また，被告Ａ２ら３名及び被告Ａ５は，本件有価証券報告書等の提出は，承継前被告Ａ１及び被告Ａ５の退任後に，後任の代表取締役等の選択ないし意思決定によって行われたものであるから，両名の上記任務懈怠と本件有価証券報告書等の提出との間には相当因果関係がない旨主張する。しかしながら，前記１の認定事実によれば，承継前被告Ａ１及び被告Ａ５は，会社原告の社長等として，会社原告の抱える証券投資等の含み損を表沙汰にしない方針を決定し，被告Ａ７らの策定した損失分離スキームに関する具体的な手法を了承するなど，損失分離スキームの構築・維持に関して主導的な役割を果たしたこと，承継前被告Ａ１及び被告Ａ５は，その後，上記行為の影響を排除するための措置を講じたことは全くうかがわれないこと，承継前被告Ａ１及び被告Ａ５の部下として両名の指揮の下で同スキームの維持等に当たった被告Ａ６，被告Ａ７及び被告Ａ８は，承継前被告Ａ１及び被告Ａ５の退任後も，同スキームにより既に形成されていた損失分離状態を維持することとし，そのために虚偽記載のある本件有価証券報告書等を提出するとの判断等をしたことが認められるから，これらの事情によれば，承継前被告Ａ１及び被告Ａ５の在任中の任務懈怠と本件罰金等の支払との間の相当因果関係を否定することはできないものというべきである。
さらに，被告Ａ５は，四半期報告書の虚偽記載が課徴金の対象とする法律改正がされたのは被告Ａ５が退任した後であるから，被告Ａ５の在任中の行為と本件課徴金の支払との間には相当因果関係がない旨も主張するが，そのような事情によって相当因果関係を否定すべきものとは解されない。ウしたがって，被告Ａ２ら３名及び被告Ａ５は，本件罰金等に係る７億１９８６万円の損害について，これを会社原告に賠償する責任を負う。
被告Ａ６，被告Ａ７及び被告Ａ８について
ア争点   ア（善管注意義務違反の有無）について
被告Ａ６，被告Ａ７及び被告Ａ８が，損失分離スキームの構築・維持に関して取締役としての善管注意義務及び忠実義務に違反するものとして，会社原告に対する任務懈怠の責任を負うと認められることは，前記１説示したとおりである。
また，会社原告が虚偽記載のある有価証券報告書及び本件四半期報告書を提出したことは，前記前提事実ア記載のとおりであるところ，被告Ａ６，被告Ａ７及び被告Ａ８は，当該有価証券報告書等の作成及び提出を行い又はこれに加功したものであり，取締役としての善管注意義務及び忠実義務に違反するものとして会社原告に対する任務懈怠の責任を負うことは明らかである。イ争点   イ（損害の発生及び因果関係の有無）について前記前提事実及び前記１の認定事実によれば，被告Ａ６，被告Ａ７及び被告Ａ８の上記任務懈怠がなければ，損失分離スキームが維持されることはなく，これを前提とする虚偽記載を含む本件有価証券報告書等が提出されることはなく，したがって，会社原告が本件罰金等の支払を余儀なくされることはなかったと認定するのが相当であるから，被告Ａ６，被告Ａ７及び被告Ａ８は，当該支払により会社原告が被った損害（合計７億１９８６万円）を賠償する責任を負うものというべきである。
これに対し，被告Ａ６，被告Ａ７及び被告Ａ８は，被告Ａ２ら３名及び被告Ａ５の主張を援用して，法人に課せられた罰金や課徴金について取締役個人に賠償責任を課すべきでない旨主張するが，かかる主張を採用することができな
被告Ａ９について
ア争点   ア（善管注意義務違反の有無）について
前記のとおり，被告Ａ９は，平成２３年６月２９日に開催された定時株主総会において，取締役に選任されたものであり，被告Ａ９が取締役に選任された以降に提出された開示書類は，本件有価証券報告書等のうち，本件有価証券報告書及び本件四半期報告書のみである。
前記１の認定事実並びに４及び   の認定事実によれば，本件有価証券報告書は，平成２３年６月２９日午後３時４６分に提出されたこと，被告Ａ９が同日開催された定時株主総会において取締役に選任されたところ，同株主総会は同日午前１１時２６分に閉会したこと，被告Ａ９は，その当時損失分離スキームの実行を裏付ける資料等を所持していなかったことが認められるから，被告Ａ９が，取締役に選任された後，本件有価証券報告書が提出されるまでの約４時間のうちに，虚偽記載の前提となる事実関係を確認し，被告Ａ６に進言するなどして本件有価証券報告書の提出を中止させることは極めて困難であったというべきである。
そうすると，被告Ａ９は，本件有価証券報告書の提出に関し，被告Ａ６による業務執行を監視して虚偽記載のない有価証券報告書を提出させるための措置を採るべき注意義務を怠ったとは認められない。これに対し，本件四半期報告書は，平成２３年８月１１日に提出されたことが認められる（弁論の全趣旨）ところ，被告Ａ９が取締役に就任した同年６月２９日から本件四半期報告書が提出された同年８月１１日までには１か月以上の十分な時間があり，被告Ａ９は，その間，本件四半期報告書の虚偽記載の前提となる事実関係を確認し，被告Ａ６に進言するなどして本件四半期報告書の提出を阻止することは可能であったというべきであるから，被告Ａ９は，虚偽記載のない本件四半期報告書を提出させるための措置を採るべき注意義務を怠ったものと認められる。
この点に関し，被告Ａ９は，本件四半期報告書の連結純資産額等の記載が間違っているという認識はなかったなどと主張する。しかし，前記１の認定事実によれば，会社原告は，長年にわたり損失分離スキームを構築・維持して含み損を有価証券報告書等に計上しない処理を行っていた上，これを解消するために本件国内３社の株式取得等を利用したこと，被告Ａ９は，損失分離スキームの構築・維持並びに本件国内３社の株式取得に関する実務作業に従事していたことが認められるから，上記のとおり１か月以上の調査・確認期間があれば，本件四半期報告書の記載に虚偽があるか否かを調査し認識することは容易であったといえるのであって，被告Ａ９の上記主張は採用することができない。
したがって，被告Ａ９は，本件四半期報告書の提出に関してのみ，取締役としての善管注意義務及び忠実義務に違反するものとして，会社原告に対する任務懈怠の責任を負う。


イ争点   イ（損害の発生及び因果関係の有無）について前記前提事実及び上記アの認定・説示によれば，被告Ａ９の上記任務懈怠がなければ，会社原告が本件四半期報告書の提出に係る本件課徴金１９８６万円の支払を余儀なくされることはなかったと認定するのが相当であるから，被告Ａ９は，当該支払により会社原告が被った損害（１９８６万円）を賠償する責任を負うものというべきである。
６第２事件について
９月３０日取締役会における第２事件被告らの善管注意義務違反の有無につ
いて
アＡＣＴＡに
掲載された本件各記事は，会社原告の違法行為の存在に関して客観的な根拠を示したものではなく，推測の域を出ない内容であったこと，②Ｂは，平成２３年９月２４日から同月２８日にかけて，第２事件被告ら（被告Ａ１５を除く。）を含む会社原告の取締役等に対し，本件国内３社の株式取得及びジャイラス買収に関する金銭の支払について，「深刻なガバナンスの問題」と記載した本件各レターを送付したところ，被告Ａ８は，本件各レターを受領した当日ないし翌日にはＢに対し電子メールを返信するなどして対応していたこと，③その際，被告Ａ８は，Ｂから回答を求められた本件国内３社の株式取得及びジャイラス買収に関する全ての質問に対して個別に回答しており，その回答内容も一応合理的なものであって，損失分離スキームに関する事情を知らない第２事件被告らが何らかの疑念を抱くものではなかったこと，④被告Ａ８は，Ｂが提出を求めた資料について，平成２１年第三者委員会報告書及びＧ公認会計士事務所作成に係る本件国内３社の株主価値算定報告書等の英訳を準備するなどして送付したこと，⑤本件国内３社の株式取得及びジャイラス買収については，平成２１年第三者委員会報告書において，取引に不正・違法行為があったとの事情は認識できなかったと結論付けられていること，⑥Ｂは，９月３０日取締役会において，「最終的に私たちは非常に建設的な理解に達したと思います。」，「非常に単刀直入な議論をし，意思決定を行いました。私はこれらの取引の関係者で個人的な利益を得た人は誰もいないことを十分に確信できました。」，「今は前向きに未来に目を向けるつもりであることをはっきりと表明します。」など，本件国内３社の株式取得及びジャイラス買収に関する自身の疑問点が解消したことを明らかにする発言をしていることが認められる。
これらの事情に徴すると，９月３０日取締役会の時点で，損失分離スキームに関する事情を知らない第２事件被告らにおいて，Ｂの指摘を踏まえて違法行為の有無について調査するなどの対応を要するほどに違法行為の疑いが強まっていたとはいえないから，同時点で，第２事件被告らに善管注意義務違反があったとはいうことはできない。
イなお，第２事件被告らのうち一部の者が，本件国内３社の株式取得に係る議案が審議された第９９９回取締役会及びジャイラスの配当優先株の買取りに係る議案が審議された第１０３４回取締役会に出席し，これらの議案に賛成していることは，前記２記載のとおりであるが，当該被告らは，これらの議案提出の動機である損失分離スキームの解消についての認識を有していなかったのであるから，上記事実をもって，前記認定を左右するに足りるものではない。
ウまた，被告Ａ１５は，本件レターⅠ～Ⅲの日本語訳並びに本件レターⅣ及びⅤの英文部分及び日本語訳を受領した事実を否認するところ，仮に被告Ａ１５がこれらを受領していたとしても，９月３０日取締役会の時点において義務違反が認められないことは，前記認定・説示のとおりであるから，いずれにせよ被告Ａ１５に善管注意義務の違反があったということはできない。１０月１４日取締役会における第２事件被告ら（被告Ａ１７及び被告Ａ１９を除く。）の善管注意義務違反の有無について
アＢは，９月３０日取締役会の後，第２事件
被告ら（被告Ａ１５を除く。）を含む会社原告の取締役等に対し，ＰｗＣ中間報告書を添付した本件レターⅥを送付したこと，②ＰｗＣ中間報告書は，会社原告と利害関係のない第三者の立場から，ジャイラス買収等に係る金銭支払の適法性を検証したものであるところ，「現段階では不適切な行為が行われた可能性を排除することはできないと考えられる。」と結論付けるものであったこと，③ＰｗＣ中間報告書がそのように結論付けた根拠についても，ＦＡ報酬が買収総額の６．２５パーセントと設定されているのは明らかに高額であること，ＡＸＡＭに対してどのような財務デューディリジェンスが実施されたか不明瞭であることなど，ある程度具体的に示していることが認められるから，１０月１４日取締役会の時点においては，９月３０日取締役会の時点に比して，違法行為の存在に関する疑いは一定程度強まっていたというべきである。このような状況において，疑惑を追及していた本人であるＢを解職することは，疑惑の解明という観点からは最善の選択とはいい難い。
イの認定事実によれば，Ｂについては，
各事業体の長に相談せずに独断で人事等を決めたり日本を不在にする期間が長いといった行動等が見られ，少なからぬ会社原告の取締役が，Ｂの代表取締役及び社長執行役員・ＣＥＯとしての適格性に問題があると認識していたことがうかがわれること，９月３０日取締役会に至るまでの被告Ａ８の対応は，損失分離スキームに関する事情を知らない第２事件被告らにとって，一見して不合理なものではなかったこと，Ｂが，９月３０日取締役会において，「私はこれらの取引の関係者で個人的な利益を得た人は誰もいないことを十分に確信できました。」などと発言し，自身の追求していた疑問が解消した旨の態度を一旦は表明していたこと，Ｂが入手したＰｗＣ中間報告書も，上記結論部分に先立ち，「不適切な行為が行われたと確信することはできない」と記載して，会社原告の過去の買収案件に関する違法ないし不適切行為の存在を断言したものではないことが認められ，これらの事情に徴すると，１０月１４日取締役会の時点においても，Ｂの指摘する違法行為の存在が，株主原告の主張するようにほぼ確実な程度にまで明確になっていたとはいうことはできない。
さらに，前記３１０月１３日のＨ弁護士


の法律事務所における打合せにおいても，被告Ａ６が資質上の問題からＢを解職する意向を有している旨を明らかにし，Ｈ弁護士がそのための手続を説明したにすぎないことが認められ，損失分離スキームの認識を有していなかった第２事件被告らが，疑惑の追及を免れるという被告Ａ６の意図を認識し得るようなやり取りがあったわけではないことをも併せ考慮すれば，１０月１４日取締役会の時点において，当該取締役会に出席した第２事件被告らに，被告Ａ６及び被告Ａ８に対し，より詳細な調査結果が判明するまで自宅待機を勧告し，あるいは，Ｂの解職に反対するなど，Ｂの調査に対する妨害を回避するための方策等を採るべき義務があったとまでいうことはできない。ウなお，被告Ａ１５は，ＰｗＣ中間報告書を受領した事実を否認するところ，仮に被告Ａ１５がこれを受領していたとしても，１０月１４日取締役会の時点において義務違反が認められないことは前記認定・説示のとおりであるから，いずれにせよ被告Ａ１５に善管注意義務の違反があったということはできない。
エしたがって，１０月１４日取締役会に出席した第２事件被告らに善管注意義務の違反があったと認めることはできない。
１０月１４日取締役会に出席しなかった被告Ａ１７及び被告Ａ１９の善管注意
義務違反の有無について
ア前記前提事実及び   被告Ａ１７及び被告Ａ１９
は，１０月１４日取締役会に出席しておらず，被告Ａ６がＢを解職する意向である旨を明らかにした平成２３年１０月１３日のＨ弁護士の法律事務所における打合せにも参加していなかったこと，Ｂは，被告Ａ１７及び被告Ａ１９宛てにも本件レターⅥ及びＰｗＣ中間報告書を添付した電子メールを送付していることが認められるが，本件レターⅥ及びＰｗＣ中間報告書の内容から，１０月１４日取締役会においてＢの解職議案が提出されることが直ちに判明しあるいはこれを推測することができたということはできず，他に，被告Ａ１７及び被告Ａ１９が，１０月１４日取締役会においてＢの解職議案が提出されることを覚知することができたことを認めるに足りる証拠はないから，同被告らがあらかじめＢの解職に反対である旨を表明すべきであったとの株主原告の主張は，その前提を欠くものである。
イＢの代表
取締役及び社長執行役員・ＣＥＯとしての資質が問題であるとして，議論の対象となり得る状況にあったことが認められることに加え，会社原告は，平成２３年１０月２１日には，本件第三者委員会の設置を準備している旨を公表し，同年１１月１日には同委員会を設置するとともにその旨を公表したこと，その間，同年１０月２６日には，被告Ａ６が会社原告の代表取締役会長及び社長執行役員の役職を返上して取締役になり，さらに同年１１月２４日付けで，被告Ａ６及び被告Ａ８が会社原告の取締役を辞任し，被告Ａ７が監査役を辞任したことが認められ，１０月１４日取締役会の１週間後以降は，会社原告自身による疑惑の解明に向けての動きが進んだというのであるから，被告Ａ１７及び被告Ａ１９が，１０月１４日取締役会の後において，Ｂの解職決議がされたことに異議を述べるなどの義務があったということもできない。ウしたがって，被告Ａ１７及び被告Ａ１９にＢの解職に係る善管注意義務違反があったということはできない。
７抗弁について
争点ア（消滅時効の抗弁の成否（第１類型及び第２類型関係））について前記１で認定・説示したとおり，第１類型（金利・運用手数料関係）については，任務懈怠との相当因果関係のある損害の発生が認められず，また，第２類型（ＩＴＸ株式運用損関係）については，承継前被告Ａ１，被告Ａ５及び被告Ａ６の任務懈怠が認められず，いずれも損害賠償請求権が認められないため，消滅時効の抗弁について判断することを要しない。
争点イ（信義則ないし過失相殺の抗弁の成否（第１類型，第３類型，第４類型及び第７類型関係））について
被告Ａ７，被告Ａ８及び被告Ａ９は，会社原告の指示に従って損失分離スキームに関する実務作業等に従事していたにすぎないとして，会社原告による損害賠償請求は信義則に反する旨や過失相殺の規定を類推適用すべきである旨を主張する。
たしかに，証拠（乙Ｄ４，Ｅ１，被告Ａ７本人，被告Ａ８本人，被告Ａ９本人）によれば，被告Ａ７，被告Ａ８及び被告Ａ９は，程度の差はあるものの，会社原告の上司であった承継前被告Ａ１，被告Ａ５又は被告Ａ６の指示により，損失分離スキームに実行等の作業に従事していたことが認められる。しかしながら，本件の損失分離スキームの構築，維持等が社会的に容認されない行為であることは当時から明らかであったところ，これらを行うことについて会社原告の正式な機関決定はなかったものであり（たとえ会社原告の歴代の社長や会長の指示があったとしても，そのことをもって，会社原告の指示があった場合と同視することはできない。），そのことを被告Ａ７，被告Ａ８及び被告Ａ９は知悉していたことは，前記認定・説示のとおりである。本件において，被告Ａ７，被告Ａ８及び被告Ａ９は，同被告らが会社原告の取締役又は監査役の地位にあった期間中の任務懈怠の責任が問われているところ，そのような地位に就いた同被告らは，使用人であった時とは異なり，代表取締役等の職務執行を監視・監督し，違法行為等があればこれを是正する義務を負っていたのであるから，たとえ会社原告の歴代の社長や会長（承継前被告Ａ１，被告Ａ５及び被告Ａ６）の強い指示等があったとしても，そのことをもって，会社原告による損害賠償請求が信義則に反し，あるいは過失相殺の法理により損害額を減額しなければならない事情があるということはできない。このことは，被告Ａ７や被告Ａ９が歴代の社長や会長に対して損失の開示を進言したことがあったとしても，異なるものではない。したがって，被告Ａ７，被告Ａ８及び被告Ａ９の上記主張は採用することができない。


争点ウ（権利濫用の抗弁の成否（第６類型関係））について仮に，本件剰余金の配当等の当時の会社原告について，連結会計上は分配可能額があり，子会社からの配当金を受領して配当を実施することが可能であったとしても，あるいは，現時点において会社原告単体の分配可能額がゼロを上回っており，剰余金の配当も行われているとしても，これらの事情をもって，原告らの会社法４６２条に基づく請求が権利濫用に当たると断ずることはできない。したがって，被告Ａ７，被告Ａ８及び被告Ａ９の主張は採用することができない。
８各請求のまとめ
第１事件及び第４事件
ア第１類型（金利・運用手数料関係）について
前記１で認定・説示したとおり，本件金利及び本件ファンド運用手数料等に関して会社原告に損害が生じたとは認められないから，原告らの第１類型に係る請求は理由がない。
イ第２類型（ＩＴＸ株式運用損関係）について
前記１で認定・説示したとおり，ＩＴＸ株式の取得に関して承継前被告Ａ１，被告Ａ５及び被告Ａ６に任務懈怠は認められないから，原告らの第２類型に係る請求は理由がない。
ウ第３類型（国内３社株式取得関係）について
前記２アで認定・説示したとおり，本件国内３社の株式取得に関して会社原告に損害が生じたとは認められないため，原告らの第３類型に係る請求は理由がない。
エ第４類型（ジャイラス関係）について
前記２イで認定・説示したとおり，ジャイラス買収に関して会社原告に損害が生じたとは認められないから，原告らの第４類型に係る請求は理由がない。
オ第５類型（疑惑発覚後の対応関係）について
前記３で認定・説示したとおり，被告Ａ６，被告Ａ７，被告Ａ８及び被告Ａ９は，疑惑発覚後の対応に係る任務懈怠により，会社原告に１０００万円の損害を与えたと認められるから，会社原告の第５類型に係る請求は全部理由がある。株主原告の第５類型に係る請求は，上記の限度で理由があるが，その余は理由がない。
カ第６類型（剰余金の配当等関係）について
被告Ａ６，被告Ａ７及び被告Ａ８について
前記４で認定・説示したとおり，被告Ａ６，被告Ａ７及び被告Ａ８は，分配可能額を超える本件剰余金の配当等合計５８６億７５９６万８９３６円（①５４６億８３８５万７８４８円，②３９億９２１１万１０８８円）について会社法４６２条１項の金銭支払義務を負うから，原告らの同被告らに対する請求は全部理由がある。
なお，遅延損害金の起算日については，会社原告は，上記被告ら各人についてそれぞれに対する訴状送達日の翌日とし，株主原告は，上記被告ら全員について（前記被告らのうち訴状送達日の最も遅い）被告Ａ６に対する訴状送達日の翌日としているため，原告らの請求は，上記①のうち１０億円に対しては，被告Ａ６については平成２４年２月２日から，被告Ａ７については同年１月３０日から，被告Ａ８については同月２９日から，上記①の残額５３６億８３８５万７８４８円に対しては，いずれの上記被告らについても同年２月２日から，また，上記②のうち１億円に対しては，被告Ａ６については同日から，被告Ａ７については同年１月３０日から，被告Ａ８については同月２９日から，上記②の残額３８億９２１１万１０８８円に対しては，いずれの上記被告らについても同年２月２日から，それぞれ支払済みまで民法所定の年５分の割合による金員の支払を求める限度で理由があることとなる。
被告Ａ９について
前記４で認定・説示したとおり，被告Ａ９は本件剰余金の配当等に関して会社法４６２条１項の責任を負わないため，原告らの被告Ａ９に対する請求は理由がない。
キ第７類型（課徴金・罰金関係）について
被告Ａ２ら３名について
前記５で認定・説示したとおり，承継前被告Ａ１は，その任務懈怠により，会社原告に，本件罰金等に係る７億１９８６万円の損害を与えたものであり，会社原告に対して同額の損害賠償債務を負っていたところ，被告Ａ２ら３名は承継前被告Ａ１の地位を相続したため，会社原告の被告Ａ２ら３名に対する第７類型に係る請求（一部請求）は全部理由がある。ただし，前記前提事実記載のとおり，被告Ａ２ら３名は，東京家庭裁判所に対して限定承認の申述をし，同裁判所によりこれが受理されているから，限定承認の抗弁が認められ，承継前被告Ａ１から相続した財産の存する限度でのみ責任を負う。
被告Ａ５，被告Ａ６，被告Ａ７及び被告Ａ８について
前記５で認定・説示したとおり，被告Ａ５，被告Ａ６，被告Ａ７及び被告Ａ８は，その任務懈怠により，会社原告に，本件罰金等に係る７億１９８６万円の損害を与えたのであるから，会社原告の同被告らに対する第７類型に係る請求（一部請求）は全部理由がある。
被告Ａ９について
前記５で認定・説示したとおり，被告Ａ９は，本件四半期報告書に係る本件課徴金１９８６万円についてのみ責任が認められるため，会社原告の被告Ａ９に対する第７類型に係る請求は，１９８６万円及びこれに対する訴えの変更申立書送達日の翌日である平成２６年７月３日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるが，その余は理由がない。
第２事件
前記６で認定・説示したとおり，第２事件被告らの任務懈怠は認められないから，株主原告の第２事件に係る請求は理由がない。
第４結論
以上によれば，原告らの請求は，前記第３の８において理由があると記載した限度でこれを認容し，その余は理由がないのでこれを棄却することとして，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第８部


平成３１年２月５日宣告
平成３０年（ろ）第８３７号不正競争防止法違反
主         文
被告人株式会社Ａを罰金５０００万円に，被告人乙を罰金２００万円にそれぞれ処する。
被告人乙においてその罰金を完納することができないときは，金１万円を１日に換算した期間その被告人を労役場に留置する。
理         由
（罪となるべき事実）
被告人株式会社Ａ（以下「被告会社」という。）は，焼結機械部品，含油軸受その他の粉末冶金製品の製造，研究開発及び販売等の事業を営むもの，被告人乙（以下「被告人乙」という。）は，平成２７年１２月１５日から平成３０年２月１５日までの間，被告会社代表取締役社長として同社の業務を統括していたものであるが，被告人乙は，犯行当時の被告会社品質保証部（ただし，平成２９年５月１日以降は品質保証本部品質保証部）新潟品質管理課長丙及び同課長代理（ただし，同年１１月以降は同品質保証本部品質保証部部長補佐）丁らと共謀の上，同社の業務に関して，第１別表１記載のとおり，平成２９年１月２６日頃から同年１２月１８日頃までの間，（略）所在の被告会社本社事務所において，被告会社が商社であるＢ株式会社（以下「Ｂ」という。）を介してＣ株式会社（以下「Ｃ」という。）から受注して製造・販売した焼結機械部品であるオイルポンプ部品又は可変動弁部品の製品合計２５万３３６２個について，被告会社本社に併設された同社新潟事業所で所定の抜き取り検査を行った結果では，各製品がＣとの間で合意した仕様を満たしているとは認められなかったにもかかわらず，その仕様を満たした旨記載した内容虚偽の検査成績表合計４７通を作成した上，同年３月１５日頃から平成３０年１月８日頃までの間，前記丁において，１４４回にわたり，前記被告会社本社事務所に設置されたパーソナルコンピュータから前記検査成績表のうち合計４４通のＰＤＦファイルを添付した電子メールを，それぞれ直接送信し又はＢ担当者に送信してこれを転送させる方法により，（略）所在のＣ厚木事業所（第二地区）において，Ｃの従業員に
対して
２３回にわたり，被告会社営業本部東京支店主任戊をして，（略）にある同支店に設置されたパーソナルコンピュータから前記検査成績表のうち残り合計３通の電子メールをそれぞれ直接送信させる方法により，（略）所在のＣ厚木
事業所（第一地区）において，Ｃの従業員に対して
それぞれ交付し，
第２別表２記載のとおり，平成２９年１月１９日頃から同年１１月２４日頃までの間，前記被告会社本社事務所において，被告会社がＢを介してＤ株式会社（以下「Ｄ」という。）から受注して製造・販売した焼結機械部品であるオイルポンプ部品合計２７万６１３６個について，前記被告会社新潟事業所で所定の抜き取り検査を行った結果では，各製品がDとの間で合意した仕様を満たしているとは認められなかったにもかかわらず，その仕様を満たした旨記載した内容虚偽の検査成績表合計３０通を作成した上，同年５月２０日頃から同年１２月１４日頃までの間，３０回にわたり，前記丙において，前記被告会社本社事務所に設置されたパーソナルコンピュータから上記各検査成績表のＰＤＦファイルを添付した電子メールをＢ岡崎営業所の担当者にそれぞれ送信してその印刷物を（略）所在のＤ本社事務所に持参させる方法により，同所において，Ｄの従
業員に対して交付し，
第３別表３記載のとおり，平成２９年６月１３日頃から同年９月５日頃までの間，前記被告会社本社事務所において，被告会社がＢを介してE株式会社（以下「E」という。）から受注して製造・販売した焼結機械部品であるエンジン電装品合計１万９７５２個について，前記被告会社新潟事業所で所定の抜き取り検査を行った結果では，各製品がEとの間で合意した仕様を満たしているとは認められなかったにもかかわらず，その仕様を満たした旨記載した内容虚偽の検査成績表合計２通を作成した上，同年７月２７日頃及び同年１０月２０日頃の２回にわたり，前記丁において，被告会社大阪支店を介して上記各検査成績表をＢ姫路支社にそれぞれ送付した上，同支社担当者にこれを（略）所在のＥ姫路製作所に持参させる方法により，同所において，Ｅの従業員に対して交付し，もって，取引に用いる書類又は通信にその商品の品質について誤認させるような虚偽の表示をした。
（証拠の標目）（略）
（法令の適用）
被告人乙の判示各所為は判示第１，第２及び第３ごとに包括していずれも刑法６０条，不正競争防止法２１条２項５号に該当するほか，被告会社の代表者として同社の業務に関して行った行為でもあるから，被告会社には同法２２条１項３号，２１条２項５号，刑法６０条を適用することとし，被告人乙について罰金刑を選択し，以上は同法４５条前段の併合罪であるから，被告人両名についてそれぞれ同法４８条２項により各罪所定の罰金の多額を合計した金額の範囲内で，被告会社を罰金５０００万円に，被告人乙を罰金２００万円にそれぞれ処し，被告人乙においてその罰金を完納することができないときは，同法１８条により金１万円を１日に換算した期間被告人乙を労役場に留置することとする。
（量刑の理由）
本件は，焼結機械部品メーカーである被告会社が，不正競争防止法に違反して，顧客との取引に用いる書類に，販売する商品の品質について誤認させるような虚偽の表示をした事案である。


被告会社は，起訴されているだけでも，自動車部品メーカー３社から発注を受けた焼結機械部品のうち，出荷検査としての所定の抜き取り検査によって各メーカーとの間で合意した製品としての仕様を満たしているとは認められないことが明らかとなった不適合品合計５４万９２５０個について，１年近くにわたって，その仕様を満たしている旨記載した内容虚偽の検査成績表合計７９通を次々と作成した上，その都度これらの検査成績表を各発注メーカーに対して交付し，いずれも適合品として納入しているのであり，その販売金額も合計で１億１７７９万円余に及ぶなど，本件は，多額の利得を伴う大規模な詐欺的犯罪であり，しかも，被告会社は，過去にも同様の不正行為を長く続けていたのであり，常習的犯行ということもできる。そして，いずれの焼結機械部品も，可変動弁，オイルポンプ又はエンジン電装品といった自動車部品の一部となり，最終的には自動車に組み込まれて，その走行の安全性や機能性を保持する上で不可欠なものであったというのに，不適合品である焼結機械部品を，あたかも適合品であるかのように偽装し大量に出荷して，自動車部品，更には自動車に組み込ませることにより，自動車の走行の安全性や機能性を著しく害するおそれを広く生じさせているのである。幸いにして，直ちに自動車の走行の安全性に支障を来すような事象こそ生じていないものの，顧客からは，若干の悪影響が出ている可能性は否定できないとも指摘されている。のみならず，本件を含む一連の不正が発覚したことにより，顧客である自動車部品メーカー，更には最終ユーザーである自動車メーカーの信用を毀損し，ひいては，我が国の製造業全体に対する信用をも失墜させかねない事態を招くとともに，顧客らには，代替部品の調達ないし自動車メーカー等への緊急対応を余儀なくさせ，状況の進展次第では，自動車メーカーも含めて製造ラインの停止やリコールに至るリスクをも生じさせるなど，多大の損害と負担をかけている。まして，不適合品が組み込まれた自動車部品の瑕疵に起因して，自動車事故を引き起こすことにでもなれば，人の生命・身体に対する取り返しのつかない結果を招くおそれもあるなど，取引先にとどまらず，社会全体にも大きなリスクを生じさせているのである。したがって，顧客らが被告会社に対する厳正な処分や厳しい責任追及を求めているのは当然である。このように，被告会社は，自らの企業利益を維持するためには，自動車の安全性をも等閑視し，偽装工作を施してまで当面の取引を維持継続させようとしたものであり，こうした被告会社の姿勢は，企業倫理ないし取引倫理に反するだけでなく，自動車の走行の安全，更には我が国の「ものづくり」に対する信頼をも脅かす悪質極まりない反社会的犯行ともいうべきものである。さらに，被告会社は，顧客らと合意した仕様内容に十分対応する能力がなかったにもかかわらず，あたかも能力があるかのように偽装して顧客らから受注し続けることにより，同業他社との公正な競争を現実に害しているのであり，本件犯行がもたらした結果にも非常に重いものがある。
犯行に至る経緯をみても，被告会社は，過去に焼結機械部品のトップメーカーであった技術力を過信して，設備の更新やメインテナンスを怠った結果，歩留まり率が下がりコスト増ともなって，損益の改善が求められる一方，受注を確保するため，生産能力ないし工程能力を超える仕様や納期を受け入れながら，自動車メーカー等の製造ラインを止めないよう納期を守ることを最優先にした結果，かなり古くから，出荷後に出荷検査をする「後追い検査」や後追い検査すらしない「未検査」，更には，後追い検査で不適合部品のあることが判明しても，これを隠蔽するため，検査成績表には適合した旨虚偽内容の検査結果を記載する「検査成績表の改ざん」を常態化させていた。そして，平成２８年８月にその一部の不正行為（以下「先行事案」という。）が発覚して，親会社のF株式会社（以下「F」という。）の指導の下に，再発防止のため，検査部門を独立させる組織改編に加えて，不正のあった部品の全製品をチェックする「全数選別」の導入や検査員の大幅増員などの施策が実施された。ところが，検査量の顕著な増大に対して検査能力が追いつかなかったばかりか，全数検査を実施したことによって，設備の老朽化等に伴う歩留まり率の悪化が顕在化して，不適合品が頻発するなどした結果，後追い検査が解消できないまま，不適合品の流出が続く事態となって，再発防止策は完全に破綻することとなった。そして，そのことは，同年１１月下旬頃に，品質管理の責任者から社長である被告人乙にも報告されて，このままでは再び検査成績表を改ざんせざるを得ない事態に陥ってしまうと相談された。ところが，被告人乙は，被告会社の社員が既に先行事案の対応で疲弊しているとの認識の下に，このような実態について，Fに報告すれば，同社から，被告会社として対応できないほどの厳しい指示が出るとともに，資金的支援が打ち切られることも予想されて，被告会社の再建が頓挫してしまうだけでなく，外部にまで漏れると，顧客から取引が打ち切られ，あるいは，自動車メーカーの製造ラインが止められて巨額の賠償金を求められるなど，大きなペナルティを課されることにもなって，被告会社を潰すこととなり，会社も役職員も駄目にしかねないと考えた。そこで，被告人乙は，問題を大きくしないまま事態を早期に収束させ，再建策に早く舵を切りたい，そのためには，自助努力により製品をできるだけ改善していき，その中で，不適合品の流出を止めていくしかないとの思いから，当分の間は，顧客らやFには実態を伏せておいて，不適合品の流出や検査成績表の改ざんを続けることもやむを得ないと判断するに至った。そして，被告人乙は，そのような方針に基づき，部下にはその旨を指示するとともに，その後にFから品質保証や製品改善のため出向してきた取締役をも説得して，上層部を一本化し，本件犯行を１年近くにわたって敢行させたものである。


もとより，被告会社のこのような窮状は，積年の経営者らによる怠慢の積み重ねに起因する宿痾ともいうべきものであり，被告人乙らのみの責任であるとはいえない。しかしながら，被告人乙は，赤字経営に転落した被告会社を再建するため，Fから送り込まれた社長であり，しかも，当時被告会社を所管していたF（の部署）のプレジデントは，被告人乙とは同期入社で特に親しい関係にある被告会社の現代表者であった。加えて，本件犯行中の平成２９年４月にFから品質保証担当として出向してきた常務取締役は，被告会社代表者の元直属の部下であったから，これらの者に早期に被告会社の窮状を腹蔵なく伝えておれば，事態の収拾だけではなく被告会社が抱える問題の根本的解決のため，Fの全面的な支援を受けることもあながち期待できないわけではなかった。もちろん，そのような決断をしたからといって，Fによる支援が確実になされる保証はなく，また，仮に支援が行われたとしても，事態の収拾や問題の解決には極めて困難を伴うことが予想され，被告人乙の経営責任が厳しく追及されることも必定であるなど，極めて苦渋に満ちた決断であったことは想像に難くない。しかしながら，被告会社がその社会的責任を果たすとともに，被告人乙が社長としての職責を果たすためには，このような決断は，決して避けては通れないものであり，かつ，被告会社の社長である被告人乙にしかできないものであった。ところが，被告人乙は，問題を先送りにしてこれを隠蔽するために，本件のような不正な手段を用いることまでして，顧客との取引を維持継続しながら利益を確保しつつ，本来被るはずの損害も回避しようとして，本件のように公正な競争を害する反社会的犯罪を続けるという，被告会社の経営トップとしてあってはならない決断をしたものである。もとより，被告人乙は，前記のように，恒久的に不適合品の出荷を継続しようとしたわけではなく，できるだけ被告会社の工程能力を高めて，不適合品の出荷を早期に解消しようと努めていたものではあるが，不適合品の流出を容認したことに変わりはなく，しかも，実際の状況をみても，被告人乙らの懸命の努力にもかかわらず，不適合品の流出が解消される見込みは立たなかったのである。そうすると，被告会社及び被告人乙のいずれについても，本件犯行に至る経緯や動機に酌量の余地がないばかりか，先行事案が発覚した後においても，社会的責任を放棄したかのように，上層部の指示に基づき組織ぐるみで本件一連の犯行に突き進んだ被告会社の姿勢が極めて悪質であることはもちろん，その経営トップでありながら，組織防衛や自己保身のため被告会社の社会的責任を放棄して本件犯行を指揮し続けた被告人乙の姿勢も悪質なものであって，いずれも厳しい非難に値する。この点，弁護人は，本件の実態を知って直接関与していたのが上層部のみであることを理由に，会社ぐるみの組織的犯行とはいえない旨主張するが，本件は，被告会社の工程能力の限界から，不適合品が続発する中で，古くから検査成績表の改ざんが常態化していた被告会社において，先行事案発覚後も，大きな改善の見られない実態を隠蔽して，顧客らとの取引を維持継続するために，被告人乙を頂点とする最高幹部らが指揮し容認しながら管理職員らに実行させた犯行であって，組織ぐるみの犯行であることは明らかである。
そうすると，被告会社の法人としての刑事責任は重く，そのトップとして犯行を指示して容認し続けた被告人乙の刑事責任も，起訴されていない他の共犯者らと比較しても格段に重いというべきである。


他方，被告会社は，Fに対する内部通報により本件犯行が発覚した後，同社の強力な指導を受けて，本件の不適合品の出荷を公表するとともに，同社から送り込まれた現代表者の下，各顧客に対して，報告と説明を行い，顧客からの求めに応じ，被告会社又は顧客において，不適合品が組み込まれた場合の安全性に関する検証を行ったほか，今回の件で顧客らに発生した費用についても，支払済みであるか今後確実に支払う予定である。また，被告会社は，Fからの全面支援を受けて，当面の対応として，多数の検査員や選別要員をそろえ，不適格品や未検査品の流出防止を徹底して，出荷検査なしには合格証や顧客への送り状が出ないシステムに改修して後追い検査や未検査を一掃するとともに，出荷検査も，検査部門を品質保証部から独立した検査部に移管し，当面は被告会社に加えてFの社員も検査するダブルチェック体制にして，検査の精度を高めている。さらに，網羅的で実効性のある再発防止策として，経営基盤・風土に関し，経営のリーダーシップの強化，現場の重視とコミュニケーションの推進，人財の底上げと数値に基づく議論等を柱とし，また，本件の直接的原因である物量・納期・品質に関する再発防止策に関しては，生産能力に見合った受注量調整，生産能力の向上，製品の精度の向上，さらに，品質・納期が両立できる品質保証体制の実現等を柱とする１２項目を策定し，現代表者の指揮の下，再発防止策を確実に実行するために「構造改革室」を，製品の精度を高めるために設備投資や技術力を結集する組織として「ものづくり改善室」を，現場に寄り添うコミュニケーションの推進のために「ご意見箱」や「コンプライアンス小集団活動」をそれぞれ立ち上げたほか，設備投資により製造機械や検査機器の更新を進めたり，受注の可否を検討してから仕様や受注を決定するフロントローディングを強化したりするなどして，全社的な構造改革と品質問題に関する社員の意識改革，再発防止に向けた運用の改善等を進めている。そして，過去に不適合品を出荷していた１１３社のうち，９９社については製品の安全性が確認され，１４社については当面の使用には問題のないことが確認されている。さらに，被告会社では，本件犯行に関与した被告人乙を含む幹部や管理職に対し，退職，退任，降格といった身分上の処分に加え，報酬返納等の懲戒処分を行うなどして，その責任を明確化している。加えて，本件が広く報道された結果，被告会社及び親会社であるFが社会的に厳しい非難を浴びるとともに，当然のこととはいえ，被告会社は，ＩＳＯ（国際規格）やＪＩＳ（日本工業規格）の認証を一時的に停止され，本件事態の収拾に伴い，３０億円弱の損失を拡大させており，また，被告人乙も，一連の不祥事の責任を取って，被告会社の代表取締役，次いで取締役を退任した後，顧問職も，マスコミの批判にさらされて退職せざるを得なくなるなど，いずれも相応の社会的制裁を受けている。そして，被告会社代表者は，顧客はもちろん，会社の従業員や家族，更には社会に対しても大変な御迷惑をおかけして誠に申し訳ない，先行事案の段階で全貌の解明に向けてもっと深く踏み込むべきだったと反省の態度を示し，製品の安全性の検証に協力し被告会社との取引も継続してくれている多くの顧客に対する感謝の気持ちを述べるとともに，本件の複合的な原因を取り除くために，顧客と取り決めた規格どおりに物を造っていなかったという組織風土を時間をかけて改善し，しっかりした製品を造る態勢を構築していくため，応急・恒久の再発防止策を並行して進めて通常業務に定着・浸透させていき，社員にも再発防止の意識と行動を徹底させながら，社員とともに自社の技術やノウハウに誇りを持って着実に前進させていくことによって，再発防止に努めたいと誓っている。また，被告人乙は，本件当時は，目先のことだけを考えたため，結果的に不正の規模を拡大させて，傷口を大きくしてしまった，お客様には，大変な御迷惑と混乱を生じさせ，被告会社の社員にも，会社の看板を汚してしまい，本当に申し訳ない，我が国の「ものづくり」に対する信頼も本当に失わせてしまい，責任を痛感している，全ては自分の責任であり，経営者として失格であった，自分の無責任さを非常に恥ずかしく思うなどと述べて，真摯な反省の態度を示している。加えて，被告人乙は，被告会社の社長就任前には，Fで一貫して超硬製品事業一本で勤務し，最後は同社の岐阜製作所長を務めるなど，真面目で勤勉な社会人生活を営んでいたものである。被告人両名に前科はなく，被告人乙には再犯のおそれもない。その他，被告人両名のために酌むべき事情も認められる。
そこで，これら諸事情を総合考慮すると，被告会社については，本件犯情の重さや犯行による悪影響の大きさ，同種行為を繰り返してきた犯行の常習性等に照らし，また，被告人乙については，被告会社の経営者としての責任の重大さに照らして，いずれについても，以上みてきたような両名のために酌むべき事情を十分考慮しても，検察官の求刑から減刑すべき事情を特に見出すことはできない。そうすると，被告会社については罰金５０００万円に，被告人乙については罰金２００万円にそれぞれ処するのが相当である。
よって，主文のとおり判決する。
平成３１年２月５日
東京簡易裁判所刑事第２室
裁判    官    中谷    雄二郎


平成３０年９月２５日判決言渡
平成２９年（ネ）第１００６４号特許権侵害行為差止等請求控訴事件原審東京地方裁判所平成２５年（ワ）第１０９５８号
口頭弁論終結の日平成３０年８月７日
判     決
控訴人兼被控訴人     株式会   社横山   基礎工   事（以下「１審原告」という。）
同訴訟代理人弁護士      小    林      幸      夫
弓削    田              博
河    部      康      弘
藤    沼      光      太
神    田      秀      斗
平    田      慎      二
同          弁理士    久    保              司
尾    関      眞里    子
被控訴人兼控訴人     株式会   社高知   丸高（以下「１審被告」という。）
同訴訟代理人弁護士    三    山      峻      司
清    原      直      己
同          弁理士    清    原      義      博同補佐人弁理士     北    本      友      彦
主     文
１審原告の控訴及び１審被告の控訴をいずれも棄却する。控訴費用のうち，１審原告に生じた費用は１審原告の，１審被告に生じた費用は１審被告の，各負担とする。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
１１審原告の控訴の趣旨
⑴原判決中１審原告敗訴部分を取り消す。
⑵１審被告は，原判決別紙被告装置２目録及び同被告装置３目録記載の各装置を製造し，販売し，又は使用してはならない。
⑶１審被告は，前項の各装置を廃棄せよ。
⑷１審被告は，１審原告に対し，２億７１７０万７９５１円及びこれに対する平成２５年５月１８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２１審被告の控訴の趣旨
⑴原判決中１審被告敗訴部分を取り消す。
⑵１審原告の請求をいずれも棄却する。
第２事案の概要等（略称は原判決に従う。）
１本件は，以下の特許権を有する１審原告が，以下のとおり，１審被告の各行為がそれぞれ本件各特許権を侵害すると主張して，１審被告に対し，特許法１００条１項及び２項に基づき，被告装置２及び３の製造販売等の差止め及び廃棄をそれぞれ求めるとともに，民法７０９条に基づき，特許法１０２条２項による損害賠償金２億７１７０万７９５１円及びこれに対する不法行為後の日である平成２５年５月１８日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
⑴本件特許権１関係
本件特許権１は，発明の名称を「掘削装置」とする発明に係る特許権であるところ，１審被告がその工事に使用する「鋼管杭キャップ工法」に用いる掘削装置（本判決別紙１「被告装置１目録」記載の各装置。被告装置１）は本件特許権１の特許請求の範囲請求項１又は２に係る発明（本件訂正発明１の１又は１の２）の技術的範囲に属するから，本件特許権１を侵害する。
⑵本件特許権３関係
本件特許権３は，発明の名称を「穿孔工法用回転反力支持装置」とする発明に係る特許権であるところ，１審被告が「ダウンザホールハンマー（拡径ビット）工法」に用いる穿孔工法用回転反力支持装置（原判決別紙被告装置２目録記載の各装置）は本件特許権３の特許請求の範囲請求項１に係る発明（本件発明３）の技術的範囲に属するから，本件特許権３を侵害する。
⑶本件特許権４関係
本件特許権４は，発明の名称を「掘削土飛散防止装置」とする発明に係る特許権であるところ，１審被告が上記⑵の工法に用いる掘削土飛散防止装置（原判決別紙被告装置３目録記載の装置）は本件特許権４の特許請求の範囲請求項１に係る発明（本件訂正発明４）の技術的範囲に属するから，本件特許権４を侵害する。２原判決は，被告装置１の一部（被告装置１－２）が本件訂正発明１の１の技術的範囲に属し，また，被告装置３の一部（現場⑥及び⑦のもの）が本件訂正発明４の技術的範囲に属するとして，１審原告の請求のうち被告装置３の製造販売等の差止め及び廃棄を認容するとともに，損害賠償請求の一部を認容した。１審原告及び１審被告は，それぞれ，これを不服として控訴した。
３前提事実
前提事実は，原判決「事実及び理由」の第２の２に記載のとおりであるから，これを引用する。
４争点
本件における争点は，以下のとおり付加するほかは，原判決「事実及び理由」の第２の３に記載のとおりであるから，これを引用する。⑴原判決１６頁１行目～２行目を，以下のとおり改める。
「(ア)構成要件Ｃにつき
ａ「掘削軸部材に套嵌されると共に，回転駆動装置の機枠に一体的に垂下連結
される固定ケーシング」の充足性
ｂ被告装置１－３～１－８に係る均等侵害の成否」⑵原判決１６頁２４行目～１７頁１行目を，以下のとおり改める。
「オ構成要件Ｈ及びＩについて
(ア)構成要件Ｈにつき，「第１の反力プレート」及び「第２の反力プレート」
の充足性
(イ)構成要件Ｉにつき，「第１の反力プレートを…反力アームに係合」の充足性
(ウ)被告装置２に係る均等侵害の成否」
⑶原判決１７頁２行目～６行目を，以下のとおり改める。「⑶－１被告装置３は本件訂正発明４の技術的範囲に属するか
ア本件訂正発明４に対応した被告装置３の構成
イ構成要件Ｅ，Ｇ，Ｈ，Ｊ及びＫにつき，「排土口」の充足性ウ構成要件Ｇ，Ｈ及びＫにつき，「衝突部」の充足性エ構成要件Ｉ及びＪにつき，「ワイヤー」の充足性
⑶－２権利行使の制限
ア本件特許４の新規性欠如
イ本件特許４の進歩性欠如」
第３当事者の主張
１原判決の引用
本件における当事者の主張は，以下のとおり訂正をするとともに，後記２のとおり当審における主張を付加するほかは，原判決「事実及び理由」の第３に記載のとおりであるから，これを引用する。


⑴原判決１７頁１４行目から２５頁２３行目までを，以下のとおり改める。「被告装置１の構成を本件訂正発明１の１及び１の２に対応させて特定すると，本判決別紙１「被告装置１目録」に記載のとおりである。ただし，１審原告は，現場①の被告装置１の構成のうち下部がＨ形鋼のもの（被告装置１－１，１－２及び１－４）については，本件訂正発明１の２の技術的範囲に属する旨の主張をしない。
ところで，１審被告は，現場①の被告装置１について，下部にリング状回転止め装置を使用していないなどとして，下部をリング状回転止め装置によって係合させる構成を原判決別紙「被告による被告各装置特定一覧表」の特許１の欄に記載していないが，被告装置１の構成は主要事実であるところ，１審被告は，下部をリング状回転止め装置によって係合させる構成を平成２５年１１月２１日付け被告第１準備書面において主張していたのであり，自白の撤回は許されない。」⑵原判決３６頁１１行目の「相違部分には」を「相違部分は」に，同頁２５行目の「に充足性」を「の充足性」に，それぞれ改める。⑶原判決４１頁２５行目の「特許請求の技術的範囲」を，「本件発明３の技術的範囲」に改める。
⑷原判決４３頁１０行目の「充足性」を，「の充足性」に改める。
２当審における主張
⑴争点⑴イ（本件訂正発明１の１〔構成要件Ｃ及びＤの充足性〕）について
〔１審原告の主張〕
ア被告装置１－３～１－８の構成要件Ｃの充足性（争点⑴イ(ア)ａ関係）(ア)本件訂正発明１の１は，掘削装置において，ケーシングを回転させないように固定してケーシングが地盤から回転反力を確保し，回転駆動装置がケーシングから回転反力を取ることで，リーダを不要にすることを目的とする発明である。その前提として，回転駆動装置がケーシングから回転反力を取れる状態にあることが要求されるところ，「一体的に垂下連結される」ことで，回転駆動装置がケーシングから回転反力を取れる状態となる。
このような技術的意義からすれば，「一体的に垂下連結される」ことは，掘削時にのみ要求され，常時「『一体』である場合と同様に考えられる程度に強固に連結されている」必要はない。
(イ)ケーシングが回転駆動装置に「一体的に垂下連結」されていると，クレーンで回転駆動装置とケーシングを掘削場所まで運ぶ際に，回転駆動装置とケーシングを同時に運べるという技術的意義も存在するところ，その際，「『一体』である場合と同様に考えられる程度に強固に連結されている」必要はない。(ウ)以上のとおり，本件訂正発明１の１の技術的意義からすれば，「一体的に垂下連結される」という文言につき，「『一体』である場合と同様に考えられる程度に強固に連結されているものを指し，着脱可能なものは『固定ケーシング』に当たらない」と解釈すべき理由はなく，掘削時に回転反力が取れるように連結していること，及び掘削前に回転駆動装置とケーシングを掘削場所まで同時に運べる程度に連結していることが満たされれば，「一体的に垂下連結」されているというべきである。
(エ)本件明細書等１記載の実施例はあくまで実施例であって，本件訂正発明１の１の技術的範囲がこれに限定されるものではない。
また，１審原告は，本件特許３の出願経過において，本件訂正発明１の１の構成要件Ｃの「一体的に垂下連結される固定ケーシング」は着脱可能ではないことを前提とするものと理解し得る記載のある書面（乙６。以下「乙６補正書」という。）を提出した。これは，本件訂正発明１の１の特許出願当時，ケーシングを着脱可能なダウンザホールハンマは知られておらず，その意味で，本件訂正発明１の１の特許出願においてケーシングを着脱可能な構成は意識されていなかったことによるものであり，着脱可能な構成であっても本件訂正発明１の１の技術思想の根幹が利用できる以上，「『一体』である場合と同様に考えられる程度に強固に連結されている」ものに限定することを認識していたとはいえない。さらに，掘削装置や杭打ち機の分野においては，係合によって連結する場合のように強固に連結されていない場合でも，「一体」の文言が用いられている。(オ)したがって，「一体的に垂下連結される固定ケーシング」とは，「一体」である場合と同様に考えられる程度に強固に連結されているものを指すと解釈することは相当でなく，着脱可能なものであっても「固定ケーシング」に当たる。
(カ)小括
以上より，被告装置１－３～１－８は，本件訂正発明１の１の構成要件Ｃを充足する。
イ被告装置１－３～１－８に係る均等侵害の成否（争点⑴イ(ア)ｂ）(ア)被告装置１－３～１－８につき，仮に１審被告の行為が本件特許権１の文言侵害に当たらないとしても，以下のとおり，被告装置１は構成要件Ｃの「一体的に垂下連結される」という構成と均等なものであり，１審被告の行為は本件特許権１の均等侵害に該当する。
(イ)第１要件（非本質的部分）
本件訂正発明１の１は，ケーシング回り止め部材によって回転駆動装置の回転反力を受支する発明である。
したがって，本件訂正発明１の１の本質的部分は，ケーシング回り止め部材の係合用凹部によって回転反力を受支する点であって，ケーシングと回転駆動装置の連結方法は本件訂正発明１の１の非本質的部分である。
(ウ)第２要件（置換可能性）
回転駆動装置とケーシングをボルトとナットで固定する構成を，拡径・縮径できるダウンザホールハンマによってボルトとナットで固定しない構成に置き換えても，本件発明３のようにリーダを用いずにケーシング回り止め部材によって回転駆動装置の回転反力を受支できるから，本件訂正発明１の１と同一の作用効果を奏するものであり，その目的を達成できる。
(エ)第３要件（置換容易性）
現場①の工事が行われた平成２０年時点では，拡径・縮径できるダウンザホールハンマが知られている。拡径・縮径できるダウンザホールハンマによってケーシングを着脱可能な構成とすると，回転駆動装置とケーシングをどのように固定するかという問題に直面するが，上記時点では既に本件発明３の公開特許公報等が公開されているから，これを参酌することができる。そうすると，上記時点において，回転駆動装置とケーシングを，１審被告のようにボルトとナットで固定するのではなく着脱自在とすることは，当業者にとって容易に想到し得る。
(オ)第４要件（容易推考性）


本件訂正発明１の１の出願日（平成８年１月１８日）の時点では，拡径・縮径できるダウンザホールハンマは普及しておらず，この時期にダウンザホールハンマを使用していた業者は，いずれも拡径・縮径できないものを使用していた。したがって，拡径・縮径できるダウンザホールハンマを用いてケーシングを着脱可能な構成とすることは，本件訂正発明１の１の特許出願時に当業者が容易に推考し得たものではない。
また，仮に拡径・縮径できるダウンザホールハンマの存在を知っていたとしても，着脱可能な構成とすれば，回転駆動装置とケーシングをどのように固定するかという本件発明３の課題に直面する。本件訂正発明１の１の出願よりも後に出願された本件発明３が進歩性を有するとして特許されていることから，本件訂正発明１の１の出願日である平成８年１月１８日時点において，当業者が，拡径・縮径できるダウンザホールハンマを用いてケーシングを着脱可能な構成とすることを，当業者が容易に推考できなかったことは明らかである。
(カ)第５要件（意識的除外等の特段の事情）
本件訂正発明１の１の特許出願手続において，特許請求の範囲から拡径・縮径できるダウンザホールハンマを用いてケーシングを着脱自在な構成にすることを意識的に除外したという事情はない。
(キ)小括
以上のとおり，拡径・縮径できるダウンザホールハンマを用いて，回転駆動装置とケーシングをボルトとナットで固定することなく着脱自在とする構成は，本件訂正発明１の１の構成と均等な構成として，その技術的範囲に属する。
〔１審被告の主張〕
ア被告装置１－３～１－８の構成要件Ｃの充足性について（争点⑴イ(ア)ａ関係）
１審原告は，乙６補正書において，本件特許１に係る公開特許公報につき，「固定ケーシング５が回転駆動装置１に対して『一体的に固定される』態様のみが開示されており，固定ケーシング５を回転駆動装置１に対して『非固定的に（すなわち着脱自在に）』設ける態様は何等開示されていない。また，当業者から見て，『非固定的に（すなわち着脱自在に）』設ける態様を容易に想到し得る程度の記載も開示されていない。」と自ら主張している。さらに，本件明細書等１及び特許請求の範囲において，「一体的」に関する定義もない以上，普通の意味として解釈されるべきものである。
したがって，「固定ケーシング」とは，回転駆動装置の機枠に，「一体」である場合と同様に考えられる程度に強固に連結されているものをいうと解するのが相当である。
イ被告装置１－３～１－８に係る均等侵害の成否について（争点⑴イ(ア)ｂ）
(ア)第１要件（非本質的部分）について
本件明細書等１の記載によれば，本件訂正発明１の１は，回転駆動装置と強固に連結されているケーシングの回転反力を，リーダによって受支していた従来技術と比較して，移動や場所的に制約が生じるリーダを不要とし，ケーシング回り止め部材に受支させた発明である。回転駆動装置と強固に連結されているケーシングであるから，移動や場所的制約を不要とすることを可能とするものである。また，回転駆動装置とケーシングを一体的に連結させることには，別の技術的意義もある。すなわち，回転駆動装置とケーシングを一体的に連結させることは，回転駆動装置とケーシングを掘削後に引き抜く際に必要となる。なぜなら，地盤内においてはケーシングに土圧がかかるため，これを引き抜くには強力な力が必要となるからである。このため，着脱自在の構成，すなわち，ケーシングを掘削後に残置する掘削装置と，ケーシングを引き抜く工法のための掘削装置とでは，技術思想が大きく異なる。
したがって，「回転駆動装置の機枠に一体的に垂下連結される固定ケーシング」は，本件訂正発明１の１の本質的部分である。
よって，第１要件を満たさない。
(イ)第２要件（置換可能性）及び第３要件（置換容易性）について「回転駆動装置の機枠に一体的に垂下連結される固定ケーシング」ではなく，回転駆動装置の機枠と一体ではなく固定されないケーシングであれば，回転駆動装置との連結箇所で回転反力が生じてしまうので，仮に下部のケーシング回り止め部材があったとしても，回転反力を受支しきれないこととなってしまう。また，移動を前提とする本件訂正発明１の１において，着脱自在のケーシングを利用することは，移動を困難ならしめる。さらに，回転駆動装置とケーシングをボルトとナットで固定する構成（回転駆動装置機枠と固定ケーシングを一体的に垂下連結する構成）を，着脱自在の角鉄と切り欠きの構成にすると，掘削後にケーシングを合わせて引き抜くことは不可能又は極めて困難となる。
したがって，「回転駆動装置の機枠に一体的に垂下連結される固定ケーシング」を着脱自在のケーシングに置き換えると，本件訂正発明１の１の目的を達成することができず，同一の作用効果を奏さないので，第２要件を満たさないし，「回転駆動装置の機枠に一体的に垂下連結される固定ケーシング」を着脱自在のケーシングに置換することを当業者は容易に想到することはできないから，第３要件も満たさない。
(ウ)第４要件（容易推考性）について
仮に，第１～第３要件を満たすとすると，本件訂正発明１の１に着脱自在のケーシングを用いることは，その出願時から容易に推考できるものであり，第４要件を満たさない。
(エ)第５要件（意識的除外等の特段の事情）について前記のとおり，１審原告は，本件特許３の不服審判手続において，本件訂正発明１の１に関し，着脱自在なケーシングがその技術的範囲に属しないことを承認している。
したがって，１審原告の均等侵害の主張は禁反言にあたり，意識的除外等の特段の事情が存在する。
(オ)以上のとおり，均等侵害は成立しない。
⑵争点⑵（被告装置２は本件発明３の技術的範囲に属するか）について
〔１審原告の主張〕
ア構成要件Ｈ及びＩの充足性（「第１の反力プレート」が存在するか）（争点⑵オ(ア)及び(イ)関係）


(ア)構成要件Ｈの「第１の反力プレート」と構成要件Ｉの「第１の反力プレート」とは，同一の名称を用いているけれども，本件明細書等３【００２２】では「第１の反力プレート」が複数枚である場合を明記している。この記載を参酌すれば，同一の名称を用いていることは，同一の部材を指すことの理由にならない。(イ)特許請求の範囲の記載上，「第１の反力プレート」は，「アウターケーシングの外側面であって軸方向に固設された第１の反力プレート」と定義されているのみであり，被告装置２の「角鉄」も「長手方向突状部」も，この定義に該当する。そして，「第１の反力プレート」の枚数は制限されておらず，また，「第１の反力プレート」の形状について，１つの「第１の反力プレート」で回転駆動装置とも反力アームとも係合していなければならないとの限定もない。そうすると，回転駆動装置と係合する「第１の反力プレート」と，反力アームと係合する「第１の反力プレート」が別の部材であることも，本件発明３の技術的範囲に当然に包含されているというべきである。
(ウ)本件明細書等３には「第１の反力プレート」を１つの部材のみによって構成する旨は記載されておらず，「第１の反力プレート」を１つの部材のみによって構成することで優れた効果を奏する旨主張して特許権を取得したといった事情もない。本件明細書等３で反力プレートに「第１の」「第２の」という修飾がなされているのは，回転駆動装置側の反力プレートとケーシング側の反力プレートを区別するためにすぎない。にもかかわらず，回転駆動装置との係合と反力アームとの係合を同一部材によって行わなければ構成要件Ｈ及びＩを充足しないとするならば，これらの係合を，例えばわずか数センチメートル分だけ分断して２本の部材にするなど，別部材によって行いさえすれば本件発明３の技術的範囲に属しないことになり，本件発明３の根本的な技術思想を利用しながら本件特許権３の侵害は認められないこととなり，あまりに不合理である。
(エ)万が一，「第１の反力プレート」が同一部材でなければならないとしても，被告装置２の角鉄，ケーシング側長手方向突状部及びケーシングを一体としてみれば，同一の部材として「第１の反力プレート」を構成する。
(オ)小括
以上より，被告装置２は本件発明３の構成要件Ｈ及びＩを充足する。イ被告装置２に係る均等侵害の成否（争点⑵オ(ウ)）
(ア)第１要件（非本質的部分）
本件発明３は，拒絶査定がされ，乙６補正書を提出した後に特許されているところ，乙６補正書では，本件発明３の特徴として，構成要件Ｉに記載された「回転駆動装置によってインナーロッドに回転力を付与している間，当該アウターケーシングの第１の反力プレートを，穿孔心を確保するガイドフレームに固設された反力アームに係合させ，それによって回転駆動装置の反力を確保する」点（第１の特徴）と，構成要件Ｂに記載された「回転駆動装置の回転反力を確保するようになっているアウターケーシングを，当該回転駆動装置に連結されたインナーロッドの外周において，着脱自在に併設した」点（第２の特徴）を挙げている。しかし，本件発明３に係る特許無効審判の審決取消訴訟において，上記第１の特徴は相違点とされつつ，これに基づく進歩性は否定されている。したがって，上記第２の特徴こそが，本件発明３の進歩性を基礎付ける部分すなわち本質的部分である。そうすると，「第１の反力プレート」１枚で回転駆動装置と反力アームの両方と係合していることは，本件発明３の本質的部分ではない。
(イ)第２要件（置換可能性）
「第１の反力プレート」を「角鉄」と「長手方向突状部」に分けたとしても，「角鉄」が回転駆動装置と，「長手方向突状部」が反力アームとそれぞれ係合することにより回転反力を取れるから，一つの部材でなければならないとした場合の「第１の反力プレート」と，被告装置２の「角鉄」及び「長手方向突状部」は置換可能である。
(ウ)第３要件（置換容易性）
「第１の反力プレート」を，被告装置２のように回転駆動装置と係合する「角鉄」と反力アームと係合する「長手方向突状部」に分けることに技術的な困難はなく，現場①の工事が行われた平成２０年時点でこのような置換をすることは，当業者にとって容易に想到し得る。
(エ)第４要件（容易推考性）
本件発明３が特許され，無効審判も成り立たないことが確定している以上，回転駆動装置を着脱可能な構成にしつつ，回転駆動装置とケーシング，ケーシングとケーシング回り止め部材の係合関係によって回転反力を取る装置につき，本件発明３に係る特許出願当時に容易に想到できなかったことは明らかである。
(オ)第５要件（意識的除外等の特段の事情）
本件発明３の審査過程において，「第１の反力プレート」の役割（「第２の反力プレート」との係合及び「反力アーム」との係合）を複数の部材に担わせることを意識的に除外したといった事情はない。
(カ)小括
以上のとおり，「第１の反力プレート」を「角鉄」と「ケーシング側長手方向突状部」に分ける構成は，本件発明３の構成と均等な構成として，本件発明３の技術的範囲に属する。
〔１審被告の主張〕
ア構成要件Ｈ及びＩの充足性（「第１の反力プレート」が存在するか）につい
て（争点⑵オ(ア)及び(イ)関係）
(ア)構成要件Ｈの「第１の反力プレート」と構成要件Ｉの「第１の反力プレート」は，同じ用語を用いており，各構成要件を不可分有機的に関係して１つの発明を形成する一体と解するならば，同義に解釈すべきことに疑義はない。(イ)構成要件Ｈの「第１の反力プレート」と構成要件Ｉの「第１の反力プレート」が構成上同じ反力プレートか否かを認定するに当たり，「第１の反力プレート１２は一対ではなく，１つ，或いは，３つ以上であっても良い」ことは何ら関係しない。「第１の反力プレート」の枚数を規定しているのは，アウターケーシングの周方向での枚数であって，長手方向での枚数ではない。(ウ)本件明細書等３には，「第１の反力プレート」につき「１つの部材」か否かという部材の個数で記載されているわけではないが，本件明細書等３を参酌しつつ構成要件ＨとＩを含む各構成要件の相互の関係を踏えて一体として理解すれば，構成要件ＨとＩの「第１の反力プレート」は，同じ「反力プレート」を意味していることは明白である。かえって，上部の回転駆動装置側の「反力プレート」と反力アーム側の「反力プレート」が別々の別個の「反力プレート」であることを示唆するような記載は，本件明細書等３のどこにもない。


(エ)「角鉄」，「長手方向突条部」及び「ケーシング」はそれぞれ別個の部材であり，その全てが「第１の反力プレート」に対応することはない。イ被告装置２に係る均等侵害の成否について（争点⑵オ(ウ)）
(ア)第１要件（非本質的部分）について
ａ第１要件の「本質的部分」は，明細書記載の従来技術との比較から把握理解されなければならないし，「進歩性」に関する容易想到性と同義でもない。ｂ１審原告が本質的部分であると主張する構成要件Ｂの「回転駆動装置の回転反力を確保するようになっているアウターケーシングを，当該回転駆動装置に連結されたインナーロッドの外周において，着脱自在に併設した」点におけるアウターケーシングが着脱自在であることは，本件発明３の無効審判においては，相違点とされた上で当業者が容易に想到し得たことであるとされており，１審原告の論法によれば本質的部分でないことになる。１審原告の論法によれば，本件発明３の構成要件Ｄ，Ｇ及びＨに係る構成が本質的部分であることになる。
(イ)第２要件（置換可能性）について
置換可能性は，当該発明と同一の目的を達成し，同一の作用効果を奏することが前提となっている。しかし，被告装置２の回転駆動装置側の「角鉄」とリング状回転止め装置等側の「長手方向突条部」のような構成は，部品点数及び部材を接合する工程数の点で，本件発明３の構成と同一の作用効果を有するものではない。また，被告装置２のように，中空スリーブに切り欠きを設け，その切り欠きにアウターケーシングの突起（本件発明３の第１反力プレートが対応）を係合させる構成にし，この突起の高さを十分にとるか，切り欠きを横にとることにより，切り欠きから外れ難くなる。その際，突起を上方の角鉄と下方の長手方向突条部とに分離することで，角鉄の高さを十分にとることができ，中空スリーブの切り欠きから確実に反力を得ることができるとともに，加工も容易になり，かつ，中空スリーブの内径を大きくすることができる。
このように，本件発明３の第１の反力プレートを，被告装置２のように上方の角鉄と下方の長手方向突状部とに分けることにより，本件発明３とは異なる作用効果を得ることができる。
(ウ)第３要件（置換容易性），第４要件（容易推考性）及び第５要件（意識的除外等の特段の事情）について
争う。
⑶争点⑶－１（被告装置３は本件訂正発明４の技術的範囲に属するか）について
〔１審原告の主張〕
ア現場③の被告装置３について（争点⑶－１ア及びエ関係）現場③の飛散防止装置が撮影された写真２枚（甲１０，５７）からは，直接にはワイヤーを視認できないものの，当該飛散防止装置の形状は，現場⑦の飛散防止装置において，巻き取り装置によって飛散防止装置が回転駆動装置周囲で留まっている形状（甲１１０）と酷似している。また，現場③において巻き取り装置及びワイヤーを使用していないとすれば，蛇腹状の飛散防止装置が重力に抗い回転駆動装置周囲で留まっている理由を説明できない。
このように，現場③における飛散防止装置の写真は，当該装置におけるワイヤーの存在を十分に推認させるのであって，現場③の被告装置３は構成要件Ｉ及びＪを充足する。
イ現場⑥及び⑦の被告装置３について（争点⑶－１イ及びウ関係）
(ア)「衝突部」について
ａ訂正前の本件訂正発明４の請求項１は，そもそも「筒状部」を含む構成ではなく，また，同請求項２は，「前記衝突部は，前記筒状部の一部から構成されていることを特徴」としている。これに対し，本件訂正発明４は，「前記衝突部は，前記筒状部の一部から構成されていることを特徴」としていない。したがって，本件訂正発明４には，「衝突部」が「筒状部」に存在してもいい理由はあっても，存在しなければならない理由はない。
ｂ「中空スリーブ」が「掘削土飛散防止装置」や「筒状部」の一部を構成しないという前提には誤りがある。圧縮エアにより上方に吹き上げられた掘削土は，排土口を通過した時点でも当然に上方に勢いよく吹き上げられているから，そのほとんどは中空スリーブに衝突する。本件訂正発明４は，このことを前提としている。そして，中空スリーブは，本件訂正発明４の効果である飛散防止効果を奏するものであり，技術的な側面からしても，「衝突部」が「筒状部」の一部から構成されていなければならない理由はない。
ｃ「掘削土が衝突するようになっている」とあるのは，「衝突部」につき何が衝突するのかを説明したものである。
ｄ「開口部と衝突部の間の間隙」とは，本判決別紙２「１審被告主張に係る被告装置３図面」の青色の「衝突部」と赤色の「開口部」の各右端及び左端を線でつないだ空間を示すと考えられるところ，掘削土はこの空間を落下しているから，被告装置３においても，開口部と衝突部の「間の間隙」を介して，掘削土は衝突部の下方に落下している。
(イ)「排土口」について
ａダウンザホールハンマによる掘削によって排出される掘削土の飛散防止及びダウンザホールハンマ使用時における騒音の緩和という本件訂正発明４の課題は，中空スリーブを有するダウンザホールハンマにも等しく存在するから，技術的な観点からは，本件訂正発明４の「ダウンザホールハンマ」から中空スリーブを有するものを排除する理由はない。本件明細書等４記載の図はあくまで一例にすぎない。ｂ「排土口」は，通路を通り抜けて吹き上げられた掘削土をケーシングの外側に排出するためのものであり，掘削により取り除かれた土砂が出入りするところを意味するのであれば，掘削土はケーシング開口部分からケーシングの外側に排出されており，掘削により取り除かれた土砂は開口部分から出入りしているのであるから，当該開口部分は「排土口」に当たる。
また，掘削装置の分野では，ケーシング端部の開口部を「排土口」と呼んでいる。
〔１審被告の主張〕
ア現場③の被告装置３について（争点⑶－１ア及びエ関係）争う。
イ現場⑥及び⑦の被告装置３について（争点⑶－１イ及びウ関係）(ア)現場⑥及び⑦の被告装置３については，本判決別紙２「１審被告主張に係る被告装置３図面」の青色で「衝突部」，赤色で「開口部」と各記載されている部分はいずれも「衝突部」（本件訂正発明４の構成要件Ｇ，Ｈ，Ｋ）又は「排土口」（同構成要件Ｅ，Ｇ，Ｈ，Ｊ，Ｋ）ではない。
(イ)「衝突部」について


ａ本件特許権４は，その特許請求の範囲請求項１の記載自体から明らかなように「掘削土飛散防止装置」であり，同装置に「衝突部を含」む構成となっている。本件明細書等４の記載からも，「衝突部」は，「掘削土飛散防止装置」の構成の一部である円筒部（筒状部）の一部から成っており，「掘削土飛散防止装置」を取り付けた状態で，「排土口から排出された掘削土が衝突部（すなわち円筒部の内壁）に衝突することとなる」構成となっていることが理解される。他方，上記別紙２の青色で「衝突部」と記載されている部分は，「中空スリーブ」の一部である。「中空スリーブ」は，回転駆動装置の下部に固設されており，係合等することでこれと一体となったものであるから，蛇腹状の筒状部材の構成とは関係がない。
ｂ本件訂正発明４の構成要件Ｇにおいて，「衝突部」が「掘削土が衝突するようになっている」という機能や作用を果たす機能的表現になっているのは，「衝突部」は「掘削土飛散防止装置」の構成の一部であり，衝突部を含んで構成される筒状部又は円筒部は当該円筒部の一部から成る衝突部を内壁側に含んでいることから，排土口から排出された掘削土の衝突する機能・作用を有する筒状部を特定するためである。また，本件明細書等４には，具体的には図２の符号１３として円筒部（筒状部）の一部からなる内壁側が特定箇所として１例だけ示されているのみである。他方，被告装置３においては，「衝突部」は，蛇腹状の円筒部（筒状部）にはなく，中空スリーブの上部内面にある。そして，掘削土は，中空スリーブの上部内面に衝突した後，自重によって衝突部の下方向へ向って落下する。被告装置３の「蛇腹状の円筒部（筒状部）」は，中空スリーブを含めて中空スリーブとケーシングを囲繞するようになっているため，この掘削土は，「蛇腹状の円筒部（筒状部）」によってその飛散を防止される。もっとも，この場合の下方に落下する掘削土がその過程で蛇腹状の円筒部（筒状部）によって飛散が防止されるからといって，その部分を明確に特定できないままに，飛散する掘削土が衝突するから「衝突部」などと広げて解釈することはできない。すなわち，被告装置３では，「掘削土飛散防止装置」を用いなくとも，「中空スリーブ」があるので，ケーシングの外側へ排出された掘削土は，中空スリーブの上部内面に衝突して下方に落下するのである。ｃ仮に「排土口」を上記別紙２に赤字で「開口部」とした部分と認定し，ケーシングとして上端に開口として存在する部分を含むとした場合，構成要件Ｋの「前記衝突部に衝突した前記掘削土は，当該掘削装置の周囲に飛散することなく，前記衝突部と前記排土口との間の間隙を介して，自重によって前記衝突部の下方へ向かって落下するようになっている」との関係において矛盾した不可解な構成となる。すなわち，掘削土は，排出後，再度，自重により，衝突部下部に位置するケーシング内に落下することを認めるような構成になる。これでは，「排土口」から掘削土がケーシング外部に排出されないことになってしまう。ｄしたがって，「衝突部」は，ケーシング側面に位置する「排土口」の存在を前提として，これに対応するように設けられた部分をいうと解すべきである。ｅ１審原告は，本件訂正発明４に係る特許無効審判において，特殊な構成を有する独自の場所を「衝突部」と主張していたところ，本件における主張はこれと相反する矛盾したものであり，信義則上許されない。
(ウ)「排土口」について
ａ「排土口」は，「通路を通り抜けて吹き上げられた掘削土をケーシングの外側に排出するため」のものであり，「（掘削により）取り除かれた土砂が出入りするところ」を意味する。これによれば，被告装置３においては，上記別紙２に緑色で「開口部」と記載した部分が「排土口」にあたる。
ｂ本件訂正発明４に係るダウンザホールハンマを備えた掘削装置においては，ケーシングが回転駆動装置から垂下した状態で設けられているため，削り出されたくり粉状掘削土は圧縮エアによって吹き上げられ，ケーシングの内壁とダウンザホールハンマとの間の断面リング状通路に送り出されるが，吹き上ってきた掘削土が回転駆動装置に遮られてケーシング内から外へ出る所（出口）がない。そこで，排出口をケーシングのいずれかに設けて形成する必要があり，その例示として「排土口」がケーシングの側面に設けられている１例が，本件明細書等４に示されている。他方，被告装置３のダウンザホールハンマは，回転駆動装置とケーシングとの間に中空スリーブを設け，中空スリーブ内でケーシングが中空保持される構造であり，ケーシングは，回転駆動装置から垂下した状態では設けられていない。このため，「ケーシング」の内壁とダウンザホールハンマとの間の通路から吹き上げられた掘削土は，「ケーシング」の上部で「ケーシング」の径とダウンザホールハンマの間の通路の上部の開口部分から排出される。この開口部分（上記別紙２に赤色で「開口部」とされている部分）は，わざわざ「ケーシング」に形成されるものではないから，本件訂正発明４のいうケーシングに形成された「排土口」ではない。ｃ特許請求の範囲の記載に基づき，発明の詳細な説明及び図面の記載を参酌して，本件訂正発明４の技術的範囲を解釈すると，構成要件Ｅの「前記ケーシングに形成され，前記通路を通り抜けて吹き上げられた掘削土を前記ケーシングの外側に排出するための排土口と」における，「ケーシングに形成された排土口」は，「ケーシングには本来存在しないもので，排土の排出という目的のために特別に設けられたもの」と解釈すべきである。
ｄしたがって，被告装置３は，構成要件Ｅを充足しない。⑷争点⑶－２（本件特許４の権利行使の制限）について
〔１審被告の主張〕
ア新規性の欠如（争点⑶－２ア）
(ア)ダウンザホールハンマを囲繞するように筒状部が蛇腹状の側壁を有するように形成された蛇腹がワイヤーによって降ろされ伸展し，又はワイヤーによって吊り上げられて縮退する発明は，「ＰＲＤ－Ｒｅａｃｈ工法」（乙１１５）による工事の機械装置を媒体として不特定の者に公然知られ，又は知られるおそれのある状況において実施された発明（乙１１５～１２４（枝番号を含む。以下同じ））である（公然実施された発明。特許法２９条１項２号）。


(イ)本件特許４の出願時における周知慣用技術を踏えた技術常識を参酌することにより，当業者が，乙１１５～１１９の「刊行物に記載されている事項」から，ダウンザホールハンマを囲繞するように筒状部が蛇腹状の側壁を有するように形成された蛇腹がワイヤーによって降ろされ伸展し，又はワイヤーによって吊り上げられて縮退する発明は，「刊行物に記載されているに等しい事項」として導き出せる事項である（刊行物に記載された発明。同法２９条１項３号）。(ウ)以上のとおり，本件訂正発明４は，特許法２９条１項２号又は３号に該当し，特許を受けることができないものであり，その特許は同法１２３条１項２号の規定に該当し，無効にすべきものである。
したがって，１審原告は，１審被告に対し，本件特許権４を行使できない。
イ進歩性の欠如   （争点⑶－２イ）
乙１２３の１及び２を「引用例１」，乙１２４の１及び２を「引用例２」，乙１２５を「引用例３」といい，引用例１を主引用例とする。また，引用例１記載の発明を「引用発明」という。
(ア)本件訂正発明４と引用発明１との対比
ａ相違点１（通路）
本件訂正発明４では，掘削装置がケーシングの内壁と前記ダウンザホールハンマとの間に形成された通路を有するのに対し，引用発明がそのような通路を有することが明確でない点。
ｂ相違点２（排土口）
本件訂正発明４では，通路を通り抜けて吹き上げられた掘削土をケーシングの外側に排出するための排土口がケーシングに形成されているのに対し，引用発明がそのような排土口を有することが明確でない点。
ｃ相違点３（衝突部）
本件訂正発明４では，排土口を介してケーシングの外側へ排出された掘削土が衝突するようになっている衝突部が，排土口から所定距離離隔した状態で，ケーシングの外側から排土口を臨むように設けられているのに対し，引用発明がそのような衝突部を有することが明確でない点。
ｄ相違点４（巻き取り装置）
本件訂正発明４では，筒状部が伸縮し，筒状部の下端近傍に連結されたワイヤーの巻き取り装置を有しており，巻き取り装置によってワイヤーを巻き取ると，筒状部が縮退するが，引用発明では筒状部が縮退することと，ワイヤーの巻き取り装置を有することが明確でない点。
ｅ相違点５（掘削土）
本件訂正発明４では，衝突部に衝突した掘削土が周囲に飛散することなく，衝突部と排土口との間の間隙を介して自重によって衝突部の下方へ向かって落下するのに対し，引用発明では，掘削土がどのようになるかが明確でない点。
(イ)相違点に関する想到容易性
ａ相違点１（通路）について
引用例３の「間隙（７）」が本件訂正発明４の「通路」に相当する。したがって，引用発明に引用例３記載の構成を適用すれば，本件訂正発明４の構成要件Ｄに係る構成に容易に想到し，相違点１は解消する。
ｂ相違点２（排土口）について
引用例３の「チャック部（５４）の図示しない空間」は，本件訂正発明４の「排土口」に相当する。
したがって，引用発明に引用例３記載の構成を適用すれば，本件訂正発明４の構成要件Ｅに係る構成に容易に想到し，相違点２は解消する。
ｃ相違点３（衝突部）について
引用例３においては，中空コンクリート杭（１）（ケーシング）から溢出した土砂がカバー（３４）の上方部内面に衝突して落下することは明らかであり，また，カバー（３４）の上方部内面（衝突部）が，チャック部（５４）の土砂が排出されている部分から所定距離離隔して当該部分の周囲を被覆していることが看取できる。したがって，引用発明に引用例３記載の構成を適用すれば，本件訂正発明４の構成要件Ｇに係る構成に容易に想到し，相違点３は解消する。
ｄ相違点４（巻き取り装置）について
引用例３の「伸縮カバー（３４）」は，本件訂正発明４の「筒状部」に相当する。また，引用例３においては，「伸縮カバー（３４）（筒状部）が，中空コンクリート杭（１）（ケーシング）の少なくとも一部を囲繞するように，駆動モータ（５３）（回転駆動装置）からドリルロッド（１１）とハンマ機構（Ｂ）（ハンマシャフト）に沿って垂下した状態で取り付け可能に構成されている」こと，「伸縮カバー（３４）（筒状部）が蛇腹状の側壁を有するように形成され，自在に伸縮できるように構成されている」ことは，いずれも明らかである。
他方，引用例２において，巻き取り装置ｉによるワイヤーの巻き取り，繰り出しによって筒状部ｇの縮退，伸展が行われていることは明白である。したがって，引用発明に引用例２及び３各記載の構成を適用すれば，相違点４は解消する。
ｅ相違点５（掘削土）について
引用例３において，「カバー（３４）の上方部内面に衝突した掘削土が，掘削装置の周囲に飛散することなく，前記上方部内面とチャック部（５４）の図示しない空間との間の間隙を介して，自重によって前記上方部内面の下方へ向かって落下するようになっている」ことは明らかである。
したがって，引用発明に引用例３記載の構成を適用すれば，本件訂正発明４の構成要件Ｋに係る構成に容易に想到し，相違点５は解消する。ｆ主引用例に対する副引用例の適用には十分な動機付けがあり，また，阻害要因もない。他方，本件訂正発明４の構成要件Ｉ及びＪの「ワイヤー」及び「巻き取り装置」については，乙１１５～１１８，１２２及び１２８に示すように，本件特許４の出願前の時点で周知慣用技術であり，構成要件Ｆの「筒状部」の構成は，乙１１９～１２１に示すように，同じく本件特許４の出願前の時点で周知慣用技術であった。
(ウ)小括
以上のとおり，本件訂正発明４は，その特許出願前に頒布された発明に基づいて当業者が容易に発明し得たものであるから，特許法２９条２項に該当し，特許を受けることができないものであり，その特許は同法１２３条１項２号の規定に該当し，無効にすべきものである。
したがって，１審原告は，１審被告に対し，本件特許権４を行使できない。
〔１審原告の主張〕
ア新規性の欠如について（争点⑶－２ア）
(ア)特許法２９条１項２号の「公然実施をされた」というためには，不特定多数が知り得るような方法で実施されていることを要する。しかし，乙１１５～１２０，１２３および１２４の写真の工事現場は，いずれも工事関係者以外立ち入りが禁止されている。このような場所でなされていた工法が，「公然実施をされた」ものとはいえないことは明らかである。


また，乙１１５の写真からは，「ワイヤー」の有無や，「ダウンザホールハンマを囲繞するように筒状部が蛇腹状の側壁を有するように形成された蛇腹がワイヤーによって降ろされ伸展している状態」なのか否かはわからない。(イ)１審被告指摘に係る乙各号証からは，飛散防止装置の内部構造は読み取れず，「排土口」や「衝突部」の存否は不明なままである。また，本件訂正発明４の特許出願前に１審被告がダウンザホールハンマに使用していた飛散防止装置は，掘削ずりを衝突させて直下に落下させる，という発想ではなく，掘削土をあたかも流体であるかのように扱い，ホースのようなもので排出するという発想をしていた。このことから，１審被告自身，上記乙各号証から飛散防止装置の外形を確認できたとしても，掘削土を「衝突部」に衝突させて落下させるという発想までは読み取れないことは明らかである。また，ダウンザホールハンマを用いた杭打設に際して，「衝突部」という構成の有する大きな利点を，本件訂正発明４の開示以前の全ての当業者が理解できていたわけではないから，仮に本件訂正発明４の構成を採用した装置を外部から視認した当業者がいたとしても，視認しただけで本件訂正発明４の構成を容易に想到し得るはずがない。
(ウ)したがって，上記乙各号証記載の装置外観の写真のみから本件訂正発明４の内部構造は理解できず，仮に工事現場自体が「公然実施をされた」ものと認定されたとしても，本件訂正発明４の内部構造についての新規性は失われないし，本件訂正発明４の内容が「刊行物に記載されている事項」ということもできない。
イ進歩性の欠如について（争点⑶－２イ）
(ア)本件訂正発明４と引用発明との対比
本件訂正発明４と引用発明とは，１審被告主張に係る相違点１～５のほか，以下の３点でも相違する。
ａ相違点Ａ
本件訂正発明４と異なり，引用発明では，掘削部材として「ハンマシャフト」及び「ダウンザホールハンマ」を有している旨の特定がなされていない。
ｂ相違点Ｂ
本件訂正発明と異なり，引用発明では，中空コンクリート杭を回転駆動装置から垂下しているのかが特定されていない。
ｃ相違点Ｃ
本件訂正発明と異なり，引用発明では，掘削土飛散防止装置であるのか否か，蛇腹状筒状部材を回転駆動装置から垂下しているのか否か，自在に伸縮可能にしているのか否か，サイレンサーとして機能しているのか否かが特定されていない。(イ)このように，本件訂正発明４と引用発明の間には数多くの相違点が存在する。通常の当業者であれば，これらの相違点と同じ構成を他の副引用発明から探し出してそれぞれに適用することは非常に困難であり，多くの相違点を克服しなければならない発明を想到すること自体が容易ではないというべきである。
(ウ)相違点Ｃについて
引用例３には，蛇腹状の伸縮カバー（３４）がサイレンサーとして機能していることは記載されていない。
したがって，引用例３には相違点Ｃに係る構成は記載されておらず，引用発明と引用例３記載の発明を組み合わせたとしても，当業者が本件訂正発明４を想到することはできない。
(エ)相違点３について
引用例３記載の「溢出」につき，「溢れる」とは，「いっぱいになって外に出る。中に入りきれず外に出てくる。」という意味であるから，引用例３においては，チャック部（５４）の空間において掘削土が目詰まりを起こした後，後続の掘削土に押し出されてゆっくりと掘削土が溢れ出てくるために勢いが減殺され，重力によって落下する構成を採用していると考えられる。また，土木・建築業界においては，「溢出」につき，土砂が勢いよく噴出するような場合には使用しない。これに対し，本件訂正発明４は，勢いよくケーシングの外側へ排出された掘削土の衝突する衝突部が，排土口と所定距離隔離した状態であることにより，掘削土が目詰まりを起こすこともなく，また，圧縮空気による押上げ圧力からも解放されて重力によって落下できる構成を採用している。
したがって，引用例３に相違点３に係る構成は記載されておらず，引用発明と引用例３記載の発明を組み合わせたとしても，当業者が本件訂正発明４を想到することはできない。
(オ)相違点４について
ａ現在の進歩性判断実務において，１つの相違点に対しては，当該相違点が記載されている１つの副引用発明が認定されるのが通常であり，１つの相違点に対し２つ以上の副引用発明を認定することは行われていない。ｂ引用例２からは，巻き取り装置ｉもワイヤーも，その存在をうかがい得ない。ｃ以上のとおり，引用例２及び３に相違点４に係る構成は記載されておらず，引用発明と引用例２及び３記載の各発明を組み合わせたとしても，当業者が本件訂正発明４を想到することはできない。
(カ)相違点５について
引用例３には，「衝突部」の具体的構成（「排土口から所定距離離隔した状態で…ケーシングの外側から前記排土口を臨むように設けられ」ていること）は記載されていないから，引用発明と引用例３記載の発明を組み合わせたとしても，当業者が本件訂正発明４を想到することはできない。
(キ)動機付けの不存在
ａ前記のとおり，本件においては，本件訂正発明４と引用発明の間に数多くの相違点が存在するところ，通常の当業者であれば，これらの相違点と同じ構成を他の発明から探し出すこと自体非常に困難であり，そのような作業を行わずに，別の構成を模索するのが通常である。したがって，相違点の数の多さ自体をもって動機付けの存在は否定されるべきである。
ｂ引用発明が引用例３記載の発明の実施形態を示していることは，その実施者である１審原告であれば知り得る事実であるが，引用例１にその旨明示されていないことなどから，当業者はそのことを読み取れないのであり，当該事実を前提に動機付けの有無を判断してはならない。そして，１審被告は引用発明が引用例３記載の発明の実施例であることを唯一の根拠に動機付けの存在を主張しているから，動機付けの存在は認められない。
(ク)乙１１５～乙１１８，１２２，１２８の１及び２は，いずれもワイヤーや巻き取り装置が看て取れるようなものではないから，これらに基づいてワイヤー，巻き取り装置の存在が本件訂正発明４の特許出願前から周知慣用技術であったとすることはできない。
⑸争点⑷（損害発生の有無及びその額）について
〔１審原告の主張〕


損害額の算定基礎について，現場①～⑦の工事は，いずれも「鋼管杭キャップ工法」に属するものであるが，この工法は，仮桟橋・仮設構台を設置するための工法である。仮桟橋工の工程は，杭橋脚打ち込み，杭橋脚設置，上部地組・架設，覆工板設置の順番で行われる。また，１審被告が現場①～⑦で行っているのは，仮桟橋工の中でも，山間部等の足場となる地盤が存在しない場所でクレーン作業を行わなければならない現場で用いられる「縦方向架設」というものであるが，このような縦方向架設においては，鋼管杭の打設を杭打設のみの専門業者に発注し，他の工程を別の専門業者に発注するといったことは行われず，必ず，全工程を一括して行い得るだけの職能を有する技術者と専用資機材を擁する業者に発注される。したがって，１審被告が「鋼管杭キャップ工法」のうち桟橋工の工程の「杭打ち作業」だけを受注することはあり得ず，杭打ちに関わる問題を解決した本件訂正発明１の１及び１の２，本件発明３及び本件訂正発明４の利用がなければ，１審被告は，それらの現場を受注できておらず，また現場①～⑦の工事の杭打ち以外の部分の受注を果たすこともできなかった。
以上のとおり，杭打ち作業における上記各発明の実施によって得た優位性は，現場①～⑦の施工を受注することによって得た利益全体に関わるものであるから，機械的に各実施工程に割り振られている代金額から得られる利益をもって損害額を計算することは相当でない。
そうである以上，本件特許権１，３及び４の侵害によって１審原告が受ける損害は，１審被告が工事代金全体から受ける利益である。
〔１審被告の主張〕
争う。
第４当裁判所の判断
当裁判所は，（ｉ）被告装置１のうち，被告装置１－２は本件訂正発明１の１の技術的範囲に属するが，その余の被告装置１はいずれも本件訂正発明１の１の技術的範囲に属さず，被告装置１はいずれも本件訂正発明１の２の技術的範囲に属さない，(ｉｉ)被告装置２は本件発明３の技術的範囲に属さない，(ｉｉｉ)被告装置３は本件訂正発明４の技術的範囲に属し，かつ，本件特許４は特許無効審判により無効にされるべきものとは認められないから，１審原告は１審被告に対し本件特許権４を行使することができ，（ｉｖ）上記技術的範囲に属する被告装置１－２及び被告装置３の実施により１審原告に生じた損害は合計１３７７万９０００円であると判断する。理由は，以下のとおりである。
１本件各発明の意義について
本件各発明の意義については，以下のとおり付加するほかは，原判決「事実及び理由」の第４の１（原判決５８頁１２行目～７２頁３行目）に記載のとおりであるから，これを引用する。
⑴原判決６３頁１０行目の「（段落【００２２】）」の後に，改行の上，以下のとおり付加する。
「上記のようにして，固定ケーシング５を，ケーシング回り止め部材７のケーシング挿通口８に対し上下方向に移動可能ではあるが当該固定ケーシングの回転が阻止されるように挿通した状態から，昇降操作用ワイヤーＷを繰り出しつつ，回転駆動装置１を作動させて掘削軸部材２をダウンザホールハンマー４とともに回転させ，且つこのダウンザホールハンマー４を作動させて掘削ビット２７を打撃しながら，この掘削軸部材２の回転による掘削ビット２７の回転掘削作用とダウンザホールハンマー４の打撃作用とによって，地盤を掘削する。（【００２４】）」⑵原判決６６頁１５行目の「（段落【０００９】）」の後に，改行の上，以下のとおり付加する。なお，「図３(イ)，(ロ)」とは，原判決８頁掲載の図のうち，上部のものである。
「図示態様において，アウターケーシング７の相対向する両側面には回転駆動装置６の直下から先端にかけて所定幅サイズの一対の鋼製の第１反力プレート１２，１２が溶接，或いは，ボルト等を介して固設されている。（【００２０】）図３(イ)，(ロ)に示す様に，回転駆動装置６側にも第２反力プレート１２’が設けられている。そして，アウターケーシング７側の第１反力プレート１２と，回転駆動装置６側の第２反力プレート１２’とが，互いに干渉的に係合することができるようにもされている。（【００２１】）
反力アーム１８，１８は，一般のＨ形鋼と同様であり，そのウエブの両端部にはフランジ１９，１９が一体形成されている（図６参照）。この相対向するフランジ１９，１９の中途部には切り欠き２０が設けられている。切り欠き２０は，上下のフランジ１９，１９の回転軸方向の２箇所を凹設することによって形成されている。このフランジ１９に形成された切り欠き２０は，それぞれ，上記アウターケーシング７の第１反力プレート１２を軸方向においてガイドし，且つ当該第１反力プレート１２と係合するようになっている。（【００２６】）重機のブーム４の先端を介して掘削装置５を吊り下げ搬入し，インナーロッド９の先端ビット１０をガイドフレーム１３の所定位置に位置決めする。そして，ガイドフレーム１３に渡設固定した反力アーム１８，１８間の所定部位に対して，アウターケーシング７を位置合わせする。このとき，アウターケーシング７の両側面に固設した第１反力プレート１２，１２を，反力アーム１８のフランジ１９に凹設した切り欠き２０に係合させて，当該切り欠き２０が第１反力プレート１２をガイドするようにする…。（【００２９】）」
⑶原判決７０頁２４行目の「（段落【００３５】）」の後に，改行の上，以下のとおり付加する。
「〔掘削土飛散防止装置の作用〕
掘削作業の間，掘削ビット５５によって削り出された掘削土は，ハンマシャフト５３内を通り抜けてきた圧縮エアによって吹き上げられる。吹き上げられた掘削土は，圧縮エアの流れに乗って通路８０を通り抜け，排土口７３を介してケーシング７０の外側に排出される。この際，掘削土は圧縮エアの流れに乗って排土口７３から勢いよく出て来るので，排土口７３から排出された掘削土が衝突部１３（すなわち円筒部１１の内壁）に衝突することとなる。そして，衝突部１３に衝突した掘削土は，掘削装置５の周囲に飛散することなく，衝突部１３と排土口との間の間隙１５を介して，自重によって衝突部１３の下方へ向かって落下するようになっている。
（【００３６】）」
２争点⑴（被告装置１は本件訂正発明１の１及び１の２の技術的範囲に属するか）について
⑴文言侵害について（争点⑴イ(ア)ａ関係）


ア本件訂正発明１の１の構成要件Ｃの充足性について(ア)構成要件Ｃは，「掘削軸部材に套嵌されると共に，回転駆動装置の機枠に一体的に垂下連結される固定ケーシングと，」というものである。(イ)本件明細書等１には次の各記載がある。
ａ「この機枠６の下部には，図２に示すようにスカート状のブラケット９が一体的に突設され，このブラケット９内に前記回転駆動軸３が同心状に突設されている。」（【００１３】）
ｂ「前記固定ケーシング５は，〔中略〕外周面に例えば２条の係合用突条部１７，１７が周方向に一定間隔でそれぞれ長手方向全長に亘って一体または一体的に条設されている。」「固定ケーシング５の上端フランジ部５ａが，前記機枠６下部に突設されたスカート状ブラケット９の下端フランジ部９ａに接合され，それによって固定ケーシング５が回転駆動装置１の機枠６に一体的に固定される。」（【００１５】）
ｃ「所定深度まで掘削したならば，エアの供給を停止してダウンザホールハンマー４の作動を停止させた後，昇降操作用ワイヤーＷを巻取り操作して，固定ケーシング５を掘削軸部材２及びダウンザホールハンマー４と共に引き上げ，その後掘孔内に，グラウト圧送ポンプに接続されたグラウトホースを引き入れてセメントミルク等のグラウトを注入する。」（【００２５】）
ｄ「固定ケーシング５が円筒状ケーシングからなるため，地盤への固定ケーシング５の打ち込み及び引き抜きが容易となり，またケーシングの材料コストも，円筒状ケーシングの方が角筒状ケーシングより安価である。」（【００２８】）(ウ)本件訂正発明１の１の構成要件Ｃの「固定ケーシング」は，単に「回転駆動装置の機枠」に「垂下連結される」のでなく，「一体的に」垂下連結されると規定されている。また，本件明細書等１【００１５】には「一体または一体的に条設されている。」とあるから，「一体」と「一体的」は，本件明細書等１において，異なる意義を有するものの，同等の状態を意味する用語として用いられていると推認される。そして，「一体」については，同段落に「全長にわたり一体に形成された所謂一本のものでもよい」と記載されていることに鑑みると，本件明細書等１において，「一体的」とは，部材として「一体」に形成されているのと同等の状態を意味するものとして用いられているものと理解される。このように理解することは，同段落に「固定ケーシング５の上端フランジ部５ａが，前記機枠６下部に突設されたスカート状ブラケット９の下端フランジ部９aに接合され，それによって固定ケーシング５が回転駆動装置１の機枠６に一体的に固定される。」との記載があり，「固定ケーシング５」が「機枠６」に「接合」されことをもって「一体的に固定される」としていることと整合する。また，「固定ケーシング５を掘削軸部材２及びダウンザホールハンマー４と共に引き上げ」（【００２５】）との記載及び「地盤への固定ケーシング５の打ち込み及び引き抜きが容易となり」（【００２８】）との記載から，本件明細書等１記載の「固定ケーシング５」が，地盤に打ち込まれた後土中に残置されるものではなく，土圧に抗して引き抜かれるものであることとも整合する。
したがって，構成要件Ｃの「回転駆動装置の機枠に一体的に垂下連結される固定ケーシング」とは，「固定ケーシング」が，回転駆動装置の機枠に一体に形成されているのと同等の状態で連結されることを意味するものと解される。(エ)上記の解釈は，１審原告が，本件特許３に係る乙６補正書において，本件特許１の公開特許公報の開示内容につき，以下のとおり主張していることとも整合する。すなわち，乙６補正書には，「固定ケーシング５が回転駆動装置１に対して『一体的に固定される』態様のみが開示されており，固定ケーシング５を回転駆動装置１に対して『非固定的に(すなわち着脱自在に)』設ける態様は何等開示されていない」などと記載されている。そして，「アウターケーシングを固定して設ける態様においては，アウターケーシングと回転駆動装置とを一体的に引き上げる必要があるので，引き上げ後における孔壁崩壊をアウターケーシングで防ぐことができないといったデメリット」，「アウターケーシングを回転駆動装置に固定した場合には，掘削装置の引き上げ時においてクレーンに多大な負荷が作用して，当該クレーンの巻き取り装置等が故障する虞もあり，また場合によってはクレーンの転倒等の危険性もある」こと等のクレーンに対する負荷や掘削装置の引き抜きに関連した問題点を解決することができないと記載されている。さらに，１審原告が，乙６補正書において，本件特許１の公開特許公報には「『アウターケーシングを回転駆動装置に対して固定連結せず，着脱自在に設ける』といった」本件特許３の「特徴が開示されておらず」，本件特許１の公開特許公報及び他の引用文献に「開示の技術から」，本件特許３の「構成および効果…を予測することはできなかったものと認められる。」と主張していることとも整合する。
(オ)被告装置１のうち被告装置１－３及び１－４並びにこれと同じ構成である被告装置１－６～１－８が，いずれもケーシングが中空スリーブに着脱可能に係合されたものであることは，１審原告の主張（本判決別紙１）及び１審被告の主張（原判決別紙「被告による被告各装置特定一覧表」）において，争いがない。よって，これらの装置はいずれも構成要件Ｃを充足しないと認められる。他方，１審原告主張に係る被告装置１－５については，１審被告は現場①での使用の事実を否認するものの，これもケーシングが中空スリーブに着脱可能に係合されたものとされることから，仮に１審原告の主張のとおり現場①にこれが存在したとしても，同様である。
これに対し，被告装置１のうち被告装置１－１及び１－２は，ケーシングが回転駆動装置のボルトとナットにより固定されていることから，ケーシングが回転駆動装置の機枠に「一体に形成されているのと同等の状態」で連結されているものであり，構成要件Ｃの「固定ケーシング」を充足すると認められる。
(カ)１審原告の主張について


１審原告は，掘削時に回転反力が取れるように連結していること，掘削前に回転駆動装置とケーシングを掘削場所まで同時に運べる程度に連結していることが満たされれば，「一体的に垂下連結」されているというべきであるなどとし，着脱可能なものであっても「固定ケーシング」に当たると主張する。しかし，掘削時に回転反力が取れることそれ自体は，固定ケーシングの回転駆動装置の機枠への垂下連結が「一体的」に固定されているか否かにかかわらず，この種の装置において満たされるべき要請である。他方，前記のとおり，本件明細書等１記載の「固定ケーシング５」は，掘削軸部材２及びダウンザホールハンマ－４と共に引き上げられ（【００２５】），また，地盤へ打ち込まれ，地盤から引き抜かれるものである（【００２８】）ことから，単に，掘削前に回転駆動装置とケーシングを掘削場所まで同時に運べればよいというものではないし，前記本件特許３の出願経過（乙６補正書）との関係でも，本件訂正発明１の１の出願当時，ケーシングを着脱可能な構成が意識されていなかったというにとどまるものと解するのは相当でない。
１審原告は，本件明細書等１記載の実施例はあくまで実施例であり，本件訂正発明１の１の技術的範囲がこれに限定されるものではないとも主張するけれども，構成要件Ｃに「一体的」と記載されている以上，一体的に固定することが求められることに違いはない。そして，その「一体的」の文言の解釈に当たり本件明細書等１の発明の詳細な説明の記載を参酌すると，前記のとおり解されるものである。その他１審原告がるる指摘する事情を考慮しても，この点に関する１審原告の主張は採用し得ない。
イ本件訂正発明１の１の構成要件Ｄの充足性について（争点⑴イ(イ)）(ア)構成要件Ｄは，「掘削地盤上の掘孔箇所を挟んでその両側に水平に敷設された長尺状の横向きＨ形鋼からなる一対の支持部材上に敷設固定され，固定ケーシングを上下方向に自由に挿通させるが該固定ケーシングの回転を阻止することができるケーシング挿通孔を有するケーシング回り止め部材と，」というものである。ここで，構成要件Ｄのケーシング回り止め部材は，「固定ケーシングを上下方向に自由に挿通させるが該固定ケーシングの回転を阻止することができるケーシング挿通孔を有する」ものである。また，「ケーシング挿通孔」にいう「孔」は，「あな。中空のすきま。」（乙７８）を意味する。
(イ)本件明細書等１には，以下の記載がある。
ａ「この掘削装置の使用にあっては，…固定ケーシング５を，地盤上の所定箇所（掘孔箇所１８）に固定されているケーシング回り止め部材７のケーシング挿通孔８に挿入させる。こうして固定ケーシング５をケーシング回り止め部材７のケーシング挿通孔８に挿入することにより，固定ケーシング５は，上下方向に移動可能であるがその回転が阻止される。つまり，回転駆動装置１の回転反力はケーシング回り止め部材７によって受支されることになる。」（【０００６】）ｂ「上記のように，この発明の掘削装置は，掘削すべき地盤上の所定箇所に水平に設置され，固定ケーシング５を上下方向に自由に挿通させるが当該固定ケーシング５の回転を阻止するケーシング挿通孔８を形成してなるケーシング回り止め部材７を備えているから，このケーシング回り止め部材７によって回転駆動装置１の回転反力を受支させることができる。従って，従来装置のようにリーダを使用することなく，地盤の掘削を行うことができる。」（【０００７】）ｃ「【発明の実施の形態】図１は，本発明に係る掘削装置の全体を概略的に示し，図２はその一部を拡大して示している。これらの図において…７は，掘削すべき地盤上の所定箇所に水平に設置されたケーシング回り止め部材で，固定ケーシング５を上下方向に自由に挿通させるが該固定ケーシング５の回転を阻止することのできるケーシング挿通孔８…を備えている。」（【００１２】）ｄ「ケーシング回り止め部材７は，例えば厚板状の鉄板によって形成されたもので，前記円筒状固定ケーシング５の外径よりわずかに大きい内径を有して当該ケーシング５が挿通可能な円形孔部８ａと，この円形孔部８ａの内周部の直径方向対向位置に凹設されて，前記両係合用突条部１７，１７がそれぞれ挿通可能な係合用凹部８ｂ，８ｂとからなるケーシング挿通孔８を備えている。そして，このケーシング回り止め部材７は，…掘削地盤上の掘孔箇所１８…を挟んでその両側に水平に敷設された長尺状の横向きＨ形鋼からなる一対の支持部材１９，１９上に載設固定されるようになっている。」（【００１６】）
ｅ「固定ケーシングとして角筒状ケーシングを使用し，ケーシング回り止め部材に，その角筒状ケーシングの外形に対応るす角孔状のケーシング挿通孔を設けるようにしてもよい。」（【００２８】）
ｆ「ケーシング回り止め部材７としては，上述した平板状に形成されたものに限らず，ケーシング回り止め部材７を地盤上に水平に支持する支持部がこの回り止め部材７と一体に形成された構造のものでもよい。」（【００３３】）(ウ)これらの記載によれば，「ケーシング回り止め部材７」は，「掘削すべき地盤上の所定箇所に水平に設置され，固定ケーシング５を上下方向に自由に挿通させるが当該固定ケーシング５の回転を阻止するケーシング挿通孔８を形成してなる」ものであり，「回転駆動装置１の回転反力はケーシング回り止め部材７によって受支されることになる」ことが示されているといえる。
また，その実施の形態としては，ケーシング回り止め部材として，「例えば厚板状の鉄板によって形成され」「当該ケーシング５が挿通可能な円形孔部８ａと，この円形孔部８ａの内周部の直径方向対向位置に凹設されて，前記両係合用突条部１７，１７がそれぞれ挿通可能な係合用凹部８ｂ，８ｂとからなるケーシング挿通孔８を備え」，「掘削地盤上の掘孔箇所１８…を挟んでその両側に水平に敷設された長尺状の横向きＨ形鋼からなる一対の支持部材１９，１９上に載設固定されるようになっている」もののほか，「平板状に形成されたものに限らず，ケーシング回り止め部材７を地盤上に水平に支持する支持部がこの回り止め部材７と一体に形成された構造のものでもよい。」とされている。もっとも，これらの実施形態に限定する趣旨であることをうかがわせる記載は見当たらず，技術的にも，「回転駆動装置１の回転反力」を「ケーシング回り止め部材７によって受支」するために，これらの形態に限定すべき理由はない。


そうである以上，構成要件Ｄの「ケーシング回り止め部材」とは，「掘削すべき地盤上の所定箇所に水平に設置され，固定ケーシングを上下方向に自由に挿通させるが当該固定ケーシングの回転を阻止するケーシング挿通孔を形成してなる」ものを意味し，また，「ケーシング挿通孔」の形状は円形に限られないと解される。(エ)被告装置１－１は下部が１本のＨ形鋼のものであること，被告装置１－２は下部が２本のＨ形鋼のものであることは，当事者間に争いがない。そして，証拠（甲５５，乙５６～５８）によれば，被告装置１－１及び１－２の構成は，本判決別紙３「被告装置１－１及び１－２の下部の構成図」のとおりと認められる。このうち，上記別紙３の赤線で囲まれた突条部を有する円形部分が固定ケーシングに当たる。
(オ)被告装置１－１では，固定ケーシングが支持部材ないし桁材及びＨ形鋼で囲まれておらず，固定ケーシングの周囲の部材が「あな。中空のすきま。」を形成しているということはできない。そうである以上，被告装置１－１には，「ケーシング挿通孔」が存在しないと認めるのが相当である。
したがって，被告装置１－１は，構成要件Ｄを充足しない。(カ)被告装置１－２については，上記別紙３の茶色部分と灰色部分に囲まれた部分が「孔」に当たるということができる。そして，ケーシングに赤線で囲まれた突条部が存在し，この突条部が灰色部分のＨ形鋼の切り欠きないし凹部と係合することによって，ケーシングの回転が阻止されるといえる。したがって，被告装置１－２は，構成要件Ｄの「ケーシング回り止め部材」を有すると認めるのが相当である。
(キ)この点につき，１審被告は，「ケーシング挿通孔」が円形孔部を意味するとか，ケーシングの外周面に突条部が二つ設置され，２箇所で係合する必要があるなどと主張する。
しかし，本件特許１の特許請求の範囲請求項１には「孔」が円形であることや，突条部を二つ要する旨の文言はない。また，一般に，「孔」は「中空のすきま」という意味を有するにすぎず，「円形」であることまでを意味しない。さらに，上記(ウ)のとおり，本件明細書等１の記載によっても，１審被告の上記主張のとおりに解すべき理由はない。
ウ被告装置１－２につき，本件訂正発明１の１の構成要件Ａ，Ｂ及びＥを充足することは当事者間に争いがない。
エ以上より，被告装置１－２は本件訂正発明１の１の技術的範囲に属するが，被告装置１－１及び１－３～１－８については，いずれも本件訂正発明１の１の技術的範囲に属しない。
オ本件訂正発明１の２の充足性について（争点⑴ウ関係）本件訂正発明１の２の構成要件Ｉは，「請求項１に記載の掘削装置」というものであり，本件訂正発明１の１を充足するものであることを要件とする。そして，上記エのとおり，被告装置１－２のみが本件訂正発明１の１を充足するが，１審原告は，被告装置１－２については，本件訂正発明１の２の技術的範囲に属する旨の主張をしていない。
したがって，その余の点について判断するまでもなく，被告装置１はいずれも本件訂正発明１の２の技術的範囲に属しない。
⑵被告装置１－３～１－８の均等侵害について（争点⑴イ(ア)ｂ）ア特許請求の範囲に記載された構成に，相手方が製造等をする製品又は用いる方法（対象製品等）と異なる部分が存する場合であっても，①当該部分が特許発明の本質的部分ではなく，②当該部分を対象製品等におけるものと置き換えても，特許発明の目的を達することができ，同一の作用効果を奏するものであって，③そのように置き換えることに，当業者が，対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり，④対象製品等が，特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者が当該出願時に容易に推考できたものではなく，かつ，⑤対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは，当該対象製品等は，特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして，特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である（最高裁平成６年（オ）第１０８３号同１０年２月２４日第三小法廷判決・民集５２巻１号１１３頁，最高裁平成２８年（受）第１２４２号同２９年３月２４日第二小法廷判決・民集７１巻３号３５９頁参照）。
イ第１要件について
(ア)特許法が保護しようとする発明の実質的価値は，従来技術では達成し得なかった技術的課題の解決を実現するための，従来技術に見られない特有の技術的思想に基づく解決手段を，具体的な構成をもって社会に開示した点にある。したがって，特許発明における本質的部分とは，当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきである。


そして，上記本質的部分は，特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて，特許発明の課題及び解決手段とその作用効果を把握した上で，特許発明の特許請求の範囲の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきである。すなわち，特許発明の実質的価値は，その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば，特許発明の本質的部分は，特許請求の範囲及び明細書の記載，特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきである。(イ)前記のとおり（引用に係る原判決「事実及び理由」第４の１⑴イ（原判決６５頁６行目～２１行目）），本件訂正発明１の１及び１の２の従来技術には，基礎杭等の造成にあたって地盤を掘削する掘削装置として一般に使用されるアースオーガ装置では，オーガマシンの駆動時の回転反力を受支するために必ずリーダが必要となるが，リーダの長さが長くなると，傾斜地での地盤掘削にあっては，クローラクレーンの接地面とリーダの接地面との段差が大きい場合にリーダの長さを長くとれず，掘削深さが制限されるという課題等があった。そこで，本件訂正発明１の１及び１の２は，これらの課題を解決するために，掘削装置について，掘削すべき地盤上の所定箇所に水平に設置し，固定ケーシングを上下方向に自由に挿通させるが，当該固定ケーシングの回転を阻止するケーシング挿通孔を形成してなるケーシング回り止め部材を備えるものとして，リーダではなく，ケーシング回り止め部材によって回転駆動装置の回転反力を受支するものとした発明と認められる。ここで，回転駆動装置の回転反力を受支するには，①回転駆動装置の回転反力が固定ケーシングによって受支されるとともに，②固定ケーシングの回転反力がケーシング回り止め部材によって受支されなくてはならない。そうすると，①を具体的に実現する「固定ケーシングが，掘削軸部材に套嵌されると共に，回転駆動装置の機枠に一体的に垂下連結される」構成及び②を具体的に実現する「ケーシング回り止め部材が，掘削地盤上の掘孔箇所を挟んでその両側に水平に敷設された長尺状の横向きＨ形鋼からなる一対の支持部材上に載設固定され，固定ケーシングを上下方向に自由に挿通させるが該固定ケーシングの回転を阻止することができるケーシング挿通孔を有する」構成により，ケーシング回り止め部材によってケーシング，ひいては回転駆動装置の回転反力を受支するようにしたことが，従来技術には見られない特有の技術的思想を有する本件訂正発明１の１の特徴的部分であり，その本質的部分というべきである。
(ウ)したがって，固定ケーシングが回転駆動装置の機枠に一体的に垂下連結される構成を有しない被告装置１－３～１－８は，本件訂正発明１の１と本質的部分を異にするものであり，第１要件を満たさない。
ウ第２要件について
(ア)本件明細書等１【００２２】，【００２４】及び【００２５】によれば，本件訂正発明１の１の掘削装置を使用した地盤の掘削及び基礎杭の造成は，以下の手順で実行される。すなわち，先ず，クレーンブームＭの先端から昇降操作用ワイヤーＷを介して回転駆動装置１を吊支し，この回転駆動装置１の下部から固定ケーシング５と掘削軸部材２及びダウンザホールハンマー４を垂下した状態で，固定ケーシング５をケーシング回り止め部材７のケーシング挿通孔８に挿入させ（【００２２】），次に，固定ケーシング５を，ケーシング回り止め部材７のケーシング挿通孔８に対し上下方向に移動可能ではあるが当該固定ケーシングの回転が阻止されるように挿通した状態から，昇降操作用ワイヤーＷを繰り出しつつ，回転駆動装置１を作動させて掘削軸部材２をダウンザホールハンマー４と共に回転させ，且つこのダウンザホールハンマー４を作動させて掘削ビット２７を打撃しながら，この掘削軸部材２の回転による掘削ビット２７の回転掘削作用とダウンザホールハンマー４の打撃作用とによって，地盤を掘削し（【００２４】），所定深度まで掘削したら，ダウンザホールハンマー４の作動を停止させた後，昇降操作用ワイヤーＷを巻取り操作して，固定ケーシング５を掘削軸部材２及びダウンザホールハンマー４と共に引き上げ，その後掘孔内に，グラウト圧送ポンプに接続されたグラウトホースを引き入れてセメントミルク等のグラウトを注入し，グラウトの注入を終えたら，グラウトが注入充填された掘孔内にＨ型鋼等の鉄筋，その他所要の杭を建て込んで，基礎杭を造成する（【００２５】）。
このことから，本件訂正発明１の１の「固定ケーシング５」は，「固定ケーシング５が円筒状ケーシングからなるため，地盤への固定ケーシング５の打ち込み及び引き抜きが容易となり」【００２８】とも記載されているように，回転駆動装置１の下部から垂下され，ケーシング回り止め部材７のケーシング挿通口８に挿入され，掘削軸部材２及びダウンザホールハンマー４と共に地盤の掘削により地盤に打ち込まれ，地盤を所定深度まで掘削したら，ダウンザホールハンマー４の作動を停止させた後，昇降操作用ワイヤーＷを巻取り操作して，掘削軸部材２及びダウンザホールハンマー４と共に引き上げられることを前提としたものである。そうすると，本件訂正発明１の１の掘削装置においては，掘削後に引き抜くことを前提にケーシングと回転駆動装置の機枠とを一体的に連結することによって，回転駆動装置とケーシングを掘削後に引き抜く際に，地盤内でケーシングにかかる土圧による抵抗に抗してこれを引き抜くことが可能になるものということができる。これに対し，ケーシングと回転駆動装置との機枠とを一体的に連結するのでなく着脱自在の構成にした場合，そもそも着脱自在の構成はケーシングを掘削後に残置させることができるという作用，効果を奏するものであるし，仮にこの構成でケーシングを引き上げるとすると，ケーシングと回転駆動装置の機枠との連結部の強度が十分でないために，引き抜くことが不可能ないし極めて困難となり，本件訂正発明１の１の目的を達成することができない。
したがって，掘削後にケーシングを引き抜くことを前提とした本件訂正発明１の１の掘削装置において，回転駆動装置にケーシングを着脱自在に連結する構成を採用すると，本件訂正発明１の１の目的を達成することが困難となり，同一の作用効果を奏しなくなる。
そして，被告装置１－３～１－８の構成につき，いずれも回転駆動装置の下部に連結された中空スリーブに設けられたスリット状の切り欠きとケーシング外周軸方向に固設された角鉄とを係合させることにより，中空スリーブとケーシングとを着脱自在に係合するものであるとする限りでは，当事者間に争いがない。(イ)以上によれば，被告装置１－３～１－８は，第２要件を満たさない。
エ小括
以上のとおり，被告装置１－３～１－８は，均等の第１及び第２要件を満たさないから，その余の点について判断するまでもなく，本件訂正発明１の１に係る均等侵害の成立は認められない。この点に関する１審原告の主張は採用できない。
⑶まとめ


したがって，被告装置１のうち，被告装置１－２は本件訂正発明１の１の技術的範囲に属するが，その余の被告装置１はいずれも本件訂正発明１の１の技術的範囲に属さず，被告装置１はいずれも本件訂正発明１の２の技術的範囲に属さないものと認められる。
３争点⑵（被告装置２は本件発明３の技術的範囲に属するか）について⑴文言侵害について（争点⑵オ(ア)及び(イ)関係）ア構成要件Ｈ及びＩの「第１の反力プレート」の意義(ア)本件発明３の構成要件Ｈには「当該回転駆動装置の第２の反力プレートが，上記アウターケーシングの第１の反力プレートに対して係合し」とあるから，構成要件Ｈの「第１の反力プレート」は，「第２の反力プレート」に係合するものである。また，構成要件Ｉには「上記アウターケーシングの第１の反力プレートを，穿孔芯を確保する上記ガイドフレームに固設された反力アームに係合させ」とあることから，構成要件Ｉの「第１の反力プレート」は，「反力アーム」に係合するものである。そして，構成要件Ｈの「第１の反力プレート」と構成要件Ｉの「第１の反力プレート」とは，いずれもアウターケーシングに設けられるものであり，かつ，同一の名称を用いていることから，同一の部材と推測される。(イ)また，本件明細書等３に，アウターケーシング７の側面に回転駆動装置６の直下から先端にかけて一対の第１反力プレート１２，１２が固設され（【００２０】），アウターケーシング７側の第１反力プレート１２と，回転駆動装置６側の第２反力プレート１２’とが，互いに干渉的に係合することが出来るようにされており（【００２１】），また，反力アーム１８，１８のウエブの両端部に一体形成されたフランジ１９，１９の中途部に設けた切り欠き２０が，上記アウターケーシング７の第１反力プレート１２を軸方向においてガイドし，且つ当該第１反力プレート１２と係合するようになっていること（【００２６】，【００２９】）と記載されている。
(ウ)したがって，本件発明３の構成要件Ｈ及びＩは，同一の部材である第１の反力プレートが，回転駆動装置の第２の反力プレートと係合するとともに，ガイドフレームの反力アームとも係合するものであることを意味すると解される。(エ)１審原告は，本件明細書等３の記載によれば「第１の反力プレート」の枚数は制限されていないなどとして，回転駆動装置と係合する「第１の反力プレート」と，反力アームと係合する「第１の反力プレート」が別の部材であることも，本件発明３の技術的範囲に包含されるなどと主張する。
しかし，明細書の技術用語は，その有する普通の意味で使用し，かつ明細書全体を通じて統一して使用することが求められるところ（特許法施行規則２４条，様式第２９備考８），本件特許３の特許請求の範囲の記載及び本件明細書等３の記載を全体として見たとき，これに接した当業者は上記(ウ)のとおり理解するものと考えるほかない。この点に関する１審原告の主張は採用し得ない。
イ被告装置２の構成
被告装置２においては，いずれも，構成要件Ｈの「第１の反力プレート」に相当するといえるものは中空スリーブの「角鉄」のみであり，また，構成要件Ｉの「第１の反力プレート」に相当するといえるものはケーシングの「長手方向突状部」のみであるところ，両者は別個の部材であると認められる。
ウ充足性
したがって，被告装置２には，いずれも構成要件Ｈ及びＩの「第１の反力プレート」が存在しないことから，その余の点について判断するまでもなく，被告装置２は，本件発明３の技術的範囲に属さない。
⑵均等侵害について（争点⑵オ(ウ)）
ア第１要件について
(ア)前記２⑵イ(ア)のとおり，特許発明における本質的部分とは，当該特許発明の特許請求の範囲の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分であると解すべきであり，特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて，特許発明の課題及び解決手段とその効果を把握した上で，特許発明の特許請求の範囲の記載のうち，従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきである。(イ)本件明細書等３（【０００９】及び【００４３】）の本件発明３の課題及び解決手段とその効果についての記載によれば，本件発明３は，インナーロッドに対する回転付与の際に，回転反力の支持が施工初期から施工中に充分に保持出来ないという問題点を解決すべき技術的課題とし，施工初期からインナーロッドに振動打撃作用と回転作用を同時に付与しても，インナーロッドに回転力を付与するために必要な回転反力をアウターケーシングに対して直ちに確保できるようにしたものと理解される。そして，このような技術的課題を解決するためには，インナーロッドに対する回転付与の際に，アウターケーシングが，施工する地盤にセットされたガイドフレームより回転反力を得る必要がある。本件発明３においてこれを解決する構成は，「上記回転駆動装置によって上記インナーロッドに回転力を付与し始めた際に，当該回転駆動装置の第２の反力プレートが，上記アウターケーシングの第１の反力プレートに対して係合し，上記回転駆動装置によって上記インナーロッドに回転力を付与している間，上記アウターケーシングの第１の反力プレートを，穿孔芯を確保する上記ガイドフレームに固設された反力アームに係合させ，それによって上記回転駆動装置の反力を確保するようになっている」構成である。そうすると，上記構成すなわち「第１の反力プレート」１枚で回転駆動装置と反力アームの両方と係合していることは，本件発明３の特徴的部分であり，その本質的部分であるということができる。
(ウ)１審原告は，本件発明３の出願経過において，本件発明３の特徴として，構成要件Ｉに記載された「回転駆動装置によってインナーロッドに回転力を付与している間，当該アウターケーシングの第１の反力プレートを，穿孔心を確保するガイドフレームに固設された反力アームに係合させ，それによって回転駆動装置の反力を確保する」点（第１の特徴）と，構成要件Ｂに記載された「回転駆動装置の回転反力を確保するようになっているアウターケーシングを，当該回転駆動装置に連結されたインナーロッドの外周において，着脱自在に併設した」点（第２の特徴）を挙げたところ，本件発明３に係る特許無効審判の審決取消訴訟において，第１の特徴に基づく進歩性は否定されたことから，第２の特徴こそが，本件発明３の進歩性を基礎付ける部分すなわち本質的部分であり，そうすると，「第１の反力プレート」１枚で回転駆動装置と反力アームの両方と係合していることは，本件発明３の本質的部分ではないと主張する。


しかし，そもそも，均等の第１要件である本質的部分か否かの判断と進歩性に係る容易想到性の判断とは異なる問題であるし，上記審決取消訴訟の判決につき１審原告主張のように理解することにも疑問がある。その点をおくとしても，上記のとおり，従来技術との比較において，「第１の反力プレート」１枚で回転駆動装置と反力アームの両方と係合していることは，本件発明３の特徴的部分であり，その本質的部分であるということができる。
(エ)したがって，被告装置２につき，第１要件を満たすということはできない。
イ第３要件について
(ア)１審原告は，「第１の反力プレート」を，被告装置２のように回転駆動装置と係合する「角鉄」と「反力アーム」と係合する「長手方向突状部」に分けることに技術的困難はなく，現場①の工事がなされた平成２０年時点でこのような置換は容易であると主張する。
しかし，「第１の反力プレート」を，「角鉄」と「長手方向突状部」とに分けると，製造すべき部材の種類が増え，接合作業等の工程数が増えるとともに，「角鉄」については，「第２の反力プレート」との係合（接触）面積が小さくなってしまう。このため，「第１の反力プレート」を「角鉄」と「長手方向突状部」という複数の部材に分ける動機付けがあるとはいえない。他方，「第１の反力プレート」を「角鉄」と「長手方向突状部」とに分けることは，「角鉄」の高さを「長手方向突状部」の高さよりも高くすることで，「第２の反力プレート」が「切り欠き」を有するものであっても係合させることができるなど，「第２の反力プレート」の形状等に応じて確実に当接させ，外れないようにすることができるという，本件発明３においては必ずしも想定されていないというべき固有の効果を有する。そうすると，現場①の工事がなされた平成２０年の時点において，「第１の反力プレート」を「角鉄」と「長手方向突状部」に置き換えることが当業者にとって容易であったということは必ずしもできない。
その他「第１の反力プレート」を「角鉄」と「長手方向突状部」に置き換えることが上記時点において当業者にとって容易であったとすべき証拠はない。(イ)したがって，被告装置２は，第３要件を満たさない。
ウ小括
以上のとおり，「角鉄」と「長手方向突状部」の構成を採用した被告装置２は，均等の第１及び第３要件を満たさないから，その余の点について判断するまでもなく，本件発明３について，均等侵害の成立は認められない。この点に関する１審原告の主張は採用し得ない。
⑶まとめ
したがって，被告装置２は，本件発明３の技術的範囲に属さないものと認められる。
４争点⑶－１（被告装置３は本件訂正発明４の技術的範囲に属するか）について⑴現場③の被告装置３について（争点⑶－１ア及びエ関係）ア構成要件Ｉは，「前記掘削土飛散防止装置は，さらに，蛇腹状の側壁を有する前記筒状部の下端近傍に，その一端が連結されたワイヤーと，少なくとも掘削作業中において，垂下された状態の前記筒状部の上端から下端までの長さを調整するために，前記ワイヤーを自在に巻き取り又は繰り出すことができるように構成されており，前記ワイヤーの他端が連結されている巻き取り装置と，を有しており，」というものである。
また，構成要件Ｊは，「前記巻き取り装置によって前記ワイヤーが巻き取られた際には，巻き取りに伴って前記筒状部が縮退し，前記巻き取り装置によって前記ワイヤーが繰り出された際には，繰り出しに伴って前記筒状部が排土口のみならずケーシングを取り囲むことができる筒状部が伸展するようになっていて，サイレンサーとして機能するようにもした，」というものである。イ現場③の被告装置３における「ワイヤー」の有無については，原判決「事実及び理由」第４の４⑴（原判決７８頁８行目～２１行目）に記載のとおりであるから，これを引用する。
ウこの点につき，１審原告は，現場③の飛散防止装置の形状は現場⑦の飛散防止装置の形状に酷似しているなどとして，現場③の飛散防止装置の写真はワイヤーの存在を十分に推認させるなどと主張する。しかし，現場⑦の飛散防止装置がワイヤー及び巻き取り装置を有していたとしても，現場③の飛散防止装置が構成要件Ｉ及びＪで特定されるようなワイヤー及び巻き取り装置を有することにはならないから，これを採用することはできない。
エしたがって，現場③の被告装置３については，構成要件Ｉ及びＪを充足しないから，本件訂正発明４の技術的範囲に属さない。
⑵現場⑥及び⑦の被告装置３について（争点⑶－１イ及びウ関係）ア構成要件Ｊは上記のとおりである。
構成要件Ｅは，「前記ケーシングに形成され，前記通路を通り抜けて吹き上げられた掘削土を前記ケーシングの外側に排出するための排土口と，を有する掘削装置を用いた掘削施工において排出される前記掘削土が，当該掘削装置の周囲に飛散するのを防止するための掘削土飛散防止装置であって，」というものである。構成要件Ｇは，「また，前記掘削土飛散防止装置は前記排土口を介して前記ケーシングの外側へ排出された前記掘削土が衝突するようになっている衝突部を含んでおり，」というものである。
構成要件Ｈは，「前記排土口から所定距離離隔した状態で，前記衝突部が前記ケーシングの外側から前記排土口を臨むように設けられ，」というものである。構成要件Ｋは，「前記衝突部に衝突した前記掘削土は，当該掘削装置の周囲に飛散することなく，前記衝突部と前記排土口との間の間隙を介して，自重によって前記衝突部の下方へ向かって落下するようになっている」というものである。
イ本件訂正発明４の「衝突部」の解釈


(ア)本件訂正発明４に係る特許請求の範囲の記載によれば，「前記掘削土飛散防止装置は前記排土口を介して前記ケーシングの外側へ排出された前記掘削土が衝突するようになっている衝突部を含んでおり」（構成要件Ｇ），衝突部は「前記排土口から所定距離離隔した状態で」「前記ケーシングの外側から前記排土口を臨むように設けられ」たものであり（同Ｈ），「前記衝突部に衝突した前記掘削土は，当該掘削装置の周囲に飛散することなく，前記衝突部と前記排土口との間の間隙を介して，自重によって前記衝突部の下方へ向かって落下するようになっている」（同Ｋ）。これによれば，本件訂正発明４の「衝突部」は，「掘削土飛散防止装置」に含まれるものであるところ，排土口とは「前記排土口から所定距離離隔した状態で」「前記ケーシングの外側から前記排土口を臨むように設けられ」るという位置関係にあり，「前記排土口を介して前記ケーシングの外側へ排出された掘削土が衝突」した後，「衝突した前記掘削土」が「当該掘削装置の周囲に飛散することなく」「自重によって」その「下方へ向かって落下」し得る「間隙を」「前記排土口との間」に形成しているものであることが認められる。もっとも，「衝突部」の「掘削土飛散防止装置」における位置や形状等については，「排土口」との上記位置関係を除き，特許請求の範囲の記載からは必ずしも明らかでない。(イ)次に，「衝突部」に関しては，本件明細書等４には上記特許請求の範囲の記載と同様の記載（【００１２】，【００１８】，【００３５】，【００３６】等）があるほか，以下の記載がある。
課題を解決するための手段として，「好ましくは，前記掘削土飛散防止装置は筒状部を含んでおり，前記筒状部は，前記ケーシングの少なくとも一部を囲繞するように，前記回転駆動装置から前記ハンマシャフトに沿って垂下した状態で取り付け可能に構成されており，前記衝突部は，前記筒状部の一部から構成されている。」（【００１３】）との記載がある。
発明の効果として，上記構成によれば，「ケーシングを囲繞するように掘削土飛散防止装置を取り付けることによって，排土口のみならずケーシングを取り囲むことができる。これにより，筒状部が一種のサイレンサーとして機能するので，掘削ビットを打撃する際に生じる打撃音を筒状部の内側である程度消音することができ…る。その結果，本発明によれば，掘削土の飛散に起因する汚染問題を解決することができるだけでなく，打撃音に起因する騒音問題を解決することもできる…。」（【００１９】）との記載がある。
発明を実施するための最良の形態の説明において，図２に基づく説明として，「掘削土飛散防止装置１ａは，略円筒状に形成された円筒部（筒状部）１１を有している。円筒部１１は，当該円筒部の一部からなる衝突部１３を内壁側に含んでいる。この衝突部１３には，排土口７３を介してケーシング７０の外側へ排出された掘削土が衝突するようになっている。」（【００３４】）と記載されており，図２では，ケーシングの上端近傍に形成された排土口７３の高さの位置に対応する円筒部１１の部分が衝突部１３であることが示されている。これらの記載によれば，本件明細書等４には，「衝突部」につき，掘削土飛散防止装置に含まれる円筒部の一部とされる構成が具体的に開示されているものと理解される。もっとも，当該構成につき「好ましくは」（【００１３】）とされていることや，「掘削土飛散防止装置の構成は，必ずしも上述した実施形態に示すものに限定されるものではな」い（【００５２】）とあるとおり，「衝突部」につき当該構成に限定されているものとは必ずしも解されない。
そして，本件明細書等４では，掘削装置を構成する回転駆動装置６０とケーシング７０とが，その間に何らかの部材を介在させることなく直接連結され，ケーシング７０が回転駆動装置６０から垂下している構成が示されている（図１，２）けれども，平成５年公開に係る発明において，拡径縮径できるダウンザホールハンマを用い，穿孔完了後に拡縮可能なビットを縮径させて引き抜き，ケーシングチューブを残置させる構成が開示されており（乙２９），この構成においては，ケーシングと回転駆動装置とを着脱自在に構成していることがうかがわれる。本件訂正発明４は平成１６年出願に係るものであること，本件明細書等４には，このような構成の掘削装置に使用する掘削土飛散防止装置として本件訂正発明４を適用することを排斥するものと理解される記載は見当たらないことなどに鑑みると，本件訂正発明４は，ケーシングにつき，回転駆動装置と直接連結してこれから垂下している構成のほか，何らかの部材を介して着脱自在に回転駆動装置と連結している構成も排斥されていないものと解される。
(ウ)そうすると，本件訂正発明４の「衝突部」は，掘削土飛散防止装置に含まれるものであり，排土口から所定距離離隔した状態で，ケーシングの外側から排土口を臨むように設けられることによって，排土口を介してケーシングの外側へ排出された掘削土が，衝突した後，当該掘削装置の周囲に飛散することなく自重によってその下方へ向かって落下し得る間隙を排土口との間に形成しているものであることを要するけれども，必ずしも掘削土飛散防止装置に含まれる円筒部の一部であることは必要ではなく，その位置及び形状についても，排土口との上記位置関係を除き，限定はないものと解される。また，衝突部が含まれる掘削土飛散防止装置は，ケーシングが回転駆動装置と直接連結してこれから垂下している掘削装置に使用されるものに限られず，何らかの部材を介して着脱自在にケーシングと回転駆動装置とが連結している掘削装置に使用されるものであってもよいことになる。
ウ本件訂正発明４の「排土口」の解釈


(ア)特許請求の範囲の記載によれば，「排土口」は，「前記ケーシングに形成され，前記通路を通り抜けて吹き上げられた掘削土を前記ケーシングの外側に排出するための」ものとして「掘削装置」が有する開口部である（構成要件Ｅ）。また，上記のとおり，「排土口」は，「衝突部」とは「所定距離離隔した状態」で，「前記衝突部が前記ケーシングの外側から前記排土口を臨むように設けられ」る（同Ｈ）という位置関係にあり，「衝突部」に「前記排土口を介して前記ケーシングの外側へ排出された掘削土が衝突」した後，「前記衝突部に衝突した前記掘削土」が「当該掘削装置の周囲に飛散することなく」「自重によって前記衝突部の下方へ向かって落下」し得る「間隙を」「前記衝突部と」の間に形成しているものであることが認められる。もっとも，「排土口」の「掘削装置」における位置や形状等については，「ケーシングに形成され，…掘削土を前記ケーシングの外側に排出するため」の開口部であること及び掘削土飛散防止装置に含まれる「衝突部」との上記位置関係を除き，特許請求の範囲の記載からは必ずしも明らかでない。(イ)次に，「排土口」について，本件明細書等４には，上記特許請求の範囲の記載と同様の記載（【００１２】，【００１８】，【００３５】，【００３６】）のほか，上記【００１９】，【００３４】及び図２の記載があり，さらに，「ダウンザホールハンマ５０の下端側から排出される圧縮エアは，この通路８０（エア退路を兼ねる）を介して排土口７３の方向へ導かれる。さらに，排出される圧縮エアは，掘削ビット５５によって削り出される掘削土を吹き上げるとともに，通路８０を介して排土口７３の方向へ導くようにもなっている。」（【００３１】），「排土口７３は，ケーシング７０の上端近傍に形成されている。通路８０を介して吹き上げられた掘削土は，この排土口７３を介してケーシング７０の外側に排出されるようになっている。」（【００３２】）との記載もある。これらの記載によれば，本件明細書等４には，「排土口」につき，掘削ビットによって削り出され，通路を吹き上げられた掘削土をケーシングの外側に排出するものであることから，ケーシングの上端近傍に形成されていることは必要であることが示されていると解される。もっとも，上記特許請求の範囲により規定される機能及び「衝突部」との位置関係を満たすものである限り，「排土口」の位置や形状等につき限定的に解するべきことをうかがわせる記載はない。(ウ)そうすると，本件訂正発明４の「排土口」は，ケーシングの上端近傍に形成されるものであり，通路（ケーシングの内壁とダウンザホールハンマとの間に形成されるもの）を通り抜けて吹き上げられた掘削土をケーシングの外側に排出するためのものとして，掘削装置を構成する開口部であり，衝突部とは所定距離離隔した状態で，当該衝突部がケーシングの外側から排土口を臨むように設けられることによって，当該衝突部に排土口を介してケーシングの外側へ排出された掘削土が，当該衝突部に衝突した後，当該掘削装置の周囲に飛散することなく，自重によって当該衝突部の下方へ向かって落下し得る間隙を当該衝突部との間に形成しているものであることを要するけれども，そのような機能及び衝突部との位置関係を満たすものである限り，その位置や形状等については限定されないものと解される。
エ現場⑥及び⑦の被告装置３の構成について
現場⑥及び⑦の被告装置３の構成については，原判決「事実及び理由」第４の４⑵ア（原判決７８頁２４行目～７９頁２行目及びその直下の図（以下「被告装置３図面」という。））に記載のとおりであるから，これを引用する。オ現場⑥及び⑦の被告装置３の「衝突部」（構成要件Ｇ，Ｈ，Ｋ）及び「排土口」（構成要件Ｅ，Ｇ，Ｈ，Ｊ，Ｋ）の充足性について現場⑥及び⑦の被告装置３において，通路を通り抜けて吹き上げられた掘削土をケーシングの外側に排出する開口部としてケーシング上端近傍に存在するものは，本判決別紙２「１審被告主張に係る被告装置３図面」に赤色の「開口部」として示される部位のみである。この「開口部」は，当該部分にケーシングの上端が存在することによりいわば自ずと生じたものということもできるけれども，当該部分にケーシングの上端が存在することにより，それまでは「通路」であった部分に状態の変化が生じたという点をとらえれば，「開口部」が「形作られた」ものということができるから，これをもって「形成された」と表現することには十分な合理性がある。したがって，「開口部」はケーシングの上端近傍に形成されたものということができる。
また，上記別紙の赤色の「開口部」はいずれも掘削装置を構成するケーシングとロッドとの間の間隙により形成されるものであるから，掘削装置を構成するものということができる。
そして，この「開口部」からケーシングの外側に排出された掘削土が衝突する部位としては，上記図面に「衝突部」として示される部位のほかにない。この「開口部」と「衝突部」とは，相互に距離を置いて対向する位置関係にあり，相互に所定距離離隔した状態で，「衝突部」がケーシングの外側から「開口部」を臨むということができる位置関係に設けられているといえる。また，「開口部」から排出され「衝突部」に衝突した掘削土は，中空スリーブによって掘削装置の周囲への飛散を抑制されつつ，「開口部」と「衝突部」の間に存在する空間を，その自重によって，「衝突部」の下方へ向かって落下することは明らかである（なお，１審被告は，その際，掘削土が再度ケーシング内に落下する構成となる旨指摘するが，「開口部」からは掘削土とともに圧縮エアが吹き上げていることに鑑みると，この指摘は当たらない。）。


ここで，本件訂正発明４の「掘削土飛散防止装置」は，掘削装置を用いた掘削施工において排出される掘削土が，当該掘削装置の周囲に飛散するのを防止するためのものであり（構成要件Ｅ），筒状部（同Ｆ）及び衝突部（同Ｇ）を含むとともに，ワイヤー及びその巻き取り装置（同Ｉ）を有するものであるが，その構成部分がこれらに限られるものではないことは，その特許請求の範囲の記載及び本件明細書等４の記載からもうかがわれる。また，前記のとおり，本件訂正発明４に係る掘削土飛散防止装置は，ケーシングが回転駆動装置と直接連結してこれから垂下している掘削装置に使用されるものに限られず，何らかの部材を介して着脱自在にケーシングと回転駆動装置とが連結している掘削装置に使用されるものであってもよいと解されるところ，現場⑥及び⑦の被告装置３は，中空スリーブを介在させることでケーシングと回転駆動装置とを着脱自在に連結したものであり，この中空スリーブが，「開口部」から排出され「衝突部」に衝突した掘削土が掘削装置の周囲に飛散するのを防止する機能を現に果たしていることに鑑みると，これをもって被告装置３における掘削土飛散防止装置の一部を構成するものと把握するのが相当である。以上によれば，被告装置３図面記載の「衝突部」及び「開口部」は，それぞれ，本件訂正発明４に係る「衝突部」及び「排土口」に当たるものということができる。これに反する１審被告の主張はいずれも採用できない。カそして，現場⑥及び⑦の被告装置３に係る本件訂正発明４のその余の構成要件の充足性について，１審被告は明らかに争わない。
⑶まとめ
以上より，現場⑥及び⑦の被告装置３は，いずれも本件訂正発明４の技術的範囲に属するものと認められる。
５権利行使の制限について（争点⑶－２）
⑴本件特許４の新規性欠如について（争点⑶－２ア）ア１審被告は，控訴提起（平成２９年５月３０日受付）及び平成２９年７月２６日付け第１準備書面の提出に後れる平成２９年１２月４日付け第６準備書面において，本件特許４につき新規性欠如による無効理由の存在を初めて主張したものであり，上記無効主張が時機に後れた攻撃防御方法の提出であること，その点につき１審被告に少なくとも過失があることは明らかである。また，上記主張につき１審原告による認否反論を要すると共に，１審原告がこれを認めるとは考え難いことから，１審原告の反論に対する１審被告の再反論がされることも容易に推察される。その結果として訴訟の完結が遅延することは明らかである。したがって，上記無効主張については，民訴法１５７条に基づき，これを却下することとする。なお，１審被告は，当該主張が原審段階でされたことを指摘するけれども，それ自体原審において時機に後れたものであることを理由に却下されたものであることなどに鑑みると，１審被告指摘に係る事情は結論を左右するものではない。
イ仮にこの点をおくとしても，乙１１５に示される「ＰＲＤ－Ｒｅａｃｈ工法」において使用される掘削土飛散防止装置を使用した工事が実施されている状況を目にした当業者が，当該装置の外観上把握し得るもののみならず内部的に存在するものを含め，その構成，機能ないし作用及び効果につき，本件訂正発明４と同一であることを認識することを認めるに足りる証拠はない。また，乙１１５～１１９の文献はいずれも掘削工法であるＰＲＤ工法を紹介したものであるところ，当業者といえども，これらに掲載された写真から，そこで使用される掘削土飛散防止装置の構成，機能ないし作用及び効果が本件訂正発明４と同一であることを認識し得ると認めるに足りる証拠はない。
したがって，この点に関する１審被告の主張は採用できない。⑵本件特許４の進歩性欠如について（争点⑶－２イ）ア本件訂正発明４の意義については，引用に係る原判決第４の１⑶イのとおりである。
他方，引用例１の写真によれば，２台のクレーンのそれぞれのそばに直立する長尺部材があるところ，左側の長尺部材には，これに沿って，上部が黄色の柱状部材が設置されている。この柱状部材の下部は蛇腹状の筒状部材で覆われているところ，当該筒状部材の表面のやや右寄り（写真に向かって右側）に，縦方向に延びる一本の線状の部分を見て取ることができるとともに，当該筒状部材上端部の前記線状のものの直上付近に白く写っている部分を見て取ることができる。しかし，前記線状の部分が具体的に何（例えば「ワイヤー」）であるのか，また，白く写っている部分が具体的に何（例えば「ワイヤー巻き取り装置」）であるのかは，引用例１からは判別し得ない。さらに，前記筒状部材は伸展した状態にあると認められるところ，前記線状の部分及び白く写っている部分が，前記筒状部材を伸展及び縮退させる機能を有するものと判断する根拠もない。そうすると，前記線状の部分及び白く写っている部分につき，それぞれ，「ワイヤー」及び「ワイヤー巻き取り装置」であると断定することはできない。なお，１審被告が「ワイヤーが挿通されるリング」と主張するものは見て取ることができない。
そこで，本件訂正発明４と引用発明とを対比すると，以下の一致点及び相違点が認められる。これに反する１審被告の主張は採用し得ない。
イ一致点
地盤を掘削するための掘削ビットを先端に備えた掘削部材と，掘削部材の一端が連結され，掘削部材を回転駆動するための回転駆動装置と，掘削部材を囲繞するように設けられ，下端側から掘削ビットが突き出るように形成されたケーシングと，前記ケーシングの少なくとも一部を囲繞するように，筒状部を含んでおり，筒状部は蛇腹状の側壁を有するように形成された，掘削装置。
ウ相違点
(ア)相違点ｉ
本件訂正発明４は，掘削部材として「ハンマシャフト」，「ダウンザホールハンマ」を有しているのに対し，引用発明はそのような特定がなされていない点。
(イ)相違点ｉｉ
本件訂正発明４は，ケーシングを「回転駆動装置から垂下し」ているのに対し，引用発明は中空コンクリート杭を回転駆動装置から垂下しているのか否か特定されていない点。
(ウ)相違点ｉｉｉ
本件訂正発明４は，「ダウンザホールハンマの掘削ビットによって削り出される掘削土が吹き上げられた際に通過するようになっており，前記ケーシングの内壁と前記ダウンザホールハンマとの間に形成された通路と，前記ケーシングに形成され，前記通路を通り抜けて吹き上げられた掘削土を前記ケーシングの外側に排出するための排土口と，を有する掘削装置」を用いているのに対し，引用発明はそのような特定がなされていない点。
(エ)相違点ｉｖ


本件訂正発明４は，「掘削施工において排出される前記掘削土が，当該掘削装置の周囲に飛散するのを防止するための掘削土飛散防止装置であって」，筒状部を「回転駆動装置から前記ハンマシャフトに沿って垂下した状態で取り付け可能に構成され」，「自在に伸縮できるように構成」し，「サイレンサーとして機能するようにもし」ているのに対し，引用発明は，掘削土飛散防止装置であるのか否か，蛇腹状筒状部材を回転駆動装置から垂下しているのか否か，自在に伸縮可能にしているのか否か，サイレンサーとして機能しているのか否かが特定されていない点。
(オ)相違点ｖ
本件訂正発明４は，「前記掘削土飛散防止装置は前記排土口を介して前記ケーシングの外側へ排出された前記掘削土が衝突するようになっている衝突部を含んでおり，前記排土口から所定距離離隔した状態で，前記衝突部が前記ケーシングの外側から前記排土口を臨むように設けられ」ているのに対し，引用発明はそのような特定がなされていない点。
(カ)相違点ｖｉ
本件訂正発明４は，「蛇腹状の側壁を有する前記筒状部の下端近傍に，その一端が連結されたワイヤーと，少なくとも掘削作業中において，垂下された状態の前記筒状部の上端から下端までの長さを調整するために，前記ワイヤーを自在に巻き取りまたは繰り出すことができるように構成されており，前記ワイヤーの他端が連結されている巻き取り装置と，を有しており，前記巻き取り装置によって前記ワイヤーが巻き取られた際には，巻き取りに伴って前記筒状部が縮退し，前記巻き取り装置によって前記ワイヤーが繰り出された際には，繰り出しに伴って前記筒状部が排土口のみならずケーシングを取り囲むことができる筒状部が伸展するようになってい」るのに対し，引用発明はそのような特定がなされていない点。
(キ)相違点ｖｉｉ
本件訂正発明４は，「前記衝突部に衝突した前記掘削土は，当該掘削装置の周囲に飛散することなく，前記衝突部と前記排土口との間の間隙を介して，自重によって前記衝突部の下方へ向かって落下するようになっている」のに対し，引用発明はそのような特定がなされていない点。
エ本件訂正発明４の容易想到性について
(ア)引用例２の写真（乙１２４の２の左側のもの）によれば，写真中央部に直立する上部が黄色の柱状部材の中間部分に，シート状の筒状部材が上下方向に折り畳まれている状況を見て取ることができる。これは，筒状部材が縮退している様子を示すものといってよいところ，このことから，当該筒状部材を伸展及び縮退させるための何らかの手段が存在することは推認し得るものの，「ワイヤー」及び「ワイヤー巻き取り装置」の存在を直接見て取ることはできず，また，その存在をうかがわせるものも見当たらない。これに反する１審被告の主張は採用し得ない。(イ)１審被告は，相違点ｖｉ（１審被告主張に係る相違点４に相当する。）につき，引用発明に引用例２及び３各記載の構成を適用すれば，相違点が解消される旨主張するけれども，上記のとおり，引用例２からは「ワイヤー」及び「ワイヤー巻き取り装置」の存在を認めることはできない。そうである以上，少なくとも本件訂正発明４は，相違点ｖｉに係る構成につき，当業者が容易に想到し得たものということはできない。この点に関する１審被告の主張は採用し得ない。(ウ)なお，乙１２８の写真（乙１２８の１のもの）によれば，中央部のクレーンに吊り下げられた柱状部材の中間部分に，緑色のシート状の筒状部材が上下方向に折り畳まれているところ，当該筒状部材の写真に向かって中央やや左側に，その折り畳みに関与していると見られる黒い線状の部材が見受けられるとともに，当該線状の部材の直上に黄色の部材が存在し，当該黄色の部材の中央部分には，前記黒い線状の部材と一連といってよい位置に黒い部分が見受けられる。もっとも，この上記「黒い線状の部材」をもって「ワイヤー」と，上記「黄色の部材」をもって「ワイヤー巻き取り装置」と，それぞれ明確に認めるに足りる証拠はない。
そうである以上，仮に乙１２８を考慮したとしても，上記同様である。
⑶小括
以上のとおり，本件特許４は特許無効審判により無効にされるべきものとは認められないことから，１審原告は，１審被告に対し，本件特許権４を行使し得る。
６争点⑷（損害発生の有無及びその額）について
⑴争点⑷については，以下のとおり訂正するとともに，当事者の当審における主張につき後記⑵のとおり付加するほかは，原判決「事実及び理由」の第４の５（原判決８１頁２６行目～９１頁１５行目）に記載のとおりであるから，これを引用する。
ア原判決８２頁２３行目～２４行目にかけての「現場①の『上部／ボルト    下部／２本のＨ形鋼』の被告装置１」を，「被告装置１－２」に改める。イ原判決８３頁７行目の「『下部／１本のＨ形鋼』の被告装置１」を，「被告装置１－１」に改める。
ウ原判決８４頁１２行目の「本件発訂正明」を，「本件訂正発明」に改める。エ原判決８５頁１１行目の「寄与率」を「損害額の推定の覆滅」に，１２行目の「寄与率」を「寄与の程度」に，それぞれ改めるとともに，１９行目の「（寄与率）」を削除する。
オ原判決８５頁２２行目～２３行目及び２５行目～２６行目の各「下部／１本のＨ形鋼」をそれぞれ「被告装置１－１」に，２５行目の「下部／２本のＨ形鋼」を「被告装置１－２」に，２６行目～８６頁１行目の「下部／２本のＨ形鋼」を「被告装置１－１」に，８６頁１行目の「下部／１本のＨ形鋼」を「被告装置１－２」に，それぞれ改める。
カ原判決８６頁２０行目，８９頁８行目及び９１頁１０行目の各「寄与率」を，いずれも「損害額の推定の覆滅」に改める。
⑵当事者の当審における主張について
本件においては，前記のとおり，現場①の被告装置１－２が本件訂正発明１の１の技術的範囲に属し，また，現場⑥及び⑦の被告装置３が本件訂正発明４の技術的範囲に属し，その限度で，１審被告の行為は１審原告の本件特許権１及び４を侵害する不法行為を構成するものとなる。１審原告は，杭打ち作業における発明の実施によって得た優位性は，工事の施工を受注することによって得た利益全体に関わるものであるとして，１審原告が受ける損害は，１審被告が工事代金全体から受ける利益である旨主張する。


しかし，１審被告が工事を受注するに当たり，例えば本件訂正発明１の１なり同４なりの実施が受注の条件とされるなど，その実施がなければ工事そのものの受注があり得ないといった事情があれば格別，そうでない限り，１審被告が工事代金全体から受ける利益をもって１審原告が受ける損害と推定することは，合理性を欠くというべきである。そして，本件証拠上，上記事情を認めることはできない。したがって，この点に関する１審原告の主張は採用し得ない。
７結論
以上のとおり，現場①の被告装置１－２は本件訂正発明１の１の技術的範囲に属し，また，現場⑥及び⑦の被告装置３は本件訂正発明４の技術的範囲に属し，その限度で，これらを製造，販売及び使用する１審被告の行為は，１審原告の本件特許権１及び４を侵害する不法行為を構成する。他方，その余の１審被告の行為は，文言上，いずれも本件特許権１，３及び４に係る発明の技術的範囲に属さず，かつ，本件訂正発明１の１又は本件発明３と均等なものとしてその技術的範囲に属するということもできない。
したがって，１審原告の請求は，１審被告に対し，本件特許権４に基づき被告装置３の製造，販売及び使用の差止め並びにその廃棄を求めると共に，本件特許権１及び４の侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として１３７７万９０００円及びこれに対する平成２５年５月１８日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があり，これと同旨の原判決は正当である。よって，１審原告及び１審被告の各控訴はいずれも理由がないから，いずれも棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第１部
裁判長裁判官          高      部    眞規    子裁判官          杉      浦    正    樹裁判官          片      瀬              亮
（別紙１）
被告装置１目録
１被告装置１－１～１－５（現場①における被告装置１）⑴被告装置１－１（上部／ボルト，下部／１本のＨ形鋼のもの）ａクレーンのブーム先端から垂らされたワイヤロープによって昇降可能に支持
される回転駆動装置と，
ｂ先端に掘削ビットを有し，回転駆動装置下部の回転駆動軸と一体回転可能に
連結されるインナーロッドと，
ｃ回転駆動装置の下部に設けられたフランジと，ケーシング上部に設けられた
フランジをボルトとナットで固定するケーシングと，
ｄ１掘削地盤上の掘孔箇所を挟んでその片側に水平に敷設された長尺状の横向きＨ形鋼からなる一対の支持部材上に前記ケーシングと当接するように載設固定さ
れた１本のＨ形鋼からなり
ｄ２前記ケーシングと当接するように載設固定された１本のＨ形鋼は，前記ケーシングの外周面の軸方向に設けられたケーシング側長手方向突条部を係合する凹
部を備えた
ｅ掘削装置であって，
ｆケーシングは円筒状のケーシングからなり，
ｇこの円筒状ケーシングの外周面の軸方向にケーシング側長手方向突条部が固設されており，該突条部はケーシング下端の手前から上方向に向かって前記フラン
ジの手前の高さまでの間に条設されており，
ｈ前記凹部は，前記突条部と係合することによりケーシングの回転を阻止する
構成を備えた
ｉ掘削装置。
⑵被告装置１－２（上部／ボルト，下部／２本のＨ形鋼のもの）ａクレーンのブーム先端から垂らされたワイヤロープによって昇降可能に支持
される回転駆動装置と，
ｂ先端に掘削ビットを有し，回転駆動装置下部の回転駆動軸と一体回転可能に
連結されるインナーロッドと，
ｃ回転駆動装置の下部に設けられたフランジと，ケーシング上部に設けられた
フランジをボルトとナットで固定するケーシングと，
ｄ掘削地盤上の掘孔箇所を挟んでその両側に水平に敷設された長尺状の横向きＨ形鋼からなる一対の支持部材上に載設固定され，ケーシングを上下方向には自由に挿通させるが回転を阻止することができる切り欠きを有する２本のＨ形鋼と
ｅからなる掘削装置であって，
ｆケーシングは円筒状のケーシングからなり，
ｇこの円筒状ケーシングの外周面の軸方向にケーシング側長手方向突条部が固設されており，該突条部はケーシング下端の手前から上方向に向かって前記フラン
ジの手前の高さまでの間に条設されており，
ｈ前記Ｈ形鋼の切り欠きは，前記突条部と係合することによりケーシングの回
転を阻止する構成を備えた
ｉ掘削装置。
⑶被告装置１－３（上部／角鉄と切り欠き，下部／プレート２枚のもの）ａクレーンのブーム先端から垂らされたワイヤロープによって昇降可能に支持
される回転駆動装置と，
ｂ先端に掘削ビットを有し，回転駆動装置下部の回転駆動軸と一体回転可能に
連結されるインナーロッドと，
ｃインナーロッドに套嵌されると共に，回転駆動装置の下部に連結された中空スリーブに設けられた下向きに切りかかれたスリット状の切り欠きとケーシング外周面軸方向に固設された角鉄とを係合させることにより，該中空スリーブと着脱自
在に係合されるケーシングと，
ｄ掘削地盤上の掘孔箇所を挟んでその両側に水平に敷設された長尺状の横向きＨ形鋼からなる一対の支持部材上に載設固定され，ケーシングを上下方向には自由に挿通させるが回転を阻止することができる円形孔部及び凹部を有する２枚のプレ
ートと
ｅからなる掘削装置であって，
ｆケーシングは円筒状のケーシングからなり，
ｇこの円筒状ケーシングの外周面の軸方向にケーシング側長手方向突条部が固設されており，該突条部はケーシング下端の手前から上方向に向かって前記中空ス
リーブの手前の高さまでの間に条設されており，
ｈ前記凹部は，前記突条部と係合することによりケーシングの回転を阻止する構成を備えた前記凹部は，前記突条部と係合することによりケーシングの回転を阻
止する構成を備えた
ｉ掘削装置。
⑷被告装置１－４（上部／角鉄と切り欠き，下部／Ｈ形鋼２本のもの）ａクレーンのブーム先端から垂らされたワイヤロープによって昇降可能に支持
される回転駆動装置と，
ｂ先端に掘削ビットを有し，回転駆動装置下部の回転駆動軸と一体回転可能に
連結されるインナーロッドと，


ｃインナーロッドに套嵌されると共に，回転駆動装置の下部に連結された中空スリーブに設けられた下向きに切りかかれたスリット状の切り欠きとケーシング外周面軸方向に固設された角鉄とを係合させることにより，該中空スリーブと着脱自
在に係合されるケーシングと，
ｄ掘削地盤上の掘孔箇所を挟んでその両側に水平に敷設された長尺状の横向きＨ形鋼からなる一対の支持部材上に載設固定され，ケーシングを上下方向には自由に挿通させるが回転を阻止することができる切り欠きを有する２本のＨ形鋼と
ｅからなる掘削装置であって，
ｆケーシングは円筒状のケーシングからなり，
ｇこの円筒状ケーシングの外周面の軸方向にケーシング側長手方向突条部が固設されており，該突条部はケーシング下端の手前から上方向に向かって前記中空ス
リーブの手前の高さまでの間に条設されており，
ｈ前記Ｈ形鋼の切り欠きは，前記突条部と係合することによりケーシングの回
転を阻止する構成を備えた
ｉ掘削装置。
⑸被告装置１－５（上部／角鉄と切り欠き，下部／リング状回転止めのもの）ａクレーンのブーム先端から垂らされたワイヤロープによって昇降可能に支持
される回転駆動装置と，
ｂ先端に掘削ビットを有し，回転駆動装置下部の回転駆動軸と一体回転可能に
連結されるインナーロッドと，
ｃインナーロッドに套嵌されると共に，回転駆動装置の下部に連結された中空スリーブに設けられた下向きに切りかかれたスリット状の切り欠きとケーシング外周面軸方向に固設された角鉄とを係合させることにより，該中空スリーブと着脱自
在に係合されるケーシングと，
ｄ１掘削地盤上の掘孔箇所を挟んでその両側に水平に敷設された長尺状の横向きＨ形鋼からなる一対の桁材上に載設固定されたリング状回転止め装置からなり，ｄ２前記リング状回転止め装置は，一対の半円状の締付具の一端をピンにより軸支して他端を開閉可能としたリング状であって，前記ケーシングを軸方向に挿通させることができるケーシング挿通孔と，該ケーシング挿通孔の周方向に沿って前記リング状回転止め装置側面部に周方向に等間隔で配設された四つの鼓形のガイド
ローラからなる
ｅ掘削装置であって，
ｆケーシングは円筒状のケーシングからなり，
ｇこの円筒状ケーシングの外周面の軸方向にケーシング側長手方向突条部が固設されており，該突条部はケーシング下端の手前から上方向に向かって前記中空ス
リーブの手前の高さまでの間に条設されており，
ｈ前記リング状回転止め装置は，前記ガイドローラに設けられた溝部またはガイドローラとガイドローラの間の空間に前記突条部を挿通させ，前記突条部とガイドローラを係合させることでケーシングの回転を阻止する構成を備えた，ｉ掘削装置。
２被告装置１－６（現場②及び③における被告装置１）ａクレーンのブーム先端から垂らされたワイヤロープによって昇降可能に支持
される回転駆動装置と，
ｂ先端に掘削ビットを有し，回転駆動装置下部の回転駆動軸と一体回転可能に
連結されるインナーロッドと，
ｃインナーロッドに套嵌されると共に，回転駆動装置の下部に連結された中空スリーブに設けられた下向きに切りかかれたスリット状の切り欠きとケーシング外周面軸方向に固設された角鉄とを係合させることにより，該中空スリーブと着脱自
在に係合されるケーシングと，
ｄ１掘削地盤上の掘孔箇所を挟んでその両側に水平に敷設された長尺状の横向きＨ形鋼からなる一対の桁材上に載設固定されたリング状回転止め装置からなり，ｄ２前記リング状回転止め装置は，一対の半円状の締付具の一端をピンにより軸支して他端を開閉可能としたリング状であって，前記ケーシングを軸方向に挿通させることができるケーシング挿通孔と，該ケーシング挿通孔の周方向に沿って前記リング状回転止め装置側面部に周方向に等間隔で配設された四つの鼓形のガイド
ローラからなる
ｅ掘削装置であって，
ｆケーシングは円筒状のケーシングからなり，
ｇこの円筒状ケーシングの外周面の軸方向にケーシング側長手方向突条部が固設されており，該突条部はケーシング下端の手前から上方向に向かって前記中空ス
リーブの手前の高さまで条設されており，
ｈ前記リング状回転止め装置は，前記ガイドローラに設けられた溝部又はガイドローラとガイドローラの間の空間に前記ケーシング側長手方向突条部を挿通させ，又はガイドローラとガイドローラの間に設けられた２本の突条部の間の凹部に前記ケーシング側長手方向突条部を挿通させ，前記ケーシング側長手方向突条部と前記ガイドローラ又は前記凹部を係合させることでケーシングの回転を阻止する構成を
備えた，
ｉ掘削装置。
３被告装置１－７（現場④～⑥における被告装置１）ａクレーンのブーム先端から垂らされたワイヤロープによって昇降可能に支持
される回転駆動装置と，
ｂ先端に掘削ビットを有し，回転駆動装置下部の回転駆動軸と一体回転可能に
連結されるインナーロッドと，
ｃインナーロッドに套嵌されると共に，回転駆動装置の下部に連結された中空スリーブ内周面に固設されたスリーブ内壁側突条部とケーシング外周面軸方向に固設された角鉄とを係合させることにより，該中空スリーブと着脱自在に係合される
ケーシングと，
ｄ１掘削地盤上の掘孔箇所を挟んでその両側に水平に敷設された長尺状の横向きＨ形鋼からなる一対の桁材上に載設固定されたリング状回転止め装置からなり，ｄ２前記リング状回転止め装置は，一対の半円状の締付具の一端をピンにより軸支して他端を開閉可能としたリング状であって，前記ケーシングを軸方向に挿通させることができるケーシング挿通孔と，該ケーシング挿通孔の周方向に沿って前記リング状回転止め装置側面部に周方向に等間隔で配設された四つの鼓形のガイド
ローラからなる
ｅ掘削装置であって，
ｆケーシングは円筒状のケーシングからなり，
ｇこの円筒状ケーシングの外周面の軸方向にケーシング側長手方向突条部が固設されており，該突条部はケーシング下端の手前から上方向に向かって前記中空ス
リーブの手前の高さまで条設されており，


平成２３年１２月２２日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２２年(ワ)第１２２２７号特許権侵害差止請求事件
口頭弁論終結日平成２３年９月２６日
判            決
当事者の表示    別紙当事者目録記載のとおり
主            文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３原告のために，この判決に対する控訴の付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１当事者の求めた裁判
１原告
(1)被告沢井製薬株式会社は，別紙被告製品目録記載１及び５の各製品を製造し，販売し並びに販売のために展示してはならない。
(2)被告メディサ新薬株式会社は，同目録記載２及び６の各製品を製造し，販売し並びに販売のために展示してはならない。
(3)被告ニプロファーマ株式会社は，同目録記載３の製品を製造し，販売し及び販売のために展示してはならない。
(4)被告全星薬品工業株式会社は，同目録記載４の製品を製造し，販売し及び販売のために展示してはならない。
(5)被告沢井製薬株式会社は，同目録記載１及び５の各製品を廃棄せよ。(6)被告メディサ新薬株式会社は，同目録記載２及び６の各製品を廃棄せよ。(7)被告ニプロファーマ株式会社は，同目録記載３の製品を廃棄せよ。(8)被告全星薬品工業株式会社は，同目録記載４の製品を廃棄せよ。(9)訴訟費用は被告らの負担とする。
(10)仮執行宣言
２被告ら
主文同旨
第２事案の概要
１前提事実（当事者間に争いがない又は弁論の全趣旨により認定できる。）
(1)当事者
原告は，医薬品の研究開発及び製造販売を業とするスペイン法人である。被告らは，いずれも医薬品の製造販売等を目的とする会社である。
(2)本件特許権
原告は，以下の特許（以下「本件特許」といい，本件特許の請求の範囲【請求項１】に係る発明を「本件特許発明１」，同【請求項４】に係る発明を「本件特許発明２」といい，併せて「本件各特許発明」という。また，本件特許に係る出願明細書を「本件明細書」という。）に係る特許権（以下「本件特許権」という。）を有する。
特許番号    ３５１８６０１号
発明の名称エバスタイムまたはその類似体に基づく医薬組成物
出願年月日平成４年１２月１日
登録年月日平成１６年２月６日
特許請求の範囲
【請求項１】
「式
式中，
－Ｒ1はチエニル基，場合によりハロゲンで置換されてもよいフェニル基，１～６個の炭素元素を含有するアルキコシ基，または１～６個の炭
素原子を含有するアルキル基を表し，
－Ｒ2はハロゲン原子，水素原子，１～６個の炭素原子を含有するアルコキシ基，または１～６個の炭素原子を含有するアルキル基を表し，－Ｒ3はハロゲン原子，水素原子，１～６個の炭素原子を含有するアルコキシ基，１～６個の炭素原子を含有するアルキル基，１～６個の炭素原子を含有するアルキルチオ基，５または６個の炭素原子を含有するシ
クロアルキル基，または式：
の基，式中Ｒ
4およびＲ5は互いに独立して水素原子または１から６個の炭素原子を含有するアルキル基を表し，Ｒ6は３～６個の炭素原子を含有するシクロアルキル基，またはヒドロキシメチルもしくはカルボキシル基，または２～７個の炭素原子を含有するアルコキシカルボニル基を
表し，
－Ｗはカルボニルもしくはヒドロキシメチレン基，およびそれらの塩を
表す
に対応する化合物を含有し；式(Ⅱ)の化合物は微細粉粒化されていることを特徴とする，改良された溶解特性を持つ固体医薬組成物。」
【請求項４】
「式(Ⅱ)の有効成分が以下の特徴；
－200µmより小さい最大サイズ
－0.5から15µm   の間の数平均粒子サイズ
－25µmより小さい，および好ましくは20µm   よりも小さい粒子サイズを有する好ましくは数基準で90％の粒子を有することを特徴とする請求の範囲第１項記載の組成物。」
(3)構成要件の分説
ア本件特許発明１は，以下のとおり分説することができる。
１－Ａ式
式中，
－Ｒ
1はチエニル基，場合によりハロゲンで置換されてもよいフェニル基，１～６個の炭素元素を含有するアルキコシ基，または１
～６個の炭素原子を含有するアルキル基を表し，
－Ｒ2はハロゲン原子，水素原子，１～６個の炭素原子を含有するアルコキシ基，または１～６個の炭素原子を含有するアルキル
基を表し，
－Ｒ3はハロゲン原子，水素原子，１～６個の炭素原子を含有するアルコキシ基，１～６個の炭素原子を含有するアルキル基，１～６個の炭素原子を含有するアルキルチオ基，５または６個の炭
素原子を含有するシクロアルキル基，または式：
の基，式中Ｒ
4およびＲ5は互いに独立して水素原子または１から６個の炭素原子を含有するアルキル基を表し，Ｒ6は３～６個の炭素原子を含有するシクロアルキル基，またはヒドロキシメチルもしくはカルボキシル基，または２～７個の炭素原子を含有する
アルコキシカルボニル基を表し，
－Ｗはカルボニルもしくはヒドロキシメチレン基，およびそれら
の塩を表す
に対応する化合物を含有し
１－Ｂ；式(Ⅱ)の化合物は微細粉粒化されていることを特徴とする，１－Ｃ改良された溶解特性を持つ固体医薬組成物。イ本件特許発明２は，以下のとおり分説することができる。
２－Ａ式(Ⅱ)の有効成分が以下の特徴；
２－Ｂ－200µm   より小さい最大サイズ
２－Ｃ－0.5   から15µmの間の数平均粒子サイズ２－Ｄ－25µm   より小さい，および好ましくは20µmよりも小さい粒子サイズを有する好ましくは数基準で90％の粒子を有することを
特徴とする
２－Ｅ請求の範囲第１項記載の組成物。
(4)エバスチン


エバスチンは，化学名「４－ジフェニルメトキシ－１－［３－（４－tert－ブチルベンゾイル）プロピル］ピペリジン」の一般名であり，本件明細書の【発明の名称】では「エバスタイム」と表記されている。本件特許発明１の構成要件１－Ａのうち「式(Ⅱ)」において，R1はフェニル基，R2は水素，R3は４個の炭素原子を含有するアルキル基，W   はカルボニル基をそれぞれ選択すると，エバスチンを得ることができる。抗ヒスタミンＨ₁活性を有し，呼吸又はアレルギー疾患を治療するために有効な公知の物質であり，以下の式(Ⅰ)で示される。
(5)
被告らの行為
被告沢井製薬株式会社は，別紙被告製品目録１及び５の各製品を，被告メディサ新薬株式会社は，同目録２及び６の各製品を，被告ニプロファーマ株式会社は，同目録記載３の製品を，被告全星薬品工業株式会社は，同目録記載４の製品を，それぞれ平成２０年７月から販売した（以下，同目録記載の各番号に対応させて，順次「被告製品１」ないし「被告製品６」といい，併せて「被告ら各製品」という。）。
(6)被告ら各製品の関係
被告ら各製品は，いずれも有効成分としてエバスチンを含有するものであるから，本件特許発明１の構成要件１－Ａ「式(Ⅱ)‥‥に対応する化合物を含有し」を充足し，本件特許発明２の構成要件２－Ａのうち「式(Ⅱ)の有効成分」も充足する。
また，被告製品１と被告製品２ないし４は同様の構造のものであるから，被告製品１が本件各特許発明の技術的範囲に属するのであれば，被告製品２ないし４も同様に属する関係にある。さらに，被告製品５は被告製品６と同様の構造のものであるから，被告製品５が本件各特許発明の技術的範囲に属するのであれば，被告製品６も同様に属する関係にある。
２原告の請求
原告は，被告らの行為が本件特許権を侵害するものであるとして，本件特許権に基づき，被告らに対し，被告ら各製品の製造販売等の差止め及び廃棄を求めている。
３争点
(1)被告ら各製品が本件特許発明１の技術的範囲に属するか〔構成要件１－Ｂ
及び１－Ｃの属否〕（争点１）
(2)被告ら各製品が本件特許発明２の技術的範囲に属するか（争点２）(3)本件特許権には，以下の無効理由があり，特許無効審判により無効とされ
るべきものであるか
ア本件特許発明１は，本件特許出願前に頒布された特開昭６０－９４９６２号公報（以下「乙１公報」という。）に記載された発明（以下「乙１発明」という。）と同一のものであるか（争点３－１）
イ本件特許発明１は，乙１発明及び本件特許出願前に頒布された特開昭５９－９５３００号公報（以下「乙９公報」という。）に記載された発明（以下「乙９発明」という。）に基づいて当業者が容易に発明することができた
ものであるか（争点３－２）
ウ本件特許発明１は，乙１発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発
明することができたものであるか（争点３－３）
エ本件特許発明２は，乙１発明及び乙９発明に基づいて当業者が容易に発
明することができたものであるか（争点３－４）
オ本件特許発明２は，乙１発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発
明することができたものであるか（争点３－５）
カ本件各特許発明は，平成６年１２月１４日法律第１１６号による改正前の特許法３６条４項（以下「実施可能要件」という。）に違反するものであ
るか（争点３－６）
キ本件各特許発明は，同条５項１号（以下「サポート要件」という。）に違
反するものであるか（争点３－７）
ク本件各特許発明は，同項２号（以下「構成要件不可欠要件」という。）に
違反するものであるか（争点３－８）
第３争点に係る当事者の主張
１争点１（被告ら各製品が本件特許発明１の技術的範囲に属するか〔構成要件１－Ｂ及び１－Ｃの属否〕）について
【原告の主張】
前提事実(６)のとおり，被告ら各製品は，いずれも本件特許発明１の構成要件１－Ａを充足している。また，以下のとおり，構成要件１－Ｂ及び１－Ｃも充足するから，本件特許発明１の技術的範囲に属する。(1)構成要件１－Ｂ「式(Ⅱ)の化合物は微細粉粒化されていることを特徴とす
る」について
ア「微細粉粒」とは，一般には，極めて細かい粉又は「つぶ」をいい，本件各特許発明では，通常のエバスチン粉粒（例えば，本件明細書に記載された平均サイズ＝140µmのエバスチン粉粒）と比べて，小さな粉又は「つぶ」をいう。
したがって，構成要件１－Ｂの「微細粉粒化されていること」とは，微細粉粒の状態にあることをいう。
イ被告ら各製品は，製造工程のうち溶解工程で有機溶媒に溶解されたエバスチンが，乾燥工程で徐々に結晶化して析出することにより，微細粉粒化された状態となっている。
被告ら各製品に含有されるエバスチンの具体的な状態は，以下のとおりである。
(ア)被告製品１ないし４について
エバスチンを微細粉粒化する前の粗生成物は，(数)平均粒子サイズが140µmであるのに対し，被告製品１ないし４に含有されるエバスチンの数平均粒子サイズは「6.77±4.73µm」である。
(イ)被告製品５及び６について
被告製品５及び６に含有されるエバスチンの数平均粒子サイズは「7.87±4.73µm」である。
(2)構成要件１－Ｃ「改良された溶解特性を持つ固体医薬組成物」について「改良された溶解特性を持つ」とは，本件明細書の実施例に記載された溶解試験に従って溶解度を測定したとき，微細粉粒化されていない式(Ⅱ)の化合物（エバスチン）を含む固形医薬組成物と比較して溶解度が向上していることを指す。
表(Ⅰ)


試験    式(Ⅰ)の化合物    錠剤の生産    溶解度Ｃ１    微細粉粒化せず    直接圧縮    ２６.４％Ｃ２    微細粉粒化せず    湿式造粒    ３６.７％１    微細粉粒化    直接圧縮    ５２.６％２    微細粉粒化    湿式造粒    ９４.０％上記表(Ⅰ)は，上記溶解試験の結果を示したものであり，エバスチンを含む錠剤について，微細粉粒化も親水性化も行わなかった場合の溶解度は26.4％であり，微細粉粒化を行い，親水性化を行わなかった場合の溶解度は52.6％であり，微細粉粒化も親水性化も行った場合の溶解度は94.0％であった。
被告ら各製品は，本件各特許発明の実施品である標準製剤の平均溶出率と比較して同等の溶出挙動を示すから，改良された溶解特性を持つものである。
【被告らの主張】
(1)構成要件１－Ｂ「式(Ⅱ)の化合物は微細粉粒化されていることを特徴とす
る」について
被告ら各製品は，いずれも微細粉粒化したものではなく，構成要件１－Ｂを充足しない。
ア本件明細書には，「微細粉粒化」の意義について，以下の(ア)ないし(ウ)の各記載があるのみである。
(ア)「式(Ⅰ)の粗結晶化化合物を濾過ふるいと供給ホッパーを備えた微細粉粒機に導入する。冷却圧縮空気は粒子を分画するために注入する。」
（６欄１７～２０行目）
(イ)「微細粉粒化
これはポリエステル製の濾過ふるいを装備した直径200㎜のステンレス鋼製微細粉粒機中で行われる。供給ホッパーもステンレス鋼である。使用する圧縮空気は冷却により脱水されている。
圧縮空気の注入により微細粉粒プレート中の粒子が加速され，互いに衝突する粒子はより微細粒化された粒子中に分画されるようになる。
粗生成物            微細粉粒化生成物
97.7％＜500μｍ          100％＜80μｍ94.4％＜400μｍ            99.4％＜50μｍ
97.6％＜25μｍ
76％＜225μｍ              96.6％＜20μｍ43.4％＜125μｍ            93.1％＜15μｍ23.7％＜83μｍ              90.3％＜10μｍ8.1％＜46μｍ              61.1％＜5μｍ2.5％＜20μｍ              31.1％＜2μｍ
18％＜    1μｍ
平均サイズ＝140μｍ        平均サイズ＝3.4μｍ」（７欄１～１９行目）
(ウ)「式(Ⅱ)の有効成分は微細粉粒化されていることを特徴とする。この剤形は，微細粉粒化されていない式(Ⅱ)の化合物から得られた医薬品よりも約40％高い溶解初速度を示す」（５欄４２～４６行目）上記各記載からすれば，本件各特許発明の「微細粉粒化」とは，「圧縮空気を用いて粒子同士を衝突させる方法による微細粉粒機」を用いて，「エバスチンの粗結晶化化合物を物理的に粉砕して微細な粒子にする」ことをいうものと解釈するほかない。
そうすると，本件各特許発明は，公知物質である「エバスチン」の溶解性を高める手法として，微細粉粒機を用いて粗粒子をより細かく砕き，微細粉粒化して溶解度を高め，身体吸収を良くするということに尽きるものである。
イ被告ら各製品の製法
これに対し，被告ら各製品は，以下の図に記載したとおり，エバスチンの粗結晶化化合物（エバスチン粗結晶原薬）を有機溶媒に溶解させ，溶解状態にある薬物溶液のまま賦形剤等を加えて，製剤化したものである。上記製法は，本件特許出願（平成４年１２月１日）前に公知・周知の技術であったsolvent   depositionmethod   という方法である。これは，フェニトインやジフェニルヒダントイン（DPH)などの難水溶性薬物を有機溶媒に溶解させて，薬物溶液のまま賦形剤等の医薬品添加物中に取り込むことにより，原薬に比べて溶解度（溶解速度）を増大させ，バイオアベイラビリティを高めるというものであり，難水溶性薬物を物理的に粉砕して微細な粒子にするという本件各特許発明とは全く異なるものである。このように，本件各特許発明と被告ら各製品の製法は，溶解性の悪い化合物の溶解特性を改善するという技術的課題が共通するものの，その解決手段において全く系統・系譜を異にする（技術的思想を異にする）別個の技術手段である。
したがって，被告ら各製品は，エバスチンの粗結晶化化合物を物理的に粉砕して微細な粒子にしたもの，すなわち微細粉粒化されたものではない。ウ被告ら各製品に含有されるエバスチンの具体的な状態について上記【原告の主張】(１)イは否認する。
そもそも，被告ら各製品に含有されるエバスチンは，上記イの製法を採用することにより，賦形剤等と絡まって渾然一体となっており，エバスチンの粒子径や粒子数を観念することはできないし，その実測寸法等を云々できるようなものではない。
(2)構成要件１－Ｃ「改良された溶解特性を持つ固体医薬組成物」について上記【原告の主張】(２)のうち，被告ら各製品について，原告が本件各特許発明の実施品であると主張する製品と同等の溶出挙動を有するという試験結果が得られたことは認め，その余は否認する。
２争点２（被告ら各製品が本件特許発明２の技術的範囲に属するか）について
【原告の主張】
以下のとおり，被告ら各製品は，いずれも本件特許発明２の各構成要件を充足するから，本件特許発明２の技術的範囲に属する。
(1)構成要件２－Ａ「式(Ⅱ)の有効成分が以下の特徴；」についてここでいう「有効成分」とは，医薬組成物を構成する成分の中で，薬効を示す成分をいい，エバスチンは薬効を示す化合物であるから「有効成分」に当たる。本件特許発明１の「化合物」と本件特許発明２の「有効成分」とを区別する理由はない。
(2)構成要件２－Ｂ「－200µm   より小さい最大サイズ」について「サイズ」とは大きさ又は寸法を指し，特に本件特許においては有効成分粒子の大きさ又は寸法を指す。また，「最大」とは最も大きいことを指す。
ア被告製品１ないし４について
これら   の製品   に含有   される   エバス   チンの   最大サ   イズは   ，「46.78±4.73µm」である。
イ被告製品５及び６について
これら   の製品   に含有   される   エバス   チンの   最大サ   イズは   ，「56.35±4.73µm」である。


(3)構成要件２－Ｃ「－0.5   から15µmの間の数平均粒子サイズ」について「数平均粒子サイズ」とは，個数平均粒子径をいうものであり，ある粒子群に属する粒子１個のサイズ（粒子径）を求め，それらをその群に属する粒子数に対して平均した粒子サイズである。
ア被告製品１ないし４について
これら   の製品が含   有するエ   バスチンの   数平均粒   子サイズは   「6.77±4.73µm」である。
イ被告製品５及び６について
これら   の製品が含   有するエ   バスチンの   数平均粒   子サイズは   「7.87±4.73µm」である。
(4)構成要件２－Ｄ「－25µm   より小さい，および好ましくは20µmよりも小さい粒子サイズを有する好ましくは数基準で90％の粒子を有することを特
徴とする」について
「－25µmより小さい，および好ましくは20µm   よりも小さい粒子サイズを有する好ましくは数基準で90％の粒子を有すること」とは，「好ましくは数基準で90％の粒子」の有する粒子サイズが，「25µmより小さい，および好ましくは20µmよりも小さい」ことをいう。
「数基準で90％の粒子」とは，数基準の粒度分布において，小さい粒子から順に粒子数を累積的にカウントし，全粒子数に対してちょうど90％の累積数に位置する粒子をいう。換言すれば，ある粒子サイズを境として粒子を２つに分けた場合に，小さい側と大きい側とが粒子の個数として９：１の比となるサイズを有する粒子のことをいう。例えば，全部で１００個の粒子が存在する場合には，小さい粒子から順に並べて９０番目の粒子のことをいう。そして，構成要件２－Ｄは，次の図のｄ90に示すとおり，数基準で90％の粒子の粒子サイズを評価することによって，大多数の粒子が十分に小さい粒子サイズを有することを要求している。
90％の粒子の粒子サイズを評価する以外にも，当業者に広く知られている他のパーセンテージとして10％及び50％が存在する。これらの関係は，上の図のとおりである。一般に，10％の粒子の粒子サイズはｄ10と，50％の粒子の粒子サイズはｄ50と，そして90％の粒子の粒子サイズはｄ90   とそれぞれ呼び慣わされている。本件明細書では，約20％，約30％，約   60％，約90％，約93％，約97％，約   98％及び約99％の粒子の粒子サイズについて評価した結果も，記載されている。
したがって，「好ましくは数基準で90％の粒子」とは，数基準で粒子サイズを測定したとき，種々のパーセンテージの中でも，とりわけ粒子サイズを評価すべき粒子として90％の粒子が好ましいことを意味している。
ア被告製品１ないし４について
これらの製品に含有されるエバスチンの数基準90％の粒子サイズ（d90）は，「12.30±4.73µm」である。
イ被告製品５及び６について
これらの製品に含有されるエバスチンの数基準90％の粒子サイズ（d90）は，「16.21±4.73µm」である。
(5)構成要件２－Ｅ「請求の範囲第１項記載の組成物。」について本件特許発明２の構成要件２－Ｂないし２－Ｄは，本件特許発明１の構成要件１－Ｂ「微細粉粒化されていること」について，より具体的に定義したものである。
したがって，本件特許発明２の構成要件２－Ｂないし２－Ｄは，本件特許発明１の構成要件１－Ｂの下位概念であり，構成要件２－Ｅ「請求の範囲第１項記載の組成物。」は，本件特許発明１の構成要件１－Ｃ「改良された溶解特性を持つ固体医薬組成物。」をいうものである。
前記１【原告の主張】(２)のとおり，被告ら各製品は，いずれも改良された溶解特性を有するものであり，本件特許発明１の構成要件１－Ｃ「改良された溶解特性を持つ固体医薬組成物。」を充足するから，構成要件２－Ｅ「請求の範囲第１項記載の組成物。」も充足する。
【被告らの主張】
以下のとおり，被告ら各製品は，いずれも本件特許発明２の各構成要件を充足せず，本件特許発明２の技術的範囲には属しない。
(1)構成要件２－Ｂないし２－Ｄについて
前記１【被告らの主張】(１)のとおり，被告ら各製品に含有されるエバスチンは，粒子径や粒子数を観念することができないものであるから，これらの構成要件をいずれも充足しない。
(2)構成要件２－Ｅ「請求の範囲第１項記載の組成物。」について前記１【被告らの主張】のとおり，被告ら各製品は，「請求の範囲第１項記載の組成物。」には当たらない。
３争点３－１（本件特許発明１は，乙１発明と同一のものであるか）について
【被告らの主張】
本件特許発明１は，乙１発明と同一のものであり，新規性がないから，本件特許発明１に係る特許は，特許無効審判により無効とされるべきものである。
(1)乙１公報に記載された発明
乙１公報には，以下の発明（乙１発明）が記載されている。
ア「
において，R
１はチエニル基，あるいは随意にハロゲン（望ましくはフッ素あるいは塩素）原子，または低級アルコキシ基あるいは低級アルキル基で置換したフェニル基であり，R２は水素あるいはハロゲン（望ましくはフッ素）原子，低級アルコキシまたは低級アルキル基であり，R３は水素あるいはハロゲン（望ましくはフッ素）原子，低級アルキルチオ基，低級アルコキシ基，あるいは低級アルキル基，あるいは５，６個の炭素原子を有する
シクロアルキル基，あるいは
で表される基で，ここでR４およびR５は，それぞれ水素原子あるいは低級アルキル基を示し，R６はシクロアルキル，ヒドロキシメチル，アルボキシ，あるいは低級アルコキシカルボニル基であり，Wはカルボニル（すなわち）あるいはヒドロキシメチレン〔すなわち，〕基であることを特徴とする，一般式Ⅰの化合物および薬学的にかなったそれらの塩」
（特許請求の範囲第１項）
イ「４－ジフェニルメトキシ－１－〔３－（４－tert－ブチルベンゾイル）プロピル〕－ピペリジンおよびその酸添加塩であることを特徴とする，特許請求の範囲第１項に記載の化合物」（特許請求の範囲第８項）ウ「本発明は治療学上有効な新しいピペリジン誘導体，およびそれらの調製プロセスおよびそれらを含む薬学組成物に関するものである。」（４頁右上欄６～８行目）
エ「この発明の組成物は，それ自体投与に適しているのが望ましい。この場合，経口投与用の組成物はタブレット，カプセル，錠剤，あるいは沸騰性の微粒体あるいはイリックサー，シロップ，懸濁液のような液状調合剤の形にすることが考えられ，本発明の化合物を１以上含んだこうした調合は当業界で公知の方法で作られるものである。」（１１頁左上欄６～１２行目）


(2)本件特許発明１と乙１発明との対比
ア乙１発明の前記(１)ア及びイは，本件特許発明１の構成要件１－Ａと同一である。
イ前記１【原告の主張】(１)によれば，通常のエバスチン粉粒と比べて小さな粉又は「つぶ」の状態であれば「微細粉粒化されていること」になる。そうすると，乙１発明の前記(１)エの「この発明の組成物は，それ自体投与に適しているのが望ましい。この場合，‥‥微粒体‥‥にすることが考えられ，‥‥こうした調合は当業界で公知の方法で作られるものである。」という記載は，「微細粉粒化されていること」そのものを意味し，本件特許発明１の構成要件１－Ｂ「；式(Ⅱ)の化合物は微細粉粒化されていることを特徴とする，」と同一である。
ウ小さな粉又は「つぶ」の状態にして，その粒子径を小さくしたり，比表面積を増大させたりすることによって溶解度が向上することは，本件特許出願当時における技術常識であり，医薬品製造の技術分野では周知・常套手段であった。
したがって，乙１発明の前記(１)エの「微粒体にする」ことにより溶解度が向上することは，当業者であれば極めて容易に把握することができる事項であるから，「微粒体にすることによって，溶解度が向上する。」ことも乙１公報に記載されているに等しい事項である。これは，本件特許発明１の構成要件１－Ｃのうち「改良された溶解特性を持つ」と同一である。また，乙１発明の前記(１)ウの「治療学上有効な」「薬学組成物」は，本件特許発明１の構成要件１－Ｃのうち「固体医薬組成物」と同一である。
【原告の主張】
本件特許発明１は，乙１発明と以下の点で相違しており，同一ではない。
(1)上記【被告らの主張】(２)イについて
乙１公報に係る記載のうち，上記【被告らの主張】(１)エの「沸騰性の微粒体」は，「発泡顆粒剤」と呼ばれる剤形を指すものであり，水に加えると急速に発泡しながら溶解又は分散する顆粒剤である。したがって，有効成分が「微細粉粒化されていること」という状態を有するか否かについて，記載されたものではない。また，乙１公報の他の記載によれば，「沸騰性の微粒体」とは，せいぜい約1400µmから約   355µmまでのサイズを有する発泡顆粒剤ないし通常の顆粒剤を意味するにすぎず，本件特許発明１の「微細粉粒化されていること」とは異なっている。
したがって，乙１公報の「沸騰性の微粒体」という記載が，本件特許発明１の構成要件１－Ｂと同一のものであるとする被告らの主張は誤りであり，他に乙１公報において「微細粉粒化されていること」，「粒子サイズ」等に関する記載はない。
(2)上記【被告らの主張】(２)ウについて
上記(１)のとおり，乙１公報には「微細粉粒化されていること」は開示されておらず，顆粒剤とすることによって薬物の溶解特性の改良につながるということも知られていない。
また，乙１公報には「微細粉粒化されていること」により「溶解度が向上すること」を把握することができる記載や示唆もない。４争点３－２（本件特許発明１は，乙１発明及び乙９発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるか）について
【被告らの主張】
本件特許発明１は，乙１発明及び乙９発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであり，進歩性がないから，本件特許発明１に係る特許は，特許無効審判により無効とされるべきものである。
(1)乙１発明
前記３【被告らの主張】(１)と同じ。
(2)本件特許発明１と乙１発明との対比
ア一致点
前記３【被告らの主張】(２)アと同じ。
イ相違点
前記３【原告の主張】において，原告が主張する相違点は以下の２つである。
(ア)相違点①
本件特許発明１は，構成要件１－Ｂで組成物が「微細粉粒化されている」のに対し，乙１発明は組成物が「微細粉粒化されている」のか否かが明らかではない。
(イ)相違点②
本件特許発明１は，構成要件１－Ｃで「改良された溶解特性を持つ」とされているのに対し，乙１発明は，「改良された溶解特性を持つ」のか否かが明らかではない。
(3)乙９発明
乙９公報には，以下の発明（乙９発明）が記載されている。
ア「基本構造式
を有し，粒状形であり，かつ約５µm～約20µmの平均等価球体積直径を有し，その95％が約50µm   より小さい粒度を有する，２α－シアノ－４α，５α－エポキシ－３－オキソステロイド。」
イ「これらのステロイド類の臨床的使用において直面する問題は，変動性の，予測不可能な吸収特性，血液レベルおよび生物有効性（bioavailability）であった。」
ウ「好ましくは，本発明の粒状化合物は，約   12µm以下，好ましい下限が約５±標準偏差µm，通常約４～約µm   の平均等価球体積直径（meanequivalentspherevolume   diameter）を有する粒子からなる。最も好ましくは，粒子の平均等価球体積直径は約10µmであり，下限は約５µm   であり，こうして約５～約10であり，さらに条件として，粒子の少なくとも95％は50µmより小さい粒度をもつ。
粒子の95％以上の大きさについての限定は，本発明の粒状化合物を，微粉砕または粒度の減少法，たとえば，現在入手可能な種々の微粉砕装置，たとえば，ハンマー，ピンまたは流体エネルギーミルを利用することにより，大きさを減少されたすべての粉末において見られる大きさな広い変動のために，広い大きさの分布を示す粒子と区別するために，追加的に必要な補助的限定である，ことを微粉砕法の知識をもつ人はもちろん理解するであろう。」
エ「本発明の粒状化合物を製造するとき，原料状態の式ⅠまたはⅡの化合物を，まず等価球体積直径を測定することができる器具，たとえば，クールターカウンター（CoulterCounter）として知られた器具を用いて，大きさについて特徴づける。例えば，トリロスタンは，原料状態において，広い大きさの分布をもつ，約40µmの等価球体積直径を有する粒子からなる。
原料状態において，大きさについて特徴づけた後，化合物を次いで，たとえば，流体エネルギー（空気）ミルを用いて，粒度の値を本発明による限定の範囲内にするために十分な時間，微粉砕する。微粉砕の進行は，視的観察により検査することができ，そして最終の粒度はクールターカウンターにより検査することができる。」
オ「生物学的有効性の試験


60㎎のカプセル剤を，実施例１におけるように，湿式造粒技術により，(１)約   10µmの平均等価球体積直径を有する粒子（粒子の少なくとも約95％は約50µmよりも小さい粒度を有する），(２)    約45µmの平均等価球体積直径を有する粒子，および(３)100µmより大き平均等価球体積直径を有する粒子からなるトリロスタンのバッチを用いて調製した。８人の志願者についての３つの部分の二重盲検交差研究（dubleblindcrossoverstudy）において，各志願者は   120㎎のトリロスタン（６×60㎎のカプセル）の投与を50mlの水道水と一緒に空の胃に受けた。血液試料（８ml）を，薬物投与前および薬物投与後0.5，1.0，2.0，3.0，4.0，5.0，6.0，8.0，10.0および24.0   時間において採取し，トリロスタンおよびトリロスタン代謝物について評価した。血漿濃度は，血漿中の最大濃度（Cmax）を与えるコンピュータープログラムにより処理し，この最大濃度を与える時間（Tmax）を検査により取った。次いで，時間間隔０～ｔにわたる時間
に対する濃度曲線の下の面積についての値（AUCｔ
０ここでｔは時間であ
る）を台形法則を用いて計算し，そして統計学的分析をスチューデント式ペア－ド（pired）t-テストを用いて実施した。大抵の場合において，血漿レベルは２４時間において検出することができず，結局AUC240   を使用し
て吸収の程度を評価することができた。トリロスタンおよびその既知の１７－ケト代謝物，２α－シアノ－４α，５α－エポキシアンドロスタン－
３，１７－ジオンについてのAUC24
0   値を，表Ⅰに記載する。
表Ⅰ
粒度                10㎛                 45㎛                     100㎛
トリロスタン
AUC24
0                   １．６        ０．６          ０．２
代謝物
AUC24
0                 ５．０        ２．７          １．３これらの結果が示すように，血漿のトリロスタンおよび代謝物の濃度は，使用するトリロスタンの濃度に依存し，最小の粒度の材料，すなわち，本発明による材料は最高の血漿濃度を生ずる。」
カ「したがって，配合物中に使用するトリロスタンの粒度は，血漿中のトリロスタンおよびトリロスタン代謝物の有効性に顕著な影響を有した。10µmの材料を含有するカプセルは，高い血漿トリロスタンおよび代謝物濃度ならびに好都合なトリロスタン対代謝物の比の両者を生じた。しかしながら，トリロスタンの粒度のほぼ45µmへの増加，次いで   100µmより大きい増加は，トリロスタンおよび代謝物の両者の低い血漿濃度ならびに代謝物対トリロスタンの高い比を生じた。」
(4)容易想到性
ア前記(２)の各相違点に係る乙９発明の技術的構成前記(３)ア及びエは，通常の粒子に比べて小さな粉又は「つぶ」の状態にすること，すなわち相違点①に係る本件特許発明１の構成要件１－Ｂの「微細粉粒化されている」という技術的構成を開示するものである。また，前記(３)オ及びカは，粒子の大きさを小さくする（微細粉粒化する）ことにより，血漿中のトリロスタン（薬物）の濃度が高まる，すなわち，より溶解度が向上して体内における吸収が高まることが記載されており，これは相違点②に係る本件特許発明１の構成要件１－Ｃの「改良された溶解特性を持つ」という技術的構成を開示するものである。
イ動機付けと容易想到性
(ア)乙１発明は，「治療学上有効な新しいピペリジン誘導体，およびそれらの調製プロセスおよびそれらを含む薬学組成物に関するもの」である。これに対し，乙９発明は，「副腎皮質の阻害剤，アルドステロン生産の遮断剤およびカリウムの回避剤（sparer）であり，コーン（Conn）の病気およびクッシング（Cushing)の症候群，それらの両者は高いアルドステロンおよび低いカリウムのレベルのより特徴づけられる高血圧の疾患である，の処置において有用である」トリロスタンを含有する２－シアノ－３－オキソステロイド類及びそれらの組成物に関するものである。したがって，上記各発明は，いずれも医薬学，医薬剤という同一の技術分野に属するものである。
(イ)前記３【被告らの主張】(１)エのとおり，乙１発明の組成物は，それ自体として投与に適した形にすることが求められている。また，当業者（医薬品メーカー）であれば，バイオアベイラビリティを高めるために医薬品の溶解度を改善することは，当然のごとく試みる初歩的手段である。
前記(３)イのとおり，乙９発明は，バイオアベイラビリティを高めるために医薬品の溶解度を改善することを課題とするものであるから，これを乙１発明に適用することは，当業者であれば誰もが容易に想到し得る課題解決方法であり，阻害要因も全くない。
そもそも医薬品原料を粉末状にすること，すなわち，「通常の条件で入手できる物は何らかのサイズを有するが，そのような通常サイズよりも小さいサイズの粉または『つぶ』の状態」にすることは，溶解度を改善するための最初に，第一次的に選択する極めて初歩的な手段に過ぎないのであって，この第一次的な選択手段では達成できない問題を解決するためのその他の手段と全く同列に取り扱うべきものではない。微細粉粒化することは，何ら，特殊，特別な課題解決手段ではないのである。
【原告の主張】
以下のとおり，本件特許発明１は，乙１発明及び乙９発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものではない。
(1)本件特許発明１と乙１発明との対比について前記３【原告の主張】と同じ。
(2)動機付けと容易想到性について
ア動機付けについて
以下のとおり，乙１発明の本件特許発明１との各相違点に係る構成に，乙９発明の構成を適用する動機付けはない。
(ア)本件特許発明１の解決しようとする課題は，エバスタイム（エバスチン）の粗出発材料は低い水溶性しか有さず，塩形にしなければその溶解性が極めて低く，酸性媒質中であってもその溶解が極めて遅いため，経口投与中に「胃の水性媒質中で極めて長時間の溶解が必要でありこれは有効成分の損失を生じるかもしれないし，胃器官系内容物の排出中に溶解せずに残り，それゆえに吸収できないので過剰投与量を使用するようになるかもしれない。」ということにある。
そして，本件特許出願当時，エバスチンの溶解度が低く，生物活性を改善する必要があることも認識されてはいなかった。そもそも，エバスチンのように小さな分子構造内に複数の極性基（＞Ｎ－やＣ＝Ｏ）を有する分子については，一般的に当該分子の水溶性が低いという認識を持ち難いものである。とりわけ，エバスチンのように「＞Ｎ－」という第三級窒素が存在するときには，酸性媒質での溶解性が低いという認識を持たない。


したがって，エバスチンの溶解度を高めるため，乙１発明の構成に乙９発明の構成を適用する動機付けがないし，乙１公報には，そうした記載や示唆もない。
(イ)乙９発明は，ステロイド類の臨床的使用に伴う課題を解決しようとするものであって，およそステロイド類の類似構造物質ではないエバスチンの臨床的使用に伴う課題について，記載ないし示唆するものでもない。
イ容易想到性について
以下のとおり，本件特許発明１は顕著な効果を奏するものであったし，乙１発明の本件特許発明１との各相違点に係る構成について，乙９発明を適用することは容易でなく，むしろ阻害要因がある。
(ア)エバスチンの溶解性を解決する手段としては，微細粉粒化すること以外にも，以下のような種々の解決手段が存在する。
①塩を形成させる。
最も広く利用されている方法の一つであり，エバスチンも塩の形で，より具体的には乳酸塩の形で，pH2において至適な溶解性を有する。②界面活性剤等の可溶化剤を医薬組成物に加える。③複合体を形成する。
④結晶多形を選択する。
本件特許発明１は，これら数ある解決手段の中でも，微細粉粒化されたエバスチンを含む固体医薬組成物が，「微細粉粒化されていない式(Ⅱ)の化合物から得られた医薬品よりも約40％高い溶解初速度を示す」という利点を見出し，さらに「式(Ⅱ)の化合物（エバスチンを含む）の溶解に関して，さらに改良された剤形によれば，生成物の微細粉粒化に加えて親水性化も行われ，これは微細粉粒化工程も親水性化工程もなされなかった式(Ⅱ)の化合物を含有する固体剤形と比較して，およそ300％向上した溶解度を達成することができる。」という顕著な効果をもたらすことを見出したものである。
(イ)有効成分粒子の粒子径を小さくして粒子の比表面積を増大させることと，溶解度の向上とは，必ずしも対応しない。有効成分粒子の粒子径を小さくしたとしても，有効成分物質の性質によって，どのように溶解度が変化し，その結果，製剤上どのように有利に作用するかは全く異なるものである。
一般に，有効成分がエバスチンのように疎水性である場合には特に顕著なことであるが，有効成分粒子を微細粉粒化しても，小さな粒子の凝集体が形成され，その結果，表面積が増大せず，溶解度が向上しないか，むしろ悪化することすらある。しかも，微細粉粒化すると，有効成分の反応性や安定性にも大きな影響を与えるから，医薬品の製造工程や保存等に格別の注意を払う必要もある。
これらのことからすれば，相違点①の「微細粉粒化されている」という点に係る乙１発明の構成に乙９発明の構成を適用することは容易でない。
(ウ)乙９発明の有効成分であるトリロスタンの融点が   257.8度ないし270度であるのに対し，エバスチンの融点は80度ないし   82度である。このようにエバスチンの融点は，トリロスタンの融点よりもはるかに低いため，エバスチンを，乙９公報に記載されている流体エネルギーミルを用いて微細粉粒状態にすると，流体エネルギーにより，トリロスタンよりも深刻に変性を受け得ることが予想できる。具体的には，エバスチンが粉砕エネルギーによって加熱され，その性質に物理的・化学的両面から深刻な被害を受ける危険があるから，当業者はこれを回避するはずである。
したがって，乙１発明の構成に乙９発明の構成を適用することには阻害要因がある。
５争点３－３（本件特許発明１は，乙１発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるか）について
【被告らの主張】
以下のとおり，本件特許発明１は，乙１発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものであり，進歩性がないから，本件特許発明１に係る特許は，特許無効審判により無効とされるべきものである。
(1)乙１発明について
前記３【被告らの主張】(１)と同じ
(2)本件特許発明１と乙１発明との対比について前記４【被告らの主張】(２)と同じ。
(3)周知技術について
固体を小さな粉又は「つぶ」の状態にして粒子径を小さくしたり，比表面積を増大させたりすることによって溶解度が向上することは，本件特許出願当時，医薬品製造技術の分野では周知の技術であった。そして，相違点①に係る本件特許発明１の構成要件１－Ｂ「微細粉粒化されていること」及び同１－Ｃ「改良された溶解特性を持つ」は，上記周知技術と同一のものである。
(4)動機付けと容易想到性について
乙１発明は，「治療学上有効な新しいピペリジン誘導体，およびそれらの調製プロセスおよびそれらを含む薬学組成物に関するもの」であり，上記（３）の周知技術と同じ分野のものである。
そして，前記４【被告らの主張】(４)イのとおり，バイオアベイラビリティを高めるために乙１発明の溶解度を改善することは，当業者であれば当然のごとく試みる初歩的手段である。
【原告の主張】
(1)本件特許発明１と乙１発明との対比について前記３【原告の主張】と同じ。
(2)周知技術について
上記【被告らの主張】(３)は否認する。
(3)容易想到性について
前記４【原告の主張】(２)イのとおり，有効成分を微細粉粒化したとしても，その溶解特性は必ずしも改良されず，製剤工程や保存等においても問題が生じ得るのであって，これは技術常識である。
逆に，被告らが主張する，「固体を小さな粉または『つぶ』の状態にして，その粒子径を小さくしたり比表面積を増大させたりすることによって，溶解度が向上する」という技術常識は存在しない。仮に，このような技術常識が存在するとしても，そのことから，エバスチンが微細粉粒化され得るかどうか，微細粉粒化されたエバスチンが改良された溶解特性を示し，製剤工程に耐えうるものであるかどうかは明らかではない。
６争点３－４（本件特許発明２は，乙１発明及び乙９発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるか）について
【被告らの主張】
以下のとおり，本件特許発明２は，乙１発明及び乙９発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであり，進歩性がないから，本件特許発明２に係る特許は，特許無効審判により無効とされるべきものである。
(1)乙１発明について
前記３【被告らの主張】(１)と同じ。
(2)本件特許発明２と乙１発明との対比について
ア一致点について
前記３【被告らの主張】(１)ア及びイにおける乙１公報の記載は，本件特許発明２の構成要件２－Ａ「式(Ⅱ)の有効成分」と同一である。
イ相違点について
原告が主張する相違点は，以下のとおりである。
(ア)相違点①
本件特許発明２の構成要件２－Ｅの組成物は，「微細粉粒化されている」「改良された溶解特性を持つ」のに対し，乙１発明がこれらの要件を備えているかは明らかでない。


(イ)相違点②
本件特許発明２の構成要件２－Ｂないし２－Ｄについて，乙１発明がこれらの要件を備えているかは明らかでない。
(3)乙９発明について
前記４【被告らの主張】(３)と同じ。
(4)容易想到性などについて
ア前記(２)の各相違点に係る乙９発明の構成について
(ア)相違点①について
前記４【被告らの主張】(４)アのとおり，乙９発明では，本件特許発明２の構成要件２－Ｅ「微細粉粒化されている」という技術的構成及び構成要件２－Ｅの組成物が「改良された溶解特性を持つ」という技術的構成が，いずれも開示されている。
(イ)相違点②について
a    構成要件２－Ｂ「－200µmより小さい最大サイズ」について前記４【被告らの主張】(３)エの記載によれば，トリロスタンは「微細粉粒化される」前の原料状態でも約40µmの等価球体積直径を有しているから，「微細粉粒化された」後のサイズはこれより小さくなることが明らかである。
したがって，乙９発明には，本件特許発明２の構成要件２－Ｂに含まれる事項の一部が開示されている。
b    構成要件２－Ｃ「－0.5から15µm   の間の数平均粒子サイズ」につ
いて
前記４【被告らの主張】(３）ウの記載によれば，構成要件２－Ｃに含まれる事項の一部が開示されている。
c    構成要件２－Ｄ「－25µmより小さい，および好ましくは20µm   よりも小さい粒子サイズを有する好ましくは数基準で90％の粒子を有
することを特徴とする」について
前記４【被告らの主張】(３)ウの記載によれば，構成要件２－Ｄに含まれる事項の一部が開示されている。
イ容易想到性について
(ア)相違点①に係る構成が容易想到であることは，前記４【被告らの主張】(４)イと同様である。
(イ)化合物の最大サイズ（構成要件２－Ｂ），数平均粒子サイズ（同２－Ｃ），及び数基準で90％の粒子サイズ（同２－Ｄ）をそれぞれどのような値にするかは，有効成分の種類の如何を問わず，当業者が使用する篩（ふるい）の目の大きさや破砕機，粉砕機，微細粉砕機，超微粉砕機などの使用機器によって適宜選択できる設計的事項に過ぎない。本件明細書では，これらの数値を限定することについて，いかなる論理・根拠に基づいて導き出されたのかや，そのように限定することによってのみ発現する具体的な効果などは一切開示されていないから，これらの数値限定に臨界的（閾値的）な意義はない。この限定された数値の範囲内に限って，かつ，その数値範囲内のすべての部分において，当時の技術水準から当業者が到底予測できない顕著な効果もない。乙９発明においても，数値限定の内外で量的，質的に顕著な差異があるということはないから，乙９発明に基づき本件特許発明２の数値限定をすることは，当業者において何ら特別の創意工夫を要するものではない。
【原告の主張】
本件特許発明２は，乙１発明及び乙９発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものではない。
本件特許発明１は，微細粉粒化されたエバスチンを固体医薬組成物に含めるという技術思想自体に特徴を有するものであり，このような発明の下位概念として，本件特許発明２において，その粒子サイズを様々な観点から定義しているのである。
上記【被告らの主張】(４)イは，このような技術思想自体に特徴を有するという前提を無視している点で誤りである。
７争点３－５（本件特許発明２は，乙１発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるか）について
【被告らの主張】
以下のとおり，本件特許発明２は，乙１発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものであり，進歩性がないから，本件特許発明２に係る特許は，特許無効審判により無効とされるべきものである。
(1)乙１発明について
前記３【被告らの主張】(１)と同じ。
(2)本件特許発明２と乙１発明との対比について前記６【被告らの主張】(２)と同じ。
(3)周知技術について
前記５【被告らの主張】(３)と同じ。
(4)容易想到性について
ア前記(２)の相違点①に係る構成要件２－Ｅ「微細粉粒化されていること」及び「改良された溶解特性を持つ」は，前記(３)の周知技術と同一である。そして，上記相違点①に係る構成について容易想到であることは，前記５【被告らの主張】(４)と同様である。
イ前記６【被告らの主張】(４)イ(イ)のとおり，化合物の最大サイズ（構成要件２－Ｂ），数平均粒子サイズ（同２－Ｃ），及び数基準で90％の粒子サイズ（同２－Ｄ）をそれぞれどのような値にするかは，設計的事項に過ぎないし，これらの数値限定に臨界的（閾値的）な意義はないから，これらの事項をもって進歩性があるとはいえない。
【原告の主張】
本件特許発明２は，乙１発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものではない。
理由は，前記６【原告の主張】と同じである。
８争点３－６（本件各特許発明は，実施可能要件に違反するものであるか）に
ついて
【被告らの主張】
以下のとおり，本件特許発明１の「微細粉粒化」及び「改良された溶解特性を持つ」並びに本件特許発明２の「粒子サイズ」，「数平均」，「好ましくは」，「数基準」及び「請求の範囲第１項記載の組成物」は，いずれも本件明細書において，その技術内容を明確にする記載が全くなく，当業者がその実施をすることができるだけの記載はない。
よって，本件各特許発明は，実施可能要件に違反するものであり，本件特許は，特許無効審判により無効とされるべきものである。
(1)「微細粉粒化」について
前記１【原告の主張】(１)のとおり，原告は，「微細粉粒」とは，通常のエバスチン粉粒と比べて小さな粉又は「つぶ」をいうものであり，「微細粉粒化されていること」とは，微細粉粒の状態であることをいうものであると主張する。


粉体工学では，粒子を細かくするという意味で「微粉砕」という用語があり，粉体工学用語辞典によると，「粒度が147㎛（100   メッシュ）以下44㎛（325メッシュ）程度の比較的細かい粒度を目的として粉砕操作を一般にさす。」「さらに実用上の最小目ふるい（篩）を通過するもの，すなわち44㎛から以下0.5㎛くらいまでの砕製物を得る粉砕操作いわゆるサブシーブないしサブミクロンを対象とした粉砕操作を超微粉砕ということもあるが，微粉砕と超微粉砕との区別は粉砕目的，粉砕原料の種類によって異なり明確ではない。」とされている。
このことからすれば，「微細粉粒化」という用語は，それ自体として，かなり寸法幅のある曖昧な用語である。
そもそも「通常のエバスチン粉粒」であるとか，それと「比べて小さな粒」といっても極めて曖昧模糊としており，何が「通常」であり，何をどう比べると「小さい」ということになるのかが全く不明瞭である。本件明細書の実施例においても，「粗生成物」の粒子のサイズは区々であり，500㎛通過のものから，20㎛通過のものまでいろいろあるとされており，実際には1000   ㎛程度の粒子もあれば数㎛程度の粒子もある。このように，「通常」という曖昧な基準をもとに粒子サイズを論じると，それと異なる粒子サイズのものである「微細粉粒化生成物」と，どこで区別するのかが全く分からない。
(2)「改良された溶解特性を持つ」について
原告は，「改良された溶解特性」について，微細粉粒化されていない式(Ⅱ)の化合物を含む固形医薬組成物と比較して溶解度が向上していることを指すと主張する。
上記(１)のとおり，「微細粉粒化」の概念がそもそも不明瞭であるから，微細粉粒化されているものとされていないものの比較が不明瞭である。また，「溶解度が向上していること」についても，本件明細書の実施例に記載されている粗生成物中ですら，大きな粒子から小さい粒子になるに従って溶解度が向上しているのは自明のことであり，何を基準としてどの程度溶解度が向上したら，「溶解度が向上した」のかが全く不明である。仮に，少しでも向上したら「向上した」といえるというのであれば，公知技術（エバスチンの粗生成物）との峻別ができず，自ら発明性を否定するものであるし，本件明細書に記載されている前記１【原告の主張】(２)の表(Ⅰ)を参酌しても，これのみではクレームに記載された発明の技術的広がりの外延を画することはできない。
そもそも「改良された溶解特性」という文言は，本件特許発明１の構成要件を規定する事項であるのか，単なる作用効果の記載として考慮する必要がない事項であるのかも判然としない。「微細粉粒化」されたことによって当然に導かれる効果（粒子が細かい程，溶解度が上がる）であれば，何ら発明の構成を規定するものではない。そして，「微細粉粒化」された物の中に「改良された溶解特性」を持つものと持たないものとがあり，持つことを要件とするとした場合には，前述のとおり，どのような場合に「改良された溶解特性」を持つのかが不明である。
(3)「粒子サイズ」，「数平均」，「好ましくは」及び「数基準」について
ア「粒子サイズ」について
本件特許発明２では，㎛単位で数値が限定されているところ，各粒子のどの箇所を計るかで，寸法は大きく異なるのが自明である。それにもかかわらず，不定形のエバスチン粒子を，どのような手法で寸法を採るのかについて本件明細書のどこにも記載がなく，「粒子サイズ」とは一体何であるのかが不明確である。
イ「数平均」について
「数平均」とは，いかなる概念であるかが不明確である。
ウ「好ましくは」及び「数基準」について
「好ましくは」という表現は，特許庁の審査基準でも，好ましくない表現として例示されているほど，発明の外延がつかめない用語である。「好ましくは数基準で90％の粒子」というのは，全くもって不明確である。「数基準」について，原告は，一個一個の粒子を全て寸法測定することをいうと主張するものの，本件明細書にそのような記載はない。本件明細書に記載されている前記１【被告らの主張】(１)ア(イ)の表も，個数又は重量など何を基準とし，どのようにして算出したのかも，開示も示唆もされていない。
【原告の主張】
以下のとおり，本件各特許発明に含まれる用語の意義は明確であり，本件各特許発明は，実施可能要件に違反するものではない。
(1)「微細粉粒化」について
微粉砕という用語は，被告らが主張するとおり，粉砕目的，粉砕原料によって意義が異なるものの，相対的な用語として通常用いられるものである。このことからすれば，当業者は，「微細粉粒化されていること」についても，通常のサイズより小さいサイズの粉又は「つぶ」の状態をいうことを，極めて自然に理解できる。
製剤学的に単一のサイズを有する粒子群というものは現実には存在せず，ある粒子群に属する粒子サイズがある程度の分布を有することは自明のことであり，本件明細書の実施例における「粗生成物」の粒子サイズについても区々であることは，当業者において当然に理解することである。そして，そのような区々の粒子サイズを有する集合体が「粗生成物」であって，その集合体の粒子サイズが全体として小さくなっている状態こそが「微細粉粒化されていること」である。この全体としての粒子のサイズを典型的に示す指標の一つが，平均粒子サイズであることも，当業者において一般に理解することができることである。
上記のような「微細粉粒化されていること」の意義は，本件明細書の記載から容易に理解できることであるのみならず，粉体工学における一般的な理解とも矛盾しない定義であって，それ自体，当業者が明確に理解することができる事項である。
なお，上記のとおり，「通常のエバスチン粉粒」とは微細粉粒化されていないエバスチン粒子（例えば，本件明細書の実施例における粗生成物）を意味するところ，比較の基準は，微細粉粒化されていないエバスチン粒子と微細粉粒化されたエバスチン粒子とに含まれる個々の粒子サイズではなく，分布を有する粒子群として把握されるエバスチン粒子の粒子サイズ（例えば平均粒子サイズ）である。
(2)「改良された溶解特性を持つ」について
「改良された溶解特性を持つ」とは，「微細粉粒化されていること」によって導かれる効果であり，かつ，独立した構成要件としての意義を有するものである。
そして，「改良された溶解特性を持つ」とは，微細粉粒化も親水性化も行わなかった錠剤における式(Ⅰ)の化合物の溶解度と比較して，溶解度が向上していることを意味し，向上の程度は当業者が通常「改良された」と認識する程度で十分である。
前記１【原告の主張】(２)のとおり，本件特許明細書の表(Ⅰ)では「改良された溶解特性を持つこと」の代表的な例が記載されており，これを参考とすれば，当業者は基準及び程度をなお一層明確に理解できる。(3)「粒子サイズ」，「数平均」，「好ましくは」及び「数基準」についてこれらの事項の意義は，以下のとおりであり，当業者においても実施可能な程度に理解することができるものである。


ア「粒子サイズ」について
本件特許出願時における技術水準によれば，最大でも200µm程度，平均サイズは0.5～15µm程度の粒子サイズを有する粒子は，顕微鏡を用いて目視で観察すれば，個数基準による粒子サイズを得ることができる。そして，多数の粒子を測定する場合，その差は平均化されて大した意味を持たない。すなわち，多数の粒子がランダムに配置された平面上で，個々の粒子がどの程度のサイズを有するかを測定するから，どの箇所を測っても，測定箇所による差は配置のランダム性に吸収され，微差に過ぎないものとなる。さらに，多数の粒子を測定することにより，いわゆる「大数の法則」（確率論の基本法則の一つであり，ある事柄を何回も繰り返すと，一定事象の起こる割合は回数を増すに従って一定値に近づくという経験法則）が働くから，箇所にとらわれることなく，適宜正しい最大サイズ，数平均粒子サイズ及び数基準で90％の粒子サイズを求めることができるのである。
イ「数平均」について
「数平均粒子サイズ」とは，個数平均粒子径，すなわち，ある粒子群に属する粒子の１個１個のサイズ（粒子径）を求め，それらをその群に属する粒子数に対して平均した粒子サイズである。
このように，本件各特許発明においては，粒子群の分布を統計学的に反映する個数について寸法測定することで足りることは，当業者にとって明らかなことである。
ウ「好ましくは」及び「数基準」について
これらの用語の意義については，前記２【原告の主張】(４)のとおりである。
そして，粒子サイズにおける基準は，あるサイズを有する粒子がどのような量で存在しているかを示す基準であり，数基準が，あるサイズを有する粒子が何個存在するかによって粒子サイズを考えることを意味することは，技術常識である。
９争点３－７（本件各特許発明は，サポート要件に違反するものであるか）に
ついて
【被告らの主張】
以下のとおり，本件各特許発明は，サポート要件に違反するものであり，本件特許は，特許無効審判により無効とされるべきものである。
(1)「微細粉粒化」について
本件明細書では，本件各特許発明について，いずれも，ジェットミルという周知・慣用の手段を用いて実施例記載のサイズのエバスチン粗生成物を実施例記載のサイズの微細粉粒にするということが開示されているにとどまり，それ以上の開示は一切ない。
この物理的にエバスチン粗生成物を粉砕するという手法によって生成されたものと，被告ら各製品のようにエバスチンを溶媒に溶解させて賦形剤に練り込む態様（練り込まれた混練状態）のものとは異質なものであり，後者は本件明細書において全く開示も示唆もされていない。
(2)「式(Ⅱ)」について
本件特許発明１の式(Ⅱ)の化合物は，形式的な選択肢により多岐にわたる化合物が含まれるから，本件特許発明１は，エバスチンだけでなく，式(Ⅱ)に示される化合物全てについて，微細粉粒化によりバイオアベイラビリティを高めることができるという内容の発明である。
しかし，本件明細書では，エバスチンの微細粉粒化生成物による実施例しか開示されておらず，エバスチン以外の式（Ⅱ）に示される化合物においても，微細粉粒化によりバイオアベイラビリティを高めることができるということは全く明らかにされていない。
したがって，本件特許発明１は，発明の詳細な説明によって支持されたものとは到底いえない。本件特許発明２も，本件特許発明１に従属するから，同様である。
(3)「粒子サイズ」，「数平均」及び「数基準」について本件明細書では，これらの概念の意義や計測・算出方法について全く記載されていないから，本件特許発明２は，発明の詳細な説明によって支持されたものではない。
【原告の主張】
以下のとおり，本件各特許発明は，サポート要件に違反するものではない。
(1)「微細粉粒化」について
微細粉粒の状態にするための手段は，本件特許発明１の構成要件ではなく，手段による限定を加える必然性も存在しない。したがって，微細粉粒の状態にするための種々の手段は，当業者に周知のいかなる手段であってもよいのであって，これらの手段に対応する技術的事項の全てが明細書に記載されていなかったとしても，サポート要件には違反しない。
(2)「式(Ⅱ)」について
エバスチンと式(Ⅱ)で示されるその他の化合物は，ピペリジン環とフェニル環構造を有する点で同一の骨格を有し，その官能基の種類及び配置が酷似している。
したがって，エバスチンにおいて確認された溶解特性の改良は，その他の式(Ⅱ)で示される化合物においても，推認することができるものである。(3)「粒子サイズ」，「数平均」及び「数基準」について前記のとおり，「粒子サイズ」，「数平均」及び「数基準」の概念並びにそれらの計算・測定方法は当業者に明らかな事項であるから，これらの当業者に自明な事項についてまで明細書において逐一説明する必要はない。10争点３－８（本件各特許発明は，構成要件不可欠要件に違反するものであるか）について
【被告らの主張】
以下のとおり，本件各特許発明に係る特許請求の範囲には，特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項が（明確に）記載されているとはいえず，いずれも構成要件不可欠要件に違反するものである。(1)前記８【被告らの主張】のとおり，本件特許発明１の「微細粉粒化」及び「改良された溶解特性を持つ」並びに本件特許発明２の「粒子サイズ」，「数平均」，「好ましくは」，「数基準」及び「請求の範囲第１項記載の組成物」の各記載は，いずれも記載自体が不明瞭であり，本件明細書においてもその意味するところが明確ではない。
(2)引用された内容の不明確性
特許発明に係る請求項の記載において，引用形式が許されるのは，引用されている技術的事項が明確である場合に限られ，何が引用されているのか不明確な場合には，明確性の原則により許されない。
そして，本件特許発明２の構成要件２－Ｅ「請求の範囲第１項記載の組成物」は，引用形式のものであるところ，上記(１)のとおり，請求の範囲第１項記載の組成物，すなわち本件特許発明１の技術的範囲は不明確であるから，本件特許発明２の構成要件２－Ｅは明確性の原則に違反するものである。
(3)本件特許発明２全体の不明確性
また，一錠剤中に使用されているエバスチン粒子が100個であった場合に，そのうち10個は   140µmの粒子（この粒子サイズは本件明細書の実施例において「粗生成物」の「平均サイズ」と記載されているものである。）であり，残りの90個は   0.5µmの粒子サイズであったとき，本件特許発明２の数値限定の範囲に入るのか，「微細粉粒化」されたものといえるのか，「改良された溶解特性を持つ」といえるのか，すなわち本件特許発明２の技術的範囲に属し，作用効果を奏するといえるのかは明確でない。
【原告の主張】
以下のとおり，本件各特許発明は，いずれも構成要件不可欠要件に違反するものではない。