(11)原告は，平成２０年４月から被告会社の正社員になる予定であったが，同年１月中旬，被告Ｂから，正社員と同じ条件で働いているなどといった理由で，その予定を早める旨言われ，いずれにしても，４月からは正社員として働く予定であったため，正社員となることとなった。(12)原告と被告Ｃは，平成２０年２月，食事に行ったり，お酒を飲んだり，合意の上，原告宅で週１ないし２回の割合で性交渉を持つなど，交際を続けた。
そして，同月２２日には，原告は，被告Ｃに誘われ，Ｆに出かけ，デートをした。
また，被告Ｃは，同年１月下旬ころ，原告と被告Ｂの関係を知るに至っていたが，同年３月１０日，原告に対し，ちゃんと付き合ってほしいなどと言った。
(13)平成２０年２月ころ，原告から見れば，Ａ店の従業員は，日常的には真面目に仕事もしないのに，東京から上司がやってきたときには真面目に仕事をするという状態で，原告にとって非常にストレスになる仕事環境であった。そして，原告は，被告会社から休暇をとった上で，大学の卒業式に出席して，卒業旅行で海外へも行きたいと思い，被告Ｃに訴えたが，被告Ｃからは，休暇ではなく，会社にいたことにしてやろうなどと言われ，大阪に来る前と話が違うと不満を持った。結局，原告は卒業式への出席も，卒業旅行に出かけることも叶わなかった。
また，このころ，Ａ店では，原告が被告Ｂらとの関係を相談した先輩従業員も含め退職者が相次ぎ，原告は，Ａ店の売上げは良くないし，被告会社は危ないのかなどと不安を抱いた。
しかも，原告は，同年３月１５日，被告会社の人事担当者から，同年４月１日に東京で行われる入社式には，原告の休暇を使って出席するように言われ，さらに不満を持ち，その翌１６日，入社式の出席は勤務日に変更すると通知されたが，二転三転する被告会社の対応に失望し，入社式には出席しないと回答した。
加えて，原告から，被告Ｂ及び被告Ｃとの関係を打ち明けられていた，Ａ店勤務の先輩従業員は，同年２月に退職する際，被告Ｂから，原告との関係をばらさないからということで５０万円を脅し取った上，社員数人に話を広めたため，同年３月ころには，原告と被告Ｂの関係や原告と被告Ｃとの関係は被告会社内で広まっていた。
原告は，バイヤーになりたいと考え実家を出て大阪に来たものの，被告会社における労働条件や労働環境に対する不満，被告Ｂらとの関係が被告会社内に広まっていたことなどから，同月１６日，退職を決意して，Ａ店副店長に対し，被告会社を退職する旨伝え，同月１８日，被告Ｃにも退職する意向を伝えた。
原告は，同月２０日までＡ店へ出勤したが，同日は仕事もせず帰宅し，同月２１日，実家のある千葉へ戻った。
(14)原告は，平成２０年４月６日，引越をするために大阪に戻った。そして，原告は，同月７日，被告会社の人事担当者に対し，被告Ｂや被告Ｃからセクシュアル・ハラスメントを受けたことのほか，労働条件の不満をぶつけ，場合によっては被告会社を訴えると話した。
原告は，同月１５日，同月２３日及び同月２７日，Ｄと面談した。同月２３日の面談の際，原告は，Ｄから，「あんたも悪いんだ」「何で部屋に入れたんだ」「暴力されたわけじゃないでしょ」「奥さんがいたの知ってるでしょ，一緒に食事だって行ってるじゃないか」「一番かわいそうなのは奥さんだ」「やるんだったら徹底的にやればいいでしょ。あんたは奥さんに訴えられるぞ。あんたの為どうするのが一番いいか，みんな遅くまで話し合ってやってんのに」「お世話になった人だっているでしょ」「あんたは，わがままだ。自分の都合のいいようにばかり言って」「辞めるのを決めたのは，あんたでしょ」などと言われた。また，同日，原告は，被告会社から，生活費等として５０万円の支払を約束され，同年５月に支払を受けた。原告は，同年６月１５日，同年４月８日付けで被告会社を退職した。
２争点(1)について
(1)原告は，被告Ｂとの２度の性交渉について，強姦であり，同意していなかった旨主張し，同旨の供述等がある。
しかしながら，原告は，１度目のときは，「こういうことはだめです」「奥さんがいますよね」などと言うのみで，その他に被告Ｂの行為を拒絶する素振りを見せず（前記１(3)認定事実），２度目のときは，やはり被告Ｂの行為を拒絶する素振りを見せていない（前記１(6)認定事実）。そして，原告は，２度目のとき，被告Ｂが原告と性交渉を目的に来ると思ったが，自分は被告会社の内定者であり，被告会社代表者の被告Ｂの訪問を断って内定取り消し等になるのが怖く，訪問を了承した旨供述するが，最初から訪問の目的が分かり，それが嫌なのであれば，平成１９年１２月３０日に訪問を断ったように（前記１(7)認定事実），断ることも十分可能であったはずである。
また，被告Ｂは，被告会社の代表者であったといっても，当時，まだ３０歳であり，２３歳の原告と年齢も近く，平成１９年１１月２日に原告らスタッフに対し送信した業務連絡のメールを見ても，社長風を吹かせるようなものではない（前記１(2)認定事実，甲７）。
そうすると，原告が，被告Ｂとの性交渉に同意していなかった旨の供述等は採用できないというべきである。
よって，前記１(3)，(6)認定事実のとおり，原告と被告Ｂとの性交渉は合意の上で行われたものと認めるのが相当である。
(2)原告は，被告Ｂから，Ａ店内で，Ｔバック持っているかと聞かれ，太ももを触られ，僕は性癖だと言われた旨主張し，同旨の陳述書（甲１５）もある。しかしながら，被告Ｂはこれを否認する上，原告の供述等は，上記(1)のとおり，直ちに採用しがたいものである。その他にこれを認めるに足りる証拠はない。
よって，被告Ｂには，上記言動があったとは認められない。(3)被告Ｂの加害行為の有無とリクルートホットラインの記録・回答（甲５，９）との関係については，後記３(4)にて，被告Ｃの加害行為の有無とリクルートホットラインの記録・回答との関係と併せて検討したとおりである。(4)以上，被告Ｂの不法行為責任及び被告会社の使用者責任はいずれも認められない。
３争点(2)について
(1)原告は，被告Ｃとの性交渉について同意しておらず，強姦である旨主張し，同旨の供述等がある。


平成２３年１２月１４日判決言渡
平成２３年（行ケ）第１０１６９号審決取消請求事件（特許）
口頭弁論終結日平成２３年１２月７日
判決
原告                            X被告                            特許庁   長官指定代   理人                            杉江    渉同                             秋   月   美紀子同                             須藤康   洋同                             田村正   明
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が不服２０１０－１７３９２号事件について平成２３年３月２９日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１本件は，原告が名称を「巻寿司」とする発明につき特許出願をしたところ，拒絶査定を受けたので，これに対する不服の審判請求をしたが，特許庁から請求不成立の審決を受けたことから，その取消しを求めた事案である。２争点は，上記出願に係る発明が下記各引用例との関係で進歩性を有するか（特許法２９条２項），である。
記引用例１：特開平８－２８９７２１号公報（発明の名称「漬物スティック」，公開日平成８年１１月５日，甲１。以下，これに記載された発明を「甲１発明」という。）
引用例２：特開平８－１７３０２８号公報（発明の名称「なすびの浅漬け方法」，公開日平成８年７月９日，甲２。以下，これに記載された発明を「甲２発明」という。）
第３当事者の主張
１請求の原因
(1)特許庁における手続の経緯
原告は，平成１７年２月１６日，名称を「巻寿司」とする発明について特許出願（特願２００５－３８５００号，公開特許公報は特開２００６－２２３１３１号）をしたが，拒絶査定を受けたので，これに対する不服の審判請求をした。
特許庁は，上記請求を不服２０１０－１７３９２号事件として審理した上，平成２３年３月２９日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は同年４月２１日原告に送達された。
(2)発明の内容
上記出願に係る請求項の数は３であり，それらの内容は，次のとおりである（以下，請求項の順に「本願発明１」等という。）。記
・【請求項１】
茄子漬の青色部を芯に含む巻寿司。
・【請求項２】
茄子漬の青色部を芯とした巻寿司。
・【請求項３】
請求項１および請求項２のいずれかに記載の巻寿司において，前記青色部を小片で構成してなる巻寿司。
(3)審決の内容
ア審決の内容は，別添審決写しのとおりである。その要点は，本願発明１及び本願発明３は，いずれも甲１発明，甲２発明及び周知技術に基づいて当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）が容易に発明をすることができたから特許法２９条２項により特許を受けることができない，というものである。
イなお，審決が認定した甲１発明の内容，本願発明１と甲１発明との一致点及び相違点は，次のとおりである。
(ｱ)甲１発明の内容
「細切れにした漬物に増粘剤を添加混合してスティック状に成形した漬物スティックを巻きずしの芯として使用した巻きずし」
(ｲ)一致点
「漬物を芯に含む巻寿司」
(ｳ)相違点ア
「『漬物』の種類が，本願発明１は，茄子漬の青色部であるのに対し，
甲１発明は，明らかではない点」
(ｴ)相違点イ
「『漬物』の形状が，本願発明１は，明らかではないのに対し，甲１発明は，細切れにした漬物に増粘剤を添加混合してスティック状に成形し
たものである点」
(4)審決の取消事由
しかしながら，審決には，以下のとおり誤りがあるから，違法として取り消されるべきである。
ア取消事由１（本願発明１の認定の誤り，相違点認定の誤り）審決は，本願発明１と甲１発明を対比し，相違点ア及び相違点イを認定しているが，本願発明の要旨認定を誤り，本願発明１と甲１発明との重要な相違点を看過している。
(ｱ)本願発明１は，請求項１記載のとおり「茄子漬の青色部を芯に含む巻寿司。」であるが，ここで，「青色部」という用語の意義は，本願明細書の発明の詳細な説明の記載を参酌すれば，茄子漬の青色の部分を取り出した（切り出した）ものであることが明らかである。例えば，本願明細書の発明の詳細な説明には，以下の記載がある。・「・・・図１Ａには，茄子漬の青色の部分（青色部）を芯とした巻寿司の斜視図が示されている。・・・」（段落【００１８】）・「本明細書において『青色』とは，厳密に１つの特定の色を指す意図で用いられているわけではなく，人間が青色と視認しうる一定の範囲の色のことを指す。・・・」（段落【００２４】）
・「次に，茄子漬から芯２の材料となる青色部を取り出す方法の一例について，図３を参照して説明する。図３Ａには，茄子のへた１２および皮１３を含む茄子漬１１の全体の外観が示されており，点線Ｋは，茄子漬１１の表面部分が切除される切除線を示している。この表面部分は，皮１３および，その皮１３に近接した果肉１６（後述する図３Ｂ参照）を含み，芯２の青色部１４に対応する。青色部１４の切除は，たとえば，ジャガイモ等の皮を剥くような要領で，包丁等を用いて行われる。」（段落【００３１】）。
したがって，本願発明１と甲１発明の相違点は，本願発明１が，茄子漬の青色の部分を選択的に取り出して巻寿司の芯として構成しているのに対し，甲１発明では，そのような発想，つまり，漬物の有色部分の選択及び当該選択された部分の取り出しという技術思想が一切示されていない点である。そして，このような本願発明１の構成は，引用されたいずれの刊行物にも記載・示唆がないから，本願発明１が上記刊行物に記載された発明から容易に発明できたものではなく，当該相違点の看過が審決の結論に影響を与えたことは明らかである。


(ｲ)なお，審決では，相違点イの認定に関し，本願発明１の漬物である「茄子漬の青色部」の形状を検討する際に，本願明細書の記載（段落【００３７】）を参酌しているが，これと同様の判断手法により，本願発明１の「青色部」を解釈すれば，看過された相違点が認定できたはずである。(ｳ)被告は，本件において，特許請求の範囲以外の本願明細書の記載を参酌して要旨認定をしなければならない特段の事情は見当たらないとし，さらに，審決においては「茄子漬の青色部」を「色鮮やかな藍青色の茄子漬の皮（青色部）」，すなわち「茄子漬の青色の部分を取り出した（切り出した）もの」として相違点アについて判断していると主張する。しかし，審決では，甲２の記載から，茄子漬の色が評価対象であり，茄子漬の藍青色が茄子の皮によるものであるといった点を周知事項であると認定したにすぎず，「茄子漬の青色の部分を取り出した（切り出した）」という本願発明１の技術的特徴を相違点として認めたことを示す記載は見当たらない。
また，本願発明１の「青色部」は，「茄子漬の青色の部分を取り出した（切り出した）もの」であり，「茄子漬の皮」を意味するものではない。青色部は，青い皮，及び皮に近接する青い果肉の部分を含み，「皮」そのものとは異なる概念である（段落【００３１】）。このように，本願発明１の「青色部」の用語の意義は，本願明細書の記載を参酌すれば明らかであるのに，この記載を無視し，「茄子漬の皮」が本願発明１の「青色部」に相当するとの被告の主張には理由がない。仮に，本願発明１の「青色部」を青色の部分であると解したとしても，これが茄子の皮と同じであるとの解釈は生じ得ない。
(ｴ)このように，審決は，「茄子漬の青色の部分を取り出した（切り出した）」という本願発明１の技術的特徴が相違点であることを看過するとともに，「青色部」の意味を曲解するものであり，審決における本願発明１の要旨認定に誤りはないとの被告の主張は失当である。
イ取消事由２（甲１発明認定の誤り）
審決は，甲１の記載から，「細切れにした漬物に増粘剤を添加混合してスティック状に成形した漬物スティックを巻きずしの芯として使用した巻きずし」を甲１発明として認定しているが，当該巻きずしは実施不可能であり，引用発明としての適格性を欠くものである。
(ｱ)審決は，甲１の漬物スティックでは，解凍時に生ずる水分によって巻寿司の構造が維持できないとする原告の主張につき，「さらに，巻寿司の芯として用いられる程度の細いスティック状の凍結物が解凍しても，その際生じる水分は微量であり，請求人の主張するような，海苔が溶けるといった致命的ダメージを受けるとともに，酢飯が崩れ，巻きずしの構造が維持できないというほどの大量な水分が解凍と共に生じるとは一般には考えられない。」としているが，合理的な根拠が示されておらず，誤りである。
この点に関し，被告は，乙１～乙４（日本放送出版協会「ＮＨＫきょうの料理大百科」ほか）により，巻寿司の調理において，水気の多い食材を用いる際には適宜水気を切って用いることは通常行われることである旨主張する。しかし，審決では，上記のように，何ら合理的根拠が示されることなく認定が行われ，この点については実質的な審理も刊行物の提示もされていない。したがって，被告の証拠は，審判段階で提出された証拠の補強には当たらず，本訴においてこれらの証拠を新たに提出することは認められない。
なお，乙１～乙４は，いずれにしても上記の合理的根拠にはなり得ないものである。すなわち，各証拠は，茹でたり洗ったりした食材の水気を切るものであり，これらは当然に水を切ることが予定されているものであって，漬物の水分を除去することとは全く事情が異なる。漬物の多くは，漬け汁やうまみとしての水分が，その漬物の一部として構成されており，その水分は，当然に除去されるべき性質のものではない。また，証拠で示される水切りは，解凍の際の離水対策として水分を除去するものでもない。
(ｲ)巻寿司の芯が巻寿司全体に占める割合は，切断面面積比，体積比，重量比ともに，決して小さいものではなく，巻寿司全体と芯の割合（切断面面積比）は，例えば，３対１や２対１といった割合で構成される場合もある。このように，芯の面積比率が高い巻寿司のほうが，見栄えが良く豪華な印象を与えるのである。一方，漬物のほとんどは調味液に長時間漬け込まれ，内部に多量の水分を含んでいる。その状態でこれを冷凍し，その後解凍すれば，漬物の水分及び解凍の際の離水により，多量の水分が生じて外部に流れ出すことは明らかである。よって，解凍後に巻寿司の芯から生ずる水分を単に微量であるとする審決の認定は誤っている。
(ｳ)また，解凍後に生じる多量の水分を抑えるために，例えば，少ない候補の中から水分の少ない漬物を選択したり，冷凍の前又は解凍の後で漬物の水分を除去するなどの対応も考え得るが，甲１ではそのような考慮については全く記載がない。
(ｴ)したがって，甲１記載の巻きずしは，結果的には寿司として構成することができず，目的とする効果を達成することができないため，当業者が容易に実施できる程度に具体的な開示があるとは認められない。よって，甲１記載の巻きずしは，引用発明としての適格性を有しないものであり，これを引用発明として認定した審決には誤りがある。(ｵ)なお，審決は，甲１の記載から甲１発明として「細切れにした漬物に増粘剤を添加混合してスティック状に成形した漬物スティックを巻きずしの芯として使用した巻きずし」の発明を認定し，これと甲２発明及び本願出願当時の周知事項に基づいて，本願発明の進歩性を否定しようとするものである。ところが，被告は，甲１に開示されている技術的思想は「巻きずし」そのものであり，これが甲１発明として認定された発明であるかのごとく主張する。
このような被告の主張は，上記のように，甲１発明を「細切れにした漬物に増粘剤を添加混合してスティック状に成形した漬物スティックを巻きずしの芯として使用した巻きずし」とした審決における認定と明らかに矛盾するものである。ここで，被告の主張どおりに甲１発明を単なる「巻きずし」と認定した場合，審決での進歩性判断の前提は覆され，そこで示された論理付けも成立しなくなることは明らかである。
ウ取消事由３（進歩性判断の誤り）
(ｱ)周知の課題についての認定の誤り
審決は，巻寿司の彩りに変化をつけようとすることは，本願出願前周知の課題であり，同課題を解決する目的で，巻寿司の芯によって彩りに変化をつけること，及びその芯として漬物を用いることは周知事項であると認定している。


しかし，仮に上記課題が周知であったとしても，甲１発明について同課題が存在するとはいえない。すなわち，甲１には，漬物スティックに関する発明が記載され（段落【０００１】），その課題とするところは，歯の悪い老人等のために細切れにした漬物が，ばらばらにならないように包装することであり（段落【０００２】，【０００３】），巻寿司を製造した際の見栄えや色彩の考慮については一切記載がない。したがって，甲１発明の根本的な課題との関係及び甲１の記載全体を考慮すれば，甲１発明に同課題が存在するとの認定が誤りであるのは明らかである。
なお，被告は，乙１等の証拠により，巻寿司において色彩を考慮して具材を配することは周知であり，甲１発明において巻寿司の芯の彩りを考慮することは，当業者であれば当然なされたといえると主張する。しかし，甲１記載の漬物スティックは，押出機のスクリューによって細切れの漬物がランダムに押し出され，スティック状に形成されるので（段落【０００６】），被告が提出した各証拠に示されるような意図的な具材の分離的配置は不可能であり，結果として，彩りを考慮した構成をとることができないという事情がある。さらに，上記漬物スティックは，冷凍貯蔵されるものであるため（段落【０００６】），具材は，食感や色の再現性，保存性，離水の問題等に関し，冷凍に適した食材に必然的に限られてしまう。
したがって，このような漬物スティックに関する事情を総合的に判断すれば，甲１発明の漬物スティックに関し，巻寿司の芯としての彩りを考慮するという課題が存在すると考えるのはあまりにも不自然であり，被告の上記主張は誤りである。
(ｲ)甲２に基づく周知事項の認定の誤り
審決は，甲２の記載から，茄子漬の色は藍青色のものが最も評価され，その藍青色は茄子の皮によるものであることが周知事項であると認定している。
しかし，このような評価は，当該出願人の主観にすぎず，甲２の記載のみをもって，藍青色のものが最も評価されていることが周知事項であるとする認定は誤りである。市販の茄子漬には様々な色のものがあるが，その中で，特定の色の茄子漬に人気が集中しているとか，その人気等によって価格が高く設定されているといった事実は認められない。なお，審決の相違点アに関する認定（５頁１４行～２１行）の前後の記載をみれば，審決が，茄子漬について，色は鮮やかな藍青色のものが最も評価されていることまでも周知事項として認定していることに疑いの余地はない。仮に，藍青色が茄子によるものであることだけが周知事項であるとすると，藍青色のものが最も評価されていることが記載されていることを述べた点，及び巻寿司の彩りに変化をつけるために，その周知事項を適用するという点について合理的な説明ができない。したがって，藍青色が茄子の皮によるものであることだけが周知事項であるとする被告の主張は誤りである。
また，被告は，本願出願前において「色は鮮やかな藍青色が最も評価される」との事実があると主張するが，誤りである。実際には，１つの出願明細書に「色は鮮やかな藍青色が最も評価される」との記載があるにすぎない。「色は鮮やかな藍青色が最も評価される」ということは事実として証明されてはいないし，周知事項であるともいえない。(ｳ)甲１発明に対して甲２を適用した進歩性判断の誤り審決は，甲１発明において，周知の課題の存在を前提とし，それ以前に認定した周知事項を適用し，さらに，甲２記載の周知事項を適用することは，当業者が容易に想到し得たと判断するが，誤りである。甲１には，細切れの漬物がばらばらにならないようにするためにスティック状に成形した漬物スティックを巻きずしにしたものが記載され，甲２には，小なすの発色，食感，味を改良するための浅漬け方法が記載されている。
しかし，前述のとおり，上記周知の課題は甲１発明には当てはまらないものであり，巻きずしの芯として彩り豊かな漬物を適用することが周知事項であったとしても，このことをもって，甲２の浅漬け方法に関連して記載されている茄子漬の皮を甲１発明に適用するとの動機付けが存在するとは考えられない。
また，甲１発明と甲２発明については，技術分野の関連性及び課題の共通性は全くなく，このように技術思想の全く異なるものを結びつけて考える動機付けは一切見当たらない。
さらに，審決で看過した相違点，すなわち，「本願発明１が，茄子漬の青色の部分を選択的に取り出して巻寿司の芯として構成しているのに対し，甲１発明では，そのような発想，つまり，漬物の有色部分の選択及び当該選択された部分の取り出しという技術的思想が一切示されていない点」に関する本願発明１の特徴的な構成は，当業者が甲１発明に甲２発明を組み合わせたとしても想到することはできない。また，甲２の記載（茄子漬の色は，藍青色のものが最も評価され，その藍青色は茄子の皮によるものであること）を考慮したとしても，このことから，本願発明１のような「茄子漬の青色の部分を選択的に取り出す」という発想にはつながらない。
したがって，甲１発明に甲２発明を適用して当業者が容易に本願発明１に想到し得たとする審決の進歩性判断は誤りである。なお，被告は，原告の上記主張に対し，乙１及び乙３により反論を試みている。しかし，本件審判では，前記アの相違点看過のために「漬物の有色部分の選択及び当該選択された部分の取り出しという技術的思想」に関する審理判断は一切されておらず，これに関する引用例も挙げられていない。したがって，被告の示した上記証拠は審判段階で提出された証拠を補強するという位置づけのものではなく，本訴において提出すること及びこれらの証拠に基づいて周知事項を主張することは認められない。
なお，念のため，これらの新たな証拠について検討すると，乙１及び乙３に記載されている柚やオレンジは，当然のことながら茄子ではなく，漬物でもなく，野菜でもない。これらは柑橘系の果物の一種であって，茄子漬とは，調理や摂取の方法に関し一切共通点がない。また，柚の皮やオレンジの皮は，上記証拠に示されるとおり，そのほんの一部であるわずかな量が薬味として香り付け等に利用されるにすぎず，有色部分を選択的に切り取ったり，有色部分が皮と果肉である場合に，これらを共に利用するといった発想はない。したがって，仮に，これらの新たな証拠の提出が認められたとしても，これらの証拠に接した当業者が，漬物の有色部分の選択及び当該選択された部分を取り出して巻寿司の芯に用いるとの発想に至ることはなく，被告の主張は失当といわざるを得ない。
(ｴ)本願発明１の効果に関する認定の誤り


審決は，「・・・色鮮やかな藍青色の茄子漬の皮（青色部）を用いれば，青色が鮮やかな寿司が提供され，寿司からの色彩の印象をより豊かなものにすることができることや，その巻寿司の断面が，青色の芯の外側に白色の寿司飯が配置され，さらにその外側に黒色の海苔が配置されており，印象的な配色が形成されるという効果は，当業者が予想し得ることである。」としているが，仮に，茄子漬の藍青色の鮮やかさに消費者の評価が集まり，その藍青色が茄子の皮によるものであるとしても，甲２では，この青色の部分だけを切り取って部分的に用いるといった記載も示唆もない。
本願発明１の巻寿司では，茄子漬の青色の部分を切り取って集めることにより，青色部を集約し，ただでさえまれである青色を，より鮮やかに演出し，視覚的効果を高めているのである。ただ単に，茄子漬けを縦方向に（又は横方向に）青色部も含めて漫然と切って並べるのとは著しい視覚的効果の差がある。
甲１発明の巻きずしと，これとは全く技術分野の異なる甲２に接した当業者が，本願発明１の上記の顕著な効果を予想し得たとは到底解されない。
このように，本願発明１の構成は，これまでに青色の食材を印象的に配置するという発想がなく，かつ，どのような引用例の組み合わせからも導くことができない以上，自明ではなく，この構成による効果を当業者が予測し得たとする被告の主張にも何ら根拠がない。したがって，審決における上記効果に関する判断は誤りであり，本願発明１の進歩性を否定する根拠とはならない。
(ｵ)裁判例
後知恵の禁止と先行技術の内容の検討に関する注意点を示した以下の裁判例が存在する。
「・・・当該発明が容易想到であると判断するためには，先行技術の内容の検討に当たっても，当該発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測が成り立つのみでは十分でなく，当該発明の特徴点に到達するためにしたはずであるという示唆等が存在することが必要であるというべきであるのは当然である。」（知財高裁平成２０年（行ケ）第１００９６号事件判決）。
上記判示を本件に当てはめて考えれば，当業者が甲１発明と甲２に接して，本願発明１の特徴点に達したはずであるとはいえず，当該考察によって，より明確に本願発明１の進歩性は肯定される。すなわち，漬物スティックを芯とした巻きずしと小なすの浅漬け方法に接した当業者が，茄子漬の青色部だけを切り取って巻寿司の芯に含めたはずであるとする論理的な説明ができない。甲１と甲２に，そのような示唆は全く存在せず，周知事項もそのような茄子漬の利用法を示唆するものではない。
なお，上記判決以降，同判断基準は多くの裁判で採用され，実際にこの判断基準に基づいた判断によって進歩性が認められ，拒絶審決が取り消されている例が複数存在する。このような状況に鑑みれば，同判断基準による進歩性の検討を怠り，結果的に誤った判断に至った審決が違法として取り消されるべきであることは当然のことである。被告は，「審決が特定の判決の判示事項に沿った判断をしていないことを根拠に本願発明の進歩性は肯定されるとの原告主張は，失当である。」と主張するが，原告の意図は，形式的・機械的な判示事項の当てはめを期待するものではない。上記裁判例の趣旨及び本願発明１に関する容易想到性の判断手法を具体的に考慮すれば，その判断の過程において，上記判断基準を適用することが妥当である。すなわち，漬物スティックを芯とした巻きずしと小なすの浅漬け方法に接した当業者が，茄子漬の青色部だけを切り取って巻寿司の芯に含めたはずであるとする示唆等が存在するか否かについて判断されなければならない。したがって，このような判断基準による検討を行わずにされた審決における進歩性の判断は違法であり，被告の上記主張は明らかに失当である。
２請求原因に対する認否
請求の原因(1)ないし(3)の各事実は認めるが，(4)は争う。
３被告の反論
審決の認定判断に誤りはなく，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。
(1)取消事由１に対し
ア原告は，審決の本願発明１の要旨認定には誤りがあると主張するが，審決は，本願発明１の要旨を認定するに当たり，願書に添付された明細書，特許請求の範囲及び図面（甲７）の記載から，特許請求の範囲に記載された事項により特定されるとおりに認定している。
また，発明の進歩性について審理するに当たり，その発明の要旨認定は，特段の事情のない限り願書に添付した（明細書の）特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきであるところ（最高裁平成３年３月８日第二小法廷判決・民集４５巻３号１２３頁），本件において，特許請求の範囲以外の本願明細書の記載を参酌して要旨認定をしなければならない特段の事情は見当たらない。
よって，審決による本願発明１の要旨認定に誤りはなく，原告の上記主張は失当である。
イまた，原告は，審決には相違点を看過した誤りがあると主張するが，原告の上記主張は，要するに，本願発明１の要旨認定に誤りがあることを前提とするものである。前記アのとおり，審決による本願発明１の要旨認定に誤りはないから，相違点の看過をいう原告の主張は，その前提において失当である。
なお，審決は，本願発明１と甲１発明との相違点アについて，「『漬物』の種類が，本願発明１では，茄子漬の青色部であるのに対し，甲１発明では明らかでない点」と認定し，同相違点アについて，「茄子漬は味と共に漬物の色が評価され，色は鮮やかな藍青色のものが最も評価されていること（摘示（２ａ））が記載され，且つ，それのみならず，茄子漬における藍青色は茄子の皮に因るものであることも，本願出願前，周知事項であった。」（５頁１４行～１７行），「該彩り豊かな漬物として，刊行物２に記載され本願出願前周知の，色鮮やかな藍青色の茄子漬の皮（青色部）を用いることは，当業者が容易に想到し得たことと認める。」と判断している。
そうすると，審決は，「茄子漬の青色部」を「色鮮やかな藍青色の茄子漬の皮（青色部）」，すなわち，「茄子漬の青色の部分を取り出した（切り出した）もの」として相違点アについて判断しているから，実質的にみても，原告が主張するような相違点看過の不備はない。ウよって，審決には，原告が主張するような本願発明１の要旨認定の誤り及び相違点の看過の違法はないから，取消事由１は理由がない。
(2)取消事由２に対し


ア原告の主張は，要するに，甲１が特許法２９条２項適用の前提となる同法２９条１項３号記載の「刊行物」に該当しないというものである。しかし，発明が技術的思想の創作であること（同法２条１項）に鑑みれば，当該刊行物に接した当業者が，思考や試行錯誤などの創作能力を発揮するまでもなく，出願時の技術常識に基づいてその技術的思想を実施し得る程度に発明（本件では「巻きずし」）の技術的思想が開示されているときには，上記刊行物には当該発明が記載されているといえる。そして，甲１には，「巻きずし」という技術的思想の開示があるところ，以下のとおり，当業者であれば，特段の創作能力を発揮するまでもなく，技術常識に基づいてその技術的思想（巻きずし）を実施し得るのであるから，甲１が同法２９条２項所定の同法２９条１項３号記載の刊行物に該当しないという原告の主張は失当である。
イ(ｱ)原告の主張するように，甲１の「漬物スティック」の漬物の内部に水分が多量に吸収されるとしても，巻寿司の調理において，水気の多い食材を用いる際には適宜水気を切って用いることは通常行われることである。
例えば，証拠（乙１～乙４）には，それぞれ次の記載がある。・乙１（ＮＨＫきょうの料理大百科，日本放送出版協会，１９９４年１１月１０日第１刷発行）
「太巻きずし・・・⑦みつばは熱湯で色よくゆでて水に取り，水けを絞る。」（４１６頁）
・乙２（ＮＨＫ「きょうの料理」ポケットシリーズ＜カラー版＞⑨すし・ご飯もの，日本放送出版協会，昭和５０年１０月２０日第１刷発行）
「中巻きずし・・・③三つ葉は煮たっている湯に塩少々を入れた中で，サッとゆでて水に取り，絞って塩少々をふっておく。ほうれん草の場合も同じ。」（２２～２３頁）
・乙３（ｎｏｎ－ｎｏお料理基本大百科，集英社，１９９８年１０月２０日発行）
「ちらしずし・・・５    にんじんは４ｃｍ長さのせん切りにしてひたひたの水とＢの調味料を加えて煮て，柔らかくなったらザルにあ
げて汁気を切ります」（４８４～４８５頁）
「手巻きずし・・・６    青じそはよく洗って水気を切り，・・・」
（４８８～４８９頁）
・乙４（ＮＨＫきょうの料理    新・ポケットシリーズ⑤すしとご飯，日本放送出版協会，１９９３年１１月１６日第１刷発行）「細巻きずし・・・②かんぴょうは洗って塩もみし，水で柔らかくゆでて余分なゆで汁を捨て（ヒタヒタよりやや少なめに残す），砂糖，しょうゆを加えてにじるが少し残る程度に煮て汁けをきり，のりの幅に合わせて長さを切る。③きゅうりは塩少々をまぶして板ずり
し，水で洗って水けをふき，・・・」（２０頁）
(ｲ)したがって，甲１に記載がなくとも，乙１～乙４によれば，水気の多い漬物を巻寿司に使用する場合において，漬物の冷凍の前又は解凍の後で水分を除去することは，当業者が通常行うことであるといえる。すなわち，甲１に接した当業者であれば，特段の創作能力を発揮するまでもなく，出願時の技術常識に基づいて，そこに開示されている技術的思想である「巻きずし」を実施し得るといえる。
ウよって，審決には，原告が主張するような甲１発明の認定の誤りはないから，取消事由２は理由がない。
(3)取消事由３に対し
ア周知の課題についての認定誤りにつき
(ｱ)甲３，甲４，乙１，乙４によれば，巻寿司において，色彩を考慮して具材を配することは周知であったといえる。
すなわち，これらの証拠には，それぞれ次の記載がある。・甲３（特開２００３－１２５７１９号公報，公開日平成１５年５月７日，発明の名称「穴子押し巻きずし」）
「従来巻きずしは，巻き簾に焼きのりを・・おき，・・すし飯を・・焼きのりの中央におき・・全体にのばし・・，その中央部に厚焼き卵，えびそぼろ，しいたけ，のりの長さに折ったかんぴょうと細切りのきゅうりを並べ・・巻き簾で巻き締め・・一般的な巻ずしである。従来の，よく用いられる甘辛味のかんぴょう，しいたけ，焼きあなご，甘みのある厚焼き卵，えびそぼろ，青みに細切りきゅうり，ゆでた三つ葉やほうれんそうで，彩りと味に変化をつける芯のとり合わせた具を，巻き簾に焼きのりをおき，その上にすし飯を・・直接載せ，巻き簾で巻き締め両端を押えて成形される・・」（段落【０００２】～【０００３】）・甲４（実用新案登録第３１０５７７３号公報，発行日平成１６年１１月２５日，考案の名称「調理用カッター」）
「・・太巻き，海苔巻き，卵巻き，青菜巻き等々の寿司を調理する際，・・ピンク色のチューリップであれば，茹でたり煮たりしたソーセージや人参を・・。チューリップ形の色が黄色であれば，棒状のチーズや沢庵などを用いても良い。・・祭り用の巻き寿司の一例であり，チューリップの花形６に，青菜を用いた茎８，例えば胡瓜を縦に割いた葉９，外側を海苔１０で巻いた太巻き寿司の一例である」（段落【００１５】～【００１７】）
・乙１
「⑤・・・かんぴょうを１本，きゅうりとわさび，たくあん，まぐろ
とわさびを２本ずつ巻き・・・」（４１７頁）
・乙４
「巻きずしに慣れるには細巻きから。具をいろいろに変えて味や彩りを楽しみましょう。」（２０頁）
なお，乙１について，明記はないものの，「かんぴょう」の「茶」，「きゅうりとわさび」の「緑」，「たくあん」の「黄」，「まぐろとわさび」の「赤」と，彩りを考慮しているのは明らかである。(ｲ)また，寿司の具材として，漬物を用い，彩りを与えることも，証拠から周知であったといえる。
例えば，甲４の段落【００１６】には，太巻寿司の芯として「沢庵」を用いること，乙１の４１７頁及び乙４の２０頁には，細巻きずしの芯として「たくあん」を用いることが，それぞれ記載されている。また，甲５（実願昭５８－１８０４７６号のマイクロフィルム（実開昭６０－８７５８２号），公開日昭和６０年６月１５日，考案の名称「米飯加工食品用の具材」）の３頁１４行～１８行には，「・・自動巻寿司製造機においては・・その中心部に装填すべき具材は，椎茸，卵，干瓢，凍豆腐，沢庵・・」と記載されている。


このほか，乙５（ＪＴＢキャンパスブック諸国漬物の本    風土が育んだ逸品を訪ねて，ＪＴＢ，２０００年１１月１日初版発行）の５７頁には，「香味庵まるはち漬物寿司」の表題で，「ここで珍しい漬物寿司が食べられるのだ。握りに太巻，細巻。これが漬物？とうならせるほど彩りも美しく，ひと口大の小ぶりな寿司はまるで細工物だ。マグロを思わせるボタン色の握りは，さわやかなミョウガの酢漬。カズノコのようなべっこう色の握りは，なんと奈良漬だった。甘めの酢めしにまぜ込んだ赤ジソ漬の塩味との相性が絶妙だ。青菜でくるんだ握りめしは，紀州のめはり寿司を思い出す。もっともこちらは目を見張るほど大きくはないが。山ごぼうのシャリッとした歯ごたえが快い細巻。あっさりした梅漬の太巻，５，６種類の漬物を芯にした太巻も，何が入っているかお楽しみ。」（上欄右から１４行～下欄右から６行）と記載されている。さらに，乙６（わたしの保存食漬けもの四季折々    おいしい漬け方と料理ヒント，婦人之友社，２０００年１２月１５日第１刷発行）には，「漬けものずし」の料理方法として，「③・・・小茄子は半分に切り，それぞれをすし飯とにぎる。」（２３頁）と記載されており，同頁の写真には，茄子の皮を上面にしたにぎり寿司も記載されている。(ｳ)そうすると，漬物を用いた巻寿司の発明である甲１発明において，巻寿司が提供される場面に応じて，巻寿司の芯の彩りを考慮することは，当業者であれば当然なしうることといえる。このことは，甲１にそのような考慮をすることを阻害する事由が記載されていれば格別，甲１に上記周知の課題についての記載がないこととは関係がない。(ｴ)したがって，原告の主張には理由がない。
イ甲２に基づく周知事項の認定の誤りにつき
(ｱ)審決が，相違点アについての判断において，「一方，刊行物２には，漬物の一つとして茄子漬があり，茄子漬は味と共に漬物の色が評価され，色は鮮やかな藍青色のものが最も評価されていること（摘示（２ａ））が記載され，且つ，それのみならず，茄子漬における藍青色は茄子の皮に因るものであることも，本願出願前，周知事項であった。」（５頁１４行～１７行）と説示するように，「色は鮮やかな藍青色のものが最も評価されていること」については，周知事項であると認定しておらず，甲２に記載された事実として認定している。そして，審決が判示するとおり，甲２の段落【０００２】には，「色は鮮やかな藍青色が最も評価される」との記載がある。
原告の主張は，審決を正解しないものであり，失当である。なお，甲２における「色は鮮やかな藍青色が最も評価される」との記載が当該出願人の主観であるとしても，甲２は本願出願前に公知の刊行物であるから，本願出願時において，「色は鮮やかな藍青色が最も評価される」との事実があることに変わりはない。
(ｲ)上記(ｱ)のとおり，審決には原告主張の誤りはないが，茄子漬けにおいて青系の色（藍青色，紺色，紫色）が評価されていることは，以下の証拠にも示されるように，本願出願時においてごく一般的なことである。
例えば，乙７（特開昭６２－３２８３８号公報）には，「冷凍により，茄子漬のもう１つの生命である茄子紺色の長期保存が可能になり・・・」（２頁左下欄５行～６行）との記載がある。
また，乙８（小川敏男，光琳テクノブックス８漬物製造学，株式会社光琳，平成元年３月２０日発行）には，「４－１漬物色沢の問題・・・漬物は食膳のアクセサリーとして色彩りの役割を果たす場合もあり，紅しょうが，赤梅干し，黄色のたくあん，桃色のさくら漬，緑色の広島菜，ナスの紫紺色など，色鮮やかなものが望まれる」（１０５頁）との記載がある。
さらに，乙９（主婦の友ブックス漬物と果実酒，平成１１年１２月１６日特許庁受入れ）の４４頁には，なすの漬物について，「なすの紫色をきれいに出すには，塩やミョウバンでよくこすることです。保存漬けにも当座漬けにもなります。家庭では，浅漬けの色と新鮮さを楽しむのがよいのでは。」との記載がある。
ウ甲１発明に対して甲２を適用した進歩性判断の誤りにつき(ｱ)原告は，「巻寿司の彩りに変化をつけようとすること」という課題は甲１発明には当てはまらないと主張するが，前記アのとおり，原告の上記主張は理由がない。
したがって，上記課題が甲１発明には当てはまらないことを前提に，甲２の茄子漬けの皮を甲１発明に適用する動機付けはないとする原告の主張は，その前提において失当である。
(ｲ)また，原告は，甲１発明と甲２とは，技術分野の関連性及び課題の共通性は全くないから，両者を結びつけて考える動機付けがないと主張するが，審決が認定する甲１発明は，「細切れにした漬物に増粘剤を添加混合してスティック状に成形した漬物スティックを巻きずしの芯として使用した巻きずし」，すなわち漬物を芯に含む巻寿司である（なお，甲１発明の認定に誤りがないのは，前記(2)のとおりである。）ところ，甲２には「なすびの浅漬け」すなわち「漬物」に係る技術が記載されているから，「漬物」又は「漬物」を利用した料理という点で両者は技術分野を同一にするものである。
そして，前記アのとおり，巻寿司において色彩を考慮して具材を配することは周知の課題であったこと，前記イのとおり，茄子の青系色は料理の彩りとして一般的に評価され，茄子の青色は皮によるものであることが周知の事実であることを考慮すれば，審決が「甲１発明の漬物を芯に含む巻寿司において，上記周知の課題である巻寿司の彩りに変化をつけようとし，・・・該彩り豊かな漬物として，・・・色鮮やかな藍青色の茄子漬の皮（青色部）を用いることは，当業者が容易に想到し得たこと」と判断した点に誤りはない。
(ｳ)さらに，原告は，本願発明１が茄子漬けの青色の部分を選択的に取り出して巻寿司の芯として構成しているのに対し，甲１発明にはそのような発想，つまり漬物の有色部分の選択及び当該選択された部分の取り出しという技術的思想が一切示されていないと主張するが，野菜や果物の皮などの一部を彩りや風味を加えるために利用することは，料理において一般的に行われてきたことである。
例えば，柚の皮は，風味のほか，彩りも評価されるものであるが，様々な料理において，彩りや風味を加えるために柚の皮を散らすことは一般的に行われてきたものであり（乙１，３），オレンジの皮についても同様である（乙１）。
・乙３


「黄ゆずは，色も大事な要素。皮はせん切り，そぎ切り，松葉切り（松葉ゆず）にして，煮物の天盛りや吸い口に。」（６８４頁）「白菜のゆずおひたし・・・４    ・・・ゆずの皮も加えて混ぜ，
器に盛ります」（１４７頁）
「しめじと春菊のおろしあえ・・・４    ゆずの皮は黄色い表皮を薄くそぎ取って，せん切りにします。・・・上にゆずのせん切りをのせます。」（１８９頁）
・乙１
「ぶり大根・・・④・・・柚の皮のせん切りを散らす」（３０１頁）
「いさきのムニエルオレンジソース・・・⑥・・・オレンジの実
とせん切りにした皮を飾り・・・」（２４２頁）
以上のとおり，柚の例のように，野菜や果物の皮等一部を彩りや風味を加えるために利用することは料理において一般的に行われてきたことであるから，彩りのよいとされる「茄子漬けの皮」の一部のみを用いて料理に利用することも，当業者であれば通常の創意工夫をする範囲内のことであり，適宜になし得たことといえる。
(ｴ)以上のとおりであるから，甲１発明に対して甲２を適用した審決の判断に誤りはない。
エ本願発明１の効果に関する認定の誤りにつき
茄子漬けの青色部分を切り取って巻寿司に用いれば，「その巻寿司の断面が，青色の芯の外側に白色の寿司飯が配置され，さらにその外側に黒色の海苔が配置され」，青色，白色，黒色の「印象的な配色が形成される」ことは自明であり，本願発明１の効果は，当業者が予測し得ることである。また，茄子漬の青色の部分を集めること，青色部を集約して青色をより鮮やかに演出することについては，特許請求の範囲に記載されていないから，原告の主張は特許請求の範囲の記載に基づかないものであって，失当である。
オ裁判例につき
(ｱ)審決における本願発明１についての進歩性の判断が，原告が挙げて説明する判決の判示に則していないからといって，直ちに本願発明１の進歩性が肯定されることにはならない。
すなわち，進歩性について定める特許法２９条２項は，当業者が「前項各号（同法２９条１項各号）に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたとき」は，その発明については，「同項（２９条１項）の規定にかかわらず，特許を受けることができない」と規定し，その発明についての進歩性を否定するに足りる論理付けができたときは，その発明は特許を受けることができないとされる。そして，審判官は，本願発明１の進歩性を否定するに足りる論理付けをすることができたので，その論理を審決の理由（同法１５７条２項４号）に記載したものである。そうすると，論理付けができなかったことを主張するのであれば格別，審決が特定の判決の判示事項に沿った判断をしていないことを根拠に本願発明１の進歩性が肯定されるとの原告の主張は失当である。単に引用文献に示唆等の明示がないことのみをもって，進歩性は肯定しうるとされる根拠はない。そして，審決が進歩性を否定した論理付けに誤りがないのは前述のとおりであるから，論理的な説明ができないとする原告の主張は理由がない。
(ｲ)なお，引用文献には課題が明記されていないものの，課題が自明であるか容易に着想しうる場合において発明の進歩性は否定されるとした裁判例として，東京高裁平成８年５月２９日判決（平成４年（行ケ）第１４２号），東京高裁平成９年１０月１６日判決（平成７年（行ケ）第１５２号），知財高裁平成２１年９月１５日判決（平成２１年（行ケ）第１０００３号），知財高裁平成２２年４月１９日判決（平成２１年（行ケ）第１０２６８号），知財高裁平成２３年７月２７日判決（平成２２年（行ケ）第１０３５２号）がある。
第４当裁判所の判断
１請求の原因(1)（特許庁における手続の経緯），(2)（発明の内容），(3)（審決の内容）の各事実は，当事者間に争いがない。
２容易想到性の有無
審決は，本願発明１は甲１発明，甲２発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に想到できるとし，一方，原告はこれを争うので，以下検討する。
(1)本願発明１の意義
ア本願明細書（公開特許公報，甲７）には，次の記載がある。
(ｱ)特許請求の範囲
前記第３，１(2)【請求項１】のとおり。
(ｲ)発明の詳細な説明
・【技術分野】
「この発明は，茄子の漬物を使った寿司に関する。」（段落【０００１】）
・【発明が解決しようとする課題】
「したがって，自然界で調達することが極めて困難である青色の食材を用いた寿司が容易に提供されれば，上述のような色彩のバランスを容易に調整できるという点で価値がある。また，上述のように，青色に見える寿司の実現は非常に困難であるため，青色の食材を用いた寿司が単独で提供されること自体にも大きな価値がある。」（段落【００１１】）
・「したがって，本発明の目的は，青色の寿司ねたを含んだ寿司を提供することにある。またさらに，本発明の目的は，安全性が高く，傷みにくく，さらに採取および加工が容易である青色の食材を寿司ねたとして使用する寿司を提供することにある。」（段落【００１２】）
・【課題を解決するための手段】
「本発明の第１の実施態様は，茄子漬の青色部を芯に含む巻寿司である。」（段落【００１３】）
・「本発明の第２の実施態様は，茄子漬の青色部を芯とした巻寿司である。」（段落【００１４】）
・「本発明の第３の実施態様は，上述した本発明の第１の実施態様または第２の実施形態において，茄子漬の青色部小片を芯に含む巻寿司である。」（段落【００１５】）
・【発明の効果】
「本発明によって，青色が鮮やかな寿司が提供され，寿司から与えられる色彩の印象をより豊かなものにすることができる。」（段落【００１６】）
・「また，本発明に係る寿司は巻寿司である。この巻寿司の断面は，青色の芯の外側に白色の寿司飯が配置され，さらにその外側に黒色の海苔が配置されており，これによって，今までになかった，印象的な配色が形成される。」（段落【００１７】）
・【発明を実施するための最良の形態】


「本明細書において『青色』とは，厳密に１つの特定の色を指す意図で用いられているわけではなく，人間が青色と視認しうる一定の範囲の色のことを指す。図２には，ＪＩＳ（日本工業規格）が『物体色の色名』で規定している慣用色名の一部がＲＧＢ（ＲはRed（赤），ＧはGreen（緑），ＢはBlue（青））の値とともに示されているが，たとえば，これらを代表的な『青色』と考えることができる。」（段落【００２４】）
・「ＲＧＢによって，赤，緑，青の３原色を元に色を特定することができる。ここでは，Ｒ，Ｇ，Ｂのそれぞれが，０～２５５の２５６段階で表現されている。」（段落【００２５】）
・「ＲＧＢの値は，その組み合わせによって色が変化するので，青色の範囲を，Ｒ，Ｇ，およびＢの各値の範囲で定義することは難しいが，一般的には，図２に示された各色のＲＧＢ値の組み合わせに近い値を有する色は，『青色』の範囲に含まれる。」（段落【００２６】）・「図２から分かるように，ここでは，やや緑がかった緑青色から，やや紫がかった紫紺なども青色の範囲に含まれる。なお，図２には，紫（ＮＯ．４４）とパープル（ＮＯ．７５）のように，異なる名称であるが実質的に同じ色となるものも含まれている。」（段落【００２７】）・「また，紺色（ＮＯ．２９），茄子紺（ＮＯ．４６），群青色（ＮＯ．３２），藍色（ＮＯ．２１）なども上記青色に含まれる。芯２の色は，茄子の種類や漬け方等によって，青色の範囲に含まれる様々な色に視認されうる。」（段落【００２８】）
・「芯２に，茄子の青色部を用いることは，自然界では稀な青い食品を人々に提供するという大きな効果があるが，それ以外に，健康増進という面でも大きな役割を果たす。茄子の皮の部分に含まれるナスニンは，抗酸化物質であるポリフェノールの一種であり，そのポリフェノールの働きにより，免疫力が高まり，ガンや老化予防に効果を発揮する。また，それに加えてポリフェノールには，血管をきれいにして高血圧や動脈硬化を予防する効果があるとも言われている。」（段落【００２９】）
・「次に，茄子漬から芯２の材料となる青色部を取り出す方法の一例について，図３を参照して説明する。図３Ａには，茄子のへた１２および皮１３を含む茄子漬１１の全体の外観が示されており，点線Ｋは，茄子漬１１の表面部分が切除される切除線を示している。この表面部分は，皮１３および，その皮１３に近接した果肉１６（後述する図３Ｂ参照）を含み，芯２の青色部１４に対応する。・・・」（段落【００３１】）
・「図３Ｂは，図３Ａの一点鎖線Ｌに沿って茄子漬１１を切断した場合の断面図である。皮１３の内側には果肉１６がある。発色部１５は，皮１３と，皮１３に近接した果肉１６の一部からなり，青色に発色した部分である。点線Ｍは，図３Ａに示した点線Ｋに対応する線であり，このような切除線に沿った切除により，結果的に薄い切除片（すなわち，青色部１４）が得られる。図３Ｂでは，発色部１５と，これに属さない果肉１６の部分の境界線が明確に表示されているが，実際は，このように，急に青色に変化するわけではなく，果肉１６の中心部から外側にかけて徐々に青色に変化する。」（段落【００３３】）・「したがって，切除された青色部１４には，薄い青色から濃い青色といった，均一でない青色の皮１３および果肉１６が含まれる場合がある。また，巻寿司１の芯２に用いられる青色部１４としては，青色部１４が全体として青色に見える限り，多少白色の皮１３や果肉１６を含んでいてもよい。また，皮１３と，皮１３に極めて近い果肉１６からなる発色部１５の一部のみを切除することによって，より，青色が濃く鮮やかな青色部１４を得るようにすることも可能である。」（段落【００３４】）
・「図３Ｃは，図３Ａおよび図３Ｂに示すような態様により切除された茄子漬１１の青色部１４を示している。青色部１４は，たとえば，複数の点線Ｎに沿って包丁等で切り分けられることにより，さらに小さい複数の小片に形成される。芯２として用いられる青色部１４の形状は，図３Ｃに示される，切り分け前の比較的大きな形状であってもよく，芯２として巻寿司１に合理的に格納される限り，どのような形状，大きさであってもよい。ただし，本発明に係る巻寿司１の芯２としては，たとえば，図３Ｃに示す切り分け前の形状のものを２ないし４程度または粗みじんに切り分けたり，点線Ｎに沿った細切りやみじん切りにしたりすることにより，青色部１４をある程度小さな形状にして用いることが好ましい。」（段落【００３５】）
・「芯２として青色部１４が得られた後は，通常の手順で巻寿司１を製造する。海苔の上に配置した寿司飯３の上に青色部１４を置く際には，必要に応じて余分な水分を絞る等の作業により取り除くことが望ましい。」（段落【００３６】）
・「また，青色部１４は，巻き込んだときに巻寿司１の芯２の位置に配置される。また，青色部１４の量は，一定（好ましくは巻寿司１の断面の２割ないし３割程度）の断面積を専有するよう調整する。上述のように，青色部１４またはその小片は，基本的に細長の形状であるため，一定の断面積を確保するためには，複数の青色部１４をまとめて（あるいは重ねて）配置することが望ましい。」（段落【００３７】）・「また，芯２の材料として，茄子漬１１の青色部１４以外の素材を加えてもよい。たとえば，青色部１４，卵焼き，おぼろ，およびキュウリからなる芯を一緒に巻き込んで太巻き等を構成してもよい。」（段落【００３８】）
・【図面の簡単な説明】
【図３】本発明の一実施形態に係る巻寿司に用いられる青色部を得るための方法を示す略線図である。（段落【００３９】）
・【符号の説明】
１１・・・茄子漬，１２・・・へた，１３・・・皮，１４・・・青色部，１５・・・発色部，１６・・・果肉」（段落【００４０】）
・【図３】
Ａ                     Ｂ                        Ｃ
ック」
・【請求項３】
「該漬物スティックはプラスチックフィルムによって被覆されてい


る請求項１または２に記載の漬物スティック」
(ｲ)発明の詳細な説明
・【産業上の利用分野】
「本発明はスティック状に成形した漬物スティックに関するものである。」（段落【０００１】）
・【従来の技術】
「従来から巻きずしの芯や歯の悪い老人等のために細切れにした漬物が供されている。」（段落【０００２】）
・【発明が解決しようとする課題】
「しかしながら細切れにした漬物はばらになり易く，包装する時や巻きずしを作る時に不便であった。」（段落【０００３】）
・【課題を解決するための手段】
「本発明は上記従来の課題を解決するための手段として，細切れにした漬物(1)に増粘剤を添加混合してスティック状に成形した漬物スティック(8)を提供するものである。」（段落【０００４】）
・【作用】
「増粘剤を細切れにした漬物に添加混合すると賦形性が付与されてスティック状に成形することが出来る。該漬物スティック(1)はばらばらになりにくいからプラスチックフィルム(2)等に包装したりこれを芯として巻きずしを作ることは容易である。また該漬物スティック(8)を凍結させれば更にばらばらになりにくゝなる。」（段落【０００５】）
・【実施例】
「本発明を図１～図４に示す一実施例によって説明すれば，漬物の細切れ(1)にはカルボキシメチルセルロース・・・等の食品用水溶性増粘剤が添加混合されており，該細切れ(1)は押出機(2)の投入口(3)から投入され，シリンダー(4)内のスクリュー(5)の回転によってノズル(6)からスティック状に押出され，ノズル(6)に被着されている長細袋状のプラスチックフィルム(7)内に充填される。このようにして図２に示すソーセージ状の漬物スティック(8)が製造されるが，該漬物スティック(8)は冷凍され貯蔵される。」（段落【０００６】）・「該漬物スティック(8)を巻きずしの芯として使用するときには，図３に示すようにすのこ(9)の上にのり(10)を置き，該のり(10)上に温かい酢めし(11)を載せ，凍結状態の漬物スティック(8)をプラスチックフィルム(7)を除いてその上に載せ，通常通りに巻いて図４に示すような巻きずし(12)を作る。この場合漬物スティック(8)は凍結状態でありばらばらにはならないのでこれを芯とした巻きずしを作ることは極めて容易であって，巻きずし製造を機械化することも出来る。該漬物スティック(8)は巻きずし(12)を作った後，周りの温かい酢めし(11)によって解凍される。」（段落【０００７】）
・【発明の効果】
「本発明では細切れにした漬物でもばらばらにならないから，容易に包装出来またこれを芯として巻きずし等も容易に作ることが出来る。」（段落【０００９】）
・【図面の簡単な説明】
図１～図４は本発明の一実施例を示すものである。
・【図３】巻きずし製造説明図
・【図４】巻きずし斜視図
【符号の説明】
「１漬物の細切れ
８漬物スティック」
【図３】                               【図４】イ上記記載によれば，引用例１は，細切れにした漬物がばらになりやすく，包装するときや巻きずしを作るときに不便であることを課題とし，これを解決するために，細切れにした漬物に増粘剤を添加混合してスティック状に成形した漬物スティックを提供することによって，細切れにした漬物でもばらばらにならず，容易に包装でき，またこれを芯として巻きずし等を容易に作ることができるようにしたものであると認めることができる。
(3)引用例２の意義
ア引用例２（甲２）には，次の記載がある。
(ｱ)特許請求の範囲
・【請求項１】
「３～９％濃度の食塩水の中に，ミョウバンが２～１０ｇ／Ｌ，および鉄粉が０．５～５．０ｇ／Ｌの割合で添加されてなる液中になすびを浸漬することを特徴とするなすびの浅漬け方法。」
(ｲ)発明の詳細な説明
・【従来の技術】
「東北，北陸地方では，ピストル型の小なすといわれる小型のなすびを浅漬して食する習慣がある。この浅漬けは，容器の中にたっぷりと入れた食塩水あるいはこの食塩水の中に更にミョウバン，鉄釘を入れた中に小型のなすびを泳ぐ様に浸すもので，商品としてみた場合，味とともに漬物の色が評価されるべきポイントとなる。色は鮮やかな藍青色が最も評価される。従来この浅漬けの液には上記した食塩水あるいはこの食塩水の中に更にミョウバン，鉄釘を入れたものが使用されているが，色に鮮やかさがなくまた色むらが出やすい欠点もある。」
（段落【０００２】）
・【発明が解決する課題】
「本発明は，かかる問題に鑑みてなされたもので，その目的とするところは，色は鮮やかな藍青色でしかも色むらなく，シャッキとした歯応えがあり，味も均質ななすびの浅漬け方法を提供せんとするものである。」（段落【０００３】）
・【課題を解決するための手段】
「本発明者は上記問題に関して鋭意研究を行った結果，次の知見を得た。すなわち，３～９％濃度の食塩水の中に，ミョウバンを２～１０ｇ／Ｌ，および鉄粉を０．５～５．０ｇ／Ｌの割合で添加してなる液中になすびを浸すと上記問題点が解決できることを見出だした。本発明はこの知見に基づいて成されたものである。」（段落【０００４】）
・【発明の効果】
「１．魚鮮やかで色むらがない。
２．シャッキとした歯応えがある。
３．味がよい。
４．鉄分が豊富で体に吸収されやすい。
５．経済的に安価に製造できる。」（段落【０００８】）イ以上の記載によれば，引用例２には，鮮やかな藍青色で色むらがなく，歯応えがあり，味が均質ななすびの浅漬けを得る方法が記載されていることが認められる。
(4)取消事由の主張に対する判断
ア取消事由１（本願発明１の認定の誤り，相違点認定の誤り）について原告は，本願発明１における「茄子漬の青色部」とは，発明の詳細な説明の記載を参酌すれば，茄子漬の青色の部分を取り出した（切り出した）ものなので，審決が，後述する本願発明１を特許請求の範囲の請求項１に記載された事項により特定されるとおりのものと認定したことは誤りであり，また，その結果，本願発明１と甲１発明の相違点を看過した誤りがあると主張する。


しかし，本願発明１の特許請求の範囲には「茄子漬の青色部」が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項として記載されているのであって，「茄子漬の青色の部分を取り出した（切り出した）もの」とは記載されていない。そして，「茄子漬の青色部」との記載が意味する事項は明確であって，これを，「茄子漬の青色の部分を取り出した（切り出した）もの」と解釈して，特許を受けようとする発明を認定しなければならない理由もない。してみると，審決が本願発明１をその特許請求の範囲の記載のとおりに「茄子漬の青色部を芯に含む巻寿司」と認定したことに誤りはない。また，本願発明１の認定に誤りがないので，本願発明１と後述する甲１発明との相違点の看過もなく，原告の主張は理由がない。
イ取消事由２（甲１発明の認定の誤り）について
原告は，甲１発明は，その製造工程において解凍の際に多量の水分が外部に流れ出るので，巻寿司を作ることができず，甲１発明は実施不可能であり，このような発明を引用発明として認定した審決には誤りがあると主張する。
そこで検討するに，甲１の実施例には，漬物の細切れを食品用水溶性増粘剤と混合し，スティック状に成形して，長細袋状のプラスチックフィルム内に充填した後に，冷凍して貯蔵し，これを巻寿司の芯として使用する場合には，温かい酢めしの上に上記凍結状態の漬物スティックを載せ，通常通りに巻いて巻寿司を作るとの記載がある（甲１の段落【０００６】及び【０００７】）。
他方で，審決が認定した甲１発明は「細切れにした漬物に増粘剤を添加混合してスティック状に成形した漬物スティックを巻きずしの芯として使用した巻きずし」であって，漬物スティックが凍結状態にあることまで認定したものではないため，巻寿司の芯となる漬物スティックを得る上で，漬物スティックの解凍工程を必須の工程とするものではないところ，原告の主張は，請求項２の記載に加え，甲１の実施例において，巻寿司の製造の際に，凍結状態の漬物スティックを使用する旨の上記記載があることをその根拠とするものと解される。しかし，甲１は，細切れにした漬物はばらばらになりやすく，包装するときや巻寿司を作るときに不便であったという課題を解決するために，細切れにした漬物に増粘剤を添加混合してスティック状に成形した漬物スティックを提供するというもの（甲１の段落【０００３】及び【０００４】）であり，甲１発明が解決しようとする課題との関係において，当該漬物スティックの冷凍は，甲１では必須の要件とはされていない。そして，甲１記載の漬物スティックを巻寿司の芯として使用した巻寿司である甲１発明も，冷凍された漬物スティックを使用しなければ，巻寿司を得ることができないというものではない。以上からすると，原告の主張は，甲１発明の正しい理解に基づくものではなく，これを採用することはできない。
ウ取消事由３（進歩性判断の誤り）について
(ｱ)「周知の課題についての認定の誤り」につき
原告は，仮に巻寿司の彩りに変化をつけようとするという課題が周知であったとしても，甲１には巻寿司の見栄えや色彩の考慮についての記載がないので，審決が甲１発明に巻寿司の彩りに変化をつけようとする課題が存在すると認定したことは誤りであると主張する。しかし，審決は，巻寿司の彩りに変化をつけようとすることが本願出願前に周知の課題であることを根拠に，漬物を芯に含む巻寿司である甲１発明にも上記課題が存在したと判断するものであって，甲１自体に巻寿司の見栄えや色彩についての記載がありその記載から甲１発明に巻寿司の彩りに変化をつけようとする課題が存在すると認定するものではない。そして，巻寿司の彩りに変化をつけようとすることが周知の課題であれば，巻寿司についての発明である甲１発明においても，その彩りに変化をつけようとする課題はあるといえるので，たとえ，甲１に巻寿司の見栄えや色彩についての記載が存在しなくとも，周知の課題を根拠に甲１発明に巻寿司の彩りに変化をつけようとする課題が存在するとした審決の判断に誤りはない。
これに対し，原告は，甲１記載の漬物スティックは，細切れにした漬物がばらばらにならないように包装するという課題を解決するものであるので，彩りを考慮する課題はないと主張する。しかし，甲１の段落【０００３】及び【０００４】には，甲１記載の漬物スティックは，巻寿司を作る際に細切れの漬物がばらばらになりやすいという課題を解決するためのものであることも記載されており，甲１は，そこに記載の漬物スティックを芯とした巻寿司を製造することをも念頭に置くものである。そうすると，甲１記載の漬物スティックを使用して巻寿司を得る甲１発明においても，巻寿司の彩りに変化をつけようとする課題が存在するということができ，原告の主張は採用することができない。このほか，原告は，甲１記載の押出機を用いて漬物スティックを製造する製法では彩りのある具材の配置が不可能であり，また，甲１記載の具材は冷凍に適したものに限られるので，甲１に巻寿司の芯としての彩りを考慮するという課題が存在すると考えるのは不自然であるとも主張する。しかし，甲１記載の漬物スティックは，押出機を用いなければ製造できないものではなく，また，その製造に冷凍を必須の工程とするものでもないから，甲１発明に巻寿司の彩りに変化をつけようとする課題が存在するという上記判断は，具材の配置や具材が冷凍に適したものであるか否かという点とは無関係の事項である。したがって，原告の上記主張も採用することができない。
(ｲ)「甲２に基づく周知事項の認定の誤り」につきａ原告は，市販の茄子漬には様々な色のものがあり，その中で，特定の色に人気が集中しているとか，その人気等によって価格が高く設定されているといった事実はないので，審決が甲２の記載のみをもって茄子漬の色が藍青色のものが最も評価されていることが周知の事項と認定したことは誤りであると主張する。


しかし，甲２の段落【０００２】には「東北，北陸地方では，ピストル型の小なすといわれる小型のなすびを浅漬して食する習慣がある。この浅漬けは・・・商品としてみた場合・・・色は鮮やかな藍青色が最も評価される。」と記載されているところ，審決は「甲２には・・・茄子漬は・・・色は鮮やかな藍青色のものが最も評価されていること・・・が記載され，且つ，それのみならず，茄子漬における藍青色は茄子の皮に因るものであることも，本願出願前，周知事項であった。」と認定している。同記載からすれば，審決が周知の事項としたのは，茄子漬における藍青色は茄子の皮によるものであることであって，茄子漬では藍青色のものが最も評価されているということでないのは明らかである。したがって，原告の主張は審決を正しく理解した上での主張ではなく，これを採用することはできない。ｂもっとも，この点について，原告は，藍青色が茄子の皮によるものであることだけが周知の事項であるとすると，「甲１発明の漬物を芯に含む巻寿司において，上記周知の課題である巻寿司の彩りに変化をつけようとし，その課題を解決する目的で，上記周知事項を適用して巻寿司の芯によって彩りに変化をつけようとし彩りに変化をつける芯として彩り豊かな漬物を適用し」との審決の説示は合理的に説明できないと主張する。しかし，原告が指摘する審決中の「上記周知事項」とは，審決の「甲１発明の漬物を芯に含む巻寿司には・・・巻寿司の彩りに変化をつけようとする課題があったといえ，また，該課題を解決する目的で，巻寿司の芯によって彩りに変化をつけること，及び，巻寿司の彩りに変化をつける芯として彩り豊かな漬物（たくあん等）を用いることも，本願出願前周知事項であった以上・・・」との説示中の「（巻寿司の彩りに変化をつけようとする）課題を解決する目的で，巻寿司の芯によって彩りに変化をつけること，及び，巻寿司の彩りに変化をつける芯として彩り豊かな漬物（たくあん等）を用いること」であり，「茄子漬における藍青色は茄子の皮に因るものであること」でないことは，審決の記載から明らかである。してみると，前記ａの解釈では審決を合理的に説明することができないという原告の主張は理由がない。
(ｳ)「甲１発明に甲２を適用した進歩性の判断の誤り」につきａ原告は，前記(ｱ)のとおり，巻寿司の彩りに変化をつけようとするという課題は甲１発明には当てはまらないので，巻寿司の芯として彩り豊かな漬物を適用することが周知の事項であったとしても，このことをもって，甲２の浅漬け方法に関連して記載されている茄子漬の皮を甲１発明に適用することの動機付けが存在するとは考えられないと主張する。しかし，前記(ｱ)のとおり，「巻寿司の彩りに変化をつけようとするという課題が甲１発明には当てはまらない」とはいえないので，原告の主張は前提を欠くものである。
ｂまた，原告は，甲１発明と甲２に技術分野の関連性及び課題の共通性はなく，技術思想の異なる甲１発明と甲２を結びつけて考える動機付けはないと主張する。
しかし，前記(3)のとおり，甲２には，鮮やかな藍青色で色むらがなく，歯応えがあり，味が均質ななすびの浅漬けを得る方法についての技術が記載されている。そして，漬物を巻寿司の芯として使用する甲１発明と，漬物に関する技術を記載する甲２とは，漬物又は漬物を利用した料理という点で技術分野を同一にする。してみると，甲１発明と甲２を結びつけて考察した審決の判断に誤りはなく，原告の主張は理由がない。
ｃ次に原告は，前記アで相違点の看過として指摘した本願発明１の構成は，当業者が甲１発明に甲２を組み合わせたとしても想到することができないと主張する。
しかし，前記アのとおり，審決における本願発明１の認定に誤りはなく，その結果，審決に本願発明１と甲１発明との相違点の看過もないので，原告の主張は理由がない。
(ｴ)「本願発明１の効果に関する認定の誤り」につき原告は，甲２には，茄子漬の青色の部分だけを切り取って用いる点についての記載も示唆もなく，また，茄子漬の青色の部分を切り取って集めることにより，青色部を集約し，ただでさえまれである青色をより鮮やかに演出し，視覚的効果を高めるという本願発明１の効果を，甲１発明とは技術分野の異なる小なすの浅漬け方法を開示する甲２に接した当業者が予測し得たとは考えられないので，審決が，色鮮やかな藍青色の茄子漬の皮（青色部）を用いれば，青色が鮮やかな寿司が提供され，寿司からの色彩の印象をより豊かなものにすることができる点，青色の芯の外側に白色の寿司飯が配置され，さらにその外側に黒色の海苔が配置され，巻寿司の断面に印象的な配色が形成される点は，当業者が予測し得ることであるとしたことは誤りであると主張する。しかし，甲２に茄子漬の青色の部分だけを切り取って用いる点についての記載や示唆がないことは，当業者が予測し得ると審決が判断した上記効果とは関係がない。また，原告は，茄子漬の青色の部分を切り取って集めることにより，青色部を集約し，ただでさえまれである青色をより鮮やかに演出し，視覚的効果を高めるという本願発明１の効果は当業者が予測し得るものではないと主張するが，本願発明１は青色部が巻寿司の芯に含まれればその要件を満たす発明であり，視覚的効果が高まるように青色部を集約することは本願発明１の要件とはなっていない。この点，本願明細書の段落【００３４】に「巻寿司１の芯２に用いられる青色部１４としては，青色部１４が全体として青色に見える限り，多少白色の皮１３や果肉１６を含んでいてもよい。」と記載され，段落【００３８】に「芯２の材料として，茄子漬１１の青色部１４以外の素材を加えてもよい。たとえば，青色部１４，卵焼き，おぼろ，およびキュウリからなる芯を一緒に巻き込んで太巻き等を構成してもよい。」と記載されていることからも明らかである。
したがって，原告の上記主張は，本願発明１の特許請求の範囲の記載に基づかないものであり，理由がない。
(ｵ)「裁判例」につき
原告は，審決が特定の裁判例が示した基準に従って判断をしていないことを理由に同審決は違法である旨主張するが，上記裁判例は本件とは異なる事案についての判示であって，本件にそのまま当てはまるものではないから，原告の主張は理由がない。
３結論
以上のとおりであるから，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，【請求項３】について判断するまでもなく，審決の結論に誤りはない。よって，原告の請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第１部
裁判長裁判官      中    野    哲    弘
裁判官      東海林         保


平成２６年１２月２５日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官
特許権に基づく損害賠償請求権不存在確認等請求事件
（口頭弁論の終結の日平成２６年１０月２３日）
判決
東京都千代田区〈以下略〉
原告                              株式会   社ＮＴ   Ｔドコ   モ同訴訟   代理人   弁護士                                大   野   聖   二同                                小   林   英   了同                                本   橋   たえ子同訴訟   代理人   弁理士                                田   中   久   子ドイツ連邦共和国プラッハ    ツークシュピッツシュトラーセ１５被告                              アイピーコムゲゼルシャフト
ミット   ベシュ   レンク   テル
ハフツングウント    コンパニー
コマンディートゲゼルシャフト
同訴訟   代理人   弁護士                                片山英   二同                                服部   誠同                                中村   閑同                                牧     恵美子同                                黒田   薫同                                岩間智   女同                               村田真   一同補佐   人弁理   士                              相田義   明
主文
１原告が別紙１物件目録記載の通信サービスを提供したことについて，被告が原告に対して特許第４６９６１７９号の請求項９及び２２に係る特許権の侵害を理由とする損害賠償請求権又は不当利得返還請求権
を有しないことを確認する｡
２訴訟費用は被告の負担とする。
３この判決に対する控訴のための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１請求
主文第１項，第２項同旨
第２事案の概要
本件は，「ＦＯＭＡ」という名称の携帯電話通信サービスを提供する原告が，主文第１項掲記の特許権を有する被告に対し，上記サービスを提供した行為は上記特許権を侵害するものではないと主張して，不法行為に基づく損害賠償債務又は不当利得返還債務の不存在確認を求める事案である。１前提事実（当事者間に争いがないか，後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実）
当事者
原告は，携帯電話による通信サービスの提供等を業とする株式会社である。被告は，携帯電話による通信に関する特許権の買収及びそのライセンス活動を業とするドイツ連邦共和国法人である。
被告の特許権
ア被告は，次の特許権（以下「本件特許権」という。また，その特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書」という。）の特許権者である。
特許番   号             特許第４６９６１７９号出願日               平成２２年９月１７日（特願２０１０－２０９７２８）登録日              平成２３年３月４日発明の名称              アクセス権限を通信網の少なくとも１つの移動局に設
定する方法，移動局，移動局として構成された通信網
の作動方法，および，通信システム
イ本件特許権に係る特許請求の範囲の請求項９の記載は，次のとおりである（以下，当該発明を「本件発明１」という。また，ランダム数又は擬似ランダム数を併せて「ランダム数等」ということがある。）。「少なくとも１つの基地局（１００）を備える，移動無線網として構成され
た通信網の作動方法であって，
前記基地局は，少なくとも２つの移動局（５，１０，１５，２０）の存
在する無線セルを展開し，
前記基地局（１００）は，前記少なくとも２つの移動局（５，１０，１５，２０）に情報信号と，当該情報信号とともにアクセス権限データ（５５）を送信し，
当該情報は，どの移動局（５，１０，１５，２０）に対して，複数の移動局により共通に使用可能通信チャネル（３０）上で基地局に送信するための権限が割り当てられているかという情報を含んでいる方法において，前記アクセス権限データ（５５）は，アクセス閾値（Ｓ）に対するアクセス閾値ビット（Ｓ３，Ｓ２，Ｓ１，Ｓ０）と，複数の移動局（５，１０，１５，２０）のユーザクラスに対するアクセスクラス情報（Ｚ３，Ｚ２，Ｚ１，Ｚ０）を含んでおり，
前記アクセス権限データ（５５）は，共通に使用可能な通信チャネル（３０）への移動局（５，１０，１５，２０）によるアクセスを，次のように許可するよう作成されており，すなわち所属のアクセスクラスビットが第１の値を有するユーザクラスに所属する移動局が，アクセス閾値（Ｓ）に関係なく通信チャネルにアクセスすることができるように作成さ
れており，
所属のアクセスクラスビットが第２の値を有するユーザクラスに所属する移動局は，通信チャネルへの当該移動局のアクセス権限を検出するために，前記アクセス閾値（Ｓ）がランダム数または擬似ランダム数（Ｒ）と比較されるアクセス閾値評価を実行しなければならず，少なくとも１つの移動局（５，１０，１５，２０）の通信チャネルへのアクセス権限が比較結果に依存して割り当てられることを特徴とする方法。」ウ本件発明１は，以下の構成要件に分説される（以下，各構成要件を「構成要件Ａ」などという。）。
Ａ少なくとも１つの基地局（１００）を備える，移動無線網として構成
された通信網の作動方法であって，
Ｂ前記基地局は，少なくとも２つの移動局（５，１０，１５，２０）の
存在する無線セルを展開し，
Ｃ前記基地局（１００）は，前記少なくとも２つの移動局（５，１０，１５，２０）に情報信号と，当該情報信号とともにアクセス権限データ
（５５）を送信し，
Ｄ当該情報は，どの移動局（５，１０，１５，２０）に対して，複数の移動局により共通に使用可能通信チャネル（３０）上で基地局に送信するための権限が割り当てられているかという情報を含んでいる方法にお
いて，
Ｅ前記アクセス権限データ（５５）は，アクセス閾値（Ｓ）に対するアクセス閾値ビット（Ｓ３，Ｓ２，Ｓ１，Ｓ０）と，複数の移動局（５，１０，１５，２０）のユーザクラスに対するアクセスクラス情報（Ｚ３，Ｚ２，Ｚ１，Ｚ０）を含んでおり，
Ｆ前記アクセス権限データ（５５）は，共通に使用可能な通信チャネル（３０）への移動局（５，１０，１５，２０）によるアクセスを，次の
ように許可するよう作成されており，すなわち
Ｆ１所属のアクセスクラスビットが第１の値を有するユーザクラスに所属する移動局が，アクセス閾値（Ｓ）に関係なく通信チャネルに
アクセスすることができるように作成されており，


Ｆ２所属のアクセスクラスビットが第２の値を有するユーザクラスに所属する移動局は，通信チャネルへの当該移動局のアクセス権限を検出するために，前記アクセス閾値（Ｓ）がランダム数または擬似ランダム数（Ｒ）と比較されるアクセス閾値評価を実行しなければならず，少なくとも１つの移動局（５，１０，１５，２０）の通信チャネルへのアクセス権限が比較結果に依存して割り当てられるＧことを特徴とする方法。
エ本件特許権に係る特許請求の範囲の請求項２２の記載は，次のとおりである（以下，当該発明を「本件発明２」といい，本件発明１と併せて「本件各発明」という。）。
「移動無線網として構成された通信網と，無線セルを展開する少なくとも１つの基地局（１００）と，シグナリングチャネル（２５）とを有する通信シ
ステムであって，
前記シグナリングチャネル（２５）を介して基地局（１００）が，前記無線セル内に存在する移動局（５，１０，１５，２０）に情報信号を送信
し，
これにより１つのユーザクラス（３５，４０）に所属する個々の移動局（５，１０，１５，２０）には，複数の移動局により共通に使用可能な通信チャネル上で送信するために，どの権限が対応するユーザクラス（３５，４０）に割り当てられているかが情報通知される通信システムにおいて，基地局は情報信号とともにアクセス権限データ（５５）を送信し，該アクセス権限データは，アクセス閾値（Ｓ）に対するアクセス閾値ビット（Ｓ３，Ｓ２，Ｓ１，Ｓ０）と，複数の移動局（５，１０，１５，２０）のユーザクラス（３５，４０）に対するアクセスクラス情報（Ｚ３，Ｚ２，Ｚ１，Ｚ０）を含んでおり，
前記アクセス権限データ（５５）は，所属のアクセスクラスビットが第１の値を有するユーザクラスに所属する移動局が，アクセス閾値（Ｓ）に関係なく通信チャネルにアクセスすることができるよう作成されており，所属のアクセスクラスビットが第２の値を有するユーザクラスに所属する移動局は，通信チャネルへの当該移動局のアクセス権限を検出するために，前記アクセス閾値（Ｓ）がランダム数または擬似ランダム数（Ｒ）と比較されるアクセス閾値評価を実行しなければならず，少なくとも１つの移動局（５，１０，１５，２０）の通信チャネルへのアクセス権限が比較結果に依存して割り当てられることを特徴とする通信システム。」オ本件発明２は，以下の構成要件に分説される（以下，各構成要件を「構成要件Ａ」などという。また，本件発明１の構成要件と併せて摘示するときに「各構成要件Ａ」などということがある。）。
Ａ移動無線網として構成された通信網と，無線セルを展開する少なくとも１つの基地局（１００）と，シグナリングチャネル（２５）とを有す
る通信システムであって，
Ｂ前記シグナリングチャネル（２５）を介して基地局（１００）が，前記無線セル内に存在する移動局（５，１０，１５，２０）に情報信号を
送信し，
Ｃこれにより１つのユーザクラス（３５，４０）に所属する個々の移動局（５，１０，１５，２０）には，複数の移動局により共通に使用可能な通信チャネル上で送信するために，どの権限が対応するユーザクラス（３５，４０）に割り当てられているかが情報通知される通信システム
において，
Ｄ基地局は情報信号とともにアクセス権限データ（５５）を送信し，Ｅ該アクセス権限データは，アクセス閾値（Ｓ）に対するアクセス閾値ビット（Ｓ３，Ｓ２，Ｓ１，Ｓ０）と，複数の移動局（５，１０，１５，２０）のユーザクラス（３５，４０）に対するアクセスクラス情報（Ｚ３，Ｚ２，Ｚ１，Ｚ０）を含んでおり，
Ｆ前記アクセス権限データ（５５）は，
Ｆ１所属のアクセスクラスビットが第１の値を有するユーザクラスに所属する移動局が，アクセス閾値（Ｓ）に関係なく通信チャネルに
アクセスすることができるよう作成されており，
Ｆ２所属のアクセスクラスビットが第２の値を有するユーザクラスに所属する移動局は，通信チャネルへの当該移動局のアクセス権限を検出するために，前記アクセス閾値（Ｓ）がランダム数または擬似ランダム数（Ｒ）と比較されるアクセス閾値評価を実行しなければならず，少なくとも１つの移動局（５，１０，１５，２０）の通信チャネルへのアクセス権限が比較結果に依存して割り当てられるＧことを特徴とする通信システム。
原告の行為
ア原告は，遅くとも平成２３年３月４日（本件特許権の設定登録日）以降，別紙１物件目録記載の通信サービス（以下「原告サービス」という。）を提供している。


イ原告   サービスは，Ｗ－Ｃ   ＤＭＡ（Wideband   CodeDivisionMultipleAccess）方式に準拠した携帯電話を使用することができるネットワークを提供するものであり，第３世代携帯電話システム等の普及促進と付随する仕様の世界標準化を目的とする複数の団体のプロジェクトである３ＧＰＰ（ThirdGenerationPartnership   Project）に準拠している。ウ３ＧＰＰは，ある基地局の配下の無線セル内に存在する複数の移動局（携帯電話，無線電話等の端末。以下同じ｡）がランダムアクセスチャネル（ＲＡＣＨ。複数の移動局と基地局の間で共通に使用され，複数の移動局によりランダムにアクセスされるチャネル。）にアクセスする際のアクセスの衝突による過負荷を制御する仕様を，次のとおり定めている。移動局は，優先度の高い五つの特別なアクセスクラスＡＣ１１～１５に割り当てられるものがあるほかは，０～９のＡＣにランダムに割り当てられており，これらの数値は，各移動局のＳＩＭ又はＵＳＩＭ（以下，これらを併せて「ＳＩＭ等」という。）に記憶されている。基地局は，配下の無線セル内に存在する各移動局に対し，複数のシステム情報ブロックＳＩＢで構成されるシステム情報を送信する。ＳＩＢ５には，ＡＣ－ｔｏ－ＡＳＣマッピング及び持続スケーリングファクターｓⅰが，ＳＩＢ７には動的持続レベルＮがそれぞれ含まれている。ＡＣ－ｔｏ－ＡＳＣマッピングは，ＡＣとアクセスサービスクラスＡＳＣとの対応付けを示す情報であり，具体的には，下記のようにＳＩＢ５における七つの情報要素ＩＥによって示され，移動局は，受信したＡＣ－ｔｏ－ＡＳＣマッピングから，ＳＩＭ等に記録されたＡＣに対応する自局のＡＳＣを求める。ＡＳＣには，０～７の八つが存在し，ＡＳＣ＝０が最高の優先度に，ＡＳＣ＝７が最低の優先度に対応する。Ｎは，ＡＳＣの値に対応するＰｉ（ｉ＝１～７）を求めるための持続値Ｐ（Ｎ）に用いられる代数であり，１～８の値をとる。Ｐ（Ｎ）は，Ｐ（Ｎ）＝２－（Ｎ－１）によって求められるところ，ＡＳＣとＰｉとの関係は，次の表のとおりである。
上記のとおり，ＡＳＣ＝０のとき，Ｐｉ（＝Ｐ０）は常に１となる。他方，ＡＳＣ＝１のとき，Ｐｉ（＝Ｐ１）は，送信されるＮに基づき，Ｐ（Ｎ）＝２－（Ｎ   －１）により求められる。ＡＳＣ＝２～７のときは，Ｐ   ｉ（＝Ｐ２～７）は，ｓⅰ及びＮに基づきＰⅰ＝ｓⅰＰ（Ｎ）＝ｓⅰ×２－（Ｎ－１）により算出される。ｓⅰは，０．１～１の値で表され，ｓⅰが送信されていない場合には，ｓⅰの値が１であることを意味する。移動局におけるＲＡＣＨへのアクセスの可否は，次のフローチャートのとおり判断される。
すなわち，移動局は０以上１未満のランダム数Ｒを発生させ，移動局のＡＳＣに対応するＰｉの値が当該Ｒと比較され（上記図の②），ＲがＰｉ以下である場合に，移動局から「ＰＨＹ－ＡＣＣＥＳＳ－Ｒｅｑ」という信号が送信されてＲＡＣＨ送信手続が開始され（上記図の③），移動局のＲＡＣＨへのアクセス権限が付与されることになる。
ｉ（＝Ｐ０）は，Ｎの値にか
かわらず常に１となるので，Ｐ０は常にＲより大きくなり，移動局はＮの値とは無関係にＲＡＣＨへのアクセス権限が付与される。また，ＡＳＣ＝１のときは，Ｐｉ（＝Ｐ１）は，Ｐ（Ｎ）＝２－（Ｎ－１）により求められ，Ｎの値によって０～１の値となる。ＡＳＣ＝２～７のときは，Ｐｉ（＝Ｐ２～７）は，ｓⅰＰ（Ｎ）＝ｓⅰ×２－（Ｎ－１）により求められ，ｓⅰ及びＮの値によって０～１の値となる。移動局のＲＡＣＨへのアクセス権限は，これらのＰ１～７とＲとの比較により判断される。以上によれば，３ＧＰＰの下では，ＡＳＣ＝０のときは，ＰｉがＮの値にかかわらず常に１となり，移動局はＮの値とは無関係に常にＲＡＣＨへのアクセス権限が付与される。
また，ＡＳＣ＝１の場合において，●（省略）●
他方，ＡＳＣ＝２の場合において，●（省略）●
（乙７～９）
エ原告は，ＲＡＣＨへのアクセス制御に関する原告サービスの通信網の作動方法（以下「原告方法」という。）又は通信システム（以下「原告システム」といい，原告方法と併せて「原告方法等」という。）が別紙２「原告サービスの構成目録」記載のとおりであると主張している。また，原告方法等においては，ＳＩＢ５に含まれるｓⅰの値としては０．５が送信されている。
仮に原告方法等の構成が別紙２記載のとおりのものであるとすると，原
告方法等の下では●（省略）●
他方，原告方法等において●（省略）●また，原告方法等において●
（省略）●
確認の利益
被告が，原告に対し，原告サービスの提供が本件特許権の侵害に当たると主張して実施料相当額の支払ないし損害賠償を求めているのに対し，原告はこれを争っている。ただし，被告は具体的な請求金額を明らかにしていない。
２争点


被告は，主位的には，仮に原告方法等の構成が別紙２記載のとおりのものであるとしても，●（省略）●から，原告方法等は本件各発明の構成要件を充足する旨主張する（以下，この主張を「主位的主張」という。）。これに対し，原告は，●（省略）●ような構成は，各構成要件Ｃ～Ｆ２を充足しないと主張する（その余の各構成要件の充足性は争っていない。）。また，被告は，予備的主張として，仮に各構成要件Ｃ～Ｆ２の解釈が原告の上記主張のとおりであるとしても，原告方法等の下では，●（省略）●ような構成とはいえないから各構成要件Ｃ～Ｆ２を充足する旨主張し（以下，①及び②の主張をそれぞれ「予備的主張１」及び「予備的主張２」という。なお，いずれの主張においても，原告方法等のその余の構成は別紙２のとおりであることが前提とされている。），原告はこれを争っている。したがって，本件の争点は，次のように整理することができる。
充足論（各構成要件Ｃ～Ｆ２の充足性）
ア主位的主張の当否
イ予備的主張１の当否
ウ予備的主張２の当否
損害論
３争点に関する当事者の主張
充足論（各構成要件Ｃ～Ｆ２の充足性）
ア主位的主張の当否
（被告の主張）
別紙２の原告サービスの構成を前提とすると，別紙３「被告の主位的主張」のとおり，原告方法等は各構成要件Ｃ～Ｆ２を充足する。なお，原告は後記（原告の主張）のとおり，各構成要件●（省略）●を限定的に解釈するが，●（省略）●は特許請求の範囲において限定されておらず，これを●（省略）●構成も排除されていない。そのことは，①本件特許権の特許請求の範囲の請求項１９に，本件発明１の従属項として，「共通に使用可能な通信チャネル（３０）へのアクセスは，移動局の特定のユーザクラスに対してだけ一時的にまたは持続的に優先して許可される請求項９から１８までのいずれか１項に記載の方法。」が開示されており，●（省略）●構成が開示されていること，②本件明細書には，アクセス閾値はインターバル｛０，１...ｎ＋１｝から成り，ランダム数等はインターバル｛０，１...ｎ｝から成る構成（段落【００２７】），すなわち，●（省略）●構成が開示されていること，③本件明細書に「優先クラスに所属しない移動局が優先閾値Ｐとの比較を実行せずに，ＲＡＣＨ３０へのアクセスを許可するために単に，アクセス閾値Ｓより大きいか，または等しいランダム数または擬似ランダム数Ｒを引き算することも可能である。」との記載があり（段落【００２９】），●（省略）●構成が開示されていること，④本件明細書には，ランダム数等がアクセス閾値より大きいか等しい場合にアクセスが許容され，そうでない場合はアクセスが許容されないことが記載されているところ（段落【００３９】），●（省略）●こと，⑤本件明細書の実施例（段落【００４２】及び図４）において，評価ユニット６０が図４のフローチャートに従って作動した結果，アクセス閾値評価を実行するプログラム点２１５（「ランダム数等≧アクセス閾値？」の判断が実行される。）で●（省略）●ことからも明らかである。
（原告の主張）
●（省略）●
別紙２の原告方法等の構成によれば，原告方法等の下では，●（省略）●されているとはいえない。
したがって，原告方法は，本件発明１の構成要件●（省略）●をいずれも充足しない。また，原告システムは，本件発明２の構成要件●（省略）●をいずれも充足しない。
イ予備的主張１の当否
（被告の主張）
原告方法等においては，●（省略）●することができる。そのことは，①原告が原告方法等において●（省略）●ことを示すものとして行った実験（甲１６）が不適切な実験であり，原告は●（省略）●ことを示す証拠を何一つ提出していないこと，②後記（原告の主張）のドメイン特定アクセス制御（ＤＳＡＣ）が●（省略）●必要性がないとはいえないことからも明らかである。したがって，原告方法等においては，●（省略）●こととなり，各構成要件Ｃ～Ｆ２を充足する。
（原告の主張）
原告方法等においては，別紙２の５項のとおり，●（省略）●ＤＳＡＣと呼ばれる技術（ＳＩＢ３中に，音声とパケットというドメイン別に，０～１５の各ＡＣが発信可であるか発信不可であるかを示すリストを含ませて報知することにより，各移動局において音声又はパケットの発信のための手順を開始させない技術）●（省略）●
ウ予備的主張２の当否
（被告の主張）
原告方法等においては，●（省略）●スケーリングファクターとしてはｓ２＝０．５が送信されており，●（省略）●ことができる。そのことは，①スケーリングファクターとしてｓ２＝０．５が送信されていることは，●（省略）●ことを推認させること，②原告は●（省略）●している合理的理由を説明していないことからも明らかである。したがって，原告方法等において●（省略）●こととなるから，原告方法等は各構成要件Ｃ～Ｆ２を充足する。
（原告の主張）
原告方法等においては，●（省略）●
３ＧＰＰにおいて，ＡＳＣ＝０は緊急通報の場合又は同等の優先度を有
する理由での使用が予定されている●（省略）●
損害論
（被告の主張）
上記のとおり，原告方法等は本件各発明の技術的範囲に属するから，被告は，原告に対し，本件特許権の侵害に基づく損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を有する。
（原告の主張）
争う。
第３当裁判所の判断
１被告は，仮に原告方法等の構成が別紙２のとおりのものであるとしても，●（省略）●から，原告方法等は各構成要件Ｃ～Ｆ２を充足する旨主張する。しかしながら，各構成要件Ｆ２における●（省略）●に当たるとすることはできないものと解するのが相当である。したがって，別紙２の原告方法等を前提とすると，原告方法等は各構成要件●（省略）●を充足しないから，被告の主位的主張は採用することができない。
その理由は，次のとおりである。
証拠（甲２）によれば，次の事実が認められる。


ア本件各特許の特許請求の範囲の記載をみると，本件発明１（移動無線網として構成された通信網の作動方法に関する発明）及び本件発明２（通信システムに関する発明）の各構成要件Ｆ・Ｆ１・Ｆ２は，無線セル内の全ての移動局を，所属のアクセスクラスビットが第１の値を有するユーザクラス（以下「第１のユーザクラス」という。）に属する移動局（以下「第１の移動局」という。）と，第２の値を有するユーザクラス（以下「第２のユーザクラス」という。）に属する移動局（以下「第２の移動局」という。）の二つに大別し，第１の移動局はアクセス閾値に関係なく通信チャネルにアクセスすることができるようにされているのに対し，第２の移動局が通信チャネルにアクセスするためには，アクセス閾値がランダム数等と比較されるアクセス閾値評価を実行してその比較結果に依存した割り当てがされなければならないという●（省略）●ことが必須の構成とされている点で共通する。
なお，本件特許権に係る特許請求の範囲には，本件各発明以外の独立項として請求項１の発明（アクセス権限を通信網の少なくとも一つの移動局に設定する方法に関する発明）及び請求項６の発明（移動局に関する発明）が記載されているところ，これらの発明も，本件各発明と同様に，移動局の所属するユーザクラスを二つに分け，●（省略）●ことが必須の構成とされている。
イ本件明細書の発明の詳細な説明には，次の趣旨の記載がある。本発明が解決しようとする課題は，移動通信網で作動する多数の移動局が，遠隔通信チャネルを介して基地局に情報を送信する際，種々の移動局からの通信が通信チャネル上で衝突する危険があることから，そのような衝突を避け，移動局が基地局と通信できるようにするため，移動局の通信チャネルへのアクセスが効率的に行えるようにするところにある（段落【０００４】）。
上記課題を解決するため，移動局の所属するユーザクラスを二つに区分し，●（省略）●（段落【０００５】～【０００８】）。そして，少なくとも一つの移動局の評価ユニットで，アクセス権限データが，少なくとも一つの所定のユーザクラスに対するアクセスクラス情報を備えるアクセス権限情報を含んでいるか否かが検査され，含んでいる場合には，少なくとも一つの移動局が少なくとも一つの所定のユーザクラスに所属することを前提にして，少なくとも一つの移動局の通信チャネルへのアクセスを，当該ユーザクラスに対するアクセスクラス情報に依存して許可する。このようにして，移動局がアクセス閾値を用いたランダム分配に基づき，当該通信チャネルへのアクセスが認められない場合であっても，所定のユーザクラスの移動局自体は遠隔通信チャネルの使用が許可される。このようにして例えば，警察，消防等の非常サービスの移動局をこのような所定のユーザクラスに割り当てることができる。このユーザクラスはランダム分配に依存しないで遠隔通信チャネルに優先的にアクセスすることができる（段落【００１１】）。
ＲＡＣＨの過負荷は，ネットワークプロバイダがＲＡＣＨへのアクセスを個々の移動局に対して所期のように制限することによって回避することができる。ここでＲＡＣＨへのアクセスは，例えば移動局の所定のユーザクラスに対してだけ一時的に又は持続的に優先して許容される。ネットワークプロバイダは，個々の移動局に対し，一つ又は二つのユーザクラスへのその所属性に依存して，ＲＡＣＨへのアクセスをイネーブルすることができる（段落【００２２】）。上記認定事実を基に，被告の主位的主張の当否を判断する。ア●（省略）●（広辞苑第５版），●（省略）●（情報・通信新語辞典２００２年版）をいうものとされている（甲３，４）。そうすると，各構成要件Ｆ２の●（省略）●という用語が用いられているものと解することができる。
イある通信方法又はシステムが，●（省略）●に当たるか否かは，各構成要件Ｆ２の文言のみからでは，必ずしも定かではない。上記の場合，各構成要件Ｆ２の文言に着目する限り，形式的には●（省略）●とする解釈も成り立ち得ないものではない。て構成された通信網の作動方法又は通信システムに関する発明であるところ，いずれも，移動局の所属するユーザクラスを二つに分け，第１の移動局はアクセス閾値に関係なく通信チャネルにアクセスすることができるようにされているのに対し，第２の移動局が通信チャネルにアクセスするためには，アクセス閾値がランダム数等と比較されるアクセス閾値評価を実行してその比較結果に依存した割り当てがされなければならないという●（省略）●ことを必須の構成としている。このような構成要件の記載に照らすと，各構成要件Ｆ２の記載は，その技術的意義を考慮に入れつつ，各構成要件Ｆ１との対比の下に解釈ような解釈は採用することができないものというべきである。まず，当該通信方法又はシステムにおいて，●（省略）●上記のような場合を技術的範囲に含むとすれば，本件各発明は技術的意義を有しないと解される。
他方，当該方法等において，●（省略）●したがって，このような場合も技術的範囲に含むとすれば本件各発明はやはり技術的意義を有しないと解される。
そうすると，第１のユーザクラスと第２のユーザクラスとを区別し，かつ，●（省略）●とする本件各発明の構成が技術的意義を有するのは，●（省略）●場合に限られることとなる。
このような解釈は，上記アの●（省略）●とも整合するものと解される。
ウとができる。
すなわち，前記認定事実によれば，本件各発明の課題は，種々の移動局からの通信が通信チャネル上で衝突する危険を避け，移動局の通信チャネルへのアクセスが効率的に行えるようにするところにある。そして，本件明細書は，上記の課題を解決するために，●（省略）●警察，消防等の非常サービスの移動局を第１のユーザクラスに割り当てることができ，このユーザクラスはランダム分配に依存しないで遠隔通信チャネルに優先的にアクセスできるとの解決手段を開示しており，この点に本件各発明の本質的な部分があるということができる。
そうすると，●（省略）●になる。なお，本件明細書中に，上記のような各構成が本件各発明の技術的範囲に属することを開示ないし示唆する記載は見当たらない。
エ以上のとおり，各構成要件Ｆ２における●（省略）●に当たるとすることはできないものと解するのが相当である。
オ別紙２記載の原告方法等においては，●（省略）●（前エ）。したがって，原告方法等において●（省略）●というべきであるから，原告方法等は各構成要件●（省略）●を充足しないものと解するのが相当である。


よって，被告の主位的主張は理由がないものと解される。これに対し，被告は，①本件特許権の特許請求の範囲の請求項１９には，●（省略）●構成が開示されている，②本件明細書（段落【００２７】）には，●（省略）●構成が開示されている，③本件明細書（段落【００２９】）に●（省略）●構成が開示されている，④本件明細書（段落【００３９】）には，●（省略）●⑤本件明細書の実施例（段落【００４２】及び図４）のアクセス閾値評価（「ランダム数等≧アクセス閾値？」の判断が実行される。）で●（省略）●と主張する。
しかし，次のとおり，これらの主張はいずれも失当である。
ア上記①の主張について
本件特許権の特許請求の範囲の請求項１９には，本件発明１の従属項として，「共通に使用可能な通信チャネル（３０）へのアクセスは，移動局の特定のユーザクラスに対してだけ一時的にまたは持続的に優先して許可される請求項９から１８までのいずれか１項に記載の方法。」との発明が記載されているところ，これは，本件明細書中の「ＲＡＣＨへのアクセスは例えば移動局の所定のユーザクラスに対してだけ一時的にまたは持続的に優先して許容される。」との記載（段落【００２２】）本件各発明における第１のユーザクラスに割り当てられた第１の移動局に対して，一時的に又は持続的に，通信チャネルへのアクセスを許可するというものであるから，●（省略）●構成が本件各発明の技術的範囲に含まれるか否かに直接関わりのある記載とはいえない。
イ上記②の主張について
証拠（甲２）によれば，本件明細書に，「アクセス閾値Ｓはインターバル｛０，１...ｎ＋１｝からなり，ランダム数または擬似ランダム数Ｒはインターバル｛０，１...ｎ｝からなることが当てはまる。このことによりＲＡＣＨ３０の使用をアクセス閾値Ｓ＝ｎ＋１により，全ての移動局５，１０，１５，２０に対して制限することができる。すなわちＲＡＣＨ３０へのアクセスが阻止される。ランダム数または擬似ランダム数Ｒが同じように分布されたランダム関数により相応のインターバル｛０，１...ｎ｝から引き算されれば，ＲＡＣＨ３０へのアクセスの確率は全ての移動局５，１０，１５，２０に対して等しい。」との記載（段落【００２７】）があることが認められる。
すなわち，本件明細書の上記段落に記載されているのは，●（省略）●ような構成を開示するものではないと解される●（省略）●ことを前提とする記載と解することはできない。）。このことは，本件明細書において●（省略）●ことからもうかがわれるところである。ウ上記③～⑤の主張について
次のとおり，被告の指摘する箇所に所論の記載があることは，いずれも，本件明細書において●（省略）●構成が排除されていないとする被告の主張の裏付けとなるものではないと解される。
すなわち，上記③の主張につき，証拠（甲２）によれば，本件明細書に，「優先クラスに所属しない移動局が優先閾値Ｐとの比較を実行せずに，ＲＡＣＨ３０へのアクセスを許可するために単に，アクセス閾値Ｓより大きいか，または等しいランダム数または擬似ランダム数Ｒを引き算することも可能である。」との記載（段落【００２９】）があることが認められるものの，これは，本件明細書において●（省略）●（段落【００２７】，【００４２】等参照）を前提とする記載にすぎないものと解される。また，上記④の主張につき，被告の引用する本件明細書（段落【００３９】）の記載（ランダム数等がアクセス閾値より大きいか等しい場合にアクセスが許容され，そうでない場合はアクセスが許容されない旨の記載）は，単に各構成要件Ｆ２の構成を説明するものということができる。さらに，上記⑤の主張につき，被告の指摘するプログラム点２１５におけるアクセス閾値評価の記載されている図４ａ及びこれを説明する本件明細書の記載（段落【００４２】）は，単に本件各発明の実施形態の流れをフローチャートとして説明するものと解される。
２的主張１の当否）について
被告は，原告方法等においては●（省略）●することができると主張する。
等の各構成要件Ｃ～Ｆ２の充足性を主張する以上，被告は原告方法等において●（省略）●ことを立証する必要があると解される。ところで，原告方法等においてＳＩＢとして●（省略）●送信されているかは，３ＧＰＰテストプログラムがインストールされた端末を使用し，原告に割り当てられた地上波公共移動通信ネットワークから発信された通信信号を受信して，そのデータを信号解析ソフトウェアで解析する手法により，第三者において日時・場所を問わず調査することができるものである。
証拠（乙４，１９）によれば，実際，被告は，本件提訴の約半年前である平成２３年９月１３日及び本件訴訟係属中の平成２５年９月２７日，上記手法により原告サービスにおいて送信されているＳＩＢを受信する実験を行い，その解析をしたが，●（省略）●ことが認められる。したがって，●（省略）●との被告主張事実を認めることはできない。これに対し，被告は，①原告が原告方法等において●（省略）●ことを示すものとして行った実験（甲１６）は不適切な実験である，②原告の主張するようなＤＳＡＣが●（省略）●必要性がないとはいえないと主張する。
しかしながら，原告が行った実験は，●（省略）●ことを示すものであり，その限度では実験の過程及び結果に不合理なところは見当たらない。しかも，●（省略）●ことは被告において立証すべき事項であり，原告による上記実験結果の提出は反証にすぎないから，仮にそれが適切さを欠く実験であったとしても，そのことにより直ちに被告の主張事実が認められることとなるものではない。したがって，上記①の主張は失当である。また，原告は，原告方法等において●（省略）●ことを主張したにすぎないところ，被告は，ＤＳＡＣ●（省略）●における必要性を主張するものにすぎず，原告方法等において●（省略）●ことを裏付ける主張として不十分であるといわざるを得ない。したがって，上記②の主張も理由がない。
３被告は，原告方法等においては，●（省略）●スケーリングファクターはｓ２＝０．５が送信されており，●（省略）●と主張する。しかしながら，被告は原告方法等において●（省略）●ことを立証する必において立証可能であるところ，被告が行った前記２回の実験においては，●（省略）●ことが認められる（乙４，１９）。


したがって，被告主張事実を認めることはできないから，原告方法等が●（省略）●を充足するということはできないものと解される。これに対し，被告は，①スケーリングファクターとしてｓ２＝０．５が送信されていることは，●（省略）●ことを推認させる，②原告は●（省略）●している合理的理由を説明していないと主張する。
そこで判断するに，原告は，上記①の点に関し，原告方法等において●（省略）●と主張している。そして，証拠（甲６，７，１２，１３）によれば，３ＧＰＰ標準の仕様書に，●（省略）●旨の記載があることが認められる。これらによれば，原告方法等において●（省略）●のであるから，原告の上記主張には合理性が認められ，被告の上記①の主張は採用することができない。
また，証拠（甲６）によれば，３ＧＰＰ標準の仕様書に，ＡＳＣ０は緊急通報の場合又は同等の優先度を有する理由で使用するとの記載があることが認められる。これによれば，原告方法等において●（省略）●との原告主張には合理性が認められ，上記②の主張も採用することができない。
４文書提出命令の申立てについて
被告は，①原告方法等の構成が原告の主張するとおりのものであることは示されていない，②原告の行った前記実験（甲１６）には信用性が認められないなどとして，予備的主張１及び予備的主張２に係る事実を立証するため，特許法１０５条１項に基づき，原告の所持する●（省略）●等の提出を求める申立て（以下「本件申立て」という。）をする。しかしながら，既に説示したとおり，上記各事実は被告において立証すべき事実であり，また，仮に上記実験に信用性が認められないとしても，それにより直ちに上記各事実が認められることになるものでもないから，上記①及び②の主張はいずれもそれ自体文書提出命令の必要性を基礎付けるものではない。
被告は，既に説示したとおり，原告方法等においてＳＩＢとして●（省略）●が送信されているかを，原告からの情報開示によることなく，独自に調査・解析することができるのであり，そのための実験は，遅くとも被告による最初の実験（乙４）が行われた平成２３年９月以降３年以上の間，日本全国のいずれの地域においても行う機会が存在したものである。しかるに，被告が証拠として提出した実験結果は２通にすぎず（乙４，１９。前説示のとおり，これらの実験結果は，原告方法等が別紙２のとおりであることを裏付けるものであった。），これ以外に実験が行われたのか否かすら定かではない。
弁論の全趣旨によれば，被告は，本件提訴に先立つ平成２３年１１月の原告との面談において，原告に対し，上記実験結果（乙４）を示して原告方法等が本件各発明の技術的範囲に属する旨を主張した事実が認められるところ，仮に上記実験結果のみに基づいて上記主張をしたのであれば，確たる根拠もなく特許権侵害の主張をした結果，原告による本件提訴を招来したと評価されてもやむを得ないところである。しかも，被告は，本件提訴後，予備的主張１及び予備的主張２の立証としては，上記２通の実験結果を提出したにすぎず，また，自ら反訴を提起したり損害額又は不当利得額の主張をしたりしようともしない。
このような被告の応訴態度は，自ら行うべき立証の機会を放棄して原告の反証や●（省略）●を求め続けてきたと評価せざるを得ないものであって，被告は，原告方法等において予備的主張に係る事実が存在しないと推測しながら探索的に本件申立てをしたものと推認されてもやむを得ないところである。したがって，本件申立ては証拠調べの必要性を欠くものであるから，当裁判所は本件申立てを却下する。
なお，特許法１０５条１項ただし書の「正当な理由」の有無は，当該書類を開示することによりその所持者が受ける不利益と，これが提出されないことにより申立人が受ける不利益とを比較衡量して判断すべきところ，はその性質上いずれも原告の営業秘密に当たると認められることを考慮すれば，本件において原告がその提出を拒むことには正当な理由があると解すべきである。
よって，本件申立ては，この点からも理由がない。
５結論
以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，原告の請求は理由があるから，これを認容することとして，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４６部
裁判長裁判官        長谷川   浩   二
裁判官        清野正彦
裁判官        植   田   裕紀久
（別紙１）
物件目録
「ＦＯＭＡ」の名称で原告により提供されているＷ－ＣＤＭＡ方式を使った第３
世代携帯電話通信サービス
（別紙２）
原告サービスの構成目録
１別紙１の物件目録記載の通信サービスを提供する原告のシステム（以下，「ＦＯＭＡ通信システム」という。）は，基幹網であるコアネットワーク（ＣＮ：CoreNetwork）と，無線技術を制御して移動端末（ＵＥ：UserEquipment）を接続するための無線   アクセ   スネッ   トワー   ク（Ｕ   ＴＲＡ   Ｎ：UMTS    TerrestrialRadio    AccessNetwork）とから構成される。ＵＴＲＡＮは，無線基地局（ＢＴＳ：BaseTransceiverStation）と，無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ：RadioNetworkController）とを含む。
２ＵＴＲＡＮは，ＵＥへシステム情報を報知する（3GPP   TS25.331V8.6.0の「Figure8.1.1-1:Broadcastof   systeminformation」を参照）。システム情報は，複数のシステム情報ブロック（ＳＩＢ：SystemInformationBlock）から構成され，このうち，システム情報ブロックタイプ５（ＳＩＢ５）には，３ＧＰＰ規格上「ＡＣ（アクセスクラス）－ｔｏ－ＡＳＣ（アクセスサービスクラス）マッピング」と呼ばれる情報要素が含まれる（3GPPTS25.331   V8.6.0の「8.5.13Mappingof   AccessClassestoAccessServiceClasses」を参照）。
ＢＴＳ
ＲＮＣ
ＢＴＳ
…ＣＮ
ＵＥ
ＵＥＵＴＲＡＮ
ＦＯＭＡ通信システム
移動端末
●（省略）●


３ＵＴＲＡＮからＵＥへ報知されるシステム情報のうち，システム情報ブロックタイプ７（ＳＩＢ７）には，３ＧＰＰ規格上「動的持続レベル（DynamicPersistenceLevel）Ｎ」と呼ばれる情報要素が含まれる（3GPPTS25.331   V8.6.0の「8.5.12EstablishmentofAccess   ServiceClasses」を参照）。
●（省略）●
●（省略）●なお，ＲＡＣＨへのアクセスに関するＵＥの動作として，３ＧＰＰ規格により定められているのは，ＵＥは，持続値Ｐｉに基づいて，ＲＡＣＨへのアクセスが
許可されるか否かを判断するということだけである
*1。
ここで，ＵＥにおいて，０以上１未満の範囲で乱数Ｒを発生し，Ｒ≦Ｐｉが成立する場合にＲＡＣＨへのアクセスが許可されると判断する構成（3GPPTS25.321   V6.5.0の「Figure11.2.2.1:RACH   transmissioncontrolprocedure（UE   side,Informativ●（省略）●
また，ＡＳＣ＝０は，３ＧＰＰ規格上，最高の優先度であって，緊急通報又は同等の優先度を有する場合に使われなければならないところ
*2，●（省略）●
４●（省略）●
以上
*13GPP   TS25.321V6.5.0の「11.2.2   ControlofRACH   transmissionsforFDD   mode」にある「Basedonthe   persistencevaluePi   ,theUE   decideswhetherto   starttheL1   PRACHtransmissionprocedurein   thepresenttransmission   timeintervalor   not.」という記載を参照（本記載中の、レイヤ１の物理ＲＡＣＨ送信手順を開始してよいか否かを判断するということが、ＲＡＣＨへのアクセスが許可されるか否かを判断するということを意味するものとする）。
*23GPP   TS25.331V8.6.0の「8.5.12   EstablishmentofAccess   ServiceClasses」にある「ASC0=   highestpriority.…   ASC0shall   beusedin   caseofEmergency   Callorfor   reasonswithequivalentpriority.」という記載を参照。
（別紙３）
被告の   主位的   主張
１原告方法について
別紙２の原告サービスの構成を前提とすると，原告方法は次のように分説される（以下，それぞれの構成を「構成ａ」などという。）。ａ移動無線網として構成された基地局を備える通信網の作動方法であって，ｂ前記基地局は，複数の移動局の存在する無線セルを展開し，ｃ前記基地局は，前記複数の移動局に，Ｎ及びＡＣ－ｔｏ－ＡＳＣマッピン
グを含むシステム情報を送信し，
ｄ・ｅ当該情報は，Ｒよりも大きい場合に通知チャネルへのアクセスが可能となる閾値Ｐ（Ｎ）を導くための情報であるＮと，複数の移動局のＳＩＭ等に記憶されているＡＣとＡＳＣとの対応付けをする情報であるＡＣ－ｔｏ－
ＡＳＣマッピングを含んでいる方法において，
ｆ前記Ｎ及びＡＣ－ｔｏ－ＡＳＣマッピングは，ＲＡＣＨへの移動局によるアクセスを，次のように許可するよう作成されており，すなわちｆ１移動局のＳＩＭ等に記憶されているＡＣと受信したＡＣ－ｔｏ－ＡＳ
Ｃマッピングに基づき得られる●（省略）●
ｆ２移動局のＳＩＭ等に記憶されているＡＣと受信したＡＣ－ｔｏ－ＡＳ
Ｃマッピングに基づき得られる●（省略）●
ｇを特徴とする方法。
原告方法は，次のとおり，本件発明１の構成要件Ｃ～Ｆ２を充足する。アアクセス閾値とは，ランダム数等と比較され，その比較結果に依存して通信チャネルへのアクセス権限が割り当てられるものであり，アクセス閾値ビットとは，アクセス閾値に対応するビットであるから，原告方法のＰ（Ｎ）がアクセス閾値に，Ｎを表現するビットがアクセス閾値ビットに該当する（構成ｄ・ｅ，ｆ２）。また，アクセスクラス情報とは，ユーザクラスに対応した，通信チャネルへのアクセスの可否に関連した情報であり，複数のユーザクラスに対応するアクセスクラスビットで構成されるものであるから，原告方法におけるＡＣ－ｔｏ－ＡＳＣマッピングがアクセスクラス情報に，これを構成する個々の情報要素であるＩＥがアクセスクラスビットに，それぞれ該当する（構成ｆ１，ｆ２）。また，基地局から移動局へのＮ及びＡＣ－ｔｏ－ＡＳＣマッピングを含むシステム情報であるアクセス権限データの送信が情報信号により行われるから，原告方法は，構成要件Ｃを充足する。イＮは，Ｒとの比較に使用されるＰ（Ｎ）を特定するものであり，Ｐ（Ｎ）がＲよりも大きい場合にはＲＡＣＨへのアクセスが可能となる。また，ＡＣ－ｔｏ－ＡＳＣマッピングは，ＡＣとＡＳＣとの対応付けをする情報であり，ＡＣと受信したＡＣ－ｔｏ－ＡＳＣマッピングに基づき得られる●（省略）●原告方法の構成ｄにおける「当該情報」は，どの移動局に対して，ＲＡＣＨの基地局にアクセスするための権限が割り当てられているかという情報を含んでいる。したがって，原告方法は，構成要件Ｄを充足する。ウ上記アのとおり，原告方法のＮは，「アクセス閾値に対するアクセス閾値ビット」に，ＡＣ－ｔｏ－ＡＳＣマッピングは，「ユーザクラスに対するアクセスクラス情報」に，それぞれ該当し，これらの送信は，アクセス権限データの送信に該当するから，原告方法は，構成要件Ｅを充足する。エ原告方法は，●（省略）●から（構成ｆ１），構成要件Ｆ１を充足する。また，原告方法は，●（省略）●から（構成ｆ２），構成要件Ｆ２を充足する。
２原告システムについて


平成２３年(う)第７７３号住居侵入，強盗殺人被告事件平成２５年６月２０日東京高等裁判所第１０刑事部判決
主         文
原判決を破棄する。
被告人を無期懲役に処する。
理         由
１本件控訴の趣意は，①原審において，被告人が黙秘する姿勢を明らかにし，原審弁護人が検察官による被告人質問に対して異議を述べたのに，検察官及び被害者参加人からの被告人質問を許容したのは，被告人の黙秘権を侵害するものであって，憲法３８条１項及び刑訴法２９１条３項に反し，訴訟手続の法令違反がある，②被告人は原判示の日時に被害者方に侵入したことも，被害者を殺害したこともないから，これを認定した原判決には事実の誤認がある，③原判決は被告人を死刑に処したが，死刑制度は憲法１３条，３１条，３６条に違反するし，死刑の選択に当たり前科を重視している点で二重処罰を禁じた憲法の規定にも違反する，また，死刑の量刑は重すぎて不当であるというのである。
２訴訟手続の法令違反の論旨について
所論は，原審において，第１回公判期日の冒頭手続における裁判長からの問いかけに対し，被告人が一切回答しなかったことから，被告人が包括的に黙秘権を行使する意図を有していることは明確だったにもかかわらず，被告人質問を実施して検察官からの質問を許容し，さらに，これに対して被告人が一切供述しなかったから，原審弁護人がこれ以上の被告人質問の継続は黙秘権の侵害に当たるという異議を申し立てたにもかかわらず，これを棄却した上，検察官から２２問，被害者参加人から４問に及ぶ被告人質問を許容した原審裁判所の措置は，黙秘権を侵害する違法な措置であり，憲法３８条１項及び刑訴法２９１条３項に違反するなどと主張する。しかし，刑訴法３１１条は，包括的に黙秘権を行使する意思を示している被告人に対して，なお個別の質問を発して確認することを否定するものではない。所論の指摘する被告人質問の内容は，事実の存否を確認したり，弁解の有無を確認するに止まり，これらについて執拗に追及するものでもなく，黙秘権を侵害する内容でないことは明らかである。さらに，原判決を子細に検討しても，被告人が黙秘している態度を，情状も含めた事実認定の証拠に使用したり，そうした態度から被告人が冷酷非情であると想起させ，量刑上不利に扱ったという形跡は見当たらない。所論は理由がない。
３事実誤認の論旨について
(1)被害者方に侵入し物色した犯人と被告人の同一性について原判決は，①金属缶の本体が整理たんすの引き出し内部に残され，蓋は散乱した他の物とともにたんすの外に出ていたが，この蓋から被告人の掌紋が採取された事実は，被告人が被害者方に侵入し，室内を物色したことを端的に示すこと，②被告人が犯行日の２日後に履いていた靴の土踏まずの部分に，ＤＮＡ型に照らして被害者のものであることが明白な血液が付着し，また，同じ靴の他の２箇所からも被害者の血液が含まれているとして矛盾がないものが検出され，畳や布団のシーツには，上記靴と同種の模様で血液ようのもので印象された足跡が残されていた事実からも，被告人が被害者死亡後，その血液が乾燥していない段階で被害者方にいたことが明らかであること，③被害者方玄関前の通路外壁の防護柵支柱から被告人の指紋と掌紋が採取され，外壁の上に被告人の靴と同種の模様の足跡も残されていたことから，被告人が錠の開いていた玄関ドアから室内に侵入したと認められること，④被害者方マンション前の建物の防犯カメラに録画されている，午後２時４４分にマンション入口方向に向かう人物と，午後３時２８分に入口から足早に立ち去る人物は，いずれも被告人と同一人物と思われること，以上の事実を総合して，被告人は，午後２時４４分以降に被害者方に侵入し，午後３時２８分までの間に被害者方を物色したと認定している。被害者方に侵入し物色した犯人を被告人とする原判決の認定は正当であり，当裁判所も是認できる。以下，所論にかんがみ補足して説明する。所論は，①の掌紋は，③における指掌紋を取り違えた可能性があるし，捜査官が現場から採取した指掌紋に被告人の指掌紋を意図的に混入した可能性もある旨主張するが，原審記録を子細に検討しても，取り違えや混入をうかがわせる事情は認められない。所論は証拠に基づかない推測の域を出ておらず，理由がない。所論は，②の靴の付着物から被害者のＤＮＡ型が検出されたとしても，それが被害者の人血に由来するものとは限らないし，靴が鑑定時までにどのように履かれたのかも明らかでないから，被害者のＤＮＡ型が検出された理由は他にも想定し得る旨主張するが，所論が指摘するような鑑定結果の証明力についての疑問は常識的に想定し難い。そして，３箇所の血液の付着状況やＤＮＡ型鑑定の結果に照らせば，被害者の血液が同一機会に被告人の靴に付着した旨の原判決の推認は合理的である。また，所論は，上記靴の付着物は微量で全て鑑定に消費され，再鑑定できないにもかかわらず，そのＰＣＲ増幅産物は廃棄され，汚染防止措置がとられた記録もなく，鑑定経過の当否を検証する手段がないから，同鑑定の証明力は限定的に考えられるべきである旨主張する。確かに，事後的な検証方法の余地を残し，鑑定経過を記録化しておくことは望ましいとはいえるが，その措置がとられていないことから直ちに証拠の証明力が減殺されるものでもない。所論は理由がない。
所論は，②及び③について，足跡鑑定の結果は被告人の履いていた靴と同種の模様が現場付近に残存していたというに過ぎず，犯人性を推認するほどの証明力をもたない旨主張するが，上記のとおり，原判決は，②及び③において，足跡鑑定の結果を唯一の証拠として被告人を犯人と推認しているわけではなく，現場から被告人の履いていた靴と同種の模様の足跡が採取されたこと，及び，②についてはＤＮＡ型鑑定の結果，③については被告人の指掌紋等も併せ考慮して上記の認定をしているのであって，所論は理由がない。


④の防犯カメラの映像について，所論は，捜査機関が被告人を犯人と決めつけた上，被告人の生活圏と現場との経路を想定し，その経路に設置された防犯カメラの映像から被告人と似た画像を探そうとしたものであり，捜査機関による作為が混入するおそれがあるにもかかわらず，原判決はこれについて検討していない旨主張する。しかし，捜査の過程で特定の被疑者が浮上した際，所論のような捜査方法をとることは何ら不自然なものではない。本件の凶器のケースと考えられる物が発見され，これが本件犯行前後の時間帯に遺留されたことが判明し，その凶器と同じ種類の物が販売された可能性のある場所が特定されたことから，その場所と被害現場を結ぶ経路上の地点において，一定範囲の時間帯の防犯カメラの映像が収集されたという経緯は，自然かつ合理的なものであって，捜査機関の作為を疑う余地はなく，原判決に所論が指摘する問題はない。上記の映像の内容について，所論は，被告人が着用していた帽子及び上着は一般に流通しているので，防犯カメラの映像の人物のものと一致したとしても，被告人が犯人である可能性を示すにすぎない，被告人が逮捕された際の顔写真を基に作成された三次元立体データは，その正確性に疑問がある上，同データを利用して鑑定に当たったＡは，人体の構造の専門家ではないから，その判断は信用できない，特に，被害者方マンション前の防犯カメラの映像は被告人とは断定できない旨主張する。しかし，一連の防犯カメラの映像の人物は，その帽子や上着を含めた服装及び眼鏡を含めた容姿等を全体的に観察するとともに，各映像の時間的場所的関係を併せて考慮すれば，いずれも同一人物と判断できるのであり，原判断に不合理な点は存しない。また，所論を踏まえてみても，Ａの鑑定手法や鑑定の正確性に疑義を差し挟む点は見当たらないし，Ａによる鑑定判断だけでなく，被告人の逮捕時の服装，①③の被告人の指掌紋の存在，②の被害者のＤＮＡ型の付着等をも併せ考慮すれば，その映像の人物が被告人と同一と認められるのであって，その旨の原判断にも不合理な点は存しない。
(2)被害者を殺害した犯人と被告人との同一性について原判決は，①防犯カメラの映像によれば，被害者は，午前１１時４６分以降に被害者方に戻ったこと，帰宅後ラーメンを食べ，平均的な消化状況であれば食事の約２，３時間後に，食べた量が少量で消化が早ければ約１時間後に死亡したと認められることから，午前１１時４６分の後，約１時間ないし３時間が経過し，午後２時４４分以降に被告人が被害者方に侵入する前という，極めて限られた時間帯に被告人以外の者が被害者方に侵入し，被害者を殺害したことになるが，そのような偶然が重なる確率は限りなく低いこと，②<ア>防犯カメラの映像等によれば，被告人は午後０時２９分から３７分の間に上野中通商店街から上野中央通り地下歩道の辺りでビニール袋に入った細長い長方形らしき品物を手に入れているが，これらの場所に近いＢ上野店において，午後０時３５分ころ，２１００円の商品が売られ，同店で売られている２１００円の商品には「Ｃ三徳包丁」があって，その販売の際の形状は被告人所持の上記ビニール袋と矛盾しない形状であること，<イ>被告人は，午後１時１１分ないし１２分，六本木駅において，上記のビニール袋入りの品物を所持していたが，午後２時４４分に被害者方マンション前に現れた際にはこれを所持していないところ，六本木駅から被害者方への通り道の一つと考えられる青山霊園内で「Ｂ」「ＵＥＮＯ・ＡＳＡＫＵＳＡ」という表示で２１００円の値札の付いた「Ｃ三徳包丁」のケースが発見され，そのケースは当日午前１０時４０分の時点では存在しなかったこと，<ウ>被害者の負傷状況は上記三徳包丁から生じたとして矛盾はないこと，<エ>被告人が当日被害者方に侵入し物色していることや<ア>ないし<ウ>の当日の行動等を前提にすると，被告人がＢ上野店で「Ｃ三徳包丁」を購入したと考えて初めて統一的，合理的に説明できること，③被告人の靴の土踏まず部分にＤＮＡ型から被害者のものと認められる血液が付着し，その靴の甲の部分にも被害者のＤＮＡ型が含まれていると考えて矛盾しない血液が付着していたが，これらは血痕が散らばっていた床面を歩いていただけでは付着しないこと，以上の事実を総合して，被告人が上記三徳包丁を用いて被害者を殺害したと認定している。
被害者を殺害した犯人を被告人とする原判決の認定は正当であり，当裁判所も是認できる。以下，所論にかんがみ補足して説明する。所論は，①について，極めて限られた時間帯に被告人以外の者が被害者宅に侵入して被害者を殺害した可能性は極めて低いとする原判示は誤っている，②について，被告人がＢ上野店で「Ｃ三徳包丁」を購入したと考えて初めて統一的，合理的に説明できるとする原判示は誤っている，③について，被告人の靴の土踏まず部分への血液の付着は必ずしも殺人の実行行為を推認させるものではないし，殺人行為以外の機会に付着した可能性もある旨主張し，以上を踏まえれば，被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない事実関係を判示しているとはいえないから，被告人が被害者を殺害したとはいえないと主張する。①について，所論は，被害者方の台所の状況等からはラーメンを食べた時刻を特定できず，被害者の胃の中の残渣物とラーメンの丼の中の物が一致しないから，被害者が帰宅後ラーメンを食べたことを裏付ける証拠はないし，被害者の食事量が特定できないから食事後１時間も経過していなかった可能性もある，また，被害者方マンションの前の防犯カメラの映像には，被告人が被害者方に侵入した場面は写っていない，以上から，限られた時間帯とは，当日午前１１時４６分ころから午後３時２８分ころまでであり，この間であれば第三者が侵入し被害者を殺害することはあり得る旨主張する。しかし，被害者宅台所はラーメンの食べ残し以外は片付けられていたことや被害者の几帳面な生活習慣からすれば，ラーメンは被害者が当日帰宅後に食べたものと推認するのは合理的であり，胃の残渣物と丼の中の物が相違すると所論がいう点については，解剖立会報告書（原審甲７９）の写真６６を示された上でのＤの証言をも踏まえれば，人参等の野菜が含まれている点で一致していると認められ，所論は理由がない。また，被告人が当日午後２時４４分に被害者方マンション入口方向に向かっていることからすれば，それに近い時刻に被害者方に侵入したことが推認できるというべきである。原判示の時間帯の認定及びその評価に不合理な点はない。


②について，所論は，原判決②<ア>及び<イ>について，ビニール袋在中の物，それを入手した店舗，午後０時３５分に売れた商品，ビニール袋等が処分された場所，青山霊園にプラスチックケースを置いた者，本件の凶器の各点について，いずれも特定できていないと論難する。しかし，その指摘は，上記の各点について，個別に抽象的な可能性をいうに止まるものである。むしろ，本件において，防犯カメラの映像から合理的に推認される被告人の移動経路とその時刻，及び，その映像において縦長の白いビニール袋に入れられた品物を被告人が所持している経過とその時刻を前提とした上で，青山霊園内にケースが置かれたと認められる時間帯，及び，被告人が被害者方に侵入していることや被害者の負傷状況を併せ考慮した場合，原判決②<エ>が被告人がＢ上野店で「Ｃ三徳包丁」を購入したと考えて初めて統一的，合理的に説明できると判示したことに不合理な点はない。③について，所論は，被告人の靴の土踏まず部分への血液の付着について論難するが，被告人の靴の３箇所の血液の付着状況をみれば，これらは被害者の血液が同一機会に付着したものと推認できるところ，このうち，特に，靴の甲の部分への付着は血痕が散らばった床面を歩いただけでは通常付着しないといえるから，被告人が被害者を殺害したことをうかがわせる一つの痕跡とした原判断が不合理とはいえない。
そうすると，本件においては，被害者が帰宅した午前１１時４６分の後，約１時間ないし３時間が経過し，同日午後２時４４分以降に被告人が被害者方に侵入するより前という極めて限られた時間帯に被告人以外の者が被害者方に侵入し，被害者を殺害するという偶然が重なる確率はそれだけを独立して考えても限りなく低いこと，被告人がＢ上野店で，被害者の受傷状況と照らして凶器として矛盾のない，「Ｃ三徳包丁」を購入していること，被告人の靴の土踏まず部分には被害者のものと認められる血液が付着し，ほか２箇所にも被害者のものとして矛盾しない血液が付着しており，これらは同一機会に付着したと推認できる上，単に血痕が散らばっていた床面を歩いただけではこのような付着の仕方をしないと考えられること，以上の事実関係が併存しているといえる。このような事実関係は，被告人が被害者を殺害した犯人でないとすれば合理的に説明することはできないものといえるのであって，この点に関する所論は当を得ていない。なお，所論は，被害者が現金や貴重品を何か所かに分けて隠匿していたことから，何らかの揉め事を抱えていた可能性もある旨の主張もするが，これも推測の域を出ない。
また，所論は，被告人が自ら器物損壊行為に及んで逮捕されたのは強盗殺人の犯人の行動としては不自然である，被告人には寝ている被害者を刺す動機はなく，そうした犯行は被告人の人間像に合致しない，犯人は被害者殺害後まっすぐ玄関に向かい室外に出ようとしているが，このような行動は強盗目的と矛盾する旨主張する。しかし，重大事件を起こした犯人が別の事件を起こして出頭することがそれほど不自然とはいえないし，被告人は，後記のとおり，前刑出所後就労しようと努力したがうまくいかず，自暴自棄となり金銭に窮して本件に至ったものと認められ，就寝中の被害者を殺害した犯行がその人間像と合致しないとまではいえない。さらに，犯人の行動が強盗目的と矛盾する旨の所論は，その前提として，被害者方の血痕の遺留状況から，被害者を殺害した犯人は，被害者の身体から抜いたナイフを持ったまま，４畳半から玄関に向かい，カーテンを越えて玄関の三和土まで来たところで室内に向かって引き返し，カーテンで刃物を拭ったと認められる旨主張するところ，犯人の行動は所論指摘の遺留血痕のみでは認定できないというべきである上，仮に所論指摘のとおりであっても，被害者殺害後，いったんドアを閉めに行き，その際にカーテンで刃物を拭ってさらに物色したことも考えられ，このような行動が強盗目的と矛盾するとはいえない。所論は理由がない。
４量刑に関する論旨について
(1)憲法違反の論旨について
原判決は，被告人に対し死刑を言い渡しているところ，所論は，死刑制度に関して憲法１３条，３１条，３６条違反をいう。しかし，その執行方法を含む死刑制度がこれらの規定に違反するものでないことは，最高裁判所の判例（最高裁昭和２３年３月１２日大法廷判決・刑集２巻３号１９１頁，最高裁昭和３０年４月６日大法廷判決・刑集９巻４号６６３頁，最高裁昭和３６年７月１９日大法廷判決・刑集１５巻７号１１０６頁）に照らしても明らかであって，所論は理由がない。
また，所論は，原判決はその量刑の理由において，被告人の前科を重視すると述べており，これは憲法３９条の禁止する二重処罰にあたる旨主張する。しかし，原判決は，本件の量刑を考慮する上で，人の生命を奪う重大な前科により長期の刑に服し，その間，生命の尊厳への思いを深めたはずであるのに，刑終了後半年あまりで本件に及んだことを重視する趣旨であり，前科の犯罪について二重に処罰する趣旨でないことは明らかである。違憲をいう所論はその前提を欠き失当である。
(2)量刑不当の論旨について
本件は，被告人が，金品を強奪する目的で，被害者方へ侵入し，室内で寝ていた被害者の首を包丁で突き刺して殺害した事案である。原判決は，いわゆる永山判決に示された死刑選択の際の考慮要素やそれ以降の裁判例の量刑傾向を踏まえて，量刑上の諸事情を総合し，とりわけ，殺意が強固で殺害の態様等が冷酷非情であること，その結果が極めて重大であること，二人の生命を奪った前科がありながら，金品を強奪する目的で被害者の生命を奪ったことは，量刑上特に重視すべきであるとして，死刑を選択している。
以下，原判決が指摘する各量刑事情について検討を加えた上，本件において，死刑を選択することが真にやむを得ないものかどうかを検討する。
ア原判決が指摘する各量刑事情
(ア)犯行の態様


原判決は，被告人が，包丁を用意し，強盗目的で被害者方に侵入した上，就寝中の被害者を殺害しなければならないきっかけが全くうかがわれないのに，いきなり，かなりの力を込めて，その首に包丁を刺突し，確実に，かつ，即座に死亡させたこと，そのような殺害態様や室内に人がいることが予想し得る状況からして，被害者を見付ける以前から状況次第では人を殺すこともやむを得ないと考えていたと思われること，被害者方への侵入時に殺意があったとは確定し得ないが，被害者を見付けた段階では極めて強い殺意があったと認められること，手っ取り早く金を得たいという強盗目的を遂げるため，抵抗する余地さえない被害者を一撃で殺害し，すぐに布団等を首等にかぶせて血が飛び散らないような策を講じていること，殺害後に金品が保管されていそうな場所のほとんどを物色していること等を指摘した上で，自己の利益だけを考え，人の命という最も重要な価値を極めて軽くみた冷酷非情な犯行であるとしている。また，被告人が包丁を購入し，ケースから取り出し，侵入できそうな場所を探しながら被害者方に至っているのは，緻密な犯行とは言い難いが，偶発的に強盗の犯意を生じたものではなく，それなりの計画性が認められるとしている。
以上の認定評価はおおむね正当であって，当裁判所も是認できる。所論は，犯人は室内に人がいないと思って侵入したと考えるのが自然であって，侵入時には強盗の目的はなかった旨主張する。しかし，玄関のドアが開いていて，三和土には靴やサンダルが複数置いてあったことに照らせば，室内に人がいることが予想し得る状況であったといえる。その上で室内に侵入し，被害者を殺害して物色行為に及んでいることを踏まえれば，侵入時において，家人がいれば強盗に及ぶだけの気持ちがあったと推認できるのであって，その旨の原判断は正当である。また，所論は，Ｄ証人が，被害者が刺された際の姿勢について，完全に横たわっていたのか，上半身が少し起き上がっていたのか，また，横になっていただけなのか睡眠していたのかは断定できない旨述べていることから，寝ている状態でいきなり突き刺されたとする原判決の認定を論難する。しかし，Ｄは，被害者が横になっている状態で刺されたと考えてもおかしくない，受傷状態からして左側を向いて左側臥位の状態で上から刺されたと考えるのが一番自然である旨述べていること，遺体の発見時，被害者はパジャマを着たまま左側を下にした横向きの状態で，顔面付近に掛け布団が掛けられていたこと，遺体には明確な防御創がなく，被害者が被告人の侵入に気付いていなかったことがうかがわれること等に照らすと，刺突直前に瞬間的に目覚めたかは明らかではないものの，ほとんど寝ている状態のまま刺突されたと認定できるのであって，その旨の原判決の認定に誤りはない。
さらに，所論は，被害者を包丁で刺してからすぐに布団等を首等にかぶせて血が飛び散らないような策を講じたとする原判示について，人間離れした早技であり到底なし得ない，被害者の衣服の損傷箇所に照らして，衣服が遮へい物となったにすぎない旨主張する。しかし，被害者の創傷の部位は顎のすぐ下付近で，そこから飛散する血を衣服が遮へいし吸収する位置関係にはなく，衣服への血痕の付着状況をみても衣服が飛散を遮へいしたものとはいい難いし，布団には大量の血痕が残っていたことも認められる。被告人が血の飛散を避けるため，首近くの布団等をすぐにかぶせることが困難とは思われず，原判示のような措置をとったとの認定は合理的である。
加えて，所論は，犯人が被害者を見付けた段階で極めて強い殺意があったとする原判示について，刺突の態様が明らかでないからそのような認定はできない旨主張する。しかし，刺突の態様は上記のとおりであり，創傷の部位，形状等からすれば，極めて強い殺意をもって刺突した旨の原判断に誤りはない。
(イ)犯行の結果，被害感情
本件の結果は極めて重大であり，突然理不尽にも生命を奪われた被害者の無念な思いは想像に難くない。被害者の遺族は被告人の極刑を望み，その思いは無視できないとする原判示も十分に理解することができる。
(ウ)犯行に至る経緯，動機
原判決は，被告人は，前刑出所後まもなく，かつての仕事である型枠大工として働くべく２回にわたり就職したものの，刑務所に入っていたことが周囲に判明するなどして失職し，その後も生活保護を受けるなどしながら就職活動を続けたが，刑務所生活が不利に働く面もあったためか，就職はかなわなかったこと，その働きぶりは必ずしも芳しくなかったが，就労意欲や更生の気持ちはあったと認められること，当時生活保護を受けて低額宿泊所で生活し，多少とも自由になる金銭を得られる立場にあり，周囲には被告人のことを気にかけ，手助けをしてくれる者もいて，精神的経済的に追いつめられる状況になかったにもかかわらず，手っ取り早く自由になる金欲しさに犯行に及んだものであること等を指摘した上で，犯行に至る経緯等に酌むべき余地はかなり乏しいとしている。
被告人は，捜査公判を通じて黙秘しており，その動機は必ずしも明確ではないが，当時の被告人の生活状況と犯行内容に照らせば，自由になる金欲しさの犯行とする原判断は相当である。もっとも，被告人は，前刑のことが発覚して失職したり，前刑が影響して就職もうまくいかず，自暴自棄となっていたことがうかがわれ，それが犯行の一因になったことも否定し難いと考えられる。
(エ)前科
原判決は，被告人が，妻を刺殺し，幼少の二人の子を殺害しようとして自宅に放火し，娘を焼死させたという殺人，殺人未遂，現住建造物等放火の罪を犯し，懲役２０年の刑に服したこと，その間，自己の罪を見つめ，生命の尊厳への思いを深めたはずであるのに，前刑の出所からわずか半年で本件に及んでいることを重視すべきであるとしている。所論は，被告人の前科は心中目的の家族に対する殺人であり，本件とは人を殺害したという抽象的な限度で共通するにすぎず異質な犯罪である，また，前刑の執行は終了しており，無期懲役の仮釈放中に再犯を起こした場合と比較して非難の程度には相違があるから，原判決が被告人の前科を特に重視したのは誤りである旨主張する。
被告人の前科の内容をみると，覚せい剤精神病遷延持続型に罹患し正常な状態にあったとはいえない被告人が，妻の浮気を疑って問い詰めたところ，妻から激しく言い返されたため激昂し，とっさに殺意を生じて妻を刺殺し，妻を殺害したことから，自分や子供の将来を悲観する余り，一家心中を図って公団の一室に火を放ち，次女を焼死させ，長男は逃れて救助されたというものである。二人の生命を奪ったという重大な犯行であり，本件強盗殺人の殺害態様に照らしても，被告人は，余りに人の生命を軽くみていて強い非難に値するというほかない。他方で，前科の犯行は，利欲目的によって人の生命を奪ったものではなく，犯行の動機，態様等を含め，社会的にみて本件強盗殺人とは異なる犯罪類型であることも明らかであって，その量刑上の評価に当たっては，慎重に検討する必要がある。
イ死刑選択の当否


死刑は，窮極の峻厳な刑であり，慎重に適用すべきであることはいうまでもない。死刑が相当かどうかの判断は，無期懲役刑か死刑かという，連続性のない質的に異なる刑の選択であり，有期懲役刑の刑期のような許容される幅といった考え方には親しまない。いかなる事情が無期懲役刑と死刑の質的相違をもたらすかは，原判決がいうとおり，最高裁の判例（最高裁昭和５８年７月８日第二小法廷判決・刑集３７巻６号６０９頁）に示された要素，すなわち，犯行の罪質，動機，態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性，結果の重大性ことに殺害された被害者の数，遺族の被害感情，社会的影響，犯人の年齢，前科，犯行後の情状等諸般の情状を検討した上で，過去の先例の集積をも参考にして判断することになる。個々の事例を構成する要素の重みは事案により異なるから，単なる事例比較は意味がなく，相当ではないが，過去の先例の集積からうかがわれる傾向は，事件の重大さの程度を評価する資料となり得るという意味で参考とされるべきである。
強盗殺人罪の法定刑が無期懲役と死刑に限定されているのは，最も重要な法益である人の生命を奪って利欲目的を遂げるところにある。保護法益の中心が生命である以上，現実に生命を奪われた数が多いほど刑事責任が重いのは明らかである。また，早い段階から利欲目的で被害者の殺害を計画し，これに沿って準備を整えて実行した場合には，生命侵害の危険性がより高い犯行といえるのであり，その計画性が高ければ生命という法益を軽視した度合いが大きいとして，重い刑事責任が問われることになる。本件では，殺意が強固で殺害の態様等が冷酷非情であり，結果が極めて重大であることは原判決指摘のとおりである。しかし，本件は，被害者が１名の事案である。そして，被害者への刺突時にはその態様から強固な殺意が認められるものの，被害者方への侵入時には殺意があったとは確定できず，侵入後に状況によっては人を殺すこともやむを得ないと考るに至ったと認定できるにとどまるのであって，まして殺害について事前に計画されたり，当初から殺害の決意をもって臨んだものとは到底いえない。また，被害者方への侵入時には強盗目的が認められるものの，その計画性については，包丁を準備して現場に赴いたという点で，それなりに計画的といえるにとどまるのである。強盗殺人罪の刑が無期懲役刑と死刑に限定されている上記の趣旨にかんがみると，上記アに列挙した量刑要素のうち，被告人の前科の点を除いて検討した場合，すなわち，本件犯行の態様，結果，被害感情，犯行に至る経緯や動機の点を十分に踏まえて，前科を除く諸般の情状を検討した場合，本件は死刑を選択するのが相当な事案とはいい難い。
原判決は，被告人に人の生命を奪う重大な前科がありながら，服役後短期間のうちに本件に及んだことを相当重視したものと思われる。確かに，そうした観点は量刑判断の上で重要ではある。しかし，一般情状である前科を死刑選択に当たり重視する場合，これまでの裁判例には一定の傾向がみられることに十分留意する必要がある。
そこで，この点に関する先例の量刑傾向をみると，殺害された被害者が１名で死刑が選択された強盗殺人罪のうち，前科が重視されて死刑が選択された事案の多くは，殺人罪や強盗殺人罪により無期懲役刑に処せられ仮出所中の者が，再度，前科と類似性のある強盗殺人罪を敢行したという事案である。また，無期懲役刑の仮出所中ではないが，無期懲役刑に準ずるような相当長期の有期懲役刑となった前科である場合には，その前科の内容となる犯罪と新たに犯した強盗殺人罪との間に顕著な類似性が認められるような場合に，死刑が選択される傾向にあるといってよいと思われる。これらは，無期懲役刑による矯正のための処遇を十分受け，仮出所により法の定める矯正過程に服していた者が，その立場を顧みることなく，法の定める遵守事項等を無視して強盗殺人罪を敢行したこと，無期懲役刑に準ずるような相当長期の有期懲役刑に服し矯正のための処遇を十分受けながら，再度類似した強盗殺人罪を犯した点で，法規範軽視の姿勢が著しく，改善更生の可能性もないことが明らかであることが考慮されたものと思われる。本件においては，被告人の前科は無期懲役刑ではなく，これに準ずるような相当長期の有期懲役刑である。そして，被告人は，真面目に服役して全ての刑期を終えてその執行を終了している。また，上記ア(エ)のとおり，その前科は夫婦間の口論の末の殺人とそれを原因とする無理心中であり，利欲目的の本件強盗殺人とは社会的にみて類似性は認められないのであって，類似性が顕著な重大犯罪を重ねて最早改善更生の可能性のないことが明らかとはいい難い。実際にも，被告人は，前刑執行終了後，上記ア(ウ)のとおり，更生の意欲をもって努力したが，その前刑の存在が就職にも影響して何ごともうまくいかず，自暴自棄になった末の犯行の面があることも否定できないのである。被告人の前科の評価に関しては，このような留意し酌量すべき点があるのであるから，前科を除けば死刑を選択し難い本件について，その前科を重視して死刑を選択することには疑問があるというほかない。そうすると，原判決は，人の生命を奪った前科があることを過度に重視しすぎた結果，死刑の選択もやむを得ないとした誤りがあるといわざるを得ない。
ウ結論
以上のとおり，本件が重大かつ冷酷非情な犯行であり，被告人には二人の生命を奪った前科があることを十分に考慮しても，なお，死刑を選択することが真にやむを得ないものとはいえないというべきである。原判断は，裁判員と裁判官が評議において議論を尽くした結果であるが，無期懲役刑と死刑という質的に異なる刑の選択に誤りがあると判断できる以上，破棄は免れない。
５破棄自判
そこで，刑訴法３９７条１項，３８１条により原判決を破棄し，同法４００条ただし書に従い，被告事件について更に次のとおり判決する。原判決が認定した事実に原判決挙示の法令（科刑上一罪の処理を含み，刑種の選択を除く。）を適用し，刑種の選択については，前記の情状を考慮した上，所定刑中無期懲役刑を選択して被告人を無期懲役に処し，原審及び当審における訴訟費用は刑訴法１８１条１項ただし書を適用してこれを被告人に負担させないこととして，主文のとおり判決する。


平成２５年２月２７日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２３年（ワ）第２３６７３号損害賠償等請求事件
口頭弁論終結日平成２４年１２月２１日
判                      決
東京都世田谷区＜以下略＞
原                      告      Ａ同訴訟   代理人   弁護士        伊東    眞同                              根木純   子
東京都世田谷区＜以下略＞
被                      告      橋本コ   ーポレ   イショ   ン株式   会社
東京都世田谷区＜以下略＞
被告       Ｂ
上記被告ら訴訟代理人弁護士      原田    肇
主                      文
１被告橋本コーポレイション株式会社は，原告に対し，１７３１万円及びこれに対する平成２１年７月７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２原告の被告Ｂに対する請求及び被告橋本コーポレイション株式会社に対するその余の請求をいずれも棄却する。
３訴訟費用はこれを５分し，その４を原告の負担とし，その余を被告橋本コーポレイション株式会社の負担とする。
４この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。
事実及   び理由
第１請求
被告らは，原告に対し，連帯して７８１８万０５０５円及び別紙一覧表「内金額」欄記載の各金額に対する同表「起算日」欄記載の各年月日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，
(1)主位的には，遺留分減殺請求により別紙特許権目録記載の特許権（以下「本件特許権」という。）の準共有持分を取得した原告が，被告らに対し，被告Ｂ（以下「被告Ｂ」という。）は，原告が本件特許権の準共有持分を有することを原告に隠蔽し，その同意を得ることなく，日本企業との間で本件特許権の実施許諾契約を締結するなどし，実施料収入を得たものであり，また，被告橋本コーポレイション株式会社（以下「被告会社」という。）は，被告Ｂの上記行為を黙認して幇助したものであると主張して，共同不法行為責任（民法７１９条，７０９条）に基づく損害賠償として，連帯して，７８１８万０５０５円（附帯請求として，別紙一覧表「内金額」欄記載の各金員につき，不法行為の日の後である同目録「起算日」欄記載の各日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金）の支払を求め，(2)予備的には，原告が，被告Ｂに対し，同被告は，本件特許権の実施許諾料の一部が，本件特許権の準共有持分権者である原告に帰属すべきものであることを知りながら，上記実施許諾料全額を被告会社に受領させ，被告会社から取締役報酬を得ることにより，上記実施許諾料を実質的に全額取得していたものであるから，被告Ｂが取得した金員のうち，原告の準共有持分に対応する金額は，原告との関係で不当利得に該当すると主張して，民法７０４条所定の悪意の受益者に対する不当利得返還請求として，上   記(1)と同額（附帯請求についても同じ。）の支払を求める事案である。１前提事実（争いのない事実以外は，証拠等を末尾に記載する。）
(1)当事者等
ア原告（昭和５５年２月１７日生）は，平成７年８月１９日に死亡したＣ（以下「Ｃ」という。）の実の孫娘であり，Ｃの養子（平成元年１２月１日養子縁組）であったが，平成７年１０月９日，死後離縁につき東京家庭裁判所の許可を得，同月３０日，死後離縁の届け出をし，実父母であるＤ（以下「Ｄ」という。）及びＥの戸籍に復帰した者である（甲１，２，５）。
Ｄは，Ｃと，平成元年６月２５日に死亡したＦとの間の長男である（甲１）。
イ被告Ｂは，平成５年４月７日，Ｃと日本国の方式により婚姻した者であり，平成４年２月１４日，被告会社の取締役に就任し，平成７年３月２８日からは代表取締役となった。被告Ｂは，その後，一旦代表取締役を退任したものの，被告会社の経営に継続的に携わり，平成２３年５月３１日まで，被告会社の代表取締役を務めていた（甲１，３，５８，被告Ｂ）。ウ被告会社は，Ｃが昭和３６年１２月１９日に設立した株式会社であり，特許権，実用新案権の許諾及び実施に関する技術指導等を事業目的としている（甲３，４の１ないし３）。
(2)本件特許権
本件特許権は，いずれも米国特許権であり，Ｃの死亡時において，ＣとＧ（以下「Ｇ」という。なお，書証における摘示に従い「Ｇ’」と表記することがある。）との共有であった（甲４８の１，５０）。
(3)相続の開始，遺留分減殺請求等
アＣは，平成７年８月１９日，死亡した（甲１）。イＣの法定相続人は，Ｃの養子である原告，Ｃの配偶者である被告Ｂ及びＣの長男であるＤの３名であったが，Ｄは，平成８年２月１５日，東京家庭裁判所に相続放棄の申述をし，同月２０日受理されたため，相続人は原告及び被告Ｂのみとなり，その法定相続分は各２分の１となった（甲１，２，５）。
ウＣは，その生前に公正証書遺言を作成したが，その内容は，被告Ｂを遺言執行者として指定するものであり，被告Ｂの取得分が原告の遺留分（４分の１）を侵害するものであった。
エ原告は，平成８年５月９日付け内容証明郵便により，被告Ｂに対し，遺留分減殺の意思表示をし，同意思表示は，同月１２日，同被告に到達した（以下，「本件遺留分減殺請求」という。）（弁論の全趣旨，甲５）。オ本件遺留分減殺請求により，原告は，本件特許権につき，下記(ア)ないし(オ)の「原告」部分記載の割合による共有持分を取得し，これにより，被告Ｂの共有持分は下記(ア)ないし(オ)の「被告Ｂ」部分記載のとおりの割合となった（原告の上記共有持分を「本件原告持分」，被告Ｂの上記共有持分を「本件被告Ｂ持分」という。）。
(ア)別紙特許権目録記載１の特許権（以下「本件特許権１」という。）
原告１０％
被告Ｂ３０％
(イ)同目録記載２の特許権（以下「本件特許権２」という。）
原告１５％
被告Ｂ４５％
(ウ)同目録記載３の特許権（以下「本件特許権３」という。）
原告１５％
被告Ｂ４５％


(エ)同目録記載４の特許権（以下「本件特許権４」という。）
原告１２．５％
被告Ｂ３７．５％
(オ)同目録記載５の特許権（以下「本件特許権５」という。）
原告１２．５％
被告Ｂ３７．５％
(4)遺留分減殺請求訴訟等
ア原告は，平成８年頃，被告Ｂに対し，遺留分減殺請求により特許権の準共有持分を取得したことの確認等を求める訴訟を提起し（当庁平成８年（ワ）第１４３０１号遺留分減殺請求事件），当庁は，平成１９年３月２８日，同事件につき判決をした（甲５）（以下，上記判決を「遺留分減殺請求地裁判決」という。）。
イ原告及び被告Ｂは，遺留分減殺請求地裁判決に対し控訴し（東京高等裁判所平成１９年（ネ）第３３１７号遺留分減殺請求控訴事件），同庁は，平成２０年７月１７日，原告控訴部分につき，その控訴を棄却し，被告Ｂ控訴部分に関し，遺留分減殺請求地裁判決を一部変更する判決をし（甲６），同判決は，同月３１日の経過により確定した（甲７）（以下，上記判決を「遺留分減殺請求高裁判決」という。）。
２争点
(1)主位的請求（共同不法行為責任に基づく損害賠償請求）について
ア被告らの原告に対する共同不法行為の成否
イ損害額
ウ消滅時効の成否
(2)予備的請求（不当利得返還請求）について
ア原告の被告Ｂに対する不当利得返還請求の成否
イ被告Ｂが悪意の受益者に当たるか。
第３争点に関する当事者の主張
１被告らの原告に対する共同不法行為の成否（争点(1)ア）について
（原告の主張）
(1)被告らの共同不法行為に係る準拠法
ア本件において，原告は，被告らに対し，米国特許権の準共有持分権及び上記準共有持分権に基づき実施許諾料を取得する権利を侵害されたことを理由として損害賠償を請求するものであり，本件請求は，米国特許法により付与された権利に基づくものであるから，国際私法上の準拠法を決定する必要がある。
イ本件請求に係る法律関係の性質は不法行為である。ウ不法行為の準拠法については，平成１８年１２月３１日以前の行為については，「法の適用に関する通則法」（以下「通則法」という。）附則３条４項に従い法例１１条により，平成１９年１月１日以降の行為については，通則法附則１条に従い通則法１７条により，各決定されるべきである。(ア)そこで，まず，平成１８年１２月３１日以前の行為について検討すると，法例１１条は，不法行為による損害賠償請求権の成立及び効力はその原因たる事実の発生した地（以下「原因事実発生地」という。）の法律によるものとしているところ，本件において，原告が被告らの共同不法行為に当たると主張する行為は，いずれも日本国内で行われたものである。
したがって，上記行為について，共同不法行為責任を問う場合の準拠法は日本法すなわち我が民法である。
(イ)次に，平成１９年１月１日以降の行為について検討すると，通則法１７条は，不法行為によって生じる債権の成立及び効力は，加害行為の結果が発生した地（以下「結果発生地」という。）の法によるのを原則とするが，例外的に，その地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときは，加害行為が行われた地（以下「加害行為地」という。）の法によるものと定めているところ，本件において，原告の主張する加害行為の結果発生地は日本である。なお，仮に加害行為地によるとしたとしても，本件において，原告の主張する加害行為が行われた地は日本である。
したがって，上記行為について，共同不法行為責任を問う場合の準拠法は日本法すなわち我が民法である。
エ共同不法行為の成否を検討する際の準拠法について(ア)本件において，原告は，被告らが，本件特許権につき，準共有持分権者である原告の同意を得ずに実施許諾契約を締結し，実施許諾料を受領したことが，日本国民法の７１９条２項所定の共同不法行為に当たるとの主張をするものである。
そこで，上記共同不法行為の成否を検討する際に，特許権の実施許諾契約の準拠法が問題となるが，当事者間でのみ効力をもつ債権的な合意の問題は，第三者に対しても効力をもつ特許権自体の問題とは区別し，当該特許権の登録国法（保護国法）によるのではなく，契約準拠法によると解するのが相当である。
(イ)契約準拠法に関する法例７条１項によれば，準拠法の指定に関し当事者の意思が明示されているときはそれによるのは当然であり，また，明示の指定がない場合においても，当事者の暗黙の意思が探求されるべきであると解される。これを本件についてみると，原告は，被告らと日本国内企業との間で締結された実施許諾契約についてのみ，不法行為該当性を主張するものである。そうすると，上記実施許諾契約には，日本法を準拠法とする明示の定めがある可能性が高く，また，仮に明示の定めがなかったとしても，契約当事者間において，実施許諾契約に関しては，日本法を準拠法とする黙示の指定が存在したことは明白である。そうすると，実施許諾契約の成立に関する準拠法は，日本法とみるべきことになる。
(ウ)法例７条によって定まる契約の準拠法は，原則として債権契約の成立に関する問題に適用されるものであり，契約が有効に成立した場合における契約の効力に関し適用される準拠法は別に論じる必要がある。しかし，成立と効力は本来原因と結果の関係にあることから，原則として同一の準拠法によらしめるべきである。また，当事者が効力につき異なる準拠法を指定することができるとしても，本件の場合，契約当事者が上記指定をしたような事情は一切ない。
そうすると，実施許諾契約の効力に関する準拠法も，日本法とみるのが相当である。
被告らは，実施許諾契約の準拠法は米国法であり，米国特許法２６２条では，共有者は他の共有者の同意を得ることなく実施権の許諾をすることができると定められていると主張する。しかし，被告Ｂが本件特許権を自ら実施する場合は特許権の効力の問題であり準拠法は米国法であるとしても，本件は第三者との間の実施契約の問題であるから，準拠法は日本法となる。
(エ)したがって，本件特許権の実施許諾に関しては，日本国特許法７３条が適用され，各共有者は，本件特許権に専用実施権を設定し，又は第三者に対し通常実施権を許諾する場合には，他の共有者の同意を得なければならないこととなり，共有者が他の共有者の同意を得ずに第三者に対し通常実施権を許諾するなどした場合には，他の共有者の同意権の侵害として，不法行為に該当することになる。


(オ)以上を前提に，被告らの共同不法行為の成否について主張する。
(2)共同不法行為の成否
ア本件特許権をＣの相続財産目録に記載せず隠蔽した違法行為(ア)被告Ｂは，Ｃの遺言執行者として，速やかに，公証人をして，正確な内容の相続財産目録を調製させ，原告に対し交付すべき義務を負う。にもかかわらず，被告Ｂは，Ｃの相続財産目録の調製を東京法務局所属の公証人増田豊に依頼するに際し，Ｃの遺産中に本件特許権の準共有持分が含まれることを同公証人に告げずに隠蔽し，同公証人に，上記持分の記載のない相続財産目録（甲４９。以下「本件相続財産目録」という。）を調製させ，これを，原告に対し交付したのみで，本件特許権の記載のある相続財産目録を作成・交付しなかった。
被告Ｂが本件相続財産目録の作成された平成７年１０月２０日の時点でＣの遺産に本件特許権が含まれることを知っていたことは，同年９月２１日作成の報告書（甲５０）等から明らかである。
(イ)仮に，被告Ｂが本件相続財産目録作成時点でＣの遺産に本件特許権が含まれることを知らなかったとしても，本件相続財産目録には，今後の調査により資産等が判明すれば，更に公正証書作成嘱託をする予定であると被告Ｂが述べた旨が記載されているのであるから，被告Ｂは，民法１０１１条（若しくはその趣旨）又は信義則上，本件特許権の準共有持分の存在が判明した後，速やかに，新たな相続財産目録調製公正証書を作成し，原告に交付すべき義務を負う。
にもかかわらず，被告Ｂは，上記公正証書を作成せず，本件特許権の存在を隠蔽した。
被告Ｂの上記(ア)及び(イ)の行為は，原告に対し，本件原告持分の存在及び遺留分減殺請求日以後の特許実施許諾料を収受する権利（民法１０３６条）の存在を隠蔽し，原告の権利行使の機会を失わせてこれを侵害する行為に当たる。
被告Ｂが，遅くとも平成９年５月５日頃までには，本件特許権がＣの遺産に含まれることを知っていたことは，同日付けのサンフランシスコ郡カリフォルニア州上位裁判所の命令（甲４６，５２）から明らかである。イＣが生前締結した本件特許権の実施許諾契約について実施料全額を取得
した違法行為
被告Ｂは，上記のとおり，原告の権利の存在を隠蔽し，原告の権利行使の機会を失わせただけではなく，更に進んで，本件遺留分減殺請求以後において，Ｃが，その生前に本件特許権の実施許諾契約を締結していた日本国内企業に対し，本件特許権のＣの準共有持分を単独相続した旨装うことにより，上記実施許諾契約又は上記実施許諾契約の切替え契約に基づく実施許諾料の全額を取得し，原告の取得すべき実施許諾料（遺留分減殺請求により原告が取得した本件特許権の準共有持分の法定果実）を横領した。原告は，被告Ｂに対し，原告が取得すべき額についての支払を求めたところ，被告Ｂはこれを拒絶した。
上記行為は，本件特許権に係る本件原告持分を侵害する行為に当たり，かつ，原告の，本件原告持分から生じる法定果実である実施許諾料（民法８８条２項及び８９条２項）を取得する権利を侵害する行為に当たる。ウ本件遺留分減殺請求後新たに実施許諾し原告の同意権を侵害した違法行為被告Ｂは，本件遺留分減殺請求以後において，本件特許権のＣの準共有持分を単独相続した旨装い，日本国内企業との間で，新たに他の準共有持分権者である原告の同意を得ることなく本件特許権の実施許諾契約を締結し，上記契約に基づく実施許諾料の全額を取得した。
上記行為は，共有特許権の実施許諾契約における，他の共有者（原告）の同意権（特許法７３条３項）を侵害する行為に当たり，かつ，原告の，本件原告持分から生じる法定果実である実施許諾料を取得する権利を侵害する行為に当たる。
エ上記アないしウの行為は，いずれも，被告Ｂの原告に対する不法行為を構成する。また，被告会社は，被告Ｂが原告に対し本件原告持分の存在を隠蔽し，日本国内企業に対し本件特許権に係るＣの準共有持分を単独相続した旨装っていることを知りながら，上記国内企業に対し，上記の点が事実とは異なることを明らかにせず，被告Ｂの行為を黙認したものであり，被告Ｂの上記不法行為を教唆又は幇助したものであるから，被告らには，共同不法行為（民法７１９条２項）が成立する。
なお，上記のとおり，原告が，遺留分減殺請求高裁判決確定後において，被告らに対し，本件原告持分に応じた特許実施料の支払を請求したところ，被告らが，上記支払に向けた話し合いすら拒否したことは，被告らが，上記実施許諾料の支払をする意思が当初から全くなかったことを示すものであり，被告らに，上記共同不法行為に係る故意があったことを裏付けている。
オ被告らの主張に対する反論
上記イの行為に関し，被告らは，本件特許権の実施許諾料は，被告会社とＣとの間の合意に従い，Ｃの死亡後においても，被告会社が取得しており，被告Ｂがこれを取得した事実はないと主張するが，否認する。Ｃは，節税のため，本件特許権の実施許諾料を被告会社に代理受領させた上で，本件特許権等の管理に要する費用その他諸経費や税金支払に必要な額を控除した残額を，代表取締役報酬に上乗せして受け取っていたものであり，被告Ｂも，Ｃと同様に，被告会社が代理受領した本件特許権の実施許諾料を，役員報酬名目で取得し続けている。


Ｃが本件特許権の実施許諾料を包括的又は継続的に被告会社に帰属させる意思であったのであれば，会社名義で特許権登録をすれば足りる。それにもかかわらず，Ｃが，わざわざ価値の高い特許権を選んで自己名義で登録をしたのは，本件特許権の持分を自己のものとし，本件特許権から生じる多額の実施許諾料収入を取得する意思であったと考えるのが合理的である。また，仮に，Ｃが本件特許権の実施許諾料を被告会社に贈与していたとすれば，被告会社には，毎年，特許実施許諾料収入に応じた受贈益が発生し，この受贈益に応じた法人税の納付義務があるが，被告会社がこれを納付していた事実はない。これらの事情に加え，Ｃの代表取締役報酬が平成７年１月当時で月額４５０万円であり，他の取締役の報酬額の数倍以上という破格の金額であったこと，株式会社朝日コーポレイションとの間の実施許諾契約において，同社からの技術指導料（実施許諾料）に関し，税務署の調査において事情を尋ねられたことを契機として，上記技術指導料（実施許諾料）を被告会社に受領させる代わりに，Ｃの代表取締役報酬を上げることとした経緯があることなども考慮すれば，Ｃが本件特許権の実施許諾料を被告会社に取得させていたものとは考えられない。
（被告らの主張）
(1)原告の主張のうち，事実に関する点は否認し，法的主張については争う。(2)本件特許権をＣの相続財産目録に記載せず隠蔽した違法行為についてア被告ＢはＣの遺言執行者であり，遺言執行者は就職後速やかに相続財産目録を作成し相続人に交付する義務があるが，本件遺留分減殺請求後に，正確な内容の相続財産目録を作成し，原告に交付する義務を負うものではない。
イ被告Ｂは，本件相続財産目録の調製に当たり，その資料として，被告会社従業員の作成した特許権のリストを公証人に対し提示したが，上記リストには，本件特許権を含む米国特許権は全て被告会社の所有である旨記載されていたため，上記リストの記載を信じていた。被告Ｂは，Ｃの生前は被告会社の経営に実質的に関与しておらず，当時は，別件の職務執行停止仮処分事件の対応に追われる中，Ｃの遺産内容も十分把握できていない状況で作成したものであり，同事件の証拠書類（甲５０を含む）の詳細まで理解する余裕はなかった。本件相続財産目録の調製に当たり，被告Ｂに原告を欺く意思はなかった。
被告Ｂは，平成９年に本件特許権がＣの相続財産であることを知ったが，遺留分減殺請求訴訟の審理過程において本件特許権の存在を明らかにすれば足りることや，米国検認裁判所に対する修正申立書が原告に送付されることなどから，追加の相続財産調製公正証書を作成する必要がないと考え，これを作成しなかったにすぎない。
ウしたがって，被告らに，この点において不法行為は成立しない。(3)Ｃが生前締結した本件特許権の実施許諾契約に基づき実施料全額を取得
した違法行為について
アＣは，その生前，被告会社との間で，被告会社及びＣが九州松下電器株式会社（以下「九州松下」という。）等との間で締結した実施許諾契約に基づく実施許諾料を，すべて被告会社に帰属させる旨合意しており，被告会社は，上記合意に基づき，実施許諾料を自己の収入として取得し，会計上も税務上も自己の収入として処理していた。原告及び被告Ｂは，Ｃの相続人として上記合意に拘束されるから，被告会社が本件特許権の実施許諾料を取得したことが，原告との関係で違法性を有することはないというべきである。
イなお，上記合意の存在は，原告と被告Ｂとの間の遺留分減殺請求地裁判決（甲５）において認定されている事実であるところ，上記判決は，１０年以上にわたる審理における双方の主張立証に基づくものであるから，上記判決における認定事実と反する内容を原告が主張することは，信義則に反し許されない。
ウ原告は，被告Ｂが，被告会社に実施許諾料を代理受領させた上で，代表取締役報酬名目で支払を受けていたとも主張するが，否認する。上記アのとおり，被告会社は，Ｃとの間の合意に基づき，自己の収入として実施許諾料を取得したものであり，被告Ｂのために実施許諾料を代理受領した事実はない。また，被告Ｂは，その業務の対価として代表取締役報酬を得たものであり，本件特許権の実施許諾料を代表取締役報酬名目で得たものではない。なお，Ｃは，上記イでみた判決において，被告会社から多額の代表取締役報酬を得ていたことなどを理由として，被告会社名義で登録した特許権に関する職務発明対価請求権を放棄したものと認定されているところ，Ｃ名義の特許権に基づく実施許諾料収入についても同様のことがいえるのであり，本件特許権の実施許諾料を対価なくして被告会社に帰属させたことは何ら不合理なものではない。
(4)本件遺留分減殺請求後新たに実施許諾し原告の同意権を侵害した違法行
為について
ア被告Ｂが，本件遺留分減殺請求以後において，本件特許権につき，日本企業に対し，新たに実施許諾契約を締結した事実はない。イまた，仮にこの点を措くとしても，本件特許権の実施許諾が原告に対する不法行為を構成することはない。
(ア)すなわち，不法行為に基づく損害賠償請求の準拠法は，法例１１条により原因事実発生地の法律となるところ，最一小判平成１４年９月２６日民集５６巻７号１５５１頁は，日本国内でされた米国特許権侵害を誘導する行為による損害賠償請求につき，原因事実発生地は米国であるとしている。また，本件では，特許権の共有者の権利が問題となっているので，この点からも特許付与国である米国法が準拠法となる。(イ)上記最高裁判決は，日本において米国特許権の直接侵害行為を誘導する行為が米国特許法上違法とされる余地があるとしても，属地主義の原則を採り，域外適用を可能とする規定をもたない日本国特許法の下では，法例１１条２項により，登録国の域外における特許権侵害誘導行為を違法とすることはできない旨判示している。
本件において原告が主張する被告らの行為は，いずれも米国外で第三者に実施許諾をした行為であり，直接侵害の誘導行為にすぎないから，不法行為には当たらない。
また，米国特許法において，特許権の共有者は，自己の共有持分に基づき，他の共有持分権者の同意なく，第三者に特許権を譲渡し，非独占的通常実施権を設定することができ，また，それらにより得た収益を他の共有持分権者に分配する義務はないものとされている。したがって，被告ＢがＣの死亡後に本件特許権の実施を新たに許諾し，実施許諾料を被告会社に取得させたことがあったとしても，これが原告との関係で不法行為に該当することはない。
２損害額（争点(1)イ）について
（原告の主張）


(1)本件特許権１ないし３は，Ｃが平成４年６月頃にサムスン電子株式会社宛てに送付した警告状（甲４７）において，被侵害特許権として列挙されたものに当たる。また，本件特許権１，４及び５は，訴訟提起のため，被告会社から米国においてフォンテル・コミュニケーションズ・インク（以下「フォンテル社」という。）らが提起した訴訟において，同訴訟の被告らによる特許権侵害が認められ，フォンテル社に約１２億円の利益をもたらしたとされる特許権の一部に当たる。したがって，本件特許権は，いずれも，ファクシミリ機能付き留守番電話機の製造販売に不可欠な発明に係るものであり，実施料取得が可能な重要特許権であった。
(2)本件特許権の上記重要性に鑑みると，被告らの共同不法行為により，原告に損害が発生していることは明白である。しかし，本件特許権の実施許諾契約の具体的内容は原告にとって不明であり，損害額につき立証することができない。
このように損害の発生につき証明がなされたが，損害額につき立証することができない場合の特例として，民訴法２４８条は，裁判所が相当な損害額を認定することができるとしている。本件においては，上記規定の適用又は類推適用により，適切な損害額が認容されるべきである。上記(1)のとおり重要な特許権である本件特許権のうちの３件を含む１４件の特許権については，米国企業等を被告とした米国における訴訟において特許侵害の事実が認められたものであり（甲２４ないし３４），各特許権の実施料獲得比率は不明であるため，いずれも同じ（各１４分の１）であると仮定し，被告会社の実施料収入額（別紙特許料収入一覧表。平成８年度から平成１１年度までについては損益計算書に基づく額であり，平成１２年度以降は推定額である。）を１４で除した金額に本件原告持分をそれぞれ乗じた額が，当該年度において，上記３件の特許権につき原告が受けるべきであった実施許諾料額となる。
上記３件の特許権につき，存続期間満了までの間の各年度に原告が受けるべきであった実施許諾料額は別紙一覧表の内金額欄記載のとおりであり，その合計金額は，７８１８万０５０５円である。
したがって，民訴法２４８条に基づく相当な損害額として，同額が認容されるべきである。
（被告らの主張）
原告の主張は争う。本件において，原告に損害が発生したことの立証がない以上，民訴法２４８条を適用又は類推適用すべき基礎を欠く。
３消滅時効の成否（争点(1)ウ）について
（被告らの主張）
本件損害賠償請求は，原告が主張する弁済期の最後のもの（平成１９年１月１日）から訴訟提起時（平成２３年７月１６日）までに，既に３年が経過しているから，時効により消滅している。
（原告の主張）
(1)被告らの主張は争う。
(2)民法７２４条にいう「損害及び加害者を知った時」とは，被害者において，加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に，その可能な程度において，これらを知った時を意味するものと解されている（最高裁昭和４８年１１月１６日第二小法廷判決参照）。
本件において，原告は，遺留分減殺請求控訴審判決確定により，初めて本件原告持分の存在を知り，被告らに対する損害賠償請求が事実上可能となったものであるから，消滅時効の起算点は，上記判決確定時である平成２０年７月３１日と解するべきである。
原告は，平成２３年７月１６日に本件訴訟を提起しているから，これにより，消滅時効は中断しており，本件損害賠償請求権につき消滅時効は完成していない。
４原告の被告Ｂに対する不当利得返還請求の成否（争点(2)ア）について
（原告の主張）
(1)準拠法
ア本件において，原告は，遺留分減殺請求時以降に被告Ｂが取得した本件特許権の実施許諾料のうち，本件原告持分に対応した額につき，不当利得返還請求をするものであるところ，本件特許権は米国特許権であり，渉外的要素を含むものであるから，準拠法を決定する必要がある。イ不当利得返還請求の準拠法については，平成１８年１２月３１日までは，法例に，平成１９年１月１日以降は通則法に従い，被告Ｂの利得の原因事実発生地の法を本件不当利得返還請求の準拠法とすべきこととなる。本件において，被告Ｂは，原告による遺留分減殺請求により，Ｃから相続した本件特許権の準共有持分のうち，本件原告持分に対応する部分を失ったにもかかわらず，本件特許権の実施許諾料の全額を取得したものであり，原告は，上記実施許諾料の取得が，被告Ｂの不当利得に当たると主張するものである。
したがって，原因事実を狭く考えれば，本件特許権の実施許諾契約を承継した事実となり，上記実施許諾契約のライセンシーが日本企業に限られる以上，原因事実発生地は日本となる。また，原因事実を，相続，遺言，遺留分減殺請求，本件特許権の実施許諾契約の承継と，広く捉えたとしても，これらの各事実は，いずれも日本国内におけるものであるから，原因事実発生地は日本となる。
ウ以上によれば，本件不当利得返還請求の準拠法は日本法すなわち我が民法となる。
(2)原告は，被告Ｂに対する遺留分減殺請求により，本件特許権につき，本件原告持分を取得したものであるところ，本件特許権に基づく特許実施料収入は，本件特許権の法定果実（民法８８条２項）であるから，被告Ｂと原告は，それぞれの準共有持分に応じてこれを取得する権利を有することになる（同法８９条２項）。すなわち，遺留分減殺請求時以降における本件特許権の実施許諾料収入のうち，本件原告持分に対応する額は，原告が取得すべき財産上の利益に当たる。
しかるに，被告Ｂは，上記遺留分減殺請求時以後も，Ｃの生前に締結された実施許諾契約及びＣの死亡後に本件特許権の単独権利者を装って締結した実施許諾契約に各基づく実施許諾料の全額を，被告会社に代理受領させた上，代表取締役報酬名目で取得していた。被告Ｂの上記取得分のうち，本件原告持分に対応する金額は，原告が取得すべきものであり，被告Ｂの不当利得に該当する。


(3)この点，被告らは，Ｃの生前に締結された実施許諾契約に基づく実施許諾料は，被告会社とＣとの間の合意に従い，Ｃの死亡後においても，被告会社が取得したから，被告Ｂに利得はないと主張するが，争う。この点に関する原告の主張は争点(1)アに関する原告の主張(2)オのとおりである。(4)被告Ｂの利得額については，本件特許権の実施許諾契約の内容等が原告にとって不明であり，具体的に立証することができない。しかし，民訴法２４８条の趣旨は，不当利得返還請求にも同様に妥当するから，同請求にも同条が類推適用されるべきである。
同条の類推適用によって認定されるべき相当利得額は，争点(1)イに関する原告の主張(2)でみたところと同様であり，７８１８万０５０５円が認容されるべきである。
（被告Ｂの主張）
(1)原告の主張のうち，事実については否認し，法的主張は争う。(2)争点(1)アに関する被告らの主張(3)アのとおり，Ｃの生前に締結された実施許諾契約については，Ｃと被告会社との間に，実施許諾料のすべてを被告会社に帰属させる旨の合意が存在し，原告及び被告Ｂは，Ｃの相続人として上記合意に拘束されるところ，被告会社は，上記合意に基づき，実施許諾料を自己の収入として取得していたものであるから，この点につき，被告Ｂに利得は存在しない。
なお，原告は，被告Ｂが，被告会社に実施許諾料を代理受領させた上で，代表取締役報酬名目でその支払を受けていたとも主張するが，被告会社が被告Ｂのために実施許諾料を代理受領した事実がないこと及び被告Ｂの役員報酬が本件特許権の実施許諾料と無関係であることは，争点(1)アに関する被告らの主張で述べたとおりである。
(3)アまた，争点(1)アに関する被告らの主張(4)のとおり，本件特許権に関し，Ｃの死亡後に新たに締結された実施許諾契約は存在しないから，この点に関し，被告Ｂに利得は存在しない。
イ仮にこの点を措くとしても，不当利得返還請求の準拠法は，不法行為に関し争点(1)アで主張したところと同様に，原因事実発生地である米国法となるところ，米国特許法上，共有者は他の共有者の同意なく第三者に実施許諾をすることができ，その果実（実施許諾料）を分配する義務もないから，被告Ｂが実施許諾料を収受したとしても，これが，原告との関係で不当利得に該当することはない。
５被告Ｂが悪意の受益者に該当するか（争点(2)イ）について
（原告の主張）
(1)被告Ｂは，相続財産目録の作成に当たり，その調製を依頼した公証人に対し，Ｃの遺産中に本件特許権が含まれるにもかかわらず，これを告げず，その記載のない相続財産目録を作成させた上，これを原告に交付することにより，本件特許権の存在を原告に知らせることなくあえて隠蔽し，本件特許権の実施許諾料全額を取得し続けたものであるから，悪意の受益者（民法７０４条）に該当する。
(2)したがって，原告は，民法７０４条に基づき，争点(2)アでみた被告Ｂの利得である７８１８万０５０５円に加え，Ｃ死亡の翌日である平成７年８月２０日から各特許期間満了時までの各年度について，当該年度に発生した利得分につき，民法所定の年５分の割合による遅延損害金を請求することができる。
（被告らの主張）
原告の主張は争う。
第４当裁判所の判断
１争点(1)ア（被告らの原告に対する共同不法行為の成否）について(1)原告が被告らの共同不法行為であると主張する行為は，①相続財産目録への本件特許権の不記載による隠蔽に関する点，②Ｃが生前に締結した本件特許権の実施許諾契約に基づく実施許諾料の収受等に関する点，③本件遺留分減殺請求以後における本件特許権の新たな実施許諾契約の締結と，その実施許諾料の収受に関する点に分けられるので，順次検討する。(2)①相続財産目録への本件特許権の不記載による隠蔽に関する点ア証拠（甲４９），被告Ｂ本人及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
(ア)Ｃが死亡した後，その妻である被告Ｂが，Ｃの公正証書遺言により遺言執行者として指定された。しかし，被告Ｂは長年米国に居住しており，Ｃの我が国における不動産や預貯金，株式等の財産については詳しく知らなかったことから，被告会社の役員や従業員の助力を得て，不動産については固定資産評価証明書，金融資産については残高証明書，株式については株式登録証明書，特許権については被告会社作成のリストを基にＣの相続財産を把握し，その目録を作成した。なお，Ｃの考案に係る特許権・実用新案権を列挙したものとみられるリスト（甲２３。なお，その作成者及び作成年月日は明らかではない。）には，１０９１件もの各国特許・実用新案権等が列挙されている上，同リストには，出願人又は特許権者を示す記載はない。また，遺留分減殺請求地裁判決において，審理の対象とされた特許権（平成７年８月１９日時点に存続していたもの）は国内外合わせて４３２件に及び，そのうち，本件特許権を含む４２８件は，被告会社名義で出願登録されたものであり，同判決に添付された目録においても，本件特許権の権利者は「法人」（被告会社）と記載されていることが認められる（甲５）。このように，特許権については膨大なリストが存在した上，当時，Ｄが被告Ｂを含む被告会社役員５名及び被告会社を債務者として申し立てた職務執行停止仮処分申立事件（当庁平成７年（ヨ）第２００５９号）に対処する必要もあったことから，被告Ｂは，Ｃの相続財産の内容を十分調査検討する時間がなかった。
(イ)被告Ｂは，平成７年１０月頃，東京法務局所属公証人増田豊に対し，Ｃの相続財産目録の調製を嘱託し，同月１９日，同公証人に対し，同目録に記載すべき財産として，不動産，金融資産，株式，特許権等を申述したが，上記のとおり，十分な調査検討の時間がなかったため，公証人に対し，本相続財産目録は，現時点における相続財産の概略であり，今後調査を継続することにより，資産並びに負債が判明する可能性があるので，その段階で更に明細書を提出し，相続財産目録の調製につき公正証書作成嘱託をする予定である旨述べた。上記申述に基づき調製された相続財産目録調製公正証書（甲４９）には，本件特許権は記載されていなかった。


(ウ)他方，上記公正証書作成に先立ち，Ｄが被告Ｂを含む被告会社役員５名及び被告会社を債務者として申し立てた前記職務執行停止仮処分申立事件に平成７年９月２１日付けで提出された報告書（甲５０）には，本件特許権１，２，４及び５を被告会社がＣとＧ’（Ｇ）に譲渡した旨が記載されている。もっとも，上記報告書は，被告会社の取締役であったＨ及びＩの作成に係るものであり，被告Ｂ自身の作成に係るものではない上，同報告書によれば，本件特許権１，２，４及び５の譲渡の経過は，上記Ｈが米国弁護士を通じて米国特許庁から記録を取り寄せることにより，初めて判明したものであるとされており（甲５０の９頁），被告会社において従前から把握していたものではないことがうかがわれる。また，上記報告書には，本件特許権１，２，４及び５につき，昭和６３年にその持分がＣ（及びＧ’）に譲渡された旨が記載されているのみであり，その後の権利移転の有無について触れるものではない。(エ)しかし，米国サンフランシスコ郡カリフォルニア州上位裁判所（以下「米国検認裁判所」という。）が１９９７年（平成９年）５月５日付けで発令した「誤記を訂正する命令および…最終遺産分配に関する命令に対する遡及的な修正」（甲４６，５２。以下「本件修正命令」という。）には，Ｃの遺産として，本件特許権を含む７件の米国特許権が記載されている（甲４６，５２に「ＵＳ４，７８８，７４４」とあるのは，「ＵＳ４，７８８，７１４」の誤記と認めるのが相当である。）。本件修正命令は，米国検認裁判所が，同年２月２４日付けで，「弁護士の法定・特別料金の査定についての会計報告の放棄に基づく最終遺産分配に関する命令」（甲５２。以下「本件分配命令」という。）を発令したのに対し，被告Ｂ代理人弁護士からの申立てに基づき発令されるに至ったものであるところ，被告Ｂは，フォンテル社の調査により，平成９年２月頃，本件特許権の持分がＣ名義であることが判明したため，訂正を申し立てた結果，本件修正命令が発令されたものであると主張し，これに沿う供述をする（被告Ｂ１０頁）。しかし，他方，米国検認裁判所に提出された「最終財産目録及び評価額」（甲５３）には，添付資料記載の財産がＣの遺産に含まれる旨の記載と，１９９５年（平成７年）１２月８日付けの被告Ｂの署名が存在し，添付資料２には，本件特許権（持分）が列挙されていることが認められる。したがって，被告Ｂは，遅くとも，我が国において相続財産目録を作成した後である平成７年１２月８日には，本件特許権がＣの遺産に含まれていることを認識するに至ったものというべきである。したがって，上記本件修正命令が発令されるに至った経緯は明らかではないものの，上記被告Ｂの主張及び供述を採用することはできない。
イ以上の経緯に基づき，被告Ｂによる違法行為の有無について検討する。(ア)原告は，被告Ｂが上記アのとおり本件特許権の記載のない相続財産目録を調製・交付したことや，被告Ｂが，原告による遺留分減殺請求後，本件特許権の存在が判明した時点で，速やかに本件特許権を記載した追加の相続財産目録公正証書を調製・交付しなかったことが，遺言執行者としての義務に反するものであり，原告に対する不法行為を構成すると主張しており，Ｃの相続人として，正確な内容の相続財産目録を受領する権利を侵害されたと主張するものと解されるから，行為地，被侵害利益のいずれの点においても，上記不法行為の主張に渉外的要素は含まれず，この点の判断に当たり，準拠法決定の必要は生じないものというべきである。これは，相続財産目録に記載するべきであったとされる財産（本件特許権）が米国特許権であること，原告が，被告Ｂの上記不法行為により，本件特許権に基づく実施許諾料を収受する権利の行使が妨げられた旨主張していることを考慮しても同様である。
(イ)そこで，これらの点に関する被告らの共同不法行為（民法７１９条）の成否について検討すると，遺言執行者は，その就職後，遅滞なく相続財産目録を作成し，相続人に交付しなければならないものとされ（民法１０１１条１項），また，その任務の遂行に当たっては，善管注意義務（同法１０１２条２項，６４４条）を負担するものとされる。前記ア(ア)のとおり，Ｃの考案に係る特許件数が多数に及ぶこと，これらの特許権中には，外国特許権が相当数含まれていたこと，被告Ｂは，平成５年１２月２７日に被告会社の取締役に就任し（甲４の３），平成７年３月２８日には被告会社の代表取締役に就任しているものの（甲５８），Ｃが死亡するまでの間，被告会社の経営に実質的に関与したことを認めるに足りる証拠はないことも考慮すれば，被告Ｂにおいて，前記ア(ア)のとおり，被告Ｂが被告会社から提供を受け，相続財産目録調製を嘱託した公証人に対し提示した特許権のリストにおいて，本件特許権の共有持分がＣ個人に帰属する旨が記載されていなかったとしても，これを記載すべきものと認識することは困難であったと認められる。確かに，上記ア(ウ)のとおり，上記仮処分事件における報告書（甲５０）には，本件特許権がＣに譲渡されたことが記載されているものの上記報告書（甲５０）の作成経緯からみて，被告Ｂがこれを見たことが確実であったということはできず，また，これを見ていたとしても，上記報告書の記載内容等に照らすと，直ちに，本件特許権１，２，４及び５の共有持分がＣの相続財産に当たると認識することは，やはり困難であったものというべきである。
そうすると，相続財産目録を作成した時点で，被告Ｂに，遺言執行者としての義務違反や本件特許権の存在を隠蔽する意図があったと認めることはできない。
(ウ)しかし，前記ア(エ)のとおり，被告Ｂは，相続財産目録作成後の，平成７年１２月８日までの時点において，本件特許権がＣの相続財産に含まれることを認識するに至ったのであるから，上記公正証書における新たな相続財産目録作成予定の陳述に照らしても，本件特許権を記載した相続財産目録を新たに作成する義務があったというべきであり，その点において，被告Ｂに遺言執行者としての義務違反が認められるというべきである。


しかし，そのような遺言執行者としての一般的な義務違反があったとしても，そこから，原告の保護利益との関係で決定されるべき不法行為における義務違反が直ちに導かれるものではない。上記平成７年１２月８日の時点においては，未だ原告による遺留分減殺請求はされておらず（前提事実(3)エのとおり，遺留分減殺請求が被告Ｂに到達したのは平成８年５月１２日のことである。），それからほどなく遺留分減殺請求訴訟（甲５）が提起され（甲５によれば，訴え提起は平成８年７月２２日，被告Ｂに送達されたのは同年９月４日である。），同訴訟において，原告は，平成９年１０月１日付け準備書面により，本件特許権のＣの共有持分について，４分の１の共有持分権があると追加主張したものであり，被告Ｂは，これに対し，本件特許権がＣの相続財産であることを認めていたのである（甲５の２２頁。同３４頁で判決が本件特許権１について争いがあるとしているのは，原告が８分の１以上の持分を取得したといえるかの点に限定したものである。）。そうすると，本件特許権について，被告Ｂに相続財産であることを隠蔽しようとする意図があったとまでは認められず，不法行為における義務違反は認められないというべきである。
ウしたがって，この点に関し，被告らに不法行為が成立するものとは認められない。これに反する原告の主張は採用しない。
(3)②Ｃが生前に締結した本件特許権の実施許諾契約に基づく実施許諾料の
収受等に関する点
ア前記前提事実(3)オのとおり，本件特許権に係るＣの共有持分は，本件相続の開始及び本件遺留分減殺請求により，原告及び被告Ｂに承継されたものであり，上記承継に伴い，Ｃの死亡前に締結された本件特許権の実施許諾契約上の地位も，その承継持分に応じて，原告及び被告Ｂに承継されたものと認められる。
原告は，上記承継により，Ｃの死亡前に締結された本件特許権の実施許諾契約から生じる実施許諾料のうち，原告持分に相当する分は，本件特許権の法定果実として原告に帰属すべきものとなったと主張し，これにもかかわらず，被告Ｂが，本件特許権の実施許諾料全額を取得したことが，原告に対する不法行為に該当すると主張する。すなわち，原告は，本件特許権の実施許諾料は被告会社宛てに支払われていたものの，これは，Ｃの生前において，被告会社がＣのために代理受領していたものにすぎず，Ｃは，代表取締役報酬名目で，上記代理受領に係る実施許諾料を取得していたものであるところ，被告Ｂは，Ｃの死後，上記実施許諾料を，Ｃと同様に，代表取締役報酬名目で取得したと主張するものである。上記の原告の主張の趣旨を更に検討すると，原告は，本件特許権の実施許諾料を収受することのできる権限は被告会社ではなくＣが有しており，その受領方法として，被告会社による代理受領及び代表取締役報酬名目でのＣへの交付という方法を選択したにすぎないという前提の下に，上記実施許諾料収受権限のうち，本件原告持分に対応する部分は，本件遺留分減殺請求により，本件特許権の法定果実を得る権限として原告に帰属したにもかかわらず，被告Ｂは，上記実施許諾料全額を取得することで，原告の上記受領権限を侵害したと主張するものであると解されるところである。原告の主張をこのように解する限り，当該不法行為の主張は，日本人及び日本法人間における，日本国内における行為に関する請求であり，かつ，日本人であるＣと日本国内企業との間で締結された本件特許権の実施許諾契約に基づく実施許諾料収受権限の侵害の成否という問題である以上，被侵害法益の点においても渉外的要素は含まれず，この点の判断に当たり準拠法決定の必要は生じないものと解される。
イそこで，不法行為の成否について検討するに，証拠（各認定事実の末尾に摘示する。）及び弁論の全趣旨によれば，この点に関し，次の事実が認められる。
(ア)Ｃは，留守番電話装置に関連する多数の発明を行い，日本，米国，イギリス，ドイツ等の各国において，被告会社名義で特許権等登録出願を行った（甲５，２３，弁論の全趣旨）。Ｃは，そのうち，本件特許権に係る発明を含むごく一部の発明につき，Ｃ名義又はＧ等との共有名義としたが，その余の多数の発明については，被告会社が特許登録名義人とされている（甲５，５０，弁論の全趣旨）。
(イ)Ｃは，昭和５２年９月１日，ソニー株式会社との間で，Ｃ及び被告会社の有する特許権等（出願中のものを含む。）に関する実施許諾契約を締結した（甲１６の１）。
Ｃ，被告会社及びソニー株式会社は，同日付けで，被告会社が，上記契約に基づきＣがソニー株式会社から受領する実施料を受領する権利をＣから取得する旨の覚書を締結した（甲１６の２）。
(ウ)Ｃは，朝日通商株式会社等との間で，昭和５３年７月３１日，技術契約書を締結したが，上記契約は，Ｃ及び被告会社の有する特許権等（出願中のものを含む。）の実施を許諾する趣旨を含むものであった（甲３７）。
Ｃ，被告会社及び株式会社朝日コーポレーション（上記朝日通商株式会社等が合併後，商号を変更したもの。甲３８）は，平成３年１２月１０日，Ｃの発明又は考案の範囲に属する遠隔聴取機能についての留守番電話装置の特許等の権利は，Ｃから被告会社に移転していることを理由として，Ｃの株式会社朝日コーポレーションに対する技術指導料の権利，義務は，Ｃから被告会社に承継されたものとすることを合意する旨の覚書を作成した（甲４４）。


この合意は，税務署から，技術指導契約（甲３７）の主体がＣであることから，上記契約に基づき被告会社宛てに支払われている実施許諾料が，Ｃの所得として源泉徴収の対象となるのではないかとの問い合わせを受けたことから，Ｃ個人に対する課税を避けるために締結されたものであると認められるところ（甲４１ないし４３），上記経緯において，被告会社内で，単に実施許諾料の支払先を被告会社としたのみでは，上記実施許諾料がＣの収入とみなされるおそれがあることから，実施許諾契約の主体を被告会社に切り替えた上で，被告会社からＣへの支払は，別途契約を締結するか，又は代表取締役報酬を上げることによることが検討された形跡がうかがわれる（甲４１ないし４３）。(エ)上記(イ)及び(ウ)の契約以外にも，Ｃ及び被告会社と国内企業との間で締結された特許権等の実施許諾契約が存在するが，昭和３９年に締結された契約（甲１５の１・２）を除けば，いずれの契約においても，Ｃ及び被告会社は，特許権の名義がＣ名義であるか，又は被告会社名義であるかを区別することなく，一括して実施許諾を行い，実施許諾料についても，各特許権から生じる部分を区別することなく，まとめて算定することとされている（甲１６の１・２，１７の１・２，弁論の全趣旨）。このほか，被告会社及びＣは，平成４年４月１日，九州松下との間で，特許権等実施許諾契約を締結しているところ（甲２２の１），上記契約に基づき実施許諾を受ける特許権を指定するため，九州松下から同年９月１７日付けで送付された文書（甲２２の２）には，多数の他の特許権とともに本件特許権が挙げられているが，その権利者に関する記載はなく，かえって，これらの特許権についても，「橋本コーポレイション出願特許」との表示がされていることが認められる（甲２２の１・２）。また，平成４年６月頃，サムスン電子株式会社宛ての特許権侵害警告状の案文として作成されたとするファクシミリ文書（甲４７）には，同社による侵害が疑われる関係特許として，本件特許権１ないし３を含む合計６件の各国特許権が列挙され，いずれも「当方所有の関係特許」と記載されていることが認められる。これらに加えて，本件特許権に係る実施許諾料も，その他の特許権に係る実施許諾料と併せて，被告会社が受領していたとされること（ただし，後述のとおり，当該受領の法的性質については争いがある。）も考慮すれば，Ｃ及び被告会社において，出願人，権利者又は共有持分権者がＣ個人であるか，又は被告会社であるか，更には他に共有特許権者が存在するか否かを明確に区別せず，これらの特許権を一括して被告会社が管理し，被告会社宛てに支払うものとされていたことがうかがわれる。
ウ(ア)上記認定事実に照らして検討すると，上記イ(イ)及び(ウ)でみた被告会社に実施許諾料を帰属させる旨の合意は，当該企業を含めた三者間（Ｃ，被告会社，当該企業）でなされているものである上，契約上の権利義務自体を，Ｃから被告会社に移転させる趣旨の文言を含むものであるから，上記合意は，単に，実施許諾料の支払方法を定めたものではなく，実施許諾料の帰属主体を，法的に被告会社に移転・帰属させる趣旨でなされたものであると解される。
そうすると，その他の実施許諾契約において，実施許諾料を被告会社宛てに支払うものとしたことも，同一の趣旨によるものであると認められるのであって（弁論の全趣旨），これらの契約についても，その法的効果としてＣや被告会社が意図したところは，上記イ(イ)や(ウ)でみた合意によるものと同一のものであったと推認するのが相当である。以上のとおり，上記イ(イ)及び(ウ)以外の実施許諾契約についても，Ｃ，被告会社及び当該実施許諾契約の相手方企業との間において，Ｃ名義の特許権から生じる分も含めた実施許諾料全体につき，その帰属主体を法的に被告会社とする旨の合意があり，実施許諾料が被告会社宛てに支払われていたのは，上記合意に基づくものであったと解するのが相当である。
(イ)他方，上記イ(ウ)でみたところに照らせば，Ｃは，Ｃ個人への課税を避けるための方法として，実施許諾料の帰属主体を被告会社とする旨の上記合意をしたものと認められるのであって，Ｃが他の取締役と比較して高額の取締役報酬を受け取っていたことが認められること（甲３５）も考慮すれば，被告会社とＣとの間で，本件特許権について被告会社が収受した実施許諾料から経費等を控除した相当額（以下「本件特許権の実施許諾料相当額」という。）をＣに分配する旨の合意があり，Ｃは，上記分配の方法として，取締役報酬の引き上げの方法を採っていたものとみるのが相当である。
(ウ)上記(ア)及び(イ)の各合意のうち，実施料の帰属主体についての合意は，第三者である企業との法的関係でもあるため，Ｃの死亡によっても変動しないものと解される。また，Ｃと被告会社との間における，本件特許権の実施許諾料相当額の分配合意は，本件相続の開始及び本件遺留分減殺請求により，原告及び被告Ｂと被告会社との間に承継されたものと認められ，原告及び被告Ｂは，原告につき４分の１，被告Ｂにつき４分の３の割合で，被告会社から上記金員の分配を受ける地位を承継したと認められる。
この点に関し，被告らは，取締役報酬を受けるべき地位は一身専属的なものであり，Ｃの死亡により終了するべきものであるから，原告が上記地位を承継することはないと主張する。しかし，前記のとおり，Ｃは，被告会社との間で，本件特許権の実施許諾料相当額の分配を受ける合意をしていたものと認められるのであって，取締役報酬の引上げは，上記分配の方法として採用されたものにすぎないというべきであるから，取締役報酬を受けるべき地位がＣの死亡により消滅したとしても，本件特許権の実施許諾料相当額の分配を受けることのできる地位までもが消滅するものではない。
以上によれば，本件相続の開始及び本件遺留分減殺請求により，被告会社には，原告及び被告Ｂとの関係で，本件特許権の実施許諾料相当額を支払う義務が生じたものと解される。
エそうすると，被告会社は，原告に対し，本件特許権の実施許諾料相当額のうち，本件原告持分に対応する分を支払うべきであったものというべきである。
(ア)もっとも，遺留分減殺請求地裁判決（甲５）によれば，Ｃの前記前提事実(3)ウの公正証書遺言に，原告にも一部の不動産を相続させる旨の内容が含まれており，Ｃの遺産の範囲やその評価額についても争いがあったことがうかがわれるのであるから，遺留分減殺請求高裁判決が確定するまでの間において，被告会社が，本件原告持分の有無や，その具体的割合を知ることは困難であったものと認められ，被告会社が原告に上記実施料相当額を支払わなかったことが，直ちに原告に対する不法行為を構成するものとは認められない。


(イ)しかし，証拠（甲８，９）によれば，原告は，遺留分減殺請求高裁判決確定後である平成２１年７月１日付けで，被告会社に対し，本件原告持分に応じた実施料相当額の支払を求めたが，被告会社は，同月７日付け書面によって，これを拒絶したことが認められる。上記時点において，被告会社は，遺留分減殺請求高裁判決の確定により，本件原告持分の存在及びその割合（前記前提事実(3)オ(ア)ないし(オ)）を認識していたものと認められるのであって，被告会社は，上記時点において，本件原告持分に応じた実施許諾料相当額を精算すべき義務を負っていたものというべきである。これにもかかわらず，被告会社は，原告の上記支払請求を拒絶したものであるところ，原告が遺留分減殺請求事件において本件特許権の持分確認請求をしたのは，本件特許権から生じる実施料相当額の利益を得るためであったことがうかがわれるのであって（甲８，弁論の全趣旨），原告は，提訴から約１２年という長期間の審理を経て，本件原告持分を有することにつき確定判決を得たにもかかわらず（甲５ないし７），上記のとおり支払を拒絶されたものということができる。加えて，被告会社に，上記拒絶につき正当な理由を見出し難いことも考慮すると，上記支払拒絶は，単なる債務不履行にとどまらず，原告の上記精算を受ける権利を少なくとも過失により侵害したものとして，原告に対する不法行為を構成するものと認めるのが相当である。
原告は，被告会社の不法行為を被告Ｂの不法行為を教唆・幇助した行為として請求しているが，その主張する事実関係は上記と同一であり，かつ被告Ｂとの共同不法行為として主張するものであるから，上記のとおり，被告会社の不法行為を認定するに妨げないものである。(ウ)他方，被告Ｂについては，原告による遺留分減殺請求によって，本件特許権について原告との共有持分権者となった者であるにすぎず，被告会社が受領した本件特許権の実施料の処理について，原告に対して義務を負うものではないから，被告Ｂにこの点についての違法行為を認めることはできない。
オ(ア)そこで，被告会社の上記不法行為に関し，原告の損害額（争点(1)イ）について検討するに，本件特許権は他の多数の特許権とともに実施許諾され，その固有の実施許諾料を算定することは困難であること，そして前記のとおり，Ｃの生前においては，本件特許権の実施料はＣの取締役報酬の一部として算定されていたことに照らせば，Ｃが生前に受領していた取締役報酬の額を参照してこれを算定するのが相当である。甲３５号証によれば，Ｃは，平成７年１月分として４５０万円の取締役報酬を得ていたことが認められる。そして，他の取締役の報酬の最高額が約８３万円であることと比較すれば，Ｃが代表取締役としての職務を負担することを考慮しても，特許実施許諾料相当分として受領していた額は月額３００万円と認めるのが相当である。
しかし上記額は多数の特許の実施許諾料に対応するものであるから，そこから本件特許権の寄与した割合を考慮する必要があるが，甲２５号証ないし３０号証，３２号証ないし３４号証によれば，本件特許権が米国企業を相手とする訴訟において相当程度の役割を果たしていたことが認められる。このような事情を考慮すれば，本件特許権の寄与した割合は２０％を下らないものと認めるのが相当である。
そうすると，本件特許権の実施許諾料相当額として相続人である原告及び被告Ｂが受け取るべき額は月額６０万円ということになるが，原告の持分割合は４分の１であるから，原告が受け取るべき額は月額１５万円である。なお，本件特許権１ないし５が実施許諾料に占める割合は均等であるとみるのが相当である。
本件特許権の登録日及び存続期間満了日は，別紙特許権目録記載のとおりであるが，原告が減殺請求権を行使した平成８年５月１２日には本件特許権はいずれも登録されている。したがって，上記減殺請求の日から本件特許権１ないし５の各存続期間満了日までに原告が受け取るべき実施許諾料相当額は，それぞれ次のとおりとなり，その合計額は１７３１万円となる（許諾期間が１５日を超える月は１月分として計算し，１５日未満の月については算定しないこととした。）。
ａ本件特許権１    平成８年５月～平成１６年８月
３００万円（３万円×１００か月）
ｂ本件特許権２    平成８年５月～平成１７年２月
３１８万円（３万円×１０６か月）
ｃ本件特許権３    平成８年５月～平成１９年７月
４０５万円（３万円×１３５か月）
ｄ本件特許権４    平成８年５月～平成１８年３月
３５７万円（３万円×１１９か月）
ｅ本件特許権５    平成８年５月～平成１８年１月
３５１万円（３万円×１１７か月）
(イ)したがって，被告会社が②の不法行為に基づく損害賠償請求として認められる額は１７３１万円であり，その遅延損害金の起算日は，不法行為日（被告会社がその支払を拒絶する書面を作成した日）である平成２１年７月７日とするのが相当である。
カ被告らは，原告の損害賠償請求権は時効により消滅している旨主張する（争点(1)ウ）。しかし，上記損害賠償請求は，被告会社の平成２１年７月７日付け書面による支払拒絶が不法行為に当たることを理由とするものであるところ，原告は，平成２３年７月１６日に本件訴訟を提起したものであり（当裁判所に顕著），消滅時効が完成しているものとは認められない。
(4)③本件遺留分減殺請求以後における本件特許権の新たな実施許諾契約の
締結と，その実施許諾料の収受に関する点


ア原告は，被告Ｂが本件特許権の共有持分権者である原告の同意を得ることなく，本件特許権の実施を許諾したことが，原告の本件特許権の共有持分権及び同権利の法定果実としての実施許諾料取得権を侵害するものであると主張しており，上記の点を理由とする損害賠償請求は，日本人及び日本法人間における，日本国内における行為に関する請求ではあるが，米国特許権の共有持分権に由来する権利の侵害を主張するものであるという点において，渉外的要素を含む法律関係であり，準拠法を決定する必要がある。そして，原告の本件請求の性質は不法行為であり，その準拠法については，通則法附則３条４項により，平成１９年１月１日前に加害行為の結果が発生した不法行為によって生ずる債権の成立及び効力については法例１１条に，同日以後に上記結果が発生した不法行為によって生ずる債権の成立及び効力については通則法１７条によるべきである（なお，原告の主張する不法行為の終期は明確ではないが，本件特許権のうち，存続期間満了日の最も遅いものが平成１９年８月６日であることを考慮すれば，不法行為の終期は，遅くとも同日であると解されるから，平成１９年１月１日から同年８月６日までの行為については，通則法が適用される。）。そして，法例１１条によれば，不法行為によって生じる債権の成立及び効力はその原因たる事実の発生した地の法律によるものとされ，通則法１７条によれば，不法行為によって生じた債権の成立及び効力は原則として加害行為の結果が発生した地の法律により，例外的にその地における結果の発生が通常予見することのできないものであったときは，加害行為地の法によるものとされている。
イそこで検討すると，各国の特許権が，その成立，移転，効力等につき当該国の法律によって定められ，特許権の効力が当該国の領域内においてのみ認められること（属地主義の原則），本件において，被侵害法益として主張されている権利が，米国において登録された特許権に由来する権利であることを考慮すれば，本件において，侵害行為による法益侵害の結果が発生すべき地は，登録国である米国であるというべきであり，法例１１条１項「原因タル事実ノ発生シタル地」及び通則法１７条にいう「加害行為の結果が発生した地」は，いずれも米国であると解される。したがって，本件請求の準拠法は米国法であると解されるから，被告らに対し，日本国民法上の不法行為責任に基づく損害賠償を請求する原告の主張は理由がない。
ウ念のため，米国法を準拠法とする請求として検討してみたとしても，原告の請求には理由がない。
(ア)原告は，共有特許権の一方の共有者が，他の共有者の同意を得ることなく，本件特許権の実施を許諾した場合における，他の共有者の権利侵害の成否を問題とするものであるところ，国際私法上，一定の権利の侵害が不法行為となるか否かが問題となる場合，そのような権利の存否自体は，前提問題として，不法行為の準拠法ではなく，権利自体の準拠法によって判断されるべきものと解されているところである。原告の権利の存否を明らかにするためには，共有特許権の実施許諾に当たり，他の共有者の同意を得る必要があるか否か（他の共有者に，一方共有者における実施許諾に関する同意権が存在するか否か）という共有特許権の効力の問題を明らかにする必要があると解されるところ，特許権の効力の準拠法については，法例等において直接の定めがないから，条理に基づいて，当該特許権と最も密接な関係がある当該特許権が登録された国の法律によると解するのが相当である。
したがって，本件において，本件特許権の効力，ひいては原告の権利侵害の存否を判断するについては，その登録国である米国法が準拠法となり，米国特許法に基づき判断すべきこととなる。
(イ)米国特許法２６２条は，別異の合意がない限り，各共有特許権者は，他の共有特許権者の同意を得ることなく当該特許発明の実施（米国内における製造，販売及び販売の申し出並びに米国内への輸入）をすることができる旨を定めているところ，上記定めに係る各共有特許権者の権利には，他の共有特許権者の同意を得ることなく，第三者に実施権を付与することができる権利が包含されるものと解され，上記解釈の帰結として，上記実施許諾による対価を他の共有特許権者に分配すべき義務もないものと解される（乙１ないし４）。
そうすると，米国特許法上，共有特許権者が当該特許権を第三者に実施許諾するに当たり，他の共有特許権者に，同意権や対価分配請求権が認められないのであるから，原告には，不法行為の被侵害法益たる権利が存在しないこととなる。
(ウ)したがって，仮に，Ｃの死亡後において，被告Ｂが，原告の同意を得ることなく，本件特許権を第三者に実施許諾した事実が存在するとしても，この点に関し，被告らに損害賠償義務を認める余地はなく，この点に関する原告の請求は理由がないものというべきである。(5)以上のとおりであって，原告の被告らに対する不法行為を理由とする請求は，被告会社に対し，１７３１万円及びこれに対する平成２１年７月７日から支払済みまで年５分の割合による金員の支払を求める限度で理由があり，その余の請求は理由がない。
２争点(2)（被告Ｂに対する不当利得返還請求の成否）について(1)ア原告は，被告Ｂは，①Ｃが生前に締結した本件特許権の実施許諾契約に基づく実施許諾料及び②Ｃの死亡後に新たに締結された本件特許権の実施許諾契約に基づく実施許諾料の各全額を収受しているところ，そのうち，本件原告持分に対応する金額が，被告Ｂの不当利得に該当すると主張する。イそこで検討するに，不当利得の成否の検討に当たり，利得を生じた基本関係又は原因関係の成立・効力の問題は，不当利得の成立・効力の問題とは別異に考えるべきであり，基本関係又は原因関係たる法律行為等に基づく財産権の移転等により生じた利得について，法律上の原因がなかった場合に，初めて不当利得に関する準拠法が適用され，その成否を検討するべきものと解される。
そこで，不当利得の準拠法及び同準拠法に基づく不当利得の成否・効力の検討の前に，まず，上記ア①及び②につき，利得の存否及び法律上の原因の有無を検討する。
(2)①Ｃが生前に締結した本件特許権の実施許諾契約に基づく実施許諾料
の点について


アＣが生前に締結した本件特許権の実施許諾契約については，Ｃ，被告会社及び当該実施許諾契約の相手方企業との間において，本件特許権から生じる分も含めた実施許諾料全体につき，受領権限を法的に被告会社に帰属させる旨の合意があり，被告会社が，上記受領権限に基づき，実施許諾料を収受していたものと認められることは，争点(1)アに関する当裁判所の判断（前記第４の１(3)）のとおりである。そうすると，上記実施許諾契約に基づく実施許諾料が，被告会社が自己の収入として収受したものである以上，被告Ｂが，上記実施許諾料を利得した事実は認められない。
イこの点，原告は，被告Ｂが代表取締役報酬名目で受領した金員が同被告の利得に当たると主張する。しかし，本件において，被告Ｂが本件特許権の実施許諾料を代表取締役報酬名目で収受していると認めるに足りる証拠はなく，仮に，被告Ｂの代表取締役報酬に，実質的にみて，本件特許権の許諾料相当分が含まれているとしても，その額が被告Ｂの相続分に相応する額を超えるものであることを認めるに足りる証拠もない。ウしたがって，上記①の点については，不当利得の準拠法及び同準拠法に基づく不当利得の成否・効力を検討するまでもなく理由がない。(3)②Ｃの死亡後に新たに締結された本件特許権の実施許諾契約に基づく
実施許諾料について
アＣの死亡後に新たに本件特許権の実施許諾契約が締結されたことを認めるに足りる証拠はなく，被告Ｂが同契約に基づき実施許諾料を収受したことを認めるに足りる証拠もない。もっとも，原告は，Ｃの生前の契約の更新等も新たな契約として主張しているものと解されるから，仮に，これが新たな契約とされ，被告Ｂが上記契約に基づく実施許諾料を収受していた場合について，以下検討する。
イ特許権の実施許諾契約に基づき収受した実施許諾料が法律上の原因のないものに当たるか否かは，実施許諾契約の効力の問題であるが，本件において，原告は，被告Ｂが，他の共有者である原告の同意を得ずに本件特許権を実施許諾し，実施許諾料全額を受領したことにより，上記実施許諾料のうち，本件原告持分に対応する金額が法律上の原因のないものとなる旨主張するものであると解され，共有特許権の実施許諾における他の共有者の同意の要否は，上記実施許諾契約の効力を検討する前提問題であって，同契約の効力に関する準拠法とは別にその準拠法を検討するべきものと解される。
ウそこで，この点の準拠法について検討すると，共有特許権の実施許諾における他の共有者の同意の要否は，特許権の効力の問題であるから，前記第４の１(4)ウ(ア)及び(イ)でみたとおり，その準拠法は本件特許権の登録国法である米国特許法となると解される。
米国特許法上，共有特許権者が当該特許権を第三者に実施許諾するに当たり，他の共有特許権者に，同意権や対価分配請求権が認められないことは，前記第４の１(4)ウでみたとおりであるから，被告Ｂが，他の共有者である原告の同意を得ず本件特許権を実施許諾したものであるとしても，上記実施許諾契約に瑕疵は存在せず，同契約に基づき受領した実施許諾料が法律上の原因のないものとなるとは認められない。エ原告は，被告Ｂが，本件原告持分及び本件被告Ｂ持分を併せて実施許諾したものとみた上で，原告持分に対応する実施許諾料は原告の収受すべきものであると主張する趣旨であるとも解される。しかし，そもそも上記実施許諾契約の存在及び内容について認めるに足りる立証がない上，前記第４の１(4)ウ(イ)のとおり，米国特許法上，共有特許権者は，その持分割合にかかわらず，当該特許権の実施を許諾することができるものとされ，他の共有特許権者に対価分配請求権は認められていないのであるから，仮に，Ｃの死亡後に新たに締結された実施許諾契約が存在するとしても，上記契約に基づき被告Ｂが収受する実施許諾料が，法律上の原因のないものとなる理由を見いだせない。
オしたがって，上記②の点についても，不当利得の準拠法及び同準拠法に基づく不当利得の成否・効力を検討するまでもなく理由がない。
第５結論
したがって，原告の被告らに対する請求は，被告会社に対し，１７３１万円及びこれに対する平成２１年７月７日から支払済みまで年５分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるからその限度でこれを認容し，被告会社に対するその余の請求及び被告Ｂに対する請求は理由がないから棄却する。
東京地方裁判所民事第２９部
裁判長裁判官      大須    賀              滋裁判官      西      村      康      夫裁判官      森      川      さつ    き
（別紙）
内金額起算日
３３７万４７９９円平成８年１月１日
８４１万２４９９円平成９年１月１日
８３０万７４９９円平成１０年１月１日
６６３万７５０１円平成１１年１月１日
８４１万２４９９円平成１２年１月１日
７４９万９９９９円平成１３年１月１日
７４９万９９９９円平成１４年１月１日
７４９万９９９９円平成１５年１月１日
７４９万９９９９円平成１６年１月１日
６７８万５７１３円平成１７年１月１日
５３５万７１４２円平成１８年１月１日
８９万２８５７円平成１９年１月１日


平成２８年（受）第１２４２号特許権侵害行為差止請求事件
平成２９年３月２４日第二小法廷判決
主          文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理          由
上告代理人新保克芳ほかの上告受理申立て理由（ただし，排除されたものを除く。）について
１本件は，角化症治療薬の有効成分であるマキサカルシトールを含む化合物の製造方法の特許に係る特許権の共有者である被上告人が，上告人らの輸入販売等に係る医薬品の製造方法は，上記特許に係る特許請求の範囲に記載された構成と均等なものであり，その特許発明の技術的範囲に属すると主張して（最高裁平成６年（オ）第１０８３号同１０年２月２４日第三小法廷判決・民集５２巻１号１１３頁参照。以下，この判決を「平成１０年判決」という。），上告人らに対し，当該医薬品の輸入販売等の差止め及びその廃棄を求める事案である。これに対し，上告人らは，本件では，平成１０年判決にいう，特許権侵害訴訟における相手方が製造等をする製品又は用いる方法（以下「対象製品等」という。）が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するから，上記医薬品の製造方法は，上記特許請求の範囲に記載された構成と均等なものであるとはいえないと主張して，被上告人の請求を争っている。２原審の適法に確定した事実関係等の概要は，次のとおりである。
(1)本件特許
被上告人は，発明の名称を「ビタミンＤおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」とする特許権（特許第３３１０３０１号。請求項の数は２８である。以下，この特許を「本件特許」という。）の共有者である。被上告人は，本件特許につき，１９９６年（平成８年）９月３日に米国でした特許出願に基づく優先権を主張して，平成９年９月３日に特許出願をした。
(2)本件発明
本件特許に係る特許請求の範囲の請求項１３（以下「本件特許請求の範囲」といい，これに係る発明を「本件発明」という。）の記載は，別紙のとおりである。被上告人は，本件特許の特許出願時に，本件特許請求の範囲において，目的化合物を製造するための出発物質等としてシス体のビタミンＤ構造のものを記載していたが，その幾何異性体であるトランス体のビタミンＤ構造のものは記載していなかった。
(3)上告人らの製造方法
ア上告人ＤＫＳＨジャパン株式会社は，角化症治療薬であるマキサカルシトール原薬の輸入販売をしており，その余の上告人らは，上記原薬を含有するマキサカルシトール製剤をそれぞれ販売している（以下，上記原薬に係る製造方法を「上告人らの製造方法」という。）。
イ上告人らの製造方法を本件特許請求の範囲に記載された構成と比べると，目的化合物を製造するための出発物質等が，本件特許請求の範囲に記載された構成ではシス体のビタミンＤ構造のものであるのに対し，上告人らの製造方法ではトランス体のビタミンＤ構造のものである点において相違するが，その余の点については，上告人らの製造方法は，本件特許請求の範囲に記載された構成の各要件を充足する。
上告人らは，被上告人において，本件特許の特許出願時に，本件特許請求の範囲に記載された構成中の上告人らの製造方法と異なる上記の部分につき，上告人らの製造方法に係る構成を容易に想到することができたと主張している。
(4)本件明細書の記載等
本件特許の特許出願の願書に添付した明細書（以下「本件明細書」という。）には，トランス体をシス体に転換する工程の記載など，出発物質等をトランス体のビタミンＤ構造のものとする発明が開示されているとみることができる記載はなく，本件明細書中に，上記発明の開示はされていなかった。３原審は，上記事実関係等の下において，要旨次のとおり判断した上で，本件では，前記１の特段の事情が存するとはいえず，上告人らの製造方法は本件特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして本件発明の技術的範囲に属するとし，被上告人の請求を認容すべきものとした。
(1)出願人が，特許出願時に，特許請求の範囲外の他の構成を容易に想到することができたにもかかわらず，これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても，それだけでは，前記１の特段の事情が存するとはいえない。(2)上記(1)の場合であっても，出願人が，特許出願時に，特許請求の範囲外の他の構成を，特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたものと客観的，外形的にみて認められるときは，前記１の特段の事情が存するといえる。
４所論は，原審の上記判断は，前記１の特段の事情が認められる範囲を狭く解しすぎている旨をいうものである。
５(1)特許制度は，発明を公開した者に独占的な権利である特許権を付与することによって，特許権者についてはその発明を保護し，一方で第三者については特許に係る発明の内容を把握させることにより，その発明の利用を図ることを通じて，発明を奨励し，もって産業の発達に寄与することを目的とするものである（特許法１条参照）。そして，特許法７０条１項は，特許発明の技術的範囲は，願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないと規定する。しかるところ，特許権侵害訴訟における相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部をこれと実質的に同一なものとして容易に想到することができる他の技術等に置き換えることによって，特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば，上記のような特許法の目的に反し，衡平の理念にもとる結果となることなどに照らすと，特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても，所定の要件を満たすときには，対象製品等は，特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして，特許発明の技術的範囲に属するというべきである。そして，対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するときは，上記のような均等の主張は許されないものと解されるが，その理由は，特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか，又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて，特許権者が後にこれと反する主張をすることは，禁反言の法理に照らし許されないというところにある（平成１０年判決参照）。


しかるに，出願人が，特許出願時に，特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき，対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず，これを特許請求の範囲に記載しなかったというだけでは，特許出願に係る明細書の開示を受ける第三者に対し，対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものであることの信頼を生じさせるものとはいえず，当該出願人において，対象製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解されるような行動をとったものとはいい難い。また，上記のように容易に想到することができた構成を特許請求の範囲に記載しなかったというだけで，特許権侵害訴訟において，対象製品等と特許請求の範囲に記載された構成との均等を理由に対象製品等が特許発明の技術的範囲に属する旨の主張をすることが一律に許されなくなるとすると，先願主義の下で早期の特許出願を迫られる出願人において，将来予想されるあらゆる侵害態様を包含するような特許請求の範囲の記載を特許出願時に強いられることと等しくなる一方，明細書の開示を受ける第三者においては，特許請求の範囲に記載された構成と均等なものを上記のような時間的制約を受けずに検討することができるため，特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができることとなり，相当とはいえない。
そうすると，出願人が，特許出願時に，特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき，対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず，これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても，それだけでは，対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するとはいえないというべきである。
(2)もっとも，上記(1)の場合であっても，出願人が，特許出願時に，その特許に係る特許発明について，特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき，特許請求の範囲に記載された構成を対象製品等に係る構成と置き換えることができるものであることを明細書等に記載するなど，客観的，外形的にみて，対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには，明細書の開示を受ける第三者も，その表示に基づき，対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものとして理解するといえるから，当該出願人において，対象製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解されるような行動をとったものということができる。また，以上のようなときに上記特段の事情が存するものとすることは，発明の保護及び利用を図ることにより，発明を奨励し，もって産業の発達に寄与するという特許法の目的にかない，出願人と第三者の利害を適切に調整するものであって，相当なものというべきである。したがって，出願人が，特許出願時に，特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき，対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず，これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において，客観的，外形的にみて，対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには，対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するというべきである。そして，前記事実関係等に照らすと，被上告人が，本件特許の特許出願時に，本件特許請求の範囲に記載された構成中の上告人らの製造方法と異なる部分につき，客観的，外形的にみて，上告人らの製造方法に係る構成が本件特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて本件特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたという事情があるとはうかがわれない。６原審の判断は，これと同旨をいうものとして是認することができる。論旨は採用することができない。
よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。(裁判長裁判官   鬼丸かおる裁判官     小貫芳信裁判官     山本庸幸裁判官
菅野博之)
（別紙）
下記構造を有する化合物の製造方法であって：
（式中，ｎは１であり；
Ｒ１およびＲ２はメチルであり；
ＷおよびＸは各々独立に水素またはメチルであり；
ＹはＯであり；
そしてＺは，式：
のステロイド環構造，または式：
のビタミンＤ構造であり，Ｚの構造の各々は，１以上の保護または未保護の置換基および／または１以上の保護基を所望により有していてもよく，Ｚの構造の環はいずれも１以上の不飽和結合を所望により有していてもよい）（ａ）下記構造：
（式中，Ｗ，Ｘ，ＹおよびＺは上記定義の通りである）
を有する化合物を
塩基の存在下で下記構造：
（式中，ｎ，Ｒ１およびＲ２は上記定義の通りであり，そしてＥは脱離基である）
を有する化合物と反応させて，
下記構造：
を有するエポキシド化合物を製造すること；
（ｂ）そのエポキシド化合物を還元剤で処理して化合物を製造すること；および
（ｃ）かくして製造された化合物を回収すること；
を含む方法。