したがって，デーロス・ジャパンにおいて，同社の工法と被告の工法とを混同させずに両者を識別させる意図の下にあったのであれば，デーロス・ジャパンとしては，一体としての「ＤＥＲＯＳＪＡＰＡＮ」や「デーロス・ジャパン」を標章として使用するはずであって，これを分断した「ＤＥＲＯＳ」や「デーロス」のみを標章として使用する意図はないはずである。
したがって，「デーロス・ジャパン」「ＤＥＲＯＳＪＡＰＡＮ」と，本件商標（デーロス）との間には，社会通念上の同一性がない。
ウ指定商品（土木機械器具）についての使用に対して
甲３６・３７文書に対して
[1]<商標の表示>に対して     甲３６・３７文書の自他役務の識別機能は，「スーパーナロースペース＼ウォータージェットシステム」という標章が果たしており，甲３６・３７文書中の「デーロス・ジャパン」「ＤＥＲＯＳＪＡＰＡＮ」との記載は，甲３６・３７文書がデーロス･ジャパンのパンフレットであることを示すための商号としての表示であり，商標としての表示ではない。
[2]<商標の使用>に対して
商標法２条３項８号に対して    甲３６・３７文書が展示又は頒布されたことを明らかにする証拠はない。
エ指定役務（建設工事）についての使用に対して
①甲１２文書に対して
[1]<商標の表示>に対して    「ＤＥＲＯＳＪＡＰＡＮ」「デーロス・ジャパン」との表示は，ＤＪプライマーの販売代理店がデーロス・ジャパンであるとの商号としての表示であり，商標としての表示ではない。
[3]<商標の使用>に対して
1)商標法２条３項３号，４号又は５号に対して     甲１２文書は，役務の提供（建設工事）に当たり，役務の提供を受ける者（工事依頼者）が利用する物でも，役務の提供の用に供する物でもない。
2)商標法２条３項８号に対して    甲１２文書が頒布されたことを明らかにする証拠はない。
②甲２９文書に対して
[1]<商標の表示>に対して    甲２９文書の自他役務の識別機能は，「靱性モルタルライニング」という部分が果たしていることから，甲２９文書中の「ＤＥＲＯＳＪＡＰＡＮ」「デーロス・ジャパン」との記載は，甲２９文書がデーロス・ジャパンのパンフレットであることを示すための商号としての表示であり，商標としての表示ではない。
[3]<商標の使用>に対して
商標法２条３項８号に対して
1)甲２９文書が展示又は頒布されたことを明らかにする証拠はない。2)広告等を頒布したといえるには，広告等が一般公衆による閲覧可能な状態に置かれる必要があるが，原告は更新を重ねてデータの存在を明らかにしただけであり，それを印刷したものが一般公衆による閲覧が可能な状態に置かれたことを明らかにする証拠はない。
3)甲２９文書が配布先に保存されていたとしても，保存者が甲２９文書に掲載された材料を使用したことのない者であれば別段，そうでない限り，甲２９文書が一般公衆による閲覧が可能な状態に置かれたとはいえないところ，甲２９文書の保存先は工事の発注者である。
③甲１３－１文書に対して
[1]<商標の表示>に対して    「ＤＥＲＯＳＪＡＰＡＮ」「デーロス・ジャパン」との表示は，ＤＪプライマーＨの総販売代理店がデーロス・ジャパンであるとの商号としての表示であり，商標としての表示ではない。
[3]<商標の使用>に対して
商標法２条３項３号，４号又は５号に対して
1)甲１３－１文書は，役務の提供（建設工事）に当たり，役務の提供を受ける者（工事依頼者）が利用する物でも，役務の提供の用に供する物でもない。2)原告主張の工事においてＤＪプライマーＨが使用されたことを明らかにする証拠はない。
④甲１３－２文書に対して
原告の主張は争う。
⑤甲３１文書に対して
[1]<商標の表示>に対して
1)甲３１文書の「デーロス・ジャパン」との記載は，契約当事者又は報告者がデーロス・ジャパンであることを示すための商号としての表示であり，商標としての表示ではない。
2)工事写真帳（甲３１の３）中の「デーロス・ジャパン」との記載は，請負業者であるデーロス･ジャパンが発注者の指定した行程に従って工事を行ったことを発注者に報告するための商号としての表示であり，商標としての表示ではない。[3]<商標の使用>に対して    甲３１文書が展示又は頒布されたことを明らかにする証拠はない。
⑥甲１５看板に対して
[1]<役務の表示>に対して     甲１５看板そのものから建設工事を連想することはできないから，甲１５看板は建設工事に関する標章として機能してはいない。
⑦甲３２文書に対して
[1]<商標の表示>に対して    甲３２文書の自他役務の識別機能は，「Ｐｅｔａｐｅｔａ工法」という部分が果たしていることから，甲３２文書中の「ＤＥＲＯＳＪＡＰＡＮ」「デーロス・ジャパン」との記載は，甲３２文書がデーロス･ジャパンのパンフレットであることを示すための商号としての表示であり，商標としての表示ではない。
[3]<商標の使用>に対して
商標法２条３項８号に対して
1)甲３２文書が展示又は頒布されたことを明らかにする証拠はない。2)広告等を頒布したといえるには，広告等が一般公衆による閲覧可能な状態に置かれる必要があるが，原告は更新を重ねて作成されたデータの存在を明らかにしただけであり，それを印刷したものが一般公衆による閲覧が可能な状態に置かれたことを明らかにする証拠はない。
⑧甲３３文書に対して
[1]<商標の表示>に対して    甲３３文書の自他役務の識別機能は，「マウスインジェクタ工法」という部分が果たしており，甲３３文書中の「ＤＥＲＯＳＪＡＰＡＮ」「デーロス・ジャパン」との記載は，甲３３文書がデーロス･ジャパンのパンフレットであることを示すための商号としての表示であり，商標としての表示ではない。
[3]<商標の使用>に対して


商標法２条３項８号に対して
1)甲３３文書が展示又は頒布されたことを明らかにする証拠はない。2)広告等を頒布したといえるには，広告等が一般公衆による閲覧可能な状態に置かれる必要があるが，原告は更新を重ねて作成されたデータの存在を明らかにしただけであり，それを印刷したものが一般公衆による閲覧が可能な状態に置かれたことを明らかにする証拠はない。
⑨甲３４文書に対して
[1]<商標の表示>に対して    甲３４文書の自他役務の識別機能は，「マウスインジェクタＡ工法」という部分が果たしており，甲３４文書中の「ＤＥＲＯＳＪＡＰＡＮ」「デーロス・ジャパン」との記載は，甲３４文書がデーロス･ジャパンのパンフレットであることを示すための商号としての表示であり，商標としての表示ではない。
[3]<商標の使用>に対して
商標法２条３項８号に対して
1)甲３４文書が展示又は頒布されたことを明らかにする証拠はない。2)広告等を頒布したといえるには，広告等が一般公衆による閲覧可能な状態に置かれる必要があるが，原告は更新を重ねて作成されたデータの存在を明らかにしただけであり，それを印刷したものが一般公衆による閲覧が可能な状態に置かれたとことを明らかにする証拠はない。
⑩甲３５文書に対して
[1]<商標の表示>に対して    甲３５文書の自他役務の識別機能は，「アルマグジョイント」という部分が果たしており，甲３５文書中の「ＤＥＲＯＳＪＡＰＡＮ」「デーロス・ジャパン」との記載は，甲３５文書がデーロス･ジャパンのパンフレットであることを示すための商号としての表示であり，商標としての表示ではない。
[3]<商標の使用>に対して
商標法２条３項８号に対して
1)甲３５文書が展示又は頒布されたことを明らかにする証拠はない。2)   広告等を頒布したといえるには，広告等が一般公衆による閲覧可能な状態に置かれる必要があるが，原告は更新を重ねて作成されたデータの存在を明らかにしただけであり，それを印刷したものが一般公衆による閲覧が可能な状態に置かれたとことを明らかにする証拠はない。
⑪甲２４文書に対して
[1]<商標の表示>に対して    甲２４文書中の「ＤＥＲＯＳＪＡＰＡＮ」「デーロス・ジャパン」との記載は，甲２４文書がデーロス･ジャパンの会社案内であることを示すための商号としての表示であり，商標としての表示ではない。[2]<役務の表示>に対して    甲２４文書は会社案内のパンフレットであり，上記[1]の表示は建設工事の役務について使用されているものではない。
[3]<商標の使用>に対して
商標法２条３項８号に対して    広告等を頒布したといえるには，広告等が一般公衆による閲覧可能な状態に置かれる必要があるが，原告は更新を重ねて作成されたデータの存在を明らかにしただけであり，それを印刷したものが一般公衆による閲覧が可能な状態に置かれたことを明らかにする証拠はない。
⑫甲２５ウェブページに対して
[1]<商標の表示>に対して    甲２５ウェブページ中の「ＤＥＲＯＳＪＡＰＡＮ」「デーロス･ジャパン」との表示は，甲２５ウェブページがデーロス･ジャパンのホームページであることを示すための商号としての表示であり，商標としての表示ではない。
⑬甲２８文書に対して
[1]<商標の表示>    甲２８文書の自他役務の識別機能は，「靱性モルタルＴＹＰＥ－１Ｎ」という部分が果たしており，甲２８文書中の「デーロス・ジャパン」との記載は，甲２８文書がデーロス･ジャパンのパンフレットであることを示すための商号としての表示であり，商標としての表示ではない。
[3]<商標の使用>
1)甲２８文書が展示又は頒布されたことを明らかにする証拠はない。2)広告等を頒布したといえるには，広告等が一般公衆による閲覧可能な状態に置かれる必要があるが，原告は更新を重ねてデータの存在を明らかにしただけであり，それを印刷したものが一般公衆による閲覧が可能な状態に置かれたことを明らかにする証拠はない。
3)甲２８文書が配布先に保存されていたとしても，保存者が甲２８文書に掲載された材料を使用したことのない者であれば別段，そうでない限り，甲２８文書が一般公衆による閲覧が可能な状態に置かれたとはいえないところ，甲２８文書の保存先は工事の発注者である。
２取消事由２（権利濫用の有無）に対して
原告の主張は争う。
第５当裁判所の判断
１判断の基礎となる認定事実
下記掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
(1)当事者関係
①昭和３６年１１月２日，被告（当時の商号・田中建設株式会社）が設立された。（甲１０）
②平成７年５月１５日，原告（ビルドランド）が設立された。（弁論の全趣旨）③平成７年６月１４日，株式会社サンライト（サンライト）が設立された。（甲２４）
④平成１６年６月１日，被告（田中建設株式会社）は，「株式会社デーロス」（）を吸収合併して，商号を「デーロス株式会社」に変更した。同日，Ａは，被告（デーロス）の代表取締役に就任した。（甲２，１０）
(2)本件商標関係
①平成１６年８月２７日，Ａは，本件商標（デーロス）の商標登録出願をした。
（甲１）
②平成１７年４月１５日，本件商標の設定登録がされた。（甲１）
(3)本件合意書関係
①平成１９年１２月２４日，Ａは，被告代表取締役及び取締役を辞任した。同日，原告，Ａ及び被告との間で協議が行なわれ，三者間で，Ａが新会社を設立すること，被告が同新会社に対して営業の一部譲渡をすること等の内容の本件合意書が作成された。本件合意書には，上記新会社の商号について次のとおりの条項がある。
（甲２，３，１０）
「新会社の社名については『株式会社デーロス』は使用しない。但し『甲（判決注・被告）』が社名変更をした場合にはこの限りではない。」
②平成２０年１月４日，Ａは，サンライトの代表取締役及び取締役に就任した。同７日，サンライトは，商号を「株式会社デーロス」に変更した。（甲１４，２４）③平成２０年１月２２日，原告，Ａ及び被告との間で協議が行われ，次のとおりの協議結果がまとまった。（甲４）


「新会社の社名に関して『甲（判決注・被告）が社名変更』するまでの期間とは概ね２年ぐらいとする。」
④平成２０年１月１０日，本件商標権が，Ａから原告に移転（無償譲渡）され，同月２５日付けで上記移転登録がされた。（甲２０，２１）⑤平成２０年２月１日，Ａが代表者を務めるデーロス株式会社が，その商号を「株式会社デーロス・ジャパン」に変更した。（甲１４）⑥平成２０年２月９日，原告，Ａ及び被告との間で協議が行われ，次のとおりの協議結果がまとまった。（甲５）
「１･････
１）新会社の商号として，『甲（判決注・被告）』が社名変更するまでの期間の概ね２年とは平成２１年１２月２３日である。
･････
３．特許，『甲（被告）』と『丙（原告）』は，既に譲渡手続きの完了した特許権について，無償使用に関する約定は有効であることを確認する。
･････」
(4)差止請求等
原告は，平成２４年３月１９日ころ，被告に対し，同日付け警告書をもって，被告が本件商標を使用することの中止と本件商標を付した物件を廃棄することを求めた。（甲６）
２取消事由１（登録商標使用の有無）について
(1)被告（通常使用権者）による使用について
原告は，本件合意書をもって原告又はＡが被告に対して本件商標権の通常使用権を設定した旨を主張する。
しかしながら，本件合意書，１月協議録及び２月協議録の中には，上記１(3)に認定のとおり，Ａ又は原告が「デーロス」との商号を使用することを禁止する条項は見られるものの，本件商標に関する条項は見当たらない。原告は，Ａ又は原告が「デーロス」との商号の使用を禁止されることは，反面からいえば，Ａ又は原告が被告に対して「デーロス」である本件商標の使用を許諾したものである旨を主張する。
しかしながら，上記１(1)(2)に認定のとおり，被告は，本件商標が出願された平成１６年８月２７日より前の平成１６年６月１日から自己の名称として「デーロス」の商号を用いていたのであるから，被告が自己の商号をそのまま用いるのに原告からわざわざ商号使用の許諾を得又は得ようとすることは不自然であるし，その必要もないことは明らかである。しかも，商号の使用を禁止されたことが，本件商標の使用を許諾したことと論理的に結び付くものでもない。その他，被告が本件商標権の通常使用権者であることを認めるに足りる証拠はない。
以上から，被告が通常使用権者として本件商標の使用をしたことが証明されたとはいえない。
(2)デーロス・ジャパン（通常使用権者）による使用について
ア使用許諾の有無について
証拠（甲１２の１，１３の１，１４，１５の１・２，２４，２８の１～３，２９）及び弁論の全趣旨によれば，デーロス・ジャパンが本件商標権の通常使用権者であることが推認され，これを覆すに足りる証拠はない。
したがって，デーロス・ジャパンは，本件商標権の通常使用権者であると認めるのが相当である。
イ登録商標と使用商標との社会通念上の同一性について
(ｱ)検討
ａ使用商標「デーロス・ジャパン」について
使用商標「デーロス・ジャパン」は，全体が普通に用いられる字体で表示されているものであり，「デーロス」と「ジャパン」とが「・」により明確に区切られているところ，前半からは「デーロ   ス」の称呼が生じ（観念は不明である。），後半からは「ジャパ   ン」の称呼と「日本」との観念が生じる。後半部分は，我が国の国名であるから，国際的観点からすれば，商品・役務の販売・提供範囲の地理的限定又は法人の活動範囲の限定をするものと理解されるものの，結局，商標権の効力の及ぶ我が国の全域を指し示しているものであって，特段の限定を付したものと解することはできないから，「デーロス」と「デーロス・ジャパン」とが取引者・需要者に別異の観念を抱かせるものではないと認められる。
したがって，「デーロス・ジャパン」と本件商標（デーロス）とは社会通念上の同一性を有するものと認めるのが相当である。


ｂ使用商標「ＤＥＲＯＳ    ＪＡＰＡＮ」について使用商標「ＤＥＲＯＳＪＡＰＡＮ」は，全体が普通に用いられる字体で表示されているものであり，「ＤＥＲＯＳ」と「ＪＡＰＡＮ」との大きさが異なる態様で使用されているほか（甲１２の１，１３の１），両者の間に空白がある態様で使用されており（甲１２の１，１３の１，２４，２５，２８の１～３，２９，３２～３４，３５の１，３６，３７），また，「ＪＡＰＡＮ」が我が国に広く了解されている英単語であり，個別の語として容易に理解されることから，「ＤＥＲＯＳＪＡＰＡＮ」が，常に一連一体のものとして称呼・観念されるものとはいえない。ところで，前半の「ＤＥＲＯＳ」は，「デロウズ〔dérouz〕帰還予定日（和）」に対応する英単語であるが，我が国において一般に馴染みのある単語ではなく，一方で，「ＤＥＲＯＳ」をローマ字読みした「デロス」は，我が国において一般に馴染みのあるギリシャ共和国のデロス島の和名（デロス島の正しい綴りは「ＤＥＬＯＳ」である。）と音を共通にし，そのように読まれることが多いものと理解される。したがって，「ＤＥＲＯＳ」は，ローマ字表記に準じるものとして「デロス」との称呼が生じ（観念は不明である。），後半からは「ジャパ   ン」の称呼と「日本」との観念が生じる。しかるところ，商標において片仮名とローマ字とを相互に変更する場合は，社会通念上の同一性を失わないものと解されるから（商標法５０条１項かっこ書き），本件商標の使用の有無の検討に当たって比較対象すべき点は，「デロスジャパン」（「ＤＥＲＯＳＪＡＰＡＮ」）と「デーロス」（本件商標）との社会通念上の同一性の有無になるところ，上記ａに説示したとおり，「ジャパン」を付加することによって取引者・需要者に別異の観念を抱かせるものでなく，また，長音化したもの（デーロス）とそうでないもの（デロス）とは，外観上の差異がわずかである上，いずれもが特定の観念を抱かせないものであるから，その称呼の差異によって別個の観念は生じないものと解される。
以上からすると，「ＤＥＲＯＳＪＡＰＡＮ」と本件商標（デーロス）とは，社会通念上の同一性を有するものと認めるのが相当である。
(ｲ)被告の主張に対して
被告は，デーロス・ジャパンと被告との間をめぐる取引の実情を加味して社会通念上の同一性を判断すべき趣旨を主張する。そして，上記１(1)～(3)の認定によれば，原告又はＡは，「デーロス」と「デーロス・ジャパン」とに同一性がないと考えたことにより，「デーロス」の商号の使用禁止約定に応じて，Ａが代表者を務める株式会社デーロスの商号を「株式会社デーロス・ジャパン」に変更したものと推測される。
しかしながら，商標の使用の有無の判断に際しての，当該登録商標と使用商標との社会通念上の同一性の検討においては，両商標の有する客観的要素が重視されるべきであり（例えば，商標法５０条１項かっこ書き所定の変更事由について，当事者が同一性を欠くものと認識したとしても，その認識により判断が左右されるものではない。），本件においても，被告が指摘する当事者間の極めて特殊な個別事情やその主観的認識状況のみでは，上記(ｱ)の認定判断を左右するものとはいえず，被告の上記主張は採用することができない。
ウ指定商品（土木機械器具）についての使用について原告は，土木機械器具の商品についての本件商標の使用として，甲３６・３７文書をハイウェイテクノフェア及びメッセ名古屋の会場で展示又は頒布した旨を主張する。
しかしながら，出展された土木機械器具（模型）は，中日本ハイウェイ・メンテナンス北陸株式会社のブースに展示されており，同ブースを撮影した写真にも甲３６・３７文書は見当たらず（甲３８の２，甲３９の２），甲３６・３７文書が展示又は頒布されたことを直接に明らかにし得るに足りる証拠はない。のみならず，出展時（平成２３年１０月及び１１月）からさほどの期日が経過していないにもかかわらず，甲３６・３７文書の作製に係る関係書類の証拠提出が全くなく，その展示又は頒布を間接的に裏付け得る証拠もない。
したがって，土木機械器具の商品についてデーロス・ジャパンが本件商標の使用をしたことは，証明されていないというべきである。
エ指定役務（建設工事）についての使用について
(ｱ)検討（甲２９文書について）
ａ商標の表示
甲２９文書は，表紙左端部分の上端から下端までが薄緑色で帯状に着色され，その帯部分に白抜きで上下１cm程度の比較的大きな字体で「ＤＥＲＯＳ   ＪＡＰＡＮ」の横書きの欧文字が，右に９０度回転されて縦書き配置されている。また，上記イ(ｱ)ｂに認定判断のとおり，「ＤＥＲＯＳＪＡＰＡＮ」と本件商標（デーロス）とには，社会通念上の同一性がある。したがって，少なくとも，甲２９文書には，本件商標と社会通念上同一の商標が付されているといえる。被告は，「ＤＥＲＯＳＪＡＰＡＮ」がパンフレットの作成者を特定するための表示であって，役務の出所を特定するための表示ではないとの趣旨を主張する。しかしながら，甲２９文書には，表紙下端部分に「…（省略ロゴマーク）株式会社デーロス・ジャパン」と，裏表紙下側にも「【発売元】…（省略ロゴマーク）    株式会社デーロス・ジャパン」との記載があるから，パンフレット作成者を明らかにするためだけにこれらの２箇所の記載に重ねて「ＤＥＲＯＳＪＡＰＡＮ」を白抜きの比較的大きな文字で縦書き配置して表記する必要はないのであり，被告の主張には理由がないというべきである。また，同パンフレットにおいて建設工事の工法の名称である「靱性モルタルライニング」と記載された部分が，仮に役務の出所識別機能を有するとしても，そのことから必然的に他の記載部分が出所識別機能を有することがないともいえない。
したがって，被告の上記主張は，採用することはできない。
ｂ役務の表示


平成３０年２月２２日判決言渡
平成２９年（ネ）第１００８９号虚偽事実の告知・流布差止等本訴請求，特許権侵害差止等反訴請求控訴事件（原審：東京地方裁判所平成２７年（ワ）第３６９８１号，平成２８年（ワ）第１７５２７号）
口頭弁論終結日平成２９年１２月２０日
判決
控訴人（１審本訴被告・反訴原告）
パスロ   ジ株式   会社
訴訟代理人弁護士笠原基   広
坂生雄一
中村京子
田久保   敦   子
訴訟代理人弁理士塩谷英   明
被控訴人（１審本訴原告・反訴被告）
株式会社シー・エス・イー
訴訟代理人弁護士田     中   伸一郎
奥村直樹
山本飛翔
訴訟代理人弁理士近藤直   樹
補佐人   弁理士    山﨑貴明
主文
１原判決主文第２項及び第３項を次のとおり変更する。(1)控訴人は，被控訴人に対し，２００万円及びこれに対する平成２８年１月１３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(2)被控訴人のその余の本訴請求をいずれも棄却する。２控訴人のその余の控訴を棄却する。
３訴訟費用は，第１，２審，本訴反訴を通じてこれを５分し，その１を被控訴人の負担とし，その余を控訴人の負担とする。
４この判決は，第１項(1)に限り，仮に執行することができる。
事実及   び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を次のとおり変更する。
２被控訴人の請求をいずれも棄却する。
３被控訴人は，原判決別紙原告製品目録記載１のソフトウェア製品及び同目録記載２のシステム製品（以下，同ソフトウェア製品を「被控訴人ソフトウェア」といい，同システム製品と併せて「被控訴人製品」と総称する。）の生産，譲渡又は譲渡の申出をしてはならない。
４被控訴人は，前項記載の被控訴人製品を廃棄せよ。５被控訴人は，控訴人に対し，１０００万円及びこれに対する平成２８年６月４日（反訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
６訴訟費用は，第１，２審を通じて被控訴人の負担とする。第２事案の概要（以下，略称は特に断らない限り原判決に従う。）
１事案の要旨
(1)本件は，次の本訴と反訴から成る事案である。
ア本訴
被控訴人が，「被控訴人ソフトウェアにおけるパスワード登録システムの使用が特許第４４５５６６６号に係る控訴人の特許権を侵害し，又は侵害するおそれがある」旨を告知・流布する控訴人の行為が不正競争防止法２条１項１５号に該当する旨主張して，控訴人に対し，①同法３条１項に基づき，上記告知・流布の差止めを，②同法４条に基づき，損害賠償金の一部である１０００万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成２８年１月１３日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を，③不正競争防止法１４条に基づき，謝罪広告の掲載を，それぞれ求める事案。
イ反訴
発明の名称を「ユーザ認証方法およびユーザ認証システム」とする三つの特許（特許第４４５５６６６号，特許第４２７５０８０号，特許第３８０９４４１号。以下，「本件特許１」ないし「本件特許３」，併せて「本件各特許」という。）に係る各特許権（以下，「本件特許権１」ないし「本件特許権３」，併せて「本件各特許権」という。）を有する控訴人が，主位的に，①被控訴人による被控訴人ソフトウェアの生産，販売及び販売の申出（販売等）が，本件特許権１及び本件特許権２を侵害するものとみなされる行為（特許法１０１条１号，２号，４号）並びに本件特許権３を侵害する行為に当たり，②被控訴人による被控訴人製品の販売等が，本件各特許権を侵害するものとみなされる行為（特許法１０１条１号，２号，４号，５号）に当たると主張し，予備的に，被控訴人製品の購入者が被控訴人製品と端末装置等とを組み合わせてワンタイムパスワード導出パターンの登録方法を構築する行為等が本件各特許権の侵害に当たり，被控訴人はこれを教唆又は幇助していると主張して，被控訴人に対し，①特許法１００条１項に基づき，被控訴人製品の生産，譲渡又は譲渡の申出の差止めを，②同条２項に基づき，被控訴人製品の廃棄を，③不法行為に基づく損害賠償（いずれも特許法１０２条３項による。）として合計２億０７００万円のうち１０００万円及びこれに対する不法行為後である平成２８年６月４日（反訴状送達日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を，それぞれ求める事案。
(2)原判決は，本訴請求の一部（虚偽事実の告知・流布の差止請求全部と損害賠償請求の一部）を認容し，その余の本訴請求と反訴請求全部を棄却したため，１審本訴被告・反訴原告である控訴人が敗訴部分を不服として，本件控訴をした。
２前提事実
原判決１４頁６行目の後に行を変えて次の各事実を付加するほかは，原判決「事実及び理由」第２の１（４頁７行目から１４頁６行目まで）のとおりであるから，これを引用する。
(9)無効審判請求事件（無効２０１５－８００２１８号）の審決等ア控訴人は，平成２９年６月１２日，上記事件において，本件特許１の特許請求の範囲につき，訂正請求をした（乙４６。以下「本件訂正」ないし「本件訂正請求」といい，特に本件訂正後の本件発明１〔請求項８〕を「本件訂正発明１」という。）。
イ特許庁は，同年１０月２５日，本件訂正を認めた上，「特許第４４５５６６６号の請求項１乃至７に係る発明についての特許を無効とする。特許第４４５５６６６号の請求項８乃至９に係る発明についての審判請求は，成り立たない。」との審決をした（甲４５，乙５８。以下「本件審決」という。）。
ウ控訴人及び被控訴人は，それぞれ，本件審決の取消しを求める審決取消訴訟を提起した（平成２９年（行ケ）第１０２１９号，同第１０２２１号）。
(10)本件訂正発明１について
ア本件訂正後の特許請求の範囲請求項８の記載は，次のとおりである（下線は訂正箇所を示す。）。
端末装置と，前記端末装置と通信回線を介して接続されたサーバとを含む，ユーザ認証に用いられるパスワードを導出するためのパスワード導出


パターンの登録システムであって，
前記端末装置は，複数の要素から構成される所定のパターンの要素のそれぞれに所定のキャラクタを割り当てた提示用パターンを表示し，これにより，前記提示用パターンについての特定の要素に割り当てられたキャラ
クタの入力を促すための手段と，
前記入力されたキャラクタに基づいてパスワード導出パターンが特定されるまで，新たな提示用パターンを表示する処理を繰り返し，これにより，前記新たな提示用パターンについての特定の要素に割り当てられたキャラ
クタの入力を促す処理を繰り返す手段と，
前記パスワード導出パターンが特定されたとき，前記特定されたパスワード導出パターンを含む登録確認画面を前記無線端末装置が表示して，これにより，前記パスワード導出パターンを登録するか又は前記表示及び入力を最初からやり直すかの選択を促す手段と，を有し，前記端末装置と通信回線を介して接続されたサーバは，前記登録が選択されたとき，前記特定されたパスワード導出パターンを
登録させるための手段を備える，
パスワード導出パターンの登録システム。
イ上記記載を構成要件に分説すると，次のとおりである。１Ａ：端末装置と，前記端末装置と通信回線を介して接続されたサーバとを含む，ユーザ認証に用いられるパスワードを導出するためのパ
スワード導出パターンの登録システムであって，
１Ｂ：前記端末装置は，
１Ｂ－１：複数の要素から構成される所定のパターンの要素のそれぞれに所定のキャラクタを割り当てた提示用パターンを表示し，これにより，前記提示用パターンについての特定の要素に割り当
てられたキャラクタの入力を促すための手段と，
１Ｂ－２：前記入力されたキャラクタに基づいてパスワード導出パターンが特定されるまで，新たな提示用パターンを表示する処理を
繰り返し，
１Ｂ－３：これにより，前記新たな提示用パターンについての特定の要素に割り当てられたキャラクタの入力を促す処理を繰り返す手
段と，
１Ｂ－４：前記パスワード導出パターンが特定されたとき，前記特定されたパスワード導出パターンを含む登録確認画面を前記無線端末装置が表示して，これにより，前記パスワード導出パターンを登録するか又は前記表示及び入力を最初からやり直すかの選
択を促す手段と，を有し，
１Ｃ：前記端末装置と通信回線を介して接続されたサーバは，前記登録が選択されたとき，前記特定されたパスワード導出パターンを登録
させるための手段を備える，
１Ｄ：パスワード導出パターンの登録システム。
(11)本件審決の理由の要旨（甲４５，乙５８）
本件審決の理由は，要するに，①本件訂正後の請求項１ないし７に係る発明は，先願発明（甲１１発明）と同一であり，同請求項８及び９に係る発明は，先願発明（甲１１発明）と同一であるとはいえない，②先願発明（甲１１発明）の発明者は，本件訂正後の請求項１ないし９に係る発明の発明者（Ｐ）のみではないから，特許法２９条の２括弧書の例外規定（発明者が同一）は適用されない，③したがって，本件訂正後の請求項１ないし７に係る発明についての特許は，特許法２９条の２の規定に違反してなされたものであり，特許法１２３条１項２号に該当するものとして無効とすべきであるが，同請求項８及び９に係る発明についての特許は，特許法２９条の２の規定に違反してなされたものではないから，無効とすることはできない，というものである。
３争点及び争点に関する当事者の主張
後記４及び５のとおり当審における当事者の主張を付加するほかは，原判決「事実及び理由」第２の２ないし４（１４頁７行目から４９頁１３行目まで）のとおりであるから，これを引用する。
４控訴人の当審における主張
【反訴について】
(1)本件特許１の無効論－特許法２９条の２違反がないこと（争点２－１）
ア発明の同一性について
(ｱ)原判決は，甲１１発明に係る「明細書の記載において引用された【図４】は，認証サーバから送られるランダムパスワードについて，各座標位置に数字がランダム配置されていることを示す一例にすぎないというべきであるから，仮に，【図４】を前提に，２回の入力によって特定される座標が複数存在し得る結果になるとしても，直ちに上記初期登録の手順が否定されることにならない」と判示する。
しかし，甲１１発明に係る明細書段落【００１９】【００２０】の記載は，【図４】に記載された各座標位置及びそれらに割り当てられた数字を引用してランダムパスワードの位置特定方法を説明するものであり，当該明細書の記載と【図４】とを一体として解釈しなければ，甲１１発明のランダムパスワード位置特定方法を理解することはできない。そうすると，仮に，原判決が認定するとおり，【図４】を前提に，２回の数字の入力によって特定される座標が複数存在し得る結果になるとしても，４つの各座標の位置と順番が特定されると理解できるということであるなら，甲１１発明には，入力された数字に加え，別の何らかの方法が介在してランダムパスワードの位置を特定しているということになる。
したがって，甲１１発明は，入力されたキャラクタに基づいてパスワード導出パターンを特定しているとはいえず，本件発明１の「前記入力されたキャラクタに基づいてパスワード導出パターンが特定されるまで，新たな提示用パターンを表示する処理を繰り返」す構成とは異なる構成を有する。
よって，本件発明１と甲１１発明は同一ではない。
(ｲ)控訴人は，平成２９年６月１２日，本件特許１について本件訂正請求を行った。
後記のとおり，甲１１発明は，本件訂正後の請求項８の発明（本件訂正発明１）とは同一の発明ではなく，特許法２９条の２本文に該当しないことは明らかである。
イ発明者の同一性について
甲１１発明の特徴的部分は，控訴人が原審で主張したとおり，「ユーザ認証に用いられるパスワード導出パターンの登録方法として，ユーザに乱数表等の提示用パターンを提示し，提示用パターンを構成する要素の位置と順番（すなわち，パスワード導出パターン）を任意に選択させ，当該要素に割り当てられた数字等のキャラクタを抜き出して入力させることを繰り返すことによって，認証サーバが，提示した提示用パターンと当該入力されたキャラクタに基づいてパスワード導出パターンを特定する」点にある。
甲１１発明の発明者は，かかる特徴的部分を誰がどのような過程で創作したかという観点から認定されなければならない。
したがって，原判決が適示した，甲１１公報に記載されたパスワードの初期登録方法に係る部分①ないし⑤（原判決５４頁１９行目から５５頁３行目まで）の全てについて具体的に着想，提示した主体がＰのみでなければならないとする判断手法は誤りである。


そして，Ｐは，本件プロジェクト当初のＮＴＴコム及びベース社からの依頼に基づき（乙５，甲３０），ＯＦＦＩＣの初期パスワード登録方法についての開発に着手し，その結果複数案をまとめた本件手順案（乙７）を作成して，これをＮＴＴコム及びベース社に提供していること，本件手順案に記載された方式Ｃが甲１１発明の特徴的部分と同一の技術思想を有するものであるところ，同案の名義人が控訴人（株式会社セキュアプロバイダ）となっていること，パスワード登録方法について控訴人が複数の案を出したとＱが記憶していること（乙２８），当時，控訴人はＰを含め二，三人の小さなベンチャーであり（乙２８），Ｒは単なる営業窓口であって技術開発能力はなく（乙３０），開発能力のある者はＰしかいなかったこと，同ファイルの作成者が「（省略）」となっていること等に照らせば，Ｐが甲１１発明の特徴的部分を全て創作したことは明らかである。また，甲１１発明の特徴的部分のような技術的思想は，ＯＦＦＩＣ及びパスロジック方式の仕組みを熟知する者でしか発案できないものであるところ，そのような者はＰ以外におらず，それをＱやＳを始めとする本件プロジェクト関係者も理解していたからこそ，ＮＴＴコム及びベース社は，控訴人のＰにパスワード登録方式について開発分担を依頼したのである。したがって，甲１１発明の発明者はＰのみと認定されるべきであり，これに反する原判決は誤りである。
なお，原判決は，甲１１発明の発明者がＰのみであると認めるに足る証拠はないと判示した（すなわち，甲１１発明はＰとＰ以外の者の共同発明であると認定した）が，後願の特許権者に対して「先願の発明に関し，後願の発明者以外に発明者がいないこと」という消極的事実の立証責任を負担させるのは不合理である。立証上の公平及び証明の難易度の観点からは，特許法２９条の２本文の適用を主張する者が，特許法２９条の２本文括弧書所定の適用除外事由が認められないこと（後願の発明者が先願の発明者と同一でないこと）について主張立証責任を負担するものと解するのが相当であるから，原判決は立証責任の分配を誤っている。ウ以上の次第であるから，本件特許１に特許法２９条の２違反の無効理由はない。
(2)本件特許１の無効論－訂正の対抗主張
ア本件訂正請求を行ったこと
前記のとおり，控訴人は，本件訂正請求を行った。
イ本件訂正が特許法１３４条の２第１項，１２６条５項及び６項の訂正要
件を満たすこと
(ｱ)本件訂正の目的
本件訂正は，本件発明１に関していえば，「前記入力されたキャラクタに基づいてパスワード導出パターンが特定されるまで，新たな提示用パターンを表示する処理を繰り返し，これにより，前記新たな提示用パターンについての特定の要素に割り当てられたキャラクタの入力を促す処理を繰り返す手段と，」の後に，「前記パスワード導出パターンが特定されたとき，前記特定されたパスワード導出パターンを含む登録確認画面を前記無線端末装置が表示して，これにより，前記パスワード導出パターンを登録するか又は前記表示及び入力を最初からやり直すかの選択を促す手段と，」との構成要件を直列的に付加するものであり，さらに，「前記特定されたパスワード導出パターンを登録させるための手段を備える，」を，「前記登録が選択されたとき，前記特定されたパスワード導出パターンを登録させるための手段を備える，」として，パスワード導出パターンが登録される条件を具体的に限定するものである。したがって，当該訂正は，特許法１３４条の２第１項ただし書１号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。
(ｲ)本件訂正は明細書等に記載された事項の範囲内であること「前記パスワード導出パターンが特定されたとき，前記特定されたパスワード導出パターンを含む登録確認画面を前記無線端末装置が表示して，これにより，前記パスワード導出パターンを登録するか又は前記表示及び入力を最初からやり直すかの選択を促す手段と，」との訂正は，願書に添付した明細書及び図面，すなわち，本件明細書１（甲２）の「携帯電話機１３は，該当要素を絞り込むことができたため，図２０に示すような登録確認画面を提示して，ユーザに確認を促す(ＳＴＥＰ１８０６)。この５画面に対して，ユーザが「ＯＫ」ボタン２０１を選択すると，携帯電話機１３は，要素のシーケンスをパスワード導出パターンとして認証サーバ１２に送信する。一方，ユーザが「やり直し」ボタン２０２を選択すると，携帯電話機１３は，パスワード導出パターンの登録処理を最初からやり直す。」（【００９３】）との記載及び図２０の記載に基づくものである。
また，「前記登録が選択されたとき，前記特定されたパスワード導出パターンを登録させるための手段を備える，」との訂正は，本件明細書１（甲２）の「そして，ユーザによって例えば「ＯＫ」ボタンが選択された場合には(ＳＴＥＰ１８０７のＹｅｓ)，携帯電話機１３は，要素のシーケンスをパスワード導出パターンとして登録するため，登録要求を認証サーバ１２に送信し(ＳＴＥＰ１８０６)，処理を終了する。」（【００８９】）との記載に基づくものである。したがって，本件訂正は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものである。(ｳ)本件訂正は，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものでは
ないこと
本件訂正は，従前の請求項８をより限定したものであるから，特許請求の範囲を拡張し，又は変更するものではない。
(ｴ)以上のとおり，本件訂正は，特許法１３４条の２第１項，１３４条の２第９項で準用する特許法１２６条５項及び６項の訂正要件を満たすものである。
ウ本件訂正により，無効理由が解消すること
(ｱ)特許法２９条の２について
本件訂正発明１は，「パスワード導出パターンが特定されたとき，前記特定されたパスワード導出パターンを含む登録確認画面を前記無線端末装置が表示して，これにより，前記パスワード導出パターンを登録するか又は前記表示及び入力を最初からやり直すかの選択を促す手段」という構成を有する。


一方，甲１１公報には，本件訂正発明１の上記構成に関する記載及び画像等の開示も示唆もない。かえって，本件訂正発明１のような確認画面の構成を備えていないため，図４によれば２回の入力ではパスワード導出パターンが１パターンに特定できていないにもかかわらず，パスワード導出パターンが１パターンに特定されたものとして説明されている。したがって，甲１１発明は，本件訂正発明１と同一の発明ではなく，特許法２９条の２本文に該当しないことが明らかであり，本件訂正によって被控訴人主張の特許法２９条の２に基づく無効理由は解消される。
(ｲ)公然実施（特許法２９条１項２号）について
本件訂正によって追加された本件訂正発明１の構成に関し，Ｑ作成の宣誓供述書（甲１９。以下「Ｑ宣誓供述書」という。）の添付資料５（「『モバイルコネクトサービス』のご紹介」）及び６（「モバイルコネクトサービス操作説明書」）には，それぞれ登録確認画面の記載がある（以下，単に「添付資料」というときは，Ｑ宣誓供述書に添付された添付資料１ないし７のいずれかを指す。）。
しかしながら，添付資料５及び６は，いずれも，ＮＴＴコムと控訴人との間で締結された秘密保持契約（ＮＴＴコムと控訴人との間では，甲１１発明〔出願日：平成１３年６月４日〕の出願前頃に口頭で秘密保持契約が成立しており，その後，同年８月３０日付けの物品売買契約書〔乙４４〕において同秘密保持契約を書面化した。）に基づき，ＮＴＴコムと秘密保持契約を締結したユーザ又はＮＴＴコム内でのみ使用された文書であって，そもそも頒布された刊行物には該当せず，平成１３年６月頃に本件訂正発明１をその構成に含む本件サービスが提供された事実の根拠とはなり得ない。
また，添付資料５には，ワンタイムパスワードの導入事例として四つの例が挙げられており，そのうちの一つに「（２００１年１２月現在）」との記載があるが，これらはいずれも本件訂正発明１を含むワンタイムパスワードサービス提供以前の旧バージョンについての導入事例であり，導入事例の紹介ページは，いずれもモバイルコネクトに連携したシステムについての紹介であって，ワンタイムパスワードの登録方法については言及がない。
仮に，添付資料５及び６に基づき，本件特許１の優先日以前の本件訂正発明１の公然実施が認められるとしても，それは，添付資料６の作成日付である平成１３年１１月以降のことであって，しかも，ＮＴＴコムと控訴人との間には，パスワードの登録方法に関し秘密保持契約が存在していたのであり，同秘密保持契約に反してなされたものであるから，本件訂正発明１は，控訴人の意に反して公然実施をされた発明に当たる。したがって，本件訂正発明１は，特許法（平成１１年改正法）３０条２項の適用を受け，特許法２９条１項２号に該当するに至らなかったものとみなされる。
よって，本件訂正により，被控訴人主張の特許法２９条１項２号に基づく無効理由は解消される。
エ本件登録システムが本件訂正発明１の技術的範囲に属すること
(ｱ)本件訂正発明１の構成要件の分説
前記第２の２で付加した(10)イのとおりである。
(ｲ)本件登録システムの構成
本件登録システムを，本件訂正発明１の構成要件に即して分説すると以下のとおりである（以下，順に「要素１a」などという。）。１a：パソコン，携帯電話，スマートフォン等の端末装置と，前記端末装置と通信回線を介して接続されたセキュアマトリクス認証サーバとを含む，ユーザ認証に用いられるワンタイムパスワードを導出するパスワードとなる位置と順番の登録システムである。
１ｂ：パソコン，携帯電話，スマートフォン等の端末装置は，１ｂ－１：マトリクス表を表示し，ユーザに，提示されたマトリクス表から，特定のマス目に割り当てられた数字を抜き出させ，その数字を入力する入力フォームを表示する表示機能部を有する。１ｂ－２：入力された数字に基づいてパスワードとなる位置と順番を特定するため，新しい数字が割り当てられたマトリクス表を表示
するとともに，
１ｂ－３：ユーザに，新たに表示されたマトリクス表から特定のマス目に割り当てられた数字を抜き出させ，その数字を入力する入力フォームを表示する再表示機能部を有する。
１ｂ－４：パスワードとなる位置と順番が特定されたとき，特定された位置と順番の情報が反映されたマトリクス表と，「ＯＫ」及び「キャンセル」の入力ボタンを含む登録確認画面を表示して，これにより，ユーザに対し，パスワードとなる位置と順番を登録するか又は前記表示及び入力を最初からやり直すかの選択を促す表示機能部を有する。
１ｃ：パソコン，携帯電話，スマートフォン等の端末装置と通信回線を介して接続されたセキュアマトリクス認証サーバは，「ＯＫ」の入力ボタンがクリックされたとき，特定されたパスワードとなる位置と順番を登録するパターン登録機能部を有する。
(ｳ)本件登録システムの構成要件充足性
ａ構成要件１Ａ，１Ｂ，１Ｂ－１，１Ｂ－２及び１Ｂ－３本件訂正前（本件発明１）の構成要件１Ａ，１Ｂ，１Ｂ－１，１Ｂ－２及び１Ｂ－３について主張したとおりである。
ｂ構成要件１Ｂ－４
要素１ｂ－４の「特定された位置と順番の情報が反映されたマトリクス表と，『ＯＫ』及び『キャンセル』の入力ボタンを含む登録確認画面」とは，ユーザが設定した「位置と順番」の情報がマトリクス表の上に反映されていることを確認してから，ユーザが当該「位置と順番」の登録を希望する場合には「ＯＫ」ボタンをクリックさせ（甲４，３頁「Ｓｔｅｐ６」），ユーザが登録のやり直しを希望する場合には「キャンセル」ボタンをクリックさせる登録確認画面である。これによって，ユーザにパスワードとなる位置と順番を登録するか否かの選択を促すものであるから，前記登録確認画面をユーザに表示することは，構成要件１Ｂ－４の「前記特定されたパスワード導出パターンを含む登録確認画面を前記無線端末装置が表示して，これにより，前記パスワード導出パターンを登録するか又は前記表示及び入力を最初からやり直すかの選択を促す」ことに該当する。
したがって，要素１ｂ－４は構成要件１Ｂ－４を充足する。
ｃ構成要件１Ｃ
本件訂正発明１の構成要件１Ｃは，サーバが「前記特定されたパスワード導出パターンを登録させる」のが，「前記登録が選択されたとき」であると限定された点においてのみ，本件訂正前（本件発明１）の構成要件１Ｃと異なる。


しかるところ，要素１ｃの「『ＯＫ』の入力ボタンがクリックされたとき」とは，ユーザがパスワードとなる位置と順番の登録を希望した場合であるから，「前記登録が選択されたとき」に該当する。そして，その他の構成を充足することは本件発明１において主張したとおりであるから，結局，要素１ｃは構成要件１Ｃを充足する。ｄ以上のとおり，本件登録システムは，本件訂正発明１の構成要件の全てを充足する。
(ｴ)したがって，本件登録システムは，本件訂正発明１の技術的範囲に属することが明らかである。
(3)本件発明２の充足論－構成要件２Ｃの充足性（争点１－２）原判決は，構成要件２Ｃは，提示用パターンの生成主体がサーバであることを規定するとともに，サーバが自ら生成した提示用パターンをユーザに提示することを規定していると解釈して，非充足の結論を導いた。しかし，本件明細書２の【００８４】【００８５】には，明らかにサーバ単体ではなく，クライアント端末が提示用パターンを生成し，表示することを含む記載がある。そもそも，提示用パターンがユーザに提示されるのは，通信先のクライアント端末の画面上なのであるから，サーバ単体がクライアント端末による処理動作なしに提示用パターンを作成・提示することなど不可能であり，本件発明２がクライアント端末による画面の生成・提示を予定していることは当然のことである。
したがって，構成要件２Ｃは，サーバがクライアント端末に対して，提示用パターンをユーザに提示してキャラクタの入力を促す旨の指示をしていれば足りると解すべきであり，原判決の解釈は誤っている。そして，本件登録システム方法は，クライアント端末が，認証サーバにおいて生成され，かつ送信された「パスワード変更用Ｓｅｅｄ」を，ユーザＩＤと組み合わせてマトリクス表を生成し，ユーザに提示するものであり，本件発明２の実施例とは，クライアント端末側で新たに「ユーザＩＤ」と組み合わせることで乱数が特定される点のみが異なるところ，ユーザＩＤは，認証サーバとクライアント端末の両方で共有されている情報であるから，「パスワード変更用マトリクス」に含まれるパターン要素を決定するための「パスワード変更用Ｓｅｅｄ」のみをクライアント端末側に送信すれば，認証サーバ側で生成される「パスワード変更用マトリクス」を，クライアント端末側で再現することができる。したがって，認証サーバが「パスワード変更用Ｓｅｅｄ」を生成して送信することが，それに基づくマトリクス表をクライアント端末に提示させて，キャラクタの入力を促す旨の指示をしていることにほかならない。
以上のとおりであるから，本件登録システム方法は，構成要件２Ｃを充足する。
(4)本件発明３の充足論－構成要件３Ｃの充足性（争点１－３）原判決は，本件全証拠を検討しても，本件ユーザ認証システムプログラムにおけるログインＩＤが，利用対象システムを識別する機能を有していることを認めるに足りる証拠はないから，上記ログインＩＤは，構成要件３Ｃの「システム識別情報」に該当するとはいえないとして，非充足の結論を導いた。
しかし，原審で主張したとおり，被控訴人ソフトウェアの運用ガイド（乙３５，３６）には，①ユーザを識別するユーザＩＤに対して，認証時に使用される最大１０個のログインＩＤを設定することができ，ＳＭＸ認証サーバに登録されていないログインＩＤを入力すると「ログインＩＤが登録されていません。」と表示されるか，ダミーマトリクス表が表示されること，②ログインＩＤ（エイリアス）を複数登録することによってログインＩＤを使い分けられ，ユーザは，利用対象システムごとにログインＩＤを付与することにより，複数の利用対象システムに対して異なるパスワードポリシーのマトリクス認証システムを用いられること，③ログインＩＤに利用対象システムを意味するレルムを付与すれば，ログインＩＤのレルムによって利用対象システムを識別することができること，の３点が記載されており，これらはいずれも，ログインＩＤが利用対象システムを識別する機能を有することを示すものである（原判決は，上記記載を実際のシステムの使用態様を勘案して解釈すれば，ログインＩＤが利用対象システムを識別していることは明らかであるのに，それを考慮せず，運用ガイド〔乙３５，３６〕の記載文言のみで判断した点において，審理不尽の違法がある。）。
したがって，本件ユーザ認証システムプログラムにおけるログインＩＤは，構成要件３Ｃの「システム識別情報」に該当し，その結果，本件ユーザ認証システムプログラムは構成要件３Ｃを充足する。
(5)本件発明４の充足論－構成要件４Ｂの充足性（争点１－４）本件ユーザ認証装置におけるログインＩＤは，構成要件３Ｃと同様の理由により，構成要件４Ｂの「システム識別情報」に該当し，その結果，本件ユーザ認証装置は構成要件４Ｂを充足する。
【本訴について】
(6)「営業上の信用を害する」について（争点６）原判決は，要するに，ニフティシステムの使用は被控訴人ソフトウェアの使用を意味することのみを理由として，本件書状３，同４及び本件メール（以下「本件ニフティ宛文書」という。）が被控訴人の「営業上の信用を害するもの」に該当すると判断した。
しかし，原判決も認めるとおり，本件ニフティ宛文書には，被控訴人に関する直接的な記載はない。さらに，同文書は，単に被控訴人ソフトウェアのユーザに対して，被控訴人ソフトウェアの使用が特許権侵害であると指摘したものではない。ニフティは「ニフティクラウド」というクラウドサービスに関する商品をＩＴネットワーク環境市場における需要者に対して提供しており，当該商品のクラウドサービスの機能の一つとして，ワンタイムパスワード認証である「ニフティシステム」を備えていた。すなわち，ニフティは被控訴人ソフトウェアのユーザというよりは，被控訴人ソフトウェアをクラウドサービスのパーツとして用いて，新たに自己のクラウドシステム製品（ワンタイムパスワード認証を含む。）を製造・販売する，本件特許１の被疑侵害物件の製造業者そのものである。
特に，本件書状３は，控訴人が，ニフティが独自に本件発明１等を実施するパスワード認証システムを製造・提供したものと考え，ライセンス契約の締結を提案した文書である。本件書状３では，ニフティと控訴人が，過去に秘密保持契約を締結してワンタイムパスワード製品について導入検討を行った経緯があることも併せて説明し，ライセンス契約を締結するよう申し入れている。これは，ニフティ自身がニフティシステムを製造・提供したことについて，当該行為は，例えば本件発明１を実施しているということを内容とするものであり，全くもって被控訴人が本件特許権１を侵害しているということを内容とするものではない。よって，被控訴人の「営業上の信用を害する」ものではない。


仮に，本件書状３のような内容の文書まで，事業者が提供する製品の中間製品提供者に対する「営業の信用を害する」告知に該当するものと判断されるならば，特許権者の権利行使について，多大な委縮効果を生ぜしめる結果となる。特許権者は，侵害警告するに際し，被疑侵害物件を構成するものについて，警告先でない業者によって提供されたものであるかを調査しなければ，営業誹謗行為責任のリスクを負うことになるからである。そして，中間製品等の納入業者を外部から知ることは，被疑侵害物件の提供事業者から情報を得ない限り極めて困難であることは明らかである。したがって，単にニフティが被控訴人ソフトウェアのユーザであったことをもって，被控訴人の「営業の信用を害する」ものであると判断することは不合理である。また，本件書状４及び本件メールは，ニフティシステムが被控訴人ソフトウェアを使用していることを知った後に送付（送信を含む。以下同じ。）した文書であるが，いずれもニフティ自身がニフティシステムを製造・提供したことについて，当該行為は本件発明１を実施しているということを内容とするものである。
ニフティは，ＩＴ業界における大企業であり，自己の製品を製造・販売して一般ユーザにシステムそのものを提供する事業者であるから，独自のシステムを構築してサービス提供する以上，対外的には，自社の製品に責任を持つべき存在である。また，同社の提供するシステムに権利侵害が疑われる以上，控訴人がニフティに対して本件発明１の実施をしていることを指摘することは当然のことである。
そして，このような文書が「営業の信用を害する」告知に該当するものと判断されるならば，これもまた特許権者の権利行使を困難にさせるといわざるを得ない。例えば，中間製品提供者が対象特許権の登録国外において中間製品を製造し，これを最終製品製造者が登録国内で製造・販売している場合であっても，国内で特許権侵害が疑われる以上，当該侵害行為の主体である最終製品製造者に交渉をもつことは当然である。このときの最終製品製造者への告知が中間製品提供者の「営業の信用を害する」告知に該当するものとなれば，多くの特許権には無効理由が排除しきれない可能性が存在する以上，特許権者が権利行使をしたいと考えるときは，多額の費用をかけて世界中の文献を精査し無効理由調査を尽くすか，最終製品製造者に対し，警告やライセンス交渉等の連絡をせずに，いきなり訴訟提起をする以外には，後に不正競争行為で訴えられるリスクを回避する手段がないということになる。しかし，特許庁の審査を経て登録された特許権であるのに，権利行使するためにそのような無効理由調査が必要となるのは不合理であるし，突然訴訟を提起するよりも任意交渉を優先させたほうがビジネス上良い結果が得られることも往々にしてあることであり，「訴訟を提起すればよいのだから権利行使には問題なし」とするのは全く現実的でない。
したがって，本件ニフティ宛文書は被控訴人の「営業の信用を害する」ものではない。
(7)「虚偽」について（争点７）
そもそも，被控訴人製品は本件各特許を侵害しているから，本件各書状及び本件メールの内容は虚偽ではない。
また，本件ニフティ宛文書の内容は，ニフティシステムが，控訴人が所有するワンタイムパスワード関連特許（例えば，本件特許１の請求項８）を使用していると認識している旨を伝えるものであるところ，ニフティシステムは，パスワード導出パターンが特定されたとき，当該特定されたパスワード導出パターンを含む登録確認画面をクライアント端末に表示して，当該画面上に，これで「申し込む」か「キャンセル」してやり直すかの選択ボタンを配置しているから（甲８），本件訂正発明１の技術的範囲にも属する。さらに，本件ニフティ宛文書は，本件発明１を実施することを「例えば」として例示しているが，控訴人が所有するワンタイムパスワード関連特許を使用していることを指摘する内容である。そうすると，本件訂正後の請求項９に記載の発明につき，本件登録システムがその技術的範囲に属して同発明を実施していれば，「控訴人が所有するワンタイムパスワード関連特許たる本件特許１を使用している」といえるのであるから，本件各書状及び本件メールの内容に虚偽はないといえる。
以上のとおりであるから，本件各書状及び本件メールの内容に虚偽はない。(8)違法性・違法性阻却事由の有無について（争点８）ア原判決は，控訴人が侵害鑑定依頼をした弁理士は控訴人の当時の代理人弁理士を含めて３名にすぎないと指摘する。
しかし，控訴人は少なくとも複数の弁理士に鑑定を依頼した上，ニフティシステムが実際に提供されていた事実を示すための事実実験公正証書（甲８）や，侵害鑑定書及びクレームチャート（甲９）といった，通知受領者において侵害判断が可能になる程度の個別具体的な資料を添付して送付しており，何らの根拠もなく単に侵害を指摘するにとどまる文書を送付したのとは一線を画する対応をしている。
これだけの内容を伴っても，社会通念上必要と認められる範囲でないとされるならば，特許権者としてはどれだけの弁理士・弁護士に侵害鑑定依頼をすれば充分であるのか不明であるし，そのような鑑定を要求されたのでは，特許権の権利行使は困難になるといわざるを得ない。また，原判決は，本件特許１について無効調査した事実は認められないと指摘するが，特許庁において登録審査を経て登録されている以上，これに加えて更に権利行使に当たって無効理由調査を強制されるのは，特許権者にとって酷である。特許庁の審査の範囲外における無効理由調査をするとなれば，その範囲は国外公報・国内外の公報以外の文献等に広がることとなり，その調査には多大な時間と費用を要するからである。なお，控訴人は，本件特許１に対応する米国特許（乙５７）について２０１４（平成２６）年８月に登録を受けている。すなわち，本件発明１は，本件ニフティ宛文書の送付前に，米国特許庁においても登録審査を経ていたのである。
さらに，原判決は，本件発明１は特許法２９条の２に該当するから無効であるとして侵害の事実を否定しているが，これは単なる新規性や進歩性の欠如といった無効理由とは異なるものであり，しかも，その根拠となる甲１１発明はそもそもＰの提案した発明によるものであったから，控訴人において無効理由となるものと認知のしようがない。加えて，控訴人は，ニフティから被控訴人の存在を指摘されたのち，ニフティとの交渉を一度棚上げし，被控訴人ともライセンス交渉を行ったが（甲１０），その間，被控訴人から本件特許１について無効理由を指摘されたことは一度もなかった。
以上によれば，控訴人は，本件ニフティ宛文書の送付に先立つ特許権侵害調査の態様において，社会通念上必要と認められる範囲の対応は尽くしているというべきである。
イ原判決は，本件ニフティ宛文書の内容は，専らニフティシステムの利用が特許権侵害に該当することを前提にライセンス契約の締結を求めるというものであり，少なくとも，本件書状４及び本件メールは，控訴人が，ニフティを自社製品の製造者ではなく被控訴人ソフトウェアのユーザという第三者であることを確定的に認識した上で，同社に対して送付したものであると指摘する。


しかし，ライセンス契約の交渉において，対象製品が特許権の実施品でなければ，ライセンス契約の締結など求められないのは当然なのであるから，専らニフティシステムの利用が特許権侵害に該当することを前提にライセンス契約の締結を求めることが，正当な権利行使の一環とならない理由はない。
また，本件書状３は，控訴人が，被控訴人ソフトウェアが介在していたことを認識しないで送付したものであるから，その意味でも，正当な権利行使の一環でないとする理由がない。
そもそも，（中間製品を誰がどこで製造しているか把握していたとしても，）特許権の効力が及ぶ域内での特許権侵害が疑われる場合に当該侵害行為の主体である最終製品製造者に交渉を持つことは当然であって，これが正当な権利行使の一環でないとされるならば，特許権の権利行使に大きな委縮効果が生じる。
ウ以上のとおりであるから，控訴人による本件ニフティ宛文書の送付は，社会通念上必要と認められる範囲のものであり，また，正当な権利行使の一環として，違法性が阻却されるべき行為である。
(9)過失の有無について（争点９）
前記のとおり，控訴人は，本件ニフティ宛文書の送付に当たり，社会通念上必要と認められる以上に侵害鑑定を丁寧に行った上で，ニフティにも根拠を示して通知を行った。また，無効理由は単なる新規性や進歩性の欠如とは異なる無効理由であって，その対象発明となる甲１１発明の発明経緯に照らせば，控訴人にはＰが甲１１発明の発明者であると信じるに足りる相当な理由があったというべきである。さらに，ニフティから被控訴人の存在を指摘された後，ニフティとの交渉を一度棚上げし，被控訴人ともライセンス交渉を行ったが（甲１０），その間，被控訴人から本件特許１について無効理由を指摘されたことは一度もなかった。
以上の事情に照らせば，控訴人が本件ニフティ宛文書を送付した行為に過失はない。
(10)損害額について（争点１０）
原判決は，無形損害について，被控訴人の主張する額である１００万円を具体的な理由もなく認容したが，ニフティは本件ニフティ宛文書を受領しても，特に被控訴人との取引を中止したものではないし，他に特に被控訴人の信用が毀損されたことを裏付ける具体的証拠もない。したがって，無形損害は生じていない。
また，仮に，無形損害が１００万円であると認められるならば，本件の弁護士・弁理士費用として相当因果関係が認められる額は，せいぜい１０万円である。
５被控訴人の当審における主張
【反訴について】
(1)本件特許１の無効論－特許法２９条の２違反がないこと（争点２－１）に
ついて
控訴人の主張は否認ないし争う。
(2)本件特許１の無効論－訂正の対抗主張について控訴人の主張は争う。訂正の対抗主張は成立しない。理由は以下のとおりである。
ア本件訂正によっても無効理由は解消しない
(ｱ)特許法２９条の２違反
本件訂正に係る訂正事項（以下「本件訂正事項」という。）は，入力内容を登録する際に行われている周知慣用技術にすぎず，甲１１公報に明示的記載はなくても，甲１１発明の実施において当業者であれば当然に行うことである。言い換えれば，本件訂正事項は，本件発明１に対して何らの技術的意義を有するものではなく，本件訂正発明１は，原判決において甲１１発明と同一と認定されている本件発明１と実質的に同一である。
したがって，本件訂正によっても特許法２９条の２違反の無効理由は解消しない。
(ｲ)特許法３８条違反
本件訂正発明１は，ＮＴＴコムの本件サービスの開発に係る本件プロジェクトの過程においてなされたものであり，控訴人代表者であるＰに加え，ＮＴＴコムの社員であるＱやＴ，さらには，プロジェクト参加企業の社長であるＳ等が発明に関与していることは明らかである（このことは，原判決が明確に認定するとおりである。）。
それにもかかわらず，控訴人はＰによる単独発明として，他の発明者から特許を受ける権利を譲り受けることなく本件特許１を出願している。この点について，Ｑは，本件プロジェクトはＮＴＴコムのものとして，その費用の下でなされたのであり，その成果はＮＴＴコムに帰属し，第三者に譲渡されるものではないことを確認している。
したがって，本件特許１の出願には共同出願要件（特許法３８条）違反が存在し，同法１２３条により無効とされるべきものである（本件訂正はかかる無効理由を解消するものではない。）。
(ｳ)公然実施（特許法２９条１項２号）
ａ原審で主張したとおり，本件特許の優先日である平成１４年２月１３日より前に，本件発明１と同一のパスワード登録方法を備えたモバイルコネクトがＮＴＴコムによって提供されていたことは明らかであるから，本件発明１は公然実施（特許法２９条１項２号）を理由に，特許法１２３条によって無効とされるべきものである。そして，本件訂正発明１が本件発明１と実質的に同一であることは前記のとおりであるから，本件訂正によっても公然実施（特許法２９条１項２号）の無効理由は解消しない。
ｂ控訴人の主張について
控訴人は，添付資料５で紹介されている導入事例について，いずれも本件訂正発明１を含むワンタイムパスワードサービス提供以前の旧バージョンの導入事例であるし，導入事例の紹介ページは，いずれもモバイルコネクトに連携したシステムについての紹介であって，ワンタイムパスワードの登録方法については言及がないなどと主張する。しかし，添付資料５の１２，１３頁に「ＭＣＯＰ…とは？」「ＭＣＯＰの操作概要」としてパスワードの登録方法が明確に説明されていることに鑑みると，導入事例として紹介される４社は，いずれも，１２～１３頁で紹介されるようなＭＣＯＰの構成を採用している事例であることは明らかである。
また，控訴人は，ＮＴＴコムと控訴人の間に秘密保持契約が存在し，ＮＴＴコムも顧客に秘密保持義務を課していたことを前提とした主張をするが，いずれも事実に反するものであり，理由がない。したがって，本件訂正発明１が控訴人の意に反して公然実施された発明であるとの主張も失当である。
イ本件登録システムは本件訂正発明１の技術的範囲に属しない本件発明１について主張したとおり，そもそも，本件登録システムは，本件発明１の構成要件１Ｂ－２及び１Ｂ－３を充足しない（そして，本件訂正事項は，構成要件１Ｂ－４及び１Ｃに係るものであって，構成要件１Ｂ－２及び１Ｂ－３に係る構成は本件訂正発明１においても全く同一であるから，本件登録システムは，本件訂正発明１の構成要件１Ｂ－２及び１Ｂ－３についても充足しない。）。


したがって，本件登録システムは，本件訂正発明１の技術的範囲に属しない。
(3)本件発明２の充足論－構成要件２Ｃの充足性（争点１－２）について控訴人の主張は争う。控訴人の主張は，明らかに特許請求の範囲の文言に反しており，理由がない。
(4)本件発明３の充足論－構成要件３Ｃの充足性（争点１－３）について控訴人の主張は争う。クライアント端末で入力され，ＳＭＸ認証サーバが受け取るログインＩＤは，ユーザを識別するもので，利用システムごとに異なるものではないから，本件発明３の利用対象となるシステムを識別するためのシステム固有の情報である「システム識別情報」には当たらない。ＳＭＸ認証サーバは，対象の利用システムを特定することなく，１組のログインＩＤ及びパスワードのみによって，複数の利用システムに関するユーザ認証を行うものである。
したがって，原判決が認定するとおり，本件ユーザ認証システムプログラムは，構成要件３Ｃを明らかに充足しない。
(5)本件発明４の充足論－構成要件４Ｂの充足性（争点１－４）について控訴人の主張は争う。本件ユーザ認証装置におけるログインＩＤは，ユーザを識別するものであってシステムを識別するものではないから，構成要件４Ｂの「システム識別情報」に該当しない。
【本訴について】
(6)「営業上の信用を害する」について（争点６）控訴人は，①本件ニフティ宛文書には被控訴人に関する直接的な記載がないこと，②ニフティが本件特許の被疑侵害物件の製造業者そのものであること，③本件書状３については，その送付当時控訴人はニフティ自身がニフティシステムを製造販売していると考えていたこと，④最終製品提供者に対する警告が中間製品業者の営業上の信用を害すると解釈すると，最終製品提供者に対する警告に過度な萎縮効果をもたらすこと，を理由に本件ニフティ宛文書の送付行為は被控訴人の「営業上の信用を害する」ものではないと主張する。
しかしながら，次のとおり，控訴人の主張はいずれも理由がない。上記①について，控訴人も認めるように，本件書状４及び本件メールは，ニフティシステムが被控訴人ソフトウェアを使用していることを認識した上で送付したものであるから，本件ニフティ宛文書には被控訴人に関する直接的な記載がないことは，何ら関係ない。
上記②について，ニフティが本件特許の被疑侵害物件の製造業者そのものであったとしても，警告において問題とされたのは被控訴人が提供したシステムであって，そのため控訴人とニフティとのやりとりの中で明確に被控訴人について言及されており（甲１０），被控訴人の「営業上の信用を害する」ことは明らかである。
上記③について，甲１９の内容に鑑みれば，控訴人が，本件書状３送付当時においても，ニフティが独自にニフティシステムを製造販売していると考えていたなどということはない。
上記④について，控訴人は萎縮効果について縷々述べるが，第三者に対して警告状を送付することは被控訴人の「営業上の信用を害する」行為であり，慎重な対応を採るべきことは当然である。また，この点を措くとしても，控訴人はニフティシステムが被控訴人ソフトウェアを使用していることを認識していたのであるから，控訴人の主張する萎縮効果は本件では関係がない。
(7)「虚偽」について（争点７）
本件特許１は無効であるから，被控訴人製品が，その権利を侵害することはあり得ないところ，本件ニフティ宛文書は，原判決が認定したように，被控訴人ソフトウェアが本件特許権１などの特許権を侵害する旨を被控訴人ソフトウェアのユーザに指摘する文書といえる。
したがって，本件ニフティ宛文書の送付行為は「虚偽の事実」の告知に当たる。
(8)違法性・違法性阻却事由の有無について（争点８）控訴人は，侵害鑑定を行ったこと等を理由に，本件ニフティ宛文書の送付は，本件各特許権の正当な権利行使の一環としてなされたものであり，違法性が阻却されるなどと主張するが，理由がない。
まず，ニフティシステムが被控訴人ソフトウェアを使用しているものであることは容易に理解でき，控訴人もこれを確認している。そして，被控訴人が控訴人に対して，被控訴人ソフトウェアは控訴人の特許権を侵害するものでないと主張しているにもかかわらず，特許権侵害であると控訴人が根拠なく確信したからといって，被控訴人以外の者に権利行使することについて違法性が阻却されないことは当然である。控訴人は，最終製品製造者との交渉が正当な権利行使の一環とされないのであれば特許権者の権利行使に大きな萎縮効果を生じさせるなどというが，ニフティシステムが被控訴人ソフトウェアを使用しているものであることは容易に理解でき，控訴人もこれを確認している以上，権利行使のためには被控訴人に対して訴訟を提起すれば足りるのであり，それをせずにニフティに対して直接権利行使を試みた以上，その権利行使に根拠がなく，告知内容が虚偽のものであれば，それが違法であることは明白である。
また，控訴人は，侵害鑑定を行い，事実実験公正証書，侵害鑑定書及びクレームチャートといった，通知受領者において侵害判断が可能になる程度の個別具体的な資料を添付して送付していること，本件特許１に対応する米国特許が登録されていること，無効理由調査を要求することは酷であることなどを理由に，本件ニフティ宛文書の送付行為が正当な権利行使に当たる旨主張する。
しかし，侵害鑑定は，Ｕ弁理士の意見書であるが，同弁理士は，本件特許１の出願代理人で，被控訴人に対して，控訴人側代理人の一人として，侵害主張をした者であり，その意見に客観性・公平性が存するとは認められないし，かかるＵ弁理士を含めても鑑定に関わった弁理士は３名にすぎない。また，米国特許が本件特許１に対応する特許であるか否かという点を措くとしても，米国特許が登録されようとも，登録要件や無効の基準が同一ではない以上，米国特許の登録をもって本件各特許の無効理由の調査をしないことを正当化する理由にはならない。
さらに，控訴人は，国内外の公報及び公報以外の資料の調査による無効理由調査をさせることは酷であると主張するが，原判決が認定するように，控訴人は何らの無効調査も行った形跡がないことに問題があるのであって，控訴人の主張は失当である。また，控訴人は，本件特許１の無効理由を容易に知り得なかったというが，ＮＴＴコムのための開発には控訴人も参加していたというのであり，その内容については当然よく認識していたはずである。
(9)過失の有無について（争点９）
上記(8)と同じ理由により，控訴人に過失があったことは明らかである。
(10)損害額について（争点１０）
控訴人は，被控訴人とニフティとの間の取引が中止されたわけでもなく，他に特に被控訴人の信用が毀損された具体的証拠もないとして，無形損害は発生していない旨主張する。


しかし，信用毀損とは，信用を毀損すれば足り，具体的な取引の減少を必要とするものではない。控訴人の行為により，ニフティ及び富士通ＳＳＬが被控訴人ソフトウェア，更には被控訴人の営業に対して疑義を有するに至ったことは明らかであり，被控訴人の経済的信用は毀損されている。かかる信用の毀損によって被控訴人に生じた無形損害は１００万円を下るものではない。
また，控訴人は，信用毀損の損害が１００万円であれば，相当因果関係のある弁護士・弁理士費用はせいぜい１０万円である旨主張する。しかし，本件での弁護士・弁理士費用は，控訴人の度重なる行為により対応を迫られたことにより発生したものであって，かつ，弁護士及び弁理士の対応がなければ，信用毀損は更に拡大していたことが明らかであるから，弁護士・弁理士費用を上記信用毀損の金額の１割とする必然性は無く，原判決が認定するように，少なくとも２００万円は相当因果関係のある損害といえる。
したがって，控訴人の主張は理由がない。
第３当裁判所の判断
１当裁判所は，本訴請求は，被控訴人ソフトウェアの使用が本件特許権１を侵害する行為である旨の告知・流布の差止め，並びに損害賠償金２００万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があるが，その余は理由がなく，反訴請求はいずれも理由がないものと判断する。その理由は，以下のとおりである。
なお，事案に鑑み，反訴請求から先に判断する。
２反訴請求について
(1)本件特許権１に基づく請求について
本件特許１は，次のとおり，特許法２９条１項２号（公然実施）に違反してされたものであり，本件訂正によってもかかる無効理由は解消されないから，訂正による対抗主張は成立せず，したがって，控訴人は被控訴人に対し本件特許権１を行使できない。
ア本件サービスにおいて実施されていた発明について(ｱ)Ｑ宣誓供述書（甲１９）には，ＮＴＴコム作成に係る本件サービスの紹介書（添付資料５）と本件サービスの操作説明書（添付資料６）がそれぞれ添付されている。これらの資料によれば，本件サービスについて，次のことが認められる。
ａ添付資料５の９，１０頁によれば，ＮＴＴコムが提供する「モバイルコネクト」は，「携帯電話，ＰＤＡ，ＰＣ等の端末から，携帯電話キャリアの回線及び専用回線，又はインターネットを介してモバイルコネクトゲートウェイサーバにアクセスし，社内システムへのアクセスを行うシステム」である。
また，添付資料５の１１頁④によれば，ＭＣＯＰ（MobileConnectOne-TimePassword）とは，モバイルコネクトのワンタイムパスワード認証のことであり，同１０頁によれば，モバイルコネクトゲートウェイサーバは，認証サーバと接続されており，認証サーバが，携帯電話，ＰＤＡ，ＰＣ等の端末から，社内システムへのアクセスを行う際の認証を行うものと解される。
したがって，「モバイルコネクト」は，「携帯電話，ＰＤＡ，ＰＣ等の端末から，携帯電話キャリアの回線及び専用回線，又は，インターネットを介して，モバイルコネクトゲートウェイサーバにアクセスし，モバイルコネクトゲートウェイサーバと接続された認証サーバによりワンタイムパスワード認証をして，社内システムへのアクセスを行うシステム」であるといえる。
ｂ添付資料６の９～１２頁によれば，「モバイルコネクト」の利用を開始する際のワンタイムパスワード方式における乱数表の位置情報の初期登録は，次のとおり行われる。すなわち，
携帯電話が利用開始通知メールを受信し，ユーザが利用開始通知メールで受信したパスワードエントリー用ＵＲＬにアクセスして初期エ
ントリー用パスワードを入力すると，
携帯電話は，縦４個×横１２個の数字からなる乱数表を，縦４個×横４個からなる数字群と数字群の間に所定の記号を挿入して表示するとともに，「乱数表の位置の数字を入力する欄」にユーザによって選択された複数の数字を入力可能とする「設定用画面その１」を表示し，ユーザが，携帯電話に表示されている前記乱数表に基づき，覚えやすい文字の位置の数字を入力し，「ＧＯ」を押すと，「設定用画面その１」とは異なる，縦４個×横１２個の数字からなる乱数表を，縦４個×横４個からなる数字群と数字群の間に所定の記号を挿入して表示するとともに，「乱数表の位置の数字を入力する欄」にユーザによって選択された複数の数字を入力可能とする「設定用画面その２」を表
示し，
ユーザが，「設定用画面その２」の乱数表のうち「設定用画面その１」で入力したのと同じ位置の数字を入力し，再度「ＧＯ」を押すと，乱数表内に入力する順に数字が表示された「設定確認画面」が表示さ
れ，
当該「設定確認画面」は，「ＧＯ」ボタンと「やりなおし」ボタンを有し，ユーザが確認して「ＧＯ」を押すと，ワンタイムパスワード方式における乱数表の位置情報の設定が行われ，やり直す場合は，「や
りなおし」を押す
ことによって，行われる。
ｃまた，添付資料５の１３頁によれば，乱数表の位置情報は「認証サーバ」に設定されるものである。
(ｲ)以上によれば，本件サービスにおける「モバイルコネクト」とは，次の構成を有するシステムであると認められる（以下，かかるシステムを「引用発明」という。）。
携帯電話，ＰＤＡ，ＰＣ等の端末から，携帯電話キャリアの回線及び専用回線，又は，インターネットを介して，モバイルコネクトゲートウェイサーバにアクセスし，モバイルコネクトゲートウェイサーバと接続された認証サーバによりワンタイムパスワード認証をして，社内システ
ムへのアクセスを行うシステムであって，
ワンタイムパスワード認証における乱数表の位置情報の初期登録の際に，携帯電話が利用開始通知メールを受信し，ユーザが利用開始通知メールで受信したパスワードエントリー用ＵＲＬにアクセスして初期エン
トリー用パスワードを入力すると，


携帯電話は，縦４個×横１２個の数字からなる乱数表を，縦４個×横４個からなる数字群と数字群の間に所定の記号を挿入して表示するとともに，「乱数表の位置の数字を入力する欄」にユーザによって選択された複数の数字を入力可能とする「設定用画面その１」を表示し，ユーザが，携帯電話に表示されている前記乱数表に基づき，覚えやすい文字の位置の数字を入力し，「ＧＯ」を押すと，「設定用画面その１」とは異なる，縦４個×横１２個の数字からなる乱数表を，縦４個×横４個からなる数字群と数字群の間に所定の記号を挿入して表示するとともに，「乱数表の位置の数字を入力する欄」にユーザによって選択された複数の数字を入力可能とする「設定用画面その２」を表示し，ユーザが，「設定用画面その２」の乱数表のうち「設定用画面その１」で入力したのと同じ位置の数字を入力し，再度「ＧＯ」を押すと，乱数表内に入力する順に数字が表示された「設定確認画面」が表示され，当該「設定確認画面」は，「ＧＯ」ボタンと「やりなおし」ボタンを有し，ユーザが確認して「ＧＯ」を押すと，認証サーバにワンタイムパスワード認証における乱数表の位置情報の設定が行われ，やり直す場合は，「やりなおし」を押す，システム。
イ本件発明１（本件訂正発明１）と引用発明との対比
(ｱ)構成要件１Ａについて
引用発明の「携帯電話」，「携帯電話キャリアの回線及び専用回線」は，それぞれ，本件発明１の「端末装置」，「通信回線」に相当する。また，引用発明の「モバイルコネクトサーバ」と「認証サーバ」とが協働するものが，本件発明１の「サーバ」に相当する。さらに，引用発明の「ワンタイムパスワード認証」するための「乱数表の位置情報の初期登録」は，本件発明１の「ユーザ認証に用いられるパスワードを導出するためのパスワード導出パターンの登録」に相当するから，引用発明の「システム」は，本件発明１と同様の「ユーザ認証に用いられるパスワードを導出するためのパスワード登録システム」ということができる。
したがって，引用発明の「ワンタイムパスワード認証における乱数表の位置情報の初期登録」を行う「携帯電話，ＰＤＡ，ＰＣ等の端末から，携帯電話キャリアの回線及び専用回線，又は，インターネットを介して，モバイルコネクトゲートウェイサーバにアクセスし，モバイルコネクトゲートウェイサーバと接続された認証サーバによりワンタイムパスワード認証をして，社内システムへのアクセスを行うシステム」は，本件発明１の「端末装置と，前記端末装置と通信回線を介して接続されたサーバとを含む，ユーザ認証に用いられるパスワードを導出するためのパスワード導出パターンの登録システム」に相当する。
(ｲ)構成要件１Ｂ－１について
引用発明の「数字」，「縦４個×横４個からなる数字群と数字群の間に所定の記号を挿入して表示」した「縦４個×横１２個の数字からなる乱数表」は，それぞれ，本件発明１の「キャラクタ」，「所定のパターンの要素のそれぞれに所定のキャラクタを割り当てた提示用パターン」に相当し，引用発明の「『乱数表の位置の数字を入力する欄』にユーザによって選択された複数の数字を入力可能」とすることは，本件発明１の「前記提示用パターンについての特定の要素に割り当てられたキャラクタの入力を促す」ことに相当する。
したがって，引用発明の「携帯端末装置」が，「縦４個×横１２個の数字からなる乱数表を，縦４個×横４個からなる数字群と数字群の間に所定の記号を挿入して表示するとともに，『乱数表の位置の数字を入力する欄』にユーザによって選択された複数の数字を入力可能とする『設定用画面その１』を表示」することは，本件発明１の「端末装置」が，「複数の要素から構成される所定のパターンの要素のそれぞれに所定のキャラクタを割り当てた提示用パターンを表示し，これにより，前記提示用パターンについての特定の要素に割り当てられたキャラクタの入力を促すための手段」を有することに相当する。
(ｳ)構成要件１Ｂ－２，１Ｂ－３について
引用発明は，「設定用画面その１」において，「ユーザが，携帯電話に表示されている前記乱数表に基づき，覚えやすい文字の位置の数字を入力し，『ＧＯ』を押すと，『設定用画面その１』とは異なる…乱数表を…表示するとともに，『乱数表の位置の数字を入力する欄』にユーザによって選択された複数の数字を入力可能とする『設定用画面その２』を表示」するから，引用発明の「設定用画面その２」における「『設定用画面その１』とは異なる，縦４個×横１２個の数字からなる乱数表」は，本件発明１の「新たな提示用パターン」に相当する。また，引用発明は，「設定用画面」における「乱数表の位置の数字を入力する欄」に複数の数字を入力することを，「設定用画面その１」と「設定用画面その２」において，２回繰り返すことにより，乱数表の位置を特定しているから，「設定用画面」の「乱数表の位置情報」が特定されるまで，新たな「乱数表」を「携帯電話」が表示する処理を繰り返しているといえる。
したがって，引用発明の「携帯電話」において，「ユーザが，携帯電話に表示されている前記乱数表に基づき，覚えやすい文字の位置の数字を入力し，『ＧＯ』を押すと，『設定用画面その１』とは異なる，縦４個×横１２個の数字からなる乱数表を，縦４個×横４個からなる数字群と数字群の間に所定の記号を挿入して表示するとともに，『乱数表の位置の数字を入力する欄』にユーザによって選択された複数の数字を入力可能とする『設定用画面その２』を表示し，ユーザが，『設定用画面その２』の乱数表のうち『設定用画面その１』で入力した同じ位置の数字を入力し，再度『ＧＯ』を押す」ことは，本件発明１の「端末装置」が，「前記入力されたキャラクタに基づいてパスワード導出パターンが特定されるまで，新たな提示用パターンを表示する処理を繰り返し，これにより，前記新たな提示用パターンについての特定の要素に割り当てられたキャラクタの入力を促す処理を繰り返す手段」を有することに相当する。
(ｴ)構成要件１Ｂ－４，１Ｃについて
引用発明の「携帯電話」が，「乱数表内に入力する順に数字が表示された『設定確認画面』」を表示することは，本件訂正発明１の「前記パスワード導出パターンが特定されたとき，前記特定されたパスワード導出パターンを含む登録確認画面を前記無線端末装置が表示」することに相当する。
また，引用発明において，「『ＧＯ』を押すと，認証サーバにワンタイムパスワード認証における乱数表の位置情報の設定が行われ」ることは，本件訂正発明１の「前記パスワード導出パターンを登録する」ことを選択し，「前記端末装置と通信回線を介して接続されたサーバは，前記登録が選択されたとき，前記特定されたパスワード導出パターンを登録させるための手段」を備えることに相当する。


引用発明において，「やり直す場合は，『やりなおし』を押す」ことは，本件訂正発明１の「表示及び入力を最初からやり直す」ことに相当し，引用発明において，「『ＧＯ』ボタンと『やりなおし』ボタンを有」することは，登録か，やり直すかの選択を促しているといえる。したがって，引用発明における，「乱数表内に入力する順に数字が表示された『設定確認画面』が表示され，当該『設定確認画面』は，『ＧＯ』ボタンと『やりなおし』ボタンを有し，ユーザが確認して『ＧＯ』を押すと，認証サーバにワンタイムパスワード認証における乱数表の位置情報の設定が行われ，やり直す場合は，『やりなおし』を押す」ことは，本件訂正発明１の「端末装置」が，「前記パスワード導出パターンが特定されたとき，前記特定されたパスワード導出パターンを含む登録確認画面を前記無線端末装置が表示して，これにより，前記パスワード導出パターンを登録するか又は前記表示及び入力を最初からやり直すかの選択を促す手段と，を有し，前記端末装置と通信回線を介して接続されたサーバは，前記登録が選択されたとき，前記特定されたパスワード導出パターンを登録させるための手段を備える」ことに相当する。(ｵ)以上によれば，本件発明１（本件訂正発明１）と引用発明は，その構成が全て一致する。
ウ引用発明の実施時期，公然性について
(ｱ)証拠（甲１９，２１）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
ａＮＴＴコムは，本件サービスに関し，甲１１発明を特許出願する予定であっため，その出願（平成１３年６月４日）を待って，本件サービスの提供を開始した。平成１３年６月６日付けの日刊工業新聞には，「ＮＴＴコミュニケーションズは５日，ｉモード携帯電話などからイントラネットにアクセスする企業向けプラットフォームサービス『モバイルコネクト』の提供を始めた。」「第１号ユーザーは近畿通信建設。」などとする紹介記事が掲載されている（添付資料２）。ｂＮＴＴコムは，平成１３年６月頃に行われたインターロップというＩＴショーにおいて顧客に対しカタログを配布した。同カタログの「認証画面」の画面例には，甲１１公報の図３と同じ画面表示が掲載されている（添付資料４）。
ｃ添付資料５は，ＮＴＴコムが，平成１３年６月頃から，本件サービスの導入を検討している顧客に対して，サービス内容を説明するために使用していた説明書である。
当該資料の１０頁には，「モバイルコネクトの概要」として，システム構成の概要が記載されており，同１２頁には，「ＭＣＯＰ（ＭｏｂｉｌｅＣｏｎｎｅｃｔ    Ｏｎｅ－ｔｉｍｅＰａｓｓｗｏｒｄ）とは？」として，「乱数表の位置情報での認証」等に関する説明と，認証画面として，４×１２の数字のマトリクスが記載されており，同１３頁には，「ＭＣＯＰの操作概要」として，パスワード生成用位置情報の初期登録の方法が記載されている。
また，同１８頁には，「導入事例④：Ｄ株式会社様」として，顧客の要望や導入したシステム概要図などが記載されており，注記として，「注：トライアルユーザとして，Ｅｚｗｅｂをお使いいただいております。（２００１年１２月現在）」との説明が記載されている。ｄ日経ＢＰ社の月刊誌である「日経インターネットテクノロジー平成１３年１２月号」（同年１１月２２日発行・甲２１）の９９頁では，「携帯電話のアクセスを安全に」という表題の特集記事が組まれており，その中で，本件サービスのことが次のように紹介されている。「ＮＴＴコミュニケーションズの『ＭＣＯＰ（モバイル・コネクト・ワンタイム・パスワード）』は，ユーザー本人しか知り得ない情報をうまく利用した認証システムである。ＭＣＯＰは，携帯電話の画面に表示された４行１２列の数字が並ぶ表からどの位置にある数字をどのような順番で取り出すか―という情報でユーザーを認証する（図４）。…携帯電話に表示される数字は，ログインのたびに変わるため，パスワードは毎回変わることになり，ワンタイム・パスワードのメリットも備える。ネットワーク上でパスワードを盗み見られても，不正アクセスできない。現在ＭＣＯＰは，ＮＴＴドコモのゲートウェイと企業ネットワークとを専用線などで接続し，企業内システムを携帯電話から利用可能にするシステム・インテグレーション・サービス『モバイルコネクト』のユーザーにのみ提供している。」（１０１，１０２頁）
また，１０２頁の図４には，添付資料５の１３頁と同一の操作画面が掲載されている。
これらの記載内容によれば，ＮＴＴコムが，上記記事が掲載された平成１３年１１月の時点で，「携帯電話の画面に表示された４行１２列の数字が並ぶ表からどの位置にある数字をどのような順番で取り出すか」というユーザ本人しか知り得ない情報を利用した認証システム（ＭＣＯＰ）を含む本件サービス（モバイルコネクトサービス）を既に顧客に対して提供していたことが分かる。
ｅ添付資料６は，ＮＴＴコムが本件サービスの提供開始当初から使用していた，導入を決めた顧客に対する操作説明書であり，当該資料の表紙には，「モバイルコネクトサービス操作説明書２００１年１１月１日」との記載がある。


(ｲ)以上のとおり，本件サービス（モバイルコネクト）は，ＮＴＴコムの特許出願である甲１１発明に関連するサービスであって，甲１１発明の出願（平成１３年６月４日）を待って同サービスの提供が開始され，同出願の翌々日（同月６日）には，サービス提供の開始と第１号ユーザが近畿通信建設である旨が新聞報道されていたところ，ＮＴＴコムは，同月以降，顧客に対して本件サービスの導入を勧める説明を行い，遅くとも同年１１月頃には，「携帯電話の画面に表示された４行１２列の数字が並ぶ表からどの位置にある数字をどのような順番で取り出すか」というユーザ本人しか知り得ない情報を利用した認証システム（ＭＣＯＰ）を含む本件サービス（モバイルコネクトサービス）を既に顧客に対して提供していたことが認められ，これらの事実によれば，遅くとも本件特許１の優先日（平成１４年２月１３日）より前の平成１３年１１月頃には，既に引用発明が実施されていたものと認めることができる。また，当時，ＮＴＴコムが本件サービスのユーザ企業に対して本件サービスの内容につき秘密保持義務を負わせていた事実を認めるに足る的確な証拠はないところ，本件サービスに係る引用発明は，実際に使用する利用者が，携帯電話のパスワードの登録画面の表示や操作方法により，その技術内容を特定できる（引用発明は，携帯電話のパスワードの登録画面と入力操作により特定されるものであり，本件サービスを実際に使用する利用者は，携帯電話のパスワードの登録画面や入力操作が分かれば，引用発明を知ることができる）ものである。したがって，平成１３年１１月頃当時，本件サービスに係る引用発明は公然実施されたものということができる。
エ控訴人の主張について
(ｱ)これに対し，控訴人は，添付資料５及び６は，いずれも，ＮＴＴコムと秘密保持契約を締結したユーザ向け又はＮＴＴコム内でのみ使用された文書であるから，公然実施の根拠たり得ないなどと主張する。しかしながら，前記のとおり，当時，ＮＴＴコムが本件サービスのユーザ企業に対して秘密保持義務を負わせていたことを認めるに足る的確な証拠はなく，むしろ，甲２８のＱ陳述書に，「ＢＴＩ社（判決注：ベース社を指す。）にも，システムの確認を含めて当社に利用してもらい，宣伝のためインタビュー記事にも協力して頂きました。」とあることや，甲２０のベース社のインタビュー記事，添付資料４の配布資料，甲２１の技術雑誌の記事内容等を総合すると，ＮＴＴコムは，引用発明について，これを秘密保持の対象とするのではなく，宣伝のために積極的に公表していたことがうかがわれる。
したがって，控訴人の上記主張は，その前提を欠くものであって，採用できないというべきである。
(ｲ)また，控訴人は，添付資料５に挙げられたワンタイムパスワードの四つの導入事例について，これらはいずれも本件訂正発明１を含むワンタイムパスワードサービス提供以前の旧バージョンのサービスについての導入事例であるし，導入事例の紹介ページは，いずれもモバイルコネクトに連携したシステムについての紹介であって，ワンタイムパスワードの登録方法については言及していないなどと主張する。しかしながら，添付資料５の１２，１３頁には，「ＭＣＯＰ…とは？」「ＭＣＯＰの操作概要」などとしてパスワードの登録方法が記載されているのであるから，導入事例として紹介されている４社は，いずれも，ここで紹介されているようなＭＣＯＰの構成を採用している事例であると考えるのが相当である。また，本件サービスの提供開始直後にパスワードの登録方法が変更されるというのはいかにも不自然であるし，実際にそのような事実があったことを認めるに足る的確な証拠もない。したがって，控訴人の上記主張も採用できない。
(ｳ)さらに，控訴人は，仮に本件特許１の優先日前に本件訂正発明１の公然実施が認められるとしても，ＮＴＴコムと控訴人との間には，パスワードの登録方法に関し秘密保持契約が存在していたのであり，当該実施はかかる秘密保持契約に反してなされたものであるから，本件訂正発明１は，控訴人の意に反して特許法２９条１項２号に該当するに至ったものであるなどと主張する。
しかしながら，そもそも，ＮＴＴコムと控訴人との間に控訴人主張の秘密保持契約が存在していたことを認めるに足る的確な証拠はない。すなわち，控訴人は，ＮＴＴコムと控訴人との間では，甲１１発明（出願日：平成１３年６月４日）の出願前頃に口頭で秘密保持契約が成立しており，その後，同年８月３０日付けの物品売買契約書〔乙４４〕において同秘密保持契約を書面化したなどと主張するが，かかる口頭契約の成立を裏付ける具体的な証拠は皆無であるし，そもそも企業間で，対象や範囲を具体的に特定しないまま，口頭の秘密保持契約を締結するということ自体不自然である。さらに，本件サービスの開発に係る本件プロジェクトはＮＴＴコムの単独事業であって，控訴人との共同開発ではないのであるから，本件サービスの開発において得られた成果物は，ＮＴＴコムに帰属するべきものであり，その成果物の一つである認証システムに関して，（孫請け）受注者である控訴人に対し，発注者であるＮＴＴコムが，秘密保持義務を負うとは直ちに考え難い。
また，上記物品売買契約書には，「第１７条（機密の保全）１．甲は契約プログラム等のすべてについて乙の書面による事前の承諾がない限り，如何なる形においてもその内容を第三者に対して公開もしくは開示してはならないものとし，且つ漏洩を防止するものとする。」（判決注：甲はＮＴＴコム，乙は控訴人を指す。）との条項があるが，当該契約書を参照しても，売買契約（ライセンス）の対象となった「ワンタイムパスワードソフトウェア（ＯＦＦＩＣ）」と引用発明との関係は不明であるし，仮に「ワンタイムパスワードソフトウェア（ＯＦＦＩＣ）」が引用発明を含むものであったとしても，飽くまでソフトウェアに関する売買契約（実態はライセンス契約）であることからすると，前記条項の「契約プログラム等のすべて」とは，「ワンタイムパスワードソフトウェア（ＯＦＦＩＣ）」に係るプログラムのソースコードのことと解するのが合理的である。そして，ユーザが操作を行うための画面や操作方法は，ユーザがプログラムを使用するに当たり，プログラムを解析することなく把握できるものであるから，前記条項は，プログラムのソースコードの秘密保持義務を定めたものであって，ユーザが操作を行うための画面の表示や操作方法についてまでＮＴＴコムに秘密保持義務を負わせたものではないと解するのが相当である。
そうすると，上記物品売買契約書は控訴人主張の秘密保持契約が存在していたことの裏付けとなるものではなく，ほかにＮＴＴコムと控訴人との間にかかる秘密保持契約が存在していたことを認めるに足る証拠はない。


以上によれば，ＮＴＴコムは，本件サービスの実施に当たり，携帯電話の画面の表示や端末操作方法について，控訴人に対し秘密保持義務を負っていたとは認められず，控訴人の意に反して特許法２９条１項２号に該当するに至った旨の控訴人の主張は，その前提を欠くものであって，やはり採用できないというべきである。
オ小括
以上のとおり，本件発明１（本件訂正発明１）とＮＴＴコムの本件サービス（モバイルコネクト）に係る引用発明とは，その構成が全て一致し，かつ，引用発明は，遅くとも，本件特許１の優先日である平成１４年２月１３日より前の平成１３年１１月頃には公然実施されたものであるから，本件発明１（本件訂正発明１）は，日本国内又は外国において公然実施された発明に当たる。
また，その実施が控訴人の意に反してなされたものとはいえないから，本件発明１は，本来，特許法２９条１項２号の規定により，特許を受けることができなかったはずのものである。
したがって，本件特許１には同号違反（公然実施）の無効理由があり，かつ，本件訂正によってもかかる無効理由は解消しないから，訂正による対抗主張は認められない。
よって，その余の点について判断するまでもなく，本件特許権１に基づく控訴人の請求は理由がない。
(2)本件特許権２に基づく請求について
ア構成要件２Ｄの充足性について
(ｱ)本件発明２の構成全体をみると，構成要件２Ｂは，「サーバが，複数の要素から構成される所定のパターンの要素のそれぞれに所定のキャラクタを割り当てた提示用パターンを生成する生成ステップと，」というものであり，構成要件２Ｃは，「サーバが，前記生成した提示用パターンを前記ユーザに提示して，前記提示パターンについての特定の要素に割り当てられたキャラクタの入力を促す入力ステップと，」というものであり，構成要件２Ｄは，「サーバが，前記入力されたキャラクタに基づいてパスワード導出パターンが特定されるまで，前記生成ステップおよび前記入力ステップを繰り返す特定ステップと，」というものである。これらの構成要件の文言を踏まえれば，上記構成要件２Ｂは，提示用パターンの生成主体がサーバであることを規定し，上記構成要件２Ｃは，サーバが自ら生成した提示用パターンをユーザに提示することを規定し，上記構成要件２Ｄは，パスワード導出パターンが特定されるまで，２Ｂの生成ステップと２Ｃの入力ステップとを繰り返すことを規定するものと解される。
そして，本件明細書２における図１８のフローチャートを参照すると，ＳＴＥＰ１８０４が，構成要件２Ｄの「パスワード導出パターンが特定される」か否かを判定することに該当し，ＳＴＥＰ１８０５が，構成要件２Ｂの生成ステップを繰り返すことに該当し，ＳＴＥＰ１８０２が，構成要件２Ｃの入力ステップを繰り返すことに該当するから，構成要件２Ｄにおいては，構成要件２Ｂの生成ステップと構成要件２Ｃの入力ステップとをパスワード導出パターンが特定されるまで繰り返すことが予定されていることを裏付けるものといえる。
(ｲ)他方，本件登録システム方法においては，被控訴人が主張するとおり，次のとおりの構成が採られている（原判決別紙「本件登録システム方法の構成（原告主張）」参照。これに対し，控訴人が主張する構成は，具体性を欠いており，採用できない。）。
「②クライアント端末は，『パスワード変更用ｓｅｅｄ』を受信すると同端末にインストールされたプログラムにより，ユーザが入力するユーザＩＤを同『パスワード変更用ｓｅｅｄ』と組み合わせ，ユニークで，且つ当該２回分への入力結果で『ワンタイムパスワード導出ルール』が特定される『パスワード変更用マトリクス』をクライアントにおいて発生規則に従って２回分同時に（「パスワード変更用マトリクス」１回目及び２回目）発生させる。
③クライアント端末は，ユーザに『パスワード変更用マトリクス』（１回目）を提示し，ユーザが登録しようとする『ワンタイムパスワード導出ルール』に基づきマトリクス表のマス目に割り当てられた数字を入力するようにユーザに促す（１回目の提示。ユーザによる１回目の入力）。
④ユーザによる１回目の数字入力終了後，クライアント端末は既に発生させている『パスワード変更用マトリクス』（２回目）をユーザに提示し，『ワンタイムパスワード導出ルール』に基づきマトリクス表のマス目に割り当てられた数字の入力を促す（２回目の提示。ユーザによる２回目の入力→    これにより「ワンタイムパスワード導出ルール」が特定される。）。」
(ｳ)そうすると，本件登録システム方法においては，クライアント端末は，ユーザが入力するユーザＩＤと，受信した「パスワード変更用ｓｅｅｄ」とを組み合わせて，「パスワード変更用マトリクス」（１回目及び２回目）を２回分同時に発生させ，「パスワード変更用マトリクス」（１回目）をユーザに提示し，数字を入力するようにユーザに促し，その後，既に発生させている「パスワード変更用マトリクス」（２回目）をユーザに提示するものである。
したがって，本件登録システム方法は，数字の入力の前に，パスワード変更用マトリクスを，２回分同時に生成するものであって，パスワード変更用マトリクスの生成と数字の入力とを繰り返す構成とはなっていないから，構成要件２Ｄを充足しないというべきである。
イ控訴人の主張について
これに対し，控訴人は，仮に，本件登録システム方法の構成が被控訴人主張のとおりであるとしても，本件登録システム方法は，「入力されたキャラクタに基づいてパスワード導出パターンが特定されるまで」「入力ステップ」を「繰り返」しているから，構成要件２Ｄを充足すると主張する。しかしながら，被控訴人主張の構成では，本件登録システム方法が「生成ステップ」を繰り返しているとまではいえないから，やはり構成要件２Ｄを充足するとはいえない。
したがって，被控訴人主張の構成によっても本件登録システム方法の構成が構成要件２Ｄを充足する旨の控訴人の上記主張は，採用することができない。
ウ小括
以上の次第であるから，本件登録システム方法は，構成要件２Ｄを充足せず，本件発明２の技術的範囲に属しない。
よって，その余の点について判断するまでもなく，本件特許権２に基づく控訴人の請求は理由がない。
(3)本件特許権３に基づく請求について


ア本件発明３の属否（構成要件３Ｃの充足性）について(ｱ)本件ユーザ認証システムプログラムのログインＩＤが，構成要件３Ｃの「システム識別情報」に該当するか否かに関し，控訴人は，本件ユーザ認証システムプログラムにおいては，①ユーザを識別するユーザＩＤに対して，認証時に使用される最大１０個のログインＩＤを設定することができ，ＳＭＸ認証サーバに登録されていないログインＩＤを入力すると「ログインＩＤが登録されていません。」と表示されるか，ダミーマトリクス表が表示されること，②ログインＩＤ（エイリアス）を複数登録することによってログインＩＤを使い分けられ，ユーザは，利用対象システムごとにログインＩＤを付与することにより，複数の利用対象システムに対して異なるパスワードポリシーのマトリクス認証システムを用いられること，③ログインＩＤに利用対象システムを意味するレルムを付与すれば，ログインＩＤのレルムによって利用対象システムを識別することができることの３点を根拠として，本件ユーザ認証システムプログラムにおけるログインＩＤが利用対象システムを識別すると主張する。
(ｲ)しかしながら，次のとおり，控訴人が主張する上記３点はいずれも本件ユーザ認証システムプログラムにおけるログインＩＤが利用対象システムを識別することの根拠となるものではない。
ａ上記①の点について
被控訴人ソフトウェアの運用ガイド（乙３６）には，「ダミーマトリクス機能は，攻撃者に対し，ＳＭＸのＬｏｇｉｎＩＤの登録有無を分からないようにするための機能となります。ダミーマトリクス機能を使用していない場合にはＳＭＸに登録されていないＬｏｇｉｎＩＤを入力した際，『ログインＩＤが登録されていません。』と表示されますが，ダミーマトリクス機能を使用することにより，ＳＭＸに登録されていないＬｏｇｉｎＩＤが入力された場合でも，ダミーのマトリクス表が表示される動作となります。」との記載があり，控訴人は，これは，ログインＩＤをＳＭＸ認証サーバが認識したときに，設定されたログインＩＤがなければそれに対応するシステムの認証に入れないということであり，ログインＩＤがユーザの要求する利用対象システムの認証を要するものか否かの判断要素となっていることを示すものであると主張する。
しかしながら，上記記載は，飽くまでログインＩＤがＳＭＸ認証サーバに登録されているかどうかが判断されていることを示すにとどまり，ログインＩＤが利用対象システムを識別する機能を有することまでを意味するものではないし，実際に同機能を果たしていることを認めるに足る証拠もない。
したがって，上記①の点に関する控訴人の主張は失当である。
ｂ上記②の点について
被控訴人ソフトウェアの運用ガイド（乙３５）には，「ＬｏｇｉｎＩＤ（エイリアス）を複数登録することにより，場所や用途に応じてログインＩＤを使い分けることができます。」との記載があり，控訴人は，かかる記載を根拠に，あるログインＩＤを利用して，部署内のメンバー全員がアクセス可能な共通のシステム認証を呼び出し，またあるときは，それとは別個のログインＩＤを利用して，部署内の管理職しかアクセスできないシステムの認証を呼び出す，といったように，用途に応じたログインＩＤの使い分けが想定できる（このようなログインＩＤの使い分けをするとき，ログインＩＤは正に利用対象システムを識別する情報として機能していることとなる）と主張する。しかしながら，上記記載は，それのみで控訴人が主張するようなログインＩＤによる利用対象システムの使い分けができることの根拠となるものではなく，ほかにそのような利用ができることを認めるに足る証拠もない。
また，仮に控訴人の主張するようなアクセスする対象を異ならせる利用が可能であったとしても，それは，被控訴人の本件ユーザ認証システムにおいては，一つの利用対象システム内で，ログインＩＤごとにアクセス権が異なっているということを示しているにすぎず，ログインＩＤが利用対象システムを識別していることには直ちに結びつかない。
したがって，上記②の点に関する控訴人の主張も失当である。
ｃ上記③の点について
本件ユーザ認証システムプログラムに関し，前記運用ガイド（乙３５）には，ユーザ新規登録の「設定項目一覧」の「ＵｓｅｒＩＤ」欄に「ユーザのＩＤを入力します。レルム付きＵｓｅｒＩＤはシステムで一意の値である必要があります。レルム付きＵｓｅｒＩＤは『〔ＵｓｅｒＩＤ〕〔レルムセパレータ〕〔レルム〕』で構成されます。」との記載があり，また，「ＬｏｇｉｎＩＤ」欄に「ユーザのＬｏｇｉｎＩＤを入力します。ＬｏｇｉｎＩＤは認証時に使用されるＩＤです。レルム付きＬｏｇｉｎＩＤはシステムで一意の値である必要があります。レルム付きＬｏｇｉｎＩＤは『〔ＬｏｇｉｎＩＤ〕〔レルムセパレータ〕〔レルム〕』で構成されます。」との記載がある。また，セキュアマトリクスのカタログ（乙５６）には，「④レルムによるログインＩＤの区別化」と題する箇所に，経理部のユーザグループにレルム名「keiri」を付与し，営業部のユーザグループにレルム名「eigyo」を付与して，ログイン時にレルムを付与することにより，ユーザを区別できることが記載されている。
控訴人は，これらの記載を根拠に，レルム付きログインＩＤは，「nakamura#system1」や「nakamura#system2」のように設定することができ，このとき「#system1」「#system2」のように，ログインＩＤに利用対象システムを意味するレルムを付与すれば，ログインＩＤのレルムによって利用対象システムを識別することが可能であると主張するが，控訴人の憶測にすぎず，失当である。


すなわち，上記カタログには，経理部の鈴木花子と営業部の鈴木太郎とを，ユーザグループごとに一意であれば，ログイン登録を同じ「suzuki」とすることができ，ログイン時にレルムを付与して，それぞれ「suzuki#keiri」「suzuki#eigyo」とすれば，ユーザを区別できるということが記載されているにすぎず，このことは，レルム又はレルム付きのログインＩＤが利用対象システムを識別するということまでを示すものではない。レルムは，飽くまでユーザグループを識別するものであって，利用対象システムを識別するものではなく，ほかにかかる識別が可能であることを示す証拠はないから，控訴人の主張は憶測にすぎないというべきである。
(ｳ)以上によれば，本件ユーザ認証システムプログラムにおけるログインＩＤは，飽くまで認証時に使用されるＩＤであって，利用対象システムを識別するものではないから，構成要件３Ｃの「システム識別情報」に該当するものではない。
したがって，本件ユーザ認証システムプログラムは，構成要件３Ｃを充足せず，本件発明３の技術的範囲に属しない。
イ本件発明４の属否（構成要件４Ｂの充足性）について本件発明４は，本件発明３が「プログラム」に関する発明であるのに対し，「ユーザ認証装置」に関する発明である点において，本件発明３と相違するが，その他の構成要件は実質的に同一である。
したがって，本件ユーザ認証システム装置は，上記アと同様の理由により，本件発明４の構成要件４Ｂを充足しないから，本件発明４の技術的範囲に属しない。
ウ小括
以上の次第であるから，その余の点について判断するまでもなく，本件特許権３に基づく控訴人の請求は理由がない。
(4)反訴請求についてのまとめ
以上のとおり，本件特許権１ないし３に基づく控訴人の請求（反訴請求）はいずれも理由がないから，これらを棄却した原判決は相当である。よって，本件控訴のうち反訴請求に係る部分は理由がない。
３本訴請求について
(1)「営業上の信用を害する」について
原判決が認定するとおり，本件ニフティ宛文書は，いずれも被控訴人ソフトウェアのユーザであるニフティに対するものであって，その内容は，いずれもニフティシステムの使用が本件特許権１を侵害する行為であり，控訴人との間でライセンス契約を締結することを求めるというものである。加えて，本件書状３には，上記侵害の事実が存在する旨の公証人作成の事実実験公正証書（甲８）が，本件書状４には同旨の弁理士作成の鑑定意見書（甲９）がそれぞれ添付されている。そして，ニフティシステムの使用は被控訴人ソフトウェアの使用を意味するものである（弁論の全趣旨）。以上の事実に照らせば，本件ニフティ宛文書に被控訴人に関する直接的な記載が見当たらないことを考慮しても，同文書は，一般的な自社製品の販促文書であるということはできず，これを客観的にみれば，被控訴人ソフトウェアの使用が本件特許権１を侵害する旨を被控訴人ソフトウェアのユーザに指摘する警告文書に当たることは明らかといえる。
したがって，本件ニフティ宛文書は，被控訴人の「営業上の信用を害する」ものに該当するというべきであり，これに反する控訴人の主張は採用できない。
(2)「虚偽の事実の告知」について
上記(1)のとおり，本件ニフティ宛文書は，いずれも被控訴人ソフトウェアの使用が本件特許権１を侵害する旨を被控訴人ソフトウェアのユーザに指摘する警告文書であると解される。
そして，前記２(1)のとおり，本件発明１に係る本件特許１には無効理由があり，本件訂正によってもかかる無効理由は解消しないものと認められるから，本件ニフティ宛文書の内容はいずれも「虚偽の事実」に当たり，したがって，これを送付する行為は「虚偽の事実の告知」に当たると認められる。これに対し，控訴人は，本件ニフティ宛文書の内容は虚偽ではないと主張するが，その主張は，飽くまで被控訴人ソフトウェアの使用が本件特許権１（本件訂正発明１）の侵害に当たることを前提とするものであって，その前提自体が認められないことは上記のとおりであるから，採用できない。また，控訴人は，本件ニフティ宛文書（本件書状３）が，本件発明１を実施することを「例えば」と表現していることを根拠として，本件登録システムは，本件訂正後の請求項９に記載の発明の技術的範囲にも属しているから，結局，本件各書状及び本件メールの内容に虚偽はないといえるなどとも主張する。
しかしながら，本件ニフティ宛文書や同文書に添付されている鑑定意見書等の記載内容を全体としてみれば，控訴人が本件発明１の侵害を念頭に置いてこれらの文書を送付していたことは明らかであり，「例えば」の一言が入っていたからといって，全く記載がない請求項９に記載の発明についての侵害警告を含む（から虚偽でない）などと解することは相当でない。したがって，控訴人の上記主張もまた採用できない。
(3)違法性・違法性阻却事由の有無及び控訴人の過失について控訴人は，縷々理由を述べて，控訴人による本件ニフティ宛文書の送付は，社会通念上必要と認められる範囲のものであり，正当な権利行使の一環として違法性が阻却されるべき行為であるとか，これについて控訴人に過失はないなどと主張する。
しかしながら，控訴人が本件ニフティ宛文書の送付に当たり無効理由の有無について何ら調査検討を行っていないことは，控訴人自身が認めているところ，本件特許権１等の出願の経緯や，ＮＴＴコムのプロジェクト（本件サービスの開発に係る本件プロジェクト）に控訴人自身が参画していた経緯に照らせば，本件発明１については，本件サービスや甲１１発明等の関係で拡大先願（特許法２９条の２）や公然実施（特許法２９条１項２号）などの無効理由が主張され得ることは容易に予測できることであって，たまたま被控訴人との間の事前交渉において，かかる無効主張がなされなかったとしても，そのことだけで直ちにかかる無効理由についての調査検討を全く行わなくてもよいということにはならないというべきである。
また，証拠（甲１２の１，１５の１，１６の１，１８等）及び弁論の全趣旨によれば，控訴人は，本件ニフティ宛文書の送付に先立つ平成２２年１１月頃から平成２３年５月頃にかけて，数か月にわたり，被控訴人との間で，弁護士・弁理士等の専門家を交えて，被控訴人製品の使用等が本件特許１等に抵触するものであるか否かについて交渉を行っており，その後，抵触を否定する被控訴人との間で交渉が暗礁に乗り上げていたにもかかわらず，被控訴人に対して再度交渉を求めたり，あるいは，訴訟提起を行ったりすることなく，平成２６年３月頃から，被控訴人の顧客等に対して控訴人とのライセンスを持ちかける文書を送付するようになり，被控訴人から同文書の送付を直ちに中止するよう求められても，これを中止するどころか，ニフティに対し，明示的な侵害警告文書である本件ニフティ宛文書を送付するに至ったものと認められる。


平成２４年１２月１３日判決言渡
平成２４年（行ケ）第１００９２号審決取消請求事件
平成２４年１０月３０日口頭弁論終結
判                決
原                    告      学校法   人福岡   工業大   学原                    告      株式会   社巧電   社上記両名訴訟代理人弁理士      戸      島      省四    郎被                    告      特許庁   長官指定代   理人       髙      木      真      顕同                            飯      野              茂同                            樋      口      信      宏同                            芦      葉      松      美
主                文
１原告らの請求を棄却する。
２訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が不服２０１０－２１９９８号事件について平成２４年１月３１日にした審決を取り消す。
第２当事者間に争いのない事実
１特許庁における手続の経緯
本願は，発明の名称を「電気機器受電状態監視装置」として，平成１６年６月３日出願され（特願２００４－１６５７９０号），平成２２年５月１４日付け手続補正書により補正された（請求項の数６）が，平成２２年６月２９日付けで拒絶査定を受けた。これに対し，原告らは，平成２２年９月３０日付けで，拒絶査定に対する不服審判の請求（不服２０１０－２１９９８号）をし，同日付け手続補正書により補正をした（請求項の数６。以下，「本件補正」といい，本件補正後の明細書を「本願明細書」という。）。
特許庁は，平成２４年１月３１日，本件補正を却下するとともに，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし（以下，単に「審決」という。），その謄本は，同年２月１４日，原告らに送達された。
２特許請求の範囲の記載
(1)平成２２年５月１４日付け手続補正書による補正後の特許請求の範囲の請求項１の記載は，次のとおりである（以下，同請求項に記載された発明を「本願発明」という。）。
「検出手段と無線による通信手段とを具備した受電状態検出器と，無線による通信手段を具備した受電状態検出器制御部とを備え，前記受電状態検出器制御部は前記受電状態検出器に対して命令を送信し，前記受電状態検出器は該命令に従った応答を返信する，電気機器の受電の状態を監視する電気機器受電状態監視装置におい
て，
前記受電状態検出器に電源を供給する電源部に充電により電力を蓄電する蓄電手段を備え，前記電気機器へ電力を供給する電力供給線に該供給線に流れている電流値を電気的に非接触で抽出するピックアップコイルを取り付け，前記ピックアップコイルの出力信号を，一方では前記検出手段の入力信号とし，他方では前記蓄電手段の充電用パワー供給源とし，しかも前記ピックアップコイルは，始終端間に空隙を形成した断面略円形の可撓性を有するチューブに導電線の一方を巻回しチューブの終端で折り返して環状に屈曲させたロゴスキーコイルであることを特徴とする電気機器受電状態監視装置。」
(2)本件補正後の特許請求の範囲の請求項１の記載は，次のとおりである（下線部分は，訂正部分を指し示す。以下，同請求項に記載された発明を「本願補正発明」という。）。
「電気機器の電力供給線からの電力の受電状態を検出する検出手段と無線による通信手段とを具備した受電状態検出器と，同受電状態検出器と無線で通信できる無線による通信手段を具備した受電状態検出器制御部とを備え，前記受電状態検出器制御部は前記受電状態検出器に対して命令を送信し，前記受電状態検出器は該命令に従った応答を返信する，電気機器の受電の状態を監視する電気機器受電状態監視
装置において，
前記受電状態検出器に電源を供給する電源部に充電により電力を蓄電する蓄電手段を備え，前記電気機器へ電力を供給する電力供給線に該供給線に流れている電流値を電気的に非接触で抽出するピックアップコイルを取り付け，前記ピックアップコイルの出力信号を，一方では前記検出手段の入力信号とし，他方では前記蓄電手段の充電用パワー供給源とし，しかも前記ピックアップコイルは，始終端間に空隙を形成した断面略円形の可撓性を有するチューブに導電線の一方を巻回しチューブの終端で折り返して環状に屈曲させたロゴスキーコイルであることを特徴とする電気機器受電状態監視装置。」
３審決の理由
審決の理由は，別紙審決書写しのとおりである。要するに，①本願補正発明は，特開２００２－１３１３４４号公報（甲１。以下，「引用刊行物」といい，引用刊行物に記載された発明を「引用発明」という。）に記載された発明，特開昭６４－４３０４１号公報（甲２）ないし特開２００２－３６９４１２号公報（甲３）に記載されているような周知技術（「配電監視システム」の技術分野において，末端側の監視装置と管理装置側の装置間の信号の流れに関して，「管理装置側の装置から末端側の監視装置に対して命令を送信し，該末端側の監視装置は，該命令に従った応答を返信すること。以下「周知技術１」という。），実願平３－２２０９４号（実開平４－１１８６６７号）のマイクロフィルム（甲４）ないし特開２００２－１８１８５０号公報（甲５）に記載されているような周知技術（「電流検出器」の技術分野において，電流検出器として，「始終端間に空隙を形成した断面略円形の可撓性を有するチューブの導電線の一方を巻回しチューブの終端で折り返して環状に屈曲させたロゴスキーコイル。以下「周知技術２」という。）に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法２９条２項により，特許出願の際独立して特許を受けることができないから本件補正を却下する，②本願発明は，引用発明，周知技術１及び周知技術２に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項により特許を受けることができない，というものである。審決は，上記結論を導くに当たり，引用発明の内容，引用発明と本願補正発明との一致点・相違点について，次のとおり認定した。
(1)引用発明の内容
「機器の電源線等の電力線を流れる電流を計測する電流計測システムであって，電力線１０に取り付けられた計測・電源用ＣＴ２０と，前記計測・電源用ＣＴ２０の二次側に接続され，前記電力線１０を流れる電流を計測する計測入力回路４３と無線伝送部５０とを具備した電流計測装置と，前記電流計測装置の無線伝送部５０からの計測演算データを受信し，中央装置へ無線伝送し，前記電流計測装置の無線伝送部５０と無線で通信できる通信部を具備
する中継無線局とを備え，


前記電力線１０を流れる電流のレベルやバックアップ電源の状態を監視するとともに，計測電流値や監視結果を中央装置に無線伝送するものであって，前記電流計測装置へ直流電源を供給する電源部３０に充電によりバックアップの電源供給を可能とするバックアップ電源回路３３を備え，前記機器へ電力を供給する前記電力線１０に，該電力線１０に流れている電流を電磁誘導により計測する前記計測・電源用ＣＴ２０を接続し，一方では，前記計測・電源用ＣＴ２０からの計測入力を前記計測入力回路４３に入力し，他方では，前記計測・電源用ＣＴ２０の二次側に整流回路３１を設けることにより，前記バックア
ップ電源回路３３の充電のための電流を生成する
電流計測システム。」
(2)一致点
電気機器の電力供給線からの電力の受電状態を検出する検出手段と無線による通信手段とを具備した受電状態検出器と，同受電状態検出器と無線で通信できる無線による通信手段を具備した受電状態検出器制御部とを備えた，電気機器の受電の状
態を監視する電気機器受電状態監視装置において，
前記受電状態検出器に電源を供給する電源部に充電により電力を蓄電する蓄電手段を備え，前記電気機器へ電力を供給する電力供給線に該供給線に流れている電流値を電気的に非接触で抽出する，電磁誘導を利用した電流検出器を取り付け，前記電磁誘導を利用した電流検出器の出力信号を，一方では前記検出手段の入力信号とし，他方では前記蓄電手段の充電用パワー供給源とする電気機器受電状態監視装置。
(3)相違点
ア相違点１
受電状態検出器と受電状態検出器制御部間の信号の流れに関して，本願補正発明は「前記受電状態検出器制御部は前記受電状態検出器に対して命令を送信し，前記受電状態検出器は該命令に従った応答を返信する」のに対し，引用発明ではそのような限定がされていない点。
イ相違点２
電磁誘導を利用した電流検出器に関して，本願補正発明では「ピックアップコイル」であって，具体的には，「始終端間に空隙を形成した断面略円形の可撓性を有するチューブに導電線の一方を巻回しチューブの終端で折り返して環状に屈曲させたロゴスキーコイルである」のに対し，引用発明では，単に，計測・電源用ＣＴ２０である点。
第３当事者の主張
１取消事由に関する原告らの主張
(1)取消事由１（一致点の認定の誤り）
ア審決は，引用発明の「電流計測システム」は，本願補正発明の「電気機器受電状態監視装置」に相当すると認定する。
しかし，本願補正発明の「電気機器受電状態監視装置」における「受電状態検出器」と「受電状態検出器制御部」との間の無線通信は，高圧の電力供給線に取り付けられる「受電状態検出器」からの情報，信号の双方向通信について，高圧の電力供給線からの絶縁間隔（離隔距離）の問題を解決するため無線通信としたものである。これに対し，引用発明は，高圧電力線から高い電気絶縁のもとで，アースされた地上装置に二次電流を出力できるようにする「ＣＴ」（変流器）を使用するものであり，引用発明の「電流計測システム」における「電流計測装置」と「中継無線局」はいずれも地上装置である。そして，引用発明は，地上装置間の微弱電波を出力増巾して，より遠方にある中央装置に電波が届くようにしたものであり，「電流計測装置」と「中継無線局」との間の無線通信は地上装置間の通信にすぎず，本願補正発明とは，無線通信の作用効果が異なる。むしろ，引用発明の「電流計測装置」と「中継無線局」ないし「中央装置」との関係は，本願補正発明の地上装置である「受電状態検出器制御部３０」と，これと有線で接続している地上装置である「所内温度管理システム装置５０」との関係に相当する。
したがって，引用発明の「電流計測システム」が，本願補正発明の「電気機器受電状態監視装置」に相当するとの審決の認定には誤りがある。イ審決は，引用発明の「前記計測・電源用ＣＴ２０の二次側に接続され，前記電力線１０を流れる電流を計測する計測入力回路４３」は，本願補正発明の「電気機器の電力供給線からの電力の受電状態を検出する検出手段」（受電状態検出器）に相当すると認定する。
しかし，本願補正発明の「ロゴスキーコイル」は，重さ５００ｇ前後，寸法８０ｍｍ前後と小型・軽量であり，電流供給線への装着が容易であるのに対し，引用発明の「ＣＴ」は，重量１０ｋｇ～１００ｋｇ超，寸法１．５ｍ前後であり，電力供給線に直接装着することができない。
したがって，本願補正発明の「ロゴスキーコイル」及び「受電状態検出器」は，電力供給線に直接取り付けられて，その電力供給線の離隔距離内の装置であるのに対し，引用発明の「ＣＴ」及び「電流検流装置」は，アースされた地上装置であるから，引用発明の「前記計測・電源用ＣＴ２０の二次側に接続され，前記電力線１０を流れる電流を計測する計測入力回路４３」は，本願補正発明の「電気機器の電力供給線からの電力の受電状態を検出する検出手段」（受電状態検出器）に相当するとの審決の認定には誤りがある。
ウ審決は，引用発明の「前記電流計測装置の無線伝送部５０からの計測演算データを受信し，中央装置へ無線伝送し，前記電流計測装置の無線伝送部５０と無線で通信できる通信部を具備する中継無線局」は，本願補正発明の「同受電状態検出器と無線で通信できる無線による通信手段を具備した受電状態検出器制御部」に相当すると認定する。
しかし，上記のとおり，本願補正発明の「受電状態検出器」と「受電状態検出器制御部」との間の無線通信は，高圧電力線の離隔距離の問題を解決するものであるのに対し，引用発明の「電流計測装置の無線伝送部５０」と「中継無線局」との間の無線通信は，地上装置間の電波による双方向通信にすぎず，その作用効果が異なる。
また，本願補正発明は，「受電状態検出器」の電波出力を小さくするため，２００ｍ程の短い距離内に「受電状態検出器制御部」を設置するものであるのに対し，引用発明の「中継無線局」ないし「中央装置」は，「電流計測装置」から遠方に設置される。


さらに，本願補正発明の「受電状態検出器制御部」は，「所内温度管理システム装置」等の外部の管理システムや中央監視装置からの命令，情報を送受するため，特定の「受電状態検出器」に電気回路へのハード命令変換又は電波に搬送させるための加工，「受電状態検出器」からの情報の記録又は電流・温度等の特別な監視加工等を行うものであり，単なる電波発生の中継局ではない。なお，本願補正発明において，「受電状態検出器制御部」をなくし，「受電状態検出器」と「所内温度管理システム装置」が直接電波で双方向通信を行うとすれば，「受電状態検出器」に高い電波出力及び計測判断回路が必要となり，記憶・情報加工の電力消費量も増えるので実用的でない。
したがって，引用発明の「中継無線局」は，本願補正発明の「受電状態検出器制御部」に相当するとの審決の認定には誤りがある。
エ審決は，引用発明の「入力電流のレベルやバックアップ電源の状態を監視するとともに，計測電流値や監視結果を中央装置に無線伝送する」ことは，本願補正発明の「電気機器の受電の状態を監視する」ことに相当すると認定する。しかし，上記のとおり，引用発明と本願補正発明は，無線通信の作用効果が異なっている。また，本願補正発明は，電気機器受電状態監視装置が有する機能を，電力供給線に取り付けられる「受電状態検出器」と「受電状態検出器制御部」とに分割させ，「受電状態検出器」の機能を軽減して，少ない消費電力で作動できるようにするものである。
したがって，引用発明の「入力電流のレベルやバックアップ電源の状態を監視するとともに，計測電流値や監視結果を中央装置に無線伝送する」ことは，本願補正発明の「電気機器の受電の状態を監視する」ことに相当するとの審決の認定には誤りがある。
(2)取消事由２（相違点の看過）
審決には，以下のとおり，本願補正発明と引用発明との相違点を看過した誤りがある。
ア本願補正発明は，「ピックアップコイル（ロゴスキーコイル）」及びこれと有線で接続される「受電状態検出器」が電力供給線側に取り付けられて，その電力供給線の離隔距離（絶縁間隔）内にあって高圧の電圧に対して安全にし，他方，「受電状態検出器制御部」は電力供給線の離隔距離外の地上に設置されており，これらが有線では互いに接続されていないのに対し，引用発明は，高圧電力線の電流を地上側のアースした地上接地の「計測・電源用ＣＴ２０（変流器）」でもって，高圧の電流供給線から充分な電気絶縁の下で５Ａほどの２次電流を出力し，その２次電流を有線で電流計測装置の「電源部３０」，「電流計測演算・監視部４０」，「無線伝送部５０」へ電源供給するものであり，「電流計測装置」はアースされた地上装置である点で相違する。
イ本願補正発明の「ピックアップコイル（ロゴスキーコイル）」は，重さ５００ｇ前後，寸法８０ｍｍ前後と小型・軽量であり，電流供給線への装着が容易である上，電流値は２０ｍＡ程度であり，電力損失が小さいのに対し，引用発明の「ＣＴ」は，重量１０ｋｇ～１００ｋｇ超，寸法１．５ｍ前後であり，電力供給線へ直接装着することができない上，電流値は約５Ａであり，長距離の電波出力を可能とするが，電力損失が大きい点で相違する。
ウ本願補正発明の「電気機器受電状態監視装置」は，電力供給線に取り付けられる「受電状態検出器」と地上側の「受電状態検出器制御部」に分割することで，「受電状態検出器」の機能を少なくし，消費電力を１００ｍＷほどにして，微小電力しか得ることができない「ピックアップコイル（ロゴスキーコイル）」の供給電力で作動できるようにしたのに対し，引用発明の「電流計測装置」は，全ての電気処理を１つの装置にまとめている上，遠方の中央装置への電波出力のため，比較的大きな消費電力を必要とする点で相違する。
エ以上のとおり，本願補正発明は，上記相違点に係る構成によって，電力供給線の離隔距離の問題を解決し，「ピックアップコイル（ロゴスキーコイル）」及びこれと接続した電力供給線に取り付けられる「受電状態検出器」を電気的に安全にし，かつ「受電状態検出器」を小型・軽量・省電力化することができたものである。これに対し，引用発明には，「ＣＴ」を電力線に直接取り付けるための構造，寸法，重量等について何ら開示されていない。
(3)取消事由３（容易想到性判断の誤り）
ア相違点１に係る容易想到性判断の誤り
審決は，引用発明において，「電流計測装置」と「中継無線局」を介して，中央装置へ計測電流値や監視結果を伝送しているところ，信号の流れの一形態として，周知技術１を適用して，管理装置側の装置である「中継無線局」（本願補正発明の「受電状態検出器制御部」に相当）から，末端側の監視装置である「電流計測装置」（本願補正発明の「受電状態検出器」に相当）に対して命令を送信し，上記「電流計測装置」は，上記命令に従った応答を返信することは，当業者が容易になし得たことであると判断する。
しかし，本願補正発明は，「受電状態検出器」と「受電状態検出器制御部」とを分割して配置し，「受電状態検出器」は，電力供給線の離隔距離（絶縁間隔）内に設け，「受電状態検出器制御部」は，離隔距離外の地上に設置し，高圧の電力線の離隔距離の問題を避けるため，無線で双方向通信としたものであるところ，引用発明及び周知技術１には，上記構成は開示されていない。
イ相違点２に係る容易想到性判断の誤り
審決は，引用発明の「ＣＴ」に代えて，周知技術である「ロゴスキーコイル」を採用することは容易であると判断する。


しかし，微弱な電流を出力する計測用の「ロゴスキーコイル」を電源供給パワーに使用することは周知ではない。また，「ロゴスキーコイル」の電流は，長い電線を介して計測回路等に接続されるものであり，微小電力で種々の計測・電波送出の電力を得ることは容易ではなく，単に「ＣＴ」に代えて「ロゴスキーコイル」を使用しても，電力供給線に取り付けられる電気部分を小型・軽量化し，電力供給線の放電等を避けるための絶縁間隔（離隔距離）の問題を解決し，電池及び商用電源を使用せずに電力供給線から安全に電気処理装置（受電状態検出器）の為の電源パワーを得るといった，本願補正発明の効果を奏するものではない。なお，甲２，３は，子機のポーリング技術を示すのみであり，また，甲３には，電力線に吊り下げるタイプの変流器Ｒ，Ｓが開示されているが，大型で消費電力も大きいものであり，電力線への過大な荷重，揺れによる電力線の損傷といった問題がある。さらに，甲４，５は，通常の電流計測用の「ロゴスキーコイル」自体の技術が開示されているだけであり，これを高圧の電力供給線に取り付けて電源部としたり，情報を発信させる回路と組み合わせることについては何ら開示されていない。ウ以上のとおり，本願補正発明は，引用発明と構成・作用効果を異にしており，引用発明に周知技術を適用することにより容易に想到できたとはいえない。
２被告の反論
(1)取消事由１（一致点の認定の誤り）に対してア引用発明の「ＣＴ」は，原告らが主張するような大型のものではなく，また，引用発明の「電流計測装置」は，地上装置ではない。引用発明の「ＣＴ」及び「電流計測装置」は，「ＣＴ」及び装置自体を電力線に直接設置することで，装置の絶縁の問題を回避し，装置をコンパクト化することを前提としたものである。そもそも，引用発明は，高圧送電線に適用することに限定されるものではなく，配電線や機器の電源線等の低圧電源線にも適用されるものであり，この場合においても「ＣＴ」は小型のもので十分である。なお，審決は，電流検出器が「ＣＴ」であるか，「ロゴスキーコイル」であるかの点については，相違点２として判断している。イ原告らは，引用発明の無線通信は，遠方の中央装置又は中継無線局へ電波が届くようにする地上装置間の双方間通信にすぎないと主張する。しかし，原告らの上記主張は，失当である。すなわち，引用刊行物（甲１）には，「電流計測装置」が計測演算データを「中継無線局」に無線伝送する構成が開示されているのみであり，引用発明の「中継無線局」は地上装置であるとしても，「電流計測装置」は地上装置ではないから，引用発明の無線通信は，地上装置間の双方間通信とはいえない。また，引用発明においても，計測情報の伝達方法として無線を利用すると，装置全体に求められる消費電力が大きくなり，電源ＣＴの二次側の負担が大きくなるから，「中継無線局」を「電流計測装置」の近傍に設置し，無線通信として小電力のものが採用されることは記載ないし示唆されている。
ウ引用発明と本願補正発明との一致点の認定の誤りに関する原告らの主張は，本願補正発明に係る特許請求の範囲ないし明細書の記載に基づかないものであり，失当である。
(2)取消事由２（相違点の看過）に対して
以下のとおり，相違点の看過に関する原告らの主張は，特許請求の範囲や本願明細書の記載及び技術常識に基づかないものであり失当である。ア本願の特許請求の範囲には，①電力供給線が離隔距離が問題となるような高圧であること，②「ピックアップコイル」のみならず「受電状態検出器」も電力供給線に取り付けられていること，③「受電状態検出器」が電力供給線の離隔距離内にあること，④「受電状態検出器」と「受電状態検出器制御部」は上空と地上に分けて設置されていることは，いずれも記載されていない。むしろ，本願明細書の記載（段落【００２６】）及び図５によれば，本願補正発明には，電器機器の電力供給線のような低圧電源線にピックアップコイルを取り付ける態様も含まれる。また，上記のとおり，引用発明の「電流計測装置」は，地上装置ではなく電力線に直接取り付けるものであるから，引用発明の無線通信は地上装置間の通信ではない。イ本願の特許請求の範囲には，「ロゴスキーコイル」が，①重さ５００ｇ前後，寸法８０ｍｍ前後であること，②小型・軽量であること，③１個当たり２０ｍＡ程度の電力損失であることは，いずれも記載されていない。むしろ，ロゴスキーコイルは，通常，空隙を備え，空芯であるから，出力電力当たりの大きさはＣＴよりも大きくなる。また，引用発明の「ＣＴ」は，原告らが主張するような大型のものではない。装置が小型軽量化され設置場所も限定されないという効果は，ＣＴでもロゴスキーコイルでも奏されるところ，ロゴスキーコイルの利点は，電力供給線を取り外すことなく取り付けることができることにすぎない。ウ本願の特許請求の範囲には，①ピックアップコイルのみならず「受電状態検出器」も電力供給線に取り付けられていること，②「受電状態検出器」の機能を少なくして「受電状態検出器制御部」へ分担させること，③「受電状態検出器」の消費電力は１００ｍＷ程度であること，④「受電状態検出器制御部」が有線で建屋内の「所内温度管理システム装置」に情報を送出できることは，いずれも記載されていない。むしろ，本願明細書の記載（段落【００１４】）によれば，本願補正発明の「受電状態検出器制御部３０」は，「無線通信手段３１」，「アンテナ３２」及び「通信制御手段３３」により構成されており，受電状態検出器の機能の一部を分担するものではない。また，引用発明においても，回路をＩＣ化したり，休止期間を設けたり，間欠測定をするなどして消費電力を低減することができる。(3)取消事由３（容易想到性判断の誤り）に対して本願補正発明は，以下のとおり，引用発明に周知技術を適用することにより，容易に想到できたものであり，格別の効果を奏するものでもない。
ア相違点１に係る容易想到性判断の誤りについて
引用発明は，「電流計測装置」と「中継無線局」とを分けて配置し，「電流計測装置」を電力線に直接取り付け，「中継無線局」を地上に設置して無線で通信するものである。また，無線で双方向通信することは，周知の技術である。したがって，相違点１に係る本願補正発明の構成は，引用発明に周知技術１を適用することにより，容易に想到することができる。
イ相違点２に係る容易想到性判断の誤りについて


引用発明の「電流計測装置」は，「ＣＴ」とともに電力線に直接設置するものであり，引用発明の「ＣＴ」は，本願補正発明の「ピックアップコイル」に相当し，長い電線を引き回す必要もない。また，ロゴスキーコイルは，ＣＴと同様に電磁誘導による電流を生成するものであり，電源として機能する。上記のとおり，ＣＴに対するロゴスキーコイルの利点は，電力線への取り付けが容易である点であるから，一時的な測定や，測定個所を変えて測定をしようとする当業者において，引用発明の「ＣＴ」に代えてロゴスキーコイルを採用することは容易である。また，高周波大電流を測定する場合，鉄心を備えるＣＴよりもロゴスキーコイルの方が，測定精度が高く，出力電力も大きくなるので，当業者において，引用発明の「ＣＴ」に代えてロゴスキーコイルを採用することは容易といえる。さらに，引用発明の「ＣＴ」及び「電流計測装置」は，ＣＴ及び装置自体を電力線に直接設置することで装置の絶縁の問題を回避し，装置をコンパクト化するものであるから，本願補正発明の効果は，引用発明及び周知技術から想定できるものであり，格別のものではない。上記のとおり，引用発明においても電流計測装置の消費電力を低減することができ，また，ロゴスキーコイルの可撓性を損なわない範囲内でチューブ内に磁性体を挿入すれば，出力電力を大きくすることも可能である。
第４当裁判所の判断
当裁判所は，審決の本願補正発明に係る容易想到性判断（独立特許要件の判断）及び本願発明に係る容易想到性判断には，誤りがないものと判断する。その理由は，以下のとおりである。
１本願補正発明の容易想到性判断（独立特許要件の判断）について
(1)事実認定
ア本願補正発明   ｱ)本願補正発明に係る特許請求の範囲の記載は，前記第２の２(2)記載のとおりである。
(ｲ)本願明細書（甲６の２）には，以下の記載がある。
「【技術分野】
【０００１】
本発明は，遮断機や断路器等の屋内外の電気機器の温度上昇等を遠隔監視する電気機器受電状態監視装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
従来，人間の立ち入ることができない環境若しくは装置に悪影響を与える環境にある温度測定対象に対する温度上昇を監視する無線式温度測定装置が特許文献１に開示されている。この技術は，被監視物の測定位置に取り付けて測定位置の温度を検出する熱電対等からなる温度測定部と，同温度測定部が測定した温度測定値を無線で送信する送信器とを備えていることを特徴としている。
【０００３】
ところで，前記技術では検出の動作に必要な電力を常時給電するために電源が設けられるが，配線の引き回しが煩雑で設置に手間を要し，常時通電のために総消費電力量が大きくなる問題があった。また，装置に電池を内蔵させる技術は装置が大型化して設置場所が限定され，電池が消耗すると交換の手間が生じる問題があった。
【０００４】
一方，商用電源による給電ができにくい場所の河川の水位検出及び気温の測定の為に，太陽電池によって充電されるバッテリを電源として使用し，水位・気温データを送信する河川管理システムが特許文献２に開示されている。この技術は，太陽電池とこれにより充電されるバッテリとを備えており，動作に必要な電力を自給できるものである。しなしながら，太陽光が照射され難い場所では発電効率が低下し，また悪天候が長期間続くとバッテリが上がってしまい，長期に渡って電力を安定的に自給することは難しかった。
【特許文献１】特開平５－１０１２９１号公報
【特許文献２】特開２００３－３４６２７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本発明が解決しようとする課題は，従来のこれらの問題点を解消し，外部からの給電や電池交換を必要とせず，天候や設置場所の制約なしに安定的に電力を自給して恒久的に作動させることができる電気機器受電状態監視装置を提供することにある。」
「【発明の効果】
【０００７】
本発明によれば，ピックアップコイルの出力信号又はセンサの電気信号をパワー供給源として機器の駆動用電力に用いることで外部から給電を受けることなく単独で恒久的に動作し，配線の引き回し作業や電池の内蔵及び交換の手間を省略でき，装置も小型軽量化されて設置場所も限定されない。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
本発明のピックアップコイルはロゴスキーコイルであるので，電力供給線を取り外すことなしに，取り付けが可能である。・・・」
「【実施例１】
【００１１】
図１（判決注・別紙図１）は実施例の概要を示すシステム図である。図１において，１は電気機器受電状態監視装置，４０は電気機器，４１は受電部，４２は電力供給線，４３は電路遮断器，５０は所内温度管理システム装置である。また，１０は受電状態検出器，１３はピックアップコイル，１５はセンサ，３０は受電状態検出器制御部である。
【００１２】
電気機器受電状態監視装置１は受電状態検出器１０，ピックアップコイル１３，センサ１５，および受電状態検出器制御部３０で構成している。電気機器４０には受電部４１があり，受電部４１は電力供給線４２により電路遮断器４３を経由して電力が供給される。電力供給線４２にはピックアップコイル１３が電気的に非接触な状態で取り付けられている。ピックアップコイル１３は電力供給線４２に流れている電流値を抽出し，ピックアップコイル出力信号として受電状態検出器１０へ出力する。また，受電部４１にはセンサ１５が取り付けられている。センサ１５は検出信号を受電状態検出器１０へ出力する。受電状態検出器１０は無線通信により受電状態検出器制御部３０より命令を受信し，その命令に従った応答を受電状態検出器制御部３０へ返信する。受電状態検出器制御部３０は所内温度管理システム装置５０と通信を行う。所内温度管理システム装置５０は所内の電気機器の温度を監視する装置であり，所内の電気機器の受電状態監視装置を管理する。
【００１３】


図２（判決注・別紙図２）は実施例の電気機器受電状態監視装置の詳細を示すブロック図である。図２において，１１は無線通信手段，１２はアンテナ，１４は電流検出手段，１６は温度検出手段，１７は通信制御手段，１８は温度上昇率検出手段，１９は状態表示器，２０は電源部，２１は充電器，２２は蓄電手段，２３は電源制御部，２４は整流器，２５は昇圧手段である。１３ａはロゴスキーコイル，１５ａは熱電変換素子である。３１は無線通信手段，３２はアンテナ，３３は通信制御手段である。
【００１４】
受電状態検出器１０は，無線通信手段１１，アンテナ１２，電流検出手段１４，温度検出手段１６，通信制御手段１７，温度上昇率検出手段１８，状態表示器１９，および電源部２０で構成している。電源部２０は，充電器２１，蓄電手段２２，電源制御部２３，整流器２４，および昇圧手段２５で構成している。また，受電状態検出器制御部３０は，無線通信手段３１，アンテナ３２，および通信制御手段３３で構成している。
【００１５】
ロゴスキーコイル１３ａは電力供給線４２に流れている電流値を抽出し，ピックアップコイル出力信号として電流検出手段１４および整流器２４へ出力する。電流検出手段１４は前記ピックアップコイル出力信号を入力し，電流検出値出力信号として通信制御手段１７へ出力する。また，熱電変換素子１５ａは受電部４１の温度に基づいて熱起電力を発生し，該熱起電力を温度検出手段１６および昇圧手段２５へ出力する。温度検出手段１６は前記熱起電力を入力し，温度検出値出力信号として通信制御手段１７および温度上昇率検出手段１８へ出力する。
【００１６】
通信制御手段１７は前記電流検出値出力信号，前記温度検出値出力信号，温度上昇率出力信号，および命令信号を入力し，応答信号を無線通信手段１１へ出力する。無線通信手段１１はアンテナ１２を介して受電状態検出器制御部３０と無線通信すると共に，前記応答信号を入力し，前記命令信号を通信制御手段１７へ出力する。温度上昇率検出手段１８は前記温度検出値出力信号を入力し，前記温度上昇率出力信号を通信制御手段１７へ，また，状態表示信号を状態表示器１９へ出力する。状態表示器１９は前記状態表示信号の入力に基づいて表示する。」
イ引用発明
引用刊行物（甲１）には，以下の記載がある。
「【０００４】
【発明が解決しようとする課題】送配電線の電流計測については，系統事故現象や系統負荷の状況による負荷潮流の変動，あるいは停電状態など広範囲の電流値の計測が可能でなければならない。送配電線の電流情報を多地点で計測しようとした場合，その計測情報の伝達手段や計測装置への電源供給方法などが問題となる。送配電線から電圧入力によって電源を供給する場合，系統の電圧階級やサージ電圧を考慮した絶縁対策の問題などがあるため，装置のコンパクト化が困難となる。【０００５】このような観点から，送配電線に設置したＣＴによる電流源から装置の電源を供給し，装置自体も電力線に直接設置することで，装置の絶縁の問題がなくなり，装置のコンパクト化も可能となる。更に，電流計測用のＣＴと電源供給用のＣＴとを同一のもので共用すれば，それだけコストも下がり，システム全体の構成も簡素化できると共に小型化も可能になる。
【０００６】しかし，計測情報の伝達方法として無線を利用したり，計測に際してＧＰＳ（GlobalPositioningSystem）による同期計測を行ったり，あるいは，計測データの記録用メモリ，高性能演算用ＣＰＵなどが必要となると，装置全体に求められる消費電流も大きくなってしまう。つまり，それだけ電源ＣＴの二次側の負担が大きくなり，ＣＴを飽和させたりして安定出力が得られない原因となり，ＣＴの選定も困難となる。その一方で，広範囲の電流入力に対しても安定した電源を供給でき，しかも過電流入力時（ＣＴ定格の４０倍程度）でも電源回路及び計測回路が壊れずに正常に計測できることが要求されるが，現状では，これらの要求を満足するような電流計測装置は未だ提供されていない。
【０００７】そこで本発明は，単一のＣＴにより電流計測と電源供給とを兼用して装置の小型化，低コスト化を図り，広範囲の電流入力に対する計測及び安定した電源供給を可能にするとともに，回路の保護機能も兼ね備えた電流計測装置を提供しようとするものである。」
「【００１４】
【発明の実施の形態】以下，図に沿って本発明の実施形態を説明する。まず，図１（判決注・別紙図３）は本発明の第１実施形態を示す機能ブロック図であり，請求項１記載の発明の実施形態に相当する。この電流計測装置は，電力線１０に取り付けられた計測・電源用ＣＴ２０と，その二次側に接続された電源部３０と，ＣＴ２０からの計測入力及び電源部３０からの直流電源が加えられる電流計測演算・監視部４０と，電源部３０からの直流電源及び電流計測演算・監視部４０の出力信号が加えられる無線伝送部５０と，この無線伝送部５０に接続された無線アンテナ５１と，必要に応じて設置されるＧＰＳアンテナ４２及び計測用ＣＴ４５とから構成されている。
【００１５】この実施形態は，電力線１０に接続された計測・電源用ＣＴ２０から装置の電源を供給し，かつ，このＣＴ２０により検出した電力線１０の電流を計測するものであり，これによって系統の電流情報（大きさ，位相，周波数など）の計測と電源供給とを同時に行うものである。但し，計測条件によっては別途，計測用ＣＴ４５を設置してもよい。


【００１６】電源部３０は，ＣＴ２０の二次側に接続された整流回路３１と，自励チョッパ制御による定電圧ＤＣ出力回路３２と，その出力側に接続されたバックアップ電源回路３３と，定電圧ＤＣ出力回路３２及びバックアップ電源回路３３の出力側に接続された一対のダイオードからなるダイオード回路３４と，そのカソード側に接続されて所定レベルの直流電源電圧を得るレベル変換回路３５とから構成されている。また，バックアップ電源回路３３の出力は電流計測演算・監視部４０に入力されており，バックアップ電源の状態（電圧）を監視可能となっている。【００１７】計測・電源用ＣＴ２０の二次側に接続された電流計測演算・監視部４０は，必要に応じて設けられるＧＰＳ同期部４１と，Ａ／Ｄ変換器を有する計測入力回路４３と，計測入力回路４３の出力信号が加えられて系統電流を演算し，かつ入力電流のレベルやバックアップ電源の状態を監視するとともに，計測電流値や監視結果を遠隔の中央装置に無線伝送するための伝送制御を行うＣＰＵ４４とを備えている。
【００１８】系統の電流計測は，ＧＰＳを用いた多地点同期計測を可能とし，その計測演算データは無線伝送部５０及び無線アンテナ５１を介して中継無線局（図示せず）に送られ，更に中央装置へ伝送される。この中央装置では，計測情報や電源を含めた装置状態の表示確認が可能である。なお，本装置は，例えば系統の電流計測情報から送配電線の故障点を標定するシステム（特願２０００－１７９４００「故障点標定方法」）にも適用可能である。」
(2)判断
ア   取消事由１（一致点の認定の誤り）について
(ｱ)上記によれば，本願補正発明は，電気機器の電力供給線からの電力の受電状態を検出する検出手段と無線による通信手段とを具備した受電状態検出器と，同受電状態検出器と無線で通信できる，無線による通信手段を具備した受電状態検出器制御部と，上記受電状態検出器に電源を供給する電源部に充電により電力を蓄電する蓄電手段とを備え，上記電気機器へ電力を供給する電力供給線に，同供給線に流れている電流値を電気的に非接触で抽出するピックアップコイルを取り付け，同ピックアップコイルの出力信号を，一方では上記検出手段の入力信号とし，他方では前記蓄電手段の充電用パワー供給源とするとともに，上記ピックアップコイルは，始終端間に空隙を形成した断面略円形の可撓性を有するチューブに導電線の一方を巻回しチューブの終端で折り返して環状に屈曲させたロゴスキーコイルとする電器機器受電状態監視装置であって，上記構成により，外部からの給電や電池交換を必要とせず，天候や設置場所の制約なしに安定的に電力を自給して恒久的に作動させることを可能にする発明であると認められる。
(ｲ)他方，引用発明は，電力線１０に取り付けられた計測・電源用ＣＴ２０と，同計測・電源用ＣＴ２０の二次側に接続され，上記電力線１０を流れる電流を計測する計測入力回路４３と無線伝送部５０とを具備した電流計測装置と，同電流計測装置へ直流電源を供給する電源部３０に充電によりバックアップの電源供給を可能とするバックアップ電源回路３３とを備え，同機器へ電力を供給する上記電力線１０に，上記電力線１０に流れている電流を電磁誘導により計測する上記計測・電源用ＣＴ２０を接続し，一方では，同計測・電源用ＣＴ２０からの計測入力を上記計測入力回路４３に入力し，他方では，上記計測・電源用ＣＴ２０の二次側に整流回路３１を設けることにより，上記バックアップ電源回路３３の充電のための電流を生成する電流計測装置であって，上記構成により，①送配電線に設置したＣＴによる電流源から装置の電源を供給し，装置自体も電力線に直接設置することで，装置の絶縁の問題がなくなり，装置のコンパクト化が可能となる，②電流計測用のＣＴと電源供給用のＣＴとを同一のもので共用すれば，それだけコストも下がり，システム全体の構成も簡素化でき，小型化も可能となる，③単一のＣＴにより電流計測と電源供給とを兼用して装置の小型化，低コスト化を図り，広範囲の電流入力に対する計測及び安定した電源供給を可能にする発明であると認められる。(ｳ)上記によれば，引用発明と本願補正発明は，電気機器の電力供給線からの電力の受電状態を検出する検出手段と無線による通信手段とを具備した受電状態検出器と，同受電状態検出器と無線で通信できる，無線による通信手段を具備した受電状態検出器制御部とを備えた，電気機器の受電の状態を監視する電気機器受電状態監視装置において，上記受電状態検出器に電源を供給する電源部に充電により電力を蓄電する蓄電手段を備え，上記電気機器へ電力を供給する電力供給線に該供給線に流れている電流値を電気的に非接触で抽出する，電磁誘導を利用した電流検出器を取り付け，上記電磁誘導を利用した電流検出器の出力信号を，一方では上記検出手段の入力信号とし，他方では上記蓄電手段の充電用パワー供給源とする点で一致し，①充電状態検出器と受電状態検出器制御部間の信号の流れに関して，本願補正発明は，受電状態検出器制御部が受電状態検出器に対して命令を送信し，受電状態検出器が上記命令に従った応答を返信するのに対し，引用発明ではそのような限定がされていない点（相違点１），②電磁誘導を利用した電流検出器に関して，本願補正発明では「ピックアップコイル」であって，具体的には，始終端間に空隙を形成した断面略円形の可撓性を有するチューブに導電線の一方を巻回しチューブの終端で折り返して環状に屈曲させた「ロゴスキーコイル」であるのに対し，引用発明では，「計測・電源用ＣＴ２０」である点（相違点２）で相違するものと認められる。
(ｴ)原告らの主張に対して
ａ原告らは，本願補正発明における「受電状態検出器」と「受電状態検出器制御部」との間の無線通信は，高圧の電力供給線からの絶縁間隔（離隔距離）の問題を解決するため無線通信としたものであるのに対し，引用発明は，遠方にある地上装置間の通信を電波によるものとしたものであって，引用発明の「電流計測システム」は，本願補正発明の「電気機器受電状態監視装置」に相当するとはいえない，と主張する。


しかし，本願補正発明に係る特許請求の範囲には，「受電状態検出器制御部」の設置位置は特定されておらず，これが電力供給線の離隔距離の内外いずれにあるかも特定されていない。また，上記のとおり，本願明細書においても，「受電状態検出器制御部」について，①電気機器受電状態監視装置１は，受電状態検出器１０，ピックアップコイル１３，センサ１５，受電状態検出器制御部３０で構成され，受電状態検出器１０は，無線通信により受電状態検出器３０より命令を受信し，その命令に従った応答を受電状態検出器制御部３０へ返信し，受電状態検出器制御部３０は，所内温度管理システム装置５０と通信を行うこと（段落【００１２】），②受電状態検出器制御部３０は，無線通信手段３１，アンテナ３２，通信制御手段３３で構成されていること（段落【００１４】），③通信制御手段１７は，電流検出値出力信号，温度検出値出力信号，温度上昇率出力信号，命令信号を入力し，応答信号を無線通信手段１１へ出力し，無線通信手段１１は，アンテナ１２を介して受電状態検出器制御部３０と無線通信すること（段落【００１６】）が記載されているものの，「受電状態検出器制御部」の設置位置や，「受電状態検出器制御部」が電力供給線の離隔距離の内外いずれにあるかについては開示されていない。したがって，本願補正発明における「受電状態検出器」と「受電状態検出器制御部」との無線通信が，電力供給線の離隔距離の問題を解決するための無線通信であるとは認められない。また，上記のとおり，引用刊行物には，「電力線１０に取り付けられた計測・電源用ＣＴ２０」との記載（段落【００１４】）があり，引用発明における「計測・電源用ＣＴ２０」は，電力線１０に取り付けられたものであると認められ，上記「ＣＴ２０」を備える電流計測装置は，地上装置とは認められない。さらに，上記のとおり，引用発明の「中継無線局」は，電流計測装置の無線伝送部５０と無線で通信できる通信部を備え，電流計測装置の無線伝送部５０からの計測演算データを受信するとともに，この受信データを中央装置へ無線伝送するものと認められる。
以上によれば，本願補正発明における「受電状態検出器」と「受電状態検出器制御部」との無線通信は，電力供給線の離隔距離の問題を解決するための無線通信であるとは認められず，他方，引用発明の「電流計測装置」が，地上装置であるとも認められないから，本願補正発明における「受電状態検出器」と「受電状態検出器制御部」との無線通信と，引用発明における「電流計測装置」と「中継無線局」との無線通信の作用効果は相違せず，引用発明の「電流計測システム」は，本願補正発明の「電気機器受電状態監視装置」に相当するとした審決の判断に誤りはない。ｂ原告らは，本願補正発明の「ロゴスキーコイル」及び「受電状態検出器」は，電力供給線に直接取り付けられて，その電力供給線の離隔距離内の装置であるのに対し，引用発明の「ＣＴ２０」及び「電流検流装置」は，アースされた地上装置であると主張する。
しかし，上記のとおり，本願補正発明における「受電状態検出器」と「受電状態検出器制御部」との無線通信は，電力供給線の離隔距離の問題を解決するための無線通信であるとは認められず，他方，引用発明の「電流計測装置」が，地上装置であるとも認められない。
したがって，本願補正発明の「ロゴスキーコイル」及び「受電状態検出器」と，引用発明の「ＣＴ２０」及び「電流検流装置」との間に，上記相違があるとは認められない。
ｃ原告らは，①本願補正発明の「受電状態検出器」と「受電状態検出器制御部」との間の無線通信は，高圧電力線の離隔絶縁の問題を解決するものであるのに対し，引用発明の「電流計測装置の無線伝送部５０」と「中継無線局」との間の通信は，地上装置間の電波による双方向通信にすぎない，②本願補正発明は，「受電状態検出器」の電波出力を小さくするため，２００ｍ程の短い距離内に「受電状態検出器制御部」を設置するものであるのに対し，引用発明の「中継無線局」ないし「中央装置」は，「電流計測装置」から遠方に設置される，③本願補正発明の「受電状態検出器制御部」は，「所内温度管理システム装置」等の外部の管理システムや中央監視装置からの命令，情報を送受するため，特定の「受電状態検出器」に電気回路へのハード命令変換又は電波に搬送させるための加工，「受電状態検出器」からの情報の記録又は電流・温度等の特別な監視加工等を行うものであり，単なる電波発生の中継局ではないとして，引用発明の「無線中継局」は，本願補正発明の「受電状態検出器制御部」に相当するとはいえない，と主張する。
しかし，上記のとおり，本願補正発明における「受電状態検出器」と「受電状態検出器制御部」との無線通信は，電力供給線の離隔距離の問題を解決するための無線通信であるとは認められず，他方，引用発明の「電流計測装置」が地上装置であるとは認められず，引用発明の「電流計測装置の無線伝送部５０」と「中継無線局」が，地上装置間の電波による双方間通信のためのものであるとはいえない。また，上記のとおり，本願補正発明における「受電状態検出器制御部」の設置位置は，特許請求の範囲において特定されておらず，本願明細書に開示されているともいえない。さらに，本願補正発明に係る特許請求の範囲の記載には，「受電状態検出器制御部」について，「同受電状態検出器と無線で通信できる無線による通信手段を具備した受電状態検出器制御部」，「前記受電状態検出器制御部は前記受電状態検出器に対して命令を送信し，前記受電状態検出器は該命令に従った応答を返信する」と特定されているにすぎず，「所内温度管理システム装置」等の外部の管理システムや中央監視装置からの命令，情報を送受するため，原告らが主張するような構成を有することは，特許請求の範囲ないし本願明細書に記載も示唆もされていない。そして，上記のとおり，引用発明の「中継無線局」は，「電流計測装置の無線伝送部５０」と無線で通信できる通信部を備え，「電流計測装置の無線伝送部５０」からの計測演算データを受信するとともに，この受信データを「中央装置」へ無線伝送するものであるから，引用発明の「中継無線局」と本願補正発明の「受電状態検出器制御部」は，「受電状態検出器と無線で通信できる無線による通信手段を具備した受電状態検出器制御部」である点で一致する。


ｄ原告らは，引用発明と本願補正発明は，無線通信の作用効果が異なっている上，本願補正発明は，電気機器受電状態監視装置が有する機能を，電力供給線に取り付けられる「受電状態検出器」と「受電状態検出器制御部」とに分割させ，「受電状態検出器」の機能を軽減して，少ない消費電力で作動できるようにするものである，と主張する。
しかし，上記のとおり，本願補正発明における「受電状態検出器」と「受電状態検出器制御部」との無線通信が，電力供給線の離隔距離の問題を解決するものとは認められない。また，上記のとおり，引用発明の「電流計測装置」は，「電力線１０」に取り付けられるものであるから，引用発明においても「電流計測システム」の機能が，「電流計測装置」と「中継無線局」とに分割して分担されているといえる。ｅ以上のとおり，引用発明と本願補正発明の一致点の誤りに係る原告らの主張には理由がなく，審決の一致点の認定に誤りはない。
イ取消事由２（相違点の看過）について
原告らは，①本願補正発明は，「ピックアップコイル（ロゴスキーコイル）」及びこれと有線で接続される「受電状態検出器」が電力供給線側に取り付けられて，その電力供給線の離隔距離（絶縁間隔）内にあって高圧の電圧に対して安全にし，他方，「受電状態検出器制御部」は電力供給線の離隔距離外の地上に設置されており，これらが有線では互いに接続されていないのに対し，引用発明の「電流計測装置」はアースされた地上装置である点で相違する，②本願補正発明の「ピックアップコイル（ロゴスキーコイル）」は，重さ５００ｇ前後，寸法８０ｍｍ前後と小型・軽量であり，電流供給線への装着が容易である上，電力損失が小さいのに対し，引用発明の「ＣＴ」は，重量１０ｋｇ～１００ｋｇ超，寸法１．５ｍ前後であり，電力供給線へ直接装着することができない上，電力損失が大きい点で相違する，③本願補正発明の「電気機器受電状態監視装置」は，電力供給線に取り付けられる「受電状態検出器」と地上側の「受電状態検出器制御部」に分割することで，「受電状態検出器」の機能を少なくし，微小電力しか得ることができないピックアップコイル（ロゴスキーコイル）の供給電力で作動できるようにしたのに対し，引用発明の「電流計測装置」は，全ての電気処理を１つの装置にまとめている上，遠方の「中央装置」への電波出力のため，比較的大きな消費電力を必要とする点で相違する，と主張する。
しかし，上記のとおり，本願補正発明における「受電状態検出器」と「受電状態検出器制御部」との無線通信は，電力供給線の離隔距離の問題を解決するものとは認められず，他方，引用発明において「電流計測装置」は，「電力線１０」に取り付けられており，「電流計測システム」を構成する「電流計測装置」と「中継無線局」とは，上空と地上とに分かれて設置されており，両者は無線で通信されており，有線では互いに接続されていないものと認められる。したがって，本願補正発明と引用発明との間には，上記①の相違点は認められない。
また，上記のとおり，引用発明の「計測・電源用ＣＴ２０」は，「電力線１０」に取り付けられたものであり，地上又は地上台座上にのみ設置されるものとは認められない。したがって，本願補正発明と引用発明との間には，上記②の相違点は認められない。
さらに，上記のとおり，本願補正発明に係る特許請求の範囲には，「受電状態検出器」の消費電力を１００ｍＷ程にして，微小電力しか得ることができないピックアップコイル（ロゴスキーコイル）の供給電力で作動できるとの構成について特定されておらず，本願明細書及び図面の記載を参酌しても，本願補正発明における「受電状態検出器」が，上記作用効果を奏するものに限定されるとは認められない。他方，引用発明の「電流計測装置」は「電力線１０」に取り付けられるものあり，引用発明の「電流計測システム」の機能は，「電流計測装置」と「中継無線局」とに分割して分担されているといえる。したがって，本願補正発明と引用発明との間には，上記③の相違点は認められない。
以上のとおり，上記原告らの主張には理由がなく，審決の本願補正発明と引用発明の相違点の認定に誤りはない。
ウ取消事由３（容易想到性判断の誤り）について
(ｱ)相違点１の容易想到性判断について
上記のとおり，引用発明は，電力線１０に取り付けられた計測・電源用ＣＴ２０と，計測・電源用ＣＴ２０の二次側に接続され，電力線１０を流れる電流を計測する計測入力回路４３と無線伝送部５０とを具備した電流計測装置と，電流計測装置の無線伝送部５０からの計測演算データを受信し，中央装置へ無線伝送し，電流計測装置の無線伝送部５０と無線で通信できる通信部を具備する中継無線局とを備えている。そして，周知文献１（甲２）には，「図において，親局４０と各子局４１～４５とは伝送路４６を介して接続されている例である。そして，親局４０は，子局４１～４５に対して順次呼出しを行ない，呼出しを受けた該子局は，当該子局の状態を親局４１（判決注・「親局４０」の誤記と認める。）へ伝送・・・することによって，配電線の異常を監視している。」（１頁右欄２～７行）と記載され，周知文献２（甲３）には，「今，区間６の右側（負荷側）で故障が発生したとする。すると，第１の区間のＯＣＩ，Ｒ１とＳ１が過電流を検出して無線ユニットを通じて中継子局Ｔ１にそのことを伝え，中継子局は公衆通信回線又はＰＨＳを介して親機１２に通報し，パソコン１１に入力する。この信号を受信したパソコン１１は，親機１２からポーリングで順次第２の区間の中継子局Ｔ２，第３の区間の中継子局Ｔ３，第４の区間の中継子局Ｔ４・・・を呼び出して，各区間のＯＣＩの表示が白色が橙色かを問い合わせる。・・・」（段落【００１２】）と記載されているように，配電監視システムの技術分野において，末端側の監視装置と管理装置側の装置間の信号の流れに関して，管理装置側の装置から末端側の監視装置に対して命令を送信し，末端側の監視装置は，上記命令に従った応答を返信することは周知の技術といえる。そうすると，引用発明における「電流計測装置」と「中継無線局」間の無線において，管理装置側の装置である「中継無線局」から末端側の監視装置である「電流計測装置」に対して命令を送信し，「電流計測装置」は，上記命令に従った応答を返信すること，すなわち相違点１に係る構成は，上記周知技術（周知技術１）に基づいて容易に想到し得たものということができる。


これに対し，原告らは，本願補正発明は，「受電状態検出器」と「受電状態検出器制御部」とを分割して配置し，「受電状態検出器」は，電力供給線の離隔距離（絶縁間隔）内に設け，「受電状態検出器制御部」は，離隔距離外の地上に設置し，高圧の電力線の離隔距離の問題を避けるため，無線で双方向通信としたものであって，引用発明及び周知技術１には，上記構成は開示されていないと主張する。しかし，上記のとおり，本願補正発明における「受電状態検出器」と「受電状態検出器制御部」との無線通信は，電力供給線の離隔距離の問題を解決するための無線通信であるとは認められないから，原告らの上記主張は理由がない。
(ｲ)相違点２の容易想到性判断について
上記のとおり，引用発明は，電力線１０に取り付けられた計測・電源用ＣＴ２０と，計測・電源用ＣＴ２０の二次側に接続され，電力線１０を流れる電流を計測する計測入力回路４３と無線伝送部５０とを具備した電流計測装置と，電流計測装置の無線伝送部５０からの計測演算データを受信し，中央装置へ無線伝送し，電流計測装置の無線伝送部５０と無線で通信できる通信部を具備する中継無線局とを備えている。そして，周知文献３（甲４）には「可撓性のあるフレキシブルチューブを支持体として空芯コイルを形成することにより，大口径でかつ作業性および融通性に富んだロゴスキーコイルを実現することができる。したがって，被測定物の大きさや形状に合わせ，かつ測定条件に応じて効率よく取り付け作業を行うことができる。」（段落【００１０】）と記載され，周知文献４（甲５）には「本発明の目的は，このような状況に鑑み，単に通電路に巻付けるだけで簡単に電流を測定することができ，かつ，小型，低コストに構成することができる電流検出器を提供することにある。」（段落【０００５】），「上記目的を達成するため，本発明に係る電流検出器は，電気絶縁性および可撓性を有するチューブと，前記チューブの外周面に一定な間隔で巻回されるとともに，その巻き終わり端から前記チューブを貫通して巻き始め端の部位までリターンされた導電線とを備え，前記チューブを通電路の周囲に環状に巻付けて，前記導電線によるロゴスキーコイルを構成するようにしている。この発明によれば，前記チューブが環状をなすように通電路の周囲に巻付けることによって前記導電線によるロゴスキーコイルが構成され，このロゴスキーコイルによって前記通電路を流れる電流が検出される。」（段落【０００６】）と記載されるように，「電流検出器」の技術分野において，電流検出器として，始終端間に空隙を形成した断面略円形の可撓性を有するチューブに導電線の一方を巻回しチューブの終端で折り返して環状に屈曲させたロゴスキーコイルを用いること，それにより，小型で低コストに構成することができ，被測定物に効率よく取付作業を行うことができることは周知の技術といえる。
そうすると，引用発明において，小型化，低コスト化及び取付作業の効率化を図るために，「電力線１０」に取り付けられた「計測・電源用ＣＴ２０」に代えて，ロゴスキーコイルを取り付けることは，上記周知技術（周知技術２）に基づいて容易に想到し得たものといえる。
これに対し，原告らは，①「ＣＴ」（変流器）装置とロゴスキーコイルとは，寸法，重量，電流値が全く違ったものであり，「ＣＴ」を電力供給線の線路に取り付けるのは困難であり，本願補正発明の目的に適さない「ＣＴ」から本願補正発明に想到することは容易でない，②一般のロゴスキーコイルは微弱電流を抽出できる計測用であり，ロゴスキーコイルから抽出された電流は，長い電線を介して電気回路に導かれるから，高圧の電力供給線の離隔距離の問題が生じ，ロゴスキーコイルの抽出電力を「受電状態検出器」の電力源とすることも困難である，と主張する。しかし，上記のとおり，引用発明においては，電流計測装置の「計測・電源用ＣＴ２０」が「電力線１０」に取り付けられており，「電流計測システム」を構成する「電流計測装置」と「中継無線局」とは，上空と地上とに分かれて設置されるものであり，両者は無線で通信され，有線では互いに接続されていないものと認められる。そうすると，引用発明に上記周知技術（周知技術２）を適用し，「計測・電源用ＣＴ２０」に代えて，ロゴスキーコイルを「電力線１０」に取り付けることにより，ロゴスキーコイルを備える「電流計測装置」と「中継無線局」とに分割され，これらが無線で通信される構成に想到することは容易といえる。また，原告らは，単に「ＣＴ」の代わりにロゴスキーコイルを使用しても，本願発明の有する効果を奏しないと主張する。
しかし，上記のとおり，電流検出器において，ロゴスキーコイルを使用すれば，小型で低コストになる上，被測定物に効率よく取付作業を行うことができることは周知の技術であるから，引用発明に上記周知技術を適用すれば，電力供給線に取り付けるピックアップコイルである「ロゴスキーコイル」及び「受電状態検出器」を小型軽量にでき，電力供給線の線路の取付空間を小さくし，容易に取り付けられるとの効果を奏することは，当業者が容易に予測し得たものといえる。さらに，上記のとおり，引用発明に上記周知技術を適用し，「計測・電源用ＣＴ２０」に代えて，ロゴスキーコイルを「電力線１０」に取り付ければ，ロゴスキーコイルを備える「電流計測装置」と「中継無線局」とに分割され，両者が無線で通信される構成となり，電力供給線に取り付けられるピックアップコイル及び受電状態検出器と，受電状態検出器制御部との間を電線では通信せず，電力供給線に取り付けられる電流の検出器が電気的に安全に取り付けられるとの効果を奏することは，当業者が容易に予測し得たものである。
そして，上記のとおり，引用発明は，「電流計測装置」へ直流電源を供給する「電源部３０」に充電によりバックアップの電源供給を可能とする「バックアップ電源回路３３」を備え，「計測・電源用ＣＴ２０」の二次側に「整流回路３１」を設けることにより，「バックアップ電源回路３３」の充電のための電流を生成するものと認められる。そうすると，引用発明に周知技術を適用し，「計測・電源用ＣＴ２０」に代えて，ロゴスキーコイルを「電力線１０」に取り付けることにより，ロゴスキーコイルの導電線には「整流回路３１」が設けられ，「バックアップ電源回路３３」の充電のための電流が生成され，「電源部３０」に充電によるバックアップの電源供給が可能となる。したがって，引用発明に上記周知技術を適用することにより，「受電状態検出器」のための電源として，「電池」及び「商用電源」を使用しないで済み，しかも電力供給線から安全に電源パワーを得ることができるとの効果を奏することは，当業者が容易に予測し得たものである。


平成３０年（ク）第２６９号性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗
告棄却決定に対する特別抗告事件
平成３１年１月２３日第二小法廷決定
主      文
本件抗告を棄却する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理      由
抗告代理人大山知康の抗告理由について
性同一性障害者につき性別の取扱いの変更の審判が認められるための要件として「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」を求める性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律３条１項４号の規定（以下「本件規定」という。）の下では，性同一性障害者が当該審判を受けることを望む場合には一般的には生殖腺除去手術を受けていなければならないこととなる。本件規定は，性同一性障害者一般に対して上記手術を受けること自体を強制するものではないが，性同一性障害者によっては，上記手術まで望まないのに当該審判を受けるためやむなく上記手術を受けることもあり得るところであって，その意思に反して身体への侵襲を受けない自由を制約する面もあることは否定できない。もっとも，本件規定は，当該審判を受けた者について変更前の性別の生殖機能により子が生まれることがあれば，親子関係等に関わる問題が生じ，社会に混乱を生じさせかねないことや，長きにわたって生物学的な性別に基づき男女の区別がされてきた中で急激な形での変化を避ける等の配慮に基づくものと解される。これらの配慮の必要性，方法の相当性等は，性自認に従った性別の取扱いや家族制度の理解に関する社会的状況の変化等に応じて変わり得るものであり，このような規定の憲法適合性については不断の検討を要するものというべきであるが，本件規定の目的，上記の制約の態様，現在の社会的状況等を総合的に較量すると，本件規定は，現時点では，憲法１３条，１４条１項に違反するものとはいえない。
このように解すべきことは，当裁判所の判例（最高裁昭和２８年（オ）第３８９号同３０年７月２０日大法廷判決・民集９巻９号１１２２頁，最高裁昭和３７年（オ）第１４７２号同３９年５月２７日大法廷判決・民集１８巻４号６７６頁，最高裁昭和４０年（あ）第１１８７号同４４年１２月２４日大法廷判決・刑集２３巻１２号１６２５頁）の趣旨に徴して明らかというべきである。論旨は採用することができない。
よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり決定する。なお，裁判官鬼丸かおる，同三浦守の補足意見がある。
裁判官鬼丸かおる，同三浦守の補足意見は，次のとおりである。１性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律（以下「特例法」という。）は，生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず，心理的にはそれとは別の性別であるとの持続的な確信を持ち，かつ，自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であって，そのことについて２人以上の医師の診断が一致しているものを対象として，その法令上の性別の取扱いの特例について定めるものである。これは，性同一性障害者が，性別の違和に関する苦痛を感じるとともに，社会生活上様々な問題を抱えている状況にあることから，その治療の効果を高め，社会的な不利益を解消するために制定されたものと解される。そして，特例法により性別の取扱いの変更の審判を受けた者は，変更後の性別で婚姻をすることができるほか，戸籍上も，所要の変更等がされ，法令に基づく行政文書における性別の記載も，変更後の性別が記載されるようになるなど，社会生活上の不利益が解消されることになる。
また，性別は，社会生活や人間関係における個人の属性の一つとして取り扱われているため，個人の人格的存在と密接不可分のものということができ，性同一性障害者にとって，特例法により性別の取扱いの変更の審判を受けられることは，切実ともいうべき重要な法的利益である。
本件規定は，本人の請求により性別の取扱いの変更の審判が認められるための要件の一つを定めるものであるから，自らの意思と関わりなく性別適合手術による生殖腺の除去が強制されるというものではないが，本件規定により，一般的には当該手術を受けていなければ，上記のような重要な法的利益を受けることができず，社会的な不利益の解消も図られないことになる。
さらに，性別適合手術については，特例法の制定当時は，原則として，第１段階（精神科領域の治療）及び第２段階（ホルモン療法等）の治療を経てなおその身体的性別に関する強い苦痛等が持続する者に対する最終段階の治療として行うものとされていたが，その後の臨床経験を踏まえた専門的な検討を経て，現在は，日本精神神経学会のガイドラインによれば，性同一性障害者の示す症状の多様性を前提として，この手術も，治療の最終段階ではなく，基本的に本人の意思に委ねられる治療の選択肢の一つとされている。
したがって，生殖腺を除去する性別適合手術を受けていない性同一性障害者としては，当該手術を望まない場合であっても，本件規定により，性別の取扱いの変更を希望してその審判を受けるためには当該手術を受けるほかに選択の余地がないことになる。
２性別適合手術による卵巣又は精巣の摘出は，それ自体身体への強度の侵襲である上，外科手術一般に共通することとして生命ないし身体に対する危険を伴うとともに，生殖機能の喪失という重大かつ不可逆的な結果をもたらす。このような手術を受けるか否かは，本来，その者の自由な意思に委ねられるものであり，この自由は，その意思に反して身体への侵襲を受けない自由として，憲法１３条により保障されるものと解される。上記１でみたところに照らすと，本件規定は，この自由を制約する面があるというべきである。
そこで，このような自由の制約が，本件規定の目的，当該自由の内容・性質，その制約の態様・程度等を総合的に較量して，必要かつ合理的なものとして是認されるか否かについて検討する。
本件規定の目的については，法廷意見が述べるとおり，性別の取扱いの変更の審判を受けた者について変更前の性別の生殖機能により子が生まれることがあれば，親子関係等に関わる問題が生じ，社会に混乱を生じさせかねないことや，長きにわたって生物学的な性別に基づき男女の区別がされてきた中で急激な形での変化を避ける等の配慮に基づくものと解される。


平成２８年１月２１日判決言渡
平成２７年（行ケ）第１０１８１号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２７年１２月９日
判     決
原告                Ｘ１
原告                Ｘ２
原告ら訴訟代理人弁護士    大    島     真    人同              多    田     克      也同              鈴    木     弘    子同              古    田     宜    行原告ら訴訟代理人弁理士    横    井     俊    之被告                合名会   社伊藤   商店訴訟代   理人弁   護士                 串     田    正     克同              野     口    洋     高同              熊    田     圭    祐同              吉    川         徹訴訟代   理人弁   理士                     飯     田    昭     夫同              江    間     路    子
主     文
１原告らの請求を棄却する。
２訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が取消２０１３－３００８２６号事件について平成２７年８月３日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
(1)原告らは，以下の商標（商標登録第３３１８３３４号。以下「本件商標」といい，その商標権を「本件商標権」という。）の商標権者である（甲７１，７３）。
（本件商標）
登録出願日平成６年１２月２日
設定登録日平成９年６月６日
指定商品   第３０類「調味料，香辛料」
(2)被告は，平成２５年１０月１日，特許庁に対し，本件商標は，その指定商品について，継続して３年以上日本国内において商標権者，専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから，商標法５０条１項の規定により本件商標の商標登録は取り消されるべきであるとして，本件商標の商標登録の取消審判を請求し（以下，この請求を「本件審判請求」という。），同月２１日，本件審判請求の登録がされた（甲６８の１，７３）。特許庁は，本件審判請求を取消２０１３－３００８２６号事件として審理し，平成２７年８月３日，「登録第３３１８３３４号商標の商標登録は取り消す。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同月１３日，原告らに送達された。
(3)原告らは，平成２７年９月１１日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
２本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりであり，その要旨は，以下のとおりである。
(1)原告（被請求人）らは，本件審判請求の登録前３年以内の期間である平成２２年１０月２１日から平成２５年１０月２０日までの間（以下「要証期間」という。）に，日本国内において，本件商標の指定商品に属する「しょうゆ，みそ」について，①通常使用権者の被告（請求人）が本件商標を使用した，②被告による本件商標の使用は，その従業員の原告Ｘ１（以下「原告Ｘ１」という。）の使用と同視できるから，商標権者の原告Ｘ１が本件商標を使用した，③商標権者の原告Ｘ２（以下「原告Ｘ２」という。）が本件商標を使用した，④通常使用権者の株式会社メビコラボ（以下「メビコラボ」という。）が本件商標を使用した旨主張する。
しかしながら，①被告が要証期間内に本件商標の通常使用権者であったものと認められない，②被告による本件商標の使用は，被告の従業員である原告Ｘ１の使用とはいえないし，原告Ｘ１が要証期間内に本件商標を使用したことの証明はない，③原告Ｘ２が要証期間内に本件商標を使用したことの証明はない，④メビコラボが要証期間内に本件商標を使用したことの証明はない。
したがって，商標権者，専用使用権者又は通常使用権者が要証期間内に本件商標を使用していたものとはいえない。
(2)原告らは，平成２３年以降，原告らが本件商標を自ら使用しないようにしてきたのは，平成６年以降平成２２年までの間の原告らと被告の協調関係や原告Ｘ１と被告代表者が親子であることから，市場の混乱等を招かないように努めてきたからであって，商標法５０条２項の「正当な理由」に基づくものである旨主張する。
しかしながら，商標法５０条２項にいう「正当な理由」とは，地震，水害等の不可抗力，放火，破損等の第三者の故意又は過失による事由，法令による禁止等の公権力の発動に係る事由等，商標権者，専用使用権者又は通常使用権者の責に帰することができない事由が発生したために，商標権者等において，登録商標をその指定商品又は指定役務について使用をすることができなかった場合をいうと解すべきところ，原告らの主張は，同項にいう「正当な理由」に該当するものではない。
(3)以上のとおり，原告らは，要証期間内に，日本国内において，商標権者，専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが，本件審判請求に係る指定商品について本件商標を使用していたことを証明し得なかったのみならず，使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていないから，本件商標の商標登録は，商標法５０条１項の規定により取り消すべきものである。
３被告による本件商標の使用
被告は，要証期間内に，日本国内において，本件商標の指定商品について本件商標を使用した（争いがない。）。
第３当事者の主張
１原告らの主張
(1)取消事由１（本件商標の使用の事実の判断の誤り）本件審決は，商標権者，専用使用権者又は通常使用権者が要証期間内に本件商標を使用していたものとはいえない旨判断したが，以下のとおり，商標権者の原告ら及び通常使用権者の被告が，要証期間内に，日本国内において，本件商標の指定商品について本件商標を使用した事実が存在するから，本件審決の上記判断は誤りである。
ア原告らによる本件商標の使用
(ア)原告Ｘ２による使用
原告Ｘ２は，要証期間内の平成２５年２月４日までに，本件商標を付した指定商品についてインターネット販売を行うことにより，本件商標を使用した。
(イ)原告Ｘ１による使用
原告Ｘ１は，被告代表者（Ｙ）及びその妻Ａの長女であり，上記３名は，いずれも，合名会社である被告の社員である。


被告は，上記３名を無限責任社員とする個人企業ないし組合の性格を有する法人であること，原告Ｘ１は，被告の社員の一人であり，かつ，被告の従業員でもあることからすると，被告による要証期間内の本件商標の使用は，原告Ｘ１と被告との共同使用に当たるというべきである。
イ通常使用権者の被告による本件商標の使用
原告らは，被告が要証期間内に本件商標を使用することを許諾していたから，被告による要証期間内の本件商標の使用は，通常使用権者による使用に当たる。
(ア)原告Ｘ２の使用許諾
原告Ｘ２は，原告らが本件商標の商標登録出願をしたのとほぼ同時期の平成６年末ころ，被告との間で，本件商標の使用許諾契約を口頭で締結し，上記使用許諾契約は，要証期間内においても存続していた。このことは，①原告Ｘ２と被告は，平成６年１月ころ，被告が原告Ｘ２に対し，本件商標を付した，被告の製造する商品の販売を委託する旨の販売委託契約を口頭で締結し，平成２２年８月までの間，本件商標を付した上記商品を共同して販売していたこと，②被告は，原告らが平成６年末ころ本件商標の商標登録出願をし，その後，本件商標の商標登録を受けたことを知っていたこと，③被告が要証期間前に原告Ｘ２に対して本件商標の使用料を支払っていたこと（甲３），④原告Ｘ２は，原告Ｘ２及び被告間の和解契約書（甲１０の１）の４条において，被告が本件商標を「従来のみならず今後無償にて使用すること」を認めていることなどの諸事情から明らかである。
もっとも，被告は，原告Ｘ２に対し，平成２２年８月２０日付けで上記販売委託契約を解除する旨の通知（甲１１）をしているが，上記通知は，本件商標の上記使用許諾契約の解除の意思表示を含むものではないから，上記使用許諾契約の存否に何らの影響を及ぼすものではない。したがって，被告による要証期間内の本件商標の使用は，上記使用許諾契約に係る原告Ｘ２の使用許諾に基づくものである。
(イ)原告Ｘ１の使用許諾
原告Ｘ１は，原告Ｘ１が被告に出資して被告の社員となったのとほぼ同時期の平成６年末ころ，被告との間で，本件商標の使用許諾契約を口頭で締結し，上記使用許諾契約は，要証期間内においても存続していた。このことは，①被告が，要証期間内の平成２３年４月まで，原告Ｘ１に対し，本件商標の使用許諾の対価として賃金（甲８の３）と社員報酬（甲９の５）を支払っていたこと，②被告が，原告らを相手として，原告Ｘ１が本件商標権を有することを認めた上で，本件商標権の移転登録手続等を求める旨の調停（半田簡易裁判所平成２４年（ノ）第３４号商標権移転登録手続等申立事件。以下「別件調停」という。）の申立て及び別件訴訟（名古屋地方裁判所半田支部平成２４年（ワ）第３０７号商標権移転登録手続等請求事件。以下「別件訴訟（３０７号事件）」という。）の提起をしていること（甲１９，２０）などの諸事情から明らかである。
また，原告Ｘ１が被告に出資して加入したことと本件商標の上記使用許諾契約に係る使用許諾は同時に行われたものであって，事実上一体のものであるから，原告Ｘ１が被告の社員である限り，被告による本件商標の使用は原告Ｘ１の使用許諾に基づくものといえる。そして，原告Ｘ１は要証期間内において被告の社員であったから，要証期間内においても上記使用許諾契約が存続していた。なお，原告Ｘ１が平成２２年１２月３日に被告を退社した旨の登記がされているが，原告Ｘ１が被告を退社した事実は存在せず，上記退社の登記手続は，偽造文書を用いて原告Ｘ１に無断でされたものであるから，上記登記は無効である。
したがって，被告による要証期間内の本件商標の使用は，上記使用許諾契約に係る原告Ｘ１の使用許諾に基づくものである。
ウ小括
以上のとおり，商標権者の原告ら及び通常使用権者の被告は，要証期間内に，本件商標の指定商品について本件商標を使用していたから，商標権者又は通常使用権者が要証期間内に本件商標を使用をしていたものとはいえないとした本件審決の判断は誤りである。
(2)取消事由２（正当な理由の判断の誤り）
商標の不使用の理由が「正当な理由」（商標法５０条２項ただし書）であるというためには，①不使用の理由が，現に商標権者，専用使用権者又は通常使用権者に係る事情であること，②不使用の理由が，商標権者等の責に帰すことができない事情であって，予見することが困難なものが生じなかったならば，商標権者等が登録商標の使用をすることができたと認められるものであることの各要件を充足すれば足りる。
そして，原告らは，漫然と本件商標の不使用を継続していたものではなく，原告らが，被告を相手として，本件商標権に基づいて本件商標の使用の差止め等を求める旨の別件訴訟（名古屋地方裁判所半田支部平成２５年（ワ）第６号商標権侵害差止請求事件。以下「別件訴訟（６号事件）」という。甲２１）を提起し，第三者に対し訴訟告知をする一方で，原告らが本件商標を使用することにより，市場の混乱を招かないようにするために本件商標の使用を控えたものであり，このような事情は，上記各要件を充足するものといえるから，本件商標の不使用についての「正当な理由」に該当するというべきである。
したがって，本件商標の不使用について「正当な理由」があるものと認められないとした本件審決の判断は誤りである。
２被告の主張
(1)取消事由１（本件商標の使用の事実の判断の誤り）に対しア原告らが要証期間内に本件商標の指定商品について本件商標を使用した事実はない。
また，被告は，原告Ｘ１とは別個の法人格を有する合名会社であるから，被告による本件商標の使用を，原告Ｘ１による本件商標の使用と同視することはできない。
イ通常使用権者の被告による本件商標の使用の主張に対し被告が原告Ｘ２又は原告Ｘ１との間で本件商標の使用許諾契約を締結した事実はなく，また，被告が原告らに対し本件商標の使用料を支払った事実もない。
したがって，原告らが被告に対し被告が要証期間内に本件商標を使用することを許諾した事実はない。


このことは，原告らが，別件訴訟（６号事件）において，被告が平成２２年９月以降現在に至るまで（要証期間を含む。），何らの権限もなく本件商標を使用し，本件商標権を侵害している旨主張して，被告に対し，本件商標の使用の差止めを求めていることからも明らかである。ウ以上によれば，被告による要証期間内の本件商標の使用は，原告らの使用許諾に基づくものとはいえないから，原告主張の取消事由１は理由がない。
(2)取消事由２（正当な理由の判断の誤り）に対し原告らが主張する事情は本件商標の不使用についての「正当な理由」に当たらないから，原告主張の取消事由２は理由がない。
第４当裁判所の判断
１取消事由１（本件商標の使用の事実の判断の誤り）について
(1)認定事実
前記第２の１及び３の事実と証拠（甲１，２，１０，１１，１７，１９ないし２１，２５，２６（枝番のあるものは枝番を含む。））及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。
ア被告は，昭和１１年４月６日に設立された，味噌，溜，醤油の醸造販売等を業とする合名会社である。
原告Ｘ１は，被告代表者であるＹ及びその妻Ａの長女であり，平成６年１１月３０日，被告の社員となった。その当時の被告の社員は，Ｙ（代表社員），Ａ及び原告Ｘ１の３名である。
その後，原告Ｘ１が平成２２年１２月３日に被告を退社した旨の登記がされている。
イ被告は，遅くとも平成６年１２月ころから，被告が製造する商品（醤油等）に本件商標を付して販売していた。
また，原告Ｘ２は，平成６年当時，被告の委託を受けて，本件商標が付された被告の製造する商品を販売し，少なくとも平成２２年８月までは上記販売を継続していた。
ウ原告らは，平成６年１２月２日，本件商標の商標登録出願をし，平成９年６月６日，その設定登録を受けた。
エ被告代理人の串田正克弁護士らは，原告Ｘ２に対し，平成２２年８月２０日付けの内容証明郵便で，同月末日をもって原告Ｘ２に対する業務委託を解約し，同年９月以降，業務委託料を支払わない旨を通知（甲１１）した。
その後，被告代理人の串田正克弁護士らは，原告Ｘ２に対し，平成２３年７月１１日ころ，「聞くところによれば，貴殿は，昨年，Ｘ１氏を交えてＢ氏と話し合いをされ，合名会社伊藤商店との間で本書面に同封した和解契約書の内容をほぼ了解されたとのことです。就きましては，既に，同封の和解契約書を送付済とは思いますが，改めて同封致しましたので，ご署名ご捺印の上１通をご返送頂きたくお願い致します。なお，本書面到達後１０日以内に，上記和解契約書をご返送頂きたく，万一，右期限内にご返送なき場合は，やむを得ず損害賠償請求等の法的手続を検討せざるを得ませんので，悪しからずご了承下さい。」と記載した平成２３年７月１１日付けの「ご連絡」と題する書面（甲１０の２）及び「和解契約書」と題する書面（甲１０の１）を送付した。上記「和解契約書」と題する書面には，原告Ｘ２が有する被告の製品に関する一切の商標権につき，被告が従来のみならず今後無償で使用することを原告Ｘ２が認める旨の条項（４条）がある。
オ被告は，原告らを相手として，平成２４年７月２４日付けで，本件商標権の移転登録手続等を求める旨の別件調停の申立てをし，調停不成立となった後の同年１０月２９日，その旨の別件訴訟（３０７号事件）を提起した。
カ原告らは，被告を相手として，平成２５年１月１１日，本件商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償等を求める旨の別件訴訟（６号事件）を提起した。別件訴訟（６号事件）の訴状（甲２１）には，被告が，平成２２年９月以降，現在に至るまで，何らの権限もなく本件商標を使用し，本件商標権を侵害している旨の記載がある。
また，原告ら代理人の大島真人弁護士らは，本件商標を付した醤油等を販売している武豊商工会ほか４社に対し，平成２５年７月１３日又は同月１４日到達の内容証明郵便で，武豊商工会ほか４社による本件商標の使用が本件商標権を侵害する行為である旨を通知（甲２５の１ないし５）した。さらに，原告らは，上記４社のうちの３社に対し，同年１０月１８日付けの訴訟告知書（甲２６）により，別件訴訟（３０７号事件）及び別件訴訟（６号事件）について訴訟告知をした。上記訴訟告知書には，上記３社が，平成２２年８月２０日以降，原告らに無断で本件商標を使用しているなどの記載がある。
(2)原告らによる本件商標の使用について
ア原告Ｘ２による使用について
原告らは，原告Ｘ２は，要証期間内の平成２５年２月４日までに，本件商標を付した指定商品についてインターネット販売を行うことにより，本件商標を使用した旨主張する。
しかしながら，原告らが上記使用の証拠として提出した甲４５（フレッツ光・ひかり電話申込書）は，原告Ｘ２が平成２２年９月３日付けでインターネット接続サービスの「フレッツ光」を申し込んだことを示すものにすぎず，甲４５をもって，原告Ｘ２が，要証期間内に，本件商標を付した指定商品についてインターネット販売を行った事実を認めることはできない。他にこれを認めるに足りる証拠はない。
したがって，原告らの上記主張は理由がない。
イ原告Ｘ１による使用について
原告らは，原告Ｘ１は，被告代表者（Ｙ）及びその妻Ａの長女であり，上記３名は，いずれも，合名会社である被告の社員であること，被告は，上記３名を無限責任社員とする個人企業ないし組合の性格を有する法人であること，原告Ｘ１は，被告の社員の一人であり，かつ，被告の従業員でもあることからすると，被告による要証期間内の本件商標の使用は，原告Ｘ１と被告との共同使用に当たる旨主張する。
しかしながら，被告は，合名会社であり，その社員である原告Ｘ１とは別個の法人格を有することに照らすと，原告Ｘ１が，被告の社員の一人であり，かつ，被告の従業員でもあるからといって直ちに被告による本件商標の使用が原告Ｘ１による本件商標の使用にも当たるものと評価することはできず，原告Ｘ１と被告との共同使用に当たるということもできない。したがって，原告らの上記主張は理由がない。


(3)通常使用権者の被告による本件商標の使用について原告らは，被告が要証期間内に本件商標を使用することを許諾していたから，被告による要証期間内の本件商標の使用は，通常使用権者による使用に当たる旨主張するので，以下において判断する。
ア原告Ｘ２の使用許諾について
原告らは，①原告Ｘ２と被告は，平成６年１月ころ，被告が原告Ｘ２に対し，本件商標を付した，被告の製造する商品の販売を委託する旨の販売委託契約を口頭で締結し，平成２２年８月までの間，本件商標を付した上記商品を共同して販売していたこと，②被告は，原告らが平成６年末ころ本件商標の商標登録出願をし，その後，本件商標の商標登録を受けたことを知っていたこと，③被告が要証期間前に原告Ｘ２に対して本件商標の使用料を支払っていたこと（甲３），④原告Ｘ２は，原告Ｘ２及び被告間の和解契約書（甲１０の１）の４条において，被告が本件商標を「従来のみならず今後無償にて使用すること」を認めていることなどを根拠として挙げて，原告Ｘ２は，原告らが本件商標の商標登録出願をしたのとほぼ同時期の平成６年末ころ，被告との間で，本件商標の使用許諾契約を口頭で締結し，上記使用許諾契約は，要証期間内においても存続していたから，被告による要証期間内の本件商標の使用は，上記使用許諾契約に係る原告Ｘ２の使用許諾に基づくものである旨主張する。
しかしながら，原告らの主張を前提としても，原告Ｘ２と被告との間に締結されたとされる本件商標の使用許諾契約の具体的な内容は明らかではなく，使用の対価に関する取決めも明らかではない。
原告ら主張の①の点については，原告ら主張に係る原告Ｘ２と被告との間の販売委託契約について，平成２２年８月２０日に上記販売委託契約が解除されたかどうかの点をおくとしても，上記販売委託契約が本件商標の使用を許諾することを含むものかどうかも含め，原告らの主張自体，その具体的内容は明らかではなく，要証期間内に，原告Ｘ２が被告に対し本件商標の使用を許諾していたことの根拠とすることはできない。原告ら主張の③の点については，原告らは，被告が原告Ｘ２に対して本件商標の使用の対価として使用料を支払っていた証拠として，「集計表」と題する書面（甲３）を提出するが，上記書面の記載からは何を集計した表であるのか明らかではないし，仮に上記書面が被告から原告Ｘ２に対する何らかの金銭の支払があった事実を示すものであるとしても，その支払が本件商標の使用料であることを認めるに足りる証拠はない。さらに，原告ら主張の④の点についても，「和解契約書」と題する書面（甲１０の１）の４条には原告らの主張する内容の条項が記載されているものの，上記書面には，原告Ｘ２の署名押印も被告の代表社員の押印も存在しないから，原告Ｘ２と被告との間に上記書面に記載された内容の和解契約が成立したものとは認められない。
かえって，前記(1)オのとおり，被告が，原告らを相手として，本件商標権の移転登録手続等を求める旨の別件調停の申立て及び別件訴訟（３０７号事件）の提起をし，また，前記(1)カのとおり，原告らが，被告を相手に提起した別件訴訟（６号事件）において，被告が平成２２年９月以降現在に至るまで，何らの権限もなく本件商標を使用し，本件商標権を侵害している旨を主張していることに照らすと，原告ら主張の①，③及び④の諸点は，原告Ｘ２と被告が，本件商標の使用許諾契約を締結したことや，上記使用許諾契約が要証期間内にも存続していたことの裏付けとなるものではないことは明らかである。
以上の検討によれば，原告ら主張の②の点についても，そのことのみをもって直ちに，要証期間内に，原告Ｘ２と被告との間に本件商標の使用許諾契約が存在していたことの裏付けとなるものではない。他に，要証期間内に，原告Ｘ２が，被告に対し，本件商標の使用を許諾していたことを認めるに足りる証拠はない。
したがって，原告らの上記主張は理由がない。
イ原告Ｘ１の使用許諾について
原告らは，①被告が，要証期間内の平成２３年４月まで，原告Ｘ１に対し，本件商標の使用許諾の対価として賃金と社員報酬を支払っていたこと，②被告が，原告らを相手として，原告Ｘ１が本件商標権を有することを認めた上で，本件商標権の移転登録手続を求める旨の別件調停の申立て及び別件訴訟（３０７号事件）の提起をしていることなどを根拠として挙げて，原告Ｘ１は，原告Ｘ１が被告に出資して被告の社員となったのとほぼ同時期の平成６年末ころ，被告との間で，本件商標の使用許諾契約を口頭で締結し，上記使用許諾契約は，要証期間内においても存続していたこと，③原告Ｘ１が被告に出資して加入したことと本件商標の上記使用許諾契約に係る使用許諾は同時に行われたものであって，事実上一体のものであるから，原告Ｘ１が被告の社員である限り，被告による本件商標の使用は原告Ｘ１の使用許諾に基づくものといえるが，原告Ｘ１は要証期間内において被告の社員であったから，要証期間内においても上記使用許諾契約が存続していたことからすると，被告による要証期間内の本件商標の使用は，上記使用許諾契約に係る原告Ｘ１の使用許諾に基づくものである旨主張する。
しかしながら，原告らの主張を前提としても，原告Ｘ１と被告との間で締結されたとされる本件商標の使用許諾契約の具体的な内容は明らかではなく，使用の対価に関する取決めも明らかではない。


主            文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は，控訴人の負担とする。
事実及   び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２原判決別紙１処分部分目録記載の各処分部分（総額４１９７万７４４６円に係る部分）をいずれも取り消す。
３処分行政庁が控訴人に対し，平成１９年６月２９日付けでした原判決別紙２物件目録記載の各土地（以下「本件各不動産」という。）の差押処分を取り消す。
４訴訟費用は，第１，２審とも，被控訴人の負担とする。
第２事案の概要
１本件の事案の概要（関係法令，前提事実，争点及び争点に関する当事者の主張の要旨を含む。）は，下記２に控訴人の当審における主張を加えるほかは，原判決の「事実及び理由」欄の「第２事案の概要」（原判決２頁４行目から同１７頁１８行目まで）に記載のとおりであるから，これを引用する。
原審が控訴人の本件訴えのうち，原判決別紙１処分部分目録記載の各処分（本件各督促処分）の取消請求に係る訴えをいずれも却下し，その余の請求を棄却したことから，控訴人が控訴（本件各督促処分の取消し請求を求める部分については上記第１の２のとおり）をした。
２控訴人の当審における主張
次の事情によれば，本件各督促処分及び本件差押処分は，徴収権を濫用するものであり，また，信義則に違反する。
(1)本件第２次物納申請に係る財産のうち，原判決別紙２財産目録２記載１の不動産（以下「α物件」という。）は，国道に接したほぼ正方形の土地であり，平成１１年１０月１日に売却されていることからしても，境界を確定して処分することが可能な物件であったのに，豊島税務署長は，これを管理又は処分するのに不適当   な財産であ   ると判断   し，滞納者に対して物納財産の変更要求をしてα物件に係る物納申請を取り下げさせる一方，物納が困難な上記財産目録２記載３ないし６の各不動産（本件第２次物納申請物件）に変更させ，本件の滞納処理を長期化させた。
(2)豊島税務署長らは，滞納者本人，本件第１次物納申請の代理権しか有していなかった滞納者代理人弁護士，不動産鑑定士等との間で，本件各物納申請について，実現性の乏しい接触を繰り返すことに長期間を費やした。
(3)処分行政庁は，滞納者が，平成１３年１１月には物納申請物件に根抵当権の設定登記をしたり，平成１４年１月には破産宣告を受けるなど，本件の物納に大きな障害を抱えていることを知っていた。(4)処分行政庁が平成１７年５月３０日にした物納申請の却下処分は，上記の緩慢な事務を経てされたものであり，そのために生じた物納申請財産の価値の劣化や膨大な延滞税の不利益を連帯納付義務者である控訴人らが課されている。
第３当裁判所の判断
１当裁判所も，控訴人の本件訴えのうち，本件各督促処分の一部取消しの訴えはいずれも不適法であり，本件差押処分の取消しを求める請求は理由がないと判断する。その理由は，下記２に控訴人の当審における主張に対する判断を加えるほかは，原判決の「事実及び理由」欄の「第３当裁判所の判断」の１項及び２項（原判決１７頁２０行目から同３５頁１６行目まで。ただし，原判決２２頁２０行目の「相続法」を「相続税法」に改める。）に記載のとおりであるから，これを引用する。
２控訴人の当審の主張に対する判断
控訴人は，本件各督促処分及び本件差押処分が徴収権を濫用するものであり，また，信義則に違反すると主張するので検討する。(1)前提事実及び証拠（乙３７）によれば，豊島税務署の担当者は，平成１１年６月２４日及び同年７月１日，滞納者及び滞納者が依頼した不動産鑑定士から，α物件について，隣接地との境界線について争いが起きており，境界確定には訴訟等によるしか方法がなく，確定できるまでに時間がどれ位かかるか不明であるので，他の物件に変更することで物納申請を継続したい旨の申出を受けたこと，上記担当者が同年８月２５日にα物件の現地確認を行い，豊島税務署長は，同年９月２９日，隣接地との境界線が明確でなく，隣接地主から境界線に異議のない旨の了解が得られないため，α物件が管理又は処分をするのに不適当な財産であるとして，滞納者に対して「相続税物納財産変更要求決議書」を送付したこと，これを受けて，滞納者は，同年１０月１９日，同税務署長に対し，α物件の物納申請を取り下げ，本件第２次物納申請物件に物納申請を変更したことが認められる。控訴人は，α物件が境界を確定して処分することが可能であったと主張するが，α物件がほぼ正方形の形状であり（甲２４），同年１０月１日にα物件が売買されたこと（甲２３）から，直ちに，α物件の境界が確定していたということはできないから，豊島税務署長の上記変更要求が不合理であるとはいえない。(2)原判決が認定した事実及び証拠（甲２１，２２，３７の１及び２，３８，乙２２，２３，３７）によれば，処分行政庁等が滞納者（又は滞納者代理人弁護士）と交渉を重ねたことが認められるが，これについて格別不合理な点があるということができないことは原判決（「事実及び理由」欄の第３の２(3)ウ）が認定，説示するとおりである。控訴人は，神毅弁護士が本件第１次物納申請の代理権しか有していなかった旨主張するが，同弁護士が滞納者から本件第２次物納申請について委任を受けていなかったとしても，同弁護士は，本件第２次物納申請についても，滞納者のために事実上その代理人と同様に行動していたことを自認していることや，滞納者も同弁護士の行動を認めていたこと（上記書証等）に照らすと，豊島税務署長等が同弁護士を滞納者代理人と認めて交渉を継続したことが，不合理であるということはできない。(3)原判決が認定した事実及び証拠（乙２３）によれば，滞納者は，平成１３年１１月２９日に本件各物納申請に係る一部の不動産について根抵当権の設定登記をし，平成１４年１月２３日に破産宣告を受けたものの，本件各物納申請に係る不動産は，破産管財人によって換価されることなく破産手続が廃止され，滞納者は，平成１６年４月１日，滞納者代理人弁護士を通じて，物納申請を維持し根抵当権等の抹消をするとの申出をしたことが認められるのであって，処分行政庁において，控訴人の主張する事情により直ちに物納上の大きな障害であると判断しなかったことが不合理であるということはできない。
(4)また，本件全証拠によっても，処分行政庁が控訴人に対して控訴人の信頼の対象となる公的見解を表示したり，控訴人がその表示を信頼しそれに基づいて行動したという事情はうかがえない。


平成２５年１月３１日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２３年(ワ)第３２４８８号，第３２４８９号各特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論の終結の日平成２４年１２月４日
判決
徳島県阿南市＜以下省略＞
原     告          日亜化   学工業   株式会   社同訴訟   代理人   弁護士            古城春   実
牧野知   彦
高橋    綾
同訴訟復代理人弁護士          加治梓   子同訴訟   代理人   弁理士            鮫島    睦
田村    啓
玄   番   佐奈恵
大阪市＜以下省略＞
被告           株式会   社立花   エレテ   ック同訴訟   代理人   弁護士            井上裕   史
田上洋   平
主文
原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
１被告は，別紙物件目録記載１及び２の各製品を譲渡し，輸出若しくは輸入し，又は譲渡の申出をしてはならない。
２被告は，その占有に係る前項記載の各製品を廃棄せよ。３被告は，原告に対し，１００万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，発光ダイオードに関する特許権を有する原告が，台湾の企業が製造し，被告が輸入し，譲渡等をしているＬＥＤパッケージについて，原告の特許権に係る特許発明の技術的範囲に属すると主張して，被告に対し，そのＬＥＤパッケージの輸入，譲渡等の差止め及び廃棄，民法７０９条に基づく損害賠償金１００万円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
１前提となる事実（争いのない事実及び各項末尾掲記の証拠によって容易に認められる事実）
(1)本件特許権
原告は，次の特許権（以下「本件特許権」という。）を有している。
特許番   号    第４５３００９４号
出願日      平成２１年３月１８日
登録日      平成２２年６月１８日
発明の   名称     発光ダイオード
(2)本件発明
本件特許権に係る特許出願の願書に添付した特許請求の範囲の請求項１の記載は，本判決添付の特許公報の該当項記載のとおりである（以下，この請求項１に係る発明を「本件発明」という。）。
(3)構成要件の分説
本件発明は，次の構成要件からなる（以下，分説した構成要件をそれぞれの符号に従い「構成要件Ａ」のようにいう。）。
Ａ窒化ガリウム系化合物半導体を有するＬＥＤチップと，Ｂ該ＬＥＤチップを直接覆うコーティング樹脂であって，該ＬＥＤチップからの第１の光の少なくとも一部を吸収し波長変換して前記第１の光とは波長の異なる第２の光を発光するフォトルミネセンス蛍光体が含有
されたコーティング樹脂を有し，
Ｃ前記フォトルミネセンス蛍光体に吸収されずに通過した前記第１の光の発光スペクトルと前記第２の光の発光スペクトルとが重なり合って白
色系の光を発光する発光ダイオードであって，
Ｄ前記コーティング樹脂中のフォトルミネセンス蛍光体の濃度が，前記コーティング樹脂の表面側から前記ＬＥＤチップに向かって高くなって
いること
Ｅを特徴とする発光ダイオード。
(4)台湾の会社である億光電子工業股份有限公司（Ｅｖｅｒｌｉｇｈｔ    ＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓＣｏ．，    Ｌｔｄ．。以下「エバーライト社」という。）は，別紙物件目録記載１及び２の製品（以下，それぞれ「本件製品１」，「本件製品２」といい，併せて「本件各製品」という。）を製造している（第３２４８８号事件甲４，１８，乙１２，第３２４８９号事件甲４）。
２争点
(1)被告が本件各製品の輸入，譲渡及び譲渡の申出をしているか否か（争点１）
(2)本件各製品が本件発明の技術的範囲に属するか否か（争点２）
(3)原告の損害（争点３）
３争点についての当事者の主張
(1)争点１（被告が本件各製品の輸入，譲渡及び譲渡の申出をしているか否か）について
（原告の主張）
ア被告のウェブサイト（以下「被告ウェブサイト」という。）の記載等によれば，被告がエバーライト社の白色ＬＥＤを取り扱っていることは明らかであり，本件各製品はこれに含まれるから，被告は，エバーライト社から本件各製品を輸入し，譲渡している。
仮に被告がこれまでに本件各製品を譲渡したことがないとしても，被告ウェブサイトにおいてエバーライト社のウェブサイトへのリンクを張り，本件各製品が記載されたページにたどり着くことができるようにしているから，少なくとも本件各製品の輸入，譲渡のおそれがある。イ特許法２条３項１号の「譲渡の申出」が認められるためには，①    申出行為の対象となっている製品が実施品であるということが客観的に特定できること，及び②申出行為がその内容，性質に鑑みて実施品の「譲渡」の実現を目的としたものであると客観的に評価できることが必要である。被告は，半導体を取り扱う商社で，エバーライト社の取扱代理店でもあって，被告ウェブサイトに，日本語で，「取り扱いメーカー」として「エバーライト・エレクトロニクス社」と表記し，エバーライト社について，照明用という明らかに白色ＬＥＤを対象とした説明を記載し，同社の製品について，「砲弾型ＬＥＤ全般」，「面実装タイプＬＥＤ全般」として，白色ＬＥＤを含む態様についてその「全般」を取り扱っているとし，その問合せ先のメールも設定している。このような被告の行為は，その内容，性質に鑑みて本件発明の実施品である本件各製品の「譲渡」の実現を目的としたものであると客観的に評価できる（上記②）。


また，被告は，エバーライト社が販売する全ての製品を取り扱っているが，その取扱製品を紹介する被告ウェブサイトにはエバーライト社のウェブサイトへのリンクが張られ，そのリンクの先には本件各製品を含む白色ＬＥＤが掲載されているし，被告ウェブサイトにはエバーライト社の照明用ＬＥＤを取り扱っていることが記載され，本件各製品はこれに含まれるから，本件各製品が実施品であることが客観的に特定できる（上記①）。仮にそうでないとしても，被告ウェブサイトを見た需要者は，数回クリックしただけで本件各製品の内容を知ることができるから，需要者が被告に問い合わせることにより，被告が本件各製品の「譲渡の申出」をするおそれがある。
したがって，被告の行為は，本件各製品の「譲渡の申出」又は「譲渡の申出のおそれ」に該当する。
（被告の主張）
ア被告は，現在に至るまで，エバーライト社から本件各製品を輸入していないし，譲渡もしていない。そして，被告ウェブサイトにも本件各製品の譲渡の蓋然性を示すような具体的な記載はないから，本件各製品の譲渡のおそれもない。
イ被告ウェブサイトから分かるのは，被告がＬＥＤを含むエバーライト社の製品を取り扱っていることと同社のウェブサイトのトップページへのリンクを張っていることのみであり，これが具体的な本件各製品の譲渡の申出やそのおそれに当たることはない。
(2)争点２（本件各製品が本件発明の技術的範囲に属するか否か)について（原告の主張）
ア本件製品１について
(ア)本件製品１の構成を本件発明の構成要件に対応させて分説すると，次のａ１ないしｅ１のとおりである（以下，各構成をそれぞれの符号に従い「構成ａ１」のようにいう。）。
ａ１窒化ガリウム系化合物半導体を有するＬＥＤチップと，ｂ１該ＬＥＤチップを直接覆うコーティング樹脂であって，該ＬＥＤチップからの４５０ｎｍ付近に発光ピークを有する，４２５ｎｍないし４９０ｎｍ程度に広がる光の少なくとも一部を吸収し波長変換して，５６６ｎｍ付近に発光ピークを有し，４９０ｎｍないし７５０ｎｍ付近まで広がる可視光を発光するフォトルミネセンス蛍光体
が含有されたコーティング樹脂を有し，
ｃ１前記フォトルミネセンス蛍光体に吸収されずに通過した前記ＬＥＤチップからの光の発光スペクトルと蛍光体からの光の発光スペクトルとが重なり合って白色系の光を発光する発光ダイオードであっ
て，
ｄ１前記コーティング樹脂には，蛍光体が存在しており，その濃度がコーティング樹脂の表面側からＬＥＤチップに向かって高くなって
いること
ｅ１を特徴とする発光ダイオード。
(イ)本件製品１の構成ａ１，ｂ１，ｃ１，ｄ１及びｅ１は，それぞれ本件発明の構成要件Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ及びＥをそれぞれ充足する。(ウ)したがって，本件製品１は，本件発明の技術的範囲に属する。
イ本件製品２について
(ア)本件製品２の構成を本件発明の構成要件に対応させて分説すると，次のａ２ないしｅ２のとおりである（以下，各構成をそれぞれの符号に従い「構成ａ２」のようにいう。）。
ａ２窒化ガリウム系化合物半導体を有するＬＥＤチップと，ｂ２該ＬＥＤチップを直接覆うコーティング樹脂であって，該ＬＥＤチップからの４５３ｎｍ付近に発光ピークを有する，４２０ｎｍないし４９０ｎｍ程度に広がる光の少なくとも一部を吸収し波長変換して，５５７ｎｍ付近に発光ピークを有し，４９０ｎｍないし７５０ｎｍ付近まで広がる可視光を発光するフォトルミネセンス蛍光体
が含有されたコーティング樹脂を有し，
ｃ２前記フォトルミネセンス蛍光体に吸収されずに通過した前記ＬＥＤチップからの光の発光スペクトルと蛍光体からの光の発光スペクトルとが重なり合って白色系の光を発光する発光ダイオードであっ
て，
ｄ２前記コーティング樹脂には，蛍光体が存在しており，その濃度がコーティング樹脂の表面側からＬＥＤチップに向かって高くなって
いること
ｅ２を特徴とする発光ダイオード。
(イ)本件製品２の構成ａ２，ｂ２，ｃ２，ｄ２及びｅ２は，それぞれ本件発明の構成要件Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ及びＥをそれぞれ充足する。(ウ)したがって，本件製品２は，本件発明の技術的範囲に属する。
（被告の主張）
本件各製品の構成は知らない。本件各製品が本件発明の技術的範囲に属することについては否認する。
(3)争点３（原告の損害）について
（原告の主張）
平成２２年６月１８日から現在に至るまでにおける被告の本件製品１及び本件製品２の売上げは，それぞれ１０００万円を下らない。本件発明の実施料率は５％を下らないから，被告による本件特許権の侵害行為によって原告が受けた損害の額は，本件製品１について５０万円，本件製品２について５０万円である（特許法１０２条３項）。
（被告の主張）
否認する。
第３争点に対する判断
１争点１（被告が本件各製品の輸入，譲渡及び譲渡の申出をしているか否か）
について
(1)本件全証拠によっても，被告が過去に本件各製品を輸入したり，これを譲渡したこと，また，被告が現在これを輸入したり，譲渡していることは認められない。
(2)被告が被告のウェブサイトにおいて本件各製品の譲渡の申出をしているか否かについて，検討する。


ア証拠（第３２４８８号事件甲３の１ないし３，６の３，８，１０，１１の１ないし７，１８，２５，乙７，第３２４８９号事件甲３の１ないし３）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。(ア)被告は，ＦＡシステム事業，半導体デバイス事業，情報通信事業，施設事業，ソリューション事業及び海外事業の六つの事業を展開する技術商社であり，半導体製品については，複数の仕入先メーカーからこれを仕入れて顧客に販売するとともに，独自の製品開発も行っている。(イ)被告のウェブサイトのトップページ（ｈｔｔｐ：／／以下省略）にある，「製品情報」のボタンをクリックすると，製品情報のページ（ｈｔｔｐ：／／以下省略）に移動し，このページには，「技術商社ならではの，豊富で最適なＰｒｏｄｕｃｔ」との見出しとともに，「豊富な情報と知識，さらにメーカーとのネットワークを活かし，付加価値の高い製品とシステムの提供，またユーザーオリエンテッドのサポート体制を整えており，オリジナル製品の開発も行っています。」との記載があり，さらに「取り扱い製品」として，「ＦＡ（ＦａｃｔｏｒｙＡｕｔｏｍａｔｉｏｎ）」，「情報通信」，「施設」，「海外」との項目とともに「半導体デバイス」の項目があり，その項目の下には「取り扱いメーカー」との記載がある。この「半導体デバイス」の部分をクリックすると，半導体デバイスのページ（ｈｔｔｐ：／／以下省略）に移動し，このページには，「規格品からユーザー仕様まで，ニーズに合わせた半導体やデバイス製品を豊富な製品ラインアップから提供いたします。またＡＳＩＣ開発などで培った技術力で，オリジナルＩＣなどの半導体製品を開発しています。」との記載があり，「取り扱いメーカー」として「半導体」にはエバーライト社を含む１５社の社名が記載され，「デバイス」には１４社の社名が記載されている。そして，上記「半導体」に記載された１５社の社名のうち「エバーライト・エレクトロニクス社」の部分をクリックすると，「半導体製品一覧」との表題のあるページ（ｈｔｔｐ：／／以下省略）に移動し，このページには，上記１５社のロゴ，社名，ウェブサイトへのリンク及び紹介文が掲載され，このうちエバーライト社については，同社のウェブサイトのトップページ（ｈｔｔｐ：／／以下省略）へのリンクとともに紹介文として，「照明・車載，ＬＥＤバックライト，電飾看板等，省エネ・ＥＣＯに貢献して今後も伸び続けるＬＥＤ市場。エバーライト・エレクトロニクスは，世界でもトップクラスの生産能力と豊富なＬＥＤ製品群で，発展する市場の様々なニーズにお応えします。」と記載されている。
(ウ)過去には，被告ウェブサイト内に，上記各ページとほぼ同じ内容のページのほか，エバーライト社についてのページ（ｈｔｔｐ：／／以下省略。なお，平成１９年７月の時点においては，ＵＲＬが異なっていた。）が存在し，このページには，同社のロゴ，社名及びウェブサイトのトップページ（ｈｔｔｐ：／／以下省略）へのリンクとともに，「台湾ナンバーワンのＬＥＤパッケージメーカ」と記載され，これに続き，製品案内として，「アプリケーション」に「屋内外サインボード」，「各種信号灯」，「車載関連（インテリア・エクステリア）」，「携帯端末バックライト」，「ＤＶＤ／ＳＴＢ／ＴＶ」との記載，「製品」に「砲弾型ＬＥＤ全般」，「面実装タイプＬＥＤ全般」，「ＩｒＤＡ」，「フォトカプラ」，「フォトリンク」との記載があり，さらに，「お問い合わせ」として「このメーカーに関するお問い合わせはこちらより承っております。」との記載があった（なお，平成１９年７月及び平成２０年２月の時点においても，具体的な記載は異なるものの，同趣旨の記載があった。）。


(エ)エバーライト社のウェブサイトのトップページ（ｈｔｔｐ：／／以下省略）には，「Ｐｒｏｄｕｃｔｓ」とのボタンがあり，これをクリックすると「Ｐｒｏｄｕｃｔｓ」のページに移動し，ここには，「ＶｉｓｉｂｌｅＬＥＤ    Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ」，「ＬｉｇｈｔｉｎｇＳｏｌｕｔｉｏｎｓ」，「ＩｎｆｒａｒｅｄＬＥＤ，Ｓｅｎｓｏｒｓ，Ｃｏｕｐｌｅｒｓ」，「ＬＥＤＤｉｇｉｔａｌ    Ｄｉｓｐｌａｙｓ」との項目がある。この中の「ＶｉｓｉｂｌｅＬＥＤ    Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ」をクリックすると，「ＶｉｓｉｂｌｅＬＥＤ    Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ」のページに移動し，ここには，「Ｌｏｗ－ＭｉｄＰｏｗｅｒＬＥＤ」，「Ｈｉｇｈ    ＰｏｗｅｒＬＥＤ」，「ＬＥＤ    Ｌａｍｐｓ」，「ＳｕｐｅｒＦｌｕｘ    ＬＥＤｓ」，「ＳＭＤＬＥＤｓ」，「ＦｌａｓｈＬＥＤｓ」との項目がある。この中の「Ｌｏｗ－ＭｉｄＰｏｗｅｒＬＥＤ」をクリックすると「Ｌｏｗ－Ｍｉｄ    ＰｏｗｅｒＬＥＤ」のページに移動し，ここには，「５０５０（０．２ｗ）」のほか，４種類のパッケージについての項目がある。この中の「５０５０（０．２ｗ）」をクリックすると，「５０５０（０．２ｗ）」のページに移動し，ここには，「Ｐｒｏｄｕｃｔ」として，本件製品１に該当する製品番号を含む九つの製品が記載され，「Ｄａｔａｓｈｅｅｔ」の欄の下にあるＰＤＦファイルのアイコンをクリックすると，その製品に対応するデータシートがＰＤＦ形式で表示される。
イ上記アの認定事実によれば，被告は，技術商社であって，仕入先メーカーから仕入れた各種半導体製品を顧客に販売しているところ，エバーライト社は，１０社を超える被告の半導体製品の仕入先メーカーの一つであること，被告ウェブサイトには，半導体デバイスのページに半導体の取扱いメーカーの一つとして，エバーライト社についての記載があり，エバーライト社のウェブサイトのトップページへのリンクやエバーライト社がＬＥＤ製品を取り扱っている旨の記載があるが，具体的にどのＬＥＤ製品を取り扱っているかについては記載がないこと，エバーライト社のウェブサイトのトップページへのリンクをクリックすると，同社のトップページに移動するが，このページには具体的なＬＥＤ製品の記載はないこと，このページからさらに具体的な製品が掲載されたページにたどり着くためには，複数回リンクをたどる必要があり，例えば，本件製品１に関する情報が掲載されたページにたどり着くためには，トップページの「Ｐｒｏｄｕｃｔｓ」のボタン，「ＶｉｓｉｂｌｅＬＥＤ    Ｃｏｍｐｏｎｅｎｔｓ」の項目，「Ｌｏｗ－ＭｉｄＰｏｗｅｒ    ＬＥＤ」の項目，「５０５０（０．２ｗ）」の項目を順次たどる必要があることが認められ，これらの事情に鑑みると，被告ウェブサイトの記載をもって，被告が本件各製品について譲渡の申出をしていると認めることはできない。
なお，過去には，被告ウェブサイト内にエバーライト社についてのページが存在し，このページにおいて，製品案内として，「アプリケーション」に「屋内外サインボード」，「各種信号灯」，「車載関連（インテリア・エクステリア）」，「携帯端末バックライト」，「ＤＶＤ／ＳＴＢ／ＴＶ」との記載，「製品」に「砲弾型ＬＥＤ全般」，「面実装タイプＬＥＤ全般」，「ＩｒＤＡ」，「フォトカプラ」，「フォトリンク」との記載があったが，さらに具体的にどのＬＥＤ製品を取り扱っているかについては記載がなく，結局，具体的な個別のＬＥＤ製品を知るには，エバーライト社のウェブサイトによらなければならないのであって，過去の被告ウェブサイト内に，現在のページとほぼ同じ内容のページのほか，上記のエバーライト社についてのページが存在していたとしても，これをもって，被告が本件各製品について譲渡の申出をしていたと認めることはできない。(3)以上によれば，被告が過去に本件各製品の輸入，譲渡又は譲渡の申出をしたり，現在これらの行為をしているとは認められないし，被告が本件各製品の輸入，譲渡又は譲渡の申出をする蓋然性があることをうかがわせるような証拠もないから，被告が本件各製品の輸入，譲渡又は譲渡の申出をするおそれがあることも認められない。
２そうであるから，原告の請求は，その余の点について判断するまでもなく，いずれも理由がない。
第４結論
よって，原告の請求をいずれも棄却することとして，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４７部
裁判長裁判官          高野輝   久
裁判官          三井大   有
裁判官          小川卓   逸
（特許公報は省略）
（別紙）