(1)前記８【原告の主張】のとおり，本件各特許発明の記載の意義は，いずれも明確なものであり，上記【被告らの主張】(１)及び(２)は理由がない。(2)上記【被告らの主張】(３)の例は，本件特許発明２の構成要件をいずれも満たすものであり，本件各特許発明の技術的範囲は明確である。
第４    当裁判所の判断
本件事案の内容に鑑み，争点１（被告ら各製品が本件特許発明１の技術的範囲に属するか）及び２（被告ら各製品が本件特許発明２の技術的範囲に属するか）について併せ検討すると，被告ら各製品が本件各特許発明の各技術的範囲に属するとは認めることができない。
以下，詳述する。
１前提となる知見
前提事実に加え，弁論の全趣旨及び後掲各証拠によれば，本件に関連する以下の知見を認めることができる。
(1)結晶と無晶形（非晶質固体）（乙１５，１６，２８）結晶とは空間的に周期的な原子・分子配列を示す固体物質で，無晶形は非晶質固体とも呼ばれ，原子，分子が不規則な配列を示す固体物質をいう。一般に無晶形は結晶形に比較して高エネルギー状態にあり，大きな溶解度が期待される（すなわち溶解しやすい。）。
(2)粉末エックス線回折測定法（乙２８，５３，５４）結晶性物質のエックス線回折パターンは，各化合物の各結晶形に固有かつ特徴的である。
このことから，上記測定法は，結晶，結晶多形及び溶媒和結晶の同定，判定又は定量並びに結晶性の定性的評価，結晶化度の測定などに用いることができる。
非晶質は明確な構造の規則性を持たず，ランダムな分子配列のため，干渉性エックス線散乱強度が小さく，そのエックス線回折パターンは散漫性の極大を持つハローパターンを示す。そのため，非晶質もしくは結晶性の著しく低下した試料に対する上記測定法の適用は限られる。
なお，世界最高性能の放射光（エックス線）を生み出すことができる施設として，独立行政法人理化学研究所が設置する「Spring－８」がある。
(3)２値化処理（甲１３）
２値化処理とは，ある条件下で「１（有）」「０（無）」の２階調に変換することをいう。画像処理における２値化処理は，画像の各ピクセルの特定の情報について基準値を設定し，基準値を上回る場合は白（有），基準値を下回る場合は黒（無）の２色に変換することで，画像から検出対象を抽出するものである。
この基準値を「閾値」，２値化して得られた画像を「２値化イメージ」という。
２本件各特許発明の技術的範囲の解釈について
(1)本件明細書（甲２）の【特許請求の範囲】の記載についてア   本件特許発明１の構成要件１－Ｂのうち「微細粉粒化」の意義について「微細粉粒化」の語の意義を明らかにした刊行物等の証拠はなく，他に，これが技術用語として慣用されるものであるとか，当業者は何らかの特定の意義を有するものと解釈するなどと認めるに足りる主張立証はない。そこで，「微細粉粒化」の語を構成する個々の字句について，その日常的意義を検討してみると，「微細」とは「極めて細かいこと。甚だしくわずかなこと。」を，「粉（こな）」とは「砕けて細かくなったもの。粉末。」を，「粒（つぶ）」とは「まるくてちいさいもの。人または物の集合体を構成する個々の人または物。」をいうと解される。また，「化（か）」の意義としては「形状・性質などがかわる。」ことをいうと解される。このような「微細粉粒化」を構成する個々の字句の日常的意義を合わせて考えれば，「微細粉粒化」とは，「（ある状態よりも）大きさが極めて細かい状態の『粉（こな）』又は『粒（つぶ）』に変化させること」をいうものと，一応，解釈することができる。
イ   本件特許発明２の構成要件２－Ｅの「請求の範囲第１項記載の組成物」
の意義について
本件特許発明２の構成要件２－Ｅの「請求の範囲第１項記載の組成物」とは，本件特許発明１の構成要件１－Ｃの「改良された溶解特性を持つ固体医薬組成物」を指しているとしか解しようがない。また，構成要件２－Ｂないし２－Ｄの「‥‥の粒子を有することを特徴とする」の部分は，本件特許発明１の構成要件１－Ｂの「微細粉粒化されていること」を，より具体的に限定したものと解するのが自然である。
ウ   本件特許発明２の構成要件２－Ｄの「粒子」の意義について構成要件２－Ｄの「粒子」の意義については，「式(Ⅱ)の有効成分」すなわち，本件ではエバスチンの「粒子」をいうものと解するほかない。このように解さなければ，他の添加物を含む（又は含まない）固体医薬組成物において粒子の外延を画することができず，その大きさを規定する意味がないことからしても，このことは明らかである。
(2)本件明細書（甲２）の【発明の詳細な説明】の記載についてア本件明細書（甲２）の【発明の詳細な説明】欄には以下の記載がある。(ア)エバスチンは，「固体剤形中に配合された時にはきわめて平凡なバイオアベイラビリティーを表す。この不十分なバイオアベイラビリティーは一部水溶性の悪さに関連している。従って上記の特許に記載されている粗出発材料からは人が使用でき，かつ正しいバイオアベイラビリティーを表し，そして最終的には正しい生物活性を表す固体剤形中への配合は困難である。」（３欄４１～４７行目）
「これらの化合物は非経口経路および経口経路を通して活性である。それらの経路での投与中に，式(Ⅰ)の有効成分はその水に対する低い溶解性のために胃の水性媒質中で極めて長時間の溶解が必要であり，これは有効成分の損失を生じるかもしれないし，胃器官系内容物の排出中に溶解せずに残り，それゆえに吸収できないので過剰投与量を使用するようになるかもしれない。このことは医療分野では常に危険である。」（４欄４７行目～５欄４行目）
(イ)「本発明は以下の式(Ⅱ)の化合物に関する新規固体投与剤形を開発するために思案され，これは有効成分が向上した溶解性と，すなわち向上したバイオアベイラビリティーを表す。」（６欄２～５行目）「この剤形は，微細粉粒化されていない式(Ⅱ)の化合物から得られた医薬品よりも約40％高い溶解初速度を示すことが利点である。式(Ⅱ)の化合物の溶解に関して，さらに改良された剤形によれば，生成物の微細粉粒化に加えて親水性化も行われ，これは微細粉粒化工程も親水性化工程もなされなかった式(Ⅱ)の化合物を含有する固体剤形と比較して，およそ300％向上した溶解度を達成することができる。本発明のひとつの実施例によれば，式(Ⅰ)の粗結晶化化合物を濾過ふるいと供給ホッパーを備えた微細粉粒機に導入する。冷却圧縮空気は分子を分画するために注入する。得られた微細粉粒化生成物は，好ましく
は以下の特徴を表す：


－200µmより小さい最大サイズ
－0.5から15µm   の間の数平均粒子サイズ
－25µmより小さい，および好ましくは20µm   よりも小さい粒子サイズを有する，好ましくは数基準で90％の粒子」（５欄４４行目～６欄２６行目）
(ウ)「微細粉粒化粉末は引き続き最終的な医薬剤形にすることができ，例えばそれは直接的な圧縮または湿式造粒により，あるいは経口凍結乾燥物またはゼラチンカプセルの形態である。」（６欄２７～３０行目）「圧縮剤形に関しては，微細粉粒化され，かつ親水性化されていない粉末を直接圧縮するか，あるいは親水性化され，かつ造粒された粉末を圧縮するかのいずれかが可能である。」（６欄３７～４０行目）(エ)「本発明は以下の実施例により，より完全に記載されるが，これは本発明を限定することを意味するものではない。
微細粉粒化
これはポリエステル製の濾過ふるいを装備した直径20mmのステンレス鋼製微細粉粒機中で行われる。」（６欄４８行目～７欄３行目）「圧縮空気の注入により微細粉粒プレート中の粒子が加速され，互いに衝突する粒子はより細粒化された粒子中に分画されるようになる。
粗生成物            微細粉粒化生成物
97.7％＜500μｍ          100％＜80μｍ94.4％＜400μｍ            99.4％＜50μｍ
97.6％＜25μｍ
76％＜225μｍ              96.6％＜20μｍ43.4％＜125μｍ            93.1％＜15μｍ23.7％＜83μｍ              90.3％＜10μｍ8.1％＜46μｍ              61.1％＜5μｍ2.5％＜20μｍ              31.1％＜2μｍ
18％＜    1μｍ
平均サイズ＝140μｍ        平均サイズ＝3.4μｍ」（７欄６～１９行目）
イ   上記ア(ア)では，エバスチンを固体剤形に配合した場合，バイオアベイラビリティが低いこと，その原因の一部は水溶性の悪さに関連していること，同(イ)では，本件各特許発明がエバスチンの溶解度を向上させることによりバイオアベイラビリティを向上させるものであることが，それぞれ記載されている。
また，同(ウ)では，微細粉粒化粉末を用いて最終的な医薬剤形にする方法が記載され，同(エ)では，微細粉粒化の実施例として，圧縮空気を用いて粒子を衝突させることにより細粒化させる方法と，それにより得られた微細粉粒化生成物と粗生成物の平均サイズを比較する表が記載されている。なお，同(イ)及び(エ)では，微細粉粒化により得られたエバスチンの好ましい粒子サイズも記載されている。
これらの記載によれば，本件明細書（甲２）の【発明の詳細な説明】においては，【特許請求の範囲】の記載と同様に，「微細粉粒化」とは，エバスチンの溶解度を向上させるため，エバスチンの粒子の大きさを小さくする意味で用いられていること，微細粉粒化された生成物の好ましい特徴として本件特許発明２に対応する粒子サイズが規定されていることが認められる。
(3)本件各特許発明の技術的範囲の解釈について上記(１)及び(２)で検討したところによれば，本件特許発明１の構成要件１－Ｂ「式(Ⅱ)の化合物は微細粉粒化されていることを特徴とする，」とは，式(Ⅱ)の化合物，すなわち「エバスチンを（ある状態よりも）大きさが極めて細かい状態の『粉（こな）』又は『粒（つぶ）』に変化させていることを特徴とする，」ものと解することができる。
また，本件特許発明２は，本件特許発明１の構成要件１－Ｂの「微細粉粒化されていること」を，「構成要件２－Ｂないし２－Ｄで特定した大きさのエバスチンの粒子を有すること」に，具体的に限定したものと解することができる。
原告も，前記第３の１【原告の主張】(１)及び同２【原告の主張】(２)などにおいて，同旨の主張をしているところである。
なお，構成要件１－Ｂの「微細粉粒化されていること」については，どの程度微細なものであれば，これを充足するのか又何を基準として粒子の大きさを特定するのかなどの問題があり，構成要件１－Ｃの「改良された溶解特性を持つ」についても，どの程度の溶解特性を有するものが，これを充足するのかなどの問題もあるが，本件では，これらの点についての判断は留保し，以下，被告ら各製品においてエバスチンが具体的にどのような状態で存在するのかという点について検討することとする。
３Aptuit   社作成の各分析試験報告書について(1)原告は，被告ら各製品に含有されるエバスチンについて，本件特許発明１の「微細粉粒化されていること」及び本件特許発明２の構成要件２－Ｂないし２－Ｄの大きさの「‥‥粒子を有することを特徴とする」をいずれも充足する旨主張し，これを証明するものとして，Aptuit社作成の分析試験報告書２通（甲８，１０。以下，併せて「本件各報告書」という。）を提出する。本件各報告書は，被告製品１及び５の各錠剤断面におけるエバスチンのドメインサイズを分析したというものであるが（被告製品１についての報告書が甲８で，被告製品５についての報告書が甲１０），その分析結果が，被告製品１及び５に含有されるエバスチン粒子の状態，数，大きさなどを示すものであるかについて当事者間に争いがあるので，以下検討する。(2)本件各報告書の概要は，以下のとおりである。
ア   本件各報告書の作成経緯
本件各報告書が採用した分析方法は，Aptuit社が，原告から依頼を受け，錠剤に含有されるエバスチンのドメインサイズを分析するために，新たに開発したものである。
イ   分析対象となる錠剤断面の作成
まず，被告製品１及び５の各錠剤を，走査型電子顕微鏡（SEM）測定用プレートに樹脂で固定し，ミクロトームを用いて切断して，測定対象となる錠剤断面を作成した。
作成・分析した錠剤断面の数は，被告製品１及び５について，それぞれ９面ずつ（１錠につき異なる平面で各３面，各３錠ずつ）である。
ウ   顕微近赤外分光測定
被告製品１及び５は，エバスチン以外の添加物を含有しているところ，エバスチンは，顕微近赤外分光測定（NIR）において，これらの添加物と異なり，1650nmで特異的なピークを示す。
そこで，Sapphireケミカルイメージングスペクトロメーター（SpectralDimensions社製）を用いて，各錠剤断面の顕微近赤外分光測定を行ったところ，各錠剤断面の多くの領域において，単一のピクセル（40µm×40µmの２次元領域に相当する）が，エバスチンの存在を示す赤色で示された。これは，これらのピクセルに含まれるエバスチンのドメインサイズが40µm以上か，それ以下のものが凝集したものであることを示しているが，そのいずれかを判断することはできない。


このように，顕微近赤外分光測定では，40µm以下のエバスチンの大きさを測定することができないため，次に，より高分解能である顕微ラマン分光法を用いた検査を行った。
エ   顕微ラマン分光法（以下「本件分析方法」という。）エバスチンは，顕微ラマン分光法において，錠剤中の添加物と異なり，1607㎝-1   で特徴   的なシ   グナル   を示す   ことか   ら，顕   微ラマ   ン分光   装置（Renishaw社製）を用いて，各錠剤断面の顕微ラマン分光法測定を行った。この方法による空間分解能，すなわち画像上の各ピクセルの大きさは，2.29µm/ピクセルである。
これにより得られた画像（以下「ラマンマッピング」という。）について，一般に使用されている粒子解析ソフトであるISysVer.4.0.0.45   を用い２値化処理を行った。閾値は，被告製品１のエバスチン含有量が5.00％であり，被告製品５のエバスチン含有量が7.14％であることから，それぞれ5.00％，7.14％とした。具体的には，被告製品１に係るラマンマッピングにおいて，最も高い測定強度を示した全体の5.0％に相当する数のピクセルの値を定数に設定し，残りの95.0％に相当する数のピクセルの値を0   と設定した。被告製品５においても，同様に全体の7.14％に相当する数のピクセルの値を定数に設定し，残りを0と設定した。この２値化イメージについて，さらに一部を切り取ったものを作成し，その画像（以下「打切り処理後画像」という。）内におけるエバスチンの存在するドメインを観察した。
オ   バリデーション（Validation）
本件分析方法の妥当性を検証するため，３種類の大きさのポリスチレン球（5µm，10µm及び15µm）をそれぞれ圧縮状に加えた錠剤を作成し，これに含有されるポリスチレン球の大きさについて，本件分析方法を用いて分析した。
その分析結果は，平均回収率が94％であり，薬学的に許容される範囲内のものであったし，集積した標準偏差も4.73µmにとどまった。これにより本件分析方法の妥当性は証明された。
カ   分析結果
本件分析方法により，被告製品１に係る９つの打切り処理後画像領域内において，合計521個のエバスチンのドメインを観察することができ，その観察結果に加え，上記バリデーションによる標準偏差も考慮すると，数平均ドメインサイズは6.77±4.73µm，最大ドメインサイズは46.78±4.73µmであり，90％数基準は12.30±4.73µm   であった。前同様に，被告製品５に係る９つの打切り処理後画像領域内において，合計498個のドメインを観察することができ，数平均ドメインサイズは7.87±4.73µm，最大ドメインサイズは56.35±4.73µmであり，90％数基準は16.21±4.73µmであった。
(3)本件各報告書の上記(２)カの分析結果，すなわちドメインサイズの分析結果が，被告製品１及び５に含有されるエバスチン粒子の状態，数，大きさなどを示すものであるかについて，以下のとおり，肯定する意見がある。ア   Ｐ１は，本件分析方法の開発及び本件各報告書の作成に関わっており，大要，以下の意見を述べている（甲９，１１，２７，３６～３８，５０。以下「Ｐ１意見」という。）。
粒子サイズを測定する常套手段としては，レーザー光回析及び光遮蔽法があり，これらはいずれも粒子の２次元の大きさのみを測定するものである。
したがって，本件分析方法が，２次元の大きさを測定することにより粒子の大きさを測定したのは，標準的な方法によったものである。また，本件分析方法は，無作為に被告製品の錠剤断面が選択されており，統計的に適切な数の粒子のランダムな向きが入手されており，目的成分のドメインサイズの正確な決定もされている。
また，複数の錠剤における複数の領域がサンプリングされていることにより，エバスチンのドメインサイズを測定するために有効な代表が得られている。
閾値処理も被告製品１及び５に含有されるエバスチンの定量的濃度に基づいてされたものであるから，正確である。
ポリスチレン球は，粒子サイズ測定法バリデーションについて，既知の標準として世界的に認知されており，これを用いたバリデーションにより，本件分析方法の妥当性は証明された。
イ   Ｐ２は，関西学院大学理工学部教授であり，以下のとおりＰ１意見に賛成する意見を述べている（甲１３，１４，１６，２６，３５，５５。以下「Ｐ２意見」という。）。
閾値を設ける意義としては，第１に，特定の２次元領域である錠剤断面に存在する粒子と，錠剤断面の深さ方向において異なる２次元領域に存在する別の粒子とを，区別することができるということがある。すなわち，顕微鏡観察を正確に行うためには焦点を合わせる必要があるところ，他の２次元領域に含まれるエバスチンが微弱なラマン散乱光強度を伴った存在領域として表示されることがあるから，このような領域を排除する必要がある。
第２に，１ピクセル内に含まれるエバスチンの量が不十分である場合があり，このようなピクセルを除外する必要がある。本件各報告書の顕微ラマン分光法では，１個のピクセルがエバスチンを含有している割合がラマン散乱光強度として反映される。具体的には，一つのピクセルの面積が全てエバスチンで占められていれば，そのピクセルは初期ラマンマップにおいて青色で表示され，全くエバスチンが含まれていなければ赤色として表示されている。そして，中間の緑色のピクセルは，異なる２次元領域にあるか，粒子サイズが機材の分析限界である2.29µm未満の極めて微細なエバスチン存在領域を示すものである。
したがって，閾値処理を用いてこれらを捨象することは，画像処理の基本技術である。
ウ   Ｐ３は，大要，以下のとおり，意見を述べている（甲２８，３９～４１）。顕微ラマン分光法における特徴的な光学的スペクトル強度及びその感度は，照射するレーザーのパワー及び周波数と直接関係する。したがって，レーザーの使用が長くなると強度及び感度が低下するから，特定の絶対的強度の値を元に閾値を設定すると，悪影響を受ける可能性がある。
本件分析方法のように有効成分量に基づいた閾値を設定することにより，こうした影響を受けることはなくなるから，検査方法として明確な利点がある。
エ   Ｐ４は，大日本住友製薬株式会社の従業員であり，大要，以下の意見を述べている（甲３３，５６）。
Spring－8を利用した粉末エックス線回折測定法により，被告製品１及び５のエックス線回折パターンを分析したところ，本件特許の実施品である同社製品と同様の結晶性が示された。


製剤中のエバスチンの結晶状態は，製剤中におけるエバスチンを取り巻く環境に依存するところ，被告ら各製品と同社製品のいずれも賦形剤であるマンニトールを相対的に多く含んでおり，エバスチンを取り巻く製剤中の環境は類似していることなどからすれば，いずれの錠剤中に含有されるエバスチンについても，そのうち90％以上は同じ結晶粒子の状態で存在するものと考えられる。
(4)他方，本件各報告書の上記分析結果，すなわちドメインサイズの分析結果が，被告製品１及び５に含有されるエバスチン粒子の状態，数，大きさなどを示すものであるかについて，以下のとおり，否定する意見がある。ア   Ｐ５は，東邦大学薬学部薬剤学教室教授であり，大要，以下の意見を述べている（乙４３，４４，４９，５７。以下「Ｐ５意見」という。）。本件各報告書は，特定の２次元領域（被告製品１及び５の特定の位置における断面）に限定された範囲を分析，考察したものであり，これだけでは錠剤に含有されるエバスチンなどの各化合物（単一のものに限定されない）が，どのような状態及び形状（形，大きさ，寸法，数量等）等で存在しているのか，正確に観察，測定できない。特に，被告ら各製品に含まれる化合物が他の複数の化合物と絡み合って塊状（結晶物質か非晶質物質かは限定しない。）を形成していることからすると，その特定の断面（２次元領域）を表しただけでは不十分である。
また，本件各報告書は，実際には混合物である部分についても，閾値を基準として０（無）か１（有）として，特定の成分の有無を判断し，それをピクセルに存在する物質としている。すなわち，本件各報告書の顕微ラマン分光法の観察結果によると，被告製品１及び５に係るラマンスペクトルマップ上に表示された緑色のピクセルにもエバスチンの反応が存在しているにもかかわらず，存在しないものとしており，これは妥当ではない。エバスチンの反応がピクセルにあるという事実によって判断できるのは，当該ピクセル内にエバスチンが存在するということに過ぎず，レスポンスの強弱から粒子サイズを判断することはできない。したがって，前記(３)イの意見が主張するような，「緑色のピクセルは粒子サイズ2.29µm未満の極めて微細なエバスチンの存在を示している」などということはできないのである。
要するに，本件各報告書により分析された各ドメインの数値は，分布している原薬の大きさなどに対する真の数値を表すものではなく，ある条件で評価した時にこのような数値になったという，調整可能な選択された前提条件下での仮定の数値にすぎない。
そもそも，実際の製剤中の原薬は，ポリスチレン球形粒子と異なり，その形態や形状などが不定形かつ不規則なものであり，圧縮によって変形しうるものである。とりわけ，被告ら各製品では原薬が溶解して賦形剤と混在，一体化している。このように被告ら各製品とは状態の異なるポリスチレン球形粒子を用いたバリデーションをもって，本件分析方法の有効性が証明されたということはできない。現に，電子顕微鏡（SEM）写真でも，被告ら各製品に含有されるエバスチンは，他の化合物との境界が全く不明であり，３次元のみならず２次元的にも，粒子径など観念することすらできない状態のものである。
前記(３)エでＰ４が引用するSpring－８により測定したエックス線回折パターンによれば，原告が本件特許の実施品と主張する製剤に含有されたエバスチンと，被告ら各製品に含有されたエバスチンとは，同じ状態で存在していない。本件特許の実施品に含有されたエバスチンは結晶性が高く，優れているのに対し，被告製品１は，構造そのものに乱れが発生して状態が変化しているから，前記(３)エの意見も誤りである。イ   Ｐ６は，千葉大学大学院薬学研究院教授であり，大要，以下の意見を述べている（乙４６，５０，５９，６０。以下「Ｐ６意見」という。）。一般的に用いられている原薬の粒子径の測定原理（篩分け法，顕微鏡法，光散乱法など）と，顕微ラマン分光法（本件分析方法）や顕微近赤外分光測定により構成成分の粒子径を評価しようとするコンセプトは，明らかに異なるものである。
後者の方法（本件分析方法を含む。）では，光を照射した面内に薬物が存在した場合，薬物が存在する量に対応して吸収ピーク（シグナル）の強度が検出される。逆に言えば，添加剤中のある深さに埋もれて存在する薬物に関しては検出されないし，薄片状に存在していれば粒子でなくても強くシグナルが検出されてしまう。
また，後者の方法は，あらかじめ標準品を用いて作成した検量線に基づいて評価した薬物の濃度を色の違いで表現するものであり，色の濃淡が示しているのは単位面積当たりの薬物の存在割合にすぎず，薬物がどのような形状で存在しているか，どのくらいの大きさの粒子が存在しているかを具体的に示す証拠とはならない。
さらに，閾値を設定することで，薬物が理論含量以上存在する箇所を示すことができるとはいえ，これはあくまで単位面積当たりの薬物の存在割合を示したものにすぎず，含量が閾値以下の値でマッピングできていないとしても，それは薬物が存在しないことと同義ではない。例えば，薬物が理論含量以上存在する箇所と，理論含量以下存在する箇所とが連続的に分布していたとしても，マッピングでは理論含量以下で存在する箇所が無視されるため，結果として，不連続な分布の画像が得られてしまうことになる。
被告ら各製品は，原薬であるエバスチンを有機溶媒に溶解させ，その溶液を添加剤に加えて練合した後に乾燥させ，さらに他の添加物を加えるなど複雑な工程により製造されているため，単に各成分を混合したものとは異なり，エバスチンが，結晶化しているのか，添加剤と混ざった状態で非晶質状態として存在しているのか，その存在状態の把握も困難であり，状態も大きさも均一でないと考えられる。
本件各報告書の分析結果は，被告ら各製品に含有されるエバスチンのおよその存在の程度と定性的な分布を示しているにすぎないものであり，エバスチン粒子の存在状態や大きさを示すものではない。
(5)本件各報告書の分析結果に対する検討
上記(３)及び(４)の各意見を踏まえ，同(２)の本件各報告書の分析結果，すなわちドメインサイズの分析結果が，被告製品１及び５に含有されるエバスチン粒子の状態，数，大きさなどを示すものであるかについて検討すると，以下の理由から，これを認めることはできない。
ア   顕微ラマン分光法測定の妥当性
前記(２)のとおり，本件分析方法は，被告製品１及び５の各錠剤の２次元断面上において，顕微ラマン分光法測定を行い，これにより得られたラマンマッピングについて，各錠剤に含有されるエバスチンの量を閾値として２値化処理をし，その２値化イメージの一部を切り取って作成した打切り処理後画像内におけるエバスチンの存在するドメインサイズ（2.29µm/ピクセル）及び個数等を観察したというものである。


そこで，本件各報告書のうち被告製品１についての報告書（甲８）において，被告製品１について顕微ラマン分光法測定により得られたラマンマッピングの１枚（図５），これを２値化処理した後の２値化イメージ（図６），その打切り処理後の画像（図７）を順に示すと，以下のとおりである。
図５
図６
図７
これらの画像によれば，本件分析方法において，２値化処理がされた結果，上記ラマンマッピングのうち，青色で表示された部分にエバスチン以外の成分が含まれているにもかかわらず，この部分にはエバスチンしか存在しないものとして処理され，逆に，緑や黄色で表示された部分にはエバスチンが含まれているにもかかわらず，これらの部分にはエバスチンが存在しないものとして処理されたことが認められる。
このような２値化処理をした理由については，本件各報告書にも前記(３)アないしウの各意見にも，それが画像処理の基本であるということ以外に，何ら合理的な説明がされていない。
かえって，Ｐ５意見及びＰ６意見（前記(４)）によれば，顕微ラマン分光法測定により得られたラマンマッピングは，あらかじめ標準品を用いて作成した検量線に基づいて評価した薬物の濃度を色の違いで表現するものであり，色の濃淡が示しているのは単位面積当たりの薬物の存在割合にすぎないことが認められる。
そうすると，Ｐ５意見及びＰ６意見（前記(４)）が指摘するとおり，顕微ラマン分光法測定（本件分析方法）により得られたラマンマッピングは，被告ら各製品に含有されるエバスチンのおよその存在の程度と定性的な分布を示しているにすぎないものというほかない。
そうであるにもかかわらず，上記のような２値化処理をして得られた２値化イメージに係る打切り処理後画像からエバスチンドメインを観察し，そのサイズを測定したとする本件各報告書の分析は，Ｐ５意見（前記(４)ア）が述べるとおり，分布しているエバスチンの大きさなどに対する真の数値を表すものではなく，ある条件で評価した時にこのような数値を得られることができたという，調整可能な選択された前提条件下での仮定の数値にすぎないというべきである。
これらのことからすると，本件各報告書における分析結果，すなわちドメインサイズの分析結果が，被告製品１及び５に含有されるエバスチン粒子の状態，数，大きさなどを示すものであるとは認めることができない。イ   顕微ラマン分光法測定のバリデーションについて本件各報告書は，ポリスチレン球形粒子を用いたバリデーションにより，本件分析方法では，固定錠剤中のポリスチレン球形粒子の大きさを適切に分析することが証明できたとし，Ｐ１意見及びＰ２意見（前記(３)のア，イ）の内容はこれに沿うものである。
そこで，本件各報告書のうち被告製品１についての報告書（甲８）において，バリデーションに用いられた5µmのポリスチレン球を含有する錠剤について顕微ラマン分光法測定により得られたラマンマッピングの１枚（図７の３），これを２値化処理した後の２値化イメージ（図１０），その打切り処理後画像（図１３）を，順に示すと以下のとおりである。
図７の３
図１０
図１３
これらの画像によれば，２値化イメージにおいて，ポリスチレン球形粒子が存在しないものとして扱われた領域については，当初のラマンマッピングにおいても，ポリスチレン球形粒子の存在が観察されていなかったことが認められる。
このように粒子が存在する領域と存在しない領域とが明確に区別できるのであれば，閾値を基準とした２値化処理をすることには十分に合理性があるということができるし，現に本件各報告書においても，ポリスチレン球形粒子については適切な分析結果が得られたものと認めることができる。
要するに，被告製品１及び５に含有されるエバスチン粒子の状態，数，大きさなどを分析するに当たり，本件分析方法の２値化処理をすることが合理的であるのは，被告製品１及び５に含有されるエバスチンが，ポリスチレン球形粒子と同様の状態，すなわち２次元平面上において，その存在する領域と存在しない領域を明確に分けられる結晶粒子の状態で存在するという前提となる事実が認められる場合に限られるというべきである。また，このような前提となる事実が認められれば，被告製品１及び５に含有されるエバスチンに関する本件分析方法についても，ポリスチレン球形粒子に係る分析結果と同様の正確性をもって，分析がされたものと評価することができるといえる。
しかし，被告製品１及び５に含有されるエバスチンが，ポリスチレン球形粒子と同様の状態で存在することを認めるに足りる証拠はない。かえって，被告製品１及び５に含有されるエバスチンに係る錠剤断面のラマンマッピング（上記ア参照）からすれば，エバスチンの存在する領域が錠剤断面の全体に及んでおり，上記ポリスチレン球形粒子に関するラマンマッピングとは全く異なるものであって（甲８，１０，乙５７），２次元平面上において，その存在する領域と存在しない領域を明確に分けられる結晶粒子の状態で存在してはいないことが認められる。このことは，本件各報告書のうち被告製品１についての報告書（甲８）においてバリデーションに用いられた，５µmのポリスチレン球粒子を含有する錠剤の断面を撮影した電子顕微鏡（SEM）写真（左上に「図３」とあるもの。以下「写真図３」という。）と，被告製品１，５の写真撮影報告書（乙３９）中，被告製品１の錠剤断面を撮影した電子顕微鏡（SEM）写真（左上に「No.2」と記載があるもの。以下「写真No.2」という。）とを比較することによっても明らかである。
これらの写真を順に示すと以下のとおりである。
写真図３
写真No.2
バリデーションの写真（写真図３）によれば，ポリスチレン球形粒子を含有する錠剤では，ポリスチレン球形粒子が，錠剤に含有される他の成分と明確に独立した状態で存在しており，その粒子の状態，数，大きさなどを観察できることが認められる。
これに対し，被告製品１の錠剤断面の写真（写真No.2）をみると，エバスチンは，ポリスチレン球形粒子と異なり，錠剤に含有される他の添加物と渾然一体となっており，区別することはできないし，その粒子の存在や，数，大きさなどを観察することはできないものであることが認められる。また，これらの電子顕微鏡写真の相違点は，上記アのラマンマッピングの画像における相違点とも，よく符合する内容のものである。以上のとおり，本件分析方法，とりわけ，ラマンマッピングの画像について２値化処理をすることは，被告製品１及び５に含有されるエバスチンが，バリデーションに用いられたポリスチレン球形粒子と同様に，錠剤に含有される他の成分と明確に独立した状態，すなわち２次元平面上において，その存在する領域と存在しない領域を明確に分けられる結晶粒子の状態で存在するという前提となる事実が認められる場合にのみ，合理的なものであり，かつ，そのような前提となる事実が認められる場合に限って，ポリスチレン球形粒子を用いたバリデーションにより妥当性が証明されているということができる。


そして，上記アの各ラマンマッピング画像，上記電子顕微鏡（SEM）写真に加え，後記ウ及びエの各事実によれば，上記の前提となる事実を認めることはできず，かえって，被告製品１及び５に含有されるエバスチンが，バリデーションに用いられたポリスチレン球形粒子と異なり，錠剤に含有される他の添加物と渾然一体となっており，２次元平面上において，その存在する領域と存在しない領域を明確に分けられる結晶粒子の状態では存在しないことが認められる。
したがって，本件分析方法の妥当性がポリスチレン球形粒子を用いたバリデーションにより証明されているということもできない。
ウ   Spring－8の解析結果について
前記(３)エのとおり，Ｐ４は，Spring－8を利用した粉末エックス線回折測定法により，被告製品１及び５のエックス線回折パターンを分析したところ，①本件特許の実施品である同社製品と同様の結晶性が示された，②製剤中のエバスチンの結晶状態は，製剤中におけるエバスチンを取り巻く環境に依存しており，被告ら各製品と同社製品のいずれも賦形剤であるマンニトールを相対的に多く含んでおり，製剤中の環境が類似していることなどからすれば，いずれの錠剤中でも90％以上のエバスチンは，同じ結晶粒子の状態で存在する旨の意見を述べている。
これに対し，Ｐ５意見（前記(４)ア）によれば，Ｐ４が上記意見で引用するSpring－８により測定したエックス線回折パターンによれば，本件特許の実施品に含有されるエバスチンは結晶性が高く，優れているのに対し，被告製品１及び５に含有されるエバスチンは，構造そのものに乱れが発生して状態が変化しており，すなわち非晶質で存在していることなどから，同じ状態にはないというのである。
そこで検討すると，Spring－８による上記エックス線回折パターンをみると，賦形剤であるマンニトールに係るピークは鮮明に確認できるのに対し，有効成分であるエバスチンのピークは不明確であり，被告製品１及び５の一部にエバスチン結晶が混じっている可能性は否定できないものの，その90％以上が結晶状態で存在するなどと判断する根拠は見当たらない。そもそも，Ｐ４の上記意見のうち，製剤中のエバスチンの結晶状態は，製剤中におけるエバスチンを取り巻く環境に依存すると主張する点については裏付けがない。また，前記１のとおり，粉末エックス線回折測定法は，結晶，結晶多形及び溶媒和結晶の同定，判定又は定量並びに結晶性の定性的評価，結晶化度の測定をすることができるというものであり，これにより混合物に含有される結晶が粒子の状態で存在するかどうか，ましてや，その粒子径について明らかにすることができるものであるとする証拠は全くない。
Ｐ４の上記意見は，採用することができない。
エ   被告ら各製品の製法
文献（乙４７）によると，被告ら各製品の製法であるSolventDeposition法は，薬物溶液とそれに溶解しない担体とを混和し，ついで溶媒を蒸発させ，これにより担体の表面を微細な薬物結晶で被覆された状態にするものであることが認められる。
そして，この記述は，被告製品１にかかる，上記アのラマンマッピング画像（図５）及び上記イの電子顕微鏡写真（写真No.2）と十分に整合的なものである。
そうすると，被告ら各製品に含有されるエバスチンの状態については，被告らが主張するように，賦形剤の粒子を被膜するような形で存在することを否定することはできないし，そうであるとすると粒子の状態で存在するとか，その数，大きさなどを観察することができるものであると認めることはできない。
(6)以上によれば，上記(１)の本件各報告書の分析結果，すなわちドメインサイズの分析結果が，被告製品１及び５に含有されるエバスチン粒子の状態，数，大きさなどを示すものであるとは認めることができない。４被告ら各製品の本件各特許発明の技術的範囲への属否上記２のとおり，本件特許発明１の構成要件１－Ｂ「式(Ⅱ)の化合物は微細粉粒化されていることを特徴とする，」とは，式(Ⅱ)の化合物，すなわち「エバスチンを（ある状態よりも）大きさが極めて細かい状態の『粉（こな）』又は『粒（つぶ）』に変化させていることを特徴とする，」ものと解される。また，本件特許発明２は，本件特許発明１を前提としながら，「微細粉粒化されていること」を，「構成要件２－Ｂないし２－Ｄで特定した大きさのエバスチンの粒子を有すること」に，具体的に限定したものと解することができる。しかし，上記３のとおり，本件各報告書の分析結果，すなわちドメインサイズの分析結果が，被告製品１及び５に含有されるエバスチン粒子の状態，数，大きさなどを示すものであるとは認めることができない。他に，被告ら各製品に含有されるエバスチンの状態を示す証拠はなく，その結果，上記エバスチンが上記構成要件１－Ｂ及び同２－Ｂないし２－Ｄを充足することを認めるに足りる証拠はない。
したがって，被告ら各製品が本件各特許発明の各技術的範囲に属するということはできない。
第５結論
以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，原告の請求にはいずれも理由がないから，棄却することとし，主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第２６民事部
裁判    長裁    判官          山    田    陽    三裁判    官        達    野    ゆ    き裁判    官            西    田    昌    吾
当事者   目録
原      告                アルミラル・ソシエダッド・アノニマ同訴訟代理人弁護士          吉利靖   雄同                              阿部隆   徳同補佐人弁理士            岩崎光   隆同                        植村昭   三同                        中川将   之同                        呉   英燦被      告                      沢井製   薬株式   会社被      告                メディ   サ新薬   株式会   社被      告                ニプロ   ファー   マ株式   会社被      告                全星薬   品工業   株式会   社
上記４名訴訟代理人弁護士伊   原友己
同                        加古尊   温
被告製   品目録


平成２８年６月２３日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２５年（ワ）第３４６５４号損害賠償請求事件（第１事件）平成２７年（ワ）第８１６６号損害賠償等請求事件（第２事件）
口頭弁論終結日平成２８年４月１９日
判決
第１事件原告兼第２事件被告ブリリアントビューティー株式会社（以下「ブリリアント社」という。）
第２事件被告     Ａ
（以下「Ａ」という。）
上記両名訴訟代理人弁護士    酒井   将
浅   野   健太郎
同訴訟復代理人弁護士     日   原   聡一郎
藤井真事
第１事件原告補佐人弁理士児玉道   一
第１事件被告兼第２事件原告コスメテックスローランド株式会社（以下「ローランド社」という。）
同訴訟   代理人   弁護士    村   和男
宮舘雅義
藤野大介
第１事件被告補佐人弁理士岩堀邦   男
主文
１ローランド社は，別紙被告標章目録記載１の標章を別紙被告商品目録記載１～５の商品に，別紙被告標章目録記載２の標章を別紙被告商品目録記載１～４の商品に，別紙被告標章目録記載１若しくは２の標章を別紙被告商品目録記載６の商品の包装に，別紙被告標章目録記載４の標章を別紙被告商品目録記載７の商品の包装に付し，上記各標章を付した各商品若しくは各包装を販売し，又は販売のために展示してはならない。
２ローランド社は，別紙被告標章目録記載１の標章を付した別紙被告商品目録記載１～５の商品，別紙被告標章目録記載２の標章を付した別紙被告商品目録記載１～４の商品，別紙被告標章目録記載１又は２の標章を付した別紙被告商品目録記載６の商品の包装及び別紙被告標章目録記載４の標章を付した別紙被告商品目録記載７の商品の包装をいずれも廃棄せよ。
３ブリリアント社のその余の請求をいずれも棄却する。４ブリリアント社は，ローランド社に対し，９４４９万１２１６円及びこれに対する平成２７年５月２日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。
５ローランド社の主位的請求及びその余の予備的請求をいずれも棄却する。
６訴訟費用は，第１事件及び第２事件を通じ，ブリリアント社とローランド社の間ではこれを１０分し，その６をブリリアント社の，その余をローランド社の各負担とし，Ａとローランド社の間では全てローランド社の負担とする。
７この判決は，１項及び４項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１請求
１第１事件
(1)ローランド社は，別紙被告標章目録記載１の標章（以下，同目録記載の標章をその番号により「被告標章１」などという。）を別紙被告商品目録記載１～５の商品（以下，同目録記載の商品をその番号により「被告商品１」などという。）に，被告標章２を被告商品１～４に，被告標章１若しくは２を被告商品６の包装に，被告標章３若しくは４を被告商品７の包装に付し，上記各標章を付した各商品若しくは各包装を販売し，又は販売のために展示してはならない。
(2)ローランド社は，被告標章１を付した被告商品１～５，被告標章２を付した被告商品１～４，被告標章１又は２を付した被告商品６の包装及び被告標章３又は４を付した被告商品７の包装をいずれも廃棄せよ。(3)ローランド社は，ブリリアント社に対し，３億２２５２万２６１８円及びうち１億９４４２万６５３３円に対する平成２６年３月１４日から支払済みまで年６分の割合による金員，うち１億２８０９万６０８５円に対する同日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２第２事件
（主位的請求）
ブリリアント社及びＡは，ローランド社に対し，連帯して２億６０００万円及びこれに対する平成２７年５月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
（予備的請求）
ブリリアント社及びＡは，ローランド社に対し，連帯して２億４７１６万５２１９円及びこれに対する平成２７年５月２日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１事案の要旨
本件は商品名を「エスプリンセス」，「ｅｓｐｒｉｎｃｅｓｓ」とするシャンプー等の商品に関する訴訟であり，ブリリアント社がローランド社に対し商品の製造を委託してその製造代金を支払う旨の契約（以下「本件製造契約」という。）を締結し，ローランド社が製造した商品をブリリアント社が販売していたが，その後，ローランド社が商品の販売を代行してその販売代金をブリリアント社に支払う旨の契約（以下「本件代行契約」という。）が締結され，さらに，本件代行契約が解除されるに至った。また，ブリリアント社は「エスプリンセス」の文字等から成る商標につき商標権（以下「本件商標権」といい，その登録商標を「本件商標」という。）を有するところ，ローランド社は本件代行契約の解除後も「ｅｓｐｒｉｎｃｅｓｓ」の文字を含む標章を付したシャンプー等の商品を販売した。
第１事件は，ブリリアント社が，ローランド社に対し，(1)ローランド社が本件代行契約上の債務を履行しなかったと主張して，①債務不履行に基づく損害賠償金１億７５１５万４４２０円及びこれに対する履行の請求の後である平成２６年３月１４日（第１事件の訴状送達の日の翌日）から支払済みまで商事法定利率年６分の割合による遅延損害金，②本件代行契約に基づく販売代金１９２７万２１１３円及びこれに対する履行期の後である同日から支払済みまで同割合による遅延損害金の各支払を求めるとともに，(2)本件代行契約解除後のローランド社による被告標章１～４の使用が本件商標権の侵害に当たると主張して，商標法３６条１項及び２項に基づく上記各標章の使用の差止め及びこれが付された商品等の廃棄と，民法７０９条及び商標法３８条２項に基づく損害賠償金１億２８０９万６０８５円及びこれに対する商標権侵害行為の後である同日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める訴訟である。


第２事件は，ローランド社が，(1)ブリリアント社に対し，①主位的に，ブリリアント社がローランド社と締結した本件製造契約において見通しを誤った過大な発注を行ったことなどが不法行為に当たると主張して，民法７０９条に基づく損害賠償金２億６０００万円及びこれに対する不法行為の後である平成２７年５月２日（第２事件の訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の，②予備的に，本件製造契約に基づく製造代金２億４７１６万５２１９円及びこれに対する履行期の後である同日から支払済みまで商事法定利率年６分の割合による遅延損害金の，(2)ブリリアント社の代表取締役であるＡに対し，Ａは上記(1)のブリリアント社の不法行為等につき会社法４２９条１項の責任を負うと主張して，主位的に上記①，予備的に同②の金員の各連帯支払を求める訴訟である。
２前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）
(1)当事者
ブリリアント社は化粧品，シャンプー及び美容器具の企画，販売その他商品開発を業とする株式会社であり，Ａはその代表取締役である。ローランド社は，医薬部外品，化粧品，健康食品及び雑貨の製造販売及び輸出入を業とする株式会社である。
(2)ブリリアント社の商標権
ブリリアント社は，別紙商標権目録記載の本件商標権を有している。
(3)本件製造契約
アブリリアント社とローランド社は，平成２３年６月２４日，ブリリアント社がローランド社に対しシャンプー及びコンディショナー各２０万本並びに容器金型４個の製造を８１２０万円（内訳：シャンプー及びコンディショナー各１本当たり１９８円，容器金型１個当たり５０万円）で委託する旨の契約を締結した。（甲３，乙１）
イブリリアント社は，ローランド社に対し，同年９月２０日，「仮発注書」と題する書面を送付した。同書面には，シャンプー及びコンディショナー各５０万本の製造を１億９８００万円（１本当たり１９８円）で発注する旨の記載がある。（乙１４，３０。ただし，ブリリアント社が上記各５０万本の製造を委託したかなど本件製造契約の内容については当事者間に争いがある。）
ウローランド社は，同年９月～１２月の間，シャンプー２５万２６４７本，コンディショナー２１万９３７１本，セットボックス（シャンプー及びコンディショナー各１本を箱詰めしたもの）３５万１５０４セット等の商品をブリリアント社に納品した。ブリリアント社は，製造代金のうち６０４６万０４２４円をローランド社に支払った。また，ブリリアント社は，上記期間中，シャンプー７８７８本，コンディショナー７５７２本，セットボックス１２万５２４３セット等の商品を販売した。（甲８，４０，４１，乙３１）
(4)本件代行契約
アブリリアント社とローランド社は，平成２４年１月１５日に覚書を取り交わして，エスプリンセスブランドのシャンプー等の商品をローランド社がブリリアント社に代わって販売することに関する本件代行契約を締結した。上記覚書には，以下の趣旨の条項がある。（甲１２）(ア)営業代行の販売数量として，同年１月から３月末までのセットボックスの販売努力目標数を５０万セットとし，販売目標本数を３８万セットとする。（３条１項）
(イ)ローランド社は，３条に定める販売数量における支払を，ローランド社の取引先・取引条件一覧表に基づき商品を販売し，入金された金額をローランド社への入金後５営業日以内にブリリアント社の指定する金融機関に振り込むものとする。（４条）
イローランド社が上記ア(ア)の期間中に販売したセットボックスは２万０３４０セットであった。（甲１３）
ウブリリアント社は，同年１０月３日に本件代行契約を解除した。（甲１７，乙１８。なお，ローランド社は解除の効力を争っていない。）
(5)ローランド社の行為
ローランド社は，同月４日以降，被告標章２を被告商品１～４及び被告商品６の包装に，被告標章４を被告商品７の包装にそれぞれ付して，これらの商品を販売した（被告標章１及び３の使用については争いがある。）。
３争点
(1)本件代行契約の債務不履行に基づく損害賠償請求について（第１事件）
ア最低販売数量の保証の有無
イ努力義務違反の有無
ウ損害額
(2)本件代行契約に基づく販売代金請求について（第１事件）
アローランド社が支払うべき販売代金の額
イ本件製造契約に基づく製造代金請求権との相殺の成否(3)不法行為及び会社法４２９条１項に基づく損害賠償請求について（第２事件，主位的請求）
ア不法行為の成否
イ悪意又は重過失の有無
ウ損害額
エ消滅時効の成否等
(4)本件製造契約に基づく製造代金請求及び会社法４２９条１項に基づく損
害賠償請求について（第２事件，予備的請求）
ア訴えの適法性
イブリリアント社が支払うべき製造代金の額
ウ悪意又は重過失の有無
エ本件代行契約による製造代金請求権の消滅の有無
オ消滅時効の成否
カ信義則違反の有無
キ損害賠償請求権又は不当利得返還請求権との相殺の成否(5)商標権侵害に基づく請求について（第１事件）
ア被告標章１及び３の使用の有無
イ本件商標と被告標章１～４の類否
ウ損害額
４争点に関する当事者の主張
(1)本件代行契約の債務不履行に基づく損害賠償請求について（第１事件）
ア最低販売数量の保証の有無
（ブリリアント社の主張）
ブリリアント社は，シャンプー等の納品日を重視しており，ローランド社に対して平成２３年８月末日までに納品してほしい旨繰り返し伝えていたが，ローランド社はこの日までに納品せず，その後製造でき次第納品するという状態であった。ローランド社による納品遅延により，ブリリアント社は予定どおり販売することができず，売上げの減少，倉庫料や広告費等の支出，在庫の発生などの損失が生じた。そこで，ローランド社は，自ら生じさせた損害について責任を取り，これを確実に填補するために，ブリリアント社を代行して商品を販売するとともに，ローランド社の販売本数につき５０万セットを努力目標とし，３８万セットという最低保証販売数を設定することを内容とする本件代行契約を締結した。したがって，ローランド社は，本件代行契約に基づき，平成２４年１月～３月の間にシャンプーとコンディショナーを最低３８万セット販売しなければならない債務を負う。しかし，ローランド社は，上記期間に２万０３４０セット販売したのみであるから，債務不履行となる。
（ローランド社の主張）


ローランド社による納品遅延があったことは否認する。納品がブリリアント社の当初希望納期より遅れた原因は，必要な発注書を交付しないなど同社の側にある。本件代行契約は，ブリリアント社によるシャンプー等の販売が低迷したままではブリリアント社からの製造代金の回収が困難となることから，その回収を目的として，ローランド社がブリリアント社を代行してシャンプー等を販売するとしたものである。そして，覚書中の「販売目標本数」はローランド社が支払った資材購入費相当額を回収できるという第１段階の目標数としての３８万セットであり，「販売努力目標数」は在庫全てを販売できるという希望的数値としての５０万セットであって，いずれも販売目標を定めたものにすぎない。したがって，ローランド社はセットボックスを３８万セット販売すべき債務を負わない。
イ努力義務違反の有無
（ブリリアント社の主張）
仮にローランド社が上記アの債務を負わないとしても，ローランド社は少なくとも３８万セット販売するべく努力する義務を負う。ところが，ブリリアント社が平成２３年９月～１２月に１か月当たり３万セット以上販売したのに対し，ローランド社は平成２４年１月～３月に１か月当たり約７０００セットしか販売しておらず，この努力すべき義務を怠ったから，ローランド社には債務不履行がある。
（ローランド社の主張）
ローランド社は，製造代金を回収するため，本件代行契約に基づき真摯に営業代行に取り組んでおり，努力義務を怠っていない。
ウ損害額
（ブリリアント社の主張）
ブリリアント社は，ローランド社の債務不履行により，３８万セットを販売できた場合の売上げと実際の売上げの差額である１億７５１５万４４２０円（（３８万－２万０３４０）×４８７円）の損害を被った。
（ローランド社の主張）
争う。
(2)本件代行契約に基づく販売代金請求について（第１事件）
アローランド社が支払うべき販売代金の額
（ブリリアント社の主張）
本件代行契約は，ローランド社が商品の販売を代行し，販売代金をブリリアント社に対して支払うものであるところ，ローランド社が平成２４年１月～９月２５日の間に代行販売した商品の代金額は合計１億２４３３万１２３１円である。このうち５０３６万２９９２円が未払であるが，他方でブリリアント社はローランド社に対して３１０９万０８７９円の製造代金の支払義務を負っている。したがって，ブリリアント社は，ローランド社に対し，上記の差額である１９２７万２１１３円の支払を求める。
（ローランド社の主張）
未払の販売代金の額は１９５１万３２７６円である。
イ本件製造契約に基づく製造代金請求権との相殺の成否
（ローランド社の主張）
後記(5)イ（ローランド社の主張）のとおり，ローランド社はブリリアント社に対し本件製造契約に基づく製造代金請求権を有しているところ，平成２３年１２月３１日時点の残額は２億４７１６万５２１９円であった。そして，ローランド社はブリリアント社に対し上記製造代金請求権をもってブリリアント社の販売代金請求権と対当額において相殺するとの意思表示をしたから，上記販売代金請求権は消滅した。
（ブリリアント社の主張）
後記(4)イ（ブリリアント社の主張）のとおり，「仮発注書」による製造契約は成立していないから，ローランド社が主張する製造代金請求権は存在しない。また，同エ（ブリリアント社の主張）のとおり，本件代行契約の締結により製造代金請求権は消滅した。さらに，同カ（ブリリアント社の主張）のとおり，ローランド社が製造代金請求権を行使することは信義則に反するから，相殺の自働債権とすることもできない。(3)不法行為及び会社法４２９条１項に基づく損害賠償請求について（第２事件，主位的請求）
ア不法行為の成否
（ローランド社の主張）
ブリリアント社は，販売の見通しも立たず，支払能力を欠くにもかかわらず，ローランド社との間で本件製造契約を締結し，確たる販売計画に裏付けられていない過大な発注を行い，その代金も支払わなかった。これは詐欺的な行為であり，取引として合理性を逸脱し，社会的相当性を欠くものであって，不法行為が成立する。
（ブリリアント社の主張）
ブリリアント社の販売の見通しが甘かったということはない。商品を十分に販売できなかった原因は，ローランド社による納品の遅延にある。
イ悪意又は重過失の有無
（ローランド社の主張）
Ａはブリリアント社の代表取締役としてブリリアント社の上記行為に積極的に関与していたから，職務を行うにつき悪意又は重過失がある。
（Ａの主張）
争う。
ウ損害額
（ローランド社の主張）
ローランド社は，ブリリアント社及びＡの行為により，本件製造契約に基づく未払の製造代金額に相当する２億４７１６万５２１９円の損害を被った。また，弁護士費用相当額は１２８３万４７８１円である。
（ブリリアント社及びＡの主張）
ローランド社は自ら商品を販売したことにより既に製造代金相当額の販売代金を取得しているから，ローランド社に損害は発生していない。
エ消滅時効の成否等
（ブリリアント社の主張）
第２事件における主位的請求は，形式的には不法行為に基づく損害賠償請求であるが，その実質は予備的請求と同じく本件製造契約に基づく製造代金の請求である。したがって，予備的請求について後述するのと同様に，消滅時効が成立しており，又は信義則に反するものとしてローランド社の請求は許されない。
（ローランド社の主張）
争う。
(4)本件製造契約に基づく製造代金請求及び会社法４２９条１項に基づく損
害賠償請求について（第２事件，予備的請求）
ア訴えの適法性
（ブリリアント社の主張）
第２事件の予備的請求に係る製造代金請求権は第１事件において相殺の抗弁に供されているから（前記(2)イ），製造代金の支払を求める訴えは民事訴訟法１４２条の趣旨に反して不適法である。
（ローランド社の主張）
本件は第１事件において相殺の抗弁を主張した後に第２事件が提起されたいわゆる抗弁先行型であること，両事件の弁論は併合されており，同一機会に審理されること，相殺に供されるのは第２事件の請求額の一部であることからすれば，第２事件の訴えの提起が不適法となることはない。
イブリリアント社が支払うべき製造代金の額
（ローランド社の主張）


ローランド社は，ブリリアント社との間で，平成２３年６月２４日にシャンプー及びコンディショナー各２０万本並びに容器金型４個，同年９月２６日にシャンプー及びコンディショナー各５０万本をそれぞれ製造する旨の契約を締結した。これに加え，営業用サンプル容器，特別セット等の製造の委託を受け，個別的に契約が成立した。ローランド社は，これら本件製造契約に基づき，同年９月～１２月の間にシャンプー及びコンディショナー合計１１７万５０２６本等の商品を製造し，ブリリアント社に納入した。ところが，これらの代金のうち同月３１日時点において２億４７１６万５２１９円が未払であるから，ローランド社は，ブリリアント社に対し，本件製造契約に基づき，同額の製造代金の支払を求める。
（ブリリアント社の主張）
ブリリアント社がローランド社に対して平成２３年９月２０日に送付したのは仮発注書であり，製造ラインを押さえるために形式的に作成したものにすぎないから，上記各５０万本の製造契約は成立していない。ブリリアント社が支払義務を負うのは，本件代行契約の締結までにブリリアント社が販売したシャンプー等の製造代金のみであり，その額は６４８０万５６８８円（シャンプー２０８円×８２５０本，コンディショナー２０８円×７８９６本，セットボックス４５６円×１３万４２５５セット，トリートメント２１５円×１０５６本。甲１３）であるが，既にローランド社に対し６０２６万０４２４円を支払っているので，残額は４５４万５２６４円である。
ウ悪意又は重過失の有無
（ローランド社の主張）
Ａは，ブリリアント社の代表取締役として，ブリリアント社が上記の債務不履行によりローランド社に損害を与えたことについて，その職務を行うにつき悪意又は重過失がある。
（Ａの主張）
争う。
エ本件代行契約による製造代金請求権の消滅の有無
（ブリリアント社の主張）
本件代行契約は，ローランド社が商品を代行販売し，その販売代金をブリリアント社に対して支払うとともに，ブリリアント社は受け取った販売代金の中から販売された商品の製造原価のみを支払えば足りるというものであるから，本件代行契約の締結前に発生した本件製造契約に基づく製造代金請求権は本件代行契約によって清算され，消滅した。
（ローランド社の主張）
ブリリアント社はローランド社から受け取った販売代金の中から未払となっていた製造代金を支払うとされていたのであって，本件代行契約によって製造代金請求権が消滅したということはない。
オ消滅時効の成否
（ブリリアント社の主張）
本件製造契約に基づく製造代金請求権は民法１７３条１号所定の債権に当たるところ，その支払日（遅くとも平成２３年１２月３１日）から第２事件の提訴（平成２７年３月２５日）までに２年が経過し，ブリリアント社が時効を援用したから，同権利は消滅時効により消滅した。
（ローランド社の主張）
ブリリアント社は，時効期間経過後，平成２６年１０月２日付け準備書面において，額については争うものの，製造代金の支払義務自体は承認しているから，時効援用権を喪失し，又は信義則上その援用は許されない。
カ信義則違反の有無
（ブリリアント社の主張）
ローランド社は，本件製造契約に基づき未払の製造代金を請求しているが，他方で，その製造したシャンプー等を販売して代金を受け取っている。これに対し，ブリリアント社は，シャンプー等を占有していないため，自ら販売することができない。このような状況下でローランド社がブリリアント社に対して製造代金の支払を請求することは信義則に反する。
（ローランド社の主張）
ブリリアント社が製造代金を支払わず，しかも，ローランド社の保管するシャンプー等の在庫の引取りを拒んでいるのに対し，ローランド社はブリリアント社から製造代金を受け取れないために損失を被っているのであるから，ローランド社に信義則違反はない。
キ損害賠償請求権又は不当利得返還請求権との相殺の成否
（ブリリアント社の主張）
(ア)ローランド社は，本件代行契約が解除されたことにより，ブリリアント社に対してその占有している商品（ローランド社の主張によれば，解除時点での在庫はシャンプー２２万５１０８本，コンディショナー１８万７４４８本，セットボックス１３万１６４６セットである。）を引き渡す債務を負っていたにもかかわらず，これを引き渡さず，ブリリアント社の所有権及び販売権を侵害した。ブリリアント社は，この債務不履行又は不法行為によって，引渡しを受けていれば販売することができたシャンプー等の販売代金額に相当する３億７１５７万５７７８円の損害を被った。したがって，ブリリアント社は，ローランド社に対し上記債務の不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求権を有しており，これら請求権をもってローランド社の製造代金請求権と対当額において相殺するとの意思表示をしたから，上記製造代金請求権は消滅した。(イ)ローランド社は，上記(ア)のとおりブリリアント社に対し在庫商品を引き渡す債務を負っていたにもかかわらず，そのシャンプー等を販売して代金３億３５５４万１５６１円を受け取った。ローランド社の上記行為は，ブリリアント社の所有権及び販売権の侵害に当たるとともに，法律上の原因なく他人の財産によって利益を受けたことになるから，ブリリアント社はローランド社に対し不法行為に基づく損害賠償請求権又は不当利得に基づく利得金返還請求権を有する。そして，ブリリアント社はこれら請求権をもってローランド社の製造代金請求権と対当額において相殺するとの意思表示をしたから，同請求権は消滅した。
（ローランド社の主張）
ローランド社が占有する商品について，ローランド社はブリリアント社に対し製造代金請求権を有しているから，その占有を継続する権原を有している（商法５２１条，民法２９５条）。また，ブリリアント社は，シャンプー等の引取りを拒絶している。したがって，ローランド社に債務不履行等はなく，ブリリアント社による相殺は認められない。(5)商標権侵害に基づく請求について（第１事件）
ア被告標章１及び３の使用の有無
（ブリリアント社の主張）
ローランド社は，平成２４年１０月４日以降，被告標章１を被告商品１～５及び被告商品６の包装に，被告標章３を被告商品７の包装にそれぞれ付して販売している。
（ローランド社の主張）
争う。ローランド社が本件代行契約の解除後に使用したのは被告標章２及び４のみである。
イ本件商標と被告標章１～４の類否
（ブリリアント社の主張）
本件商標は，「ＥＳＰＲＩＮＣＥＳＳ」及び「エスプリンセス」の文字を上下二段に書して，それぞれが黒色のゴシック体の文字で構成されている。その称呼は「エスプリンセス」であり，「プリンセス」の文字を有することから「王妃」の観念が生じる。
(ア)被告標章１との類否について


被告標章１は，「ｅｓｐｒｉｎｃｅｓｓ」と黄金色の欧文字で書し，「ｉ」の点の部分をダイヤの図形で構成して成るものであり，その称呼は「エスプリンセス」であって，「ｐｒｉｎｃｅｓｓ」の文字を有しているから「王妃」の観念が生じる。被告標章１は，本件商標と外観が類似し，称呼及び観念が一致するから，本件商標に類似する。
(イ)被告標章２との類否について
被告標章２は被告標章１の上方に「ＲＯＬＡＮＤ＆」との黄金色の文字及び記号を小さく配したものであるが，「ｅｓｐｒｉｎｃｅｓｓ」の文字が「ＲＯＬＡＮＤ＆」より大きく構成されていることからすれば，その要部は「ｅｓｐｒｉｎｃｅｓｓ」の文字にある。そうすると，被告標章２からは「ローランドアンドエスプリンセス」のみならず「エスプリンセス」の称呼が生じ，これに応じた「王妃」の観念が生じるから，本件商標に類似する。
(ウ)被告標章３との類否について
被告標章３は，赤色の花柄模様の下地に，各文字の周囲が黒みがかった黄金色の欧文字で「ｅｓｐｒｉｎｃｅｓｓ」と書し，「ｉ」の点の部分をダイヤの図形で構成して成るものであり，被告標章１と同様に，本件商標に類似する。
(エ)被告標章４との類否について
被告標章４は，被告標章３の上方に各文字の周囲が黒みがかった黄金色の「ＲＯＬＡＮＤ＆」の文字及び図形を小さく配したものであり，被告標章２と同様に，本件商標に類似する。
（ローランド社の主張）
被告標章２及び４は，いずれも外観において明らかに本件商標と相違している。また，これらは造語であって意味もないから，観念が相違する。被告標章２及び４から「ローランドアンドエスプリンセス」との称呼のほか「エスプリンセス」との称呼が生じることは否定しないが，これのみで問屋等の取引者に資することはないから，本件商標と被告標章２及び４が相紛れることはない。そして，在庫処理のために行われたという被告標章２及び４が付されたシャンプー等の販売形態に照らせば，問屋等の取引者において被告標章２及び４を本件商標と区別することができるから，これらは本件商標に類似しない。
ウ損害額
（ブリリアント社の主張）
(ア)平成２４年１月～９月の間のローランド社による月間平均の利益は８５３万９７３９円であったから，ローランド社が同年１０月～平成２５年１２月の１５か月間に被告商品１～７を販売することにより得た利益の額は１億２８０９万６０８５円を下らず，ブリリアント社は同額の損害を被ったと推定される（商標法３８条２項）。そして，被告標章１～４を付したシャンプー等は，ブリリアント社による宣伝広告等の結果，ブリリアント社の商品であると広く認識されており，ローランド社がその販売に際し格別の貢献をしたとはいえないから，上記推定が覆滅することはない。
(イ)ローランド社は本件代行契約の解除後に販売した商品の数量につき以下のとおり主張するが，同契約締結当時の在庫数，契約期間中の販売数や，ローランド社の取引先に対するブリリアント社による弁護士法２３条の２に基づく照会及び本件における調査嘱託の結果に比し著しく少なく，信用することができない。ローランド社による上記解除から平成２８年３月までの販売数量は合計４３万４０８９本，これによる利益の額は２億０６４５万２９８５円と推計することができる。
（ローランド社の主張）
被告標章２及び４を付したシャンプー等の販売価格は低廉であり，その製造原価や倉庫料として２億円以上費やしていることから，被告標章２及び４の使用によってローランド社に利益は生じていない。なお，本件代行契約の解除後，平成２７年３月末までにローランド社が販売したのは，シャンプー１３８２本，セットボックス１万６４４６セットからコンディショナーの返品３３１本を控除した３万３９４３本である。さらに，本件商標は，これを付した商品の発売後間もなく，消費者の認知度は低く，顧客吸引力があるとしても極めて僅かであるから，利益への寄与度は皆無であるか極めて僅少である。
第３当裁判所の判断
１事実経過
前記前提事実に加え，証拠（書証の枝番の記載は特記するものを除き省略する。以下同じ。）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。(1)本件製造契約に基づく商品の製造及びブリリアント社による販売アブリリアント社は，女性アイドルグループ「ＡＫＢ４８」のメンバーを宣伝キャラクターとして起用したシャンプー等の販売を企画し，平成２３年３月頃（以下，(1)においては「平成２３年」の記載を省略する。），シャンプー等の製造業者であるローランド社との間で，商品の製造委託に関する交渉を開始した。ただし，ブリリアント社が株式会社として設立されたのは５月１０日である。（甲１，３４，乙４９）
イブリリアント社とローランド社は，４月末ないし５月初め頃の段階では，シャンプー等の納品日を７月１５日と予定していた。ローランド社はそのために５月１６日までに容器金型を発注することを求めたが，ブリリアント社はこれに応じなかった。ブリリアント社とローランド社は，６月１日，今後のスケジュールについて協議し（この時点での商品名は「アントワネット」），同月２０日までにブリリアント社が発注書を提出することを前提に，８月３１日までにローランド社がシャンプー及びコンディショナー各１５万本を納入することを確認した。ローランド社は容器メーカーの要望があるので発注を急ぐよう度々連絡したが，ブリリアント社が発注書を送付したのは６月２３日であった（この時点での商品名は「マーメイドプリンセス」）。ブリリアント社の担当者は９月１日の発売予定は変わらない旨伝えたものの，発注書の記載内容は，上記確認された内容と異なり，数量を各２０万本，納品期限は別途相談とするものであった。ローランド社は，６月２４日，上記発注書に対する注文請書を送付し，これにより合計４０万本の製造を委託する旨の契約が成立した。（甲３，４，３８，乙１，６～１０，２９，４９）


ウブリリアント社は，６月２８日，ローランド社に対し，シャンプー及びコンディショナーの容器各１５万本を追加注文するとの発注書を送付するとともに，半金を７月５日に支払う旨及び９月１日発売に向け尽力をお願いする旨伝えた。ブリリアント社は，６月２９日に上記追加注文に係る注文請書を送付し，７月５日に上記イの各４０万本の製造代金の半金として４３６８万円を受領した。（甲３９，乙４，２７）
エローランド社は，７月２５日，ブリリアント社に対し，容器のデザインが複雑であり，より多く納品するためには印刷よりラベルシールが望ましいが，９月１日までに何本納品できるかは未定である旨伝え，最終デザインを早く決めるよう求めた。ローランド社は，７月２６日，デザインは現物を確認して決めたい，具体的工程を把握してスケジュールを共有しながら進めていきたい旨返答した。ローランド社は，８月１１日，追加発注の数量及び時期について問い合わせたが，ブリリアント社から明確な回答はなかった。（甲５，乙１２，１３，２８，証人Ｂ）
オローランド社からブリリアント社への商品の納入は９月１日に開始された。同月１５日の商談の場でブリリアント社の側から納期遅れに関する言及があったが，商品の納入はそのまま続けられ，同月２０日までに約１６万本のシャンプー及びコンディショナー（セットボックス分を含む。以下(1)において同じ。）が引き渡された。ブリリアント社は，同日，ローランド社に対し，シャンプー及びコンディショナー各５０万本の製造を委託する旨の「仮発注書」を交付した。この書面には，納期は互いに調整するが最終は１２月末を目安とする，都合により発注を取りやめる場合もある旨記載されていた。ローランド社は，発注を中止する場合はその時点での費用を請求する旨断った上で，９月２６日，これに対する注文請書を送付した。ローランド社からブリリアント社へはその後も商品の納入が続けられ，シャンプー及びコンディショナーの累積納入数は同月末日時点で約２４万本，１０月１４日時点で約４０万本，同月末日時点で約６２万本となった。ブリリアント社は，同月中旬，ローランド社に対して１１月及び１２月の納入予定本数の確認を求め，ローランド社は予定数量を伝えた。また，ローランド社は，ブリリアント社からシャンプー等以外にサンプル品等の注文も受けたので，これを製造して納入したほか，製造に要した香料，工賃，版下等の代金をブリリアント社に請求した。ローランド社は，これらの納入又は請求の都度，商品名，数量，単価，合計額等を明記した納品書をブリリアント社に交付した。（甲６，４０，４１，乙１４～１６，３０，３１，４７，４９，証人Ｂ）
カブリリアント社によるシャンプー及びコンディショナーの販売数は，９月が約６万本，１０月が約８万本であった。ブリリアント社は，１１月初めから下旬にかけ，当時人気のあったＡＫＢ４８所属のタレント２名を起用した広告を雑誌９誌に掲載し，主要駅の構内に掲示するなど大規模な宣伝活動を行った。同月のシャンプー等の販売数は１０万本を超過したものの，ローランド社からの累積納入数は同月末日時点で約１００万本に達し，在庫が大量に発生した。（甲７，８，２４，２５，４０，４１，乙３１）キローランド社からの納入は１２月９日まで続けられ，シャンプー及びコンディショナーが合計１１７万５０２６本納入された。これらシャンプー等に上記オのサンプル品，工賃等を合わせた代金額は３億０７４２万５６４３円であった。一方，９月～１２月の間に販売されたシャンプー及びコンディショナーは合計２６万５９３６本であった。また，ブリリアント社からローランド社への支払は，前記ウの半金４３６８万円のほか，１１月末日振込の１６５８万０４２４円のみであり，２億４７１６万５２１９円が未払となった。ローランド社は，１２月３０日，ブリリアント社に対し売掛債権の残高が同額である旨を通知した。（甲８，４０，４１，乙４，１７，３１）
(2)本件代行契約の締結及び解除
ア上記の販売状況の結果，在庫が大量に発生し，ブリリアント社からローランド社への製造代金の支払が困難になったことから，両社は今後の対策につき協議を行った。ブリリアント社が，平成２３年１２月９日，販売が低迷したのはローランド社の納品遅延によるものであり，そのために損失が生じたとして対応を求めたのに対し，ローランド社は，同月下旬までに，納品遅延の原因についてはあえて触れずに，ローランド社がブリリアント社に代わって営業活動を行い，その販売代金により製造代金を支払うとすることを提案した。ローランド社がこのような提案をしたのは，商品の原材料，容器その他資材の購入費用を既に支払い，運送費等を負担しているが，商品が売れなければ入金が見込めないところ，ブリリアント社が在庫商品を販売できる可能性は低いので，ローランド社が販売を代行することにより製造代金の回収を図ろうとしたものである。（甲９～１１，乙４９，証人Ｂ）。
イブリリアント社とローランド社は，平成２４年１月１５日（以下，(2)においては「平成２４年」の記載を省略する。）に覚書を取り交わし，本件代行契約を締結した。この覚書には，１月～３月の間のセットボックスの販売努力目標数を５０万セット，販売目標本数を３８万セットとする旨定められたが，前者は在庫一掃のため，後者はローランド社の資材購入費用を賄うためにおおむね必要な数量であり，実際の販売数がこれらに満たなかった場合の取扱いに関する定めはされなかった。（甲１２，乙４９，証人Ｂ）
ウローランド社は，ブリリアント社から在庫商品の引渡しを受けて，これを販売した。ローランド社によるセットボックスの販売数は，１月～３月が２万０３４０セットであり，９月までの累計は６万５５８０セットであった。ローランド社が販売した商品については，ローランド社が販売先から受領した代金をブリリアント社に全額交付し，ブリリアント社は，その受領後，販売された分の製造代金をローランド社に支払うとされていた。ローランド社は支払期日８月３１日分までの販売代金を支払ったが（甲１４の１～１０），ブリリアント社は同月７日支払予定の製造代金（甲１５の２）を支払わなかった。そこで，ローランド社が支払期日を９月２８日とする販売代金（甲１４の１２）の支払を留保したところ，ブリリアント社は，１０月３日，ローランド社に対し，この不払等を理由に本件代行契約を解除する旨通知した。ローランド社は，同月９日，本件代行契約に基づくブリリアント社の販売代金請求権と本件製造契約に基づくローランド社の製造代金請求権を対当額で相殺する旨の意思表示をした。（甲１３～１５，１７，乙３，１８，４９，証人Ｂ）


２本件代行契約の債務不履行に基づく損害賠償請求（第１事件）(1)争点(1)ア（最低販売数量の保証の有無）についてアブリリアント社は，平成２３年８月末という納品日を重視していたところ，ローランド社が納品を遅延したためにブリリアント社に損失が生じたので，ローランド社は自ら責任を取り，上記損失を填補するために最低保証販売数を定めた旨主張する。
イそこで判断するに，まず，本件代行契約に係る覚書をみると，「販売努力目標数」を５０万セット，「販売目標本数」を３８万セットとするとされており（前記前提事実(4)ア(ア)），その文言上，これらの数量が「目標」であることが明らかである。また，上記覚書には，販売数量が上記各セット数に達しなかった場合にローランド社が不足数量分相当の支払義務を負うなどといった定めはない（甲１２）。そうすると，上記覚書の記載上，ローランド社が最低販売数量を保証したとみることは困難である。ウこれに加え，本件代行契約の締結に至る経過についてみるに，前記１認定の事実関係によれば，予定された納品日（当初は平成２３年７月１５日，その後変更されて同年８月３１日）までに商品（同年６月２４日付け注文請書による合計４０万本）が納入されなかったことの主たる原因は，所定の期限までに発注書を提出せず，同年７月下旬に至ってもデザインを確定させなかったブリリアント社の側にあると認められる。また，ブリリアント社作成の発注書には納品期限は「別途相談」と記載されており，このことは同社が納品日を重視していたとの主張と相反するものである。そうすると，ローランド社が納品遅延の責任を取るために最低販売数量を保証したとのブリリアント社の主張を採用することはできない。(2)争点(1)イ（努力義務違反の有無）について上記(1)によれば上記覚書に規定された数量につきローランド社は努力義務を負うにとどまると解されるところ，ブリリアント社は，ローランド社がこの努力義務を怠ったので損害賠償責任を負う旨主張する。そこで判断するに，証拠（乙３２～３５）及び弁論の全趣旨によれば，ローランド社は，本件代行契約の締結の前後から，取引先を訪問する，説明会を開催して新たな販売店を開拓するなど営業活動を行っていることが認められ，ローランド社は相応の努力をしていたとみることができる。また，本件代行契約締結後のローランド社による販売数量がそれ以前のブリリアント社による販売数量を下回ることはブリリアント社指摘のとおりであるが（甲８，１３），その一因は前記１(1)カのような大規模な宣伝活動がされなったこと（平成２４年には雑誌広告が数回されたにとどまる。甲２４）にあると考えられるから，販売数量の減少をもってローランド社が努力義務を怠ったと認めることはできない。したがって，努力義務違反をいうブリリアント社の主張も失当である。
(3)小括
以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，本件代行契約の債務不履行に基づく損害賠償請求は理由がない。
３本件代行契約に基づく販売代金請求（第１事件）(1)争点(2)ア（ローランド社が支払うべき販売代金の額）についてブリリアント社は，本件代行契約に基づきローランド社が支払うべき販売代金のうち５０３６万２９９２円が未払である一方，ブリリアント社は３１０９万０８７９円の製造代金支払義務を負うとして，差額の１９２７万２１１３円の支払を求める。
そこで判断するに，ブリリアント社は上記販売代金額の裏付けとして５通の請求書（甲１４の１１～１５）を提出するところ，ローランド社はうち１通（甲１４の１２。１９５１万３２７６円。支払期日平成２４年９月２８日）の未払を認めている。その余の４通中３通（甲１４の１３～１５。合計１９０４万１０２６円。支払期日同年１０月３１日以降）については，品目，数量等がブリリアント社からローランド社への支払通知書（甲１５の６～８）とおおむね一致しており，ブリリアント社の請求は正当とみられるが，他の１通（甲１４の１１。支払期日同年８月９日）については，ブリリアント社が同年９月２８日を支払期日とする販売代金の不払を解除理由としていること（甲１７）に照らし，ローランド社の支払義務を認めるに足りない。したがって，未払の販売代金の額は３８５５万４３０２円であると認めるのが相当である。
そして，これからブリリアント社が支払義務を自認する前記製造代金を差し引くと，ブリリアント社が請求し得る額は７４６万３４２３円となる。(2)争点(2)イ（本件製造契約に基づく製造代金請求権との相殺の成否）についてアローランド社は，ブリリアント社の販売代金の請求に対し製造代金請求権との相殺を主張する。
そこで判断するに，前記１(1)キのとおり，ローランド社がブリリアント社の注文を受けて納入したシャンプー等の代金額が合計３億０７４２万５６４３円，うちブリリアント社が支払ったのは６０２６万０４２４円であり，平成２３年１２月末の時点で２億４７１６万５２１９円が未払であったと認められる。また，その後にブリリアント社が支払った販売代金の額につき，ローランド社は２４１１万９７０１円と主張するところ，ブリリアント社はこれを超える支払をしたと主張立証していない。一方，上記(1)の３１０９万０８７９円は製造代金の支払に充てられたとみることができる。そうすると，ローランド社の製造代金請求権の残額は１億９１９５万４６３９円となる。そして，ローランド社はブリリアント社に対し相殺の意思表示をしたから（前記１(2)ウ），ブリリアント社のローランド社に対する販売代金請求権は相殺により消滅したことになる。したがって，ブリリアント社の販売代金請求は理由がない。
イこれに対し，ブリリアント社は，①「仮発注書」による製造契約の成立は認められない，②本件代行契約の締結により製造代金の支払義務は消滅した，③ローランド社が製造代金請求権を行使することは信義則に反すると主張するが，次のとおり，いずれも採用することはできない。
(ア)①（仮発注書）について
ブリリアント社とローランド社は，本件代行契約において，販売努力目標数を５０万セットと定めているが，この数量は仮発注書に記載された数を含めなければ導き出すことができないものである。また，ブリリアント社がローランド社に対し書面を発したのは前記１(1)イ及びウの発注書並びにオの仮発注書のみであるが，ローランド社はこれらに記載されたもの以外にもブリリアント社の注文に応じてサンプル品を納入するなどし，ブリリアント社はその都度金額等が記載された納品書を受領しており（前記１(1)オ），ブリリアント社が，納入の当時，注文した事実はないなどといった異議を述べたことはうかがわれない。そうすると，少なくとも納品書に記載されたシャンプー等については，ブリリアント社とローランド社の間の上記発注書等の書面又は口頭による合意に基づいてローランド社が納入したものということができるから，ブリリアント社はこれら本件製造契約に基づく代金の支払義務を負うと解するのが相当である。


(イ)②（製造代金支払義務の消滅）について
本件代行契約の締結に先立ちブリリアント社がローランド社に対し製造代金の支払義務を負っていたことは明らかであるが，本件代行契約に係る覚書（甲１２）には，その支払義務を免除又は猶予するといった条項はない。この覚書においてローランド社が販売代行により受領した代金をブリリアント社に交付するとされていたのは，その中からローランド社に対して製造代金が支払われること，すなわち，製造代金請求権が存続することが前提となっていたと解することができる。また，ローランド社は上記アのとおり本件代行契約の締結当時２億円を超える製造代金請求権を有していたところ，ブリリアント社の主張によるとローランド社はこれを放棄したことになるが，ローランド社においてこれを放棄すべき理由は見当たらない（販売低迷の原因が納入遅延であったとしても，前記２(1)ウのとおり，遅延の責任がローランド社の側にあったとは認められない。）。したがって，ブリリアント社とローランド社が本件代行契約の締結に当たり製造代金支払義務を消滅させることを合意したということはできない。
(ウ)③（信義則違反）について
ローランド社がブリリアント社に納入したシャンプーの製造代金等の支払を求められることは前記ア及びイ(ア)のとおりであり，本件代行契約を締結してシャンプー等の占有をローランド社に移転したことは上記代金請求権の行使を妨げる事情となるものでない。さらに，本件代行契約の解除後についても，本件の関係各証拠上，ブリリアント社がローランド社に対し在庫の引渡しを求めたとはうかがわれないこと，ローランド社が在庫を販売したことについては別途損害賠償ないし不当利得返還の責任を負うこと（後記５(7)）に照らすと，ローランド社による請求自体が信義則に違反するとして否定されることはないと解すべきである。
(3)小括
以上によれば，ブリリアント社の本件代行契約に基づく販売代金請求は理由がない。
４不法行為及び会社法４２９条１項に基づく損害賠償請求（第２事件，主位的請求）
(1)争点(3)ア（不法行為の成否）について
ローランド社は，本件製造契約の締結に係るブリリアント社の行為は詐欺的であって，取引として合理性を逸脱し，社会的相当性を欠くので，不法行為に当たる旨主張する。
そこで判断するに，前記１(1)認定の事実経過によれば，ブリリアント社が発注したシャンプー等の本数は実際に販売された本数からみると結果的に過大であったと評することはできるものの，ブリリアント社が商品の宣伝キャラクターとしてＡＫＢ４８に所属する女性タレント２名を起用し，販売促進のため大掛かりな広告宣伝活動を行っていることからすれば，ブリリアント社が相当数の販売が見込まれると考えたとしても著しく不合理であったということはできない。また，ブリリアント社において虚偽の事実を説明してローランド社に商品を製造させたとうかがわせる証拠はない。そうすると，ブリリアント社及びＡの見通しが甘かったということはできるものの，発注行為自体が詐欺的であって社会的相当性を欠くと評価することは困難であり，不法行為としての違法性があると認めることはできない。
(2)小括
したがって，不法行為を理由とするブリリアント社に対する請求及びこれを前提とするＡに対する会社法４２９条１項に基づく損害賠償請求は，その余の点について判断するまでもなく，いずれも理由がない。５本件製造契約に基づく製造代金請求及び会社法４２９条１項に基づく損害賠
償請求（第２事件，予備的請求）
(1)争点(4)ア（訴えの適法性）について
ブリリアント社は，第１事件において相殺の抗弁に供した製造代金請求権を訴訟物とする第２事件の予備的請求に係る訴えは民事訴訟法１４２条の趣旨に反し不適法である旨主張する。
そこで判断するに，第２事件はブリリアント社が提起した第１事件の防御の方法と関連し，実質的に反訴に相当するもの（Ａを被告とするため別訴とされたもの）であり，第１事件において相殺の抗弁につき判断が示された場合はその部分を請求しない趣旨と解することができる。また，第２事件は第１事件の弁論に併合されており，第１事件における相殺の抗弁と第２事件における予備的請求について審理の重複や判断の矛盾が生じるおそれはない。本件のこのような事情の下では，第２事件の予備的請求に係る訴えが不適法となることはないと解すべきである。
(2)争点(4)イ（ブリリアント社が支払うべき製造代金の額）について前記３(1)及び(2)アで説示したところによれば，ローランド社はブリリアント社に対し本件製造契約に基づき１億９１９５万４６３９円の製造代金請求権を有するところ，この一部はブリリアント社のローランド社に対する７４６万３４２３円の本件代行契約に基づく販売代金請求権と相殺されたことで消滅したから，ローランド社はブリリアント社に対し１億８４４９万１２１６円の請求権を有すると認められる。
(3)争点(4)ウ（悪意又は重過失の有無）についてローランド社は，ブリリアント社は製造代金の支払を怠ってローランド社に損害を被らせたものであり，Ａはその代表取締役として職務を行うにつき悪意又は重過失があったと主張する。
そこで判断するに，前記４(1)で説示したとおり，ブリリアント社からローランド社への発注が過大であったとしても，相当数の販売があると見込んだことが著しく不合理であったとはいえないから，Ａに悪意又は重過失があったと認めるに足りないと解すべきである。
したがって，ローランド社のＡに対する請求は理由がない。(4)争点(4)エ（本件代行契約による製造代金請求権の消滅の有無）について前記３(2)イ(イ)のとおり，本件代行契約の締結によりローランド社の製造代金請求権が消滅したとは認められない。
(5)争点(4)オ（消滅時効の成否）について
ブリリアント社は，ローランド社の製造代金請求権は民法１７３条１号所定の債権に当たり，支払日から第２事件の提訴までに２年の時効期間が経過したのでこれを援用する旨主張する。
そこで判断するに，前記３(2)のとおり，ローランド社はブリリアント社に対し本件製造契約に基づく製造代金請求権を有するところ，支払期はシャンプー等を最後に引き渡した平成２３年１２月９日と解されるから，これが同号所定の債権に当たるとすれば平成２５年１２月９日に時効期間が経過したことになる。しかし，ブリリアント社は，その経過後である平成２６年１０月９日の第４回弁論準備手続に陳述した同月２日付け準備書面において，本件製造契約に基づく製造代金の支払義務が存在していることを認めている（当裁判所に顕著）。したがって，ブリリアント社が消滅時効を援用することは信義則に照らし許されないと解するのが相当である。(6)争点(4)カ（信義則違反の有無）について前記３(2)イ(ウ)のとおり，ローランド社がブリリアント社に対し製造代金の支払を求めることが信義則に反するとは認められない。(7)争点(4)キ（損害賠償請求権又は不当利得返還請求権との相殺の成否）につ
いて


ブリリアント社は，本件代行契約が解除されたことによってローランド社はブリリアント社に対しその占有するシャンプー等を引き渡す義務を負っていたところ，①ローランド社はこれを引き渡さずにブリリアント社の所有権及び販売権を侵害したので，ブリリアント社はローランド社に対し，引渡しを受けていれば販売できた商品の代金相当額につき，債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求権を有する，②ローランド社が上記シャンプー等を販売して利益を得たことにつき，ブリリアント社はローランド社に対し，不法行為に基づく損害賠償請求権又は不当利得に基づく利得金返還請求権を有するとして，これらの請求権を自働債権とする相殺を主張する。そこで判断するに，①について，前記１の事実経過によれば，ブリリアント社が本件代行契約を締結して在庫商品をローランド社に引き渡したのは，ブリリアント社による販売が低調でローランド社への製造代金の支払ができなかったことに起因するものである。また，同契約の解除後についても，本件の関係各証拠上，ブリリアント社がローランド社に対し商品の引渡しを求めたとも，引渡しを受けていればこれを販売して利益を上げることができたとも認めることはできない。したがって，ローランド社が上記商品を引き渡さなかったことによりブリリアント社が損害を被ったとは認められないから，ブリリアント社の上記①の主張は失当である。
次に，②について，ローランド社が占有するシャンプー等の在庫の所有権はブリリアント社が有するから，この在庫を第三者に売却して利益を得た場合には，ブリリアント社はローランド社に対して上記利益相当額の損害賠償請求権ないし利得金返還請求権を有するものと解される。そして，証拠（甲１４，１５，３０，３１，３３，セルレ株式会社及び株式会社ＰＡＬＴＡＣに対する調査嘱託の結果）及び弁論の全趣旨によれば，①ローランド社は，本件代行契約解除後の平成２４年１０月４日以降，被告標章１，２及び４を商品又は包装に付した被告商品１～７を少なくとも別表記載の４社に販売したこと，②これら商品は，ローランド社が本件代行契約の解除前から在庫として保有していた商品に「ＲＯＬＡＮＤ＆」の文字等を付記するなどしたものであること，③これら４社に対する販売の内訳は別表記載のとおりであること（株式会社ＰＡＬＴＡＣに対する販売分については，平成２４年２月～平成２８年１月の間の販売数が１９万５０５０個，うち平成２４年９月までの販売数が４万１２４４個であるから，同年１０月以降の販売数を１５万３８０６個と認めた。），④各商品の１本当たりの販売価格及び製造原価並びにこれらにより算定される粗利額は別表の各欄記載のとおりであること（株式会社ＰＡＬＴＡＣ分の商品ごとの内訳は不明であるが，販売数の多くはシャンプー，コンディショナー又はセットボックスと推認されるので，１本当たりの粗利額を４００円と認めた。），⑤上記粗利額の合計は８１１３万２６９２円と算定されること，⑥本件代行契約に基づくローランド社の販売額全体に占める上記４社の割合は約４９．５％であったこと，以上の事実が認められる。そうすると，上記４社以外への販売を含めた粗利額は上記⑤を上回ると認めるべきであるが，他方，ローランド社が上記商品の販売に当たり運送費，在庫の保管費用等の諸経費を負担したことは経験則上明らかと解される。これらの点に関する的確な主張立証はないが，以上に判示した諸事情に照らすと，ローランド社が得た利益の額は９０００万円と認めることが相当である。そうすると，ブリリアント社はローランド社に対して９０００万円の損害賠償請求権ないし利得金返還請求権を有することになる。そして，ブリリアント社は，ローランド社に対し，平成２７年１２月８日の第１４回弁論準備手続期日に陳述した同月４日付け準備書面において，ローランド社の製造代金請求権とブリリアント社の上記損害賠償請求権ないし利得金返還請求権を対当額で相殺する旨の意思表示をしたから（当裁判所に顕著），ローランド社の上記製造代金請求権は相殺により一部消滅したことになる。
(8)小括
以上によれば、ローランド社の予備的請求はブリリアント社に対し９４４９万１２１６円及び遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。
６商標権侵害に基づく差止請求等（第１事件）
(1)争点(5)ア（被告標章１及び３の使用の有無）について本件代行契約が解除された平成２４年１０月４日以降にローランド社がシャンプー等の商品に被告標章２及び４を使用したことに争いはない。被告標章１及び３についてみるに，セルレ株式会社に対する調査嘱託の結果によれば，被告標章１を付した被告商品３（トリートメント）をローランド社が販売したことが認められる。なお，ローランド社は，ブリリアント社からその使用につき許諾を受けた旨主張するが，本件代行契約の解除後の使用について許諾があったことをうかがわせる証拠はない。一方，被告標章３については，ブリリアント社が提出した証拠（甲１８，２３）はローランド社以外の会社が運営するインターネット上のショッピングサイトの表示等にとどまり，ローランド社が本件代行契約の解除後に被告標章３を使用したことを裏付ける証拠はない。したがって，被告標章３に関するブリリアント社の主張を採用することはできない。
(2)争点(5)イ（本件商標と被告標章１～４の類否）について上記のとおり被告標章３を使用したとは認められないので，本件商標と被告標章１，２及び４の類否を検討する。
ア本件商標の外観は，別紙商標権目録記載のとおり「ＥＳＰＲＩＮＣＥＳＳ」及び「エスプリンセス」のゴシック体様の文字を上下二段に書したものであり，「エスプリンセス」の称呼が生じる。


平成２９年２月１４日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官
平成２８年（ワ）第６７５号   損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成２８年１２月９日
判決
原          告               株式会   社ベル晴同訴訟代理人弁護士             山   田   威一郎同                             松本響子同訴訟復代理人弁護士              柴田和彦同補佐人弁理士                 立花顕治被            告              有限会社プレーン被          告               有限会   社シェ   ル男上記２名訴訟代理人弁護士        池下利男上記２名訴訟代理人弁理士         山本真一
主文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
被告らは，連帯して，原告に対し，１０００万円及びこれに対する平成２７年９月１２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，後記本件意匠権の意匠権者である原告が，被告らが共同して製造販売していた別紙物件目録記載１ないし３の靴（以下「被告製品」という。）の靴底部分が本件意匠権の意匠に類似することから，被告らの行為が本件意匠の利用による意匠権侵害に当たると主張して，被告らに対し，本件意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として損害金６０２２万５０００円の内金１０００万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成２７年９月１２日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。１前提事実（当事者間に争いがないか，証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）
(1)当事者
ア原告は，靴の製造販売等を業とする法人である。イ被告有限会社シェル及び被告有限会社プレーンは，いずれも靴の製造販売を業とする法人である。
(2)本件意匠
原告は，「靴底」の部分意匠に関し，以下の意匠権（以下「本件意匠権」といい，その登録意匠を「本件意匠」という。）を有している。
登録番号        第１４９０９５７号
出願日          平成２５年５月１４日
登録日          平成２６年１月２４日
意匠に係る物品靴底
本件意匠        添付意匠公報の図面のとおり
(3)被告らの行為
被告らは，共同して被告製品を製造販売している。
(4)被告製品の靴底部分の意匠
被告製品の靴底部分の意匠は，別紙被告靴底意匠の図面記載のとおりである（以下「被告意匠」という。なお，一番下側に視認できるアウターソール（外底）の上部に視認できる層を下側から順に「Ａ層」ないし「Ｃ層」という。被告製品において，この上部にあるＤ層を類否判断に加えるべきか否かについては争いがある。）。
２争点
(1)被告意匠は本件意匠と類似するか。
(原告の主張)
ア本件意匠の構成態様
(ｱ)基本的構成態様
ａミッドソール（中底）とアウターソール（外底）が一体化した靴底の形態である（実線部分はアウターソールの中間よりも上の部分である）。ｂミッドソールは，踵部から土踏まず部までが３層（ＡないしＣ層）構造により形成され，土踏まず部からつま先部までが２層（Ｂ層，Ｃ層）構造により形成されている。
ｃＡ層は，土踏まず部から踵部にかけてアウターソールの上面に接しており，土踏まず部から踵部に向かうにつれ，弧面状に高さが増すように形成されている。ｄＢ層は，踵部から土踏まず部においてはＡ層の上面に接し，土踏まず部からつま先部においてはアウターソールの上面に接しており，つま先部からＡ層と接する点に向かって徐々に厚みを増し，Ａ層と接する点から土踏まず後方にかけて徐々に薄くなり，土踏まず後方から踵部にかけては均一の厚みを有している。ｅＣ層は，Ｂ層の上面に接しており，踵部からつま先部まで均一の厚みの層を形成している。
ｆ踵部分は，正面図においては，ミッドソールのＡ層とＢ層の境目を凹部分とした略「く」の字型を形成しており，右側面図においては，Ａ層とＢ層の境目を凹部として，砂時計様に中央が窪んだ形状をしている。
ｇＡ層は，上部から底部にかけてなだらかな丸みを帯びた面からなるやや末広がりの形状をしており，Ｂ層は底部と上部の中間の位置が最も膨らむように隆起しており，Ｃ層は上部の径が底部の径に比して大きくなるような曲面を形成している。
(ｲ)具体的構成態様
ａ踵部におけるＡ層の厚みとＢ層の厚みの比率は約１.４３：１である。ｂ踵部におけるＡ層の厚みとＣ層の厚みの比率は約２：１である。ｃＢ層の，踵部の厚みとＡ層接地点の厚みとつま先部の厚みの比率は約１.７５：２：１である。
イ被告意匠の構成態様
(ｱ)基本的構成態様
ａミッドソール（中底）とアウターソール（外底）が一体化した靴底の形態である。
ｂミッドソールは，踵部から土踏まず部までが３層（ＡないしＣ層）構造により形成され，土踏まず部からつま先部までが２層（Ｂ層，Ｃ層）構造により形成されている。
ｃＡ層は，土踏まず部から踵部にかけてアウターソールの上面に接しており，土踏まず部から踵部に向かうにつれ，弧面状に高さが増すように形成されている。ｄＢ層は，踵部から土踏まず部においてはＡ層の上面に接し，土踏まず部からつま先部においてはアウターソールの上面に接しており，つま先部からＡ層と接する点に向かって徐々に厚みを増し，Ａ層と接する点から土踏まず後方にかけて徐々に薄くなり，土踏まず後方から踵部にかけては均一の厚みを有している。ｅＣ層は，Ｂ層の上面に接しており，踵部からつま先部まで均一の厚みの層を形成している。
ｆ踵部分は，正面図においては，ミッドソールのＡ層とＢ層の境目を凹部分とした略「く」の字型を形成しており，右側面図においては，Ａ層とＢ層の境目を凹部として，砂時計様に中央が窪んだ形状をしている。


ｇＡ層は，上部から底部にかけてなだらかな丸みを帯びた面からなるやや末広がりの形状をしており，Ｂ層は底部と上部の中間の位置が最も膨らむように隆起しており，Ｃ層は上部の径が底部の径に比して大きくなるような曲面を形成している。(ｲ)具体的構成態様（２４.０サイズの靴において計測）ａ踵部におけるＡ層の厚みとＢ層の厚みの比率は約１.３６：１（０.９５センチメートル：０.７センチメートル）である。
ｂ踵部におけるＡ層の厚みとＣ層の厚みの比率は約２.３８：１（０.９５センチメートル：０.４センチメートル）である。
ｃＢ層の，踵部の厚みとＡ層接地点の厚みとつま先部の厚みの比率は約３.５：４：１（０.７センチメートル：０.８センチメートル：０.２センチメートル）である。
ウ本件意匠の要部
本件意匠の要部は，次の①ないし④の形態の組合せにある。①踵部から土踏まず部までをＡ層からＣ層の３層構造，土踏まず部からつま先部までをＢ層及びＣ層の２層構造としている点。
②Ｂ層及びＣ層を革が覆いかぶさっているような印象を与えるように膨らみを持たせた形状にしている点。
③Ａ層は上部から底部にかけてなだらかな丸みを帯びた面からなるやや末広がりの形状をしている点。
④踵部は，正面図においては，ミッドソールのＡ層とＢ層の境目を凹部分とした略「く」の字型を形成している点。
エ本件意匠と被告意匠の対比
本件意匠と被告意匠は，基本的構成態様の全てにおいて共通し，被告意匠は，前記ウ①ないし④の組合せからなる本件意匠の要部を全て備えている。したがって，本件意匠と被告意匠は，需要者に視覚を通じて起こさせる美感が共通するものであり，両者が類似の形態であることは明らかである。
オ被告製品の製造販売による本件意匠権侵害
被告意匠は「靴底」の意匠であり，本件意匠と意匠に係る物品が同一であり，また被告意匠が被告製品の靴底の意匠の中で占める位置，大きさ，範囲は，本件意匠の実線部分の位置，大きさ，範囲とほぼ同一である。
そして，被告製品は，本件意匠と類似の被告意匠の全部を，その特徴を破壊することなく，アッパー部分と区別し得る態様において包含しているので，被告製品の意匠を実施すると，必然的に本件意匠と類似する意匠を実施する関係にある。したがって，被告製品を製造販売する行為は，本件意匠と類似の意匠を利用する行為に当たり，本件意匠権の侵害行為を構成する。
（被告らの主張）
ア本件意匠の構成態様
(ｱ)基本的構成態様
ａ靴底から地面に接するアウターソールの上部に接合するミッドソールであ
り，
ｂ当該ミッドソールは，つま先部から踵部の長さにおいて踵部から正面図及び背面図の５分の３の箇所までの領域にわたって，各層が当該靴底の周縁に沿って連続的に延在する３層（Ａ層ないしＣ層）が順次積層して形成されており，ｃつま先部から踵部の長さにおいて，つま先部から正面図及び背面図の５分の２の箇所までの領域にわたって当該靴底の周縁に沿って連続的に延在する２層（Ｂ層，Ｃ層）構造により形成されており，当該２層がつま先部から１０分の３の箇所からつま先部に向かって円弧を描いて上方に立ち上がって形成され，ｄ左側面図において，アウターソールの底面が視認できる状態で形成されたアウターソール部の上部にアウターソールの周縁に沿って積層する２層（Ｂ層，Ｃ層）
が形成され，
ｅ右側面図において，アウターソールの底面が視認できる状態で形成されたアウターソールの上部に積層する３層（Ａ層ないしＣ層）が形成され，ｆＢ層はＡ層及びアウターソール周縁上部において断面が中心角１５度の円
弧状となるように膨出する形で形成され，
ｇＣ層はミッドソール周縁部においてＢ層の上部に積層され，Ｂ層よりも断面が中心角４５度の円弧状となるように膨出する形で形成され，ｈＢ層及びＣ層はつま先部の立ち上がりにより平面図においてつま先部の周
縁部で視認できる形で形成され，
ｉＡ層ないしＣ層は底面図において視認できない形で形成されている。
(ｲ)具体的構成態様
ａＡ層は，
(a)つま先部から踵部の長さにおいて踵部から正面図及び背面図の５分の３の箇所までの領域にわたってアウターソールの上部に接し，(b)正面図及び背面図において，アウターソールに接する面が踵部付近から踵部
にかけて上部に向けて匙状に曲がっており，
(c)踵部から５分の３の箇所から踵部にかけてＢ層と接する部分が踵部に向かうにつれ，上部に膨らみを持つ弧面状に高さが増すように形成され，(d)右側面図において側面の両辺がなだらかに膨らんだ台形状であり，アウターソールと接する面がなだらかに凹んだ形として形成され，(e)平面図及び底面図からは見えない形で形成されており，
ｂＢ層は，
(a)つま先部から踵部の長さにおいて踵部から正面図及び背面図の５分の３の箇所までの領域にわたってＡ層の上部に積層して形成され，(b)つま先部から踵部の長さにおいて踵部から正面図及び背面図の５分の３の箇所までの領域にわたってアウターソールの周縁部上部に接して形成され，(c)つま先部から踵部の長さにおいてつま先部から正面図及び背面図の１０分の３の箇所からつま先部に向かって円弧を描いて上方に立ち上がって形成され，(d)左側面図において，つま先部の立ち上がりによりアウターソールの底面が立ち上がった箇所（つま先部から踵部の長さにおいて，正面図及び背面図のつま先部から１０分の３の箇所）からつま先部までの領域においてアウターソールの底面が視認できる形状で形成されたアウターソールの上部に形成され，
(e)平面図において視認できる形状で形成され，
(f）底面図において視認できない形状で形成されており，ｃＣ層は，
(a)ミッドソール周縁部においてＢ層の上部に積層され，(b)つま先部から踵部の長さにおいてつま先部から正面図及び背面図の１０分の３の箇所からＢ層と積層してつま先部に向かって円弧を描いて上方に立ち上がっ
て形成され，


(c)左側面図において，つま先部分の立ち上がりによりアウターソールの底面が立ち上がった箇所（つま先部から踵部の長さにおいて，正面図及び背面図のつま先部から１０分の３の箇所）からつま先部までの領域においてアウターソールの底面が視認できる形状で形成されたアウターソールの上部に形成されたＢ層の上部に積
層して形成され，
(d)平面図において視認できる形状で形成され，
(e)底面図において視認できない形状で形成されている。
イ被告製品の靴底の構成態様
本件意匠と対比すべき被告製品の靴底の部分には，以下のとおりＤ層を加えるべきであり，これによると，その構成態様は以下のとおりである(以下，Ｄ層を加えた意匠を「被告特定意匠」という。)。
(ｱ)基本的構成態様
ａ靴底から地面に接するアウターソールの上部に接合するミッドソールであ
り，
ｂ当該ミッドソールは，つま先部から踵部の長さにおいて踵部から正面図及び背面図の５分の３の箇所までの領域にわたって，各層が当該靴底の周縁に沿って連続的に延在する４層（Ａ層ないしＤ層）が順次積層して形成されており，ｃつま先部から踵部の長さにおいて，つま先部から正面図及び背面図の５分の２の箇所まで当該靴底の周縁に沿って連続的に延在する３層（Ｂ層ないしＤ層）構造により形成されており，当該３層がつま先部付近でわずかに上方に湾曲して形成
されており，
ｄつま先部から踵部において当該靴底周縁部に沿って連続的に延在し，Ｂ層の上部に積層するＣ層は，当該靴底の周縁全体にわたって，Ｂ層に対して略直角に外側に向けて略逆Ｌ字型の段差を形成して顕著に突出しており，ｅつま先部から踵部においてアウターソールの周縁部に沿って連続的に延在し当該靴底の周縁全体にわたって略直角に外側に向けて略逆Ｌ字型の段差を形成して突出しているＣ層の上部に密着して積層するＤ層は，Ｃ層から周縁部外側にやや
膨出して形成され，
ｆ当該靴底の底面図において，Ｃ層は当該靴底の周縁全体にわたって，Ｂ層に対して略直角に外側に向けて略逆Ｌ字型の段差を形成して突出している部分には，当該靴底の周縁全体にわたって，所定の間隔で順次配列された多数の縫い目からな
る模様が形成され，
ｇ当該靴底の平面図において，Ｄ層はＣ層の上部にあって当該靴底の周縁全体にわたって，Ｂ層に対して略直角に外側に向けて略逆Ｌ字型の段差を形成して突出しており，当該突出部分には当該靴底の周縁全体にわたって，所定の間隔で順次配
列された多数の縫い目からなる模様が形成され，
ｈ左側面図において，アウターソールの底面が僅かに視認できる状態で形成されたアウターソール部の上部にアウターソールの周縁に沿って積層する３層（Ｂ層，Ｃ層，Ｄ層）が形成され，Ｃ層，Ｄ層はＢ層に対して略直角に外側に向けて略逆L
字型の段差を形成して顕著に突出しており，
ｉ右側面部において，アウターソールの底面が僅かに視認できる状態で形成された踵部のアウターソールの上部に積層する４層（Ａ層ないしＤ層）が形成され，Ｃ層，Ｄ層はＢ層に対して略直角に外側に向けて略逆L字型の段差を形成して顕著に突出して形成されている。
(ｲ)具体的構成態様
ａＡ層は，
(a)つま先部から踵部の長さにおいて踵部から正面図及び背面図の５分の３の箇所までの領域にわたってアウターソールの上部に接し，(b)正面図及び背面図において，アウターソールに接する面が踵部付近から踵部
にかけて上部に向けて緩やかに湾曲しており，
(c)踵部から５分の３の箇所から踵部に向けてＢ層と接する部分が略直線状を形成し，アウターソールの上面との間で，略三角形を形成し，(d)右側面図において側面の両辺がなだらかに膨らんだ台形状であり，アウターソールと接する面がなだらかに凹んだ形として形成され，(e)Ｃ層及びＤ層がＢ層に対して略直角に外側に向けて略逆L   字型の段差を形成して顕著に突出していることから，平面図及び底面図からは見えない形で形成され
ており，
ｂＢ層は，
(a)つま先部から踵部の長さにおいて踵部から正面図及び背面図の５分の３の箇所までの領域にわたってＡ層の上部に積層して形成され，Ａ層に対して外側に膨
出した形で形成されており，
(b)つま先部から踵部の長さにおいて踵部から正面図及び背面図の５分の３の箇所までの領域にわたってアウターソールの周縁部上部に接して形成され，(c)つま先部付近で僅かに上方に湾曲して形成され，(d)当該靴底の左側面図において，つま先部の湾曲により，アウターソールの底面が僅かに視認できる形状で形成されたアウターソールの上部に形成され，(e)Ｃ層及びＤ層がＢ層に対して略直角に外側に向けて略逆L   字型の段差を形成して顕著に突出していることから，平面図及び底面図からは見えない形で形成され，(f)Ｂ層の側面全体に略四角形状又は略三角形状の多数の図柄が当該靴底の周縁全体にわたってランダムに配置されている形で形成されている。
ｃＣ層は，
(a)当該靴底周縁部においてＢ層の上部に積層され，当該靴底の周縁全体にわたって，Ｂ層に対して略直角に外側に向けてＢ層の周縁に約３ミリメートルの略逆L
字型の段差を形成して突出し，
(b)つま先部付近で僅かに上方に湾曲して形成され，(c)当該靴底の左側面図において，Ｂ層の上部に積層され，Ｂ層に対して略直角に外側に向けてＢ層の周縁に約３ミリメートルの略逆L字型の段差を形成して突出
し，


(d)当該靴底の周縁全体にわたって，Ｃ層の側面は，当該側面の上部の径が当該側面の下部の径と略同一となる平面の形状を形成しており，当該側面の厚みは当該靴底の周縁全体にわたってほぼ均一に形成されており，(e)当該靴底の底面図において，Ｃ層は当該靴底の周縁全体にわたって，Ｂ層に対して略直角に外側に向けて略逆L字型の３ミリメートルの段差を形成して突出している部分には，当該靴底の周縁全体にわたって，約３ミリメートルから４ミリメートルの間隔を空けて，各々が靴底の周縁に沿って，各々が約５ミリメートルの長さ寸法，約１ミリメートルの幅寸法を有する多数の縫い目が模様をなすように順次
に配列されて形成されており，
(f)Ｃ層の側面全体に略四角形状又は略三角形状の多数の図柄が当該靴底の周縁全体にわたってランダムに配置されている形で形成され，(g)当該靴底の平面図では，Ｄ層に覆われて視認できない形状で形成されている。
ｄＤ層は，
(a)当該靴底周縁部においてＣ層の上部に積層され，当該靴底の周縁全体にわたって，Ｃ層に対して約１ミリメートル膨出した形でＣ層を覆っており，(b)つま先部付近で僅かに上方に湾曲して形成され，(c)当該靴底の平面図において，Ｄ層は当該靴底の周縁全体にわたって，Ｂ層に対して略直角に外側に向けて略逆L字型の３ミリメートルの段差を形成して突出している部分に，当該靴底の周縁全体にわたって，約３ミリメートルから４ミリメートルの間隔を空けて，各々が靴底の周縁に沿って，各々が約５ミリメートルの長さ寸法，約１ミリメートルの幅寸法を有する多数の縫い目が模様をなすように順次に
配列されて形成されており，
(d)当該靴底の平面図では，当該靴底の周縁部の最上層部として視認され，Ｄ層によりＢ層，Ｃ層は視認できない形状で形成されている。
イ本件意匠の要部
本件意匠の要部は，本件意匠の上記各構成態様の組合せによるもののみである。
ウ本件意匠と被告特定意匠との対比
本件意匠と被告特定意匠は，大まかにいっても，
(ｱ)本件意匠は踵部付近が３層構造であるのに対し，被告特定意匠は４層構造であり，本件意匠はつま先部から中央部にかけて２層構造であるのに対し，被告特定
意匠は３層構造である点，
(ｲ)本件意匠はつま先部が大きく立ち上がっており（いわば反り上がった状態であり），Ｂ層，Ｃ層もつま先部に向けて大きく立ち上がっている点に大きな特徴があるが，被告特定意匠はアウターソール部分が地面に対してほぼ並行であり，僅かに靴先が上方に湾曲しているのみであり，本件意匠では平面図において上部からＢ層，Ｃ層が見えるのに対し，被告意匠ではＤ層しか視認できない点，(ｳ)本件意匠は当該靴底の周縁部にＢ層，Ｃ層を積層して形成されているが，Ｂ層とＣ層は連続しつつ各自膨出しており，なだらかな段差が形成されているのに対し，被告特定意匠はＣ層がＢ層に対して略直角に外側に向けて略逆L字型の段差を形成して看者がそれをつまんで持ち上げることができるほど顕著に突出している点，(ｴ)本件意匠については靴底部分に縫い目による模様は形成されていないが，被告特定意匠については底面図においてＣ層に当該靴底の周縁全体にわたって，所定の間隔で順次配列された多数の縫い目からなる模様が形成され，平面図においてＤ層に当該靴底の周縁全体にわたって，所定の間隔で順次配列された多数の縫い目か
らなる模様が形成されている点，
(ｵ)本件意匠についてはＢ層，Ｃ層に模様が付されていないが，被告特定意匠に
はＢ層及びＣ層に模様が付されている点，
等で差異が存在しており，靴底という点に着目して観察した場合にはいずれも需要者に対し，視覚を通じて異なる美感を起こさせるものである。
エ本件意匠と被告意匠の対比
仮にＤ層を除外した被告意匠との対比を検討しても，本件意匠と被告意匠には，(ｱ)本件意匠はつま先部が大きく立ち上がっており（いわば反り上がった状態であり），Ｂ層，Ｃ層もつま先部に向けて大きく立ち上がっている点に大きな特徴があるが，被告意匠はアウターソール部分が地面に対してほぼ並行であり，僅かに靴先が上方に湾曲しているのみであり，本件意匠では平面図において上部からＢ層，Ｃ層が見えるのに対し，被告意匠ではＣ層しか視認できない点，(ｲ)本件意匠は当該靴底の周縁部にＢ層，Ｃ層を積層して形成されているが，Ｂ層とＣ層は連続しつつ各自膨出しており，なだらかな段差が形成されているのに対し，被告意匠はＣ層がＢ層に対して略直角に外側に向けて略逆Ｌ字型の段差を形成して看者がそれをつまんで持ち上げることができるほど顕著に突出している点，(ｳ)本件意匠については靴底部分に縫い目による模様は形成されていないが，被告意匠については底面図においてＣ層に当該靴底の周縁全体にわたって，所定の間隔で順次配列された多数の縫い目からなる模様が形成され，平面図においてＣ層に当該靴底の周縁全体にわたって，所定の間隔で順次配列された多数の穴からなる模
様が形成されている点，
(ｴ)本件意匠についてはＢ層，Ｃ層に模様が付されていないが，被告意匠にはＢ
層及びＣ層に模様が付されている点，
等大きな相違が存在しており，靴底という点に着目して観察した場合にはいずれも需要者に対し，視覚を通じて異なる美感を起こさせるものである。オしたがって，被告製品の靴底の意匠である被告特定意匠ないし被告意匠は本件意匠に類似せず，被告製品の製造販売行為は本件意匠権の侵害とはならない。(2)本件意匠権に基づき権利行使することが許されるか。
（被告らの主張）
本件意匠は，意匠登録出願前に頒布された刊行物に記載された意匠（乙１４，乙１５）と類似するものであり，又は，同一物品である靴底の公知意匠（乙８ないし乙１５）に基づき，その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が意匠登録前に容易に意匠の創作をすることができたものであるから，意匠法３条１項３号又は２項に違反するものであり，同法４１条，特許法１０４条の３第１項により，原告は，本件意匠権に基づき権利を行使することは許されない。
（原告の主張）


公知意匠である欧州共同体商標意匠庁発行に係る意匠公報（乙１４，乙１５）に掲載された意匠は，本件意匠の要部に係る①ないし④の構成態様（上記(1)(原告の主張)ウ）を具備するものではないし，いずれも靴底のミッドソールの形状において，Ａ層ないしＣ層に該当する層が全て平坦であることから，正面視において踵部が地面から垂直であるのに対し，本件意匠はＡ層ないしＣ層の各側面にそれぞれ凹凸をもたせることで，正面視において踵部が「く」の字型を形成しているという差異がある。
この差異点は，靴の全体形状のイメージに与える影響が大きく，需要者に視覚を通じて異なる美感を起こさせるものであるから，上記公知意匠は，本件意匠に類似しない。
また，本件意匠の要部に係る①ないし④の構成態様を全て開示している公知意匠は存在しない以上，上記欧州共同体商標意匠庁発行に係る意匠公報に基づいて本件意匠が容易に創作できたなどという余地はない。
したがって，本件意匠に意匠法３条１項３号又は同条２項の無効事由が存しないことは明らかである。
(3)損害額
（原告の主張）
ア被告製品の販売数
被告らは，平成２７年初旬の発売開始以降，現在までに，被告製品を少なくとも１万足以上販売している。
原告は，これを上回る製造能力を有しており，被告らによる被告製品の販売個数が，原告が販売可能であった原告製品の個数を超えるものではないことは明らかである。
イ原告製品の単位数量当たりの利益の額
本件意匠に係る靴底を用いた原告製品４種類の販売価格の平均価格は９１２５円（税別）である。
原告製品「ＫＡＹＡＫ」   ８９００円（税別）
原告製品「ＶＩＶＩＡ」   ８９００円（税別）
原告製品「ＴＥＮＮＩＳ」８９００円（税別）
原告製品「ＭＩＮＩＥ」   ９８００円（税別）
各原告製品の販売価格から，製造原価等の変動経費を差し引いた，原告製品の単位数量当たりの利益率は，販売価格の６割を下ることはない。したがって，原告製品の単位当たりの利益額は，９１２５円×０.６＝５４７５円となる。
ウ意匠法３９条１項に基づく損害額
被告製品の販売数量及び原告製品の単位数量当たりの利益額は前記のとおりである。
したがって，意匠法３９条１項の適用による本件における原告の損害額は１万足×５４７５円＝５４７５万円である。
エ弁護士費用
被告らの侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用相当の損害額は，被告が受けた利益の額の１割に当たる５４７万５０００円を下回らない。
オまとめ
本件訴訟においては，上記ウ，エの合計６０２２万５０００円の内金１０００万円及びこれに対する不法行為の日の後の日である平成２７年９月１２日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める。
（被告らの主張）
原告の主張は争う。
第３当裁判所の判断
１争点１（被告意匠は本件意匠と類似するか）について
(1)本件意匠の構成
証拠（甲１，甲２，甲４の１，２）及び弁論の全趣旨によれば，部分意匠である本件意匠の構成態様は次のとおりと認められる。
ア基本的構成態様
(ｱ)ミッドソール（中底）とアウターソール（外底）が一体化した靴底の形態である。
(ｲ)ミッドソールは，踵部から土踏まず部までが３層（ＡないしＣ層）構造により形成され，土踏まず部からつま先部までが２層（Ｂ層，Ｃ層）構造により形成されている。
(ｳ)Ａ層は，土踏まず部から踵部にかけてアウターソールの上面に接しており，土踏まず部から踵部に向かうにつれ，弧面状に高さが増すように形成されている。(ｴ)Ｂ層は，踵部から土踏まず部においてはＡ層の上面に接し，土踏まず部からつま先部においてはアウターソールの上面に接しており，つま先部からＡ層と接する点に向かって徐々に厚みを増し，Ａ層と接する点から土踏まず部後方にかけて徐々に薄くなり，土踏まず部後方から踵部にかけては均一の厚みを有している。(ｵ)左側面図において，アウターソールの底面が視認できる状態で形成されたアウターソール部の上部にアウターソールの周縁に沿って積層する２層（Ｂ層，Ｃ層）が形成され，
(ｶ)Ｃ層は，Ｂ層の上面に接しており，踵部からつま先部までほぼ均一の厚みの層を形成している。
イ具体的構成態様
(ｱ)正面図及び背面図において，踵部は，Ａ層ないしＣ層とも側面が膨らんだ形状を有し，正面図においては踵部のＡ層右上端部とＢ層右下端部，Ｂ層右上端部とＣ層右下端部がそれぞれ連続し，背面図においては踵部のＡ層左上端部とＢ層左下端部，Ｂ層左上端部とＣ層左下端部がそれぞれ連続し，その境目を凹部分とした略「く」の字型を形成している。
(ｲ)右側面図においては，Ａ層ないしＣ層とも側面が膨らんだ形状を有し，Ａ層左右上端部とＢ層左右下端部，Ｂ層左右上端部とＣ層左右下端部はそれぞれ連続し，その境目は凹部分とした略「く」の字型を形成している。(ｳ)左側面図においては，つま先部は，Ｂ層及びＣ層とも側面が膨らんだ形状を有し，Ｂ層左右上端部とＣ層左右下端部が連続し，その境目は，直線に近い略「く」の字型を形成している。
(ｴ)踵部におけるＡ層の厚みとＢ層の厚みの比率は約１.４３：１である。(ｵ)踵部におけるＡ層の厚みとＣ層の厚みの比率は約２：１である。(ｶ)Ｂ層の，踵部の厚みとＡ層接地点の厚みとつま先部の厚みの比率は約１.７５：２：１である。
(2)本件意匠の要部


ア意匠の類否を判断するに当たっては，意匠を全体として観察することを要するが，その際には，意匠に係る物品の性質，用途，使用態様，さらに公知意匠にはない新規な創作部分の存否その他の事情を参酌して，取引者・需要者の最も注意を惹きやすい部分を意匠の要部として把握し，登録意匠と相手方意匠が，意匠の要部において構成態様を共通にしているか否かを観察することが必要である。イそこで，まず，本件意匠の要部がどこにあるのかについて検討すべきところ，本件意匠に係る物品は靴底であって靴の一部を構成するものであるが，後掲の各証拠によれば，つま先部に比して踵部に厚みのある靴底において，①靴底の周に溝等を刻むことにより複数の層を重ね合わせたように見せた靴底（乙８から乙１３），②複数の層を重ね合わせ，うち一枚の層の厚みを変化させることにより踵部に厚みを持たせた形状とした靴底（乙１３），③正面視において，ミッドソールが３層に分かれ，踵部から土踏まず部までをＡ層からＣ層の３層構造，土踏まず部からつま先部までをＡ層及びＣ層の２層構造とする構成の靴底（乙１３），④正面視において，ミッドソールが３層に分かれ，踵部から土踏まず部までをＡ層からＣ層の３層構造，土踏まず部からつま先部までをＢ層及びＣ層の２層構造とする構成の靴底（乙１４）が公知であることが認められ，これらからすると，踵部に厚みのある靴底において，複数の層を重ね合わせ，あるいは重ね合わせたように見せた靴底はありふれたものであり，土踏まず部付近を境として，ソールの層数を変化させる構成自体も，そのような靴底のなかで，厚みを変化させる一つの手法ということができ，したがって，本件意匠のうち基本的構成態様そのものは，新規な創作部分ではないということができる。
そして，そもそも靴底及びこれと一体となった靴は，その用途目的に応じて基本的な形態が定まっているものであることからすると，需要者は，まず，その購入目的に沿った基本的な形態の靴の類型を選択し，さらに，その中で具体的形態の差異に注目するものと考えられるから，このような観点のもと，上記公知意匠を踏まえて本件意匠についてみると，本件意匠については，①靴底を構成する３層のソールの側面がいずれも膨らむような形状を有していて，②正面図において，Ａ層右上端部とＢ層右下端部，Ｂ層の右上端部とＣ層の右下端部がそれぞれ連続し，背面図においては，踵部のＡ層左上端部とＢ層左下端部，Ｂ層左上端部とＣ層左下端部がそれぞれ連続し，その境目を凹部分とした略「く」の字型を形成しており，③右側面図において，Ａ層左右上端部とＢ層左右下端部，Ｂ層左右上端部とＣ層左右下端部はそれぞれ連続し，その境目は凹部分とした略「く」の字型を形成しており，④左側面図において，Ｂ層左右上端部とＣ層の左右下端部が連続し，その境目は，直線に近い略「く」の字型を形成しているものであることに特徴がみられ，この具体的な形状に需要者の注意が惹かれるものと認められる。そして，本件意匠は，これら四つの要素が相俟って，需要者に対し，３層のソールの１層ごとが，革素材の部材を実際に重ね合わせたように見せるとともに，全体としての一体感を保ち，全体に丸みを帯びた柔らかな美感を起こさせているということができる。したがって，本件意匠の要部は，前記①を基本として，②ないし④の特徴が出るようＡ層ないしＣ層を重ね合わせた点にあるというべきである。ウなお原告は，本件意匠において，Ａ層が上部から底部にかけてなだらかな丸みを帯びた面からなるやや末広がりの形状とした構成も要部であると主張するが，その形状は右側面図から十分は看取し得ず，またその形状だけでは靴底の形状として際立った特徴というには足りないから，これが，需要者の注意が惹かれる特徴的な構成とまでは認められず，前記のように，そのような形状のＡ層とそうでないＢ層との関係性において，その接合する形状が略「く」の字型を形成する構成とすることによって，革素材の部材を実際に重ね合わせたように見せる特徴として評価されるべきであるから，この点だけを取り出して要部ということはできない。
(3)被告意匠の構成
証拠（乙１，乙２，乙４）及び弁論の全趣旨によれば，被告意匠の構成態様は，次のとおりと認められる（被告は，「靴底」を物品とする本件意匠と対比すべき対象となる被告製品の部分としては，被告が特定した被告意匠にさらにＤ層を含んだ被告特定意匠を用いるべき旨主張しているが，証拠（甲１４）によれば，Ｄ層なるものは，被告製品のアッパー部分と靴底部分の接着時に，その接着部分を装飾するための部品にすぎず，見た目にも機能的にも靴底とはいえない部材であるから，靴底を物品とする本件意匠と対比すべきは，被告製品の靴底のうちＤ層を除いた部分であって，被告意匠によるのが相当である。）。
ア基本的構成態様
(ｱ)ミッドソール（中底）とアウターソール（外底）が一体化した靴底の形態である。
(ｲ)ミッドソールは，踵部から土踏まず部までが３層（ＡないしＣ層）構造により形成され，土踏まず部からつま先部までが２層（Ｂ層，Ｃ層）構造により形成されている。
(ｳ)Ａ層は，土踏まず部から踵部にかけてアウターソールの上面に接しており，土踏まず部から踵部に向かうにつれ，弧面状に高さが増すように形成されている。(ｴ)Ｂ層は，踵部から土踏まず部においてはＡ層の上面に接し，土踏まず部からつま先部においてはアウターソールの上面に接しており，つま先部からＡ層と接する点に向かって徐々に厚みを増し，Ａ層と接する点から土踏まず部後方にかけて徐々に薄くなり，土踏まず部後方から踵部にかけてはほぼ均一の厚みを有している。(ｵ)左側面図において，アウターソールの底面が視認できる状態で形成されたアウターソール部の上部にアウターソールの周縁に沿って積層する２層（Ｂ層，Ｃ層）が形成され，
(ｶ)Ｃ層は，Ｂ層の上面に接しており，踵部からつま先部までほぼ均一の厚みの層を形成している。
イ具体的構成態様


(ｱ)正面図及び背面図において，踵部は，Ａ層ないしＣ層とも側面が膨らんだ形状を有し（ただし，Ｃ層のそれはごく僅かである。），正面図においてはＡ層右上端部とＢ層右下端部は連続し，その境目を凹部分とした略「く」の字型を形成し，背面図においてはＡ層左上端部とＢ層左下端部は連続し，その境目を凹部とした略「く」の字型を形成しているが，Ｂ層とＣ層の境目は，Ｃ層がＢ層に対して外側に突出し，Ｂ層の外側面とＣ層の下側面で接する境目で略逆Ｌ字型の直角を形成している。(ｲ)右側面図においては，Ａ層ないしＣ層とも側面が膨らんだ形状を有し（ただし，Ｃ層のそれはごく僅かである。），Ａ層左右上端部とＢ層左右下端部，Ｂ層左右上端部とＣ層左右下端部はそれぞれ連続しており，Ａ層とＢ層の境目は凹部分となり，略「く」の字型を形成しているが，Ｃ層はＢ層に対して外側に突出し，Ｂ層の外側面とＣ層の下側面で接する境目で略逆Ｌ字型の直角を形成している。(ｳ)左側面図において，つま先部は，Ｂ層及びＣ層とも側面が膨らんだ形状を有し（ただし，Ｃ層のそれはごく僅かである。），Ｃ層がＢ層に対して外側に突出し，Ｂ層の外側面とＣ層の下側面で接する境目で略逆Ｌ字型の直角を形成している。(ｴ)踵部におけるＡ層の厚みとＢ層の厚みの比率は約１.３６：１である。(ｵ)踵部におけるＡ層の厚みとＣ層の厚みの比率は約２.３８：１である。(ｶ)Ｂ層の，踵部の厚みとＡ層接地点の厚みとつま先部の厚みの比率は約３.５：４：１である。
(4)本件意匠と被告意匠との対比
ア共通点
本件意匠と被告意匠とは，基本的構成態様において共通している。
イ差異点
本件意匠と被告意匠との具体的構成態様における差異点は，次の点である。(ｱ)具体的構成態様(ｱ)（正面図及び背面図）について本件意匠は，正面図においてミッドソールのＡ層右上端部とＢ層右下端部，Ｂ層右上端部とＣ層右下端部がそれぞれ連続し，その境目を凹部分とした略「く」の字型を形成し，背面図においてミッドソールのＡ層左上端部とＢ層左下端部，Ｂ層左上端部とＣ層左下端部がそれぞれ連続し，その境目を凹部分とした略「く」の字型を形成しているのに対し，被告意匠は，正面図においてミッドソールのＡ層右上端部とＢ層右下端部が連続し，その境目を凹部分とした略「く」の字型を形成し，背面図においてＡ層左上端部とＢ層左下端部が連続し，その境目を凹部分とした略「く」の字型を形成しているが，Ｂ層とＣ層の境目は，Ｃ層がＢ層に対して突出し，Ｂ層の外側面とＣ層の下側面で接する境目で略逆Ｌ字型の直角を形成する構成となっている点。
(ｲ)具体的構成態様(ｲ)（右側面図）について
本件意匠は，Ａ層左右上端部とＢ層左右下端部，Ｂ層左右上端部とＣ層左右下端部はそれぞれ連続しており，それぞれの境目は凹部分となり，略「く」の字型を形成しているのに対し，被告意匠は，Ａ層左右上端部とＢ層左右下端部，Ｂ層左右上端部とＣ層左右下端部はそれぞれ連続しており，Ａ層とＢ層の境目は凹部分となり，略「く」の字型を形成しているが，Ｂ層とＣ層は，Ｂ層の外側面とＣ層の下側面で接する境目で略逆Ｌ字型の直角を形成する構成なっている点。
(ｳ)具体的構成態様(ｳ)（左側面図）について
本件意匠は，ミッドソールのＢ層左右上端部とＣ層左右下端部が連続しており，その境目は，直線に近い略「く」の字型を形成しているのに対し，被告意匠は，ミッドソールのＢ層とＣ層の境目は，Ｃ層がＢ層に対して突出し，Ｂ層の外側面とＣ層の下側面で接する境目で略逆Ｌ字型の直角を形成する構成となっている点。(ｴ)具体的構成態様(ｴ)（踵部におけるＡ層の厚みとＢ層の厚みの比率）について本件意匠は約１.４３：１であるのに対し，被告意匠は約１.３６：１である。(ｵ)具体的構成態様(ｵ)（踵部におけるＡ層の厚みとＣ層の厚みの比率）について本件意匠は約２：１であるのに対し，被告意匠は約２.３８：１である。(ｶ)具体的構成態様(ｶ)（Ｂ層の，踵部の厚みとＡ層接地点の厚みとつま先部の厚みの比率）について本件意匠は約１.７５：２：１であるのに対し，被告意匠は約３.５：４：１である。
(5)本件意匠と被告意匠との類似性について
以上を前提に，本件意匠と被告意匠との類否について検討すると，前記認定の差異点のうち，差異点(4)イ(ｴ)ないし(ｶ)（Ａ層ないしＣ層の厚みの比率の差異）は，数値により確かめられる差異であるが，部位による比率の変化の度合いが似ているので，異なる美感をもたらすほどの大きな差異とはいえず，むしろ微差というべきである。
他方，被告意匠は，正面図，背面図，右側面図及び左側面図のいずれにおいても，３層のソールのうちＢ層とＣ層の関係が，本件意匠のそれと被告意匠のそれとでは異なり，被告意匠では，Ｃ層が下側の連続した２層からはみ出していて，その境目に略逆Ｌ字型の直角部分を形成するなど明らかに下の２層の周面とは視覚的連続性を欠いており，加えてＣ層の側面形状における膨らみが他の層よりも小さいことも，その視覚的印象を強めているが，これらの差異は本件意匠の要部にかかわる部位におけるものである。
そして，その結果，被告意匠は，３層からなるソールのうちＣ層部分が他の層とは異なる存在感を持ち，それが特徴となって全体に頑丈な印象を与えるものとなっていて，３層のソール全体が一体感を保ち，丸みを帯び柔らかな美感を起こさせる本件意匠とは異なる美感を起こさせているといえる。


平成２６年４月２４日判決言渡
平成２５年（行ケ）第１０２４９号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２６年４月８日
判                決
原            告      Ｘ
訴訟代理人弁理士      松      田              真同                    慶      田      晴      彦同                    太      田      恵      一被            告      特許庁長官指定代   理人       仲      間              晃同                    浜      岸      広      明同                    稲      葉      和      生同                    小      林      大      介同                    内      山              進
主                文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が不服２０１１－２１８５０号事件について平成２５年４月９日にした審決を取り消す。
第２事案の概要

１特許庁における手続の経緯等（争いがない。）
原告は，発明の名称を「ウェブ上の情報源およびサービスにアクセスする方法および装置」とする発明につき，平成１２年１２月２９日を国際出願日とする特許出願（特願２００１－５５０６３１号。パリ条約に基づく優先権主張・平成１１年１２月３０日（以下「優先日」という。），フランス国。以下「本願」という。）をした。原告は，平成２２年９月１３日付けで拒絶理由の通知を受けたので，平成２３年３月１８日付けの手続補正書により，特許請求の範囲の補正をした。原告は，同年５月３１日付けで拒絶の査定を受け，同年１０月７日，拒絶査定に対する不服の審判（不服２０１１－２１８５０号）を請求するとともに，同日付けの手続補正書により，特許請求の範囲の補正をした（この補正後の明細書及び図面をまとめて「本件明細書」という。）。特許庁は，平成２５年４月９日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本を，同年５月８日，原告に送達した。
２特許請求の範囲の記載（甲８）
補正後の本願の特許請求の範囲（請求項の数１１）の請求項１の記載は，以下のとおりである（以下，同請求項に記載された発明を「本願発明」という。）。「通信ネットワークを介してインターネットに接続された通信装置からウェブ上の情報源およびサービスにアクセスする方法であって：－ツリー状メニュー構造の中に構築され前記通信装置の中にローカル的に予め記憶された複数の選択ページ（各選択ページは１組のアイコンを有する）の
うちの一の選択ページを表示する一以上の段階と，
－表示中の選択ページ内の一のアイコンの選択に応じて，選択された当該アイコンに対応する情報源のアドレスを通信ネットワークに発信する段階，
とを包含し，
その特徴は，各選択ページ毎に，前記１組のアイコンは遠隔情報源に直接アクセスするための一以上のアイコン，および，前記ツリー状メニュー構造の

中の他の選択ページにローカル的にアクセスするための一以上の選択用アイコ
ンを有し，
前記遠隔情報源は表示段階および選択段階の際にローカル的に生成されたアドレスを有することからなる方法。」
３審決の理由
審決の理由は，別紙審決書写しのとおりである。要するに，本願発明は，特開平１１－２５９４９６号公報（甲１。以下「引用文献」という。）に記載された発明（以下「引用発明」という。）及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない，というものである。
審決が認定した引用発明の内容，本願発明と引用発明との一致点及び相違点は以下のとおりである。
引用発明の内容
「各ユーザ端末にセットアップされているブラウザから，ＬＡＮ回線およびルータを経由しインターネット上のホームページに容易にアクセスする方
法であって，
ホームページのＵＲＬを登録したブックマークファイルをブラウザに表示し，前記ＵＲＬを呼び出してホームページにアクセスすることを含む，方法。」
一致点
「通信ネットワークを介してインターネットに接続された通信装置からウェブ上の情報源およびサービスにアクセスする方法であって：－前記通信装置の中にローカル的に予め記憶された選択用表示情報（選択用表示情報は１組の情報アクセスのための表示を有する）を表示する一以上
の段階と，
－表示中の選択用表示情報内の一の情報アクセスのための表示の選択に応

じて，選択された当該情報アクセスのための表示に対応する情報源のアドレ
スを通信ネットワークに発信する段階，
とを包含することからなる方法。」
相違点
ア相違点１
「選択用表示情報について，本願発明が，「ツリー状メニュー構造の中に構築」された「複数」の「選択ページ」としているのに対し，引用発明は，「ブックマークファイル」に関し，そのような構成となっていない点。」
イ相違点２
「選択用表示情報の表示方法について，本願発明が，ツリー状メニュー構造の中に構築された複数の選択ページの「うちの一」の選択ページを表示することとしているのに対し，引用発明は，表示方法について明りょうでない点。」
ウ相違点３
「選択用表示情報中の情報アクセスのための表示について，本願発明が，「アイコン」であるのに対し，引用発明は，具体的に言及されていない点。」
エ相違点４
「選択用表示情報の特徴について，本願発明が，各選択ページ毎に，「前記１組のアイコンは遠隔情報源に直接アクセスするための一以上のアイコン，および，前記ツリー状メニュー構造の中の他の選択ページにローカル的にアクセスするための一以上の選択用アイコンを有」することとしているのに対し，引用発明は，そのような構成となっていない点。」
オ相違点５
「本願発明が「遠隔情報源は表示段階および選択段階の際にローカル的

に生成されたアドレスを有する」としているのに対し，引用発明は，そのような構成になっていない点。」
第３原告主張の取消事由
１取消事由１（引用発明の認定の誤り）
特許庁審査基準の「第Ⅱ部特許要件    第２章新規性・進歩性」の「２．４進歩性判断の基本的な考え方」のには，「具体的には，請求項に係る発明及び引用発明（一又は複数）を認定した後，論理付けに最も適した一の引用発明を選び，」と記載されている。


しかし，審決は，引用文献【０００３】に記載された「引用文献から見た従来技術である発明」（審決において技術的事項Ａとされたもの。）と引用文献【００１２】ないし【００１４】に記載された「引用文献に記載の発明」（審決において技術的事項Ｂとされたもの。）の，それぞれ異なる二つの発明を混在させて引用発明の認定を行っており，このような認定は誤りである。引用文献の図２（判決注・別紙参照）には，ユーザ端末１内のブラウザＡ１１の   ＵＲＬ   登録フ   ァイル   である   ブック   マーク   ファイ   ルであ   るBookmark.htmファイル，ユーザ端末２内のブラウザＢ１２のＵＲＬ登録ファイルであるブックマークファイルすなわちFavoritesファイル，及び，図２の中央部に記載されている共有ブックマークファイル１７の３つが記載されている。しかし，審決は，審決の用いる「ブックマークファイル」が上記のいずれを指すのかを明示していない。
引用文献において，ブラウザに表示されるブックマークファイルは，共有ブックマークファイル１７であって，Bookmark.htmファイルや   Favoritesファイルではないから，審決が，引用発明において，「ホームページのＵＲＬを登録したブックマークファイルをブラウザに表示し，」と認定したブックマークファイルは，【従来の技術】のブックマークファイルではなく，【発明の実施の形態】のブックマークファイルである。そして，【従来の技術】

記載の発明に共有ブックマークファイル１７は存在せず，審決は二つの発明を混在させている。
２取消事由２（一致点の認定の誤り）
審決は，引用発明の「各ユーザ端末にセットアップされているブラウザから，ＬＡＮ回線およびルータを経由しインターネット上のホームページにアクセスする方法」は，本願発明の「通信ネットワークを介してインターネットに接続された通信装置からウェブ上の情報源およびサービスにアクセスする方法」に相当する，と認定判断している。しかし，引用発明においてはブラウザが構成要素とされているものの，本願発明においてはブラウザが構成要素として記載されていない。
３取消事由３（相違点の判断の誤り）
相違点１ないし４について
ア引用発明における課題は，複数のブラウザが個々に格納した格納データを共有利用することであるが，これは，引用発明の構成により，既に解決済みである。したがって，引用発明に再公表特許第９９／１７２２９号公報（甲２，以下「参考文献１」という。），欧州特許出願公開第８４７０１９号明細書（甲３，以下「参考文献２」という。），「山田祥平，山田祥平のＷｅｂブラウザ活用術第５回，インターネットＡＳＣＩＩ，日本，株式会社アスキーASCII    Corporation，１９９９年１０月１日，第4巻，第１０号，p.132」（甲４，以下「参考文献３」という。）及び特開平１１－２１２９９８号公報（甲５，以下「参考文献４」という。）に記載されている技術を適用しようとする動機付けが存在しない。イ引用文献に記載の発明から出発して，審決の論理付けに従って相違点１ないし４に係る構成とするには，引用発明に対して，多くの引用文献に記載されていない技術を非常に複雑に組み合わせることが必要となる。しかし，このような複雑な組み合わせを，優先日時点の当業者が行うのは極め

て困難である。
ウ審決は，「当該ツリー状構造であるブックマークの，各フォルダのリンク情報の表示において，・・・（２）上記リンク情報表示画面を，ホームページへのリンク表示に加えて，ツリー構造上の他のリンク情報表示画面へアクセスするリンク表示も有するよう構成すること・・・は，いずれも本願の優先日前に周知構成と言えるものであり（例えば，・・・（２）については参考文献２の上記Ｊ及びＫの記載，参考文献３の上記Ｌの記載・・・をそれぞれ参照。）」と認定している。
しかし，上記参考文献の記載は，いずれも「当該ツリー状構造であるブックマークの，各フォルダのリンク情報の表示」に係る技術ではなく，上記認定は誤っている。
また，参考文献３に記載されているのは，「お気に入りファイルをＷｅｂサーバ（通常，遠隔地にある）に置いておけば，どこからでもネットワーク経由でそのお気に入りファイルを参照できる」という技術であって，参考文献３の画面１２に表示されているファイル群及びフォルダは，その実体データは遠隔地であるＷｅｂサーバに存在するものであるから，本願発明のように，ローカル側ではなくネットワーク側に存在するものである。しかも，ローカル処理ではなくＷｅｂサーバへのアクセスが先に行われていることが必要であるから，引用発明のブラウザのブックマークとは使い方が異なる。
エ審決は，相違点２について，引用発明は，選択用表示方法の表示方法について明瞭でないとしているが，明瞭でない表示方法に基づいて，審決の認定するような構成変更を行うのは，優先日時点の当業者にとって極めて困難である。
オ「CRAIG   STINSON，CARLSIECHERT，Ｗｉｎｄｏｗｓ   ＮＴＷｏｒｋｓｔａｔｉｏｎＶｅｒｓｉｏｎ４．０    オフィシャルマニュアル，株式会

社アスキー，１９９９年７月１１日，第１版第９刷発行，pp.107-113」（甲６，以下「参考文献５」という。）記載の技術はフォルダについての技術であり，ブックマークファイルの表示についての技術ではないし，引用発明においては，上記エ記載のとおり，表示方法も明瞭ではないから，参考文献５記載の技術を引用文献に適用する動機付けがない。また，仮に，参考文献５記載の技術を適用して，一の画面のみを表示するように構成を変更すると，ブラウザ上に表示されるブックマークの階層関係がブラウザのユーザにとって分かりにくくなってしまう不都合があるので，あえて，ブックマークファイルの表示のための構成に，参考文献５記載の技術を適用して，一の画面のみを表示するように構成を変更しようとする動機はない。
したがって，審決の，「一般に，コンピュータ装置上で情報にアクセスするための，ツリー状構造にある複数の画面表示のうち，一の画面のみを表示するようにすることは，普通に行われる事項（必要であれば，参考文献５の上記Ｎ及びＰ参照）であるから，上記ブックマークの表示において同様に構成することに格別困難性は認められない。」との認定は誤りである。
相違点５について
ア本願発明における「遠隔情報源は表示段階および選択段階の際にローカル的に生成されたアドレスを有する」という記載は，遠隔情報源が，ＵＲＬアドレス等のアドレスを有しており，このアドレスが，本願発明に係る方法における表示段階と選択段階の進行に伴いローカル的に（つまり，ネットワークの向こうではなく手元の通信装置側で）生成されることを意味する。
これに対し，審決は，引用発明において，ホームページのＵＲＬ（情報源のアドレスに相当）は，登録時に，ユーザ端末側のファイル中に生成さ


れていると認定しているが，この登録時とは，ネットワークにアクセスしている時である。したがって，引用発明におけるホームページのＵＲＬの生成はローカル的に行われていない。
そして，優先日時点の当業者が，引用発明において登録時に行われているホームページのＵＲＬの生成を，登録時とは違うタイミングで生成するように構成変更しようとする動機付けは存在しないし，上記の構成変更をする必要性も不明である。
イしたがって，引用発明のブックマークファイルにおける，ホームページのＵＲＬ（情報源のアドレスに相当）は，登録時に，ユーザ端末側のファイル中に生成されており，これは局地的に生成されているといえるものであるとの審決の認定判断，及び，当該アドレスをいずれの時点で生成するかにおいて，技術上格別なる困難性が生じるものとは認められず，必要により適宜行う程度の事項であるので，相違点５は格別なものではない，との審決の認定判断は誤りである。
４取消事由４（手続違背）
拒絶理由通知及び拒絶査定では，引用文献の【発明の実施の形態】の記載に基づいて引用発明を認定している。したがって，仮に被告の主張するように審決が引用文献の【０００３】以前の従来技術の記載に基づき引用発明を認定しているとすると，審決は，異なる発明に基づいて引用発明を認定して拒絶をしていることとなる。よって，特許法１５９条２項の「拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に該当するため，同項が準用する同法５０条の規定に従い，審判合議体は，特許出願人（原告）に対し，査定時に用いた発明ではなく，別の発明をもって引用発明を新たに認定し直して行ったことを明示する新たな拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して，特許出願人（原告）に意見書を提出する機会を与えなければならなかった。しかし，そのような新たな拒絶の理由が，審判段階に

おいて通知されていない。
よって，審決には特許法１５９条２項違反の手続上の違法がある。審決は，査定時とは全く異なる本願発明と引用発明の一致点及び相違点の認定に基づいて判断されている。よって，特許法１５９条２項の「拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合」に該当するため，同項が準用する同法５０条の規定に従い，審判合議体は，特許出願人（原告）に対し，査定時に用いた発明ではなく，別の発明をもって引用発明を新たに認定し直して行ったことを明示する新たな拒絶の理由を通知し，相当の期間を指定して，特許出願人（原告）に意見書を提出する機会を与えなければならなかった。しかし，そのような新たな拒絶の理由が，審判段階において通知されていない。
５取消事由５（判断の遺漏）
原告は，審査及び審判時に，意見書及び審判請求書において，本願発明と，引用文献に記載の発明とでは，発明の課題も，解決手段も，全く異なっていることを主張したが，審査官も審判合議体もこれを無視して拒絶査定及び審決を行っている。したがって，審決は，課題及び解決手段が相違していることについての判断を遺漏しており，手続に違法がある。
第４被告の反論
１取消事由１（引用発明の認定の誤り）について
審決は，引用文献に【従来の技術】として記載される，端末内のブラウザに備えられたブックマーク等を用いてインターネットにアクセスという，一般的な従来技術をもって引用発明と認定したものである。そして，これについては，引用文献の全体的な記載を引用するものであるが，基本的には引用文献【０００３】以前の従来技術の記載を基に認定をしており，また図２にもユーザ端末１，２内にはブラウザの備えるブックマーク等が示されており，従来技術を含む構成が明示されている。また，ブックマークの表示に関して，

審決ではあくまで従来の技術である一般的なブックマークに対し，「ＵＲＬを呼び出すために，「ブックマークファイル」を「ブラウザ」に表示させることは明かである」としたものであり，引用文献【００１２】以降の引用はあくまでその例示として引いたものであって，特定の共有ブックマークファイル等を認定したものではない。あえて対応させるならば，端末側に有するBookmark.htmファイル及びFavorites   ファイルがこれに当たる。一般にブラウザのブックマークが，ＵＲＬを容易に呼び出し，操作上インターネットへのアクセスを容易にする機能を果たすものであることは技術常識として明らかである。また，審決は，引用発明のこの点の認定をもって本願発明との対比・判断を行っていないことから，当該認定は審決の結論に影響を及ぼすものでもない。
２取消事由２（一致点の認定の誤り）について
一般にブラウザを用いてインターネット上の情報又はサービスにアクセスすることは技術常識であり，本願発明の請求項の記載もあえてブラウザを用いることを排除しておらず，また本願明細書の記載をみてもブラウザを用いてインターネットにアクセスする以外の方法を実施形態として記載もしていないので，審決の認定に誤りはない。
３取消事由３（相違点の判断の誤り）について
相違点１ないし４について
ア引用発明は，「複数のブラウザが個々に格納した格納データを共有利用すること」という課題を解決した発明ではなく，インターネットアクセス技術における極めて一般的な課題を当然に有する一般的な従来技術である。また，周知技術等が引用発明と同様のブックマークに関する技術分野に属するものであるから，当業者であれば，ブックマークの表示の構成として上記周知技術等を採用することは容易である。
イ参考文献１ないし５はそれらの事項を例示するため挙げたもので，直接

引用発明と組み合わせることが容易に想到することができるとしたものではない。また，単に相違点や副引用例の参考文献が多いことをもって進歩性があるとはいえず，審決は，相違点１ないし４となる事項は，技術的観点からブックマークの表示に関するものとしていずれも容易に想到することができると判断している。
ウ参考文献２は，各サブメニューにおいてブラウザを介してインターネットを通じてＨＴＭＬページにアクセスするためのメニュー構造に関するもので，また図１からも明らかなようにメニュー構造はツリー状構造といえ，これは審決で認定した周知の構成と同等の機能を果たすものであり，参考文献３もツリー状構造であるといえる。
エ参考文献５は，フォルダ表示に関する技術で，情報にアクセスするためのツリー状構造にある複数の画面表示のうち，一の画面のみを表示することは周知であることを示すために例示したものであり，審決では，引用発明と，参考文献５の技術とが，コンピュータ装置上で情報にアクセスするための画面表示に係る同じ技術に属するもので共通することから，適用することに格別困難性はないとしたものである。
相違点５について


本願発明は，アドレスの生成をする情報処理が，表示段階及び選択段階の際に，ローカルすなわち手前の通信装置側で行われていることを特定しているにとどまり，アドレスの生成に必要なデータが，いつの時点で，どこから取得されたものであることまでを規定したものではない。引用発明も，一旦端末内に事前に登録されたブックマークのデータから，本願発明と同様，表示段階及び選択段階の際に端末側すなわちローカルでアドレスを生成（取得）しており，このことを審決では，「引用発明のブックマークファイルにおける，ホームページのＵＲＬ（情報源のアドレスに相当）は，登録時に，ユーザ端末側のファイル中に生成されており，」「これは局地的に生成されて

いると言える」ことから，格別なものではないとしたものである。本願発明は，表示段階及び選択段階の進行に併せてアドレスを通信装置側において取得することを規定しているにすぎず，この点においては引用発明と何ら変わるものではない。
４取消事由４（手続違背）及び取消事由５（判断の遺漏）について原告の主張はいずれも争う。
第５当裁判所の判断
当裁判所は，原告の各取消事由の主張には理由がなく，その他，審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は，以下のとおりである。
１取消事由１（引用発明の認定の誤り）について
引用文献について
引用文献には以下の記載があることが認められる（甲１）。ア「【０００１】【発明の属する技術分野】本発明は，複数の異なる形式のブラウザ間のブックマーク統一管理方法に関し，特に，インターネット・イントラネットシステムを開発・利用・運用管理する際に個々のユーザによって用いられる複数のブラウザ間のブックマーク統一管理方法に適用して有効な技術に関するものである。
【０００２】【従来の技術】通常，インターネット・イントラネットシステムを利用するにあたり，クライアントツールであるブラウザはユーザが自由に選択できる。現在使われているブラウザとしては，例えば，Netscape社のNetscape   Navigator（Communicator）（以下，Netscapeと略す）とMicrosoft社の   InternetExplorer（以下，ＩＥと略す）が挙げられる。
【０００３】それぞれのブラウザにおいて，頻繁に使用するホームページについては，ＵＲＬ（UniformResourceLocator）を「ブックマーク」

（Netscape）や「お気に入り」（ＩＥ）として登録することにより，以後容易に呼び出してアクセスが可能となる。また，ＩＥにはブックマークのインポート機能があり，インストール時にはNetscapeのブックマークを取り込むこともできる。
【０００４】【発明が解決しようとする課題】しかし，上述したブラウザではＵＲＬのデータの格納形式が各々に違うため，それぞれ独立したデータとして保持されており，相互間のデータのリンク付けが行えてないので，共有利用ができないという問題点があった。
【０００５】このため，インストール時に他のブラウザの「ブックマーク」の格納データを取り込むことができるが，ブラウザの複数使用を続けている場合，例えばあるホームページをNetscapeの「ブックマーク」に追加したり，ホームページのＵＲＬ変更にともないNetscapeの「ブックマーク」を編集した場合には，ＩＥの「お気に入り」には反映されないため，ＩＥで見たい時には直接ＵＲＬを指定しなければならないのが現状である。・・・
【０００８】本発明は上記問題点を解決する為に成されたものであり，その目的は複数のブラウザが個々に格納した格納データを共有利用することが可能な技術を提供することにある。」
イ「【課題を解決するための手段】・・・
【００１０】インターネット・イントラネットシステムにおける複数のブラウザ間のブックマーク統一管理方法であって，前記複数のブラウザで共有利用するＵＲＬを格納する共有ブックマークファイルを設定し，前記複数のブラウザで共有利用するＵＲＬを所定形式で前記共有ブックマークファイルに格納し，前記共有ブックマークファイルに格納されたＵＲＬを各ブラウザが利用する場合は，そのＵＲＬを各ブラウザに対応した形式に変換して利用することにより，複数のブラウザのＵＲＬ格納形式が異なる

場合でも，共通格納形式に変換してＵＲＬを保持しておくことで，複数のブラウザが個々に格納した格納データを共有利用することが可能となる。
【００１１】【発明の実施の形態】・・・
【００１２】図１は，本発明の一実施形態であるＷＷＷブラウザ間のブックマーク統一管理方法を実施するインターネット・イントラネットシステムの構成を示した例である。図１に示すように，本実施形態のインターネット・イントラネットシステムは，複数のユーザ端末１，２と，各ユーザ端末と接続するＬＡＮ回線１４と，インターネット１５と，それらＬＡＮ回線１４とインターネット１５の接続を行うためのルータ１６とから構成される。
【００１３】ユーザ端末１にはブラウザＡ１１，ブラウザＢ１２の複数のブラウザと，各ブラウザのブックマークの統一管理を行うブックマーク統一管理プログラム１３とが格納され，ユーザ端末２ではブラウザＡ１１とブックマーク統一管理プログラム１３とが格納されている。また，ユーザ端末１には共有ブックマークファイル１７をハードディスク上に設定し，ブラウザＡ１１とブラウザＢ１２の共有ファイルとしている。【００１４】そして，各ユーザ端末１，２にセットアップされているブラウザＡ１１あるいはブラウザＢ１２から，ＬＡＮ回線１４およびルータ１６を経由しインターネット１５上のホームページにアクセスする接続形態となっている。
【００１５】ユーザは複数のブラウザで頻繁に使いそうなホームページが見つかった時には，各ブラウザＡ１１，Ｂ１２の操作方法によってそのＵＲＬをブックマークに登録する操作を行うが，その情報はブラウザ起動時にＰｌｕｇ－Ｉｎとして読み込まれるブックマーク統一管理プログラム１３により，共有ブックマークファイル１７に登録される。そのブックマークファイル１７に登録された情報は，ブラウザＡ１１，Ｂ１２からは勿

論，ユーザ端末１，２のどちらからも参照・更新ができ，統一されたブックマーク管理が可能となる。


【００１６】次に，上述したブックマーク統一管理プログラム１３と共有ブックマークファイル１７とについて図２を用いて説明する。なお，本実施形態では，上述した二つのブラウザＡ１１，Ｂ１２を用いたものを取り挙げ，それぞれブラウザＡ１１のＵＲＬ登録ファイルであるブックマークファイルは，ＨＴＭＬリンク形式で示したBookmark.htmファイルを用い，ブラウザＢ１２ではインターネットのショートカット形式で示したFavoritesファイルを用いるとして説明する。【００１７】ブックマーク統一管理プログラム１３は，図２に示すように，ブラウザを起動している間にバックグラウンドで起動され，ブラウザの独自のＵＲＬ登録ファイル２２，２３内における，共有利用ブックマーク登録部２１ａ，２１ｂにＵＲＬが登録されるという指示を受けると，ブラウザ独自のブックマークへの登録されたアクセスデータを，テキスト形式など（このデータ形式は，テキスト形式に限らず，システム設計時に最適な形式に決定する）へのデータ変換を行い，共有ブックマークファイル１７として登録する。
【００１８】その共有ブックマークファイル１７は，図２に示すように，フォルダ別にテキスト形式でＵＲＬが格納される構成をとる。【００１９】各ブラウザＡ１１，Ｂ１２が共有利用ブックマーク登録部２１ａ，２１ｂにアクセスする場合には，ブックマーク統一管理プログラム１３によりブラウザは独自のＵＲＬ登録ファイル２２，２３にはアクセスされず，共有ブックマークファイル１７へアクセスすることとなる。【００２０】共有ブックマークファイル１７からＵＲＬを取得するときは，ブックマーク統一管理プログラム１３により，各ブラウザＡ１１，Ｂ１２の登録形式に変換し，各ブラウザＡ１１，Ｂ１２に表示する。例えば，

ブラウザＡ１１の場合は，テキスト形式からＨＴＭＬリンク形式に変換される。この変換は，例えば図３に示すように，ブラウザ種別３１と登録形式３２とから構成される変換テーブル３０を設け，それを用いて行う。」
ウ「【００３０】【発明の効果】・・・
【００３１】複数のブラウザのＵＲＬ格納形式が異なる場合でも，共通格納形式に変換してＵＲＬを格納しておくことで，複数のブラウザが個々に格納した格納データを共有利用することが可能となる。」
引用発明の認定について
ア上記認定のとおり，引用文献の【従来の技術】（【０００２】及び【０００３】）には，ユーザがクライアントツールであるブラウザを自由に選択でき，例えば，ブラウザとしてNetscapeやＩＥがあること，それぞれ，頻繁に使用するホームページのＵＲＬをブックマークやお気に入りとして登録することにより，以後容易に呼び出してアクセスが可能となることが記載されている。
そうすると，上記記載からは，ブラウザのホームページのＵＲＬを登録したブックマークから，ＵＲＬを呼び出してホームページにアクセスする方法が記載されていることを認識できる。
イ他方，引用文献の上記部分には，クライアントツールであるそれぞれのブラウザのブックマークやお気に入りがクライアント端末（ユーザ端末）にどのように登録されているのか，また，ブックマークやお気に入りがブラウザに表示されるのかどうかについて，明示的な記載はない。しかし，前記認定のとおり，引用文献には，【発明が解決しようとする課題】として，【従来の技術】では，NetscapeやＩＥのブラウザではＵＲＬのデータの格納形式が各々に違うため，それぞれ独立したデータとして保持されており，相互間のデータのリンク付けが行えていないので，共有利用ができないという問題点があること（【０００４】），その問題点を

解決するために複数のブラウザで共有利用するＵＲＬを格納する共有ブックマークファイルを設定すること（【００１０）】），その【発明の実施の形態】として，図２に，ユーザ端末１がブラウザＡとＵＲＬ登録ファイル２２，ユーザ端末２がブラウザＢとＵＲＬ登録ファイル２３を備え，それとは別に，共有ブックマークファイル１７を備えることにより，複数の異なる形式のブラウザ間のブックマークを統一管理することが記載されている（【００１６】ないし【００２０】）。
以上によれば，引用文献に記載された，ブラウザＡとＵＲＬ登録ファイル２２を備えたユーザ端末１及びブラウザＢとＵＲＬ登録ファイル２３を備えたユーザ端末２は，いずれも【従来の技術】におけるブラウザ及びブラウザのブックマークやお気に入りの構成が記載されたものと認められる。そして，上記記載に照らすと，【従来の技術】におけるブラウザ及びブラウザのブックマークやお気に入りは，それぞれユーザ端末１及びユーザ端末２に独立して登録されていると認められる。
また，証拠（甲２（参考文献１）（１０頁２４行目ないし１１頁１行目，第１図），甲１９（参考文献１に係る特許協力条約に基づいて公開された国際出願）（明細書４頁１２行目ないし同頁１９行目，第１図），乙１（８８頁））によれば，ブックマークやお気に入りがブラウザに表示されることは技術常識であると認められる。
さらに，上記認定のとおり，引用文献においては，インターネット・イントラネットシステムは，複数のユーザ端末１，２と，各ユーザ端末と接続するＬＡＮ回線１４と，インターネット１５と，それらＬＡＮ回線１４とインターネット１５の接続を行うためのルータ１６とから構成される（【００１２】及び【００１４】）ところ，引用文献における【従来の技術】における問題点は，ブラウザ相互間のブックマークやお気に入りの共有利用ができないことであって（【０００４】及び【０００５】），【発明の

実施の形態】では，共有ブックマークファイル１７を備えることでその問題点を解決しており，ユーザ端末がホームページにアクセスするためのＬＡＮ回線及びルータを変更することにより問題点を解決したことは記載されていない。そうすると，【発明の実施の形態】の図２におけるユーザ端末１及びユーザ端末２がホームページにアクセスするためのＬＡＮ回線及びルータは，【従来の技術】におけるユーザ端末も同様に備えているものと理解できる。
なお，上記の【従来の技術】の構成に照らすと，ブラウザからホームページに容易にアクセスできることは明らかである（もっとも，審決は，この点について一致点でも相違点でも認定しておらず，いずれにしても審決の結論に影響を及ぼすものではない。）。
ウ上記ア及びイにおいて認定したところに照らすと，引用文献の【従来の技術】として記載された事項及び技術常識から前記第２の３記載の引用発明を認定することができる。
なお，上記イにおいて認定したところに照らすと，審決が引用文献のうち【発明の実施の形態】に記載された箇所を引用した部分は，引用発明認定の基礎となる【従来の技術】と共通する事項を示したにすぎないものと理解できる。


したがって，審決の引用発明の認定に誤りはない。
原告の主張について
ア原告は，審決は，引用文献【０００３】に記載された「引用文献から見た従来技術である発明」（審決において技術的事項Ａとされたもの。）と引用文献【００１２】ないし【００１４】に記載された「引用文献に記載の発明」（審決において技術的事項Ｂとされたもの。）の，それぞれ異なる二つの発明を混在させて引用発明の認定を行っている旨主張する。しかし，上記認定のとおり，審決の認定した引用発明は，引用文献に

【従来の技術】として記載された事項及び技術常識により認定できるものであるので，原告の上記主張を採用することはできない。イ   原告は   ，審決   は，審   決の用   いる「   ブック   マーク   ファイ   ル」がBookmark.htmファイル，Favoritesファイル又は共有ブックマークファイル１７のいずれを指すのかを明示していない旨主張する。しかし，上記認定のとおり，審決は，引用文献の【従来の技術】に基づいて，引用発明を認定しているところ，引用発明におけるブックマークファイルは，図２の共有ブックマークファイル１７ではなく，ユーザ端末が保持するBookmark.htmファイルや   Favoritesファイルであると理解できる。
したがって，原告の上記主張を採用することはできない。ウ原告は，引用文献において，ブラウザに表示されるブックマークファイルは，共有ブックマークファイル１７であって，Bookmark.htmファイルやFavoritesファイルではないから，審決が，引用発明において，「ホームページのＵＲＬを登録したブックマークファイルをブラウザに表示し，」と認定したブックマークファイルは，【従来の技術】のブックマークファイルではなく，【発明の実施の形態】のブックマークファイルである旨主張する。
しかし，上記認定のとおり，ブックマークやお気に入りがブラウザに表示されることは技術常識であるので，原告の上記主張を採用することはできない。
以上によれば，取消事由１に係る原告の主張は理由がない。
２取消事由２（一致点の認定の誤り）について
原告は，引用発明においてはブラウザが構成要素とされているものの，本願発明においてはブラウザが構成要素として記載されていないので，この点を一致点とした審決の認定には誤りがある旨主張する。

確かに，本願発明にはブラウザが構成要素として記載されていない。しかし，本願発明の特許請求の範囲の請求項１は，「通信ネットワークを介してインターネットに接続された通信装置からウェブ上の情報源およびサービスにアクセスする方法」と規定しているにすぎない上に，ウェブ上の情報源及びサービスにアクセスする際に，ブラウザを用いないことを特定しているわけでもない。加えて，本願明細書【００２５】には，「ユーザが，次に，アイコンADn2“サポーターズクラブ”を選択し，このアイコンをアクティブにすると，このサイトのウェルカムページの完全なアドレス（非限定的な例としてhttp://site.com./-/-/-/-.htm）が生成される（II）。」と記載されており，本願発明の【発明の実施の形態】として，ウェブサーバとウェブブラウザ間のプロトコルであるＨＴＴＰプロトコルを用いていることも併せ考えると，本願発明がブラウザを用いる構成を排除するものとは認められない。そして，引用発明において，ブラウザを用いることにより，本願発明のように，通信ネットワーク（ＬＡＮ回線及びルータ）を介してインターネットに接続された通信装置（ユーザ端末）からウェブ上の情報源及びサービス（ホームページ）にアクセスできることは明らかである。
したがって，審決が，前記第２の３記載の事項を一致点と認定したこと自体には誤りはなく，取消事由２に係る原告の主張は理由がない。
３取消事由３（相違点の判断の誤り）について
相違点１ないし４の判断について
ア相違点１について
引用文献の図２の記載によれば，ブラウザが備えるＵＲＬ登録ファイル２３であるFavoritesファイルがツリー状メニュー構造に形成され，Favoritesフォルダ中に，ホームページのＵＲＬを格納する複数のフォルダ（フォルダ１，フォルダ２，フォルダ３）や，複数のホームページのＵＲＬ（Ｅ社，Ｆ社，Ｇ社）を格納しており，ユーザはそれぞれ選択するこ

とができることが理解できるから，Favoritesファイルをブラウザに表示し，フォルダを選択した場合，上記ツリー状メニュー構造のFavoritesファイルは，複数の選択ページを表示できる構成であるといえる。そうすると，引用文献には本願発明との相違点１に係る構成が記載されていることが認められる。そして，上記構成は，同一の技術分野に関するものであるし，同一の文献に記載されたものである以上，当業者において，上記構成を採用し，相違点１に係る構成とすることは容易に想到することができたものと認められる。
イ相違点２について
証拠（甲６）及び弁論の全趣旨によれば，参考文献５には，コンピュータシステムの管理を行うために，フォルダをツリー状構造にして（１０９頁），フォルダの中にファイルやその他のフォルダを格納し（１１０頁），フォルダウィンドウを表示する場合，新しいフォルダウィンドウを作ることなく，別のフォルダを開くこと，すなわち，複数のフォルダウィンドウを開くことなく，複数のフォルダウィンドウの「うちの一」のフォルダウィンドウを開くことが記載されており，コンピュータシステムにおいて，フォルダの表示を行う際に，このような表示制御を行うことは周知技術であると認められる。
そして，ブラウザはコンピュータシステムで使用されるものであるから，ブラウザに関する技術の当業者であれば，コンピュータシステムに関する上記表示制御に関する技術的な知識を有しているものと解される。そうすると，引用発明において，上記周知技術を採用し，相違点２に係る構成とすることは，当業者において容易に想到することができたものと認められる。
ウ相違点３について
証拠（甲２（参考文献１）（２０頁２８行目ないし２２頁８行目），甲５
（参考文献４）（【００２９】，【００３１】，図４），甲１９（１８頁１行目ないし２０頁１０行目））に照らすと，ホームページのＵＲＬをアイコンで表示することは，ブラウザの技術分野において周知技術であると認められる。
そうすると，引用発明において，同一の技術分野における上記周知技術を採用し，相違点３に係る構成とすることは，当業者において容易に想到することができたものと認められる。
エ相違点４について


前記ア認定のとおり，引用文献の図２には，ブラウザが備えるＵＲＬ登録ファイル２３であるFavoritesファイルがツリー状メニュー構造に形成され，Favoritesフォルダ中に，ホームページのＵＲＬを格納する複数のフォルダ（フォルダ１，フォルダ２，フォルダ３）や，複数のホームページのＵＲＬ（Ｅ社，Ｆ社，Ｇ社）を格納しており，それぞれ選択することができることが記載されている。そして，証拠（甲４（参考文献３），乙１（８８頁））によれば，フォルダと，ホームページのＵＲＬに対応するアイコンを表示することは周知技術であると認められる。そうすると，引用発明において，同一の技術分野に関するもので，かつ，同一の文献に記載された上記の構成及び同一の技術分野に関する周知技術を採用し，相違点４に係る構成とすることは，当業者において容易に想到することができたものと認められる。
オ原告の主張について
原告は，引用発明における課題は，複数のブラウザが個々に格納した格納データを共有利用することであるが，これは，引用発明の構成により既に解決済みであるので，引用発明に参考文献１ないし４に記載されている技術を適用しようとする動機付けが存在しない旨主張する。しかし，前記１認定のとおり，引用文献から審決が認定した引用発明

は，引用文献において【従来の技術】として記載された事項及び技術常識から認定されたものである。したがって，原告の上記主張は，その前提を欠き採用することができない。
かえって，証拠（甲２（参考文献１），５（参考文献４），乙１，３）によれば，引用発明は，本願の出願日（優先日）以前に既に周知技術であった，ブラウザにブックマークやお気に入りを表示する一般的技術であると認められる。
そして，上記のようなブラウザについて，上記アないしエにおいて認定した引用文献に記載された事項や同じ技術分野の周知技術等を適用して設計変更をすることは，当業者であれば適宜行い得ることであるといえ，引用発明に上記アないしエにおいて認定したように引用文献に記載された事項や周知技術等を適用して相違点１ないし４に係る構成とする動機付けが存在するものと認められる。
よって，原告の上記主張を採用することはできない。
原告は，引用文献に記載の発明から出発して，審決の論理付けに従って相違点１ないし４に係る構成とするには，引用発明に対して多くの引用文献に記載されていない技術を非常に複雑に組み合わせることが必要となるが，このような複雑な組み合わせを，優先日時点での当業者が行うのは極めて困難である旨主張する。
しかし，上記認定のとおり，引用発明は，優先日以前に既に周知技術であった，ブラウザにブックマークやお気に入りを表示する一般的技術にすぎない。そして，相違点１及び４に係る構成は，いずれも引用文献に記載されたものであるし，相違点２及び３に係る構成は，いずれも周知技術を適用したものにすぎない。しかも，それぞれの相違点に係る構成を他の構成と関連付けることなく別個に適用でき，相違点に係るある構成を適用しそれを前提としてさらに他の構成を適用するなどといっ

た組み合わせが要求されるものではないので，引用文献に相違点１ないし４に係る周知技術等を組み合わせることが困難であるともいえない。よって，原告の上記主張を採用することはできない。
原告は，審決は，「当該ツリー状構造であるブックマークの，各フォルダのリンク情報の表示において，・・・（２）上記リンク情報表示画面を，ホームページへのリンク表示に加えて，ツリー構造上の他のリンク情報表   示画面   へアク   セスす   るリン   ク表示   も有す   るよう   構成す   ること・・・は，いずれも本願の優先日前に周知構成と言えるものであり（例えば，・・・（２）については参考文献２の上記Ｊ及びＫの記載，参考文献３の上記Ｌの記載・・・をそれぞれ参照。）」と認定しているところ，上記参考文献の記載は，いずれも「当該ツリー状構造であるブックマークの，各フォルダのリンク情報の表示に係る技術」ではない旨主張する。
確かに，参考文献２にはブラウザのブックマークに関する記載はない。しかし，フォルダと，ホームページのＵＲＬに対応するアイコンを表示することが周知技術であることは前記エ認定のとおりであり，原告の上記主張は審決の結論に影響を及ぼすものではない。
また，原告は，参考文献３は，「お気に入りファイルをＷｅｂサーバ（通常，遠隔地にある）に置いておけば，どこからでもネットワーク経由でそのお気に入りファイルを参照できる」という技術であって，参考文献３の画面１２に表示されているファイル群及びフォルダは，その実体データは遠隔地であるＷｅｂサーバに存在するものであるから，本願発明のように，ローカル側ではなくネットワーク側に存在するものであり，しかも，ローカル処理ではなくＷｅｂサーバへのアクセスが先に行われていることが必要であるから，引用発明のブラウザのブックマークとは使い方が異なると主張する。

しかし，参考文献３は，「複数台のパソコンのお気に入りを同一の状態に保つのは，けっこうたいへんな作業ではある」という課題を，「自分のお気に入りを，自分のＷｅｂサイトに登録」することにより解決するものであるから（甲４），前提として，画面１２に表示するための実体データは自分の，すなわちローカル側のパソコンに登録可能なものであると解される。
そうすると，参考文献３に記載された技術につき，引用発明のユーザ端末において本願発明同様の使い方が可能であることは明らかであるから，原告の上記主張を採用することはできない。
原告は，審決は，相違点２について，引用発明は，選択用表示方法の表示方法について明瞭でないとしているが，明瞭でない表示方法に基づいて，審決の認定するような構成変更を行うのは，優先日時点の当業者にとっては極めて困難である旨主張する。
しかし，審決の記載内容及び前記イ認定の周知技術の存在に照らすと，審決が明瞭でないと認定したのは，ブックマークファイルの性格上，これが表示されることは明らかであることを前提に，その表示方法は明示されていないというにすぎないものと解される。そして，当業者において相違点２に係る構成を採用することは容易であることは前記イ認定のとおりである。
よって，原告の上記主張を採用することはできない。
原告は，参考文献５記載の技術はフォルダについての技術であり，ブックマークファイルの表示についての技術ではないし，引用発明においては，上記記載のとおり，表示方法も明瞭ではないので，参考文献５記載の技術を引用文献に適用する動機付けがない，仮に，参考文献５記載の技術を適用して，一の画面のみを表示するように構成を変更すると，ブラウザ上に表示されるブックマークの階層関係がブラウザのユーザに

とって分かりにくくなってしまう不都合があるので，あえて，ブックマークファイルの表示のための構成に，参考文献５記載の技術を適用して，一の画面のみを表示するように構成を変更しようとする動機はない旨主張する。


しかし，前記イに認定したところに加え，参考文献５記載の技術が周知技術であることからすれば，一の画面のみを表示することがユーザにとって必ずしも不都合であるとも認め難いことも併せ考えると，原告の上記主張を採用することはできない。
相違点５について
ア本願の特許請求の範囲の請求項１の記載によれば，相違点５に係る本願発明の構成である「遠隔情報源は表示段階および選択段階の際にローカル的に生成されたアドレスを有する」につき，「表示段階」は「－ツリー状メニュー構造の中に構築され前記通信装置の中にローカル的に予め記憶された複数の選択ページ（各選択ページは１組のアイコンを有する）のうちの一の選択ページを表示する一以上の段階」と，「選択段階」は「－表示中の選択ページ内の一のアイコンの選択に応じて，選択された当該アイコンに対応する情報源のアドレスを通信ネットワークに発信する段階」と，それぞれ規定されている。
そうすると，「遠隔情報源は表示段階および選択段階の際にローカル的に生成されたアドレスを有する」といえるためには，上記の表示段階を経た選択段階において，選択された当該アイコンに対応する情報源のアドレスを通信ネットワークに発信する際に，ローカル的，すなわち本願発明を実施する手元の通信装置内に（原告平成２５年１０月１６日付け準備書面２４頁５行目ないし同頁６行目参照）アドレスが生成されていれば足りる。これに対し，前記１認定のとおり，引用発明は，各ユーザ端末にセットアップされているブラウザから，ＬＡＮ回線及びルータを経由しインター

ネット上のホームページに容易にアクセスする方法であって，ホームページのＵＲＬを登録したブックマークファイルをブラウザに表示し，上記ＵＲＬを呼び出してホームページにアクセスすることを含むものである。そうすると，ユーザ端末のブラウザでは，ホームページにアクセスする際に，ブックマークファイルから選択されたＵＲＬが，ＬＡＮ回線及びルータを経由しインターネットへ発信するために生成されているといえる。したがって，引用発明も，ユーザ端末において，すなわち，ローカル的に，アドレス（ＵＲＬ）の選択に応じて，選択された情報源（ホームページ）のアドレスを通信ネットワーク（ＬＡＮ回線及びルータを経由しインターネット）に発信しているものといえ，相違点５に係る構成を有していると認められる。
以上によれば，本願発明と引用発明との間に相違点５が存在するとした審決の認定は誤りである。
もっとも，審決は，本願発明は，引用発明及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであると判断しているので，上記の誤りは審決の結論に影響を及ぼすものではない。
イ原告は，審決は，引用発明において，ホームページのＵＲＬ（情報源のアドレスに相当）は，登録時に，ユーザ端末側のファイル中に生成されていると認定しているが，この登録時とは，ネットワークにアクセスしている時であり，引用発明におけるホームページのＵＲＬの生成はローカル的に行われていない旨主張する。
しかし，上記アにおいて認定したところに照らすと，原告の上記主張は，取消事由の主張たり得ず，これを採用することはできない。そして，上記及びにおいて認定したところに照らすと，本願発明の奏する効果は，引用発明に周知技術等を組み合わせた構成が奏する効果から予想される範囲内のものにすぎないものと認められる。

以上によれば，本願発明は，引用発明及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであると認定判断した審決の結論に誤りはない。
よって，取消事由３に係る原告の主張は理由がない。
４取消事由４（手続違背）について
原告は，拒絶理由通知及び拒絶査定では，引用文献の【発明の実施の形態】の記載に基づいて引用発明を認定しており，審決は，異なる発明に基づいて引用発明を認定して拒絶をしている旨主張する。
しかし，拒絶理由通知書（甲１２）には，「引用文献１には，「ブラウザのブック   マーク   ファイ   ルとし   て，Favorites   ファイ   ルが用   いられ   ，該Favoritesファイルは，複数のフォルダおよびインターネットのショートカットからなる階層構造によって構成され，フォルダは他のフォルダ及びインターネットのショートカットファイルを含むことができる」ことが記載されている（特に，図２等を参照のこと。）。」との記載があるほか，拒絶査定（甲１５）には，「平成２２年９月１３日付け拒絶理由通知書において引用した引用文献１（図２等参照のこと。）における「Ｅ社等のインターネットショートカット」「フォルダ１等のフォルダ」」との記載があるにとどまり，引用文献に記載された【従来の技術】における課題に対応する共有ブックマークファイル１７についての記載はない。むしろ，上記各記載に照らすと，拒絶理由通知及び拒絶査定においては，引用文献におけるＵＲＬ登録ファイル２３のFavoritesファイルについて言及しているものと認められる。そして，前記１において認定したところを併せ考えると，拒絶理由通知書及び拒絶査定における引用文献の記載事項の認定も，審決同様，引用文献の【従来の技術】に記載された事項によりなされているものというべきである。よって，原告の上記主張を採用することはできない。
原告は，審決は，査定時とは全く異なる本願発明と引用発明の一致点及び

相違点の認定に基づいて判断している旨主張する。
しかし，前記１及び上記認定のとおり，査定時と審決時において同一の引用文献の記載事項に基づき発明の認定がなされている上に，適用条文も同一である以上，査定時と審決時において本願発明と引用発明の一致点及び相違点の認定に異なる部分があったとしても，拒絶の理由が異なるものとはいえない。
よって，原告の上記主張を採用することはできない。
以上によれば，取消事由４に係る原告の主張は理由がない。
５取消事由５（判断の遺漏）について
原告は，審査及び審判時に，意見書及び審判請求書において，本願発明と引用文献に記載された発明とでは，発明の課題も，解決手段も，全く異なっていることを主張したが，審査官も審判合議体もこれを無視して拒絶査定及び審決を行っているので，審決は，「課題及び解決手段が相違していること」についての判断を遺漏しており，手続に違法がある旨主張する。しかし，容易想到性の判断は，本願発明と引用発明の課題及び解決手段の共通性の有無のみではなく，技術分野の関連性や作用・機能の共通性など，種々の要素を考慮して行うことが可能なものであり，審決においてもそれらの要素の全てに言及することが求められるものではない。審決が原告の主張に対して応答していなかったからといって，当該主張に係る事項が審決の結論に影響を及ぼすものではないのであれば，審決が直ちに違法となることはない。したがって，審決に原告の上記主張に係る「課題及び解決手段が相違していること」に対する認定判断が記載されていないからといって，そのことが直ちに審決の違法を基礎付けるものとはいえない。


平成２５年３月７日判決言渡し同日原本交付    裁判所書記官平成２３年第２２３８号，平成２４年第２９３号商標権侵害差止等請求控訴，同附帯控訴事件（原審・大阪地方裁判所平成２２年第４４６１号）
口頭弁論終結日平成２４年１０月３日
判            決
控訴人・附帯被控訴人（一審被告）株   式会社   Ｍｏｎ     ｃｈｅ   ｒ（旧商号株   式会社   モンシ   ュシュ）同訴訟代理人弁護士                田      中      克      郎同                                中      村      勝      彦同                                大河    原      遼      平同訴訟代理人弁理士                佐      藤      俊      司同補佐   人弁理   士                田      中      景      子被控訴人・附帯控訴人（一審原告）ゴ   ンチャ   ロフ製   菓株式   会社同訴訟代理人弁護士                堅      正      憲一    郎同訴訟代理人弁理士                古      川      安      航同                                三      上      真      毅同補佐   人弁理   士                角      田      嘉      宏
主            文
１本件控訴，附帯控訴及び被控訴人の当審における請求の拡張に基づき，原判決を次のとおり変更する。
控訴人は，被控訴人に対し，５１４０万８５５５円及び内２１７９万７５１１円に対する平成２２年２月１８日から，内８８８万７２７０円に対する同年８月１日から，内１８１万０４４６円に対する同年１０月１日から，内１３１３万４５８５円に対する平成２３年１０月１日から，内５７７万８７４３円に対する平成２４年５月８日から，各支払済みまで年５％の割合による金員を支払え。

被控訴人のその余の請求（当審において拡張したその余の請求を含む。）をいずれも棄却する。
２訴訟費用は，第１，２審を通じてこれを６分し，その１を控訴人の負担とし，その５を被控訴人の負担とする。
３この判決は，１項に限り，仮に執行することができる。
事実及   び理由
第１控訴・附帯控訴の趣旨
１控訴の趣旨
原判決中，控訴人敗訴部分を取り消す。
被控訴人の請求をいずれも棄却する。
２附帯控訴の趣旨
原判決主文８項を次のとおり変更する。
控訴人は，被控訴人に対し，４億６２６６万５６０４円及び内２億４３８０万９０００円に対する平成２２年２月１８日から，内１８４１万８６５７円に対する同年１０月１日から，内１億３３６２万５２９８円に対する平成２３年１０月１日から，内６６８１万２６４９円に対する平成２４年５月８日から，各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。第２事案の概要（略称は，本判決に記載がある以外は，原判決に従う。）１本件は，被控訴人が，控訴人に対し，本件商標権に基づき，被告各標章の使用禁止及び抹消並びに被告各標章を付した物の廃棄を求めるとともに，不法行為（本件商標権侵害）に基づき，損害賠償金（原審では２億４３８０万９０００円の損害賠償及びこれに対する平成２２年２月１８日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５％による遅延損害金）の支払を求めた事案である。
原審が，被控訴人の請求を，本件商標権に基づく被告各標章の使用禁止及び抹消並びに被告各標章を付した物の廃棄を求める請求については，原判決

別紙被告店舗目録記載３及び８に係る被告各標章の使用禁止及び抹消請求を棄却し，その余の請求を認容し，不法行為（本件商標権侵害）に基づく損害賠償請求については，賠償金３５６２万２１４６円及び内１８４４万１２４９円に対する不法行為の後の日である平成２２年２月１８日から，内１７１８万０８９７円に対する同年８月１日（その損害が確定した日）から，各支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で認容し，その余の請求を棄却したところ，控訴人が控訴し，被控訴人が，不服の部分を損害賠償請求の棄却部分に限って附帯控訴するとともに，損害賠償請求を前記第１の２のとおりに拡張した（損害賠償を求める期間を，原審では平成１８年８月から平成２２年７月までだったのを，平成２４年３月までとした。）。
２前提事実
前提事実については，次のとおり補正するほかは，原判決「事実及び理由」第２の１に記載されたとおりであるから，同部分を引用する。原判決３頁２５行目の「現商号」を「株式会社モンシュシュ（以下「旧商号」という。）」に改め，同２６行目末尾の後に，「控訴人は，平成２４年１０月１日に，その商号を，旧商号から現商号に変更した（乙789，弁論の全趣旨）。」を挿入する。
原判決４頁１５行目の「９６」の後に「，262，281，282」を挿入し，１７行目の「平成１５年１１月以降，」の後に「少なくとも平成２４年６月３０日までの間，」を挿入し，２０行目の「使用している」を「使用していた」に改める。
原判決５頁７～８行目を削除し，代わりに次の文章を挿入する。
「控訴人の登録商標
控訴人は，別紙商標目録記載の商標１ないし３の各商標につき，指定商品を第３０類「菓子及びパン，氷菓子，ゼリー菓子，茶，紅茶，コーヒー


及びココア」として，同目録記載の登録番号にて登録を受けた（以下，そのうち商標１を「被告登録商標１」，商標３を「被告登録商標３」という。）が，被告登録商標３については，平成２４年７月５日，本件商標と類似し商標法４条１項１１号に違反することを理由に，第３０類「菓子及びパン，氷菓子，ゼリー菓子」についての登録を無効とする旨の特許庁の無効審決が出された。これに対し，控訴人は，同年８月１０日付けで，審決取消請求訴訟を提起した。（甲284，285，乙217   ないし219）」３争点（原判決との変更・追加部分に下線を引いた。なお，争点５’及び争点７’は，控訴人が当審において新たな抗弁を主張したものである。）(1)被告各標章は，本件商標の指定商品又はこれに類似するものに使用されているか                                                    （争点１）(2)被告各標章は，本件商標に類似するか                        （争点２）(3)被告標章４は商標として使用されているか                    （争点３）(4)被告標章２ないし４は，控訴人の著名な略称を普通に用いられる方法で表示したものか（商標法２６条１項１号）                      （争点４）(5)仮に(4)が認められるとして，控訴人は，被告標章２ないし４を，不正競争の目的で用いたか（商標法２６条２項）                      （争点５）(6)被告標章８及び９につき登録商標使用の抗弁が認められるか   （争点５’）(7)被控訴人の損害の発生の有無                                （争点６）(8)被控訴人の請求は権利濫用か                                （争点７）(9)消滅時効の抗弁が認められるか                             （争点７’）(10)被控訴人の損害額                                          （争点８）(11)被告各標章の使用禁止等を求める必要性の有無                （争点９）
第３争点に係る当事者の主張
１争点１（被告各標章は，本件商標の指定商品又はこれに類似するものに使用されているか）について

当事者の主張は，次のとおり当審における主張を付加するほかは，原判決「事実及び理由」第３の１に記載されたとおりであるから，同部分を引用する。
【控訴人の主張】
被告各標章は，著名な洋菓子である「堂島ロール」を販売する控訴人の店舗名を表すものとして機能しており，本件商標の指定商品又はこれに類似する商品若しくは役務へ使用されているとはいえないから，本件商標権を侵害しない。
すなわち，店舗看板等に表示された標章の使用が商品商標としての使用か商号その他店舗表示・営業表示としての使用かについては，具体的な事案ごとに，その標章の持つ意味，内容，文字の大きさ，表示態様，全体における位置関係や使用の実情等を総合的に勘案して判断すべきである。そして，被告各標章の店舗看板等には原則として被告標章１が大きく付されているものの，それのみから特定の商品の出所を識別することはできないだけでなく，入口ガラス壁面に表示された営業時間や電話番号等の記載からも明らかなとおり，店舗表示・営業表示として機能しているものである。控訴人は，商品自体には被告各標章を付しておらず，商品の包装等における使用についても平成２１年１０月末日をもって中止し，専ら控訴人の店舗表示・営業表示としての使用と認識される態様でのみ使用してきた。
また，小売等役務商標制度の導入後は，商品商標の使用の概念を拡張する解釈は，安易に採るべきではない。
少なくとも，ウェディングサービス部門のうち，ベルティアラロールサービス（シェフが材料・機材を持ち込んで結婚式の会場に出向き，会場で新郎新婦と共にロールケーキを完成させる出張・実演サービス）と，ウェディングケーキサービス（客の希望に合わせてオリジナルのウェディングケーキを調整し，控訴人の物流スタッフにて会場まで搬送するサービス）における被告各標章の使用については，通常，菓子の製造販売業者と同一の事業者に

よって行われるものではないこと，需要者の範囲も原告商品と必ずしも一致しないこと，原告商品の取引場所と上記各サービスの提供場所も一致しないこと，上記各サービスが特別なサービスであり，単なる洋菓子の販売とは用途も違うことなどの具体的な取引実情等を考慮すれば，出所混同のおそれはなく，本件商標の指定商品又はこれに類似する商品若しくは役務へ使用されているものとはいえない。
【被控訴人の主張】
控訴人の主張のうち，被告各標章が控訴人の店舗・営業表示にも該当すること，控訴人の店舗看板等には被告標章１が大きく付されていることは認めるが，当該事実をもって商品の出所標識としての被告各標章の使用が否定されるものではない。
控訴人が主張する控訴人の店舗表示とは「洋菓子店舗」としての表示であり，また，控訴人の営業表示とは「洋菓子製造販売業者」としての表示に他ならず，控訴人は，ほとんどの控訴人店舗において，自らが製造した洋菓子しか販売しておらず，「堂島ロール」を始めとする各種洋菓子が入手できる店として大々的に広告を行っていたことや，控訴人が控訴人店舗を「パティシェリー・モンシュシュ」と称していることなどからすると，被告各標章は，洋菓子という特定の商品との関係でその出所を識別する機能を発揮しており，需要者もそのように認識している。このため，営業時間や電話番号等の記載が被告標章１に併記されていること程度の事情で，店舗看板等における使用が商品商標として機能しないとはいえない。
控訴人主張のウェディングサービスの実体は，結婚式へのウェディングケーキのデリバリー（出前販売）に他ならず，ウェディング全体をプロデュースする本来のウェディングサービスではない。したがって，控訴人のウェディングサービスにおける被告各標章の使用も，本件商標の指定商品への使用に該当する。

２争点２（被告各標章は，本件商標に類似するか）について当事者の主張は，次のとおり当審における主張を付加するほかは，原判決「事実及び理由」第３の２に記載されたとおりであるから，同部分を引用する。
【控訴人の主張】
被告各標章と本件商標は，被告標章２ないし４を含め，いずれも互いに非類似である。
被告標章１については，文字部分と大きなバラの花の図形部分で構成される結合商標であり，全体が1つのデザインとしての外観上・観念上の有機的な関連性を有し，商標全体が不可分一体のものとして取引者，需要者に認識され，全体の構成をもって１つの出所識別機能を果たしているというべきであるから，文字部分だけを要部として認定し，図形部分を除外して本件商標との類似性を判断すべきではない。そして，外観は，図形部分を含めれば顕著に相違しているし，文字部分のみでも相違している。称呼も「モンシュシュ」と「モン」「シュシュ」では相違がある。観念も，被告標章１は，図形部分から「バラの花」の観念が生じる点と，「堂島ロール等のロールケーキや洋菓子で人気のモンシュシュ」という観念が生じる点において，顕著に相違する。
そして，具体的な取引の実情として，


大阪発祥のスイーツとして著名な「堂島ロール」を販売する洋菓子店として，「（モンシュシュ）」も全国的に広く知られており，その著名性の程度は高く，「モンシュシュ」又は「」の文字は，控訴人の略称としても高い周知・著名性を有するに至ってい
ること，
本件商標と同じ「   」や「モンシュシュ」の語は，菓子やパンを販売する店舗やカフェの名称として好んで使われているほか，ペット関連商品や各種雑貨といった様々な商品の店名や商品名などで幅広く使用されており，本件商標を構成する「ＭＯＮＣＨＯＵＣＨＯＵ」

及び「モンシュシュ」の文字自体やそこから生ずる「モンシュシュ」という称呼が有する識別力は，特に「菓子，パン」との関係では，それ程
高いとはいえないこと，
控訴人の取引形態は店頭販売が主であり，控訴人店舗では，濃いオレンジ色の背景色，バラのモチーフ，濃いブラウン色の特徴的に装飾された「Ｍ」の文字をその構成に含む被告標章１が，「」といった表記とともに，看板，内装等に使用されており，店舗に入った需要者は，ここが著名な「堂島ロール」を販売する「モンシュシュ」であることを容易に理解するし，独立店舗や百貨店の専門店内における対面販売では，スーパーや量販店よりも商品を丁寧に取り扱うのが一般的であるから，需要者は，堂島ロール等で人気のモンシュシュと理解した上で，商品を購入することになるのであり，このような販売方法において，商品の出所について誤認・混同が生じるおそれはないし，オンラインショッピングにおいても，需要者はそのウェブサイトが控訴人のものであることを十分に認識可能であるから，同様に出所について誤認・混
同が生じるおそれはないこと，
控訴人が販売している洋菓子は，嗜好性の高い商品であり，顧客当たりの平均購入単価も約１８００円と安価ではなく，需要者が高い注意力
をもって慎重に判断することが想定されること，
などが認められることを考慮して全体的に考察すると，本件商標と被告標章１が類似する商標とはいえない。
被告標章２ないし７については，まず，外観において，本件標章と，アルファベットの文字の有無（被告標章２），片仮名の文字の有無（被告標章３ないし７），スペースの有無（被告標章２，３及び５ないし７），ハイフンの有無（被告標章４），特徴的な字体（被告標章５ないし７），二段表記であること（被告標章６），背景の地の色と字体の色（被告標章７）などで相違してい

る。また，被告標章２ないし７に接した需要者は，「堂島ロールを始めとしたロールケーキや洋菓子で人気のモンシュシュ」を想起するものであり，本件商標と観念上も相違し，称呼のみが共通する。さらに，前記具体的取引の実情に，被告標章４は「」「」と一緒に用いられており単独では使用されていないこと，被告標章２，３及び５ないし７は，被告標章１をメインとして付随的に使用されていたものにすぎないことなどを併せ考慮すると，本件商標と被告標章２ないし７が類似する商標とはいえない。被告標章８については，バラの蕾を独特のデザインで描いた特徴的な図形部分と「!」の文字部分及び付記的な「"#$!」の文字部分とから構成される結合商標であり，バラの蕾の飾り部分も含めて不可分一体の商標として認識されるというべきであり，外観については顕著に相違する。称呼においても「ベビー」の有無で相違する。観念も，「小さい私のお気に入り」という観念を生じる上，被告標章１との類似性が認められることからすると，これに接した需要者は，「堂島ロールを始めとしたロールケーキや洋菓子で人気のモンシュシュの姉妹ブランド」を想起する可能性が高く，本件商標とは明らかに別異の観念を有する。そして，これら及び前記具体的取引の実情に，「ベビーモンシュシュ」の店舗が，「モンシュシュ」の姉妹店として多数報道されていることなどを併せ考慮すると，本件商標と被告標章８が類似する商標とはいえない。
なお，「!」の文字部分は，「   」の文字部分と同じ特徴的な字体で表示されているから，「!   Ｍ」全体で，「小さな私のお気に入り」という１つの観念を持った造語として理解されるというべきである。このことは，被告標章８と類似した被告登録商標３につき，本件商標と非類似として登録が認められたことからも明らかであり，「!」の文字から単独の称呼・観念は生じないとした原判決の判断は不当である。被告標章９についても，「モンシュシュ」を要部とすべきではなく，一体不
%
可分の商標であり，外観については，「ベビー」の有無とアルファベットの文字の有無で本件商標と相違し，称呼においても「ベビー」の有無で相違し，観念においても本件商標とは別異の観念を有するというべきである。これらに，前記具体的取引の実情を併せ考慮すると，本件商標と被告標章９が類似する商標とはいえない。
なお，原判決のように，「ベビーモンシュシュ」の店舗が控訴人の「モンシュシュ」の店舗を前提とし，需要者において「姉妹ブランド」として認識するのであれば，「ベビー」部分は重要であり，「ベビーモンシュシュ」で一体不可分性を有すると考えられるべきであるし，控訴人の「モンシュシュ」の存在を前提とするなら，控訴人の「モンシュシュ」を認識しているのであるから，本件商標との出所混同のおそれはないというべきである。このことは，被告標章９と同一の被告登録商標１について，本件商標と非類似として登録が認められたことからも明らかであり，「ベビー」の文字から単独の称呼・観念は生じないとした原判決の判断は不当である。
なお，周知性に関する証拠については，口頭弁論終結時までのものが考慮されて然るべきである。
また，控訴人は，本件商標の存在を知った後，商標権侵害のリスクがあることを認識し，自発的に被控訴人に連絡を取り，協議を開始したが，包装箱への使用などを中止するといった対応を行うも，被控訴人との協議が不調に終わったため，店舗名としての使用を継続していたところ，マスコミや消費者の支持を得て，それまでに取得していた周知・著名性が順調に拡大していっただけであり，これに反する被控訴人の主張は争う。
【被控訴人の主張】
被告標章１につき，バラの花のデザインは，控訴人の商品及び洋菓子店を装飾する意図で各所に描かれているものであり，バラの花の図形部分は飾りと認識されることから，結合商標には該当しないし，仮に該当するとしても，


図形部分からは出所識別標識としての称呼，観念が生じ得ないことから，文字部分を要部とすべきである。
そして，被告標章１の要部（文字部分）と本件商標とは外観上類似し，称呼は，被告標章１が「モン」「シュシュ」の二語として意識されて称呼されることはないから同一であり，観念も同一であるから，被告標章１は本件商標に明らかに類似する。
なお，控訴人主張の具体的取引の実情に関し，控訴人は，平成２１年１月に本件商標の存在を認識し，同年５月には商標権侵害の事実を認めて謝罪しているから，同年１月以降の控訴人による被告各標章の使用は悪意に基づくものであり，当該違法行為により獲得された知名度は，商標法が保護する「業務上の信用」ではない。したがって，同年以降に獲得された知名度は商標の類否判断において考慮されるべきではない。また，需要者の関心・反応は一貫して「堂島ロール」にあり，控訴人の使用する「モンシュシュ」が，「堂島ロール」の知名度に比べると極めて低いことは明らかである。同に関し，控訴人の主張は争う。本件商標は，「菓子，パン」との関係において，高い自他商品識別力を有している。
同に関し，「」の文字は極めて小さく表示されている上，本来的に自他商品識別力が弱く，バラの花のデザインは飾りとして認識されるものであり，濃いオレンジ色の背景色等も自他商品識別力が弱いから，これらとの同時使用をもって，本件商品の被告各標章との出所混同のおそれが否定されるものではないし，控訴人が主張するような販売方法に関する事情をもって，出所混同のおそれが否定されるものでもない。同に関し，洋菓子の需要者は老若男女を問わず広く一般大衆であり，比較的安価な洋菓子も大量に販売されている事情も考慮すると，洋菓子の需要者が通常有する注意力は必ずしも高いものではない。
被告標章２ないし７と本件商標とは，呼称及び観念が同一だけではなく，

外観も類似している。なお，被告標章４について，「-」はホームページアドレスそのものではない以上，ドメイン名であることを想起させる意図で恣意的に表示したものであるし，「」の部分が出所識別機能を有さないことは一般大衆も認識しているから，「-」の表示は被告標章４の使用に他ならない。
被告標章８につき，被告標章８は明らかに「   !」と「」が分離観察されるから，一見して「」の文字部分が独立した出所標識として認識されるものであり，本件商標と称呼，外観，観念が類似している。また，控訴人が被告標章８の使用を開始したのは，平成２１年１月以後であり，前記のとおり，悪意により違法行為により獲得された知名度は，商標法が保護する業務上の信用ではない。
なお，被告標章８と被告登録商標３とでは，上段の「!」の文字の書体，配置，大きさが顕著に異なっている上，被告登録商標３については，本件商標と類似するため第３０類における登録を無効とする旨の審決が出ている。被告標章９についても同様に争う。
３争点３（被告標章４は，商標として使用されているか）について当事者の主張は，次のとおり当審における主張を付加するほかは，原判決「事実及び理由」第３の３に記載されたとおりであるから，同部分を引用する。
【控訴人の主張】
控訴人は，被告標章４を「」「」と一緒に用いており，単独では使用していないから，差止請求等及び損害賠償請求の対象とはならない。なお，被告店舗１５の店舗名は「スール／&」と一体的に使用されており，単独で使用したものではないし，字体や大文字を一部使っている点で標章４と異なっている。被控訴人指摘の例も，ソルベセットと結合して使用したものであり，単独で使用したものではないし，字体も被告標章４と異なっている。また，控訴人は，ウェブサイト上の使用のみならず，保冷バッグや紙袋やト

ラックの車体での使用も含め，具体的な宣伝文句等を伴ったものではなく，いずれも単に控訴人のウェブサイトが存在し，そのドメイン名を知らせるために被告標章４の表示をしているにすぎず，商品又は役務の出所標識として機能しているものとはいえないから，商標としての使用とはいえない。なお，そもそも，トラックの車体への表示については，車体には商品や役務の名称が記載されておらず，本件商標の指定商品との抵触が不明であるから，商標権侵害とはならない。
【被控訴人の主張】
控訴人の主張については争う。なお，控訴人は，モンシュシュソルベセットの販売広告上に，「M-」の標章を単独で使用している。４争点４（被告標章２ないし４は，控訴人の著名な略称を普通に用いられる方法で表示したものか）及び争点５（控訴人は，被告標章２ないし４を，不正競争の目的で用いたか）について
当事者の主張は，原判決「事実及び理由」第３の４及び５に記載されたとおりであるから，同部分を引用する。
５争点５’（被告標章８及び９につき登録商標使用の抗弁が認められるか）に
ついて
【控訴人の主張】
被告標章８及び９の使用は，控訴人が有している被告登録商標１及び３の使用に該当するから，本件商標の禁止権はそもそも及ばない（登録商標使用の抗弁）。なお，被告標章９と被告登録商標１は同一であり，被告標章８と被告登録商標３とは多少構成が異なるにすぎず，いずれもその専用権の範囲での使用というべきであるから，本件商標の禁止権は及ばない。
【被控訴人の主張】
前記のとおり，被告標章８と被告登録商標３は同一とはいえず，その専用権の範囲内のものとは解されない上，被告登録商標３を無効とする審決が出され

ている。また，被告標章９が被告登録商標１の専用権の範囲内のものであるとしても，当該商標登録は明らかな異議理由を有しており，商標法４条１項１１号に違反して過誤登録されたものであるから，これにより被告標章９による本件商標権の侵害性が否定されることはない。
６争点６（被控訴人の損害の発生の有無）について当事者の主張は，原判決「事実及び理由」第３の６に記載されたとおりであるから，同部分を引用する。
７争点７（被控訴人の請求は権利濫用か）について当事者の主張は，次のとおり当審における控訴人の主張を踏まえた補正をするほかは，原判決「事実及び理由」第３の７に記載されたとおりであるから，同部分を引用する。


原判決１４頁１３行目の「低い」の後に「上，顧客誘引力を実質的には有していない。」を挿入し，１５行目の「なっている」を「なっており，仮にそうでなくても，本件商標の認知度を遙かに凌駕している」に改め，１５行目末尾の後に改行して，「また，被告各標章と本件商標との相違点は相当程度存し，市場においても実質的な混乱は生じていない。」を挿入する。原判決１４頁２３行目の「不正競争防止法に違反する可能性もある。」を「そのような目的がないのであれば，不使用を理由に当該商標登録を取り消されるリスクを払拭しようとしたものと考えざるを得ない。また，上記使用再開当時，被告各標章は，控訴人の営業表示として周知なものになっていたから，本件商   標と被   告各標   章が類   似する   のであ   れば，   同年以   降の被   控訴人   のMonchouchou」ブランドの使用は，不正競争防止法２条１項１号の不正競争に該当するものである。」に改める。
８争点７’（消滅時効の抗弁が認められるか）について
【控訴人の主張】
平成１９年１月２０日の時点では，様々なメディアに取り上げられるなど

して控訴人の洋菓子店舗「パティシェリー・モンシュシュ」等が既に有名になっていたこと，平成２１年５月に控訴人代表者が被控訴人代理人弁理士と面談した際に，被控訴人は３年ほど前から控訴人がモンシュシュの屋号で洋菓子の製造販売を行っていることを知っていた旨の説明を受けたことなどからすれば，被控訴人は，平成１９年１月２０日の時点で，損害及び加害者を知っていたといえるので，平成１８年８月～同年１２月分の使用料相当額の損害については，時効により消滅したと解すべきである。控訴人は，被控訴人に対し，平成２３年１１月１７日の当審第１回口頭弁論期日において，前項の消滅時効を援用する旨の意思表示をした。
【被控訴人の主張】
控訴人の主張の事実は否認ないし争う。被控訴人が控訴人の被告各標章の使用の事実を知ったのは，平成２１年２月４日のことであり，消滅時効は完成していない。
９争点８（被控訴人の損害額）について
【被控訴人の主張】
控訴人の売上げは，平成１８年８月１日から平成２２年７月３１日までが１２１億９０４５万円，平成２２年８月１日から同年９月３０日までが９億２０９３万２８４３円，同年１０月１日から平成２３年９月３０日までが６６億８１２６万４９０７円，同年１０月１日から平成２４年３月３１日までが３３億４０６３万２４５３円であるところ，本件商標の使用料相当額は，その２％である。
したがって，被控訴人は，控訴人の侵害行為により，本件商標の使用料相当額である，平成１８年８月１日から平成２２年７月３１日までが２億４３８０万９０００円（計算式：１２１億９０４５万円×０．０２。遅延損害金の起算日は，訴状送達の日の翌日である同年２月１８日。），平成２２年８月１日から同年９月３０日までが１８４１万８６５７円（９億２０９３万２８
４３円×０．０２。遅延損害金の起算日は同年１０月１日。），同年１０月１日から平成２３年９月３０日までが１億３３６２万５２９８円（６６億８１２６万４９０７円×０．０２。遅延損害金の起算日は同年１０月１日。），同年１０月１日から平成２４年３月３１日までが６６８１万２６４９円（３３億４０６３万２４５３円×０．０２。遅延損害金の起算日は，請求の趣旨拡張申立書送達の日の翌日である同年５月８日。）の合計４億６２６６万５６０４円の損害を被った（商標法３８条３項）。
原判決は，本件商標とは何ら関係のない「堂島ロール」の有名性を過大に考慮して使用料率を認定したものであり，適法にライセンス契約がなされた場合のライセンス料に損害賠償額が抑え込まれることの排除を目的とする商標法３８条３項の趣旨に反するものである。現行商標法下の裁判例や，商標権におけるロイヤリティ料率の平均値が２．６％であることに照らしても，被控訴人主張の使用料率２％は，不合理なものではない。なお，平成２１年１０月３１日より後も，控訴人は，被告各標章の店舗名としての使用を継続しており，その後の記事等においても，従前と同様に，控訴人の商品や店舗を「モンシュシュ」などとして紹介されていることに照らすと，同日より後の被告各標章の使用態様が僅かであるとか，副次的であるとか評価されるものではなく，その前後で異なる使用料率を認めるべき理由はない。
【控訴人の主張】
控訴人の平成１８年８月１日から平成２２年７月３１日までの売上げは，１２１億９０８０万２５７８円であり，平成２２年８月１日から平成２４年３月３１日までの売上げは，１０５億４１７１万３０９４円である。仮に被控訴人に損害が発生するとしても，その損害は，被告商品のうちチョコレートを販売したことによるものに限定すべきであり，少なくとも堂島ロールの顧客誘引力によって直接的にもたらされているロールケーキ類の販

売による被控訴人の損害や，非類似の商標であることが明らかなベビーモンシュシュ店舗における販売による被控訴人の損害は想定されないことからすれば，名目的なごく僅かな金額となるべきである。そうでなくとも，本件商標の顧客吸引力が極めて低い一方，被告各標章には独自の高い顧客誘引力が認められ，堂島ロールを始めとする控訴人の各商品自身にも高い顧客誘引力が認められること等を総合的に考慮するなら，本件商標の年間使用料相当額は年１００万円を超えることはないから，年１００万円の定額方式で計算すべきである。


仮に定率方式によるにしても，上記のとおり，ロールケーキ類の販売やベビーモンシュシュ店舗における販売の売上げは算定の対象から除くべきである。また，控訴人は，指定役務を「ケーキ又は菓子を主とする飲食物の提供及びこれらに関する情報の提供」として，「'()*()*／モンシュシュ」の商標登録を受けており，被告店舗６では喫茶店を営業しているから，喫茶店売上げも除くべきである。また，前記のとおり，ウエディング部門のうち，ベルティアラロールサービスとウェディングケーキサービスに関する売上げについては，本件商標権を侵害するものではないから，除くべきである。また，保冷バッグに係る売上げも，洋菓子とは別に販売されていて，雑誌等でサブバッグやセカンドバッグ等として使用されていることが紹介されていること等からすれば，洋菓子の売上げではないので除くべきであるし，仮に含めるとしても，保冷バッグに被告各標章が使用された平成１９年８月２４日から平成２１年１０月３１日までの期間に限るべきである。さらに，被告店舗３及び８は，控訴人とは別法人が，喫茶形式での営業を行っており，これに係るロイヤリティは，喫茶店としての商標の使用権や，堂島ロールなどの名称の使用権に基づくものであるから，除くべきである。そして，原判決が使用料率を０．３％としたのは高額に過ぎ，０．１％を下回ってしかるべきであるし，同日をもって被告各標章の使用態様が変化し

たのであるから，変更後は定額方式を採用するか率を下げるべきである。争点９（被告各標章の使用禁止等を求める必要性の有無）について
【被控訴人の主張】
現在，控訴人が被告各標章の使用をしていないとしても，控訴人が被告登録商標３の無効審決に対し審決取消訴訟を提起したことや，使用中止を発表した後も，指定商品「洋菓子」において，「モンシュシュ」又は「ＭＯＮＣＨＯＵＣＨＯＵ」の文字を含む或いは「モンシュシュ」の称呼を生ずる登録商標を１５件も控訴人が所有している事情を考慮すると，控訴人は，今後，被告各標章の使用を再開する可能性があるから，使用禁止等を求める必要性は認められる。
【控訴人の主張】
控訴人は，平成２４年７月１日をもって，屋号を「Moncher（モンシェール）」「babyMoncher（ベビーモンシェール）」に変更し，同日以降，被告各標章は使用しておらず，将来にわたって再開する予定はない。控訴人が，屋号の変更を行うことを，その理由も含め，インターネット上において，一般消費者に対し公にしていることや，商号自体も同年１０月１日をもって変更したことなどからすると，関係会社の利用という形態を含め，今後，控訴人が被告各標章を使用することはあり得ない。
第４当裁判所の判断
１争点１（被告各標章は，本件商標の指定商品又はこれに類似するものに使用されているか）について
当裁判所も，被告各標章は，洋菓子について使用される場合であっても，洋菓子の小売について使用される場合であっても，本件商標の指定商品又はこれに類似するものに使用されているといえると判断する。その理由は，次ののとおり補正し，次ののとおり控訴人の当審における主張に対する判断を付加するほか，原判決「事実及び理由」第４の１に記載されたとおりであるから，同部分を引用する。

(1)原判決の補正
ア原判決１９頁１８行目に「週に１回以上」とあるのを「月に１回以上」に改め，１９行目の「２０代から５０代の女性」の後に「（なお，アンケート調査を依頼した２０代から５０代の女性のうち月１回以上スイーツを食べる女性の割合は８１．３％であった。）」を挿入し，２１行目の「２０６」の後に「，２２８」を挿入する。
イ原判決２０頁７～８行目の「洋菓子に比較的関心が高いといえる需要者層においてすら」の後に「（なお，一般的には，男性よりも女性の方が，また「６０代」以上よりも「２０代から５０代」の方が，スイーツ（洋菓子）に関心が高いと考えられるから，そのうち約８割を占める月１回以上スイーツを食べる（購入する）女性が，一般の需要者層全体に比して，洋菓子に比較的関心が高いといえることは否定できない。）」を挿入する。
(2)控訴人の主張に対する判断
ア控訴人は，被告各標章は，有名な「堂島ロール」を販売する控訴人の店舗名を表すものとして機能しており，商号その他店舗表示・営業表示として使用されているものである旨主張する。
しかし，前記引用部分で判示したとおり，一般的に，「洋菓子」という商品に使用される標章と同一又はこれに類似する標章を，「洋菓子の小売」という役務に使用した場合には，商品の出所と役務の提供者が同一であるとの印象を需要者に与え，出所の混同を招くおそれがあるといえるのであり，入口ガラス壁面に営業時間や電話番号等が記載されていることなどの控訴人が指摘する事情や，証拠（甲，%ないし，乙   等）により認められる実際の店舗看板等への使用態様をもって，上記おそれを否定することはできない。なお，小売等役務商標制度が施行されたことを考慮しても，「商品」と「役務」が互いに類似することがあること（商標法２条６項）に変わりはなく，出所混同を招くおそれが認められる以上，上記結
%
論を左右するものではない。
また，「モンシュシュ」が控訴人の店舗名として一律に控訴人を想起ささせるほどの知名度を有していないことは，前記引用部分記載のアンケートの結果や，個人のブログ等において，「堂島ロール」のことは記載されているが，「モンシュシュ」の記載が全くないものも相当数存在し（甲ないし，乙），「モンシュシュと言う店名よりも商品名“堂島ロール”のほうが有名です。」（乙），「ケーキ屋さんの名前よりも，「堂島ロール」の商品名が先行している」（乙）などと記載されているものもあることなどから認められるところであって，当審提出分を含む控訴人又は被告商品を取り上げた各種メディアに関する多数の証拠によっても，この点の判断を左右するに足りない。


イ控訴人は，ウェディングサービス部門のうち，ベルティアラロールサービスとウェディングケーキサービスにおける被告各標章の使用については，出所混同のおそれはなく，本件商標の指定商品又はこれに類似する商品若しくは役務へ使用されているものとはいえない旨主張する。しかし，控訴人の主張によっても（乙にも，同旨のサービス内容の記載がある。），上記各サービスはいずれも洋菓子（ケーキ）の販売をメインとするものであり（上記各サービスを紹介する乙の新聞記事においても，「ウェディングケーキや引き出物などの結婚式向け販売」の強化として報道されている。），洋菓子をその製造販売業者が結婚式向けにも販売することは珍しいことではないと考えられ，また，少なくとも上記のサービスは通常の洋菓子の販売と一緒に広告がなされていること（甲４）などの本件の証拠上認められる取引の実情に照らすと，洋菓子の販売と別異に解することまではできず，上記主張は採用できない。２争点２（被告各標章は，本件商標に類似するか）について
本件商標

本件商標の外観及び称呼は，原判決「事実及び理由」第４の２ア及びイに記載のとおりであるから，同部分を引用する。
本件商標の観念については，フランス語で「私のお気に入り」との意味であるが，日本語化して一般に用いられているとはいえず，本邦におけるフランス語の普及度が決して高いとはいえないことに照らすと，特定の観念が生じるとは認められない。
被告標章１
ア被告標章１の要部，外観及び称呼は，原判決「事実及び理由」第４の２アないしウに記載のとおりであるから，同部分を引用する。被告標章１の観念については，前記と同じく，被告標章1から特定の観念が生じるとは認められない。
イなお，控訴人は，被告標章１は，図形部分も含めて類否を判断すべきである旨主張するが，前記引用部分で説示したとおり，その図形部分から出所識別標識としての称呼，観念は生じないと認められるから，要部の文字部分だけを比較すべきであり，上記主張は採用できない。また，観念につき，控訴人は，文字部分から，「堂島ロール等のロールケーキや洋菓子で人気のモンシュシュ」という観念が生じる旨主張するが，「モンシュシュ」にそのような知名度があるとまでは認められないことは，前記１で検討したとおりであるから，その主張は採用できない。
被告標章２ないし４
ア外観
被告標章２ないし４の外観は，それぞれ原判決別紙被告標章目録記載２ないし４のとおりであり，被告標章２は片仮名の「モンシュシュ」を「モン」を「シュシュ」の間にスペースを空けて横一列に記載したもの，被告標章３は欧文字の「」を「」と「」の間にスペース   を空け   て横一   列に記   載した   もの，   被告標   章４は   欧文字   の

「」を「」と「」の間にハイフンを入れて横一列に記載したものである。
イ称呼
被告標章２ないし４からは，「モンシュシュ」との称呼が生じる（争いがない。）。
ウ観念
前記と同じく，被告標章２ないし４から特定の観念が生じるとは認められない。なお，前記のとおり，これらの標章から「堂島ロール等のロールケーキや洋菓子で人気のモンシュシュ」という観念が生じるとは認められない。
被告標章５ないし７
被告標章５ないし７の外観及び称呼は，原判決「事実及び理由」第４の２ないしの各ア及びイに記載のとおりであるから，同部分を引用する。観念については前記ウのとおりである。
被告標章８
ア被告標章８の要部，外観及び称呼は，原判決２４頁１７行目の「楷書体」を「活字体」と改めるほかは，原判決「事実及び理由」第４の２アないしウに記載のとおりであるから，同部分を引用する。観念については前記ウのとおりである。イなお，控訴人は，被告標章８につき，要部を「Mon   chouchou」とした上記判断につき争う。
しかしながら，被告標章８の図形部分から出所識別標識としての称呼，観念は生じないと認められることは，被告標章１と同様である。そして，babyMonchouchou」の文字部分につき，被告標章８は，その構成中の「baby」，「Mon」及び｢chouchou」の部分が分離して把握され得るものであり，また，被告登録標章３と比べても，「baby」の部分が「Monchouchou」

の部分よりも小さく，付加された形となっている上，これらの点を措くとしても，「!」又はその表音である「ベビー」の片仮名は，菓子やパンを含む商品分野において，商品が通常の大きさよりも小さなものであることを表すものとして，日常的に使用されているものと認められ（甲（審判請求書）の添付資料中の甲ないし），これに接する需要者も，「   !」については，商品の品質，形状を表したものとして認識する場合も決して少なくないといえるから，「!」からは，出所識別機能としての称呼，観念を生じることはなく，「」の部分が出所識別機能として強く支配的な印象を与えるものといえる。
これらによれば，前記引用部分説示のとおり，被告標章８の要部は「」の部分であるといえ，控訴人の上記主張は採用できない。
被告標章９
ア被告標章９の要部，外観及び称呼は，次のイのとおり補正するほか，原判決「事実及び理由」第４の２アないしウに記載のとおりであるから，同部分を引用する。観念については前記ウのとおりである。イ原判決２５頁２６行目の「表記されており，」の後に，「その外観だけからは，」を挿入する。
原判決２６頁１９～２０行目の「甲１１８」の後に「，甲   の添付資料である甲」を挿入し，同行の「表記されているし」を「表記されたり，被告標章９のうちモンシュシュの部分だけが異なる色で表示されたものもあるし」に改める。
原判決２６頁２５行目の「表記されている」の後に「（甲   ）」を挿入する。
原判決２７頁４行目末尾の後に，「なお，「ベビーモンシュシュ」の店舗が，需要者において，「モンシュシュ」店舗の「姉妹ブランド」等として認識される場合にも，「ベビー」は付加的なものと理解されるのが通常

であり，「ベビー」の部分が重要であると解することはできない。」を挿入する。
取引の実情