このような表面に長鎖アルキル基を有するグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子を液晶パネル用スペーサーとして用いると，重合体粒子表面のグラフト共重合体鎖の長鎖アルキル基に対して液晶分子が垂直に規則正しく配列するため，液晶スペーサー近傍の液晶分子の配向乱れが抑制される（【００１４】）。
オ発明の実施の形態
(ア)実施例１０（重合体粒子表面に長鎖アルキル基を含むグラフト共重合体鎖の導入）
実施例５及び６により製造した表面に重合性ビニル基を有する重合体粒子Ｅ，Ｆ，Ｇ，Ｈのそれぞれ１０ｇに対し，メチルエチルケトン２００ｇ，メチルメタクリレート５０ｇ，Ｎ－ラウリルメタクリレート５０ｇ，ベンゾイルパーオキサイド０．５ｇを一括に仕込み，重合開始剤開裂温度まで昇温し，窒素気流下で２時間グラフト重合反応を行い，長鎖アルキル基を有するグラフト共重合体鎖を重合体粒子表面に導入したスペーサー試料Ｅ－１，Ｆ－１，Ｇ－１，Ｈ－１を得た（【００２(イ)実施例１１（重合体粒子表面に長鎖アルキル基を含むグラフト共重合体鎖の導入）
実施例７及び８により製造された表面にアゾ基を有する重合体粒子Ｉ，Ｊのそれぞれ１０ｇに対し，トルエン２００ｇ，メチルメタクリレート２０ｇ，２－ヒドロキシブチルメタクリレート２０ｇ，ステアリルメタクリレート６０ｇを一括に仕込み，重合開始剤開裂温度まで昇温し，窒素気流下で３時間グラフト重合反応を行い，長鎖アルキル基を有するグラフト共重合体鎖を重合体粒子表面に導入したスペーサー試料Ｉ－１，Ｊ－１を得た（【００２５】）。
カ発明の効果
本件特許発明では，スペーサー表面に導入した長鎖アルキル基を有するグラフト共重合体鎖によって液晶分子をスペーサー表面に垂直配向させることができるため，液晶用スペーサーの周りの液晶の異常配向を抑制し，液晶パネル点灯時の光抜けを防止することができ，液晶パネルのコントラストが向上して表示品質を向上させることができる（【００３２】）。
(2)訂正事項１及び２について
ア平成２３年６月８日法律第６３号による改正前の特許法（以下「特許法」という。）１３４条の２第１項ただし書は，特許無効審判の被請求人による訂正請求は，特許請求の範囲の減縮，誤記又は誤訳の訂正，明瞭でない記載の釈明を目的とするものに限ると規定している。
また，同法１３４条の２第５項が準用する同法１２６条３項は，「第１項の明細書，特許請求の範囲又は図面の訂正は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面･･･に記載した事項の範囲内においてしなければならない。」と規定しているところ，ここでいう「明細書又は図面に記載した事項」とは，当業者によって，明細書又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項であり，訂正が，このようにして導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入しないものであるときは，当該訂正は，「明細書又は図面に記載した事項の範囲内において」するものということができる。
イ本件明細書の前記(1)エ(イ)及び(ウ)の記載によれば，本件特許発明の「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上」の具体例として，ラウリルメタクリレート及びステアリルメタクリレートが，「該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」の具体例として，メチルメタクリレートが，多種類の化合物とともに羅列して列挙されていたということができる。
また，本件明細書には，実施例１ないし１３並びに比較例１及び２が記載されているところ，前記(1)オ(ア)の記載によれば，実施例１０として，「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上」であるラウリルメタクリレートと，「該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」であるメチルメタクリレートとからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなる液晶用スペーサーが，前記(1)オ(イ)の記載によれば，実施例１１として，「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上」であるステアリルメタクリレートと，「該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」であるメチルメタクリレート及び２－ヒドロキシブチルメタクリレートとからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなる液晶用スペーサーが，それぞれ開示されていたものということがしかしながら，本件明細書には，「長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上」がラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを必須成分として含むこと及び「該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」がメチルメタクリレートを必須成分として含むことについては，何ら記載も示唆もされていない。これらの物質は，多種類の化合物とともに任意に選択可能な単量体として羅列して列挙されていたものにすぎず，他の単量体とは異なる性質を有する単量体として，優先的に用いられるべき物質であるかのような記載や示唆も存在しない。
すなわち，本件特許発明の具体的態様である実施例１ないし１３のうち，実施例１０及び１１やその他の記載によると，「前記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上」としてラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを任意に選択することが可能であること及び「前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」としてメチルメタクリレートを任意に選択することが可能であることが開示されているものということはできるが，本件明細書において，ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート，及びメチルメタクリレートは，多種類の他の化合物と同列に例示されていたにすぎないものであるから，本件明細書の記載をもってしても，上記各構成が必須であることに関する技術的事項が明らかにされているものということはできない。
また，実施例１０及び１１によると，ラウリルメタクリレートとメチルメタクリレートとからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子並びにステアリルメタクリレートとメチルメタクリレート及び２－ヒドロキシブチルメタクリレートとからなるグラフト共重合体鎖を導入した重合体粒子からなる液晶用スペーサーが，それぞれ本件特許発明の効果を奏することが開示されていたものということができるものの，「ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを必須成分として含む表面に長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上」が，「ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート」と，「メチルメタクリレートを必須成分として含む該重合性ビニル単量体と共重合可能な他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」が，「メチルメタクリレート，又はメチルメタクリレート及び２－ヒドロキシブチルメタクリレート」と，いずれも機能上等価であり，それぞれ置換可能であることを裏付ける技術的事項は本件明細書には開示されているものではない。


ウ以上のとおり，本件明細書の全ての記載を総合しても，「前記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上」としてラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートが必須であること及び「前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」としてメチルメタクリレートが必須であること並びにラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート，及びメチルメタクリレートと，これらの物質にそのほか任意に重合性ビニル単量体を付加した構成とがいずれも機能上等価であることに関する技術的事項が導き出せない以上，訂正事項１及び２により，多種類の他の化合物と同列に例示されていたにすぎないラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート，及びメチルメタクリレートを必須のものとして含むように本件特許発明を訂正することは，本件明細書の実施例１０及び１１を上位概念化した新規な技術的事項を導入するものというべきであり，許されるものではない。
エこの点について，控訴人は，①ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート，及びメチルメタクリレートは，いずれも本件特許発明における発明特定事項の下位概念としての具体的単量体であり，訂正事項１及び２により，具体的単量体を必須成分とした発明に減縮されることから，訂正事項１及び２は，特許請求の範囲の減縮を目的とした訂正に該当する，②本件訂正は，本件明細書に当初から開示されていた顕著に優れた効果について，「液晶パネル点灯時の光抜け防止」の特に優れた具体的効果を奏する構成として特定したにすぎず，本件特許発明の技術的評価を変容させるものではないなどと主張する。
しかしながら，本件明細書において，ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート，及びメチルメタクリレートは，多種類の他の化合物と同列に例示されていたにすぎず，「前記長鎖アルキル基を有する重合性ビニル単量体の一種または二種以上」としてラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートが必須であること及び「前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」としてメチルメタクリレートが必須であること並びにラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート，及びメチルメタクリレートと，これらの物質にそのほか任意に重合性ビニル単量体を付加した構成とがいずれも機能上等価であることに関する技術的事項が本件明細書に開示されていない以上，具体的単量体を必須成分とした発明に特定することをもって，訂正事項１及び２が訂正要件を充足するものということまた，ラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレート，及びメチルメタクリレートを必須のものとして含むように訂正することこそが，新たな技術的事項を導入するものというべきである以上，本件訂正が，本件明細書に当初から開示されていた顕著に優れた効果について，「液晶パネル点灯時の光抜け防止」の特に優れた具体的効果を奏する構成として特定したものであるか否かは，前記ウの判断を左右するものではない。
したがって，控訴人の前記主張はいずれも採用できない。オ以上によると，訂正事項１及び２は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものではないから，特許法１３４条の２第１項ただし書及び同条５項において準用する同法１２６条３項に違反し，不適法であるというべきである。
(3)訂正事項３について
訂正事項３は，本件特許発明の「前記グラフト共重合体鎖の前記導入」について，訂正事項１により，「前記長鎖アルキル基を有する重合体ビニル単量体の一種または二種以上」が「長鎖アルキル基を有する重合体ビニル単量体の一種または二種以上であってラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを含む」ものに訂正され，訂正事項２により，「前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」が「他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上であってメチルメタクリレートを含むもの」に訂正されたことを前提として，上記訂正後の各単量体をグラフト重合するものであることを追加するものである。
訂正事項３が前提とする「前記長鎖アルキル基を有する重合体ビニル単量体の一種または二種以上」がラウリルメタクリレート又はステアリルメタクリレートを含むものであること及び「前記他の重合性ビニル単量体の一種または二種以上」がメチルメタクリレートを含むものであることは，それぞれ訂正事項１及び２に相当するものであり，訂正事項３は，訂正事項１及び２の内容を含むものというべきであるから，訂正事項１及び２と同様の理由により，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものではなく，不適法であるというべきである。
(4)訂正事項４及び５について
訂正事項４及び５は，訂正事項１ないし３による特許請求の範囲の訂正に伴い，対応する発明の詳細な説明の記載を整合させる訂正であるから，訂正事項１ないし３が不適法なものである以上，訂正事項４及び５も，同様に不適法であるというべ
(5)小括
以上のとおり，本件訂正は訂正要件を欠くものであるから，控訴人が当審においてした訂正の対抗主張は採用することができず，控訴人は，被控訴人に対し，本件特許権を行使することができないというべきである。
３結論
以上の次第であるから，控訴人の請求をいずれも棄却した原判決は相当であって，本件控訴は棄却されるべきものである。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官          土      肥      章      大裁判官          井      上      泰      人裁判官          荒      井      章      光
（別紙）
当事者   目録
控      訴      人        ナトコ   株式会   社同訴訟代理人弁護士        尾      関      孝      彰
岡      崎      士      朗
鰺      坂      和      浩
同          弁理士        長谷    川      芳      樹
清      水      義      憲
同補佐   人弁理   士        城      戸      博      兒
池      田      正      人
酒      巻      順一    郎
黒      川      朋      也
被控訴   人        積水化   学工業   株式会   社同訴訟代理人弁護士        飯      田      秀      郷
栗      字      一      樹
大      友      良      浩
隈      部      泰      正
和      氣      満美    子
戸      谷      由布    子
森      山      航      洋
杉      浦              秀
奥      津      啓      太
同訴訟復代理人弁護士            本      恵      太同補佐   人弁理   士        石      井      良      夫
吉      見      京      子
城      所              宏
後      藤      さな    え


平成３０年４月１１日判決言渡
平成２８年（行ウ）第１０７号退去強制令書発付処分取消請求事件
口頭弁論終結日平成３０年３月７日
判          決
主          文
１名古屋入国管理局主任審査官が平成２８年４月２５日付けで原告に対してした退去強制令書発付処分を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
主文同旨
第２事案の概要
１本件は，ベトナム社会主義共和国（以下「ベトナム」という。）国籍を有する外国人女性である原告が，名古屋入国管理局（以下「名古屋入管」という。）入国審査官から，出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」という。）２４条４号ロ（不法残留）に該当する等の認定（以下「本件認定」という。）を受けた後，平成２８年４月２２日，口頭審理請求権を放棄する旨の意思表示をした（以下「本件口頭審理放棄」という。）ため，名古屋入管主任審査官から，同月２５日付けで退去強制令書発付処分（以下「本件処分」という。）を受けたところ，本件口頭審理放棄は，原告の真意によるものではなく無効であるなどと主張して，本件処分の取消しを求めた事案である。
２前提事実（当事者間に争いのない事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実等。以下，書証番号は特記しない限り枝番を含む。）
(1)原告の身分関係
原告は，昭和４３年（１９６８年）１０月１５日にベトナムにおいて出生したベトナム国籍を有する外国人女性である。（乙１）
(2)原告の入国及び在留状況等
ア原告は，平成１２年１１月２２日，在留資格を「研修」，在留期間を「６月」とする上陸許可を受け，本邦に上陸した。（乙２）
イ原告は，平成１３年５月２４日，在留期間を「６月」とする在留期間更新許可を受けた。（乙２）
ウ原告は，平成１４年３月４日，在留資格を「特定活動」（技能実習生），在留期間を「１年」とする在留資格変更許可を受けた。（乙２）エ原告は，平成１４年１１月２９日，在留期間を「１年」とする在留期間更新許可を受けた。（乙２）
オ原告は，在留期間の更新又は変更を受けることなく，上記エで許可された在留期限である平成１５年１１月２２日を超えて本邦に不法に残留した。（乙２）
(3)本件処分に至る経緯等
ア名古屋入管入国警備官は，平成２８年４月２１日，愛知県岡崎市内の原告の自宅において，原告を入管法２４条４号ロ（不法残留）該当の容疑により摘発した。
（乙３）
イ名古屋入管入国警備官Ａは，平成２８年４月２１日，原告に対し，名古屋入管主任審査官が発付した収容令書を執行して原告を名古屋入管収容場に収容するとともに，原告に対する違反調査（以下「本件違反調査」という。）を実施し，原告の供述調書（乙５の１。以下「本件供述調書」という。）を作成した。（乙４，５）ウ名古屋入管入国警備官は，平成２８年４月２２日，原告を名古屋入管入国審査官に引き渡した。（乙６）
エ名古屋入管入国審査官Ｂは，平成２８年４月２２日，原告に対する審査（以下「本件審査」という。）を実施した。本件審査の結果，Ｂは，原告が入管法２４条４号ロに該当し，かつ，出国命令対象者に該当しない旨認定し（本件認定），これを原告に通知したところ，原告は，本件認定に服し，口頭審理の請求を放棄する旨が記載された「口頭審理放棄書」（乙１１。以下「本件口頭審理放棄書」という。）に署名指印した（本件口頭審理放棄）。（乙７ないし９，１１）オ名古屋入管主任審査官は，平成２８年４月２５日付けで，原告に対し，ベトナムを送還先とする退去強制令書を発付する旨の本件処分をした。名古屋入管入国警備官は，同日，原告に対して上記退去強制令書を執行し，原告を引き続き名古屋入管収容場に収容した。（乙１２）
カ原告は，平成２８年４月２５日，帰国用の臨時旅券の発給を申請する旨の「帰国申請書」及び「申告書」（乙１３。以下，これらの書面をまとめて「本件帰国申請書等」ということがある。）を作成した。（乙１３）キ原告は，平成２８年５月５日，ベトナム語で「私は早めにベトナムに帰国したいです。」などと記載した同日付け陳述書（乙１４。以下「臨時旅券用陳述書」という。）を作成した。（乙１４）
ク原告は，平成２８年５月９日，在大阪ベトナム総領事館に対し，本件帰国申請書等及び臨時旅券用陳述書などを提出して，帰国用の臨時旅券の発給を申請し，同年６月２日，臨時旅券の発給を受けた。（乙１５，１６，弁論の全趣旨）ケ原告は，平成２８年６月８日，日本人男性であるＣ（昭和２６年６月２１日生）と婚姻した。（甲４）
(4)本件訴えの提起等
ア原告は，平成２８年８月４日，本件訴えを提起した。（顕著な事実）イ原告は，平成２８年１０月７日，仮放免され，現在も仮放免中である。（甲１，弁論の全趣旨）
３争点及び当事者の主張
本件の争点は，本件処分の適法性であり，具体的には，本件口頭審理放棄が原告の真意に基づく有効なものといえるか否かである。この点に関する当事者の主張は，以下のとおりである。
(1)原告の主張
後記アないしウのとおり，原告に対する退去強制手続は，当初から送還の結論ありきで進められ，名古屋入管の職員は，送還の妨げとなる事情の聞き取りを行わずに独断で書面を作成し，送還にちゅうちょを示す原告の態度を無視し，本件口頭審理放棄書に署名指印させた。したがって，本件口頭審理放棄は，原告の真意に基づかずにされた無効なものであって，本件処分の前提となる手続に重大な瑕疵があるから，本件処分は違法である。
ア名古屋入管の職員は，名古屋入管収容場に収容された原告に対し，「あなたはオーバーステイだからベトナムに帰らなければならない。」，「ベトナムに帰ると言えば，すぐにここから出ることができる。」，「逆に日本に残ると言えば，この先何か月も入国管理局に収容され続けることになる。」などと原告を畏怖させる発言を繰り返したため，原告は，収容を継続されたくない一心で本件口頭審理放棄書に署名指印したものである。


イ本件違反調査は，簡単な日本語しか理解することができず，日本語を上手に話すことができない原告に対して，日本語により行われたため，原告の真意を反映しない本件供述調書が作成された。また，原告に対する退去強制手続が送還の結論ありきで進められたことは，本件供述調書に不実の記載があることからも明らかである。すなわち，本件供述調書には，原告が，「未払い給料等はありません。」，「荷物やお金は今持っている分だけです。」と述べた旨の記載があるが，実際には，摘発当時，原告には未払の給与があり，後日原告の知人がこれを受領しているし，原告の自宅には荷物が残されていたのであるから，原告が上記各供述をするはずがない。Ａは，原告に対する早期の送還を妨げる事情について，原告からの聞き取りに基づかずに，あえて不実の記載をしたものと考えられる。また，原告は，平成２７年９月頃に知り合い，交際していたＣとの間で，平成２８年５月には婚姻することを合意し，具体的な手続について知人から説明を受ける予定まで立てていたのであるから，同年４月２１日に摘発された原告には，早期の帰国を希望する動機がなかった。このことも，本件供述調書が原告の真意を反映したものではないことを裏付ける事情といえる。
ウＢは，原告に婚約者がいる旨の記載がない反面，早期帰国希望であるかのような記載がある本件供述調書に目を通して本件審査に臨んだため，原告が本邦在留の意思を有していることに全く気付かなかった。そして，Ｂは，本件審査の結果を原告に通知した後，原告に対して，ベトナム語で記載された「退去強制手続の流れ」と題するフローチャート図（乙１０の１。以下「本件フローチャート図」という。）を示して，今後の手続について選択を迫ったところ，原告が，本件フローチャート図の口頭審理を請求する箇所に○印を記載しようとしたのを制止して，口頭審理の請求を放棄する箇所に◯印を記載するように誘導したものである。また，Ｂは，本件審査の際，電話通訳人を介して，原告に対し，「３回チャンスがある」などと述べ，真実は口頭審理請求権を放棄してしまうと直ちに退去強制令書発付処分がされてしまい，異議を述べる機会がなくなるにもかかわらず，口頭審理請求権を放棄してもその機会があるかのように原告を誤信させ，上記のように誘導したものである。この点について，Ｂは，証人尋問の際，本件フローチャート図に書かれた○印等の記載については説明をしたのに，口頭審理を請求する箇所付近に原告が記載した線については，合理的な説明をすることができなかった。このような事情に照らすと，原告が帰国を希望していると勘違いしていたＢは，本件フローチャート図の口頭審理の請求を放棄する箇所に○印を記載するよう誘導したと考えられ，これに反するＢの供述を信用することはできないというべきである。
(2)被告の主張
後記ア及びイによれば，原告が，本件審査の時点で早期に帰国する希望を有し，退去強制手続の流れ及び本件認定に服した場合の法律上の効果等を十分に理解した上で，自らの意思で本件口頭審理放棄をしたことは明らかである。よって，本件口頭審理放棄は有効であって，本件処分に違法はない。
ア原告は，ベトナム語と，簡単な日常会話程度の日本語を使用することができるところ，本件審査，本件認定の通知及び本件口頭審理放棄書への署名指印の各手続は，電話通訳人を介してベトナム語により行われた。そして，Ｂは，原告から，人定事項及び容疑事実に間違いがなく，早期に帰国することを希望する旨を聴取し，これらの聴取内容を記載した審査調書（乙７。以下「本件審査調書」という。）を原告に読み聞かせたところ，原告は，内容に間違いがなかったことから，本件審査調書に署名指印した。また，Ｂは，原告に対し，本件フローチャート図を用いて，筆記具の太さで誰が書いたかを区別できるように，原告とは異なる細い線を書き込みながら，口頭審理を放棄した場合と請求した場合のそれぞれについて，退去強制手続の流れや口頭審理の請求に関する教示をし，説明を理解したという趣旨で，原告に本件フローチャート図への署名を求めた。そして，Ｂは，本件認定をした後，原告に対し，本件認定の通知を受けた日から３日以内に口頭審理の請求をすることができる旨のベトナム語訳が併記された認定通知書（乙９。以下「本件認定通知書」という。）を手交して，本件認定を通知した。その上で，Ｂが，原告に本件フローチャート図を再度示して，自らの選ぶ方に○印，選ばない方に×印を記載するよう求めたところ，原告は，本件フローチャート図の「口頭審理放棄」と記載された箇所に◯印を，「口頭審理の請求」と記載された箇所に×印を記載し，さらに，ベトナム語訳が併記された本件口頭審理放棄書に署名指印したものである。このようなＢによる審査手続は，他の事案においても同様に行われており，原告に対してのみ異なる説明等をする事情はないから，Ｂの本件審査における説明は適切に行われていた。
以上によれば，原告が，退去強制手続や口頭審理請求権及び口頭審理放棄の効果について十分に理解した上で，自らの意思で本件口頭審理放棄をしたことは明らかである。
そして，原告は，本件違反調査及び本件審査において，早期にベトナムに帰国することを希望する旨述べ，更に臨時旅券用陳述書を作成しているのであるから，原告には，本件口頭審理放棄をする合理的な動機があった。イ原告は，本件違反調査及び本件審査のいずれにおいても，婚約者の存在について一切述べていなかったにもかかわらず，摘発から４日後の平成２８年４月２５日にＣと面会した後に，突如としてＣとの婚姻予定について述べるに至った。日本人との婚姻の予定は，原告の生活の根幹に関わる極めて重大な事実である上，本邦在留を希望する理由としても非常に大きな要素であると考えられるから，原告に婚姻の予定があり，これを理由に本邦在留を希望していたのであれば，退去強制手続の中で即座に名古屋入管の職員に伝えるのが自然かつ合理的である。それにもかかわらず，原告が，上記のとおり本件違反調査及び本件審査において，Ｃについて一切述べていなかったことからすれば，原告とＣとの婚姻の予定などはなかったか，仮にあったとしても，少なくとも本件口頭審理放棄書に署名した時点においては，原告がそれを理由に本邦在留を希望する意思を有していたわけではなかったと考えるのが相当である。
第３当裁判所の判断
１認定事実
前記認定事実並びに掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の各事実が認められる。
(1)原告の入国及び在留状況等


ア原告は，本邦において研修生として就労する目的で，平成１２年１１月２２日，在留資格を「研修」，在留期間を「６月」とする上陸許可を受け，本邦に上陸し，平成１３年５月２４日，在留期間を「６月」とする在留期間更新許可を受けた。また，原告は，平成１４年３月４日，在留資格を「特定活動」（技能実習生），在留期間を「１年」とする在留資格変更許可を受け，同年１１月２９日，在留期間を「１年」とする在留期間更新許可を受けた。（甲３，乙２）イ原告は，在留期間の更新又は変更を受けることなく，上記アの最終の在留期間更新許可で認められた在留期限である平成１５年１１月２２日を超えて本邦に不法に残留した。（乙２）
(2)原告が摘発される以前の原告とＣとの関係等ア原告は，平成２７年９月２０日頃，ベトナム人の知人の紹介でＣと知り合い，毎日連絡を取り合ったり，Ｃが岡崎市内の原告の自宅を訪れるなどして交際するようになり，同年１１月頃からは，婚姻を前提として交際を続けていた。（甲３，５，証人Ｃ，原告本人）
イＣは，平成２７年１２月ないし平成２８年１月頃，冠動脈狭窄症や高血圧症と診断され，その後，このことを原告に伝えた。（甲５，証人Ｃ）ウ原告とＣは，平成２８年４月初旬頃，婚姻に向けた具体的な手続を進めようという話をし，同年のゴールデンウィーク明け頃に婚姻し，婚姻後は原告の自宅で同居することなどを検討していた。そして，原告とＣは，同月２４日に，知人から国際結婚をする際の手続などについて説明を受けることを予定していた。（乙２１，証人Ｃ，原告本人）
エ原告は，平成２８年４月２１日午前８時１９分，自宅にいたところ，原告の自宅に居候していたベトナム人男性（昭和５７年（１９８２年）１２月２０日生）と共に，名古屋入管入国警備官により入管法２４条４号ロ（不法残留）該当の容疑で摘発された。（乙３，原告本人）
(3)本件違反調査の概要
アＡは，平成２８年４月２１日，原告に対する本件違反調査を，通訳人を介さずに日本語により実施した。（乙５の１，原告本人）
イ本件違反調査においてＡが作成した本件供述調書には，「違反の動機及び経緯」欄に，「研修生として日本に入国し，福岡所在のＤという会社で縫製の研修を受けていました。…２００２年２月に研修先を逃げて，その後在留期限をこえ不法残留しました。」などと，「違反中の居住及び生活状況」欄に，「研修先を逃げてから不法残留して，愛知県豊田市や岡崎市で自動車のシートを縫製する仕事をして生活していました。」などと，「情状その他の事項」欄に，「入管に捕まってしまったので早くベトナムに帰りたいです。荷物やお金は今持っている分だけです。未払い給料等はありません。」とそれぞれ記載されている。また，本件供述調書の原告の経歴欄には，平成元年（１９８９年）にベトナムの大学を卒業した後，同年から平成４年（１９９２年）までベトナムの小学校で教師として働き，同年から平成１１年（１９９９年）までは農家をしながら服の縫製の仕事をしたこと，平成１４年２月頃に研修先から逃亡した後，豊田市内で自動車のカバーを縫製する仕事をし，その後，岡崎市内で同様の仕事を内職でしていたことなどが記載されている。
そして，Ａは，原告に対して，上記内容を日本語で読み聞かせたところ，原告は，「上記の記載事項は，真実に相違ありません。」と日本語及び英語で記載された欄に，署名指印をした。（乙５の１）
(4)本件審査の概要及び本件口頭審理放棄に至る経緯等アＢは，平成２８年４月２２日，原告に対する本件審査を，電話通訳人を介してベトナム語により実施した。（乙７，８，原告本人）イＢは，原告に対し，身分事項の確認等を行った後，ベトナム語で記載された本件フローチャート図を用いて退去強制手続の流れを説明した。本件フローチャート図は，入国警備官の違反調査，入国審査官の違反審査，特別審理官の口頭審理，法務大臣の裁決等の退去強制手続の流れを，時系列に沿って図式化して示したものであり，口頭審理請求権を放棄すれば，最終的な処分が「放免（在留継続）」や「在留特別許可」になる可能性がなくなり，「退去強制令書発付」の手続に進むことが明記されている。（乙１０，１７）
ウ本件フローチャート図には，Ｂが退去強制手続の流れを説明した際に筆先の細い筆記具で記載した線が書き込まれているところ，この書き込みは，口頭審理請求権を放棄した場合とこれを請求した場合のそれぞれのルートについて記載されている。そして，口頭審理を請求した結果，認定に誤りがないと判断された場合には，異議の申出をすることができ，法務大臣が当該異議の申出について理由がないと判断した場合であっても，特別に在留を許可する事情がある場合には，在留特別許可がされることを示すルートにも，上記と同様に細い線が書き込まれている。また，本件フローチャート図のうち，ベトナム語で「入国審査官の違反審査」，「口頭審理の請求」，「口頭審理放棄」及び「異議の申出」と印字された箇所には，いずれもＢにより○印が記載されている。
さらに，本件フローチャート図には，原告が筆先の太い筆記具で記載した書き込みもあるところ，ベトナム語で「口頭審理放棄」と印字された箇所には○印が，「口頭審理の請求」と印字された箇所には×印がそれぞれ書き込まれている一方で，「口頭審理の請求」と印字された箇所の上部には，Ｂが「口頭審理の請求」と印字された箇所を○印で囲んだ細い線を原告が途中までなぞったような書き込みがあり（以下「本件筆記線１」という。），本件フローチャート図の右上の余白部分には，書きかけで終わっている○印の書き込みがある（以下「本件筆記線２」という。）。そして，「口頭審理放棄」と印字された箇所に記載された○印の右側で，かつ，本件筆記線２のすぐ下の余白部分と，本件フローチャート図の下部の署名欄のいずれにも，原告の署名指印がされている。（甲３，乙１０，１９，証人Ｂ，原告本人）エＢは，本件審査における原告の供述内容として，「早期帰国希望又は在留希望の確認」欄の「早期に帰国することを希望した。」の欄にチェックをした審査調書を作成したところ，原告は，日本語で「記載内容について読み聞かせを受けましたが，その内容に間違いありませんので，署名します。」と印字された欄に署名指印をした。（乙７）


オＢは，本件審査の結果，原告が入管法２４条４号ロに該当する旨認定し，日本語とベトナム語が併記された本件認定通知書を交付して本件認定を通知した。本件認定通知書には，入国審査官がした認定に不服があるときは，通知を受けた日から３日以内に，特別審理官に対して口頭審理の請求をすることができる旨の記載があり，本件認定通知書の控えには，本件認定通知書を受領したことを示す原告の署名指印がある。さらに，Ｂは，原告に対し，本件認定に対する取消訴訟の提起に関する事項をベトナム語で記載した書面（乙１８。以下「本件教示書」という。）を交付しており，本件教示書にも，受領したことを示す原告の署名指印がある。（乙８，９，１８）
カ上記イないしオの手続を経た上で，原告は，平成２８年４月２２日，本件口頭審理放棄書に署名指印し，名古屋入管入国審査官に対して提出した。（乙１１，１９，証人Ｂ）
(5)本件口頭審理放棄後の経過等
アＣは，平成２８年４月２５日午前９時３４分から午前１０時４分までの間，名古屋入管において，原告と面会し，この際に初めて，原告から在留資格がないことを知らされた。Ｃは，同日午前１０時３０分から行われた名古屋入管入国警備官との面接において，原告と同居はしていないが，今後婚姻する予定であった旨，一旦原告を帰国させ，ベトナムで婚姻手続をしてから，また日本に呼び寄せたいと考えている旨を述べた。
名古屋入管主任審査官は，同日付けで，原告に対して本件処分をし，名古屋入管入国警備官は，同日，本件退令を執行したところ，原告は，ベトナム語で「私が帰国するため，在大阪ベトナム総領事館は私に通行書を発行する事を検討してください。」などと印字された帰国申請書を作成し，これに署名した。その一方で，原告は，本件退令の執行後，同日午後１時４０分から，名古屋入管入国警備官により，本件処分に係る取消訴訟の出訴期間と送還との関係についての説明を受けた際，取消訴訟を提起するつもりはないが，今後のことは恋人と相談してから決めたい旨述べ，さらに，同日午後１時４５分から行われた名古屋入管入国警備官との面接においても，日本人の恋人と婚姻したい旨述べて，帰国の意思を保留した。（乙１３，２１，２３，証人Ｃ，原告本人）
イ原告は，平成２８年４月２６日午前９時５７分から行われた名古屋入管入国警備官との面接において，日本人の恋人と相談したところ，弁護士を探すことになった旨，恋人と結婚して日本で生活したい旨を述べ，ベトナムに帰国することを拒否した。
名古屋入管入国警備官は，同日午後１時５３分から午後２時５４分までの間，電話通訳人を介してベトナム語で原告との面接を行ったところ，原告は，名古屋入管に収容された時は早期の帰国を希望していたが，今は恋人と婚姻して日本に残りたいと考えている旨，本件審査の時は入国審査官の説明をよく理解できなかった旨，恋人から愛知県安城市役所に婚姻届を出したと聞いており，婚姻したので，恋人と一緒に暮らしたい旨などを述べた。（乙２１，２５）
ウ原告は，平成２８年５月５日，ベトナム語により，研修先からの逃亡理由や逃亡後の就労状況のほかに，「私は早めにベトナムに帰国したいです。私にパスポートを発行してください。」などと記載した臨時旅券用陳述書を作成した。（乙１４）
エ名古屋入管入国警備官は，平成２８年５月６日，Ｃを同席させた上で，日本語により原告との面接を行ったところ，原告とＣは，日本で婚姻届を提出し終えてから２人でベトナムへ行き，出直そうと考えている旨，婚姻の届出に必要な書類は全て準備したが，原告の旅券がないため届出ができない旨を述べた。これに対し，名古屋入管入国警備官が，申請の準備を進めている臨時旅券で婚姻の届出が受理されるかを市役所に確認するよう促したところ，原告とＣは，臨時旅券の発給後すぐに婚姻の届出をし，その後に２人でベトナムへ行く旨を述べた。（乙２６）オ原告は，平成２８年５月９日，臨時旅券申請書に臨時旅券用陳述書等を添付して，在大阪ベトナム総領事館宛てに帰国用の臨時旅券の発給を申請し，同年６月２日，同旅券の発給を受けた。（乙１５，１６，弁論の全趣旨）カＣは，平成２８年５月１６日，病院を受診したところ，高血圧症，糖尿病，冠状動脈硬化症との診断を受け，医師から，このまま放置すると心筋梗塞の可能性があるとの説明を受けた。（乙２８）
キ原告は，平成２８年５月３１日，日本語により行われた名古屋入管入国警備官との面接において，Ｃの病気が心配なのでベトナムへは帰りたくない旨を述べた。
（乙２７）
ク名古屋入管入国警備官は，平成２８年６月２日，Ｃを同席させた上で，日本語により原告との面接を行ったところ，Ｃは，これまでは原告と一緒にベトナムへ行くつもりだったが，現時点で医療環境の悪いベトナムへ行くことは考えられないので，しばらく時間が欲しい旨，治療を続けてＣの病状が安定すれば，原告と一緒にベトナムへ行こうという気持ちに変わりはない旨を述べた。（乙２８）ケ原告とＣは，平成２８年６月８日，婚姻した。（甲４）コＣは，平成２８年６月頃，安城市内のアパートから岡崎市内の原告の自宅に引っ越し，賃借人の名義をＣに変更し，家賃もＣが負担している。（甲５，証人Ｃ，原告本人）
サ原告は，平成２８年１０月７日，仮放免され，それ以降，Ｃと同居して生活している。（甲１，弁論の全趣旨）
(6)原告本人尋問における供述内容及び原告が本件訴訟のために作成した陳述書（甲３。以下，単に「原告作成の陳述書」と述べるときは，甲第３号証を指す。）
の記載内容


ア本件フローチャート図の作成状況に関する供述内容原告は，本人尋問において，本件フローチャート図の作成状況について，①最初に，Ｂが細い線を書き込みながら日本語で説明していたが，通訳人からは，本件フローチャート図を読んで，自分が希望するところに書いてなどと言われただけだったため，Ｂの説明内容は理解できなかった，②原告は，まず，「口頭審理の請求」と記載された箇所を○印で囲もうとして書き始めたが，Ｂから制止されたため，書きかけの線になった（本件筆記線１），③本件筆記線１を書こうとして制止されたため，もしかして○印ではなく四角を書かなければいけないのかと思い，本件フローチャート図の余白に，こういうような形ですかと聞く趣旨で○印を書き始めたが，再び制止され，書きかけの○印となった（本件筆記線２），④その後，Ｂから，「口頭審理放棄」と印字された箇所を○印で囲むよう言われ，ベトナム語による記載の意味は理解できていたため，自分は「口頭審理の請求」の方を選びたいのに，なぜ「口頭審理放棄」の方に書かないといけないのかと思ったが，そのことを自分から言い出せなくて従うしかなかった，⑤次に，Ｂから指示されて，「口頭審理の請求」と印字された箇所に×印を書いた，⑥最後に，本件フローチャート図下部の所定欄に日付と氏名を記入して指印した，⑦通訳人から，本件フローチャート図のような書面にサインする機会が３回あると言われたので，２回目か３回目の機会に，自らが○印を付けたい方に○印を書けば良いと考えた旨供述した。（原告本人）
イその他の供述内容
(ｱ)原告は，本国での経歴について，本人尋問において，ベトナムの大学を卒業後，小学校の教師として約３年間就労し，教師以外に縫製の仕事もしていた旨供述した。（原告本人）
(ｲ)原告は，本邦入国後の経緯について，本人尋問において，①研修生として来日後，福岡県の研修先で働いていたが，原告以外の研修生２人が研修先から逃亡しようとしたため，原告も研修先から逃亡した，②逃亡後，豊田市などで稼働した旨供述した。また，原告作成の陳述書には，上記内容に加えて，③福岡県の研修先の社名が「Ｄ」であること，④研修先から逃亡した後，豊田市内の自動車のシートを縫製する工場等で稼働し，その後，岡崎市内において内職の仕事をしていたことなどが記載されている。（甲３，原告本人）
(7)Ｂの経歴及び本件フローチャート図の作成状況に関するＢの証言内容等
アＢの経歴
Ｂは，平成２８年４月１日から，名古屋入管審査部門において，収容された容疑者に対して最初に違反審査を行い，本邦在留を希望するか，帰国を希望するかの意思確認を行う業務に従事しており，平成２９年１１月に当該業務を離れるまで，通常で１日当たり１件ないし３件程度，多い時には１日当たり７件程度の違反審査を行った。
Ｂの記憶によれば，上記業務に従事した期間中，本件筆記線２のように余白に予定外の記載をした容疑者は，５人程度おり，本件筆記線１のように×印を書いた付近にそれ以外の記載をした容疑者は，六，七人程度いた。（乙１９，証人Ｂ）イ本件フローチャート図の作成状況等に関する証言内容Ｂは，本件フローチャート図の作成状況等について，証人尋問において，①本件審査当時，容疑者本人に，フローチャート図へ○印や×印の書き込みをさせることが取り決められていたわけではないが，事後的に容疑者が口頭審理を放棄する旨の意思表示をしたことが客観的に明らかになるように，あえて容疑者自身に記載させる取扱いをしていた，②本件においては，Ｂが，本件フローチャート図に細い線を書き込みながら退去強制手続の流れを説明したところ，原告が，説明内容を理解したとして，本件フローチャート図下部の所定欄に日付と氏名を記入した，③次に，原告は，「口頭審理放棄」と印字された箇所を○印で囲み，「口頭審理の請求」と印字された箇所に×印を書いた，④その後，Ｂが，上記③の○印の近くに日付と氏名を記載するようにと説明する趣旨で，本件フローチャート図の右上の余白を指し示したところ，原告は，通訳人の説明が終わる前に，Ｂの指をなぞるように○印を書きかけた（本件筆記線２），⑤「口頭審理の請求」と印字された箇所の上部の本件筆記線１がどのような経緯で記載されたのかは全く記憶にないが，原告が「口頭審理の請求」と印字された箇所に○印を書こうとしたことはなかったと思う，⑥本件審査に臨む前に，本件供述調書等の事件記録を確認しており，原告については，帰国希望であるという認識をしていた，⑦本件審査の際に，原告から婚約者や恋人がいるという話は聞いていない旨供述した。（乙１９，証人Ｂ）
２事実認定に関する補足説明
(1)本件違反調査における原告の供述内容について原告は，本件違反調査は，十分な日本語能力を有しない原告に対して，日本語により行われたため，原告の真意を反映しない本件供述調書が作成されたものであり，摘発当時，原告には未払の給与があり，原告の自宅には荷物が残されていたにもかかわらず，「未払い給料等はありません。」，「荷物やお金は今持っている分だけです。」と，原告が述べるはずのない不実の記載がされていることからも，Ａが，原告に対する早期の送還を妨げる事情について，原告からの聞き取りに基づかずに，あえて上記の不実の記載をしたものと考えられる旨主張するところ，原告作成の陳述書及び原告本人尋問の結果中には，これに沿う部分が存在する。しかしながら，前記１(3)イ及び(6)イで認定した事実によれば，原告の本国及び本邦での経歴等に関して，本件供述調書の内容と，原告作成の陳述書の内容及び原告本人尋問における供述内容とが，おおむね一致していることが認められることからすれば，本件違反調査におけるＡと原告との意思疎通に特段の支障があったものとは認められない。また，原告本人尋問の結果によれば，原告は，平成２８年４月２１日に摘発された時点で，同月に稼働した分の給与をいまだ受領していなかったと供述する一方で，原告の給与の支払日は当月の月末であるとも供述していることが認められ，摘発の時点では，いまだ同月分の給与の支払日は到来していなかったものと推認されるから，本件供述調書における未払給与等がない旨の記載が事実に反するものとは認められない。さらに，「荷物やお金は今持っている分だけです。」との記載のみからは，原告の自宅に荷物が全く残されていない趣旨をも含むものとまでは解されないから，当該記載が事実に反する記載であるものと直ちに認めることもできない。


このように，口頭審理の請求を放棄する場合には，容疑者にもたらす効果の重大性等に鑑み，その意思が明確に表明されるための手続が規定されていることなどからすれば，入管法４７条５項及び５１条に基づく退去強制令書発付処分は，適正な手続の下で，容疑者が真に入国審査官の認定に服して口頭審理請求権を放棄したことを前提とするものということができるから，容疑者が入国審査官の認定に服していないにもかかわらず，真意に基づかずに口頭審理請求権を放棄した場合には，そのような口頭審理請求権の放棄は無効であり，退去強制令書発付処分は，その前提となる手続に重大な瑕疵があるものとして，違法となると解するのが相当である
(2)ア本件においては，原告が本件口頭審理放棄書に署名指印したことは，当事者間に争いがない上，前記２(1)及び(2)で説示したとおり，本件違反調査及び本件審査のいずれにおいても，Ａが，あえて原告の供述に反する内容や，原告が述べていない内容の本件供述調書を作成したり，Ｂが，原告に対して，退去強制手続の流れや口頭審理放棄の効果について適切な説明をしなかったものとは認められず，これらの点をいう原告の主張を採用することはできない
イ(ｱ)しかしながら，前記２(3)で説示したとおり，原告は，本件口頭審理放棄の当時，Ｃと実態のある真摯な関係を築いていたものであり，前記１(2)ウで認定した事実によれば，原告とＣは，原告が摘発される以前には，平成２８年のゴールデンウィーク明け頃に婚姻し，婚姻後は原告の自宅で同居することなどを検討していたことが認められるのであるから，原告には，本邦での在留を希望し，口頭審理を請求する大きな動機があったものと認めるのが相当である
(ｲ)ところで，前記１(4)ウで認定したとおり，本件口頭審理放棄書と同日に作成された本件フローチャート図には，「口頭審理の請求」と印字された箇所の上部に，同箇所をＢが○印で囲んだ線を途中までなぞったような書き込み（本件筆記線１）があるところ，本件筆記線１について，原告は，本人尋問において，本邦在留を希望する意思を示すために本件筆記線１を書き込んだ旨を供述したのに対し，Ｂ作成の陳述書（乙１９）には，本件筆記線１について何ら言及がなく，また，前記１(7)イで認定したとおり，Ｂは，本件フローチャート図の本件筆記線１以外の書き込みについては，その順序や経緯を全て説明し得たにもかかわらず，本件筆記線１についてのみ，どのような経緯で記載されたのか全く記憶にないと証言したものである
前記１(7)で認定した事実によれば，Ｂは，本件審査当時，特段の取決めはないものの，事後的に容疑者が口頭審理を放棄する旨の意思表示をしたことが客観的に明らかになるように，いわば慎重を期して，あえて容疑者自身にフローチャート図に記載させる取扱いをしていたというのであるし，Ｂの記憶の限りとはいえ，本邦在留を希望するか否かの意思確認を行う業務に従事していた約１年半の間に，本件筆記線１のように×印を書いた付近にそれ以外の記載をした容疑者は六，七人程度しかいなかった（しかも，本件筆記線１は，Ｂが「口頭審理の請求」と印字された箇所を○印で囲んだ線を途中までなぞったような書き込みである
）というのであるから，仮に原告が本件フローチャート図に書き込む際に，押し問答のような印象的なやり取りがあったとすれば，Ｂにおいて，本件筆記線１についてのみ全く記憶がないというのは極めて不自然であるといわざるを得ない
もっとも，前記１(6)ア，(7)イで認定した事実によれば，Ｂは，事前に本件供述調書等を確認し，原告について帰国を希望しているとの認識を持って本件審査に臨んでいたことが認められ，原告も，本件審査の際にＣとの関係について述べることはなく，Ｂから「口頭審理放棄」と印字された欄を○印で囲むよう言われたのに対し，その場では特に何も言い出さなかったと供述していることが認められる
また，上記(ｱ)のとおり，本邦での在留を希望する大きな動機を有していた原告が，一度は「口頭審理の請求」と印字された箇所に○印を書きかけながら，あえて自らの意思で即座にこれを中止し，「口頭審理放棄」と印字された箇所に○印を書き直す積極的な理由は見いだし難い上（前記２(2)イで説示したとおり，原告は，本件フローチャート図の記載内容を理解していたものと認められるから，原告が誤って「口頭審理の請求」と印字された箇所に○印を書きかけたとも考え難い
），前記１(5)ア及びイで認定した事実によれば，原告は，本件口頭審理放棄書に署名指印をした後も，本件審査後に初めて行われた名古屋入管入国警備官との面接において，Ｃと婚姻したい旨述べて帰国の意思を保留し，その翌日には，本邦での在留を希望してベトナムへ帰国することを拒否したことが認められる（なお，確かに，本件供述調書には，原告が「早くベトナムに帰りたいです
」と述べた旨記載されており，また，前記１(5)で認定した事実によれば，原告は，平成２８年４月２５日に帰国申請書を作成しているが，他方で，上記のとおり同日の名古屋入管入国警備官との面接では，Ｃと婚姻したい旨述べて帰国の意思を保留し，翌日以降も，Ｃと相談したり，名古屋入管入国警備官と面接をしながら，本邦での在留を希望してベトナムへ帰国することを拒否したり，Ｃと共にベトナムに行くことを検討したり，Ｃの病状を理由に本邦での在留を希望したりと，摘発後，自らの将来や処遇について様々にしゅん巡していたことが認められるのであるから，本件供述調書に上記記載があること等をもって，原告が，本件口頭審理放棄の当時，ベトナムに帰国する確たる意向を有していたものと認めることはできないというべきである
）
(ｳ)このような事実関係に鑑みると，本件筆記線１は，原告が「口頭審理の請求」と印字された箇所に○印を書こうとしたところ，Ｂにおいて，原告がベトナムへの帰国を希望しているものとの認識の下，原告の意思に沿うように手続を進める意図で，原告が当該箇所に○印を記載するのを制止したため，書きかけの状態で終わったものであって，その後，原告は，Ｂの指示に従って，「口頭審理放棄」と記載された箇所に○印を記載し，「口頭審理の請求」と印字された箇所に×印を記載したものと推認するのが最も自然かつ合理的というべきである
そして，このように，Ｂが原告の意思に反することを承知の上で意図的に誘導したものではないと解すると，Ｂが，本件筆記線１について特段記憶していないことも，あながち不合理なものということはできず，また，「口頭審理の請求」と印字された箇所に○印を記載したかったが，Ｂに制止されてしまい，それに対して異議を述べることができなかったとする原告の供述とも整合的であるということができる


なお，原告は，本人尋問において，本件違反調査の際，Ａに対して婚姻する予定である旨を伝えたとの供述をしたものであるが，後記(2)アで説示するとおり，本件審査の際に婚姻の予定について述べたものとは認められないことに鑑みると，本件違反調査の際に婚姻の予定について述べながら，本件審査の際にはこれを述べなかったというのは不自然といわざるを得ないから，原告本人尋問における上記供述を採用することはできない。
以上によれば，Ａが，原告からの聞き取りに基づかずに，あえて不実の記載をした本件供述調書を作成したとの原告の主張は，採用することができない。(2)本件審査に関する原告本人尋問における供述についてア原告は，本人尋問において，本件審査の際，ベトナム語により来月日本人と婚姻する予定である旨を説明したとの供述をしたものであるが，証拠（乙２５）によれば，原告は，平成２８年４月２６日午後１時５３分から行われた名古屋入管入国警備官との面接において，本件審査の際に恋人の存在について一切発言しなかったことを指摘されたのに対し，これを何ら否定しなかったことが認められることに照らすと，原告本人尋問における上記供述を採用することはできない。イまた，前記１(6)アで認定したとおり，原告は，本人尋問において，本件フローチャート図に原告が○印や×印を書き込む前に，Ｂから退去強制手続の流れや口頭審理放棄について説明を受けたことはない旨の供述をしたり，Ｂは，本件フローチャート図に細い線を書き込む際に日本語で何か話していたが，通訳人がその説明を通訳してくれなかったため，説明内容を理解することができなかった旨の供述をしたものである。しかしながら，前記１(4)ウで認定したとおり，本件フローチャート図には，口頭審理請求権を放棄した場合とこれを請求した場合のそれぞれのルートや，口頭審理を請求した結果，認定に誤りがないと判断された場合には，異議の申出をすることができ，法務大臣が当該異議の申出について理由がないと判断した場合であっても，特別に在留を許可する事情がある場合には，在留特別許可がされることを示すルートにも，Ｂによる細い線の書き込みがされている上，証拠（乙２１，２５ないし２９）によっても，原告が，本件審査の後に行われた名古屋入管入国警備官との複数回にわたる面接において，通訳人がＢの説明を通訳してくれなかった旨を訴えた事実は何らうかがわれない。これらに加えて，前記１(3)イ及び(6)イ(ｱ)で認定したとおり，原告は，ベトナムの大学を卒業し，ベトナムで小学校教諭をしていた経歴を有するところ，原告本人尋問の結果によれば，原告は，上記各供述をする反面，ベトナム語による「口頭審理放棄」の記載の意味は理解していたとも供述していることが認められることにも鑑みると，Ｂが退去強制手続の流れ等を原告に対して説明せず，原告がこれを理解することができなかったとか，通訳人がＢの説明を通訳しなかったなどとする原告本人尋問における各供述を採用することはできないというべきである。
(3)原告とＣとの関係について
被告は，本件口頭審理放棄当時の原告とＣとの関係について，婚姻の予定などはなかったか，仮にあったとしても，原告がそれを理由に本邦在留を希望する意思を有していたわけではなかったと考えるのが相当である旨主張する。しかしながら，前記１(5)ア，ケ及びコで認定した事実によれば，Ｃは，平成２８年４月２５日に初めて名古屋入管入国警備官と面接した際に，原告と婚姻する予定であった旨述べていた（この供述は，原告が摘発される前は，同年のゴールデンウィーク明け頃に婚姻しようと話していた旨のＣの証言及び本人尋問における原告の供述とも整合的であり，一貫している。）上，現に，両者は，同年６月８日に婚姻し，その頃，Ｃは，原告の自宅に引っ越し，賃借人の名義をＣに変更し，家賃を支払っていたことが認められる。また，前記１(5)アによれば，Ｃは，上記面接の際，婚姻の予定について述べる一方で，原告を一旦ベトナムに帰国させる考えも示していたのであって，このことは，Ｃが，原告を本邦に在留させるために原告との関係を偽装する意図を有してはいなかったことを推認させるものというべきであるし，前記１(5)エ，カないしクで認定したように，Ｃが，原告と一緒に自らもベトナムへ行き，２人で出直そうとの考えを有していたことや，その後，Ｃが医師から，将来的に心筋梗塞になる可能性があるとの説明等を受けたことを契機に，原告が再び帰国を拒否するようになったことも，原告とＣが，実態のある真摯な関係を築いていたことを推認させる事情と評価すべきである。そして，前記(1)及び(2)アで説示したように，原告が本件違反調査及び本件審査においてＣとの関係に言及したものとは認められない点については，被告が指摘するように直ちに了解し難い側面があることは否定し得ないものの，他方で，この点以外には，証人尋問におけるＣの証言内容及び証言態度等を含めて，原告とＣとの関係が実態を伴わないものであったことをうかがわせる事実は認められない。
以上の諸点に照らすと，原告とＣは，原告が摘発された平成２８年４月２１日当時，既に実態のある真摯な関係を築いていたものと認めるのが相当であり，両者の交際関係に係る供述内容は，信用することができるものというべきである。
３本件口頭審理放棄の有効性について
(1)入管法４７条４項は，同条３項の通知（容疑者が退去強制対象者に該当すると認定した旨の通知）をする場合には，入国審査官は，当該容疑者に対して，入管法４８条の規定による口頭審理の請求をすることができる旨を知らせなければならない旨を，入管法４７条５項は，容疑者が入国審査官の認定に服したときは，主任審査官は，その者に対し，口頭審理の請求をしない旨を記載した文書に署名させ，速やかに入管法５１条の規定による退去強制令書を発付しなければならない旨を，それぞれ規定しているところ，ここにいう「認定に服した」とは，容疑者が退去強制対象者に該当するものであることを自ら認めるとともに，特別審理官に対する口頭審理の請求をしないとの意思を明らかにしたという意味であると解される。そして，入管法４７条５項により口頭審理の請求をしない旨を記載した文書への署名が要求されているのは，口頭審理を請求しない旨の意思表示が，容疑者に対して，入管法４８条の規定する口頭審理を受ける機会を失わせ，退去強制令書発付処分を受けることが確定するとの重大な効果をもたらすことに鑑み，これを書面により確認することとしたものと解される。
したがって，本件口頭審理放棄は，原告の真意に基づかずにされたものであり，本件処分は，その前提となる手続に重大な瑕疵があるものとして，違法というべきである。
第４結論


平成２９年１２月１３日判決言渡
平成２８年（行ケ）第１０２６７号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２９年１１月２９日
判            決
原            告        Ｘ
被     告      特許庁   長官
指定代   理人       恩   田   春   香
近   藤   幸   浩
山村   浩
金子尚   人
主            文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告の求めた裁判
特許庁が不服２０１５－５６８８号事件について平成２８年１０月１７日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は，新規性及び進歩性判断の誤りの有無である。
１特許庁における手続の経緯
株式会社さいとう技術研究所は，名称を「光学的および電磁気学的効果補助層の制御手法」とする発明につき，平成２１年８月３１日に特許出願（特願２００９－１９９３０２。以下「本願」という。優先権主張日：平成２１年３月３０日，日本国。甲４の１）をし，原告は，株式会社さいとう技術研究所から，平成２４年７月１２日，本願に係る特許を受ける権利を譲り受けたが（甲６），平成２６年１２月５日付けで拒絶査定を受けた。
原告は，平成２７年３月２５日，拒絶査定不服審判請求をし（不服２０１５－５６８８号），同年６月１９日，手続補正（以下「本願補正」という。）をした（甲４の２）。
特許庁は，平成２８年１０月１７日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同年１１月２３日，原告に送達された。
２本願発明の要旨
本願補正後の請求項１に係る発明（以下「本願発明」という。）は，次のとおりである（甲４の２。以下，本願の明細書及び図面を「本願明細書」という。）。「半導体又は金属の少なくともどちらか一方よりなる微粒子又は島状構造を平面内でランダムに配列させた平面構造が，母材中に間隔を保って複数積層された構造
体であって，
該母材が半導体であることを特徴とする構造体。」
３審決の理由の要点
本願発明は，特開２００９－１６７１０号公報（甲１。以下「引用例１」という。）に記載された発明（以下「引用発明１」という。）と同一であり，又は引用発明１に対して慣用手段及び周知技術を適用して，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条１項３号又は同条２項により特許を受けることができず，また，特開平８－８４８８号公報（甲２－１。以下「引用例２」という。）に記載された発明（以下「引用発明２」という。）に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。
(1)引用発明１について
ア引用発明１の認定
引用発明１は，次のとおりである。
「ＧａＡｓ(３１１)Ａ基板上に，ＧａＡｓバッファー層を成長させて表面を平坦化させたのち，ＡｌＧａＡｓクラッド層（高Ａｌ組成）を成長させた後，活性層となる，ＡｌＧａＡｓ層（低Ａｌ組成）を成長させ，その中に液滴エピタキシー法により作製したＧａＡｓ量子ドットを２層埋め込み，続いて，上部のＡｌＧａＡｓクラッド層（高Ａｌ組成）を成長させて製造されるレーザ素子であって，上記液滴エピタキシー法は，化合物半導体の量子ドットを作製する手法で，基板上にガリウムのみを供給してガリウムの液体金属微粒子を作製し，続いて砒素を分子線照射により供給してその液滴をガリウム砒素に結晶化する事により，ＧａＡｓ
量子ドットを作製し，
一つの液滴が一つの量子ドットとなり，
顕微鏡像において，量子ドットがランダムに配列しており，量子ドットレーザ素子の構造模式図において，ＧａＡｓ量子ドットは，ＡｌＧａＡｓ層（低Ａｌ組成）において，平面内に配列され，当該ＡｌＧａＡｓ層を介して積層されている，量子ドットレーザ素子。」
イ一致点の認定
本願発明と引用発明１とを対比すると，両者は，次の点で一致する。「半導体よりなる微粒子をランダムに配列させた構造が，母材中に間隔を保って複数積層された構造体であって，
該母材が半導体である構造体」
ウ相違点の認定
本願発明と引用発明１とを対比すると，両者は，次の点で相違する（以下「相違点１」という。）。
微粒子を配列させた構造について，本願発明では，微粒子を「平面内」でランダムに配列させた「平面構造」であるのに対し，引用発明１では，「顕微鏡像において，量子ドットがランダムに配列しており，量子ドットレーザの構造模式図において，ＧａＡｓ量子ドットは，ＡｌＧａＡｓ層（低Ａｌ組成）において，平面内に配列され」ているものの，本願発明のような特定はなされていない点
エ相違点１についての判断
(ｱ)一般に，半導体レーザ素子において，レーザ発振を実現するために，活性層の結晶性を良好にすることを目的とし，活性層の直下の層の表面を平坦なものとすることは普通に知られた慣用手段であるものと認められる。また，引用発明
１は，「ＧａＡｓバッファー
層」の「表面を平坦化させたの
ち」，クラッド層，活性層を成長
させたものであり（【図１０】参
照），引用例１の図１を勘案する
と，引用例１には，ＧａＡｓ量子
ドットの直下のＡｌＧａＡｓ層
（低Ａｌ組成）の表面が，平坦な
ものであることが示唆されてい
ると認められる。そうすると，引
用発明１は，本願
発明の「微粒子を
『平面内』でラ
ンダムに配列
させた『平面構
造』」という構
【図１０】
【図１】


成を実質的に備えているといえる。
したがって，本願発明の構成は全て引用例１に示されているから，本願発明は，引用発明１と同一である。
(ｲ)仮に，相違点１が実質的なものであったとしても，特開平３－１１６８２２号公報（乙１４），引用例２によれば，量子ドットを有する構造体において，量子ドットの下地層を平坦な平面を持つものとすることは周知技術であり，一般に，半導体レーザ素子において，レーザ発振を実現するために，活性層の結晶性を良好にすることを目的として，活性層の直下の層の表面を平坦なものとすることは普通に知られた慣用手段であるものと認められる。そうすると，引用発明１において，上記慣用手段及び周知技術に基づき，「ＡｌＧａＡｓクラッド層（高Ａｌ組成）」の表面並びにその上の成長させた活性層の１層目及び２層目の「ＡｌＧａＡｓ層（低Ａｌ組成）」の表面のいずれもを平坦なものとすることは，当業者であれば適宜なし得たことである。そして，引用発明１は，「上記液滴エピタキシー法は，化合物半導体の量子ドットを作製する手法で，基板上にガリウムのみを供給してガリウムの液体金属微粒子を作製し，続いて砒素を分子線照射により供給してその液滴をガリウム砒素に結晶化する事により，ＧａＡｓ量子ドットを作製し，一つの液滴が一つの量子ドットとな」るものである。そのため，引用発明１において，活性層の１層目及び２層目の「ＡｌＧａＡｓ層（低Ａｌ組成）」の表面を平坦なものとするならば，ＧａＡｓ量子ドットを配列させた構造が，「平面内」に配列させた「平面構造」となることは明らかである。そうすると，引用発明１において，上記慣用手段及び周知技術に基づき，相違点１に係る本願発明の構成を採用することは，当業者であれば容易になし得たことである。
したがって，仮に相違点１が実質的なものであったとしても，本願発明は，引用発明１並びに慣用手段及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
(2)引用発明２について
ア引用発明２の認定
引用発明２は，次のとおりである。
「平坦な面を有する，表面にステップの無い（００１）ｎ－Ｓｉエピ基板１５１
と，
その上に成長したＳｉバッファ層１５２と，
その上にエピタキシャル成長した厚み２ｎｍのＧａＡｓドット結晶１５３と厚み１０ｎｍのＳｉ単結晶薄膜１５４を交互に成長してえられるペア数１０の多重量子
ドット層１５５と，
その上に成長したｐ－Ｓｉクラッド層１５６と，
絶縁膜１５７と，ｐ側電極１５８と，ｎ側電極１５９とを有する半導体レーザで
あって，
ＭＢＥ法を用いてＧａＡｓドット１５３とＳｉ薄膜が成長され，ＧａＡｓドット１５３の高さが２ｎｍ程度と低いことと，Ｓｉ結晶がＧａＡｓドット１５３上に成長しにくいためにＧａＡｓドット１５３が平坦に埋め込まれたため，ＧａＡｓドット１５３を成長した後，Ｓｉ結晶１５４を１０ｎｍ成長することで平坦面が得られた，半導体レーザ。」
イ一致点の認定
本願発明と引用発明２とを対比すると，両者は，次の点で一致する。
「半導体よりなる微粒子を配列させた構造が，
母材中に間隔を保って複数積層された構造体であって，
該母材が半導体である構造体」
ウ相違点の認定
本願発明と引用発明２とを対比すると，両者は，次の点で相違する（以下「相違点２」という。）。
微粒子を配列させた構造について，本願発明では，「微粒子を平面内でランダムに配列させた平面構造」であるのに対し，引用発明２では，「エピタキシャル成長した厚み２ｎｍのＧａＡｓドット結晶１５３」について，本願発明のような特定はなさ
れていない点
エ相違点２についての判断


引用発明２は，「ＭＢＥ法を用いてＧａＡｓドット１５３とＳｉ薄膜が成長され，ＧａＡｓドット１５３の高さが２ｎｍ程度と低いことと，Ｓｉ結晶がＧａＡｓドット１５３上に成長しにくいためにＧａＡｓドット１５３が平坦に埋め込まれたため，ＧａＡｓドット１５３を成長した後，Ｓｉ結晶１５４を１０ｎｍ成長することで平坦面が得られた」，「半導体レーザ」である。また，引用例２の【００８２】には，「Ｓｉ基板１４１表面にはステップの無い（００１）面を持つ。ステップが無いために結晶は結晶平面にランダムに結晶成長し，均一なＧａＡｓ結晶の核生成が実現される。」，同【００８３】には，「結晶成長はＭＢＥで７５０度にて行っており，成長温度が比較的高いために基板表面での原子の移動速度が大きくなり，均一なドット１４３の形成が実現される。（中略）ドットとドットは融合してはならず，かつドットの間は５ｎｍ以上離れている必要がある」と記載されている。そして，引用例２において，量子ドットを利用した半導体レーザについての記載箇所（【００７９】ないし【００９０】）には，ＧａＡｓドットが整列して配列するように特段の制御を行うことは記載されていない。そのため，引用発明２において，「Ｓｉ結晶１５４」は「平坦面が得られた」ものであることに加え，上記で指摘した事項を勘案すると，引用発明２においても，ＧａＡｓドット１５３の成長の際に，基板表面での原子の移動速度は大きくなり，均一なドット１５３の形成が実現されるものと認められる。そうすると，引用発明２にいうＧａＡｓドット１５３は，下地のＳｉ結晶が「平坦面が得られた」ものであり，かつ，ＭＢＥ法を用いた成長の際に，「原子の移動速度は大きく」なるものであり，また，引用例２には，ＧａＡｓドットが整列して配列するように特段の制御を行うことは記載されていないから，引用発明２において，「ＧａＡｓドット結晶１５３」が，「ＧａＡｓドットを平面内でランダムに配列させた平面構造」をなすことは明らかである。
したがって，引用発明２において，相違点２に係る本願発明の構成を採用することは，当業者であれば容易になし得たことであるから，本願発明は，引用発明２に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
第３原告主張の審決取消事由
原告主張の審決取消事由は多岐にわたるところ，弁論準備手続による主張整理の結果，訴状記載の取消事由１ないし３は，直接の審決取消理由としてではなく，その事情として主張するものであるとして整理され（第１回弁論準備手続調書参照），
同取消事由４（相違点１の判断の誤り）を取消事由１
とし，同取消事由５（相違点２の判断の誤り）を
取消事由２とすることとされた。
１取消事由１（相違点１の判断の誤り）
本願発明は，本願明細書の図６のとおり，微粒
子を平面内でランダムに配列させた平面構造が間
隔を保って複数積層された形態を採用している
（甲４－１【０００６】【図６】参照）。すなわち，
基板の面内方向をＸ及びＹ，基板面に垂直な方向
をＺとすると，本願発明はＸ及びＹ方向ではラン
ダムな配列であり，Ｚ方向では規則的配列になっ
ているものである。このような「平面構造」を複数
積層することによって，高い効果が得られるので
ある。これに対し，引用発明１には，配列に関する
説明が存在しないところ，引用発明１のように平
坦な基板上に微粒子や量子ドットを形成すること
は，微粒子が微粒子の上に積み重なる状態（以下，
この状態を「雪だるま状態」という。）になること
本願明細書【図６】
引用例１【図６】
があり，現に，引用例１の図６等によれば，３次元的に量子ドットが雪だるま状態になっていることは明らかである。そうすると，引用発明１は，本願発明にいう平面構造を有するものではない。
そして，引用発明１は，量子ドットが低密度の状態では実現できず，高密度であることを要するため，本願発明のように，３次元的な配列に比べて低密度になる平面構造を敢えて選択する意味はない。そうすると，引用発明１に接した当業者が，より低密度になる量子ドットの平面構造を複数層利用することを想到するものとはいえない。
したがって，引用発明１が本願発明にいう「平面構造」を実質的に備えているとした審決の認定には誤りがあり，また，当業者が引用発明１に対し慣用手段及び周知技術を適用して本願発明を容易に想到することができたとした審決の判断には誤りがある。
２取消事由２（相違点２の判断の誤り）
本願発明は，上記のとおり，微粒子を平面内でランダムに配列させた平面構造が間隔を保って複数積層された形態を採用している。これに対し，引用発明２は，引用例２の図１４のとおり，量子ドットの配列は，ランダムではない。
仮に，引用発明２においてＧａＡｓ量
子ドット（極性分子）がランダムに配列
されているとすれば，ランダムな格子不
整合が粗密に生じ，転位が制御できてい
ない状態になる。この状態は，引用発明２
で解決しようとしている転位の抑制（甲
２－１【０００４】，【００１７】）という
課題と矛盾することになる。
したがって，引用発明２の量子ドットの配列がランダムなものであることを前提として，当業者が引用発明２に基づいて本願発明を容易に想到することができたと
引用例２
した審決の判断には誤りがある。
第４被告の反論
１取消事由１（相違点１の判断の誤り）
原告は，引用発明１の量
子ドットは雪だるま状態
になっており，本願発明に
いう平面構造を有するも
のではないなどと主   張す
る。
しかしながら，本願発明
にいう平面構造が雪   だる
ま状態を含まないと   解す
る根拠がない上，引用例１
の【０００７】には，図１
０に示す形態につき，「Ｇ
ａＡｓ量子ドットを２層


埋め込んだ」と明示的に記載されているのであるから，引用発明１の量子ドットは雪だるま状態になっていないことは明らかである。そして，量子ドットを有する構造体において量子ドットの下地層を平坦な平面を持つものとする周知技術などに照らせば，引用発明１の「ＡｌＧａＡｓ層（低Ａｌ組成）」の表面の形状を「ＧａＡｓ量子ドット」のサイズに比べて十分に小さい程度の平坦さとすることは，当業者が容易に想到することができる。
したがって，引用発明１が本願発明にいう「平面構造」を実質的に備えているとした審決の認定には誤りはなく，また，当業者が引用発明１に対し慣用手段及び周知技術を適用して本願発明を容易に想到することができたとした審決の判断にも誤
【図１０】
りはなく，原告の主張はいずれも理由がない。
２取消事由２（相違点２の判断の誤り）
原告は，引用例２の図１４によれば，引用発明２における量子ドットの配列はランダムではないなどと主張する。しかしながら，審決は，引用発明２につき，引用例２の実施例１３の半導体レーザに基づいて認定しているのであって，量子ドットの配列を図１４から認定するものではない。そして，引用例２には，ＧａＡｓドットが整列して配列するように特段の制御を行うとは記載されていないし，引用発明２の半導体レーザにおいて，ＧａＡｓドットが整列して配列するような特段の制御を行わないようにした場合には，ＧａＡｓ結晶の結晶成長開始ポイントに位置的な規則性が存在しないことになるから，当業者は，ＧａＡｓドットをランダムに配列させる構成を容易に得ることになる。
したがって，当業者が引用発明２に基づいて本願発明を容易に想到することができたとした審決の判断には誤りはなく，原告の主張は理由がない。
第５当裁判所の判断
１認定事実
(1)本願発明について
本願明細書（甲４の１）によれば，本願発明は，次のとおりのものと認められる。ア本願発明は，発光素子，光電変換素子，センサなどの光学的あるいは電磁気的素子の効果，効率の向上に関するものである（【０００１】）。量子ドットの利用は，光学的あるいは電磁気的デバイスの高効率化に有効であるが，量子ドットの製造は，難易度が高く，安価には製造できないという問題があった（【０００５】）。
イ本願発明は，スパッ
タリング等により作製した図１
に示されるような微粒子が平面
的に配列された構造を，図６に
おける断面図のように積層する
ことで，作製難易度の高い量子
ドットの効果を利用することが
できる   ように   したも   のであ   る（【０００６】）。これらの構造体を，光電変換
素子，発光素子などに付加することで，特性の
向上を図ることができる（【００１６】）。本願
発明は，スパッタリングなどのごく一般的な手
法を用い，材料も比較的ありふれたものを利用
するため，費用対効果が高いものである（【０
０１４】【００４３】）。
(2)引用発明１について
引用例１（甲１）によれば，引用発明１の内容は，次のとおりのものと認められる。
ア引用発明１は，基板上に活性層を形成してなるレーザ発振素子に関するものである（【０００１】）。量子ドットはそのサイズが変化すると，量子閉じ込めエネルギーが変化するため発光する波長（エネルギー）が変化する。そのため，サイズの揺らぎが大きい量子ドット群の発光特性は，幅広い波長（エネルギー）にわたって広がり，その半値幅は広くなる。量子ドットの半導体レーザ等の応用のためには，なるべくサイズ揺らぎの少ない量子ドットを高密度に作製することが望まれている（【０００２】）。引用発明１は，このような実情に鑑み，従来にはないナローな発光をする量子ドットを用いて，安定したレーザ発振を可能としたレーザ発振素子
【図１】
【図６】
を提供することを目的とするものである（【０００４】）。引用発明１のレーザ発振素子は，その活性層は，２×１０１０／ｃｍ２～１×１０１１／ｃｍ２の密度，かつ，５Ｋにおける発光の半値幅５０ｍｅＶ以下でＧａＡｓ（３１１）Ａ基板上に量子ドットを形成してなることを特徴とする（【０００５】）。イ図１０に示す形態の製造手順は，次のとおりである（【０００７】）。
ＧａＡｓ（３１１）Ａ基板上
に，４００ｎｍの厚さを持つ
ＧａＡｓバッファー層を成長
させて   表面を   平坦化   させた
後，１３００ｎｍのＡｌＧａ
Ａｓクラッド層（高Ａｌ組成）
を成長させた。その後，活性層
となるＡｌＧａＡｓ層（低Ａ
ｌ組成）を２２０ｎｍ成長さ
せ，その中に液滴エピタキシ
ー法（図１）により作製したＧ
ａＡｓ量子ドットを２層埋め
込んだ。続いて，
１３００ｎｍの
上部のＡｌＧａ
Ａｓクラッド層
（高Ａｌ組成）
を成長させ，最後に表面を保護するため２０ｎｍのＧａＡｓを成長させた。液滴エピタキシー法は，化合物半導体の量子ドットを作製する手法で，図１を参照して，ガリウム砒素量子ドットの作製を説明すると，基板上にガリウムのみを供給してガリウムの液体金属微粒子を作製し，続いて砒素を供給してその液滴をガリ
【図１０】
【図１】
ウム砒素に結晶化することにより，量子ドットを作製する（【０００９】）。ＧａＡｓ（３１１）Ａ基板を用いることにより，温度範囲の全域で密度が増加し，最大で１×１０１１／ｃｍ２という，高密度の液滴が形成可能となった。なお，図１の説明で述べたように，この液滴は結晶化することにより，一つの液滴が一つの量子ドットとなることから，この密度はそのまま形成される量子ドットの密度と考えることができる（【００１１】）。
２取消事由に対する判断
(1)取消事由１


平成２７年４月２８日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２６年（ネ）第１０００７号特許権譲渡代金請求控訴事件（原審・大阪地方裁判所平成２３年（ワ）第１１６９４号）
口頭弁論終結日平成２７年３月１２日
判     決
控訴人                 Ｘ
訴訟代理人弁護士                     谷    行    敏被控訴   人                 日本スピンドル製造株式会社訴訟代理人弁護士                 岡    田    春    夫同                   瓜    生    嘉    子同                   内    田              誠
主     文
１原判決を次のとおり変更する。
２被控訴人は，控訴人に対し，７８万７５００円及びこれに対する平成２３年１０月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３控訴人のその余の請求を棄却する。
４訴訟費用は，第１，２審を通じてこれを３５分し，その１を被控訴人の負担とし，その余を控訴人の負担とする。
５この判決の第２項は，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２被控訴人は，控訴人に対し，３５００万円及びこれに対する平成２３年１０月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，被控訴人の元従業員である控訴人が，被控訴人を退職した後，その子会社に在職中に，被控訴人が開発していたパイプ加工機を構成するパイプ把持装置に関する発明をし，被控訴人との間で，その特許を受ける権利を被控訴人に譲渡し，被控訴人が上記発明により得た利益に応じ，被控訴人の職務発明規定の基準よりも高額となる相当額の対価を控訴人に支払う旨の合意をしたとして，被控訴人に対し，上記合意に基づく相当額の対価として３５００万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である。
原判決は，控訴人の被控訴人に対する上記特許を受ける権利の譲渡があったことを認めた上で，控訴人と被控訴人との間で，その譲渡の対価を被控訴人の売上げ又は利益の１０％とする旨の合意が成立したものとは認められないから，その余の点について検討するまでもなく，控訴人の請求は理由がないとして，控訴人の請求を棄却した。
控訴人は，原判決を不服として控訴した。
１前提となる事実（証拠の摘示のない事実は，争いのない事実又は弁論の全趣旨により認められる事実である。）
(1)当事者
ア控訴人は，昭和３８年４月に被控訴人に入社した後，主に生産技術業務に従事していたが，平成１２年６月，被控訴人の子会社である栄運輸株式会社（以下「栄運輸」という。）に出向し，同社の代表取締役社長に就任した。その後，控訴人は，同年１２月，被控訴人を退職し，さらに，平成１６年１０月３１日をもって，栄運輸の代表取締役社長を退任した（甲４１）。
イ被控訴人は，昭和２４年４月に設立された，自動スピニング加工機等の金属加工機械等の製造及び販売等を目的とする株式会社である。
(2)控訴人の発明に至る経緯
被控訴人は，平成１４年ないし１５年ころ，丸一鋼管株式会社（以下「丸一鋼管」という。）から，パイプを加工してテーパーポールを製造する設備（以下「本件パイプ加工機」という。）の引合いを受け，パイプ素材を自動的に把持し，パイプ素材に張力がかかるとより大きな把持力を生じさせ，２０トンの張力に対応できる本件パイプ加工機用の自動チャック装置を開発する必要が生じたが（以下，この開発を「本件チャック開発」という。），２０トンの張力に対応できる自動チャック装置を開発したことがなかった。被控訴人の産機事業部長のＡ（以下「Ａ」又は「Ａ」という。）は，平成１５年夏ころ，当時栄運輸の社長であり，被控訴人在籍中に産機事業部に勤務していた経歴を持つ控訴人に対し，本件チャック開発について相談した。その後，控訴人は，２０トンの張力に対応できる自動チャック装置を着想し，その構想を具体化した平成１５年９月２０日付けの「パイプ用コレット内外圣押シ型」と題する図面（乙７。以下「乙７構想図」という。）を作成し，乙７構想図記載の装置におけるチャックの「段取り替え」を短時間でできる機構の構想を手書きで加筆し，同月２６日ころ，これを被控訴人に交付した（以下，控訴人の上記構想に係る自動チャック装置を「原告方式の自動チャック装置」という。）。
さらに，控訴人は，同年１０月２日ころ，乙７構想図記載の装置に関する「駆動側コレット」との記載のある図面（乙８。以下「乙８図面」という。）を作成し，これを被控訴人に交付した。
控訴人は，そのころまでに原告方式の自動チャック装置の発明を完成した。
(3)控訴人の特許を受ける権利の譲渡等
ア被控訴人は，平成１５年１２月３日，発明の名称を「パイプ材把持措置」とする発明について特許出願（特願２００３－４０４５８０号。以下「本件先願」という。）をした（乙２４ないし２６）。
本件先願は，原告方式の自動チャック装置の発明を特許出願したものである。本件先願の願書には，控訴人が「発明者」として記載されていた（乙２４）。
控訴人は，譲渡人を控訴人，譲受人を被控訴人とし，本件先願について「上記発明につき，特許を受ける権利一切を譲受人に譲渡します。」との記載のある同月１日付け譲渡証書（以下「本件譲渡証書」という。甲４）に記名押印し，同月８日ころ，被控訴人に本件譲渡証書を差し入れた。イ被控訴人は，平成１６年１０月２７日，本件先願に基づく優先権を主張して，発明の名称を「テーパー鋼管製造装置用のパイプ材把持装置」とする発明について特許出願（特願２００４－３１１７５５号。以下「本件出願」という。）をし，平成１９年４月２７日，特許第３９４９１３３号として特許権（以下「本件特許権」といい，この特許を「本件特許」という。）の設定登録（請求項の数６）を受けた（甲２）。本件特許の特許公報には，控訴人が「発明者」として記載されていた（甲２）。
ウ本件特許に係る特許請求の範囲の請求項１ないし６の記載は，次のとおりである（以下，請求項１ないし６に係る発明を「本件特許発明」と総称する。）。
「【請求項１】


パイプの管端を挟持する内周面を傾斜面に形成した内径把持体及び外周面を傾斜面に形成した外径把持体と，該内径把持体及び外径把持体をそれぞれパイプの軸方向に押圧，移動させることによって内径把持体と外径把持体との間隔を狭めるようにするための外周面を傾斜面に形成したパイプ材把持装置本体と一体化された内径ホルダ及び内周面を傾斜面に形成したパイプ材把持装置本体と一体化された外径ホルダと，内径把持体及び外径把持体をパイプの軸方向に押圧する押圧手段とを備えたテーパー鋼管製造装置用のパイプ材把持装置であって，内径把持体及び外径把持体を，それぞれ個別の押圧手段によって押圧するようにし，該押圧によって内径把持体と外径把持体との間隔を狭めてパイプの管端を挟持するとともに，押圧の解除によって内径把持体及び外径把持体を初期位置に復帰させるようにしたことを特徴とするテーパー鋼管製造装置用のパイプ材把持装置。
【請求項２】
パイプの管端を挟持する内周面を傾斜面に形成した内径把持体及び外周面を傾斜面に形成した外径把持体と，該内径把持体及び外径把持体をそれぞれパイプの軸方向に押圧，移動させることによって内径把持体と外径把持体との間隔を狭めるようにするための外周面を傾斜面に形成したパイプ材把持装置本体と一体化された内径ホルダ及び内周面を傾斜面に形成したパイプ材把持装置本体と一体化された外径ホルダと，内径把持体及び外径把持体をパイプの軸方向に押圧する押圧手段とを備えたテーパー鋼管製造装置用のパイプ材把持装置であって，押圧手段によって内径把持体又は外径把持体の一方を押圧することによって，他方が順次追随して押圧される手段を介して，他方を順次追随して押圧されるようにし，該押圧によって内径把持体と外径把持体との間隔を狭めてパイプの管端を挟持するとともに，押圧の解除によって内径把持体及び外径把持体を初期位置に復帰させるようにしたことを特徴とするテーパー鋼管製造装置用のパイプ材把持装置。
【請求項３】
パイプの進入を検知する検知機構を備え，該検知機構の印可信号によって前記押圧手段を動作させるようにしたことを特徴とする請求項１又は２記載のテーパー鋼管製造装置用のパイプ材把持装置。
【請求項４】
押圧手段を，中継プッシュロッドを有する接合部材又は内径継手及び外径継手によって接離可能な分割構造としたことを特徴とする請求項１，２又は３記載のテーパー鋼管製造装置用のパイプ材把持装置。
【請求項５】
内径把持体及び／又は外径把持体を，周方向に分割して構成したことを特徴とする請求項１，２，３又は４記載のテーパー鋼管製造装置用のパイプ材把持装置。
【請求項６】
内径把持体及び外径把持体を，有底の筒形状コレットとし，嵌合させた両コレットの底部間に弾性部材を介在させたことを特徴とする請求項１，２，３，４又は５記載のテーパー鋼管製造装置用のパイプ材把持装置。」(4)被控訴人の丸一鋼管に対する本件パイプ加工機の製造販売等ア(ア)被控訴人は，平成１６年２月２５日，丸一鋼管から，本件パイプ加工機一式の製造を代金２億８０００万円で受注し，原告方式の自動チャック装置を備えた本件パイプ加工機（以下「第１号機」という。）を製造して，同年９月末ころ，これを納品し，平成１７年４月及び９月の２回に分けて，丸一鋼管から，代金２億８０００万円の支払を受けた。(イ)その間の平成１６年７月１日ころ，被控訴人は，控訴人に対し，第１号機用の原告方式の自動チャック装置の詳細設計を依頼し，これを受けた控訴人は，同年８月３１日ころ，作成した設計図面（甲３６，５０，５１，５３，５４はその一部）を被控訴人に納品した。その後，控訴人は，平成１７年４月２８日，被控訴人から，被控訴人を振出人とする額面１３６万５０００円，支払期日同年８月３１日の約束手形（甲７）の交付を受け，その支払期日に同額の支払を受けた。控訴人は，上記約束手形の交付を受けた際，被控訴人の求めに応じて，「￥１，３６５，０００．―（消費税を含む。）」，「但し，丸一鋼管殿向けテーパーポール加工機自動チャック設計費として上記金額確かに領収いたしました。」との記載のある控訴人名義の領収書（乙１）に押印して，被控訴人に交付した。また，控訴人は，その際，被控訴人から，平成１６年６月２０日付けの被控訴人作成の控訴人あて注文書（甲６）の交付も受けた。上記注文書には，「注文内容」欄に「丸一鋼管殿向けテーパーポール加工機自動チャック設計」，「金額」欄に「￥１，３００，０００（別途消費税￥６５，０００）」との記載がある。イ被控訴人は，第１号機を丸一鋼管に納品した後，丸一鋼管から，更に本件パイプ加工機の製造を受注し，原告方式の自動チャック装置を備えた本件パイプ加工機（以下「第２号機」という。）を製造し，平成２０年９月ころ，これを納品し，同年中に，丸一鋼管から，代金３億７５００万円の支払を受けた（甲５）。
ウ控訴人は，平成１６年１０月３１日に栄運輸の代表取締役社長を退任した後，同年１１月１日付けで，被控訴人との間で，技術顧問契約を締結し，平成２１年３月までの間，被控訴人から，毎月報酬を受けていた（甲４２）。
(5)被控訴人における職務発明に関する定め
ア被控訴人は，職務発明に関し，「ＮＳ職務発明規定」（以下「本件規定」という。乙１５）を制定し，平成１５年４月１日から実施した。本件規定には，次のような定めがある。
「（目的）
第１条この規定は，従業員が会社の業務範囲に属する発明または考案（以下職務発明という）をすることを奨励し，その職務発明に対して適切な報奨を行い活用することを目的とする。」
「（権利の所属）
第３条職務発明についての特許，実用新案または意匠登録を受ける権利は，会社がこれを承継する。
（報奨）
第４条会社が承継する職務発明については特許等の出願時に，発明者に対しつぎの区分により報奨金を支給する。
区分         出願報奨
特許         ２００００円
実用新案       ６０００円
意匠登録       ４０００円
（実績報奨）
第５条特許，その他の登録後，存続中の工業所有権について，その実施により会社の業績に貢献するものについては，発明者に対して２年毎に，実績報奨金を支給する。
実績報奨は別紙１の申請書で申請する。
第６条実績報奨金は，その貢献度により次の等級を設ける。


１級         上限なし
２級         ３０万円
３級         １０万円
４級         ５万円
５級         ２万円
なお，貢献度によっては実績報奨金を追加支給することがある（各級の中間の等級）。
貢献度は製品の販売利益を基礎とし，それに別に定める係数を掛けて算出するものとする。
第７条第５条実績報奨…の審査は，報奨審査委員会が行う。報奨審査委員会の事務局は総務部とする。」
「第１３条従業員が会社の業務範囲に属さない発明などについて，その特許などを受ける権利を会社に譲渡する場合もこの規定による。ただし，会社がその権利承継を必要と認めたものに限る。
第１４条この規定は社員以外の，会社と雇用関係のある者（但し，臨時雇，日雇，関係会社以外の他社からの出向社員を除く）についても準用する。」
イ本件規定５条所定の「別紙１の申請書」（以下「実績報奨申請書」という。）には，実績報奨の算定方法に関し，次のような記載がある。「報奨試算額Ｃ１＝０．０１×Ｐ１×Ｋ１×Ｋ２×Ｋ３×Ｋ４」
「Ｐ１（販売利益（粗利））単位万円
粗利とは，売上額から製造直接費を控除した額」
「Ｋ１（その権利のその利益に占める貢献度係数）
Ｋ１＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ（但し    Ｋ１＝ＭＡＸ１．０）
Ａ権利に係る部分の製品全体中の原価割合
但し，装置全体に係る方法，ソフトウェア特許等の場合
Ａ＝０．３
ＣＩＭ等製造所全体に係る設備特許等の場合
Ｋ１＝０．１（→Ｋ２へ）
Ｂ営業価値（客先へのアピール度）
顕著＋０．３大＋０．１    普通０小－０．１
Ｃ技術価値（技術の独占性優位性）
完全独占                  ０．３類似商品あるが当社より明らかに性能が劣る０．１ほぼ同等機能の類似商品あり         ０．０同等以上の類似商品あり          －０．１
Ｄコストダウン効果
顕著＋０．１大＋０．０５    普通・コストアップ＋０．０」
「Ｋ２（その製品の量産度係数）
一品生産品（年間１００台未満）          ０．３中量生産品（年間１００台以上１０００台未満）   ０．２５大量生産品（年間１０００台以上）         ０．２」
「Ｋ３（諸因子に基づく報奨金額の調整係数）
一律０．７（３級以上は修正することがあります）」「Ｋ４（同一製品に複数の特許が存在し，同一製番に対して同時に複数申請する場合の調整係数）
製品に対して特許が単独のみ存在する場合   １．０製品に対して特許が複数存在する場合合計が１．０となるよう配
分」
２争点
本件の争点は，控訴人と被控訴人間における控訴人の被控訴人に対する特許を受ける権利の譲渡について相当額の対価の支払合意の成否（争点１），控訴人が上記合意に基づいて支払を受けるべき対価額（争点２）である。
第３争点に関する当事者の主張
１相当額の対価の支払合意の成否（争点１）について
(1)控訴人の主張
ア本件合意の成立
控訴人は，平成１５年１０月ころ，被控訴人との間で，控訴人が原告方式の自動チャック装置の発明の特許を受ける権利を被控訴人に譲渡し，上記発明が実用化及び製品化された場合には，控訴人が被控訴人の従業員ではないことから，被控訴人が上記発明により得た利益に応じ，本件規定の基準に照らして高額となる相当額の対価を控訴人に支払う旨の合意（以下「本件合意」という。）をした。
控訴人と被控訴人間で本件合意が成立したことは，以下の経緯から明らかである。
(ア)控訴人は，平成１５年夏ころ，被控訴人の産機事業部のＡから，本件チャック開発の相談を受けた際，被控訴人において発明の貢献度に応じて発明者に報奨金を支払う旨の本件規定を導入したこと，本件規定の内容は，控訴人も栄運輸のパソコンから被控訴人の社内ネットワークの知財グループの電子ファイルで閲覧できることなどを聞いた。
控訴人は，その当時栄運輸の事業整理に従事していたため本件チャック開発を引き受けなかったが，控訴人が本件チャック開発に係る発明をすれば，控訴人は被控訴人の従業員ではないため，本件規定の基準よりも高額の対価の支払を受けられるとの認識を持った。(イ)その後，控訴人は，原告方式の自動チャック装置を着想し，自宅で平成１５年９月２０日付けの乙７構想図を作成し，そのころ，その写しをＡ及び被控訴人の技術開発室知財グループのＢ課長（以下「Ｂ」又は「Ｂ」という。）に交付し，その数日後，Ａの要望を受けて，８種類のチャックを短時間で取り替えることができるようにしたＴ溝組合せ方式を着想し，これを乙７構想図に書き加えた修正図をＢに交付した。
また，控訴人は，同年１０月ころ，Ｂから，被控訴人の職務発明申請の際に提出する譲渡書を兼ねた「特許（意匠登録）出願申請書」（甲３３）を手渡され，これに必要事項を記入してＢに交付した。そして，控訴人は，Ｂに対し，乙７構想図の詳しい説明を行い，その内容が乙７構想図に記入された。
その間，控訴人は，Ｂから，原告方式の自動チャック装置の発明については本件規定を適用できるので，本件規定に準じた評価基準で発明の対価額を検討するが，控訴人は被控訴人の従業員ではなく，上記発明は職務発明ではないので，その対価額は職務発明の場合に比べてはるかに高額になる旨を聞いた。控訴人とＢが上記発明の対価に関するやりとりをした際，Ａも同席していたが，Ａは，特に異を唱えなかった。
このように，本件チャック開発に関する責任者の一人であったＢと控訴人は，原告方式の自動チャック装置の発明の特許を受ける権利の譲渡の対価に関する理解を共通にした。
(ウ)被控訴人は，平成１５年１２月３日，原告方式の自動チャック装置の発明について本件先願をした。控訴人は，本件先願に係る特許を受ける権利の譲渡に関し，同月１日付け本件譲渡証書（甲４）に押印して，被控訴人に交付した。
被控訴人は，平成１６年１月ころ，控訴人に対し，本件規定４条に基づく本件先願の出願報奨金として２万円を支払った。
被控訴人は，同年１０月２７日，本件先願に基づく優先権を主張して，本件出願をし，平成１９年４月２７日，本件特許権の設定登録を受けた。


その後，被控訴人の実績報奨委員会が，被控訴人が丸一鋼管に対し原告方式の自動チャック装置の発明を実用化した第１号機及び第２号機を販売した後の平成２１年３月から，本件規定に基づく本件特許権に関する実績報奨金額についての審議を開始し，控訴人と協議を重ねるなど，被控訴人は，本件合意の内容に従った対応をとってきた。(エ)以上の経緯によれば，控訴人と被控訴人との間で，平成１５年１０月には，本件合意が成立したというべきである。
なお，本件合意の内容について書面が作成されていないが，これは，本件合意は本件規定に基づく職務発明の基準を相当額の対価額の判断要素とすること（ただし，控訴人は被控訴人の従業員でないため，本件規定に基づく種々の判断ファクターの係数が大きくなる点で，対価額は従業員に比べて高額となる。）を前提とするものであったからであり，職務発明の場合に従業員との間で対価額に関する合意書面が作成されないのと同様に，本件合意について書面がないのはむしろ当然である。
イ被控訴人の主張について
被控訴人は，本件合意の成立を否認した上で，控訴人と被控訴人との間で，控訴人が本件チャック開発及び概略設計を行い，被控訴人が時間制で報酬を支払う旨の有償委任契約が成立し，上記有償委任契約に基づく委任の成果物の引渡義務の履行として，原告方式の自動チャック装置の発明の特許を受ける権利を譲り受けたものであり，上記有償委任契約に基づく報酬は，被控訴人が平成１７年４月に１３６万５０００円を支払ったことによって，上記特許を受ける権利の対価を含めて全て清算済みである旨主張する。
しかしながら，控訴人と被控訴人間で，被控訴人の主張するような有償委任契約を締結した事実はなく，控訴人が平成１７年４月に被控訴人から支払を受けた１３６万５０００円は，平成１６年７月から８月ころに行った原告方式の自動チャック装置の詳細設計の対価に限られるものであり，原告方式の自動チャック装置の発明の特許を受ける権利の譲渡の対価は含まれていない。
したがって，被控訴人の上記主張は，理由がない。
ウ原判決の判断の誤り
原判決は，事実及び理由中の「原告の主張」において，控訴人の主張する本件合意を摘示したのであるから，まず，本件合意自体の成否について判断をし，その上で，控訴人が被控訴人の従業員でないことを考慮して，本件合意にいう「本件規定の基準に照らして高額となる相当額の対価」の額について判断すべきであったにもかかわらず，「争点についての判断」においては，「本件譲渡に関し，平成１５年１０月頃，原告方式が実用化・製品化された場合には，被告の職務発明規定が利益変動型であることから，被告従業員ではない原告に対し，被告が得る売上げ又は利益の１０％を対価として支払う旨の合意があったとの原告の主張が認められるかにつき検討する。」として，本件合意自体の成否について判断することなく，控訴人と被控訴人との間で，譲渡の対価を被控訴人の売上げ又は利益の１０％とする旨の合意が成立したものは認められないから，その余の点について検討するまでもなく，控訴人の請求は理由がないと判断したものであり，原判決には，本件合意についての判断の遺脱がある。
なお，控訴人は，原審において，「相当額の対価」は，原告方式の自動チャック装置の発明が画期的なものであり，発明の貢献度も極めて高いことから，「最低でも売上げ又は利益の１０％」と認識していた旨主張したが（原告第４準備書面３頁以下），この主張は，本件合意を前提とする相当額の対価額の算定に係る主張であり，本件合意と同列の対価の合意そのものの主張ではない。
(2)被控訴人の主張
ア控訴人と被控訴人との間で本件合意をした事実はない。およそ企業が将来の不確定な利益に連動するリスクの高い利益変動型の合意をするには，その合意内容を明確にした上，その合意内容を書面化するのが当然であるが，本件においては，控訴人主張の本件合意の内容を示す書面が作成されていない。
原告方式の自動チャック装置の発明は，その発明の当時控訴人が被控訴人の従業員でなかったから，職務発明ではなく，自由発明であるが，本来，自由発明には適用されないはずの本件規定を原告方式の自動チャック装置の発明に準用することができ，これを判断基準にすることができるとする根拠が不明である。また，被控訴人において，控訴人が被控訴人の従業員ではないという理由で，特許を受ける権利の対価を従業員の場合と比べ，はるかに「高額」とする合意をする合理性もない。なお，被控訴人は，実績報奨委員会で，原告方式の自動チャック装置の発明に関し，本件規定を準用した対応をとったことがあるが，これは，実績報奨委員会が開かれた平成２１年３月当時の被控訴人の知財担当者が，他社からの転職直後で，過去の経緯を知らなかったため原告方式の自動チャック装置の発明が職務発明であると誤解したことによるものであり，職務発明ではない自由発明に本件規定を適用（準用）しようとしたものではない。また，被控訴人から控訴人に２万円の出願報奨金が支払われた点についても，単に，創作に対するインセンティブを与えるという発明奨励の趣旨で支払われたものであり，本件合意の存否とは無関係である。イ控訴人と被控訴人との間には，原告方式の自動チャック装置の発明の特許を受ける権利の譲渡に関し，明示の合意も黙示の合意も存在しない。被控訴人が控訴人から原告方式の自動チャック装置の発明の特許を受ける権利の譲渡を受けたのは，被控訴人と控訴人との間で，控訴人が本件チャック開発及び概略設計を行い，被控訴人が時間制で報酬を支払う旨の有償委任契約が成立し，委任の成果物の引渡義務の履行として，上記特許を受ける権利の移転を受けたものである。
すなわち，被控訴人は，控訴人に対し，Ａを通じて本件チャック開発及び概略設計を依頼し，控訴人がこれを承諾したことにより，控訴人と被控訴人との間で，控訴人が本件チャック開発及び概略設計を行い，被控訴人が時間制で報酬を支払う旨の有償委任契約が成立した。原告方式の自動チャック装置の発明は，上記有償委任契約に基づいて行われた開発の成果物であり，控訴人は，委任の成果物の引渡義務の履行として，上記発明の特許を受ける権利を被控訴人に移転し，また，乙７構想図，原告方式の自動着装置の詳細設計図を被控訴人に引き渡したものであり，上記有償委任契約に基づく報酬は，被控訴人が平成１７年４月に１３６万５０００円を控訴人に支払ったことによって全て清算済みである。
したがって，被控訴人には，控訴人に対し，上記特許を受ける権利の対価の支払義務はない。
２控訴人が支払を受けるべき対価額（争点２）について
(1)控訴人の主張


ア原告方式の自動チャック装置の発明は，本件特許発明として本件特許権の設定登録がされた。被控訴人は，原告方式の自動チャック装置の発明を実施して第１号機及び第２号機を製造し，丸一鋼管に対し，第１号機を代金２億８０００万円，第２号機を代金３億７５００万円でそれぞれ販売（合計６億５５００万円）した。
本件合意によれば，控訴人が被控訴人に譲渡した原告方式の自動チャック装置の発明の特許を受ける権利の譲渡の対価は，上記発明が実用化された場合，控訴人が被控訴人の従業員ではないことから，被控訴人が上記発明より得た利益に応じ，本件規定の基準に照らして高額となる相当額の対価である。
そして，本件規定５条の実績報奨申請書（前記第２の１(5)イ参照）は，実績報奨金について，販売利益（「粗利」）に一定の係数（貢献度係数，量産度係数，諸因子に基づく報奨金額の調整係数，複数の特許が存するときの調整係数）を乗じて算定する旨定めている。この算定方法は，基本的には，平成１６年法律第７９号による改正前の特許法３５条（以下「特許法旧３５条」という。）４項所定の相当の対価の額について裁判例で広く認められている算定方法，すなわち，「超過売上額×仮想実施料率×発明者の貢献度」の算定式により相当の対価の額を算定する算定方法と同じ考え方である。
イそこで，第１号機及び第２号機に原告方式の自動チャック装置の発明が実用化されたことにより，控訴人が支払を受けるべき本件合意に基づく相当額の対価を算定すると，次のようになる。
(ア)ａまず，「粗利」又は「超過売上額×仮想実施料率」の額を算定するに当たっては，本件では，被控訴人は，丸一鋼管から本件パイプ加工機の引合いを受けた後，本件チャック開発に着手し，「主軸台チャック組立図」と題する図面（乙１６。以下「乙１６図面」という。）に係る自動チャック装置（以下「被告方式の自動チャック装置」という。）を開発したが，被告方式の自動チャック装置には主軸台及び張力台のチャックからパイプが外れるおそれがあるなどの安全面において実機に対応できない構造的な欠陥があったため，被控訴人は，原告方式の自動チャック装置の発明がなければ，丸一鋼管が要求していた条件を全て満足した高張力対応型の全自動テーパーポール加工機である第１号機を製造し，期限までに納品することはできなかったものであり，その場合，被控訴人は，代金２億８０００万円を得られなかったのみならず，丸一鋼管から損害賠償を受け，社会的信用まで失い，莫大な損害を受けることになったものであり，さらに，第２号機を丸一鋼管に納品することもできなかったものであり，この点において，通常の発明の場合と異なる事情があることを考慮すべきである。ｂすなわち，被告方式の自動チャック装置の構造的な欠陥について具体的に述べると，次のとおりである。
テーパーポール加工機の把持装置は，１分間に約３００回転（ただし，回転数はパイプサイズによって異なる。）で約１５分間の加工中に，パイプが把持装置から絶対外れないことが保証されなければならない。パイプが把持装置から外れるという現象は，把持装置の把持面とパイプとの間に「ズレ」（滑り）が発生することから始まり，そのずれ量がパイプの把持長さを超えたときに起きる。これを言い換えると，パイプが把持装置から外れないということは，把持装置とパイプとの間に「ズレ」（滑り）現象を発生させないことが絶対条件になるといえる。
被控訴人は，被告方式の自動チャック装置においてパイプに５４トンの張力が作用してもパイプと把持装置（のチャック爪）との間に「ズレ」（滑り）現象が発生しないことを確認するため，乙１６図面に基づいて製作した試験機で把持力テストを行ったが，２０トンの張力で７㎜の「ズレ」（滑り）が発生したため，テストは失敗に終わった。このテストは，パイプを回転させない静的なテストであったにもかかわらず，２０トンの張力で，張力が作用した方向にパイプが７㎜移動する滑り現象が発生したため，テストの目的である５４トンの張力が作用する場合について確認できなかったものである。この事実は，１分間に約３００回の高速でパイプ把持部を揺らし動かし続け，しかも，１５分間パイプを外そうとする張力が作用し続けて加工する実機においては，被告方式の自動チャック装置の把持装置は，全く採用できないことを示すものといえる。
これに対し，被控訴人提出の乙２３によると，原告方式の自動チャック装置の試験機のテスト結果（「１．テスト結果」の「②６／１５」欄参照）では，２０トンの「推力」で０．１８㎜のワークの「抜け」が生じた旨の記載があるが，これは，パイプ端面を基準にコレットチャック爪がパイプ端面に対して移動した量（距離）という意味ではなく，チャック爪がパイプに食い込みパイプ表面が張力の作用している方向に約０．１㎜塑性変形したことを示すものであり（「ワークの伸びも含まれた数値。伸びは０．０６㎜」との記載がある。），上記試験機では，「ズレ」（滑り）が発生しなかったことを示すものといえる。
さらに，被告方式の自動チャック装置には，把持力以外にも，「内刃」（別紙１の「内径コレット（３）」）のガイド部（スライド部）が角溝になっていて，そのガイド部と内刃との隙間は０.０２～０.０３㎜と非常に精密に組み合わされているため，パイプに付着した錆や鉄粉等がこの隙間に入ってしまうと内刃がスライドすることができなくなる（動かなくなる）おそれがあるという構造的な欠陥がある。この欠陥は，被控訴人の設計担当者のＣが，チャック専門メーカーに相談したときに指摘された致命的な欠陥である。
このように被告方式の自動チャック装置には構造的な欠陥があったため，第１号機に採用できなかったものであり，原告方式の自動チャック装置の発明が存在しなければ，被控訴人は，丸一鋼管に第１号機を納品することができなかったものである。
ｃこの点に関し，被控訴人提出の乙２２には，被告方式の自動チャック装置の試験機のテスト結果として，「引っ張り力」が２７．６１トンまで記入されているが，この２７．６１トンの数値は控訴審になって初めて出てきた数値であること，乙２３には，「１テスト結果」の「①４／２８」欄には「２０トン推力で０．７㎜ワークが抜ける。」との記述があるが，この記述とも合致しないことに照らすと，乙２２の上記記載内容は疑わしい。


また，仮に乙２２の上記記載内容が正しいとしても，静止した状態で２０トンの張力に耐えたとしても，本件パイプ加工機の実機における把持力を確保したことの証明にはならない。乙２２のデータによれば，被告方式の自動チャック装置の試験機のテストでは，２０トンの張力で把持装置とパイプの「ズレ量」は０．７㎜，「ひずみ量」は０．０９２㎜であったことになる。このパイプの「ズレ量」は，パイプとコレットチャックの爪との「滑り」量とパイプの「ひずみ（伸び）」量とで構成されるから，パイプとコレットチャックの爪との「滑り」量は，０．６０８㎜（０．７㎜－０．０９２㎜）である。このことは，パイプを回転させない静的なテストでさえ，０．６０８㎜の「滑り」が生じたことを示すものといえる。
前記のとおり，実際のテーパーポールの加工では，１分間に３００回の高速で回転させて約１５分の時間をかけて加工するから，パイプと把持装置の把持部は１分間に３００回繰り返し揺すり動かされ，それに加えて，加工中は把持装置からパイプを外そうとする力が作用し続けるから，このような被告方式の自動チャック装置の試験機は実機には全く採用できないことは明らかである。
ｄ以上のとおり，原告方式の自動チャック装置の発明に関し通常の発明の場合と異なる事情があること，把持方式で高張力対応型の全自動テーパーポール加工機については，競業他社が存在せず，被控訴人が原告方式の自動チャック装置の発明によりその製造を独占していること（競業他社が存在しないという発明の優位性が認められること）を考慮すると，被控訴人が原告方式の自動チャック装置の発明により得た「粗利」又は上記発明により受けるべき利益としての「超過売上額×仮想実施料率」の額は，第１号機については販売価格である２億８０００万円，第２号機については純利益１億円及び固定の回収益９０００万円の合計１億９０００万円，これに被控訴人が損害賠償責任等を回避したことを併せ考慮すると，合計５億円を下ることはない。(イ)次に，「発明者の貢献度」については，①前記(ア)ａのとおり，控訴人の原告方式の自動チャック装置の発明がなければ，把持方式で高張力対応型の全自動テーパーポール加工機の開発はあり得なかったものであり，このことは，上記加工機の製造については，競業他社が存在せず，被控訴人が原告方式の自動チャック装置の発明によりその製造を独占していることを示していること，②上記加工機は専門的であるがゆえに，何らの広告等を行うことなく，これを必要とする企業に周知されており，販売に当たっての営業経費や広告宣伝料はほぼ必要がなく，原価率も極めて低率であること，③控訴人は，被控訴人からの情報提供等を受けずに，原告方式の自動チャック装置の発明をしたものであり，他方で，第１号機の詳細設計の段階で，被控訴人から開発スペース等の提供はあったが，場所の提供にすぎないものであり，発明の貢献と評価すべきほどのものではないこと，④第１号機の実機テストについて，被控訴人の協力はあったが，控訴人主導でテストが実施されており，被控訴人の協力も場所の提供にすぎないものであったこと，⑤本件先願及び本件出願の出願書類等の作成に被控訴人の協力はあったが，単に事務処理的なものにすぎず，発明の貢献と評価すべきほどのものではないことなどを考慮すると，控訴人における「発明者の貢献度」は，極めて高く，２０％を下らない。また，仮にこれが認められなくても，少なくとも１０％を下らない。
本件規定との関係においては，貢献度係数については，控訴人の原告方式の自動チャック装置の発明は，職務発明ではないから，実質的な貢献度（本件規定にいう「技術価値」）を考えるべきであって，調整的な係数は考慮すべきではない。営業価値及びコストダウン効果に係る係数も同様に考慮すべきではない。また，量産度係数は，本件ではそもそも生産品が年間１００台未満かどうかで貢献度を分けて評価すべきケースではないため，考慮すべきではない。
したがって，本件規定に照らしても，控訴人における「発明者の貢献度」は，２０％を下らず，仮にこれが認められなくても，少なくとも１０％を下らない。
(ウ)以上によれば，控訴人が支払を受けるべき本件合意に基づく相当額の対価は，少なくとも５０００万円を下らない。
ウしたがって，控訴人は，被控訴人に対し，本件合意に基づく相当額の対価として３５００万円及びこれに対する平成２３年１０月１日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。
(2)被控訴人の主張
控訴人と被控訴人との間で本件合意をした事実がないことは，前記１(2)で述べたとおりである。
仮に控訴人と被控訴人間で本件規定を準用して原告方式の自動チャック装置の発明の特許を受ける権利の相当額の対価を支払う旨の合意があったとしても，かかる合意に基づいて被控訴人が控訴人に支払うべき相当額の対価は，以下のとおり，１７万３２７９円となる。この対価額は，特許法旧３５条３項に基づく相当対価請求権について同条４項により算定される対価額１３万１０００万円を超える合理的な金額である。
ア本件規定による実績報奨金の算定
(ア)本件規定による実績報奨金は，次のとおり本件規定５条の実績報奨申請書記載の「報奨試算額Ｃ１」の算定式によって算定される。Ｃ１＝０．０１×Ｐ１×Ｋ１×Ｋ２×Ｋ３×Ｋ４…(1)
Ｋ１＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ…(2)
Ｐ１：粗利，Ｋ１：特許権の粗利に占める貢献度係数，Ｋ２：量産度係数，Ｋ３：調整係数，Ｋ４：複数特許の調整係数報奨試算額Ｃ１は，粗利Ｐ１をベースとし，これにＫ１～Ｋ４の各係数を乗じ，さらに，「０．０１」を乗じた額である。


この「０．０１」は，発明者貢献度に関する要素であり，Ｐ１を粗利としたこととの関係で，実務経験から求められた発明者貢献度に関する調整係数である。職務発明規定における報奨金は，通常は，特許発明の採用された製品により，実際に利益が出た場合に支払われるものであり，実績報奨金のベースとなる利益Ｐ１として，「純利」を採用することが一般的である。ところが，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●
以上のとおり，本件規定による実績報奨金の算定式(1)及び(2)は，客観的に合理性のある算定式である。
(イ)第１号機及び第２号機に原告方式の自動チャック装置の発明を実施したことによる実績報奨金について，本件規定による実績報奨金の算定式(1)及び(2)に基づいて算定すると，次のとおり，１７万３２７９円となる。
Ｐ１（粗利）        １億７５５６万１４５０円甲５の「（参考）利用製品販売実績」記載の第１号機の粗利７９０万５６５９円及び第２号機の粗利１億６７６５万５７９１円の合計額である。
Ｋ１（貢献度係数）     ０．４７（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
Ａ（原価割合）      ●●●●
甲５の「（参考）利用製品販売実績」記載のとおり，第１号機の製造原価は２億７２０９万４３４１円，第２号機の製造原価は２億０７３４万４２０９円である。
また，乙２１記載のとおり，第１号機のチャック部分の製造原価は●●●●●●●●●●，第２号機のチャック部分の製造原価は●●●●●●●●●である。
そうすると，第１号機及び第２号機のチャック部分の製造原価の原価割合は，計算上，●●●●●となる。
・計算式●●●●●●●●●●●●●●●÷（272,094,341円＋207,344,209円）
そこで，「原価割合Ａ」は，●●●（小数点３位以下切り上げ）とする。
Ｂ（営業価値）       ●●●
まず，被控訴人が平成１６年２月２５日に丸一鋼管から第１号機の製造を受注した時点では，原告方式の自動チャック装置の発明について，本件先願の出願がされていたが，その出願公開も，特許権の設定登録もされておらず，丸一鋼管に上記発明の存在自体が知られていなかったから，第１号機については，上記発明の客先へのアピール度はゼロである。
次に，被控訴人が平成１９年１２月に丸一鋼管から第２号機の製造を受注した時点では，原告方式の自動チャック装置の発明について，同年４月に本件特許権の設定登録がされていたが，第２号機の受注がとれた理由は，被控訴人の総合的な営業力が評価されたことによるものであり，第２号機については，原告方式の自動チャック装置の発明の客先へのアピール度は大きくはない。
すなわち，第２号機は，第１号機の後継機であり，被控訴人は，第２号機の発注を受ける前から，丸一鋼管が必要としている技術的な要素，価格，納期等の情報を取得し，さらにはメンテナンス等のサービス面における要望なども事前につかんでいた。その上で，被控訴人の営業努力の結果，サービス面での優位性が高く評価され，発注に至ったものであり，ほんの一部の技術に原告方式の自動チャック装置の発明が利用されていたことが原因で受注が獲得できたものでは全くなく，第２号機についても，本件特許発明の客先へのアピール度は大きくはない。また，丸一鋼管には本件特許発明の存在自体が知られておらず，営業時にそのような話題が出たこともない。以上のとおり，原告方式の自動チャック装置の発明自体の客先へのアピール度は，決して高いとはいえないが，上記発明は，２０トンの張力に対応できるチャックであって，営業の前提としての丸一鋼管からの要請のあった仕様をクリアしている点を考慮し，営業価値を「普通」以上と評価する。ただし，「顕著」とはいえない。そこで，「営業価値Ｂ」は，●●●とする。
Ｃ（技術価値）       ●●●
原告方式の自動チャック装置の発明は，２０トンの張力に対応できるチャックであるが，このスペックは，丸一鋼管株式会社から要請されたものである。被控訴人においても，被告方式の自動チャック装置として，２０トンの張力に対応できるチャックの開発を行っており，第１号機には，被告方式の自動チャック装置を採用する予定であった。最終的には性能のよりよい原告方式の自動チャック装置を採用したが，２０トンの張力に対応できるチャック技術自体は，存在したため，原告方式の自動チャック装置の発明は完全独占の技術では全くない。
したがって，原告方式の自動チャック装置の発明の技術の独占性・優位性という「技術価値Ｃ」は，●●●とする。
Ｄ（コストダウン効果）      ●


原告方式の自動チャック装置の発明は，コストダウンを目的としたものではなく，コストダウン効果は格別に大きいものではない。したがって，「コストダウン効果Ｄ」は，「普通」に該当し，●とする。
Ｋ２（量産度係数）       ０．３
対象製品である第１号機及び第２号機はそれぞれ１台ずつであり，年間１００台未満の１品生産品である。
したがって，「量産度係数Ｋ２」は，０．３とする。
Ｋ３（諸因子係数）       ０．７
調整係数の最大値である０．７とする。
Ｋ４（分割申請係数）      １．０
対象製品である第１号機及び第２号機に対しては製品に対して本件特許が単独で存在するものとして，調整係数を１．０とする。
Ｃ１（報奨試算額）     １７万３２７９円
Ｃ１＝０．０１×１７５，５６１，４５０円×０．４７×０．３×
０．７×１．０≒１７３，２７９円
(ウ)以上のとおり，第１号機及び第２号機に原告方式の自動チャック装置の発明（本件特許発明）を実施したことによる本件規定に基づく実績報奨金は，１７万３２７９円となる。仮に本件規定５条の実績報奨申請書記載の「報奨試算額Ｃ１」の算定式にＫ１ないしＫ４の各係数の最大値を代入して算出しても，実績報奨金は，３６万８６７９円である。
イ特許法旧３５条４項による相当の対価の算定
特許法旧３５条４項は，相当の対価の額は，「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」及び「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」を考慮して定める旨規定している。
したがって，相当の対価の額は，「使用者等が受けるべき利益」に「発明者貢献度」（１－「使用者貢献度」）を乗じて算定される。
(ア)使用者等が受けるべき利益の額について
「使用者等が受けるべき利益」とは，使用者は職務発明については，権利の譲渡の有無にかかわらず，無償かつ無制約の通常実施権を当然に有するのであるから（特許法３５条１項），使用者がその発明を実施することにより得た利益そのものを意味するのではなく，使用者がもともと有する通常実施権に基づく利益を超えた，発明を排他的・独占的に実施し得る地位を取得したことにより得られる独占の利益を意味する。被控訴人は，本件特許発明（原告方式の自動チャック装置の発明）を他社に実施許諾せず，自己実施してきたのであるから，被控訴人が上記発明により受けるべき利益の額は，通常実施権に基づき実施できることによる売上高を超えた，発明の独占による排他的・独占的な実施に基づく売上高を想定し（排他的・独占的想定売上高），これに被控訴人が実施許諾をすると想定した場合の実施料率（想定実施料率）を乗じた額となる。
ａ排他的・独占的想定売上高
「排他的・独占的想定売上高」は，本件特許発明を使用した第１号機及び第２号機の現実の売上高に，本件特許発明の排他的・独占的な寄与率（独占寄与率）１０％を乗じた額とするのが相当である。独占寄与率を１０％とする根拠は，①第１号機については，被控訴人が丸一鋼管から第１号機の製造を受注した時点では，原告方式の自動チャック装置の発明について，出願公開も，特許権の設定登録もされていなかったのであるから，本件特許発明の排他的・独占的実施を観念し難いこと，②第２号機については，被控訴人が丸一鋼管から第２号機の製造を受注した時点で，本件特許権の設定登録がされていたが，被控訴人が受注できたのは，あくまで被控訴人の総合的な営業力が高く評価されたことに加え，第１号機での各種技術課題への真摯な取組みとその解決による顧客の強い信頼と評価を得ることができたからであって，第２号機の一部の技術に本件特許発明が排他的・独占的に実施されていたから受注できたわけではないこと，③被控訴人においても，被告方式の自動チャック装置として，２０トンの張力に対応できるチャックの開発を独自に行い，その独自技術は製品化可能レベルに達していたものであり，本件特許発明には，代替技術が存在しており，被控訴人が本件特許発明の排他的・独占的な実施により市場で優位に立てたという関係にはないことからすると，原告方式の自動チャック装置の発明（本件特許発明）を排他的・独占的に実施し得る地位を取得したことにより得られる独占の利益はほとんど考え難く，独占寄与率があるとしても極めて小さいものであり，１０％を超えることはないからである。
そうすると，第１号機の売上高２億８０００万円及び第２号機の売上高３億７５００万円の合計６億５５００万円に独占寄与率１０％を乗じた６５５０万円が本件特許発明の「排他的・独占的想定売上高」となる。
ｂ想定実施料率
「想定実施料率」は，被控訴人が新日本製鐵株式会社（以下「新日鐵」という。）との間で締結した●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●件の特許の取扱いについての契約（以下「本契約」という。）を基に検討する。本契約は，●●の新日鐵の特許権について被控訴人にライセンス許諾がされ，●●の新日鐵と被控訴人との共有特許について被控訴人のみが独占的な実施をし，新日鐵に対し不実施補償をすることを定めたものであり，被控訴人が●●●●●●●●●●●●●（以下「本装置」という。）を第三者に販売することにより新日鐵に支払う「実施料」（ライセンス料及び不実施補償料の双方）については，「本装置」１台目の販売につき●●●●円，２台目以降の販売につき１台当たり●●●●円とすることを定めている。
そして，被控訴人は，新日鐵に対し，「本装置」１台目に該当する丸一鋼管第１号機の販売に際し●●●●円の実施料を，「本装置」の２台目に該当する丸一鋼管第２号機の販売に際し●●●●円の実施料をそれぞれ新日鐵に支払っている。
第１号機及び第２号機の売上高は合計６億５５００万円であるから，実施料率は，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●となる。
この実施料率●●●％には，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●，どんなに高くても１％を超えるものではない。


本契約で対象となっている特許発明は，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●であり，本件パイプ加工機のほんの一部にすぎないチャックのメカニカルな部分のみの本件特許発明とは，その装置全体に占める価値，寄与度が全く異なるものであるから，本件特許発明の実施料率は，●●●●●●●●よりは低くなると考えられる。したがって，本件特許発明の「想定実施料率」は，１％を超えることはない。
ｃ小括
以上を前提に，被控訴人が第１号機及び第２号機を販売したことに係る「使用者等が受けるべき利益」を算定すると，６５５０万円（「排他的・独占的想定売上高」）に１％（「想定実施料率」）を乗じた６５万５０００円となる。
(イ)発明者貢献度について
ａ発明完成前における貢献度
本件特許発明については，控訴人が自らテーマを設定・提案し，個人的に行ったものではなく，被控訴人の当時の産機事業部長であるＡからの開発依頼によるものである。被控訴人は，控訴人に対し，本件チャック開発を電話で依頼してから，被控訴人の工場内に控訴人専用のドラフト機のある設計スペースを用意し，被控訴人の備品も自由に使えるように提供した。
また，被控訴人は，控訴人による乙７構想図の作成，すなわち，発明の完成についても，その対象物のサイズ，材質等の具体的なスペック等の必要な資料や情報を提供し，評価・検証等を行うことにより協力した。
ｂ権利化，特許維持における貢献度
被控訴人の知財グループのＢは，控訴人から乙７構想図について説明を受けた後，外部用の簡易な書面を作成し，それを基に特許事務所が本件先願の明細書を作成した。そして，被控訴人は，本件先願に基づく優先権を主張して本件出願をした後，拒絶理由解消に向けての補正や，意見書提出といった本件特許の権利化のための手続を行った。一方，控訴人においては，発明者が通常行う協力の範囲を超える格別な貢献はない。
ｃ実施製品の売上げにおける貢献度
本件パイプ加工機の事業は，多岐にわたる機械要素技術と制御技術に加え，塑性加工技術理論に基づく高度な実績ノウハウや生産加工対象物特性の熟知といった技術ノウハウを積み上げた総合的な技術集合体に関するものであり，上記技術に関する卓越したマネージメントと営業戦略，営業活動マネージメントによって存立しており，上記技術の一部の技術であるチャック機構についての仕様をクリアしただけで，莫大な利益をもたらすことのできるような事業分野では全くない。
また，本件パイプ加工機の市場は限られており，量産品のように爆発的なヒットにより膨大な事業黒字が見込めるといった事業展開にはならない。甲５の「（参考）利用製品販売実績」記載のとおり，第１号機については，「個別損益」はマイナスであり，事業としては赤字であった。第２号機についても，結果として黒字に転じることはできたものの，その利益（１億００４０万２９１１円）は，第１号機の赤字補てんを考えると決して大きいものではなかった。かかる状況下，被控訴人は，チャックの把持力性能を評価するために，被控訴人側の費用負担において，被告方式の自動チャック装置の試験機と，原告方式の自動チャック装置の試験機を製作し，把持力テストを実施した。そして，最終的に採用こそしなかったが，実機設計段階にまで至っていた被告方式の自動チャック装置の開発には，結果として相当の人員，費用及び時間をつぎ込んだ。これらについては，全て事業リスクとして被控訴人側が負担した。
また，本件特許発明に係るチャックは，第１号機に使用される際，最終的に実機レベルでの各種検証作業を，被控訴人側で行った。さらに，第１号機は，本件特許発明とは一切関係なく発注を受けたのであって，受注に至る営業活動における控訴人の貢献は一切ない。第２号機についても，被控訴人の総合的な営業力が高く評価され，信頼を獲得したことが原因で発注を受けたのであって，これに関する控訴人の貢献もほとんどない。
ｄ発明者の処遇等
被控訴人は，本件特許発明に関する控訴人の貢献に対して可能な限り報いるために，被控訴人として，役職及び給与等の両面において，他の技術者と比較してもかなり厚遇してきた。
被控訴人は，控訴人の本件チャック開発に対する功労に報いる配慮から，控訴人が被控訴人を退職した後も長期にわたる技術顧問委嘱契約を締結し，控訴人に対し，顧問料（平成１６年１１月から平成１９年３月末までの間の総額１５５４万円）や，顧問には通常支払われないボーナス（総額３４５万２８００円）の支払等をしてきた。
ｅ小括
以上の諸事情を総合すれば，本件特許発明がされるについての控訴人の貢献度は，どんなに高くても２０％を上回ることはない。
(ウ)相当の対価の額について
前記(ア)のとおり，被控訴人が第１号機及び第２号機の製造販売について本件特許発明により受けるべき利益の額は６５万５０００円であること，前記(イ)のとおり，本件特許発明がされるについての控訴人の貢献度は２０％を上回ることはないことからすると，特許法旧３５条４項により算定される相当の対価の額は，１３万１０００円（６５万５０００円×２０％）を上回ることはない。この対価額は，本件規定による実績報奨金１７万３２７９円を下回る。
ウ控訴人の主張について
控訴人は，①被告方式の自動チャック装置には主軸台及び張力台のチャックからパイプが外れるおそれがあるなどの安全面において実機に対応できない構造的な欠陥があったため，被控訴人は，原告方式の自動チャック装置の発明がなければ，丸一鋼管が要求していた条件を全て満足した高張力対応型の全自動テーパーポール加工機である第１号機を製造し，期限までに納品することはできなかったものであり，その場合，被控訴人は，販売代金２億８０００万円を得られなかったのみならず，丸一鋼管から損害賠償を受け，社会的信用まで失い，莫大な損害を受けることになったものであるから，第１号機及び第２号機の販売に係る本件規定に基づく「粗利」又は「使用者等が受けるべき利益」（「超過売上額×仮想実施料率」）の額は５億円を下らない，②本件規定に照らしても，控訴人における「発明者の貢献度」は，２０％を下らず，仮にこれが認められなくても，少なくとも１０％を下らないとして，控訴人が被控訴人から支払を受けるべき本件合意に基づく相当額の対価の額は５０００万円を下らない旨主張する。
しかしながら，控訴人の上記主張は，以下のとおり理由がない。(ア)被告方式の自動チャック装置に構造的な欠陥がなかったことａ別紙１は，被告方式の自動チャック装置の試験機の断面模式図（乙１６のチャック部分の拡大図）である。


パイプ把持力（パイプの最大引抜摩擦抵抗力）は，摩擦係数等の各部材の材料特性，最初に内径くさびを左側に引っ張る油圧シリンダーの力，くさびの角度等により決まるのであって，パイプを右側に引っ張る張力は一切関係しない。
上記試験機において，外径コレット（４）のテーパーの向きに着目すると，外径コレット（４）が右側に引っ張られると，外径コレット（４）は外筒（６）との関係で，ロックが解除される方向に働く。しかしながら，それは，あくまで外径コレット（４）と外筒（６）との局所的な力の関係にすぎないものであり，内径コレット（３）側からパイプ（１）の外側（図面上側）に向けて２７０トンの力「Ｆ２」が加わり，外径コレット（４）側からの反力「Ｆ５」とでもって，内側と外側からパイプが強力に挟み込まれ，各部材が固定された状態が生じるから，その後，パイプを右方向に２０トン程度の力で引っ張ったとしても，パイプ（１）の張力が，左向きの最大の引抜摩擦抵抗力を超えない限り，パイプ（１）が右方向に動くこともなく，外径コレット（４）も外筒（６）から離れて右方向に動くこともない。したがって，上記試験機のチャック（古くからあるコレットチャック方式）は，パイプの張力が増すほど，把持力が減少する構造的な欠陥があるとの控訴人の主張は，理由がない。
ｂまた，控訴人は，被告方式の自動チャック装置には，把持力以外にも，「内刃」（別紙１の「内径コレット（３）」）のガイド部（スライド部）が角溝になっていて，そのガイド部と内刃との隙間は０.０２～０.０３㎜と非常に精密に組み合わされているため，パイプに付着した錆や鉄粉等がこの隙間に入ってしまうと内刃がスライドすることができなくなる（動かなくなる）おそれがあるという構造的な欠陥があり，この欠陥は，被控訴人の設計担当者のＣが，チャック専門メーカーに相談したときに指摘された致命的な欠陥である旨主張する。
しかしながら，被控訴人は，被告方式の自動チャック装置と同じ方式の標準自動チャックを他社に納入しているが，納品を受けた顧客から，内刃が動かなくなるという欠陥の報告など受けていないし，また，被控訴人の設計担当者のＣがチャック専門メーカーから欠陥があるとの指摘を受けた事実もない。
したがって，控訴人の上記主張は失当である。
(イ)被告方式の自動チャック装置と原告方式の自動チャック装置との比較ａ被告方式の自動チャック装置の試験機の把持力テストは，平成１６年４月２８日に実施された。上記把持力テストは，内径くさび（２）を４３．８トンの力で左方向に引っ張って，内径コレット（３）と外径コレット（４）とでパイプ（１）を締めつけ固定し，次に，所定のボルトを徐々に締めつけることでパイプ（１）に右方向の張力を加えていく，パイプ（１）に加えられた張力をストレインジゲージにより測定し，パイプの「ズレ量」（ずれ量）を変位計により測定するというものである。
上記把持力テストの結果，パイプの張力が低いうちは，ずれが生じていないが，８．７０トンを超えたあたりから徐々にずれが生じ始め，２０．２２トンの張力に対して０．７mmのずれが生じ，その後２５．６５トンまではほぼ横ばいであったが，２７.６１トンでは１mmのずれが生じた（乙２２の２頁参照）。
上記把持力テストの結果は，２０トンの張力で，パイプがチャックから抜けて外れることはなく，０．７㎜のずれしか生じておらず，さらに約２８トンの張力を加え続けても１mmのずれしか生じていないことを示すものであり，被告方式の自動チャック装置が十分に製品可能なレベルであったことを示すものといえる。
一方，原告方式の自動チャック装置の試験機の把持力テストは，同年６月１５日に実施された。
上記把持力テストは，被告方式の自動チャック装置の試験機の把持力テストと同様に，パイプに加えられた張力をパイプに設けたストレイジゲージにより測定し，パイプのずれ量を変位計により測定するというものである。
上記把持力テストでは，原告方式の自動チャック装置の把持力テストは，張力をかけるためのボルトの締付けがうまくいかなかったため，１５トンの張力までしか測定できていないが，そのずれ量は０．１２㎜であった（乙２２の３頁参照）。
ｂ被控訴人が平成１６年７月１日に開催した比較検討会議の結果，第１号機用のチャック装置として原告方式の自動チャック装置を採用することを決定したが（乙２３），これは，単に把持力テストの結果の数値が，原告方式の自動チャック装置の方が被告方式の自動チャック装置よりも優れていたからであって，被告方式の自動チャック装置に２０トンの張力に対応することができない構造的な欠陥があると評価されたことによるものではない。
(ウ)被控訴人が丸一鋼管から損害賠償を受けることはなかったこと被控訴人が控訴人から原告方式の自動チャック装置の発明の特許を受ける権利を譲り受けた当時は，丸一鋼管から第１号機の受注すら受けていなかったから，被控訴人が控訴人が主張するような債務不履行による損害賠償請求を受けることはなかった。
また，被控訴人は，控訴人から，乙７構想図や第１号機用の設計図面の交付を受けており，原告方式の自動チャック装置の発明の特許を受ける権利の譲受けの有無にかかわらず，上記発明を利用することができた以上，少なくとも被控訴人が第１号機を製造し，丸一鋼管に納品することができたから，この点においても，被控訴人が控訴人が主張するような債務不履行による損害賠償請求を受けることはなかった。さらに，被告方式の自動チャック装置は，実際の把持力テスト結果からも２０トン張力に十分耐えうるものであり，製品化が可能なレベルにあったから（乙２２，２３），被控訴人は，原告方式の自動チャック装置の発明を採用しなくても，被告方式の自動チャック装置を採用することで第１号機に対応することが可能であったものであり，この代替技術により，丸一鋼管に第１号機を納品することができた。
(エ)小括
以上によれば，被告方式の自動チャック装置には主軸台及び張力台のチャックからパイプが外れるおそれがあるなどの安全面において実機に対応できない構造的な欠陥があったものとはいえず，また，被控訴人は，丸一鋼管から債務不履行による損害賠償請求を受けるおそれはなかったから，控訴人の上記主張は，その前提を欠くものであって，理由がない。
第４当裁判所の判断
１本件の経過等について


前記前提となる事実と証拠（甲２ないし３８，４１，４２，４４ないし４８，５０ないし６１，乙１，３ないし１１，１３，１５ないし２０，２２ないし２８，３１，３２（枝番のあるものは枝番を含む。），控訴人本人，証人Ａ）及び弁論の全趣旨を総合すれば，次の事実が認められる。(1)控訴人は，昭和３８年４月に被控訴人に入社し，繊維機器副長，産機製造部長，生産技術・品質保証部長等を務めた後，平成１２年６月，被控訴人の子会社である栄運輸に出向し，同社の代表取締役社長に就任し，同年１２月，被控訴人を退職した。その後も，控訴人は，栄運輸の代表取締役社長を務めていたが，平成１６年１０月３１日をもって退任した。(2)ア被控訴人は，平成１４年ないし１５年ころ，丸一鋼管から，本件パイプ加工機の引合いを受けた。本件パイプ加工機は，アルミ，鋼鉄等のパイプ素材をテーパーポール（高速道路等の照明柱に使用される先細のポール）に加工する機械であり，パイプ素材をパイプ加工機本体の所定の位置に固定し，パイプ素材の一端を張力台チャックで把持した状態で張力台を前進させ，パイプ素材の先頭部（他端）が高周波加熱炉及び絞り台ローラーを通り抜け，主軸台チャックに到達した時点で，その他端を主軸台チャックで把持し，パイプ素材の両端が把持されると，パイプ素材を高速回転させながら，主軸台チャックで把持したパイプの他端を引っ張ると同時に，張力台チャックで把持したパイプの一端を反対方向に引っ張りながら，主軸台及び張力台を前進させ，パイプ素材を高周波加熱炉によって加熱しつつ，絞り台ローラーの運動とパイプの移動との合成運動によって所望の形状にパイプを加工する仕組みのものである。
丸一鋼管は，本件パイプ加工機の仕様について，高周波加熱制御システムの確立，加工時間の短縮，加工時に生じる廃材を最小化する歩留まり構造（従来機では捨てしろが１．５ｍであったのを，０．２ｍにすること）などを求めるとともに，チャック装置については，パイプ素材を自動的に把持し，パイプ素材に張力がかかるとより大きな把持力を生じさせ，２０トンの張力に対応できる自動チャック装置とすることを求めた。丸一鋼管の要求仕様を満たす本件パイプ加工機を製造するためには，素材の自動投入，搬出装置，振止装置，絞り台装置，高周波加熱制御システム，束ね構造等の技術要素についての課題があり，２０トンの張力に対応できる自動チャック装置の開発は重要な技術課題の一つであった。被控訴人は，その当時，自動チャック装置を開発したことはあったものの，２０トンの張力に対応できる自動チャック装置の開発実績がなかったが，丸一鋼管の要求仕様を満たす，本件パイプ加工機用の自動チャック装置の開発（本件チャック開発）を行うこととした。本件チャック開発は，本件パイプ加工機における丸一鋼管による他の要求仕様と切り離して行うことが可能であった。
イ被控訴人の本件パイプ加工機の開発責任者であった産業事業部長のＡは，被控訴人の技術陣のチャック開発の経験不足などから，本件チャック開発が時間的に間に合わなくなるという事態を避けるため，平成１５年夏ころ，被控訴人在職中の経験からチャック技術に詳しかった控訴人に電話をし，本件チャック開発について相談をし，よい知恵を出して欲しい旨依頼した。なお，控訴人とＡとは，控訴人が被控訴人在籍中に先輩後輩の関係にあり，控訴人がＡに技術的指導をするなど懇意な関係にあった。その後，控訴人は，２０トンの張力に対応できる把持力を有する自動チャック装置（原告方式の自動チャック装置）を着想し，その構想を記載した平成１５年９月２０日付けの「パイプ用コレット内外圣押シ型」と題する図面（乙７構想図）を自宅で作成し，そのころ，その写しをＡ及び被控訴人の技術開発室知財グループのＢにそれぞれ送付した。その数日後，控訴人は，Ａの要望を受けて，チャックの種類が８種類であるので，乙７構想図記載の装置においてチャックを取り外して，別のチャックに取り替える「段取り替え」を短時間でできる機構を付け加えて欲しい旨相談され，「Ｔ溝組合せ方式」の機構を着想し，同月２６日ころ，この着想を乙７構想図に書き加えた修正図を被控訴人に送付するとともに，Ｂに交付した。
控訴人は，同年１０月２日ころ，乙７構想図記載の装置に関する「駆動側コレット」との記載のある図面（乙８図面）を自宅で作成し，Ａ及びＢに交付した。
控訴人は，そのころ，Ｂに対し，乙７構想図及び乙８図面について詳しい説明をした。
控訴人は，そのころまでに，原告方式の自動チャック装置の発明を完成した。
(3)ア被控訴人は，控訴人と打合せを重ね，控訴人作成の乙７構想図及び乙８図面に基づいて，原告方式の自動チャック装置の発明についての特許出願書類（乙２４ないし２８）を作成し，平成１５年１２月３日，特許出願（本件先願）をした。
控訴人は，本件先願の出願前に，Ｂの求めに応じて，被控訴人が職務発明の申請用に用いていた「特許（意匠登録）出願申請書」（甲３３）に必要事項を記入して，Ｂに交付していたが，さらに，同月８日ころ，被控訴人の求めに応じて，譲渡人を控訴人，譲受人を被控訴人とし，本件先願について「上記発明につき，特許を受ける権利一切を譲受人に譲渡します。」との記載のある同月１日付け譲渡証書（本件譲渡証書）（甲４）に記名押印して，被控訴人に差し入れた。
その際，控訴人と被控訴人間において，原告方式の自動チャック装置の発明の特許を受ける権利の譲渡の対価に関する書面が作成されることはなかった。
イ被控訴人は，平成１５年４月１日から，職務発明に関する本件規定（乙１５）を実施していた。本件規定は，被控訴人の社内ネットワークにおいて，閲覧することが可能であり，控訴人も，勤務先の栄運輸のパソコンから閲覧することが可能であった。
控訴人は，同年１２月３０日ころ，被控訴人から，本件規定に基づく本件先願の出願報奨金として２万円の支給を受けた。
(4)ア被控訴人の産機事業部は，控訴人とは別に，独自に本件チャック開発を進め，その自動チャック装置の図面として，平成１５年１２月４日付けの「主軸台チャック組立図」と題する図面（乙１６図面）を作成した（乙１６図面に係る自動チャック装置が「被告方式の自動チャック装置」である。）。
イ被控訴人は，平成１６年２月２５日，丸一鋼管から，第１号機（「スピニング式テーパーポール製造設備」一式。乙９）の製造を代金２億８０００万円で受注した。


ウ(ア)被控訴人は，平成１６年４月ころ，被告方式の自動チャック装置の試験機を製作し，同月２８日，そのチャックの把持力テストを実施した。この把持力テストは，パイプ張力を２７．６１トンまで段階的に引き上げて，チャックとパイプの「ズレ量」，パイプの「ひずみ量」を測定したものであり，テストの結果（乙２２の２頁），張力（「引っ張り力」）「４．３５トン」及び「８．７０トン」で「ズレ量」は「０」，張力「５．４３トン」及び「１３．０４トン」で「ズレ量」は「０．４㎜」，張力「１８．４８トン」及び「２０．２２トン」で「ズレ量」は「０．７㎜」，張力「２３．２６トン」及び「２５．６５トン」で「ズレ量」は「０．７５㎜」，張力「２７．６１トン」で「ズレ量」は「１㎜」であった。
(イ)一方，控訴人は，原告方式の自動チャック装置の試験機の設計図面（甲３１）を作成し，平成１６年４月２３日，被控訴人に提出した。その後，被控訴人は，上記設計図面に基づいて，原告方式の自動チャック装置の試験機を製作し，同年６月１５日，そのチャックの把持力テストを実施した。この把持力テストは，パイプ張力を１５．２２トンまで段階的に引き上げて，チャックとパイプの「ズレ量」，パイプの「ひずみ量」を測定したものであり，テストの結果（乙２２の３頁），張力「４．３５トン」及び「６．５２トン」で「ズレ量」はいずれも「０」，張力「８．７０トン」で「ズレ量」は「０．０３㎜」，張力「１０．８７トン」で「ズレ量」は「０．０５㎜」，張力「１３．０４トン」で「ズレ量」は「０．０９㎜」，張力「１５．２２トン」で「ズレ量」は「０．１２㎜」であった。
(ウ)被控訴人は，平成１６年７月１日，控訴人立会いの下で，上記各テスト結果を踏まえ，被告方式の自動チャック装置と原告方式の自動チャック装置との比較検討会を行い，原告方式の自動チャック装置が被告方式の自動チャック装置よりも優れていると判断し，第１号機用の自動チャック装置として原告方式の自動チャック装置を採用し，その詳細設計を行う旨を決定した。
上記比較検討会の議事録である「丸一鋼管向チャックＤＲについて」と題する書面（乙２３）には，次のような記載ある。
ａ「１    テスト結果
①４／２８３ツヅメチャック：２０トン推力で０．７㎜    ワークが抜ける。…
②６／１５コレットチャック：１５トン推力（２０トン推力）で０．１８㎜ワークが抜ける。（内外チャックを使用する。）」この「０．１８㎜ワークが抜ける」に関し，「（ワークののびも含まれた数値。伸びは０．０６㎜」。
ｂ「２    評価方法       ①        ②
①機能的な問題       ○        ◎
②熱間加工・ゴミかみ    ×        ○
③コスト          ×        ○
●●●●●●●●●●●●●●
④ワークの寸法バラツキへの対応
ツメは変えない。ツメの部分は容易に変える
ことができる。ツメ交換」
（判決注・「①」は，被告方式の自動チャック装置の試験機，「②」は原告方式の自動チャック装置の試験機である。）
ｃ「４    チャック方法
②のコレットチャック方式にて設計を行なう。…」
エ被控訴人は，平成１６年７月１日ころ，控訴人に対し，第１号機用の原告方式の自動チャック装置（主軸台側チャック３式及び同駆動装置，張力台側チャック３式及び同駆動装置。甲６）の詳細設計を発注した。これを受けた控訴人は，そのころから，被控訴人の施設内の専用スペースで，設計作業を行い，同年８月３１日ころ，作図した図面（甲３６，５０，５１，５３，５４はその一部）を被控訴人に納品した。その間，控訴人は，上記設計作業を行った作業時間を日単位で手帳（甲２８）に記載した。
オ被控訴人は，原告方式の自動チャック装置を備えた第１号機を製造し，平成１６年９月末ころ，丸一鋼管に納品した。そのころから，丸一鋼管において，第１号機の品質確認，検収が行われた。
被控訴人は，平成１７年４月及び９月の２回に分けて，丸一鋼管から，第１号機の代金として合計２億８０００万円の支払を受けた。(5)被控訴人は，平成１６年１０月２７日，本件先願に基づく優先権を主張して，本件出願をした。
その後，平成１７年７月１４日に本件出願の出願公開がされた後，被控訴人は，平成１９年４月２７日，本件特許権の設定登録を受けた。なお，本件先願は，特許法４２条１項の規定により，その出願の日から１年３月を経過した時に取り下げたものとみなされ，その出願公開はされなかった。
(6)ア控訴人は，平成１６年１０月３１日付けで栄運輸を退職し，同年１１月１日，被控訴人との間で，報酬月額２７万円，委嘱期間同日から平成１７年１０月３１日までの約定で，被控訴人が控訴人に生産技術に関する技術の指導を委嘱する旨の技術顧問委嘱契約（甲３４の１）を締結した。その後，同技術顧問委嘱契約は，委嘱期間が平成１８年１０月３１日までの１年間延長され，報酬は月額３０万円となった（乙１７）。イ控訴人は，平成１７年４月，被控訴人に対し，第１号機用の原告方式の自動チャック装置の詳細設計に要した時間等を記載した書面（甲２４）を提出した。上記書面は，平成１６年４月から９月までの間の月ごとの作業時間（７月及び８月は，日単位の内訳を含む。）を記載したものであり，「７月～９月まで実績時間＝最も少なく集計しても３００時間です。」との記載がある。


控訴人は，平成１７年４月２８日，被控訴人から，被控訴人を振出人とする額面１３６万５０００円，支払期日同年８月３１日の約束手形（甲７）の交付を受け，その支払期日に同額の支払を受けた。控訴人は，上記約束手形の交付を受けた際，被控訴人の求めに応じて，「￥１，３６５，０００．―（消費税を含む。）」，「但し，丸一鋼管殿向けテーパーポール加工機自動チャック設計費として上記金額確かに領収いたしました。」との記載のある控訴人名義の領収書（乙１）に押印して，被控訴人に交付した。また，控訴人は，その際，被控訴人から，平成１６年６月２０日付けの被控訴人作成の控訴人あて注文書（甲６）の交付も受けた。上記注文書には，「注文内容」欄に「丸一鋼管殿向けテーパーポール加工機自動チャック設計」，「金額」欄に「￥１，３００，０００（別途消費税￥６５，０００）」との記載がある。
ウ被控訴人本社工場長のＡ（元産機事業部長）は，平成１７年１２月８日，被控訴人社長あての「冬季一時金の支給について（伺い）」と題する書面（乙１０）を提出した。上記書面には，「当社技術顧問Ｘ氏の２００５年上期の業務内容は，…当社業容に対して，多大の貢献を行っております。…この貢献を評価し…今後も活躍してもらうため，冬季一時金を組合員の月数を目処に支給致したく，お伺い申し上げます。」，「具体的貢献事例」の「１．丸一鋼管向けＶＦ」として，「①２０ｔ強力自動チャック考案設計実用化（特許申請中）」，「②多段絞りローラ考案設計実用化（特許申請中）」，「③冷却メカニズム解明（特許申請中）」，「④その他３件技術特許申請中」，「本物件最終検収に大きな貢献をしました。」などの記載がある。
控訴人は，同年１２月に，冬季一時金の支給を受けた。エ控訴人は，平成１８年１１月１日，被控訴人との間で，前記技術顧問委嘱契約の委嘱期間を同日から平成１９年１０月３１日まで１年間延長する合意（甲４４の１）をした。その後，同技術顧問委嘱契約は，同年１１月１日，委嘱期間が平成２０年１０月３１日までの１年間延長され（甲４４の２），更に同年１１月１日，委嘱期間が平成２１年１０月３１日までの１年間延長された（甲３４の２）。
オ被控訴人は，第１号機を丸一鋼管に納品した後，丸一鋼管から，第２号機を受注し，平成２０年９月ころ，原告方式の自動チャック装置を備えた第２号機を丸一鋼管に納品し，同年中に，丸一鋼管から，第２号機の代金として３億７５００万円（甲５の４枚目）の支払を受けた。(7)ア被控訴人の実績報奨委員会は，平成２１年３月９日，２００７年（平成１９年）２月１日から２００９年（平成２１年）１月３１日までの調査期間における特許権の本件規定に基づく実績報奨について審議をした。被控訴人の技術開発室知財グループのＤ（以下「Ｄ」という。）は，同年３月１２日，控訴人に対し，実績報奨委員会が同月９日に本件特許権の実績報奨について審議をしたので，その結果（等級及び報奨金額）を報告する，「本実績報奨金は，特許法第３５条第３項（特許庁ＨＰ「職務発明制度の概要」参照）の「対価」として支払わせて頂きくものである旨ご留意ください。」，同月１９日までに算定した等級及び報奨金額に対する質問及び意見を受け付ける旨を記載したメール（甲１０）を送信した。上記メールで通知した実績報奨金額は３万５０００円であった。これを受けた控訴人は，同月１６日，被控訴人に対し，控訴人がパイプ自動把持装置の開発に携わった経過及び純利益１億円以上の貢献度を加味して，世間一般の評価に遜色ないような再評価を強く希望する旨の意見書（甲１１）をメールで送信した。
Ｄは，同月１７日，控訴人に対し，同月２５日に臨時実績報奨委員会を開催し，上記意見書について協議したいので，控訴人の出席を求める，当該委員会では，上記意見書の説明に加え，「職務発明の会社への譲渡対価に対するご請求金額及びその根拠」を説明していただきたい，「尚，前の小職メールでもお伝えしているとおり，本実績報奨は，特許法第３５条第３項（特許庁ＨＰ「職務発明制度の概要」参照）の「対価」として支払わせて頂きくものであります。」旨を記載したメール（甲１２）を送信した。イ被控訴人は，平成２１年３月２５日，臨時実績報奨委員会を開催した。上記委員会には，Ａ（元産機事業部長），Ｅ，Ｄらが出席し，控訴人も同席した。
上記委員会において，控訴人は，報奨金として１０００万円（第１号機につき６００万円，第２号機につき４００万円）の要求をし，上記要求について，委員会で別途協議の上，回答することとされた。被控訴人は，同月２６日，上記委員会の議事録（甲１４）を作成した。ウ控訴人と被控訴人は，平成２１年３月末ころ，委嘱期間が同年１０月３１日までの技術顧問委嘱契約（前記(6)エ）を中途解約する旨の合意をした。
控訴人は，技術顧問委嘱契約中に，控訴人が単独又は共同でした各発明の特許を受ける権利を被控訴人に譲渡し，被控訴人は，その特許出願（甲５９の№８以下はその一部）をしていた。
控訴人は，同年７月１日，被控訴人から，上記特許出願中の一件（特願２００９－１０９４９１号）について本件規定（ただし，同年４月１日改訂後のもの）に基づく出願報奨金を送金する旨の連絡を受け（甲６１），その後，その出願報奨金として３３４０円の支給を受けた。エ被控訴人は，平成２１年７月８日，控訴人に対し，同年３月２５日開催の臨時実績報奨委員会の議事録を送付（甲２２）した。控訴人は，同月１０日ころ，被控訴人に対し，上記議事録にＥの発言の一部（「今回のチャック開発にあたってはチャック専門メーカーに１０００万円で設計依頼したが難しいという理由でことわられた」旨の発言）が抜けているので，追記するよう要請し（甲１４），さらに，同月２４日付けの書簡（甲１５）で，再度同旨の要請をした。
その後，控訴人は，被控訴人に対し，同年８月２日付けの「意見書（№２）」（甲１６，乙６）及び同月３日付けの「意見書（№３）」（甲１７）を順次送付した。


Ｆは，同月１９日，控訴人に対し，「実績報奨金額の妥当性について」（2009/08/19修正）と題する書面（甲５）を送付した。上記書面には，本件特許に対する「２００７年２月１日～２００９年１月３１日」の２年間を対象とした実績報奨の金額（「本件報奨金額」）について控訴人から不服申立てがあったので，本件報奨金額の見直しをした，本件報奨金額は，「算定方法」に示すとおり各係数を見直した結果，５万円（４級）と決定した，法及び判例上の職務発明の「相当の対価」の算定基準に従って算定すると，独占の利益がほぼ存在しない又は極くわずかであると考えられることから，相当の対価は，見直しをした本件報奨金額を超えるものではないと考える，本件報奨金額が５万円であることは，法及び判例等の世間一般の基準を考慮しても妥当であると考える旨の記載がある。これを受けた控訴人は，被控訴人に対し，同年８月２９日付けの「意見書（№４）」（甲１８）を送付した。上記「意見書（№４）」には，「①８月２日付の私の意見書（№２）でも明らかな様に私にはパイプ把持装置を開発しなければならない職務上の義務は全く無いといえます。よって，本件特許に係る発明は，私にとっては職務発明ではありません。」との記載がある。
Ｆは，同年９月４日，控訴人に対し，「テーパー鋼管製造装置用パイプ材把持装置についての意見書（№４）に対する御回答」と題する書面（甲１９）を送付した。上記書面には，「本発明については，貴殿が当社在職中の知識を利用して当社指揮管理下において完成されたものであり，適正に譲渡書も提出して頂いていることから，職務発明であると考えています。そして，職務発明として取り扱うことで，貴殿の功績を十分に評価するべく，世間一般の基準を考慮しても妥当な対価を実績報奨金としてお支払させて頂いておりますことを，ご理解頂きたく，お願い申し上げます。」との記載がある。
これを受けた控訴人は，被控訴人に対し，同月１６日付けの「意見書（№５）」（甲２０，４６）を送付した。
(8)ア控訴人の代理人弁護士は，平成２２年５月１２日，被控訴人に対し，本件特許発明は，控訴人が被控訴人を退社した後に，発明したものであるから，職務発明ではない，本件特許発明に関し，被控訴人がチャック専門メーカーに１０００万円で設計依頼をしたが難しい等の理由で断られたとの経緯があることなどから，譲渡の対価は，この金額が基本となり，これに実際に被控訴人が得た利益に見合う加算がされる代金となる旨を記載した同日付け通知書（甲２１）を送付した。
被控訴人の代理人弁護士は，同年６月１４日，控訴人の代理人弁護士に対し，本件特許発明は，控訴人指摘のとおり，職務発明に該当しない，本件特許発明の特許を受ける権利は，控訴人と被控訴人間で成立した有償の委任契約の委任処理の結果発生した成果物として控訴人が被控訴人に引き渡したものであり，その対価は，当該委任の対価に含まれる，被控訴人は，控訴人に対し，「設計料」の名目で当該委任の対価である１３６万５０００円を支払済みであるから，被控訴人に上記特許を受ける権利の対価の支払義務はない，被控訴人が控訴人に支払った出願報奨金は，上記委任の対価のほかに，さらに追加の支払をしたものと評価でき，上記結論に影響しない，１０００万円は，被控訴人がチャックメーカーに８種類のチャックの設計及び製作を依頼したときの費用であり，製作費用を含まない１種類の設計料とは異なる旨を記載した同日付け回答書（乙３）を送付した。その後，被控訴人の代理人弁護士は，同年９月２９日，控訴人の代理人弁護士に対し，同月６日に行った交渉を踏まえ，委任の対価を別途支払う用意がある，支払額は３０万円～４５万円を考えている旨を記載した同月２９日付け回答書（乙４）を送付した。
これを受けた控訴人の代理人弁護士は，被控訴人の代理人弁護士に対し，同年１１月１５日付け「御連絡」と題する書面（甲９）で，上記支払額（支払提示額）の再検討，再回答を要請した。
被控訴人の代理人弁護士は，同年１２月１６日，控訴人の代理人弁護士に対し，支払額は，基本的には前回と同じ３０万円～４５万円となるが，発明に要した時間や時間単価を調整することで，支払額の若干の調整は可能である旨を記載した同日付け回答書（乙５）を送付した。イ控訴人は，平成２３年６月１６日，被控訴人を相手方として，尼崎簡易裁判所に民事調停の申立てをしたが，同年８月１８日，調停不成立となった。
その後，控訴人は，同年９月１５日，大阪地方裁判所に本件訴訟を提起した。
２相当額の対価の支払合意の成否（争点１）について(1)控訴人は，平成１５年１０月ころ，被控訴人との間で，控訴人が原告方式の自動チャック装置の発明の特許を受ける権利を被控訴人に譲渡し，上記発明が実用化及び製品化された場合には，控訴人が被控訴人の従業員ではないことから，被控訴人が上記発明により得た利益に応じ，本件規定の基準に照らして高額となる相当額の対価を控訴人に支払う旨の本件合意をした旨主張するので，以下において判断する。
ア(ア)控訴人と被控訴人間で本件合意の内容を記載した書面が作成されていないことは，当事者間に争いがない。


控訴人は，本件合意が成立したことの根拠となる事情として，①控訴人が，平成１５年夏ころ，被控訴人の産機事業部のＡから，本件チャック開発の相談を受けた際，本件チャック開発に係る発明をすれば，控訴人は被控訴人の従業員ではないため，本件規定の基準よりも高額の対価の支払を受けられるとの認識を持ち，その後，本件チャック開発に関する責任者の一人であった技術開発室知財グループのＢから，控訴人が被控訴人に本件譲渡証書を交付する前に同趣旨の話を聞かされており，控訴人とＢが上記対価に関する理解を共通にしていたこと，②被控訴人は，平成１６年１月ころ，控訴人に対し，原告方式の自動チャック装置の発明の特許出願である本件先願について，本件規定４条に基づく出願報奨金として２万円を支払い，その後，本件特許権の設定登録を受けた後，被控訴人の実績報奨委員会は，平成２１年３月から，本件規定に基づく本件特許権に関する実績報奨金額についての審議を開始し，控訴人も本件規定に準じて処理されると考え，被控訴人と協議を重ねるなど，被控訴人は，本件合意の内容に従った対応をとってきたこと，③本件合意の内容について書面が作成されていないのは，本件合意は本件規定に基づく職務発明の基準を相当額の対価額の判断要素とすること（ただし，控訴人は被控訴人の従業員でないため，本件規定に基づく種々の判断ファクターの係数が大きくなる点で，対価額は従業員に比べて高額となる。）を前提とするものであったためであり，職務発明の場合に対価額に関し合意書面が作成されないのと同様に，本件合意について書面がないのはむしろ当然であることを挙げる。(イ)そこで検討するに，上記①の点については，控訴人本人の供述中には，控訴人の認識については，これに沿う供述部分があり，また，Ｂの認識についても，Ｂから，控訴人の発明に本件規定が適用できるというような話を聞いた，Ｂは，控訴人が従業員でないため，控訴人の発明は職務発明でないことを分かっていた旨の供述部分がある。しかしながら，控訴人の上記供述部分によっても，Ｂにおいて，控訴人の発明について本件規定の基準よりも高額の対価の支払を受けられるとの認識を有していたとまで認めることはできない。また，Ｂ作成の陳述書（乙２０）中には，控訴人の発明は職務発明ではないと思っていたので，控訴人の発明に本件規定が適用されるとは全く思っていなかったし，控訴人に本件規定の適用や準用の話を一切していなかった旨の記載部分があり，この記載部分は，Ｂが上記認識を有していたことを否定するものである。他にＢが上記認識を有していたことを認めるに足りる証拠はない。
したがって，上記①の事情を認めることができない。
(ウ)次に，上記②の点について検討するに，前記１の認定事実によれば，被控訴人は，控訴人から交付を受けた乙７構想図及び乙８図面に基づいて，平成１５年１２月３日，本件先願の出願をしたこと，控訴人は，本件譲渡証書を控訴人に差し入れたほかに，控訴人に本件先願の出願前に，被控訴人の技術開発室知的財産グループのＢの求めに応じて，被控訴人が職務発明の申請用に用いていた「特許（意匠登録）出願申請書」（甲３３）に記入して，Ｂに交付したこと，控訴人は，その当時，被控訴人を退職し，その子会社の栄運輸に在籍していたが，勤務先の栄運輸のパソコンから，被控訴人の社内ネットワークを介して本件規定を閲覧することができたこと，控訴人は，同年１２月３０日ころ，被控訴人から，本件規定に基づく本件先願の出願報奨金として２万円の支給を受けたこと，被控訴人の実績報奨委員会は，平成２１年３月９日，本件特許発明について本件規定に基づく実績報奨金について審議をし，その後，少なくとも同年９月４日までの間は，本件特許発明を職務発明として取り扱うことを前提として，控訴人との間で実績報奨金の額について交渉したこと（前記１(7)参照），控訴人は，平成１６年１０月３１日付けで栄運輸を退職した後，同年１１月１日，被控訴人との間で，被控訴人が控訴人に生産技術に関する技術の指導を委嘱する旨の技術顧問委嘱契約を締結し，上記技術顧問委嘱契約は平成２１年３月末日ころ合意解約するまでの間継続したが，その間に控訴人が単独又は共同でした各発明の特許を受ける権利を被控訴人に譲渡したこと，控訴人は，同年７月１日，被控訴人から，そのうちの一件について，本件規定（ただし，同年４月１日改訂後のもの）に基づく出願報奨金の支給を受けたことが認められる。
上記認定事実によれば，控訴人は，栄運輸在籍中に発明した原告方式の自動チャック装置の発明（本件特許発明）の特許を受ける権利を被控訴人に譲渡した際，被控訴人が従業員の職務発明の申請用に用いていた「特許（意匠登録）出願申請書」を提出し，その後，被控訴人から，本件規定に基づく本件先願の出願報奨金の支給を受け，さらには，被控訴人において本件規定に基づく実績報奨金を支給するための実績報奨委員会が開催され，その審議がされていたのであるから，控訴人と被控訴人との間では，原告方式の自動チャック装置の発明（本件特許発明）について本件規定の適用ないし準用があることを前提とする行動をとってきたことは明らかである。
加えて，控訴人と被控訴人との間において，控訴人が原告方式の自動チャック装置の発明の特許を受ける権利を被控訴人に譲渡した際，その譲渡の対価額に関する書面は作成されておらず，また，その具体的な対価額について双方が口頭で交渉したことや，その譲渡が無償の譲渡であったことをうかがわせる事情は認められないことを併せ考慮すると，控訴人と被控訴人との間において，被控訴人が本件先願の出願をした平成１５年１２月３日ころまでに，上記特許を受ける譲渡の対価額については本件規定を適用ないし準用する旨の黙示の合意が成立したものと認めるのが当事者の合理的意思に合致するというべきである。しかしながら，他方で，前記１で認定した被控訴人の実績報奨委員会の審議経過等に照らすと，控訴人の上記特許を受ける譲渡の対価額について本件規定を適用ないし準用するに際し被控訴人の従業員と対比して高額となる相当額の対価を控訴人に支払う旨の合意が成立したものとまで認めることはできない。
したがって，この点においては，被控訴人が本件合意の内容に従った対応をとってきたとの上記②の控訴人の主張は，採用することができない。


(エ)さらに，上記③の点については，控訴人と被控訴人との間において，原告方式の自動チャック装置の発明の特許を受ける権利の譲渡の対価額に関する書面は作成されていないのは，上記特許を受ける譲渡の対価額については本件規定が適用ないし準用されるので，別途書面を作成するまでのことはないものと双方が認識していたものとうかがわれる。しかしながら，他方で，上記のとおり，被控訴人において，そのような認識を超えて，控訴人に支払うべき対価額が被控訴人の従業員に比べて高額となるとの認識を有していたとまで認めることはできない。したがって，この点においては，上記③の控訴人の主張は，採用することができない。
(オ)以上によれば，控訴人主張の上記①ないし③の事情は，その全部又は一部が認められないから，控訴人と被控訴人との間で本件合意が成立したことの根拠となるものではない。他に本件合意が成立したことを認めるに足りる証拠はない。
イ以上のとおり，控訴人と被控訴人との間において，控訴人主張の本件合意が成立したことは認められないものの，被控訴人が本件先願の出願をした平成１５年１２月３日ころまでに，原告方式の自動チャック装置の発明の特許を受ける権利の譲渡の対価額については本件規定を適用ないし準用する旨の黙示の合意が成立したものと認めるのが当事者の合理的意思に合致する。
ところで，特許法旧３５条３項は，「従業者等は，契約，勤務規則その他の定により，職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ，又は使用者等のため専用実施権を設定したときは，相当の対価の支払を受ける権利を有する。」と規定し，同条４項は，「前項の対価の額は，その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めなければならない。」と規定しており，これらの規定によれば，特許法旧３５条３項の相当の対価の額は，同条４項の趣旨・内容に合致するものでなければならないというべきであるから，勤務規則等により職務発明について特許を受ける権利を使用者等に承継させた従業者等は，当該勤務規則等に使用者等が従業者等に対して支払うべき対価に関する条項がある場合においても，これによる対価の額が同条４項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは，同条３項の規定に基づき，その不足する額に相当する対価の支払を求めることができると解するのが相当である（最高裁判所平成１５年４月２２日第三小法廷判決・民集５７巻４号４７７頁参照）。しかるところ，本件規定は，特許法旧３５条３項の勤務規則等に該当するものといえるから，被控訴人の従業員は，被控訴人から支給された本件規定に基づく実績報奨金が同条４項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは，同条３項の規定に基づき，被控訴人に対し，その不足する額に相当する対価の支払を求めることができる。
そうすると，控訴人と被控訴人間における原告方式の自動チャック装置の発明の特許を受ける権利の譲渡の対価額について本件規定を適用ないし準用する旨の合意においても，これと同様に解するのが相当であるところ，本件において，控訴人は本件規定に基づく実績報奨金の支給を受けていないから，本件規定に基づいて算定される実績報奨金額が特許法旧３５条４項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは，上記対価の額に相当する対価の額を支払う旨の合意を含むものと解するのが相当である。
そして，このような趣旨の対価額の合意については，控訴人が本件合意に基づく相当の対価の額の算定方法は特許法旧３５条４項により算定される相当の対価の額の算定方法と同じ考え方であると主張していること（前記第３の２(1)ア）に照らし，控訴人は，黙示的に主張しているものと解するのが相当である。
(2)被控訴人は，これに対し，本件合意の成立を否認し，被控訴人が控訴人から原告方式の自動チャック装置の発明の特許を受ける権利の譲渡を受けたのは，被控訴人と控訴人との間で，控訴人が本件チャック開発及び概略設計を行い，被控訴人が時間制で報酬を支払う旨の有償委任契約が成立し，委任の成果物の引渡義務の履行として，上記特許を受ける権利の移転を受けたものであり，上記有償委任契約に基づく報酬は，被控訴人が平成１７年４月に１３６万５０００円を控訴人に支払ったことによって全て清算済みであるから，被控訴人には，控訴人に対し，上記特許を受ける権利の対価の支払義務はない旨主張する。
しかしながら，前記１(6)認定のとおり，控訴人は，被控訴人から１３６万５０００円の支払のための約束手形（支払期日同年８月３１日）の交付を受けた際，被控訴人の求めに応じて，「￥１，３６５，０００．―（消費税を含む。）」，「但し，丸一鋼管殿向けテーパーポール加工機自動チャック設計費として上記金額確かに領収いたしました。」との記載のある控訴人名義の領収書（乙１）に押印して，被控訴人に交付し，その際，被控訴人から，被控訴人作成の控訴人あての「注文内容」欄に「丸一鋼管殿向けテーパーポール加工機自動チャック設計」，「金額」欄に「￥１，３００，０００（別途消費税￥６５，０００）」との記載がある注文書（甲６）の交付も受けていることからすると，１３６万５０００円は「テーパーポール加工機自動チャック設計費」として支払われたものと認めるのが自然である。加えて，前記(1)ア(ウ)認定のとおり，被控訴人の実績報奨委員会は，平成２１年３月９日から少なくとも同年９月４日までの間，原告方式の自動チャック装置の発明の特許を受ける権利の譲渡の対価として本件規定に基づく実績報奨金を支給するための審議等を行い，控訴人に対し，その実績報奨金を支給をしようとしていたことを併せ考慮すると，上記１３６万５０００円は上記特許を受ける権利の対価を含む趣旨とは認められないというべきである。
この点について，被控訴人は，被控訴人の実績報奨委員会が上記審議等を行ったのは，平成２１年３月当時の被控訴人の知財担当者が，他社からの転職直後で，過去の経緯を知らなかったため原告方式の自動チャック装置の発明が職務発明であると誤解したことによるものである旨主張するが，実績報奨委員会がそのような誤解の下に審議等を行ったものと認めるに足りる証拠はない。
したがって，被控訴人に上記特許を受ける権利の対価の支払義務がないとの被控訴人の上記主張は，採用することができない。


(3)以上によれば，控訴人と被控訴人との間において，控訴人主張の本件合意が成立したことは認められないものの，被控訴人が本件先願の出願をした平成１５年１２月３日ころまでに，原告方式の自動チャック装置の発明の特許を受ける権利の譲渡の対価額について本件規定を適用ないし準用するものとし，本件規定に基づいて算定される実績報奨金額が特許法旧３５条４項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは，上記対価の額に相当する対価の額を支払う旨の合意（以下「本件対価合意」という。）が成立したものと認められる。
そこで，更に進んで，本件対価合意に基づいて被控訴人が控訴人に支払うべき相当額の対価額について検討することとする。
３控訴人が支払を受けるべき対価額（争点２）について
(1)本件規定による実績報奨金の算定について
ア前記２(3)のとおり，控訴人と被控訴人間の本件対価合意は，原告方式の自動チャック装置の発明の特許を受ける権利の譲渡の対価額について本件規定を適用ないし準用するものとし，本件規定に基づいて算定される実績報奨金額が特許法旧３５条４項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは，上記対価の額に相当する対価の額を支払うというものであるから，まず，本件規定に基づく実績報奨金額について検討する。
本件規定によれば，本件規定５条による実績報奨金は，次のとおり，実績報奨申請書記載の「報奨試算額Ｃ１」の算定式によって算定される。「Ｃ１（報奨試算額）＝０．０１×Ｐ１（販売利益（粗利））×Ｋ１（その権利のその利益に占める貢献度係数）×Ｋ２（製品の量産度係数）×Ｋ３（諸因子に基づく調整係数）×Ｋ４（複数特許の存在等による調整係数）」
そこで，「報奨試算額Ｃ１」の算定式によって，第１号機及び第２号機に原告方式の自動チャック装置の発明（本件特許発明）が実施されたことによる報奨試算額Ｃ１を算定すると，次のとおりとなる。(ア)Ｐ１（販売利益（粗利））         １億７５５６万１４５０円甲５の「（参考）利用製品販売実績」記載のとおり，第１号機の粗利は７９０万５６５９円，第２号機の粗利は１億６７６５万５７９１円であり，その合計額は１億７５５６万１４５０円である。(イ)Ｋ１（その権利のその利益に占める貢献度係数）      １．０Ｋ１は，「Ａ（権利に係る部分の製品全体中の原価割合）＋Ｂ（営業価値（客先へのアピール度））＋Ｃ（技術価値（技術の独占性優位性））＋Ｄ（コストダウン効果）」の算定式で算定され，その最大値は，１．０である。
本件特許発明の技術価値（技術の独占性優位性）等については，争いがあり，この点については，後記(2)において特許法旧３５条４項の規定に従って相当の対価額を算定する際に検討することとし，報奨試算額Ｃ１の試算上は，控訴人に最も有利な数値である最大値の１．０を適用する。
(ウ)Ｋ２（製品の量産度係数）                ０．３第１号機及び第２号機は，個別注文による「一品生産品」であり，その台数は合計２台であるから，「一品生産品（年間１００台未満）」の量産度係数「０．３」を適用する。
(エ)Ｋ３（諸因子に基づく調整係数）           一律０．７(オ)Ｋ４（複数特許の存在等による調整係数）         １．０「製品に対して特許が単数のみ存在する場合」の量産度係数「１．０」を適用する。
(カ)Ｃ１（報奨試算額）             ３６万８６７９円Ｃ１＝０．０１×Ｐ１（１億７５５６万１４５０円）×Ｋ１（１．０）×Ｋ２（０．３）×Ｋ３（０．７）×Ｋ４（１．０）イ以上によれば，第１号機及び第２号機に原告方式の自動チャック装置の発明（本件特許発明）が実施されたことに係る本件規定５条による実績報奨金の最大値は，３６万８６７９円となる。
(2)特許法旧３５条４項による相当の対価額の算定について次に，特許法旧３５条４項の規定に従って算定される相当の対価額について検討する。
ところで，特許法旧３５条４項は，同条３項の相当の対価の額が，その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めるというものであるが，この「発明により使用者等が受けるべき利益」は，使用者等が「受けた利益」そのものではなく，「受けるべき利益」であるから，使用者等が職務発明についての特許を受ける権利を承継した時に客観的に見込まれる利益をいうものと解されるところ，使用者等は，特許を受ける権利を承継せずに，従業者等が特許を受けた場合であっても，その特許権について特許法３５条１項に基づく無償の通常実施権を有することに照らすと，「発明により使用者等が受けるべき利益」には，このような法定通常実施権を行使し得ることにより受けられる利益は含まず，使用者等が従業者等から特許を受ける権利を承継し，当該発明の実施を排他的に独占し得る地位を取得することによって受けることが客観的に見込まれる利益，すなわち「独占の利益」をいうものと解される。
また，特許を受ける権利の承継の時点では，将来特許を受けることができるかどうか自体が不確実であり，その発明により将来いかなる利益を得ることができるのかを具体的に予測することは困難であることなどに照らすと，発明の実施又は実施許諾による使用者等の利益の有無やその額など，特許を受ける権利の承継後の事情についても，その承継の時点において客観的に見込まれる利益の額を認定する資料とすることができると解される。
そして，使用者等が，第三者に当該発明を実施許諾することなく，自ら実施（自己実施）している場合には，特許権が存在することにより，第三者に当該発明の実施を禁止したことに基づいて使用者が得ることができた利益，すなわち，特許権に基づく第三者に対する禁止権の効果として，使用者等の自己実施による売上高のうち，当該特許権を使用者等に承継させずに，自ら特許を受けた従業者等が第三者に当該発明を実施許諾していたと想定した場合に予想される使用者等の売上高を超える分（「超過売上高」）について得ることができたものと見込まれる利益（「超過利益」）が「独占の利益」に該当するものというべきである。
この「超過利益」の額は，従業者等が第三者に当該発明の実施許諾をしていたと想定した場合に得られる実施料相当額を下回るものではないと考えられるので，超過利益を超過売上高に当該実施料率(仮想実施料率)を乗じて算定する方法にも合理性があるものと解される。


したがって，本件においては，超過売上高を認定し，その部分に係る超過利益（独占の利益）をもって「その発明により使用者等が受けるべき利益」とし，これと被控訴人の貢献の程度（「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」）を考慮して相当の対価の額を認定することは許されるものと解される。
そこで，まず，被控訴人が丸一鋼管に第１号機及び第２号機を製造販売したことによる独占の利益の有無について検討し，次いで，その発明がされるについて使用者等が貢献した程度について検討し，相当の対価額を算定する。
ア本件特許発明について
(ア)本件特許発明の特許請求の範囲（請求項１ないし６）の記載は，前記第２の１(3)ウのとおりである。
本件出願の願書に添付した明細書（以下，図面を含めて「本件明細書」という。甲２）の「発明の詳細な説明」には，次のような記載がある（下記記載中に引用する図面は，別紙本件明細書図面を参照）。
ａ「【技術分野】
本発明は，テーパー鋼管製造装置用のパイプ材把持装置に関し，特に，長尺の鋼管（パイプ）をテーパー鋼管に加熱雰囲気下で塑性加工する際のパイプの端管を把持するためのテーパー鋼管製造装置用のパイプ材把持装置に関するものである。」（段落【０００１】）
「【背景技術】
従来の長尺の鋼管（パイプ）をテーパー鋼管に加熱雰囲気下で塑性加工する際のパイプの端管を把持するパイプ材把持装置を図１５に示す。
このパイプ材把持装置５０Ａ，５０Ｂは，テンション側回転機構台Ｔ１と駆動側回転機構台Ｔ２（以下，単に「回転機構台Ｔ」という。）のそれぞれの主軸先端に配備され，モータＭ等の駆動手段により回転するマンドレル５４に被加工物であるパイプ素材Ｗを嵌め，マンドレル５４の先端に穿孔したピン挿入孔に素材Ｗに穿孔した孔をあわせてピン５１を挿入し，回転時にピン５１が抜け落ちるのを防止するためのピン抜け防止リング５２をボルト５３等の固定手段によって固定することによってパイプ素材Ｗを把持するものである。」（段落【０００２】）
「把持されたパイプ素材Ｗは，同期駆動制御機構（図示せず）によって両回転機構台Ｔ１，Ｔ２を同一方向に駆動させ，テンション側回転機構台Ｔ１によってパイプ素材Ｗに張力を付与し，駆動側回転機構台Ｔ２は制動させながら図例左側（図１５（ａ）参照）に移行する。パイプ素材Ｗは，加熱装置Ｈ内のヒーターｈによって数百℃まで加熱され，周知の絞り加工装置Ｓに配備された絞りローラＲによって絞り加工を行い，テーパー鋼管が製作される（例えば，特許文献１参照。）。」
（段落【０００３】）
「しかし，このパイプ材把持装置５０Ａ，５０Ｂは，回転機構台Ｔにパイプ素材Ｗを取り付ける際に作業者が手作業で行う必要があり，特にテンション側回転機構台Ｔ１に取り付けるときに加熱装置Ｈによる加熱を行うことができず，パイプ素材Ｗの成形始端側において６００～９００ｍｍもの加工不能箇所が発生するといった歩留まりの悪さと手作業取付によるサイクルタイムが長時間になるほか，径の違うパイプ素材Ｗを加工する際の段取り替え時間に長時間を要するという問題があった。」（段落【０００４】）
ｂ「【発明が解決しようとする課題】
本発明は，上記従来のテーパー鋼管製造装置用のパイプ材把持装置の有する問題点に鑑み，パイプの把持作業を自動化させ，パイプ素材の歩留まりを向上させるとともに短時間で段取り替えを行うことのできるテーパー鋼管製造装置用のパイプ材把持装置を提供することを目的とする。」（段落【０００５】）
ｃ「【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため，本第１発明のテーパー鋼管製造装置用のパイプ材把持装置は，パイプの管端を挟持する内周面を傾斜面に形成した内径把持体及び外周面を傾斜面に形成した外径把持体と，該内径把持体及び外径把持体をそれぞれパイプの軸方向に押圧，移動させることによって内径把持体と外径把持体との間隔を狭めるようにするための外周面を傾斜面に形成したパイプ材把持装置本体と一体化された内径ホルダ及び内周面を傾斜面に形成したパイプ材把持装置本体と一体化された外径ホルダと，内径把持体及び外径把持体をパイプの軸方向に押圧する押圧手段とを備えたテーパー鋼管製造装置用のパイプ材把持装置であって，内径把持体及び外径把持体を，それぞれ個別の押圧手段によって押圧するようにし，該押圧によって内径把持体と外径把持体との間隔を狭めてパイプの管端を挟持するとともに，押圧の解除によって内径把持体及び外径把持体を初期位置に復帰させるようにしたことを特徴とする。」（段落【０００６】）「また，同じ目的を達成するため，本第２発明のテーパー鋼管製造装置用のパイプ材把持装置は，パイプの管端を挟持する内周面を傾斜面に形成した内径把持体及び外周面を傾斜面に形成した外径把持体と，該内径把持体及び外径把持体をそれぞれパイプの軸方向に押圧，移動させることによって内径把持体と外径把持体との間隔を狭めるようにするための外周面を傾斜面に形成したパイプ材把持装置本体と一体化された内径ホルダ及び内周面を傾斜面に形成したパイプ材把持装置本体と一体化された外径ホルダと，内径把持体及び外径把持体をパイプの軸方向に押圧する押圧手段とを備えたテーパー鋼管製造装置用のパイプ材把持装置であって，押圧手段によって内径把持体又は外径把持体の一方を押圧することによって，他方が順次追随して押圧される手段を介して，他方を順次追随して押圧されるようにし，該押圧によって内径把持体と外径把持体との間隔を狭めてパイプの管端を挟持するとともに，押圧の解除によって内径把持体及び外径把持体を初期位置に復帰させるようにしたことを特徴とする。」（段落【０００７】）
ｄ「【発明の効果】
本第１及び第２発明のテーパー鋼管製造装置用のパイプ材把持装置によれば，パイプ素材の把持を自動で行うことができ，人手を介在することがないから加熱作業を行いながらパイプ素材が把持でき，素材の歩留まりのよいパイプ材把持装置を提供することができる。また，パイプ素材を内外から均等に押圧して大きな把持力を作用させ得る。」（段落【００１２】）
「さらに，押圧部材は中継プッシュロッドを有する継ぎ部材によって接離可能な３分割構造とするときは，素材の径が異なるパイプの加工を行う際の段取り替えを簡単かつスピーディーに行うことができる。」（段落【００１３】）
「さらにまた，内径把持体及び／又は外径把持体を，周方向に分割して構成するときは，把持爪が摩耗などによって消耗したときに，消耗した部分のみの交換を行うことができる。」（段落【００１４】）


ｅ「【実施例１】
図１～図４に，本発明のテーパー鋼管製造装置用のパイプ材把持装置の第１実施例を示す。
このパイプ材把持装置１は，長尺の鋼管をテーパー鋼管に加熱雰囲気下で塑性加工するテーパー鋼管製造装置のテンション側回転機構台Ｔ１の主軸５Ａ（図１参照）先端にボルトＢ等の固着手段で取り付けるもので，有底筒状のケーシング２と，該有底筒状のケーシング２内に外径コレット７（請求項１でいう外径把持体。），内径コレット８（請求項１でいう内径把持体。）を配備するとともに，油圧シリンダなどの押圧手段２５の先端に連結され，外径コレット７，内径コレット８を押圧することによってパイプ素材Ｗを内周，外周両側から挟持する力を伝達する押圧部材２６の主要構成要素からなる。」（段落【００１６】）
「ケーシング２は図１では２分割の例を示すが，勿論１ピースで構成されていてもよい。前蓋３（請求項１でいう外径ホルダ。）の内周面とキャップ４（請求項１でいう内径ホルダ。）の外周面は，外径コレット７の外周面，内径コレット８の内周面の傾斜面と等しい角度で構成し，押圧手段２５の押圧力によってコレット７，８間を狭め，パイプ素材Ｗを強固に挟持するように構成する。」（段落【００１７】）「上記構成において，図１５（ａ）に示す絞り加工装置ＳのローラＲを拡げておき，パイプ材把持装置１を絞り加工装置Ｓ内に挿入し，加熱装置Ｈ近傍に待機させておく。
次いで，パイプ素材Ｗの先端（成形始端側端）を，加熱装置Ｈを通過させパイプ材把持装置１（図１参照）の上蓋３の内周面とキャップ４の外周面との間に配備した外径コレット７と内径コレット８のコレット間に進入せしめる。」（段落【００２２】）
「パイプ素材Ｗの管端（先端）がパイプ素材検知機構２０の検知部材２１に当接し，さらに進入を続けることによって付勢手段２４の付勢力に打ち勝ってプッシュロッド２２をパイプ材把持装置１の内部に進行させる。
プッシュロッド２２が所定量進行することによってリミットスイッチ４（図示しない）が作動し，その印可信号を受けて押圧手段２５を作動せしめる。」（段落【００２３】）
「押圧手段２５の作動によって押圧部材２６が図１において右側に進行し，ディスタンスカラー１２ａによってその間隔を規制されて連結される受圧部材１１もまた同様に右方向に移行する。」（段落【００２４】）
「次いで，受圧部材１１の右方向の移行に伴い，該受圧部材１１に接する外径コレット７が押圧され，外径コレット７の先端も右方向に進行するとともに，外径コレット７の内側底面７ａと内径コレット８の外側底面８ａ間に配備された弾性部材９とスペーサ１０を介して内径コレット８の先端も右方向に進行する。作動前の外径コレット７と内径コレット８の両者の位置関係は，弾性部材９の押出作用によって内径コレット８の先端が外径コレット７より突出した状態となっている。」（段落【００２５】）
「内径コレット８の先端がキャップ４に接当して進行が停止されるが，引き続き外径コレット７が押圧されて右方向に進行することによって外径コレット７の先端が上蓋３の内周面に接当し，くさび作用によって両コレット７，８の間隔が狭まりパイプ素材Ｗを強固に挟持する。」（段落【００２６】）
「その後，管端を把持したパイプ材把持装置１が絞り加工装置Ｓから退出したところで従来例と同様にパイプ素材Ｗに張力を付加し，かつ駆動回転させつつ絞り加工装置Ｓに配備された絞りローラＲによって絞り加工を行い，テーパー鋼管が完成する。
この際，パイプ材把持装置１はパイプ素材Ｗの把持作業において人手を要しないから，取り付けの際にパイプ素材Ｗが加熱装置Ｈを通過するときにヒーターｈを作動してパイプ素材Ｗの加熱を始めることが可能であり，パイプ素材Ｗの先端を加熱装置Ｈを通過したところ，すなわち絞り加工装置Ｓ内で把持させるのでパイプ素材Ｗの端部の未成形長さ（切り捨て長さ）は従来と比して大幅に改善でき歩留まりを向上させることができる。」（段落【００２７】）
「次に，加工完了後，押圧手段２５の押圧力を解放し，外径コレット７と内径コレット８によって挟持されているパイプ素材Ｗを外すものである。」（段落【００２８】）
「加工終了時に，適宜手段による印可信号によって，押圧手段２５を図例左側に移行せしめ，ディスタンスカラー１２ｂによって間隔が規定されて受圧部材１１に連結された引戻し杆１２ｃの頭部が内径コレット８の環状内底面ｂに係合されて引き戻され左側に移行する。」（段落【００２９】）
「この内径コレット８の左側への移行に伴い，外径コレット７の内側底面７ａと内径コレット８の外側底面８ａ間に配備されたスペーサ１０と弾性部材９を介して外径コレット７もまた左側に進行し，両コレット７，８の先端が前蓋３の内周面及びキャップ４の外周面から引き離されパイプ素材Ｗの端管が解放される。」（段落【００３０】）「次に，径の異なるパイプ素材Ｗを加工する際のパイプ材把持装置１の段取り替えの手順について説明する。」（段落【００３１】）「このパイプ材把持装置１の段取り替えは，ケーシング２と主軸５Ａを連結するボルト等の固定手段Ｂを外し，押圧部材２６ａと２６ｂを接合する継手部材２６ｃをスライドさせて中継プッシュロッド２２ｃとともに抜き取ることによってケーシング２内に配備される外径コレット７や内径コレット８等と押圧部材２６ａを一体として取り外すことによって行うものである（図３参照）。」（段落【００３２】）
ｆ「【実施例３】
次に，図１１～図１４に示すパイプ材把持装置７０について説明する。
このパイプ材把持装置７０は，外径把持体７３と内径把持体７４を個別の押圧手段７５，７６によって押圧するように構成したものである。第１実施例と同様，荷重が２０トン程度かかるテンション側回転機構台Ｔ１の主軸先端（図示省略）にボルト等の固定手段で取り付けられ，パイプを把持するもので，パイプ材を把持する外径把持体７３と内径把持体７４，それぞれの把持体を押圧する押圧手段７５，７６，及び外径把持体７３を外側から規制する外径ホルダ７１と内径把持体７４を内側から規制する内径ホルダ７２との主要構成要素からなる。」（段落【００４１】）


「次に，外径把持体７３と内径把持体７４を連結するジョイント７７，７８について説明する。
ジョイント７７，７８は，段取り替えのときに分割されるもので，外径継手８５と内径継手８６によって連結される。
ジョイント７８は，前部７８ａと後部７８ｂからなり，前部７８ａと後部７８ｂにはそれぞれＴ型の切り欠き部分を形成することにより，前部７８ａと後部７８ｂを合わせた状態で対面する部分にＨ型の切り欠き部７８ｃを形成し，図１４に示す，円筒材料の側面を小判状に切り欠き，前記Ｈ型の切り欠き部７８ｃに嵌合する溝部８６ａを形成した内径継手８６によって連結される。
ジョイント７７は，内部にジョイント７８の通過を許容する中空形状で前部７７ａと後部７７ｂからなり，ジョイント７８と同様，前部７７ａと後部７７ｂにはそれぞれＴ型の切り欠き部分を形成することにより，前部７７ａと後部７７ｂを合わせた状態で対面する部分にＨ型の切り欠き部７７ｃを形成し，ジョイント７７の中空部分と同形状の切り欠き部８５ｂ，８５ｂと，前記Ｈ型の切り欠き部７７ｃに嵌合する溝部８５ａを形成した対となる外径継手８５－１，８５－２によって連結される。」（段落【００４５】）
「図１３に示すように，内径継手８６は一対の外径継手８５－１，８５－２に抱持されて嵌合状態が維持される。外径継手８５－１，８５－２の外端には連結管８４に固定されている平板状のカバー８７を配設して，把持装置７０の回転時における外径継手８５－１，８５－２の抜け止めと押圧手段７５の作動時のジョイント７７の摺動を可能としている。」（段落【００４６】）
「外径把持体７３に連接されるジョイント７７と内径把持体７４に連接されるジョイント７８を軸方向に進退せしめる押圧手段７５，７６は，主軸先端にロータリジョイント等で配設される押圧装置（図示省略）によって駆動されるもので，その構成は特に限定されるものではなく油圧式，電気式であっても構わない。」（段落【００４７】）「上記構成において，図１５（ａ）に示す絞り加工装置ＳのローラＲを拡げておき，パイプ材把持装置７０を絞り加工装置Ｓ内に挿入し，加熱装置Ｈ近傍に待機させておく。
次いで，パイプ素材Ｗの後端（パイプ成形終了側端）を駆動側回転機構台Ｔ２に設けられたパイプ材把持装置１，４０，７０のいずれかを用いて把持させた後，先端（パイプ成形始端側端）から加熱装置Ｈを通過させ，パイプ材把持装置７０（図１１参照）に向かうよう駆動側回転機構台Ｔ２を進行させる。
この際，パイプを把持させた駆動側回転機構台Ｔ２の進行はサーボモータを用い，進行する距離をパルスジェネレータなどで割り出すようにし，パイプ素材Ｗの受け入れ装置に管端位置を検出する光電管などの位置検出器を配備し，これらによる管端位置信号と，管長信号と，走行距離信号をシーケンサなどのコントローラで処理し，コントローラの出力信号でサーボモータを駆動させてパイプ素材Ｗを進行させることによりパイプ材把持装置７０の先端に配設した外径把持体７３と内径把持体７４の把持体間の適所までパイプ先端を進入させることができる。」（段落【００４８】）
「パイプ素材Ｗが，外径把持体７３と内径把持体７４の把持体間の適所まで進入したとき，押圧手段７５，７６を矢印方向（図１１参照）に作動することにより，外径把持体７３と内径把持体７４は，第１実施例と同様にくさび作用によってその間隔が狭まりパイプ素材Ｗを強固に挟持する。」（段落【００４９】）
「その後，管端を把持したパイプ材把持装置７０が絞り加工装置Ｓから退出したところで従来例と同様にパイプ素材Ｗに張力を付加し，かつ駆動回転させつつ絞り加工装置Ｓに配備された絞りローラＲによって絞り加工を行い，テーパー鋼管が完成する。
この際，パイプ材把持装置７０はパイプ素材Ｗの把持作業において人手を要しないから，取り付けの際にパイプ素材Ｗが加熱装置Ｈを通過するときにヒーターｈを作動してパイプ素材Ｗの加熱を始めることが可能であり，パイプ素材Ｗの先端を加熱装置Ｈを通過したところ，すなわち絞り加工装置Ｓ内で把持させるのでパイプ素材Ｗの端部の未成形長さ（切り捨て長さ）は従来と比して大幅に改善でき歩留まりを向上させることができる点で第１実施例と同様である。」（段落【００５０】）
「次に，径の異なるパイプ素材Ｗを加工する際のパイプ材把持装置７０の段取り替えの手順について説明する。」（段落【００５１】）「このパイプ材把持装置７０の段取り替えは，カバー８７を連結管８４から取り外し，外径継手８５をジョイント７７の切り欠き部７７ｃから摺動させて取り外し，次いで内径継手８６をジョイント７８の切り欠き部７８ｃから摺動させて取り外すことによってジョイント７７ａとジョイント７７ｂ，ジョイント７８ａとジョイント７８ｂにそれぞれ分離する。
これにより，外径把持体７３と内径把持体７４を外径ホルダ７１毎取り外して別口径把持体を備えたパイプ材把持装置と交換することができるものである。」（段落【００５２】）


(イ)前記(ア)を総合すれば，本件明細書には，本件特許発明に関し，①従来，長尺の鋼管（パイプ）をテーパー鋼管に加熱雰囲気下で塑性加工する際のパイプの端管を把持するパイプ材把持装置（５０Ａ，５０Ｂ）は，駆動手段により回転するマンドレル（５４）に被加工物であるパイプ素材Ｗを嵌め，マンドレル（５４）の先端に穿孔したピン挿入孔に素材Ｗに穿孔した孔をあわせてピン（５１）を挿入し，回転時にピン（５１）が抜け落ちるのを防止するためのピン抜け防止リング（５２）をボルト（５３）等の固定手段によって固定することによってパイプ素材Ｗを把持するものであったが（段落【０００２】，図１５（ｂ）），この従来のパイプ把持装置は，パイプ素材Ｗを取り付ける際に，マンドレル先端のピン挿入孔へのピンの挿入，ピン抜け防止リングのボルト等の固定手段による固定を作業者が手作業で行う必要があり，また，挿入されたピン等が存在するためパイプ素材Ｗの成形始端側において６００～９００ｍｍもの加工不能箇所が発生するといった歩留まりの悪さと手作業取付によるサイクルタイムが長時間になるなどの問題があったこと（段落【０００４】），②「本発明」は，従来のテーパー鋼管製造装置用のパイプ材把持装置の上記問題点を解決し，パイプの把持作業を自動化させ，パイプ素材の歩留まりを向上させるとともに短時間で段取り替えを行うことのできるパイプ材把持装置を提供することを目的とすること（段落【０００５】），③「本発明」は，その課題を解決するための手段として，パイプ材を把持する外周面を傾斜面に形成した外径把持体（７３）と内周面を傾斜面に形成した内径把持体（７４），それぞれの把持体を押圧する押圧手段（７５，７６），及び外径把持体（７３）を外側から規制する内周面を傾斜面に形成した外径ホルダ（７１）と内径把持体（７４）を内側から規制する外周面を傾斜面に形成した内径ホルダ（７２）との主要構成要素からなり，パイプ素材Ｗが外径把持体（７３）と内径把持体（７４）の把持体間の適所まで進入したとき，押圧手段（７５，７６）を作動させ，内径把持体（７３）及び外径把持体（７３）をそれぞれパイプの軸方向に押圧，移動させることによって，外径把持体（７３）の先端が外径ホルダ（７１）の内周面に，内径把持体（７４）の先端が内径ホルダ（７２）の外周面にそれぞれ「接当」し，外径把持体（７３）と内径把持体（７４）は，くさび作用によってその間隔が狭まりパイプ素材Ｗを強固に挟持する構成を採用したこと（段落【００４１】，【００４９】，段落【００２６】，図１１），④「本発明」は，上記構成を採用したことにより，パイプ素材の把持を自動で行うことができ，人手を介在することがないため，加熱作業を行いながらパイプ素材を把持することができ，また，パイプ素材Ｗの端部の未成形長さ（切り捨て長さ）を従来と比して大幅に改善することで歩留まりを向上させることができ，さらには，パイプ素材を内外から均等に押圧して大きな把持力を作用させ得るなどの効果を奏すること（段落【００１２】，【００５０】）が開示されているものと認められる。
イ本件特許発明の技術的優位性等について
控訴人は，被告方式の自動チャック装置には構造的な欠陥があり，丸一鋼管の「チャック装置」に関する要求仕様である「パイプ素材を自動的に把持し，２０トンの張力に対応できる自動チャック装置」ではなかったため，第１号機に採用できなかったものであり，原告方式の自動チャック装置の発明が存在しなければ，被控訴人は，丸一鋼管に第１号機を納品することができなかったなどと主張する。
(ア)そこで検討するに，前記１の認定事実によれば，①被控訴人は，被控訴人が丸一鋼管の上記要求仕様を満たすことを目的として開発した被告方式の自動チャック装置の試験機と原告方式の自動チャック装置の試験機について，それぞれ把持力テストを実施したこと，②上記把持力テストは，上記各試験機のチャックでパイプを把持した状態でパイプに対する張力（「引っ張り力」）を段階的に引き上げて，チャックとパイプの「ズレ量」，パイプの「ひずみ量」を測定したものであり，そのテストの結果，被告方式の自動チャック装置の試験機では，張力「５．４３トン」で「ズレ量」は「０．４㎜」，張力「１８．４８トン」で「ズレ量」は「０．７㎜」，張力「２３．２６トン」で「ズレ量」は「０．７５㎜」，張力「２７．６１トン」で「ズレ量」は「１㎜」であったのに対し，原告方式の自動チャック装置の試験機では，張力「１３．０４トン」で「ズレ量」が「０．０９㎜」，張力「１５．２２トン」で「ズレ量」が「０．１２㎜」であったこと（乙２２の２頁及び３頁），③被控訴人は，上記各テスト結果を踏まえ，控訴人立会いの下，被告方式の自動チャック装置と原告方式の自動チャック装置との比較検討会を行い，原告方式の自動チャック装置が被告方式の自動チャック装置よりも優れていると判断し，第１号機用の自動チャック装置として原告方式の自動チャック装置を採用したことが認められる。
(イ)前記(ア)②のテスト結果を対比すると，原告方式の自動チャック装置の試験機では張力「１５．２２トン」の場合の「ズレ量」は「０．１２㎜」であるが，被告方式の自動チャック装置の試験機では張力「５．４３トン」の場合の「ズレ量」は「０．４㎜」であるから，原告方式の自動チャック装置の試験機では張力が約２．８倍であるのに，ズレ量は約１／３となっており，また，被告方式の自動チャック装置の試験機で張力「１８．４８トン」の場合の「ズレ量」は「０．７㎜」であるから，原告方式の自動チャック装置の試験機では張力が約４／５であるのに，ズレ量は約１／６となっており，張力の大きさに違いがあるため単純な比較ができないことを考慮しても，原告方式の自動チャック装置の試験機は，被告方式の自動チャック装置の試験機と比べて，チャックの把持力が優れていることを示すものといえる。さらに，前記(ア)③の比較検討会の議事録（乙２３の「１テスト結果」）には，被告方式の自動チャック装置の試験機について「２０トン推力で０．７㎜ワークが抜ける」と記載されているのに対し，原告方式の自動チャック装置の試験機について「１５トン推力（２０トン推力）で０．１８㎜ワークが抜ける。」と記載されており（前記１(4)ウ(ウ)），張力２０トンの場合における「ワークが抜ける」量（「ズレ」量に相当）は，原告方式の自動チャック装置の試験機は被告方式の自動チャック装置の試験機の約１／４と評価とされているといえる。


このような両試験機のチャックの把持力の違いは，原告方式の自動チャック装置は，パイプ素材に張力（「引っ張り力」）がかかると，その引っ張る方向（パイプ素材が抜ける方向）に，内周面を傾斜面に形成した外径把持体（外径コレット）と外周面を傾斜面に形成した内径把持体（内径コレット）が併せて移動し，外径把持体の先端が外周面を傾斜面に形成した外径ホルダに，内径把持体の先端が内周面を傾斜面に形成した内径ホルダにそれぞれ「接当」（当接）し，外径把持体と内径把持体は，くさび作用によってその間隔が狭まりパイプ素材を挟持する構成となっており（図１１。前記ア(イ)③），張力が大きくなるほど，より間隔が狭まり，より強固な把持力（引抜摩擦抵抗力）が生じるのに対し，被告方式の自動チャック装置は，パイプ素材に張力（「引っ張り力」）がかかると，内径コレットは内径くさび（内径ホルダに相当）の斜面（傾斜面）に沿って上向きに移動するが，外径コレットは移動することなく，内径コレットのパイプ素材に対する上向きの力と外径コレットのパイプ素材に対する下向きの反力によってパイプ素材を挟持することによって，把持力（引抜摩擦抵抗力）が生じる構成となっており（別紙１），原告方式の自動チャック装置のように張力の増加とともに，より強固な把持力が生じる構成ではないことによるものと考えられる。
以上によれば，原告方式の自動チャック装置は，被告方式の自動チャック装置よりも，その構造上，チャックの把持力が優れており，技術的に優位であったことが認められる。
(ウ)ａ次に，前記(ア)②のテスト結果によれば，被告方式の自動チャック装置の試験機は，張力「１８．４８トン」の場合の「ズレ量」は「０．７㎜」，張力「２３．２６トン」の場合の「ズレ量」は「０．７５㎜」，張力「２７．６１トン」の場合の「ズレ量」は「１㎜」であったものであり，張力を「１８．４８トン」から「２３．２６トン」に増加させても，ズレ量の増加は０．０５㎜にとどまっており，また，張力「２７．６１トン」の場合の「ズレ量」が測定されていることは，張力「２７．６１トン」の場合でも，チャックからパイプ素材が外れなかったことを示すものといえる。さらに，前記(ア)③の比較検討会の議事録（乙２３の「２評価方法」）によれば，被告方式の自動チャック装置の試験機は，評価項目の「①機能的な問題」について「○」の評価がされており，これは，機能的に問題がないものと評価されたことを示すものといえるものであり，また，上記議事録全体をみても，被告方式の自動チャック装置の試験機に２０トンの張力をかけると，チャックからパイプが外れるなどの問題があることをうかがわせる記載はない。もっとも，上記議事録によれば，評価項目の「②熱間加工・ゴミかみ」及び「③コスト」の評価項目についていずれも「×」の評価がされているが，上記評価項目はチャックの把持力に直接関わるものであるかどうか不明であるから，上記評価結果は，被告方式の自動チャック装置の試験機に２０トンの張力をかけると，チャックからパイプ素材が外れるなどの問題があることを示すものとはいえない。加えて，チャックからパイプ素材が外れる現象は，チャックとパイプの「ズレ量」がチャックが把持するパイプ素材の端管部分の長さを超えたときに生じるのであって，チャックとパイプに「ズレ」が発生したからといって必然的に生じるものとはいえない。以上によれば，前記(ア)②のテスト結果から，被告方式の自動チャック装置の試験機は，構造的な欠陥があるため，２０トンの張力に対応できないものと認めることはできないし，他にこれを認めるに足りる証拠はない。
ｂ控訴人は，この点に関し，乙２２によれば，被告方式の自動チャック装置の試験機のテストでは，２０トンの張力で把持装置とパイプの「ズレ量」は０．７㎜，「ひずみ量」は０．０９２㎜であるが，「ズレ量」はパイプとコレットチャックの爪との「滑り」量とパイプの「ひずみ（伸び）」量とで構成されているから，パイプとコレットチャックの爪との「滑り」が０．６０８㎜（０．７㎜－０．０９２㎜）生じたことを示すものである，上記テストは，パイプを回転させない静的なテストであるが，実際のテーパーポールの加工では，１分間に３００回の高速で回転させて約１５分の時間をかけて加工するから，パイプと把持装置の把持部は１分間に３００回繰り返し揺すり動かされ，それに加えて，加工中は把持装置からパイプを外そうとする力が作用し続けるから，静的なテストでさえ，０．６０８㎜の「滑り」が生じる被告方式の自動チャック装置は実機には全く採用できない旨主張する。
しかしながら，仮に控訴人が主張するように実際のテーパーポールの加工条件は，１分間に３００回の高速で回転させて約１５分の時間をかけて加工するものであったとしても，被告方式の自動チャック装置の試験機に上記加工条件で２０トンの張力をかけた場合に，チャックからパイプ素材が外れることをうかがわせる実際のテスト結果やシミュレーション結果は提出されておらず，これを認めるに足りる証拠はない。
また，上記ａのとおり，チャックからパイプ素材が外れる現象は，チャックとパイプの「ズレ量」がチャックが把持するパイプ素材の端管部分の長さを超えたときに生じるのであって，チャックとパイプに「ズレ」が発生したからといって必然的に生じるものとはいえないし，被告方式の自動チャック装置の試験機を実機とする場合には，必要な把持力（引抜摩擦抵抗力）を確保できるように内径コレットのパイプ素材に対する上向きの力等を適宜調整するものといえるから，被告方式の自動チャック装置の試験機のテスト結果から直ちに同試験機が実機には採用できないものと断定することはできない。
したがって，控訴人の上記主張は理由がない。
ｃ次に，控訴人は，被告方式の自動チャック装置には，把持力以外にも，「内刃」（別紙１の「内径コレット（３）」）のガイド部（スライド部）が角溝になっていて，そのガイド部と内刃との隙間は０.０２～０.０３㎜と非常に精密に組み合わされているため，パイプに付着した錆や鉄粉等がこの隙間に入ってしまうと内刃がスライドすることができなくなる（動かなくなる）おそれがあるという構造的な欠陥があり，この欠陥は，被控訴人の設計担当者のＣが，チャック専門メーカーに相談したときに指摘された致命的な欠陥である旨主張する。
しかしながら，被告方式の自動チャック装置の「内刃」のガイド部（スライド部）の構造上，内刃が動かなくおそれがある欠陥があることを認めるに足りる証拠はなく，また，被控訴人の設計担当者のＣがチャック専門メーカーからそのような欠陥がある旨の指摘を受けたことを認めるに足りる証拠もない。
したがって，控訴人の上記主張は理由がない。


(エ)以上を総合すると，原告方式の自動チャック装置は，被告方式の自動チャック装置よりも，その構造上，チャックの把持力が優れており，技術的に優位であったことが認められるが，他方で，被告方式の自動チャック装置には構造的な欠陥があり，丸一鋼管の「チャック装置」に関する要求仕様である「パイプ素材を自動的に把持し，２０トンの張力に対応できる自動チャック装置」ではなかったため，第１号機に採用できなかったとまで認めることはできないものであるから，原告方式の自動チャック装置の発明が存在しなければ，被控訴人は，丸一鋼管に第１号機を納品することができなかったとの控訴人の主張は，採用することができない。
ウ第１号機及び第２号機について
前記１の認定事実によれば，被控訴人が丸一鋼管から第１号機の製造を受注した平成１６年２月２５日の時点では，原告方式の自動チャック装置の発明について，特許権の設定登録がされていなかったのみならず，本件先願及び本件出願のいずれについても出願公開すらされていなかったのであるから，第１号機の売上高について，本件特許権が存在することにより，第三者に発明の実施を禁止したことに基づいて被控訴人において得ることができた利益があったものと想定することは困難である。一方で，前記１の認定事実によれば，第２号機は，本件特許権が平成１９年４月２７日に設定登録された後に，被控訴人が丸一鋼管からその製造を受注したものであるから，本件特許権が存在することにより，第三者に発明の実施を禁止したことに基づいて被控訴人において得ることができた利益があったものと観念し得るものといえる。
エ超過売上高について
まず，第１号機について検討するに，前記ウ認定のとおり，第１号機の売上高について，本件特許権が存在することにより，第三者に発明の実施を禁止したことに基づいて被控訴人において得ることができた利益があったものと想定することは困難であるから，第１号機に本件特許発明を実施したことによる超過売上高を認めることはできない。次に，第２号機について検討するに，前記アないしウの事情に加えて，第１号機と同種の性能を有する第２号機を製造するためには，素材の自動投入，搬出装置，振止装置，絞り台装置，高周波加熱制御システム，束ね構造等の技術要素が必要であり，本件特許発明は，その技術要素の一つである２０トンの張力に対応できる自動チャック装置のチャック部分の構造に関する技術であること（乙３１，３２），第２号機の製造原価は２億０７３４万４２０９円（甲５の「（参考）利用製品販売実績」），そのうちのチャック部分の製造原価は●●●●●●●●●（乙２１）であり，製造原価割合としては●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●にとどまるが，第２号機における本件特許発明の作用効果は重要であること，本件特許発明の技術的優位性の程度，第２号機において，本件特許のほかに，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●（乙２３），被控訴人が第１号機の受注に引き続き，第２号機の受注に至った経緯等諸般の事情を総合考慮すると，第２号機に本件特許発明を実施したことによる超過売上高は，売上高（３億７５００万円）の３５％と認めるのが相当である。
そうすると，上記超過売上高は，１億３１２５万円となる。
オ想定実施料率について
証拠（乙３３）及び弁論の全趣旨によれば，①被控訴人は，●●●●●●●●●●，新日鐵との間で，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●
そして，第１号機及び第２号機の売上高は合計６億５５００万円であるから，ライセンス料及び不実施補償料の実施料率は，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●となる。被控訴人と新日鐵間の本契約に基づく上記実施料率に加えて，本件特許発明の内容及びその技術的優位性等（前記ア及びイ），その他諸般の事情を総合考慮すると，本件特許発明を第三者に許諾した場合の想定実施料率は，３％と認めるのが相当である。
カ独占の利益について
(ア)前記エ及びオによれば，被控訴人が丸一鋼管に第２号機を製造販売したことによる独占の利益（超過利益）は，３９３万７５００円と認められる。


・計算式１億３１２５万円×０．０３＝３９３万７５００円(イ)控訴人は，これに対し，被告方式の自動チャック装置には主軸台及び張力台のチャックからパイプが外れるおそれがあるなどの安全面において実機に対応できない構造的な欠陥があったため，被控訴人は，原告方式の自動チャック装置の発明がなければ，丸一鋼管が要求していた条件を全て満足した高張力対応型の全自動テーパーポール加工機である第１号機を製造し，期限までに納品することはできなかったものであり，その場合，被控訴人は，販売代金２億８０００万円を得られなかったのみならず，丸一鋼管から損害賠償を受け，社会的信用まで失い，莫大な損害を受けることになったものであり，さらに，第２号機を丸一鋼管に納品することもできなかったものであり，この点において，本件特許発明には，通常の発明の場合と異なる事情があること，把持方式で高張力対応型の全自動テーパーポール加工機については，競業他社が存在せず，被控訴人が原告方式の自動チャック装置の発明によりその製造を独占していること（競業他社が存在しないという発明の優位性が認められること）を考慮すると，第１号機及び第２号機の販売に係る「使用者等が受けるべき利益」（「超過売上額×仮想実施料率」の額）は５億円を下らない旨主張する。
しかしながら，前記イ認定のとおり，被告方式の自動チャック装置には構造的な欠陥があり，丸一鋼管の「チャック装置」に関する要求仕様である「パイプ素材を自動的に把持し，２０トンの張力に対応できる自動チャック装置」ではなかったため，第１号機に採用できなかったとまで認めることはできず，原告方式の自動チャック装置の発明が存在しなければ，被控訴人は丸一鋼管に第１号機及び第２号機を納品することができなかったとまで認めることはできない。
また，前記１の認定事実によれば，被控訴人が控訴人から原告方式の自動チャック装置の発明の特許を受ける権利を譲り受けた当時は，丸一鋼管から第１号機の製造を受注していなかったから，被控訴人が控訴人が主張するような債務不履行による損害賠償請求を受けることはなかったというべきである。
さらに，控訴人主張の「把持方式で高張力対応型の全自動テーパーポール加工機」の市場における被控訴人のシェアに係る証拠は提出されておらず，被控訴人が本件特許発明（原告方式の自動チャック装置の発明）によってその市場を独占していることを認めるに足りる証拠はない。したがって，第１号機及び第２号機の販売に係る「使用者等が受けるべき利益」は５億円を下らないとの控訴人の主張は，採用することができない。
キ使用者等が貢献した程度について
前記アないしウの事情に加えて，控訴人は，原告方式の自動チャック装置の発明（本件特許発明）をした当時，被控訴人を退職し，その子会社の栄運輸に勤務しており，本件特許発明の着想を具体化した乙７構想図及び乙８図面は控訴人が自宅で作成したことなど本件特許発明の完成に至る経過において被控訴人の従業員による通常の職務発明の場合とは異なる貢献があること，本件先願及び本件出願の出願経過，被控訴人が丸一鋼管から第１号機の受注に引き続き，第２号機を受注に至る経緯，第１号機及び第２号機の製造における控訴人の関与の状況その他本件に顕れた諸般の事情を総合考慮すると，本件特許発明に関する控訴人の貢献度は２０％，被控訴人の貢献度は８０％と認めるのが相当である。
ク小括
前記カ及びキによれば，第１号機及び第２号機に原告方式の自動チャック装置の発明（本件特許発明）を実施したことによる特許法旧３５条４項の規定に従って定められる相当の対価額は，７８万７５００円となる。・計算式３９３万７５００円×０．２＝７８万７５００円
(3)まとめ
以上によれば，第１号機及び第２号機に原告方式の自動チャック装置の発明（本件特許発明）を実施したことによる本件規定に基づいて算定される実績報奨金額の最大値（３６万８６７９円）は特許法旧３５条４項の規定に従って定められる対価の額（７８万７５００円）に満たないから，控訴人が本件対価合意に基づいて被控訴人から支払を受けるべき対価額は，上記対価の額７８万７５００円と認められる。
そうすると，控訴人は，被控訴人に対し，被控訴人が第１号機及び第２号機に原告方式の自動チャック装置の発明（本件特許発明）を実施したことによる本件対価合意に基づく対価額として７８万７５００円及びこれに対する平成２３年１０月１日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。
４結論
以上の次第であるから，控訴人の請求は，７８万７５００円及びこれに対する平成２３年１０月１日から支払済みまで年５分の割合による金員の支払を求める限度において理由があるからこれを認容し，その余は理由がないから棄却すべきである。
したがって，本件控訴の一部は理由があるから，原判決を上記のとおり変更することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官      富田善範
裁判官      大鷹一郎
裁判官      田中芳樹
（別紙１）
固定されている
①予め，４３．８トンの
力Fで内径くさびを
引っ張っておく。
③内径コレットは横方向には動けないように
固定されているので，内径くさびの斜面に
沿って内径コレットが上向きに動く。
②内径くさびの斜面は，
９°であるため，内径コ
レットに上向きに作用する
力F1は２７６トン
パイプ(1)
内径くさび(2)
内径コレット(3)
外径コレット(4)
④固定部との摩擦抵抗力F3を減じ
ると，実際に内径コレットがパイプを
把持する力F2は約２７０トン
固定部(5)
⑤内径コレットの爪がパイプに食
い込み容易に抜けなくなる。
⑥力F2はパイプを介して外径コレッ
ト及び外筒に作用する。外筒(6)
FF1
F2
F3
F4
F5⑦外径コレットからの反力が下向き
に生じる。
（別紙）         本件明細書図面
【図１】
【図２】
【図３】
【図４】
【図１１】
【図１２】
【図１３】【図１４】
【図１５】


令和元年８月２１日判決言渡
平成３０年（ネ）第１００９２号不正競争行為差止等請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成２７年（ワ）第１６４２３号）
口頭弁論終結日令和元年５月２９日
判     決
控訴人兼被控訴人      株式会   社カン   バス（以下「一審原告」という。）
同訴訟代理人弁護士    安    國    忠    彦
朝      吹    英    太
被控訴人兼控訴人        株式会   社フェ   イス（以下「一審被告フェイス」という。）
被控訴人兼控訴人       Ｙ
（以下「一審被告Ｙ」という。）
上記両名訴訟代理人弁護士
永    井    健    三
村    尾    治    亮
新    間    祐一    郎
関    谷    健太    朗
千    葉    健太    郎
開    沼    卓    也
主        文
１一審被告らの控訴に基づき，原判決中一審被告らの敗訴部分を取り消す。
一審原告の請求をいずれも棄却する。
２一審原告の本件控訴を棄却する。
３訴訟費用は，第１，２審とも一審原告の負担とする。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
１一審原告の控訴の趣旨
(1)原判決を以下のとおり変更する。
(2)一審被告らは，原判決別紙物件目録１記載のソフトウェアを生産し，使用し，譲渡し（電気通信回線を通じた提供を含む。），貸し渡し，又はその譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡又は貸渡しのための展示を含む。）をしてはならない。(3)一審被告らは，その占有にかかる原判決別紙物件目録１記載のソフトウェアのプログラムを収納したフロッピーディスク，ＣＤ－ＲＯＭ，ハードディスク等の記憶媒体を廃棄せよ。
(4)一審被告らは，原判決別紙物件目録２－１記載の各ソースコードを使用してはならない。
(5)一審被告らは，原判決別紙物件目録２－１記載の各ソースコードを記録したフロッピーディスク，ＣＤ－ＲＯＭ，ハードディスク等の記憶媒体を廃棄せよ。(6)一審被告らは，自ら又は第三者をして，一審被告らが製造，譲渡する製品にＴｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂ形式の字幕データのインポート機能若しくはエクスポート機能を実装し，又は実装せしめてはならない。
(7)一審被告らは，一審原告に対し，連帯して３０００万円及びこれに対する一審被告フェイスについては平成２７年６月１９日から，一審被告Ｙについては同月２０日から，各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(8)訴訟費用は，第１，２審とも一審被告らの負担とする。(9)この判決は，第７項に限り，仮に執行することができる。
２一審被告らの控訴の趣旨
主文第１項，第３項と同旨。
第２事案の概要
１本件は，一審原告が，(1)一審被告Ｙが，一審原告の営業秘密である，「ＳＳＴＧ１」との名称の字幕制作ソフトウェア（以下「原告ソフトウェア」という。）を構成するプログラムのソースコード（以下「本件ソースコード」という。原判決別紙物件目録２－１）を，正当な権限なく一審原告から持ち出して一審被告フェイスに開示し，又は開発担当者として保有していた本件ソースコードを不正の利益を得る目的で一審被告フェイスに開示したこと，(2)一審被告フェイスが，本件ソースコードの前記(1)の不正取得又は不正開示を知りながら字幕制作ソフトウェアである原判決別紙物件目録１記載のソフトウェア（名称は「Ｂａｂｅｌ」。以下「被告ソフトウェア」という。）の制作に当たって本件ソースコードを取得又は使用したことは，不競法２条１項４号，５号，７号及び８号に規定する不正競争行為のいずれかに該当することを理由として，一審被告らに対し，不競法３条１項及び２項に基づき，①被告ソフトウェアの生産・使用等の差止め，②被告ソフトウェアのプログラムを収納した記憶媒体の廃棄，③本件ソースコードの使用の差止め，④本件ソースコードの全部又は一部を記録した記憶媒体の廃棄，⑤原告ソフトウェアに含まれるファイル「Ｔｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂ」を利用して原告ソフトウェアとの互換性を確保しようとする行為の禁止を求めるとともに，⑥同法４条に基づき，損害賠償として３０００万円（一部請求）及び遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は，本件ソースコードのうち，原判決別紙物件目録２－２記載の部分は不競法２条６項所定の営業秘密に該当し，一審被告Ｙがこれらの情報を一審被告フェイスに開示したことは同条１項７号の不正競争行為に，一審被告フェイスがこれらの情報を取得し，被告ソフトウェアに用いて販売したことは同条８号の不正競争行為に，それぞれ該当するとして，一審被告らに対し，前記①，②の被告ソフトウェアの生産・使用等の差止め及びその記録媒体の廃棄請求，同③，④のうち，本件ソースコードのうちの原判決別紙物件目録２－２記載の部分の使用の差止め及びその記録媒体の廃棄請求，同⑥のうち，１９８万９１６８円及びこれに対する一審被告フェイスについては平成２７年６月１９日から，一審被告Ｙについては同月２０日から，各支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払の限度で損害賠償請求を認容し，一審原告のその余の請求を棄却した。
一審原告及び一審被告らは，いずれも，原判決を不服として，控訴を提起した。２前提事実（争いがない事実及び後掲証拠によって容易に認められる事実）
(1)当事者等
ア一審原告は，平成１０年１２月１５日に設立されたコンピュータソフトウェアの開発，映画及びテレビ番組等の字幕制作等を目的とする株式会社である（甲１）。イ一審被告フェイスは，平成２２年２月１日に設立されたコンピュータソフトウェアの開発等，映画及びテレビ番組等の字幕制作，放送用関連技術及び映像制作に関する教室の経営等を目的とする株式会社である（争いがない）。ウ一審被告Ｙは，原告ソフトウェアの開発，制作に携わった者の一人で，一審原告外部の技術者としてその開発，制作に携わり，その後，一審被告フェイスから委託を受け，被告ソフトウェアの実際の開発，制作を担当した（甲３７，８１の１・２，弁論の全趣旨）。
(2)原告ソフトウェアの開発等


一審原告は，平成１４年４月３０日，米国のソフトレード社から字幕制作ソフトウェア「ＳＳＴ」（以下「旧ＳＳＴ」という。）について日本国内における独占的な改変，複製，利用，販売等のライセンスを受けた（甲４の１・２）。一審原告代表者は，平成１６年４月１４日，ソフトレード社から旧ＳＳＴの著作権を買い受け（甲５），一審原告に対し，旧ＳＳＴの改良を許諾した（甲６，弁論の全趣旨）。
一審原告は，平成１８年１月頃までに，旧ＳＳＴを改良して原告ソフトウェアを開発，制作し，日本国内において販売を開始した（争いがない）。
(3)被告ソフトウェアの販売
一審被告フェイスは，遅くとも，平成２５年２月１日から被告ソフトウェアの販売を開始した（争いがない）。
(4)先行訴訟
一審原告は，平成２５年，被告ソフトウェアは一審原告の著作物であるプログラム（本件ソースコード）を複製又は翻案したもので一審原告の著作権を侵害するものであると主張して，一審被告フェイスに対し，被告ソフトウェアの販売等の差止めや損害賠償等を求める訴訟を東京地方裁判所に提起し（同庁平成２５年（ワ）第１８１１０号），平成２７年６月２５日，一審原告の請求を棄却する旨の判決（乙４）がされた。
一審原告は，同判決を不服として控訴するとともに（当庁平成２７年（ネ）第１０１０２号），控訴審において被告ソフトウェアはＴｅｍｐｌａｔｅ．ｍｄｂを複製していると主張してＴｅｍｐｌａｔｅ.ｍｄｂの使用等の差止請求を追加したが，平成２８年３月２３日，一審原告の請求をいずれも棄却すべきものとする判決（乙１７）がされ，同判決はその後確定した。
３争点
(1)不競法２条１項４号，５号，７号及び８号所定の不正競争行為の成否
(2)差止めの当否及び範囲
(3)損害及びその額
第３当事者の主張
１不競法２条１項４号，５号，７号及び８号所定の不正競争行為の成否について
〔一審原告の主張〕
(1)本件ソースコードは，全体として，一審原告の営業秘密であるところ，原審で行われた鑑定（以下「本件鑑定」という。）の結果によれば，被告ソフトウェアのソースコードには，本件ソースコードと不自然に一致ないし類似するとされた箇所が４箇所ある（以下，それぞれ「類似箇所１」などと表記する。）。これらの類似箇所は，一審被告らが本件ソースコードを使用しなければ生じないのであるから，一審被告らが，本件ソースコード全体を使用したことは明らかである。類似箇所に係る本件ソースコードの内容は，以下のとおりである。
ア類似箇所１について
本件鑑定の結果によれば，類似箇所１について，被告ソフトウェアのソースコードＳｏｕｒｃｅＤｅｆａｕｌｔ．ｈで宣言されている変数３０個のうち，２０の宣言が，型，コメント，インデントも含めて，本件ソースコードＧｌｏｂａｌＳｅｔｔｉｎｇｓ．ｈのものと完全に一致し，残りの１０個のうち，５個では少なくとも変数の名前が一致している。一方，一審被告らは，ＳｏｕｒｃｅＤｅｆａｕｌｔ．ｈと一対をなすＳｏｕｒｃｅＤｅｆａｕｌｔ．ｃｐｐをもって，被告ソフトウェアの字幕データの標準値情報としているので，標準値の定義において８３％の変数名が一致している。そして，一致する変数名は，本件ソースコードの様々なソースファイルに多数回現れており，類似箇所１に係るＧｌｏｂａｌＳｅｔｔｉｎｇｓ．ｈで定義された変数は，本件ソースコード上において，多岐にわたる機能に影響を及ぼし，様々な形で利用されている。
字幕のフォーマットデータ（標準値）をどのように構成するかを設計した後に，当該フォーマットデータの構成要素のどのような変数名を付するか，また，設定した変数をどのような型にするかについては，本件ソースコード上にしか記載がないのであるから，一審被告らが，本件ソースコードを使用して被告ソフトウェアのソースコードを制作したことは明らかである。
イ類似箇所２について
類似箇所２に係る本件ソースコードのＧｌｏｂａｌＳｅｔｔｉｎｇｓ．ｃｐｐは，特定のフォーマット情報を，メモリ上に，編集中のプロジェクトのフォーマット情報として格納する機能である。
ＧｌｏｂａｌＳｅｔｔｉｎｇｓ．ｃｐｐにおいて，フォーマットデータの構成要素にどのような変数名を付けるか，各変数名にどのような順番で変数を代入するかは，いずれも一審原告の営業秘密であるから，この点において類似する被告ソフトウェアのソースコードは，本件ソースコードを使用して制作したものである。
ウ類似箇所３について
類似箇所３に係る本件ソースコードのＧｌｏｂａｌＳｅｔｔｉｎｇｓ．ｃｐｐは，編集中の字幕のフォーマット情報を保存する際に，既存のフォーマットリストの中に，保存しようとするフォーマット情報と同一のものがないかを判断するために呼び出される比較処理部分である。
ＧｌｏｂａｌＳｅｔｔｉｎｇｓ．ｃｐｐにおいて，フォーマットデータの構成要素にどのような変数名を付けるか，各変数名にどのような順番で変数を代入するかは，いずれも一審原告の営業秘密であるから，この点において類似する被告ソフトウェアのソースコードは，本件ソースコードを使用して制作したものである。
エ類似箇所４について