ウ   原告商   標１の   称呼は   「クイ   ックル   ック」   のみで   あるか   ら，原   告商標   １と被告   標章１   は，称   呼を同   一にす   る社会   通念上   同一の   商標で   ある。   また，被告標   章１は   ，「必   要な情   報へ即   時アク   セスで   お客様   のビジ   ネスを   快適にする   クイッ   クルッ   ク」（   甲９）   と表示   されて   いるこ   となど   から明   らかなよう   に，「   即見（   すぐ見   る）」   の観念   を顕在   化して   いるも   のであ   り，本件に   おける   具体的   な取引   状況を   勘案す   ると，   原告商   標１と   被告標   章１が観念   におい   て紛ら   わしい   関係に   あるこ   とが明   らかで   ある。したが   って，   原告商   標１と   被告標   章１は   ，商品   出所に   ついて   誤認混   同を生ず   るおそ   れがあ   るもの   であり   ，両者   は類似   すると   いうべ   きであ   る。(2)原   告商標   １と被   告標章   ２ア   被告標   章２は   ，「Ｑ   」及び   「Ｌ」   を大文   字で他   の文字   を小文   字とす   る「Ｑｕ   ｉｃｋ   Ｌｏｏ   ｋ」の   欧文字   を横一   連に配   してな   るもの   であり   ，「Ｑｕ   ｉｃｋ   Ｌｏｏ   ｋ」の   外観と   ，「ク   イック   ルック   」の称   呼及び   「即見（す   ぐ見る   ）」の   観念を   生じる   。イ   原告商   標１と   被告標   章２を   対比す   ると，   両者は   ，外観   上，「   Ｑ」及   び「Ｌ」   を大文   字で他   の文字   を小文   字とす   る「Ｑ   ｕｉｃ   ｋＬｏ   ｏｋ」   の欧文字を   横一連   に表記   して構   成され   る点で   同一商   標であ   り，た   だ，原   告商標１は   「ｏｏ   」のや   や中央   部に黒   点を配   記した   もので   あるの   に対し   ，被告標章   ２には   これが   ない点   及び原   告商標   １は「   Ｑｕｉ   ｃｋ    Ｌｏｏ   ｋ」の欧文   字を「   ｏｏ」   の箇所   のみ接   着し他   は等間   隔で配   置して   いるの   に対し，被   告標章   ２は「   Ｑｕｉ   ｃｋＬ   ｏｏｋ   」を等   間隔に   配置し   ている   点の２点の   みが異   なるも   のであ   る。こ   のよう   に，両   者は外   観が酷   似し，   称呼も同一   であり   ，「即   見（す   ぐ見る   ）」の   同一観   念を生   じる。取引者   が外観   ，称呼   ，観念   を手が   かりに   商品商   標を記   憶する   ことに   かんがみ   た場合   ，被告   標章２   は，「   Ｑｕｉ   ｃｋＬ   ｏｏｋ   」の外   観，「   クイックル   ック」   の称呼   ，「即   見（す   ぐ見る   ）」の   観念が   重畳的   又は混   在したイメ   ージと   して記   憶され   ，原告   商標１   との間   で，商   品の出   所につ   き誤認混同   を生ず   るおそ   れがあ   ること   は明白   である   から，   両者は   類似す   るというべ   きであ   る。
(3)原   告商標   １と被   告標章   ３ア   被告標   章３は   ，黒地   背景に   白抜き   で「Ｑ   ｕｉｃ   ｋＬｏ   ｏｋ」   を二段   に配し，   「Ｌｏ   ｏｋ」   の「ｏ   ｏ」の   文字に   点状の   模様を   配記し   てなる   ものであり   ，上下   二段に   記載さ   れては   いるが   ，全体   として   「Ｑｕ   ｉｃｋ   Ｌｏｏｋ」   の外観   と「ク   イック   ルック   」の称   呼及び   「即見   （すぐ   見る）   」の観念を   生じる   もので   ある。
イ   原告商   標１と   被告標   章３は   ，「Ｑ   ｕｉｃ   ｋＬｏ   ｏｋ」   の欧文   字が同   一である   上，「   Ｌｏｏ   ｋ」の   外観が   酷似し   ，称呼   及び観   念が同   一であ   り，両者は   極めて   紛らわ   しい類   似商標   である   。(4)原   告商標   ２と被   告標章   ２原告商   標２は   ，「Ｑ   」及び   「Ｌ」   を大文   字で他   の文字   を小文   字とす   る「Ｑｕ   ｉｃｋ   Ｌｏｏ   ｋ」の   欧文字   を横一   連に配   してな   るもの   であり   ，被告標章２   と外観   ，称呼   ，観念   のいず   れにお   いても   一見明   らかに   同一で   ある。(5)原   告商標   ３と被   告標章   １原告商   標３は   ，片仮   名の「   クイッ   クルッ   ク」を   横一連   に配し   てなる   ものであり   ，被告   標章１   と外観   ，称呼   ，観念   のいず   れにお   いても   一見明   らかに同一で   ある。
(6)被   告の主   張に対   する反   論
ア   取引の   実情に   ついて


(ｱ)被   告は，   取引の   実情を   考慮す   れば，   本件に   おいて   原告各   商標と   被告各標   章が誤   認混同   を生じ   ること   はない   旨主張   するが   ，本件   のよう   に被告各   標章が   原告各   商標と   同一の   場合は   ，当然   ，商品   出所の   誤認混   同を生ず   るので   ，取引   の実情   を考慮   する余   地はな   い。ま   た，原   告商標   ２及び３   は未使   用であ   るから   ，類否   判断に   当たり   ，原告   におけ   る取引   の実情を   考慮す   ること   を要し   ない。   加えて   ，取引   の実情   は，指   定商品   であるソ   フトウ   ェアに   おける   一般的   ，恒常   的な取   引の実   情を指   し，単   に商標が   現に使   用され   ている   商品に   ついて   のみの   特殊的   ，限定   的な状   況を指す   もので   はない   。
(ｲ)ま   た，仮   に取引   の実情   を考慮   しても   ，本件   におい   て，な   お，商   品出所の   誤認混   同を生   ずるお   それが   あるこ   とは明   白であ   る。すなわ   ち，原   告商品   と被告   商品は   ソフト   ウェア   で共通   し，主   にインターネ   ット上   のカタ   ログ販   売によ   り宣伝   広告さ   れ，か   つ，取   引経路   を共通に   するも   のであ   り，商   品の購   入がイ   ンター   ネット   や電話   取引等   で行われ   る場合   は，商   品出所   の誤認   混同を   生ずる   おそれ   がある   。また，   原告商   品の取   引者が   ，仮に   特定の   業務に   従事す   る者で   あるとしても   ，原告   各商標   と被告   各標章   の称呼   は全く   同一で   あるか   ら，電   話取引等   の口答   による   取引で   は，上   記特定   業務従   事者と   いえど   も商品   を取り違   えるこ   とがあ   り得る   。さらに   ，原告   商品の   取引に   当たり   ，事務   員等の   一般需   要者層   と同等の知識   レベル   の履行   補助者   が製品   を購入   するこ   ともあ   るから   ，当該   補助者が   これら   の商品   を取り   違える   ことが   あり得   るもの   である   。イ   「ＨＰ     Ｑｕｉ   ｃｋＬ   ｏｏｋ   」等の   表示に   ついて   も，当   該標章   の要部は「Ｑ   ｕｉｃ   ｋＬｏ   ｏｋ」   又は「   クイッ   クルッ   ク」で   あって   ，これ   らは原告商   標２又   は３と   外観，   称呼，   観念が   全く同   じもの   である   から，   原告各商標   と同一   又は類   似する   もので   ある。
（被告   の主張   ）
(1)商   品の類   否の判   断にお   いて，   商標の   有する   外観，   称呼及   び観念   の類似は，そ   の商標   を使用   した商   品につ   き出所   を誤認   混同す   るおそ   れを推   測させる一応   の基準   にすぎ   ず，従   って，   上記の   各点に   つき類   似する   点があ   るとしても，   他の点   におい   て著し   く相違   するか   ，又は   取引の   実情に   よって   ，何ら商品の   出所を   誤認混   同する   おそれ   が認め   られな   い場合   には，   商標の   類似性は否定   される   ことに   なる（   最判平   成９年   ３月１   １日民   集５１   巻３号   １０５５頁）   。
(2)原   告商標   １と被   告標章   １につ   いてア   原告商   標１と   被告標   章１を   比較す   るに，   原告商   標１は   ，「Ｑ   ｕｉｃ   ｋＬ」な   る６文   字の欧   文字と   ，「ｋ   」なる   １字の   欧文字   の間に   ２つの   縦長の楕円   が挟ま   れてお   り，上   記各楕   円は間   隔を空   けずに   互いに   接し，   その接点を   挟む各   楕円の   内側に   それぞ   れ黒点   が配さ   れてお   り，こ   れらが   全体として   横一列   に記載   されて   なるも   のであ   り，寄   り目で   正視す   る縦長   の両目玉を   想起さ   せると   いう点   に特徴   がある   外観を   有して   いるの   であっ   て，特に，   「Ｌｏ   ｏｋ」   の部分   につい   て上記   のよう   な特徴   的な外   観を有   することか   ら，原   告商標   １が生   じさせ   る「す   ぐ見る   」との   観念の   うち，   「見る」と   いう部   分が殊   更に強   調され   る外観   を有す   ること   になる   。これに   対し，   被告標   章１は   ，単に   片仮名   文字を   楷書体   で横書   き一列   に記載し   たもの   に過ぎ   ず，外   観にお   いて特   筆すべ   き特徴   はない   。そうす   ると，   原告商   標１と   被告標   章１は   ，外観   におい   て著し   く異な   ることに   なる。


イ   また，   取引の   実情に   ついて   みると   ，原告   商標１   は，シ   ステム   開発を   行う顧客   向けの   データ   ベース   ビュー   アとい   う販売   対象及   び用途   が極め   て限定され   ている   商品の   商品名   を表す   標準文   字商標   であり   ，しか   も，上   記商標が使   用され   る商品   の対象   となる   のは，   Ｏｒａ   ｃｌｅ   社が提   供する   「Ｏｒａｃ   ｌｅ    ９Ｉ」   以降の   データ   ベース   又はマ   イクロ   ソフト   社が提   供する「Ｓ   ＱＬ    Ｓｅｒ   ｖｅｒ     ２００   ０」以   降のデ   ータベ   ースに   限られ   るところ   ，これ   らは，   いずれ   も一般   消費者   の間で   広く使   用され   ている   ものではな   い。し   たがっ   て，原   告商標   １が付   された   商品の   需要者   は，シ   ステム開発   という   特定の   業務に   従事す   る企業   のみで   あり，   個人消   費者は   その対象で   はない   。これ   に対し   ，被告   商品は   ，専門   分野を   問わず   ，また   ，個人であ   ると企   業であ   るとを   問わず   ，ＰＣ   関連市   場にお   いて広   く取引   されている   もので   ある。   そうす   ると，   被告商   品を購   入する   一般需   要者は   ，被告商品   につい   て，そ   れがシ   ステム   開発向   けのデ   ータベ   ースビ   ューア   ではないこ   とは当   然に認   識して   おり，   その出   所が原   告であ   ると誤   認する   ことがない   ことは   明らか   である   。ウ   そうす   ると，   原告商   標１と   被告標   章１は   外観に   おいて   著しく   相違し   ており，   かつ，   取引の   実情に   かんが   みて出   所の誤   認混同   を生じ   るおそ   れが皆無で   あるか   ら，両   者は非   類似で   ある。(3)原   告商標   １と被   告標章   ２につ   いてア   被告は   ，被告   標章２   を単独   で使用   したこ   とはな   く，「   ＨＰ    Ｑｕｉ   ｃｋＬｏ   ｏｋ」   ，「Ｑ   ｕｉｃ   ｋＬｏ   ｏｋボ   タン」   又は「   Ｑｕｉ   ｃｋＬ   ｏｏｋキー   」とし   て使用   してい   るもの   である   ところ   ，これ   らのう   ち，「   ＨＰＱｕｉ   ｃｋＬ   ｏｏｋ   」は，   「ＨＰ   」と「   Ｑｕｉ   ｃｋＬ   ｏｏｋ   」との   語が結合し   てなる   もので   ある。   「ＨＰ   」は，   被告及   びその   グルー   プ会社   の総称であ   る「Ｈ   ｅｗｌ   ｅｔｔ   －Ｐａ   ｃｋａ   ｒｄ（   ヒュー   レット   ・パッ   カード）」   の略称   であっ   て，「   Ｈ」及   び「Ｐ   」とい   う二つ   の欧文   字から   なる極めて   簡単で   ，かつ   ，あり   ふれた   標章の   みから   なるも   のであ   るが，   被告による   長年の   使用の   結果，   需要者   の間で   被告の   業務に   係る商   品の商   標であると   認識さ   れるに   至った   として   ，商標   法３条   ２項に   基づく   商標登   録がされて   いる（   乙１０   ８及び   １０９   ）。こ   れに対   し，「   Ｑｕｉ   ｃｋＬ   ｏｏｋ」「   クイッ   クルッ   ク」と   の語は   ，「す   ぐに見   る」と   いう意   味を有   する一般的   な用語   として   ，コン   ピュー   タ関連   分野に   おいて   一般に   広く使   用されてお   り，何   ら商品   の出所   を識別   させる   もので   はない   （乙２   ないし   １０７）。
そうす   ると，   強力な   出所識   別能力   を有す   る「Ｈ   Ｐ」の   部分が   「ＨＰＱｕｉ   ｃｋＬ   ｏｏｋ   」の要   部とな   るが，   これが   原告商   標１と   類似し   ていないこ   とは明   らかで   ある。


また，   「Ｑｕ   ｉｃｋ   Ｌｏｏ   ｋボタ   ン」及   び「Ｑ   ｕｉｃ   ｋＬｏ   ｏｋキー」に   ついて   は，「   Ｑｕｉ   ｃｋＬ   ｏｏｋ   」に「   ボタン   」又は   「キー   」が追加さ   れてい   る点で   原告標   章１と   外観，   称呼及   び観念   が異な   る。加えて   ，原告   商標１   は，前   記(2)アで   主張し   たとお   りの外   観を有   するもので   あるの   に対し   ，被告   標章２   は，「   Ｑｕｉ   ｃｋＬ   ｏｏｋ   」なる   語を欧文字   で横書   きにし   たもの   であり   ，両者   はその   外観が   著しく   異なる   。イ   さらに   ，前記   (2)ウで主   張した   とおり   ，取引   の実情   を考慮   しても   ，両者に誤   認混同   が生ず   るおそ   れは全   くない   。ウ   したが   って原   告商標   １と被   告標章   ２は非   類似で   ある。(4)原   告商標   １と被   告標章   ３につ   いてア   被告は   ，被告   標章３   につき   ，上下   段にま   たがっ   て「２   」又は   「３」   と表示さ   れ，こ   れらが   「Ｑｕ   ｉｃｋ   」及び   「Ｌｏ   ｏｋ」   の表示   と一体   となったロ   ゴ（被   告標章   ３－２   ，被告   標章３   －３）   として   使用し   ている   ところ，上   記標章   は，黒   地に白   抜きで   あり，   「Ｑｕ   ｉｃｋ   」と「   Ｌｏｏ   ｋ」が二段   に配さ   れてい   るため   に全体   的な形   状が正   方形で   あり，   かつ，「Ｌ」   と「Ｋ   」との   間に挟   まれて   いるの   は二つ   の正円   であっ   て，両   者は互いに   接する   ことな   く間隔   を空け   て並ん   でおり   ，これ   らがそ   れぞれ   英小文字の   「ｏ」   を示す   ことは   明らか   である   。そし   て，上   記各「   ｏ」文   字の内側の   頂部に   は，そ   れぞれ   円形の   白点が   配され   ること   により   ，上目   遣いの目玉   を想起   させる   外観を   有して   いる。   加えて   ，被告   標章３   －２，   被告標章３   －３で   は，他   の文字   よりも   格段に   目立つ   大きさ   で，白   抜きで「２」   又は「   ３」と   記載さ   れてい   る。これに   対し，   原告商   標１は   ，前記   (2)アで主   張した   とおり   の外観   を有するも   のであ   って，   両者は   外観に   おいて   著しく   相違す   る。イ   また，   前記(2)ウ   で主張   したと   おり，   取引の   実情を   考慮し   ても，   出所の誤認   混同が   生じる   おそれ   は全く   ない。ウ   したが   って，   原告商   標１と   被告標   章３は   非類似   である   。(5)原   告商標   ２及び   ３と被   告標章   １につ   いて前記(2)ウ   で主張   したと   おり，   取引の   実情に   かんが   みれば   ，被告   製品の需要者   である   一般消   費者が   原告の   商品と   被告の   商品と   の出所   を誤認   混同するおそ   れはな   いので   あるか   ら，原   告商標   ２及び   ３と被   告標章   １との   間で出所の誤   認混同   が生じ   るおそ   れは皆   無であ   り，こ   れらは   非類似   である   。(6)原   告商標   ２及び   ３と被   告標章   ２につ   いてア   前記(3)ア   で主張   したと   おり，   被告は   ，被告   標章２   を「Ｈ   Ｐ   ＱｕｉｃｋＬ   ｏｏｋ   」，「   Ｑｕｉ   ｃｋＬ   ｏｏｋ   ボタン   」又は   「Ｑｕ   ｉｃｋ   Ｌｏｏｋキ   ー」と   して使   用して   いるも   のであ   るとこ   ろ，「   ＨＰ    Ｑｕｉ   ｃｋＬｏｏ   ｋ」に   ついて   は，「   ＨＰ」   の部分   が要部   であっ   て，こ   れは原   告商標２及   び３の   いずれ   とも類   似せず   ，また   ，「Ｑ   ｕｉｃ   ｋＬｏ   ｏｋボ   タン」及   び「Ｑ   ｕｉｃ   ｋＬｏ   ｏｋキ   ー」に   ついて   は，「   ボタン   」又は   「キー」が   追加さ   れてい   る点で   外観，   称呼，   観念が   異なる   。イ   加えて   ，前記   (2)イで主   張した   とおり   ，取引   の実情   を考慮   すれば   ，原告商標   ２及び   ３と被   告標章   ２との   間で出   所の誤   認混同   が生じ   るおそ   れはない。
ウ   したが   って，   両者は   非類似   である   。(7)原   告商標   ２及び   ３と被   告標章   ３につ   いてア   被告標   章３―   ２，被   告標章   ３－３   は前記   (4)アで主   張した   とおり   の外観を有   するも   のであ   るとこ   ろ，原   告商標   ２及び   ３とは   外観に   おいて   著しく異な   る。
イ   また，   前記(2)イ   で主張   したと   おり，   取引の   実情を   考慮す   れば，   原告商標２   及び３   と被告   標章３   ―２，   被告標   章３－   ３との   間で出   所の誤   認混同が生   じるお   それは   ない。
ウ   したが   って，   両者は   非類似   である   。３   原告各   商標権   の効力   が商標   法２６   条１項   ２号に   より被   告各標   章に及   ばないものか   （争点   (2)）。
（被告   の主張   ）


(1)争   点(1)アに   関する   被告の   主張(3)イ   で主張   したと   おり，   「クイ   ックルック」   及び「   ｑｕｉ   ｃｋ    ｌｏｏ   ｋ」は   ，コン   ピュー   タ関連   市場に   おいて一般的   に使用   される   言い回   しであ   り，そ   の意味   も含め   世の中   におい   て広く認識さ   れてい   るもの   である   。そし   て，被   告各標   章は，   いずれ   も普通   の書体で表示   されて   おり，   何ら特   殊な表   示は行   われて   いない   。そうす   ると，   被告各   標章は   ，いず   れも，   起動を   待たず   に素早   くメー   ル等を見る   ことが   できる   という   被告商   品が有   する一   機能の   効能，   用途を   普通に用いら   れる方   法で表   示した   ものに   すぎな   いから   ，原告   各商標   権の効   力は商標法２   ６条１   項２号   により   被告各   標章に   は及ば   ないも   のであ   る。(2)な   お，被   告標章   ３―２   ，被告   標章３   －３は   ，「ｏ   」の字   に白抜   きの点を一つ   ずつ付   すとい   うシン   プルな   デザイ   ンが施   されて   いるに   すぎず   ，被告独自の   創作が   加えら   れた格   別特異   な構成   を有す   るとは   いえな   い。ま   た，被告標章   ３は，   「Ｌｏ   ｏｋ」   の「ｏ   ｏ」の   部分を   両目に   見立て   たもの   であるが，被   告標章   ３―２   ，被告   標章３   －３が   「見る   」とい   う意味   を有す   るものである   ことか   らすれ   ば，横   に二つ   並んだ   「ｏ」   から両   目を連   想する   ことはたやす   く，か   つ，あ   りふれ   たアイ   デアに   基づく   もので   ある。したが   って，   被告標   章３―   ２，被   告標章   ３－３   も，被   告標章   １及び   ２と同様に   ，被告   商品が   有する   一機能   の効能   ，用途   を普通   の書体   で表示   したものに当   たる。
(3)し   たがっ   て，原   告各商   標の効   力は，   商標法   ２６条   １項２   号によ   り，被告各標   章に及   ばない   。
（原告   の主張   ）
被告の   主張は   争う。
被告各   標章は   ，単独   で取引   される   被告ソ   フトウ   ェア，   コンピ   ュータ   に組み込んだ   後にお   ける被   告ソフ   トウェ   ア及び   被告商   品をそ   れぞれ   表示す   る商標   であるか   ら，被   告商品   の効能   ，用途   を普通   の書体   で表示   したも   のには   当たら   ない。
４原告商標１に基   づく原告の被告に対する権利行使が制限されるか（争点(3)ア）。
（被告の主張）
(1)原告商標１は，原告が被告各標章との類似を主張していることから明らかなとおり，争点(1)イ被告の主張(2)アで述べた特徴的な外観について要部を構成するものではなく，ただ単に「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋ」との英文字から成る商標と相違ないことになるところ，「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋ」との表示は，「必要なデータをすぐに取り出す」という機能を示すものとして広く一般的に使われているから，原告商標１は，コンピュータ関連商品の効能や用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものであり，商標登録の要件を満たしていない（商標法３条１項３号）。
(2)よって，原告商標１は，本来，無効審判により無効とされるべきものであるから，除斥期間の経過にかかわらず，原告商標１に基づく原告の被告に対する権利行使は制限されるべきものである（商標法３９条，特許法１０４条の３第１項）。
（原告の主張）
被告の主張は争う。原告商標１は，「Ｑｕ   ｉｃｋ   Ｌｏｏ   ｋ」の   欧文字   のうち，「   ｏｏ」   のやや   中央部   に黒点   を配記   してな   るもの   であるところ，原告商標１は，「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋ」自体が下記のとおり自他商品識別機能を有するものであることから登録されたものであり，原告商標１は商標法３条１項３号に掲げる商標に該当しないから，原告商標１に基づく原告の被告に対する権利行使は制限されない。
(1)「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋ」が普通名称ではないこと「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋ」及びその唯一の称呼である「クイックルック」は，辞書等にその意味内容が掲載されていない造語商標である。すなわち，片仮名の「クイックルック」は，一般的な国語辞典（甲９３添付の乙１。以下，同様に「添付乙１」などという。）や日本語大辞典（添付乙２），広辞苑（添付乙３）に掲載されていないし，欧文字の「ｑｕｉｃｋｌｏｏｋ」も，英和辞典（添付乙５，６）はもとより，英和大辞典（添付乙７）にも掲載されていない。このように，「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋ」は，一般的に使用される標章ではない。
(2)「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋ」の多義性について
「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋ」を「ｑｕｉｃｋ」「クイック」及び「ｌｏｏｋ」「ルック」の単語レベルに分解し，これらを組み合わせて用語の意味内容を検討してみれば明らかなように，「クイックルック」「ｑｕｉｃｋｌｏｏｋ」は多様な意味をもち，一定したものがない。


すなわち，「クイック」及び「ｑｕｉｃｋ」には，「動作のすばやいこと。」（旺文社国語辞典），「はやいこと。すばやいこと。」（日本語大辞典），「索引の作成法の一。」（広辞苑），「動作の速やかなさま。速いさま。」（広辞苑），「①（動作などが）速い，敏速な，②りこうな、（頭の働き・理解が）鋭い，③短気な」（スタディ英和辞典），「①（動作・行動などが）速い，すばやい，迅速な，機敏な，②（人が）理解が早い，賢い，（感覚などが）鋭い，敏感な，③（性質などが）短気な，怒りっぽい，④（資産などが）すぐ現金化できる，⑤（人が）生きている」（ジーニアス英和辞典），「①動きの速い，機敏な，敏捷に動く，（進行・手順などが）即座の，急速な，（…するのに）すばやい，迅速な，②瞬時の，時間のかからない，すぐ終わる，「類語」ｆａｓｔ，ｒａｐｉｄ，③せっかちな，性急な，短気な，がまんのない，④（感情・感覚が）鋭い，鋭敏な，⑤理解が早い，利口な，賢い，⑥（曲りなどが）鋭い，急な、⑦生きている，⑧（火・炎・熱が）激しい，燃えさかった，（炉が）熱い，⑨すぐ現金化〔換金〕できる，当座の，流動性のある，⑩（鉱脈などが）鉱石を含む，生産的な，⑪（衣類が）ぴったり〔きちんと〕（身に）合う」（プログレッシブ英和大辞典）等の多様な意味がある。


また、「ルック」及び「ｌｏｏｋ」には，「他の語と複合して，ある雰囲気を作り出す服装を表す。『サファリ・－』」（旺文社国語辞典），「様子。スタイル。モード。『カレッジ・―』」（日本語大辞典），「外観。特に服装についていう。『ミリタリー・－』」（広辞苑），「自動詞①（気をつけて）見る，注視する，眺める，②･･･のように見える，･･･のようす〔顔つき〕をする，③（家などが）･･･向きである，･･･に面する，④注意する，気をつける，他動詞①〔人など〕を見つめる，熟視する，②（目つき・表情などで）･･･を示す，ｌｏｏｋａｂｏｕｔ：見回す，･･･を探す，ｌｏｏｋａｆｔｅｒ：･･･の世話をする，･･･に気をつける，ｌｏｏｋａｒｏｕｎｄ：･･･を見回す，ｌｏｏｋａｔ：･･･に注目する，見る，ｌｏｏｋ    ｂａｃｋ；ふ   り返る，   ｌｏｏｋ     ｄｏｗｎ   ：･･･を見お   ろす，ｌ   ｏｏｋ    ｆｏｒ；･･･を探す，ｌｏｏｋｆｏｒｗａｒｄ    ｔｏ：･･･を楽しみにして待つ，ｌｏｏｋｉｎ：･･･を（ちょっと）のぞく，･･･に立ち寄る，ｌｏｏｋ    ｉｎｔｏ：･･･の中をのぞく，･･･を調べる，ｌｏｏｋｌｉｋｅ：･･･のように見える，･･･しそうである，ｌｏｏｋｏｎ：･･･を傍観する，･･･とみなす，ｌｏｏｋｏｕｔ：外を見る，･･･を警戒する，･･･に注意する，ｌｏｏｋｏｖｅｒ：･･･にざっと目を通す，ｌｏｏｋ    ｔｈｒｏｕｇｈ：･･･を通して見る，･･･を調べる，   ｌｏｏｋ   ｔｏ：･･･の方を見る   ，･･･に注意する，･･･にたよる，ｌｏｏｋｕｐ：上をみる，･･･を調べる，ｌｏｏｋ    ｕｐｔｏ：･･･をあおいで見る，〔人〕を尊敬する，名詞①見ること，②目つき，容ぼう，顔つき，外観，様子」（スタディ英和辞典），「自動詞①（人・   動物が   ）見る   ，注視   〔注目   〕する   ，見よ   うとす   る，②   （人・   物が）･･･に見える，（外見上）のように見える，･･･に似ている，･･･しそうだ，･･･らしい，③（家などが）〔･･･の方に〕向く，･･･に面している，④〔命令形で；しばしば怒りやいらだちを示して〕ほら，いいかい，⑤〔･･･しようと〕努める，他動詞①（人が）（事）を目つきで示す，態度・顔つきで表す   ，②（   人が）   〔･･･   かどう   かを〕   （見て   ）確か   めよ，   調べよ   ，③（人）の〔･･･を〕じっと見つめる，直視する，･･･を見つけようとする，捜す，･･･を調べる，④･･･にふさわしく見える，･･･のように見える，⑤〔･･･することを〕期待する，⑥（人）を見つめて〔･･･〕させる，⑦〔･･･であるように〕気をつける，注意する，ｌｏｏｋａｂｏｕｔ：見回す、捜し回る，ｌｏｏｋａｆｔｅｒ：（人・物）の世話をする，（事）に気をつける、注意する」（ジーニアス英和辞典）等，多様な意味がある。そうすると，「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋ」は，「すぐに（素早く）見る」すなわち「ｑｕｉｃｋｌｏｏｋ（ａｔ）」に限らず，「すぐに見回す『ｑｕｉｃｋ    ｌｏｏ   ｋ（ａ   ｂｏｕ   ｔ），   ｑｕｉ   ｃｋ    ｌｏｏ   ｋ（ａ   ｒｏｕ   ｎｄ）』」，「急にふり返る『ｑｕｉｃｋｌｏｏｋ（ｂａｃｋ）』」，「最初に探す『ｑｕｉｃｋｌｏｏｋ（ｆｏｒ）』」，「ちょっと立ち寄る『ｑｕｉｃｋｌｏｏｋ（ｉｎ）』」，「すぐに中をのぞく『ｑｕｉｃｋ    ｌｏｏｋ（   ｉｎｔ   ｏ）』   」，「   急に警   戒する   『ｑｕ   ｉｃｋ     ｌｏｏ   ｋ（ｏ   ｕｔ）』」，「せっかちに上を見る『ｑｕｉｃｋｌｏｏｋ（ｕｐ）』」，「ぴったり合う服装『クイック（プログレッシブ英和中辞典の⑪）ルック（広辞苑）』」，「短気な様子『クイック（スタディ英和辞典の③）ルック（日本語辞典）』」，「りこうそうな顔つき『ｑｕｉｃｋ（スタディ英和辞典の②）ｌｏｏｋ（スタディ英和辞典の②）』」，「賢く見える『ｑｕｉｃｋ（ジーニアス英和辞典の②）ｌｏｏｋ（ジーニアス英和辞典の②）』」等の意味内容や観念をもつことになる。


このように，「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋ」は，極めて漠然とした広範な意味内容・観念を生ずる造語であることが明白であるから，指定商品「電子応用機械器具及びその部品」とりわけ「コンピュータ」「ソフトウェア」において，これらの品質や機能を表示するものでないことは明白である。(3)「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋ」は，「コンピュータ」「ソフトウェア」の分野
において通常使用される言葉ではないこと
「新版コンピュータ英語活用辞典」，「２００１－０２パソコン用語事典」，「コンピュータ＆情報通信用語事典」，「最新・基本パソコン用語事典」，「初・中級者のためのパソコン・ＩＴ・ネット用語辞典」，「日経パソコン用語事典２０１１」には，「ｑｕｉｃｋｌｏｏｋ」及び「クイックルック」は掲載されていない。
なお，「最新・基本パソコン用語辞典」（株式会社秀和システム）は，多数の参考文献及び協力者（社）を擁しているところ，この協力者（社）に被告が加わっているにもかかわらず，「クイックルック」「ｑｕｉｃｋｌｏｏｋ」が掲載されていないことは，これが「コンピュータ」「ソフトウェア」の分野において通常使用される言葉ではないことを裏付けるものである。したがって，「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋ」は，「コンピュータ」「ソフトウェア」の分野において通常使用される言葉ではないことが明白である。(4)「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋ」はソフトウェアの品質等を表示するものではな
いこと
ア「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋ」の有する観念が特定のものに収れんされないことは前記の通りであるが、「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋ」の意味内容のうち「すぐ     に（素   早く）   見る」   に着目   してみ   ても，   これは   「ソフ   トウェア」の品質等を表示するものではない。
すなわち，特許庁商標審査基準は，商標法３条１項３号の規定について，「４．指定商品の『品質』，『効能』，『用途』等又は指定役務の『質』，『効能』，『用途』等を間接的に表示する商標は、本号の規定に該当しないものとする。」としている。また，「ソフトウェア」は，「コンピュータシステム上で何らかの処理を行うプログラムや手続き，およびそれらに関する文書を指す言葉」（ウイキペディア「ソフトウェア」の項）である。また，ソフトウェアの品質は，「プログラマの観点からはソースコードの品質，エンドユーザーの観点からはアプリケーションソフトウェアの品質を意味する」（ウイキペディア「ソフトウェア品質」の項）ものであり，さらに，ソースコードの品質としては，可読性，ソフトウェア保守等の容易性を，また，アプリケーションソフトウェアの品質としては、信頼性を始めとして，理解可能性，完全性，簡潔性等を意味するものである。したがって，「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋ」が「すぐに（素早く）見る」との観念を生ずるとしても，何をどのようにして見るのか，どのような操作・手順によって見るのか，ＯＳに組み込まれているのか，あるいは組み込まれていないアプリケーションソフトウェアなのか等について一定したものがなく，極めて漠然とした広範な意味を生ずるものである。さらに，「すぐに（素早く）見る」は，上記のソフトウェアの品質とは全く乖離しているものであることは明らかである。
このように，「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋ」は，当該ソフトウェアを用いて何かを見ることを暗示的に表現したものということはできても，指定商品「ソフトウェア」との関連において，商品が有する一定の品質を表示するものとして一般需要者，取引者に認識されるものでないことは明白である。イ商標登録の要件に自他商品識別力が要求されるのは日本のみならず各国も同様であるところ，「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋ」に関しては，日本において，原告各商標に加え，「クイックルック／ＱｕｉｃｋＬｏｏｋ」（登録第５３３８８９５号）及び「ＱＵＩＣＫＬＯＯＫ」（同第５３５１９８６号）が登録されている。また，米国ＨＰは，アメリカ合衆国において，指定商品を「パーソナルコンピュータ；ノートブック型コンピュータ；コンピュータがスタンバイ又は休止状態時にｅメール，カレンダー，タスク及び連絡先情報にアクセスするためのソフトウェア」として，「ＱＵＩＣＫＬＯＯＫ」について商標登録を得ている上，上記アメリカ合衆国商標の商標登録出願を優先権主張の基礎として，同一商標及び同一指定商品について，世界３４か国で商標登録を受けている。これらの事実は，「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋ」が自他識別機能を有し，ソフトウェアの品質等を表示するものではないことを示すものであり，とりわけ，「ＱＵＩＣＫＬＯＯＫ」標章が，英語を母国語・通用語とし，英語のニュアンスを明敏に看取できる諸国において登録されている事実は，これが商品の品質等を表示するものでないことを示すものである。
ウなお，被告は，日本において，前記イと同一指定商品について「ＱＵＩＣＫＬＯＯＫ」を商標登録出願した際に，特許庁から，上記標章は単に商品の品質（機能）を表示するにすぎないから，商標法３条１項３号に該当する旨の拒絶理由通知を受けたのに対し，上記標章は本願指定商品の品質（機能）を明確に表示しているとは認められず，それとなく本願商標の内容を暗示しているにすぎないのであって，指定商品の品質等を間接的に表示しているにすぎない等の旨の意見書（甲１８）を提出しており，その結果，上記標章は，商標法３条１項３号には該当しないが，原告商標１に類似するとして拒絶査定を受けているのであり，上記経緯からも，「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋ」がソフトウェアの品質等を表示するものではないことが明らかである。
５原告商標２及び３の商標登録に商標法４６条１項１号（同法３条１項３号）所定の無効事由があり，原告の原告商標２及び３の行使が商標法３９条において準用する特許法１０４条の３第１項の規程に基づき制限されるか。
（被告の主張）


(1)最高裁昭和５４年４月１０日第三小法廷判決の説示によれば，商標法３条１項３号に該当する商標の類型としては，取引に際し，必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであるから，特定人によるその独占的使用を認めるのを公益上適当としないもの（独占適応性欠如商標）及び一般的に使用される標章であっても，多くの場合自他商品・役務識別力を欠き，商標としての機能を果たし得ないもの（自他商品・役務識別力欠如商標）が挙げられる。(2)原告商標２及び３は，欧文字「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋ」又は片仮名文字「クイックルック」を標準文字に書してなる文字商標であり，極めて没個性的であって，需要者は，上記商標の意味が「すぐに（素早く）見ること」であることを極めて容易に理解することができる。また，上記各商標の指定商品第９類「電子応用機械器具及びその部品」の範ちゅうに含まれるコンピュータ又はコンピュータソフトウェアの分野においては，「クイックルック（Ｑｕｉｃｋ   Ｌｏｏ   ｋ）」   は，「   すぐに   （素早   く）見   ること   ができ   る」と   いう機能・性能を表示する語句として広く使用されている（乙２ないし１０７）。したがって，上記商標は，いずれも必要適切な表示として何人もその使用を欲する標章（独占適応性欠如商標）であることが明らかである。(3)また，原告商標２及び３は，いずれもコンピュータ又はコンピュータソフトウェアの分野において，「すぐ（素早く）見ること」という意味で一般的に使用されているものであり，とりわけ，「クイックルック（ＱｕｉｃｋＬｏｏｋ）」がコンピュータ関連の辞典に掲載されている事実は，上記語句が上記分野において一義的な意味を獲得していて，一般的に広く使用されていることの証左であるから，上記商標は，いずれも自他商品識別機能を有しない標章（自他商品・役務識別力欠如商標）であることが明らかである。(4)以上のとおり，原告商標２及び３は，電子応用機械器具及びその部品について使用された場合，一般消費者において指定商品が有する効能若しくは用途そのものの記述又はその名称であると認識することが明らかであり，当該指定商品に使用するときは，商標法３条１項３号に該当して登録要件を具備しないものであるところ，被告は，原告商標２及び３につき，平成２２年１０月１４日付けで特許庁に対し無効審判請求を行っており（原告商標２につき乙１２６，原告商標３につき乙１２７），上記商標は，いずれも上記商標登録無効審判により無効とされるべきものであるから，商標法３９条，特許法１０４条の３第１項により，原告商標２及び３に基づく原告の被告に対する権利行使は制限されるべきである。
（原告の主張）
争点(3)アに関する原告の主張と同じ。
６損害額（争点(4)）
（原告の主張）
被告が原告各商標権を侵害したことにより原告が被った損害（使用料相当損害金）は，次のとおり，１億２５４０万円を下らない（商標法３８条３項）。(1)国内パソコンの出荷台数と被告の市場シェア平成１９年から平成２１年にかけての国内パソコンの出荷台数は，調査会社によって１２００万台を切る数値から１４００万台を超える数値まで差があるが，概ね１３００万台前後と推測される。また，上記時期における被告の市場シェアも調査会社により差があるが，概ね８％程度と推測される。
(2)「ＨＰ    ＱｕｉｃｋＬｏｏｋ」の出荷数
「ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ」は，平成１９年５月に発表と同時に出荷されたものと推測されるところ，「ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ」はノート型パソコンだけの搭載で発表され，現在は全ノート型パソコンに搭載されている。全パソコンにおけるノート型パソコンの比率を，社団法人電子情報技術産業協会の資料（甲３２）から推定すると，平成１９年度６９．５％，平成２０年度６７．８％，平成２１年度７０．６％と平均６９．３％となるところ，「ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ」が発売当初から全ノートパソコンに搭載されていたと仮定すると，「ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ」の出荷本数は，下記計算式のとおり，２０９万本程度と推定される。
１３００万本×２．９×０．０８×０．６９３＝２０９万本
(3)商標使用料相当損害金
「ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ」は，被告ホームページなどで大々的に宣伝され，被告製のノートパソコンを差別化するための戦略商品とされており，バージョンアップも２回にわたり行われている。
パソコンの価格を概ね１０万円と算定し，「ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ」による付加価値を２％と算定すると，「ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ」を搭載したパソコンによって得られた利益は，下記計算式のとおり４１億８０００万円と推定される。
１０万円×０．０２×２０９万本＝４１億８０００万円原告の被告に対する商標使用料を３％と考えると，原告の商標使用料相当損害金は，１億２５４０万円（４１億８０００万円×０．０３）と算定される。
（被告の主張）
否認する。
第４当裁判所の判断
１被告各標章は，被告商品につき商標として使用されているか（争点(1)ア）
について


商標は，当該商標を使用された結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの（商標法３条２項），すなわち自他商品識別機能及び出所表示機能を有するものとして登録されるのであるから，ある標章が，当該登録商標の指定商品又は指定役務につき自他商品識別機能及び出所表示機能を果たしていない態様で使用されている場合には，形式的には同法２条３項各号に掲げる行為に該当するとしても，商標の「使用」には当たらず，商標権者の登録商標を使用する権利（同法２５条）の侵害行為又は侵害とみなされる行為（同法３６条１項，３７条）には該当しないと解するのが相当である。そこで，本件の事案にかんがみ，被告各標章が被告商品の自他商品識別機能及び出所表示機能を有する態様で用いられているか，すなわち，被告商品につき商標としての使用がされているかについて検討する。
(1)被告各標章の構成等
ア(ｱ)被告標章１は，別紙被告標章目録記載１のとおり，ゴシック体の片仮名文字を横一連に配置した構成からなる標章である（甲９）。(ｲ)被告標章２は，別紙被告標章目録記載２のとおり，「Ｑ」と「Ｌ」を大文字，他の文字を小文字として，ゴシック体のローマ文字を等間隔かつ横一連に配置した構成からなる標章である（甲９，１０，４７ないし５７，５９ないし８４）。
(ｳ)被告標章３は，別紙被告標章目録記載３のとおり，黒色の横長長方形の中に，上下二段に分けて，白色のやや丸みを帯びたゴシック体のローマ文字により，「Ｑ」及び「Ｌ」を大文字，他の文字を小文字とした「Ｑｕｉｃｋ」の文字列と，「Ｌ」の大文字及び「ｋ」の小文字の間に，下から上にかけて次第に細くなる円形の線からなり，その頂部の内側に接する位置に点が付された二つの円（「Ｏ」の欧文字とみられるもの）を等間隔で配置した文字列とを配置した構成からなる標章である。イ被告各標章は，いずれも「クイックルック」の称呼を生じると認められる。
ウ「ｑｕｉｃｋ」（クイック），「ｌｏｏｋ」（ルック）は，それぞれ「速い（素早い）」，「見る」等の意味を有する英単語であることを容易に理解することができ，これらの英単語の組合せである「ｑｕｉｃｋｌｏｏｋ」（クイックルック）からは，「速く（素早く）見る」との意味を理解できるのであって，被告各標章のいずれからも，同様の意味を理解することができる。
(2)被告各標章の具体的使用態様
証拠（甲９，１０，４７ないし５７，５９ないし８４）及び弁論の全趣旨によれば，被告各標章は，具体的には下記の態様によって使用されていることが認められる。
ア甲９及び１０について
(ｱ)甲９は，被告のウェブサイトにおける「製品＆サービス」に関する「広告ギャラリー」を開いたウェブページの一部である。①甲９のウェブページの上部には，当該ウェブページのタイトルとして，他より大きな文字で「必要な情報への即時アクセスでお客様のビジネスを快適にするクイックルック」と表示され，②その下には，横長の青色の長方形の背景の上に，右側にノート型コンピュータが広げられて鉛直方向に立ち上げられた写真，左側に黄色で大きくプラグを差し込む手先の図柄が描かれ，その手先の図柄の上には大きく黒い文字で「ＯＦＦからでもすぐチェック。」と記載されている。③その図の下には，「電源がＯＦＦでも，ボタンを押すだけでメールや予定がすぐ見られる。ＨＰのノートＰＣに，『ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ』新搭載。」，「急いでいるときほど，ＰＣを起動し，スケジュール帳やメールソフトを立ち上げるのはめんどうなもの。そんなときにうれしい新機能『ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ（クイックルック）』がＨＰのノートＰＣに新登場。システムオフ状態でも，ボタンを押すだけ。わずか１０秒※でメール，スケジュール，電話帳，仕事リストの表示が可能に。」，「ビジネスに欠かせない効率化を追求するＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋとは？」，「システムオフ状態（スリープ，シャットダウン，休止状態）から，最短１０秒，ワン・ボタンで   ，個人   データ   にアク   セスし   ，閲覧   するこ   とがで   きます   。」，「『電源をオフしてしまったが，今すぐメールをチェックしたい』，そんな時，すばやくデータにアクセスできるので，忙しいビジネスパーソンにも嬉しい機能です。」と表示されている。
なお，原告は，被告が被告標章２を付したカタログ（甲９）を頒布していると主張するが，甲９は，被告のウェブサイト上における「広告ギャラリー」を開いたウェブページの一部であるものと認められ，被告が当該ページと同一内容のカタログを頒布していると認めるに足りる証拠はない。
(ｲ)また，①甲１０のウェブページの上部には，当該ウェブページのタイトルとして，他より大きな文字で「起動を待たずに，素早くチェック。」と表示され，②その下には，紺色の長方形の背景の上に，中央下側にノート型コンピュータが通常の使用状態で広げられた写真，その上部に指先から引き出されるメールの図柄を挟んで，左側に「起動を待たずに」，右側に「素早くチェック」の文字が大きく記載されている。③その図の下には，「電源がＯＦＦでも，ボタンを押すだけでメールや予定がすぐ見られる。ＨＰノートＰＣに，『ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ２』を搭載。」，「メールを見るためだけにＯＳを起動するのは面倒。そこでＨＰはノートＰＣに『ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ２』を採用。ボタンを押すだけで，短時間でメール，スケジュール，電話帳，仕事リストの表示が可能に。」と表示されている。さらに，上記表示の下に，「電源ＯＦＦから個人データにアクセス『ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ２』」との表示がされ，さらにその下に，「Ｏｕｔｌｏｏｋのメールデータやスケジュール，電話帳，仕事リストなどの個人データについて，ＯＳが起動していない状態から瞬時※にアクセス可能です。」との表示と並列して，被告標章３－２が表示されている。


この被告標章３－２は，上記ウェブサイト上の広告（甲１０）において，黒色の正方形の中に上下二段に分けて，白色のやや丸みを帯びたゴシック体の欧文字により，「Ｑ」及び「Ｌ」を大文字，他の文字を小文字とした「Ｑｕｉｃｋ」の文字列と，「Ｌ」の大文字及び「ｋ」小文字の間に，下から上にかけて次第に細くなる円形の線からなり，その頂部の内側に接する位置に点が付された２つの円（「Ｏ」の欧文字とみられるもの）を等間隔で配置した文字列とを配置し，上記正方形の右寄りの部分に，上記文字列と重なる部分については上記文字列に隠れるようにして，白色のアラビア数字の「２」を配置した構成からなる標章である。この被告標章３－２は，各文字が長方形ではなく正方形の中に配置されている点及び上記正方形内に「２」が配置されている点で被告標章３とは異なるものであると認められる。
そうすると，被告は，甲１０において被告標章３を使用しておらず，かつ，被告標章３－２の上記構成をみると，被告標章３に相当する部分を被告標章３－２から分離することも相当ではないと解されるから，甲１０に被告標章３が使用されているとする原告の主張は理由がないというべきである（ただし，原告は，被告標章３－２及び他の書証にみられる被告標章３－３について，被告標章３に含まれるものと主張しているものと解されるため，以下においては，被告標章３－２，被告標章３－３についても，商標としての使用の有無を検討する。）。
イ甲４７について
甲４７は，被告のウェブサイトにおける「製品＆サービス」に関する「広告ギャラリー」を開いたウェブページの一部である。①上記ウェブページの上部には，当該ウェブページのタイトルとして，「急ぐときは，このボタン。」と表示され，②上記表示の下に，黄色の長方形の背景の上に，中央下側にノート型コンピュータが通常の使用状態で広げられた写真とコンピュータのボタンが押されてメールが引き出される図柄とが合成され，その上部に「急ぐときは，このボタン」と大きな文字が左右にわたって記載されている。③その図の下には，「電源ＯＦＦでも，ボタンを押すだけでメール・スケジュールがすぐ見られる。」とやや大きい文字で表示され，その下に，やや小さい文字で「急いでメールや予定をチェックしたいのに，ＯＳの起動待ちでイライラ。そこでＨＰはノートＰＣに『ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ２』を採用。電源ＯＦＦからでも専用ボタンを押すだけで，メール，スケジュール，電話帳，仕事リストをパッと表示。」との表示がされている。また，その下に，やや大きい文字で「ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ２」との表示がされ，さらにその下に，「Ｏｕｔｌｏｏｋのメールデータやスケジュール，電話帳，仕事リストなどの個人データについて，ＯＳが起動していない状態から瞬時※にアクセス可能です。」，「『電源をオフしてしまったが，今すぐメールをチェックしたい』，そんな時，すばやくデータにアクセスできるので，忙しいビジネスパーソンにも嬉しい機能です。」との表示がされている。
ウ甲４８ないし５７，５９ないし６７について
(ｱ)甲４８ないし５７，５９ないし６７は，被告のウェブサイトにおいて，別紙被告商品目録記載１ないし１９の各商品の特徴等を説明，紹介しているウェブページの一部である。


(ｲ)甲４   ８ない   し５７，   ５９ない   し６７の   各冒頭ペ   ージの上   部には   ，「ＨＰＭｉｎｉ    ５１０２Ｎｏｔｅｂｏｏｋ    ＰＣ」，「ＨＰＥｌｉｔｅＢｏｏｋ２７４０ｐ    ＴａｂｌｅｔＰＣ」，「ＨＰ    ＥｌｉｔｅＢｏｏｋ２７３０ｐ    ＮｏｔｅｂｏｏｋＰＣ」，「ＨＰ    ＰｒｏＢｏｏｋ４３２０ｓ／ＣＴ    ＮｏｔｅｂｏｏｋＰＣ」等，別紙被告商品目録記載１ないし１９の各商品名が表示されている。(ｳ)甲４８，４９，５１，５３ないし５７，５９，６１ないし６４，６６の各冒頭ページの中段には，「世界標準をリードする３つのソリューショングループ」（甲５０，５２，６０，６５及び６７については「世界標準をリードする３つのソリューション」）とのタイトルの下に「安全性」，「信頼性」及び「簡易性」との見出しを付した三つのグループが枠を設けて表示されており，上記グループのうち，「簡易性」グループの枠内に，「ＨＰＱｕｉｃｋＷｅｂ」，「ＨＰ    ＤａｙＳｔａｒｔｅｒ」，「ＨＰＩｌｌｕｍｉ－Ｌｉｔｅ    Ｄｉｓｐｌａｙ」，「ＨＰＰｏｗｅｒＡｓｓｉｓｔａｎｔ」，「ＨＰ    ＮｉｇｈｔＬｉｇｈｔ」，「周辺光センサー」，「ＨＰファスト・チャージ・テクノロジー」等の文字が，それぞれ黒色の正方形内に白色の線で電池やコンピュータ画面の形などを表示した図形とともに表示されている。そして，これらと並列して，「ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ２」又は「ＨＰ    ＱｕｉｃｋＬｏｏｋ３」との文字標章（なお，「ＨＰ」と「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋ２」又は「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋ３」はそれぞれ上下二段に分けて表示されている。）が，甲４８ないし５７についてはその上部の被告標章３－２又は被告標章３－３とともに，甲５９ないし６７については，その上部の文字と図形の複合標章（黒色の正方形内に白色の線で「Ｑｕｉｃｋ」「Ｌｏｏｋ２」又は「Ｑｕｉｃｋ」「Ｌｏｏｋ３」をそれぞれ上下二段書きにした文字からなるもの）とともに表示されている。(ｴ)甲４８ないし５７，５９ないし６７の各２枚目又は３枚目のページには，   「電源   ＯＦＦ   からＷ   ｅｂへ   アクセ   ス『Ｈ   Ｐ   Ｑｕｉ   ｃｋＷ   ｅｂ』」（甲４８，４９，５１，５４ないし５７，５９，６１，６３，６６），「暗い場所でも作業が出来る『ＨＰＮｉｇｈｔＬｉｇｈｔ』」（甲５０，５２，６０，６５），「短時間充電でモバイル性能アップ『ＨＰ     ファス   ト・チ   ャージ   ・テク   ノロジ   ー』」   （甲５   ４，６   ２），「周辺光センサー」又は「周辺光センサ」（甲５０，５２，６０，６５，６７）等の表示と並列して，甲５０，５２，６０，６２，６５，６７については「電源ＯＦＦから個人データにアクセス『ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ２』」，甲４８，４９，５１，５３ないし５７，５９，６１，６３，６４，６６については「電源ＯＦＦから個人データにアクセス『ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ３』」との表示がされ，その下に，下記の表示がされている。
・「電源をオフしてしまったが，今すぐメールをチェックしたい」，そんな時，ＱｕｉｃｋＬｏｏｋボタンを押せばすばやくデータにアクセスできるので，忙しいビジネスパーソンにも嬉しい機能です。（甲４８，４９，５１，５４，５９，６１，６３，６４，６６）・「電源をオフしてしまったが，今すぐメールをチェックしたい」，そんな時，すばやくデータにアクセスできるので，忙しいビジネスパーソンにも嬉しい機能です。（甲５０，５２，６０，６２，６５，６７）
・「電源をオフしてしまったが，今すぐメールをチェックしたい」，そんな時，ＱｕｉｃｋＬｏｏｋキーを押せばすばやくデータにアクセスできるので，忙しいビジネスパーソンにも嬉しい機能です。（甲５３，５５ないし５７）
・さらに，ＱｕｉｃｋＬｏｏｋ３ではメールの下書きやスケジュールの編集も可能になりました。（甲４８，４９，５１，５３ないし５７，５９，６１，６３，６４，６６）
・ボタンを押すだけでメールや予定がすぐに見られるＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ３（４８，４９，５１，５３ないし５７，５９，６１，６３，６４，６６）


・丸時計及び封筒を模した図形を表示したボタンの写真の下等に「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋボタン」との表示（甲４９，５１，５９，６３，６４，６６）
・丸時計及び封筒を模した図形を表示した「ｆ５」キーの写真の下に「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋキー」との表示（甲５３，５５ないし５７）また，上記「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋ２」又は「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋ３」の説明の項の冒頭には，被告標章３－２（甲５０，５２，６０，６２，６５），被告標章３－３（甲４８，４９，５１，５３ないし５７）又は文字と図形の複合標章（黒色の正方形内に白色の線で「Ｑｕｉｃｋ」「Ｌｏｏｋ２」又は「Ｑｕｉｃｋ」「Ｌｏｏｋ３」をそれぞれ上下二段書きにした文字からなるもの。甲５９ないし６７）が表示されている。(ｵ)原告は，被告が被告商品のキーボード前方に，被告標章２を想起させる図柄のボタン又はキーを配置しているところ，被告の上記行為は商品に関する広告に標章を付して展示する行為（商標法２条３項８号前段）に該当すると主張する。
確かに，証拠（甲４８ないし５７，５９ないし８４）によれば，被告商品のキーボードとディスプレイの間のスペース若しくはキーボードの右側面にはボタンが配置され，又は，「ｆ５」キーが存在し，被告商品のウェブサイト上の広告又はカタログにおいては，それらについて，「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋキー」，「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋボタン」との名称が付与されていることが認められるが，それらの名称はウェブサイト上の広告又はカタログを参照して初めて判明するものであり，被告商品におけるボタン又はキー上には，丸時計及び封筒を模した図柄が表示されているのみであって，これらの図柄の表示をもって，被告商品に被告標章２が表示されているものとみることはできず，かつ，被告標章２を想起させる図柄が表示されているともみることができない。もっとも，上記「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋキー」，「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋボタン」の名称は，上記のとおり，被告商品のウェブサイトの広告又はカタログにおいて表示されているから，被告商品に関する広告中には表示されているということができるが，その使用態様は，被告商品のキー又はボタンの意味を説明するものであって，被告商品そのものを表示するものとして使用されているとはいえない。したがって，後に検討するとおり，被告の上記行為が，被告商品の商標としての使用に当たるということはできない。
エ甲６８ないし８４について
甲６８ないし８４は，被告商品目録記載２０ないし３６の各商品の技術仕様（スペック）を説明，紹介するウェブページの一部であり，各ウェブページの左上部に，「ＨＰＰｒｏＢｏｏｋ４３１０ｓ／ＣＴ    ＮｏｔｅｂｏｏｋＰＣ」，「ＨＰ    ＰｒｏＢｏｏｋ４５１０ｓ／ＣＴ    ＮｏｔｅｂｏｏｋＰＣ」，「ＨＰ    ＥｌｉｔｅＢｏｏｋ２５３０ｐ    ＮｏｔｅｂｏｏｋＰＣ」等の，別紙被告商品目録記載２０ないし３６の各商品名の表示及び「スペック」との表示があり，当該表示の下に，「ＯＳ」，「プロセッサー」，「チップセット」等の項目及び上記各項目の具体的内容（「ＯＳ」について「ＷｉｎｄｏｗｓＶｉｓｔａ    ＨｏｍｅＢａｓｉｃ正規版Ｓｅｒｖｉｃｅ    Ｐａｃｋ１（ＳＰ１）適用済み」等）の表示がされており，これらの表示と並列して，下記の表示がされている。・「ワンタッチボタン」との項目において，「無線オン／オフボタン」と並列して「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋボタン」との表示（甲６８）・「ワンタッチボタン」との項目において，「無線ボタン」と並列して「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋボタン」との表示（甲６９ないし７３）・「ワンタッチボタン」との項目において，「タッチ式コントロールボタン６ボタン（プレゼンテーションモード，ＨＰ    ｉｎｆｏＣｅｎｔｅｒ（ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ），無線オン／オフボタン，音量ミュート，音量大－小）」等との表示（甲７４，７６，８０ないし８４。なお，甲   ７４に   おいて   は，「   ＨＰ    ｉｎｆ   ｏ   Ｃｅｎ   ｔｅｒ   」及び   「－小」については印刷が途切れており，表示されていない。）。・「ソフトウェアプリインストール／プリロード」，「主なソフトウェア」又は「ソフトウェア」との項目において，「ＨＰＰｒｏｔｅｃｔＴｏｏｌｓセキュリティマネージャー」，「ＰＤＦＣｏｍｐｌｅｔｅ」，「ＭｃＡｆｅｅＴｏｔａｌ    Ｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎ（６０日試用版）」等と並列して「ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ２」との表示（甲６９ないし７３，７５，７７ないし８０，８２，８４）
(3)被告各標章の使用の商標的使用該当性


以上を前提に，被告各標章（被告標章３については被告標章３－２及び被告標章３－３として）の使用が商標的使用に該当するか否かについて検討する。
ア甲９，１０のウェブページ上の表示について
(ｱ)前記(2)アのとおり，甲９及び１０において，被告標章１及び２は，「必要な情報への即時アクセスでお客様のビジネスを快適にするクイックルック」，「『ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ』新搭載」，「うれしい新機   能『Ｈ   Ｐ   Ｑｕｉ   ｃｋＬ   ｏｏｋ   （クイ   ックル   ック）   』」，「『ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ２』を搭載」，「ノートＰＣに『ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ２』を採用」などのウェブページのタイトル又は文章中でそれぞれ使用されているものであり，「必要な情報への即時アクセスでお客様のビジネスを快適にする」，「メールや予定がすぐ見られる」，「わずか１０秒※でメール，スケジュール，電話帳，仕事リストの表示が可能に。」，「システムオフ状態（スリープ，シャットダウン，休止状態）から，最短１０秒，ワン・ボタンで，個人データにアクセスし，閲覧することができます。」，「電源がＯＦＦでも，ボタンを押すだけでメールや予定がすぐ見られる」等の文章は，「クイックルック」，「ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ」，「ＨＰ    ＱｕｉｃｋＬｏｏｋ２」，「ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ（クイックルック）」の内容をそれぞれ説明するために表示されているものと認められる。また，被告標章３－２は，「電源ＯＦＦから個人データにアクセス『ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ２』」との文章を中見出しとする「Ｏｕｔｌｏｏｋの・・・（中略）・・・アクセス可能です。」との文章の横に並んで表示されているものであって，上記文章は，被告標章３－２の内容を説明又は意味するものとして表示されていると認められる。
(ｲ)また，証拠（甲９，１０，４７ないし５７，５９ないし８４，８９，９０）及び弁論の全趣旨によれば，被告は，被告製のノート型コンピュータに，「ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ」（「ＨＰ    ＱｕｉｃｋＬｏｏｋ２」及び「ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ３」は，いずれも，そのバージョンアップ版であると認められる。）との名称で特定されるプログラムを搭載することにより，コンピュータの電源を切った状態やスリープ状態，休止状態等においても，当該コンピュータの「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋボタン」又は「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋキー」との名称を付されたボタン又はキーを押すことにより，十秒程度でメールやスケジュール等の内容を確認することができる機能をもたせており，米国ＨＰは，そのビジネスサポートセンターのウェブサイトにおいて，マイクロソフト社製の特定のオペレーションシステム（ＯＳ）を搭載したコンピュータについては，「ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ」との名称で特定される上記ソフトウェアをダウンロードできるようにしていることが認められる。
(ｳ)また，前記(2)アでみた甲９及び１０の表示内容からすれば，甲９及び１０は，被告製のノート型コンピュータ全般に関する機能として，前記のとおり電源を切るなどした状態においても十秒程度でメール等を表示することができる機能を有することを広告することを目的とするものであって，甲９及び甲１０は，特定の型番又は商品名のコンピュータ商品を対象とする広告情報ではないと認められる。(ｴ)そうすると，被告は，「ＨＰ    ＱｕｉｃｋＬｏｏｋ」又は「ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ２」，「ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ３」との表示を，上記ソフトウェア又は機能の名称として使用しているものであって，甲９又は１０に接したコンピュータ商品の需要者は，前記(3)ア(ｱ)でみた甲９及び１０における「クイックルック」，「ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ」，「ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ２」，「ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ３」，「ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ（クイックルック）」及び被告標章３－２に関する説明表示の内容並びに前記(ｳ)でみた甲９及び１０の広告目的に加えて，前記(1)ウでみたとおり，「ｑｕｉｃｋｌｏｏｋ」が「速く（すばやく）見る」との意味を有するものと理解されることとも相まって，被告各標章（ただし被告標章３については被告標章３－２）につき，被告製のノート型コンピュータの電源が切られているなど，直ちにメールやスケジュールを開くことができない状態であっても，専用ボタンを押すことにより，すばやくメール等の内容をコンピュータの画面に表示させることができるという，被告製のノート型コンピュータが一般的に有する一つの機能又は上記機能を実現させるために当該コンピュータに搭載されたソフトウェアの名称を表示又は意味すると認識するにとどまるものと認められ，被告各標章から，特定のコンピュータ商品としての被告商品の出所を識別するものとしてその出所を想起するものではないと認められる。(ｵ)したがって，被告各標章が甲９及び１０のウェブページにおいて被告商品の自他商品識別機能・出所表示機能を果たす態様で用いられているものと認めることはできないから，甲９及び１０のウェブページにおける被告各標章の使用は，被告商品に関して，商標としての使用（商標的使用）に当たらない。
イ甲４７について


(ｱ)前記(2)イのとおり，甲４７において，被告標章２は，「ＨＰ    ＱｕｉｃｋＬｏｏｋ２」として使用されているものであり，「電源ＯＦＦからでも専用ボタンを押すだけで，メール，スケジュール，電話帳，仕事リストをパッと表示。」，「Ｏｕｔｌｏｏｋのメールデータやスケジュール，電話帳，仕事リストなどの個人データについて，ＯＳが起動していない状態から瞬時※にアクセス可能です。」などの文章は，上記の「ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ２」の具体的内容を説明するものとして表示されていることが認められる。
また，甲４７には，上記表示と並列して，「またテンキー付きフルサイズキーボードを搭載し，入力作業が効率アップ。多忙なビジネスの現場を，実践機能でサポートするＨＰのノートです。」との表示があるのであって，これらの表示内容を併せて考慮すると，甲４７は，被告製のノート型コンピュータ全般に関し，すばやくメール等を表示することができる機能や，テンキー付きフルサイズキーボードを搭載していることにより，ビジネス用途に利便性を有する旨広告することを目的とするものであって，特定の型番又は商品名のコンピュータ商品を対象とする広告情報ではないと認められる。
(ｲ)以上の甲４７の表示内容に加えて，前記のとおり被告が「ＨＰ    ＱｕｉｃｋＬｏｏｋ２」との表示を，前記ソフトウェア又は前記機能の名称として使用しているものと認められること及び前記(1)ウでみた「ｑｕｉｃｋｌｏｏｋ」の意味を併せて考慮すると，甲４７に接したコンピュータ商品の需要者は，被告標章２につき，被告製のノート型コンピュータのＯＳが起動していない状態であっても，専用ボタンを押すことにより，すばやくメール等の内容をコンピュータの画面に表示させることができるという，被告製のノート型コンピュータが一般的に有する機能又は上記機能を実現させるために当該コンピュータに搭載されたソフトウェアの名称を表示又は意味すると認識するにとどまるものと認められ，被告標章２から，特定のコンピュータ商品としての被告商品を識別するものとしてその出所を想起するものではないと認められる。
(ｳ)したがって，被告標章２が甲４７のウェブページにおいて被告商品の自他商品識別機能・出所表示機能を果たす態様で用いられているものと認めることはできないから，甲４７のウェブページにおける被告標章２の使用は，被告商品に関し，商標としての使用（商標的使用）に当たらない。
ウ甲４８ないし５７，５９ないし６７について
(ｱ)前記(2)ウでみたとおり，甲４８ないし５７及び甲５９ないし６７は，被告商品のうち，別紙被告商品目録１ないし１９の各商品の特徴等を説明，紹介しているウェブページの一部であり，被告標章２は，「ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ２」，「ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ３」，「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋボタン」又は「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋキー」との表現の中で使用されているものであって，これらの表示のうち「ＨＰＱｕｉ   ｃｋＬ   ｏｏｋ   ２」又   は「Ｈ   ＰＱ   ｕｉｃ   ｋＬｏ   ｏｋ３   」は，「ＨＰＱｕｉｃｋＷｅｂ」，「ＨＰＰｏｗｅｒＡｓｓｉｓｔａｎｔ」，「ＨＰＮｉｇｈｔＬｉｇｈｔ」，「周辺光センサー」等と並列して表示されているものであるところ，甲４８ないし５７，５９ないし６７の各２ページ目以降において，「ＨＰＱｕｉｃｋＷｅｂ」につき「事前に専用ウィザードでネットワーク接続の設定をしておけば，ＱｕｉｃｋＷｅｂボタンを押すことで，ＯＳを起動しないで専用ブラウザが起動し，すばやくＷｅｂにアクセスが可能です。」，「ＨＰＰｏｗｅｒＡｓｓｉｓｔａｎｔ」につき「消費電力を管理するためにＯＳやデバイスの構成設定を簡単に変更が可能です。」，「ＨＰＮｉｇｈｔＬｉｇｈｔ」につき「キーボードを照らすＬＥＤライトをディスプレイ上に搭載しました。」，「周辺光センサー」につき「周囲の明   るさを   センサ   ーが感   知して   ，画面   の明る   さを自   動調整   します。」等と各説明されていることからすれば，「ＨＰＱｕｉｃｋＷｅｂ」，「ＨＰＰｏｗｅｒＡｓｓｉｓｔａｎｔ」，「ＨＰＮｉｇｈｔＬｉｇｈｔ」，「周辺光センサー」等は，いずれも，当該被告商品の有する設備，機能，特徴等を短い言葉で表現したものとして列挙されているものと認められ，これらと並列して表示されている「ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ２」及び「ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ３」は，前記「ＨＰＱｕｉｃｋＷｅｂ」等と同様に，当該被告商品の有する設備，機能，特徴等を短い言葉で表現したものの一つとして表示されているものと認められる。


(ｲ)また，前記(2)ウ(ｵ)でみた使用態様に照らせば，「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋボタン」又は「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋキー」との表示は，「ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ２」又は「ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ３」との表示の後に，「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋボタン（若しくはＱｕｉｃｋＬｏｏｋキー）を押せばすばやくデータにアクセスできる」との文章中で，又は，コンピュータ製品上のボタン（若しくはキー）写真とともに表示されているものであり，「ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ２」又は「ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ３」で表現される設備，機能，特徴等において使用されるボタン又はキーの名称として表示されているものと認められる。
また，簡易性の説明において「ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ２」「ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ２」が被告標章３－２又は被告標章３－３（「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋ２」又は「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋ３」についての文字と図形の複合標章を含む。）とともに使用されている場合についても，利用者の注目を集めるために機能の表示として用いられているにすぎず，特に，特定の商品と結びついて使用されているものとは認められない。
(ｳ)そうすると，これらの事情に加え，前記(2)ウでみたとおり，「ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ２」又は「ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ３」が，「すばやくデータにアクセスできるので，忙しいビジネスパーソンにも嬉しい機能です。」，「ボタンを押すだけでメールや予定がすぐ見られる」などの文章と併せて表示されていること及び前記(1)ウでみた「ｑｕｉｃｋｌｏｏｋ」の意味とも相まって，甲４８ないし５７，５９ないし６７に接したコンピュータ商品の需要者は，被告標章２につき，当該被告商品が有する設備，機能，特徴等のうち，ＯＳが起動していない状態等であっても，すばやくメール等の内容をコンピュータの画面に表示させることができるという機能又は当該機能において使用されるボタン若しくはキーの名称を表示するものと認識するにとどまると認められ，コンピュータ商品である当該被告商品そのものの出所については，当該ウェブページの左上に記載された製品名から想起するものであって，被告標章２から想起するものではないと認められる。
(ｴ)したがって，被告標章２が甲４８ないし５７，５９ないし６７のウェブページにおいて被告商品の自他商品識別機能・出所表示機能を果たす態様で用いられているものと認めることはできないから，上記ウェブページにおける被告標章２の使用は，被告商品に関し，商標としての使用（商標的使用）に当たらない。
エ甲６８ないし８４について
(ｱ)前記(4)エのとおり，甲６８ないし８４は，被告商品のうち，別紙被告商品目録記載２０ないし３６の各商品の技術仕様（スペック）を説明，紹介するウェブページの一部であり，被告標章２は，「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋボタン」又は「ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ２」との表示の中で表示されているものであるところ，これは，「ＯＳ」「プロセッサー」，「チップセット」等の項目と並列して表示されている「ワンタッチボタン」や「ソフトウェアプリインストール／プリロード」，「主なソフトウェア」との項目の後の，上記の項目の具体的内容を列挙した表示の中で使用されているものであるから，当該表示は，当該被告商品が，その技術仕様の一部として，「ＱｕｉｃｋＬｏｏｋボタン」との名称のワンタッチボタンや，「ＨＰＱｕｉｃｋＬｏｏｋ２」との名称のソフトウェアを搭載していることを表示するものとして使用されているものと認められる。
(ｲ)そうすると，甲６８ないし８４に接したコンピュータ商品の需要者は，被告標章２につき，当該被告商品に搭載されているワンタッチボタン又はソフトウェアの名称を表示するものと認識するにとどまるものであって，コンピュータ商品である当該被告商品そのものの出所については，各ウェブページ左上に表示されている各製品名から想起し，被告標章２から想起するものではないと認められる。(ｳ)したがって，被告標章２が甲６８ないし８４のウェブページにおいて被告商品の自他商品識別機能・出所表示機能を果たす態様で用いられているものと認めることはできないから，上記ウェブページにおける被告標章２の使用は，被告商品に関し，商標としての使用（商標的使用）に当たらない。
(4)原告の主張について
ア原告は，被告商品に被告ソフトウェアが搭載又はインストールされることにより，被告商品と被告ソフトウェアが結合して一つのまとまったデータアクセスシステムを構成し，これが，取引市場において多数存在する他社同種のコンピュータシステムとの間で，被告各標章を識別標章として選択され，識別されると主張するが，被告各標章が，被告商品の機能又は被告ソフトウェアの名称を意味又は表示するものとして使用されているにすぎないことは前記のとおりであり，これらがデータアクセスシステム全体を示す標章として使用されていることを認めるに足りる証拠はない。
イまた，原告は，被告各標章は被告ソフトウェアの名称として用いられているものであるところ，被告ソフトウェアは，被告商品に搭載又はインストールされた後も独立商品性を有し，かつ，その存在が明示されるものであって，被告各標章は，被告ソフトウェアが被告商品に搭載又はインストールされた後も，被告ソフトウェアの識別標章として機能するものであり，コンピュータの需要者は，被告各標章で識別される被告ソフトウェアが搭載又はインストールされたコンピュータを購入したいとの認識をもって被告商品を購入するものであるから，被告各標章は被告商品の商標として使用されていると主張する。


平成２９年５月１８日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２８年（ワ）第７１８５号意匠権侵害差止請求事件
口頭弁論終結日平成２９年３月９日
判        決
原      告                  株式会   社誠文   社同訴訟代理人弁護士          木   村   圭二郎同                          松井亮   行同補佐人弁理士              倉内義   朗同                          宇   治   美知子被      告                  株式会   社アー   テック同訴訟代理人弁護士          高橋英   伸同                          吉田興   平同訴訟代理人弁理士          内山邦   彦同                          岡田充   浩同補佐人弁理士              杉本勝   徳同                          辻   忠行
主        文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
１被告は，別紙「被告製品目録」記載の製品を製造し，譲渡し，譲渡の申出をしてはならない。
２被告は，前項の製品を廃棄せよ。
第２事案の概要
本件は，意匠に係る物品を植木鉢とする後記意匠権を有する原告が，被告による別紙被告製品目録記載の植木鉢（以下「被告製品」という。）の製造販売行為が同意匠権の侵害となると主張して，被告に対し，①意匠法３７条１項に基づき，被告製品の製造，譲渡，譲渡の申出の差止め，②同条２項に基づき，被告製品の廃棄を求めている事案である。
１前提事実（当事者間に争いがないか，後掲証拠又は弁論の全趣旨により明らかに認められる。）
(1)当事者
原告は，図書の出版及び販売，並びに，学校の教材の製造及び販売等を目的とする株式会社である。
被告は，図画，工作のための学習用教材の企画，販売，並びに，教育出版物，教育機器，玩具の製作販売及びレンタルを目的とする株式会社である。
(2)原告の有する意匠権
原告は，以下の意匠権（以下，「本件意匠権」といい，その登録意匠を「本件意匠」という）を有している（甲３，甲４）。
ア意匠登録番号          第１２４４１４９号イ出願日                平成１６年１２月２８日ウ登録日                平成１７年５月１３日
エ意匠に係る物品      植木鉢
オ本件意匠              添付公報のとおり（部分意匠）
(3)被告の行為
被告は，遅くとも平成２８年から，学童向けの植木鉢である被告製品を製造，販売するほか，被告の発行するカタログに掲載するなどしている（甲５，甲６）。
(4)被告製品の形状
被告製品の外観及び形状（以下「被告意匠」という。）は，別紙「被告製品目録」記載の各図のとおりである。
(5)本件に至る経緯
原告は，被告に対し，平成２８年３月１４日付け内容証明郵便を送付し，被告による被告製品の製造，譲渡等が本件意匠を侵害しているとして，警告を行った。被告は，同月３０日，被告意匠につき意匠登録を出願し（意願２０１６－００６９５０），同時に，平成２７年１２月２５日に被告製品の販売申出を行ったチラシにつき，新規性喪失の例外証明書を提出したが，被告自らが有する実用新案権の公報（実用新案登録第３２０３００６号）の図１ないし図５に記載している植木鉢を先行の公知意匠とする指摘を受けて，拒絶査定された（乙１４の１及び２，乙１６ないし乙１８，乙２１の１ないし３）。
原告は，平成２８年７月２２日，当庁に本訴を提起した。
２争点及び争点についての当事者の主張
本件における争点は，本件意匠と被告意匠とが類似するか否かである。
(1)原告の主張
ア本件意匠
本件意匠は，添付公報の図面において実線で表された図面からなる，植木鉢本体に形成された給水用のペットボトル保持部の形状に関する部分意匠である。本件意匠の基本的構成態様及び具体的構成態様は，別紙「本件意匠の形状」の「原告主張」欄記載のとおりである（別紙「本件意匠の構成態様説明図（原告）」参照）。なお，被告が指摘する本件意匠の【参考斜視図】と【Ｂ－Ｂ断面図】の差異は，本件意匠の意匠公報を全体としてみたときに，誤記であることが明らかであるから，本件意匠の特定に影響を与えるものではない。
イ被告意匠
被告意匠の基本的構成態様及び具体的構成態様は，別紙「被告意匠の形状」の「原告主張」欄記載のとおりである（別紙「被告意匠の構成態様説明図（原告）」参照）。
ウ本件意匠と被告意匠との類否
(ｱ)登録意匠とそれ以外の意匠が類似であるか否かの判断は，需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものであるところ，その判断に当たっては，意匠に係る物品の性質，用途，使用態様，さらには公知意匠にない新規な創作部分の存否等を参酌して，需要者の注意が惹き付けられる部分を要部として把握した上で，両意匠が要部において構成態様を共通にするか否かを中心に観察し，全体として美感を共通にするか否かを判断すべきであるとされている。本件意匠に係る物品及び被告製品は，いずれも学童向けの植木鉢であり，その主たる需要者は，学童及び学童が所属する小学校等の初等教育機関の教員である。したがって，本件意匠と被告意匠の類否判断においては，学童及び初等教育機関の教員の視覚を基準とすべきである。また，本件意匠に係る物品及び被告製品はいずれも植木鉢であり，その主たる用途，使用態様の特徴は，植木鉢に給水するために，ペットボトルの飲み口を下側にしてペットボトルを倒立状態で挿入し，これを保持する点にあることから，本件意匠と被告意匠の類否を判断する上でも，このような用途，使用態様を参酌する必要がある。
(ｲ)本件意匠の要部
本件意匠は，その用途，使用態様から，基本的に上方から見下ろされることとなる。


また，本件意匠に係る植木鉢は，本件意匠登録以前の公知意匠が本件意匠と全く異なるデザインであり，多少近い実用新案（乙４）であっても，着脱可能な容器ホールダーがデザインされているものであるから，従前の植木鉢と大きく異なる特徴は，植木鉢にペットボトル挿入部が一体となって設けられた点にある。そうすると，その需要者である学童及び初等教育機関の教員は，本件意匠に係る植木鉢を見る際，植木鉢の上方に従前の植木鉢と比較して新しく設置されたペットボトル挿入部に注意を惹き付けられるということができる。したがって，本件意匠の要部は，ペットボトル挿入部の円形の中心が，植木鉢の背面の両角を結んだ線上付近に位置するように形成され，かつ，植木鉢の背面の中央付近で，ペットボトル挿入部の円形部分の植木鉢の内側への侵入範囲と外側への突出範囲とが概ね同等程度となっている点である。
(ｳ)類否
ａ基本的構成態様
本件意匠と被告意匠の基本的構成態様は，共通している。
ｂ具体的構成態様
①本件意匠におけるペットボトル挿入部は，平面視で円形をし，植木鉢の背面の両角を結んだ直線上の中心に位置し，円形部分の植木鉢の内側への侵入範囲と外側への突出範囲とが概ね同等程度となっており，被告意匠におけるペットボトル挿入部分も同様であり，両者は類似している。
②本件意匠における内側侵入部は，ぺットボトル挿入部の外周に沿う形で形成された部分と，土入れ部背面の上縁を折り返した部分とからなるところ，被告意匠における内側侵入部分も同様であり，両者は類似している。なお，本件意匠と被告意匠とでは，被告意匠の内側侵入部分の外縁が，ペットボトル挿入部分の円形に概ね沿いつつも，平面視で台形の形をしている点，及び，垂下して土入れ部背面を形成している下縁に４本のスリットが形成されている点で一応の差異点が認められるが，本件意匠の要部におけるものではなく，需要者の美感に影響を与えない。
③本件意匠における外側突出部は，植木鉢の外側に向かって，内縁がペットボトル挿入部の円形の外周を形成し，かつ，外縁が緩やかなカーブを描いて植木鉢の外側に突出する形状で形成されているところ，被告意匠における外側突出部分も同様であり，両者は類似している。
なお，本件意匠と被告意匠とでは，本件意匠の外側突出部及び被告意匠の外側突出部分の外縁に形成された段差の点，及び，背面視したところ，本件意匠の下垂が内側に湾曲して形成されているのに対して，被告意匠は長方形型で形成されている点で一応の差異点が認められるが，本件意匠の要部におけるものではなく，需要者の美感に影響を与えない。
ｃ小括
以上から，本件意匠と被告意匠とが類似していることは明らかである。
ｄ被告の主張について
本件意匠及び被告意匠の各基本的構成態様及び具体的構成態様については，そのように細かく分節する必要性はないものの，本件意匠と被告意匠との間に，被告の指摘する差異点があることは概ね認める。しかし，これらの差異点は，瑣末な違いであり，需要者である学童及び初等教育機関の教員の注意を惹くものではなく，全体としての美感に影響を与えるものではない。
(2)被告の主張
ア本件意匠
本件意匠の基本的構成態様及び具体的構成態様は，別紙「本件意匠の形状」の「被告主張」欄記載のとおりである（別紙「本件意匠の構成態様説明図（被告）」参照）。なお，本件意匠公報の【参考斜視図】及び【背面図】における「外側突出部」について中央部の高さと両側部の高さの比率が不一致であるなど，本件意匠について不明確で特定されていない部分がある。
イ被告意匠
被告意匠の基本的構成態様及び具体的構成態様は，別紙「被告意匠の形状」の「被告主張」欄記載のとおりである（別紙「被告意匠の構成態様説明図（被告）」参照）。
ウ本件意匠と被告意匠との類否
(ｱ)原告の主張は一般論としては認める。
(ｲ)本件意匠の要部
ａ原告の主張は否認ないし争う。
ｂ公知意匠
本件意匠の登録出願前に，植木鉢へ給水するために給水ボトル挿入用の円形孔部を形成したものは，意匠登録第１０９１１５４号公報（乙３），実用新案登録第３０９５５５６号公報（乙４），実開平６－５４号公報（乙５），特開２００３－１１１５２３号公報（乙６），特開２０００－３５４４３１号公報（乙７），特開平１１－８９４５４号公報（乙８），特開平１１－５６１３６号公報（乙９），特開平１０－１９１８１５号公報（乙１０）（以下それぞれ「乙１公報」，「乙２公報」などという。）等から公知である。
ｃ要部
本件意匠は，給水ボトル挿入用の円形孔部が形成された枠体部と土入れ部背面部に係る部分意匠であるから，需要者の注意を惹く意匠の要部としては，植木鉢の背面斜め上から見た給水ボトル挿入用の円形孔部が形成された枠体部であるとするのが妥当である。
そして，給水ボトル挿入用の円形孔部自体については，公知意匠にもあるありふれた構成であり，かつ，土入れ部背面部については需要者の注意を惹く構成とはなり難いから，本件意匠の要部は，円形孔部及び枠体部の具体的な構成である。すなわち，本件意匠の具体的構成態様エないしケのうち，「枠体部が外側枠体部と内側枠体部とから形成され，円形孔部における内側孔部の上端が外側孔部の上端より低い段差状であって，内側枠体部の上面が外側枠体部の上面よりも低い段差状に形成されるとともに，内側枠体部の厚みが外側枠体部の左右方向中央部の厚みより小さく形成され，内側枠体部の奥側形状が円弧状部に形成され，外側枠体部の下縁が円弧状に形成された構成」である。
なお，原告の主張は，部分意匠でない破線で描かれた本件意匠の構成でない部分（「植木鉢の背面の両角を結んだ線上」）を前提とするもので，誤りである。部分意匠として意匠登録を受けた部分が，物品全体の形態との関係において，どこに位置し，どのような大きさを有し，物品全体に対しどのような割合を占める大きさであるかは，破線によって具体的に示された形状等を参酌して定めるほかないとしても，部分意匠制度の趣旨から，部分意匠の類似判断において，意匠登録にかかる部分とそれに相当する部分の位置等の差異については，その趣旨を没却することがないよう，破線部の形状等や部分意匠の内容等に照らし，通常考え得る範囲での位置等の変更など，予定されていると解釈し得る程度の差異は，部分意匠の類否判断に影響を及ぼすものではない。
(ｳ)類否
ａ基本的構成態様


本件意匠と被告意匠とは，全て共通する。
ｂ具体的構成態様
（共通点）
①円形孔部は下端が面一に形成されている。
②円形孔部が形成された枠体部は外側枠体部と内側枠体部とを備えている。
（差異点）
①円形孔部
本件意匠は内側孔部の上端が外側孔部の上端よりも低い段差状に形成されているのに対し，被告意匠は，内側孔部の上端が外側孔部の上端よりも高く，かつ，中央孔部の上端が段差部分と丸み部とで形成されている。円形孔部は下端が面一に形成されている。
②枠体部
本件意匠は外側枠体部と内側枠体部とから形成されているのに対し，被告意匠は外側枠体部と内側枠体部と両枠体部を連結する中央枠体部とから形成されている。
③外側枠体部の下縁
本件意匠は円弧状に形成されているのに対し，被告意匠は水平状に形成されている。
④内側枠体部の奥側形状
本件意匠は円弧状部に形成されているのに対し，被告意匠は直線状部に形成されている。
⑤内側枠体部と外側枠体部の厚み
本件意匠は内側枠体部の厚みが外側枠体部の左右方向中央部の厚みの略２／３であるのに対し，被告意匠は内側枠体部の左右方向中央部の厚みが外側枠体部の左右方向中央部の厚みの略３／２である。
⑥中央枠体部の有無
本件意匠に無く，被告意匠に有る。
⑦内側枠体部の上面と外側枠体部の上面
本件意匠は内側枠体部の上面が外側枠体部の上面より低い段差状に形成されているのに対し，被告意匠は内側枠体部の上面が外側枠体部の上面より高く，中央枠体部の上面が内側枠体部の上面よりも低い段差部分と段差部分から外側枠体部の上面に及ぶ凸面部とで形成されている。
⑧土入れ部背面部の形状
本件意匠は水平断面が湾曲した湾曲板が若干末広状に垂下して形成されているのに対し，被告意匠は４本の縦方向のスリットが形成された平面板に形成されている。
(ｴ)小括
上記のとおり，本件意匠の要部において被告意匠と共通点はなく，本件要部に対応する被告意匠における「枠体部が外側枠体部と中央枠体部と内側枠体部とから形成され，円形孔部における内側孔部の上端が外側孔部の上端より高く，かつ，中央孔部の上端が段差部分と丸み部とで形成されて，内側枠体部の上面が外側枠体部の上面よりも高く，中央枠体部の上面が内側枠体部の上面よりも低い段差部分と段差部分から外側枠体部の上面に及ぶ凸面部とで形成されるとともに，内側枠体部の左右方向中央部の厚みが外側枠体部の左右方向中央部の厚みより大きく形成され，内側枠体部の奥側形状が水平状に形成され，外側枠体部の下縁が水平状に形成された構成」の本件意匠との差異点の印象は，共通点の印象を凌駕し，異なる美感を与えるものである。本件意匠が控えめで変化に乏しいシンプルな美観を看者に与えるのに対し，被告意匠は威圧的で変化に富む美感を看者に与えるものであり，したがって，被告意匠は本件意匠に類似するものではない。
第３当裁判所の判断
１登録意匠とそれ以外の意匠との類否の判断は，需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行うものとされており（意匠法２４条２項），この類否の判断は，両意匠を全体的に観察することを要するが，意匠に係る物品の用途，使用態様，更には公知意匠にない新規な創作部分の存否等を参酌して，当該意匠に係る物品の看者となる需要者が視覚を通じて注意を惹きやすい部分を把握し，この部分を中心に対比した上で，両意匠が全体的な美感を共通にするか否かによって類否を決するのが相当であると解される。
２本件意匠及び被告意匠
添付公報，甲５及び６並びに弁論の全趣旨によれば，本件意匠は，別紙「本件意匠の形状」の「裁判所の認定」欄記載の，被告意匠は，別紙「被告意匠の形状」の「裁判所の認定」欄記載のとおりであると認められる。なお，本件意匠が特定されていない旨の被告の指摘は，添付意匠公報の図面を合理的に解釈すれば，背面図における外側枠体部の下端が下に向かって凸状となっている部分は誤記と理解されることから，特定を欠くものではない。
３本件意匠の要部
(1)本件意匠に係る物品である植木鉢の用途，使用態様等本件意匠に係る植木鉢は，給水用のボトルを倒立状態で保持するための保持孔が背面側のフランジ部に形成されたものである。（甲４）そして，本件意匠に係る植木鉢が，主として，学童向けのあさがお等の育成に用いられるものであることからすれば，本件物品の需要者は，学童あるいは初等教育機関の教員であるといえる。これらの需要者は，植物の世話をしたり，給水用の容器であるペットボトル等を入れ替えたりすることから，植木鉢を背面の斜め上から見下ろすことになるため，本件意匠においては，その上部に主として注目するものと考えられる。
(2)公知意匠
乙３公報ないし乙１０公報には，本件意匠の登録出願前に，植木鉢へ給水するための給水容器，給水容器のホルダー，給水容器の保持具等として，給水容器挿入用の円形孔部を形成したものが記載されていることから，給水容器の挿入部の形状が円形孔部である意匠は公知であったと認められ，また，ペットボトル等本体が円柱状の給水容器を差し込む用途の物である以上，円形孔部はありふれた形状であるといえる。他方，これらの公報に記載された植木鉢へ給水を行うためのペットボトル等の給水容器やそのホルダー等は，植木鉢と連結された別の容器に設置されるもの（乙３公報，乙８公報，乙９公報，乙１０公報），植木鉢のフランジ部にホルダー等別部材を引っかけるもの（乙４公報，乙５公報），植木鉢内の土に差し込むもの（乙６公報）であり，乙７公報に記載されている植物栽培器は，栽培容器に溜めた養液において植物を栽培するもので，土を入れる栽培床に給水するものではないが，細長い形状の植物栽培器の上部に設置する細長い栽培枠体の一端に養液収納容器（養液タンク）の取付部が形成され，酸素供給手段を装着する部分を置いて隣接するその余の部分に土入れ部である栽培床が形成されており，養液収納容器の取付部と土入れ部である栽培床が，栽培枠体として一体となっているものであることが認められる。
(3)要部の認定


本件意匠の物品にかかる植木鉢の用途，需要者の注目する部分のほか，上記(2)の公知意匠からすれば，本件意匠の基本的構成態様における給水ボトル挿入用の円形孔部は，公知の意匠であって新規な形態とは認められず，また，公知の意匠として，土を入れる容器と水分を供給する容器を取り付ける部分とが同一の枠内で一体となったものがあることからすれば，本件意匠において新規で創作性の認められる部分は，給水容器の保持部が植木鉢の内側に入り込む形で一体となっている形状，すなわち，円形孔部が植木鉢の背面の上方に内側に侵入する状態で内側枠体部及び土入れ部背面部が形成され，円形孔部の一部が外側に突出する状態で外側枠体部が形成されている点にあるといえる。
そして，上記(1)のとおり，本件意匠の物品に係る植木鉢において，需要者は通常植木鉢の背面の斜め上から見るもので，本件意匠の上部である円形孔部及びその周辺の意匠に注目することからすれば，枠体部の奥になって見えなくなる土入れ部背面部を除いた，植木鉢の背面上方に形成された給水ボトル保持部を形成する枠体部の形状が要部であるといえる。
この点，原告は，本件意匠の要部は，円形孔部の中心が植木鉢の背面の両角を結んだ線上付近に位置するように形成され，かつ，植木鉢の背面の中央付近で円形孔部の内側への侵入範囲と外側への突出範囲とが概ね同程度となっている点である旨主張する。確かに，本件意匠は，それまでの公知意匠にない，給水容器の保持部が植木鉢に入り込む形で一体となった形状である点において新規であるが，給水ボトル保持部の内側が円形孔部であることはありふれた形態であることからすれば，原告の主張は植木鉢の背面と枠体部の位置関係だけをいうに等しいものであり，上記のとおり，需要者が斜め上から見る場合，原告が主張するような円形孔部と植木鉢のフランジ部との位置関係だけでなく，給水ボトルの保持部がどのような形をしているかについても注目するはずであり，それを加味して全体として美感を形成しているといえることからすれば，原告の主張は採用できない。また，被告は，外側枠体部の下端の形状についても要部である旨主張するが，植木鉢の背面上方から見た場合，外側枠体部の下端は死角となる部分であり，上から給水ボトルを差し込む際も下端の形状を見ることはないから，この点を要部とみることはできない。
４本件意匠と被告意匠との対比
(1)基本的構成態様
本件意匠と被告意匠の基本的構成態様は共通している
(2)具体的構成態様
本件意匠と被告意匠との主な共通点と差異点は次のとおりである。
ア共通点
円形孔部が形成された枠体部は，植木鉢背部の内側に侵入して形成された内側枠体部と，外側に突出して形成された外側枠体部を備えており，内側枠体部は植木鉢
背面が折り返されて形成されている点
イ差異点
(ｱ)円形孔部
本件意匠は，内側孔部と外側孔部から構成され，内側孔部の上端が外側孔部の上端よりも低い段差状に形成されているのに対し，被告意匠は，内側孔部，外側孔部及び中央孔部から構成され，内側孔部の上端が外側孔部の上端より高く，かつ，内側孔部の上端は僅かな垂直の段差を挟んでなだらかに外側に凸の円弧状となっている中央孔部によって外側孔部の上端に連結されている点
(ｲ)枠体部
①本件意匠は，内側枠体部と外側枠体部から構成されているのに対し，被告意匠は，内側枠体部，外側枠体部及び中央枠体部から構成されている点②内側枠体部の上部は，本件意匠においては内側孔部の円弧に沿って形成されているのに対し，被告意匠においては内側孔部の円弧を取り囲むように，略台形に
形成されている点
③外側枠体部は，本件意匠においては外縁が緩やかな円弧状に形成されているのに対し，被告意匠においては，平面視において植木鉢背面部から外に張り出すよ
うになだらかな山状の形を形成している点
④本件意匠は，内側枠体部の上面が外側枠体部の上面より低い段差状に形成されているのに対し，被告意匠は，内側枠体部の上面が外側枠体部の上面より高く，中央枠体部の上面が内側枠体部の上面から外側枠体部の上面を連結する外側に凸の
円弧状に形成されている点
⑤本件意匠は，外側枠体部の下端が上方に凸の緩やかな円弧状となっているのに対し，被告意匠は，外側枠体部の下端が水平となっている点
(ｳ)土入れ部背面部
本件意匠は，内側枠体部の上縁が折り返された背面視奥側から円弧状に湾曲した湾曲板が垂下して形成されているのに対し，被告意匠は，内側枠体部において折り返された背面視奥側の水平状部から平面状に垂下した平面板が形成されている点
(3)類否
ア以上を踏まえて検討すると，上記のとおり，本件意匠と被告意匠は，基本的構成態様が共通しているところ，土入れ部背面部自体は要部ではないが，植木鉢の背面上方に円形孔部が形成された枠体部は本件意匠の要部であることからすれば，円形孔部が形成された枠体部が植木鉢背部の内側に侵入して形成された枠体部を有する本件意匠と被告意匠とは，一定の美感の共通性が生じているといえる。しかし，本件意匠の要部である枠体部の具体的形状において，両意匠は多くの点で異なっている。すなわち，本件意匠と被告意匠は，内側枠体部，外側枠体部がある点については共通するものの，本件意匠においては内側枠体部も外側枠体部も円形孔部の円弧に沿うようにほぼ円形であるのに対し，被告意匠は，平面視において，内側枠体部は略台形状で直線的な形状であり，外側枠体部についてもなだらかな山状の形で，その稜線部分が直線状であることから，その印象は異なっている。また，本件意匠においては，内側枠体部の上面が外側枠体部の上面に比して低い段差状に形成されているのに対し，被告意匠においては，内側枠体部の上面が外側枠体部の上面より高く，しかも，両者の間に中央枠体部が構成され，中央枠体部の上面が内側枠体部の上面から外側枠体部の上面を連結する外側に凸の円弧状に形成されていることから，両者の枠体部の上面の凹凸は異なっており，上から見た印象を異なるものとしている。


平成２５年１１月１２日判決言渡
平成２５年(行ケ)第１００６１号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２５年１０月２９日
判                決
原            告        たいま   つ食品   株式会   社原            告        マルシ   ン食品   株式会   社原            告        株式会   社丸一   オザワ原告ら訴訟代理人弁護士八        掛      俊      彦
八      掛      順      子
弁理士岩        田              敏
岩      田      享      完
被            告        越後製   菓株式   会社訴訟代理人弁護士        高      橋      元      弘
末      吉              亙
弁理士        中      島              淳
清      武      史      郎
坂      手      英      博
小      田      富士    雄
吉      井      雅      栄
主                文
原告らの請求を棄却する。
訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及   び理由
第１原告らの求めた判決
特許庁が無効２０１２－８０００３９号事件について平成２５年１月２９日に
第２事案の概要
本件は，特許無効不成立審決の取消訴訟である。争点は，①発明未完成，②実
１特許庁における手続の経緯
被告は，発明の名称を「餅」とする特許第４１１１３８２号（以下「本件特許」原告らは，平成２４年３月３０日，本件特許について無効審判を請求した（無特許庁は，平成２５年１月２９日，「本件審判の請求は，成り立たない。」と２本件発明の要旨
本件発明の要旨は，特許第４１１１３８２号公報（甲２３）の特許請求の範囲に記載された下記のとおりである（Ａ～Ｆの分説記号は裁判所が付した。）。Ａ焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に，この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に長さを有する一若Ｂこの切り込み部又は溝部は，この立直側面に沿う方向を周方向としてこの周方向に一周連続させて角環状とした若しくは前記立直側面である側周表面の対向Ｃ焼き上げるに際して前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上がり，最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制するよＤ餅。
Ｅ焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の載置底面又は平坦上面ではなくこの小片餅体の上側表面部の立直側面である側周Ｆ請求項１記載の餅。
（以下，請求項ごとに「本件発明１」などといい，請求項１，２を併せて「本３審判で主張された無効理由
審判で主張された無効理由は，以下のとおりである。
(1)無効理由１（発明未完成）
本件発明は，構成Ａ及びＢである「切り込み部又は溝部」（スリット）を設けることで，スリットの「上側が下側に対して持ち上がって，最中やサンドウイッ化変形することで，膨化による外部への噴き出しを抑制する」という構成（構成Ｃ）の技術内容が，当業者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていないため，発明として
(2)無効理由２の１（実施可能要件違反）
甲２及び３の実験結果及び報告書から，スリットの存在が必ずしも膨化に伴う噴き出しの抑制に結び付かないといわざるを得ず，餅の焼き方や材質などについての付帯条件が必要であるところ，本件明細書の発明の詳細な説明には，付帯条「膨化した中身」を餅としての実体を有する澱粉質のものと解釈した場合，「最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされて明には，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されて
(3)無効理由２の２（明確性要件違反）
本件発明の「膨化した中身」及び「焼板状部」は，具体的に何を意味するか不
４審決の理由の要点
審決は，以下のとおり判断した。
(1)無効理由１（発明未完成）について
本件発明は，スリットを設けることで，スリットの「上側が下側に対して持ち上がって，最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に，膨化した中身が，サンドされている状態に膨化変形することで，膨化による外部への噴き出しを抑制する」という構成の技術内容が，当業者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されているといえ，未完成発明であるとはいえず，本件特許は，特許法２９条１項柱書の「発明」に該当するから，特許法１２３条１項２号に該当し無効である，とすることはできない。(2)無効理由２の１（実施可能要件違反）について本件明細書の発明の詳細な説明は，当業者が本件発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているといえるから，本件特許は，特許法３６条４項１号に規定する要件を満たしており，特許法１２３条１項４号に該当し無効である，とすることはできない。
(3)無効理由２の２（明確性要件違反）について
本件発明は明確であり，本件特許は，特許法３６条６項２号に規定する要件を満たしているから，特許法１２３条１項４号に該当し無効である，とすることはできない。
第３原告ら主張の審決取消事由
１取消事由１（発明未完成に関する認定判断の誤り）
(1)最中サンドウイッチ要件の無視


審決は，「本件発明で，焼き網に垂れ落ちるほどの噴出しが抑制できるメカニズムを考察すると，側面にスリットを入れた本件発明の餅は，主として上下方向から加熱するのが通常であるオーブントースターで焼き上げた際に，直接放射熱餅を膨らませ，内部の圧力に餅の表面が耐えられなくなると，上下面よりも放射熱が直接当たりにくいため焼けて固くなるのが遅いと考えられる側面に設けられら極自然に考えられることである。」と認定した上で，「以上のとおり，本件明細書及び図面の記載から，本件発明の餅は，焼き上げた際に，内部に空洞ができ態に持ち上がる場合が多い）のように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形し，焼き網に付着するほどの餅の噴出しを抑制できるものであることが理解できる。」としているが，「内部に空洞ができ外部へのや片持ち状態に持ち上がる場合が多い）のように上下の焼板状部の間に膨化したスリットの設定による効果は，単に「スリットの上側が持ち上がること」をもって直ちに生じるものではなく，①切り込み部の上側が下側に対して持ち上がる，②膨化した中身が上下の焼板状部の間にサンドされ，餅は最中やサンドウイッチのような形状に膨化変形する（最中サンドウイッチ要件），③（膨化をこのよう導くことによって）餅の中身の外部への噴き出しを抑制する，のように，「最中」決は，本件特許請求の範囲に明確に記載され，しかも，本件特許の出願過程にお噴き出しの「抑制」という点だけしか考慮しておらず，「最中やサンドウイッチしたがって，審決は本件特許の構成Ｃの解釈を誤ったものである。(2)「片持ち」状態は本件特許請求の範囲に属さない「最中やサンドウイッチのような形状」とは，「最中」「サンドウイッチ」い間に，中身（餡，ハム・卵・野菜など）を詰めたり挟みこんだりする形状をいうり，その結果４側面全部が持ち上がらなければ「最中」「サンドウイッチ」形状にはならない。本件明細書には，｢最中｣「サンドウイッチ」という他に「焼きはまぐりができあがったようなやや片持ち状態に開いた貝のような形状」のものもできるとの記載があるが，焼きはまぐりは蝶番（ちょうつがい）部分を支点として口が開くのであって，支点である蝶番部分は常に閉鎖していて，開くことはなのうちの１か所しか上側が持ち上がらない状態をいい（隣接２箇所も引き摺られ側面）のうちの１か所しか上側が持ち上がるにすぎず，持ち上がった側の反対側は持ち上がらず，そのような持ち上がり方をした形状は，「最中」「サンドウイという概念に含まれない。そのように焼き上がった餅は，被告が主張する「均一きない。したがって，「片持ち形状」になる場合は，本件特許請求の範囲にからもともと，「片持ち形状」という膨化は，餅を焼けば常に発生する現象であり，それは側面に切り込み部があるなしにかかわらない。餅を焼けば，そのほとんどが「片持ち」状態になることは，本件特許の出願時においても公知の事実であっサンドウイッチのような状態」に含まれるという解釈があるとしても，特許請求の範囲の解釈上，公知の事実は除外すべきであるので，「片持ち状態」の膨化変本件特許の出願過程をみても，本件特許出願時の特許請求の範囲には最中やサ２７日にした審判請求に伴う２通の手続補正書（平成１８年３月２９日付）のうち，明細書の全文補正にかかる補正書（甲２０）において，①最中やサンドウイッチのような上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態，あるいは②焼きはまぐりができあがりつつあるようなやや片持ち状態に開いた貝のような形状の膨化変形の状態のうち，①の状態のみを加えて構成を限定し，審判請求の理由にかかる補正書（甲２１）において，①のみを構成に加えることを明言このように，被告は，「片持ち状態」を外して｢最中やサンドウイッチ状態｣に「特本件特許において「片持ち状態」は「最中やサンドウイッチのような状態」（最中やサンドウイッチの上下の皮やパンがほぼ平行状態で中身を挟む状態）という概念の適用範囲内，すなわち，｢最中｣及び「サンドウイッチ」という概念の外延サンドウイッチのような状態」には含まれないというべきである。審決は，この点については一切判断せず，したがって，「片持ち」はすべて「最中やサンドウ(3)噴き出し部位の特定ということについて
審決は，本件明細書及び図面の記載から，「餅を焼いて食べる場合，加熱時の膨化によって内部の餅が外部へ突然膨れ出て，焼き網に付着することが多い」という問題があったが，「膨化による噴出し部位は特定できず制御することはできなかったことを課題として認識し，切り込み（スリット）の設定によって，噴出し位置を特定でき，しかも焼き途中での膨化による噴出しを制御できる」ように下方向から加熱するのが通常であるオーブントースターで焼き上げた際に，直接放射熱が当たる上面及び底面に比べて，放射熱が直接当たりにくい側面にスリットが設けられているため，加熱に伴い餅内部の水が水蒸気となりかつ空気が膨張して，餅を膨らませ，内部の圧力に餅の表面が耐えられなくなると，上下面よりも放射熱が直接当たり焼けて固くなるのがおそいと考えられる側面に設けられたるほどの餅の噴出しが抑制されることは本件明細書の記載及び自然法則から極自本件発明の特徴に「噴き出しを抑制すること」（すなわち噴出をしないこと）矛盾している。審決は，矛盾した明細書の記載を何の疑問もなくそのまま本件発(4)構成Ｃの技術内容を具体的に裏付ける証拠がない審判手続において提出された餅の焼成実験結果は，ア（原告実験１，甲３，１告実験３，甲８）の４つである。
審決は，これらの実験結果に関して，①ア及びイの実験結果は，オーブントーする作用効果の関係に一定の寄与があることを示している，②ウ及びエの実験結ている，と評価した上で，「実験結果を総合的にみて，スリットを設けることで，スリットの「上側が下側に対して持ち上がって，最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に，膨化した中身が，サンドされている状態に膨化変形する業者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されていることが（実験結果により）裏付けられたとしかし，「スリットの上側が下側に対して持ち上がり，内部に空洞が生じ，結果的に外部への噴出力が減少する」という理論は実際に常に発生するわけではない。「上方向への膨化が大きい」ということと「（横方向への）噴き出しが抑制被告実験１には，①マイコン制御の特殊なオーブントースターである「ＥＴ－ＲＵ２５」型を選択した点（マイコン制御によって加熱と切断が繰り返されるの使ったのではないかとの疑念が強い点，③オーブントースター内の餅の置き方（説明書の図面では「縦置き」になっているのに，被告実験１では「横置き」されており，当然焼き上がり具合が異なる。置き位置についての説明もないが，庫内のしたがって，審決の上記認定は誤っている。


(5)スリットを入れることにより餅は過大膨化することの看過餅にスリットを入れると，上方向への膨化が激しく，スリットの作用で「完全に開いた焼きはまぐり」のようになってしまい，「最中やサンドウイッチのような形状になって，従来にない非常に食べ易く，また食欲をそそり，また美味しくは発生しない絵空事であることがわかる。これは，明細書の記載とは逆に，スリ
(6)杵つき餅では本件発明の課題解決はできない
餅の膨化と水分との間には相関関係がなく，餅の膨化は，ほぼ気泡含量のみに象をミキサー餅や練り出しで作られた餅に限定しなければ，発明は完成していな
(7)まとめ
以上のとおり，本件発明においてスリットを設けることで「スリットの上側がに，膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで，膨化による外的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとしてしたがって，本件発明は発明として未完成であるので，特許法２９条１項柱書にいう「発明」に該当しないものであり，本件特許は同法１２３条１項２号によ
２取消事由２（実施可能要件違反）
本件発明において，スリットが餅の膨化に伴う噴き出しの抑制に寄与するとい業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていなければしたがって，本件発明は，特許法３６条４項１号の規定する要件を満たしてお
３取消事由３（明確性要件違反）
本件発明の特許請求の範囲に記載された「膨化した中身」及び「焼板状部」がしたがって，本件発明は，特許法３６条６項２号の規定する要件を満たしておらず，本件特許は同法１２３条１項４号により無効とすべきであるところ，審決
第４被告の反論
被告は，原告主張の取消事由１ないし３を一括して，以下のとおり反論する。１原告らは，構成Ｃの文言，本件明細書の記載，及び出願経過より，切り込み部等の上側が下側に対して持ち上がるだけでは，最中やサンドウイッチのようしかし，構成Ｃの文言，本件明細書の記載，及び出願経過を見ても，「焼き網に載置して焼き上げて食する輪郭形状が方形の小片餅体である切餅の載置底面又下単に「側周表面」という。）の切り込み部等の上側が下側に対して持ち上がることで，最中やサンドウイッチのような形状に膨化変形することが記載されており，切り込み部等の上側が下側に対して持ち上がることに加えて，何らかの変化がないと，最中やサンドウイッチのような形状に膨化変形することはないことは本件明細書【００１７】，【００１８】段落には，側周表面に設けられた切り以上のとおり，原告らの主張は失当である。
２原告らは，構成Ｃの「最中」や「サンドウイッチ」には「片持ち」状態はしかし，片持ち状態のサンドウイッチも存在する。また，本件明細書【００２合も多い）」と記載されており，図２には，本件発明の第一実施例（切餅に適用した一実施例）を示す焼き上がり状態の斜視図として，片持ち状態に持ち上がる減少して，焼き網に垂れ落ちるほどの餅の噴き出しが抑制されるという作用効果が生ずるものであり，片持ち状態においても，かかる作用効果が生じるのであるから，最中やサンドウイッチに片持ち状態が含まれないとする根拠はない。出願丸餅が共に記載されていたこともあり，発明の詳細な説明において，焼き上げるに際して膨化した状態を表現するため，焼きはまぐり，サンドウイッチ又は最中態を含むと記載されていた。このような経緯を考慮すると，本件発明の特許請求したがって，構成Ｃの「最中」や「サンドウイッチ」には「片持ち」状態が含３原告らは，「本件発明の特徴に「噴き出しを抑制すること」（すなわち噴出をしないこと）を主張しながら，「噴出部位の特定」を特徴とすることは相反しかし，本件発明は，この切り込み部等を側周表面に設けることで，割れの契４(1)原告らは，構成Ｃの技術内容を具体的に裏付ける証拠がないと主張する。しかし，本件発明は，切餅の側周表面に切り込み部等を形成し，焼き上がり時２４）は，本件発明において，側周表面に切り込み部を設けることによって，焼き上げるに際して切り込み部の上側が下側に対して持ち上がり，最中やサンドウており，構成Ｃの技術内容を具体的に裏付けている。別の被告による実験（被告より低くなることが検証されており，構成Ｃの技術内容が具体的に裏付けられてまた，切餅の側周表面に切り込み部等を形成し，焼き上がり時に，上側が持ち(2)原告らは，原告たいまつ食品株式会社（以下「原告たいまつ」という。）による原告実験１（甲３）から，側周表面に切り込み部を設けた切餅は，①７０しかし，原告実験１は，切餅の側周表面に切り込み部のない切餅として原告たいまつ製造の切餅を，当該切り込み部のある切餅として被告製造の切餅を用いてない切餅と，当該切り込み部のある切餅との作用効果を比較することはできない。また，原告たいまつが「軟化噴き出し」が生じているとする基準が適切ではない。同実験における，長辺と短辺，高さの測定方法が不明であるばかりか，そもそも長辺×短辺という２つの数値では，正確な面積ではないなど，その実験結果は信(3)原告らは，被告実験１において用いたマイコン制御のオーブントースタしかし，オーブントースターがマイコン制御であるか非マイコン制御であるか(4)原告らは，被告実験１に用いた切餅は，当該報告書に記載された条件の切餅ではなく，「いわば出来たてほやほや餅を直ちに焼いた」ものだと主張する。しかし，原告らの主張は単なる邪推であって，何ら根拠のない批判である。ま原告らは，原告実験２（甲１８）を根拠に，製造２か月後の切餅であると，側しかし，同実験から理解されるのは，まず，原告たいまつ製造の切餅は膨化の示されているだけではなく，当該切り込み部のない切餅と比較しても，上下への膨化度合いが高い。側周表面に設けられた切り込み部によって，本件発明の作用また，原告実験２（甲１９）は，「老化が安定しておらずミセル化の弱い餅」げた実験であるとするが，サンプル数も少なく，しかも，「噴出し」「有」とす(5)原告らは，「横置き」で実験をした被告実験１の結果は妥当ではないと主張する。


しかし，実験で用いられたオーブントースターの説明書は，単なる図，いわば例示として「縦置き」となっているものであって，その他の説明文書を見ても「縦したがって，「横置き」で実験したとしても，何ら不当なことはない。(6)原告らは，被告実験１を検証した甲３８から，噴き出しがあれば，膨化度も高いとして，上下方向に膨化することで，焼き網に付着するほどの膨化によしかし，側周表面に切り込み部を設けた切餅において，焼き網に付着するほどの膨化による外部への噴き出しが生じてしまうのは，上下方向への膨化によってじる場合には，最大限まで上下方向に膨化するとともに，かかる膨化により吸収しきれない圧力が横方向に働き，面積が広くなることもあり得ることで，当該噴き出しが生じていない切餅と比較して，上下への膨化度合いが高いことはむしろむしろ，側周表面に切り込み部を設けた切餅と設けない切餅とを比較して，上下への膨化の度合いや面積を比較することで，本件発明の作用効果が生じること込み部を設けた切餅の高さは，切り込み部がない切餅の高さよりも高いが，その面積は逆に小さいという結果となっており，上下への膨化が大きいほど，横方向５原告らは，切餅の側周表面に切り込み部を設けることで，「完全に開いた焼きはまぐり」のようになってしまうことから，「最中やサンドウイッチのような形状になって，従来にない非常に食べ易く，また食欲をそそり，また美味しくしかし，かかる原告らの主張は，「最中」「サンドウイッチ」という形状に関
第５当裁判所の判断
１取消事由１（発明未完成）について
(1)本件明細書の記載
ア本件明細書（甲２３）には，餅の膨化による外部への噴き出し，及び従来，オーブントースターや電子レンジなどで餅を焼いて食べる場合，加熱時の膨化によって内部の餅が外部へ突然噴き出して下方へ流れ落ち，焼き網に付着出し部位も特定できず，膨化による噴き出しを制御することができなかった（【０本件発明においては，切餅に切り込み部又は溝部（切り込み）を設けることにより，噴き出し位置を特定することができ，また，切り込みを長さを有するものとすることにより，膨化による噴出力（噴出圧）を小さくすることができるため，切り込みを，周方向に連続して形成してほぼ環状としたり，側周表面に周方向成したりすることで，膨化によって，切り込みの上側が下側に対して持ち上がる。化した中身がサンドされている状態（やや片持ち状態に持ち上がる場合も多い。）に自動的に膨化変形する（【００１５】，【００１７】～【００１９】，【００イ①オーブントースターは，通常，上下方向から加熱するものであるこくなり，膨化すること（甲１）は，いずれも技術常識である。このような技術常識を踏まえると，本件明細書の上記記載は，以下のように理解することができる。オーブントースターで切餅を焼く場合，上下方向から加熱されるため，切餅の軟化するとともに，切餅の内部に含まれる水分が蒸発して水蒸気となる等により，切餅の内部空間の圧力が高くなり，膨化する。その圧力が一定程度まで高くなると，その圧力に耐えられなくなった切餅の不特定の部位から，突然，内部の水蒸は，内部の軟化した餅も外部へ噴き出して下方へ流れ落ち，焼き網に付着するこ本件発明は，切餅の側周表面に所定の切り込みを設けたものであるが，このような切り込みは，切餅の内部空間を囲む餅の外側部分（固化する部分）の厚みを小さくするものであり，また，側周表面は，平坦上面及び載置底面と比べて固化このような相対的に強度が低い部分（切り込みが存在する部分）では，一定程みを長さを有するものとすれば，噴き出しの生じる部分の面積を大きくすることが可能であり，それにより，膨化による噴出力（噴出圧）を小さくすることができるため，内部の水蒸気等が外部へ噴き出したり，あるいは，さらに内部の軟化また，相対的に強度が低い部分（切り込みが存在する部分）は，一定程度の圧みが存在する部分が変形して伸びることにより，切り込みの上側が下側に対して持ち上がることになる。その持ち上がりにより，最中やサンドウィッチのようなこのような膨化変形によれば，切餅の内部空間の体積は大きくなり，その分だけ圧力が高くなるのを抑えられること，また，それにより，膨化による噴出力（噴出圧）が大きくなるのも抑えられることは明らかであるから，上記のように膨化変形することでも，焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しを一定程度抑制できるこウ以上によれば，本件発明における「焼き上げるに際して前記切り込み下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形することで膨化による外部への噴き出しを抑制する」について，以下のとおり認めることが側周表面に所定の切り込みを設けた切餅をオーブントースターで焼くと，切餅の内部が軟化するとともに，切餅の内部に含まれる水分が蒸発して水蒸気となる等により，切餅の内部空間の圧力が高くなり，膨化するが，その圧力によって切がる場合も多い。以下同じ。）に自動的に膨化変形する。切餅の側周表面に所定の切り込みを設けたことにより，膨化による噴出力（噴出圧）を小さくすることができるため，上記切り込みを設けない場合と比べて，焼き網へ垂れ落ちるほど出力（噴出圧）が大きくなるのを抑えられるため，上記切り込みを設けない場合(2)試験結果について


ア原告らは，審決は，「最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形する」との要件を無視し，単に，切り込みの上側が下側に対して持ち上がり，切餅の内部に空洞ができるこンドされている状態に膨化変形する」ことと解釈しているが，このような解釈は，「最中やサンドウイッチのような状態」を単なる「膨化」の修飾語的な意味にししかし，本件明細書の記載によれば，上記(1)ウのとおり，切り込みの上側が下下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変形するものでイ原告らは，「片持ち形状」は，本件発明における「最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態」とはうちの１側面のみの上側が持ち上がる「片持ち状態」は，本件発明には属さないしかし，本件発明は，特許請求の範囲の記載からみて，全ての上側（例えば，対向２側面切り込みの場合は，２側面両方の上側）が持ち上がることを要件としているとはいえず，「前記切り込み部又は溝部の上側が下側に対して持ち上が」れば足りると解される
しかも，本件明細書には，「最中やサンドウィッチのような上下の焼板状部間に膨化した中身がサンドされている状態（やや片持ち状態に持ち上がる場合も多い）となり」（【００２７】）と記載されており，これらに基づく技術解釈は前記(1)イのとおりであるから，本件発明における「最中やサウ原告らは，「片持ち状態」に焼き上がった餅では，「均一な焼き上がり」，「食べ易く，美味しい焼き上がり」という作用効果目的を達成できないとしかし，上記イのとおり，本件発明における「最中やサンドウィッチのように態」も含まれ，このような状態に自動的に膨化変形した餅は，「従来にない非常に食べ易く，食欲をそそり，美味しく食することができる」焼き上がり形状となり，また，「ほぼ均一に焼き上げる」ことが可能となるものとされる（本件明細エ原告らは，側面に切り込み部があるなしにかかわらず，餅を焼けば，そのほとんどが「片持ち状態」になることは，本件特許の出願時においても公知の事実であるが，特許請求の範囲の解釈上，公知の事実は除外すべきであるので，しかし，側周表面に所定の切り込みが設けられていない切餅は，焼いたときに本件発明から除外すべき理由はないから，原告らの主張は採用できない
オ原告らは，本件明細書の記載からみて，例えば，蝶番部の開口が約６０度を超えるようなものは「最中やサンドウイッチのような状態」には含まれなしかし，側周表面に所定の切り込みを設けた切餅を複数個焼いた場合に，その一部の餅に，原告らが主張するような，形状に異常がみられるものがあるとしても，そのことにより，本件発明の技術内容が，当業者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されカ原告らは，審決は，スリット（切り込み）により餅の中身の噴き出し部位を特定することによって，噴き出しを抑制するという，矛盾した本件明細書の記載をそのまま本件発明の課題と目的として認定し，これを基礎にしてスリッしかし，本件明細書には，「即ち，従来は加熱途中で突然どこからか内部の膨けていることで，先ずこれまで制御不能だったこの噴き出し位置を特定することができ，しかもこの切り込み３を長さを有するものとしたり，短くても数箇所設網へ垂れ落ちるほど噴き出し（膨れ出）たりすることを確実に抑制できることとこの記載によれば，「切り込みを設けることにより，噴き出し位置を特定できる」という場合における「噴き出し」は，その切り込みが所定の長さを有するもしとともに，内部の軟化した餅もわずかに噴き出すものであることは，当業者にこれに対して，本件発明において「噴き出しを抑制する」という場合における「噴き出し」が，「焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出し」であることは，上記(1)以上のとおりであるから，本件明細書の記載には，原告らが主張するような矛キ原告らは，原告実験１（甲３，１２）によれば，噴き出しを防ぐことができない（すなわち，噴き出しが生じる）頻度は，スリット餅で７０％，スリことができなかったから，スリットは，噴き出しの抑制に役立たないと主張する
しかし，同実験は，切り込みを設けた餅として被告製造の餅を用いる一方，切異なれば，通常，その製造された餅の特性も異なるから，このような異なる特性の餅を比較しても，切り込みを設けたことによる作用効果の有無を評価することのことは，原告実験３（甲８）についても同様である（なお，仮に原告らの主張噴き出しが生じる頻度は低くなっているから，切り込みが噴き出しの抑制に役立ク原告らは，原告実験２において，ミセル化の弱い餅（製造直後の餅
甲１９）であっても，ミセル化の強い餅（製造２か月後の餅
甲１８）であってしかし，甲１９の実験は，製造直後の餅を用いるものであるが，一般に市販されている切餅は，通常，製造から一定程度の期間が経過したものである（甲１５）から，製造直後の餅を用いる甲１９の実験の結果により，通常の切餅における切り込みの有無による噴き出しの発生数（発生率）の差異について評価することは，相当でない


ア原告実験１における「包装餅焼き試験結果報告書」（甲３）は，「膨化比較試験一覧」及び添付の写真（甲２）に基づく分析報告書である。包装餅焼リットのない餅を，オーブントースターで焼き，餅の状態等を確認したものであ原告実験３における「噴出し確認テスト」（甲８）は，被告製造のスリットのある餅と，原告たいまつ製造のスリットのない餅を，オーブントースターで焼き，餅の噴き出しの有無を確認したものであり，また，原告実験２における「スリッこれらの写真によれば，側面にスリットのある餅では，そのほとんどが，スリ以上によれば，側周表面に所定の切り込みを設けた切餅をオーブントースターで焼くことにより，切り込みの部分で上下に割れる，すなわち，切り込みの上側イ原告実験１（甲３）には，オーブントースターで焼いた餅の形状について，側面にスリットのある餅では，「サンドウイッチ／もなか」，「適正片持ちはまぐり」，「許容片持ちはまぐり」と評価されたものが，全体の７４％（４％＋２７％＋４３％）であることが示されている（「①－２形状（その２全同実験では，「片持ちはまぐり」とは，切餅の側面四方のうち，片方の側面が持ち上がらず，反対の側面から膨化する現象を意味し，その解放角度により，「適そうすると，上記結果は，原告らの評価を前提としても，側面にスリットのある餅のうち，少なくとも７４％が，本件発明でいう，最中やサンドウィッチのような上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態と評価されたこまた，各原告実験において示される写真によれば，側面にスリットのある餅では，その多くが，最中やサンドウィッチのような上下の焼板状部の間に膨化した各実験において，一部の餅には，膨化の程度が大きすぎる等，形状に異常がみられるものもあるが，このような異常は，餅の状態にバラツキがあり，餅によっては，オーブントースターで焼く際の条件（熱源に対する餅の位置，温度，時間１「調理時間の目安」，「使い方タイマー調理機能    つづき」，甲６の２「４調理のポイント」），それにより，上記のような異常が生じないように餅を焼くことができることは技術上明らかである。一部の餅に，上記のような異常がみられるとしても，オーブントースターで餅を焼けば，通常は，最中やサンドウィッチのような上下の焼板状部の間に膨化した中身がサンドされている状態に膨化変ウ上記イのように所定の状態に膨化変形することでも，焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しを一定程度抑制できることが当業者にとって明らかであるこそして，実際に，側周表面に所定の切り込みを設けた切餅をオーブントースターで焼く場合，上記切り込みを設けない場合と比べて，焼き網へ垂れ落ちるほど（ア）被告実験１における「切餅に付す側面切り込みの有無による効果を「ＥＴ－ＲＵ２５」型オーブントースターで焼き，切餅の膨化量と，切餅の平坦上面及び載置底面から見た投影面積を測定したものであり，そこに示される写真焼き網へ垂れ落ちるほどの噴き出しは，上記(1)イのとおり，その噴出力（噴出圧）が相当程度大きいために生じるものであるから，その大きな噴出力（噴出圧）による噴き出しの一つの目安として，平坦上面及び載置底面の写真のいずれかに，餅の辺部分（角とみえる部分を結んだ直線）から２ｃｍ以上の飛び出しがみられ込みのない切餅では５１個である（審決の示すとおりである。）。この結果によ（イ）被告実験２における「「サトウの切り餅」の側周表面に２本の切り込みを付した比較試験報告書」（乙１６）は，市販されている側面切り込みのない「サトウの切り餅」と，同切り餅の長辺側面に平行する切り込みを２本入れた切餅を，非マイコン制御の「ＮＴ－Ｔ４０」型オーブントースターで焼き，切餅の膨化量と，切餅の平坦上面及び載置底面から見た投影面積を測定したものである。また，平坦上面及び載置底面の写真のいずれかに，焼き上げ後の切餅の辺部分（角とみえる部分を結んだ直線）から２ｃｍ以上の飛び出しがみられるものの個数を数えるとともに，実際に側面からの噴き出しが焼き網に付着しているものの個数を数えたものである。そこに示される写真は，その焼いた切餅を撮影した同実験では，平坦上面及び載置底面の写真のいずれかに，焼き上げ後の切餅の辺部分（角とみえる部分を結んだ直線）から２ｃｍ以上の飛び出しがみられるもが，切り込みを入れた切餅では１２個，切り込みのない切餅では３９個であるこ(3)まとめ
以上のとおりであるから，側周表面に所定の切り込みを設けた切餅をオーブン上側が下側に対して持ち上がり，最中やサンドウイッチのように上下の焼板状部膨化変形することで「膨化による外部への噴き出しを抑制する」ことができるとしたがって，本件発明の技術内容は，当業者が反復実施して目的とする技術効果を挙げることができる程度にまで具体的・客観的なものとして構成されているよって，本件発明が未完成で，特許法２９条１項柱書にいう「発明」に該当し
(4)原告らの主張について
(5)小括
以上によれば，原告ら主張の取消事由１には理由がない。
２取消事由２（実施可能要件違反）について
原告らは，本件発明において，スリットが餅の膨化に伴う噴き出しの抑制に寄明に，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていなければならないところ，取消事由１について縷々述べたところから明らかなよしかし，取消事由１について判示したとおり，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明について，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ
３取消事由３（明確性要件違反）について
原告らは，本件発明の特許請求の範囲に記載された「膨化した中身」及び「焼しかし，取消事由１について判示したとおり，「膨化した中身」が，切餅内部内部空間を有する部分であること，また，「焼板状部」が，オーブントースター上下に形成される部分であることは，明らかであるから，原告ら主張の取消事由
第６結論
以上によれば，原告ら主張の取消事由はいずれも理由がない。よって，原告ら
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
清      水              節
裁判官
池      下              朗
裁判官
新      谷      貴      昭


平成３０年４月２４日判決言渡同日原本受領    裁判所書記官
平成２９年（ワ）第１４４３号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成３０年３月５日
判決
原       告          株式会   社崔さ   んのお   店
同訴訟代理人弁護士    奥村裕   和
被      告         株式会   社ＪＡ   Ｍ
同訴訟代理人弁護士   菊澤俊   輔
同                    佐井萌   子
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
被告は，原告に対し，３３００万円及びこれに対する平成２９年２月２４日から支払済みまで年６分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，原告が被告に対し，原告において製造販売している生春巻きの製造方法が不正競争防止法上の営業秘密に該当することを前提に，被告が当該営業秘密を不正に取得して競業行為をなし，また当該営業秘密を第三者に吹聴していると主張して，営業秘密の不正取得を理由とする不正競争防止法４条本文に基づく損害賠償として逸失利益の一部２０００万円を，営業秘密の第三者に対する吹聴を理由とする不法行為に基づく損害賠償として１０００万円を請求するほか，本訴提起に要した弁護士費用相当額の損害の３００万円の合計３３００万円とこれに対する不法行為の後の日である平成２９年２月２４日から支払済みまで年６分の割合による金員の支払を求めた事案である。
１前提事実（当事者間に争いのない事実又は後掲の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）
(1)当事者
ア原告は，●（省略）●に本社と工場（以下「原告工場」という。）を有する株式会社であり，生春巻きのサラダ，ドレッシングなどを主な商品として，全国的に「崔さんのお店」のブランドを展開し，大手のコンビニエンスストア，スーパーなどで販売している。
イ被告は，平成１８年９月１日，被告の現代表者が設立した株式会社であり，青果物及び食料品の販売業等を業とし，カット野菜等を製造し，スーパー等の取引先に卸すなどして業績を上げている。
ウ被告代表者の父は，大阪府岸和田市に本社のある   P1の代表者であり，同社は，同市に工場を有し，カット野菜などの卸業をしている。
(2)被告代表者による原告工場の見学の経緯等
ア被告は，取引先から生春巻きを製造するよう求められ，その検討のため，被告代表者において，平成２５年７月頃，紹介を受けた原告に電話をかけて生春巻きの製造工場の見学を依頼した。
イ原告は，被告代表者の求めに応じて工場を見学させることとし，同月３日，原告工場を訪れた被告代表者を案内して，生春巻きの製造工程を見学させるとともに，製造方法を説明し，また被告代表者に写真撮影を許可した。ウ被告代表者は，その当日の午後６時過ぎ，原告代表者宛て工場見学のお礼のメールをしたが，そのメールは以下の内容を含んでいた。「本日のP２社長から頂いた貴重なお話のおかげで生春巻きやトルティーヤ等のノウハウは勿論九州での商談における自信と強みを頂いたように感じ大変感激しております。・・・是非，鹿児島は勿論のこと大阪の工場にもいらしてください。」また，上記メールに対する原告代表者の返信メールは以下の内容を含んでいた。「あなたのような後継者がおられるお父様が羨ましいです。(笑)弊社の事も今後とも宜しくお願いします。」
エその後，原告は，被告が九州における原告の協力工場として取引をすることを前提に，原告の社員が被告の鹿児島工場を訪問するなど取引開始に向けての話を進めようとした。しかし，被告は，原告の提案する内容での契約に応じず，結局，その話合いは同年８月頃打ち切られた。また被告は，その後，直ちに取引先の求めで生春巻きを製造するということもなかった。
(3)被告の競業行為の開始
被告は，平成２８年９月頃から，生春巻きを製造し，関西圏の大手スーパーに卸している。
２争点
(1)原告主張の営業秘密は，不正競争防止法上の営業秘密といえるか。(2)被告は原告主張の営業秘密を不正取得したか。(3)被告は原告主張の営業秘密を流布したか。
(4)原告の受けた損害の額
第３争点に関する当事者の主張
１原告主張の営業秘密は，不正競争防止法上の営業秘密といえるか。
（原告の主張）
(1)営業秘密の内容
原告の営業秘密は，生春巻きを大量に安定的に生産するため，ライン上で全工程を行うとともに，通常は水で戻すライスペーパーを，状況に応じた適切な温度の湯で戻すという生春巻きの製造方法である。
上記製造方法は，湯を用い，ライスペーパーを一瞬くぐらせ，完全に戻り切っていない状態でラインに乗せている。こうすることにより，最初は固くて巻くことが出来ない状態のライスペーパーが，ラインを流れる間に湯で段々と戻り，最終の巻きの工程の場面で，柔らかくなって綺麗に巻き工程を行うことができるようになっている。つまり，ラインを移動する間に，湯の力でライスペーパーを戻し，最終工程で戻った状態に持って行くという方法である。
そのためには，ラインの長さ，作業時間，ライスペーパーの質，ラインを流す速度，工場の状況などを踏まえて温度を管理することが必要になるが，ライスペーパーを戻す湯の温度は，製造する本数に応じてラインの速度を変え，それに応じて４０度から８０度までの幅で変えている。
温度を４０度から５０度程度に設定する場合は，ラインの人数を１０名程度にし，一つのラインでの１時間の製造本数を４００本から５００本程度としている。温度を６０度から８０度に設定する場合は，ラインの人数を１２名程度に増やし，一つのラインでの１時間の製造本数を６００本から８００本程度としている。
(2)不正競争防止法上の営業秘密であること
ア秘密管理性
上記の製造方法は，工場を見学することで分かり得ることであるので，原告では，工場の入り口を決め，部外者は立ち入らせず，原告が許容した人間だけが出入り可能としている。
また原告では，食品関係者の工場見学は，小売りのスーパーなどの紹介で協力工場となる会社の場合など特別な理由がない限り絶対に許していない。さらに原告では，従業員を採用する際にも，従業員を潜り込ませてノウハウを盗もうとする人間がいる可能性があるため，同業他社で働いていた人間は採用しないこととしているし，従業員には，退社時に誓約書（甲５）を作成させ，従業員からの秘密漏洩にも，出来る限りの処置をしている。
イ非公知性


ラインで製造すること，戻す温度を微妙に調節すること，巻く工程まで全てライン上で行うという上記生春巻きの製造方法は，同業者も知らないことであり，公然とは知られていない。原告は，同業者のなかでも最初に生春巻きの大量生産を可能にしたとの評価が確立している。
ウ有用性
原告の生春巻きの製造方法は，手作りの生春巻きを大量に安定的に生産するための有用性がある。
（被告の主張）
原告の主張する営業秘密は，生春巻きの製造工程に関し，①ライスペーパーを戻す際の水温管理と，②ライン上で生春巻き製造の全工程を行うことをもって営業秘密というものと理解できるが，これらは不正競争防止法上の営業秘密に当たらない。
(1)秘密管理性について
ア原告工場への立入りの管理状況について
原告は，原告工場の立ち入りを厳重に管理しているように主張するが，被告代表者が原告工場を見学した時点で，原告工場内への部外者の立入りを厳重に管理していたことを示す根拠は一切示されていない。
加えて，一般企業において，会社関係者以外の者（部外者）を施設・建物内に立ち入らせないようにするという対応は，いわば常識であり，そもそも部外者を許可なく自由に施設・建物内に立ち入ることを予め許諾している一般企業は，社会通念上およそあり得ないから，それだけでは秘密管理をしているとはいえない。また原告は，食品衛生法上の食品等事業者（同法３条１項）にも該当する食品製造・加工業者であるから，原告が主張する上記管理状況は，あくまで同法その他関係法令及びガイドライン等において衛生管理・防御上講ずべき措置として求められている管理状況・対策の域を超えるものではない。
さらに，原告は，協力会社となる会社でない限り，会社外部の食品関係者には工場に出入りさせていないとも主張しているが，被告代表者が原告工場を見学した当時，原告がそのような対応をとっていたことを示す根拠は何一つ示されておらず，また，仮にそのような対応をとっていたとしても，そのことが秘密管理性を基礎づける事実にも当たらない。
イ従業員の退社時に作成させているという誓約書（甲５）について原告は，従業員をして退社時に誓約書を作成させていると主張するが，証拠として提出された誓約書（甲５）は，従業員が実際に署名捺印したものではなくインターネット上で広く流布している定型的な書式にすぎず，実際に主張するように従業員に退職時に同書を作成させているのか不明であり，同書の存在をもって，秘密管理を立証するための証拠としての価値はない。
また，原告において，退職後の元従業員から情報の漏洩を防止するのであれば，就職時・入社時の雇用契約の締結と併せて秘密保持契約も締結することが通常の対応であるが，実際にはそのような対応を一切行っておらず，極めて不合理かつ不自然である。
さらに言えば，原告としては，本来，情報漏洩を防止する策として，従業員の規範意識を高めるべく，誓約書の条項中に，当該方法を明示し，元従業員が保持すべき秘密の具体的な内容及び対象，並びに，禁止される方法・行為態様を特定しておく必要があるが，そうではなく，原告主張の製造方法が誓約書記載の秘密に当たると原告が認識している事実が従業員らにおいても周知徹底されて共通認識となっていたという事実もない以上，退職後の元従業員が同方法を秘密として認識して情報漏洩防止に努めることは事実上不可能である。
ウ被告代表者による原告工場見学時に秘密保持契約書その他の書類が何一つ作成されておらず，また，当該書類の作成を求められた事実もないこと通常，「営業秘密」を会社関係者以外の者に開示する場合，その開示前に秘密保持契約書その他の書類を作成しておき，当該秘密が外部に洩れないように，その都度対処して然るべきであるが，原告は，被告代表者による原告工場見学に際し，会社関係者以外の者である被告代表者に対して秘密保持契約書その他の書類を何一つ作成させておらず，また，当該書類の作成を要求したこともなく，原告主張の方法が「営業秘密」であると考える者の行動として，極めて不自然・不合理である。エそして，上記アないしウのほか，誰でもアクセスできる原告のウェブサイトには，被告代表者が原告工場を見学した当時，生春巻きの製造工程が公開されており，原告主張の営業秘密のうち，ライン上で生春巻き製造を行うということは公知にされていた。
オ以上の事実関係によれば，原告主張の営業秘密は，秘密として管理されていたとはいえない。
(2)非公知性
ア原告は，ライスペーパーを戻す際の水温設定について，単位時間（１時間）当たりの生春巻きの製造本数に応じて（言い換えると，ラインの設定速度に応じて）水温設定を変更している旨主張しており，その具体的内容は，以下のとおり整理することができる。
(ｱ)１時間当たりの生春巻きの製造本数：４００本～５００本程度
水温設定：４０℃から５０℃
(ｲ)１時間当たりの生春巻きの製造本数：６００本～８００本程度
水温設定：６０℃から８０℃
しかし，そもそも原告の主張内容は，製造本数の違いによって，一本の生春巻きがライン上を流れている時間（ライスペーパーを湯で戻した後，巻きの工程に移るまでの時間）が何秒ほど変わり，また，そのような時間を変化させた場合に，これに伴って水温をどれほど変化させ，さらに，その僅かな違いによって，最終的に消費者が購入をして食卓に並ぶ際の食感にどこまで差異が生じるというのか何ら立証されておらず，それどころか特定すらなされていない。したがって，原告主張の営業秘密が如何に非公知であるといえるのか，原告の主張内容がそもそも不明であり，主張自体失当である。
イまた原告は，ライスペーパーを戻す際には，通常，水を用いるなどと主張するが，インターネット上で「ライスペーパー戻し方」というキーワードだけを用いて検索を行うと，ライスペーパーを戻す際に湯を用いる方法を紹介しているウェブページを容易に複数発見することができるし，一般市場で販売されているライスペーパーの中には，湯で戻すことを推奨している商品も複数存在しているから，ライスペーパーを戻す際に湯を用いるという方法自体は，明らかに周知の方法であって営業秘密足り得ない。
ウ以上より，原告主張の営業秘密は非公知とはいえない。
(3)有用性
原告主張の営業秘密は，公然と知られていることであり，何の目新しさもなく，これを保有することによって他の業者より優位に立てるようなものではないから，有用性を欠くというべきである。
２被告は原告主張の営業秘密を不正取得したか。
（原告の主張）
(1)被告代表者が原告工場を見学した経緯等は次のとおりである。ア原告代表者は，平成２５年７月２日，被告代表者から「九州でカット野菜の会社をしている。九州地区のスーパーから生春巻きを扱いたいと言われている。スーパーから崔さんのお店で指導を受けたらどうかと言われたので，是非工場を見学したい。」との連絡を受けた。


原告は，協力工場となる場合でなければ工場を見学させることはないため，原告代表者において，「ノウハウをお見せするかわりに弊社ライスペーパーのほか，指定食材がありそれを買っていただく，現在取引先で大阪から九州へ納品しているお客様への供給もしていただける事が条件です。それでよろしかったら是非見に来てください。」と説明したところ，被告代表者が快諾し，翌日，工場見学を受け入れることになった。
イ同月３日，実際に行われた工場見学の場において，被告代表者は，原告の担当者からライスペーパーを戻す温度のことや，人員の配置などについて説明を受け，自らも疑問点などについて原告担当者に質問をし，営業秘密たる生春巻きの製造方法の重要な部分を取得していた。
さらに，被告代表者は，原告工場内を撮影し，工場でのラインの配置，人員の配置などの情報を取得した。
その後，原告の社長室に移り，事前の話のとおりに，指定食材があるので，原告から見積りを送ること，また現在九州地区まで運んでいる取引先の仕事もできれば受けていただきたいことなどを被告代表者に話したところ，被告代表者は，数量が増えるのはありがたい，九州地区は任せてくださいと述べた。ウ同月２０日には，原告代表者らほか２名と被告代表者と食事もした。その際，被告代表者は「父親が同じ職種の仕事をしていて，同業の大阪の工場にも助けてもらっている。崔さんのお店にもできればカットサラダをやってほしいくらい忙しい。」，「大阪の東部市場あたりが工場で，マルマサさんは当初私も大変お世話になり，堺の工場が建った時は，見に行かせていただいた。」というような話をしていた。原告代表者らは，被告は九州でエリアを広げようとしており，大阪の事務所は事務所としておいているだけであり，大阪のカット野菜などの仕事はＯＥＭで生産し，被告が買い上げてスーパー関係に販売していると理解した。エその後同月２４日には，原告と被告の取引契約のため，原告担当者が，被告の九州工場(鹿児島)を視察した。
オ以上の経緯で，原告は，被告が原告の協力工場になることを疑っていなかったが，同年８月になると，被告代表者は，今まで説明も受けていたにもかかわらず，ライスペーパーは買えないなどと言い出し，結局契約に至らなかった。カそして，ほどなく被告代表者の父が，原告とまさに商圏が重なる岸和田市にあるP1の代表者であることが分かり，原告代表者は騙されたことを悟った。同年１０月頃，原告代表者は，被告代表者の父に出会った際，同人から，「このたびは息子がえらい迷惑をかけまして。」とばつが悪そうに話されたことがあった。(2)以上のように，被告は，虚偽の事実を告げ，商圏が重ならない九州の業者であるかのように装い，あたかも協力工場となるように原告を誤信させて原告工場の見学を行ったのであり，これは不正競争防止法２条１項４号にいう「不正の手段」に当たり，被告において，不正の手段により原告工場内に入り込み，説明を受けた上で撮影までしていった行為は，「不正の手段により営業秘密を取得」したとして同号の不正競争に該当する。
（被告の主張）
(1)被告代表者が，原告工場を見学した経緯は次のとおりである。ア被告は，青果物及び食料品の販売業等を業とする株式会社であり，カット野菜等を製造し，スーパー等の取引先に卸すなどして業績を上げていたところ，平成２５年７月頃までに，取引先関連企業（マックスバリュ九州）から，生春巻きを製造して，同企業が九州全域で展開するスーパーマーケットに納品して欲しい旨の依頼を受けた。
イ被告は，取引先関連企業からの依頼ということもあって，生春巻きの製造を検討することとし，被告代表者において，同月３日の午前中，取引先のスーパーマーケット（ハローズ）に相談したところ，同スーパーマーケットから，原告に対して生春巻きの製造工程の見学についてお願いをしてみてはどうかと提案された。ウそこで被告代表者は，原告のウェブサイトを検索し，同日の午後，原告の代表番号に電話をかけ，被告の業種・業態を説明した上で，生春巻きの製造工程を一度見学させて欲しい旨の依頼をしたところ，原告代表者から特段の条件を付することなく快諾され，その日に工場見学が行われることになった（会話時間としては，１０分程度であった。）。
なお，上記電話の際，原告代表者は，原告が大手飲食チェーン店「くら寿司」の九州地方の店舗に生春巻きを卸しているものの，大阪府から九州地方への輸送コスト等の負担が大きい状況であり，この負担を減らすべく「協力工場」を探しており，被告が了承してくれるのであれば，九州地方の上記店舗に生春巻きを卸すことに協力して欲しいという程度のことを述べていた（このとき，原告代表者から，「協力工場」の趣旨についての具体的な説明はなかったが，少なくとも被告代表者としては，被告が原告から生春巻きの材料を購入したり，原告が被告から生春巻きを購入したりすることだと考えていた。）。
これに対して被告代表者は，協力すること自体は吝かではなかったため，前向きに検討したい旨を伝えるにとどめ，何ら合意には至っていない。エ上記電話から約１時間後，被告代表者は，原告工場を訪れ，原告の応接室にて，原告代表者と名刺交換（同名刺には，会社住所として「●（省略）●」と記載されている。）や自己紹介等（被告代表者の父が大阪府岸和田市にカット野菜の工場を有していることや，被告の事務所が●（省略）●の●（省略）●公園付近に存すること等を含む。）を行った。
その際，原告代表者は，生春巻きを九州地方の「くら寿司」の店舗に納品することについて協力をして欲しいということや，生春巻きの材料であるライスペーパーを購入して欲しいということを述べ，被告代表者は，前記同様，具体的な契約内容・契約条件次第では前向きに検討することも可能である旨の回答を行っただけで何らかの合意が成立するというようなことはなかった。
オその後，被告代表者は，原告代表者の案内の下，原告工場を２０分ほど見学したが，工場見学前から念頭に置いていた生春巻きの製造工程及び作業内容に他ならないものであった。見学の最中は，原告代表者からは，主に生春巻きを巻く工程についての説明を受けただけであり，特定の作業工程等が営業秘密に該当するなどといった説明も一切なかった。
カ原告工場見学直後，原告代表者は，被告代表者に対し，協力工場になるかどうかは措いたとして，今後，生春巻きを製造するというのであれば，せめて原告が取り扱っているライスペーパーだけでも購入して欲しい旨の申入れを再度行ってきたが，被告代表者は，ライスペーパーの購入に関する契約書及び見積書を確認した上で検討する旨回答した。なお，それ以上に具体的な契約内容・契約条件に関する協議交渉は，その場では一切行われなかった。


キ原告工場見学後，被告代表者は，原告代表者に対し，工場見学を実施してくれたことに対するお礼のメールを送り，その後，原告から被告に対し，見積書や契約書がメールにてあくまで参考資料として添付送信されるなどしたが，具体的な契約内容に関する協議交渉が行われることもなく，かつ，原告からも契約締結に関する催促等も一切なされるようなこともないままであった。ク原告工場を見学してから約２年近く経過した平成２７年６月２５日になって，突然，原告から被告に対して通知書が送付され，上記事実と異なる主張がなされるなどして，本件訴訟に至った。
(2)以上のとおり，被告は，原告に対し，虚偽の情報を伝えたことなど一切ないので，そもそも「不正の手段」なるものを用いた事実がない。また，原告工場における生春巻きの製造工程というものも，よくある製造ラインを使用して生春巻きを製造していたというだけのことであり，一体何をもって「ノウハウ」ないし「営業秘密」であると主張しているのかが不明である。
(3)また，そもそも被告の用いている生春巻きの製造におけるライスペーパーを戻す際の水温管理方法などは，被告の取引先からのライスペーパーの食感に関する要望に基づき，平成２８年６月頃，試作を繰り返して得られたものであって，原告が営業秘密として主張しているのとは異なり，被告が不正に取得したものではない。(4)したがって，被告が「不正の手段により営業秘密を取得する行為」（不正競争防止法２条１項４号）に及んだ事実はない。
３被告は原告主張の営業秘密を流布したか。
（原告の主張）
被告代表者は，平成２５年秋頃，ある商社が主催した会合で，「生春巻きは量産が難しいと言っているけれど，あれはライスペーパーを戻す温度が問題で，６０度から８０度くらいで戻すと上手くいくんだぞ」と，さも自分が考えたかのように，皆の前で吹聴していた。
生春巻きを大量に安定的に製造するノウハウを，みだりに吹聴し流布する行為は，原告の営業上の利益を侵害する違法な行為である。
（被告の主張）
原告の主張は否認する。
４原告の受けた損害の額
（原告の主張）
(1)営業秘密の不正取得による損害
ア被告が原告の協力工場になるかのように偽り，九州が商圏であるかのように偽って営業秘密を不正取得した行為に故意があったことは明らかである。イ被告が原告から営業秘密を不正に取得し，その営業秘密を用いて，生春巻きを製造して関西のスーパーで販売したため，原告はそれらのスーパーで生春巻きを販売することができなくなったが，原告は，関西圏では，生春巻きの製造販売で有名であり，被告が販売しなければ，それらのスーパーで販売できていた可能性が高く，販売できていれば，売上げも１年間で７０００万円ないし８０００万円は上がり，原告は今後３年間で２０００万円以上の利益を得ていたと考えられる。ウしたがって，少なくとも２０００万円が被告の営業秘密の不正取得による損害の額である。
(2)営業秘密の流布による損害
ア被告は，自らも生春巻きの大量生産が難しいことを認識しており，そのノウハウを吹聴する行為に故意があることは明らかである。仮に故意がないとしても，原告が持っていた生春巻きを大量生産する営業秘密をみだりに第三者に開示すれば，それが利用されて原告の営業上の利益が失われることは十分に予見可能であるところ，原告のノウハウを取得した被告は，当該ノウハウをみだりに第三者に開示しない注意義務を条理上負っているというべきであるから，被告には注意義務違反の過失があるというべきである。イ原告の営業秘密は年間７００万円の利益を生み出す可能性があるノウハウであるから，流出したことによる損害は１０００万円を下らない。
(3)弁護士費用
原告は，本件訴訟によって弁護士費用の支出を余儀なくされており，その額は３００万円を下らない。
（被告の主張）
原告の主張はすべて否認ないし争う。
第４当裁判所の判断
１争点(1)（原告主張の営業秘密は，不正競争防止法上の営業秘密といえるか。）
について
(1)原告が主張する営業秘密は，訴訟提起段階から変遷しているが，最終的に確定したところよると，生春巻きを大量に安定的に生産するために，ライン上で全工程を行うとともに，通常は水で戻すライスペーパーを，状況に応じた適切な温度の湯で戻すという生春巻きの製造方法であり，ラインの長さ，作業時間，ライスペーパーの質，ラインを流す速度，工場の状況などを踏まえて，温度を管理するものであって，ライスペーパーを戻す湯の温度は，製造する本数に応じて，ラインの速度を変え，それに応じて４０度から８０度までの幅で変えることに特徴があり，具体的には，温度を４０度から５０度程度に設定する場合は，ラインの人数を１０名程度にし，一つのラインでの１時間の製造本数を４００本から５００本程度とし，温度を６０度から８０度に設定する場合は，ラインの人数を１２名程度に増やし，一つのラインでの１時間の製造本数を６００本から８００本程度とするというものである。
(2)アそこで，まず上記主張に係る製造方法が「秘密として管理されている」（不正競争防止法２条６項）といえるか検討するに，原告は，①原告工場の立ち入りを厳重に管理し，食品関係者の工場見学は，紹介により協力工場となる会社の場合などに限られていること，②従業員は競業他社の関係者が入社しないよう注意し，退社時に秘密保持誓約書を作成させ徴求していることを主張している。イしかし，前者については，原告の主張する第三者の出入りの管理は，それ自体は，証拠（乙８，乙９）により認められる食品工場の場合における衛生管理のためにする人の出入りの管理と何ら変わらないものであるし，食品関係者の工場見学は紹介により協力工場となる会社に限られるとの点も，現に被告の場合は，前日か当日かの争いはあるとしても，短い電話による依頼だけで工場見学を許されており，原告主張のような厳格な扱いがされていたとは認められない。この点，原告は，被告が協力工場となることを見学の条件とし，被告がこれを承諾したように主張するが，協力工場となる以上，事業者間で継続的契約が締結される必要があるから，短時間の電話のやり取りだけで取引条件の詳細を詰めずに確定的な合意に至ったとはおよそ考えられず，むしろ原告代表者の陳述書（甲６）は，工場見学前に協力工場になることの条件を承諾した旨の記載がないだけでなく，かえって工場見学後の被告代表者の話し振りから「私はもうすっかり協力工場になってくれるものと信じていました。」との記載があり，結局，協力工場になることが確定的でない状態で原告工場の見学をさせたことを自認する内容になっている。なお，その後，原告担当者が被告の九州工場を視察していることからすると，被告代表者は，協力工場となることに対して積極的方向で回答をしたことは優に認められるが，そうであったとしても，それをもって事業者間での法的拘束力のある合意と評価できないことはいうまでもない。


したがって，原告主張の工場見学の条件は，結局，その実質は，当面の競業会社ではなく協力関係となることが十分期待できるということと変わりがないことになるのであって，秘密管理のための工場見学の制限としては不十分といわなければならない。
ウまた後者の従業員に対する管理の点についても，入社時の選別を実際になしている点の証拠はないし，退職時の秘密保持誓約書（甲５）が実際に用いられているか否かをさておき，少なくとも，入社時に同趣旨の誓約書が徴求されているわけではなく，また在職中の守秘義務について定めたものは認められないから，これでは従業員に対する関係でも秘密管理が十分なされていたとはいえない。そのほか，証拠（甲６，乙１０，乙１９）及び弁論の全趣旨によれば，①被告代表者は，平成２５年７月３日，原告工場を原告代表者の案内で見学するとともに，工場内施設の撮影もし，また原告代表者からは，生春巻きの製造方法の説明も受けたが，それに先立ち，見学で得られる技術情報について秘密管理に関する合意は原告と被告間でなされなかったばかりか，原告代表者からその旨の求めもなされなかったこと，②原告のウェブサイトには，原告工場内で商品を生産している状況を説明している写真が掲載されており，その中には生春巻きをラインで製造している様子が分かる写真も含まれていることが認められ，これらの事実からも，原告において，その主張に係る営業秘密の管理が十分なされていなかったことが推認できる。エしたがって，原告主張の製造方法は，不正競争防止法２条６項の要件にいう「秘密として管理」されていたとは認められないから，原告主張の製造方法をもって同法の「営業秘密」として認められず，「営業秘密」であることを前提とする損害賠償請求は，その余の点の判断に及ぶまでもなく理由がない。なお，原告は，被告代表者が工場訪問のお礼のメールに「ノウハウ」を教えてもらったことを感謝する記載があることを指摘するが，そのメールをした真意はさておき，ここで問題にしているのは，原告自身が営業秘密の要件を満たす秘密管理をしていたか否かであって，被告代表者が「ノウハウ」としての価値を認め，すなわち非公知で有用なノウハウであると評価していたからといって，秘密管理性の欠如が補えるわけではない。
また原告主張の製造方法中，温度を４０度から５０度程度に設定する場合は，ラインの人数を１０名程度にし，一つのラインでの１時間の製造本数を４００本から５００本程度としている，温度を６０度から８０度に設定する場合は，ラインの人数を１２名程度に増やし，一つのラインでの１時間の製造本数を６００本から８００本程度としているとの具体的製造条件は，これが不正競争防止法上の営業秘密足り得る非公知性，有用性を備えているとしても，工場の製造ラインを，短時間，見学しただけでは理解できるものとは考えられないから，仮にその秘密管理性が肯定されて営業秘密であることが認められたとしても，見学だけによって被告代表者がこれを取得できたとは認められない。そして，もし原告工場見学の機会に被告代表者が，そのような製造条件に関する情報を取得する機会があったとするなら，それは原告代表者による口頭での説明を通してということしか考えられないから，これでは秘密として管理されていなかったということになり，そもそも不正競争防止法上の営業秘密といえないことに帰着する。
したがって，原告工場見学の際に，被告代表者によって，不正競争防止法上の「営業秘密」が不正に取得されたとは認められないから，そのことを前提とする損害賠償請求は，その余の判断に及ぶまでもなく理由がない。２争点(3)（被告は原告主張の営業秘密を流布したか。）について原告は，平成２５年秋頃，被告代表者が会合の場で，生春巻きを量産するための温度管理を吹聴したことが原告の営業上の利益を侵害する違法な行為である旨主張する。
上記違法主張の根拠が，原告の営業秘密であることを前提とするのなら，上記１で判示したとおり，原告主張の営業秘密は，「営業秘密」とはいえないから，その主張には理由がない。
また，原告由来の製造方法を吹聴することによる営業妨害の趣旨をいうのだとしても，証拠(乙４ないし乙７)によれば，製造方法を吹聴したとされる平成２５年秋頃から約３年が経過した平成２８年６月当時においてもなお，被告は，顧客の要望に応える生春巻きを製造するため適切な管理温度を探るための実験をしていたことが認められ，そうであれば被告代表者の吹聴した内容は，それだけでは生春巻きの量産方法に関する情報として不十分であり，実際の温度管理に当たっては，より緻密で正確な温度等の情報が必要であったことになるから，仮に，原告が主張する程度の内容が吹聴されたとしても，それによって原告の営業上の利益が侵害されるようなものとはいえず，違法な行為とはいえない。
なお，原告代表者の陳述書（甲６）には，被告代表者が上記事項を吹聴したのは平成２８年９月頃であるとの記載があるが，この時期の行為を問題にするとしても，証拠（乙４ないし乙７）によれば，被告はその直前に顧客との間で，生春巻きの製品品質向上のため湯戻しの温度設定について実験を繰り返していた事実が認められるから，上記陳述書記載の被告代表者の吹聴行為が認められるとしても，それは被告の実験成果を自慢したにすぎないものと認められ，いずれにしても，原告に対する違法行為になるものではない。
したがって，被告代表者の吹聴行為を不法行為とする原告の損害賠償請求は，その余の点の判断に及ぶまでもなく理由がない。
３以上によれば，原告の被告に対する請求は，すべて理由がないから，棄却することとし，訴訟費用の負担につき民事訴訟法６１条を適用して主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第２１民事部
裁判官
野   上   誠   一
裁判長裁判官森崎英二及び裁判官大川潤子は転補により署名押印することができない。
裁判官
野   上   誠   一


平成２３年１２月２２日判決言渡
平成２２年（行ケ）第１０３４３号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２３年９月１５日
判決
原告         Ｘ
訴訟代   理人弁   護士         鮫島正   洋
髙見    憲
弁理士          相川俊   彦
被告         Ｙ
訴訟代   理人弁   理士         伊東忠   彦
大貫進   介
伊東忠   重
大場義   則
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告が求めた判決
特許庁が無効２００７－８９０１５６号事件について平成２２年９月２８日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，被告が登録を受けた商標権につき原告の無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は，①本件商標が他人の著名な略称を含むか否か（商標法４条１項８号），②本件商標が他人の業務に係る商品等を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標等と類似するか否か（同項１０号），③本件商標につき他人の業務に係る商品等と混同を生ずるおそれがあるか否か（同項１５号），④本件商標が他人の業務に係る商品等を表示するものとして需要者の間で広く認識されている商標と類似し，不正の目的をもって使用されるものであるか否か（同項１９号）である。
１特許庁における手続の経緯
被告は，平成１４年１０月２２日，標準文字で「空手道極真館」と表して成り，別紙指定商品・指定役務目録記載の商品及び役務を指定商品・指定役務とする商標（本件商標）につき，登録出願し，特許庁から平成１６年２月１８日に登録査定を，同年３月１２日に設定登録を受けた（登録第４７５５６０５号）。原告は，平成１９年９月２１日，本件商標につき，第２５類の指定商品及び第４１類の指定役務の全部に関して，商標法４条１項８号，１０号，１５号及び１９号に該当するとの理由で無効審判請求をしたところ（無効２００７－８９０１５６号），特許庁は，平成２０年７月２３日，原告の上記請求は成り立たないとの審決をした（第一次審決）。
そこで，原告が第一次審決の取消しを求めて知的財産高等裁判所に訴えを提起したところ（平成２０年（行ケ）第１０３２３号），同裁判所は，平成２１年１０月３０日，商標法４条１項８号等の該当性に係る審決の判断には誤りがあるとして，第一次審決を取り消す旨の判決をし（第一次判決），この判決は確定した。特許庁は，その後，さらに審理をした上で，平成２２年９月２８日，再度原告の請求を不成立とする第二次審決（以下「審決」というときは，特に断らない限り，この第二次審決を指す。）をし，その謄本は同年１０月７日に原告に送達された。
２原告主張の無効理由
(1)「極真」の語は，Ａ        （Ａ                ）が創設し主宰していた団体「極真会館」ないし「極真会」，Ａ      が創設した空手道の流派「極真空手」の略称あるいは後記引用商標の略称として，空手及び格闘技に興味がある需要者の間で著名であるところ，本件商標の要部は「極真」の文字部分にあり，本件商標は上記の著名な略称を含む。そうすると，本件商標は商標法４条１項８号に当たる。(2)下記引用商標ＡないしＤは，空手及び格闘技に興味がある需要者の間で，Ａ      が創設・主宰が主宰していた団体「極真会館」ないし「極真会」，Ａ      が創設した空手道の流派「極真空手」の業務に係る商品，役務を示すものとして広く認識されている。また，本件商標の要部は「極真」の文字部分にあるところ，本件商標と上記引用商標は類似し，その指定商品・指定役務も類似する。したがって，本件商標は商標法４条１項１０号に当たる。
【引用商標Ａ】
・登録第３３７０４００号
登録日平成１０年１０月９日
無効審決確定による消滅日平成１９年６月２８日
・登録第４０２７３４４号
登録日平成９年７月１１日
無効審決確定による消滅日平成１９年６月２８日
【引用商標Ｂ】
無効審決確定による消滅日平成１９年６月２８日
【引用商標Ｃ】
は商標法４条１項１９号に当たる。
３審決の理由の要点
(1)そもそも本件商標は「極真会館」の語を含むものではないし，「極真」の語は，かつてはＡ      が創始した空手の一流派である「極真空手」の略称であるとはいえても，他人の氏名等や著名な略称であるとはいえない。Ａ      の生前においては，「極真」の語は上記「極真空手」ないしＡ      が設立した「国際空手道連盟極真会館」の略称「極真会館」を指すものとして，空手に関心を有する者を中心に我が国において広く知られていたものと認められるが，Ａ      死亡後の分派により，本件商標の登録査定時（平成１６年２月１８日）には，特定の者又は団体を示すものとして需要者の間で広く知られているものとは認められない。また，商標法４条１項８号にいう「他人」を自然人たるＡ      と特定するとしても，Ａの死亡後は，同人の保護すべき人格的利益は消滅した。したがって，本件商標は商標法４条１項８号に当たらない。
(2)本件商標の登録査定時において引用商標は特定の者又は団体の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間で広く知られているものとは認められず，また本件商標と引用商標とはその外観が明らかに相違し，称呼，観念が類似しないから，両商標は類似しない。したがって，本件商標は商標法４条１項１０号に当たらない。


(3)本件商標の登録査定時において引用商標は，原告らが行う空手道の教授及び空手道着に使用するものとして需要者の間で広く知られているものとは認められず，また被告が本件商標をその指定商品，指定役務につき使用しても，原告又は原告と何らかの関連を有する者の業務に係る商品又は役務とその出所につき混同を生ずるおそれはない。したがって，本件商標は商標法４条１項１５号に当たらない。(4)本件商標の出願時及び登録査定時において，引用商標「極真会」等は需要者の間で広く認識されておらず，また本件商標と引用商標とは類似しない。そして，Ａ      の死亡後の分派の事情や空手道の流派「極真空手」に関連する商標を巡って分派間で争いが生じたことなどを考慮すれば，本件商標が「不正の目的」をもって使用されるものともいうことはできない。したがって，本件商標は商標法４条１項１９号に当たらない。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（審理不尽等）
第一次判決は，本件商標が商標法４条１項８号に当たるか否かに関して，第一次審決が，本件商標の出願時及び登録査定時において「極真」の語が原告自身又は原告が運営する団体「極真会館」の略称として著名であるか否かを判断していないし，本件商標が同条１０号，１５号及び１９号に当たるか否かに関しても，第一次審決が上記各時点において原告自身又は原告が運営する上記団体が周知であるか否か及び原告自身又は上記団体の業務に係る商標と本件商標とが類似するか否かを判断しておらず，これらの各点を審理・判断すべきであると判示した。しかるに，審決はＡ      が死亡した時点から本件商標の出願時及び登録査定時までの間の「極真空手」各流派の離合集散状況や商標（標章）使用状況を適切な証拠を用いて認定しておらず，本件商標の出願時及び登録査定時における「極真」の語の著名性等の審理が尽くされていない（しかも，第一次審決の審理で得られた主張及び証拠では審決をするのに不十分であるにもかかわらず，当事者に主張や証拠を補充する機会が付与されていない。）。
上記は審理不尽の違法であるとともに，第一次審決を取り消した第一次判決の拘束力ある判断に従わないものであるから，手続違背の瑕疵がある（行政事件訴訟法３３条１項）。
２取消事由２（「極真」の語の著名性判断の誤り，商標法４条１項８号）(1)審決は，「極真」の語の著名性等について，次のとおり判断する（１８，１９頁)。
「商標法第４条第１項第８号は，『他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号，芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標（その他人の承諾を得ているものを除く。）』は，商標登録を受けることができない旨規定している。そして，同規定の趣旨は，『人（法人等の団体を含む。以下同じ。）の肖像，氏名，名称等に対する人格的利益を保護することにあると解される。すなわち，人は自らの承諾なしにその氏名，名称等を商標に使われることがない利益を保護されているのである。略称についても，一般に氏名，名称と同様に本人を指し示すものとして受け入れられている場合には，本人の氏名，名称と同様に保護に値すると考えられる。』平成１６年（行ヒ）３４３号判決（最高裁第２小法廷平成１７年７月２２日言渡し参照）と解される。これを本件についてみると，本件商標は，『空手道極真館』の文字よりなるものであり，原告の主張する『極真会館』の文字を含むものでないから，原告のこれを根拠とする主張はその前提において，採用できない。また，本件商標は，『極真』の文字を含むものであるが，・・・『極真』は，本件商標の登録査定時にＡ      の創出した空手の流派の名称ということができても，他人の氏名若しくは名称とはいえず，また，これらの著名な略称とも認められない。加えて，原告は，『極真』の語が『Ａ      』が創設し，そのＡ      の屋号である『極真会館』の著名な略称に該当するとの理解を前提としつつ，極真関連商標を相続により原告が承継した旨主張しており，これは，商標法第４条第１項第８号の『他人』すなわち人格権的利益の帰属主体を，自然人であるＡ      と特定し，『極真』をもって，Ａ      を指称する著名な略称に該当することを主張するものと解される。
しかしながら，本件商標の出願時である平成１４年１０月２２日及び登録査定時である同１６年２月１８日において，Ａ      は既に死亡（同６年４月２６日死亡）しており，Ａ死亡後はその保護すべき人格的利益は消滅しているから，その著名な略称について商標法第４条第１項第８号の該当性は認める余地はないから，原告の上記主張はそれ自体失当であり，採用できない。」
(2)「極真」の語は，Ａ        の生前においては，同人が設立・運営する団体「極真会館」の略称として，我が国の空手に関心がある者の間で著名であった。そして，Ａ      が死亡し，さらにその妻のＣ        が死亡した後は，三女の原告がＡ      の権利義務のほぼすべてを承継しており，その肖像権も承継している。あるいは，少なくとも，原告はＡ      の死亡後，同人の肖像権を継続して管理してきた。
(3)原告は，Ａ        の存命中から「極真会館」本部道場で空手の教授や空手道着の販売等を行ってきており，また，Ａ      の死亡後は，団体「極真会館」を管理・運営してきた。
他方，Ａ      が死亡した時点から本件商標の出願時及び登録査定時までの間，「極真」の語を団体「極真会館」の略称として使用してきたのは原告らのみであって，「極真空手」の他の流派は自己の団体の略称として「極真」の語を使用してこなかった。そうすると，Ａ      の生前に培われた「極真会館」の略称としての「極真」の著名性は，原告が運営する団体「極真会館」に引き継がれたものというべきである。
(4)上記(2)，(3)の事情に基づけば，本件商標の出願時及び登録査定時において，「極真」の語は，原告が運営する団体「極真会館」の略称として，我が国の空手に関心がある者の間で著名であったというべきである。
しかるに，審決は，「極真」の語は，Ａ      の死亡後の分派により，本件商標の登録査定時（平成１６年２月１８日）には，特定の者又は団体を示すものとして需要者の間で広く知られているものとは認められず，単にＡ      が創始した空手道の流派の略称として需要者の間で認識されているにすぎないと判断しており，この判断には誤りがある。


３取消事由３（「極真」の語及び引用商標の周知性判断の誤り，商標法４条１項１０号，１９号）
(1)審決は，「極真」の語や引用商標の周知性等につき，次のとおり判断する（１７，１８頁）。
「Ａ      は，極真空手と呼ばれる空手の流派の創始者であり，昭和３９年，同空手に関する団体として国際空手道連盟極真会館を設立し，同団体は，『極真会館』と略称され，Ａが死亡した平成６年４月２６日には，極真会館は，日本国内に，総本部，関西本部のほか，５５支部，５５０道場，会員約５０万人を有する団体であることが認められる。また，極真会館による活動等を背景にして，Ａ      が生存時には，『極真』といえばＡ      が創出した『極真空手』ないしは，Ａ      が設立した上記『極真会館』を指すものとして一般に通用していたものと認められ，さらに『国際空手道連盟極真会館』の略称『極真会館』は，空手に関心のある者を中心に，我が国において，広く知られていたものと認められる。しかしながら，『極真会館』は，Ａ      の死後，遺言書の問題や運営方針等の違いから，各支部長らが，それぞれ極真空手を正当に承継するものであるとして独自の活動を始めた。そして，被告を含む独自の活動を始めた団体は，いずれもＡ      の『極真会館』において極真空手の修行をし，その流儀を汲むものであり，『極真会館』を名乗るものも少なくなかった。その結果，平成１５年５月の時点における，Ａ      死亡時に支部長であったものの所属は，『Ｄ派』３名，『Ｅ派』１２名，『Ｈ    派』１７名，『全日本極真連合会』１２名，『極真館』３名，無所属３名であった。
さらに，これらの各団体の主催する大会，行事などについて，空手（道）に関する雑誌などにおいて紹介されている。
以上によれば，本件商標の登録査定時において，『極真』は，Ａ      の創設した空手の流派である『極真空手』の略称として認識されるというべきであり，特定の者，及び団体の名称又は略称として広く知られているものとして認めることはできない。そして，『極真会館』については，Ａ      の生前に，Ａ      の創設した『国際空手道連盟極真会館』の略称として認識されていたことは認め得るとしても，少なくとも本件商標の登録査定時においては，特定の者及び団体の名称又は略称として広く知られているものとして認めることはできない。
なお，原告は，Ａ      の唯一の相続人であり，Ａ      存命中から引き続き「極真会館」本部所在地の道場において，夫と共に空手の教授を行い，空手道着の販売を行っていること（判決注：Ａ      の妻Ｃ        がＡ      の道場の運営を支え，空手道着の販売を行なってきたこと，原告もＡ      の生前から道場の運営に協力し，死後も運営に携わっていることをいうものと解される。）は認めることができるが，提出された証拠等によっては，本件商標の登録査定時において，『極真会館』の文字が，原告らが行う空手の教授及び商品『空手道着』に使用する商標として，需要者に広く知られていると認めることはできない。また，原告は，別件極真関連商標に関する商標登録無効審判事件の特許庁及び裁判所の認定判断などを根拠として本件無効審判に係る無効事由が存するものであると主張するものであるが，原告の示す上記事件は，本件商標とその判断をすべき基準時（それぞれの商標登録出願時及び登録査定時）を異にするものであり，さらに，上記事件とは，商標の構成態様及びその無効事由（上記極真関連商標に関する審判事件は,商標法４条１項７号の該当性を争うもの。）を異にするものであるから，当該事件は，本件審判とは明らかに事案を異にするものである。そして，本件審判においては，上記のように認定すべきであるから，原告の主張は採用できない。さらに，『極真会館』以外の極真関連商標（『極真会（筆縦書）』『極真空手／ＫＹＯＫＵＳＨＩＮＫＡＲＡＴＥ』『ＫＹＯＫＵＳＨＩＮ』）についても，『極真会館』同様に，提出された証拠等によっては，本件商標の登録査定時において，原告らが行う空手の教授及び空手道着に使用する商標として，需要者に広く知られていると認めることはできない。」(2)しかしながら，前記２と同様に，本件商標の出願時及び登録査定時，「極真」の語は，原告が運営する団体「極真会館」の略称として，また引用商標は上記団体を出所とするものとして，我が国の空手に関心がある者の間で周知であった。しかるに，審決は，「極真」の語及び引用商標の周知性を否定しており，この判断（商標法４条１項１０号該当性）には誤りがある。
同様の理由で，商標法４条１項１９号の周知性についての審決の判断にも誤りがある。
４取消事由４（商標の類否判断の誤り等，商標法４条１項１０号）本件商標の構成のうち「空手道」の部分は，指定商品又は指定役務との関係で，自他識別機能を有しないし，本件商標のうち「館」の部分も，学校や道場を表す接尾辞にすぎず，自他識別機能を有しない。そうすると，本件商標の要部は「極真」の部分にあり，「キョクシン」との称呼が生じる。他方，引用商標の要部は「極真」又は「ＫＹＯＫＵＳＨＩＮ」であって，「キョクシン」との称呼が生じる。また，本件商標からも引用商標からも「極真空手」の観念が生じる。仮に本件商標の要部が「極真館」であるとしても，この要部から生じる称呼「キョクシンカン」は引用商標Ａから生じる称呼「キョクシンカイ」と，拗音，撥音を含む各７音のうちの最後の１音が相違するだけで，冒頭の２音節が共通するし，最後の１音節にはアクセントが置かれず，消え入るように発音されるにすぎない。そうすると，上記両称呼は類似する。


また，仮に本件商標の要部が「極真館」であるとしても，この要部からも「極真空手」の観念が生じるところ，引用商標ＢないしＤからも「極真空手」の観念が生じる。そうすると，本件商標とこれらの引用商標との間では生じる観念が共通する。ところで，被告がＡ      の氏名を冒用し，Ａ      の遺志を継ぐなどと表示して空手の教授を行なうことは，原告が被告に対してＡ      の氏名等の使用を許諾したかのように装い，取引者等にこの旨誤信させるものである。そうすると，かような具体的な取引状況も勘案すると，本件商標は引用商標と類似する。なお，本件商標と引用商標とでは，商品「空手道着」，役務「空手の教授」の点で指定商品ないし指定役務が同一である。
しかるに，審決は，「本件商標は，商標法４条１項１０号・・・に該当するものということができない。」と判断するが，かかる判断には誤りがある。５取消事由５（混同のおそれの判断の誤り，商標法４条１項１５号）前記４のとおり，本件商標の要部は「極真」の部分であるところ，同要部及び引用商標から生じる称呼の共通性等に照らせば，本件商標をその指定役務に使用したときに，他人の業務たるＡ      が創設した極真空手の業務に係る役務であると出所の混同を生じさせるおそれがある。
そうすると，本件商標は商標法４条１項１５号に該当し，これに反する審決の判断には誤りがある。
６取消事由６（不正の目的の認定判断の誤り，商標法４条１項１９号）被告は，原告からＡ      の氏名等の使用の許諾を受けることなく，Ａ      の氏名を勝手に商業的に使用し，またＡ      の遺志を継いでいるなどと僭称している。かかる被告の行為は，自らの商品又は役務をＡ      が創設した極真空手の業務に係る商品又は役務と誤認させる行為であって，商標法４条１項１９号にいう「不正の利益を得る目的，他人に損害を加える目的その他の不正の目的」をもって本件商標を使用しているといえる。
しかるに，審決は，「本件商標は，商標法４条１項１９号・・・に該当するものということができない。」と判断するが，かかる判断には誤りがある。
第４取消事由に対する被告の反論
１取消事由１に対し
審決は乙第７号証や乙第２３号証の２のみから「極真空手」各流派の離合集散状況等を認定したわけではない（しかも，上記書証のうち乙第２３号証の２が発行されたのは本件商標の登録査定の時点よりも以前のことである。）し，審決に審理不尽の違法はない。
また，本件の審判体は第一次審決後に提出された証拠等の提出を求める旨の指令書を原告に送り，新たな証拠等の提出を求めたにもかかわらず，原告は上記指令書に何ら応答しなかったのであって，原告は主張，立証の補充をする機会を付与されながら自ら逸したにすぎず，審決に手続違背の違法はない。
２取消事由２に対し
Ａ      が平成６年４月２６日に死亡した後は，極真空手に関連する各派閥の離合集散状態及び極真空手に関連する標章の使用状態，派閥の分裂状態からみても，「極真」の名称自体は，Ａ      が創出した空手の流派の名称であるとはいえるが，これが他人の氏名，名称又はその略称であるということはできない。そうすると，本件商標の出願時及び登録査定時，「極真」の語が原告が運営する団体「極真会館」（や原告自身）の略称として著名であったなどということはできない。したがって，審決による「極真」の名称等の著名性判断に誤りはない。なお，Ａ      が死亡した後は，商標法４条１項８号で保護されるべき同人の人格的利益は消滅し，原告がこれを相続することはできない。また，原告ら遺族派は，平成１１年以前は「極真」の略称を使用していなかった。
３取消事由３に対し
Ａ      の死亡後の極真空手に関連する各派閥の離合集散状態，極真空手に関連する各標章の使用状態，「極真」を名乗る多数の団体が乱立する状態に照らせば，本件商標の出願時においても登録査定時においても，「極真」の語も引用標章も原告が運営する団体「極真会館」を示すものとして需要者の間に広く認識されていなかった。
したがって，この旨をいう審決による周知性判断に誤りはない。
４取消事由４に対し
本件商標は漢字である「空手道極真館」を標準文字で記して成り，全体がまとまりよく表されている。そうすると，その構成の全体をもって，需要者において一体不可分のものとして認識され，把握される。また，本件商標の構成のうち「空手道」の部分が武道としての「空手」を表示するものにすぎないとしても，「極真」の部分と「館」の部分は一方が他方よりも注意を惹くような態様で表記されるものではなく，外観的特徴の点で差異がない。「館」が接尾語であるからといって，「館」とこれに接する語（「弘道」等）とを分離して観察するのは，不合理であって，「弘道館」等は一体不可分の語として機能するものである。したがって，「極真」の部分と「館」の部分を分離して考察すべき格別の理由はなく，需要者はこれらを一体のものとして認識，把握するはずである。そうすると，本件商標からは，「カラテドウキョクシンカン」又は「キョクシンカン」の称呼が生じる。そして，本件商標からは特定の観念が生じない。
他方，引用商標Ａは筆文字縦書きで「極真会」と記して成るもの，引用商標Ｂは欧文字横書きで「ＫＹＯＫＵＳＨＩＮ」と記して成るもの，引用商標Ｃは漢字横書きで「極真会館」と記して成るもの，引用商標Ｄは漢字及び欧文字で「極真空手／ＫＹＯＫＵＳＨＩＮＫＡＲＡＴＥ」と上下２段横書きして成るものであるから，本件商標とはその外観が異なる。


また，その構成文字に従って，引用商標Ａからは「キョクシンカイ」の，引用商標Ｂからは「キョクシン」の，引用商標Ｃからは「キョクシンカイカン」の，引用商標Ｄからは「キョクシンカラテ」の称呼が生じる。そうすると，本件商標と引用商標とは，称呼の構成音数，音感，音調を異にし，両者を称呼において聞き分けることができる。なお，引用商標Ａの称呼「キョクシンカイ」と本件商標の称呼「キョクシンカン」とは音数が同一であるが，前者の末尾の「イ」はそれ自体が短音を構成し，澄んだ解放音として軽い音質を生じさせる一方，後者の末尾の鼻音「ン」はかような性格を有しないから，両者は明瞭に聞き分けることができ，類似するものではない。
そして，引用商標はいずれも造語であって，引用商標Ａ，Ｃからは特定の観念が生じない一方，引用商標Ｂからは「空手の極真」程度の観念が，引用商標Ｄからは「極真空手」の観念が生じる。そうすると，本件商標と引用商標とは生じる観念が共通しない。
極真空手が分派して以降，狭い地区内に複数の派閥の道場がひしめく現象が顕著になり，被告の「極真館」道場の近辺も同様の状況になっている。しかし，入門希望者が被告の「極真館」と他の分派の道場とを混同して入門手続をした例はなく，空手着の需要者，取引者も，被告の「極真館」と他の分派の道場とを峻別して空手着を選択してきている。そうすると，取引の実情に照らしても，本件商標をその指定商品に使用した場合に，出所の誤認混同が生じるおそれはないといい得る。以上のとおり，本件商標と引用商標とは，その外観も，生じる称呼や観念も異なり，取引の実情を勘案しても両者が類似するとはいえない。したがって，本件商標と引用商標とが類似しないとした審決の判断に誤りはない。
５取消事由５に対し
前記４のとおり，需要者，とりわけ空手道を志す者は，極真空手が複数の流派に分派し，その名称中に「極真」の語を採用して活動していた状況の下でも，それぞれの流派の固有の名称として認識，識別し，各流派を区別できていた。そうすると，本件商標をその指定商品，指定役務に使用した場合でも，需要者，取引者に原告が運営する団体「極真会館」の業務に係る商品，役務であるとか，引用商標に関連する業務に係る商品，役務であるという，出所の混同を生じるおそれはない。
したがって，かかる混同のおそれを否定した審決の判断に誤りはない。
６取消事由６に対し
前記のとおり，本件商標は引用商標と類似しないし，被告による本件商標の使用には商標法４条１項１９号にいう「不正の目的」がない。そうすると，「不正の目的」がないとした審決の判断に誤りはない。
第５当裁判所の判断
１取消事由１（審理不尽等）について
第一次判決（甲１０４）は，商標法４条１項８号に関し，原告自身又は団体「極真会館」が同号にいう「他人」に当たることを前提とし，原告が同号の主張をしているものと解して，第一次審決が原告自身又は原告が運営する団体「極真会館」自体が同号の著名性を有するか否かを判断しなかったことをもって審理不尽と評価し，また，同項１０号，１５号，１９号該当性についても，本件商標の出願時及び登録査定時における，原告自身又は原告が運営する『極真会館』という団体の周知性やそれらの業務に係る商標と本件商標との類否などに第一次審決の審理不尽があると評価し，これらにつき再度審理判断を要するとしたものである。これを受けた審決は，本件商標の同項８号該当性に関し，Ａ      の死亡後はその略称について同号に該当する余地はないと説示し，また，Ａ      の死亡後の極真空手の分派状況及び極真空手に関連する商標の出願状況等に係る１８頁までの詳細な事実認定を基礎にして，「極真」の語は同号にいう「他人の氏名若しくは名称」にも「これらの著名な略称」にも当たらないと判断したものであり，この判断は本件商標の登録査定時についてのものであることが明らかである（１９頁）。この判断は第一次判決の拘束力に従ったものであり，そこに拘束力違背はないし，審理不尽の違法も存しない。
また，審決は，本件商標の同項１０号等の周知性の判断に関しても，Ａ      の死亡後の極真空手の分派状況及び極真空手に関連する商標の出願状況等に係る事実認定（１２～１８頁）を基礎に，本件商標の登録査定時において，「極真」の語も引用商標Ｃないし名称「極真会館」も，特定の者や団体の名称又は略称として需要者に広く知られていたとは認められず，引用商標Ａ，Ｂ，Ｄも同様である旨説示したものであるから（１９，２０頁），上記各号の無効理由に関しても，審決に第一次判決の拘束力違背はないし，審理不尽の違法も存しない。そして，審決時までに提出された主張及び証拠では不十分であるとは認められないし，本件商標の登録査定後に発行等がされたことの一事をもって極真空手の分派状況等を裏付ける証拠として使用することができないわけではなく，審決が不適切な証拠を用いて事実認定をしたとも認められない。
ほかに，審決に審理不尽の違法があるとは認められないから，原告が主張する取消事由１は理由がない。
２取消事由２（「極真」の語の著名性判断の誤り）について審決は，Ａ      の死亡後の極真空手の分派状況及び極真空手に関連する商標の出願状況等を基礎にして，本件商標の登録査定時，「極真」の語は商標法４条１項８号にいう「著名な略称」に当たらないと説示したものであるが，原告は，上記当時，「極真」の語は原告が運営する団体「極真会館」の略称として著名であったなどと主張する。


しかしながら，証拠（甲１６，１９，２０，３６，３７，４７，４８，５３，５５，５６，５８，５９，６４，７４，８５，９５，９７の７，８，甲９８，９９，１０３，乙７１，７２）及び弁論の全趣旨によれば，Ａ      の死後，同人が創設した団体「極真会館」の運営を巡って対立が生じ，Ｄ派やＥ派等の複数の団体（派閥，流派）に分裂したこと，各団体はＡ      が生前主宰していた空手道の「極真空手」を承継するなどと標榜して，独自に「極真」の語を含む標章を使用して空手の教授等に関係する活動を行なってきたことが認められる。そして，「極真空手」に関連する商標の出願状況，商標登録の有効・無効や権利行使を巡る係争の状況等にも照らせば（甲３，４，１７，１８，２１～２７，５４，６３，７５，８９～９１），本件商標の登録査定（平成１６年２月１８日）時，「極真」の語が，Ａ      の三女である原告が極真会本部道場で運営する団体「極真会館」の略称として，空手の教授を受けようとしたり，空手道着等を購入しようとしたりなどする本件商標の指定商品，指定役務の需要者の間で著名であるとまでいうことは困難である。
また，Ａ      の生前，「極真」の語が，Ａ      が創設した空手道場「極真会館」ないし同人が創始し，主宰していた空手道の流派「極真空手」の略称として，わが国の空手の教授を受けようとしたり，空手道着等を購入しようとしたりなどする需要者の間で著名であったとしても，Ａ      の相続人にすぎない原告がかかる著名性を当然に承継することになるものではないし，前記のとおり，Ａ      が創設した団体は分裂，分派して各団体がめいめい「極真空手」を承継するなどと標榜して活動し   ている   状況及   びこの   事実が   広く知   られて   いる事   実関係   に照ら   すと，   Ａの死亡後である本件商標の登録査定時においても，「極真」の語が，Ａ      の三女である原告が極真会本部道場で運営する団体「極真会館」の略称として著名であるとまでいうことはできない。そして，Ａ      の死後に分派した流派が自己の団体ないし流派の略称として「極真」の語を使用してこなかったとしても，分派によって「極真」の語と特定の団体との結び付きが低下した事実に変わりはないから，上記結論に影響を及ぼすものではない。
このほかに，原告が主張する各種の事情を考慮しても，原告の前記主張を採用することはできず，審決の著名性判断に誤りはないから，原告の取消事由２は理由がない。
３取消事由３（「極真」の語及び引用商標の周知性判断の誤り）について前記２と同様に，Ａ      の死後，同人が創設した団体「極真会館」の運営を巡って対立が生じ，Ｄ派やＥ派等の複数の団体に分裂し，各団体はＡ        が生前主宰していた空手道の「極真空手」を承継するなどと標榜して，独自に「極真」の語を含む標章を使用して空手の教授等に関係する活動を行なってきたものであるから，この事実が広く知られている事実関係にも照らすと，「極真」の語と原告が極真会本部道場で運営する団体「極真会館」との結び付きは低下し，本件商標の登録査定時において，「極真」の語が，Ａ      の三女である原告が極真会本部道場で運営する団体「極真会館」を示すものとして，空手の教授を受けようとしたり，空手道着等を購入しようとしたりなどする本件商標の指定商品，指定役務の需要者の間で広く認識されているということは困難である。
また，Ａ      の生前からＡ      や団体「極真会館」の支部長らが引用商標（登録が抹消される以前のものを含む。）を使用してきたとしても，上記分派が広く知られている状況に照らせば，本件商標の登録査定時，引用商標が，Ａ      の三女である原告が極真会本部道場で運営する団体「極真会館」を示すものとして，空手の教授を受けようとしたり，空手道着等を購入しようとしたりなどする本件商標の指定商品，指定役務の需要者の間で広く認識されているということは困難である。なお，本件商標の出願時においても，上記と異なる認定は導かれない。そして，このほかに，原告が主張する各種の事情を考慮しても，「極真」の語又は引用商標の周知性をいう原告の主張を採用することはできず，審決の周知性判断に誤りはないから，原告の取消事由３は理由がない。
４取消事由４（商標の類否判断の誤り等）について(1)前記３のとおり，本件商標の登録査定時，引用商標が，Ａ        の三女である原告が極真会本部道場で運営する団体「極真会館」を示すものとして，需要者の間で広く認識されていたわけではないから（周知性），原告が主張する商標法４条１項１０号，１９号の無効理由は理由がないが，さらに進んで判断する。(2)本件商標は漢字「空手道極真館」を標準文字で横書きして成るところ，審決が説示するとおり，その構成文字に従って「カラテドウキョクシンカン」の称呼を生じるか，又はうち「空手道」は武道の一範疇を示す普通名称であることから，その余の構成部分が要部となって，「キョクシンカン」との称呼が生じる。本件商標のうち「極真館」の部分はまとまりよく記されているものと理解できるから，先頭の２字「極真」の部分と最後尾の「館」とに分けて称呼されるものではない。「空手道」の部分は普通名称であるが，「極真館」の部分は造語であるから，そこからは特定の観念が生じないが，本件商標から一武道である空手に関わる施設ないし団体である「極真館」程度の観念が生じる。
(3)引用商標Ａは，筆字風の縦書きで「極真会」と記して成るものであって，その構成文字から「キョクシンカイ」の称呼が生じる。また，「極真会」は造語であって，引用商標からは特定の観念が生じないか，団体であることを示す「会」が末尾にあることに着目して，運動特に空手に関係する団体である「極真会」程度の観念が生じる。
引用商標Ｂはゴシック体の欧文字（いずれも大文字）で「ＫＹＯＫＵＳＨＩＮ」と横書きして成るものであって，その構成文字から「キョクシン」との称呼が生じる。また，「ＫＹＯＫＵＳＨＩＮ」は造語であるから，引用商標Ｂからは特定の観念が生じないか，Ａ      が創始した空手の流派「極真空手」を知る者であれば，上記流派の略称と認識し，上記流派の観念を生じる。


引用商標Ｃはゴシック体の漢字で「極真会館」と横書きして成るものであって，その構成文字から「キョクシンカイカン」との称呼が生じる。また，「極真会館」は造語であるから，引用商標Ｃからは特定の観念が生じないか，「会館」が建物を表す接尾語であることに着目し，Ａ      が創始した空手の流派「極真空手」を知る者であれば，上記流派と関係する建物程度の観念を生じる。引用商標Ｄはいずれもゴシック体で，上段に漢字「極真空手」，下段に欧文字（いずれも大文字）「ＫＹＯＫＵＳＨＩＮＫＡＲＡＴＥ」と横書き（２段書き）で記して成る。引用商標Ｄからは，特に下段の欧文字部分のつづりに着目して，「キョクシンカラテ」との称呼が生じ，また，引用商標Ｂと同様に，引用商標Ｄからは特定の観念が生じないか，Ａ      が創始した空手の流派「極真空手」を知る者であれば，上記流派ないしその空手のスタイルの観念を生じる。
(4)上記(2)，(3)によれば，本件商標と引用商標とは，その文字構成が異なり，生じる観念も異なるものであるし，称呼も必ずしも類似しないから，両商標は類似しない。
したがって，審決の両商標の類否判断に誤りはない。
原告は，本件商標の構成部分である「極真館」から生じる称呼「キョクシンカン」と引用商標Ａから生じる称呼「キョクシンカイ」が類似すると主張するが，前者の最後尾の音「ン」は鼻音であり，後者の最後尾の音「イ」は独立した母音であるから，両称呼は明確に聞き分けることができ，両称呼は類似するものではない。これらのほか，本件商標と引用商標が類似するとすべき取引の実情は認められないので，類否判断の誤りをいう原告の取消事由４は理由がない。５取消事由５（混同のおそれの判断の誤り）について前記２，３のとおり，本件商標の登録査定時，「極真」の語が，Ａ      の三女である原告が極真会本部道場で運営する団体「極真会館」を示すものとして，空手の教授を受けようとしたり，空手道着等を購入しようとしたりなどする本件商標の指定商品，指定役務の需要者の間で広く認識されているとか，これらの需要者の間で著名であるということは困難である。
また，前記４のとおり，本件商標の構成のうち「極真」の部分のみが要部であるということはできない。
そして，本件商標から生じる観念や，Ａ      が死亡した後の「極真空手」の各分派の活動状況等にもかんがみると，被告が本件商標をその指定商品，指定役務に使用したとしても，需要者において，「他人」たる原告が極真会本部道場で運営する団体「極真会館」や同団体と何らかの関係を有する者の業務に係る商品，役務であるとの出所の混同が生じるおそれがあるとはいえない。したがって，審決による出所の混同のおそれの判断の誤りをいう原告の取消事由５は理由がない。
６取消事由６（不正の目的の認定判断の誤り）について前記のとおりのＡ      死亡後の「極真空手」の各分派の状況等に照らすと，被告が本件商標をその指定商品，指定役務に使用したとしても，他人たる原告が極真会本部道場で運営する団体「極真会館」の業務に係るものであると需要者に誤認混同させたり，上記団体に損害を与える目的等があるとまではいえないから，被告による上記使用につき商標法４条１項１９号所定の「不正の目的」があるとまではいえない。
したがって，審決による不正目的の認定判断の誤りをいう原告の取消事由６は理由がない。
７小括
結局，原告が主張する商標法４条１項８号，１０号，１５号，１９号の無効理由はいずれも理由がない。
第６結論
以上によれば，原告が主張する取消事由はいずれも理由がないから，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
塩月秀   平
裁判官
真辺朋   子
裁判官
田邉    実
（平成２２年（行ケ）第１０３４３号判決別紙）
指定商品指定商品指定商品指定商品・・・・指定役務目録指定役務目録指定役務目録指定役務目録第１６類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤，封ろう，印刷用インテル，活字，青写真複写機，あて名印刷機，印字用インクリボン，自動印紙はり付け機，事務用電動式ホッチキス，事務用封かん機，消印機，製図用具，タイプライター，チェックライター，謄写版，凸版複写機，文書細断機，郵便料金計器，輪転謄写機，マーキング用孔開型板，電気式鉛筆削り，装飾塗工用ブラシ，紙製幼児用おしめ，紙製包装用容器，家庭用食品包装フィルム，紙製ごみ収集用袋，プラスチック製ごみ収集用袋，型紙，裁縫用チャコ，紙製のぼり，紙製旗，観賞魚用水槽及びその附属品，衛生手ふき，紙製タオル，紙製テーブルナプキン，紙製手ふき，紙製ハンカチ，荷札，印刷したくじ（おもちゃを除く。），紙製テーブルクロス，紙類，文房具類，印
刷物，書画，写真，写真立て」


平成２４年１月３１日判決言渡
平成２３年（行ケ）第１０１２１号審決取消請求事件
平成２３年１２月１２日口頭弁論終結
判                決
原            告      ルネサスエレクトロニクス株式会社訴訟代理人弁護士      飯      田      秀      郷同                    隈      部      泰      正同                    森      山      航      洋訴訟代理人弁理士      筒      井      大      和同                    小      塚      善      高同                    菅      田      篤      志同                    関              浩      徳同                    中      野      公      一同                    矢      口      哲      也被            告      特    許    庁    長    官指定代   理人       川      端              修同                    藤      原      敬      士同                    田      村      耕      作同                    須      藤      康      洋同                    芦      葉      松      美
主                文
１特許庁が不服２００９－３７３４号事件について平成２３年２月２８日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
主文同旨
第２当事者間に争いのない事実
１特許庁における手続の経緯等
本願は，平成１１年１１月２９日に出願した特願平１１－３３８６５７号の分割出願として，平成１８年５月２２日に特許出願されたものである（特願２００６－１４０９９５号。出願時の発明の名称「半導体装置の製造方法」）。本願は，平成２１年１月７日付けで拒絶査定がされ，これに対し，原告は，同年２月１９日，拒絶査定に対する不服審判の請求（不服２００９－３７３４号）をするとともに，同日付けで手続補正をした（上記補正後の発明の名称「樹脂封止型半導体装置の製造方法」）。さらに，原告は，平成２３年１月２４日付けで手続補正（以下「本件補正」という。）をしたが，特許庁は，同年２月２８日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし（以下「審決」という。），その謄本は，同年３月１５日，原告に送達された。
２特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲（請求項の数６）の請求項１の記載は，次のとおりである（以下，本件補正後の請求項１に係る発明を「本願発明」といい，本件補正後の明細書を「本願明細書」という。）。
「【請求項１】
（ａ）上面と，前記上面に設けられた複数の半導体チップ搭載領域と，前記上面とは反対側の下面とを有するマトリクス基板を準備する工程，（ｂ）複数の半導体チップを前記複数の半導体チップ搭載領域に，それぞれ搭
載する工程，
（ｃ）前記複数の半導体チップのそれぞれと前記マトリクス基板に形成された前記複数の第１パッドとを，複数のワイヤで接続する工程，（ｄ）前記複数の半導体チップおよび前記複数のワイヤを樹脂で封止する工程，（ｅ）前記複数の半導体チップのうちの互いに隣り合う領域における前記マトリクス基板および前記樹脂を切断し，複数の樹脂封止型半導体装置を取得する工程，
を含み，
取得された前記複数の樹脂封止型半導体装置のそれぞれは，分割された前記マトリクス基板の前記下面に，複数の第２パッドと，複数の配線と，アドレス情報パタ
ーンとを有し，
分割された前記マトリクス基板の前記上面は，前記樹脂で覆われており，前記複数の配線は，前記複数の第２パッドのそれぞれと一体に形成され，前記アドレス情報パターンは，前記複数の第２パッドおよび前記複数の配線を除
く領域に形成されており，
前記アドレス情報パターンは，前記（ｂ）工程に先立ち，形成されていることを特徴とする樹脂封止型半導体装置の製造方法。」
３審決の理由
審決の理由は，別紙審決書写しのとおりである。要するに，本願発明は，特開平１１－７４２９６号公報（甲５。以下「引用文献」といい，引用文献に記載された発明を「引用発明」という。）及び，特開平７－３３５５１０号公報（甲１６。以下「周知例１」という。），特開平５－３２２７号公報（甲１７。以下「周知例２」という。），特開平５－２１８６００号公報（甲４。以下「周知例３」という。），特開平１１－２０４７２０号公報（甲２１。以下「周知例４」という。）に記載されたような周知技術に基づいて，当業者が容易に発明することができたものであるから，特許法２９条２項により特許を受けることができないとするものである。審決が認定した引用発明の内容，同発明と本願発明との一致点及び相違点は以下のとおりである。
(1)引用発明の内容
共通基板プレート１０２の面１０２ａ上に，電気接続領域１０４ａ及び共通基板プレート１０２を通過して領域１０４ａに接続される多数の電気的接続手段である
多数のグループ１０４を形成する工程と，
このグループ１０４に対応したマトリックス構造で，多数のチップ１０３を共通基板プレート１０２の面１０２ａの反対側の面１０２ｂ上の取り付け領域１０９に
取り付ける工程と，
各チップ１０３の接続パッド１１０に複数の電気接続ワイヤ１０５を接続することによって，接続パッド１１０を共通基板プレート１０２の接続手段に接続する工
程と，
共通基板プレート１０２，複数のチップ１０３，及び，接続ワイヤ１０５を含む組立体１１１を，射出成型用型１１２の中に置いて封止樹脂を射出して，容器１０６内に共通プレート１０２に接続されるチップ１０３を有する六面体のブロック１
１７を得る工程と，
共通基板プレート１０２の面１０２ａの接続領域１０４の上に，接続ドロップ又はビーズ１０７を置く工程と，グループ１０４間に延びる縦横の分割線１２１及び１２２に沿って，六面体のブロック１０７を縦方向及び横方向に切断する工程とによって，複数個の半導体パッケージ１を製作する方法であって，チップ１０３及び接続ワイヤ１０５を封止する樹脂は，共通基板プレート１０２の面１０２ｂを覆い，グループ１０４は，面１０２ａ上に，幅方向に５グループ，長さ方向に２０グループのマトリックス構造に配置され，半導体パッケージ１は，プリント回路基板上の線にはんだ付けされる複数個の半導体パッケージ１を製作す
る方法
(2)一致点
「（ａ）上面と，前記上面に設けられた複数の半導体チップ搭載領域と，前記上面とは反対側の下面とを有するマトリクス基板を準備する工程，（ｂ）複数の半導体チップを前記複数の半導体チップ搭載領域に，それぞれ搭載す
る工程，


（ｃ）前記複数の半導体チップのそれぞれと前記マトリクス基板に形成された前記複数の第１パッドとを，複数のワイヤで接続する工程，（ｄ）前記複数の半導体チップおよび前記複数のワイヤを樹脂で封止する工程，（ｅ）前記複数の半導体チップのうちの互いに隣り合う領域における前記マトリクス基板および前記樹脂を切断し，複数の樹脂封止型半導体装置を取得する工程，
を含み，
取得された前記複数の樹脂封止型半導体装置のそれぞれは，分割された前記マト
リクス基板の前記下面に，複数の第２パッドを有し，
分割された前記マトリクス基板の前記上面は，前記樹脂で覆われている樹脂封止型半導体装置の製造方法。」
(3)相違点
ア相違点１
本願発明では，分割されたマトリクス基板の下面に，複数の配線を有し，前記複数の配線は，前記複数の第２パッドのそれぞれと一体に形成されているのに対し，引用発明では，本願発明の「第２パッド」に相当する「接続領域１０４」は有しているものの，複数の配線を有し，前記複数の配線は，前記複数の第２パッドのそれぞれと一体に形成されているかどうかについては，不明な点。
イ相違点２
本願発明では，分割された前記マトリクス基板の前記下面に，アドレス情報パターンとを有し，前記アドレス情報パターンは，前記複数の第２パッドおよび前記複数の配線を除く領域に形成されており，前記アドレス情報パターンは，前記（ｂ）工程に先立ち，形成されているのに対し，引用発明では，このような構成は備えていない点。
第３取消事由に関する原告の主張
１取消事由１（周知技術の認定の誤り）
審決は，製造工程において素材あるいは製品を分割して，個々の製品を製造する場合に，分割前の素材に，素材の機能に影響を与えない箇所に記号等を表示しておき，製品となってから，その記号等を利用して分割前の場所に起因する不良解析を行うことは，周知例１ないし３に開示されるように周知であると認定する。しかし，上記認定は失当である。すなわち，周知例１の「ＩＤ１０２」は，個片モールド技術による樹脂封止後，リードフレームから分離する際に，分離前の特定情報を失わないようにチップＩＤとして刻印するものであり，一括モールド技術により樹脂封止して，これを分割して取得した半導体装置を個別に特定するものではない。周知例１のチップＩＤは，ウエハ上での半導体チップの位置などを特定するが，複数搭載されたマトリクス基板の位置情報にはならず，樹脂封止型半導体装置の後工程（特に封止工程）の不良解析はできない。また，周知例２の「識別用文字又は数字８，８’」は，連結された（分割される前の）ＴＡＢ用テープキャリアのパターンを特定するものであり，製品（パッケージ）内には上記識別用文字又は数字は取り込まれず，これに搭載された半導体チップを樹脂で封止した後，切り離されて得られる半導体装置を個別に特定することはできない。さらに，周知例３のアドレス記号３は，ピースに分割された基板を特定するものにすぎず，これに半導体チップが搭載されてモールドされるとの記載はない。
以上のとおり，周知例１ないし３は，一括モールド技術により樹脂封止してこれを分割して取得したそれぞれの半導体装置について，他に何らの工程を経ることなく，分割前のマトリクス基材においてどの位置にあったかを識別することができ，樹脂封止された半導体装置の後工程（特に封止工程）の不良解析を行うことができるという本願発明の技術を何ら開示していない。にもかかわらず，審決は，本願発明の技術的事項を取り込んで周知例１ないし３を過度に抽象化し，上記周知技術を認定したものであって，周知技術の認定を誤った違法がある。
２取消事由２（容易想到性判断の誤り）
(1)審決は，相違点１について，半導体チップが搭載された基板の搭載面の反対側の面（実装面）に，複数の配線及びパッドを一体に形成することは，周知例４に開示されるように周知であるとし，相違点２について，製造工程において，素材あるいは製品を分割して個々の製品を製造する場合に，分割前の素材に，素材の機能に影響を与えない箇所に記号等を表示しておき，製品となってから，その記号等を利用して分割前の場所に起因する不良解析を行うことは，周知例１ないし３に開示されるように周知であり，記号等をどの時点で形成するか，どこに設けるかは，適宜当業者が決定する設計的事項であるとして，本願発明は容易想到であると認定，判断する。
しかし，審決の上記認定，判断は，上記のとおり，周知技術の認定に誤りがある上，相違点１が，基板の実装面においてアドレス情報を付与する位置の課題を生じさせる前提要素であることを無視するとともに，相違点２が，本願発明の課題解決のための不可欠な解決手段であるにもかかわらず，周知技術の認定において，本願発明の技術課題を取り込んだ上で，全て周知ないし設計事項にすぎないとするものであって，失当である。
(2)また，仮に周知例１ないし４を公知例として扱い，引用発明に周知例１ないし４を適用しても，以下のとおり，本願発明は容易に想到できたとはいえず，審決の容易想到性判断は失当である。
ア相違点１に係る容易想到性判断の誤り


引用発明は，従来技術において，基板プレートに取り付けられ接続されるチップの各々は，基板上で個別に封止された後切断されるものであり，その製造のためにはチップの異なる大きさや基板上での配置に対応する多種類の封止用の型を用意し，基板プレートの大きさに応じた切断ツールを持たねばならないことを課題とし，その解決手段として，「共通基板プレート上に，多数のチップ取り付け領域に対応する接続領域の多数のグループをマトリックス構造で形成し，チップを共通基板プレートの各々の取り付け領域に取り付け，各々のチップを関連する電気接続領域に電気的に接続して，基板プレート及び接続されるチップから構成される組立体を得ること」，「この組立体を型の中に置き，型に容器材料を射出して，１つの成形操作で，六面体のブロックを取得し，次に続くステップで，上記六面体のブロックを，その厚さ方向で，各々が半導体パッケージを構成する複数のユニットに切断すること」との構成を採用したものである。なお，引用発明において，接続ワイヤ１０５と接続ドロップ・ビーズ７とは，「図示されないこの基板への内部接続」すなわち，多層配線基板の導体パターン等による電気的接続により接続されている。したがって，引用発明は，マトリクス基板の下面に「複数の配線」を有していない。他方，周知例４は，従来技術が用いる接着剤による半導体チップと基板プレートとの接着又は半導体チップの重ね合わせの際の接着において，接着剤の過不足によって生じるパッケージサイズの増大又は接着の剥がれを解決課題とするものである。上記のとおり，引用発明は，基板の実装面には何ら配線を備えないものであり，基板の実装面に配線を備える必要性はないのに対し，周知例４は，基板への半導体チップの搭載に用いる接着剤の代わりに，ウエハの裏面に絶縁性接着層を設け，あるいは，絶縁性ペーストを用いるものであって，当該基板の構成として，基板実装面に配線を備えるものが開示されていたとしても，両者には課題の共通性もなく，引用発明に周知例４が開示するような基板の実装面に配線を備えさせるものを適用する必然性も示唆もないから，適用の動機付けがない。したがって，引用発明に周知例４の構成を適用することにより，相違点１に係る構成に容易に想到できたとはいえない。
イ相違点２に係る容易想到性判断の誤り
上記のとおり，周知例１のチップＩＤ１０２は，ウエハ上の半導体チップの位置などを特定するもの，周知例２の「識別用文字又は数字８，８’」は，連続された（分割される前の）のＴＡＢ用テープキャリアのパターンを特定するもの，周知例３のアドレス記号３は，ピースに分割された基板を特定するものにすぎず，いずれも本願発明のように，マトリクス基板の半導体チップ搭載領域に搭載した複数の半導体チップを一括して樹脂封止した後，このマトリクス基板を分割することによって製造された複数の樹脂封止型半導体装置のマトリクス基板上の位置を特定するものではなく，樹脂封止された半導体装置の後工程（特に封止工程）の不良解析はできない。
また，周知例１のチップＩＤ１０２は，チップ４００の裏面６０又はチップ４００の表面に設けられ，パッケージＩＤ（マーク１０３）は，パッケージ（封止材）８０１の表面に付与されるが，いずれも半導体装置を特定するものではなく，本願発明の「アドレス情報パターン」に相当するものはない。さらに，周知例１の半導体装置の基板は，上面だけではなく，下面もパッケージ（封止材）８０１で覆われおり，パッケージＩＤをマトリクス基板の下面に付することはできない。そして，周知例１は，リードフレームを含めた封止体の表面にパッケージＩＤを付与するものであり，リードフレームから分離する際にその位置関係を維持しつつ，当該封止体の特定情報と対応するパッケージＩＤを別途保持するなどの工程を要するのに対し，本願発明は，マトリクス基板の下面にアドレス情報パターンを形成する構成を採用しており，半導体チップの搭載前にマトリクス基板下面にアドレス情報パターンを形成することができ，他の工程を経ることなく直ちに特定可能な状態にすることが可能となる上，マトリクス基板の下面に形成されている複数の配線やパッドと同一工程でアドレス情報パターンを形成することが可能となる。さらに，周知例２は，一括モールド技術を適用できないものである上，「識別用文字又は数字８，８’」は，ＴＡＢ用テープキャリアのパターンを特定するために樹脂で覆われている部分に形成されるものであって，これに複数の半導体チップを搭載して，製造された半導体装置を特定するものではなく，本願発明の「アドレス情報パターン」に相当しない。
そして，周知例３は，複数のプリント配線板が形成されている多数個取り基板において，各プリント配線板に，多数個取り基板での配置位置を示すアドレス記号を形成する技術が記載されているにすぎず，このプリント配線板に半導体チップが搭載されたり，樹脂封止されたりするものであることは記載されていない。周知例３は，アドレス記号３を１ピース毎に分割されたプリント配線板２に当該ピースを特定するために付するが，その付与位置は記載されておらず，また，アドレス記号は，ピースに半導体チップを搭載して完成した半導体装置を特定するものではなく，本願発明の「アドレス情報パターン」に相当するものではない。以上のとおり，引用発明に周知例１ないし３を適用しても，本願発明の「アドレス情報パターン」に相当するものを，引用発明の「共通基板プレート１０２（基板２）の下面（２ｂ）」で複数の第２パッド及び複数の配線を除く領域に付与することを容易に想到できたとはいえない。
したがって，引用発明に周知例１ないし３の構成を適用することにより，相違点２に係る構成に容易に想到できたとはいえない。
(3)小括
以上のとおり，本願発明は，引用発明及び周知例１ないし４により容易に想到できたとはいえない。
第４被告の反論
１取消事由１（周知技術の認定の誤り）に対して


原告は，本願発明は，複数の半導体チップを一括して樹脂封止した後，このマトリクス基板を分割することによって複数の樹脂封止型半導体装置を製造する発明であるのに対し，周知例１ないし３は，完成した半導体装置を個別に特定するものではなく，樹脂封止型半導体装置の後工程（特に封止工程）の不良解析はできない，本願発明の技術的課題を取り込んで周知例１ないし３を過度に抽象化して周知技術を認定することは，事後分析的な手法であって許されないと主張する。しかし，原告の上記主張は失当である。すなわち，周知例１には，製品である樹脂封止型半導体装置は，後工程でチップが樹脂封止されてパッケージ化された後も，チップＩＤ１０２によって個別に特定され，不良解析を行うことができることが開示されている。また，周知例２には，日付とＩＣを搭載する何番目の配線パターンかを示す連番の数字を「識別用文字又は数字８，８’」としてＴＡＢフィルムキャリアに形成し，この「識別用文字又は数字８，８’」によって，完成後における不良の半導体装置を特定する技術が開示されている。さらに，周知例３には，アドレス記号３によって，切り離された後に個々のプリント配線板の不良を特定する技術が開示されるとともに，プリント配線板（配線基板）自体に不良が発生した場合に，配線の原版となるマスターフィルムの不良によって発生したかどうかを，アドレス記号３によって容易に確認することができること，すなわち，アドレス記号３によって，プリント配線板の製造工程の不良解析を行うことが開示されている。以上によれば，審決が，「製造工程において，素材あるいは製品を分割して，個々の製品を製造する場合に，分割前の素材に，素材の機能に影響を与えない箇所に記号等・・・を表示しておき，製品となってから，その記号等を利用して分割前の場所に起因する不良解析を行うこと」が，周知技術であることが，周知例１ないし３に開示されているものと認定，判断した点に誤りはない。原告は，本願発明の技術的課題を取り込んで周知例１ないし３を抽象化して認定することは，事後分析に当たると主張する。しかし，本願発明の技術的課題について，「樹脂封止工程」に起因する製品の不良解析や不良発生箇所の特定に限定すべきでないから，原告の主張は，失当である。
２取消事由２（容易想到性判断の誤り）に対して
(1)相違点１に係る容易想到性判断の誤りに対して原告は，引用発明は，基板の実装面には何ら配線を備えないものであり，周知例４を適用する動機付けがなく，引用発明に周知例４を適用することにより，相違点１に係る構成に容易に想到できたとはいえないと主張する。しかし，原告の上記主張は失当である。すなわち，引用文献には，チップ１０３の接続パッド１１０が接続ワイヤ１０５の端部に接続されていること（段落【００１１】），接続ドロップ又はビーズ１０７は電気接続領域１０４ａに置かれていること（図８），チップ（半導体パッケージ）は，接続ドロップ又はビーズによって電気的に接続されていること（段落【０００７】）が記載されている。また，引用文献の図１及び図８によれば，接続ワイヤ５の端部は，接続ドロップ・ビーズ７の直下に位置していない。そうすると，接続ワイヤ１０５と接続ドロップ又はビーズ１０７とは，引用文献に図示されていない何らかの配線によって電気的に接続されているものと理解することができる。そうすると，引用発明は，基板の実装面に配線を備えないものと解することはできず，原告の上記主張は，前提を誤るものであって，失当である。
(2)相違点２に係る容易想到性判断の誤りに対して原告は，本願発明において「アドレス情報パターン」を形成することの技術的意義が，樹脂封止工程に起因する製品の不良解析や不良発生箇所の特定であることを前提として，引用発明に周知例１ないし３を適用することにより，相違点２に係る構成に容易に想到できたとはいえないと主張する。
しかし，原告の上記主張は，失当である。すなわち，本願明細書には，不良の原因となる製造プロセスについて，樹脂封止工程に限定される旨の記載はなく，原告の上記主張は，前提を誤るものである。
また，半導体装置の製造方法に関する技術分野において，製造途中のみならず，最終製品となった後も，個々の製品について不良が発見された場合，どの製造工程でどのような不良が生じたかを追跡して，不良が発生した原因を突き止める不良解析を行うことは，当業者にとって周知の課題である。そして，周知例１ないし３には，製造工程において，素材あるいは製品を分割して個々の製品を製造する場合に，記号等を表示しておき，製品となってからその記号等を利用して分割前の場所に起因する不良解析を行う技術が開示されている。そして，基板を加工することによってパッドや配線が短絡したり損傷してしまうと，所望の電気的接続が得られなくなり基板を正常に使用できなくなるので，パッドや配線に影響を与えないようにこれらを除く領域を加工するということは，当業者であれば普通に認識されることである。
以上のとおり，半導体装置の製造方法における製造プロセス（樹脂封止工程に限定されるものではない）に起因する製品の不良解析や不良発生箇所の特定を迅速に行うという課題を解決するに当たり，アドレス情報パターンを形成するとの解決手段を採用することは，本願出願時に周知の技術であるから，引用発明に上記周知技術を適用して相違点２に係る構成に容易に想到できたといえる。
第５当裁判所の判断
当裁判所は，以下のとおり，審決が，相違点２に係る構成について，引用発明に周知例１ないし３に記載されたような周知技術を適用することにより，容易に想到することができたと判断したことには誤りがあり，これを取消すべきものと判断する。その理由は，以下のとおりであり，事案に鑑み，取消事由１及び取消事由２を併せて判断する。
１事実認定
(1)本願明細書の記載等
ア特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項１は，前記第２の２記載のとおりである。
イ発明の詳細な説明の記載
本願明細書の発明の詳細な説明には，以下の記載がある（甲１。なお，本願に係る図２，３，６～１０，１４は，別紙のとおりである。）。
「【０００４】
本発明者は，配線基板上にマトリクス状に搭載した複数の半導体チップを一括して樹脂封止した後，この配線基板を分割することによって複数の樹脂封止型半導体装置を製造する技術を開発中である。
【０００５】
このような製造方法を採用する場合，製造プロセスに起因する製品の不良解析や不良発生箇所の特定を迅速に行うためには，完成品となった個々の樹脂封止型半導体装置が元の配線基板のどの位置にあったかを配線基板の分割後においても容易に識別できるようにしておく必要がある。
【０００６】