「本発明で用いるフェニル基含有オレフィン誘導体としては，前記した［Ⅰ］，［Ⅱ］，［Ⅲ］の構造式を有する化合物が用いられる。かかる構造式を満たす化合物であれば，いずれのものでも使用可能であるが，それらの効果はオレフィン主鎖中の炭素数によって左右される。即ち，例えば主鎖の炭素数が２以下の如き低分子化合物の場合は，重合停止効果が充分ではなく，又オレフィン誘導体自身のラジカル重合によるホモポリマー生成のため成型物の透明性，フィッシュアイに悪影響を及ぼす。一方，主鎖の炭素数が余りに大きくなり過ぎるとアルコール等の重合溶媒，ビニルエステルへの溶解度が小となり，使用時に多量の溶媒に溶解することが必要になるため，反応液及び残存ビニルエステルモノマー追出液の濃度が低下し，ケン化反応時に濃縮工程を必要とする等の不利益が生じ，実用上問題となる。」
(ｶ)作用
「本発明においては前記した如くビニルアルコール系共重合体の共重合時に重合停止剤として特定のフェニル基含有オレフィン誘導体を使用することによって，品質の良好な共重合体が得られ，それから製造される成型物にはフィッシュアイや肌荒れ等の発生がなく，又透明度も良好で更に成型時の異臭，成型品の着色等のトラブルも全くないという顕著な効果が得られるのである。」
(2)本件発明１に関する開発の経緯等
ア本件プロジェクトの開始等
(ｱ)被告においては，本件プロジェクトが始まる以前から，「●（省略）●」という，エバールの生産力向上を妨げる要因を除去するためのプロジェクトが立ち上げられていた。その当時，被告において重合開始剤として使用していた●（省略）●は，メタノール溶解性が悪く，エバールの生産力向上を妨げる要因となっていたことから，上記プロジェクトの一環として，平成５年頃から平成６年にかけて，●（省略）●のメタノール溶解性の改善についても検討が行われ，溶媒に●（省略）●を使用することによって●（省略）●のメタノール溶解性が改善した。また，同じ頃，これとは別に，重合開始剤を●（省略）●から溶解性のよい●（省略）●に変更することについて検討が行われた。
平成５年頃，ポエ研の色相対策チームの一員であった原告は，重合開始剤として●（省略）●を用いた場合に着色の問題が生じないかを確認する実験設備レベルでの試験を行い，重合開始剤として●（省略）●を使用する場合と●（省略）●を使用する場合とでエバールの着色に有意な差は見られないとした。ところが，その後，岡山樹脂生産部により，実機を用いた評価試験が行われた結果，重合開始剤として●（省略）●を用いると製品の色相がやや悪化することが初めて判明した。
そこで，重合開始剤を●（省略）●した際に発生する色相悪化の問題を検討する本件プロジェクトが，「●（省略）●」の一環として開始された。本件プロジェクトには，物性研，ポエ研，岡山樹脂生産部及び技術開発部が参画し，やや遅れて平成６年夏頃から化学研究所が加わった。物性研は，構造解析等の分析とそれによる着色機構の解明を担当し，ポエ研は，実験設備を用いたポリマー合成試験，測定及び評価を担当した。岡山樹脂生産部は，もともとエバールを生産する部署であり，実機を用いたＥＶＯＨの試作，測定及び評価を担当した。技術開発部は，主にプロセスを開発する部署であり，必要に応じて問合せをするという立場で参加した。化学研究所は，重合禁止剤を評価するモデル系の確立と重合禁止剤の探索・スクリーニングを担当した。（以上につき，甲２６，乙２５，５０，５５，５８，証人Ｂ〔１，６，２７頁〕，弁論の全趣旨）
(ｲ)平成６年３月頃には，本件プロジェクトにおいて，色相悪化をもたらす化合物がアルデヒドであること（アルデヒドが着色の原因となることは特公昭４５－１２１４７号公報などにも記載されていた。）を前提として，ポエ研，岡山樹脂生産部及び技術開発部からは，①生成されたアルデヒドを捕捉するアルデヒドキャッチャー（アミン類）を添加する方法，②生成されたアルデヒドを安定的なカルボン酸に変換するため，ケン化工程に●（省略）●を投入する方法が報告されており，また，物性研からは，③着色機構を解明するための実験方針について報告されていた（乙５５，５６，証人Ｂ〔２～３頁〕，弁論の全趣旨）。
(ｳ)平成６年４月，本社の生産技術本部の担当者に代わって岡山樹脂生産部のＢが本件プロジェクトのリーダーとなり，同月２７日，本件プロジェクトのメンバーを招集して第１回打合せを開催した。ポエ研から主任研究員であるＥ及びその部下である原告，物性研からＨ，岡山樹脂生産部からＮ，Ｂ及Ｐ，技術開発部からＱが出席した。この打合せの目的に関しては，「これまでの検討で次世代触媒として期待される●（省略）●使用時には触媒のメタノール溶解度，重合性，ポリマー物性等製品色相以外の項目では問題ないが唯一製品色相悪化により現状での触媒変更が困難であることが分かった。これまでにも色相改善策を行ってきたが未だに良好な結果は得られていない。この問題解決のためには●（省略）●使用時の色相悪化原因の究明，或いは重合触媒そのものにまで遡った抜本的な対策が必要であるとの認識から，今後の対応を検討し方向性に対する共通認識を得ることを目的とした。」とされ，今後の方針を見極めるため，フリーディスカッションでの検討が行われた。試験方法の確立に関しては，「これまでに，ポエ研，物性研，岡山樹脂生産部で種々の検討を行ってきたが，３者の検討結果の相違も多く，新たな検討に混乱を来し，誤った判断をする可能性が有る。試験結果の相違がどの工程に起因するのかを突き止め改善する（現在はケン化方法の相違〔ポエ研：●（省略）●，岡山樹脂生産部：●（省略）●〕に基づいているものと考えられ，ポエ研への●（省略）●ケン化施設の設置を含めた検討を行いたい。）。」とされ，Ｂは，ケン化工程が色相に影響を与えるおそれがあるにもかかわらず，実機では●（省略）●にケン化がなされているのに対し，ポエ研の実験では●（省略）●でケン化がなされているため，実機を前提とした色相評価が正しくできないことを指摘し，実験用の●（省略）●ケン化施設を新たに設置して，実機と同様の●（省略）●ケン化工程による色相評価系を確立すべきである旨を提案した（乙５５，５７，証人Ｂ〔１，５～７，３０～３２頁〕，弁論の全趣旨）。


(ｴ)なお，その後，ポエ研では，●（省略）●ケン化施設の設置は費用の面から難しいとされ，結局行われなかった。代わりに，平成６年夏頃，岡山樹脂生産部に●（省略）●ケン化施設（岡山●（省略）●）が設置され，同年冬頃から，岡山●（省略）●を使用した色相の評価が開始された。この●（省略）●は，実機（実際の製造プラント）と同形式の●（省略）●ケン化反応器であり，岡山樹脂生産部では，これを使用することにより，実際の製造プラントにおける生産と類似の条件でエバールの色相の変化を再現し，その程度を評価することができた。これに対し，ポエ研には簡易な実験設備しかなかったため，実機ないし実機と同形式の●（省略）●ケン化反応器における着色やその改善効果を確認することはできなかった（証人Ｂ〔７，１４，２４頁〕，弁論の全趣旨）。
イ物性研における着色問題の解明
本件プロジェクト開始から間もない頃，Ｈは，物性研において，重合開始剤として●（省略）●を用いた場合には，着色原因となり得るポリマー重合体のアルデヒド末端（－ＣＨＯ）が，●（省略）●を用いた場合よりも多く生成し，その量が禁止剤である●（省略）●の量に依存すること，●（省略）●の場合には，●（省略）●を用いた場合には見られない，アルデヒド末端に変化し得る独特の着色原因構造（geminal-ＯＲ末端）が生成すること，●（省略）●の特有の反応機構によって，geminal-ＯＡｃ末端又はアルデヒド基（アルデヒド末端）の生成が助長されることを実証した。これにより，重合開始剤として●（省略）●を用いた場合の色相悪化は，●（省略）●と●（省略）●の組合せによってもたらされることが初めて解明された。そこで，物性研のＨ及びＲ（以下「Ｒ」という。）は，平成６年４月２８日，「開始剤変更によるエバール着色問題の原因と対策」に関する書面（乙５８）を作成し，ポエ研，岡山樹脂生産部，技術開発部等に配布した。Ｈ及びＲは，この書面において，「ＥＶＡｃ重合開始剤の変更試験（●（省略）●）に伴い，色相低下の問題が生じている。着色原因がＶＡｃ追い出し槽でのＰＶＡｃホモ重合にあるとし開始剤／禁止剤（●（省略）●）モル比と重合率，分子量，末端基濃度，ケン化ＰＶＡの着色との関連を調べた。その結果，着色原因はアルデヒド基やgeminal-ＯＡｃ末端の生成に起因し，ＰＶＡｃの重合度に大きく依存していることがわかった。●（省略）●の着色が顕著な理由は反応ラジカル量／禁止剤量が●（省略）●系より小さいために低分子量ＰＶＡｃが生成することに起因している。これより禁止剤量の設定はこれまでのＰＶＡｃ重合量（ラジカル残存量）のみではなく末端基量にもとづくことが重要と推定される。このためには高活性開始剤，禁止剤の選定，着色抑制法などの検討を要すると判断され，岡山工場ＥＶＯＨ増産は溶剤変更（●（省略）●）を先行させるべきと考えられる。」と記載した上で，具体的な実験と解析の結果を示した。
その結果，本件プロジェクトでは，重合禁止剤の変更が主な検討課題の一つとして挙がった。本件プロジェクトについては，前記ア(ｳ)の第１回打合せの後も，おおよそ月に１回のペースで関係部署のメンバーによる打合せがされたが，禁止剤については，●（省略）●以外のものを網羅的に検討していこうという方向性が固まっていった。（以上につき，乙２５，５５，５８，証人Ｂ〔７～９，２５～２７頁〕，原告本人〔２頁〕，弁論の全趣旨）。
ウ重合禁止剤の選定
(ｱ)前記イの物性研の報告を端緒として重合禁止剤の変更による色相改善の可能性に目が向けられる中で，本件プロジェクトのメンバーではないポエ研の研究員である●（省略）●から，ソルビン酸が●（省略）●として使えるのではないかとの提案がされた。すなわち，「日合公報に記載されている化合物は，フェニル基と一重結合（単結合）を介して二重結合を持つオレフィンが結合した化合物として解析される。フェニル基とオレフィンの中の二重結合が共役していると解釈されるが，これと同様の共役を持つ共役二重結合，つまり一重結合（単結合）を間に挟んで両側に二重結合があるような化合物であっても，同様の禁止能が出るのではないか。」という発想のもとに提案がされた。


●（省略）●が日合公報を基にソルビン酸を提案したことについては，平成６年夏頃，本件プロジェクトの会議の中で，原告又はＥから，Ｂを始めとする本件プロジェクトの他のメンバーに対して伝えられた。その結果，ソルビン酸その他の共役二重結合を有する不飽和化合物が●（省略）●の候補とされるようになった。この段階で禁止剤の変更が大きなテーマになったため，日合特許にかかるような化合物のみならず，他の禁止剤の反応機構あるいはその化合物を網羅的に検討するため，化学研究所に加わってもらうこととなった。また，物性研には，着色に関して●（省略）●はどのように反応に絡んでくるのかという検討を更に進めてもらうこととなり，岡山樹脂生産部には，●（省略）●を設置している段階であったことから，これから挙がってくる色々な禁止剤について工程内の挙動を確認する際，禁止剤が実際の生産工程でどこに混入する可能性があるのかという点及びそれがどこから排出されるのかという点について検討することとなった。ポエ研には，一連の化合物について実際に日合発明と同じように着色の改善方法があるのかに関して検討してもらうこととなった。（以上につき，乙１４，５５，証人Ｂ〔６，１０～１２，１９～２０，２７～２８，３２～３３頁〕，証人Ｃ〔６頁〕，弁論の全趣旨）(ｲ)ポエ研のＥは，平成６年９月２２日，同月の月度研究概要（乙５９）において，「●（省略）●系ＥＶＡＬの着色機構解明・対策検討のため各種●（省略）●（●（省略）●，不飽和単量体類〔ソルビン酸（ＣＨ３－ＣＨ＝ＣＨＣＨ＝ＣＨＣＯＯＨ），２，４－ジフェニル－４－メチル－１－ペンテン（日合特許），イソプレン等〕）の●（省略）●及び重合体鹸化物着色度を評価中。ＶＡｃ／ＭｅＯＨ（窒素置換）系での●（省略）●（●（省略）●添加量＝発生ラジカル量の１０当量）は，●（省略）●＞＞イソプレン＞ソルビン酸＞２，４－ジフェニル－４－メチル－１－ペンテン＞＞Ｌ－アスコルビン酸＞＞チガリン酸。現在，Ｃ２Ｈ４／ＶＡｃ／ＭｅＯＨ系重合－追出－鹸化／色相評価を実施中。●（省略）●添加量が発生ラジカル量の１０当量ではイソプレン系が比較的色相良好。今後，添加量の影響を明確にする。（色相に関しては岡山●（省略）●での試験が必須で，早期にこれを行いたい。）［注］ソルビン酸（食品添加物）は非揮発性（融点１３５℃）でＭｅＯＨに可溶，またそのアルカリ金属塩は水可溶（鹸化後水洗除去しやすいはず）。しかし，現時点では色相の点でよい結果が得られていない。」と記載した。もっとも，上記のとおり「色相の点でよい結果が得られていない」とされたソルビン酸も，工程通過性（モノマーとの分離）が良かったことから，●（省略）●の候補として残り続け，ポエ研も，ソルビン酸を推し続けた。そこで，ソルビン酸を含む●（省略）●候補について，岡山樹脂生産部において，後記エの評価試験を行うこととなった。（以上につき，甲２６，乙２６，５５，５９，証人Ｂ〔１２～１４，２９～３０頁〕，原告本人〔１５頁〕）
エ岡山樹脂生産部における評価試験
平成６年１２月，岡山樹脂生産部において，稼動を開始した岡山●（省略）●を使用して，実際の製造プラントにおける生産と類似の条件でエバールの色相の変化を再現し，その程度を評価することとなった。
そこで，原告は，ソルビン酸を含む所定の●（省略）●を添加後●（省略）●したＥＶＡｃ（ケン化前のエチレン－酢酸ビニル共重合体）ペーストを作成し，岡山樹脂生産部に送付した。岡山樹脂生産部では，Ｂも立会の下，上記●（省略）●を運転させて，このペーストを●（省略）●ケン化し，酸処理乾燥後の製品チップの色相（ＹＩ）を測定した。
その色相評価の結果，重合開始剤として●（省略）●を用いた場合，●（省略）●を●（省略）●からソルビン酸に替えると色相が改善するということが実証された。
これを受けて，ポエ研のＥは，同月２２日，同月の月度研究概要（乙６０）において，「●（省略）●系ＥＶＡＬの着色防止対策として●（省略）●変更（●（省略）●→ソルビン酸）を検討中。ベンチ試作エチレン４４ｍｏｌ％のＥＶＡｃ（●（省略）●：ソルビン酸，●（省略）●）の第１回●（省略）●試験結果はソルビン酸系のほうが着色度小の傾向（更に評価が必要）。現在ソルビン酸の洗浄除去性，また製品中残留の影響（熱安定性，臭気）につき試験中。」と記載した。（以上につき，甲２６，乙５５，６０，証人Ｂ〔１４～１５頁〕，弁論の全趣旨）
オ各研究報告書の作成
本件プロジェクトは，当初から平成７年３月までと期限が定められていたので，これに参加した各部署の担当者は，共同研究終了後の同年４月から５月にかけて，本件プロジェクトでの研究の成果をそれぞれの視点から整理して研究報告書を作成することとなった。そこで，①化学研究所のＳ及びＧは，同年４月１７日，「研究報告第１１１６号」として「エバール●（省略）●変更に伴う着色問題対策の検討」と題する報告書（乙５０）を，②物性研のＨ及びＲは，同月２１日，「研究報告第１１１７号」として「ＥＶＡＬ色相への●（省略）●の影響」と題する報告書（乙２５）を，③ポエ研の原告は，同年５月１０日，「研究報告第１１１８号」として「ＥＶＡＬ●（省略）●に伴う色相悪化対策」と題する本件報告書（甲２６，乙３５）を，④岡山樹脂生産部のＢ及びＦは，同月１７日，「研究報告第１１２１号」として「●（省略）●に伴う着色原因及びその改善策の検討」と題する報告書（乙２６）を，それぞれ作成した。これらの報告書には，それぞれ次の(ｱ)ないし(ｴ)の各記載があり，それまでの自己の所属部署の研究成果のほかに他の部署の研究成果も必要に応じて交えつつそれぞれの視点から再構成して記載されている（甲２６，乙２５，２６，３５，５０，証人Ｂ〔１７～１８頁〕，弁論の全趣旨）。


(ｱ)化学研究所のＧらの研究報告書（乙５０）
ａ概要
「《前略》●（省略）●を用いた増産が試みられたが，鹸化ペーストに着色が発生し，さらに製品色相が悪化するというトラブルが発生した。我々はこのトラブルに対処するため，岡山樹脂生産部，ポバール・エバール研究開発室，物性研究所と共同で①着色機構の明確化    ②着色を回避できる方策の提案の二つを目標として検討を行った。」
ｂ●（省略）●に代わる新規禁止剤の探索
「●（省略）●は非常に優れた禁止能を持ち，ＶＡｃホモ重合防止効果は優れているが，禁止機構が●（省略）●によるため必ずカルボニル末端を生成すること，また特に●（省略）●と組み合わせることによりそれぞれのカルボニル末端生成能が増強されることから，着色に対しては悪影響を与える禁止剤であるといえる《中略》そこでまず開始剤として●（省略）●を用いることを念頭に置き，●（省略）●との相互作用によってカルボニル末端を増加させない，すなわち着色を悪化させない禁止剤の探索を行った。」
「先ず，新規禁止剤についてできるだけ広範な特許出願を行うことも念頭におき，どのような化学種が実際の重合系（モデル重合系）において禁止能を発揮するかを確認するため，ある程度重合が進行した時点で禁止剤（候補化合物）を添加し，禁止剤の重合率に与える影響を検定できるモデル重合系による禁止能の評価を行った。併せて末端構造／鹸化後着色の評価も行った。」「禁止剤候補化合物として以下を選んだ。
●（省略）●
「以上の結果を総合し，主に禁止能結果と価格／想定工程内挙動を併せ，当研究所として以下の化合物をベンチ評価に進むべき化合物として推薦した。
●（省略）●」
(ｲ)物性研のＨらの研究報告書（乙２５）
ａ概要
「重合開始剤の変更（●（省略）●）によるＥＶＡＬ色相低下原因の究明と対策を目的として岡山樹脂生産部，ポバールエバール研究開発室，化学研究所と共同で検討を行なった。当研では１）開始剤，禁止剤の特徴の把握，着色要因の抽出２）着色機構の推定    を課題とし，禁止剤添加後の重合（後重合）を想定した禁止剤共存下でのＰＶＡｃモデル重合を実施。末端基構造，着色への重合開始時，禁止剤の影響に関する基礎的検討を行い，以下の結果を得た。」「●（省略）●は●（省略）●ではみられないａ）ｇｅｍｉｎａｌ－ＯＲ末端基の生成（後重合成長ラジカルへのカーボネートラジカルの付加）ｂ）●（省略）●による分解速度の上昇ｃ）単独での酸化能    などの性質を有している。特に，ａ）は●（省略）●由来の色相低下の主要因。」「アルデヒド，ｇｅｍｉｎａｌ－ＯＲ基の生成は開始剤種により異なり（●（省略）●），●（省略）●添加量，開始剤量，ＭｅＯＨ量の増大にともない増加傾向となる。●（省略）●系での顕著な着色は，２）の●（省略）●の性質と●（省略）●の触媒効果（●（省略）●の分解速度，ＶＡｃのアルコリシス速度の増大，酸化能など）の相乗的な影響と推定される。
ｂ禁止剤共存下でのモデル重合と着色
「●（省略）●を禁止剤とした場合の着色への開始剤種，開始剤量，●（省略）●量の影響を検討するとともに●（省略）●に特徴的な末端基量と着色との相関の有無を調べた。」
(ｳ)ポエ研の原告の本件報告書（甲２６，乙３５）
ａ要旨
「増産／重合開始剤変更（●（省略）●）に伴うＥＶＡＬ着色原因は重合後の追い出し中にポリマー末端（注参照）に生成するカルボニル基およびその前駆体が引金となって共役二重結合を生成するためと考えられる。特に，重合終了後の未反応ＶＡｃ追い出し時に生成する低分子量物（注参照）の末端カルボニル基は禁止剤（●（省略）●）による重合停止末端およびＶＡｃ，ＭｅＯＨ，開始剤の分解により生成するアルデヒドからの開始末端（連鎖移動，アルドール縮合）が主と思われるがこれら反応のほとんどは開始剤ラジカル攻撃が発端になると考えられる。そこで重合後の●（省略）●時（注参照），残存開始剤より発生するラジカル量（Ｒｉｓ）を求め，ＥＶＡＬ色相との関係を調べた結果，開始剤種（●（省略）●）によらず依存傾向が認められた（禁止剤種によっては色相悪化の程度が異なる）。従って，増産のため重合開始剤を●（省略）●したことによるＥＶＡＬ色相悪化原因は残存開始剤より発生するラジカル量増加が主因と考えられる。また，Ｒｉｓが等しい場合でも重合禁止剤の種類によって色相悪化の程度が異なることより禁止剤の選定はＲｉｓと共に重要であると考え，食品衛生上問題ないと思われる●（省略）●を十種類程度選んで禁止能と色相の面からスクリーニングした。その結果，ソルビン酸，イソプレン，ミルセン，α―ファルネセン，エレオステアリン酸等の共役二重結合を有する不飽和化合物が優れていることが判明した。生産工程通過性やコスト等の面から●（省略）●に絞り，各種の検討を行った結果，水溶性で洗浄除去性がよく，臭気，熱安定性，フィルムブツおよびバリヤー性等の面で問題点は認められていない。従って，色相悪化抑制策としては，新規●（省略）●の採用が最良と考えられ，今後，更に詰めの検討を行い，本プラント試験に移行する予定である。
（注）正確には禁止剤添加以降のエチレン脱気塔，未反応ＶＡｃ●（省略）●およびその間の移動中での重合により生成するポリマーの末端
特許出願；●（省略）●関連出願準備中
●（省略）●関連出願準備中」
ｂ実験
「禁止能
禁止剤存在下でＰＶＡｃホモ重合（●（省略）●想定）を行い，その時のＣｏｎｖを測定した。」
「ラボけん化による色相（ＹＩ）
倉敷ベンチ重合槽で●（省略）●（経常～増産）条件によるバッチ重合をおこない所定の禁止剤を添加後●（省略）●したＥＶＡｃペーストを岡山工場樹脂生産部に送付，●（省略）●を用いて●（省略）●けん化後水洗酸処理乾燥後の製品チップのＹＩを測定した。」
ｃＥＶＡＬ着色原因の推定


「色相悪化対策を行うために色相悪化原因の推定を行った。ＥＶＡＬの着色は禁止剤による停止末端およびＶＡｃ，ＭｅＯＨ，開始剤の分解により生成するアルデヒドからの開始末端（連鎖移動，アルドール縮合）にカルボニル基を生成し，これが引金となってＨＯＡｃ（orＨ２Ｏ）を脱離して共役二重結合を生成するためと考えられる。」
「●（省略）●時に残存開始剤より発生するラジカルはアルデヒド（カルボニル）の生成に関係し，ＥＶＡＬ色相に対する重要なファクターと考えられる。着色機構の実証については主に物性研究所が担当している（Ｈ，物性研究所，研究報告第１１１７号参照）。」
ｄ追い出し時ラジカル発生量と色相の関係
「追い出しペーストを岡山樹脂部で●（省略）●を用いて●（省略）●けん化し，水洗，酸処理，乾燥後のチップの色相（ＹＩ）を測定した。結果を表－４に示す。
表－４のＣａｔ残存量とＹＩの関係をＦｉｇ－２に示す。●（省略）●（●（省略）●およびソルビン酸）添加量とＹＩの関係でプロットした結果をＦｉｇ－３に示す。また，Ｆｉｇ－２のＣａｔ残存量をそれから発生するラジカル量Ｒｉｓに換算しＲｉｓとの関係でプロットした結果をＦｉｇ－４に示す。さらに，Ｃａｔ原単位とＹＩの関係をＦｉｇ－５に示す。」
●（省略）●
「開始剤残存量と色相（ＹＩ）の関係は●（省略）●と●（省略）●で異なる（Ｆｉｇ－２）。しかし残存開始剤より発生するラジカル量Ｒｉｓとの関係でみると●（省略）●と●（省略）●が同一線上に乗った（Ｆｉｇ－４，ソルビン酸と●（省略）●は別の線）。Ｆｉｇ－３の●（省略）●量との相関はほとんど認められない。また，Ｆｉｇ－５のＣａｔ原単位との関係では●（省略）●と●（省略）●で大きく異なった結果を示した（Ｃａｔ原単位とＲｉｓは相関しない）。以上より，●（省略）●に伴うＥＶＡＬ色相悪化原因はラジカル発生量増加によるものと考えられる。なお，ＹＩとＲｉｓの関係でみる限り禁止剤種の影響は大きいが開始剤種その他反応機構の違いによる影響はあまり出ていない（または誤差範囲内）ので，さらに他の開始剤を用いて確認する予定である。なお，Ｆｉｇ－４より今後，●（省略）●系の増産条件（点（Ｂ））から●（省略）●系の増産条件（点（Ｄ））に移行した場合，ＹＩはやや低下し，色相悪化はないと予想される。」
●（省略）●
ｅ着色対策（●（省略）●の検討）
「前述のように，●（省略）●に発生するラジカルは推定通り着色物質生成に関係し，色相に対してきわめて影響の大きいことが判明した。従って，追い出し時の残存開始剤を少なくすることがＥＶＡＬ色相対策上重要である。残存量を少なくするためには高活性開始剤を用いるかまたは残存開始剤を分解（分解によりラジカルが発生する場合は禁止剤でトラップ）するかである。我々は後者の禁止剤について検討を行った。
禁止剤の作用（特に●（省略）●に対する）としては
（１）連鎖成長末端ラジカルのトラップ
（２）開始剤ラジカルのトラップ
（３）残存開始剤の分解（および分解ラジカルのトラップ）が考えられる。一般の禁止剤は（１），（２）が主であるがチオ尿素および現在使用されている●（省略）●は（１），（２）の他に（３）の作用が大きいと考えられる（開始剤が●（省略）●の場合）。
また，機構からの分類としては
（Ａ）共役二重結合を有する化合物（共役二重結合にラジカルが付加→残りのラジカルが隣の二重結合と共鳴安定化する）
（Ｂ）共役二重結合以外の共鳴安定化タイプ
（Ｃ）プロトン放出タイプ（放出プロトンがラジカルをトラップ，放出後のラジカルが（共鳴）安定→還元剤）
（Ｄ）電子移動タイプ（酸化剤→例，●（省略）●）
（Ｅ）立体障害による連鎖成長阻止タイプ（停止）
（Ｆ）フリーラジカルを有する化合物（フリーラジカルの付加停止→例，ＴＥＭＰＯ）
等が考えられるが，明確ではない。しかし，以上のような考え方で禁止剤の選出および分類分けをして評価した。」
「各種禁止剤について禁止能および着色性を評価した結果を表－５に示す。」
●（省略）●
「表－５より明かなように，イソプレン，ミルセン，桐油，ソルビン酸（共役二重結合を有する不飽和化合物）が優れている。チオ尿素は食品衛生上問題があり，●（省略）●は着色の点で問題がある。また化学研推奨のシステインは我々の系ではほとんど●（省略）●が認められなかった《中略》なお，日合特許記載の２，４－ジフェニル－４－メチル－１－ペンテンの●（省略）●はこれらよりやや劣る結果が得られた。●（省略）●」
「●（省略）●は●（省略）●が最も優れ，その次がソルビン酸でチオ尿素は最も悪かった。」
「●着色
倉敷ベンチでバッチ重合，●（省略）●後，岡山工場で●（省略）●により●（省略）●けん化後ＥＶＡＬの色相（ＹＩ）を測定した。●（省略）●時に残存開始剤より発生するラジカル量の影響が大きいが，ラジカル量一定の場合でもソルビン酸使用ＥＶＡＬの色相は●（省略）●より優れＹＩ値で１４程度の差があった（Ｆｉｇ－４参照）。」
ｆ結論
「増産のため開始剤を●（省略）●した場合のＥＶＡＬ色相悪化原因は●（省略）●時に残存開始剤より発生するラジカル量増加が主因であることが確認できた。その結果から発生ラジカルのトラップまたは残存開始剤の分解が最も重要であると考え，各種●（省略）●の探索を行った結果，イソプレン，ミルセン，ソルビン酸，エレオステアリン酸等の共役二重結合を有する不飽和化合物が優れていることが判明した。工程通過性，コスト等を考慮しソルビン酸を第一候補として各種の検討を行った結果，特に問題点は認められなかった。今後，本プラント試験を行い，各種品質評価を行う予定である。」


(ｴ)岡山樹脂生産部のＢらの研究報告書（乙２６）
ａ●（省略）●の変更
「着色機構の検討より，現在●（省略）●として使用している●（省略）●は，末端アルデヒド生成を助長しエバール着色の主因となっていることから●（省略）●の変更について検討し，●（省略）●，着色，物性の面からソルビン酸を選択した。」「●（省略）●を使用したケン化試験結果では●（省略）●を●（省略）●からソルビン酸に変更することで色相が大幅に改善され，また，［●（省略）●＋ソルビン酸］＜［●（省略）●］という結果より，●（省略）●使用時でも●（省略）●をソルビン酸に変更することで現状と同等かそれ以上の改善が可能と考える。」
ｂ●（省略）●変更の検討
「●（省略）●，着色，及び物性の面から各種●（省略）●を検討したところソルビン酸が有効であると考えられたため，この●（省略）●を使用したＥＶＡｃペーストを試作（ポ・エ研）し●（省略）●にてチップを作成し色相（ＹＩ）を評価した。（●（省略）●およびビーカースケールでの着色評価結果はポ・エ研報告参照～●（省略）●，●（省略）●系共１０ｅｑ／ラジカル（現状条件では３５０ｐｐｍ）以上の添加で十分な●（省略）●が得られる。）」
「●（省略）●変更による色相改善効果
前記●（省略）●（前●（省略）●は通過のみ）を使用して作成したチップのＹＩを測定し，ソルビン酸への変更による色相改善効果と開始剤の影響について確認した。結果を以下に示す。
●（省略）●
「●（省略）●の影響
○●（省略）●（０．５ｅｑ）    ＞●（省略）●＋ソルビン酸（１０ｅｑ）
○●（省略）●（０．５ｅｑ）    ＞●（省略）●＋ソルビン酸（１０ｅｑ）
●（省略）●を●（省略）●からソルビン酸に変更することによりＹＩ値で１１～１３程度色相が改善された。これは前述の着色機構を証明する結果であり，●（省略）●が色相に対して悪影響を与え，その寄与率は大きいことが明らかとなった。」
カ実機での評価試験等
本件プロジェクトの終了後，●（省略）●の評価試験は実機でも行われた。岡山樹脂生産部のＢは，平成７年６月８日，「第１回●（省略）●使用●（省略）●試作結果報告（速報）」と題する報告書（乙３６）において，「ＹＩの改善：禁止剤変更前（１６．０）に比較して●（省略）●添加により～１低下し，さらにＶＡｃ追出し塔の●（省略）●添加量低下によりＹＩは改善し，●（省略）●停止により最終的にＹＩは９以下（８．８）にまで低下することが確認された。」と記載した。
本件発明１については，このような実機での結果を確認した上で，特許出願がされた。（以上につき，乙３６，５５，証人Ｂ〔１６～１７，３０～３１頁〕）
キ本件発明１等の実施の効果等
その後，被告は，被告製品の製造に当たり，●（省略）●を用いて本件発明１等を実施した。ただし，重合開始剤の●（省略）●は行われなかったため，もともと本件プロジェクトが目的としていた「重合開始剤を●（省略）●した場合に製品の色相がやや悪化する。」という問題の改善自体は必要性が消失した。ただ，重合開始剤として●（省略）●を使用し続けても，●（省略）●を用いたことにより，エバールの色相は良くなったが，エバールの最大の用途であるフィルム形態については，厚さは通常約１０～２０㎛と薄いものであり，●（省略）●を使用するか否かによって，目視で判別できるような色相の差があるものではない。被告から出荷する際に，ペレットとして，あるいはフィルムをロール状にして，顧客に納品するために，僅かな色相の違いでも判別できるという程度であり，上記重合禁止剤変更前に，エバールの色相を理由に顧客が購入を見合わせたということは特になかった。
なお，被告製品は，全面着色される食品容器や，車体内部に取り付けられるガソリンタンク，床下で使用されるフロアヒーティングパイプ，冷蔵庫の断熱材として使用される真空断熱パネルのように，そもそも色相が問題にならない用途にも数多く使用されており，このようなものについては，本件発明１等の実施の影響は全くなかった。（以上につき，乙３７，３８，４０，弁論の全趣旨）
(3)本件クロスライセンス契約の経緯等
ア市場の状況
被告は，昭和４７年に，ＥＶＯＨ樹脂を世界で初めて商品化し，被告製品の製造販売を開始した。その後，日本合成は，昭和４９年から，ＥＶＯＨ樹脂を商品化し，その製造販売を開始した。ＥＶＯＨ樹脂の市場は，その頃から現在に至るまで，ほぼ被告と日本合成の２社の寡占状態にある。被告による被告製品の市場占有率は，本件特許１等が日米欧で登録される以前である平成１２年から，本件特許１等が日米欧で全て登録された後である平成１５年から，本件クロスライセンス契約発効日である●（省略）●年●（省略）●月●（省略）●日の前後を含めてほぼ横ばいであり，平成１５年から緩やかに減少している。
なお，１９８０年代から１９９０年代にかけて，素材の大手メーカーであるデュポン社やソルベイ社がＥＶＯＨ樹脂市場に参入しようとして断念したこともあった。ＥＶＯＨ樹脂は，最終製品に付加価値を付けるための素材であって，容器の主要な素材ではないため，ＥＶＯＨ樹脂の市場規模は，世界需要で年間１０万トンレベルにとどまっている。ＥＶＯＨ樹脂は，このように市場規模がそれほど大きくないのに対し，製造工程が複雑で設備が多数必要となることなどから，初期投資に莫大な金額がかかるため，参入障壁が高い。（以上につき，甲２２，乙３９，４０，証人Ｃ〔３頁〕，弁論の全趣旨）
イ特許等の保有状況
ＥＶＯＨ自体の基本特許といえる物質特許は，デュポン社が昭和２０年に取得した特許権がはるか以前に消滅していたが，被告は，昭和４７年にエバールの製造販売をするまで多数の特許出願をし，エバールに関連する特許権を，日本の特許に限っても●（省略）●件以上保有してきた。被告は，エバールの基本用途である食品包装分野において，フィルム，シート及び容器に関する基本特許ともいえる用途特許を保有していたが，これについては，平成１４年以前に存続期間満了により消滅していた。


被告は，平成２５年時点で，エバールに関する日本の上記特許のうち●（省略）●件を実施しているほか，ノウハウについては少なくとも●（省略）●件を実施している。これらの特許については，①樹脂製造工程に関するもの，②移送系，回収系等に関するもの，③フィルム製造工程に関するもの，④ペレット製造工程に関するもの，⑤変性樹脂に関するもの，⑥樹脂組成物に関するもの，⑦フィルム，多層体に関するもの，⑧用途に関するもの，⑨その他に分類できるが，①の樹脂製造工程に関するものは●（省略）●件ある。この●（省略）●件のうち，(a)品質を目的とするものは●（省略）●件（うち●（省略）●件は品質及び高機能付加を目的とするもの），(b)増産を目的とするものは●（省略）●件，(c)    生産安定化を目的とするものは●（省略）●件，(d)高機能付加を目的とするものは●（省略）●件（うち●（省略）●件は品質及び高機能付加を目的とするもの）であり，本件特許１は(a)の一つである。
なお，上記●（省略）●件の日本特許に対応する米国特許は●（省略）●件であり（本件米国特許はその一つ），ドイツ特許ないし欧州特許は●（省略）●件である（本件欧州特許１はその一つ）。また，被告の保有する上記ノウハウについては，社内で厳重に秘密として管理されている。（以上につき，乙３７ないし４１，証人Ｃ〔３頁〕，弁論の全趣旨）
ウ牽制特許
被告と●（省略）●は，ＥＶＯＨ樹脂の製造方法やＥＶＯＨ樹脂を含む組成物等に関し，それぞれ独自に開発した固有技術を保有し，それらを特許化したりノウハウとして使用したりしてきたが，特許については，自社の固有技術に関するものだけではなく，相手方の特許出願から漏れている技術や相手方が特許出願した技術の周辺技術に関するものも対象にして出願をしてきた。これは，主として相手方の事業活動を牽制する目的で，相手方が，ＥＶＯＨ樹脂に係る事業を行う際に支障となるような特許出願を戦略的に行ってきたものである（牽制特許）。被告においては，本件特許１も，自社技術としての保護と併せて●（省略）●を保有する●（省略）●への牽制が目的として位置付けられていた。
被告と●（省略）●は，相手方が出願した牽制特許について，回避したり，異議申立てをして特許性を争うなどの対応を行ってきたが，このような牽制特許への対応は，多大な時間，労力，費用等を要するにもかかわらず，ＥＶＯＨ樹脂の品質や生産性向上，新しい市場の開拓等に寄与することはほとんどなかった。（以上につき，乙４２，証人Ｃ〔４頁〕）
エ本件クロスライセンス契約の締結の経緯
上記ウの状況を背景として，被告は，●（省略）●に対し，互いに牽制特許への対応にエネルギーを費やすよりは，それぞれの自社の技術開発に注力すること，そのために牽制特許について相互にクロスライセンスすることを提案したところ，●（省略）●もそのような方向で検討するようになり，両社の間で●（省略）●年●（省略）●月から交渉を開始した。このような経緯から，両社は，それぞれの事業の根幹をなすような重要な特許については，この交渉において相手方に実施許諾を行うことは想定しておらず，このことは交渉の開始に当たって確認された。また，そのような特許についてのクロスライセンスであることから，ライセンスの対価については，●（省略）●であるという前提で交渉がされた。交渉においては，実施許諾を希望する特許のリストを同時に交換することとなり，被告は，●（省略）●からの実施許諾を希望する特許として，ＥＶＯＨ樹脂に●（省略）●技術に関する特許（以下「●（省略）●特許」という。）を含む複数の特許を提示した。これに対し，●（省略）●は，被告からの実施許諾を希望する特許として，被告が牽制特許として保有していた●（省略）●特許の周辺技術に関する特許（以下「被告保有●（省略）●特許」という。）及び●（省略）●にとって●（省略）●の周辺技術に関する牽制特許とみられ得る本件特許１を含む複数の特許を提示した。
被告においては，被告保有●（省略）●特許は，●（省略）●特許と引き換えに実施許諾の対象とすることを想定しており，また，本件特許１については，●（省略）●はもともと●（省略）●を保有しており，本件特許１を使用せずに被告製品と同様の製品を製造販売することができるものと認識していたため，これら●（省略）●が提示してきた特許について実施許諾の対象としても，被告の事業運営に特段の支障はないという検討結果となった。
被告と●（省略）●は，互いに相手方が提示した特許について，全て実施許諾の対象とすることに合意し，協議は円滑に進んで，短期間で本件ライセンス契約の締結に至った。
本件ライセンス契約においては，被告は●（省略）●に対して●（省略）●の合計●（省略）●件を実施許諾し，そのうち●（省略）●特許であり，また，本件特許１等が含まれていた。他方，●（省略）●は被告に対して●（省略）●の合計●（省略）●件を実施許諾し，そのうち●（省略）●特許であった。（以上につき，乙４２，証人Ｃ〔２，４～１２頁〕，弁論の全趣旨）
(4)本件補償金の支払の経緯等
原告は，平成２０年１０月３１日，被告から，本件発明２及び本件発明３を含む３件の特許発明に対する実績補償金６６６６円を受けたが，同年１１月５日付けで，「３件のうち一番古いのは出願日が２５年も前のものでしたが私が筆頭者となっている特許はありませんでした。私としては，当然私が筆頭者となって最も傾注した重合禁止剤（エバールフィルムの着色防止）の特許が入っているものと思って先のメールのような意見を述べさせて頂きました。しかし予想に反しその特許は入っていませんでした。お手数ですが，その特許の現状についてお知らせ下さい。」，「私の在籍中に最も傾注したエバールフィルムの着色防止策として重合禁止剤の検討を，倉敷工場からは私が在籍するエバール研究開発室と化学工学関係部署，岡山工場からは樹脂生産部，さらに中央研究所から合成研究部署と分析解析部署の計５部署で行い，重合研究を担当していた私が筆頭者となって特許をまとめ確か７か国に出願したと思います。また，社長出席の業績発表会では私が基礎的な部分を，応用面を岡山工場樹脂生産部の担当者が説明しました。」などと記載した書面（甲１７）を作成して被告に提出した。
これに対し，被告は，平成２１年３月１８日，本件特許１について，本来実績補償の対象として取り扱うべきであったが，不手際により漏れていた旨説明し，原告に対し，同年４月１０日，本件発明１に対する実績補償金として６万円を支払った。
（以上につき，甲１５ないし１８）


(5)本件訴訟における本件発明１の開発経緯に関する原告の主張等原告は，当初，①「本知見を発見した結果，重合禁止剤として共役ポリエンを用いるという本件発明１の着想に至った。」旨主張し（訴状３７～３８頁），②「重合開始剤として●（省略）●を用いた場合に生じるＥＶＯＨの着色問題を改善するため，ソルビン酸を使用することが考えられたが，色相が改善されず，着色原因は究明されなかった。原告は，本知見を発見し，原告が発見した知見により，●（省略）●の添加量を増大させれば生産量を高くしたまま色相悪化を防止することが可能となった。このように，本件発明１は，エバールの色相悪化を防止しながら増産を可能としたものである。」旨主張しており（平成２６年１１月２８日付け第１準備書面７～８頁），③「原告らの検討前より，重合開始剤に●（省略）●を用いた場合に生じる色相悪化の対策として，●（省略）●にソルビン酸を使用することが検討されていた。しかし，『開始剤：●（省略）●＋●（省略）●：ソルビン酸』の組合せで得られたエバールの色相は，従来方式である『開始剤：●（省略）●＋●（省略）●：●（省略）●』の組合せや『開始剤：●（省略）●＋●（省略）●：ソルビン酸』の組合せで得られたエバールの色相と同様又はより悪い結果となってしまった（甲２６のＦｉｇ－５）。その後，原告は，色相悪化の原因には，ラジカル量が関係するのではないかと考え，本知見に達した。原告は，本知見に基づき，発生ラジカルのトラップ又は残存重合開始剤の分解をすることが最も重要であると考え，禁止剤十数種類程度を選んで禁止剤の探索を行った結果，共役二重結合を有する不飽和化合物が禁止能に優れていることが判明した。」旨（平成２７年７月１５日付け第４準備書面６～１１頁）主張していた。
ところが，原告は，被告から，「本知見から，●（省略）●としてソルビン酸を含む所定の共役ポリエン化合物を用いることを特徴とする本件発明１に到達することはできない。」旨の指摘を繰り返し受けた後，④平成２８年８月１２日付け第８準備書面に至って，「原告が共役二重結合を有する化合物が禁止剤に有効そうなことを話したところ，それを聞いた●（省略）●から，そのような化合物ならソルビン酸があるけどと聞かされ，その時初めて，原告はソルビン酸を●（省略）●として用いることについて知った。」（同準備書面３頁）と主張するようになり，⑤同年９月９日付け陳述書（甲３１）においても同様の記載をし，⑥同年１０月２４日付け第９準備書面（４頁）において，従前の主張について「記憶違い」であったとした上で，⑦同年１１月２日に実施された原告本人尋問（１１，２８頁）においても，上記と同様の供述をした。（以上は顕著な事実）
２争点１（本件発明１等の相当の対価の額）について(1)本件発明１等の発明者間における原告の貢献度について
ア本件発明１等の特徴的部分について
特許法３５条３項は，従業者等が，職務発明について使用者等に特許を受ける権利を承継させたときに相当の対価の支払を受ける権利を有する旨規定するところ，従業者等が発明者としてこの相当対価請求権を有するか否か及びその相当の対価の額を判定するに当たっては，当該従業者等が発明の特徴的部分に創作的に貢献したか否か及び発明者間におけるそのような貢献の程度を検討すべきである。ここで発明の特徴的部分への創作的貢献とは，当該発明について使用者等が特許を受けるに至っている場合には，その特許請求の範囲に基づいて定められる特許発明の技術的範囲に係る思想の創作への貢献を指すというべきであり，本件発明１等のような分野では，そのような特徴的部分ないし技術思想の着想及び実験等によるその着想の具体化に対しての貢献の有無及び程度を検討すべきである。前記前提事実(2)ア，オ，カ，ケ及び前記１(1)ア(ｲ)，イによれば，本件発明１等の特徴的部分は，重合後に重合禁止剤として共役ポリエン化合物を添加することにあるというべきである（本件発明１に係る特許請求の範囲の請求項１は，「酢酸ビニルを含む１種以上の単量体を重合した後に，沸点２０℃以上の共役ポリエン化合物を添加する酢酸ビニル系重合体の製法」というものであるが，このうち「沸点２０℃以上の」という部分は，沸点が２０℃未満のものでは常温・常圧のもとで気体であり容易に蒸発してしまうこと〔発明の詳細な説明の段落【００１６】〕に照らし，重合禁止剤に求められる当然の技術的事項といえるから，発明の特徴的部分には含まれない。）。
そこで，以下，このような本件発明１等の特徴的部分の着想及びその具体化について，原告の貢献の有無及び程度を検討する。
イ着想について
(ｱ)まず，重合禁止剤として共役ポリエン化合物を用いるという本件発明１等の特徴的部分の着想について検討するに，その共役ポリエン化合物の代表例としてソルビン酸があり，ソルビン酸を用いること自体については本件発明１等の発明者の一人とされている●（省略）●が着想したものであったことは，当事者間に争いがない。
(ｲ)もっとも，原告は，自らが●（省略）●に対し「（色相悪化を改善するのに）重合禁止剤として共役二重結合を有する化合物が良い。」旨話したのを受けて，●（省略）●が原告に対し「そのような化合物ならソルビン酸がある。」と発言した旨主張し，原告本人尋問（１１，２８頁）及び陳述書（甲３１）において，これに沿った供述等をする。
しかしながら，本件発明１等の着想に至る経緯に関する原告の説明は，前記１(5)のとおり，●（省略）●としてソルビン酸を使用することを検討するに至った経緯や，その検討と「重合禁止剤として共役二重結合を有する化合物が良い」と考えたこととの先後関係について，矛盾・変遷しているものである。この点に関し，原告は本人尋問（１２～１３頁）等において種々弁解しているが，本件発明１等の特徴的部分に関する着想の契機という極めて重要な事項について，このような矛盾・変遷があることについて，合理的な説明がされているとはいい難く，そのまま看過することはできない。
また，そもそも，本件訴訟の終盤になって出てきた上記供述等は，原告と●（省略）●の２人の間でなされたというやりとりであるが，原告がそのように供述等しているのみで，何ら裏付けとなる証拠がない。


さらに，原告は，「共役二重結合を有する化合物」というカテゴリーに特定して着想した理由についても，合理的な説明ができていない。すなわち，原告は，共役ポリエン化合物に関しては，過去に自身がイソプレンを用いた実験を行った経験から，イソプレンが重合禁止剤として働くのではないかと考え，それが，不飽和ポリエンが重合禁止剤として使用できるかを評価してみようと思うきっかけとなった旨主張し，本人尋問（１０，２７～２９頁）においても，これに沿った供述をするとともに，「イソプレンを被告は作っているが，これは，酢酸ビニルと全く重合しない。だから，逆に言ってみれば禁止剤となるというような，そういう認識はずっと前から持っていた。」旨供述する。しかしながら，イソプレンに関する原告の過去の経験に関して裏付ける証拠がないことは措くとしても，イソプレンから「共役二重結合を有する化合物」に上位概念化するにはなお大きな径庭があるのに，その具体的な着想の経緯については合理的な説明がされていないし，仮にそのように上位概念化して着想したというのであれば，どうしてこれまで原告はそのような説明をしてこなかったのかが疑問である。また，「イソプレンが酢酸ビニルと全く重合しない」というのであれば，イソプレンが酢酸ビニルの重合に係る反応に関与しない（酢酸ビニルと電子の授受をしない）ということになり，そうであれば，イソプレンが酢酸ビニル同士の重合を防止することもできないのではないかという疑問を抱かざるを得ない。そして，そもそも原告は，平成２８年１０月２４日付け第９準備書面（４頁）においては，「イソプレンは，沸点が低いため，追い出し時には蒸発してしまい，実際の禁止剤としては使えないことは分かっていたが，当時，被告が生産していた共役二重結合を有する不飽和化合物であったため，参考のためスクリーニング対象として加えるなどした」と主張していたのであって，これは，当時原告はイソプレンが禁止剤として有効であるとは全く認識していなかったことを自ら明らかにしているものというほかはなく，「イソプレンが禁止剤として働くと考えられるから，共役二重結合を有する不飽和化合物を禁止剤の候補とした」旨の上記主張及び供述は，これと明らかに矛盾するものである。
以上を総合すると，原告本人の前記供述等を信用することはできず，原告が重合禁止剤として共役二重結合を有する化合物を用いることを自ら着想し●（省略）●に話したという事実を認定することはできない。
(ｳ)かえって，証人Ｂの証言（１０～１１，１９～２０，２７～２８，３２～３３頁）及び陳述書（乙５５）を，日合公報（乙１４）の記載及び証人Ｃの証言（６頁）並びに弁論の全趣旨と総合すれば，前記１(2)ウ(ｱ)のとおり，●（省略）●が，日合特許を参考にしつつ，ソルビン酸その他の共役ポリエン化合物を●（省略）●として用いることを着想し，これが本件プロジェクトのメンバー間で共有されるに至ったものと認められる。すなわち，①ＥＶＯＨ樹脂市場はかねてから被告と日本合成の寡占状態にあり，●（省略）●などしてきたところ，被告が，そのようなライバル企業である日本合成の特許に着目することは自然であること（前記１(3)ア，ウ），②日合公報には，「エチレン－ビニルアルコール系共重合体の着色等が問題となっていたところ，その原因が重合後のエチレン－酢酸ビニル共重合体溶液に添加する重合停止剤にあるのではないかと考え，重合停止剤として特定のフェニル基含有オレフィン誘導体を使用することによって，着色抑制効果が得られた。」旨記載されていること（前記１(1)ウ(ｴ)ないし(ｶ)），③●（省略）●による上記着想は，「日合公報に記載されている化合物は，フェニル基と一重結合（単結合）を介して二重結合を持つオレフィンが結合した化合物として解析される。フェニル基とオレフィンの中の二重結合が共役していると解釈されるが，これと同様の共役を持つ共役二重結合，つまり一重結合（単結合）を間に挟んで両側に二重結合があるような化合物であっても，同様の禁止能が出るのではないか。」との発想に出たものというのであるが，確かに，日合公報においては，特許請求の範囲等に下記の構造式による化合物が明記されているところ（前記１(1)ウ(ｲ)），「下記の構造式中赤点線で囲まれた部分のように，炭素－炭素二重結合とフェニル基が炭素－炭素単結合を介して隣接している場合に，着色抑制効果が得られるのであれば，フェニル基のような環式構造を，鎖状構造である脂肪族炭化水素の炭素－炭素二重結合に置き換えて，２個の炭素－炭素二重結合が炭素－炭素単結合を介して隣接している場合にも，同様の効果が得られるのではないか。」と発想し，「例えばソルビン酸のように，２個の炭素－炭素二重結合が炭素－炭素単結合１個を介した鎖状構造をとる共役ポリエン化合物であれば，上記と同様の効果があり得るのではないか。」と発想することは，化学構造に基づいた自然な着想とみられることに照らすと，着想経過に関する証人Ｂの上記証言等は信用することができるのである。
日合公報の特許請求の範囲中の構造式［Ⅰ］～［Ⅲ］
これに対し，原告は，日合公報に不飽和ポリエンであること自体が色相改善に作用することについての示唆がない中で，上記構造式だけを見て，共役ポリエンを重合禁止剤として用いることを着想したというのは不自然である旨主張する。しかしながら，上記のとおり日合公報という裏付けがあることなどに照らせば，この着想経過をそれ自体不自然ということはできないし（なお，念のため付言するに，ここでは，実際の発明の着想の経過としての自然性が問題となっているのであって，それが日合公報から容易に想到可能であることまでは必要ない。証人Ｂが証人尋問〔３３頁〕において「●（省略）●というのは，被告の中でも非常なアイデアマンで，いろいろな反応について突拍子もない反応を考えつく人だったので，『あっ，●（省略）●さんなら日合の特許を見てすぐにこういうのを思いつくんだな。』，『ああ，やはり●（省略）●さんか。』と納得した。これは参加しているプロジェクトの皆が思ったと思う。」旨証言しているように，●（省略）●が着想した実際の経過としては自然であるといえる。），原告が主張する前記(ｲ)の着想の経過の方が，前示のとおり，何らの裏付けもなく，不合理な点が多いといわざるを得ないところである。


(ｴ)なお，原告は，残存ラジカル量とＥＶＯＨの色相との相関関係に関する本知見によって，本件発明１の着想に至ったかのような主張をもしている。しかしながら，本知見は，本件発明１に係る特許請求の範囲に基づいて定められる技術的範囲に係る思想自体とは直接関係がない上，被告において従前重合禁止剤として用いられていた●（省略）●を変更することに結び付くものでもない。結局のところ，本件発明１の特徴的部分である重合禁止剤として「共役ポリエン化合物」を用いること自体の着想が決定的に重要というべきであり，それに関しては前記(ｱ)，(ｲ)で説示したとおりである。
したがって，原告の上記主張は（弁論の全趣旨に照らすと，原告は，本知見について思い入れがあったことがうかがわれ，それによりこのような主張が再三されたものとみられるが），本件発明１に係る特許請求の範囲に基づいて定められる技術的範囲に係る思想の創作への貢献を根拠付ける主張としては採用することができない。
(ｵ)本件発明１等の特徴的部分の着想を直接行ったのは，前示のとおり●（省略）●であるが，以後この着想を固めていったのは，前記１(2)で認定した事実経過に照らすと，本件プロジェクトのメンバーであったとみられる。また，●（省略）●が上記着想をするに至った経緯についても，本件プロジェクトのメンバーによる検討を受けたものとみられるが，その中でも創作的な貢献が大きかったのは，前記１(2)イのとおり，物性研のＨが，重合開始剤として●（省略）●を用いた場合の色相悪化が●（省略）●と●（省略）●との組合せによってもたされることを解明し，その結果，重合禁止剤を●（省略）●から変更する契機を作ったことであるとみられる。
ウ着想の具体化について
(ｱ)前記１(2)ア(ｳ)，(ｴ)，ウ，エ，オ(ｳ)ｄ，(ｴ)で認定した事実によると，①平成６年４月の時点で，「ケン化工程が色相に影響を与えるおそれがあるにもかかわらず，実機では●（省略）●にケン化がなされているのに対し，ポエ研の実験では●（省略）●でケン化がなされているため，実機を前提とした色相評価が正しくできないこと」が指摘されて，「実験用の●（省略）●ケン化施設を新たに設置して，実機と同様の●（省略）●ケン化工程による色相評価系を確立すべきであること」が提案され，その結果，同年夏頃，岡山樹脂生産部に，実機と同形式の●（省略）●（岡山●（省略）●）が設置され，同年冬頃から稼働を開始したこと，②岡山●（省略）●を使用すれば，実際の製造プラントにおける生産と類似の条件でエバールの色相の変化を再現し，その程度を評価することができるのに対し，ポエ研には，簡易な実験設備しかなかったため，実機ないし実機と同形式の●（省略）●ケン化反応器における着色やその改善効果を確認することはできなかったこと，③「●（省略）●としてソルビン酸その他の共役ポリエン化合物を用いる」という着想が本件プロジェクトのメンバーの間で共有された後，●（省略）●の候補としてこれを含む化合物を網羅的に検討することとなったが，同年９月にポエ研からは，「ソルビン酸は，色相の点で良い結果が得られていない。」，「色相に関しては岡山●（省略）●での試験が必須で，早期にこれを行いたい。」旨報告されたこと，④同年１２月，岡山樹脂生産部において，Ｂも立会の下，岡山●（省略）●を使用して，実際の製造プラントにおける生産と類似の条件でエバールの色相の変化を再現し，その程度を評価したところ，「重合開始剤として●（省略）●を用いた場合，●（省略）●を●（省略）●からソルビン酸に替えると色相が改善する。」という事が実証されたこと，⑤その際，原告は，ソルビン酸を使用したＥＶＡｃペーストを作成して岡山樹脂生産部に送付し，それが岡山●（省略）●において連続ケン化されて上記④の実験が行われたことが認められる。
これらの事実に照らせば，色相改善効果を得るために●（省略）●としてソルビン酸その他の共役ポリエン化合物を用いるという本件発明１の特徴的部分の着想は，岡山樹脂生産部における実機と同様の方式による実験によって具体化したというべきである。
そして，原告は，上記実験に対し，そこで用いるＥＶＡｃペーストを作成・送付するという関与をしたが，これは，実験補助者的役割にすぎないというべきである。なお，前記１(2)オ(ｳ)で認定した事実によると，原告も，ポエ研において，●（省略）●としてソルビン酸を用いた着色評価実験をしたものと認められるが，それは，「ビーカースケールでの着色評価」にすぎず（前記１(2)オ(ｴ)ｂ），上記①ないし③に照らすと，実際の製造プラントとは異なる条件での簡易な実験でしかない点で，それ自体意義が小さいものといわざるを得ない。その上，原告の上記色相評価実験の結果は，前記１(2)オ(ｳ)ｅ（本件報告書の表－５）及び上記③のとおり，ソルビン酸の着色度は「０．１５」であり，●（省略）●の着色度（「０．１６」）とさして変わらず，他の化合物と比べても「色相の点で良い結果」が得られなかったものである。これらの事情に照らすと，原告自身のポエ研における実験が本件発明１等の特徴的部分の着想の具体化に貢献したということはできない。(ｲ)前記１(2)カで認定した事実によると，本件特許１の出願前に，岡山樹脂生産部において，実機による●（省略）●の評価試験が行われ，Ｂがその色相改善効果を確認したというのであり，これも，本件発明１等の特徴的部分の着想の具体化への更なる貢献とみることができる。
エ原告のその他の主張について
(ｱ)原告は，自らがＦｉｇ－４のグラフ（前記１(2)オ(ｳ)ｄ）を作成して「Ｒｉｓ当たりで見ると，色相は，開始剤種の影響は受けないが，禁止剤種によっては差を生じる」という知見（「●（省略）●としてソルビン酸を用いた場合の方が，●（省略）●を用いた場合と比べて，Ｒｉｓ当たりの色相悪化が少ない」という知見）を確認したことを強調する。


しかしながら，前記１(2)オ(ｳ)ｄ，(ｴ)ｂで認定した事実によると，本件報告書のＦｉｇ－４は，本件報告書の表－４のデータに基づいて作成したものであり，本件報告書の表－４の「岡山測定」の「ＹＩ」等のデータは，岡山樹脂生産部における岡山●（省略）●を用いた色相評価実験の結果である「ＹＩ値」等（岡山樹脂生産部のＢらの研究報告書〔乙２６〕の図７及びその右横の表）のデータであるから，岡山樹脂生産部の実験結果を確認したものにすぎない。そして，Ｆｉｇ－４の形にしなくても，岡山樹脂生産部のＢらの研究報告書（乙２６）の図７及びその右横の表を見れば，●（省略）●としてソルビン酸を用いた場合の色相が，●（省略）●を用いた場合の色相よりも大幅に改善されていることが一目瞭然であり，これによって，本件発明１等の特徴的部分の着想の具体化としては十分というべきである。なお，原告は，Ｆｉｇ－４作成に当たって，自らＲｉｓを計算したことをも主張するが，それが特別な計算であって，その計算がなければ，岡山樹脂生産部の上記実験結果を，ソルビン酸を●（省略）●として用いた場合の色相改善効果を示すものとして適切に評価できなかった，といった事情を認めるに足りる証拠はない。(ｲ)また，原告は，重合温度を変数とした独自の重合度式及びその計算プログラムを完成させたことを主張するが，それらが岡山樹脂生産部で用いられたことを認めるに足りる証拠はなく（かえって，証人Ｂは，岡山樹脂生産部においては，従前から用いている重合度式があったものであり，原告作成の重合度式を使用したことはない旨明確に証言している〔１８～１９頁〕。），それらが本件発明１等の特徴的部分の着想やその具体化に結び付いたと認めることもできない。(ｳ)さらに，原告は，本件特許１の明細書案を起案したことを主張するが，明細書の起案は，発明完成後の出願手続に関する行為であって，技術的思想への貢献自体とは別の事柄であるというほかはないから，特許法３５条３項の相当対価請求権を基礎付ける発明者性や発明への貢献度に係る事情とならないことは論を俟たない。なお，原告は，本件特許１等の公報の「発明者」欄において自身が筆頭に記載されていることをも主張するが，一般に，特許公報において「発明者」欄の筆頭に記載されていることから，直ちに，他の発明者より貢献度が高いということはできない。そして，本件発明１は，色相に関係する発明であり，ポエ研が色相関係担当であったところ，原告は，色相研究に関するポエ研の担当者として本件プロジェクトに関与していたことから，そのような記載がされた可能性がある。したがって，上記の記載は，必ずしも本件特許１等の技術的範囲に係る思想の創作への貢献度によったわけではないとみられる上，結局は，本件において，現にどのような具体的貢献がされたかが問われるべきであって，それについては既に認定，説示したとおりである。
オ本件発明１等については，本件特許１等の出願時に「発明者」とされた原告，Ｄ，Ｅ，Ｂ，Ｆ，Ｇ及びＨの７人が実際に発明者であること自体は当事者間に争いがないところ，前記イないしエの検討結果によれば，本件発明１等の特徴的部分への創作的貢献に関しては，（１）着想段階では，①Ｈが重合禁止剤を●（省略）●から変更する契機を作った上で，②●（省略）●が●（省略）●としてソルビン酸その他の共役ポリエン化合物を用いるという本件発明１等の特徴的部分を着想，提案し，③本件プロジェクトのチーム（上記「発明者」では●（省略）●以外の６人）においてそのように着想が固まっていき，（２）着想を具体化する段階では，④原告がペーストを作成して岡山樹脂生産部に送付し，⑤岡山樹脂生産部において，Ｂ及びＦが，実機と同様の方式による実験をして，●（省略）●としてソルビン酸を用いた場合の色相改善効果を確認し，⑥その後も岡山樹脂生産部において，Ｂらが実機による実験をして，上記効果を再確認した，と認められる。これらを総合的に評価すると，本件発明１等の特徴的部分の着想及びその具体化に対しては，Ｄ及びＢの貢献が顕著であり，Ｈ及びＦの貢献がそれに次ぐものとみられるが，いずれにせよ，原告の貢献度が，他の発明者の平均的な貢献度よりも高いとは認められない。すなわち，原告は，上記④の実験補助者的役割を果たしたことを含め，被告においてプロジェクトチームを中心に研究開発する中で本件発明１等に関与したことは間違いないが，特許請求の範囲に基づいて定められる特許発明の技術的範囲に係る思想の創作への貢献という意味では，中核的な貢献をしたとは認められないことはもとより，他の発明者６名の平均を超えた積極的な貢献をしたものとは認めるに足りない。
したがって，弁論の全趣旨にも照らすと，本件発明１等の発明者間における原告の貢献度は，１４．３％（≒１／７）であると認めることが相当である。
(2)本件発明１の相当の対価の額について
ア本件発明１の独占の利益の額
(ｱ)自己実施分について
ａ超過売上率について


(a)従業者が職務発明について使用者に特許を受ける権利を承継させたときの相当の対価の額（特許法３５条３項）を検討するに当たっては，従業者から使用者への当該特許を受ける権利の承継があった場合となかった場合とを比較し，前者の場合の売上げ（利益）が後者の場合の売上げ（利益）を超過する分を相当の対価の額に反映させるべきであると考えられる。前者の場合とは，現に本件でそうであったように特許を受ける権利の承継があった場合であり，使用者は，その特許発明を独占的に実施できるところ，本件のように使用者が現実に自己実施している場合はそれによる売上げを考えることになる。これに対し，後者の場合は，仮に特許を受ける権利の承継がなかった場合を想定するものであるが，この場合，使用者は，法定通常実施権を有するのみで，その特許発明を独占することはできず，発明者である従業者が，使用者と競合する企業に特許発明の実施を許諾する可能性があるところ，競合企業が当該従業者から許諾を受けて特許発明を実施すれば，使用者にとっては，前者の場合に比べて市場占有率が減退し売上げが減少する可能性がある。もっとも，当該特許技術について，代替技術が存在し，かつ，売上げ等への貢献という点で前者の後者に対する優位性がない場合には，競合企業は，当該特許技術を使用することなく，当該代替技術によって競合製品を製造販売する可能性が大きいといえる。競合企業が，従前から代替技術によって競合製品を製造販売しており，技術的な優位性の観点から当該特許発明の実施許諾を受ける必要性がないときは，特許を受ける権利の承継があった場合となかった場合とで，使用者が特許発明を実施し競合企業が代替技術を使用するという状況に変わりはなく，市場占有率が変わらない可能性が高いから，前記の超過分は小さい（超過売上率は低い）ということになる。
(b)以上の理を前提として，被告が本件特許１を含む被告製品に関する特許を自己実施したことによる超過売上げについて検討するに，前記１(1)ア(ｱ)，ウ(ｴ)ないし(ｶ)，(2)オ(ｳ)ｅ，キ，(3)で認定した事実によると，①日本合成は，昭和４９年から現在に至るまで継続的に，被告製品と競合するＥＶＯＨ樹脂製品を製造販売していること，②日本合成は，日合特許を保有しており，重合禁止剤として２，４－ジフェニル－４－メチル－１－ペンテン等を用いる同特許の技術は，着色抑制効果を有すること，③●（省略）●こと，④ポエ研の実験においても，●（省略）●として２，４－ジフェニル－４－メチル－１－ペンテンを用いた場合とソルビン酸など他の化合物を用いた場合とで，着色度にさほど違いはみられなかったこと，⑤●（省略）●年の本件クロスライセンス契約に至って初めて，●（省略）●は，本件特許１等の実施許諾を受けたが，この契約は，（もとより事業の根幹をなすような重要な特許ではない）牽制特許のクロスライセンスを目的としたものであり，被告においては，「●（省略）●はもともと●（省略）●を保有しており，本件特許１を使用せずに被告製品と同様の製品を製造販売することができるものと認識していたため，本件特許１を●（省略）●に実施許諾しても，被告の事業運営に特段の支障はない。」との検討がされたこと，⑥被告において，●（省略）●に変更したことにより，エバールの色相は良くなったが，エバールの最大の用途であるフィルム形態については，目視で判別できるような色相の差が生じるものではないこと，⑦上記●（省略）●の変更前に，エバールの色相を理由に顧客が購入を見合わせたということは特にうかがわれないこと，⑧被告製品は，全面着色される食品容器や，車体内部に取り付けられるガソリンタンク，床下で使用されるフロアヒーティングパイプ，冷蔵庫の断熱材として使用される真空断熱パネルのように，そもそも色相が問題にならない用途にも数多く使用されており，このようなものについては，本件発明１等の実施による売上げの増加は全く考えられないこと，⑨被告による被告製品の市場占有率は，本件特許１等が日米欧で登録される以前の平成１２年から，本件特許１等が日米欧で全て登録された後の平成１５年まで，本件クロスライセンス契約の発効日である●（省略）●年●（省略）●月●（省略）●日の前後を含めてほぼ横ばいであり，平成１５年になってから緩やかに減少していること，⑩ＥＶＯＨ樹脂の市場は，昭和４９年頃から現在に至るまで，ほぼ被告と日本合成の２社の寡占状態にあり，途中，大手素材メーカーが市場参入しようとして断念したこともあったこと，⑪ＥＶＯＨ樹脂は，最終製品に付加価値を付けるための素材であって，容器の主要な素材ではないため，市場規模がそれほど大きくないのに対し，製造工程が複雑で設備が多数必要となることなどから，初期投資に莫大な金額がかかるため，参入障壁が高いといえること，⑫被告は，ＥＶＯＨ樹脂の製造に関し，多数の特許のみならず，多数のノウハウも保有しており，そのノウハウについては，厳重に秘密として管理されていることが認められる。
上記①ないし⑨によると，被告の競合企業たる日本合成は，本件特許１等の出願の２０年以上前から代替技術によって競合製品を製造販売しており，かつ，それで足りていたものであり，売上げ等への貢献という点で本件発明１等の●（省略）●に対する優位性は乏しく，●（省略）●が本件発明１等の実施許諾を受けてこれを使用する必要性は乏しかったといわざるを得ない。
また，上記⑩ないし⑫によると，●（省略）●以外の競合企業が本件特許１等の実施許諾を受けてそれにより競合製品を製造販売するようになる可能性も低かったものである。
なお，前記１(3)エのとおり，●（省略）●がクロスライセンス交渉において実施許諾を希望する特許として本件特許１を提示したこと自体は考慮することができるとしても，前記１(3)ウ，エで認定した事情に照らすと，本件特許１は●（省略）●にとって●（省略）●の周辺技術に関する牽制特許とみられ得るものであり，●（省略）●は，特許権を行使されるリスクを無くすとともに，単に自社にとっての選択肢を増やすために，上記の提示をしたにすぎない可能性が高いから，上記はさほど大きな事情とはならない。
以上の諸事情を勘案し，弁論の全趣旨と総合すると，本件特許１を含む被告製品に関する特許群に係る超過売上率は，１０％と認めることが相当である。(c)これに対し，原告は，超過売上率は５０％である旨主張する（なお，原告は，もともと「３２．５％」ないし「５０％」と主張していたところ，最終の口頭弁論期日において，「３２．５％」という数値の主張を「撤回」したものである。）。しかしながら，本件発明１等が日合発明に対して売上げ等への貢献の点で優位性を有することを示す具体的な証拠もなく，結局，超過売上率が５０％に上ることを根拠付けるに足りる的確な証拠はない。


ｂ仮想実施料率について
原告は，自己実施分の独占的利益の額の算定に当たり，期間売上高に超過売上率と共に仮想実施料として「４％」を乗じるべきである旨主張する。社団法人発明協会発行の『実施料率〔第５版〕』（甲２３）によると，有機化学製品分野の実施料率は，平成４年度から平成１０年度までのイニシャル・ペイメント無しで，最頻値３％，中央値４％，平均値５．５％であると認められる。原告の上記主張は，このうち中央値の４％という数値に基づくものであるが，前記１(3)イのとおり，本件特許１等が被告の保有する多数の改良特許の一部にすぎないことや，前記ａ(b)⑪，⑫の事情などに照らすと，むしろ，上記最頻値である「３％」が相当である。
ｃ特許寄与率について
前記１(3)イで認定した事実及び前記ａ(b)⑥ないし⑨の事情に証拠（乙４１）を総合すると，被告が平成２５年時点で保有し，かつ被告製品に関して実施していた特許は●（省略）●件あるところ，本件特許１等は，被告製品の基本性能や特性を左右するようなものではなく，細かい付加的な品質向上に関するものであり，上記●（省略）●件の特許の中には，増産を目的とする特許など，売上げ増加への寄与度がより高い特許も幾つか存在する。
なお，被告の実績補償審査委員会から平成２４年７月２４日付けで原告宛てに送付された「クロスライセンス特許に関する件」と題する文書（甲２４）の中には，「ＥＶＯＨの製品関係特許群の中においても，本件特許１はその重要性から高い評価がなされ，その評価に相応の補償金が配分されておりました。」との記載部分がある。しかしながら，証拠（甲２４）及び弁論の全趣旨に照らすと，これは，本件発明１に対する実績補償金の評価の妥当性に関する原被告間のやりとりの中で，被告が原告に向けて記述した説得の文言であるところ，上記記載部分に続いて，「また，クロスライセンス対象であることは上記評価の際に考慮されており，本件特許１に関する実績補償の評価に不適切な点は認められませんでした。」と記載されていることが認められる。そうすると，被告が，上記記載部分について，「それまでの原被告間のやりとりにおいて，原告が本件特許１の被告内における評価を非常に気にしていたことから，原告を無用に刺激しないように配慮したことによるものにすぎない。」と説明していることもあながち不自然とはいえないし，また，仮にそうでなくても，上記記載部分は，本件特許１について，必ずしも自己実施による被告の利益増大に寄与したという意味で「重要」と評したものとは限らず，むしろ，前記１(3)エのとおり●（省略）●から実施許諾を希望されてクロスライセンス対象となったことから本件クロスライセンス契約の締結に寄与したという点で「重要」と表現した可能性も存する。そして，本件訴訟において審理した結果，客観的には，本件特許１等の自己実施が売上げ（利益）の増加に結び付いたとはいい難い前記ａ(b)⑥ないし⑨の事情などが具体的に認められる一方，特許群の中で特に本件特許１等が被告の自己実施による売上げ（利益）増大に寄与したという点で重要であるとする具体的な根拠を認めるに足りる証拠はない。
以上を勘案すると，被告製品に関する特許群の中での本件特許１の寄与率は，●（省略）●％（≒１／●（省略）●）と認めることが相当である（なお，上記のとおり本件特許１が本件クロスライセンス契約の締結に寄与したという点で「重要」と評し得るということは，後記(ｲ)において考慮する。）。
ｄ小括
前記前提事実(4)ア(ｱ)及び前記ａないしｃによると，本件発明１に係る自己実施分の独占の利益の額は，３４６万８３８４円である（期間売上高●（省略）●円×超過売上率０．１×仮想実施料率０．０３×特許寄与率●（省略）●＝３４６万８３８４円）。
(ｲ)クロスライセンス分について
原告は，被告が本件特許１を●（省略）●にクロスライセンスした分について，●（省略）●が本件発明１を実施していることを前提に独占の利益の存在及び金額を主張している。しかしながら，●（省略）●が本件発明１をいつどの程度実施したのかを示す証拠は全くなく，かえって，前記１(3)ウ，エで認定したとおり，本件特許１も本件クロスライセンス契約において牽制特許の一つとして実施許諾の対象とされたことに照らすと，●（省略）●が本件特許１を実施していることを認定することはできないといわざるを得ない。
もっとも，前記１(3)ウ，エで認定した事実によると，●（省略）●は，包括クロスライセンス交渉において，被告が保有する特許のうち，●（省略）●が被告から実施許諾を受けることを希望する特許として，被告保有●（省略）●特許及び本件特許１を挙げてきたものであり，その価値を全く無視することはできない。また，被告が●（省略）●から実施許諾を受けた特許については，クロスライセンスでなければ一定の実施料を支払うべきものとみられるところ，本件特許１を含む被告保有特許をクロスライセンスしたためにその実施料支払義務を免れた面がある。したがって，本件特許１による独占の利益の額の算定に当たり，クロスライセンス分を０円とするのは相当でない。
ただ，上記の具体的な金額について原告の立証はないから，このような当事者の主張立証状況の下で，自己実施の場合の金額（前記(ｱ)）やクロスライセンスに供された特許の数（前記１(3)エのとおり，被告から●（省略）●に実施許諾した日本特許は●（省略）●件で，そのうちの１件が本件特許１。）などを勘案し，本件発明１に係るクロスライセンス分の独占の利益としては，前記(ｱ)の自己実施分の独占の利益の額３４６万８３８４円の１０分の１である３４万６８３８円を相当と認める。
(ｳ)小括
以上によれば，本件発明１に係る独占の利益の額は，３８１万５２２２円である（３４６万８３８４円＋３４万６８３８円＝３８１万５２２２円）。
イ相当の対価の額


(ｱ)共同発明者の本件発明１による貢献度について検討するに，前記１(3)ア，イで認定した事実と証拠（乙３９ないし４１，４３ないし４８）を総合すると，①ＥＶＯＨ樹脂は，製造工程が複雑で多数の設備を要することなどから，初期投資に莫大な金額がかかるところ，②被告は，研究開発に多大な努力や試行錯誤を重ねて，ＥＶＯＨ樹脂製品の食品包装用途の基本特許を取得した上，基礎研究の開始から約１５年を経て被告製品の工業化にたどり着いたこと，③被告においては，被告製品を製造する工場の建設・増設に莫大な金額が投じられるとともに，エバールの研究開発に関する費用（人件費等）として，毎年多額の資金が投じられてきたこと，④被告は，食品包装材のほか，ガソリンタンクやフロアヒーティングパイプ，真空断熱板等の非食品包装材についても，需要の開拓や拡大に向けた営業努力を重ねてきたこと，⑤被告は，顧客の開発部や製造部に対し，被告製品を加工する際の材料の選定を含めた最終商品の提案や，顧客の加工工程等において生じている技術問題に対する指導といった技術サービスを提供し，これにより被告の売上げに貢献したことが認められる。
これらの事情に照らすと，本件発明１により被告が受けた利益について，被告の貢献度は高く，共同発明者の本件発明１による貢献度は５％と認めることが相当である。
なお，原告は，自己の貢献度に関し，本件特許１の出願に当たり明細書案の起案をしたことなどをも主張する。しかしながら，弁論の全趣旨によると，明細書を完成させたのは原告以外の従業員であったと認められる上，そもそも，職務発明の対価の算定の基礎となる共同発明者（従業者等）への配分割合は，被告の独占的利益に対する共同発明者の当該発明による貢献の度合いと，それ以外の貢献（使用者等及び他の従業員等の貢献並びに当該共同発明者の発明以外の行為による貢献）の度合いとを比較考量して決すべきものと解される（原告は，上記配分割合について「１－使用者貢献度」という言い方をしているが，独占の利益の額にこの割合を乗じるのは，次に共同発明者間における原告の貢献度を乗じて最終的に原告の当該発明による貢献に応じた相当の対価の額を算出するのにつなげるステップなのであるから，「共同発明者の当該発明による貢献度」と捉えるのが正確である。）。明細書の起案といった出願業務については，従業員であれば給与等により，外部の弁理士であれば委託報酬により対価が支払われるのであって，職務発明の対価の算定において共同発明者の貢献要素として考慮すべき筋合いのものではない。(ｲ)そして，本件発明１の共同発明者間における原告の貢献度は，前記(1)のとおり，１４．３％と認められる。
以上によると，本件発明１の相当の対価の額は，２万７２７８円である（独占の利益３８１万５２２２円×共同発明者の貢献度０．０５×発明者間貢献度０．１４３＝２万７２７８円）。
ウ特許補償金の支払後の額
前記前提事実によると，原告は，本件発明１について，上記のとおり２万７２７８円の相当対価請求権を取得した後，平成２１年４月１０日に，被告から特許補償金として６万円の支払を受けたものである。これは，本件発明１に対する対価であるとみられるから，この支払により，原告の上記相当対価請求権は消滅したというべきである。
したがって，現時点において，原告は，被告に対し，本件発明１の相当対価請求権を有しない。
(3)本件米国発明の相当の対価の額について
ア特許法３５条３項の類推適用
従業者等が特許法３５条１項所定の職務発明に係る外国の特許を受ける権利を使用者等に譲渡した場合において，当該外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価請求については，同条３項及び４項の規定が類推適用される（平成１８年最判）。
イ本件米国発明の独占の利益の額
(ｱ)自己実施分について
前記前提事実(4)ア(ｱ)によると，本件米国特許の発行日である平成１３年９月１１日からその特許権消滅日である平成２８年６月２５日までの期間において，被告が米国で被告製品を販売した売上高は，●（省略）●円であると認められる（本件クロスライセンス契約発効日前の売上高●（省略）●円＋本件クロスライセンス契約発効日以後の売上高●（省略）●円＝●（省略）●円）。そして，前記(2)ア(ｱ)ａで説示したところに照らすと，被告が本件米国特許を含む被告製品に関する米国特許を米国において自己実施したことによる超過売上率は，１０％と認めることが相当である（なお，前記前提事実(4)ア(ｱ)，イのとおり，米国における対象期間の売上げは，本件クロスライセンス契約の発効日の前後にまたがるものであり，本件米国特許は，本件クロスライセンス契約において被告が●（省略）●にライセンスした特許に含まれていたものであるが，●（省略）●が本件米国特許について実施したと認めるに足りる証拠はないことなどに照らすと，上記超過売上率については，本件クロスライセンス契約の発効日の前後で区別せずに，対象期間を通じて１０％と認める。）。
また，前記(2)ア(ｱ)ｂで説示したところに照らすと，仮想実施料率は，３％と認めることが相当である。
さらに，前記１(3)イで認定した事実及び前記(2)ア(ｱ)ｃで説示したところに照らすと，被告製品に関する米国の特許群（米国特許●（省略）●件）の中での本件米国特許の寄与率は，●（省略）●（≒１／●（省略）●）と認めることが相当である。以上によると，本件米国発明に係る自己実施分の独占の利益の額は，１２２１万６８３４円である（期間売上高●（省略）●円×超過売上率０．１×仮想実施料率０．０３×特許寄与率●（省略）●＝１２２１万６８３４円）。
(ｲ)クロスライセンス分について
前記(2)ア(ｲ)で説示したところに照らし，本件訴訟における当事者の主張立証状況の下で，自己実施の場合の金額（前記(ｱ)）やクロスライセンスに供された特許の数（前記１(3)エのとおり，被告から●（省略）●に実施許諾した外国特許は●（省略）●件で，そのうちの２件が本件米国発明及び本件欧州発明１。）などを勘案し，本件米国発明に係るクロスライセンス分の独占の利益としては，前記(ｱ)の自己実施分の独占の利益の額のうち本件クロスライセンス契約締結以後の分である１１９４万３３５１円（＝●（省略）●円×０．１×０．０３×●（省略）●）の２０分の１である５９万７１６７円を相当と認める。
(ｳ)小括


以上によれば，本件米国発明に係る独占の利益の額は，１２８１万４００１円である（１２２１万６８３４円＋５９万７１６７円＝１２８１万４００１円）。
ウ相当の対価の額
前記(2)イ(ｱ)で説示したところに照らすと，本件米国発明により被告が受けた利益について，共同発明者の本件米国発明による貢献度は５％と認めることが相当である。
また，本件米国発明の共同発明者間における原告の貢献度は，前記(1)のとおり，１４．３％と認められる。
以上によると，本件米国発明の相当の対価の額は，９万１６２０円である（独占の利益１２８１万４００１円×共同発明者の貢献度０．０５×発明者間貢献度０．１４３＝９万１６２０円）。
(4)本件欧州発明１の相当の対価の額について
ア特許法３５条３項の類推適用
本件欧州発明１について，ドイツのみならず，ベルギー，フランス，イギリス及びイタリアにおける特許を受ける権利を被告に取得させたことについても，特許法３５条３項が類推適用されるというべきである。
この点に関し，被告は，ベルギー，フランス，イギリス及びイタリアのように特許を受ける権利が使用者に原始的に帰属する法制を採用している国においては，上記類推適用の基礎を欠く旨主張するが，平成１８年最判は，そのような法制の採否を問題とすることなく，特許法３５条３項及び４項の類推適用について前記(3)のとおり判示した上で，イギリス及びフランスを含む外国の特許を受ける権利の譲渡に伴う対価請求について同条３項が類推適用されることを認めている。したがって，被告の上記主張が採用できないことは明らかである。
イ本件欧州発明１の独占の利益の額
(ｱ)自己実施分について
ａドイツ
前記前提事実(4)ア(ｱ)によると，本件欧州特許１の発行日である平成１４年９月２５日からその特許権消滅日である平成２８年６月２４日までの期間において，被告がドイツで被告製品を販売した売上高は，●（省略）●円であると認められる。そして，前記(2)ア(ｱ)ａで説示したところに照らすと，被告が本件欧州特許１を含む被告製品に関するドイツ特許ないし欧州特許をドイツにおいて自己実施したことによる超過売上率は，１０％と認めることが相当であり，また，前記(2)ア(ｱ)ｂで説示したところに照らすと，仮想実施料率は，３％と認めることが相当である。さらに，前記１(3)イで認定した事実及び前記(2)ア(ｱ)ｃで説示したところに照らすと，被告製品に関するドイツの特許群（ドイツ特許ないし欧州特許●（省略）●件）の中での本件欧州特許１の寄与率は，●（省略）●％（≒１／●（省略）●）と認めることが相当である。
以上によると，ドイツにおける本件欧州発明１に係る自己実施分の独占の利益の額は，４００万９４５２円である（期間売上高●（省略）●円×超過売上率０．１×仮想実施料率０．０３×特許寄与率●（省略）●＝４００万９４５２円）。
ｂベルギー，フランス，イギリス及びイタリア
前記前提事実(4)ア(ｱ)によると，本件欧州特許１の発行日である平成１４年９月２５日からその特許権消滅日である平成２８年６月２４日までの期間において，被告がベルギー，フランス，イギリス及びイタリアの４か国で被告製品を販売した売上高は，●（省略）●円であると認められる。
そして，前記(2)ア(ｱ)ａで説示したところに照らすと，被告が本件欧州特許１を含む被告製品に関する欧州特許を上記４か国において自己実施したことによる超過売上率は，１０％と認めることが相当であり，また，前記(2)ア(ｱ)ｂで説示したところに照らすと，仮想実施料率は，３％と認めることが相当である。さらに，前記１(3)イで認定した事実及び前記(2)ア(ｱ)ｃで説示したところに照らすと，被告製品に関する上記４か国の特許群（欧州特許●（省略）●件）の中での本件欧州特許１の寄与率は，●（省略）●％（≒１／●（省略）●）と認めることが相当である。
以上によると，上記４か国における本件欧州発明１に係る自己実施分の独占の利益の額は，４４１万４１３７円である（期間売上高●（省略）●円×超過売上率０．１×仮想実施料率０．０３×特許寄与率●（省略）●＝４４１万４１３７円）。
ｃ欧州５か国の合計
前記ａ及びｂを合計すると，本件欧州発明１に係る自己実施分の独占の利益の額は，８４２万３５８９円である（４００万９４５２円＋４４１万４１３７円＝８４２万３５８９円）。
(ｲ)クロスライセンス分について
前記(2)ア(ｲ)で説示したところに照らし，本件訴訟における当事者の主張立証状況の下で，自己実施の場合の金額（前記(ｱ)）やクロスライセンスに供された特許の数（前記１(3)エのとおり，被告から●（省略）●に実施許諾した外国特許は●（省略）●件で，そのうちの２件が本件米国発明及び本件欧州発明１。）などを勘案し，本件欧州発明１に係るクロスライセンス分の独占の利益としては，前記(ｱ)の自己実施分の独占の利益の額（前記前提事実(4)ア(ｱ)によると，本件クロスライセンス契約締結以後の販売によるものである。）８４２万３５８９円の２０分の１である４２万１１７９円を相当と認める。
(ｳ)小括
以上によれば，本件欧州発明１に係る独占の利益の額は，８８４万４７６８円である（８４２万３５８９円＋４２万１１７９円＝８８４万４７６８円）。
ウ相当の対価の額
前記(2)イ(ｱ)で説示したところに照らすと，本件欧州発明１により被告が受けた利益について，共同発明者の本件欧州発明１による貢献度は５％と認めることが相当である。
また，本件欧州発明１の共同発明者間における原告の貢献度は，前記(1)のとおり，１４．３％と認められる。
以上によると，本件欧州発明１の相当の対価の額は，６万３２４０円である（独占の利益８８４万４７６８円×共同発明者の貢献度０．０５×発明者間貢献度０．１４３＝６万３２４０円）。
３争点２（本件発明２等の相当の対価の額）について
(1)本件発明２の相当の対価の額について
ア本件発明２の独占の利益


前記前提事実(4)ア(ｲ)によると，本件特許２の特許権設定登録日である平成６年１１月１０日からその特許権消滅日である平成１５年１２月１９日までの期間において，被告が我が国で被告製品（ただし品番「●（省略）●」の「エバール」樹脂製品）を販売した売上高は，●（省略）●円であると認められる。そして，前記２(2)ア(ｱ)ａで説示したところに照らすと，被告が本件特許２を含む被告製品に関する特許を自己実施したことによる超過売上率は，１０％と認めることが相当であり，また，前記２(2)ア(ｱ)ｂで説示したところに照らすと，仮想実施料率は，３％と認めることが相当である。
さらに，弁論の全趣旨によると，被告が平成１３年時点で保有し，かつ被告製品のうち品番「●（省略）●」の「エバール」樹脂製品に関して実施していた特許数は，●（省略）●件であり，その特許群の中での本件特許２の寄与率は，●（省略）●％（≒１／●（省略）●）であると認められる。
以上によると，本件発明２に係る自己実施分の独占の利益の額は，７万０４６７円である（期間売上高●（省略）●円×超過売上率０．１×仮想実施料率０．０３×特許寄与率●（省略）●＝７万０４６７円）。
イ相当の対価の額
前記２(2)イ(ｱ)で説示したところに照らすと，本件発明２により被告が受けた利益について，共同発明者の本件発明２による貢献度は５％と認めることが相当である。そして，本件発明２の共同発明者間における原告の貢献度は，２０％であることにつき，当事者間に争いがない。
そうすると，本件発明２の相当の対価の額は，７０４円である（独占の利益７万０４６７円×共同発明者の貢献度０．０５×発明者間貢献度０．２＝７０４円）。
ウ特許補償金の支払後の額
前記前提事実によると，原告は，本件発明２について，上記のとおり７０４円の相当対価請求権を取得した後，平成２０年１０月３１日に，被告から特許補償金として３万６０００円の支払を受けたものである。これは，本件発明２に対する対価であるとみられるから，この支払により，原告の上記相当対価請求権は消滅したというべきである。
したがって，現時点において，原告は，被告に対し，本件発明２の相当対価請求権を有しない。
(2)本件欧州発明２の相当の対価の額について
ア特許法３５条３項の類推適用
本件欧州発明２についても，前記２(4)アで説示したとおり，ドイツのみならず，ベルギー，フランス，イギリス及びイタリアにおける特許を受ける権利を被告に取得させたことについて，特許法３５条３項が類推適用される。
イ本件欧州発明２の独占の利益の額
(ｱ)ドイツ
前記前提事実(4)ア(ｲ)によると，本件欧州特許２の発行日である昭和６３年１２月２８日からその特許権消滅日である平成１６年１２月１８日までの期間において，被告がドイツで被告製品（ただし品番「●（省略）●」の「エバール」樹脂製品）を販売した売上高は，●（省略）●円であると認められる。そして，前記２(2)ア(ｱ)ａで説示したところに照らすと，被告が本件欧州特許２を含む被告製品に関するドイツ特許ないし欧州特許をドイツにおいて自己実施したことによる超過売上率は，１０％と認めることが相当であり，また，前記２(2)ア(ｱ)ｂで説示したところに照らすと，仮想実施料率は，３％と認めることが相当である。さらに，弁論の全趣旨によると，被告がドイツにおいて被告製品（ただし品番「●（省略）●」の「エバール」樹脂製品）に関して実施していたドイツ特許ないし欧州特許の数は，●（省略）●件であり，その特許群の中での本件欧州特許２の寄与率は，●（省略）●％（≒１／●（省略）●）であると認められる。以上によると，ドイツにおける本件欧州発明２に係る自己実施分の独占の利益の額は，４２万１５００円である（期間売上高●（省略）●円×超過売上率０．１×仮想実施料率０．０３×特許寄与率●（省略）●＝４２万１５００円）。(ｲ)ベルギー，フランス，イギリス及びイタリア前記前提事実(4)ア(ｲ)によると，本件欧州特許２の発行日である昭和６３年１２月２８日からその特許権消滅日である平成１６年１２月１８日までの期間において，被告がベルギー，フランス，イギリス及びイタリアの４か国で被告製品（ただし品番「●（省略）●」の「エバール」樹脂製品）を販売した売上高は，●（省略）●円であると認められる。
そして，前記２(2)ア(ｱ)ａで説示したところに照らすと，被告が本件欧州特許２を含む被告製品に関する欧州特許を上記４か国において自己実施したことによる超過売上率は，１０％と認めることが相当であり，また，前記２(2)ア(ｱ)ｂで説示したところに照らすと，仮想実施料率は，３％と認めることが相当である。さらに，弁論の全趣旨によると，被告が上記４か国において被告製品（ただし品番「●（省略）●」の「エバール」樹脂製品）に関して実施していた欧州特許の数は，●（省略）●件であり，その特許群の中での本件欧州特許２の寄与率は，●（省略）●％（≒１／●（省略）●）であると認められる。以上によると，上記４か国における本件欧州発明２に係る自己実施分の独占の利益の額は，３７万９５００円である（期間売上高●（省略）●円×超過売上率０．１×仮想実施料率０．０３×特許寄与率●（省略）●＝３７万９５００円）。
(ｳ)欧州５か国の合計
前記(ｱ)及び(ｲ)を合計すると，本件欧州発明２に係る自己実施分の独占の利益の額は，８０万１０００円である（４２万１５００円＋３７万９５００円＝８０万１０００円）。
ウ相当の対価の額
前記２(2)イ(ｱ)で説示したところに照らすと，本件欧州発明２により被告が受けた利益について，共同発明者の本件欧州発明２による貢献度は５％と認めることが相当である。
そして，本件欧州発明２の共同発明者間における原告の貢献度は，２０％であることにつき，当事者間に争いがない。
そうすると，本件欧州発明２の相当の対価の額は，８０１０円である（独占の利益８０万１０００円×共同発明者の貢献度０．０５×発明者間貢献度０．２＝８０１０円）。


４争点３（本件発明３の発明者性及び相当の対価の額）について原告は，自らが本件発明３の共同発明者の一人である旨主張する。しかしながら，特許法３５条３項に基づいて職務発明の相当の対価を請求するには，自らが当該発明をした発明者であることについて原告が主張立証責任を負うと解されるところ，原告は，本件発明者３の発明者であることを被告に争われているにもかかわらず，本件特許３の願書に原告が発明者の一人として記載されていること以外には，原告が本件発明３の特徴的部分の創作に具体的な関与・貢献をしたことに関する主張立証を全くしていないから，原告が本件発明３の発明者であると認めることはできない。
５争点４（本件発明４の発明者性及び相当の対価の額）について本件発明４についても，原告は，自らが共同発明者の一人である旨主張するが，本件特許４の願書に原告が発明者の一人として記載されていること以外には，原告が本件発明４の特徴的部分の創作に具体的な関与・貢献をしたことに関する主張立証を全くしていないから，原告が本件発明４の発明者であると認めることはできない。
６争点５（本件各相当対価請求権の放棄の有無）について以上によれば，原告は，被告に対し，平成１２年８月２４日当時，本件米国発明，本件欧州発明１及び本件欧州発明２の各相当対価請求権を有していたところ，被告は，原告が同日付けで被告に対し本件承諾書を提出したことをもって同各相当対価請求権を含む本件各相当対価請求権を放棄する旨の意思表示をしたと主張する。しかしながら，前記前提事実(5)アによると，本件承諾書（乙８）には，「今後，被告に対して，『従業員の発明考案取扱規定』等に基づく一切の要求をしません。」との記載部分があるものの，この「『従業員の発明考案取扱規定』等に基づく一切の要求」に特許法３５条４項に基づく法定の相当対価請求が含まれていることが明示されているわけではなく，上記記載部分から直ちに，同相当対価請求権の放棄という重大な効果が生じたと即断することはできない。
そこで更に検討するに，前記１(4)で認定した事実によると，本件においては，本件承諾書の後も，平成２０年１０月に，被告が原告に対して本件発明２及び本件発明３を含む３件の特許発明に対する実績補償金の支払をし，同年１１月には，原告が被告に対し「確か７か国に出願したと思います」と明記して本件発明１等に対する実績補償金に関して問合せをし，これを受けて平成２１年４月に被告が原告に対して本件発明１に対する実績補償金の支払をしたというのである。そうすると，原告が被告に対し本件承諾書の提出をもって本件各相当対価請求権を放棄する旨の意思表示をしたと認めることはできない。７争点６（本件各相当対価請求権の消滅時効の成否等）について
(1)時効起算日及び時効期間について
前記前提事実(2)ケのとおり，本件米国発明，本件欧州発明１及び本件欧州発明２に係る特許を受ける権利に関して原被告間に発生し得る債権債務関係につき，我が国の法律が準拠法となることについては，当事者間に争いがない。そして，特許法３５条３項に基づく相当対価請求権は，法定の債権であるから，その消滅時効期間は，権利を行使することができる時から１０年（民法１６７条１項）と解するのが相当である（知財高裁平成１９年（ネ）第１００５６号同２１年６月２５日判決・判時２０８４号５０頁等参照）。
前記前提事実(2)オないしキ，(3)によると，本件米国発明に関しては平成９年１２月５日までに，本件欧州特許１に関しては平成８年６月２４日までに，本件欧州特許２に関しては昭和５９年１２月１８日までに，それぞれ原告から被告に対して特許を受ける権利が全て承継されたことについては当事者間に争いがない。そうすると，本件米国発明については平成１９年１２月５日，本件欧州発明１については平成１８年６月２４日，本件欧州発明２については平成６年１２月１８日の各経過により，それぞれ相当対価請求権の消滅時効が完成したといえる（なお，契約や勤務規則等に，使用者等が従業者等に支払うべき対価の支払時期に関する条項がある場合には，その支払時期が消滅時効の起算点となると解されるところ，本件では，平成１７年規定が遡及適用されるか否かが争われている。この点，平成１７年規定は遡及適用されないと解されるが，そうであっても，後記(2)のとおり時効援用権の喪失が認められるから，平成１７年規定が適用されるか否かは，本件の結論を左右するものではない。）。
(2)時効援用権の喪失について
債務者が，自己の負担する債務について時効が完成した後に，債権者に対し債務の承認をした場合には，時効完成の事実を知らなかったときでも，爾後その債務についてその完成した消滅時効の援用をすることは許されないものと解するのが相当である。けだし，時効の完成後，債務者が債務の承認をすることは，時効による債務の消滅と相容れない行為であり，相手方においても債務者はもはや時効の援用をしない趣旨であると考えるであろうから，その後においては債務者に時効の援用を認めないものと解するのが，信義則に照らし，相当であるからである（最高裁昭和３７年（オ）第１３１６号同４１年４月２０日大法廷判決・民集２０巻４号７０２頁参照）。
本件においては，被告は，原告に対し，本件発明１について平成２１年４月１０日に，本件発明２について平成２０年１０月３１日に，それぞれ特許補償金を支払ったものであり，前記２(2)ウ，３(1)ウで説示したとおり，これらの特許補償金は，それぞれ，本件発明１及び本件発明２に対する対価であるとみられる。そして，前記前提事実(2)ク，前記１(4)で認定した事実及び弁論の全趣旨によると，本件発明１と本件米国発明及び本件欧州発明１とは，発明者並びに発明の基本的な内容及び発明の経緯を共通にするものであり，本件発明２と本件欧州発明２とは，発明者並びに発明の基本的な内容及び発明の経緯を共通にするものであること，こうした事情を踏まえて，原告は，被告に対し，本件米国発明及び本件欧州発明１について本件発明１と一括して取り扱われるべき旨の認識を明確に伝えており，本件欧州発明２についても本件発明２と一括して取り扱われるべき旨の認識を少なくとも黙示的に伝えていたこと，被告は，原告に対し，本件発明１についての特許補償金の支払が本件米国発明及び本件欧州発明１に対する支払の趣旨を含まないことや，本件発明２についての特許補償金の支払が本件欧州発明２に対する支払の趣旨を含まないことを何ら説明していないことが認められる。


主         文
被告人を懲役１年６月に処する。
この裁判が確定した日から３年間その刑の執行を猶予する。本件公訴事実中，殺人の点（平成２９年３月３日付け起訴状）については，被告人は無罪。
理        由
（罪となるべき事実）
被告人は，長女のＡと共謀の上，平成２８年９月２３日頃，奈良県生駒郡a町   bc番地のd所在の被告人及びＡ方において，黒色ポリ袋等で覆った被告人の夫であるＢ（昭和１６年１１月２日生）の死体を被告人の運転する軽四乗用自動車に積載し，同日午後２時２８分頃から同日午後３時５８分頃までの間，同所から同県吉野郡e村fg番地の   h付近の道路まで運搬した上，同日午後４時頃，同死体を同所先の山林斜面に投棄し，もって死体を遺棄した。
（死体遺棄被告事件に関する事実認定の補足説明）
１被告人は，被害者の死体を自分が遺棄したが，Ａとの間で意思を通じ合っておらず，共謀はなかった旨述べている。
２被告人が公判において述べるところや，捜査報告書（甲７７）及びＣの供述（甲８６）を含む関係証拠によれば，被告人が判示のとおり自動車を運転して死体を運搬して遺棄し，その際，Ａが自宅から死体投棄現場まで同乗して被告人に同行していたことは明らかである。
次に，被告人による犯行再現の実況見分を行ったＤ警察官は，被告人は，当時の被害者の体格と近しいと思われる死体役に扮した警察官を一人で被告人運転車両と同種の車両の後部座席に運び入れることができなかったと証言しており，その証言に特段不合理な点はない。そして，被告人のほかには，死体投棄現場付近まで被告人に同行したＡ以外に被害者の死体を被告人運転車両に積載し得た人物が存在したことはうかがわれないから，被告人と共に行ったか単独で行ったかはともかく，Ａが被害者の死体を積載したものと認められる。また，被害者不在の自宅から運び出されたことや，その物体の大きさ，重さ，黒いポリ袋等で覆われたその状態等に照らせば，Ａにおいて，それが被害者の死体と認識していたこともまた明らかであって，被害者の死体の自動車への積載や死体投棄現場までの運搬といった行動を被告人とＡがそれぞれ独立して行ったとはおよそ考えられないから，被害者の死体を遺棄することについて，被告人とＡが意思を通じ合っていたものと認められる。
３よって，被告人とＡの間には，死体遺棄についての共謀が認められ，判示事実は優に認定できる。
（殺人被告事件に関する一部無罪の理由）
１殺人についての公訴事実の要旨及び争点
本件殺人の公訴事実の要旨は，被告人が，Ａと共謀の上，平成２８年９月２３日頃（以下，特に断らない限り月日の記載は平成２８年を指す。），被告人の肩書住居において，当時７４歳の被害者に対し，殺意をもって，その頸部をひもようのもので絞め，よって，その頃，同所において，同人を頸部圧迫による窒息により死亡させたというものである。
弁護人は，被告人はＡとの間で被害者を殺害する意思を通じ合っておらず，被害者の殺害には一切関与していなかったから無罪であると主張しており，被告人も公判において，これに沿う供述をしている。当裁判所も，被告人が被害者の殺害について，Ａとの間で共謀したり，これに関与したとの証明はなされていないと判断したため，以下にその理由を示す。
２被告人は，公判において，そもそも被害者が殺害されたかどうかについて曖昧な供述をしていることから，まず，この点について検討する。⑴関係証拠によって認められる半袖Ｔシャツ，ハーフパンツを着用し，靴も靴下も履いていない状態で発見された死体の状況や，９月２３日当日，死体を運搬した自動車が被告人，Ａ及び被害者が居住する被害者方を出発して死体投棄現場付近に向かうまで運転に供された形跡がないカーナビゲーションの記録（甲７８）によれば，被害者は同人方で死亡したと認められる。また，関係証拠によれば，被告人は，捜査公判を通じ，被害者が自殺や病気，事故で死亡したとは一切申し立てておらず，Ｅ警察官の証言によると，Ａも任意同行直後の取調べの際，そのような申立てをしていなかったものと認められる。自然死や自殺，事故死で亡くなった家族の死体を自宅で発見した場合，通常，警察や救急に連絡したり，親族に相談したりするはずであるし，警察で事情聴取されればその旨申し立てるはずである。ところが，被告人及びＡは，そのような行動をとらなかったばかりか，死体を遺棄し，死亡した事実を隠蔽している。そして，関係証拠によっても，被害者は，パーキンソン病を患っていたが，その症状は重篤でなく，直ちに死に至る持病はなく，自殺を考えていたことをうかがわせる兆候もなかったものと認められることも併せて考慮すると，被害者は自然死や自殺，事故死以外の原因，すなわち，何者かに殺害されたと認められ，これは，司法解剖の結果，被害者の死体の舌骨が骨折しており，他殺であれば絞頸，扼頸の可能性が高いといえる所見であったというＦ医師の証言とも整合する。
⑶よって，被害者は何者かに殺害されたことは明らかである。３さらに，三人暮らしの居宅内で，全く無関係の第三者に夫や父親を殺害されたにもかかわらず，死体を遺棄するとは考えにくいし，被告人及びＡは，少なくとも死体遺棄の容疑により任意同行を受けた直後には，いずれも自身が単独で被害者を殺害したと供述している。被告人及びＡが被害者を殺害した第三者をかばって虚偽の自白をしたという可能性も抽象的には考えられるが，死体発見までの経緯に関する被告人の公判供述を踏まえてみても，このような懇意な関係にある第三者の存在ないし犯行をうかがわせる事情は見当たらない。そうすると，被害者を殺害した現実的可能性が残るのは，被告人若しくはＡ又はその両名に限られるといえる。
４次に，検察官は，被害者が９月２３日に殺害されたことを前提に，Ａがそれ以前から，同人にとって罪が許される天赦日に当たる同日を被害者殺害実行日として強く意識しており，かつ，被告人も年に６回ある天赦日のうち，家計簿とカレンダーの同日欄のみに「天赦日」と記載し，家計簿には「予定日」とも記載し，同日を天赦日として強く意識していたことから，被告人とＡとの間で事前に，９月２３日の天赦日に被害者を殺害することの意思連絡があったと主張しているので，以下，この点について，検討を加える。


⑴Ａの天赦日（９月２３日）に対する意識についてアまず，関係証拠によると，Ａは，９月２８日に同人方に投函されたチラシの裏面に「すでに私たちは天しゃされているゆるされているのです。」などと記載していた事実は明らかであり，これによると，同人は天赦日を自らの悪い行いを天から許される日と捉えていたものと認められる。イそして，関係証拠によると，Ａは，８月２５日に同人方に投函されたチラシの裏面に，「今月はなし天赦日    ９月来月です」などと記載し，「天赦」に振り仮名を付し，「来月です」という部分を丸で囲んでいた。また，同じチラシの裏面に，「あの病はめったなことでは死ななくて天寿を全うできる病らしい」「むいしきでせんざいまぜといてもっと高いシャンプーかわへんといかん！とかへいきでとぼけるとこ」「こっちが先に健康害するわ！」などと記載し，これを折り畳んで自身が使用する手帳に挟み込んでいたものと認められる。その記載内容自体から，Ａは，８月下旬頃には，家族が生きながらえることを苦痛に感じ，それと関連づけて自らの悪い行いが許される日と捉えていた９月２３日の天赦日の到来を待ち望んでいたことが強くうかがわれる。そして，被告人の長男であるＧの証言等を含む関係証拠によると，被告人ら家族の中で，上記記載にあるように死亡する可能性のある持病を有していたのはパーキンソン病に罹患していた被害者しかいなかったと認められるから，Ａが上記のように苦痛に感じていた相手は被害者であったと推認できる。
ウさらに，関係証拠によると，Ａが使用していた上記手帳の「２０１６．９．９」と記載されたページには，「だれも父のぼう力ぼう言かばってくれない」「なので一ぱつしょうぶでだれのたすけもかりずにやりますか。」などと記載されていたことのほか，Ａ使用の携帯電話に保存された９月９日作成の未送信メールには，被害者が，Ｇの妻に対して言うべき不満を，Ａに向けて言ったことを八つ当たりと感じていたことがうかがわれる記載があり，同文面中には「ただでさえどうやって殺すか不眠やのに。」と記載され，同日作成の別の未送信メールにも，「会社にいても不協和音家族間においても不協和音」「ならさっさと殺してしまえ」「あいつ平和な家族の敵やで。」「解決策それしかないわ。」と記載されていた事実が認められる。これらの事実は，Ａの被害者に対する憎悪が９月９日の時点においては殺したいと思うほどに高まっていたことを強くうかがわせるものといえる。
エそして，被告人の公判供述を含む関係証拠によると，被害者は，実際にもＡが強い憎悪を抱いていた被害者への苦痛と関連づけて自らの悪い行いが許される天赦日として強く意識していた９月２３日頃に殺害されたと認められるところ，そのこと自体，Ａが被害者殺害に関与し，ひいては，同日を予め被害者殺害実行日として意識していたことを一応うかがわせるものといえる上，被害者殺害後，上記アのとおり，Ａが自分たちの行った悪い行為が天赦日に関連づけて許されていると考えていたとうかがわれることもまた，そのような推認を強めるものといえる。そして，Ａの手帳中，被害者が殺害された後の同月２５日から１０月４日までに記載されたとみられる箇所には，Ａが喜びや苦痛からの解放感を感じていたことをうかがわせ，上記のような推認と整合する記載もみられる。そうすると，Ａが９月２３日の天赦日を被害者殺害の日と意識していた可能性が高いと一応はいうことができる。⑵被告人の天赦日（９月２３日）に対する意識についてア関係証拠によれば，被告人が作成していた家計簿の９月２３日欄に「天赦日」「予定日」との記載があり，カレンダーの同日欄にも「天赦日」との書き込みがあったことは明らかである。
イそして，被告人は公判において，このような記載をした理由について，母親から引っ越すので着物を取りに来るように言われ，９月半ば頃に帰省したいと思っていたが，甥のＨから，「ローンが通ったから家が建つからね」と聞いて，お祝いを渡しに行こうと考え，９月２３日が祝い事によい日と考えていた天赦日に当たっていたため，その日に渡しに行きたいと考えて家計簿の同日欄に「天赦日」「予定日」と記載し，カレンダーの同日欄にも「天赦日」と記載したと供述している。
ウこの点につき，Ｈは，公判において，何年前かはっきりしないが，Ｈの家を新築する以前の７月頃かそれ以前に，被告人から，被告人の実家でもあった山口県柳井市内の当時のＨ方に，おそらく祖母（被告人の母）に宛てて，その年の９月頃に遊びに帰ってくるという内容の手紙が送られてきたし，自分の母親からはそのような話を聞いたことがあったほか，自宅の新築資金のためのローン契約が成立した８月２４日には，被告人に宛てて「家の工事が，９月２６日に着工する事が決まったよ。」などとメール送信した旨証言している。
Ｈの証言は，手紙が送られてきた年など記憶が曖昧な部分はあるものの，帰省するという内容の手紙が被告人から送られてきたことやその予定時期が９月頃であったことを具体的に供述しているだけでなく，電子メールの送信記録やローン契約書（弁７）によっても裏付けられており，これを排斥することはできない。
さらに，Ｇの証言によれば，被告人及びＡの逮捕後，被告人の寝室内の衣装ケースの中から現金３０万円が入った封筒が発見された事実が認められるところ，捜査報告書（甲８９）によれば，その封筒の表面には，「Ｈへ」「１０万在中」（１０万の文字の上に二重線）「Ｉより」と記載されており，裏面には，上から順に「１０／１２」「２０」「１０／２７１０」横線を引いた下に「３０」と記載されていたことは明らかである。
エこのように，家計簿等の９月２３日の欄に「天赦日」等と記載した理由に関する被告人の公判供述は，実家に９月頃に帰省する旨伝えていたこと，Ｈがローン契約締結日に新築工事着工日等の予定を被告人に連絡していたこと，１０月１２日以前にＨに渡すことが予定されていた現金が在中していたと解される封筒が発見されたことなどの事実に合致するものであり，これを排斥することはできない。


オ以上に対し，検察官は，①被告人は平成１６年から帰省しておらず，帰省できない原因である被害者の病気，被告人とその実兄やＡとの関係等は，Ｈから住宅ローンの連絡があった８月２４日時点においても変わる見込みはなく，帰省する趣旨で「天赦日」等と記載したというのは不自然である，②被告人が家計簿の９月１９日の欄に，平成２８年も被告人の父の墓参りに帰省できないと考えていたと読める記載をしている，③被告人が９月２３日に帰省することをＡや被害者に伝えておらず，準備も一切していなかった，④９月２３日以降の天赦日である１２月８日にも帰省していない，⑤「天赦日」の記載の趣旨に関する前記供述は，公判前整理手続の終盤になってされたもので捜査段階における弁解から変遷した，⑥祝い金を渡す日であれば，家計簿に「天赦日」とは書かずに，その旨予定の内容を記載するはずであり，被告人の公判供述は経験則に反しているなどと主張し，被告人による「天赦日」の記載の趣旨に関する供述は信用できないと主張している。カしかしながら，①についていうと，被告人が実家に対して９月に帰省する旨伝えていた点を否定できないことはすでにみたとおりであって，被告人が実兄やＡとの関係から，帰省できなかったことをうかがわせる事情は見当たらないし，被告人は，実際に帰省するかどうかは，当日の被害者の体調をみてから決めようと考えていた旨述べているところ，そのような供述も排斥するのは困難である。また，②ないし④についても，出発の直前に準備を行えばよいと考えていた可能性や，８月２４日頃に「天赦日」等と記載した後，何らかの事情変更等によって９月１９日頃には帰省できないと考えていた可能性は検察官の主張するところによっても排斥できない。こうした可能性を考えると，９月２３日当日にも帰省の連絡を家族や実家の親族に連絡していなかったことや，帰省の準備をしていなかったことは十分説明がつくものといえる。また，⑤については，たしかに，「天赦日」等と記載した趣旨に関する被告人の公判供述にあるような予定主張は，公判前整理手続の終盤になって弁護人からなされたものであるけれども，被告人は，ＨらＨ家の者に迷惑をかけたくないため，捜査段階では取調官にも弁護人にも新築祝いの話をしなかったと供述しているのであって，このような動機から，公判前整理手続の終盤まで，「天赦日」等の記載の趣旨について真相を述べなかったことも不合理とまではいえない。そして，封筒の存在を弁護人に報告するよりも前に，弁護人からＨの連絡先等について尋ねられた旨いうＧの証言によれば，被告人の弁解は，発見された証拠に合わせて事後的につじつま合わせをしたものとは到底いえないばかりか，被告人がＨと連絡を取っていたことを弁護人に話したことで，弁護人が調査していくに連れて，被告人の言い分に沿った証拠である封筒や弁７号証の各原証拠が次々に発見されていったという経過がうかがわれるのであって，このような経過は，むしろ被告人の弁解の信用性を高める事実であるとすらいうことができる。その他，⑥については，家計簿やカレンダーの該当日欄に何らかの予定がある旨書く場合には，「天赦日」等とは書かず，その内容を記載するという蓋然性は認められず，個人的な経験や感覚の域を出ないものをいうにすぎず，それが経験則に属するといえるほどまでに日常生活上極めて常識的なものとは到底いえないなど，被告人の公判供述の信用性を論難する検察官の主張はいずれも採用できない。キそもそも，検察官の主張は，被告人が天赦日の趣旨につき，Ａと同様に「天からゆるされる日」と考えていたことを前提とするものであるけれども，この点についての立証は一切なされていないばかりか，被告人が所持していた福壽暦の冊子（甲８７）には，天赦日について，「結婚，開店，事業創立，拡張などに用いて最良」の「大吉日」と解説されているのであるから，被告人においては，天赦日の趣旨をそのようなものと捉えていたと考えるのが合理的である。そうすると，被告人の作成していた家計簿等の９月２３日の欄に「天赦日」という記載があり，それが偶々Ａが被害者殺害の実行日である天赦日として意識していた日と合致していることをもって，被害者を殺害することにつきＡとの間で意思を通じ合っていた旨いう検察官の主張には論理に大いに飛躍があるといわざるを得ず，到底採用できない。
５検察官の主張するその他の間接事実について


⑴検察官は，①三人暮らしの家の中で，女性二人で成人男性を殺害するには，少なくとも邪魔しないことが必要であり，むしろ協力して，一人が被害者の抵抗を排除し，もう一人が被害者の首にひも状のものを巻き付けて絞め付けるのが合理的と考えられること，②Ａが被害者の殺害につき被告人と意思を通じ合っていたことを前提として，被害者との関係で苦悩する気持ちを手帳に記載していたこと，③被害者殺害後，円滑に被告人とＡが協力して死体を遺棄していること，④Ａが９月２８日に投函されたチラシの裏面に「すでに私たちは天しゃされている」と記載したことなどは，被告人とＡとの間に被害者殺害の意思連絡があったとすると合理的に説明できる事項であると主張する。⑵しかし，①については，検察官の依拠するＦ医師の証言は，被害者の死体に舌骨骨折の所見がみられたことを前提に，被害者の死因を絞殺又は扼殺と仮定して，女性一人で被害者を殺害するのは困難である旨いうものであるが，他方でＦ医師も，自身の解剖経験上，被害者が泥酔していたり，睡眠薬を飲んでいたり，頭をハンマーで殴られて抵抗が弱っていたりしたような場合には，成人男性を女性一人で絞殺したり，扼殺したりすることがおよそ不可能とまで証言しているわけではない。ところが，本件において，被害者の具体的な殺害状況についての立証はなされていないのであるから，Ｆ医師のいう女性一人で被害者を絞殺等し得る例外的な事情がなかったとは認められないし，①において，検察官の主張するその余の点は，被告人とＡとの間で被害者殺害に関する共謀が成立していたという結論を先取りしたものにすぎない。また，②については，Ａの手帳の「２０１６．９．９」と記されたページには，「だれも父のぼう力ぼう言かばってくれない」「なので一ぱつしょうぶでだれのたすけもかりずにやりますか。」といった記載があるが，これらの記載は多義的な解釈が可能であり，仮にＡが，被告人に被害者からの暴力や暴言のことを相談していたと理解する余地があるとしても，被告人がＡの愚痴程度にしか受け取らず，殺害するとは思わなかった可能性もあるといえる。また，③については，被告人の家計簿の９月２２日欄に，被害者の寝音が大きいことについて記載されており，被害者は，少なくとも同日の朝までは生存していたと考えられるが，その後のいかなる時点で殺害されたかは明らかでなく，被害者の殺害後，円滑に死体遺棄を行ったという主張はその前提を欠いているし，仮に，被害者の死体遺棄がその殺害直後に行われていたとしても，母親である被告人が，我が子であるＡから殺害を事後的に打ち明けられ，その犯行を隠そうと考えて行った可能性も十分に認められるのであって，Ａが被告人と意思連絡なく被害者を殺害した可能性を排斥できない。さらに，検察官が④でいうＡの手帳中の記載は，被告人については，Ａと共に被害者の死体遺棄を行ったことが「天しゃされている」という趣旨とも解する余地があるものであって，殺害について意思を通じ合っていたことまで推認させるものとは到底いえない。
６以上に述べたとおり，検察官が被告人とＡとの間に意思連絡があったことを推認させる事実として主張する上記４及び５の各事実は，いずれもＡが単独で被害者を殺害したとしても合理的な説明が困難な事実関係とはいえず，これらの事実を総合しても，被告人がＡとの間で被害者を殺害することにつき意思を通じ合っていた事実が常識に照らして間違いないといえる程度にまで立証されているということはできない。
７被告人の捜査段階における自供等の信用性について⑴検察官は，捜査段階で作成された被告人の自供書（乙７ないし９）や供述調書（乙２及び１０）のうち，被告人が一人で被害者を殺害したと供述する部分は信用できないが，殺害日，殺害場所，殺害方法についての供述は具体的であり，警察官が誘導することなく引き出したもので，Ａとの間で被害者殺害につき意思を通じ合っていなければ語れない内容であるし，家計簿等の客観的証拠や法医学的知見と合致するから信用することができると主張する。⑵まず，被告人が被害者を殺害した旨いう自供書や供述調書の内容は，いずれも被害者が１階８畳居間の布団の上に座ってくつろいでいる際に，背後からビニールひもを首に掛けて手を交差させ，絞め付けたというものであるが，Ｆ医師は，首を絞められる際には抵抗するため，被害者を女性一人で殺害するのは，被害者が泥酔しているなどの事情がなければ困難としており，起きてくつろいでいる状態の被害者を被告人一人で殺害したという供述は不合理であって，信用できない。


平成３０年１月２５日判決言渡
平成２９年（行ケ）第１０１５４号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２９年１１月２２日
判決
原告   株式会社みやび
被告   特許庁   長官
指定代理人    冨澤武志
田中幸一
板谷玲子
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が不服２０１６－１２８４７号事件について平成２９年６月８日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
(1)原告は，平成２７年２月１３日，別紙記載１（１）の商標（以下「本願商標」という。）について，指定商品を第３０類「洋菓子，和菓子，食パン」として，商標登録出願をした（商願２０１５－１７１３５号。甲１）。(2)原告は，上記商標出願に対して，平成２８年６月７日付けで拒絶査定を受けたので，同年８月９日，拒絶査定に対する不服の審判を請求した（不服２０１６－１２８４７号。甲４，５，乙１４）。
(3)特許庁は，平成２９年６月８日，「本件審判の請求は，成り立たない。」とする審決をし，その謄本は同年７月２日に原告に送達された。(4)原告は，平成２９年７月２５日，審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
２審決の理由の要旨
審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりである。要するに，本願商標は，別紙記載２の登録商標（以下「引用商標」という。）と類似する商標であり，かつ，本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは，同一又は類似するものであるから，商標法４条１項１１号に該当し，商標登録を受けることができない，というものである。
第３原告主張の取消事由
その主張内容は必ずしも判然としないが，原告提出の第１準備書面（平成２９年９月６日付け）及び第２準備書面（反論書）（同年１１月２２日付け）によれば，次のとおり主張するものと善解できる。
１本願商標の認定に関し
審決が認定した本願商標は，原告が審理再開を申し立てる前（補正前）の商標であって，正しい本願商標ではない。正しくは，原告が審理再開申立時に補正した別紙記載１（２）の商標（別紙記載１（１）の商標から「ＤＡＮＩＳＨＢＲＥＡＤ」及び「ＭＩＹＡＢＩ」の各文字を削除したもの）が本願商標として扱われるべきである。したがって，審理再開申立て前（補正前）の本願商標をもって引用商標との対比に供した審決の認定判断には誤りがある。なお，審理再開申立書（甲８）添付の本願商標に「高級デニッシュ食パン『みやび』」の表示があるのは誤記であって，その後に提出した書証（甲９）に記載されている商標（別紙記載１（２）の商標）が正しい本願商標である。
２本願商標と引用商標との類否判断に関し
本願商標は，大きく「雅」という漢字一文字で「みやび」と読むのに対し，引用商標は，ローマ字で左から右に「みやび」と読むのであって，漢字を中心とする本願商標とローマ字を中心とする引用商標とでは，明らかに外観（構成）が異なっている。
また，両商標の間には，引用商標では「ＭＩＹＡＢＩ」の上にローマ字で「ＧＩＯＮ／ＫＹＯＴＯ」及び「ＧＩＮＺＡ／ＴＯＫＹＯ」と表記されているのに対し，本願商標では地域も異なる「ＯＳＡＫＡ」のみがローマ字表記であること，引用商標の「ＭＩＹＡＢＩ」は単なる商品名にすぎないのに対し，本願商標の「雅」は社名と同一の商品名を表示するものであって，その意味合いが全く異なることといった違いも存する。
以上を踏まえて離隔的観察を行えば，出所の誤認混同が生じることはあり得ず，本願商標と引用商標の類似性を認めた審決の認定判断には誤りがある。３特許庁が審理再開の申立てを認めなかったことに関し原告は，審理再開の申立てが認められなかったため，本願商標の補正を行うことができなかった。本来であれば，当初の本願商標（別紙記載１（１）の商標）ではなく，補正後の本願商標（別紙記載１（２）の商標）が審判の対象（類否判断の対象）とされるべきであって，原告の審理再開申立てを認めなかったこと自体が不当である。
第４被告の反論
審決の認定判断は正当であって，審決に取り消されるべき違法はない。その理由は次のとおりである。
１商標法４条１項１１号該当性について
(1)本願商標について


本願商標は，右方向に徐々に細くなるように描かれた水平直線の上に，筆文字風の書体で大きく「雅」の文字を書し，当該文字の偏の上部に小さな「ＯＳＡＫＡ」の文字，「雅」の文字の右側に，「ＤＡＮＩＳＨＢＲＥＡＤ」の文字と，当該文字列の幅に収まるように，「ＭＩＹＡＢＩ」の文字を上下二段に併記し，そして，「雅」の文字部分を左側から覆うように，右方向に傾斜した穂を付けた植物と思しき図形を配してなる結合商標である。そして，本願商標の構成中，「ＯＳＡＫＡ」の文字部分は，地名である「大阪」を，また，「ＤＡＮＩＳＨＢＲＥＡＤ」の文字部分は，「デニッシュパン」（乙３，４）の意味合いを容易に認識させるものであるから，本願商標の指定商品との関係では，それぞれ，商品の産地又は販売地，並びに，商品の普通名称を想起させるものであり，商品の出所識別標識としての機能を果たし得ない部分といえる。また，穂を付けた植物と思しき図形部分は，本願商標の指定商品との関係では，商品の原材料である麦の穂（乙５～７）を想起させるものであるから，商品の出所識別標識としての機能は極めて弱いものといえる。さらに，下部の水平直線部分は，極めて単純な態様であり，看者の注意を惹くものとはいえない。
他方，本願商標の構成中の「雅」及び「ＭＩＹＡＢＩ」の文字部分は，「優美で上品なこと」等の意味合いを有する語（乙８）の漢字表記又はローマ字表記であって，本願商標の指定商品との関係で，商品の品質等を想起させるものではない。また，「雅」の文字部分は，他の構成要素と比較しても，とりわけ大きく目立つ態様で表され，「ＭＩＹＡＢＩ」の文字部分もそれに次ぐ大きさで表されている。
以上からすれば，本願商標は，その構成中，最も大きく顕著に表された「雅」の文字部分，並びに，そのローマ字表記である「ＭＩＹＡＢＩ」の文字部分が，取引者，需要者に対し，商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるといえるから，当該文字部分を要部として分離，抽出し，他人の商標（引用商標）と比較して，商標の類否を判断することが許されるものといえる。
そうすると，本願商標からは，その構成中の要部である「雅」及び「ＭＩＹＡＢＩ」の文字部分に相応して，「ミヤビ」の称呼及び「優美で上品なこと」の観念を生じるということができる。
(2)引用商標について
引用商標は，水平直線の上に，筆文字風の書体で大きく「ＭＩＹＡＢＩ」の文字を書し（「Ｍ」及び「Ａ」の文字の一部は水平直線と交わっている。），その「ＭＩ」の文字部分の上部に「ＧＩＯＮ／ＫＹＯＴＯ」の文字を，下部に「究極の食パン」の文字を，「ＢＩ」の文字部分の上部に「ＧＩＮＺＡ／ＴＯＫＹＯ」の文字を，下部に「みやび」の文字を，それぞれ配してなる結合商標である。
そして，引用商標の構成中，「ＧＩＯＮ／ＫＹＯＴＯ」及び「ＧＩＮＺＡ／ＴＯＫＹＯ」の文字部分は，それぞれ地名である「祇園／京都」及び「銀座／東京」を容易に認識させることから，引用商標の指定商品との関係では，商品の産地又は販売地を想起させ，また，「究極の食パン」の文字部分は，商品（食パン）の品質の誇称表示と認識させるものであるから，商品の出所識別標識としての機能を果たし得ない部分といえる。また，水平直線部分は，極めて単純な態様であり，看者の注意を惹くものとはいえない。他方，引用商標の構成中の「ＭＩＹＡＢＩ」及び「みやび」の文字部分は，「優美で上品なこと」等の意味合いを有する語（乙８）のローマ字表記又は平仮名表記であって，引用商標の指定商品との関係で，商品の品質等を想起させるものではない。また，「ＭＩＹＡＢＩ」の文字部分は，他の構成要素と比較しても，とりわけ大きく目立つ態様で表されている。以上からすれば，引用商標は，その構成中，最も大きく顕著に表された「ＭＩＹＡＢＩ」の文字部分，並びに，その平仮名表記である「みやび」の文字部分が，取引者，需要者に対し，商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるといえるから，当該文字部分を要部として分離，抽出し，他人の商標（本願商標）と比較して，商標の類否を判断することが許されるものといえる。
そうすると，引用商標からは，その構成中の要部である「ＭＩＹＡＢＩ」及び「みやび」の文字部分に相応して，「ミヤビ」の称呼及び「優美で上品なこと」の観念を生じるということができる。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標の要部と引用商標の要部とを比較すると，外観においては，漢字，平仮名及びローマ字という文字種を異にするところがあるものの，商標の使用においては，商標の構成文字を同一の称呼の生じる範囲内で文字種を相互に変換して表記したり，デザイン化したりすることが一般的に行われている取引の実情があること（乙６，７，９～１３）に鑑みれば，両者における文字種の相違が，看者に対し，出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとはいい難い。また，両者の構成中最も大きく書された本願商標の「雅」及び引用商標の「ＭＩＹＡＢＩ」の文字が共に筆文字風の書体で書されていること，並びに，両者が「ＭＩＹＡＢＩ」の文字部分のつづり字を共通にすることも併せ考慮すると，これに接した取引者，需要者に対し，外観上近似した印象を与える場合もあるといえる。また，両者は，「ミヤビ」の称呼及び「優美で上品なこと」の観念を共通にするものである。


したがって，両者の外観上の相違が称呼及び観念の同一性を凌駕するほどの差異として，取引者，需要者に認識されるとはいい難く，外観，称呼及び観念の要素を総合勘案すれば，本願商標と引用商標とは，互いに紛れるおそれのある類似の商標ということができる。
また，本願商標の指定商品は，引用商標の指定商品と同一又は類似のものを含むものである。
(4)小括
以上のとおり，本願商標は，引用商標と類似する商標であり，かつ，引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用をするものであるから，商標法４条１項１１号に該当する。
２原告の主張について
(1)本願商標の認定に関し
審判請求人は，商標登録出願事件が審判に係属している場合には，当該事件の手続の補正をすることができるところ（商標法６８条の４０第１項），原告は，本願商標について「ＤＡＮＩＳＨＢＲＥＡＤ」及び「ＭＩＹＡＢＩ」の文字を削除したかのような主張をする。しかし，本願の手続において願書に記載された商標を補正する手続補正書（商標法施行規則１６条）の提出は見当たらず，本願商標の補正はされていないから，審決が願書に記載された商標を本願商標として認定した点について何ら違法はなく，原告の主張は，その前提を欠く。
また，本願商標についての原告の主張は判然とせず，かつ，原告は，審判請求書には，本願商標の構成から「雅」以外の全ての文字部分をなくした図面（乙１４）を添付し，審理再開申立書には，審判請求書添付の図面に係る商標の構成に「ＯＳＡＫＡ」及び「高級デニッシュ食パン『みやび』」の文字を追加した図面（甲８）を添付し，さらに，原告第１準備書面には，審理再開申立書添付の図面に係る商標の構成から「高級デニッシュ食パン『みやび』」の文字をなくした図面（甲９）を添付（引用）しており，同一の図面は存しない。
なお，商標法６８条の４０第１項に基づき，商標登録出願事件が審判に係属しているときに手続の補正がされた場合，願書に記載した商標登録を受けようとする商標等についてした補正がその要旨を変更するものであるときは，審判官は，決定をもってその補正を却下しなければならない（商標法５５条の２第３項で準用する同法１６条の２第１項）。そして，例えば，本願商標の構成中の要部の一つである「ＭＩＹＡＢＩ」の文字を削除するような手続補正書を提出した場合，その手続補正書は，要旨を変更するものとして却下となる可能性がある。
以上からすれば，本件に係る類否判断は飽くまで願書に記載された態様から成る本願商標（別紙記載１（１）の商標）についてなされるべきであって，この点に関する原告の主張は失当である。
(2)本願商標と引用商標との類否判断に関し
前記のとおり，引用商標の構成中の「ＧＩＯＮ／ＫＹＯＴＯ」及び「ＧＩＮＺＡ／ＴＯＫＹＯ」の文字部分並びに本願商標の構成中の「ＯＳＡＫＡ」の文字部分は，それぞれ地名である「祇園／京都」及び「銀座／東京」並びに「大阪」を容易に認識させ，本願商標及び引用商標の指定商品との関係では，商品の産地又は販売地を想起させるものであるから，商品の出所識別標識としての称呼及び観念が生じない。そして，引用商標の構成中の要部の一つである「ＭＩＹＡＢＩ」の文字部分からは，「ミヤビ」の称呼及び「優美で上品なこと」の観念を生じる一方，本願商標の構成中の要部の一つである「雅」の文字部分からも，「ミヤビ」の称呼及び「優美で上品なこと」の観念を生じるから，両者の称呼及び観念は同一であり，かつ，外観上も，その相違が出所識別標識としての顕著な差異として強い印象を与えるとはいい難く，近似した印象を与える場合もある。
さらに，出願商標が商標法４条１項１１号に該当するか否かを判断するに当たっては，対比される両商標の外観，称呼，観念等によって，取引者，需要者に与える印象，記憶，連想等を総合し，その指定商品に係る取引の実情を踏まえて全体的に考察すべきであるところ，商標の構成中の文字が社名又は商品の名称に由来するとしても，そのことのみを根拠に，両商標が混同のおそれがないということはできない。
審決は，本願商標の要部と引用商標の要部とを外観，称呼，観念の３要素において比較し，総合勘案した結果，本願商標と引用商標とは，互いに紛れるおそれのある類似の商標と判断したものであって，本願商標と引用商標とを離隔的観察をした場合，両者は類似する商標といえる。したがって，この点に関する原告の主張も失当である。(3)特許庁が審理再開の申立てを認めなかったことに関し審理再開申立書における原告の主張は，それまでの手続において主張していた本願商標と引用商標との外観上の相違を述べ，「商品あるいは製品も価格や製品表示も相違している」から「混同や類似することはない」と述べるものにすぎない。
また，前記のとおり，本願の手続において願書に記載された商標を補正する手続補正書の提出は見当たらず，本願商標の補正はされていない。そして，審判長は，審理再開申立書における原告主張に対し，本願商標の指定商品「洋菓子，和菓子，食パン」を取り扱う業界においては，様々な価格帯の商品がごく普通に販売されており，その取引者，需要者は，様々な価格帯の商品から自由に選択，購入することが可能なことから，価格等で区別することが商標の類否判断において参酌されるべき指定商品全般についての一般的・恒常的な取引の実情と認めることはできないこと，本願商標と引用商標とが類似し，その指定商品も同一又は類似することから，審理を再開すべき理由は認められないと判断し，本件審判事件に係る審理の再開を行わないこととしたのである。
したがって，その判断及び手続に何ら違法はなく，この点に関する原告の主張も失当である。
第５当裁判所の判断
１本願商標の認定について


原告は，本件審判手続における審理再開申立てに際し，別紙記載１（１）の本願商標を別紙記載１（２）のとおり補正した（「ＤＡＮＩＳＨＢＲＥＡＤ」及び「ＭＩＹＡＢＩ」の各文字を削除した）から，かかる補正後の商標が本願商標として扱われるべきであり，審理再開申立前（補正前）の本願商標をもって引用商標との対比に供した審決の認定判断には誤りがある旨主張する。しかしながら，商標登録出願の手続において，手続の補正は，手続の明確化を図る趣旨から手続補正書を提出することによって行わなければならないものとされており（商標法７７条２項，特許法１７条４項），このことは，出願に係る商標の構成の変更についても例外ではない。
しかるところ，原告は，審理再開申立てに際し，何らその旨の手続補正書を提出していない（原告自身，その主張をしておらず，また，その事実を認めるに足る証拠もない。）のであるから，その余の点について判断するまでもなく，原告の主張は失当である。
なお，原告が提出した審理再開申立書（甲８）には，原告が補正後と主張する商標（ただし，その下部に「高級デニッシュ食パン『みやび』」の文字が配されており，厳密には原告が補正後と主張する商標とは構成が異なる。）が本願商標として添付されているが，同申立書は（形式的には）飽くまで審理再開を求める申立書であって手続補正書ではないし，その記載内容をみても，出願に係る商標の構成を変更する旨の記載は一切ないのであるから，かかる審理再開申立書の提出をもって出願に係る商標の構成を変更する旨の手続補正が行われたものとして扱うことはできない。また，審判請求書（乙１４）には，原告が補正後と主張する商標の写真（ただし，「ＯＳＡＫＡ」の文字が欠けている点において，厳密には原告が補正後と主張する商標とは構成が異なる。）が添付されており，かつ，本願商標が登録されるべき理由として「本願商標は，『雅』の文字からなる」ものであるとの記載があることからすると，原告は，本願商標が補正後のもの（と原告が主張するもの）であることを前提として審判請求を行っているように思われないではないが，同書面は，その表題が手続補正書ではないことはもとより，手続補正を行う旨の記載も全くないのであるから，手続の明確化という上記の観点に照らしても，同書面の提出によって手続補正が行われたと善解することは相当ではない。そして，後述のとおり，本願商標のうち「雅」及び「ＭＩＹＡＢＩ」の文字部分が要部であると認められることからすると，後者を削除する補正は要旨の変更に当たり不適法と解されるから，審判合議体において，原告に対し，不適法な手続補正を行わせるために，審判請求書の記載は手続補正の趣旨であるかどうか釈明を求める必要もなかったものと解される。
したがって，本願商標は，飽くまで願書に添付された本願商標（別紙記載１（１）の商標）をもって認定されるべきであり，この点に関する審決の認定判断に誤りがあるとは認められない。
２類否の判断について
商標の類否は，対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に，商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが，それには，そのような商品に使用された商標がその外観，観念，称呼等によって取引者に与える印象，記憶，連想等を総合して全体的に考察すべく，しかも，その商品の取引の実情を明らかにし得る限り，その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である（最三小判昭和４３年２月２７日民集２２巻２号３９９頁参照）。
また，複数の構成部分を組み合わせた結合商標については，商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められる場合には，その構成部分の一部を抽出し，この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは，原則として許されないが，商標の構成部分の一部が取引者，需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や，それ以外の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないと認められる場合などには，商標の構成部分の一部だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されるものと解される（最一小判昭和３８年１２月５日民集１７巻１２号１６２１頁，最二小判平成５年９月１０日民集４７巻７号５００９頁，最二小判平成２０年９月８日集民２２８号５６１頁参照）。
３本願商標について
(1)本願商標は，①右方向に徐々に細くなるように描かれた水平の直線と，②その上に筆文字風の書体で太く大きく書かれている「雅」の漢字一文字と，③当該漢字の偏である「牙」の部分の上に小さく書かれている「ＯＳＡＫＡ」の文字と，④「雅」の文字の右側にその４分の１ほどの高さで上下二段に均等幅で配置されている「ＤＡＮＩＳＨＢＲＥＡＤ／ＭＩＹＡＢＩ」の文字（ただし，「ＭＩＹＡＢＩ」の文字の方が個々の字が大きい）と，⑤水平の直線の左端付近から「雅」の文字を覆うように右に傾斜して配されている麦の穂のような植物の図形とから成るものである。
(2)上記構成中，上記③の「ＯＳＡＫＡ」の文字部分は，地名である「大阪」を表すものであり，上記④の文字列のうち上段の「ＤＡＮＩＳＨＢＲＥＡＤ」の文字部分は，デンマークパンを表す「デニッシュ」又は「デニッシュペストリー」を容易に認識させるものである（乙３，４）。したがって，いずれも，本願商標の指定商品との関係では，商品の産地又は販売地，あるいは，商品の普通名称を想起させるものであって，商品の出所識別標識としての機能を果たさない。
また，上記⑤の麦の穂のような植物の図形は，本願商標の指定商品との関係では，商品の原材料（小麦等）を想起させることが明らかであって（乙５～７），見る者に対し，商品の出所識別標識として強い印象を与えることはない。


さらに，上記①の水平の直線部分は，極めて単純な形態であって，それ自体何ら商品の出所識別標識としての機能を果たすものではない。(3)これに対し，上記②の「雅」の文字部分と上記④の文字列のうち下段の「ＭＩＹＡＢＩ」の文字部分は，共に「優美で上品なこと」（乙８・広辞苑第６版）を意味する語の漢字表記又はローマ字表記であって，本願商標の指定商品の品質，内容等を直接表示するものではない。また，「雅」の文字部分は他の構成要素と比較して一際大きく力強い筆跡で表示されており，「ＭＩＹＡＢＩ」の文字部分も他のローマ字より大きく目立つ態様で表示されているものである。そうすると，本願商標のうち，上記②の「雅」の文字部分と上記④の文字列のうち下段の「ＭＩＹＡＢＩ」の文字部分は，両者相まって，取引者，需要者に対し，商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができ，当該文字部分だけを要部として抽出し，引用商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。したがって，本願商標からは，「雅」ないし「ＭＩＹＡＢＩ」の各文字部分に相当する「ミヤビ」の称呼及び「優美で上品なこと」という観念が生じ得るというべきである。
４引用商標について
(1)引用商標は，①細く均等の幅で描かれた水平の直線と，②その上に筆文字風の書体で太く大きくやや上下に互い違いになるように書かれた「ＭＩＹＡＢＩ」の文字（ただし，その一部の字が水平の直線と交わるように配置されている）と，③「ＭＩ」の文字部分の上部に小さな文字で配置された「ＧＩＯＮ／ＫＹＯＴＯ」の文字列と，④同下部に小さな文字で配置された「究極の食パン」の文字と，⑤「ＢＩ」の文字部分の上部に小さな文字で配置された「ＧＩＮＺＡ／ＴＯＫＹＯ」の文字列と，⑥同下部に小さな文字で配置された「みやび」の文字とから成るものである。
(2)その構成中，上記③の「ＧＩＯＮ／ＫＹＯＴＯ」及び上記⑤の「ＧＩＮＺＡ／ＴＯＫＹＯ」の各文字列は，それぞれ地名（すなわち，商品の産地又は販売地名）である「祇園／京都」及び「銀座／東京」を想起させるにすぎず，上記④の「究極の食パン」の文字部分も，商品の品質を誇張したにすぎないから，いずれも商品の出所識別標識としての機能を果たさない。また，上記①の水平の直線部分は，極めて単純な形態であって，それ自体何ら商品の出所識別標識としての機能を果たすものではない。(3)これに対し，上記②の「ＭＩＹＡＢＩ」の文字部分と上記⑥の「みやび」の文字部分は，共に「優美で上品なこと」（乙８・広辞苑第６版）を意味する語のローマ字表記又は平仮名表記であって，引用商標の指定商品の品質，内容等を直接表示するものではない。また，「ＭＩＹＡＢＩ」の文字部分は，他の構成要素と比較しても一際大きく目立つ態様で表示されており，「みやび」の文字部分もその読みを表示しているものと認識できる。そうすると，引用商標のうち，上記②の「ＭＩＹＡＢＩ」の文字部分と上記⑥の「みやび」の文字部分は，両者相まって，取引者，需要者に対し，商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものということができ，当該文字部分だけを要部として抽出し，引用商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである。
したがって，引用商標からは，「ＭＩＹＡＢＩ」ないし「みやび」の各文字部分に相応する「ミヤビ」の称呼及び「優美で上品なこと」という観念が生じ得るというべきである。
５本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の要部について対比すると，外観こそ，本願商標は大きい漢字の「雅」と小さいローマ字の「ＭＩＹＡＢＩ」から成り，引用商標は大きいローマ字の「ＭＩＹＡＢＩ」と小さい平仮名の「みやび」から成るという文字種の違いがあるものの，その称呼（ミヤビ）及び観念（優美で上品なこと）は完全に同一である。
また，外観についても，商標の使用において，商標の構成文字を同一の称呼が生じる範囲内でローマ字を平仮名，片仮名，漢字表記にしたり，あるいは，その逆にしたりという文字種の変換はごく普通に行われていることであり，このことは，指定商品が共通する「食パン」においても例外ではない（乙６，７，９～１３）。したがって，漢字かローマ字かという文字種の違いは，両商標の類否を判断する上でさしたる相違であるとは認められない。むしろ，本願商標と引用商標とでは，一番大きく表示されていて見る者の目を惹く部分である，本願商標の「雅」の文字部分と引用商標の「ＭＩＹＡＢＩ」の文字部分が共に似たような筆文字風の書体で表示されており，この点は，離隔的観察を前提とすれば，取引者，需要者に対し近似する印象を与えるということもできる。さらに，指定商品が共通する「食パン」は，パン屋やスーパーマーケット等で販売される日用の食品であって，通常はそれほど注意深く商品を観察した上で購入したり取引されたりするものではない。
以上のことを総合考慮すれば，本願商標と引用商標の外観上の相違はそれほど大きいものではなく，称呼及び観念の共通性や，上記取引の実情等を踏まえれば，本願商標と引用商標とは互いに出所について誤認混同を生ずるおそれがある類似の商標であるということができる。
したがって，これと同旨をいう審決の認定判断は相当であり，この点に判断の誤りがあるとは認められない（なお，仮に原告が主張する別紙記載１（２）の商標〔補正後の商標〕をもって引用商標と対比したとしても，その要部認定は変わらないから，結局，類否判断についての結論も変わらない。よって，その意味でも審決の認定判断に誤りがあるとは認められない。）。
６原告の主張について


(1)原告は，本願商標は，大きく「雅」という漢字一文字で「みやび」と読むのに対し，引用商標は，ローマ字で左から右に「みやび」と読むのであって，漢字を中心とする本願商標とローマ字を中心とする引用商標とでは，明らかに外観（構成）が異なっている旨主張する。
しかしながら，そもそも原告の主張は本願商標とは構成が異なる別紙記載１（２）の商標を前提とするものである点において失当であるし，この点を措くとしても，漢字かローマ字かという文字種の違いが両商標の類否を判断する上でさしたる相違と認められないことは前記のとおりであるから，原告の主張はやはり失当である。
(2)原告は，本願商標と引用商標との間には，引用商標では「ＭＩＹＡＢＩ」の上にローマ字で「ＧＩＯＮ／ＫＹＯＴＯ」及び「ＧＩＮＺＡ／ＴＯＫＹＯ」と表記されているのに対し，本願商標では地域も異なる「ＯＳＡＫＡ」のみがローマ字表記であること，引用商標の「ＭＩＹＡＢＩ」は単なる商品名にすぎないのに対し，本願商標の「雅」は社名と同一の商品名を表示するものであって，その意味合いが全く異なることといった違いも存する旨主張する。しかしながら，そもそも引用商標における「ＧＩＯＮ／ＫＹＯＴＯ」及び「ＧＩＮＺＡ／ＴＯＫＹＯ」の文字部分や，本願商標における「ＯＳＡＫＡ」の文字部分はいずれも商標の構成における要部ではないから，これらの部分に着目して外観等の相違を指摘しても両商標の類否判断においては意味がない。また，両商標の類否を判断する上で文字種の違いが必ずしも重要な相違といえないことは前記のとおりであるから，本件においては，ローマ字か否かを問題にしてもやはり意味がない。さらに，本願商標の「雅」が原告の社名に由来するとしても，そのことが直ちに取引者，需要者によって認識されるとは限らないから，この点も本願商標から生じる観念の認定や引用商標との類否判断に直ちに影響を与えるものではない（なお，「雅」の文字が直ちに原告の社名を想起させるほど，原告や原告商品が取引者及び需要者の間で著名であると認めるに足る証拠は全くない。）。
したがって，上記原告の主張も失当である。
(3)原告は，本願商標と引用商標との対比について，離隔的観察を行えば，出所の誤認混同が生じることはあり得ないとも主張する。しかしながら，離隔的観察は時と場所とを異にして両商標を観察する方法であり，指定商品が共通する「食パン」は，パン屋やスーパーマーケット等で販売される日用の食品であって，通常はそれほど注意深く商品を観察した上で購入したり取引されたりするものではないといった前記の事情も踏まえれば，出所の誤認混同が生じることは十分あり得ることといえる。したがって，この点に関する原告の主張も失当である。７特許庁が審理再開の申立てを認めなかった点について原告は，審理再開の申立てが認められなかったため，本願商標の補正を行うことができなかったとして，特許庁が審理再開の申立てを認めなかったこと自体が不当であると主張する。
しかしながら，原告が特許庁に提出した審理再開申立書（甲８）に記載されているのは，要するに，両商標については，外観上の相違（英字か漢字か）や（商標が付される）商品の価格の相違等から，出所の誤認や混同等を生ずるおそれがないので，本願商標の登録出願が認められるべきであるということにとどまり，出願に係る商標の構成を変更することについては，一切記載がない。また，仮に上記審理再開申立てが本願商標の構成の変更（補正）を前提とするものであったとしても，補正前の本願商標と補正後の商標（別紙記載１（２）の商標）とで要部認定や類否判断の結論が変わらないことは前記のとおりであるから，かかる補正は拒絶理由を解消するものではない。したがって，いずれにしても，審判長が審理再開を認めなかったことについて違法不当があるとは認められず，この点に関する原告の主張も失当である。
８結論
以上の次第であるから，原告の主張はいずれも理由がなく，審決に取り消されるべき違法があるとは認められない。
よって，原告の請求を棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
鶴    岡    稔    彦
裁判官
寺    田    利    彦
裁判官
間    明    宏    充
（別紙）
１本願商標
（１）
（２）
２引用商標
登録番号登録第４２５２２６１号
商標の構成
指定商品第３０類「食パン」
出願日平成９年４月１８日（商願平９－１０７９５１）
登録日平成１１年３月１９日


平成２６年７月１７日判決言渡
平成２５年（行ケ）第１０２８８号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２６年６月２４日
判          決
原            告    株式会   社名南   製作所
訴訟代理人弁護士    高橋譲   二
訴訟代理人弁理士    石田喜   樹
同                    石田正   己同                    園田清   隆被            告    橋本電   機工業   株式会   社訴訟代理人弁護士    三      木    浩太    郎同                    小      川    晶    露同                    早      川    尚    志訴訟代理人弁理士    長谷    部    善太    郎
主          文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
特許庁が無効２０１２－８０００１４号事件について平成２５年９月１９日にした審決を取り消す。
第２前提となる事実
１特許庁における手続の経緯（争いがない。）
原告は，発明の名称を「板状体のスカーフ面加工方法及び装置」とする特許（特許第４４６０６１８号。以下「本件特許」という。）の特許権者である。本件特許は，平成１０年６月１６日に出願された特願平１０－１８６８６６号（原出願）の一部を平成２１年１月９日に特願２００９－３９１１号（本件出願）として分割出願し，平成２２年２月１９日に設定登録されたものである（請求項の数は２である。）。
被告は，平成２４年２月２３日，特許庁に対し，本件特許を無効とすることを求めて審判の請求をし，特許庁は上記請求を無効２０１２－８０００１４号事件として審理をした上，平成２５年９月１９日，「特許第４４６０６１８号の請求項１，２に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし，その謄本は同月２８日，原告に送達された。
２特許請求の範囲の記載（甲１）
本件特許に係る特許請求の範囲の記載は，以下のとおりである（以下，請求項１に係る発明を「本件特許発明１」，請求項２に係る発明を「本件特許発明２」という。これらを併せて「本件特許発明」という。）。
「【請求項１】
刃物受台の板状体を支持する支持面に対し傾斜して備えられた回転切削刃物を，当該回転切削刃物の刃先と前記刃物受台の刃先当接部とを当接させ乍ら，前記板状体に対して相対的に直線移動させることにより，前記板状体の端部をスカーフ面に切削加工し，前記刃先当接部から突出した前記板状体端部を切削屑として排除する方法において，前記回転切削刃物と一体化して相対的直線移動する押圧部材によって，前記回転切削刃物の前記相対的直線移動方向下手側で且つ当該回転切削刃物の刃先近傍における前記板状体の表面のうち，切削屑として排除されることになる部分を前記刃物受台に向けて押圧し，当該切削屑として排除されることになる部分を当該押圧部材と前記刃物受台とによって挟持し乍ら切削加工することを特徴とする，板状体のスカーフ面加工方法。
【請求項２】
刃物受台の板状体を支持する支持面に対し傾斜して備えられた回転切削刃物を，当該回転切削刃物の刃先と前記刃物受台の刃先当接部とを当接させ乍ら，前記板状体に対して相対的に直線移動させることにより，前記板状体の端部をスカーフ面に切削加工し，前記刃先当接部から突出した前記板状体端部を切削屑として排除する板状体のスカーフ面加工装置において，前記回転切削刃物の前記相対的直線移動方向下手側で且つ当該回転切削刃物の刃先近傍における前記板状体の表面のうち，切削屑として排除されることになる部分を前記刃物受台に向けて押圧可能で，而も前記回転切削刃物と一体化して相対的直線移動する押圧部材を設け，前記押圧部材と前記刃物受台とによって，前記切削屑として排除されることになる部分を挟持し乍ら切削加工することを特徴とする，板状体のスカーフ面加工装置。」
３審決の理由
審決の理由は，別紙審決書写しのとおりであり，要するに，①甲９号証の１のビデオ（証拠として提出されているのはビデオから編集したＤＶＤ）の映像は，宮崎県日向市＜以下略＞所在の株式会社サンテック（現商号『株式会社大三商行サンテック事業部』。以下「サンテック」という。）に納入されたスカーフカッター（以下「サンテック用スカーフカッター」という。）の映像であるところ，同映像のうち後切部の(b)の映像は，本件特許発明１及び２の構成要件を充足するスカーフカッターの映像であり，②サンテック用スタッフカッターは，本件特許の原出願日より前の平成９年７月２４日，住商リース株式会社（以下「住商リース」という。）からサンテックに譲渡され，かつ，譲渡に際しサンテックは同スカーフカッターの構成につき秘密保持義務を負っていなかったから，公然と譲渡されたものであり，③よって，本件特許発明１，２は，原出願の出願前に公然実施されたものであるから，無効であるというものである。
第３原告主張の取消事由
１取消事由１（甲９号証の１のビデオ映像の証拠価値の評価及び撮影日認定の誤り）について
(1)甲９号証の１のビデオ映像の証拠価値の評価の誤り甲９号証の１のビデオ映像に関しては次の２つの疑問があり，証拠価値が認められない。
第１に，甲９号証の１には，合板工場と思われる場所での撮影部分（第1の映像）とその他の場所での撮影部分（第２の映像）が含まれており，全く別の場所で別の機械を撮影してこれらを一つのビデオ映像に編集している。被告は，本件訴訟に先行する特許権侵害訴訟（東京地裁平成２３年(ワ)第２９０４９号事件。以下，「先行侵害訴訟」という。）において，当初，このような編集の事実に全く触れずに甲９号証の１の映像を証拠として提出していたものであり，甲９号証の１は，重要な部分に関し編集された疑いが強く，大きな疑念がある。


第２に，原告が被告に対して侵害の事実を警告したのが平成２３年の初めであり，その後，同年３月頃代理人間で話合いがされ，仮処分を経て平成２３年９月に先行侵害訴訟の提訴に至ったという経緯があるのに，被告が，先行侵害訴訟において，甲９号証の１と同一の証拠（先行侵害訴訟における乙４５号証）を提出したのは平成２３年９月の提訴後半年を経過した平成２４年１月のことである。被告は，審判（無効２０１２－８０００１４号事件）においても，甲９号証の１を請求当初には提出せず，請求から約１年後の平成２５年１月１７日に提出した。侵害訴訟や審判における甲９号証の１の提出経緯は不自然である。
このように甲９号証の１は，その映像が編集されていることや先行侵害訴訟，審判における提出経緯の不自然さからみて，証拠価値に疑問がある。
(2)甲９号証の１の撮影日認定の誤り
審決は，甲９号証の１が本件特許発明１，２の原出願の出願日前に撮影されたものとしている。確かに，甲９号証の１の最後には，「橋本電機工業株式会社９７０５」という映像が表示されている。しかし，被告が甲９号証の１の映像に含まれているとする甲４５号証ないし４８号証の映像は，当時のテープの映像そのものではなく，当該映像を処理したものである。映像処理においてタイムコードを容易に挿入することができるから，甲４５号証ないし４８号証がそのタイムコードで示す日時に撮影されたか否か不明である。したがって，甲９号証の１の少なくとも一部の映像の撮影日時は不明であり，甲９号証の１の撮影日を，審決が認定したように，本件特許の原出願の出願日前であると認めることはできない。２取消事由２（甲９号証の１のビデオ映像に基づいて公然実施を認めた誤り）
について
(1)スカーフカッターの青色部材を押圧部材であると認定した誤り本件特許発明に係る押圧部材が板を押圧し刃物受台との間で挟持しているという構成要件を充足するかを判断するためには，①板を平坦な状態になるまで押さえ挟んでいるのか，②板を平坦でない（あばれや折れ曲がりや屑による変形等が残ったままの）状態で押さえ挟んでいるのか，③一見板を押圧しているように見えるが実際は板を押さえず単に接触しているのか，④板から離れているのか，という事象を互いに区別して看ることが必要である。
したがって，これらの事象を見分けることが可能である証拠に基づいて，詳細かつ綿密な判断をする必要がある。
ところが，甲９号証の１のビデオは，サンテック用スカーフカッターを含むスカーフジョインターの作動状況を概括的に観察し，製品の態様を取引相手に説明する目的で全体的に撮影されたものにすぎない。特に，後切部の(b)のビデオは不鮮明であり，青色の部材（審決が本件特許発明１，２の押圧部材であるとするもの）が極めて小さく写っているにすぎない。そのため，後切部の(b)のビデオから看取できるのは，「青色の部材が左から右方向に移動するとき，青色の部材が板か茶色の台の何れかの部分にぶつかり，極くわずかに下方向に移動するとともに，茶色の台の下方に板がある場合，青色の部材は板の下面をガイドしている」という構成にすぎず，青色の部材が板を押圧し挟持しているとは到底いえない。押圧部材といえるためには，刃物受台（茶色の台）からの距離が板厚より小さく，押圧する圧力が板が平坦な状態になるまで押え込み挟むほど大きいという２つの条件が満たされる必要があるが，甲９号証の１の映像は，アイレベルの設定や撮影距離，解像度等の撮影状況が悪く，青色部位の周辺が拡大されていない同映像からは，上記２つの条件を満たすか否かを確認できない。
むしろ，甲９号証の１に撮影されている青色部材の構成の把握に際しては，サンテック向けに描かれた組立用の設計図（甲８の３～８）を用いるべきである。これらの設計図によれば，製作仕様書（甲８の１）記載の板厚が３．２ｍｍであるのに対し，プレートと刃物受台の隙間は４ｍｍとして作図されており（甲８の７），ガイド部材として設計されている。
被告は，甲８号証の７のピストンの位置は最下限ではないと主張するが，シリンダのピストンが移動途中であれば，ピストンと一体のガイドロッドがシリンダ上端部において突出していなければならないのに対し，甲８号証の７の図面，さらには甲５０号証の２の図面においても，ピストンと一体のガイドロッドはシリンダ上端部において突出しておらず，ピストンの移動途中が描かれていないことから明らかである。
本件特許の原出願当時，板における悪影響の発生を避けるため，板の中央部はともかく，板の端部に対しては，弱く押圧するか，部材が板厚以上に離れるようにするのが常識であった(甲１４４～１４６参照)。したがって，このような技術常識から見ても，青色部材は，弱く押圧するか，板の端部から板厚以上に離れているガイド部材とみるのが合理的である。
以上によれば，青色部材はガイド部材であることが明らかであり，これを本件特許発明１，２の押圧部材であるとした審決の認定は誤りである。(2)甲９号証の１の装置とサンテック用スカーフカッターが同一であるとする判
断の誤り
甲９号証の１のビデオは編集されており，特に切削機構の主要部は甲４６号証のビデオ映像である。甲９号証の１の装置と甲４６号証の装置の相違を説明した甲１００号証によれば，甲９号証の１の装置とサンテックに譲渡したとされる甲４６号証の装置には種々の相違点が存在し，これらの装置は同一の装置ではない。したがって，甲９号証の１のスカーフカッターとサンテック用スカーフカッターが同一の装置であるとした審決の判断は誤りである。
（3）甲９の１の装置の実施に公然性を認めた誤り
サンテックと住商リース株式会社との間の延払条件付売買契約書（甲７の１）には秘密保持条項はないが，社会通念上又は商慣習上，秘密扱いにすることが暗黙のうちに求められ，期待される場合には，秘密を保つべき関係が生じる（東京高裁平成１２年１２月２５日判決）。平成１０年２月２６日，２７日に日本木材学会等の主催で行われたツアーにおけるサンテックの工場見学会について，サンテックが原告らの参加を断っているのはそのような社会通念上又は商慣習上の秘密扱いの表われである。


また，被告が，甲９号証の１の装置の全体的な構成について，サンテックへの譲渡後の出願日に係る複数の特許出願を行っていることも，後切部を含む甲９号証の１の装置の全体について守秘義務が課せられていることを裏付けている。甲７号証の３，４の記事や写真は，写真が工場内部の全体写真に限定されていることや記事の内容からみて，甲９号証の１の後切部の様子が分かるようなものではなく，かえってサンテックに秘密保持義務が課されていたことを示すものである。したがって，甲９の１の装置の実施に公然性を認めた審決の判断は誤りである。
第４被告の反論
１取消事由１（甲９号証の１のビデオ映像の証拠価値の評価及び撮影日認定の誤り）について
(1)甲９号証の１のビデオ映像の証拠価値の評価の誤りについて甲９号証の１のビデオ映像は，平成９年１０月２９日から同年１１月２日まで開催された第３３回名古屋国際木工機械展において上映する目的及び取引先に対する販売促進用資料として上映する目的で製作されたものである。甲９号証の１のビデオ映像は，平成９年５月に撮影したサンテック用スカーフジョインターのビデオ映像を基に，同一の装置を撮影した複数のビデオ映像の中から，上記の目的に適う鮮明な映像等を選択して編集したものであって，編集の事実によって，その証拠力，信用性が失われるものではない。
被告は，先行侵害訴訟の第３回口頭弁論期日（平成２４年１月２４日）に甲９号証の１を証拠として提出したものであり，その提出時期に不自然な点はない。その後，原告が，第５回口頭弁論期日（平成２４年５月２４日）に陳述した書面で「甲９号証の１は編集された疑いがある」と主張したが，同事件は第６回口頭弁論期日において終結され，原告の請求を棄却する旨の判決が言い渡され，原告が控訴したため，被告は控訴審の答弁書において，甲９号証の１の作成経緯について説明したものである。原告が指摘した後，初めて編集の事実を説明したことには訴訟法上格別の問題はない。
甲９号証の１の証拠価値を認めた審決の判断に誤りはない。
(2)甲９号証の１の撮影日認定の誤りについて
甲９号証の１のビデオ映像は，平成９年５月に撮影されたサンテック用スカーフジョインターの映像（以下「甲９の１本体映像」という。）に，被告工場内で実施されたサンテック用スカーフジョインターの新製品内覧会の際に撮影された同装置の映像（甲４５，４６）並びに同年６月１７日及び１８日にサンテック工場内で撮影されたサンテック用スカーフジョインターの映像（甲４７，４８）を挿入して編集したものであるから，甲９号証の１の撮影日を本件特許の原出願の出願日前と認定した審決の判断に誤りはない。
２取消事由２（甲９号証の１のビデオ映像に基づいて公然実施を認めた誤り）
について
(1)スカーフカッターの青色部材を押圧部材であると認定した誤りについて原告は，審決が認定した原告にとって都合の悪い部分（押圧挟持との認定）については，画像が不鮮明であるから審決は誤りであると主張し，原告が主張し審決が認定しなかった部分（青色部材は極くわずかに下方向に移動する）については画像が鮮明に判るから審決は誤りであると主張しているに等しく，不合理である。原告が主張する青色部材の動きは，およそ推測の域にとどまるものであって，合理的，客観的な理由に基づくものではない。甲９号証の１のビデオ映像から，青色部材が単板を押圧していることは明らかである。
原告は，甲８号証の７の図面に描かれたプレート（青色部材）の位置が最下限であることを前提として，青色部材は押圧部材でないと主張する。しかし，甲５０号証の２に描かれたＭＧＱＭ５０－２５のシリンダの標準ストロークは２５ｍｍであるから，シリンダープレートの上面Ａは最大限２５ｍｍシリンダ下面Ｂとの距離を保つまで刃物受台との間隔を縮めることができるところ（甲５１），甲５０号証の２の図面では，上記ＡとＢの間隔は２１ｍｍであることが示されているから，プレートは甲５０号証の２の状態からさらに４ｍｍ刃物受台に向けて降下し，刃物受台との間隔を０ｍｍとすることが可能である。したがって，甲８号証の７に記載されたプレート（青色部材）の位置が最下限であるとする原告の主張は誤りである。原告は，本件特許の原出願の出願日当時，板の端部に対しては，弱く押圧するか，板の端部から板厚以上に離れるようにするのが常識であったと主張する。しかし，本件特許の原出願の出願日当時において，ベニヤ単板の切断面の近傍を押圧してあばれを押さえた状態でスカーフ切断を行うことは周知であった（乙１，２）。原告の挙げる甲１４４，１４５号証はベニヤ単板にあばれがあることを示すもので自明のことであり，他方，甲１４６号証はスカーフ切削する前処理に関する方法及び装置であり，スカーフ切削装置ではないから本件に適切でない。原告の主張には理由がない。
(2)甲９号証の１の装置とサンテック用スカーフカッターが同一であるとする
判断の誤りについて
原告は，甲９の１本体映像の装置と甲４６号証の映像の装置に相違点があると指摘する。しかし，甲４６号証の映像の装置は，サンテックに納入された甲９の１本体映像の装置を他の製造ラインとすり合わせ，現場において試運転をしながら取付位置を変更し，又は微調整を行う等により改造等を加えたものにすぎず，両者は同一の装置である。甲４６号証のビデオに撮影された装置は，サンテックに納入された甲９号証の１のビデオに撮影された装置を，他の製造ラインをすり合わせ，また，現場において試運転しながら，取付位置を変更し，もしくは微調整を行う等により改造等を加えたものであって，両者は同一の装置であるから，原告の主張は誤りである。


(3)甲９号証の１の装置の実施に公然性を認めた誤りについて本件において，サンテックが社会通念上又は商慣習上守秘義務を負うべき特段の事情は存しない。原告が挙げる裁判例は，開発がらみの引き合いの相談において図面を見せたり，説明をした事案に関するものであって，本件の事案とは異なる。サンテックは，日本木材学会事業委員会からの工場見学申し込みに対しては，「原告をはじめ一部企業の参加者」について見学をご遠慮願いたい旨回答したものであって，それ以外の者による工場見学を拒絶したものではない。また，サンテックは，木材工業業界誌にＬＶＬ工場の見学及び写真撮影を許可し，同誌にはスカーフジョインターに関する記事が掲載されている。公然実施とは，守秘義務を負わない者が「発明の内容を知り得る状態で」実施行為が行われれば足り，守秘義務を負わない者が現に発明の内容を知ったことを要しないと解されるから，甲７号証の３，４の記事中に後切部の具体的記載がないことによって，サンテックのスカーフカッターが公然実施されたことが否定されるものではない。
公然実施を認めた審決の判断に誤りはない。
第５当裁判所の判断
当裁判所は，原告の各取消事由の主張にはいずれも理由がなく，その他，審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は，以下のとおりである。
１取消事由１（甲９号証の１のビデオ映像の証拠価値の評価及び撮影日認定の誤り）について
(1)甲９号証の１のビデオ映像の証拠価値の評価の誤りについて
ア甲９号証の１の構成及び内容について
甲４号証，甲９号証の１，甲１３号証の１，甲４５ないし４７号証，甲１０６号証，甲１１９号証によれば，以下の事実が認められる。甲９号証の１のビデオ映像は，甲９の１本体映像と甲４５ないし４７号証のビデオ映像を組み合わせた映像から成る。甲９号証の１の映像は１８のシーンから構成されており，各シーンの内容，そのタイムライン及び甲４５ないし４７号証との関係は別紙のとおりである。
シーン１は，タイトルである。シーン１８はエンディングテロップである。シーン２ないし５，シーン８，９，シーン１２ないし１４，シーン１７は，甲９の１本体映像であり，平成９年５月に，サンテック工場内においてサンテック用スカーフカッターを含むスカーフジョインターを撮影したものである。スカーフジョインターと呼ばれる一連の流れ作業による装置は，オートフィーダーから供給され，整合装置で左右及び先端後端を整合された単板の両端を，スカーフカッターで斜めに切断してスカーフ面を形成し，そのうちの上向きのスカーフ斜面に糊付けして，スカーフ面を正確に重ね合わせ冷却接合し，連続帯状の接合単板を設定寸法ごとに切断して，オートスタッカーに堆積するという装置である（甲４）。被告のサンテック用スカーフカッターは，上記のとおり，スカーフジョインターと呼ばれる一連の装置の一部を成すものである。
シーン６，７及び１０，シーン１５，１６は，平成９年３月１３日又は１４日に，被告工場で撮影されたサンテック納入前のサンテック用スカーフカッターを含むスカーフジョインターの映像である（甲４５，４６）。
シーン１１は，サンテックに納入後の平成９年６月１８日に，サンテック工場内でサンテックに納入した糊付装置を撮影したものである（甲４７）。なお，甲４８号証の映像は，甲３４号証のスライド写真に用いられているものであって，甲９号証の１には用いられていない。
イ原告の主張について
原告は，甲９号証の１のビデオ映像は重要な部分に関し編集された疑いがあり，その提出経緯も不自然であるから，甲９号証の１には証拠価値が認められないと主張する。
しかし，甲４９号証によれば，甲９号証の１のＤＶＤに収録された映像は，もともとビデオカセットに撮影された映像であるところ，甲４５号証の映像が収録されていたのは８ミリビデオテープカセットであり，カセットの背面には，「スカーフジョインタDATE:97.3.14   サンテック用」とのラベルが貼り付けられている。甲４６，４７号証の映像が収録されていたのはデジタルビデオカセットであり，カセットの表面には，それぞれ「97.3.14①サンテックスカーフ」等，「97.6.17サンテックNo.1」と記載されたラベルが貼り付けられている。
また，被告の説明によれば，甲９号証の１のビデオ映像は，平成９年１０月２９日から同年１１月２日まで開催された第３３回名古屋国際木工機械展において上映する目的等で製作したものであり，甲９の１本体映像には，不鮮明な部分があったため，甲４５ないし４７号証の映像を差し込んで，甲９号証の１の映像を作成したものとされている（甲１１９）。
これらの作成経緯，差し込まれた甲４５ないし４７号証の原映像の保存状況，甲９号証の１の内容に照らせば，甲９号証の１の証拠価値を疑わせるような事情は見当たらず，原告の主張を採用することはできない。
原告は，先行侵害訴訟や審決における提出経緯が不自然であると主張するが，原告の主張する事情が訴訟や審決の進行に照らして特段不自然なものとは認められないし，先行侵害訴訟において最初に証拠として提出した際に，編集の経緯について説明していなかったことをもって，証拠価値を疑わせる事情とは認められない。(2)甲９号証の１のビデオ映像の撮影日認定の誤りについて甲９号証の１のエンディングには，「橋本電機工業株式会社９７０５」との記載があり，甲９の１本体映像は，平成９年５月に撮影されたものと認められる。甲４５ないし４７号証のビデオ映像には，それぞれその撮影日時が表示されており，それによれば，甲４５ないし４７号証の映像に表示された撮影年月日である平成９年３月１３日，同月１４日，同年６月１８日は，上記(1)のとおり，実際の撮影年月日を記載したものと認められる。
原告は，映像処理においてタイムコードを容易に挿入できると主張するが，そのような疑いを生じさせるような事情は認められない。
しがって，甲９号証の１の作成日が，本件特許の原出願の出願日である平成１０年６月１６日より前であるとした審決の認定に誤りはない。２取消事由２（甲９号証の１のビデオ映像に基づいて公然実施を認めた誤り）
について
(1)スカーフカッターの青色部材を押圧部材と認定した誤りについて
ア甲９号証の１の映像


甲９号証の１のビデオ映像には，青色部材（プレート）が撮影されている。その映像によれば，板が送り込まれる前においては，青色部材と刃物受台との間には空隙が存在するものの（甲３５号証の２・１２頁下段の写真），板が送り込まれた後には，板と青色部材との間の空隙はなくなり，刃が通り過ぎた後のスカーフ切削面は斉一に保たれていることが認められる（同１３頁下段，１４頁下段の写真）。そして，スカーフ切削面にガイドがあるにすぎない場合は，あばれのある切削面にかなりの凹凸が生じるのに対し，切削面が押圧されている場合には安定した切削面が得られるところ（甲７７），甲３５号証の２・１４頁下段の上記写真と甲７７号証を対比すると，甲３５号証の２・１４頁下段の写真は，押圧されている場合の切削面を示しているものと認められる。
したがって，青色部材が押圧部材であるとの審決の判断に誤りはない。
イ原告の主張について
原告は，甲９号証の１に撮影されている装置の構成を把握するに際しては，サンテック向けに描かれた組立用の設計図（甲８の３～７）を用いるべきであるとし，甲８の７の図面においては，青色部材（プレート）と茶色の台（刃物受台）の隙間は出限（シリンダ上部にガイドロッドが描かれていない状態）で４ｍｍとされているのに，製作仕様書記載の板厚は３．２ｍｍであるから，青色の部材は板を押圧挟持していないと主張する。
しかし，甲８号証の７の図面において示されている４ｍｍの隙間は，端縁押さえプレートと刃物受台の隙間の距離を示したものであり，青色部材と刃物受台の隙間の距離を示したものではないから，これをもって青色部材と刃物受台の隙間を示したものとする原告の主張は失当である。
また，原告は，シリンダ上部にガイドロッドが描かれていないから，甲８号証の７はシリンダからの青色部材の出限を示しているとするが，甲８号証の７はその体裁からみて，シリンダ部分及びガイドロッドが精密に描かれているものとは認められないし，甲５０号証の２，甲５１号証によれば，むしろ，シリンダの標準ストロークからみて青色部材は４ｍｍよりもさらに刃物受台に接近し得るものと認められるから，甲８号証の７の記載から青色部材と刃物受台との隙間の距離を把握することができるとする原告の主張を採用することはできない。また，原告は，青色部材をガイド部材とみるべきであると主張するが，原告が挙げる甲１４４ないし１４６号証の記載から，原告が主張するようなガイド部材とみるべき根拠が導かれるものではないし，他に，青色部材をガイド部材とみるべき技術的意義も明らかではなく，原告の主張を採用することはできない。(2)甲９号証の１の装置とサンテック用スカーフカッターが同一であるとする
判断の誤りについて
前記１(1)アで認定したとおり，甲９号証の１のビデオ映像の装置は，いずれもサンテックに譲渡されたサンテック用スカーフカッターと同一のものであると認められるから，その同一性を認めた審決の判断に誤りはない。原告は，甲９号証の１の装置とサンテックに譲渡したとされる甲４６号証の装置には種々の相違点が存在し，同一の装置ではないと主張する。甲１００号証で原告が示す相違点（うち１枚目は甲４６との相違点，２，３枚目は甲４７との相違点である。）のうち，１枚目はオートフィーダー，２枚目は整合装置に関するものであって，３枚目がスカーフカッターに関するものである。しかし，それぞれの装置における相違点は，シリンダーの追加，光電管の取付位置の変更，補強リブの追加，ショックアブソーバーの追加，ごみ検知センサーのカバーの追加等，いずれも顧客の工場の実態や顧客の要望に基づくカスタマイズの範囲での相違点にすぎないと認められるから（甲１３２），それらの相違点があるからといって，甲９号証の１の装置と甲４６号証又は甲４７号証の装置が同一でないとはいえない。（3）甲９号証の１の装置の実施に公然性を認めた誤りについてア住商リースとサンテックとの間のサンテック用スカーフカッターを含むＬＶＬ製造装置についての平成９年５月１日付け延払条件付売買契約書（甲７の１）に秘密保持条項がないことは当事者間に争いがない。
そして，本件全証拠によっても，サンテックがサンテック用スカーフカッターを譲り受けるに当たり，サンテック用スカーフカッターの構成を秘密として保護すべき義務又は社会通念上あるいは商慣習上秘密を保つべき関係が発生するような事情は認められない。
したがって，サンテックへのサンテック用スカーフカッターの譲渡が公然と行われたものであるとした審決の判断に誤りはない。
イ原告の主張について
原告は，サンテックには社会通念上又は商慣習上，秘密扱いにすることが暗黙に求められていたとして，いくつかの事実を挙げる。
しかし，原告が挙げる事実のうち，日本木材学会事業委員会からの見学申込みについて，サンテックが平成１０年２月原告らの参加を断ったとする事実については，原告及び一部企業の参加者の見学を拒絶したのみであり（甲９８），他の参加者の見学まで断ったものではないから，これをもって秘密扱いをしていたと認めることはできない。
また，原告は，被告がサンテックへの譲渡後の出願日に係る特許として甲１０２号ないし１０４号証の公開特許公報に記載された特許の出願をしていることを秘密保持関係が必要であることの根拠として挙げる。しかし，甲１０２号証は，先行して搬送される単板と後続の単板とを接合する方法に関する技術，甲１０３号証は，ベニヤ単板を整合装置により整合姿態に整合し，その整合姿態を崩すことなくスカーフ切削し，正確な接合を行う技術，甲１０４号証は，ベニヤ単板を整合装置による整合姿態に整合し，その整合姿態を崩すことなくスカーフ切削し，その後一対の規正ローラで搬送しながら接着剤を塗布する技術であって，いずれもベニヤ単板の接合に特徴を有する技術であるから，スカーフ面の加工に関する技術である本件特許発明とは異なる。
むしろ，被告の開発部次長の職にあったＡは，平成９年１１月１３日に東京の木材会館で行われた合板技術講習会で，サンテック用のスカーフジョインターを例として「最新型の単板縦つぎ機」というテーマ講演を行い，サンテック用スカーフジョインターの概要を示した資料，サンテックに納入したシステムの写真のスライドを示し，さらにはビデオも上映して５０分間の講演をしている（甲２５）。その写真には，スカーフカッターも撮影されている（甲３４の写真３８）。この講演は，甲１０２，１０３号証の特許出願より後であるものの，甲１０４号証の特許出願よりは前である。この講演内容からみても，被告が自らの特許出願に配慮して，サンテックに対し，スカーフカッターを含むスカーフジョインターの設備について守秘を求めていたような様子はうかがえない。


平成２９年１０月２３日判決言渡
平成２８年（行ケ）第１０１８５号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２９年７月２６日
判決
原告   Ｘ
訴訟代理人弁護士高橋     淳
訴訟代理人弁理士平田忠   雄
角田賢二
岩永勇二
中村恵子
遠藤和光
野見山     孝
伊藤浩行
被告   花王株   式会社
訴訟代理人弁護士木     村   耕太郎
訴訟代理人弁理士松嶋善   之
前田秀一
岩本昭久
成瀬源一
主文
１特許庁が無効２０１５－８００１７０号事件について平成２８年６月２４日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
主文同旨
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
被告は，発明の名称を「パンツ型使い捨ておむつ」とする特許第５２２５２４８号（請求項の数３。以下「本件特許」という。）の特許権者である。原告は，平成２７年９月３日，本件特許につき，特許無効審判を請求した（無効２０１５－８００１７０号。以下「本件無効審判請求」という。）。特許庁は，平成２８年６月２４日，「本件審判の請求を却下する。審判費用は，請求人の負担とする。」との審決をし，その謄本は同年７月７日原告に送達された。
原告は，平成２８年８月８日，審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。
２特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の記載は，次のとおりである（甲２６。以下，各請求項に係る発明を総称して「本件特許発明」という。）。
「【請求項１】
液透過性の表面シート，液不透過性の防漏シート及び液保持性の吸収体を有する吸収性本体と，該吸収性本体の該防漏シート側に配された外層体とを
具備するパンツ型使い捨ておむつにおいて，
前記外層体における着用者の胴回りに配される胴周囲部に，該胴回りの周方向に向けて，かつ該外層体の幅方向に亘ってホットメルト粘着剤によって
配設固定された複数の胴回り弾性部材を備えており，
前記胴回り弾性部材は，前記外層体における，少なくとも前記吸収体の両側縁よりも外方の部位に，伸縮弾性が発現されるように伸長状態で固定されており，且つ該吸収体が存在する部位では，切断されていることによって，該吸収体の両側縁から内側にかけての領域に，伸縮弾性が発現されるように配されているとともに，該部位の少なくとも中央部においては，前記ホットメルト粘着剤によって該外層体に非伸縮の状態で配設固定されて伸縮弾性が
発現されないようになっており，
前記吸収体が存在する部位における，前記胴回り弾性部材による伸縮弾性が発現されない範囲が，該吸収体の幅の１／２以上であるパンツ型使い捨ておむつ。
【請求項２】
前記胴回り弾性部材が，圧接カットで切断されている請求項１記載のパンツ型使い捨ておむつ。
【請求項３】
前記吸収性本体と前記外層体とが部分接合で固定されている請求項１又は２に記載のパンツ型使い捨ておむつ。」
３審決の理由の要旨
審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりであり，その要旨は次のとおりである（要するに，請求人である原告は特許法１２３条２項の利害関係人に当たらず，本件審判の請求人適格を有しないから，本件審判請求は不適法であって却下すべき，というものである。）。
(1)本件審判は，平成２７年９月３日に請求されているから，平成２６年法律第３６号による改正後の特許法（以下「平成２６年改正法」ということがある。）１２３条が適用される。そして，平成１５年法律第４７号による改正前の特許法（以下「旧法」ということがある。また，改正の年次によって，「昭和６２年法」などと略称することがある。）において特許無効審判の請求人について利害関係人に限る旨の明記はなかったが，産業財産権関連法においては，請求人適格について明示的な規定がない場合には利害関係人のみが請求人適格を有するとの解釈が裁判例で蓄積していたところ，平成２６年改正法において，利害関係人であることを明確化する規定を確認的に設けたものであり，請求人の適格性の判断については，旧法下における判断と変わらない。
(2)そこで，請求人である原告が特許法１２３条２項の利害関係人に該当するかについて検討するに，原告が利害関係人というには，原告が本件特許発明にかかるもの（本件特許発明そのものか，あるいは，本件特許発明を利用する関係にあるもの）の実施準備をしており，無効とされるべき特許発明が誤って特許され，保護されることによって原告が不利益を被るおそれがあることを要するところ，原告の行為（事業化の一環としての特許出願，試作品の製作，既存の紙おむつ製造業者等に対するプレゼンテーション資料の作成や問い合わせ，インターネットサイトへの登録など）は，いずれも本件特許発明（にかかるもの）の実施準備に該当せず，無効とされるべき特許発明が誤って特許され，保護されることよって原告が不利益を被るおそれがあるとはいえないから，原告は特許法１２３条２項の利害関係人には該当しない。(3)したがって，原告は本件審判の請求人適格を有さず，本件審判の請求は不適法であって，その補正をすることができないものであるから，同請求は特許法１３５条の規定により却下すべきものである。
４取消事由
(1)請求人の陳述内容に関する認定の誤り（取消事由１）(2)請求人適格に関する法令解釈の誤り（取消事由２）(3)審理の進め方（審決の時期及び内容）に関する誤り（取消事由３）
第３当事者の主張
１取消事由１（請求人の陳述内容に関する認定の誤り）について
（原告の主張）
審決は，本人尋問における請求人の陳述の概要として，原告が「請求人は，現在，製品の製造販売を行っているということはなく，製造販売の経験もない。」と述べた旨認定した。しかし，原告は，「前職の企業を退職後は，製造販売を行っていない」ということを述べたにすぎず，「製造販売の経験もない」とは述べていない。むしろ，「前職の企業では開発の一部に従事していた」ことを述べている（甲４０・第１回口頭審理及び証拠調べ調書）。このように，審決は，審理の対象となる請求人適格に関し，請求人の陳述内容を誤って認定したものであり，かかる違法は審決の結論に影響を及ぼしているから，審決は取り消されるべきである。
（被告の主張）


原告の主張は争う。「製造販売の経験もない」とは，「前職の企業を退職後に，個人として，製造販売の経験もない」との意味であることが文脈上明らかである。したがって，陳述の概要として前記のとおり認定したことは正当であり，何ら事実誤認はない。
そもそも，原告が前職の企業において何らかの製品開発に関与した経験があることは，本件の争点とは関係がなく，審決がそのことをあえて認定していないからといって何ら問題はない。
よって，審決の前記認定には，審決の結論に影響を及ぼすような事実誤認は何ら存在せず，原告の主張する取消事由１は理由がない。２取消事由２（請求人適格に関する法令解釈の誤り）について
（原告の主張）
審決は，次のとおり，請求人適格に関する利害関係の要件を極めて厳格に解しており，その法令解釈に誤りがあるから，取り消されるべきである。
(1)請求人適格の要件について
無効審判請求人の適格性の判断は，平成２６年改正法において「利害関係人」が明文化されたことのみをもって，厳格に行われるべきものではなく，個別具体的事情に応じてなされるべきものである。
また，平成２６年改正法の施行に伴い，経過措置によって，特許異議申立ての対象は，平成２７年４月１日以降に特許公報が発行された特許に限られる一方で，同日より前に請求された無効審判については，なお従前の例による（何人も請求できる）とされた。このため，同日より前に特許公報が発行された特許については，同年３月３１日までに無効審判請求を行えば，請求人適格に利害関係を必要とされないのに対し，同年４月１日以降は，請求人適格に利害関係を要する（特許異議の申立てを行うこともできない）などといった，極めて不公平な事態が生じていることも考慮する必要がある。
(2)審決の誤り
ア「利害関係人」の要件に関する法令解釈の誤り
審決が「平成１５年法律第４７号による改正前の特許法（…）において特許無効審判の請求人について利害関係人に限る旨の明記はなかったが，産業財産権関連法においては，請求人適格について明示的な規定がない場合には利害関係人のみが請求人適格を有するとの解釈が裁判例で蓄積されていた」と認定した点は，根拠がなく誤りである。
イ「実施」に関する認定の誤り
(ｱ)「実施」について
審決は，「『実施』については，特許法第２条において定義されているところ，本件特許発明は，『パンツ型使い捨ておむつ』という物の発明であるから，その物の生産，使用，譲渡等，輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為がこれに該当する。」とした上で，「『発明の売り込み』の行為は，特許法でいう実施のいずれにも当たらない」と認定した。
しかし，特許無効審判請求制度は，特許侵害訴訟制度と表裏一体の関係にあるところ，一般に，特許侵害を認定する際の解釈として，特許法２条３項１号に規定された「物の発明」の「実施」のうちの「生産」には，「修理」や「改造」が含まれる場合もあると解されている。原告の行為は，被告の製造する紙おむつの市販品をベースに加工，改良を加えたサンプルを製作し，それらを交渉相手（例えば委託業者や製造業者）に対して開示する行為である。場合によっては，サンプルを配布することもあり得る。
ここで，市販品の加工，改良は，前記の「修理」，「改造」等に当たるともいえ，「サンプル」だからといって，特許権侵害を構成しない，あるいはその可能性がないとは断定できない。
したがって，審決は，「実施」行為を極めて狭く解釈している点で不適切である。
(ｲ)「実施の能力」について
また，特許権侵害及び損害賠償額を認定する際には，特許権者の「実施の能力」が考慮されることがある。この場合，「実施の能力」を譲渡の前提となる生産及びマーケティング能力を含めた供給能力とする考えもある。
このような場合の「生産能力」には，下請，委託生産その他の態様による供給能力も含めてもよいとされており，特許権者に対して過度に厳格な要件は求められないものと考えられる。無効審判請求人においても，その「生産能力」は特許権者の「生産能力」と同様に弾力的に理解されるべきである。
特に，現代においては，特許発明を事業化するためのマッチングサイトを運営する事業者が複数存在し，個人発明家や小規模事業者であっても，従前よりも容易に委託生産を行うことができる環境にある。したがって，審決は，「実施の能力」を極めて狭く解釈している点でも不適切である。
ウ「実施準備」に関する認定の誤り
審決は，請求人である原告の特許出願（原告は，平成２７年５月２２日に，発明の名称を「使い捨ておむつ用外層シート及びこれを備える使い捨ておむつ」とする特許出願〔特願２０１５－１０４６１６号〕をし，この出願を基礎出願とする国内優先権を主張して，平成２８年２月１２日に特許出願〔特願２０１６－２４４４３号〕をしている〔甲５，６〕。以下，同出願を「原告出願」といい，原告出願に係る発明を「原告発明」という。）について，「本審決時点では出願公開がされておらず，その内容が明らかでない」とした上で，「請求人の上記陳述を参酌したとしても，使い捨て紙おむつに関しては，既に本件特許を含む数多くの特許権が存在している中，請求人により特許出願された特許請求の範囲の請求項に係る発明が，本件特許発明の利用関係にあるものであるとするに足る証拠はない。」と認定した。
しかし，原告出願は，審決時から約４か月後には公開される予定であったのであるから，審理を短時間で終了しない限り，その内容を十分確認する時間的余裕があったはずである。したがって，審決には，原告発明について，そもそも検討を行っていないという認定の誤りがある。また，審決は，「請求人による当該試作品に係る状況は，本件特許発明を回避するような設備や資金面等の変更を要する程度に準備がなされている状況にあるとまではいえない。」とも認定するが，個人発明家や小規模事業者の事業活動の実態を考慮すれば，明らかに無効理由を有すると思われる特許権が存在している場合にまで，その特許発明を回避するような設備や資金面等の変更を要求することは，いたずらに利害関係の要件を厳格化するものであり，妥当でない。
したがって，審決は，「実施準備」行為を極めて狭く解釈している点で不適切である。
（被告の主張）
原告の主張は争う。次のとおり，審決には，原告が主張するような「利害関係」の要件に関する法令解釈の誤りはなく，原告による本件特許発明の「実施」又は「実施準備」の認定に関する誤りもないから，原告の主張する取消事由２は理由がない。
(1)請求人適格の要件について


審決は，「平成２６年改正法において，利害関係人であることを明確化する規定を確認的に設けたものであり，請求人の適格性の判断については，旧法下における判断と変わらない」と述べているだけであり，「利害関係人」が明文化されたことにより旧法（昭和３４年法及び昭和６２年法）下における請求人適格の判断よりも厳しくすべきと述べているのではない。また，審決は，原告に指摘されるまでもなく「個別具体的事情に応じて」請求人適格を判断している。
原告の主張の意味は必ずしも明らかでないが，仮に，平成２６年改正法においては，旧法（昭和３４年法及び昭和６２年法）下におけるよりも無効審判の請求人適格を緩く解するべきであるという趣旨であれば，そのような解釈はあり得ない。
(2)原告が審決の誤りを指摘する点について
ア「利害関係人」の要件に関する法令解釈の誤りに関し審決が「平成１５年法律第４７号による改正前の特許法（…）において特許無効審判の請求人について利害関係人に限る旨の明記はなかったが，産業財産権関連法においては，請求人適格について明示的な規定がない場合には利害関係人のみが請求人適格を有するとの解釈が裁判例で蓄積されていた」と認定した点について，原告は根拠がなく誤りであると指摘するが，東京高等裁判所昭和４５年２月２５日判決（無体裁集２巻１号４４頁）は，昭和３４年法の下においても無効審判の請求人適格は旧法（大正１０年法）と異ならず利害関係を有する者に限られることを明らかにしており，以降，審判便覧「３１－０２利害関係人の具体例」にもあるとおり，無効審判の請求人が利害関係人に限られることを前提として，いかなる場合に利害関係人と認められるかについて多くの裁判例が蓄積されている。したがって，審決の認定に何ら誤りはない。
イ「実施」に関する認定の誤りに関し
(ｱ)「実施」について
原告の製作する試作品（サンプル）は，原告発明の実施品とのことであり，「既存の紙おむつにおいて，胴回り弾性部材の主に中央部の伸縮部分の構造及び接着方法を改良したものである」とはいうものの，原告本人尋問（審判時）において開示された内容によれば，原告発明は，本件特許発明とは（技術分野が共通するという以外には）何ら関係がなく，本件特許発明の利用発明でもない。したがって，原告が市販の紙おむつを加工，改良して試作品を作るに当たって被告製品その他の本件特許発明の実施品を用いる必然性はないし，実際，請求人である原告も，被告製品その他の本件特許発明の実施品のみを用いているとは主張していない。
仮に被告の製造する紙おむつの市販品をベースに加工，改良を加えたサンプルを製作し，それらを交渉相手に対して開示する原告の行為が本件特許発明の「実施」に該当し，特許権侵害に当たる可能性があるとしても，明らかに本件特許発明の実施品ではない紙おむつ（非実施品）も多くの種類が市販され，容易に入手可能なのであるから，原告としてはそのような非実施品を用いればよいだけのことであり，本件特許発明を無効にすることについて法律上の利害関係を有するとはいえない。
(ｲ)「実施の能力」について
原告が審決のどの部分の判断を誤りであると主張しているのか，原告の主張の趣旨は必ずしも明らかではないが，原告の主張によっても，株式会社発明ラボックスのウェブサイトに「個人登録した」（単にＩＤないしアカウントを取得したという意味）だけであり，現に原告発明を当該サイト上に公開して企業の協賛を募ったわけではない。審決も，この点は認定した上で，仮に原告発明をインターネットサイト上に公開して企業の協賛を募っていたとしても，単なる「発明の売り込み」の行為であって，当然に実施準備に該当するとはいえないと判断しているのであり，その判断に誤りはない。敷衍すれば，仮に原告との個別交渉又はサイト上での協賛募集の結果として紙おむつの製造業者が原告発明の実施品を将来，業として製造，販売する可能性があるとしても，原告発明は本件特許発明とは何ら関係がなく，本件特許発明の利用発明でもないのだから，当該製造業者が本件特許発明を回避すればよいだけのことであり，原告が紙おむつの製造業者に対して原告発明の売り込み行為をするに際して，本件特許を無効にしなければならない理由はなく，いずれにしても，原告が本件特許を無効にすることについて法律上の利害関係を有するとはいえない。
ウ「実施準備」に関する認定の誤りに関し
原告は，審決には，原告発明について，そもそも検討を行っていないという認定の誤りがあると主張するが，原告発明の内容を審決が具体的に認定しないのは，出願公開前であるために開示できないと請求人である原告が主張したからである。原告発明が本件特許発明の利用発明であることの主張立証責任は原告にあり，原告があえて主張立証しないことの不利益を原告が被るのは当然である。
また，「請求人による当該試作品に係る状況は，本件特許発明を回避するような設備や資金面等の変更を要する程度に準備がなされている状況にあるとまではいえない。」との認定は，「仮に請求人自らが試作品と同様の物を生産して，既存の紙おむつ製造業者に対し供給することを想定していた」場合に関する仮定の認定判断であり，実際には，原告（請求人）自らが試作品と同様の物を業として生産して，既存の紙おむつ製造業者に対し供給することを想定していたという事実はなく，そのような主張もしていないのであるから，単なる傍論にすぎず，審決の結論に影響を与える認定判断ではない。
審決は，「請求人が，本件特許発明について，実施の準備をしている者と評価されるためには，例えば，紙おむつを製造販売する事業（物の発明の生産，譲渡等を伴う事業）に必要となる製造設備や資金，販売ルート等を備えた企業等が，本件特許発明の実施に該当する事業の準備（事業の計画）を行うとともに，請求人が，その事業の少なくとも一部において主体的に関与していることを立証する必要があるというべきである」と正しく基準を示し，当該基準に照らして，「本件特許発明の実施準備を行っている企業等が存在すること，そして，請求人が，その事業の少なくとも一部において，主体的に関与していることについては，いずれも明らかにされていない。そうすると，請求人の状況は，本件特許発明の実施準備をしているとまではいえない。」と正しく認定している。
よって，審決の認定判断に何ら誤りはない。
３取消事由３（審理の進め方〔審決の時期及び内容〕に関する誤り）について
（原告の主張）
(1)審決の時期


本件審判手続において，被請求人（被告）による答弁書提出から口頭審理までは，僅か４か月余りであり，さらに，請求人・被請求人双方による上申書提出から審理終結通知までは，僅か１か月余りであるところ，審判合議体が，この短期間の間に，請求人適格だけでなく，請求人が主張する無効理由（特許法３６条，２９条２項違反等）のあらゆる論点について，審理に必要な事実を全て参酌し，取り調べるべき証拠を全て調べて，結論を出せる状態に達したとは，到底考えられない。
また，審決は，請求人適格の審理に関して最重要事項の一つである原告出願の内容について検討を行っていない。
したがって，本件の審理終結通知は審決をするのに熟したときよりも前になされたものであり，特許法１５６条２項に違反する。
(2)審決の内容
審決が，請求人適格のみを判断して本件審判請求を不適法却下し，上記無効理由について判断を行わなかったことは，行政手続法上の手続的瑕疵に当たるというべきであり，また，特許法１２３条及び１５７条の趣旨にも反するものであって，違法である。
（被告の主張）
(1)審決の時期
原告の主張は争う。本件審判の進行が拙速であった事実はないし，「審決をするのに熟した」とき（特許法１５６条２項）とは，請求人適格の欠如を理由に請求を却下する場合においては，請求人適格が欠如しているとの十分な心証が得られたときがこれに当たるのであって，「請求人が主張する無効理由（特許法３６条，２９条２項違反等）のあらゆる論点について，審理に必要な事実を全て参酌し，取り調べるべき証拠を全て調べて，結論を出せる状態に達した」ことを要するものではない。
原告の主張は，特許法１５６条２項の誤った解釈に基づくものである。
(2)審決の内容
原告の主張は争う。原告の主張は独自の論にすぎず，現行法の解釈として誤りである。むしろ，請求人適格がないとの心証を得たにもかかわらず，無効理由（特許法３６条，２９条２項違反等）の主張に対する実体的判断を示すようなことがあれば，請求人の利害関係を要求する法の趣旨を没却することになり，それこそ違法である。
第４当裁判所の判断
本件の事案に鑑み，まず取消事由２（請求人適格に関する法令解釈の誤り）から判断する。
１事実関係
後掲の各証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。(1)原告は，平成２７年５月２２日にした特許出願（特願２０１５－１０４６１６号）に基づく優先権を主張して，平成２８年２月１２日，発明の名称を「使い捨ておむつ用外層シート及びこれを備える使い捨ておむつ」とする特許出願（特願２０１６－２４４４３号・原告出願）をした（甲５４）。(2)原告出願に係る特許請求の範囲（請求項の数９）の記載は，次のとおりである（甲５４，６０）。
「【請求項１】
着用者の腹側に配置される前面部と，前記着用者の背側に配置される背面部と，前記前面部と背面部の間に位置し，前記前面部及び前記背面部より幅狭に形成された股下部と，前記股下部の両側端に広がる曲線状のくびれ部と，を有する少なくとも１層の不織布製の外層シートであって，前記外層シートは，所定の幅で複数回折り返された折り畳み部を有し，前記外層シートの屈曲時に，前記折り畳み部が広がることによって，前記着用者と前記外層シートの間に空間を生じることを特徴とする，使い捨ておむつ用外層シート。
【請求項２】
前記折り畳み部が前記股下部に位置する，請求項１に記載の使い捨ておむつ用外層シート。
【請求項３】
前記折り畳み部が，前記背面部に位置する，請求項１または２に記載の使い捨ておむつ用外層シート。
【請求項４】
前記折り畳み部の折り返し部の内側に，複数の空気孔が形成された，請求項１に記載の使い捨ておむつ用外層シート。
【請求項５】
前記外層シートの前記折り畳み部を有する部分における，前記折り畳み部が完全に広がった状態の前記外層シートの幅と，前記折り畳み部が広がっていない状態の前記外層シートの幅の比が，１．０５～１．３の範囲にある，請求項１～４のいずれか１項に記載の使い捨ておむつ用外層シート。
【請求項６】
前記折り畳み部が，前記外層シート上に剥離可能に固定されてなる，請求項１～５のいずれか１項に記載の使い捨ておむつ用外層シート。
【請求項７】
前記外層シートが，前記前面部及び／または背面部に，幅方向に弾性伸縮性を有する弾性伸縮部を有し，前記折り畳み部が，前記弾性収縮部の幅方向端部もしくは中央部に形成されてなる，請求項１～６のいずれか１項に記載の使い捨ておむつ用外層シート。
【請求項８】
前記弾性収縮部における前記折り畳み部が形成された箇所が，弾性収縮性を有さないことを特徴とする，請求項７に記載の使い捨ておむつ用外層シート。
【請求項９】
請求項１～８のいずれか１項に記載の使い捨ておむつ用外層シートと，前記外層シートの両表面のうちの着用者側の表面上であって，前記股下部の全体と前記股下部に繋がる前記前面部及び前記背面部の一部にかけて配置される液不透過性の透明性シートと，前記液不透過性の透明性シートの前記着用者側に配置される液吸収体と，を少なくとも含むことを特徴とする，使い捨ておむつ。」
(3)原告出願は，平成２８年１２月２２日，特開２０１６－２１４８２８号として出願公開された（甲６０）。
(4)原告発明について
ア明細書の記載
原告出願の明細書には，次の記載がある（甲５４，６０）。
「【技術分野】
【０００１】
本発明は，使い捨ておむつの外形を形成する外層シート，および前記外層シートを備える使い捨ておむつに関する。
【背景技術】
【０００２】
近年，布製のおむつに替わり，例えば，Ｐ＆Ｇ社製の「パンパース（登録商標）」，ユニ・チャーム社製の「ムーニーマン（登録商標）」等の，本体が不織布からなるおむつ（いわゆる，使い捨て紙おむつ）が，多数市場に出回っている。
これら使い捨て紙おむつの製品の質は，近年非常に向上しており，廃棄や取り換えが容易であるといった特徴に加えて，液漏れも非常に生じにくく，かつその形状が着用者にフィットするため，装着後も着用者が違和感を覚えにくいといった特徴をも兼ね備えたものとなっている。
【０００３】


しかし一方で，上記した液漏れの防止やフィット感を考慮するあまり，これらの使い捨て紙おむつが有する課題として，着用者が長時間装着した場合，外気との通気性が非常に悪くなり，内部に熱がこもり易いといった問題，あるいは予め所定の大きさにサイズが決まっているため，着用者の成長とともにフィット感も変化し，適切なサイズの製品が見つからなくなる場合がある，といった問題も生じている。特に上記した通気性の悪化は，上記の紙おむつの外層が，一般に通気性に優れるとされる不織布製のシート材料から形成される場合であっても，尚，解消されることがないものである。
【０００４】
例えば，特許文献１に開示されているパンツ型の紙おむつは，一般にサイズ適性範囲が狭いという不都合があり，着用者に圧迫感を与えるとともに，内部に熱がこもり易いため，着用者の不快感も増大し易い。また，例えば特許文献２に開示されているパンツ型の紙おむつについても，胴周りに相当する位置の外層シートの幅方向にわたり弾性伸縮部材を有する構成であるため，着用時のフィット性が向上する一方で，着用後には当該外層シートの縮みにより着用者が感じる圧迫感も増大してしまう。
【０００５】
加えて，上記のようなパンツ型の紙おむつを着用者が長時間着用すると，場合によっては皮膚にかゆみを生じたり，所謂，おむつかぶれが起こったりする懸念も生じる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平２－４３６４号公報
【特許文献２】特開２００８－１８３３３２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
従って本発明の目的は，サイズ適性が広いと同時に，通気性も同時に確保された使い捨ておむつ用外層シート，及びこれを備えた使い捨ておむつを提供することにある。」
「【００１１】
本発明の使い捨ておむつ用外層シートは，サイズ適性が広いと同時に，通気性も十分でありながら，着用者へのフィット性も失われることがない。加えて加工も容易であるため，生産性も非常に高い。」
イ原告発明の内容
上記明細書の記載によれば，原告発明の内容は，概要次のとおりであると認められる。
(ｱ)原告発明は，使い捨ておむつの外形を形成する外層シート及びその外層シートを備える使い捨ておむつに関する（【０００１】）。(ｲ)近年，布製のおむつに替わって多数市場に出回っている，いわゆる使い捨て紙おむつは，本体が不織布からなるものであり，その製品の質が非常に向上した結果，①廃棄や取り換えが容易である，②液漏れが非常に生じにくい，③着用者にフィットする形状のため装着後も着用者が違和感を覚えにくい，といった特徴を兼ね備えるようになった（【０００２】）。
(ｳ)その一方で，液漏れ防止やフィット感を考慮する余り，①長時間装着すると通気性が非常に悪くなって内部に熱がこもり易い，②製品のサイズがあらかじめ決まっているため，着用者の成長とともにフィット感が変化し，適切なサイズの製品が見つからなくなる，といった問題が生じており，特に通気性の悪さは，一般に通気性に優れるとされる不織布性のシート材料で形成しても解消されない（【０００３】）。すなわち，従来のパンツ型の紙おむつには，サイズ適性範囲が狭い，着用者に圧迫感を与えるとともに内部に熱がこもり易いため着用者の不快感が増大する，長時間着用すると皮膚にかゆみを生じたり，おむつかぶれが起こったりするという欠点があった（【０００４】，【０００５】）。(ｴ)原告発明は，これらの課題を解決しようとするものであり，その目的は，サイズ適性が広いとともに，通気性が確保された使い捨ておむつ用外層シート，及びその外層シートを備える使い捨ておむつを提供することにある（【０００７】）。
(ｵ)原告発明は，サイズ適性が広い，通気性が充分でありながら着用者へのフィット性も失われない，加工が容易であるため生産性が非常に高い，といった効果を奏する（【００１１】）。
(5)出願審査の請求
原告は，平成２９年３月９日，原告出願について出願審査の請求をした（甲６１の１・２）。
２原告本人尋問における原告の陳述内容
本件審判手続において，請求人（原告）の本人尋問が行われていたが，当裁判所は，改めて原告本人尋問を実施した。
その際，原告は，本件審判請求を行った動機，経緯等について，要旨次のとおり陳述した。
(1)原告は，特許権取得のための支援活動等を行う個人事業主であり，自らも特許技術製品の開発等を行っている。
(2)特許願（甲５４）の請求項に記載されている発明（原告発明）は，自分（原告）の発明である。
(3)原告発明に係るおむつの開発に着手した理由は，日頃から医療分野に興味を持っていたこと，特に子供の頃から●●（省略）●●ことや，●●（省略）●●，排せつの問題に関する知識があったこと，さらには，災害の発生，外国人の需要などにより，商品開発をして市場に提供するチャンスがあると考えたことによる。
(4)原告発明は，紙おむつの外層シートに新たな構造を付加することを特徴とするものであり，弾性構造のない部分を有し，かつ，（テープ型でなく）パンツ型のおむつが最も適する。
(5)原告としては，自ら発明を実施する能力がないので，ライセンスや他の業者に委託して製造してもらうことなどを考えており，製品化の準備として，市販品のおむつ（被告製品など）に手を加えて試作品（サンプル）を製作していた。
(6)実際に上記試作品をおむつの製造業者等に持ち込んだことはまだないが，インターネット上で特許発明の実施の仲介を行う業者や不織布を取り扱う業者に対し，原告発明の実施の可能性について尋ねたことはある。(7)その際，原告としては，原告発明を製品化する場合，被告の本件特許に抵触する可能性があると考えていたので，率直にその旨を上記の業者らに伝えたところ，いずれも，その問題（特許権侵害の可能性）をクリアしてからでないと，依頼を受けたり，検討したりすることはできないといわれ，それ以上話が進められなかった。
(8)原告としては，設計変更等による回避も考えたが，原告発明を最も生かせる構造（実施例）は，被告の本件特許発明の技術的範囲にあると思われたため，原告発明を実施する（事業化する）には，本件特許に抵触する可能性を解消する必要性があると判断し，また，専門家から本件特許に無効理由があるとの意見をもらったことから，本件無効審判請求を行った。
３検討


平成２５年１月２８日判決言渡
平成２４年（行ケ）第１００４９号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２４年１１月２７日
判                  決
原            告        栗田工   業株式   会社
訴訟代理人弁理士        早川裕   司
同                      村雨圭   介同                      大窪克   之被            告        オルガ   ノ株式   会社
訴訟代理人弁護士        永島孝   明
同                      安國忠   彦同                      明   石   幸二郎同                      朝吹英   太同        弁理士        磯田志   郎
主                  文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
特許庁が無効２０１１－８０００６３号事件について平成２３年１２月２６日にした審決を取り消す。
第２前提となる事実
１特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「超純水製造装置」とする特許第４５５２３２７号（以下「本件特許」という。）の特許権者である。
本件特許は，平成１３年１月１８日に出願（特願２００１－１０４３３号。以下「本件特許出願」という。）され，平成２２年７月２３日に設定登録された。被告は，平成２３年４月１８日に，本件特許の請求項１に係る発明の特許につき無効審判を請求した。特許庁は，同請求を無効２０１１－８０００６３号事件として審理した上，同年１２月２６日，「特許第４５５２３２７号の請求項１に係る発明についての特許を無効とする。」との審決（以下「審決」という。）をし，平成２４年１月１０日，原告に審決謄本が送達された。
２特許請求の範囲【請求項１】の記載
「１８５ｎｍ付近の波長を有する紫外線を照射する紫外線酸化装置と，
触媒式酸化性物質分解装置と，
脱気装置と，
混床式イオン交換装置と，
微粒子分離膜装置と
を有し，この順に通水可能とした超純水製造装置であって，該触媒式酸化性物質分解装置の酸化性物質分解触媒が，二酸化チタン，アルミナ，活性炭，ゼオライト，イオン交換樹脂に担持された，パラジウム触媒又は白金触媒であることを特徴とする超純水製造装置。」（以下，「本件特許発明」といい，本件特許の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。）
３審決の理由
別添審決書写しのとおりであり，その要旨は，次のとおりである。(1)本件特許発明は，特開平１１－７７０９１号公報（甲１）記載の発明（以下「甲１発明」という。）及び特開平９－１９２６５８号公報（甲２）記載の発明（以下「甲２発明」という。）に基いて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。(2)審決が，上記判断を導く過程において認定した甲１発明及び甲２発明並びに本件特許発明と甲１発明との一致点及び相違点は，次のとおりである。
ア甲１発明
「１８５ｎｍ付近の波長を有する紫外線を照射する紫外線酸化装置２６と，
酸化性物質分解装置２７と，
膜式脱気装置５０と，
カートリッジポリッシャ（混床式イオン交換装置）２８と，
限外濾過膜分離装置３０と
を有し，この順に通水可能とした超純水製造装置であって，該酸化性物質分解装置２７の吸着剤が，合成炭素系粒状吸着剤であり，過酸化水素濃度とＴＯＣ濃度と溶存酸素（ＤＯ）濃度が極めて低い超純水を得る，超純水製造装置。」
イ甲２発明
「１８５ｎｍ付近の波長を有する紫外線を照射する紫外線酸化装置と，酸素を発生させずに過酸化水素を完全に除去する，パラジウムを担持した触媒樹脂が充填された触媒樹脂装置（「触媒式」酸化性物質分解装置）と，
ポリッシャー装置（混床式イオン交換装置）と，
微粒子分離装置と
を有する超純水製造装置であって，
該触媒樹脂装置の触媒（酸化性物質分解触媒）が，イオン交換樹脂に担持された
パラジウム触媒であり，
過酸化水素濃度とＴＯＣ濃度と溶存酸素（ＤＯ）濃度が極めて低い超純水を得る，超純水製造装置。」
ウ本件特許発明と甲１発明との一致点
「１８５ｎｍ付近の波長を有する紫外線を照射する紫外線酸化装置と，
酸化性物質分解装置と，
脱気装置と，
混床式イオン交換装置と，
微粒子分離膜装置と
を有し，この順に通水可能とした超純水製造装置。」という点。
エ本件特許発明と甲１発明との相違点
本件特許発明では，「酸化性物質分解触媒が，二酸化チタン，アルミナ，活性炭，ゼオライト，イオン交換樹脂に担持された，パラジウム触媒又は白金触媒である」
「触媒式」酸化性物質分解装置であるのに対して，
甲１発明では，「吸着剤が，合成炭素系粒状吸着剤である」酸化性物質分解装置である点。
第３当事者の主張
１取消事由に関する原告の主張
審決は，本件特許発明の要旨認定を誤り（取消事由１），甲１発明及び甲２発明の認定を誤り（取消事由２），本件特許発明と甲１発明との一致点及び相違点の認定を誤り（取消事由３），本件特許発明と甲１発明との相違点についての判断を誤った（取消事由４）ものであり，審決の結論に影響を及ぼすから，違法として取り消されるべきである。
(1)取消事由１（本件特許発明の要旨認定の誤り）ア本件特許発明の要旨は，１８５ｎｍ付近の波長を有する紫外線を照射する紫外線酸化装置と，触媒式酸化性物質分解装置と，脱気装置と，混床式イオン交換装置と，微粒子分離膜装置とを，この順に通水可能となるように超純水製造装置を構成し，二酸化チタン，アルミナ，活性炭，ゼオライト，イオン交換樹脂に担持された，パラジウム触媒又は白金触媒を触媒式酸化性物質分解装置の酸化性物質分解触媒として用いることにより，溶存酸素（ＤＯ），全有機態炭素（ＴＯＣ）及び過酸化水素（Ｈ２Ｏ２）の濃度が著しく低い高純度の超純水を製造するという技術的思想である。


従来技術においては，触媒式酸化性物質分解装置ではなくアニオン交換樹脂や活性炭による酸化性物質分解装置によってＨ２Ｏ２を分解していたため，「２Ｈ２Ｏ２→２Ｈ２Ｏ＋Ｏ２」という反応により酸素が発生してしまっていた。そのため，アニオン交換樹脂や活性炭による酸化性物質分解装置で処理された水を膜式脱気装置に通水してＤＯ濃度を再度低減させていた。
一方，本件特許発明の一構成要素となっている触媒式酸化性物質分解装置においては，二酸化チタン，アルミナ，活性炭，ゼオライト，イオン交換樹脂に担持された，パラジウム触媒又は白金触媒といった酸化還元触媒を酸化性物質分解触媒として用いているが，触媒式酸化性物質分解装置では「Ｈ２Ｏ２＋Ｈ２＋Ｐｄ→２Ｈ２Ｏ＋Ｐｄ」という酸化還元反応によってＨ２Ｏ２が分解されるため，Ｈ２Ｏ２の分解により新たに酸素が発生することはなく，被処理水中のＤＯ濃度は上昇しない。このため，従来は触媒式酸化性物質分解装置の後段に脱気装置を設けるという技術的思想は存在していなかった。
つまり，本件特許発明は，触媒式酸化性物質分解装置を紫外線酸化装置の後段に配し，酸化還元反応によってＨ２Ｏ２を分解するとともにＴＯＣ溶出の問題をも解決し，加えて，触媒式酸化性物質分解装置におけるＨ２Ｏ２の分解により新たに酸素が発生することはないにもかかわらず，触媒式酸化性物質分解装置の後段に脱気装置を設けることにより従来よりも更にＤＯ濃度を低減させようという，これまでの技術常識からすれば極めて斬新な技術的思想に基づくものである。イ審決における本件特許発明の要旨認定の誤りの一つは，本件特許発明が，単にＴＯＣ濃度及びＤＯ濃度を上昇させる要因となるＨ２Ｏ２を除去してＴＯＣ濃度及びＤＯ濃度の上昇を抑えることにとどまらず，Ｈ２Ｏ２を除去しつつＴＯＣ濃度及びＤＯ濃度をも著しく低く抑えた超純水を製造しようとするものであるにもかかわらず，これをＨ２Ｏ２を除去することにより結果的にＴＯＣ濃度及びＤＯ濃度の上昇を抑えることと同等に扱っていることにある。
また，審決のもう一つの誤りは，本件特許発明が，触媒式酸化性物質分解装置を紫外線酸化装置の後段に配し，酸化還元反応によってＨ２Ｏ２を分解するとともにＴＯＣ溶出の問題をも解決し，加えて，触媒式酸化性物質分解装置におけるＨ２Ｏ２の分解により新たに酸素が発生することはないにもかかわらず，触媒式酸化性物質分解装置の後段に脱気装置を設けることにより従来よりも更にＤＯ濃度を低減させようという，これまでの技術常識からすれば極めて斬新な技術的思想に基づく点を正当に評価していないことである。
(2)取消事由２（甲１発明及び甲２発明の認定の誤り）
ア甲１発明の認定の誤り
審決は，「甲第１号証（判決注：本件訴訟の甲１）には，「超純水におけるＴＯＣ濃度を極めて少なくする（ＴＯＣ濃度が極めて少ない超純水を得る）」ことが記載されているということができる」と認定したが，甲１には超純水におけるＴＯＣ濃度を極めて少なくするというような記載は一切ない。
また，審決は，「上記（１）～（８）の記載事項および上記（９）（１０）の検討事項より，甲第１号証には，「１８５ｎｍ付近の波長を有する紫外線を照射する紫外線酸化装置２６と，酸化性物質分解装置２７と，膜式脱気装置５０と，カートリッジポリッシャ（混床式イオン交換装置）２８と，限外濾過膜分離装置３０とを有し，この順に通水可能とした超純水製造装置であって，該酸化性物質分解装置２７の吸着剤が，合成炭素系粒状吸着剤であり，過酸化水素濃度とＴＯＣ濃度と溶存酸素（ＤＯ）濃度が極めて低い超純水を得る，超純水製造装置。」の発明が開示されている」と認定したが，甲１にはＴＯＣ濃度やＤＯ濃度が極めて低い超純水を得ることまでは開示されていない。
甲１発明においては，ＴＯＣ濃度が２ｐｐｂ以下の一次純水に対して紫外線酸化装置が紫外線を照射しているものの，その紫外線酸化装置よりも後段の構成において再びＴＯＣ濃度の上昇要因となる装置があるのである。それにもかかわらず，甲１には，その紫外線酸化装置よりも後段のＴＯＣ濃度については，何ら言及していない。審決は，このＴＯＣに関する誤った判断に基づき，甲１発明及び甲２発明が，「過酸化水素濃度とＴＯＣ濃度と溶存酸素（ＤＯ）濃度が極めて低い超純水を得る，超純水製造装置」である点で共通していると誤った認定をし，この誤った認定に基づいて本件特許発明の進歩性を判断したことに誤りがある。
イ甲２発明の認定の誤り


審決は，「甲第２号証（判決注：本件訴訟の甲２）には，「超純水におけるＴＯＣ濃度と溶存酸素（ＤＯ）濃度を極めて少なくする（ＴＯＣ濃度と溶存酸素（ＤＯ）濃度が極めて少ない超純水を得る）」ことが記載されているということができる」（９頁下から３行～末行）と認定したが，甲２には，超純水におけるＴＯＣ濃度及びＤＯ濃度を極めて少なくするというような記載は一切ない。また，審決は，「甲第２号証には「微粒子分離装置を有する」ことが記載されているということができる」（１１頁４行～５行）と認定したが，甲２には，このような微粒子分離装置を超純水製造装置が有することは記載されていない。さらに，審決は，「上記（１１）～（２７）の記載事項および上記（２８）～（３０）の検討事項からして，甲第２号証（実施例３）には，「１８５ｎｍ付近の波長を有する紫外線を照射する紫外線酸化装置と，酸素を発生させずに過酸化水素を完全に除去する，パラジウムを担持した触媒樹脂が充填された触媒樹脂装置（「触媒式」酸化性物質分解装置）と，ポリッシャー装置（混床式イオン交換装置）と，微粒子分離装置とを有する超純水製造装置であって，該触媒樹脂装置の触媒（酸化性物質分解触媒）が，イオン交換樹脂に担持されたパラジウム触媒であり，過酸化水素濃度とＴＯＣ濃度と溶存酸素（ＤＯ）濃度が極めて低い超純水を得る，超純水製造装置。」の発明（判決注：甲２発明）……が開示されている」（１１頁６行～１８行）と認定したが，甲２には，微粒子分離装置を有する超純水製造装置や，ＴＯＣ濃度やＤＯ濃度が極めて低い超純水を得ることまでは開示されていない。(3)取消事由３（本件特許発明と甲１発明との一致点及び相違点の認定の誤り）
ア一致点の認定の誤り
(ｱ)審決は，「甲第１号証記載の発明（判決注：甲１発明）の「紫外線酸化装置２６」，「酸化性物質分解装置２７」，「膜式脱気装置５０」，「カートリッジポリッシャ（混床式イオン交換装置）２８」，「微粒子分離膜装置」は，本件特許発明の「紫外線酸化装置」，「酸化性物質分解装置」，「脱気装置」，「混床式イオン交換装置」，「微粒子分離膜装置」にそれぞれ相当する」（１１頁２１行～２６行）と認定した。しかしながら，甲１発明の「酸化性物質分解装置２７」は「合成炭素系粒状吸着材を充填した酸化性物質分解装置」であり，本件特許発明の「酸化性物質分解装置」は二酸化チタン，アルミナ，活性炭，ゼオライト，イオン交換樹脂に担持された，パラジウム触媒又は白金触媒を用いた「触媒式酸化性物質分解装置」であるため，両者は酸化性物質（過酸化水素）を分解するメカニズムが異なるものである。特に，前者は過酸化水素を分解した結果酸素が発生し，後者は発生しないことからすると，両者はその作用，機構が異なるということができ，同じ装置と捉えることは適切ではない。その作用，機構を踏まえれば，甲１発明における「酸化性物質分解装置２７」と「膜式脱気装置５０」との組合せが本件特許発明の「触媒式酸化性物質分解装置」に相当すると認定することが妥当なのであって，甲１発明の「酸化性物質分解装置２７」が本件特許発明の「酸化性物質分解装置」に相当するとの認定は誤りである。
(ｲ)そして，審決は，「上記より，本件特許発明と甲第１号証記載の発明とは，「１８５ｎｍ付近の波長を有する紫外線を照射する紫外線酸化装置と，酸化性物質分解装置と，脱気装置と，混床式イオン交換装置と，微粒子分離膜装置とを有し，この順に通水可能とした超純水製造装置。」という点で一致」（１１頁２７行～３３行）すると認定したが，上記のとおり，甲１発明の「酸化性物質分解装置２７」が本件特許発明の「酸化性物質分解装置」に相当するとの認定は誤りであるから，上記一致点の認定も誤りである。
イ相違点の認定の誤り
審決は，「本件特許発明では，「酸化性物質分解触媒が，二酸化チタン，アルミナ，活性炭，ゼオライト，イオン交換樹脂に担持された，パラジウム触媒又は白金触媒である」「触媒式」酸化性物質分解装置であるのに対して，甲第１号証記載の発明では，「吸着材が，合成炭素系粒状吸着材である」酸化性物質分解装置である点」を相違点として認定した。
しかしながら，上記のとおり，本件特許発明の「触媒式酸化性物質分解装置」は甲１発明においては「酸化性物質分解装置２７」と「膜式脱気装置５０」との組合せに相当するのであり，本件特許発明では「触媒式酸化性物質分解装置」の後段に更に「脱気装置」を設けているのであるから，上記相違点の認定は誤りである。(4)取消事由４（本件特許発明と甲１発明との相違点についての判断の誤り）ア甲１には，「ＤＯ」及び「Ｈ２Ｏ２」の低減についてしか開示されておらず，また，甲２には，「ＴＯＣ」の低減については言及されているものの「ＤＯ」の低減についてまでは開示されていないことは前述したとおりである。すなわち，甲１及び甲２において，これら３つの成分全てを高度に低減されることについては検討されておらず，このような３つの成分全てを高度に低減するという，甲１及び甲２においては認識されていない新規な課題を解決し得る構成を採用した点に本件特許発明の特許性がある。
イしかし，審決は，甲１は，「ＤＯ」，「ＴＯＣ」，「Ｈ２Ｏ２」の濃度が極めて低い超純水を製造する超純水製造装置である点で本件特許発明と共通しているという誤った認定をし，この誤った認定に基づいて甲２との組合せを容易であると判断したものであり，この前提が成り立たない以上，甲１と甲２とを組み合わせる合理的理由は存在しない。
発明の進歩性判断において，当該発明の特徴点を的確に把握するために，発明が目的とする課題を的確に把握することは重要であり，本件特許発明の解決しようとする課題は甲１及び甲２においては認識されていない。本件特許発明の技術的課題を内包していない従前の公知技術を組み合わせるのであれば，少なくとも引用例において，Ｈ２Ｏ２を分解するために「触媒（パラジウム）式の酸化性物質分解装置」を採用した場合においても後段に「脱気装置」を設けることが示唆等されている必要がある。引用例においてそのような示唆や組合せの動機づけとなる記載がない以上，本件特許発明が甲１発明及び甲２発明に基づいて当業者が容易に想到できたと結論づけるのは，事後分析的な思考によるものであるといわざるをえない。
２被告の反論