［上記イにつき，甲２の４，甲１１，１２，２２，２３］ウ(ア)本件破産会社は，顧客との面談時等において，Ａの会員権の内容を分かりやすく説明するために，一覧表や図にまとめるなどした営業説明用の資料（以下「本件説明用資料」という。）を作成しており，本件破産会社の営業担当者は，同資料を用いた勧誘を行っていた。(イ)本件説明用資料のうち，他社の会員権との対比表（甲２５）には，Ａの利点として，①他社の会員権の入会金が「３０万－３００万（返金無しor規定引き）」，年会費・管理費が「３万－」であるのに対し，Ａは入会金及び年会費・管理費（以下「入会金等」という。）が不要であること，②他社の会員権は「ご利用清算他・施設利用」時において，現金等による支払が必要であるのに対し，Ａは「完全ポイント制」，「残ポイント払い戻し制」であること等が記載されていた。(ウ)本件説明用資料には，第２次募集に関して，本件金員（施設使用料）が，本件金員と同額の宿泊ポイントとして初年度（入会時）に付与されることを，図（本件金員と，初年度に付与される宿泊ポイント〔本件金員相当額〕とを矢印で結び付けたものなど）や太字で強調するなどしたものが複数含まれており，例えば，「投資的に考えてみよう！５年間トータル還元率」と題する資料（甲２８）には，「ブロンズ会員の場合１００万円分    ➱預託金８０万円分    ５年後に返金されます。入会諸費用２０万円分はそのままチケット宿泊チケット代２０万円分初年度に加算されます」，「１００万円分中，チケット代が２０万円，預託金が８０万円分となり，２０万円分のチケットは初年度に加算され，８０万円は５年後に返金されます。」などと記載されていた。［上記ウにつき，甲９，１０，２０，２１，２５ないし２８］エ宿泊ポイントが紙チケットにより付与されていた当時（第２次募集当初）の会員規約（３条）には，以下の内容が記載されていた。［甲８］
「会員の種類には，
ブロンズ会員（預託金80万円，チケット代   20万円）宿泊チケット20万円分＋毎年   8万円分×5年間＝60   万円分支給シルバー会員（預託金255万円，チケット代   45万円）宿泊チケット45万円分＋毎年   30万円分×5年間＝195   万円分支給ゴールド会員（預託金450万円，チケット代   50万円）宿泊チケット50万円分＋毎年   63万円分×5年間＝365   万円分支給プラチナ会員（預託金920万円，チケット代   80万円）宿泊チケット80万円分＋毎年   147万円分×5年間＝815   万円分支給を設定しております。各会員に応じた宿泊券等のサービスチケットを発行しております。」
(3)本件金員は，本件契約書において「施設使用料」と表記されているものの，「施設使用料」の具体的内容が定義付けられてはおらず，本件契約書を精査しても，本件破産会社が本件金員をいかなる趣旨で収受したのか（本件金員が何の対価であるか）を直接規定した部分はない。この点，被告は，本件会員資格条項によれば，本件金員が会員資格の対価であると解釈すべきであるという趣旨の主張をしている。しかしながら，本件会員資格条項は，Ａの会員になろうとする者が「施設使用料，及び施設使用預託金の払込みを終えたとき，会員資格を取得する」と規定しているにすぎず（前提事実(3)ア(ウ)），上記のとおり，「施設使用料」（本件金員）の具体的内容が定義付けられているわけではない以上，本件会員資格条項が，会員資格の取得時期ないし取得要件に加え，本件金員の対価関係までをも定めたものであると直ちには解し難い。
(4)アそこで，前記認定事実（本件入会契約の締結に至る経緯等）をも踏まえて検討するに，本件破産会社は，第１次募集において，本件入会時費用の全てを本件預託金としており，本件１次会員から入会金等を収受していなかったことは明らかである（別表２の表(1)）。さらに，本件破産会社は，第２次ないし第４次募集においても，一貫して入会金等が不要である旨を宣伝して，本件各パンフレット及び本件説明用資料においても，その旨を明記していたのであるから（認定事実ア(イ)，同ウ(イ)），このような経緯に鑑みれば，本件破産会社及び本件各会員が，本件入会契約の締結時において，Ａに入会する際には入会金等が不要であるとの共通認識を有していたことは優に推認することができる。
この点，被告は，本件金員が消費税法基本通達５－５－５にいう「入会金」に該当する旨主張しているが，上記検討によれば，本件契約書における施設使用料（本件金員）を「入会金」と解釈するのは困難であるといわざるを得ない。
イ(ア)本件各会員の大半は，第２次募集に応じてＡに入会した会員であるところ（前提事実(5)ア），認定事実イ(イ)及び同ウ(ウ)によれば，本件破産会社が，第２次募集の際，本件金員について同額の宿泊ポイントを初年度（入会時）に付与する旨を説明し，本件説明用資料においても同趣旨を強調していたことが認められる。さらに，本件破産会社が，本件チケットを発行していた当時（第２次募集当初）において，本件金員が（本件金員と同額の）「チケット代」である旨をパンフレット及び会員規約に明記していたこと（認定事実ア(ウ)，同エ）を併せ考えれば，本件金員（施設使用料）は，第２次募集において，初年度（入会時）に付与される宿泊ポイント（少なくとも本件金員と同額分）の対価として収受されたものであると認めることができる。
(イ)本件契約書の文言（「施設使用料」）の解釈という観点からみても，本件各ホテルの使用料（宿泊代金等）は，宿泊ポイントを用いて支払われることが予定されており（本件会員サービス条項），本件各会員は，本件入会時費用を払い込みさえすれば，５年間にわたり，新たな支出を全くすることなく，本件各ホテルを使用することができること（なお，本件破産会社は，認定事実ウ(イ)のとおり，他社の会員権と比較して「完全ポイント制」などと宣伝していた。）に鑑みれば，本件金員が宿泊ポイントの対価であると解釈することに，特段不自然，不合理な点はないというべきである。
(ウ)この点，被告は，本件破産会社が，Ａへの勧誘時において本件金員と宿泊ポイントの対価関係を説明していたのは，その損失と利益の関係を説明していたものにすぎないなどと主張するが，本件説明台本資料や本件説明用資料の記載内容に照らせば，勧誘時における本件破産会社の説明内容が，単に損失と利益の関係を説明したものであるなどと解することはできず，本件入会契約の内容として，本件金員が宿泊ポイントの対価であるとされていたということができる。


ウ(ア)次に，第３次及び第４次募集について検討するに，本件金員と宿泊ポイントとの間の対価関係に直接言及した資料は提出されていないものの，第３次及び第４次募集においても，本件各パンフレットには，入会金等が不要である旨が明記されていたのであり（認定事実ア(イ)），本件金員が入会金等として収受されたと解するのは困難である。(イ)また，本件金員は，第２次ないし第４次募集において，一貫して「施設使用料」と表記されているのであるから，特段の事情がない限り，第２次ないし第４次募集において，本件金員（施設使用料）の意味する内容は同一であると解するのが自然である。さらに，本件金員が，第３次及び第４次募集において，第２次募集と異なる趣旨で収受されていたことをうかがわせる事情ないし証拠もないことを併せ考えれば，本件金員は，宿泊ポイント（少なくとも本件金員と同額分）の対価として収受されたものであると認めることができる。
なお，第３次及び第４次募集においては，本件金員を超える金額の宿泊ポイントが初年度（入会時）に付与されるわけではなく（別表２の表(3)及び(4)参照），第２次募集と異なり，本件金員と宿泊ポイントの対応関係を記載した資料等も見当たらないことから，本件金員を対価とする宿泊ポイントが，５年間において，どのように分割して発行されるのかは必ずしも明らかではない。しかしながら，この点は，Ａへの入会時に払い込む本件金員が宿泊ポイント（少なくとも本件金員と同額分）の対価であるとの上記認定（評価）を覆すべき事情には当たらないというべきである。
(ウ)したがって，本件金員は，第３次及び第４次募集においても，第２次募集と同様，宿泊ポイント（少なくとも本件金員と同額分）の対価として収受されたものであると認めることができる。
エなお，本件金員がこれと同額の宿泊ポイントの対価であることを前提とした場合，本件破産会社が本件各会員（本件１次会員を除く。）に対して付与する宿泊ポイントの中には，その対価（本件金員）を収受して発行されるものと，明確な対価を収受することなく発行されるものとの双方が含まれ得ることとなるところ，同じ宿泊ポイントの中に対価関係の異なるものが混在すると解することに合理性があるのかが一応問題となり得る。しかしながら，以下の(ア)ないし(ウ)において検討するとおり，本件破産会社において，本件金員を宿泊ポイント（少なくとも本件金員と同額分）の対価であると位置付けることは，本件金員の収受が何ら経済的不利益を与えるものではないと信用させるための手段であったと推認することができるのであり，本件破産会社における募集方法の変遷に照らせば，宿泊ポイント（５年分）の中に，本件金員を対価とした部分とそうでない部分とが混在すると解することに合理性がないということはできない。(ア)本件入会契約は，本件各会員が，本件入会時費用を払い込みさえすれば，新たな支出をすることなく，５年後に本件預託金が返還されるまでの間，多額の宿泊ポイントの付与を毎年受けることができるという内容であり，本件各会員にとってみれば，（本件破産会社が義務を履行する限り）本件入会時費用を大きく上回る経済的利益を確実に得ることができるという仕組みになっている。しかしながら，本件破産会社にとってみれば，本件各会員が宿泊ポイントを使用した場合には，本件各覚書に基づいて本件宿泊ポイント精算金額を本件各運営会社に支払い，本件各会員が未使用の宿泊ポイントの買取りを要求した場合には，本件未使用ポイント買取金額を支払わなければならず，本件入会時費用以外の収入は予定されていない。本件各会員が本件各ホテルを使用することに伴う収益を全く見込むことができない以上，Ａの運営に事業としての合理性がないことは明らかであり，Ａの運営は，本件各会員から本件入会時費用を詐取するための手段（組織的詐欺の手段）にすぎなかったというべきである（前提事実(1)ウ参照）。
(イ)本件入会時費用のうち本件預託金は無利息で返還されるため（本件預託金条項），本件各会員は，宿泊ポイントの使用ないし換価（買取要求）によって経済的利益を得るという関係にあるところ，Ａの運営が組織的詐欺の手段であることに鑑みれば，本件破産会社が，本件預託金を返還するまでの間（５年間），宿泊ポイントを毎年付与するという構造は，本件入会時費用を払い込めば，経済的利益を取得できることを強調しながら，本件預託金の返還時期（Ａの破綻）を先延べするための仕組みであったというべきである。そして，本件破産会社は，第１次募集において，本件入会時費用の全てを本件預託金としていたところ，第２次募集以降，本件入会時費用の全てを預託金とはせずに，その一部を本件金員として収受するに当たっては，本件各会員に対して，入会金等が不要であることを強調し，本件金員をあえて「入会金」等ではなく「施設使用料」と表記するなどして，本件入会契約上，本件金員を宿泊ポイント（少なくとも本件金員と同額分）の対価として付与されるものであると位置付けることによって，本件金員の収受には経済的不利益はないと信用させる必要があったものと認めることができる。
(ウ)このような募集方法の推移をも踏まえるならば，宿泊ポイント（５年分）は，本件入会時費用の払込みに対して発行が約束されるものであるが，第２次ないし第４次募集においては，本件金員を対価として発行される部分が含まれることとなったものと解するのが合理的である。(5)アこの点，被告は，本件会員サービス条項によれば，宿泊ポイントは本件各会員に対する無償のサービス内容の一つにすぎない旨主張している。そこで検討するに，本件契約書（本件会員サービス条項）は，「会員に対するサービス内容」という標題の下，本件各会員の種類や宿泊ポイントの発行方法等について規定しているものの，本件会員資格条項の内容も踏まえれば，本件契約書は，会員資格を有することを前提とした上で，会員に対するサービス内容を規定しているというべきである（本件会員サービス条項）。そうである以上，宿泊ポイントの付与が本件各会員に対するサービス内容の一つであるということは否定できないとしても，このことは，宿泊ポイントの付与と本件金員とが対価関係にあることと何ら矛盾するものではない。


さらに，Ａの会員に対する具体的サービス内容についてみるに，本件契約書の内容（前提事実(3)ア）及び本件各パンフレットの記載（乙２０ないし２２）によれば，本件各会員は，宿泊ポイントの付与を受けて，本件各ホテルの宿泊料金等の支払に使用することができ，未使用の宿泊ポイントを換価することができるほか，無償の会員特典として，①通常の２０％割引の宿泊料金，②駐車料金が無料（本件３次会員を除く。），③チェックアウトが午前１１時，④本件各ホテルの最優先（早期）予約，⑤特別価格での季節の特別料理の提供（本件３次会員を除く。），⑥ウェルカム・モーニングのドリンクサービス（本件２次及び３次会員についてはシルバー会員以上），⑦本件各ホテルの最寄りの駅からの無料送迎（シルバー会員以上），⑧夕食時に特製ワイン等を１本無料サービス（ゴールド会員以上），⑨自宅からの送迎サービス（有料ではあるが，宿泊ポイントの利用が可能。本件４次会員については，プラチナ会員以上）といったサービスを受けることができるものとされていたことが認められる（以下，上記①ないし⑨の特典を併せて「本件その他特典」という。）。しかしながら，前述したとおり，本件各会員が，５年間にわたり宿泊ポイントの付与を受けた上で，宿泊ポイントを本件各ホテルの宿泊代金等として使用したり，未使用の宿泊ポイントを現金に換価したりすることは，これらにより，本件各会員が本件入会時費用を払い込んだことによる経済的利益を取得するものであって，本件入会契約の本質的かつ根幹的な要素であるというべきである。これに対し，本件その他特典は，いずれも本件各会員が現実に宿泊ポイントを使用する際の特典であり，本件各会員以外の一般客との関係においても想定し得るものであることに鑑みれば，いわば付随的なものにすぎない。そうである以上，本件各会員に対する宿泊ポイントの付与等を，本件その他特典と同視して，無償の会員特典の一つにすぎないと評価することはできないというべきである。イ被告は，本件各会員がＡを５年未満で退会した場合には，本件破産会社からその後の各年分の宿泊ポイントを付与されることはなく，付与されなかった宿泊ポイントに応じて本件金員の一部が払い戻されるわけでもないから，実態的にみても，本件金員と宿泊ポイントとの間に直接的な対価関係を認めることはできない旨主張する。なお，本件２次会員については，初年度（入会時）において，本件金員に相当する分だけ増額された宿泊ポイントが現実に付与されることに鑑みれば，被告の上記主張は，特に，第３次及び第４次募集（本件３次及び４次会員については，初年度に本件金員を上回る宿泊ポイントの付与を受けるわけではない。）について問題となるということができる。
そこで検討するに，ある会員制組織が会員から金品を収受した上で会員に対して物品切手等を発行するという場合，物品切手等の発行方法は，当事者の合意に応じて異なり得ると解される。例えば，ある会員制組織が，最初に物品切手等の対価を収受した上で，会員に対して複数年度に分けて物品切手等を発行することとし，さらに，会員が途中で当該組織から脱退した場合には，それ以降に予定されていた物品切手等の発行をしない旨を合意することも可能であるというべきである（なお，同方法は，会員制組織にとってみるならば，会員が物品切手等を使用することによる経費支出を複数年度に分散しながら，会員に対して会員制組織にとどまるインセンティブを付与するという利点があるものと解される。）。そうである以上，本件破産会社が，退会後における宿泊ポイント（未発行分）を払い戻すこと等を予定していなかったからといって，本件金員と宿泊ポイントとの対価関係を否定することはできない。
さらに，Ａに事業としての合理性がないことは前述したとおりであるところ，可能な限り多くの会員から本件入会時費用の払込みを受けながら，経営破綻の時期を先延ばしにしたい本件破産会社としては，会員の途中退会により，本件預託金の返還や宿泊ポイントの清算を巡る経費負担が生じることを可能な限り回避するという目的から，例えば，途中退会した会員に対する預託金の返還額を制限することとし（本件退会条項），退会者に対して未発行の宿泊ポイントを払い戻さないこととしたものと解される。したがって，本件破産会社が退会者に対して未発行の宿泊ポイントを払い戻すことを予定していないことは，本件金員が宿泊ポイントの対価であるとの前記判断を覆すべき事情には当たらないというべきである。ウなお，本件事案の性質に鑑みて若干付言するに，ある会員制組織に入会する際に支払われる「入会金」は，特段の事情がない限り，当該組織の会員資格に伴う種々の利益の供与を受けることを目的として支払われるものであるから，入会金の収受は，消費税法４条１項の定める「資産の譲渡等」に該当するというべきである（消費税法基本通達５－５－５参照）。しかしながら，ある会員制組織に入会しようとする者が，特定のサービスに着目し，同サービスを受けることを目的として入会したからといって，当該会員が支払った入会金と当該サービスとの間に直接の対価関係が認められるわけではなく，また，会員資格に伴うサービスの一つが，経済的利益を供与するもの（物品切手等の付与を含む。）であるからといって，当該サービス（経済的利益）と入会金との間に直接の対価関係が生じるわけではない（入会金は，会員資格の付与，すなわち，会員資格に伴う種々の利益の総体との間において，対価関係にあるというべきである。）。本件において，本件金員と（これと同額の）宿泊ポイントとの間における対価関係が認められるのは，本件金員が（会員資格に伴う種々の利益の総体に対する対価としての）「入会金」であると認めることはできない上，かつ，本件入会契約（本件契約書）について，本件金員（施設使用料）が宿泊ポイントの付与に対する対価として収受されるものであると解釈することができるからであって，単に，宿泊ポイントの付与による経済的利益が明白であり，本件各会員がこれに着目して入会したと評価したことによるものではない。
(6)以上のとおり，本件金員（施設使用料）は，これと同額の宿泊ポイントに対する対価として収受されたものと解することができるところ，宿泊ポイントは，本件カードないし本件チケットに表彰され，本件各会員は，宿泊ポイントと引換えに，本件各ホテルにおける宿泊サービス等を受けることができ，かつ，当該宿泊サービス等を受けたことによって，その対価の支払債務を負担しないものであるから，宿泊ポイントは物品切手等に該当する（消費税法基本通達６－４－４参照）。なお，宿泊ポイントが物品切手等に該当することについては，当事者間に争いがない。


本件金員が物品切手等（宿泊ポイント）の発行に対する対価である以上，その収受は，「資産等の譲渡」（消費税法２条１項８号）には該当しないというべきである（消費税法基本通達６－４－５参照）。なお，消費税法基本通達６－４－５は，その文言上，物品切手等が現実に発行された場合を前提にしているものと解されるところ，本件金員が宿泊ポイントの対価であるとしても，宿泊ポイントが現実に発行されていない部分については，上記基本通達が直接当てはまるわけではない（特に，第３次及び第４次募集においては，本件金員と同額分の宿泊ポイントが初年度〔入会時〕に全て発行されるわけではないため，現実に発行されていない部分が必ず生じることとなる。）。しかしながら，前記検討のとおり，本件破産会社が宿泊ポイントを複数年度に分けて発行するからといって，既に収受した本件金員が宿泊ポイント（少なくとも本件金員と同額分）に対する対価であることに変わりはない。そして，物品切手等の発行に係る金品の収受が不課税取引とされている趣旨は，物品切手等を発行する行為が，物品切手等に表彰される権利を発生させるものであり，自己の有する資産を譲渡するものではないからであると解されることに鑑みれば，本件金員について現実に宿泊ポイントが発行されていない部分があることは，本件金員の収受が資産の譲渡等に該当しないとの上記結論を左右するものではない。２本件各更正処分及び本件各賦課決定処分の適法性について
(1)本件各更正処分
前記検討によれば，本件金員の収受は「資産の譲渡等」（消費税法２条１項８号）には該当せず，これに基づいて，本件各課税期間に係る原告の消費税等を計算した結果は，別表７ないし９の各「(2)原告の主張」欄記載のとおりである。なお   ，被告   は，原   告の主   張を前   提とし   た場合   における，消費税等の還付すべき税額等の計算関係について，特段争わないものとしている（前提事実(7)オ）。
したがって，消費税の還付すべき税額及び地方消費税の還付すべき譲渡割額は，以下のアないしウのとおりとなり，本件各更正処分のうち，これらを下回る部分は違法である。
ア平成２０年９月課税期間
消費税   の還付   すべき   税額      ５１０８万６５２２円地方消費税の還付すべき譲渡割額      １２７７万１６３０円
イ平成２１年９月課税期間
消費税   の還付   すべき   税額      ４４９９万００５９円地方消費税の還付すべき譲渡割額      １１２４万７５１４円
ウ平成２２年６月課税期間
消費税   の還付   すべき   税額        ８２０万９５２７円地方消費税の還付すべき譲渡割額        ２０５万２３８１円
(2)本件各賦課決定処分
本件各更正処分のうち，前記(1)アないしウを下回る部分は   違法であり取り消されるべきところ，原告が新たに納付すべき税額は，別表１０ないし１２の各「(2)原告の主張」欄（①   ）記載のとおりである。そして，平成２０年９月課税期間及び平成２１年９月課税期間に係る過少申告加算税については，新たに納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに，本件各更正処分前における税額の計算の基礎とされていなかったことについて「正当   な理由   がある   と認め   られる   ものが   ある場   合」に   該当す   る事実（通則法６５条４項）があり，過少申告加算税の計算において控除すべき金額が，別表１０及び１１の各「加算税対象外税額」欄（②）記載の金額であることについては，当事者間に争いがない（前提事実(7)エ(イ)）。他方において，平成２２年６月課税期間に係る過少申告加算税については，税額の計算の基礎とされなかったことについて通則法６５条４項に規定する正当な理由があると認められるものがあるとは認められず，これらに基づき本件各課税期間に係る過少申告加算税を計算した結果は，別表１０ないし１２の各「(2)原告の主張」欄（⑥）記載のとおりである。したがって，本件破産会社に課せられるべき過少申告加算税の額は，以下のアないしウのとおりとなり，本件各賦課決定処分のうち，これらを上回る部分は違法である。
ア平成２０年９月課税期間      ２７４万１０００円イ平成２１年９月課税期間      ２２４万４５００円ウ平成２２年６月課税期間       １８万３５００円
第５結論
よって，本件各更正処分等の取消しを求める原告の請求はいずれも理由があるからこれを認容し，訴訟費用の負担について行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条を適用して，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第２部
裁判官     村田一広
裁判官     不破大輔
裁判長裁判官川神裕は，転補につき，署名押印することができない。
裁判官     村田一広
（別紙）
関係法令等の定め
第１消費税法等
１消費税法（平成23年6月30日法律第82号による改正前のもの）の定め(1)消費税法４条１項は，国内において事業者が行った「資産の譲渡等」には，同法により，消費税を課する旨規定しており，同法５条１項は，事業者は，国内において行った「課税資産の譲渡等」につき，同法により，消費税を納める義務がある旨規定している。
(2)消費税法にいう「課税資産の譲渡等」とは，「資産の譲渡等」のうち，同法６条１項の規定により消費税を課さないこととされる同法別表第１に掲げるもの以外のものをいい（同法２条１項９号），「資産の譲渡等」とは，事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう（同項８号）ものとされている。
(3)消費税法別表第１第４号ハは，同法６条１項の規定により消費税を課さないこととされるものとして，「物品切手（商品券その他名称のいかんを問わず，物品の給付請求権を表彰する証書をいい，郵便切手類に該当するものを除く。）その他これに類するものとして政令で定めるもの」（以下「物品切手等」という。）の譲渡を掲げている。
(4)ア消費税法２８条１項本文は，「課税資産の譲渡等に係る消費税の課税標準は，課税資産の譲渡等の対価の額（対価として収受し，又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし，課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を含まないものとする。（…中略…））とする。」と規定している。


イ消費税法３０条１項は，事業者が，国内において行う課税仕入れについては，当該課税仕入れを行った日の属する課税期間の同法４５条１項２号（課税資産の譲渡等についての確定申告）に掲げる課税標準額に対する消費税額から，当該課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額の合計額を控除する旨規定している。また，同条２項は，同条１項の場合において，同項に規定する課税期間における課税売上割合が１００分の９５に満たないときは，同項の規定により控除する課税仕入れに係る消費税額は，同項の規定にかかわらず，当該課税期間中に国内において行った課税仕入れにつき，①課税資産の譲渡等にのみ要するもの，②課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等（その他の資産の譲渡等）にのみ要するもの及び③課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものにその区分が明らかにされている場合は，課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れの税額に，課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要する課税仕入れの税額に課税売上割合を乗じて計算した金額を加算する方法により計算した金額とする旨規定している。
２消費税法施行令（平成22年3月31日政令第54号による改正前のもの）の定め消費税法施行令１１条は，消費税法別表第１第４号ハ（前記１(3)）を受けて，物品切手に類するものとして，役務の提供又は物品の貸付けに係る請求権を表彰する証書とする旨を規定している。
第２国税通則法
国税通則法（以下「通則法」という。）６５条１項は，期限内申告書の提出がされた場合において，修正申告書の提出又は更正があったときは，その更正等に基づき通則法３５条２項の規定により納付すべき税額に１００分の１０の割合を   乗じて   計算し   た金額   に相当   する過   少申告   加算税   を課す   る旨を   定めて   おり，さらに，同法６５条２項は，更正等により納付すべき税額が期限内申告額と５０万円とのいずれか多い金額を超えるときは，当該超える部分に相当する税額に１００分の５の割合を乗じて計算した金額を加算する旨を定めている。通則法６５条４項は，同条１項又は２項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその修正申告又は更正前の税額（還付金の額に相当する税額を含む。）の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合には，これらの項に規定する納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して，これらの項の規定を適用する旨を定めている。第３消費税法基本通達(平成22年4月1日付課消1-9による改正前のもの)の定め国税庁長官は，消費税法に関し，以下の１ないし３の消費税法基本通達を発出している。
１消費税法基本通達５－５－５（ゴルフクラブ等の入会金）ゴルフクラブ，宿泊施設その他レジャー施設の利用又は一定の割引率で商品等を販売するなど会員に対する役務の提供を目的とする事業者が会員等の資格を付与することと引換えに収受する入会金（返還しないものに限る。）は，資産の譲渡等の対価に該当することに留意する。
２消費税法基本通達６－４－４（物品切手等に該当するかどうかの判定）法別表第１第４号ハ《物品切手等の譲渡》に規定する「物品切手等」とは，次のいずれにも該当する証書をいうものとして取り扱う。(1)当該証書と引換えに一定の物品の給付若しくは貸付け又は特定の役務の提供を約するものであること。
(2)給付請求権利者が当該証書と引換えに一定の物品の給付若しくは貸付け又は特定の役務の提供を受けたことによって，その対価の全部又は一部の支払債務を負担しないものであること。
（注）いわゆるプリペイドカードは，物品切手等に該当する。３消費税法基本通達６－４－５（物品切手等の発行）事業者が，法別表第１第４号ハ《物品切手等の譲渡》に規定する物品切手等を発行し，交付した場合において，その交付に係る相手先から収受する金品は，資産の譲渡等の対価に該当しない。
以上
（別紙）
課税処分の根拠及び適法性（被告の主張）
第１各更正処分の根拠及び適法性について
処分行政庁が原告に対し，①平成２３年３月２８日付けで行った平成２０年９月課税期間の消費税等に係る更正処分（ただし，平成２３年７月５日付け異議決定及び平成２５年７月３０日付け更正処分により減額された後のもの。以下「平成２０年９月課税期間更正処分」という。），②平成２３年３月２８日付けで行った平成２１年９月課税期間の消費税等に係る更正処分（ただし，平成２３年７月５日付け異議決定及び平成２５年７月３０日付け更正処分により減額された後のもの。以下「平成２１年９月課税期間更正処分」という。）及び③平成２３年５月３１日付けで行った平成２２年６月課税期間の消費税等に係る更正処分（ただし，平成２３年７月８日付け更正処分により減額された後のもの。以下「平成２２年６月課税期間更正処分」といい，平成２０年９月課税期間更正処分及び平成２１年９月課税期間更正処分と併せて「本件各更正処分」という。）の根拠及び適法性は，以下のとおりである。
１平成２０年９月課税期間更正処分について
(1)平成２０年９月課税期間更正処分の根拠
被告が，本件訴訟において主張する原告の平成２０年９月課税期間の消費税等に係る課税標準額及び納付すべき税額は，別表７「(1)被告の主張」欄記載のとおりであり，各項目の金額は次に述べるとおりである。ア課税標準額（別表７(1)①欄）           ９億１８３９万２０００円上記金額は，次の(ア)の金額から(イ)の金額を控除した金額（ただし，通則法１１８条１項の規定に基づき１０００円未満の端数金額を切り捨てた後のもの。以下同じ。）である。
(ア)修正申告における課税標準額（別表７(1)②欄）
９億２２４５万７５１８円
上記金額は，平成２０年９月課税期間消費税等修正申告書（乙２）付表２「１」欄に課税売上額として記載された金額９億２１８３万８４７１円に，同申告書「５」欄「返還等対価に係る税額」欄に記載された２万４７６１円（下記エ）に係る売上戻り高６５万円の課税標準額に相当する６１万９０４７円を加算した金額である。
(イ)課税標準額から減算すべき額（別表７(1)③欄）
４０６万４９５３円


上記金額は，原告が，国税及び都税等の還付金を課税売上げとした金額５４万０６６７円及び課税取引の対象としていた解約手数料３５２万４２８６円の合計額であり，資産の譲渡等の対価の額に該当しないから，消費税の課税標準額に算入しない金額である。
イ課税標準額に対する消費税額（別表７(1)④欄）
３６７３万５６８０円
上記金額は，消費税法２９条の規定により，上記アの金額に税率１００分の４を乗じて算出した金額である。
ウ控除対象仕入税額（別表７(1)⑤欄）        ８１４１万２５１３円上記金額は，消費税法３０条２項に規定する課税売上割合（同条６項）が１００分の９５に満たないときにおいて控除する課税仕入れ等の税額の合計額（後記(エ)の金額）に課税売上割合を乗じて計算した金額である。(ア)課税売上割合（別表７(1)⑨欄）     ８９．８０８９２１７３９％上記割合は，消費税法３０条６項に規定する割合で，次のａの金額をａ及びｂの合計額で除した割合である。
ａ課税売上額（別表７(1)⑥欄）       ９億１７７７万３５１８円上記金額は，上記ア(ア)の金額から上記ア(イ)の金額を控除した金額から返還等対価に係る額６１万９０４７円を控除した金額である。ｂ修正申告における非課税売上額（別表７(1)⑦欄）
１億０４１４万４４６１円
上記金額は，平成２０年９月課税期間消費税等修正申告書の付表２「６」欄に非課税売上額として記載された金額と同額である。(イ)修正申告における課税仕入れに係る支払対価の額（別表７   (1)⑩欄）
３９億２６３６万９８２２円
上記金額は，平成２０年９月課税期間消費税等修正申告書の付表２「８」欄に課税仕入れに係る支払対価の額として記載された金額と同額である。
(ウ)課税仕入れに係る支払対価の額から減算すべき額（別表７   (1)⑪欄）
１５億４６７８万６０８７円
上記金額は，次のａ及びｂの金額を合計した金額である。ａ資産の譲渡等の対価に該当しない金額    ９億２５３６万８２９４円上記金額は，破産者と本件各運営会社との間で精算された金額（本件宿泊ポイント精算金額）であり，資産の譲渡等の対価には該当しないため，課税仕入れに算入しない金額である。
ｂ非課税取引に係る金額           ６億２１４１万７７９３円上記金額は，破産者が本件各会員に対して支払った本件未使用ポイント買取金額であり，物品切手等の譲受けに当たることから非課税取引として，資産の譲渡等のうち消費税を課さないこととされる金額である。
(エ)課税仕入れに係る消費税額（別表７(1)⑫欄）
９０６５万０８０８円
上記金額は，上記(イ)の金額から(ウ)の金額を控除した金額に１０５分の４を乗じた金額である。
エ返還等対価に係る税額（別表７(1)⑬欄）         ２万４７６１円上記金額は，売上戻り高６５万円に対する税額であり，平成２０年９月課税期間消費税等修正申告書「５」欄に記載された金額と同額である。オ差引税額（別表７(1)⑭欄）             ▲４４７０万１５９４円上記金額は，上記イの金額から上記ウ及びエの金額を控除した金額である。
カ地方消費税の課税標準額（別表７(1)⑮欄）    ▲４４７０万１５９４円上記金額は，上記オの金額であり，地方税法７２条の７７第２号及び７２条の８２の規定に基づく地方消費税の課税標準額である。キ譲渡割額（別表７(1)⑯欄）             ▲１１１７万５３９８円上記金額は，地方税法７２条の８３の規定に基づき，上記カの金額に税率１００分の２５を乗じて算出した金額である。
ク消費税及び地方消費税の合計還付税額（別表７(1)⑰欄）
▲５５８７万６９９２円
上記金額は，上記オの金額と上記キの金額の合計額である。
(2)平成２０年９月課税期間更正処分の適法性
被告が本件訴訟において主張する原告の平成２０年９月課税期間における納付すべき消費税額及び地方消費税の譲渡割額は，上記(1)で述べたとおりであり，平成２０年９月課税期間更正処分における原告の納付すべき消費税額及び地方消費税の譲渡割額といずれも同額であるから，平成２０年９月課税期間更正処分は適法である。
２平成２１年９月課税期間更正処分について
(1)平成２１年９月課税期間更正処分の根拠
被告が，本件訴訟において主張する原告の平成２１年９月課税期間の消費税等に係る課税標準額及び納付すべき税額は，別表８「(1)被告の主張」欄記載のとおりであり，各項目の金額は次に述べるとおりである。ア課税標準額（別表８(1)①欄）           ９億３４５６万９０００円上記金額は，次の(ア)の金額から(イ)の金額を控除した金額である。(ア)修正申告における課税標準額（別表８(1)②欄）
１０億９５８５万６０７０円
上記金額は，平成２１年９月課税期間消費税等修正申告書（乙３）の付表２(1)欄に課税売上額として記載された金額と同額である。(イ)課税標準額から減算すべき額（別表８(1)③欄）
１億６１２８万６７６３円
上記金額は，原告が，国税及び都税等の還付金，保険解約金を課税売上げとした金額１億４１１２万５９１１円及び土地譲渡益を課税売上げとした金額３８万０９５２円並びに課税取引の対象としていた解約手数料１９７７万９９００円の合計額であり，資産の譲渡等の対価の額に該当しないから，消費税の課税標準額に算入しない金額である。イ課税標準額に対する消費税額（別表８(1)④欄）３７３８万２７６０円上記金額は，消費税法２９条の規定により，上記アの金額に税率１００分の４を乗じて算出した金額である。


ウ控除対象仕入税額（別表８(1)⑤欄）        ７１５４万４０７７円上記金額は，消費税法３０条２項に規定する課税売上割合（同条６項）が１００分の９５に満たないときにおいて控除する課税仕入れ等の税額の合計額（後記(エ)の金額）に課税売上割合を乗じて計算した金額である。(ア)課税売上割合（別表８(1)⑨欄）     ８８．２５６４７７１７８％上記割合は，消費税法３０条６項に規定する割合で，次のａの金額をａ，ｂ及びｃの合計額で除した割合である。
ａ課税売上額（別表８(1)⑥欄）         ９億３４５６万９３０７円上記金額は，上記ア(ア)の金額から上記(イ)の金額を控除した金額である。
ｂ修正申告における非課税売上額（別表８(1)⑦欄）
１億１７８５万５０２０円
上記金額は，平成２１年９月課税期間消費税等修正申告書の付表２(6)欄に非課税売上額として記載された金額と同額である。ｃ非課税売上額に加算すべき額（別表８(1)⑧欄）       ６５０万円上記金額は，伊東の土地売却額であり，資産の譲渡等のうち，消費税を課さないこととされる金額である。
(イ)修正申告における課税仕入れに係る支払対価の額（別表８(1)⑩欄）
４３億４６９４万９９９６円
上記金額は，平成２１年９月課税期間消費税等修正申告書の付表２⑻欄に課税仕入れに係る支払対価の額として記載された金額と同額である。(ウ)課税仕入れに係る支払対価の額から減算すべき額（別表８(1)⑪欄）
２２億１９０２万４５４４円
上記金額は，次のａ及びｂの金額を合計した金額である。
ａ資産の譲渡等の対価に該当しない金額
１４億１２４３万５３９６円
上記金額は，破産者と本件各運営会社との間で精算された金額（本件宿泊ポイント精算金額）であり，資産の譲渡等の対価には該当しないため，課税仕入れに算入しない金額である。
ｂ非課税取引に係る金額           ８億０６５８万９１４８円上記金額は，破産者が本件各会員に対して支払った本件未使用ポイント買取金額であり，物品切手等の譲受けに当たることから非課税取引として，資産の譲渡等のうち消費税を課さないこととされる金額である。
(エ)課税仕入れに係る消費税額（別表８(1)⑫欄）
８１０６万３８２６円
上記金額は，上記(イ)の金額から(ウ)の金額を控除した金額に１０５分の４を乗じた金額である。
エ差引税額（別表８(1)⑭欄）             ▲３４１６万１３１７円上記金額は，上記イの金額から上記ウの金額を控除した金額である。オ地方消費税の課税標準額（別表８(1)⑮欄）    ▲３４１６万１３１７円上記金額は，上記エの金額であり，地方税法７２条の７７第２号及び７２条の８２の規定に基づく地方消費税の課税標準額である。カ譲渡割額（別表８(1)⑯欄）             ▲８５４万０３２９円上記金額は，地方税法７２条の８３の規定に基づき，上記オの金額に税率１００分の２５を乗じて算出した金額である。
キ消費税及び地方消費税の合計還付税額（別表８(1)⑰欄）
▲４２７０万１６４６円
上記金額は，上記エの金額と上記カの金額の合計額である。
(2)平成２１年９月課税期間更正処分の適法性
被告が本件訴訟において主張する原告の平成２１年９月課税期間における納付すべき消費税額及び地方消費税の譲渡割額は，上記(1)で述べたとおりであり，平成２１年９月課税期間更正処分における原告の納付すべき消費税額及び地方消費税の譲渡割額といずれも同額であるから，平成２１年９月課税期間更正処分はいずれも適法である。
３平成２２年６月課税期間更正処分について
(1)平成２２年６月課税期間更正処分の適法性
被告が，本件訴訟において主張する原告の平成２２年６月課税期間の消費税等に係る課税標準額及び納付すべき税額は，別表９「(1)被告の主張」欄記載のとおりであり，各項目の金額は次に述べるとおりである。ア課税標準額（別表９(1)①欄）          ４億２７４１万４０００円上記金額は，次の(ア)の金額に(イ)の金額を加算した金額である。(ア)確定申告における課税標準額（別表９(1)②欄）
１億６９６４万２６６４円
上記金額は，平成２２年６月課税期間消費税等確定申告書（乙４）の付表２①欄に課税売上額として記載された金額と同額である。(イ)課税標準額に加算すべき額（別表９(1)③欄）
２億５７７７万２１９５円
上記金額は，会員としての資格を付与することと引換えに受領する施設利用料であり，資産の譲渡等の対価に該当するため，課税標準額になる金額である。
イ課税標準額に対する消費税額（別表９(1)④欄）   １７０９万６５６０円上記金額は，消費税法２９条の規定により，上記アの金額に税率１００分の４を乗じて算出した金額である。
ウ控除対象仕入税額（別表９(1)⑤欄）         １７６２万５３２７円上記金額は，次の(ア)の金額に(イ)の金額を加算した金額に１０５分の４を乗じた金額である。
(ア)確定申告における課税仕入れに係る支払対価の額（別表９(1)⑩欄）
４億２２８８万９１６１円
上記金額は，平成２２年６月課税期間消費税等確定申告書付表２⑧欄に課税仕入れに係る支払対価の額として記載された金額である。(イ)課税仕入れに係る支払対価の額に加算すべき額（別表９(1)⑪欄）
３９７７万５６７３円
上記金額は，課税仕入れに係る支払対価の額としていなかった未払家賃であり，課税仕入れに該当する金額である。


エ差引税額（別表９(1)⑭欄）               ▲５２万８７６７円上記金額は，上記イの金額から上記ウの金額を控除した金額である。オ地方消費税の課税標準額（別表９(1)⑮欄）       ▲５２万８７６７円上記金額は，上記エの金額であり，地方税法７２条の７７第２号及び７２条の８２の規定に基づく地方消費税の課税標準額である。カ譲渡割額（別表９(1)⑯欄）               ▲１３万２１９１円上記金額は，地方税法７２条の８３の規定に基づき，上記オの金額に税率１００分の２５を乗じて算出した金額である。
キ消費税及び地方消費税の合計還付税額（別表９(1)⑰欄）
▲６６万０９５８円
上記金額は，上記エの金額と上記カの金額の合計額である。
(2)平成２２年６月課税期間更正処分の適法性
被告が本件訴訟において主張する原告の平成２２年６月課税期間における納付すべき消費税額及び地方消費税の譲渡割額は，上記(1)で述べたとおりであり，平成２２年６月課税期間更正処分における原告の納付すべき消費税額及び地方消費税の譲渡割額といずれも同額であるから，平成２２年６月課税期間更正処分はいずれも適法である。
第２過少申告加算税賦課決定処分の根拠及び適法性処分行政庁が原告に対し，①平成２３年３月２８日付けで行った平成２０年９月課税期間の消費税等に係る過少申告加算税の賦課決定処分（ただし，平成２３年７月５日付け異議決定及び平成２５年７月３０日付け過少申告加算税の変更賦課決定処分により変更された後のもの。以下「平成２０年９月課税期間賦課決定処分」という。），②平成２３年３月２８日付けで行った平成２１年９月課税期間の消費税等に係る過少申告加算税の賦課決定処分（ただし，平成２３年７月５日付け異議決定及び平成２５年７月３０日付け過少申告加算税の変更賦課決定処分により変更された後のもの。以下「平成２１年９月課税期間賦課決定処分」という。）及び③平成２３年５月３１日付けで行った平成２２年６月課税期間の消費税等に係る過少申告加算税の賦課決定処分（ただし，平成２３年７月８日付け過少申告加算税の変更賦課決定処分により変更された後のもの。以下「平成２２年６月課税期間賦課決定処分」といい，平成２０年９月課税期間賦課決定処分及び平成２１年９月課税期間賦課決定処分と併せて「本件各賦課決定処分」という。）の根拠及び適法性は，以下のとおりである。
１本件各賦課決定処分の根拠
期限内申告書の提出があった場合において，更正等がされ，当初の申告税額が結果的に過少となったときには，その更正等により納付すべき税額（地方税法附則９条の９に基づき消費税額及び譲渡割額を合算した税額。以下同じ。）に１００分の１０の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課することとされており（通則法６５条１項），さらに，更正等により納付すべき税額が期限内申告税額と５０万円のいずれか多い金額を超えるときは，当該超える部分に相当する税額に１００分の５の割合を乗じて計算した金額を加算するとされている（通則法６５条２項）。
前記第１のとおり，本件各更正処分はいずれも適法であるところ，本件各更正処分により新たに納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうち，本件各更正処分前における税額の計算の基礎とされていなかったことについて，一部（下記(1)ないし(3)において示す。）を除き，通則法６５条４項にいう正当な理由があるとは認められない。
したがって，原告の本件各課税期間の消費税等に係る過少申告加算税の額は，それぞれ別表１０ないし１２「過少申告加算税の明細」（平成２０年９月課税期間ないし平成２２年６月課税期間）の各「(1)被告の主張」欄記載のとおりであり，各項目の金額は次に述べるとおりである。
(1)平成２０年９月課税期間賦課決定処分
平成２０年９月課税期間更正処分に基づき新たに納付すべき税額６６０２万２２００円（別表１０(1)①欄）から，前記第１の１(1)ウ(ウ)の課税仕入れに係る支払対価の額から減算すべき額のうち通則法６５条４項に該当する加算税対象外税額３９５９万２１００円（別表１０(1)②欄）を控除した金額２６４３万円（ただし，通則法１１８条３項の規定に基づき１万円未満の端数の金額を切り捨てた後のもの。以下同じ。）を基礎として，これに１００分の１０の割合を乗じて算出した金額２６４万３０００円（別表１０(1)⑤欄）と，平成２０年９月課税期間更正処分に基づき新たに納付すべき税額から加算税対象外税額を控除した金額２６４３万０１００円のうち５０万円を超える部分に相当する税額である２５９３万円に１００分の５の割合を乗じて算出した金額１２９万６５００円（別表１０(1)④欄）との合計額３９３万９５００円（別表１０(1)⑥欄）である。
(2)平成２１年９月課税期間賦課決定処分
平成２１年９月課税期間更正処分に基づき新たに納付すべき税額８９４０万３０００円（別表１１(1)①欄）から，前記第１の２(1)ウ(ウ)の課税仕入れに係る支払対価の額から減算すべき額のうち通則法６５条４項に該当する加算税対象外税額６０７２万７７００円（別表１１(1)②欄）を控除した金額２８６７万円を基礎として，これに１００分の１０の割合を乗じて算出した金額２８６万７０００円（別表１１(1)⑤欄）と，平成２１年９月課税期間更正処分に基づき新たに納付すべき税額から加算税対象外税額（別表１１(1)②欄）を控除した金額２８６７万５３００円のうち５０万円を超える部分に相当する税額である２８１７万円に１００分の５の割合を乗じて算出した金額１４０万８５００円（別表１１(1)④欄）との合計額４２７万５５００円（別表１１(1)⑥欄）である。
(3)平成２２年６月課税期間賦課決定処分


平成２２年６月課税期間更正処分に基づき新たに納付すべき税額１０９９万円（別表１２(1)①欄）を基礎として，これに１００分の１０の割合を乗じて算出した金額１０９万９０００円（別表１２(1)⑤欄）と，平成２２年６月課税期間更正処分に基づき新たに納付すべき税額１０９９万円のうち５０万円を超える部分に相当する税額である１０４９万円に１００分の５の割合を乗じて算出した金額５２万４５００円（別表１２(1)④欄）との合計額１６２万３５００円（別表１２(1)⑥欄）である。
２本件各賦課決定処分の適法性
被告が本件訴訟において主張する原告の本件各課税期間の消費税等の過少申告加算税の額は，上記１で述べたとおりであり，本件各賦課決定処分における過少申告算税の額は，いずれも同額であるから，本件各賦課決定処分はいずれも適法である。
以上
別表１ホテル一覧
号名称   所在地所有者    運営者
1Ｊホテル    三重県志摩市α×-1本件破産会社    Ｅ2Ｋホテル    静岡県熱海市β×-10本件破産会社    Ｅ3Ｌホテル    福井県あらわ市γ×-10本件破産会社    Ｅ4Ｍホテル    神奈川県足柄下郡δ×-6本件破産会社    Ｅ5Ｎホテル    静岡県田方郡ε×-11本件破産会社    Ｅ6Ｏホテル    山梨県南巨摩郡ζ×-3本件破産会社    Ｅ7Ｐホテル    新潟県妙高市η×-21本件破産会社    Ｅ8Ｑホテル    静岡県伊東市θ×-5本件破産会社    Ｆ9Ｒホテル    静岡県熱海市ι×-29㈲Ｓ    Ｄ
10Ｔ    兵庫県赤穂市λ×Ｕ㈱    Ｅ
11Ｖホテル    静岡県賀茂郡μ×-42㈱Ｗ    Ｅ別表３平成１９年９月課税期間に係る更正処分等の経緯（参考）
（単位：円）
区分    年月    日課税標準額    税額
（納付すべき消
費税額）過少申告
加算税   （納付すべき地
方消費税額）
確定申告平成   19年   11月   25日   714,415,000   1,200,300   960,300－
（期限内）          240,000
更正処分平成   20年   ３月31   日724,221,000     △65,753,113   △52,602,491   －（減額）                      △13,150,622再更正処分平成   23年   ３月28   日724,221,000     △37,459,508   △29,967,607   －（増額）                      △7,491,901異議申立平成   23年   ５月10   日120,144,000     △67,663,358   △54,130,687   －
△13,532,671
異議決定平成   23年   ７月５日    708,459,000   △38,247,608   △30,598,087   －
△7,649,521
審査請求平成   23年   ７月29   日120,827,000     △65,753,113   △52,602,491   －
（訂正後）△   13,150,622
審査裁決平成   24年   ７月20   日（    棄   却）再更正処分平成   25年   ９月４日    724,221,000   △65,753,113   △52,602,491   －の全部取消し                      △13,150,622別表４平成２０年９月課税期間に係る更正処分等の経緯
（単位：円）
区分    年月    日課税標準額    税額
（納付すべき消
費税額）過少申告
加算税   （納付すべき地
方消費税額）
確定申告平成   20年   11月   28日   922,457,000   △134,890,053   △107,912,043   －（期限内）          △26,978,010修正申告平成   21年   ３月16   日922,457,000     △121,899,326   △97,519,461   －
△24,379,865
更正処分平成   23年   ３月28   日921,916,000     △54,146,343   △43,317,075   4,199,000（増額）                      △10,829,268異議申立平成   23年   ５月10   日192,461,000     △62,783,378   △50,226,703   －
△12,556,675
異議決定平成   23年   ７月５日    918,392,000   △54,283,476   △43,426,781   4,178,000
△10,856,695
審査請求平成   23年   ７月29   日191,920,000     △62,707,957   △50,166,366   －
△12,541,591
審査裁決平成   24年   ７月20   日（    棄   却）再更正処分平成   25年   ７月30   日918,392,000     △55,876,992△   44,701,5943,939,500（減額）                      △11,175,398別表５平成２１年９月課税期間に係る更正処分等の経緯
（単位：円）
区分    年月    日課税標準額    税額
（納付すべき消
費税額）過少申告
加算税   （納付すべき地
方消費税額）
確定申告平成   21年   11月   30日   1,095,856,000   △143,717,026   △114,973,621   －（期限内）          △28,743,405修正申告平成   22年   ３月16   日1,095,856,000     △132,104,722   △105,683,778   －


△26,420,944
更正処分平成   23年   ３月28   日954,349,000     △41,816,992   △33,453,594   4,592,000（増額）                      △8,363,398異議申立平成   23年   ５月10   日282,647,000     △56,147,876   △44,918,301   －
△11,229,575
異議決定平成   23年   ７月５日    934,569,000   △42,588,068   △34,070,455   4,292,000
△8,517,613
審査請求平成   23年   ７月29   日282,658,000     △56,147,876   △44,918,301   －（訂正後）                      △11,229,575審査裁決平成   24年   ７月20   日（    棄   却）再更正処分平成   25年   ７月30   日934,569,000     △42,701,646   △34,161,317   4,275,500（減額）                      △8,540,329別表６平成２２年６月課税期間に係る更正処分等の経緯
（単位：円）
区分    年月    日課税標準額    税額
（納付すべき消
費税額）過少申告
加算税   （納付すべき地
方消費税額）
確定申告平成   22年   ８月10   日169,642,000     △11,655,478   △9,324,383   －（期限内）          △2,331,095更正処分平成   23年   ５月31   日437,081,000     △177,608   △142,087   1,695,500（増額）                      △35,521再更正処分平成   23年   ７月８日    427,414,000   △660,958   △528,767   1,623,500（減額）                      △132,191異議申立平成   23年   ７月15   日169,642,000     △11,655,478   △9,324,383   －
△2,331,095
異議決定平成   23年   10月   ７日（    棄   却）審査請求平成   23年   10月   14日   235,395,000   △10,261,908   △8,209,527   －（訂正後）                      △2,052,381審査裁決平成   24年   ７月20   日（    棄   却）別表１０過少申告加算税の明細（平成２０年９月課税期間）
（単位：円）
区分
課税期間
(1)被告の主張    (2)原告の主張
納付すべき税額①    66,022,20058,041,100加算税対象外税額②    39,592,10039,592,100期限内申告の税額と50万円とのうち多い金額    ③500,000    500,000（①－②－③１万円未満切捨て）×５％    ④1,296,500    897,000（①－②１万円未満切捨て）×10％    ⑤2,643,000    1,844,000過少申告加算税の額（④＋⑤）⑥    3,939,5002,741,000別表１１過少申告加算税の明細（平成２１年９月課税期間）
（単位：円）
区分
課税期間
(1)被告の主張    (2)原告の主張
納付すべき税額①    89,403,00075,867,100加算税対象外税額②    60,727,70060,727,700期限内申告の税額と50万円とのうち多い金額    ③500,000    500,000（①－②－③１万円未満切捨て）×５％    ④1,408,500    731,500（①－②１万円未満切捨て）×10％    ⑤2,867,000    1,513,000過少申告加算税の額（④＋⑤）⑥    4,275,5002,244,500別表１２過少申告加算税の明細（平成２２年６月課税期間）
（単位：円）
区分
課税期間
(1)被告の主張    (2)原告の主張
納付すべき税額①    10,994,5001,393,500
加算税対象外税額②


平成２７年３月２４日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２６年（ワ）第１９４４７号特許権侵害差止等請求権不存在確認等請求事件
口頭弁論終結日平成２７年３月５日
判                  決
東京都新宿区＜以下略＞
原              告        株式会   社ＣＦ   ＴＥＣ同訴訟代理人弁護士        古    田    利      雄
鈴    木      理      晶
東京都千代田区＜以下略＞
被              告        特定非営利活動法人日本ビ
デオアルバム協会
同訴訟代理人弁護士        草    場    理津    子同補佐   人弁理   士                          野      田              茂
伊    東              啓
主                  文
１被告が，原告に対し，特許第４７４３８２９
号の特許権に基づき，別紙技術目録記載のコピ
ーガード済み光記録媒体を生産し，譲渡する行
為を差し止める権利を有しないことを確認する。
２被告が，原告に対し，特許第４７４３８２９
号の特許権に基づき，別紙物件目録記載１の光
記録媒体を販売する行為及び同２のソフトウェ
アを利用許諾する行為を差し止める権利を有し
ないことを確認する。
３被告は，原告が別紙技術目録記載のコピーガ
ード済み光記録媒体を製造し，頒布する行為，
別紙物件目録記載１の光記録媒体を第三者に販
売する行為及び同２のソフトウェアを利用許諾
する行為が特許第４７４３８２９号の特許権を
侵害する旨を第三者に告知してはならない。
４訴訟費用は被告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
主文同旨
第２事案の概要
本件は，原告が，発明の名称を「記録媒体」とする特許権（以下「本件特許権」という。）の特許権者である被告に対し，(1)別紙技術目録記載のコピーガード済み光記録媒体の生産譲渡行為並びに上記光記録媒体を製造するための別紙物件目録記載１のコピーガード専用光記録媒体の販売行為及び同２のコピーガード用マスター作成ソフトウェアの利用許諾行為が本件特許権の侵害に当たらないと主張して，被告が原告に対し上記各行為の差止請求権を有しないことの確認を，(2)被告が第三者に対して原告が本件特許権を侵害している旨を告知する行為が不正競争防止法２条１項１４号に該当すると主張して，同行為の差止めを求める訴訟である。
１前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）
(1)原告は，ソフトウェアの開発，輸出入及び販売等を業とする株式会社である。被告は，ＤＶＤ－Ｒコピーガードシステムの販売，ビデオアルバムの制作等を行う特定非営利活動法人である。
(2)被告は，次のとおりの本件特許権を有している（以下，その特許を「本件特許」と，特許出願の願書に添付された明細書及び図面を「本件明細書」という。）。
特許番   号            特許第４７４３８２９号
発明の名称記録媒体
優先日            平成１６年７月５日
出願日            平成１６年１０月２９日登録日            平成２３年５月２０日(3)本件特許権の特許請求の範囲請求項１の記載は次のとおりであり，請求項２～４は請求項１の従属項である（以下，請求項１～４の発明を併せて「本件各発明」という。）。
「ディスク状基材の記録面にデジタルデータが記録された記録媒体であって，少なくとも１つのプログラムファイル内に，デジタルデータが記録された記録領域と共にデータの複製が不可能な読取不可領域が設けられ，前記読取不可領域を回避して前記記録領域に記録されたデジタルデータを再生するための再生制御用のデジタルデータが記録された再生用のプログラムファイルを備え，前記記録領域には，前記デジタルデータとして所定長さを有する記録ピットが所定間隔で配列され，前記読取不可領域には，認識不可能なデータとして，当該記録媒体が保有する誤り訂正プログラムが作動する範囲以上の長さを有するピットが配置されている部分を有し，前記記録領域に設けられた記録ピットおよび前記読取不可領域に設けられたピットは，前記記録面に設けられた反射率を変化させた部分によって構成されていることを特徴とする記録媒体。」
(4)請求項１の発明を構成要件に分説すると，以下のとおりとなる（以下，各構成要件を「構成要件Ａ」などという。）。
Ａディスク状基材の記録面にデジタルデータが記録された記録媒体であっ
て，
Ｂ少なくとも１つのプログラムファイル内に，デジタルデータが記録された記録領域と共にデータの複製が不可能な読取不可領域が設けられ，Ｃ前記読取不可領域を回避して前記記録領域に記録されたデジタルデータを再生するための再生制御用のデジタルデータが記録された再生用のプロ
グラムファイルを備え，
Ｄ前記記録領域には，前記デジタルデータとして所定長さを有する記録ピ
ットが所定間隔で配列され，
Ｅ前記読取不可領域には，認識不可能なデータとして，当該記録媒体が保有する誤り訂正プログラムが作動する範囲以上の長さを有するピットが配
置されている部分を有し，
Ｆ前記記録領域に設けられた記録ピットおよび前記読取不可領域に設けられたピットは，前記記録面に設けられた反射率を変化させた部分によって
構成されている
Ｇことを特徴とする記録媒体。
(5)原告は，業として，不正な複製を防止するためのコピーガードを施した光記録媒体（以下「原告コピーガード済み光記録媒体」という。）を生産し，譲渡している。また，原告コピーガード済み光記録媒体を製造するために用いられる別紙物件目録記載１(1)の商品名のコピーガード専用光記録媒体（以下「原告専用記録メディア」という。）を販売し，同２(1)の商品名のコピーガード用マスター作成ソフトウェア（以下「原告マスター作成ソフトウェア」という。）の利用許諾をしている。
なお，原告が，原告専用記録メディア及び原告マスター作成ソフトウェアはそれぞれ同目録記載１(2)及び２(2)の構造を有しており，原告コピーガード済み光記録媒体は別紙技術目録記載の光記録媒体として特定される旨（すなわち，記録媒体は誤り訂正プログラムを保有せず，再生装置が保有する誤り訂正プログラムが正常に作動しないように構成されている旨）主張するのに対し，被告はこれを否認し，誤り訂正プログラムが記録媒体に保有されている旨主張している。


(6)被告は，原告に対し，平成２５年１２月２５日付け通知書を送付して，原告が本件特許権を侵害していると考えられる旨通知した。また，原告から原告専用記録メディアを仕入れ，原告マスター作成ソフトウェアの利用許諾を受けてこれらの販売及び許諾をしている業者２社（以下「原告取引先」という。）に対し，同日付け通知書を送付して，原告取引先が本件特許権を侵害していることが判明したとして，①今後は被告のコピーガードシステムを使用し，コピーガード用の専用ディスクを被告から仕入れること，②原告取引先がコピーガードに用いる専用ディスク等の仕入先も本件特許権を侵害していると考えられるので，その仕入先を回答すること，③原告取引先の販売先も本件特許権を侵害していると考えられるので，その販売先，販売数量等を回答することなどを求める旨の通知（以下「本件通知」という。）をした。（甲３，４，７～９）
２争点
(1)原告コピーガード済み光記録媒体の構成要件Ｅの充足性（構成要件Ａ～Ｄ，Ｆ及びＧの充足性については争いがない。）
(2)原告専用記録メディアの販売及び原告マスター作成ソフトウェアの利用
許諾による本件特許権の間接侵害の成否
(3)本件通知の不正競争防止法２条１項１４号該当性
３争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)（原告コピーガード済み光記録媒体の構成要件Ｅの充足性）に
ついて
（被告の主張）
ア本件各発明の記録媒体は，規格に準拠したＤＶＤに読取不可領域を設定したことにより規格外のＤＶＤと認識されるが，当該記録媒体が保有する誤り訂正プログラムが長さＬｅのピットが存在する読取不可領域を見つけて作動することにより正規のＤＶＤ規格に修復し，更に読込不可領域を読み込まないようにすることで通常どおり再生される。他方，本件各発明の記録媒体を違法複製する場合には，読取不可領域が記録媒体に搭載されているため，記録媒体に搭載されている誤り訂正プログラムで「読取不可領域」をＤＶＤ規格に修復するものの，読取不可領域に設置された「異常な長さや反射率をもつピット」は修復できないので，読み込みが停止される。これが本件各発明の技術内容であり，本件各発明の記録媒体は，上記構成を採用することで，特別な再生装置あるいは再生装置側に特殊なプログラムを設置することなく正規ＤＶＤとして再生され，かつ，コピーガードという特殊機能を有することになるのである。「誤り訂正プログラム」とは，ＤＶＤの正常な再生を阻害する要因を排除するためのプログラムを一般的に意味しており，被告が主張するものに限られない。本件明細書には，本件各発明の記録媒体が特別な再生装置を必要とせずに再生できることが記載されており，ＤＶＤとして再生できるようなプログラムが存在することが前提とされているほか，記録媒体の記録面にキズなどが入った場合に動作する誤り訂正用プログラム「など」が収納されていると記載され，「のみ」とは記載されていない。本件各発明の「誤り訂正プログラム」は，ＤＶＤ規格には本来存在しない読取不可領域を正規ＤＶＤと認識し再生するプログラムを除外していないのである。被告は，本件特許に関する無効審判においても，「誤り訂正プログラム」の意味をＥＣＣ内の誤り訂正用のデータであるパリティデータに限定するわけではない旨を述べている。したがって，構成要件Ｅの「当該記録媒体が保有する誤り訂正プログラム」とは，ＤＶＤの正常な再生を阻害する要因を排除するプログラム，すなわち，当該記録媒体をＤＶＤ規格に修復するプログラムをいい，「誤り訂正プログラムが作動する範囲以上の長さを有するピット」とは，一定の長さと反射率（構成要件Ｆ）を有するためにＤＶＤ規格上の誤りを修正するプログラムが完結できず再生できなくなるピットをいうと解釈されるべきである。
イ被告の実験によれば，原告コピーガード済み光記録媒体は，読取不可領域を配置している結果，正規のＤＶＤの規格ではなくなっており，通常に再生できない「誤り」を保有しているが，その「誤り」を訂正するプログラムを保有させ，通常再生が可能となるようにしている。その上で，読取不可領域となる部分にレーザー加工で読取可能領域とは異なる長さないし間隔のキズ（ピット）を配置し，その上に動画を読取不可領域に上書きし，キズを上書きすることによってＤＶＤには大きなキズがないと認識させ，更に本体映像を再生する際には読取不可領域全体をジャンプするよう再生プログラムが備えられている。したがって，原告コピーガード済み光記録媒体は，「誤り訂正プログラム」と「誤り訂正プログラムが作動する範囲以上の長さのピットが配置されている部分」を有しているから，構成要件Ｅを充足し，本件各発明の技術的範囲に属する。
（原告の主張）
ア原告コピーガード済み光記録媒体は，別紙技術目録記載の技術による光記録媒体として特定されるものであり，構成要件Ｅの「当該記録媒体が保有する誤り訂正プログラムが作動する範囲以上の長さを有するピット」の構成を有しない。
すなわち，「誤り訂正プログラム」とは，技術的一般常識上，ディスク及びドライブ上の共通規格であり，論理記録方式（ＤＶＤの場合はＥＣＣブロックによる方法）に対応して，記録不良，ディスクの傷等によって読取エラーが発生した場合に，正しいデータに復元するプログラムをいう。このような「誤り訂正プログラム」は，記録されているコンテンツがＰＤＦ等のデータファイルなのか，ＤＶＤビデオ用の動画ファイルなのかなどに関係なく，同一規格のドライブ装置により共通の動作をする。これに対し，被告の主張するものは，ＤＶＤビデオを再生するためにのみ用いられるＤＶＤビデオ規格上のプログラムであるか，又はＣｅｌｌ等のＤＶＤビデオ規格上の単なるデータである。また，「誤り訂正プログラムが作動しない範囲以上の長さ」とは，誤り訂正プログラムが作動しない，すなわち，誤り訂正が不可能となる長さを指している。そうすると，「誤り訂正プログラム」が被告の主張するとおりであるとすると，ＤＶＤビデオとして認識されなくなるはずである。
イしたがって，原告コピーガード済み光記録媒体は，構成要件Ｅを充足せず，本件各発明の技術的範囲に属しない。
(2)争点(2)（原告専用記録メディアの販売及び原告マスター作成ソフトウェアの利用許諾による本件特許権の間接侵害の成否）について
（被告の主張）
原告専用記録メディア及び原告マスター作成ソフトウェアは本件各発明を実施するために用いられるものであるから，その販売及び利用許諾は本件特許権を侵害するものとみなされる。
（原告の主張）
争う。原告コピーガード済み光記録媒体が本件各発明の技術的範囲に属しない以上，原告専用記録メディア及び原告マスター作成ソフトウェアについて本件特許権の間接侵害が成立することはない。
(3)争点(3)（本件通知の不正競争防止法２条１号１４号該当性）について


（原告の主張）
前記(1)及び(2)の（原告の主張）のとおり，原告は本件特許権を侵害していないから，本件通知は原告の営業上の信用を害する虚偽の事実の告知に当たる。
（被告の主張）
争う。原告は本件特許権の侵害行為をしている。
第３当裁判所の判断
１争点(1)（原告コピーガード済み光記録媒体の構成要件Ｅの充足性）について(1)原告が，原告コピーガード済み光記録媒体は，当該記録媒体ではなく，再生装置が保有する誤り訂正プログラムが正常に作動しないように構成されているから，構成要件Ｅの「当該記録媒体が保有する誤り訂正プログラム」を充足しない旨主張するのに対し，被告は，構成要件Ｅにいう「誤り訂正プログラム」とはＤＶＤの正常な再生を阻害する要因を排除するプログラム（当該記録媒体をＤＶＤ規格に修復するプログラム）を意味するものであり，原告コピーガード済み光記録媒体はそのようなプログラムを具備しているから，構成要件Ｅを充足する旨主張する。そこで，構成要件Ｅにいう「誤り訂正プログラム」の意義について検討することとする。(2)まず，本件各発明の特許請求の範囲には単に「誤り訂正プログラム」と記載されており，いかなる誤りをどのように訂正するかは特定されていない。そこで，本件明細書（甲１）の発明の詳細な説明をみると，以下の趣旨の記載があることが認められる。
ア技術分野，背景技術及び解決しようとする課題
本件各発明は，音楽，映像等のデジタル情報を記録したディスク状の記録媒体（ＣＤ，ＤＶＤ等）に関する。これらの記録媒体に記録されたデータを読み出して他の記録媒体にデータを記録することは容易であるため，不正コピーを防止する技術として，秘密鍵を用いて暗号化するもの，記録媒体に設けたコピー禁止のビットを検出する機構を再生装置に設けたものなどが採用されてきたが，暗号の流出又は解読があった場合やコピー禁止を回避する再生装置が出現した場合にはコピーを防止できない，再生装置の機種が限定されるなどの問題があった。本件各発明は，特別な再生装置を必要とせず，一般的な再生装置を用いて再生が可能でありながら，不正コピーを確実に防止することが可能なデジタル情報の記録媒体を提供することを目的とする。（段落【０００１】～【００１２】）
イ課題を解決するための手段
本件各発明は，上記課題を解決するため，ディスク状基材の記録面にデジタルデータが記録された記録媒体に関し，少なくとも１つのプログラムファイル内に，データの複製が不可能な読取不可領域を設けたことを特徴とする。このような構成の記録媒体では，この読取不可領域がデータの認識を不可能とする構成となっているため，パーソナルコンピュータ等でプログラムファイルを複製しようとした場合，プログラムファイル全体を認識することができず，コンピュータへのプログラムファイルの読み込みが不可能となり，その複製をすることができない。他方，この記録媒体は，読取不可領域を回避して記録領域に記録されたデジタルデータを再生するための再生制御用のデジタルデータが記録された再生用のプログラムファイルを備えることにより，読取不可領域を回避してコンテンツが再生されるようになっている。（段落【００１３】～【００１５】）
ウ発明を実施するための最良の形態
(ア)本件各発明の記録媒体には，複数のプログラムファイルが収納されている。例えば，映画等の映像情報を記録したＤＶＤであれば，本編のコンテンツが記録されたプログラムファイル（コンテンツファイル）と共に，これに収納されたコンテンツデータを再生するための再生制御データが記録されたプログラムファイル（再生制御ファイル），再生部を選択するためのメニュー画面用のプログラムファイル（メニュー画面用ファイル），最初に表示されるファーストプレイ用のプログラムファイル（ファーストプレイ用ファイル），更には記録媒体の記録面にキズなどが入った場合に動作する誤り訂正用のプログラムファイル（誤り訂正ファイル）などが収納されている。（段落【００２０】）(イ)コンテンツファイルは，コンテンツデータが記録された複数の記録領域及び各記録領域の前に設けられたチャプタ領域を備えている。読取不可領域は，コンテンツファイル内に少なくとも１か所設けられていればよく，先頭の記録領域の前に設けられても，他の記録領域との間に設けられてもよい。（段落【００２２】）
(ウ)読取不可領域は，データの読み取りが不可能な領域として設けられている。当該記録媒体が再生専用型光ディスクである場合，情報の識別は記録ピットの周期を利用した「０」と「１」のデジタル信号で行われるが，パーソナルコンピュータ等の読み取り装置では，この周期（周波数変換）が検出されない領域は正常な領域ではないと判断されて読み取り作業が中断されるため，読み取りが不可能な領域となる。（段落【００２６】，【００２７】）
(エ)この読取不可領域は，例えば，少なくとも再生装置の訂正信号が作動しない十分な長さのピットが配置されている領域として構成されている。再生装置の訂正信号は，記録媒体の誤り訂正ファイルに記録されている誤り訂正プログラムによって作動する。したがって，上記ピットは，記録媒体が保有する誤り訂正プログラムが作動する範囲以上の長さとなっている。（段落【００２８】）
(オ)この記録媒体に収納された再生制御ファイルには，コンテンツファイルに設けられた読取不可領域を回避し，記録領域に記録されたデジタルデータのみが再生されるように再生用のプログラムが記録されている。記録媒体を再生装置にセットすると，再生制御ファイルに記録された再生制御データに基づいて再生されるので，読取不可領域を経由することなく再生することができる。これに対し，パーソナルコンピュータ等の読取装置にコンテンツファイルを読み込もうとした場合には，記録媒体に記録されたプログラムファイルをそのまま読み取ってコピーするため，プログラムファイルに読取不可領域が存在した場合，プログラムファイルが物理的に分断され，不良ディスクと認識することにより読み込み自体が中断される。この結果，特別な再生装置を必要とすることなく，他の記録媒体に対してのコンテンツデータのコピーを完全に防止することができる。（段落【００３２】，【００４８】～【００５４】）(3)上記本件明細書の記載によれば，「誤り訂正プログラム」とは，記録媒体の記録面にキズなどが入った場合に動作するものであって，そのような場合にも記録媒体の再生を可能にするプログラムであると解釈することができる。
(4)これに加え，証拠（甲２）及び弁論の全趣旨によれば，①   本件特許の出願（優先日。以下同じ。）当時，ピット列中の連続するいくつかのピットをレーザビーム照射で破壊することにより，再生装置の訂正機能により復元することが不可能であるように破壊された部分を有する光記録媒体（特開２００３－３３８０５０号公報），光ディスクに多少の傷やデータの欠損があっても再生できるようなエラー訂正機能を備えた再生装置により訂正することができない大きさのデータの欠損を設けた光ディスク（特開２００３－２９６９３７号公報）が公知であったこと，②本件特許については無効審判が請求されたが，本件各発明と引用発明（特開２０００－２３１７５９号公報。正常な読み出しができない不良部分に形成される正常なピットとは異なるピットを，読取装置が保有する誤り訂正プログラムが作動しない長さとした記録媒体）は，誤り訂正プログラムの保有場所が記録媒体であるか読取装置であるかの点で相違し，この点につき本件各発明の進歩性が認められるとして，無効審判請求を不成立とする審決がされたことが認められる。


上記事実関係によると，本件特許の出願当時，光記録媒体の技術分野において，「誤り訂正プログラム」とは，ディスクの傷やピットの破壊その他データの欠損といった「誤り」があるために再生装置が正常な読み出しを行えない場合に，その「誤り」を訂正して光記録媒体の再生を可能にする機能を有するプログラムをいうと理解されていたと認められる。このような理解は，上記(2)及び(3)の本件明細書の記載に基づく「誤り訂正プログラム」の解釈に沿うものである。
(5)これに対し，被告は「誤り訂正プログラム」の意義につき前記(1)のとおり主張するが，本件明細書にそのような解釈を基礎付け，又は示唆する記載は見当たらず（前記段落【００２０】の「誤り訂正用のプログラムファイル（誤り訂正ファイル）」に続く「など」は，記録媒体に収納されるプログラムファイルが誤り訂正プログラム以外にも存在することを示すものであり，記録面にキズなどの「誤り」が入った場合以外に動作する「誤り訂正プログラム」があることを記載したものとは解し難い。），また，本件特許の出願当時，被告が主張するような機能を有する「誤り訂正プログラム」が存在したことを示す証拠はない。
したがって，被告の主張を採用することはできず，別紙技術目録記載の原告コピーガード済み光記録媒体は，構成要件Ｅの「誤り訂正プログラム」を備えていないものとして，本件各発明の技術的範囲に属しないと判断するのが相当である。
(6)前記前提事実(6)によれば，被告は原告及び原告取引先に対し本件特許権の侵害がある旨通知しているのであるから，原告による差止請求権不存在確認請求については，確認の利益がある。
(7)以上によれば，原告コピーガード済み光記録媒体の構成が別紙技術目録記載のとおり特定されることを前提に，その生産及び譲渡につき本件特許権に基づく差止請求権が存在しないことの確認を求める原告の請求は，理由がある。
２争点(2)（原告専用記録メディアの販売及び原告マスター作成ソフトウェアの利用許諾による本件特許権の間接侵害の成否）について争点(1)について判示したとおり，原告コピーガード済み光記録媒体は本件各発明の技術的範囲に属しないから，原告専用記録メディア及び原告マスター作成ソフトウェアについて本件特許権の間接侵害を認める余地はない。また，上記１(6)と同様，原告の請求については確認の利益がある。したがって，原告専用記録メディア及び原告マスター作成ソフトウェアの構成がそれぞれ別紙物件目録記載１及び２の各(2)のとおり特定されることを前提に，原告専用記録メディアの販売及び原告マスター作成ソフトウェアの利用許諾につき本件特許権に基づく差止請求権が存在しないことの確認を求める原告の請求は，いずれも理由がある。
３争点(3)（本件通知の不正競争防止法２条１項１４号該当性）について(1)前記前提事実(6)のとおり，被告は原告取引先に対し本件通知をしたところ，前記１及び２によれば原告が本件特許権を侵害した事実はなく，原告専用記録メディアの販売及び原告ソフトウェアの利用許諾が本件特許権の間接侵害となることもないから，本件通知は虚偽の事実を告知するものということができる。なお，原告取引先に対する通知書に原告の会社名等は明示されていないが，これを受領した原告取引先においては，通知書に記載された「仕入先」が原告を指しており，本件通知が原告に関するものであることを当然に認識し得たと認められる。
(2)また，以上に説示したところによれば，原告と被告がコピーガード用記録媒体の製造販売に関して競争関係にあること，本件通知が原告の営業上の信用を害することは明らかである。そして，本件訴訟の経過に照らすと，被告が，今後も原告の他の取引先等に対し，原告コピーガード済み光記録媒体の製造販売，原告専用記録メディアの販売及び原告ソフトウェアの利用許諾の各行為が本件特許権を侵害する旨告知するおそれがあると解される。(3)したがって，被告の行為は不正競争防止法２条１項１４号に該当すると認められるから，原告は，同法３条１項に基づき，被告に対し，上記の告知をすることの差止めを求めることができる。
第４結論
よって，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４６部
裁判長裁判官        長谷    川      浩      二裁判官        髙    橋         彩裁判官        植    田      裕紀    久
（別紙）
技術目録
【解決すべき課題】
通常にオーサリングされたムービーの光記録媒体（マスター）から、マスターと何ら異なること無く一般に普及している再生装置で再生可能であって、しかも不正コピーを防止できる光記録媒体を提供すること。
【原告コピーガード済み光記録媒体の技術構成】
Ａディスク状基材の記録面にデジタルデータが記録された記録媒体であって、Ｂ少なくとも１つのプログラムファイル内に、デジタルデータが記録された記録領域と共にデータの複製が不可能な読取不可領域が設けられ、Ｃ前記読取不可領域を回避して前記記録領域に記録されたデジタルデータを再生するための再生制御用のデジタルデータが記録された再生用のプログ
ラムファイルを備え、
Ｄ前記記録領域には、前記デジタルデータとして所定の長さを有する記録ピ
ットが所定間隔で配列され、
Ｅ前記読取不可領域には、認識不可能なデータとして、当該記録媒体の再生装置が保有する誤り訂正プログラムが正常に作動することができないパタ
ーンのピットが配置されている部分を有し、
Ｆ前記記録領域に設けられた記録ピット及び前記読取不可領域に設けられたピットは、前記記録面に設けられた反射率を変化させた部分によって構成
されている
Ｇことを特徴とする記録媒体。
【原告コピーガード済み光記録媒体の製造手段】
原告コピーガード済み光記録媒体の製造者は、通常の再生装置で再生可能な状態にオーサリングされたＤＶＤビデオディスクおよびＢＤムービーディスクの記録データから、コピーガード用マスター作成ソフトウェアを用いてコピーガード用マスターデータを生成し、これをコピーガード専用記録メディアに記録することで、原告コピーガード済み光記録媒体を製造できる。
【発明の効果】
原告コピーガード済み光記録媒体は、一般に普及している再生装置でマスターと何ら異なることなく再生される。一方でＰＣ等を用いて不正コピーしようとすれば、読取装置は読取不能領域を複製しようとする際に誤り訂正不能となり動作を停止するから、不正コピーできない、という効果を有する。更に、原告記録媒体を生産しようとする者は、通常の（コピーガードされていない）ムービーの光記録ディスクを作成し、コピーガード用マスター作成ソフトウェアによってコピーガード用マスターデータを自動的に生成し、これをコピーガード専用記録メディアに記録すれば、原告コピーガード済み光記録媒体を生産でき、コピーガードを施すために特殊な編集・オーサリングをする必要がないため、比較的容易に、コピーガード済み光記録媒体の生産が利用可能である。
【発明の詳細な説明】
光記録媒体では、図１ａに示すように、ディスクの内側から外側に向けて、螺旋状に記録帯が形成されている。従って、光記録媒体に記録されるデータの配置は、この螺旋に沿って１次元的に捉えればよく、以後の説明図では、左から右への方向を記録方向として示す。


追記型光記録メディアでは、記録するデータを表すピットパターンをレーザー照射によって形成する。即ち、当該メディアの感光材に、書込み可能な強度のレーザーを照射して光の反射率を変化させることによってピットを形成し（図１ｂ）、記録後に読取可能な強度のレーザーを照射して、その反射波を測定することによって、記録したデータを読み出しできる。記録用のピットの長さは、ＣＤ,ＤＶＤ,ＢＤなどの各規格によって厳密に規定されている。ディスク表面の傷や記録不良等によって、一部のピットが規格の範囲内のピットとして認識されなくても、その不良割合が一定以下であれば、高速処理可能なように再生装置のハードウェア回路内に構成された誤り訂正プログラムによって誤り訂正され、データは正常に読み出しされる。
本発明のコピーガード専用記録メディアでは、読取不可領域とする部分に、予め規格外のピットを連続して形成してある（図２）。このコピーガード専用記録メディアに通常の記録装置でデータを記録すると、読取不可領域では、前記規格外のピットに対し、データの記録ピットが上書きされる。前記規格外のピットが十分な反射率変化と繰り返しパターンによって形成されていれば、読取装置は上書きされたデータ記録ピットを正常に読み出すことができず、誤り訂正不能となり、読取装置の動作は停止する。
このため、通常の再生を可能とするためには、読取不可領域を回避して再生することが必要となる。
マスターデータは、再生手順情報、メニュー画像等のデータ、ならびに本編動画データ等から構成されている。再生装置は、最初に再生手順情報等を読み取り、この情報に基づいて、メニュー画像の表示や、動画データの再生表示を行う。コピーガード用マスター作成ソフトウェアは、マスターデータに対し、コピーガード用マスターデータの中に、前期読取不可領域に該当する部分を余裕をもってカバーする配置構成にダミーデータを埋め込み、更に、マスターの再生手順情報を、このダミーデータ部分をスキップして再生するように、コピーガード用再生手順情報に改変する（図３）。
コピーガード専用記録メディアには、前記読取不可領域に、予め再生装置が誤り訂正できないパターンの規格外ピットが記録されているが、通常の記録装置によってデータを記録する（図４）のと全く同様に、通常の記録装置で書込み（上書き）可能（図５）なように調整されている。原告コピーガード済み光記録媒体を製造する際には、この規格外ピットが配置されている読取不可領域に対し、前記ダミーデータが上書きされるよう記録される。規格外ピットが配置されている部位に対し、ダミーデータに相当する誤り訂正可能であって再生可能なピットが記録されても、先に記録された規格外ピットの影響によって、読取不可領域に最終的に記録されたピットは、再生装置によって誤り訂正不能と判定され、読取動作が停止する。
原告コピーガード済み光記録媒体を通常に再生する場合は、前記ダミーデータ部分を回避して再生するよう、再生手順情報が改変されているから、再生エラーは発生しない（図６）ため、一般に普及している通常の再生装置で再生可能である。
一方で、原告コピーガード済み光記録媒体に記録されたデータをＰＣ等で複製しようとすれば、前記読取不可領域を読み取ろうとする際に、読取装置は誤り訂正不能となり、動作が停止するので、不正コピーを防止できる。
【発明の解説図】
【図１a．光記録媒体の記録形態】
【図１b．光記録媒体の記録方式】
反射率
記録方向
反射率
記録方向
記録前
記録後データ記録のピッ
データは、螺旋状の記録
帯に沿って、ディスクの
内側から外側に向けて、1
次元的に記録される
【図2．コピーガード専用記録メディアへの記録】
【図３．コピーガード用マスターの作成】
メニュー画像等本編動画データ
①②   再生手順情報
①→②
マスターの例
自動変換コピーガード用マスター作成ソフトウェア
メニュー画像等本編動画データ   ダミーデータ
①②    ③
コピーガード用マスターの例
コピーガード用
再生手順情報
①→③
反射率
記録方向
反射率
記録方向
記録前
記録後
予め形成された
規格外のピット
読取不可領域
【図４．通常の記録メディアへのマスターデータの記録】【図５．コピーガード専用記録メディアへのコピーガード用マスターデータの記録】
コピーガード専用記録メディ
反射率
反射率
読取不可領域
データ記録読取不可領域に該当する部分には、予め読取装置が誤り訂
正不能
となるパターンを有するピットを記録しておく
メニュー画像等本編動画データ   ダミーデータ
①②    ③
コピーガード用マスターデータ
コピーガード用
再生手順情報
①→③
反射率
反射率
通常の記録メディ
データ記録
メニュー画像等本編動画データ   再生手順情報
記録方向
記録方向
【図６．原告コピーガード済み光記録媒体の再生と複製】
誤り訂正できないため、読取装置の動作は停止す
メニュー画像等本編動画データ   ダミーデータ
①②    ③
■原告コピーガード済み光許諾記録媒体の再
■原告コピーガード済み光許諾記録媒体の複
反射率
読取不可領域
コピーガード用
再生手順情報
①→③
ダミーデータ部分の再生はスキップされるた
め、再生画面の表示は、通常のムービー記録
ディスクと何ら変わらない
別紙）
物件目録
１．光記録媒体
（１）商品名
・ＤＶＤＲＸＰｌａｔｉｎｕｍ－ＮＬ   コピーガード専用ＤＶＤ‐Ｒ・ＤＶＤＲＸＰｌａｔｉｎｕｍ３   コピーガード専用ＤＶＤ‐Ｒ
・ＢＤＲＸコピーガード専用ＢＤ‐Ｒ
（２）構造
記録面の所定の位置に、再生装置が保有する誤り訂正プログラムが正常に作動することができないパターンのピットを予め記録したＤＶＤ－Ｒディスクな
らびにＢＤ‐Ｒディスク
２．ソフトウェア
（１）商品名
・ＤＶＤＲＸＰｌａｔｉｎｕｍ－ＮＬ   コピーガード用マスター作成ソフト
ウェア
・ＤＶＤＲＸＰｌａｔｉｎｕｍ３   コピーガード用マスター作成ソフトウェア・ＢＤＲＸコピーガード用マスター作成ソフトウェア
（２）構造


平成２４年６月６日判決言渡
平成２３年(行コ)第３８０号公務外認定処分取消請求控訴事件
主                    文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及   び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２被控訴人の請求を棄却する。
第２事案の概要
１被控訴人の夫であるＡは，平成▲年▲月▲日に勤務先である横浜市消防局Ｘ１消防署Ｘ２消防出張所（以下「Ｘ２出張所」という。）の救急隊員用の寝室で死亡したため，被控訴人は，地方公務員災害補償基金横浜市支部長（以下「処分行政庁」という。）に対し，Ａの死亡が公務に起因して発生したものとして公務災害認定請求をした。
本件は，前記公務災害認定請求に対し，処分行政庁が平成１８年８月２４日付けでＡの被った災害を公務外の災害と認定した（以下「本件処分」という。）ため，被控訴人が，Ａは過重業務から喘息発作に引き続く心室細動により死亡したものであるなどとして，本件処分の取消しを求める事案である。原審は，本件処分を取り消したため，控訴人はこれを不服として控訴した。２前提事実（争いのない事実並びに証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実），争点及び争点に関する当事者の主張は，次のとおり当審における控訴人の主張を加えるほかは，原判決の「事実及び理由」欄の「第２事案の概要」の「１前提となる事実（争いのない事実及び当裁判所に顕著な事実）」及び「２争点及び争点に対する当事者の主張」に記載のとおりであるから，これを引用する。
（当審における控訴人の主張）
(1)Ａが体調を崩したのは，平成１７年１０月３日であるから，同日から同月６日までの間に診療治療を受ける機会はあり，また，治療を受けるために同日の勤務を変更してもらうことは可能であった。
その間に代替人員を確保する機会は十二分にあり，その間にＡは，週休日・年休であったことを考慮すれば治療を受ける機会も十二分にあり，代替要員を確保できない事情はない。
(2)Ａ死亡当時のＸ１消防署の消防隊，救急隊を構成する職員の間に，勤務中に多少の体調不良が生じても，勤務から離脱することは考えず，無理を押してでも勤務を続けることを是とするような共通の認識はなかった。代替勤務は現に発生しており，交代人員を確保できない事情はなく，突発的な欠員が生じたからといって所長や警備課長の負担が増大する訳でもない。むしろ，ＢはＡに休暇取得を勧めており，Ｘ１消防署に現に勤務し，あるいは勤務した経験のある者は，勤務開始後に勤務から離脱できないとは述べていない。持病等を理由に休まないのは，隊員側の事情である。(3)消防士が体調不良であれば当然公務を離脱し，帰宅したり，医療機関を受診したりすることは普通にできたし，体調不良に限らず，家族の急病，身内の不幸はおろか，突発的な私事都合でも公務離脱は普通にできたのであって，このことは普通の公務員と何ら変わりはない。
体調不良者を無理に勤務に従事させることによって，２次災害など取り返しのつかない結果を招く危険があり，横浜市消防局において，勤務からの離脱を許さないとか，無理をおして業務に従事させるなど常識に反した，非人道的運用を行っていたことはない。
(4)Ａの過去の医療機関への受診歴，過去の発作時の対応からみると，Ａには，喘息の治療意思が欠如しており，自ら治療機会を放棄し続けてきたのであって，仮に，公務に従事していなくとも治療を受けたとはいえないから，公務に従事したことによって治療機会を喪失したとはいえない。(5)Ａの喘息症状が悪化したとはいえない。喘息の症状が悪化しているのであれば，喘鳴，咳，息苦しさなど喘息特有の症状が顕著に現われるはずであるが，喘息の症状に気づいた者はいない。しかも，周囲にいる者は，救急救命士や救急資格を持った隊員であり，当然にＡの異変に気づく者がいるはずであるが，そのような者はいない。仮に喘息の症状が悪化しているのであれば，夕食を残さずに食べることができないし，会話も通常のようにはできないが，そのようなことはなかった。また，Ａが疲れているから早く休む等の発言は前夜の寝不足のためであって，喘息の症状が悪化したためではない。
第３当裁判所の判断
１当裁判所も，被控訴人の請求は理由があるものと判断する。その理由は，次のとおり原判決を補正し，当審における控訴人の主張に対する判断を加えるほかは，原判決の「事実及び理由」の「第３当裁判所の判断」に記載のとおりであるから，これを引用する。
（原判決の補正）
(1)原判決１０頁１０行目の「甲４」を「甲２」に改める。(2)同１２頁下から６行目の「１係」を「２係」に改める。(3)同下から５行目の「事務分掌は，」の次に「消防車両等の維持管理に関すること，消防水利に関すること，警防用資機材に関すること，」を加える。(4)同下から４行目の「取り締り」を「取締り」に改める。(5)同下から３行目の「など」を削る。
(6)同１３頁１８行目の次に改行して次のとおり加える。「また，Ａは，同月８日に祭日休暇（実母の法事）を，同月９日に年次休暇を取得する予定であった。」
(7)同１８頁２行目の「Ａは，」の次に「出勤間際まで寝ており，慌ただしく支度を調え，被控訴人に対し，体調が悪く，翌日の勤務終了後病院に行きたいので，α駅に迎えにきてほしいと言って，」を加える。(8)同９行目の「していた。」の次に「ただし，はしご隊の隊長は，横浜市消防局Ｘ１消防署Ｘ３消防出張所(以下｢Ｘ３出張所｣という｡)からの助勤者（補充の人員）であった。」を加える。
(9)同１９頁２１行目の「疲れている様子であった。」の次に「また，ＡとＢは，通常は食事中によく話をしていたが，そのときは，いつもと違って会話は少なかった。」を加える。
(10)同２０頁２１行目の「機関士」を「機関員」に改める。(11)同２２頁２３行目の「意見書（」次に「甲２７，」を加える。(12)同２４頁２行目の「○○」を「○○」に改める。(13)同２６行目の「の判断するのが相当である。」を「のと判断するのが相当である。」に改める。
(14)同２８頁の７行目の「４４」の次に「，４６，乙２６ないし２８，４２，４３」を加える。


(15)同２９頁１５行目から同１７行目末尾までを次のとおり改める。「なお，平成５年９月２４日制定の警防規程事務処理要綱（乙２６）では，消防隊の編成人員を５名とするが，署長は，気象状況及び広域にわたる断減水時等又は管内の警備状況を勘案し，必要と認めるときは編成人員を増減できるとされていた（特例運用）。現在では，平成１８年３月１５日付警防規程事務処理要綱の一部改正により，消防署長は，緊急かつやむを得ない場合に限り，一時的に最低出場編成人員未満の人員で部隊を編成することができるとされ，家族の急病，身内の不幸，突発的な私事都合の場合にも，本来の人員から１名の欠員が生じた状態で消防隊を運用すること（１欠運用）が認められた。しかし，Ａの死亡当時は，消防隊について，このような場合の１欠運用は認められていなかった。
これに対し，救急隊では，救急自動車に搭乗する救急隊の隊員の数は，救急自動車１台につき３人とするとされ，例外として傷病者を１の医療機関から他の医療機関へ搬送する場合に，その医療機関の医師等が同乗しているときは，救急自動車１台につき２人とすることができることになり，また，救急自動車に搭乗する救急隊の隊員のうち，１人は消防司令補又は消防士長とするものとされ，さらに，１人以上は救急救命士法３条に基づき救急救命士の免許を受けている者である必要があり（乙２７），その当時から現在まで１名の欠員が生じた状態で救急隊を運用することは認められていない上に，部隊編成のためには隊員に複数の資格要件が必要である。」
(16)同２１行目の「消防士，救急隊機関士等」を「消防士として，機関員認定者，梯子機関員認定者等」に改める。
(17)同２４行目の「Ｘ２出張所は，」の次に「配置人員が１３人のところ，出勤者が８人，週休者が３人，欠員が２人であり，」を加える。(18)同３０頁５行目の次に行を改めて次のとおり加える。「なお，死亡当日，横浜市消防局Ｘ１消防署Ｘ４消防出張所(以下｢Ｘ４出張所｣という｡)に余裕人員があり，Ｘ４出張所の消防隊５人のうち１人をＸ２出張所に配置換えすることは可能であった。」
(19)同３１頁１１行目の「現在とは異なり」から同１２行目から１３行目にかけての「救急隊員」までを次のとおり改める。
「気象状況及び広域にわたる断減水時等又は管内の警備状況を勘案し，必要と認めるときは編成人員を増減できるとされていたが，現在とは異なり，そのような事態ではない場合に，人員が１名欠けた状態で消防隊を運用する手法は許容されておらず，また，救急隊については，当時から現在まで，人員が欠けた状態での運用は認められておらず，職員」
（当審における控訴人の主張に対する判断）
(1)控訴人は，Ａが体調を崩したのは，平成１７年１０月３日であるから，同日から同月６日までの間に診療治療を受ける機会はあり，また，そのために同日の勤務を変更してもらうことは可能であった旨主張する。そこで判断するに，本件事実関係の下においては，Ａは，１０月３日から同月５日までの間については，咳をするようになった状態であり，病院を受診するような重篤な状態ではなかったと解されるから，その間に治療を受けるべきであったということはできない。
そして，Ａは，同月６日の深夜に咳がひどい状態となったのであるから，その当日の受診の機会について問題となるところ，Ｘ２出張所の人員は，欠員が２名であり，Ｘ３出張所からの助勤で補われており，また，Ａは補勤であったもので，勤務の変更が容易であったとみることは相当といえない。もっとも，Ｘ４出張所の消防隊５人のうち１人をＸ２出張所に配置換えすることは可能であったものの，救急隊の編成のためには，隊員に複数の資格要件を必要とすることは前記認定のとおりであり，単に人数が揃えば足りるものではないから，上記認定判断は左右されない。
さらに，Ａの代替として配置するためには，機関員認定者と救急隊員認定者の双方の資格を有する者であることが必要であるところ，同出張所の配置人員中，機関員認定者資格と救急隊員認定者資格を有する者については明らかでなく，具体的に誰がＸ２出張所に配置可能であったのか不明であり，勤務の変更が可能であったと認めることは困難である。また，仮に，Ｘ２出張所のＣが機関員認定者の資格を有するから（証人Ｄ），同人をＡの換わりに配置することが可能であったとしても，Ｘ４出張所の配置人員中，救急隊員認定者資格を有する者については明らかでなく，同様に勤務の変更が可能であったと認めることは困難である。したがって，控訴人の上記主張は理由がない。
(2)控訴人は，Ａ死亡当時のＸ１消防署の消防隊，救急隊を構成する職員の間に，勤務中に多少の体調不良が生じても，勤務から離脱することは考えず，無理を押してでも勤務を続けることを是とするような共通の認識はなかった旨主張する。
そこで判断するに，本件において，そのような共通認識が職員の間にあったことは前記認定のとおりであり，この認定を覆すに足りる証拠はない。この点について，控訴人は，ＢがＡに休暇取得を勧めていることなどから前記認定を論難する。しかし，本件事実関係の下において，職員は，制度として勤務開始後に離脱することが認められているとしても，その責任感，使命感から勤務離脱を躊躇し，勤務を継続するのが実態であり，Ｂが休暇取得を勧めたのも勤務からの離脱が容易でないとの思いがあるからこそ，そのように勧めたものとも解されるところである。
したがって，控訴人の上記主張は理由がない。
(3)控訴人は，消防士が体調不良であれば当然公務を離脱することは普通にできたし，家族の急病，身内の不幸，突発的な私事都合でも公務離脱は普通にできた旨主張する。
そこで判断するに，本件のいわゆる特例運用においては，気象状況及び広域にわたる断減水時等又は管内の警備状況を勘案するとされ，これらの要件は，必ずしも，家族の急病，身内の不幸，突発的な私事都合に対応したものではないと解され，また，前記認定のとおり，救急隊では欠員が生じた状態で運用することは認められていない上に，救急隊の隊員の資格要件等（救急隊員認定者，救急救命士，消防司令補又は消防士長）が整った者でなければ，配置できないから，公務離脱は，一定の与件があるといえる。そうすると，本件において公務離脱が普通にできたとするのは，「普通に」が比較的困難ではなくという意味であれば，そのようにはいえないとみられるのである。したがって，控訴人の上記主張は理由がない。


なお，これは横浜市消防局が職員に勤務からの離脱を許さないとか，無理を押して業務に従事させていることを意味するものではない。職員が職場の常態と職務の性質からくる公務離脱の難易を認識するとともに，その使命感等から勤務に就いた後に離脱することについて心理的な抵抗感があることをいうものであることを付言する。
(4)控訴人は，Ａの過去の医療機関への受診歴，過去の発作時の対応からみると，Ａには，喘息の治療意思が欠如しており，自ら治療機会を放棄し続けてきたのであって，仮に，公務に従事していなくとも治療を受けたとはいえないから，公務に従事したことによって治療機会を喪失したとはいえない旨主張する。
そこで判断するに，本件においては，Ａの過去の医療機関の受診歴は，平成１３年１２月から平成１５年５月までは，継続してＥクリニックに通院し，Ｘ２出張所に転勤となった平成１４年１０月以降である平成１５年６月以降は，仕事が繁忙であったため通院しなくなったものであるとみられる。また，Ａは，平成１６年７月２８日に受診した健康診断で心室性期外収縮により受診勧告をうけるや直ちに病院を受診し，約３か月間継続して通院しており，健康管理に相応の配慮をしていたことを窺うことができる。そうすると，Ａは，健康上の問題があるのにこれを放置していたものではないから，過去の受診歴からＡに喘息について治療意思がなかったとみることはできない。また，平成１４年２月２４日の喘息発作の際に，Ａが救急車を呼ばなかった点については，入院により長期間職場を離れることを慮ったものと解され，翌日直ちに病院を受診していることからすると，Ａに喘息の治療意思がなかったとはいえない。
そして，前記認定のとおり，Ａは，出勤するときに，妻である被控訴人に対し，体調が悪く，翌日の勤務終了後病院に行きたいので，α駅に迎えにきてほしいと述べていたことからしても，治療意思がなかったはいえない。なお，この点について，控訴人は，代理人の誘導尋問の結果であること，被控訴人の陳述書（甲１８，４４）にはその旨の記載がないことから，信用性がない旨主張するが，被控訴人本人尋問において，代理人が「奥さんに言付けみたいな形で言われたことはありますか。」との問いに対して上記のとおり答えたものであって，誘導尋問によるものではなく，また，上記陳述書に同旨の記載がないことはマイナスではあるが，その一事から上記供述部分に信用性がないということもできない。
本件事実関係の下においては，Ａは，前夜からの咳のひどい状態が落ち着いたことから，当日は自らも補勤であり，Ｘ２出張所の人員配置に余裕がないことを認識していたために，体調が悪いのを押して出勤し，救急出場等の通常勤務を行い，その後，体調の不良を感じたものの，前夜は安静にしたために喘息が落ち着いたのであったから，その時も直ちに勤務を離脱することなく，寝室で安静にしようと考えていたとみることが相当である。以上を総合すると，Ａは，当日の勤務がなければ，直ちに勤務を離脱して，病院を受診し，治療を受けた蓋然性が高いものと推認することができる。したがって，控訴人の上記主張は理由がない。
(5)控訴人は，喘息の症状に気づいた者がいないこと，夕食を残さずに食べたこと，会話も通常のようにしていたこと，Ａが疲れているから早く休む等の発言は前夜の寝不足のためであることから，Ａの喘息症状が悪化したとはいえない旨主張する。
そこで判断するに，本件においては，Ａが現場出動からの帰路に「ひゅーひゅー」との呼吸音があったことは，本件処分の審査請求を棄却する裁決（甲２の１４頁）においても認定されているところであり，また，前記認定のとおり，Ａの死因は気管支喘息によるものであるからこの呼吸音は喘息の喘鳴と認めるのが相当である。Ｆ作成の回答書（乙１６の４頁）には，慢性閉塞性肺疾患の場合にもこの呼吸音が聴取される旨の記載があるが，死体検案書（乙１の１６頁），Ｇ医師及びＨ医師作成の各意見書（甲２７[乙１の１９３頁以下と同じ]，甲３４）と対照して採用することができず，前記認定を左右しない。さらに，その時以外に，喘鳴を聞いた者がいない旨主張するが，常にＡの周囲に職員がいたとは限らないから，そのことから，喘鳴等喘息の症状がなかったということはできない。また，Ａが夕食を残らず食べたことも，必ずしも体調が良好であることを示すものとは限らない。むしろ，会話が通常にできていなかったことから，体調不良であるとみるべきであろう。さらに，Ａは疲れているから早く休むと発言したが，これは，休憩時間は午後９時からであるのに，約３０分前にそのような発言をして寝室に向かうのは，その日の勤務状況を勘案しても，疲れを感じていたものと解されるのである。以上によると，Ａは，出勤時から顔色が悪く，明らかに疲れている様子であり，負傷者の搬送後には喘鳴が出現し，夕食時には，Ｂとの会話も少なく，３０分ほどで休憩時間になるにもかかわらず，午後８時３０分には寝室に向かったのであって，Ａの喘息症状が悪化した徴憑とみるのが相当である。したがって，控訴人の上記主張は理由がない。
(6)小括
以上のとおりであって，当裁判所としても，本件については，引用した原判決３３頁１３行目から１９行目のとおり判断すべきであり，これを左右するに足りる証拠はないと考える。
２結論
以上によれば，被控訴人の請求は理由があるから認容すべきであり，これと同旨の原判決相当である。
よって，本件控訴は理由がないから棄却することとして，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第２２民事部


平成２８年２月２５日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２６年(ワ)第３１９４８号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２７年１２月１５日
判         決
原        告         ハンディテクノ株式会社同訴訟代理人弁護士         河   本   憲   寿同                 河   本   智   子同                 堀      裕   岳同                 藤   原   寿   人同補佐   人弁理   士          武   田   明   広被        告         ウッディワールド株式会社
主         文
１被告は，別紙被告製品目録記載のデッキ材固定装置を製造し，使用し，譲渡し，貸し渡し，輸出し，若しくは輸入し，又は譲渡若しくは貸渡しの申出をしてはならない。
２被告は，別紙被告製品目録記載のデッキ材固定装置を廃棄せよ。３被告は，原告に対し，７７万６５２８円及びうち７５万７７９１円に対する平成２６年１２月１２日から，うち１万８７３７円に対する同月１９日から，各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。４原告のその余の請求を棄却する。
５訴訟費用は，これを２分し，その１を被告の，その余を原告の，各負担とする。
６この判決は，第３項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１請求
１主文第１，２項と同旨
２被告は，原告に対し，２３１０万円及びこれに対する平成２６年１２月１２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，発明の名称を「デッキ材の固定装置」とする特許権を有する原告が，デッキ材固定装置を業として販売等する被告に対し，これらの行為が上記特許権を侵害する旨主張して，①同製品の製造，販売等の差止め及びその廃棄，②不法行為に基づく損害賠償金２３１０万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成２６年１２月１２日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
１前提事実
(1)当事者
ア原告は，建築材料の開発，製造，販売等を業とする株式会社である。イ被告は，建築材料の輸出入及び販売，床板及び壁板等の建築材料の製造及び加工等を業とする株式会社である。
(2)原告の特許権
原告は，次の特許権（以下「本件特許権」といい，この特許を「本件特許」という。）を有する。
ア発明の名称      デッキ材の固定装置
イ出願日        平成１８年７月３１日
ウ登録日        平成２４年１月２０日
エ特許番号       特許第４９０８０９８号
(3)特許請求の範囲の記載
本件特許出願の願書に添付した特許請求の範囲の請求項１の記載は，以下のとおりである（以下，同請求項に係る発明を「本件特許発明」という。）。
「平行に配列される両デッキ材の側面間に挟着されるネジホルダーと，このネジホルダーを根太上に固定するための止めネジとからなり，ネジホルダーは，内部中央に，止めネジを遊挿し得る縦孔を有するとともに，両側に，両デッキ材の係止凹溝内へ挿入されるように延びる連結板をそれぞれ有し，各連結板は，前縁に，デッキ材側面の係止凹溝と係合するフックをそれぞれ備えるとともに，連結板を前記係止凹溝内において支持させる弾性片を備え，前記連結板のうち，先に配置されたデッキ材に挿着される第１連結板においては，前縁の上方と下方に前記フックが設けられ，次に配置されるデッキ材に挿着される第２連結板においては，前縁の下方に前記フックが設けられていることを特徴とするデッキ材の固定装置。」
(4)本件特許発明の構成要件
本件特許発明を構成要件に分説すると，以下のとおりである（以下，分説した構成要件をそれぞれの符号に従い「構成要件Ａ」などという。）。Ａ平行に配列される両デッキ材の側面間に挟着されるネジホルダーと，このネジホルダーを根太上に固定するための止めネジとからなり，Ｂネジホルダーは，内部中央に，止めネジを遊挿し得る縦孔を有するとともに，両側に，両デッキ材の係止凹溝内へ挿入されるように延びる連
結板をそれぞれ有し，
Ｃ各連結板は，前縁に，デッキ材側面の係止凹溝と係合するフックをそれぞれ備えるとともに，連結板を前記係止凹溝内において支持させる弾
性片を備え，
Ｄ前記連結板のうち，先に配置されたデッキ材に挿着される第１連結板においては，前縁の上方と下方に前記フックが設けられ，次に配置されるデッキ材に挿着される第２連結板においては，前縁の下方に前記フックが設けられていることを特徴とするデッキ材の固定装置。
(5)被告の行為
被告は，業として，別紙被告製品目録記載の製品１及び２（以下「被告製品」と総称する。）を販売した。
２争点
(1)被告製品は本件特許発明の構成要件Ｂ及びＣを充足するか（被告製品が本件特許発明の構成要件Ａ及びＤを充足することについては，争いがない。）。
(2)本件特許には無効理由が存在するか。
(3)原告の損害額
(4)差止め及び廃棄の必要性
３争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)（被告製品の構成要件Ｂ及びＣ充足性）について
ア原告の主張
(ア)構成要件Ｂについて
ａ被告製品の構成は「デッキジョイント金物は，内部中央に，デッキジョイントビスを遊挿し得る縦孔を有するとともに，両側に，両デッキ材の係止凹溝内へ挿入されるように延びる第１連結板及び第２連結板をそれぞれ有し，」であるところ，被告製品における「デッキジョイント金物」は本件特許発明の「ネジホルダー」に相当し，被告製品の「デッキジョイントビス」は本件特許発明の「止めネジ」に相当するから，被告製品の上記構成は本件特許発明の構成要件Ｂを充足する。ｂ「遊挿し得る」とは，「遊挿状態を実現できる」という意味であり，「遊挿状態」とは「挿入物と被挿入物との間に遊び（隙間）がある挿入状態」を意味する。


被告製品は，ネジホルダーの縦孔内の最も深い位置まで止めネジを挿入した状態（甲１１の１）から，止めネジの下端側をつまんで上方へ持ち上げるように力を加えると，止めネジの頭部がネジホルダーの上方へ突出した状態（甲１１の２）となるまで，ほとんど何の抵抗も受けることなく簡単に止めネジを動かすことができる。また，この状態から，止めネジを更に上方へ持ち上げるように力を加えると，止めネジの頭部がネジホルダーの上方へ大きく突出した状態となるまで，同様にほとんど何の抵抗も受けることなく，簡単に止めネジを動かすことができる（甲１１の３）。そして，この状態から，止めネジをフリーの状態とする（止めネジを支えていた手を放す）と，重力に従って止めネジが瞬時に落下し，止めネジの頭部がネジホルダーの縦孔の開口部に接触した状態となる（甲１１の４）。
上記のような被告製品におけるネジホルダーに対する止めネジの動作態様に鑑みると，止めネジがネジホルダーの縦孔内に挿入された状態にあるとき，両者間には遊び（隙間）が存在することが明らかである。
ｃ被告製品は，根太材上に配置したデッキ材の係止凹溝内へ連結板を挿入するようにしてデッキ材の側面にネジホルダーを圧着し，ネジホルダーの上方へ突出する止めネジの上部を指で保持しながら頭部をカナヅチで軽くたたいた場合，止めネジの先端を根太内に簡単に打ち込むことができ，その結果，ネジホルダーを所定の取付け位置に簡単な手法で，かなり安定した強度で仮固定することができるとの効果（本件特許発明の構成要件Ｂによって期待できる効果と同一の効果）を期待できる。
(イ)構成要件Ｃについて
ａ被告製品の構成は「第１連結板及び第２連結板は，前縁に，デッキ材側面の係止凹溝と係合するフックをそれぞれ備えるとともに，第１連結板及び第２連結板を前記係止凹溝内において支持させる弾性片を備え，」であるところ，被告製品の「第１連結板及び第２連結板」は本件特許発明の「連結板」に相当するから，被告製品の上記構成は本件特許発明の構成要件Ｃを充足する。
ｂ甲１３に示すように，デッキ材の係止凹溝内に被告製品の連結板を挿入した場合，連結板の下端よりも下方に存在する弾性片がデッキ材の係止凹溝と接触した状態となる。そして，係止凹溝における弾性片との接点には，連結板の荷重を含む力が作用しているはずである。したがって，被告製品の連結板は，デッキ材の係止凹溝内において，弾性片によって支持されていることになり，被告製品は本件特許発明の構成要件Ｃを充たす。
イ被告の主張
(ア)構成要件Ｂについて
ａ被告製品の連結板は，本件特許発明と同様の構成であるが，被告製品のネジホルダーは，縦孔を有するものの，止めネジの下部は螺合している。縦孔の上方直径はビスの外径より０．１ｍｍ狭く，そのまま押圧しただけでは挿入不可能であるが，ビスを螺合していくと，縦孔の内周面がビスのらせん形状に沿って弾性変形し，雌ネジ様に凹溝が形成される。
このように，被告製品においては，ビスが縦孔の一部区間で螺合することにより挿入するようになっており，ビスは縦孔内の一定地点で必ず係止するため，「止めネジを遊挿し得る縦孔」とはなっていない。また，被告製品には，縦孔の上端側に突起１１など存在しない。ｂ本件特許発明の効果として「・・頭部をカナヅチで軽く叩くことで，止めネジの先端を根太内へ打ち込むと，ネジホルダーを所定の取付け位置へ，簡単な手法でかなりの安定した強度で仮固定することができる。」とされるように，カナヅチで軽くたたくことで根太に打ち込むことが可能な止めネジを遊挿し得る縦孔が必須であり，これにより根太上に確実に仮固定できるという効果が生じる。
以上からすれば，本件特許では，カナヅチで軽くたたく程度では根太に打ち込むことができない螺合構成（被告製品）は除外される。
(イ)構成要件Ｃについて
ａ被告製品のフックは本件特許発明と同様の構成であるが，被告製品は弾性片を有するものの，連結板を係止凹溝内において支持させておらず，弾性片は０．１～０．２ｍｍほど連結板の下面より突出していて係止凹溝の下面にわずかに接するのみであり，何の機能も有していない。
なお，被告製品において「弾性片が連結板に接しておりデッキジョイント金物の重力を受ける」としても，このような状態をもって「連結板を係止凹溝内において支持させる」とはいわない。被告製品の弾性片は，単にデッキ材の溝の下側面に載置されるだけであり，上方で弾性力を受ける部材がないと支持できない。ｂ本件特許の明細書（甲２）には，「・・これらの連結板を前記係止凹溝６内へ浮くように支持するための複数個の板バネからなる弾性片１７が設けられている。」「・・図１４に示すように，第１連結板１４の上面に向けて設けられた弾性片１７が，デッキ材３ａの係止凹溝６の上面を反力面として，連結板１４を下方へ押し下げるように突出するとともに，第１連結板１４の下面に向けて設けられた弾性片１７が，係止凹溝６の下面に接触して連結板１４の押し下げ力を吸収するように屈曲し，上下の弾性片１７，１７の弾力により連結板１４を係止凹溝６内の中間位置に水平に配置される。」と記載されており，すなわち弾性片１７，１７が協働して連結板を係止凹溝内において支持させているのである。
しかし，被告製品は，このような構成にはなっていない。(2)争点(2)（本件特許の無効理由の存否）について
ア被告の主張
(ア)本件特許発明は，特開２００４－２１８３１１号公報（乙１）を主引用例として，特開２００６－１９３９７４号公報（乙３），登録実用新案公報第３１２０８５１号（乙４），特開平０７－０９１４２８号公報（乙５），特開２００３－２１３９０２号公報（乙６），特開２００６－１３２２６４号公報（乙７）等を組み合わせることにより，進歩性を欠く。


すなわち，本件特許発明の構成要件Ａは乙１及び乙３に，構成要件Ｂは乙１及び乙４に（乙１には，縦孔ではないが止めネジを遊挿し得る部位がある。），構成要件Ｃは乙７及び乙１に（乙７には連結板の前縁にフックを設ける構成が，乙１には弾性片が挟持部と協働して連結板を支持する構成が，それぞれ開示されている。），構成要件Ｄは乙７に（乙７には連結板の前縁にフックを設ける構成が開示されており，必要に応じて複数の箇所にフックを設けることは当業者にとって容易である。），それぞれ開示されており，本件特許は単なる公知技術の寄せ集めである。なお，乙３１（特開２００２－２０６２７６号公報）には，下方フックに対応する係止部２５が開示されている（段落【００２４】ないし【００２９】，図１～５，７，９参照）。
唯一，特許庁が本件特許発明特有の効果であると認めた「拝み入れ」についても，公知の工法であり，床材分野において普通に用いられている技術である。
すなわち，「拝み入れ」と呼ばれる取付方法は，デッキ材などの施工において，側縁が互いに差込み構造となっている部材を相互に差し込んで面一にするに当たり，屈曲しやすい部分を利用して一時的にその部分を屈曲させ，その後，それぞれの部材及び付属する固定部品に設けられた両側縁の凹凸を付き合わせた形にして，屈曲部の頂点を上から加圧することにより，両側縁の凹凸の嵌合を完成させて全体を面一状態にさせるものである。
上記「拝み入れ」は，乙１のデッキ固定装置においても実施可能な取付方法であり，また乙６には，多少構造は異なるが，同様の方法が開示されている。
したがって，本件特許発明は，当業者であれば上記複数の公知文献から容易に想到し得るものであり，本件特許は無効である。(イ)本件特許は，特許法３６条４項に違反し，無効である。本件特許の構成要件Ｂは「遊挿」が要件とされており，これは造語であって，しかも明細書に定義はないものの，「遊びがある状態で挿入する」ことと解される。本件特許の実施例としては「突起１１とネジ溝９の上端部とが係合し」と記載されるのみ（明細書の段落【００３５】ないし【００４０】）であるが，係合と遊挿とは相反する概念であって，両者の関係は，当業者には明確に理解できない。したがって，上記実施例の記載は特許法３６条４項に違反する。
このほか，本件特許の請求項３は，独立項である請求項１の従属項となっているが，請求項３では「遊挿」部分と「突起」部分とがあり，突起部分ではネジが係合するようになっている。「縦孔」に「突起」があってネジが係合するにもかかわらず，ネジは遊びを持って挿入するということが意味するところは，技術者には理解できない。
イ原告の主張
(ア)仮に各構成要件が公知技術であるとしても，本件特許発明が公知技術であることにはならない。
また，構成要件Ｄの「下方にフックが設けられている」点については，乙７で開示されておらず，公知技術ではない。このほか，「必要に応じて複数の箇所にフックを設けること」が当業者にとって容易であるとする根拠が不明である。
(イ)甲４の１４及び１５のとおり「遊挿状態」が実現できれば，「遊挿し得る」に該当する。
そして，「遊挿」という言葉は，一義的に広く用いられている用語であり，明細書において定義がなくても，特許法３６条４項に違反するものではない。
(3)争点(3)（原告の損害額）について
ア原告の主張
原告は，次の(ア)(イ)を選択的に主張する。
(ア)特許法１０２条２項に基づく主張
被告は，被告製品を製造・販売するところ，被告製品１個当たりの販売価格は３５円である。また，被告製品の製造・販売個数は，本訴提起までの間で少なくとも合計１５０万個である。さらに，被告製品の販売による利益率は，販売価格の４０％である。
以上を前提とすると，被告は，被告製品の販売により，
３５円（単価）×１５０万個（販売数）×４０％
＝２１００万円の利益を得ていることになり，特許法１０２条２項により，上記利益は原告の損害と推定される。
また，本訴追行に当たり相当な弁護士費用は，上記損害額の１０％である２１０万円が相当である。
なお，通常，被告製品と同様の製品を作成する場合には，少なくとも２０円程度が原価としてかかるはずであり，単価が１円であるとは考え難い。また，被告は，被告製品の単価が１３万２３０８円とする部分もあり，不自然である。このように，被告が主張する被告製品の単価及び販売数量は信用できない。
(イ)特許法１０２条１項に基づく主張
原告製品，被告製品ともにデッキ材とセットで販売することを予定しており，原告も原告製品を単体で販売していない。単体で売られることのない被告製品については，合理的な単価が設定されておらず，これを基礎に原告の損害額を算定することは妥当ではない。
被告によるデッキセット販売により，原告のデッキセットの販売機会喪失が招来されているのであるから，原告のデッキセット１㎡当たりの利益に，被告が被告デッキセットを使用して施工した面積（被告施工面積）を掛けた金額が，被告による侵害行為と相当因果関係のある損害となる。
そして，原告が，被告作成の「会社案内」（甲１４）に記載された施工現場合計１９５件のうち１０件の現場においてデッキ材の平米数等について調査を実施し，被告製品の存在が確認できた７件についてデッキ材の平米数を測定したところ，合計１８０５㎡であった。以上からすれば，被告がデッキ材の平米数について申告した１７３２㎡という数字は過少であり，被告施工面積は，１８０５㎡÷７件×１９５件＝約５万０２８２㎡であり，原告デッキセットの１㎡当たりの利益は平均１７００円である（甲１６）から，特許法１０２条１項に基づく原告の損害は，１７００円に５万０２８２㎡を乗じた金額である８５４７万９４００円となる。
イ被告の主張
(ア)原告の特許法１０２条２項に基づく主張についてａ仮に被告製品が本件特許権を侵害するとしても，被告は被告製品を改善しており，侵害の期間は平成２５年３月１８日から平成２６年１２月１９日までである。


また，被告は被告製品を製造しておらず，輸入しているにすぎない。上記期間における被告製品の輸入個数は３万８０００個，輸入原価は１８．２０円／セットであり，販売個数は３万２７２２個であって，これに対応する仕入総額は３万２７２２個×１８円／個＝５９万８０５５円である（判決注：主張をそのまま記載したものであり，計算は誤りである。）。
他方で，被告製品の販売価格合計は６６万３４９９円であるから，被告の粗利益は６６万３４９９円－５９万８０５５円＝７万４５０３円となる（判決注：上記同様，計算は誤りである。）。ｂなお，被告は被告製品を単独で販売することはないため，デッキ材の付属部品とみなして，帳簿上，数字合わせとして１円～１３万２３０８円とした。これは便宜上の価格にすぎず，無料サービス品として提供することもしばしばあるが，商品として扱っている以上，会計処理として計上する必要及び数量管理の必要があるため，１円という数字も計上している。このように，被告製品は，正確な売価は出せない部品である。
また，被告製品はデッキ材とともに販売されているが，同製品の輸入時期と使用時期は必ずしも一致しておらず，その上，製品切替えに当たっては，在庫の旧製品の使用時期が重なっているとともに，各施工現場でも旧製品・被告製品は入り乱れて使用されており，被告もその実態を正確に把握するのは到底困難であるから，被告製品に関しては，輸入価格を販価とせざるを得ない。
(イ)原告の特許法１０２条１項に基づく主張についてａ被告製品の使用期間におけるデッキ材の施工面積を報告しても，被告製品の販売個数を正確に算出することは困難である。被告製品輸入後の期間に該当する施工現場（乙３４）で，必ず被告製品を使用していたとは限らない。
また，被告製品の輸入時期と使用時期とは一致しておらず，被告製品と従来製品との使用時期を明確に区切ることはできない。さらに，２ｍのデッキ材に対して（被告製品）５個という標準的使用数を設定しているが，職人がそのとおり実施しているかどうかは不明である。また，デッキ形状によって，切断箇所も生ずるので，供給したデッキジョイント金物とデッキ材面積とが常に対応しているとは限らない。以上からすれば，デッキ材の帳簿上の出庫数がデッキ面積とは一致しないことが明らかであり，乙３６から出庫数を抽出してデッキ材の総面積を算出し，それを基に被告製品（の売上）を計算しても，全く意味をなさない。
ｂ原告が調査して被告製品が使用されていたとする施工現場７件のうち３件では被告製品が使用されていない可能性がある。また，被告は，デッキ材として天然木と人工木を使用しているところ，会社案内（甲１４）では，これらが一緒に扱われている。そして，被告は，天然木ではデッキジョイント金物を使用せず，ビスにより取り付けているところ，被告の人工木デッキの販売数は，天然木デッキに比べて圧倒的に少ない。
ｃセットのような複合製品においては，部品製品に特許権を有する場合に，複合製品全体を損害額の対象とするならば，使用されている部品製品の全体に対する貢献率を掛けて損害額を算出するのが常識である。
(4)争点(4)（差止め及び廃棄の必要性）について
ア原告の主張
本件において，被告製品の販売等の差止めや，被告製品の廃棄の必要性がある。
イ被告の主張
被告は，平成２６年１２月１９日以降，被告製品を改善した。具体的には，被告製品において全く機能しておらず，逆効果さえ生じていた弾性片を廃止し，弾性片が存在していた窓状の空間を閉止したものである。以上からすれば，被告製品の使用差止め等の必要性はない。
第３当裁判所の判断
１争点(1)（被告製品の構成要件Ｂ及びＣ充足性）について(1)本件特許に係る明細書（甲２）には，以下の記載がある。
ア【技術分野】
「本発明は，建築物のテラスやバルコニーなどの床面を，細幅長尺なデッキ材を互いに平行に配列して，ネジを上面から直接ネジ止めすることなく接合できるようにした床面施工工事に際し，デッキ材の取付け作業を能率よくかつ正確に仕上げられるようにしたデッキ材の固定装置の改良に関するものである。」（段落【０００１】）
イ【発明が解決しようとする課題】
「しかし，特許文献１に示されるデッキ材の固定装置は，押さえ板の一端にデッキ材の側面の凹溝内に係止される係止部を備えたクランプを取付けて，このクランプの係止部によって押さえ板をデッキ材の凹溝内に水平に支持することを特徴としており，押さえ板にネジが螺着されているとはいえ，このネジは，押さえ板をデッキ材の凹溝内に取付ける際に，単にネジが脱落することなく保持できるようにしたものである。」（段落【００１０】）
「そのため，ネジの取付け高さを，常に下端が根太上に支持されて，押さえ板へ垂直な状態で支持されるようにセットしておかなければならず，ネジの下端が根太上に届かないように短く取付けられている場合とか，ネジの下端が長く突出し過ぎている場合には，押さえ板が傾斜して不安定な状態となるので，常にネジの高さ調整に注意して，不適切な位置へ取付けられないように気をくばらなければならないという問題を有している。」
（段落【００１１】）
ウ【課題を解決するための手段】
「本発明は，従来におけるこの種のデッキ材固定装置の問題点を解消するため，デッキ材の固定装置を構成するネジホルダーを，隣接する，先に取付けられたデッキ材と次の取付けられるデッキ材との間の正確な位置へ取付けるに際し，止めネジによって簡単な手法で迅速に仮固定することができ，工事に際して，作業者が常に所定の間隔を置いて配置された止めネジによる仮固定状況を看取して，隣接するデッキ材との配列が適正に維持された，仕上がり状態の美麗な施工を期待できるデッキ材固定装置の提供を目的としたものである。」（段落【００１２】）
エ【発明の効果】
「本発明のデッキ材固定装置は，内部に止めネジを遊挿し得る縦孔を開設したネジホルダーを，一方のデッキ材の側面に取付ける際に，ネジホルダーの中間部から突出した一方の連結板を，デッキ材の係止凹溝内へ挿入するようにしてデッキ材の側面に圧着し，ネジホルダーの上方へ突出する止めネジの上部を指で保持しながら頭部をカナヅチで軽く叩くことで，止めネジの先端を根太内へ打ち込むと，ネジホルダーを所定の取付け位置へ，簡単な手法でかなりの安定した強度で仮固定することができる。」（段落【００１８】）
オ【実施例】
「一方，第１連結板１４及び第２連結板１５の板面の両側部分には，これらの連結板を前記係止凹溝６内へ浮くように支持するための複数個の板バネからなる弾性片１７が設けられている。・・・」（段落【００３０】）


「・・・ネジホルダー１における縦孔１０の上端内周面に設けた突起１１が，縦孔１０内に挿通された止めネジ７のネジ溝９上端部と係合して，ネジホルダー１と止めネジ７とが一体化された状態となっている・・・」
（【段落００３５】）
「そのため，本発明の固定装置では，図１３のように，ネジホルダー１の第１連結板１４の挿着を終えた後に，その場で，図１４に示すように，直ちに止めネジ７の頭をカナヅチで軽く叩いて，下端の尖状部１３を根太２内へ打ち込んで，止めネジ７を根太２に仮固定する。」（段落【００３８】）
「このように，止めネジ７の頭を叩いて尖状部１３を根太２内へ打ち込むと，図４に示した，止めネジ７のネジ溝９上端部と縦孔１０の上端の突起１１との係合が外されることで，ネジホルダー１と止めネジ７との連結状態が解かれ，ネジホルダー１は止めネジ７に対してフリーの状態となる。」（段落【００３９】）
「ネジホルダー１が止めネジ７に対してフリーの状態になると，ネジホルダー１は，自重により，図１３に示した高さ位置より下方へ落下することになる。その時，図１４に示すように，第１連結板１４の上面に向けて設けられた弾性片１７が，デッキ材３ａの係止凹溝６の上面を反力面として，連結板１４を下方へ押し下げるように突出するとともに，第１連結板１４の下面に向けて設けられた弾性片１７が，係止凹溝６の下面に接触して連結板１４の押し下げ力を吸収するように屈曲し，上下の弾性片１７，１７の弾力により連結板１４を係止凹溝６内の中間位置に水平に配置される。」（段落【００４０】）
(2)被告製品の構成について
被告製品の構成要件充足性の前提問題として，被告製品の構成について当事者間には争いがある。
まず，被告製品のうち，ビスの寸法に関して当事者間に争いがあり，原告は，「デッキジョイントビスの軸部分の先端側の約２０ｍｍの部分の直径は，ビス頭側の部分よりも若干小さい（約２．５ｍｍ）」と主張し，被告は，「デッキジョイントビスの軸部分の先端側の部分の寸法（直径）は３．７ｍｍであり，ビス頭側の部分よりも若干大きい」と主張する。しかし，ビスの軸部分の先端側の部分の直径に関しては，原告は，ネジ山を除いたビスの軸部分の直径を，被告は，ネジ山を含めたビスの軸部分の直径を，それぞれ計測したために，それぞれの数字が異なるにすぎないことが判明しており（原告準備書面(1)，被告準備書面(2)），この点に関する両者の主張は実質的に食い違うものとは認められない。このほか，被告製品のビスの長さ等についても争いがあるが，この点は，被告製品の構成要件充足性には影響を及ぼさない。
また，被告製品における縦孔の上方の突起の有無，内周面におけるネジ溝の有無に関しても当事者間には争いがあり，原告は，「縦孔１０の内周面には，ネジ溝は形成されておらず，縦孔１０の上端側の縁部には，縦孔１０の内径を狭めるように内側へ突出した突起１１が形成されている」と主張し，被告は，「ビスを縦孔に螺合していくと，縦孔の内周面がビスのらせん形状に沿って弾性変形し，雌ネジ様に凹溝が形成される」「被告製品には突起１１は存在しない」と主張する。
これらの点は，被告製品の構成要件Ｂ充足性に全く関係がないとまではいえないが，実際には，後記(3)のとおり，上記の点をどう認定するかにかかわらず，被告製品が構成要件Ｂを充足することが認められるため，結論に影響を及ぼすものではない。
(3)被告製品の構成要件Ｂ充足性について
ア被告は，被告製品のネジホルダーは縦孔を有するものの，止めネジの下部は螺合しており，このように螺合する被告製品は，「遊挿」の要件を充たさない旨主張する。
イそこで検討するに，まず，特許技術用語集（乙１７）において，「遊挿」につき「遊びがある状態に挿入すること」と記載されている。また，本件特許に係る明細書（甲２）には，突起１１が，縦孔１０内に挿通された止めネジ７のネジ溝９上端部と係合して，ネジホルダー１と止めネジ７とが一体化されることが記載されている（段落【００３５】）が，止めネジ７の頭をたたくことにより止めネジ７のネジ溝９上端部と縦孔１０の上端の突起１１との係合が外され，ネジホルダー１と止めネジ７との連結状態が解かれ，ネジホルダー１が止めネジ７に対してフリーの状態となることも記載されており（段落【００３９】），このフリーの状態となっている止めネジと縦孔との関係を「遊挿」ということができる。他方で，被告製品においては，縦孔の上部の若干狭い部分において，止めネジの挿入が阻止されてはいるが，証拠（甲１１の３及び４，被告製品についての当裁判所の検証の結果（検甲１））によれば，被告製品においてビスを縦孔内に挿入した後，４～５回程度ビスを回転させることにより，ネジホルダーの縦孔にビスを装着させることができ，同装着後は，壁板８内でビス（止めネジ）が遊びをもって移動していることが認められ，この状況は上記「遊挿」に相当するものといえる。
ウ被告は，被告製品では縦孔の一部区間でビスが必ずいったん係止する旨主張する。しかし，そもそも本件特許発明において，ネジホルダーと止めネジとが常に「遊挿」状態にあることが求められるわけではなく，明細書には，初めはネジホルダーと止めネジとが係合するが，後に「遊挿」状態になる事例が実施例として記載されており（段落【００３５】【００３９】参照），このような形態のものも本件特許発明を充足するものである。そして，当裁判所の検証の結果（検甲１）からすれば，被告製品においては，ビスを縦孔内に挿入しようとする際に，４～５回程度ビスを回転しなければ縦孔にビスを挿入できないが，その後，ビスが縦孔にきちんと装着された後は，ビスが遊びをもって動く状態になっているものであって，被告製品においても「遊挿」状態となっている。
このほか，被告は，被告製品においてはビスをカナヅチで軽くたたく程度では根太に打ち込むことができず，このような構成は本件特許の対象から除外されるとも主張する。
しかし，上記のとおり，被告製品においても，少なくともビスが縦孔にきちんと装着されて「遊挿」状態となった後は，ビスをカナヅチで軽くたたく程度でも根太に打ち込むことができるものと認められるから，本件特許発明が奏する上記効果を奏するものであり，被告の上記主張は理由がない。
エ以上のとおり，被告製品は「止めネジを遊挿し得る縦孔」を有するものといえ，構成要件Ｂを充足する。
(4)被告製品の構成要件Ｃ充足性について


ア被告は，本件特許においては複数個の弾性片が協働して連結板を支えるところ，被告製品は弾性片を有するものの，連結板を係止凹溝内において協働して支持させておらず，弾性片は何の機能も有していない旨主張する。
イ確かに，本件特許に係る明細書（甲２）においては，実施例の記載として，「上下の弾性片１７，１７の弾力により連結板１４を係止凹溝６内の中間位置に水平に配置される」との記載がある（段落【００４０】）が，これは一実施例にすぎず，構成要件Ｃにおいては，連結板に複数個の弾性片を設けることや，協働して連結板を支持し得るように「弾性片」を連結板の上下の位置に設けることについては何ら規定されていないから，本件特許においては複数個の弾性片が協働して連結板を支える点が必須であることを前提とする被告の主張は，その前提を欠くものである。また，「支持」との文言の意味については，明細書上特段定義されていないところ，物体１が物体２の重力を受けながらこれに耐えている状態であれば，物体１は物体２を支持しているといってよく，被告製品の係止凹溝内において，連結板の下部に設けられた「弾性片」が連結板の重みを支えており，弾性片自体は係止凹溝の下面に接していること（甲１３）からすれば，被告製品においては，弾性片が連結板を支持しているものといえる。この点に関し，被告は，「弾性片が連結板に接しており，デッキジョイント金物の重力を受ける」のみでは，弾性片が連結板を支持していることにはならないとも主張するが，上記のとおり，被告の同主張は採用できない。
ウ以上からすれば，被告製品は，「連結板を係止凹溝内において支持させる弾性片」を備えるものといえ，構成要件Ｃを充足するといえる。２争点(2)（本件特許の無効理由の存否）について
(1)本件特許発明の進歩性の有無について
被告は，本件特許発明が乙１を主引用例として乙３ないし７等を組み合わせることにより進歩性を欠く旨主張する（もっとも，被告は，本件特許発明と主引用例の一致点・相違点を認定した上で，同相違点が周知技術等から容易想到であるとの通常の手法による進歩性欠如の主張はしていない。）ので，以下検討する。
ア乙１（特開２００４－２１８３１１号公報，公開日平成１６年８月５日）には，以下の(ア)ないし(ク)の記載が存在する。
(ア)【請求項１】
「根太の上にデッキ材を載置し，隣接するデッキ材の対向面に形成してある溝に押え材を掛け渡し，前記隣接するデッキ材の間からねじを前記押え材に貫通して前記根太にねじ込むことによりデッキ材を根太に固定する装置において，前記押え材は，その少なくとも一方のデッキ材側の端部に弾性を有するクランプが装着されているクランプ付き押え材であり，前記根太に先に載置されるデッキ材の溝に前記クランプの弾性を用いて前記押え材の一端部を嵌合して前記デッキ材に予め取付けられ，又は根太に固定したデッキ材の溝に前記クランプ付き押え材を取付けた後，前記根太に後に載置されるデッキ材の溝に前記押え材の他端部が嵌合された状態で前記ねじが前記根太にねじ込まれることを特徴とするデッキ材固定装置。」
(イ)【発明の属する技術分野】
「本発明は，・・・根太の上にデッキ材を載置し，隣接するデッキ材の対向面に形成してある溝に押え材を掛け渡し，前記隣接するデッキ材の間からねじを前記押え材に貫通して前記根太にねじ込むことによりデッキ材を根太に固定する装置に関する。」（段落【０００１】）。
(ウ)【発明の実施の形態】
「・・・押え材１０の幅方向中央に平行に起立する一対のねじ倒れ防止用突縁（以下，単に突縁という。）１１が設けられ・・・突縁１１は好ましくは，倒立Ｌ字形に形成されて水平部を対向させてあり，孔１２の上方部分において，孔１２に貫通されるねじの軸の外周の一部と螺合するように形成された円弧１３が設けられている。従って，押え材１０の上方からねじ５を孔１２に向けて回転しながら押し下げると，そのねじは円弧１３部分に軽くねじ込まれながら，孔に挿通された状態で円弧１３部分に保持される（この状態を仮螺着という。）すなわち，ねじ５を脱落させずに保持することができるようになっている。なお，ねじ５を仮螺着するためには，突縁１１の断面形状は任意である。」（段落【００１２】）
(エ)「クランプ２０は，押え材１０の幅方向の少なくとも一端側に装着される。このクランプ２０は，根太１に隣接して固定されるデッキ材の端部に互いに対向して開口するように形成されている溝３１，３２に，クランプ自身の弾性を利用して嵌着することができるものである。」
（段落【００１３】）
(オ)「・・・クランプ２０は，一例として，図２に良く示されているように，断面形状がほぼコ字形の薄鋼板で作られ，両端部の斜め上方と斜め下方に延びる被係止部２１，２２と，それらの被係止部の間の部分のコ字形の上下辺を水平に形成してなる挟持部２３とを一体に有している。」（段落【００１４】）
(カ)「本発明によるデッキ材固定装置においては，押え材１０を用いてデッキ材を根太に固定するには，図１に示すように，予めクランプ２０の挟持部２３に押え材１０の幅方向一端部を押入することにより，押え材１０にクランプ２０を嵌着して，クランプ付き押え材Ａを構成して置く。また，好ましくは，押え材１０にねじ５を仮螺着しておく。」
（（段落【００１５】）
(キ)「上記のクランプ付き押え材Ａを用いて，デッキ材を根太に固定するには，図３（ａ）に示すように，先に固定されるデッキ材２１の溝３１にクランプ２０の被係止部２１，２２をその弾性を利用して嵌着して，押え材１０をデッキ材２１に取付け，そのデッキ材２１を根太１の上面の所定位置に静置する。デッキ材２１を根太１の所定位置に静置した後，そのデッキ材の溝３１にクランプ２０の被係止部２１，２２を嵌着して，クラン   プ付き   押え材   Ａをデ   ッキ材   ２１に取   付ける   ように   しても   よい。・・・」（段落【００１６】）
(ク)「各デッキ材の溝３の上壁と下壁に，クランプの背面が溝３の内端に当接するまで押入された時に被係止部２１，２２の先端を係止させる係止部６１，６２が形成してある場合は，・・・望ましい。」（段落【００１７】）


(ケ)このほか，【図１】，【図２】及び【図３】（ａ）（ｂ）からすれば，乙１には，「デッキ材２１，２２の両側面に挟持されるクランプ付きの押え材１０」，「押え材１０の内部中央に設けられた，ねじを貫通するための孔１２」，「当該孔１２に貫通させたねじ５」がそれぞれ記載されているといえる。
イ乙１に記載された発明
前記アの各記載を総合すると，乙１には，以下の発明（「乙１発明」という。）が記載されているものと認められる。
「平行に配列されるデッキ材２１，２２の両側面に挟持される押え材１０と，この押え材１０を根太１上に固定するためのねじ５とからなるデッキ材固定装置であり，押え材１０は，内部中央に，上下方向に貫通している，ねじを貫通するための孔１２を有し，当該孔１２の上方に突縁１１が設けられ，押え材１０の幅方向の少なくとも一端側にクランプ２０が装着され，同クランプ２０の被係止部２１，２２は弾性を有し，クランプ２０は，デッキ材２１の溝３１に上記弾性を利用して嵌着されるもの。」
なお，押え材１０には，その幅方向中央に平行に起立する突縁１１が設けられており，ねじ５がこの突縁１１に設けられた円弧１３部分に保持されれば，ねじ５は脱落しない（段落【００１２】）ものであり，被告は，この突縁１１を乙１発明の構成要素とする。
ウ本件特許発明と乙１発明との対比
(ア)本件特許発明と乙１発明とを対比すると，乙１発明の「デッキ材２１，２２」は本件特許発明の「両デッキ材」に相当し，以下同様に「根太１」は「根太」に，「押え材１０」は「ネジホルダー」に，「ねじを貫通するための孔１２」は「縦孔」に，「押え材１０」の一方側部（図２左側）と他方側部（図２右側）は「先に配置されたデッキ材に挿着される第１連結板」と「次に配置されるデッキ材に挿着される第２連結板」に，「ねじ５」は「止めネジ」に，「被係止部２１，２２」は「弾性片」に，「デッキ材２１の溝３１」は「デッキ材の係止凹溝」に，それぞれ相当する。
(イ)以上を前提とすると，本件特許発明と乙１発明との一致点は，「平行に配列される両デッキ材の側面間に挟着されるネジホルダーと，このネジホルダーを根太上に固定するための止めネジとからなり，ネジホルダーは，内部中央に，止めネジを貫通する縦孔を有するとともに，両側に，両デッキ材の係止凹溝内へ挿入されるように延びる連結板をそれぞれ有し，各連結板は，連結板を前記係止凹溝内において支持させる弾性片を備えているデッキ材の固定装置。」となる。
(ウ)本件特許発明と乙１発明との相違点は，まず「本件特許発明では，各連結板の前縁に，デッキ材側面の係止凹溝と係合するフックをそれぞれ設けており，フックが設けられる箇所が，先に配置されたデッキ材に挿着される第１連結板においては，前縁の上方と下方であり，次に配置されるデッキ材に挿着される第２連結板においては，前縁の下方であるのに対して，乙１発明では，フックがそもそも設けられていない点」（相違点１）が挙げられる。
次に，「縦孔が，本件特許発明では，止めネジを遊挿し得るものであるのに対して，乙１発明では，上方に突縁１１が設けられていて，これにより止めネジを遊挿し得ないものである点」（相違点２）が挙げられる。
エ被告が挙げる刊行物のうち，上記相違点の構成に関連するものとしては，次のものがある。
(ア)乙４（実用新案登録第３１２０８５１号，発行日平成１８年４月２０日）には，以下の記載がある。
ａ【技術分野】
「この考案は，隙間を有する床（デッキ）の床板の固定に関し，任意の場所の床板を取外すことができるようにすることを目的とした床板設置装置及び床板の固定金物に関する。」（段落【０００１】）
ｂ【実施例１】
「この考案の実施例を・・・説明すると，両側壁の中央部に夫々溝２，２を設けた床板１，１を根太５上に置き，前記溝２，２へＴ型の固定金物３の横板３ａ，３ａを挿入すると共に，前記固定金物３のビス孔３ｂへビス４を挿入し，ビス４を前記根太５に螺入して床板１，１を適所に固定する（図１，２，３）。・・・」（段落【００１７】）
ｃ【実施例２】
「この考案の他の実施例を・・・説明すると，床板１のＴ型の固定金物３の中央部へ，ビス４の頭部４ａを挿入し得る直径で，縦片３ｃの長さより浅いビス孔３ｂを設ける。」（段落【００２１】）(イ)乙７（特開２００６－１３２２６４号公報，公開日平成１８年５月２５日）には，以下の記載がある。
ａ【技術分野】
「この発明は，床下地上に敷設されるフローリング材等の床材を連結するための床材の連結構造に関する。」（段落【０００１】）
ｂ【課題を解決するための手段】
「また，前記連結具の係合凸部に突起が形成され，前記床材の凹状の係合部に，前記連結具によって前記両床材が連結された状態において前記突起に当接してその床材の側方への移動を規制する障壁が形成されている。」（段落【００１８】）
ｃ【発明を実施するための最良の形態】
「・・・連結具（２）は，・・・固定部（３）と，・・・一対の係合凸部（４）（４）とを備えている。」（段落【００２７】）「・・・係合凸部（４）（４）の上面には，突起（１０）（１０）が長手方向に沿って形成され，・・・」（段落【００３０】）(ウ)乙３１（特開２００２－２０６２７６号公報，公開日平成１４年７月２６日）には，以下の記載がある。
ａ【発明の属する技術分野】
「この発明は，建築物，特に住宅のテラスやバルコニーに好適なデッキに関する。」（段落【０００１】）
ｂ【発明の実施の形態】


「スラブ上に並設された根太上に敷設されて床面を形成するデッキ材と，各デッキ材を連結させる固定部材とを有し，デッキ材はその長手側面である板傍にそれぞれ連結溝が設けられ，この連結溝内に固定部材の係止部が挿入され，連結溝の上縁部又は下縁部のいずれか一方と固定部材の係止部とが係合されてなるデッキである。・・・デッキ材に備えられた連結溝は，上縁部と下縁部とを有し，上縁部と下縁部とでは，上縁部の方が下縁部よりも突出した構造となっている。固定部材は，取付板部にビス孔を有し，ビスを用いて固定部材と根太とを固定する。」（段落【００１９】）「・・・デッキ材１１の板傍１７には，その長手方向に沿って溝状の連結溝１８が形成されている。」（段落【００２３】）「連結溝１８は，上縁部１９と下縁部２０とを有し・・・」（段落【００２４】）
「下縁部２０には，その内面に，デッキ材１１の長手方向に沿う複数条の凹凸２０ａが設けられている。・・・」（段落【００２５】）
「・・・固定部材２１は，・・・係止部２５とを有している。」
（段落【００２６】）
「係止部２５は，その先端縁においてデッキ材１１の上記凹凸２０ａと係合されるものである。・・・」（段落【００２９】）オ本件特許発明と乙１発明との相違点の容易想到性(ア)前記ウ(ウ)のとおり，本件特許発明と乙１発明との相違点は，①乙１発明には「フック」の記載がない点，②乙１発明には，止めネジを遊挿し得る縦孔の記載がない点であるところ，前記エ(ア)(イ)からすれば，乙７には「フック」に相当する「突起」が，乙４には遊挿し得る孔として「ビス孔３ｂ」が，それぞれ開示されているといえる。(イ)しかし，相違点１に関しては，そもそも，乙１発明における「被係止部２１，２２」は，本件特許発明の「弾性片」に相当するものの，「フック」としての機能をも有すると解される（乙１の段落【００１７】において，「被係止部２１，２２の先端を係止させる係止部６１，６２」と記載されている。）ところ，既に「フック」類似の構成を備えた乙１発明に，あえて乙７の「フック」に相当する「突起」を重ねて備えようとする動機付けがあるとは認められない。
また，乙７では，連結具の係合凸部（第１連結板の前縁の上方に相当する。）に，フックに相当する「突起」が設けられているほか，前記エ(ウ)のとおり，乙３１には，デッキ材の固定部材において，デッキ材の側面の連結溝１８に係止する係止部２５（本件特許発明の「フック」に相当する。）を下方に向く態様で設けたことが開示されている（【図１】及び【図２】参照）。
しかし，本件特許発明においては，フックが第１連結板の前縁の上方と下方に設けられ，また第２連結板の前縁の下方にも設けられていることからすれば，同発明では，第１連結板には，その前縁をデッキ材の係止凹溝に対して上方及び下方のいずれにおいても係合させることができるフックを備えることが想定されているものと解される。これに対し，乙７及び乙３１は，いずれもフックが第１連結板ないし第２連結板の前縁において，上方のみ，又は下方のみに設けられたものしか開示しておらず，乙７ないし乙３１を乙１発明に適用して，フックを設ける箇所を本件特許発明と同じ箇所とすることが容易想到であるとはいえない。
(ウ)以上のとおり，本件特許発明と乙１発明との相違点１は，乙７及び乙３１の記載によって容易想到ではないため，相違点２の容易想到性について検討するまでもなく，これらの文献に基づく本件特許発明の進歩性欠如に関する被告の主張は採用できない。
(2)本件特許の実施可能要件違反の有無についてア被告は，本件特許発明における「遊挿」との文言，及び「遊挿」と「係合」との関係が，いずれも不明確であって，特許法３６条４項１号所定の要件（実施可能要件）を充たさないとも主張する。
しかし，前記１(3)のとおり，本件特許に係る明細書（甲２）には，ネジホルダー１と止めネジ７との連結状態が解かれたフリーの状態となることが記載されており，このようなフリーの状態となっている止めネジと縦孔との関係を「遊挿」ということができる。
同様に，前記１(3)のとおり，同明細書には，いったんはネジホルダーと止めネジとが「係合」するが，その後，同連結状態が解かれて「フリー」になることも記載されており，このように，「係合」から「遊挿」に至る経過も明らかである。
以上からすれば，当業者が本件特許発明を実施することは可能であるものと解されるから，本件特許は特許法３６条４項１号所定の要件（実施可能要件）を充たすものといえる。
イこのほか，被告は，本件特許の請求項３における「遊挿」と「係合」との関係が理解できないとも主張する。確かに，請求項３においては，請求項１とは異なり，止めネジと「係合」する「突起」が構成要素とされてはいるが，上記ア同様，実施例の記載からすれば当業者にとってこの点は理解可能であるから，被告の上記主張は採用できない。
３争点(3)（原告の損害額）について
(1)特許法１０２条２項に基づく主張について
ア証拠（乙３３の４及び５）によれば，被告は，平成２５年３月１８日から平成２６年１２月１９日までの間に，合計３万８０００個の被告製品（デッキジョイント金物及びデッキジョイントビスの双方を含む）を，合計金額１０万１０００円で仕入れ，そのうち合計３万２７２２個の被告製品を合計６６万３４９９円で販売した事実が認められる。そして，証拠（乙３３の４）によれば，被告製品１個当たりの仕入価格は１円又は１０円と一定ではないが，これを平均すると，被告が販売した３万２７２２個の被告製品の仕入金額は，３万２７２２個×（１０万１０００円／３万８０００個）＝８万６９７１円（小数点以下は切捨て）となるから，被告が，被告製品の上記取引全体によって得た利益は，６６万３４９９円－８万６９７１円＝５７万６５２８円であるものと認められる。したがって，特許法１０２条２項の適用により，原告の損害額は上記５７万６５２８円であるものと認められる。


なお，本件において，原告は，遅延損害金の起算日につき，訴状送達日の翌日である平成２６年１２月１２日としているが，証拠（乙３３の５）によれば，被告が最後に被告製品を販売したのは，それ以降の日である同月１９日であると認められるから，同最終取引に限り，遅延損害金の起算日は同日となる。そして，同最終取引においては，被告は８０００個の被告製品を４万円で販売しており，同被告製品の仕入金額は，８０００個×（１０万１０００円／３万８０００個）＝２万１２６３円（小数点以下は切捨て）と算定できるから，同最終取引に基づく被告の利益は，４万円－２万１２６３円＝１万８７３７円となる。他方で，同最終取引を除く被告製品の売上高は６６万３４９９円－４万円＝６２万３４９９円であり，これに対応する被告製品の仕入金額は８万６９７１円－２万１２６３円＝６万５７０８円となる。したがって，最終取引を除く被告製品に関する取引によって，被告が得た利益は，６２万３４９９円－６万５７０８円＝５５万７７９１円となる。イ被告は，被告製品の輸入原価は１８．２０円／セットであり，販売個数は３万２７２２個であって，これに対応する仕入総額は５９万８０５５円である旨主張するが，これは，乙３３の３に基づき，被告製品１個当たりの仕入価格は１３．７７円であり，これに輸入諸経費及び平均運賃を加えると仕入原価は１個当たり１８．２０円であるとするものと解される（乙３３の１参照）。
しかし，そもそも輸入諸経費や運賃に関しては何ら立証がない上，被告は，被告製品の販売価格については「商品別売上明細表」（乙３３の５）上の数字（後記ウのとおり便宜上の数字である。）に基づきながら，仕入価格については，インボイス（乙３３の３）等の証拠に基づいて，「商品別仕入明細表」（乙３３の４）上の金額よりもはるかに高い金額を主張するものであって，主張として一貫しない。販売価格について「商品別売上明細表」上の数字（便宜上の数字）を採用するならば，仕入価格についても「商品別仕入明細表」上の数字（便宜上の数字）を採用するのが終始一貫するというべきである。現に，「商品別売上明細表」（乙３３の５）上では，被告製品の上記販売取引によって合計５９万８０５５円の粗利益が発生したとされており（ただし，その根拠は不明），当裁判所の前記アの結論ともほぼ整合する。
ウ他方，原告は，まず被告が開示した被告製品に関する上記各明細表（乙３３の４及び５）上の数字について，単価１円は安価にすぎ，また単価１３万２３０８円とする部分もあり，信用できないと主張する。確かに，被告が開示した被告製品の販売価格（単価）は１円～１３万２３０８円とされており（乙３３の５），通常の取引であれば合理性を欠くほど価格の幅が大きい。しかし，被告製品は単独で販売されることなく，常にデッキ材とセットで販売されており，セット販売の際に被告が被告製品の単価を具体的に定めていないことは当事者間に争いがなく，被告が開示した被告製品の単価は便宜上の数字にすぎないから，単価に幅があっても直ちに不合理であるとはいえない。そして，被告製品は，その大きさや果たす役割の程度からして，極めて低い価値しかないものと解するのが相当であって，デッキ材とのセット販売において，被告製品の単価が１円とされていても，これが直ちに不合理とまではいえない。したがって，原告の上記主張は採用できない。
(2)特許法１０２条１項に基づく主張について
原告は，被告に対し，被告製品自体ではなく，被告製品を部品として用いたデッキセットの売上高の開示を求め，同売上高に基づき，特許法１０２条１項により原告の損害額を計算する方法も選択的に主張している。このような方法を採用するのであれば，デッキセットの売上個数・売上高から一義的に被告製品の売上個数及び売上高が判明する必要がある。しかし，被告は，２ｍのデッキ材に対して被告製品５個という標準的使用数は設定しているが，職人がそのとおり実施しているかは不明である上，デッキ材として天然木と人工木を使用しているところ，天然木のデッキ材には被告製品を用いておらず，被告の人工木デッキの販売数は天然木デッキの販売数よりもはるかに少ない旨主張する。確かに，被告にとっても，実際にデッキ材の工事をする職人が被告製品をどの程度使用するかは把握できないであろうことに加え，被告における天然木デッキと人工木デッキの使用割合に関する証拠（乙３５）の記載等に照らせば，被告の上記主張内容があながち不合理とはいえない。
以上からすれば，被告製品を部品として用いたデッキセットの売上個数・売上高を被告に開示させても，ここから直ちに被告製品の売上個数・売上高が判明するという関係にあるとは認められない上，原告は，デッキセット販売における被告製品の寄与度についても何ら具体的に主張しておらず，原告の上記計算方法は合理性を欠き，採用できない（当裁判所は，同じ理由により，被告のデッキセットの売上数量・売上高に関する資料の開示を求める旨の原告の文書提出命令の申立てにつき，必要性がないとして却下した。）。
このほか，原告は，被告作成の「会社案内」（甲１４）に記載された施工現場のうち被告製品の存在が確認できた７件について測定したデッキ材の平米数に基づいて，被告のデッキセットの売上高合計を推定計算するが，そもそも上記のとおり，デッキセットの売上高から直ちに被告製品の売上高が判明するという関係にはないことに加え，この点を措くとしても，わずか７件のデータに基づき，同データに単純に比例するものとして１９５件全体の数字を推定する方法は到底合理的とはいえず，採用できない。したがって，特許法１０２条１項に基づく原告の主張は採用できず，前記(1)アで算定した被告の利益額以上の原告の損害を認めるに足りる証拠はない。
(3)原告の弁護士費用については，本件で顕れた諸般の事情に鑑み，２０万円をもって相当と認める。なお，弁護士費用に対する遅延損害金の起算日は，原告の損害額の大半に対する起算日である平成２６年１２月１２日（訴状送達日の翌日）とする。
(4)以上のとおり，原告の損害額は合計７７万６５２８円と認められる。４争点(4)（差止め及び廃棄の必要性）について(1)被告は，平成２６年１２月１９日以降，被告製品における弾性片を廃止する旨の設計変更をした旨主張しており，この点は当事者間において特段争いがなく，同設計変更後の製品は，本件特許発明の構成要件を充足しないことになる。


平成２５年１１月１２日判決言渡
平成２４年（行ケ）第１０３７７号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２５年１０月２９日
判決
原告         栄研化   学株式   会社訴訟代   理人弁   護士         永島孝   明
安國忠   彦
浅村昌   弘
弁理士          磯田志   郎
浅村    皓
池田幸   弘
井上慎   一
被告         独立行   政法人   理化学   研究所訴訟代   理人弁   護士         熊倉禎   男
渡辺    光
弁理士          滝澤敏   雄
被告         株式会   社ダナ   フォー   ム訴訟代   理人弁   護士         山上和   則弁理士          辻   丸   光一郎
中山ゆ   み
伊佐治         創
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告の求めた判決
特許庁が無効２０１１－８００２６１号事件について平成２４年９月２４日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，特許無効審判請求を不成立とする審決の取消訴訟である。争点は，容易想到性の有無である。
１特許庁における手続の経緯
被告らは，名称を「核酸の増幅法およびこれを利用した変異核酸の検出法」とする発明の特許権者である（特許３８９７８０５号，平成１６年１２月２４日特許出願，優先権主張番号：特願２００３－４３１００３号，平成１５年１２月２５日優先権主張（日本），平成１６年１０月２８日優先権主張（日本），平成１９年１月５日設定登録・甲１１）。
原告は，平成２３年１２月２２日，請求項１～１３及び請求項１６～２７について無効審判請求（無効２０１１－８００２６１号）をしたが，特許庁は，平成２４年９月２４日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は同年１０月４日，原告に送達された。
２本件発明の要旨
本件明細書（甲１１）によれば，本件特許の請求項１～１３及び請求項１６～２７に係る発明は，以下のとおりである（取消事由と関連しないため，請求項２～１３，１６～２７についての記載は省略する。それぞれの発明は，請求項の番号に対応して，「本件発明１」，「本件発明２」等と表記する。）。以下において「被告」というときは，被告らを総称するものとする。また，請求項１記載の「第１のプライマー」をターンバックプライマーを意味する「ＴＰ」，「第２のプライマー」をフォールディングプライマーを意味する「ＦＰ」ともいう。
【請求項１】
標的核酸配列を増幅しうる少なくとも二種のプライマーを含んでなるプライマー
セットであって，
前記プライマーセットに含まれる第１のプライマーが，標的核酸配列の３’末端部分の配列（Ａ）にハイブリダイズする配列（Ａｃ’）を３’末端部分に含んでなり，かつ前記標的核酸配列において前記配列（Ａ）よりも５’側に存在する配列（Ｂ）の相補配列（Ｂｃ）にハイブリダイズする配列（Ｂ’）を前記配列（Ａｃ’）の５’
側に含んでなるものであり，
前記プライマーセットに含まれる第２のプライマーが，前記標的核酸配列の相補配列の３’末端部分の配列（Ｃ）にハイブリダイズする配列（Ｃｃ’）を３’末端部分に含んでなり，かつ相互にハイブリダイズする２つの核酸配列を同一鎖上に含む折返し配列（Ｄ－Ｄｃ’）を前記配列（Ｃｃ’）の５’側に含んでなるものである，プライマーセット。
３原告が主張する無効理由
本件特許の請求項１～１３及び請求項１６～２７に記載された発明は，以下の刊行物１に記載された引用発明１に，刊行物２～刊行物１０（以下，「引用発明２」～「引用発明１０」という。）に記載された各引用発明を適用することにより，当業者が容易に発明をすることができたものである。
刊行物１：C.R.Acad.Sci.Paris.Sciencedelavie/Life   Sciences，1998，    321，909-914（甲１。枝番号による書証を含む。以下同じ。）
刊行物２：特開２０００－３７１９４号公報（甲２）
刊行物３：国際公開第０２／２４９０２号（甲３）
刊行物４：国際公開第９６／０１３２７号（甲４）刊行物５：EMBL/GenBank/DDBJデータベースにあるAccession   No.Z72478の   HepatitisBvirusのＤＮＡ配列（1996   年5月   15日公表）（甲５）
刊行物６：国際公開第０１／３４８３８号（甲６）
刊行物７：NucleicAcidsResearch   Vol.17，No.7，2503-2516(1989)（甲７）刊行物８：「ＰＣＲ法最前線－基礎技術から応用まで」（抜粋）（共立出版株式会社，１９９７年６月１５日，４２５頁～４２８頁）（甲８）
刊行物９：特開２００２－３４５４９９号公報（甲９）刊行物１０：国際公開第０１／７７３１７号（甲１０）
４審決の理由の要点
(1)引用発明１について
刊行物１には，以下の引用発明１が記載されている。
標的核酸配列を増幅しうる二種のプライマーを含んでなるプライマーセットであ
って，
プライマーＬａｂｉ１は，ＨＩＶウイルスのＧＡＧ遺伝子の配列に特異的にハイブリダイズする２６ヌクレオチドの部分及びプライマーの５’側に位置するヘアピンを形成できる５０ヌクレオチドのパリンドローム部分から構成されており，第２のプライマーであるＬａｂｉ２は，Ｌａｂｉ１と同様に構成されており，２８塩基のＨＩＶ特異的部分が６０塩基離れた配列と相補的であり，かつ逆方向を向いているものである，プライマーセット。
(2)引用発明２について


刊行物２の請求項１２に記載の引用発明２は，以下のとおりである。「特定の核酸配列についての第１の初期プライマー」及び「特定の核酸配列の相補体に対する続く初期プライマー」は，共に以下の２つのセグメント「（Ａ）第１のセグメントであって，（ｉ）該特定の核酸配列の第１の部分に実質的に相補的であり，そして（ｉｉ）テンプレート依存性の第１の伸長をし得る，セグメント，及び，（Ｂ）第２のセグメントであって，（ｉ）該第１のセグメントに実質的に非同一であり，そして（ｉｉ）該特定の核酸配列の第２の部分に実質的に同一であり，（ｉｉｉ）該第２のセグメントの相補的配列に結合し得，そして（ｉｖ）第２のプライマー伸長が生成されて第１のプライマー伸長を置換するように，均衡又は限定サイクリング条件下で，続く第２のプライマー又は核酸構築物の第１のセグメントの，該特定の核酸配列の該第１の部分への結合を提供し得る，セグメント」を含むものであって，これらはそれぞれＴＰであるから，引用発明２は，ＴＰ-ＴＰプライマーセットである。
(3)本件発明１と引用発明１との一致点及び相違点は，以下のとおりである。
【一致点】
標的核酸配列を増幅しうる少なくとも二種のプライマーを含んでなるプライマーセットであって，前記プライマーセットに含まれる第２のプライマーが，ＦＰであるプライマーセットである点。
【相違点】
第１のプライマーが，本件発明１ではＴＰであるのに対して，引用発明１ではＦＰである点。
(4)相違点に関する審決の判断は，以下のとおりである。引用発明１の核酸増幅において，ＦＰ-ＦＰプライマーセットに代えて，引用発明２の増幅効率の良いＴＰ-ＴＰプライマーセットをそのまま採用することは，当業者が容易に想到することであるといえるとしても，様々な問題点が存在するＦＰ-ＦＰプライマーセットにおいて，一方のＦＰのみをＴＰに代え，もう一方のプライマーにＦＰをそのまま残すということは，技術的に不自然なことであり，そのような置き換えが動機付けられることはなく，当業者が想到しないことである。さらに，引用発明１のＦＰによる反応が進行するためには，標的核酸にハイブリダイズしたＦＰが伸長することにより形成された二本鎖が開き，図１ｈに示されるヘアピン構造の形成が可能な反応条件を設定する必要がある。一方，引用発明２のＴＰによる増幅反応が進行するためには，ＴＰが標的核酸にハイブリダイズして伸長することにより形成された二本鎖と，鎖内ステムループ構造が平衡となる反応条件を設定する必要がある。
このように，ＦＰとＴＰは，構成が異なるプライマーであり，それを用いた増幅反応が進行する原理も異なるものであって，それぞれ厳密な反応条件の設定を必要とするものであるから，引用発明１に引用発明２を適用する際に，ＦＰとＴＰを組み合わせてプライマーセットとすることは，当業者であれば回避しようとするものであって，ＴＰ-ＴＰプライマーセットそのものを採択するものであるといえる。そして，本件発明１のプライマーセットは，標的核酸を特異的かつ効率的に等温増幅することができるとともに，一塩基変異を効果的に検出できる（段落【０１４５】）という格別顕著な効果を奏するものである。
したがって，本件発明１は，引用発明１に引用発明２のプライマーを適用することにより容易になし得たとはいえない。
また，本件発明２～１３及び１６～２７についても，本件発明１と同様に，「標的核酸配列を増幅しうる少なくとも二種のプライマーを含んでなるプライマーセットであって，前記プライマーセットに含まれる第１のプライマーが，標的核酸配列の’末端部分の配列（Ａ）にハイブリダイズする配列（Ａｃ’）を３’末端部分に含んでなり，かつ前記標的核酸配列において前記配列（Ａ）よりも５’側に存在する配列（Ｂ）の相補配列（Ｂｃ）にハイブリダイズする配列（Ｂ’）を前記配列（Ａｃ’）の５’側に含んでなるものであり，前記プライマーセットに含まれる第２のプライマーが，前記標的核酸配列の相補配列の３’末端部分の配列（Ｃ）にハイブリダイズする配列（Ｃｃ’）を３’末端部分に含んでなり，かつ相互にハイブリダイズする２つの核酸配列を同一鎖上に含む折返し配列（Ｄ－Ｄｃ’）を前記配列（Ｃｃ’）の５’側に含んでなるものである，プライマーセット。」を発明特定事項とするものであるから，本件発明２～１３及び１６～２７が，引用発明１～１０に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたということはできない。
第３原告主張の審決取消事由
１動機付けに関する認定判断の誤り
(1)ＴＰ－ＴＰプライマーセットの増幅効率


審決は，引用発明１のＦＰ－ＦＰプライマーセットにおいて片方のＦＰのみを引用発明２のＴＰに代えることに動機付けがないことの理由として，引用発明２のＴＰ－ＴＰプライマーセットを使用すると，ＴＰが結合でき新規な核酸鎖の合成基点となるループ構造が多く形成されるため，ＴＰ－標準プライマーセットと比べて優れた増幅効率を示すことを挙げたが，以下のとおり誤りである。ア刊行物２には，ＴＰ－ＴＰプライマーセットによる増幅反応のみならず，ＴＰ－標準プライマーセット（請求項１及び図１，２）やＴＰ単独による増幅反応（請求項１及び図１）が，独立した発明として記載されているから，増幅反応に使用するのに，同じプライマー同士からなる対称プライマーセットである必要はなく，ＴＰ－標準プライマーセットのような非対称プライマーセットであっても増幅を達成できることが開示されているといえる。したがって，引用発明２は，ＴＰとＴＰ以外のプライマーを組み合わせることの動機付けを提供するものである。イＴＰを用いた増幅反応において，刊行物２の図２④や図３④のような，新規な合成基点となるループ構造を含む形態は，安定ではなく，ループ構造を含まない二本鎖の形態との平衡状態にある。すなわち，新規な合成基点となるループ構造は，常に形成されているわけではないのだから，条件によっては形成されることがあるループ構造の数のみから単純に増幅効率を推測することはできない。実際，刊行物２の実施例１においては，ＴＰ－ＴＰプライマーセットを使用した増幅反応と，ＴＰ－標準プライマーセットを使用した増幅反応が行われたが，図１７Ａの実験結果が示すとおり，両反応の増幅効率（レーン１とレーン６）に差はないことが明らかとなっている。
(2)ＦＰ－ＦＰプライマーセットの様々な問題点審決は，引用発明１のＦＰ－ＦＰプライマーセットにおいて片方のＦＰのみを引用発明２のＴＰに代えることに動機付けがないことの理由として，引用発明１のＦＰ－ＦＰプライマーセットには様々な問題点が存在することを挙げたが，以下のとおり，そのような問題点は存在しない。
ア審決が，引用発明１のＦＰ－ＦＰプライマーセットに様々な問題点が存在すると認定した根拠は，引用文献としては採用されていない甲２３（特許第３３１３３５８号公報）に，同じく引用文献として採用されていない刊行物４についての問題点が記載されており，刊行物４と引用発明１の原理が同一であることである。しかし，刊行物１は刊行物４の優先権主張日又は国際出願日から約３～４年後に発行された文献であり，両者の記載内容は異なる。審決は，刊行物１の記載を精査せず，本件の引用文献とは無関係な甲２３に刊行物１よりも古い刊行物４に関する問題点が記載されていることに基づいて，刊行物１にも同様の問題点が依然として存在すると認定し，刊行物２との組合せを否定するものであって，不当である。イ刊行物１には，審決が刊行物４について指摘した問題点が存在しないことが明らかにされている。すなわち，審決は，刊行物４について，末端が相補鎖との塩基対結合を解消して改めて同一鎖上で塩基対結合を構成するステップが存在することから厳密な反応条件の設定が必要であるという問題点を指摘したが，刊行物１では，温度条件を変えて増幅反応を行うことで反応条件を検討し，最適温度，反応条件を具体的に確定することに成功しているのだから，当業者であれば，その記載に基づき条件を適宜設定することが可能である。そして，刊行物２も刊行物１と同様のステップを有するから，反応条件の設定は両者を組み合わせるに当たって何ら問題とはならない。
また，審決は，刊行物４について，プライマーダイマーが生成され，非特異的な産物が合成されるという問題点も指摘したが，従来からプライマーの配列を適切に設計してプライマー間で相補的な配列を含まないようにすることで，当該問題点は回避されていた。刊行物１においては，増幅実験結果を示す図２に非特異的な産物が表れていないことから，プライマーダイマーの問題が解決されていることがわかる。しかも，刊行物１のＦＰはダイマーを形成しても，非特異的反応は生じず，増幅反応には影響を与えない。
ウ以上のとおり，引用発明１には，審決が認定した問題点は存在しないのだから，それを前提として，引用発明１と引用発明２を組み合わせる動機付けがないとした審決の判断は誤りである。
(3)引用発明１に引用発明２を適用する動機付け引用発明１は，等温遺伝子増幅法の提供を課題とするが，熱変性を２回要しており，完全な等温増幅反応ではないため，依然として等温増幅という課題が内在する。そして，２回の熱変性のうち，２回目はプライマーによる増幅反応の生成物を鋳型から解離する工程であるから，より完全な等温増幅反応を提供するためには，少なくとも２回目の熱変性工程を排除することが必要である。一方，刊行物２には，ＴＰを採用することにより，プライマーによる増幅反応生成物を熱変性なしに鋳型から解離する方法が開示されている。しかも，引用発明１のＦＰと引用発明２のＴＰとは，いずれも増幅反応においてヘアピン構造を提供するという共通の機能を果たすものであるのだから，両者を組み合わせることには動機付けがある。したがって，引用発明１のＦＰと引用発明２のＴＰを組み合わせることに動機付けがないとした審決の判断は誤りである。
２阻害事由に関する認定判断の誤り
刊行物１にも，刊行物２にも，それぞれの反応条件が実験により具体的に記載されている。そして，両者の反応条件に大差がないことが明らかである。また，引用発明１のＦＰの場合の二本鎖とヘアピン構造との平衡と，引用発明２のＴＰの場合の二本鎖とループ構造との平衡では，反応機構に大差はなく，これらの組合せが阻害される事情は存在しない。
したがって，引用発明１のＦＰと引用発明２のＴＰがそれぞれ厳密な反応条件の設定を必要とすることは，それらを組み合わせる阻害要因になる旨判断した審決の判断は誤りである。
３顕著な効果に関する認定判断の誤り
(1)審決は，本件発明１のＴＰ－ＦＰプライマーセットの効果に関して，「標的核酸を特異的かつ効率的に等温増幅することができると共に，一塩基変異を効果的に検出できる」と，顕著性を認めた。
しかし，本件明細書には，審決が認めたとおりの上記事項が記載されているにすぎず，審決が顕著性を認めた根拠は不明である。そして，引用発明１も，引用発明２も，標的核酸を特異的かつ効率的に等温増幅するプライマーセットに関するものであって，一塩基変異の検出にも使用できるのだから，本件発明１の効果は，引用発明１及び引用発明２が当然具備している効果にすぎず，顕著ということはできない。


(2)被告は，本件発明の優れた効果として，等温増幅，特異的核酸増幅，プライマー設計の容易性，及び効率的な核酸増幅を主張するが，以下のとおり，いずれも理由がない。
ア等温増幅
引用発明１や引用発明２も等温増幅方法であるから，本件発明１が等温増幅方法であることは，刊行物記載の発明と比較して優れた効果ではない。
イ特異的核酸増幅
刊行物１の図２には，引用発明１の増幅方法により，ＨＩＶゲノムについて特異的な増幅が生じたことが記載されているし，刊行物２にも非特異的増幅が生じていないことが記載されているのだから，本件発明１の増幅の特異性は，引用発明１に対する優れた効果とはいえない。
被告は，本件発明１が一塩基多型（ＳＮＰｓ）検出において優れた効果を発揮することを主張するが，ＳＮＰｓを検出するためには，本件発明１の発明特定事項に加え，プライマーにミスマッチを導入する必要があるのだから，本件発明１の効果として参酌すべきものではない。また，本件発明の発明者らによる学術論文である甲２２には，ＴＰ－ＴＰプライマーセットとＴＰ－ＦＰプライマーセットによりＳＮＰｓを検出したところ，同等の効果であったことが示されている上，ＴＰ－ＦＰプライマーセットもバックグラウンドの指数関数的な増幅を起こす可能性が記載されている。したがって，被告の上記主張は失当である。
ウプライマー設計の容易性
被告は，本件発明１のプライマー設計の容易性について，ＬＡＭＰ法と比較して顕著性を主張するが，ＬＡＭＰ法は引用発明１及び引用発明２とは異なるので，比較の対象とすべきでない。また，プライマー本数とアニーリングサイト数は，ＴＰ及びＦＰの組合せから自明な効果にすぎない。
エ効率的な核酸増幅
被告が主張する，効率的な核酸増幅は，本件明細書に記載された効果ではない。また，刊行物２には，ＴＰ－ＴＰプライマーセットとＴＰ－標準プライマーセットでは増幅効率に差がないという結果が示されているのだから，ＴＰ－ＦＰプライマーセットでも，少なくともＴＰ－標準プライマーセットと同等の増幅効率が達成されると予想し得るところであり，本件発明１の効果は，引用発明１及び引用発明２と比較して顕著とはいえない。
第４被告の反論
１動機付けに関する認定判断の誤りに対して
(1)ＴＰ－ＴＰプライマーセットの増幅効率
ア刊行物２において，ＴＰ－標準プライマーセットによる増幅反応は例示的に記載されているだけで，その利点や推奨に関する記載はない。むしろ，図２及び３のとおり，ＴＰ－ＴＰプライマーセットは，ＴＰ－標準プライマーセットより増幅のための合成起点の数が多いため，ＴＰ－標準プライマーセットがＴＰ－ＴＰプライマーセットよりも増幅効率の点で劣ることは，当業者に明らかであるから，ＴＰとＴＰ以外のプライマーを組み合わせることには阻害要因がある。まして，ＴＰを標準プライマーではなくＦＰと組み合わせることで，等温増幅効果など特有の効果が表れることについて，一切の記載も示唆もなく，当業者が容易に想到し得ないことである。
イ原告の指摘するループ構造の不安定性の問題は，ＴＰ－ＴＰプライマーセットとＴＰ－標準プライマーセットとで同じであるのだから，両者の増幅効率の比較に影響を与えることはない。
また，原告は，刊行物２の図１７Ａから，ＴＰ－ＴＰプライマーセットを使用した増幅反応とＴＰ－標準プライマーセットを使用した増幅反応とは，増幅効率の点で差がない旨主張する。しかし，原告は，図１７Ａの写真において特定のバンドを比較して説明しているわけではない。そもそも，図１～２に記載されたＴＰ－標準プライマーセットによる増幅原理によれば，複数の増幅ユニットが長く連なった長鎖ＤＮＡ産物は合成されず，１つの増幅ユニットからなる単一長さの短鎖ＤＮＡが合成されるはずである。それにもかかわらず，図１７Ａには，いろいろな長さのラダーパターンが表れており，これらは非特異的増幅産物と考えられるので，比較に値するものではない。
(2)ＦＰ－ＦＰプライマーセットの様々な問題点
ア厳密な反応条件の設定の問題
審決が指摘した厳密な反応条件の設定は，二本鎖の増幅反応中間体の末端が，分子間の塩基対結合を解消して分子内の塩基対結合をすることにより折り返して，３’末端が自己を鋳型にして伸長する反応の条件設定をいうところ，この反応は，引用発明１の基本的なメカニズムであるため，この反応を起こすための厳密な反応条件を設定する必要があるという問題は，全く別の異なる増幅メカニズムを採用しない限り，解消しない。原告は，引用発明１にはこの問題が存在しないと主張するが，存在しないのではなく，厳密な反応条件の設定を実施した結果である。また，引用発明１の折り返し反応は，３’末端の折り返しによる自己伸長反応であり，引用発明２のループを形成する反応は，ループに新たなプライマー（ＴＰ）がハイブリダイズして合成起点を提供する場を形成する反応であり，両者は，増幅反応の基本的メカニズムにおいて異なる反応であるから，引用発明１と引用発明２とは，反応が共通する旨の原告の主張は，失当である。
イプライマーダイマーの問題
ＦＰは，それ自身がループ構造を形成するため，原理的にプライマーダイマーが生じやすいという構造的な原因がある。したがって，プライマーの配列を適切に設計したとしても，この問題を回避できるわけではない。(3)引用発明１に引用発明２を適用する動機付け刊行物１には，熱変性の排除という課題について記載も示唆もなく，ＦＰ－ＦＰプライマーセットによる増幅反応が完成された等温増幅方法として記載されている。しかも，原告が特に熱変性を排除する必要を指摘する２回目の熱変性工程について，刊行物１には，問題とならない旨の記載があり，２回の熱変性を全く問題視していない。したがって，原告の主張は失当である。
２阻害事由に関する認定判断の誤りに対して


原告が引用発明１と引用発明２との間で大差ないと指摘する反応条件は温度のみであり，その他の反応条件（例えば，酵素，ｐＨ，イオン強度等）に関しては大差があるのかどうか明らかにしていないところ，仮に，温度のみ共通にしたとしても，他の条件が異なれば反応条件には大差があることになる。しかも，刊行物１には最適温度が８０℃であるＦＰ－ＦＰプライマーセットが例示されているが，そのような温度では，刊行物２の反応で使用するＢｓｔＤＮＡポリメラーゼは失活する。また，反応機構については，引用発明１と引用発明２とは，分子内で相補的な二本鎖を形成する点で共通するが，引用発明２のＴＰでは，ループを介して遠くの領域同士で二本鎖が形成されるのに対して，引用発明１のＦＰでは，ループを介さずに近い領域同士で二本鎖が形成され，この相違により，平衡は，前者の方が後者よりも二本鎖側に偏っている。したがって，原告の上記主張は失当である。
３顕著な効果に関する認定判断の誤りに対して
本件発明１は，以下のとおり，ＴＰとＦＰを組み合わせたことにより，顕著な効果を奏するものであり，顕著な効果を認めた審決の判断に誤りはない。
(1)等温増幅
本件発明１は，等温条件下で連続して標的核酸を合成することが可能であり，サーマルサイクラー等の特別の装置を必要とせず，温度調整に要する時間も必要ないため，短時間で増幅産物を得ることが可能である。ＴＰ－ＴＰプライマーセットを用いた等温増幅法であるＬＡＭＰ法及びＥｎｚｏ法よりも，プライマー設計の容易性及び効率的な核酸増幅（短時間での核酸増幅）という効果を同時に達成できる点で優れている。
(2)特異的核酸増幅
本件発明１は，高い特異的増幅が可能であり，特に，一塩基多型（ＳＮＰｓ），特定の核酸配列中の配列の欠失又は挿入の有無を高精度で，かつ，増幅の有無による検出が可能である。これは，２つのＴＰを用いるＬＡＭＰ法及びＥｎｚｏ法では，バックグラウンド（非特異的反応産物）の指数関数的増幅が起こるのに対して，ＴＰ及びＦＰを用いる本件発明１では，起こることはない。
(3)プライマー設計の容易性
従来のＬＡＭＰ法及びＥｎｚｏ法では，それぞれ，４本のプライマーが標的核酸の６箇所に，２本のプライマーが４箇所に，アニールするのに対して，本件発明１では，２本のプライマーが３箇所にアニールするのみであるから，プライマーの設計が容易である。
また，一塩基多型等の変異を検出する場合，ＴＰ－ＴＰプライマーセットを用いると，プライマーの５’末端に検出サイトが位置するようにデザインすることが一般的であるが，バックグラウンドの上昇を抑えるために制約がある。それに対して，本件発明１では，ＴＰとＦＰを組み合わせて使用するため，バックグラウンドの上昇は無視できる程度のものとなるため，プライマー設計が容易である。
(4)効率的な核酸増幅
本件発明１のプライマーセットでは，反応の律速が，ＦＰ側ではなく，ＴＰ側にあることから，効率よく作用するＴＰが１つあれば，効率的な核酸増幅が可能である。それに対して，従来のＬＡＭＰ法及びＥｎｚｏ法では，２つのＴＰのうち，効率の悪いＴＰが律速となるため，増幅速度が遅くなる。
第５当裁判所の判断
１本件発明１について
本件明細書（甲１１）によれば，本件発明１につき以下のことが認められる。本件発明１は，鎖置換反応を利用した核酸の増幅法において，標的核酸が増幅された場合にのみステム－ループ形成可能なプライマーを特定の条件を満たすように設計し，このプライマーと５’末端部分に折返し配列を有するプライマーとを組み合わせて用いることにより，標的核酸を特異的かつ効率的に増幅しうるプライマーセット，及びこれを用いた核酸増幅法を提供することを目的とするものである。（段落【００２０】～【００２１】）
本件発明１によれば，ＤＮＡ又はＲＮＡを鋳型として，等温条件下で連続して標的核酸を合成することが可能となる。したがって，本件発明１によるプライマーセット及びそれを用いた核酸増幅法は，温度管理のためのサーマルサイクラー等の特別な装置を必要とせず，また，温度調整に要する時間も必要ないため，短時間で増幅産物を得ることが可能となる。さらに，本件発明１によるプライマーセットは，高度に特異的な核酸増幅を可能とするため，これを用いることにより，遺伝子中における変異，特に一塩基変異の有無，特定の核酸配列中における配列の欠失又は挿入の有無などを，増幅産物の検出によって判定することが可能となる。（段落【００２４】）


本件発明１の第１のプライマー（ＴＰ）及び第２のプライマー（ＦＰ）による核酸増幅反応の具体的な作用機序は，以下のとおりである（図３参照）。まず，第１のプライマーが標的核酸のセンス鎖にハイブリダイズし，該プライマーの伸長反応が起きる（図３(a)）。次いで，伸長鎖（－）上においてステム－ループ構造が形成され，これにより一本鎖となった標的核酸センス鎖上の配列（A）に新たな第１のプライマーがハイブリダイズし（図３(b)），該プライマーの伸長反応が起きて，先に合成された伸長鎖（－）が脱離する。次に，脱離した伸長鎖（－）上の配列（C）に第２のプライマーがハイブリダイズし（図３(c)），該プライマーの伸長反応が起き，伸長鎖（＋）が合成される（図３(d)）。生成した伸長鎖（＋）の３’末端と伸長鎖（－）の５’末端ではステム－ループ構造が形成され（図３(e)），遊離型の３’末端である伸長鎖（＋）のループ先端から伸長反応が起こると同時に，前記伸長鎖（－）が脱離する（図３(f)）。ループ先端からの前記伸長反応により，伸長鎖（＋）の３’側に配列（A）及び配列（Bc）を介して伸長鎖（－）が結合したヘアピン型の二本鎖核酸が生成され，その配列（A）及び配列（Bc）に第１のプライマーがハイブリダイズし（図３(g)），その伸長反応により伸長鎖（－）が生成される（図３(h)及び(i)）。また，前記ヘアピン型二本鎖核酸の３’末端に存在する折返し配列によって遊離型の３’末端が提供され（図３(h)），そこからの伸長反応により（図３(i)），両端に折返し配列を有し，第１及び第２のプライマーに由来する配列を介して伸長鎖（＋）と伸長鎖（－）とを交互に含む一本鎖核酸が生成される（図３(j)）。この一本鎖核酸では，その３’末端に存在する折返し配列により遊離型の３’末端（相補鎖合成起点）が提供されるため（図３(k)），同様の伸長反応が繰り返され，１回の伸長反応当たり２倍の鎖長となる（図３(l)及び(m)）。また，図３(i)において脱離した第１のプライマーからの伸長鎖（－）では，その３’末端に存在する折返し配列により遊離型の３’末端（相補鎖合成起点）が提供されるため（図３(n)），そこからの伸長反応により，両端にステム－ループ構造が形成され，プライマーに由来する配列を介して伸長鎖（＋）と伸長鎖（－）とを交互に含む一本鎖核酸が生成する（図３(o)）。この一本鎖核酸においても，３’末端におけるループ形成によって相補鎖合成起点が順次提供されるため，そこからの伸長反応が次々に起こる。このようにして自動的に延長される一本鎖核酸には，第１のプライマー及び第２のプライマーに由来する配列が伸長鎖（＋）と伸長鎖（－）との間に含まれているため，各プライマーがハイブリダイズして伸長反応を起こすことが可能であり，これにより標的核酸のセンス鎖及びアンチセンス鎖が顕著に増幅される。第１のプライマー及び第２のプライマーにより標的核酸が増幅された場合には，上記のように，増幅産物は標的核酸配列とその相補配列とを交互に有するものとなる。その増幅産物の３’末端には折返し配列又はループ構造が存在し，これにより提供される相補鎖合成起点から次々に伸長反応が起こっている。（段落【００３７】～【００４０】）
【図３ａ】
【図３ｂ】
２引用発明について
(1)引用発明１について
刊行物１（甲１の１。翻訳は甲１の２）は，１９９８年（平成１０年）に発表された「等温遺伝子増幅方法」と題する学術文献であるところ，当該文献には，引用発明１について以下の記載がある。
「ここでは，プログラム可能な熱（サーマル）サイクラーの助けを借りずに実施でき，ＨＩＶウイルスの検出に応用される遺伝子増幅技術を記述する。」「遺伝子増幅技術の発明は，生物学の多くの研究領域を激変させてきた［1-3］。ここ数年，定温で実施できる方法を開発すべく多くの努力が払われてきた［4-10］。この目的で，我々は，ＤＮＡポリメラーゼに対する基質として役立つ特殊なプライマー対を試してきた。これらのプライマーは，標的ＤＮＡの特異的部分ならびにこのプライマーを「ヘアピン」状の構造に適合させることのできるパリンドローム（回文）配列を含む部分を有する。それら特異的部分は，数百塩基対の長さの標的ＤＮＡ領域にわたる。
予想される反応を図１に詳細に示す。プライマー類及びＤＮＡポリメラーゼの存在下で標的ＤＮＡを短時間加熱し（図１ａ），ついで，試験管を約６０℃の湯浴中に３分間置く。それらプライマーは標的ＤＮＡとハイブリダイズし，ＤＮＡポリメラーゼがそれらプライマーからの新しい鎖の伸長を開始する（図１ｂ及び１ｃ）。２度目にはごく短時間，最後には１００℃に加熱する（図１ｄ及び１ｅ）。新しく合成された鎖は解離し，今度は新しいプライマーの標的としての役割を果たし，新しい鎖が合成される。
図１反応の詳細
この段階から，反応は定温で行なわれる（この温度はプライマー類の配列に依存する）。
プライマーが新しく合成された鎖に固定され，新しい鎖が重合される（図１ｇ）。ヘアピン領域に到達すると，酵素は対応する鎖をパリンドローム領域へ移動させ，重合を続ける。
ある温度で，形成されたＤＮＡの線形形態と２つのヘアピンが形成された形態との間に平衡が生じる（この平衡は広い温度範囲内で起こるが，多少ともいずれか一方の形態の方へずれる）。
約５０℃から，極めて速やかにこの平衡に到達する（図１ｈ）。２つのヘアピン領域のうちの一方は遊離の３’末端をもつ：それは，ＤＮＡポリメラーゼに対するプライマーの役割を果たすことができる。そのポリメラーゼが，新しい鎖を合成し，相補鎖を移動させて，これが離れるようにする（図１ｉ）。この鎖に新しいプライマーが固定され，サイクルが再開する。この間に，最初の鎖の上での合成が終了し，線状形態と２つのヘアピンをもつ形態との間に平衡が樹立される（図１ｊ）：２つのヘアピンのうちの一方は再び当該酵素に対するプライマーの役割を果たし，新しい鎖が合成されて，古い鎖を移動させる（図１ｋ）。各サイクル当り，合成されたＤＮＡのサイズが２倍になる。」
「２．１試薬
…プライマーＬａｂｉ１及びＬａｂｉ２：各０．５ｍＭ…」
「２．３遺伝子増大反応に最適な温度を調べる装置


我々は，先験的には，ある与えられたプライマー対にとっての最適の反応温度がどの程度であるかを知らない。一方では，図１ｈに示した平衡が生じるのに十分なだけ温度が高いこと，すなわちその温度で二本鎖が開きうること，また，十分に当安定なヘアピン構造の形成が可能なことが必要である。他方では，その温度で標的ＤＮＡにそれらのプライマーがハイブリダイズできる必要がある。…我々の知る限り，与えられたプライマー対の反応の最適温度を予測するための十分に性能のよいコンピュータープログラムは存在していない。それゆえ，我々は，この温度を実験的に求めることを可能にする装置を構築した。…その装置は，２００μｌの微小試験管を収容するための穴をあけた加熱台からなる。６つの末端の１つにはんだ付けした正の温度係数をもつ抵抗によって，この台に沿って温度勾配を生じさせる。…
３．結果
ＨＩＶゲノムを含有するプラスミド［19，20］計１０４コピーを，温度勾配のある前記台上で，温度が４５℃から８８℃まで段階的に変化するウェルの中でインキュベートした。２時間後に，２％アガロースゲルにかける。結果を表１にまとめた：
【表１】
…この反応のための最適温度は５３℃である。…
他のプライマー対類では，最適反応温度が異なる：プライマーａｔｔｏ１及びａｔｔｏ２では，最適温度が８０℃である。…
４．考察
…我々は非耐熱性のＤＮＡポリメラーゼ酵素を用いなかったが，これの使用は可能である：ＰＣＲ手法において酵素を破壊するのは，１００℃で３分間の反復処理だからである。我々が提示している手法では，試験管を１００℃に加熱するのは２回だけであり，しかも数秒間である：それ程の短い処理は，耐熱性でないＤＮＡポリメラーゼを用いても，重要な酵素活性を残存させる。反応試験管中にそれをより大量に導入すれば十分である。非耐熱性酵素のコストが低いことから考えて，そのことは問題とはならない。加熱工程の後に酵素を追加することができる。」
(2)引用発明２について
刊行物２（甲２）には，次の記載がある。
「【請求項１２】特定の核酸配列を非直線的に増幅するためのプロセスであって，
以下の工程：
該特定の核酸配列，
該特定の核酸配列ついての第１の初期プライマーまたは核酸構築物であって，該第１の初期プライマーまたは核酸構築物が，以下の２つのセグメント：（Ａ）第１のセグメントであって，（ｉ）該特定の核酸配列の第１の部分に実質的に相補的であり，そして（ｉｉ）テンプレート依存性の第１の伸長をし得る，セグ
メント，および，
（Ｂ）第２のセグメントであって，（ｉ）該第１のセグメントに実質的に非同一であり，そして（ｉｉ）該特定の核酸配列の第２の部分に実質的に同一であり，（ｉｉｉ）該第２のセグメントの相補的配列に結合し得，そして（ｉｖ）第２のプライマー伸長が生成されて第１のプライマー伸長を置換するように，均衡または限定サイクリング条件下で，続く第２のプライマーまたは核酸構築物の第１のセグメントの，該特定の核酸配列の該第１の部分への結合を提供し得る，セグメント，を含む；な
らびに，
該特定の核酸配列の相補体に対する続く初期プライマーまたは核酸構築物であって，該続く初期プライマーまたは該核酸構築物が，以下の２つのセグメント，（Ａ）第１のセグメントであって，（ｉ）該特定の核酸配列の第１の部分に実質的に相補的であり，そして（ｉｉ）テンプレート依存性の第１の伸長をし得る，セグ
メント，および，
（Ｂ）第２のセグメントであって，（ｉ）該第１のセグメントに実質的に非同一であり，（ｉｉ）該特定の核酸配列の第２の部分に実質的に同一であり，（ｉｉｉ）該第２のセグメントの相補的配列に結合し得，そして（ｉｖ）第２のプライマー伸長が生成され，そして第１のプライマー伸長を置換するように，均衡または限定サイクリング条件下で，続くプライマーの第１のセグメントの，該特定の核酸配列の該第１の部分への結合を提供し得る，セグメント，を含む：ならびに基質，緩衝液，およびテンプレート依存性重合化酵素；を提供する工程：ならびに均衡または限定サイクリング条件下で，該基質，緩衝液，またはテンプレート依存性重合化酵素の存在下で，該特定の核酸配列および該新規プライマーまたは核酸構築物をインキュベートし；それにより，該特定の核酸配列を非線形に増幅する，工程，を包含する，プロセス。」（請求項１２）


「本発明は，特定の核酸配列を直線的に増幅するためのプロセスを提供する。このプロセスは，以下の工程：該特定の核酸配列，初期プライマーまたは核酸構築物であって，以下の２つのセグメント：（Ａ）第１のセグメントであって，（ｉ）該特定の核酸配列に第１の部分に実質的に相補的であり，そして（ｉｉ）テンプレート依存性の第１の伸長をし得る，セグメント，および（Ｂ）第２のセグメントであって，（ｉ）該第１のセグメントに実質的に非同一であり，（ｉｉ）該特定の核酸配列の第２の部分に実質的に同一であり，（ｉｉｉ）該第２のセグメントの相補的な配列に結合し得，そして（ｉｖ）第２のプライマー伸長が生成され，そして第１のプライマー伸長を置換するように，均衡（ｉｓｏｓｔａｔｉｃ）または限定サイクリング条件下で，第２のプライマーまたは核酸構築物の第１のセグメントの，続く該特定の核酸配列の該第１の部分への結合を提供し得る，セグメントを含む，初期プライマーまたは核酸構築物；ならびに，基質，緩衝液，およびテンプレート依存性重合化酵素；を提供する工程；ならびに，均衡または限定サイクリング条件下で該基質，緩衝液，およびテンプレート依存性重合化酵素の存在下で，該特定の核酸配列および該新規プライマーまたは核酸構築物をインキュベートし；それにより，該特定の核酸配列を直線的に増幅する工程，を包含する。」（段落【００１４】）「この産物は，図１に例示される，連続する一連の以下の工程によって，形成され得る。新規のプライマーまたは核酸構築物のテンプレート依存性伸長は，この新規のプライマーまたは核酸構築物の第２セグメントを含む配列に相補的である伸長部分配列において生成する。これらの自己相補性領域は，テンプレートに結合したままであり得るか，または自己相補性構造を形成し得る。二次構造の形成は，テンプレートからの，伸長した新規のプライマーの第１セグメントの全てまたは一部の除去を提供し得る。このことは，別の初期プライマーが，テンプレートからの新規の第１伸長プライマーの除去の前に，テンプレート配列に結合することを可能にする。テンプレート上の第２プライマーの伸長は，テンプレートからの第１伸長プライマーの置換を導き得る。このことは，伸長プライマーの分離が，別の結合および伸長反応のためのテンプレートの使用の前に常に起こる先行技術とは対照的である。これらの手段によって，単一のテンプレートは，均衡条件下で，２つ以上の初期事象を提供し得る。さらに，この方法は，全ての温度が伸長産物およびそのテンプレートのＴｍのものを下回る，限定サイクル条件下で使用され得る。連続するプロセスにおいて，新規の第２伸長プライマーにおける二次構造の形成は，新規の第３プライマーの結合および続く伸長を提供し得る。このようにして，変性条件の非存在下において，本発明の新規のプロセスは，核酸テンプレートの単鎖からの多重プライミング，伸長，および遊離事象を提供し得る。さらに，これらの工程の全ては，均衡条件下で，同時および連続的に起こり得る。」（段落【０１０４】）「非直線的増幅産物は，均衡または限定条件下で，連続した一連の以下の工程によって，新規のプライマーおよび標準的なプライマーによって合成され得る。新規のプライマーは標的鎖に結合し，そして新規の単一プライマーとの直線的増幅について以前に記載されるのと，同じ一連の伸長，二次構造形成，プライマー結合部位の再生，第２結合，第２伸長，およびテンプレートからの第１伸長プライマーの分離が存在する。新規の伸長プライマーは，他方の新規のプライマーの連続する結合および伸長によって置換されるので，これらの１本鎖産物は標準的なプライマーに結合し得，そしてそれらを伸長させて，完全な２本鎖アンプリコンを作製し得る。この潜在的な一連の事象を，図２に示す。得られる２本鎖構造は一方の鎖において新規のプライマーについてのプライマー結合部位に相補的な配列と，および他方の鎖において新規のプライマーについてのプライマー結合部位に同一の配列と隣接する各鎖自己相補配列を含む。この結果として，各鎖は，アンプリコンの一方の末端で，ステムループ構造を形成し得る。次いで，１本鎖ループ構造におけるプライマー結合部位の露出は，図１において以前に示した同じプロセスによって，さらなる一連のプライマー結合および置換反応をもたらし，それにより均衡または限定サイクル条件下で，目的の配列の非直線的増幅の生成を可能にする。」（段落【０１３１】）【図３】一対の新規のプライマーによる非直線的増幅を例示する模式図である。」
（段落【０２２４】【図面の簡単な説明】【図３】）
「…一方のプライマーが標準的なプライマーであり，そして他方が新規のプライマーである場合，テンプレート依存性結合および伸長の最終産物は，一方の末端において，各鎖のステムループ構造を含む２本鎖分子であり得る。両方のプライマーが新規のプライマーである場合，テンプレート依存性結合および伸長の最終産物は，各末端において，各鎖のステムループ構造を含む２本鎖分子であり得る。…」（段落【０１３０】）
「本発明において，上記のように，線状２本鎖分子のセグメントの，鎖内ステムループ構造への転移は，プライマー開始事象を，伸長プライマーのそのテンプレートからの分離の前に起こることを可能にし得る。これらの２つの構造の間の平衡は，多数の要因に依存する。第１に，首尾良いプライマー結合のために，標的に結合する初期プライマーのセグメントは，反応に使用される温度で，安定なプライミングが可能であるように適切な長さおよび塩基組成でなければならない。第２に，初期プライマーの伸長後に自己ハイブリダイゼーションに関与するプライマーのセグメントは，適切な長さおよび塩基組成でなければならず，その結果伸長されたプライマーのテンプレートからの部分解離は，十分に安定な二次構造の形成（すなわち，ステムループ構造のステム）を可能にし得る。」（段落【０１０７】）「これらの反応に適切な温度は，伸長プライマーのそのテンプレートからの分離に必要な温度を下回る。均衡反応において，単一の温度が，結合，伸長，および二次構造形成に使用され得る。」（段落【０１０８】）
３容易想到性の判断について


(1)原告は，引用発明１は，等温核酸増幅法の提供を課題とするところ，加熱工程を２回要することから，より完全な等温反応にするという課題が内在する，特に２回目の加熱工程はプライマーによる増幅反応生成物を鋳型から解離する工程であるから，加熱工程に代えて，熱変性なしに鋳型から増幅反応生成物を解離することのできる引用発明２のＴＰを採用しようとする動機がある，また，刊行物２は，ＴＰ－ＴＰプライマーセットによる増幅反応のみならず，ＴＰ－標準プライマーセットやＴＰ単独による増幅反応を，独立した発明として開示するから，ＴＰとＴＰ以外のプライマーを組み合わせることの動機付けを提供するものである旨主張する。前記２(1)のとおり，引用発明１は，プログラム可能な熱サイクラーを使用せずにＨＩＶウイルスの検出ができる遺伝子増幅方法であって，標的ＤＮＡの特異的部分及びこのプライマーを「ヘアピン」状の構造に適合させることのできるパリンドローム（回文）配列を含む部分を有するＦＰを２つセットで用いることを特徴とする方法を開示するものである。
ところで，目的遺伝子の核酸増幅は，主に，耐熱性ＤＮＡポリメラーゼを利用した酵素的方法（ＰＣＲ法）が用いられているところ，鋳型となる二本鎖核酸の一本鎖核酸への解離（変性），一本鎖核酸へのプライマーのアニーリング，プライマーからの相補鎖合成(伸長)の各段階からなる反応を繰り返すことにより，ＤＮＡ又はＲＮＡから目的遺伝子の増幅を行うこととなる。このそれぞれの反応にはそれぞれに適した温度があり，そのため各反応に適合する温度条件に繰り返し調整する必要があり（甲４，１１），また，高温での数分間の加熱により酵素が破壊されることから，定温で実施できる遺伝子増幅技術の開発がなされてきた（甲１）。引用発明１の方法によれば，図１のとおり，３’末端にＤＮＡポリメラーゼに対するプライマーの役割を果たすヘアピン構造を導入することができるＦＰをセットで用いることにより，核酸増幅反応の前段階において，鋳型核酸（標的ＤＮＡ）を一本鎖にする工程と鋳型核酸からＦＰによる反応生成物を解離する工程という２回のみ加熱すれば，その後の核酸増幅反応自体は等温で自律的連続的に進行する。すなわち，標的ＤＮＡを２本鎖から１本鎖に解離する際と，前記の図１ｄの段階で生成された鎖を解離させる際には，いったん１００℃で数秒間の加熱を要するものの，その後は，形成されたＤＮＡの線形形態と２つのヘアピン構造が形成された形態との間に平衡が生じ，３’末端が新しい鎖を形成して，鎖を解離させることにより，加熱を要することなく解離が進み，定温での反応が継続することになる。このように，引用発明１においては，ＤＮＡポリメラーゼに対する加熱が行われるものの，前記２(1)のとおり，刊行物１に，２回の数秒間ほどの短い熱処理は，耐熱性でないポリメラーゼを用いても，重要な酵素活性を残存させ，安価な非耐熱性ポリメラーゼを大量導入することもできると記載されており，また，本件発明１の優先権主張日当時，既にＰＣＲ法が実用化されていたことからして，耐熱性ＤＮＡポリメラーゼも容易に入手できる状態にあったことが明らかであることに鑑みれば，引用発明１においてその加熱工程を更に減らそうとする技術的要請があるとは認められない。また，１回目の加熱は，鋳型となる核酸を鋳型として利用できるように一本鎖にするための工程であって，いずれの核酸増幅反応においても通常行われるものであり，これをも等温化して，引用発明１を完全な等温反応にできるわけではないことに照らすと，当業者が，引用発明１のうち２回目の加熱工程を等温化することに格別の技術的意義を見出すものと解することはできない。そうすると，引用発明１においては，２回の加熱工程は，増幅反応の前処理であって，プログラムや繰返しが不要な単発的な処理にすぎないものということができ，核酸増幅反応自体を等温反応とし，プログラム可能な熱サイクラーを不要とすることが達成されているといえる。したがって，引用発明１には更に等温化を進めるという課題が内在するとはいえない。
また，仮に，引用発明１において２回目の加熱工程をなくすという課題が内在すると評価したとしても，加熱せずに鋳型核酸からＦＰによる増幅反応生成物を解離させる手段としては，引用発明２のＴＰを用いること以外に，標準プライマーやアルカリ変性などのより一般的な手段が既に存在する。そして，刊行物１及び２のいずれについても，引用発明１のプライマーセットの一方のＦＰをＴＰに置換することについての示唆はない上，そもそも引用発明１は，ＦＰ－ＦＰのプライマーを対として用いることで，定温反応を進めるという点に特徴を有するものであるから，格別の示唆がない限り，当業者が一方のＦＰをＦＰ以外のものとするとの技術思想に容易に思い到ることはないと解される。加えて，引用発明２のＴＰは，標的核酸にハイブリダイズする領域を２箇所（本件発明１でいう「標的核酸配列の３’末端部分の配列（Ａ）にハイブリダイズする配列（Ａｃ’）」と「標的核酸配列において前記配列（Ａ）よりも５’側に存在する配列（Ｂ）の相補配列（Ｂｃ）」）必要とするため設計の自由度が低い上，平衡状態を利用して増幅反応を行うことから，その配列に応じて狭い範囲の反応最適温度を設定する必要があるため，標的核酸にハイブリダイズする領域が１箇所である標準プライマーや，配列に依存しない化学的処理であるアルカリ変性と比較して使用には相当の技術的困難性が伴うものである。したがって，引用発明１において等温反応をより完成させるという課題が見出せたとしても，その解決のためにあえて引用発明２のＴＰを採用することが容易とは考えられない。
以上からすれば，引用発明１において，一方のＦＰを引用発明２のＴＰに置換することについての課題や動機は存在しないというべきであり，したがって，当業者が本件発明１に係る構成を想到することが容易であったということはできない。(2)審決は，ＴＰ－ＴＰプライマーセットは増幅効率がよく，引用発明２をそのまま採用することがあっても，引用発明１のＦＰ－ＦＰプライマーセットには反応条件の点やプライマーダイマー等の様々な問題点があることから，一方のＦＰに代え，もう一方のプライマーにＦＰをそのまま残すということは技術的に不自然であることを理由の一つとして，引用発明１のＦＰを引用発明２のＴＰに置換する動機付けを否定した。


アこれに対し，原告は，ＴＰを用いた増幅反応において，新規な合成基点となるループ構造を含む形態は安定ではなく，常に形成されているわけではないのだから，条件によっては形成されることがあるループ構造の数のみから単純に増幅効率を推測することはできない旨主張する。
しかし，ループ構造が不安定であることは，ＴＰ－ＴＰプライマーセットにおいてもＴＰ－標準プライマーセットにおいても同様であるのだから，不安定性は，両者のループ構造数の比較に影響を与えるものとはいえず，新規な核酸鎖の合成基点となるＴＰが結合できるループ構造が多く形成される方が，良い増幅効率を示すものと推測できる。もっとも，引用発明２のプライマーセットの増幅効率が良好であるとしても，この点は，ＦＰ－ＦＰプライマーの一方をＴＰに置換する動機付けにおいて，直接的な影響を及ぼす事項と見ることはできない。イまた，審決の引用発明１の問題点の摘示について，原告は，審決がこれらの問題を認定した根拠は，引用発明１と同様の原理の増幅反応を開示するものの，刊行物１よりも３年以上前に出願（優先権主張）がなされた刊行物４（甲４）に記載の核酸増幅法についての問題点を指摘する特許第３３１３３５８号公報（甲２３）の記載であるから不当である旨主張する。
確かに，審決が引用発明１の問題点を指摘するに当たり基礎とした甲２３の文献は，甲２３の出願日である平成１１年１１月８日当時の技術水準からみた刊行物４（平成７年７月４日出願）記載の核酸増幅法の問題点を認識させるものであって，刊行物１に記載された事項及び本件発明１の出願時における技術常識を基礎とするものではない。そして，核酸増幅技術が急速に進展していることは，当業者にとって明らかであり，このことを考慮すると，甲２３に記載の問題点は，本件発明１の出願時（平成１６年１２月２４日）の技術常識を参酌して刊行物１（平成１０年９月２８日受理）の記載内容から把握できる事項とは異なっている可能性もあることから，その判断手法は適切さを欠いたものといわざるを得ない。さらに，原告の指摘するとおり，引用発明１において審決の指摘するプライマーダイマーの問題点が存在するということはできず，この点においても審決の判断は誤りを含むものである。すなわち，ＦＰは，それ自身がループ構造をとれるように，相互にハイブリダイズする２つの配列を同一鎖上に含むものであるから，同一鎖上でなく他分子の配列同士がハイブリダイズしてプライマーダイマーを形成する可能性が高いことは，その構造上避けることのできない問題である。しかし，そのようにして生じたプライマーダイマーの両端にはそれぞれ３’末端が突出しているので，ＤＮＡポリメラーゼによる伸長は生じず，プライマーダイマーの生成によってプライマーが本来の目的以外のために消費されるという問題はあっても，非特異的増幅の問題が生じるものではない。審決が指摘した甲２３の記載は，ＤＮＡポリメラーゼによる伸長が生じ得るプライマーダイマーが生成した後の非特異的増幅を問題視するものであるが，ＦＰから生じる可能性の高いプライマーダイマーは，前記のとおりＤＮＡポリメラーゼによる伸長が生じないものであって，伸長が生じ得るプライマーダイマーが生成しやすい事情は見出せない。したがって，プライマーダイマーの生成による非特異的増幅の問題は，甲２３に記載されていたとしても，当業者が本願出願時の技術常識を参酌して刊行物１から導き出せるものとは認めることができない。
加えて，原告は，反応条件の問題について，刊行物１には反応最適温度の設定方法が記載されているから，上記問題は解消している旨主張しているところ，前記２(1)のとおり，刊行物１には，温度勾配を生じさせた加熱台に複数の微小試験管を収容してなる装置を用いて，特定のＦＰ－ＦＰプライマーセットを用いた核酸増幅反応の最適温度を決定したことが記載されているのだから，当業者であれば，これらの記載に基づいて，任意のＦＰ－ＦＰプライマーセットに応じた最適温度を適宜決定することができるといえる（もっとも，ＴＰ及びＦＰのいずれも，アニーリングにより形成した鎖の解離に平衡状態を利用するものである以上，最適温度の設定が標準プライマーと比較して厳密さが求められることは前記のとおりである。）。したがって，刊行物１からは，審決が認定したような問題点を導き出すことはない。ウそうすると，審決は，その判断手法において適切さを欠き，上記の問題点の判断においても誤りを含むものである。しかしながら，ＦＰ－ＦＰのプライマーセットを開示した刊行物１に，審決が指摘するような問題がないとしても，引用発明１と引用発明２との組合せにより本件発明の進歩性を否定するには，引用発明１のＦＰの一方をＴＰに置換する動機付けがなければならないことはいうまでもなく，前記(1)において判断したとおり，引用発明１のＦＰのプライマーセットの片方を刊行物２記載のＴＰに置換することに動機付けが見出せない以上，両者の組合せを当業者が容易になし得たこととはいえないのだから，審決における上記の誤り等は，審決の結論に影響を及ぼすものではない。
４本件発明１を構成することが引用発明１及び引用発明２に基づいて容易になし得たといえない以上，両発明を組み合わせることに阻害事由があるか否か，あるいは，本件発明１が両発明から予想されないような顕著な効果があるか否かの点について判断するまでもなく，本件発明１に進歩性を認めた審決の判断に誤りはない。５本件発明２～１３及び１６～２７は，いずれも本件発明１のプライマーセットを発明特定事項として含むものであるから，それらが進歩性を有するとした審決の結論に誤りはない。
第６結論
以上によれば，原告主張の取消事由には理由がない。
よって，原告の請求を棄却することとして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
清水    節
裁判官
中村    恭
裁判官
中武由   紀


平成２９年４月２７日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２７年（ワ）第２３６９４号著作者人格権侵害差止等請求事件
口頭弁論の終結の日平成２９年１月１７日
判         決
原告       株式会   社甲建   築研究   所
同訴訟代理人弁護士      水野   祐
同              平林健   吾
同              倉       崎       伸   一   朗被告       株式会   社竹中   工務店（以下「被告竹中工務店」という。）
同訴訟代理人弁護士      海谷利   宏
同              江口正   夫
同              海谷隆   彦
同              池   田   亮太郎
被告       株式会   社彰国   社
（以下「被告彰国社」という。）
同訴訟代理人弁護士      中谷寛   也
主         文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
１原告が別紙物件目録記載の建物について，著作者人格権（氏名表示権）を有することを確認する。
２被告竹中工務店は，別紙通知目録⑴記載１の通知先に同目録記載２の内容を通知せよ。
３被告竹中工務店は，別紙通知目録⑵記載１の通知先に同目録記載２の内容を通知せよ。
４被告竹中工務店は，（住所は省略）所在の日本経済新聞社発行の「日本経済新聞」全国版朝刊に，別紙謝罪広告目録⑴記載１の謝罪広告文を同目録記載２の掲載条件により１回掲載せよ。
５被告彰国社は，別紙書籍目録記載の書籍を複製し，頒布してはならない。６被告彰国社は，別紙書籍目録記載の書籍を回収，廃棄せよ。７被告彰国社は，被告彰国社発行の「ディテール」に，別紙謝罪広告目録⑵記載１の謝罪広告文を同目録記載２の掲載条件により１回掲載せよ。８被告らは，原告に対し，連帯して１００万円及びこれに対する平成２７年６月１７日から支払済みまで年５パーセントの割合による金員を支払え。９被告竹中工務店は，原告に対し，２００万円並びにうち１００万円に対する平成２７年６月３０日から支払済みまで年５パーセントの割合による金員及びうち１００万円に対する同年７月１０日から支払済みまで年５パーセントの割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，建築設計等を目的とする原告が，自らが別紙物件目録記載の建物（以下「本件建物」という。）の共同著作者（主位的主張）又は本件建物を二次的著作物とする原著作物の著作者（予備的主張）であるにもかかわらず，①被告竹中工務店が本件建物の著作者を同被告のみであると表示したことにより，そのように表示された賞を同被告が受賞したこと，及び，②被告竹中工務店の上記表示を受けて，被告彰国社がそのように表示された書籍を発行・販売してこれを継続していることが，原告の有する著作者人格権（氏名表示権）を侵害する行為であると主張して，⑴被告らに対し，①原告が本件建物について著作物人格権（氏名表示権）を有することの確認，及び，②民法７１９条及び７０９条に基づき，慰謝料１００万円（上記書籍の販売等に係るもの）及びこれに対する不法行為の日の後である平成２７年６月１７日から支払済みまで民法所定の割合による遅延損害金の連帯支払を，⑵被告竹中工務店に対し，①民法７０９条に基づき，慰謝料２００万円（上記受賞に係るもの）及びうち１００万円に対する不法行為の日の後である同月３０日から，うち１００万円に対する不法行為の日の後である同年７月１０日から各支払済みまで民法所定の割合による遅延損害金の支払，並びに，②著作権法１１５条に基づく名誉回復措置としての通知及び謝罪広告の掲載を，⑶被告彰国社に対し，①同法１１２条１項に基づき，上記書籍の複製及び頒布の差止め，②同条２項に基づき，上記書籍の回収及び廃棄，並びに，③同法１１５条に基づき，名誉回復措置として謝罪広告の掲載を，それぞれ求める事案である。
１前提事実（証拠を掲記したほかは，当事者間に争いがない。）
(1)当事者等
ア原告は，平成２年９月１０日に設立された，建築設計，管理業務等を目的とする株式会社である（甲１）。
イ被告竹中工務店は，昭和１２年９月１日に設立された，建築工事及び土木工事に関する請負，設計及び監理等を目的とする株式会社である（甲２）。
ウ被告彰国社は，昭和４０年８月１９日に設立された，書籍の出版及び販売等を目的とする株式会社である（甲３）。
⑵本件建物の設計・建築
ア株式会社エーエイチアイ（以下「エーエイチアイ」という。）は，平成２４年１２月，被告竹中工務店に対し，ファッションブランド「ＳＴＥＬＬＡＭｃＣａｒｔｎｅｙ」の店舗として本件建物の設計・建築を依頼した。
イ被告竹中工務店は，平成２５年５月３１日付けで，本件建物の設計図面等（甲６。以下「被告竹中工務店設計資料」という。）を作成した。ウ原告代表者は，同年６月，エーエイチアイの代表取締役である乙（以下「乙」という。）から，本件建物の「外観デザイン監修」の依頼を受けた（甲４，１０）。
原告代表者は，乙から被告竹中工務店設計資料を受け取り，同年９月１３日までに，本件建物の外観に関する図面等（甲７及び７の２。以下，併せて「原告設計資料」と総称する。）及び立体模型（甲８。以下「原告模型」という。）を作成した。
エ被告竹中工務店の設計担当者である丙（以下「丙」という。）は，同年９月１３日，エーエイチアイの事務所で乙と打合せをし，原告代表者も同席した（以下「本件打合せ」という。）。
丙は，本件打合せにおいて，原告代表者から原告との共同設計の提案を受けたが断り，退席した。本件打合せ後に，原告代表者と被告竹中工務店の担当者が接触したことはない。
オ本件建物は，平成２６年１０月に完成した（乙２１）。本件建物は建築の著作物に当たる。
⑶本件建物に係る受賞歴等
ア被告竹中工務店は，一般社団法人日本空間デザイン協会の主催する「ＤＳＡ日本空間デザイン賞２０１５」に，本件建物の著作者が被告竹中工務店のみであると表示して応募した。


上記協会は，平成２７年６月１７日，本件建物を「Ｃ部門商業・サービス空間部門」の入選作品とし，その「作品代表者」を「竹中工務店丙」と表示して発表した（甲１２。以下「本件受賞１」という。）。イ被告竹中工務店は，一般社団法人日本商   環境デザイン協会の主催する「ＪＣＤＤｅｓｉｇｎ    Ａｗａｒｄ２０１５」に，本件建物の著作者が被告竹中工務店のみであると表示して応募した。
上記協会は，同年７月１０日，本件建物を準大賞作品とし，「建築設計：株式会社竹中工務店丙」と表示してウェブサイトに公表した（甲１３の１及び２。以下「本件受賞２」といい，「本件受賞１」と併せて「本件各受賞」と総称する。）。
⑷本件建物の書籍への掲載
被告彰国社は，平成２７年６月１７日，その発行する別紙書籍目録記載の書籍（以下「本件書籍」という。）に本件建物の外観写真を掲載し，本件建物の著作者名を「Ｍ３竹中工務店    ＢＹＴＡＫＥＮＡＫＡ    ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ」及び「Ｍ３設計／竹中工務店」と表示した。
２争点
⑴本件建物の著作者（争点１）
ア原告が共同著作者であるか（主位的主張）（争点１－１）イ原告が原著作者であるか（予備的主張）（争点１－２）
⑵故意・過失の有無及び損害額（争点２）
⑶差止めの必要性（争点３）
⑷名誉回復措置の必要性等（争点４）
３争点に関する当事者の主張
⑴争点１（本件建物の著作者）について
ア争点１－１（原告が共同著作者であるか）について
（原告の主張）
(ア)原告代表者の創作的関与があること
ａ建築物は，意匠法の「物品」に該当せず，意匠法による保護を期待できないから，実用的な側面を有するとしても，高度の創作性を求めることなく一般の表現物と同様に，作成者の個性が発露している場合に創作性を認めるべきである。そして，建築物の基本設計は，意匠設計・構造設計・設備設計に区別され，意匠設計が設計者の個性が最も発露しやすく，意匠設計のうち，建築物の印象を生み出す「顔」ともいうべきファサードは，鑑賞者の建築物に対する印象を生み出す特徴的部分である。
したがって，建築物の著作物性の判断は，意匠設計，特にファサードの意匠設計における設計者の個性の発露を最も重視するべきであるところ，建物外観を見る者にとって，ファサードの印象を決定する要素は，ファサード部分の配列方法，形状・サイズの種類，密度の高低，及び表面処理（色彩等）等であるから，これらの点を考慮して建築の著作物性を判断するべきである。
ｂ原告代表者は，平成２５年９月６日までに，本件建物のファサード上部に組亀甲柄を元にした立体格子を設置すること，その配列，形状，寸法及び種類，立体的な格子状のファサードを利用して格子の隙間から本件建物の内外に差し込む光を利用した昼夜の表現を行い，光の表現を引き立てるために白色の格子とすること，立体的な形状を活かすためにアルミダイキャストの素材とすることなどを決定し，原告設計資料及び原告模型を作成した。そして，原告代表者は，同日，乙に対し，原告設計資料及び原告模型に基づき，自らの設計案を具体的に説明した。被告竹中工務店が，同日以前に，上記内容を提案したことはない。
このように，原告代表者の本件建物の外観に関する提案は，意匠設計のうちの外装スクリーンのファサード部分を，組亀甲柄を立体的なファサードとして造形すること，その具体的な形状（立体化の形状とすること，格子の太さ・向き），配列（格子の隙間を設けること），模様（組亀甲部分を無地とすること），色彩（組亀甲柄部分を白色とすること）及び設置位置（ファサード上部）を具体的な表現にまで落として決定されたものであり，組亀甲柄部分の光の表現についても具体的に決定されている（なお，組亀甲の密度は，初回提案としてわかりやすくするため，あえて低くされているにすぎない。）。そして，建築の外観に組亀甲柄が用いられることは多くない上，原告代表者の上記提案内容は，組亀甲柄を用いるというアイデアから想定される複数の表現から特定の表現を選択して決定されているから，単に組亀甲柄をファサードに用いるというアイデアにとどまらず，ありふれた表現でもない。
加えて，原告代表者の上記提案は，着物等に用いられる日本の伝統的な和柄である組亀甲柄に着目し，日本の伝統柄を発想の源泉にするという設計思想が現れており，その個性の発露が認められる。したがって，原告設計資料及び原告模型に基づく原告代表者の上記提案は，創作的な表現である。
ｃそして，外装スクリーン部分は，本件建物から容易に物理的に分離することはできず，本件建物のファサードの一部として使用されるためだけに設計されたものであり，本件建物における仕様を離れた単体での有用性はなく「工業製品」ではない。
そうすると，本件建物の外装スクリーン部分に係る設計であっても，本件建物の外観全体の設計をしたというべきである。
ｄ以上によれば，原告代表者は，本件建物の外観設計につき，創作的に関与した。
なお，仮に，建築物について，実用的な機能を有するために一般の表現物より高度の創作性を必要とすると解しても，本件建物の実用的機能はあくまで「店舗」であることであり，通行人や消費者の人目を惹くことは実用的機能ではないところ，本件建物が本件各受賞を受けていることに照らせば，原告代表者の外観設計は，その実用的な機能を離れて十分に美的鑑賞性を有する表現であるといえる。
(イ)「共同して創作した」こと
ａ共同創作の事実があること
(a)原告代表者は，乙から被告竹中工務店設計資料を受領した上で，同年９月６日までに原告設計資料及び原告模型図を作成し，同日，乙に対し，上記(ア)の設計案を提案し，本件打合せにおいて，丙に対し，原告設計資料及び原告模型に基づき上記設計案を説明した。なお，被告竹中工務店が，同日までに，乙に対し，アルミキャストによる編込み様の立体形状の組亀甲柄を用いた光の表現を含む外観設計を提案したことはない。