そこで検討するに，証拠（甲３，乙１５）によれば，原告は，本件特許に係る訂正審判請求において，従前の請求項１の「このＡＧＣ電圧で，前記受光素子（１）で光信号から電気信号に変換された信号にＡＧＣをかけるようにしたことを特徴とする」の部分を「可変減衰器において，前記光信号のレベルに応じたＡＧＣ電圧で，前記受光素子（１）で光信号から電気信号に変換されそしてＲＦアンプで増幅された後に前記可変減衰器を通る該電気信号にＡＧＣをかけるようにしたことを特徴とする」（構成要件Ｅ）に訂正することを求め，これを含む訂正を認める審決がされたことが認められる。このように，構成要件Ｅの「可変減衰器」は，本件特許に係る訂正審判において付加されたものある。そして，当該審判請求書（乙１５）には，「構成要件Ⓑにおける可変減衰器とは，増幅機能を有しないもので…ＲＦ入力信号をＰＩＮダイオードへのＤＣＢＩＡＳＣＵＲＲＥＮＴの大きさに応じて減衰量を変化させており，その性質は広帯域で且つ歪みなく訂正発明の目的に適うＣＡＴＶシステムに所望の可変減衰範囲を有している。」と記載されているが，構成要件Ｅの「可変減衰器」について，当該記載から一般とは異なる可変減衰器と解することはできないし，当該記載では可変減衰器は増幅機能を有しないものとされている。また，本件明細書【０００８】には，「同電気信号を２つのＲＦアンプ１０，１１で増幅できるようにしてある。またこのＲＦアンプ１０，１１間には可変減衰器２を配置してあり，この可変減衰器２で電気信号のレベルを任意に加減できるようにしてある。」と記載されているが，ここでは，可変減衰器は電気信号を増幅するＲＦアンプの間に配置されるものであるから，「電気信号のレベルを任意に加減できる」の「加減」とは，調整を意味するものと解され，信号を増幅する意味があるとは直ちに解し難い。
以上のとおり，構成要件Ｅの「可変減衰器」は，一般の意味で使用されるものと解するのが相当である。
(5)被告製品１及び２を用いる方法の充足性（争点１－７）についてア被告製品１及び２の回路図中の回路ブロックについて別紙被告製品１及び２回路図（原告）と別紙被告製品１及び２回路図（被告）のとおり，原告の説明において「ＲＦアンプ，可変減衰器，ＲＦアンプ」である箇所について，被告は「可変利得増幅器」であると説明している。
そこで検討するに，被告は，技術説明会資料（乙１８・２１頁）において，「被告製品では，可変利得増幅器の増幅率を変化させることで，光信号から変換される電気信号に対してＡＧＣを行う＝従来から周知の可変利得増幅器を用いているだけ」，「被告製品は，本件発明でいう『可変減衰』を備えていない」と説明するにすぎないのであって，「可変利得増幅器」の中に一般的な意味における可変減衰があることを否定するものではない。このような説明や原告の主張（可変減衰器の意義及び構成要件Ｅの充足性についてのもの）に照らすと，弁論の全趣旨により，被告製品１及び２のうち，被告の説明する「可変利得増幅器」の箇所は，「ＲＦアンプ，可変減衰，ＲＦアンプ」であると認めるのが相当である。
イ構成要件Ａの充足性について
被告製品１及び２に関し，●（省略）●があるが，証拠（甲１３，乙１８・１２頁）及び弁論の全趣旨（被告準備書面(4)１６，１７頁の回答はパイロット信号を用いないでＡＧＣをかけていることを認めていると解される。）によれば，当該パイロット信号は導通テスト用のパイロット信号であると認められるから，被告製品１及び２はＡＧＣをかけることを目的とする「パイロット信号」が含まれていない光信号を受光していると認められる。
また，被告製品１及び２は，フォトダイオードが設けられ，当該フォトダイオードが光信号を光／電気変換しているから（乙１８・１２頁），光信号を「受光素子（１）」で受光して光／電気変換していると認められる。そして，当該フォトダイオードはＣＡＴＶ用光受信機に設けられたものである（甲４の１，４の３，乙１）。
以上のとおり，被告製品１及び２を用いる方法は，構成要件Ａ（「パイロット信号を含まない光信号をＣＡＴＶ用光受信機に設けられた受光素子（１）で受光して光／電気変換し，」）を充足する。
ウ構成要件Ｂの充足性について
被告製品１及び２は，①フォトダイオードが光信号を光／電気変換して高域成分及び低域成分の電気信号を出力し，②分波が高域成分と低域成分を分離するのであるから（乙１８・１２頁），被告製品１及び２のフォトダイオードに，分波のうち低域成分を出力する部分を接続した回路は，全体として「受光素子（１）」に該当し，分波の低域成分を出力する端子は「モニタ端子」に該当する。
以上のとおり，被告製品１及び２を用いる方法は，構成要件Ｂ（「変換された電気信号を受光素子（１）に設けられたモニタ端子（３）から取出し，」）を充足する。
エ構成要件Ｃ及びＤの充足性について
被告製品１及び２のうち，別紙被告製品１及び２回路図（原告）において「制御回路（１２）」と原告が説明する箇所については，「制御回路（１２   ）」の   用語は   構成要   件とし   ての用   語であ   って，   「制御   回路（   １２）」に当たるか否かが構成要件充足性の問題であるから，直ちに「制御回路（１２）」と判断することはできない。以下では，被告の主張に従って，上記箇所が差動増幅器であるとして，その差動増幅器が本件発明の「制御回路（１２）」に当たるかを検討する。
上記ウのとおり，被告製品１及び２において，分波の低域成分を出力する端子は「モニタ端子」に該当する。そして，上記(1)イのとおり，モニタ信号とは，光信号のレベルに応じた電気信号であって，光信号を光／電気変換した電気信号の低域成分であると解されるから，モニタ端子からはモニタ信号が取り出されるといえる。そして，このモニタ信号は差動増幅器に入力される（乙１８・１２頁）。


また，上記アに加え，被告は，技術説明会資料（乙１８・１２頁）において，「差動増幅器で，低域成分の信号と基準信号を比較して，低域成分のレベル変動を検出」し，「可変利得増幅器で，低域成分のレベル変動に応じて，その増幅率を制御」と説明するから，被告製品１及び２の差動増幅器は，その出力で可変減衰器の減衰量を制御し，これによって光のレベル変動を補償するＡＧＣを行うことができるものであると認めるのが相当である。そして，一般に，差動増幅器は，２つの入力端子に入力された信号の電圧の差分を取って所定の増幅率で増幅したレベルの電圧を出力するものである。
以上に照らすと，被告製品１及び２の差動増幅器は，光信号のレベルに応じたＡＧＣ電圧を発生するものであると認められる。したがって，被告製品１及び２の差動増幅器は，本件発明の「制御回路（１２）」に当たると認めるのが相当である。
以上のとおり，被告製品１及び２を用いる方法は，構成要件Ｃ（「モニタ端子   （３）   から取   出され   たモニ   タ信号   を制御   回路（   １２）   に入力し，」）及びＤ（「この制御回路（１２）から前記光信号のレベルに応じたＡＧＣ電圧を発生し，」）を充足する。
オ構成要件Ｅの充足性について
被告製品１及び２において，フォトダイオードからの受信信号は，ＲＦアンプにおいて増幅される前に，分波器により低域成分が除去され，高域成分の信号のみとされている（乙１８・１２頁）。これに加え，上記アにおいて認定した構成によると，フォトダイオードにおいて光信号から電気信号に変換され，ＲＦアンプで増幅されるという信号処理が行われていると認められる。
そして，上記エのとおり，構成要件Ｄが充足されるから，被告製品１及び２を用いる方法は，構成要件Ｅ（可変減衰器において，前記光信号のレベルに応じたＡＧＣ電圧で，前記受光素子（１）で光信号から電気信号に変換されそしてＲＦアンプで増幅された後に前記可変減衰器を通る該電気信号にＡＧＣをかけるようにしたことを特徴とする）を充足すると認められる。
また，被告製品１及び２は，上記イのとおりＣＡＴＶ用光受信機に設けられたものであり，上記エ，オのとおりＡＧＣを行うものである。したがって，被告製品１及び２を用いる方法は構成要件Ｆを充足する。(6)被告製品１及び２についての間接侵害の成否（争点１－８）について上記(5)イのとおり，被告製品１及び２は，ＡＧＣをかけることを目的とする「パイロット信号」を含む光信号を受光するものとして使用されていない。
そうすると，被告製品１及び２は，本件発明の方法の使用にのみ用いる物であるから，特許法１０１条４号（及び平成１８年法律第５５号による改正前の特許法１０１条３号）所定の「のみ」要件を充足する。
(7)小括
以上のとおり，被告製品１及び２は，本件発明の方法にのみ使用するものとして，本件特許権を侵害するものとみなされる。
他方で，原告は，被告製品１及び２以外の被告製品について，それらが本件特許権を侵害することについて具体的な主張・立証をしないから，被告製品１及び２以外の被告製品は本件特許権を侵害するものとは認められない。２本件特許が特許無効審判により無効にされるべきものであるか。(1)記載要件違反の有無（争点２－１）について
アモニタ信号の発生方法について
被告は，モニタ信号がどのようにして発生するのか，本件明細書には何ら記載がないとして，平成６年改正前特許法３６条４項に違反する旨主張する。
しかしながら，前記１(3)のとおり，本件発明において，「受光素子」はフォトダイオードで構成され，一般に，フォトダイオードは，光／電気変換された電気信号として，光の照度に応じた大きさの電圧を得ることができる素子であるから，その電圧信号には，フォトダイオードが受光した光信号のレベルをモニタすることができる低域成分が含まれている。この性質に基づけば，本件明細書に特段の記載がなくとも，当業者であればモニタ信号を発生させる構成を実現できると解される。
そうすると，この点において，平成６年改正前特許法３６条４項に違反しないから，記載要件違反は認められない。
イモニタ端子の記載について
被告は，光受信機内のあらゆる箇所を流れる信号が「モニタ信号」に対応することとなることを理由として，平成６年改正前特許法３６条５項２号に違反する旨主張する。
しかし   ながら   ，構成   要件Ｂ   におい   て，「   モニタ   端子」   に「受   光素子（１）   に設け   られた   」との   限定が   付加さ   れてい   るし，   「制御   回路（   １２）」の出力などは明らかに除外されているから，あらゆる箇所を流れる信号が「モニタ信号」に対応することはない。そして，モニタ信号の意義は前記１(1)イのとおりである。
そうすると，この点において，平成６年改正前特許法３６条５条２号に違反しないから，記載要件違反は認められない。
ウ制御回路及び可変減衰器の構成について
被告は，制御回路及び可変減衰器の構成につき，明細書全体を通じて統一して記載されておらず，どのような制御回路及び可変減衰器を用いてＡＧＣを行えば良いのかが不明確であるとして，平成６年改正前特許法３６条４項及び５項２号に違反する旨主張する。
本件明細書【０００３】には，従来の技術を示す図２に関し，「このパイロット信号を検波器Ｇで検波してＡＧＣ電圧を発生し，このＡＧＣ電圧に基づいて制御回路Ｈが可変減衰器Ｃの減衰量を自動的に可変させて電気信号のレベルを調整（ＡＧＣ）している。」と記載されているから，「検波器Ｇ」が「ＡＧＣ電圧を発生し」，ＡＧＣ電圧を「制御回路Ｈ」に入力することを意味するものと解される。
しかし，他方で，本件明細書【００１０】には，実施例を示す図１に関し，「この制御回路１２で前記光信号のレベルに応じた電圧（ＡＧＣ電圧）を発生し，このＡＧＣ電圧を可変減衰器２に印加するようにしてある。」と記載されており，「ＡＧＣ電圧」が「自動利得制御電圧」を意味することから，制御回路が制御電圧を発生し，制御対象である可変減衰器に印加するという趣旨に解され，図１の記載内容とも整合し，不自然な点はない。


したがって，本件明細書【０００３】の記載は，「制御回路Ｈ」がＡＧＣ電圧を発生する趣旨で記載するところを誤って記載した誤記と解されるのであって，当業者もそのことを容易に理解できると考えられる。以上のとおり，本件明細書【０００３】の記載には誤記があるものの，当業者は，【００１０】の記載により制御回路及び可変減衰器の構成を合理的に理解できるから，この点において，平成６年改正前特許法３６条４項及び５項２号に違反するものではなく，記載要件違反は認められない。
エＡＧＣ電圧の意味について
被告は，本件明細書【０００３】と【００１０】の記載からは，ＡＧＣ電圧が意味するところが不明確であるとして，平成６年改正前特許法３６条４項及び５項２号に違反する旨主張する。
しかしながら，上記ウのとおり，本件明細書【００１０】に不自然な点はなく，当業者は，この記載に従って，ＡＧＣ電圧とは，制御回路から可変減衰器に入力される電圧であり，可変減衰器の減衰量を直接に制御するものと理解することができる。
そうすると，この点において，平成６年改正前特許法３６条４項及び５項２号に違反しないから，記載要件違反は認められない。
オモニタ信号を用いたＡＧＣの方法について
被告は，本件特許の目的を達成すべく，どのような信号に基づいて，どのような処理により受光した光信号あるいはそれを光電変換した電気信号でＡＧＣを行うのか本件明細書の記載から全く理解することができないとして，平成６年改正前特許法３６条４項に違反する旨主張する。そこで検討するに，上記アのとおり，フォトダイオードは，光／電気変換された電気信号として，光の照度に応じた大きさの電圧を得ることができる素子であるから，その電圧信号は，フォトダイオードが受光した光信号のレベルをモニタすることができる信号（モニタ信号）であって，本件発明は，従来の技術におけるパイロット信号の代わりに，モニタ信号から把握される光信号のレベルに対応して，適切に可変減衰器の減衰量を制御することにより，受信機から出力される電気信号のレベルが一定に保たれるようにするという目的が果たされるものである。
本件明細書には，制御回路１２の具体的な構成や動作，モニタ信号の入力を受けて可変減衰器の減衰量を制御するためのＡＧＣ電圧をどのように出力するのか等についての具体的な説明はないものの，受信機から出力される電気信号のレベルが一定に保たれるようにするという目的からすると，光信号のレベルが大きいときは可変減衰器の減衰量を大きくし，光信号のレベルが小さいときは可変減衰器の減衰量を小さくするという光信号のレベル変動を打ち消す制御を行うことは明らかであり，また，制御回路１２について詳細な開示がなければ当業者が本件発明を実施できないものとは解されない。
そうすると，この点において，平成６年改正前特許法３６条４項に違反するものではないから，記載要件違反は認められない。(2)乙５に基づく新規性・進歩性要件違反（争点２－２）について
ア乙５発明
(ア)乙５（本件特許出願前に頒布された刊行物である。）に実施例として示されている第３図の光ファイバによる信号伝送システムについては，光ファイバ６により伝送される光信号にＡＧＣをかけることを目的とする基準信号が含まれていることの記載はないから，当該光信号は，パイロット信号を含まない光信号であるといえる。
すなわち，乙５発明の目的は，妨害雑音成分を軽減し，高品質の信号を得ることができる光ファイバによる信号伝送システムを提供することにあるところ（４欄１０～１３行），請求項１は妨害雑音成分の軽減を低域成分により行うものであり，請求項２はそれをパイロット信号により行うものである。そして，第３図は請求項１に対応する実施例の図であり，第５図は請求項２に対応する実施例の図であると解される。(イ)乙５の第３図の信号伝送システムは，光ファイバによるＴＶ信号の多重伝送システムにおけるものであり，フォトダイオード９が光信号を受光した後，分波器１２，可変利得増幅器１７等を含む回路による信号処理を経て最終的に端子１１から電気信号を得るようにしたものであるから，フォトダイオード９，分波器１２，可変利得増幅器１７等からなる回路は，ＣＡＴＶ用光受信機に関するものであるといえる（乙５の２頁３欄４３行～４欄１３行により，乙５発明は数十ＭＨｚ以上のいわゆるＶＨＦ帯におけるＴＶ信号の多重伝送システムに関するものであると理解され，その伝送方法は光ファイバによるものであって，ＣＡＴＶ用光受信機に関するものといえる。）。
(ウ)乙５の上記従来の技術に関する記載（１頁２欄１１行～２頁３欄３４行）によれば，第１図のレーザダイオード３から光ファイバ６に入射
される光信号の光信号振幅は，
｛１＋ｎ（ｔ）｝［１＋ｋ｛１＋ｍｆ（ｔ）｝ｃｏｓω０ｔ］
ここで
ｎ（ｔ）：ノイズ信号
で表され，これを光検波して得られる電気出力は，上記光信号振幅であ
るところの「（１）式」
｛１＋ｎ（ｔ）}［１＋ｋ｛１＋ｍｆ（ｔ）｝ｃｏｓω0ｔ］
＝１＋ｎ（ｔ）＋ｋ｛１＋ｍｆ（ｔ）｝ｃｏｓω0ｔ
＋ｋｎ（ｔ）｛１＋ｍｆ（ｔ）｝ｃｏｓω0ｔ      ・・・（１）で表されるとされている。ここで，当該「（１）式」とは，上記の光信号振幅を左辺とし，これを展開した式を右辺とする等式であるが（２頁３欄２１～３０行），上記（１）式の左辺前２項の１＋ｎ（ｔ）は，「直流付近の妨害信号」（３頁５欄６～７行）であることから，専ら光信号の低域成分からなる信号であると解される。


乙５に第３図に実施例として示されている信号伝送システムに関しても，「フォトダイオード９の出力電流は，（１）式で示される」（３頁５欄４～５行）ことから，上記光信号振幅の光信号がフォトダイオード９に入力されるものと解されるが，乙５の記載（３頁５欄４行～６欄１行）によれば，当該第３図に示されている回路の動作は，①上記（１）式で表されるフォトダイオード９の出力を分波器１２に導き，ｋ｛１＋ｎ（ｔ）}｛１＋ｍｆ（ｔ）｝で示される信号を得て（注記：ｋ｛１＋ｍｆ（ｔ）｝ｃｏｓω0ｔの誤記と解される。），これを端子１３から可変利得増幅器１７に導き，②その一方で，分波器１２から｛１＋ｎ（ｔ）}で示される出力を得て，この出力を端子１４から差動増幅器１６に与えることで，可変利得増幅器１７の利得制御入力端子１８には，１－ｎ（ｔ）に比例した電圧である差動増幅器１６の出力電圧が入力され，③その結果，可変利得増幅器１７の増幅利得が変わり，端子１１にｋ｛１－ｎ２（ｔ）}｛１＋ｍｆ（ｔ）｝ｃｏｓω0ｔ
で表される信号が出力される
というものであるところ，ノイズ信号ｎ（ｔ）について，｜ｎ（ｔ）｜＜＜１が満足される場合にｎ２（ｔ）が無視できるほど小さいことから，
この信号は
ｋ｛１＋ｍｆ（ｔ）｝ｃｏｓω0ｔ
という式で近似でき，所望の信号が得られたとみなすものである。より具体的には，可変利得増幅器１７への入力信号は，乙５の第４図の（ａ）の元の信号に，ノイズ信号ｎ（ｔ）に基づき，同図（ｂ）のように振幅の変動が発生した信号であるが，可変利得増幅器１７の利得制御入力端子１８に同図（ｃ）に示される１－ｎ（ｔ）に比例した電圧が与えられる結果，可変利得増幅器１７の出力（端子１１の信号）として，同図（ｄ）のとおり，振幅の変動が除去され，元の信号に近い波形の信号が得られるというものである。
(エ)以上に照らして検討するに，上記(ウ)のとおり，１＋ｎ（ｔ）は，光信号振幅である（１）式に含まれる，専ら光信号の低域成分からなる信号であるから，分波器１２の端子１４からの｛１＋ｎ（ｔ）}で示される出力はモニタ信号であり（前記１(1)イ参照），端子１４はモニタ端子であるといえる。また，前記１(3)の「受光素子」の意義からして，フォトダイオード９から端子１４までの構成を含めて，全体として受光素子といえるし，差動増幅器１６の出力電圧である１－ｎ（ｔ）に比例した電圧は，ｎ（ｔ）の成分を含む点で，端子１４のモニタ信号と共通するから，光信号のレベルに応じているといえる。
そして，当該差動増幅器１６の出力電圧が入力される結果，可変利得増幅器１７の増幅利得が変わるところ，これは自動的に行われているから，差動増幅器１６の出力電圧は，自動利得制御を行うための制御電圧であってＡＧＣ電圧であり，また，可変利得増幅器１７を通る電気信号にＡＧＣをかけているといえる。
(オ)原告は，ｎ（ｔ）は雑音成分であって，乙５発明は，雑音成分ｎ（ｔ）の軽減のみを行い，信号レベルの制御は一切行わない旨主張する。しかしながら，雑音成分も信号成分，しかも低域成分の中に含まれている以上，その信号成分によって出力制御を行うことは，まさに低域成分によってＡＧＣをかけているといえる。そして，そのことによって高品質の信号を得ているのであるから（乙５の２頁４欄１１～１３行），乙５発明によって行われているのは，本件発明と同様に，低域成分を取り出し，それによってＡＧＣをかけるということである。(カ)そうすると，乙５には，乙５発明が以下のとおり記載されている。「パイロット信号を含まない光信号をＣＡＴＶ用光受信機に設けられた
受光素子で受光して光／電気変換し，
変換された電気信号を受光素子に設けられたモニタ端子から取出し，モニタ端子から取出されたモニタ信号を差動増幅器に入力し，この差動増幅器から前記光信号のレベルに応じたＡＧＣ電圧を発生し，可変利得増幅器において，前記光信号のレベルに応じたＡＧＣ電圧で，前記受光素子で光信号から電気信号に変換されそして可変利得増幅器を
通る該電気信号にＡＧＣをかけるようにした
ＣＡＴＶ受信機のＡＧＣ方法。」
イ本件発明と乙５発明との対比
本件発明と乙５発明とを対比すると，乙５発明における差動増幅器は，本件発明における「制御回路」に相当するとみることができる。
したがって，両者は，
「パイロット信号を含まない光信号をＣＡＴＶ用光受信機に設けられた受
光素子で受光して光／電気変換し，
変換された電気信号を受光素子に設けられたモニタ端子から取出し，モニタ端子から取出されたモニタ信号を制御回路に入力し，この制御回路から前記光信号のレベルに応じたＡＧＣ電圧を発生し，ＡＧＣをかける回路において，前記光信号のレベルに応じたＡＧＣ電圧で，前記受光素子で光信号から電気信号に変換された後に前記ＡＧＣをかける回路を通る該電気信号にＡＧＣをかけるようにしたＣＡＴＶ受信機のＡＧＣ方法。」
である点で一致し，次の点で相違する。
「ＡＧＣをかける回路に関し，本件発明は，ＲＦアンプ及び可変減衰器を備えており，受光素子で光信号から電気信号に変換されそしてＲＦアンプで増幅された後に，可変減衰器を通る該電気信号にＡＧＣをかけるようにしたものであるの対し，乙５発明は，可変利得増幅器を備えており，受光素子で光信号から電気信号に変換されそして可変利得増幅器を通る該電気
信号にＡＧＣをかけるようにしたものである点」


平成３０年（許）第１３号間接強制決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可
抗告事件
平成３１年４月２６日第三小法廷決定
主      文
原決定を破棄し，原々決定を取り消す。
相手方の本件申立てを却下する。
手続の総費用は相手方の負担とする。
理      由
抗告代理人西村英一郎，同山口宣恭の抗告理由について１本件は，相手方が，その夫である抗告人に対し，両名の長男の引渡しを命ずる審判を債務名義として，間接強制の申立てをした事案である。２記録によれば，本件の経緯は次のとおりである。(1)抗告人と相手方は，平成１９年６月に婚姻し，平成２０年４月に長男を，平成２２年１０月に二男を，平成２５年４月に長女をもうけた（以下，上記の子ら３名を併せて「本件子ら」という。）。
(2)相手方は，平成２７年１２月，抗告人に対し，「死にたいいやや。こどもらもすてたい。」という内容のメールを送信した。これを契機に，抗告人は，本件子らを連れて実家に転居し，現在まで相手方と別居している。(3)奈良家庭裁判所は，平成２９年３月，相手方の申立てに基づき，本件子らの監護者を相手方と指定し，抗告人に対して本件子らの引渡しを命ずる審判（以下「本件審判」という。）をした。本件審判は，同年７月に確定した。(4)相手方は，平成２９年７月，奈良地方裁判所執行官に対し，本件審判を債務名義として，本件子らの引渡執行の申立てをした。同執行官が，抗告人宅を訪問し，本件子らに対して相手方のもとへ行くよう促したところ，二男及び長女はこれに応じて相手方に引き渡されたが，長男は，相手方に引き渡されることを明確に拒絶して泣きじゃくり，呼吸困難に陥りそうになった。そのため，同執行官は，執行を続けると長男の心身に重大な悪影響を及ぼすおそれがあると判断し，長男の引渡執行を不能として終了させた。
(5)相手方は，平成２９年８月，大阪地方裁判所に対し，抗告人及びその両親（以下「抗告人等」という。）を拘束者とし，長男を被拘束者とする人身保護請求をした。長男は，同年１２月，その人身保護請求事件の審問期日において，二男や長女と離れて暮らすのは嫌だが，それでも抗告人等のもとでの生活を続けたい旨の陳述をした。同裁判所は，長男が十分な判断能力に基づいて抗告人等のもとで生活したいという強固な意思を明確に表示しており，その意思は抗告人等からの影響によるものではなく，長男が自由意思に基づいて抗告人等のもとにとどまっていると認め，抗告人等による長男の監護は人身保護法及び人身保護規則にいう拘束に当たらないとして，相手方の上記請求を棄却する判決をした。この判決は，平成３０年２月に確定した。
３原審は，抗告人に対し，長男を相手方に引き渡すよう命ずるとともに，これを履行しないときは１日につき１万円の割合による金員を相手方に支払うよう命ずる間接強制決定をすべきものとした。
４しかしながら，原審の上記判断は是認することができない。その理由は，次のとおりである。
子の引渡しを命ずる審判は，家庭裁判所が，子の監護に関する処分として，一方の親の監護下にある子を他方の親の監護下に置くことが子の利益にかなうと判断し，当該子を当該他方の親の監護下に移すよう命ずるものであり，これにより子の引渡しを命ぜられた者は，子の年齢及び発達の程度その他の事情を踏まえ，子の心身に有害な影響を及ぼすことのないように配慮しつつ，合理的に必要と考えられる行為を行って，子の引渡しを実現しなければならないものである。このことは，子が引き渡されることを望まない場合であっても異ならない。したがって，子の引渡しを命ずる審判がされた場合，当該子が債権者に引き渡されることを拒絶する意思を表明していることは，直ちに当該審判を債務名義とする間接強制決定をすることを妨げる理由となるものではない。
しかしながら，本件においては，本件審判を債務名義とする引渡執行の際，二男及び長女が相手方に引き渡されたにもかかわらず，長男（当時９歳３箇月）については，引き渡されることを拒絶して呼吸困難に陥りそうになったため，執行を続けるとその心身に重大な悪影響を及ぼすおそれがあるとして執行不能とされた。また，人身保護請求事件の審問期日において，長男（当時９歳７箇月）は，相手方に引き渡されることを拒絶する意思を明確に表示し，その人身保護請求は，長男が抗告人等の影響を受けたものではなく自由意思に基づいて抗告人等のもとにとどまっているとして棄却された。
以上の経過からすれば，現時点において，長男の心身に有害な影響を及ぼすことのないように配慮しつつ長男の引渡しを実現するため合理的に必要と考えられる抗告人の行為は，具体的に想定することが困難というべきである。このような事情の下において，本件審判を債務名義とする間接強制決定により，抗告人に対して金銭の支払を命じて心理的に圧迫することによって長男の引渡しを強制することは，過酷な執行として許されないと解される。そうすると，このような決定を求める本件申立ては，権利の濫用に当たるというほかない。
５以上と異なる原審の判断には，裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり，その余の抗告理由につき判断するまでもなく，原決定は破棄を免れない。そして，以上説示したところによれば，原々決定を取り消し，相手方の本件申立てを却下すべきである。よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり決定する。なお，裁判官山崎敏充の補足意見がある。
裁判官山崎敏充の補足意見は，次のとおりである。
私は，法廷意見に賛成するものであり，本件間接強制の申立ては却下すべきものと考えるが，執行手続との関係について若干の意見を付加しておきたい。間接強制の申立てを受けた執行裁判所は，提出された債務名義に表示された義務についてその履行の有無や履行の可否など実体的な事項を審査することはなく，当該義務の履行があったことや当該義務が履行不能であることなどを理由として申立てを却下することはできないのが原則である。


平成２５年３月２８日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２４年（行ケ）第１０２８０号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２５年３月１４日
判        決
原              告        マイク   ロ・ト   ーク・
システ   ムズ株   式会社
同訴訟代理人弁護士        鳥      海      哲      郎
加      藤      はる    か
関              真      也
小      林              亮
同          弁理士        塩      谷      英      明
伊      藤      健太    郎
被              告        株式会   社マト   リック   ス同訴訟代理人弁護士        岡      嶋              豊
佐木    山      友      香
福      田      あや    こ
同          弁理士        森      下      八      郎
主        文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が無効２０１１－８００２１３号事件について平成２４年６月２２日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，原告が，後記１のとおりの手続において，被告の後記２の本件発明に係る特許に対する原告の特許無効審判の請求について，特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は後記３のとおり）には，後記４のとおりの取消事由があると主張して，その取消しを求める事案である。
１特許庁における手続の経緯
(1)本件特許
被告は，平成１６年８月５日，発明の名称を「動態管理システム，受信器および動態管理方法」とする特許出願をし，平成２３年６月１７日，設定の登録（特許第４７６３９８２号。請求項の数７）を受けた（甲１）。以下，この特許を「本件特許」といい，本件特許に係る明細書（甲１）を「本件明細書」という。(2)原告は，平成２３年１０月２４日，本件特許の請求項１ないし７に係る特許について，特許無効審判を請求し，無効２０１１－８００２１３号事件として係属した。
(3)特許庁は，平成２４年６月２２日，「本件審判の請求は，成り立たない。」旨の本件審決をし，同年７月３日，その謄本が原告に送達された。
２特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲請求項１ないし７の記載は，次のとおりのものである（以下，順に，請求項１記載の発明を「本件発明１」などといい，これらを併せて「本件発明」という。）。なお，文中の「／」は，原文の改行箇所を示す。【請求項１】第１の位置に設けられ，第１特性を有し，ＩＤタグを起動するトリガ信号を出力する，第１トリガ信号発信器と，／第２の位置に設けられ，前記第１と異なる第２特性を有するトリガ信号を出力する，第２トリガ信号発信器と，／前記第１および第２トリガ信号発信器からのトリガ信号に応答して，ＩＤ番号を出力するＩＤタグとを含み，／前記ＩＤタグは，受信したトリガ信号を特定する情報とともに前記ＩＤ番号を出力し，／前記ＩＤタグが出力した，トリガ信号を特定する情報およびＩＤ番号を受信する受信器とを含む，動態管理システム【請求項２】前記ＩＤタグは，前記トリガ信号ごとの異なる特性を記憶する記憶手
段を含む，請求項１に記載の動態管理システム
【請求項３】前記トリガ信号発信器の相互に異なる特性は，トリガ信号のＩＤによって区別される，請求項１または２に記載の動態管理システム【請求項４】さらに，現在時刻を検出する現在時刻検出器を含み，前記受信器の受信したＩＤ番号を前記現在時刻とともに記憶する，請求項１から３のいずれかに記
載の動態管理システム
【請求項５】前記受信器は複数のトリガ信号発信器に対して１個設けられる，請求
項１から４のいずれかに記載の動態管理システム
【請求項６】ＩＤタグを起動するトリガ信号に応答して，ＩＤ番号を出力するＩＤタグが出力したＩＤ番号を受信する受信器であって，／前記トリガ信号は，それぞれが異なる位置に設けられ，相互に異なる特性を有するトリガ信号を出力する，複数のトリガ信号発信器から出力され，／前記ＩＤタグは，受信したトリガ信号を特定する情報とともに前記ＩＤ番号を出力し，／前記ＩＤタグが出力した，トリガ信号を特定する情報と，前記ＩＤ番号とを受信する，／受信器【請求項７】異なる位置に設けられたトリガ信号発信器から，ＩＤタグに対して相互に異なる特性を有し，ＩＤタグを起動する複数のトリガ信号を出力するステップと，／トリガ信号発信器からのトリガ信号に応答して，受信したトリガ信号を特定する情報とともにＩＤ番号を出力するＩＤタグを，前記異なる位置を通過させるステップと，／受信器によって，ＩＤタグが出力した，トリガ信号を特定する情報およびＩＤ番号を受信するステップとを含む，動態管理方法
３本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は，要するに，①原告従業員   Aが被告従業員B   に宛てた平成１５年１１月１４日付け電子メール（以下「Aメール」という。）の添付ファイル（甲５の２。以下「本件添付ファイル」という。）に記載された発明がAにより着想された発明であるとまではいえず，また，仮に，Aが本件添付ファイルに記載された発明を着想し，Bに提示していたとしても，   Aが本件発明１の発明者の少なくとも１人であるとはいえないから，本件発明１に係る特許は，発明者でない者であってその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対して特許されたものではなく，また，特許法３８条の規定に違反して特許されたものでもない，②本件発明２ないし７も，同様の理由により，発明者でない者であってその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対して特許されたものではなく，また，特許法３８条の規定に違反して特許されたものでもない，などとしたものである。
(2)本件審決は，その判断の前提として，本件添付ファイルに記載された発明（以下，本件審決に倣い，「甲５発明」という。）を，以下のとおり認定した。甲５発明：各出入口に設置したトリガーＡＮＴから，各トリガーのＩＤ情報を受信機に送ることによりＴＡＧ（人）の入退情報を把握する装置又は方法
４取消事由
Aが本件発明の発明者又は共同発明者でないとした認定判断の誤り
第３当事者の主張


〔原告の主張〕
１甲５発明の着想者の認定の誤りについて
(1)   Aは，甲５発明を着想したにもかかわらず，本件審決は，A   が甲５発明を自ら着想したとまではいえないと判断しており，事実誤認である。(2)   Aメールにいう「客先」とは，株式会社東芝又はその関連会社（以下，併せて「東芝」という。）である。東芝は，原告に対し，電話やメールで要望や問合せをすることがしばしばあったが，本件添付ファイルに記載されているような具体的な実現方法を問い合わせてくることはなく，常に，Aが，東芝から表明された課題や懸念に対する具体的な解決方法や実現方法等を提案するなどしていた。本件添付ファイルは，東芝が着想した内容を全く含んでおらず，東芝からの抽象的な問合せに応え，課題を解決するために，全てAが具体的に着想した内容（解決方法）である。
仮に本件添付ファイルに東芝の従業員が着想した内容が含まれていると仮定しても，それは，当該従業員が発明者の１人であることを意味するにすぎず，被告の従業員が発明者であることを意味するものではない。
(3)本件発明は，トリガ信号にＩＤを含めるという着想さえできれば，それを具体化することは容易なものであり，発明の属する技術分野は先端的な技術分野ではなく，発明が専門的な技術，知識，経験を有することを前提とするものであるとはいえない。
しかも，Bは，   Aメールを受け取って，自分から返信のメール（甲６。以下「Bメール」という。）を送信した。   Bメールに記載された発明は，本件審決が認定したとおりのものであり，Bメールに記載された発明と本件発明１，６及び７とに差異はない。よって，Bが，ＩＤタグを起動するためのトリガ信号の特性を発信器ごとに異ならせるというAの着想を理解し，具体化できると認識していたことは明らかである。仮に，Bが，   Aメールに記載された技術内容や提案内容を理解できなかったのであれば，Bは，   Aに対し，詳細な質問をするなどして，メールの趣旨を確認するのが自然であるところ，そのような確認は全くされていない。また，仮に，被告においてAメールを受信するよりも前から本件発明と同様の発明がされていたのであれば，被告において，既に同一の発明がされていることを述べるのが自然であるが，そのような説明は一切していない。(4)本件審決は，   Bメールに記載された発明の着想者については，B   であると判断しながら，甲５発明の着想者がAであるとはいえないと判断した。しかし，Bメールは，   Aメールに対する返信であり，かつ，本件添付ファイルに記載されたAの着想に言及しているから，本件審決の判断手法に従えば，   Bメールには，Bが，   Aから伝え聞いた事項も含まれているはずであり，B   により着想された事項のみが記載されていることを裏付ける根拠はないと認定判断するべきであり，Aも   Bメールに記載された発明の着想者になるはずである。よって，甲５発明の着想者がAであるとはいえないとした判断には整合性がない。(5)以上のとおり，本件審決は，甲５発明の着想者の認定を誤ったものであり，この誤りは，結論に影響を与える瑕疵である。
２甲５発明の認定の誤りについて
(1)本件審決は，甲５発明について，トリガアンテナがトリガＩＤを受信器に対して出力すると認定し，かかる認定を前提に，本件発明１の「第１トリガ信号発信器」と甲５発明の「第１トリガアンテナ」には，相違点があると判断した。(2)しかし，かかる判断は，動態管理というものを根本から理解しない判断である。動態はタグで管理するのであるから，トリガ信号発信器ないしトリガアンテナが，トリガＩＤを直接受信器に対して出力するのでは，動態管理方法として全く意味がなく，動態管理を行うことを目的とする以上，タグを介在させることは当然かつ必須である。
また，そもそも，トリガ信号発信器ないしトリガアンテナと受信器は周波数が全く異なるから，トリガ信号発信器ないしトリガアンテナから，タグを介在させることなく直接受信器に対して何かを出力することは，技術的に不可能である。AとB   は，上記の点を当然の前提とした上で，両名とも，タグを利用する入退管理について議論することは当然のことと考えていたがゆえに，共同開発を行っていた者同士でやり取りされていた本件添付ファイルにおいては，「各トリガのＩＤ情報を受信機に送る」につき，「タグが」という主語が省略されているにすぎない。なお，Aは，甲７のＩＤタグ仕様書をベースにして，本件添付ファイルを作成したものである。
このように，本件添付ファイルに記載された発明も，Bメールに記載された発明と同様，トリガＩＤはＩＤタグに対して出力されるのであり，本件発明１の「第１トリガ信号発信器」と本件添付ファイル記載の「第１トリガアンテナ」に，前記のような相違点は存在しない。
したがって，本件添付ファイルに記載された発明と本件発明１，６及び７とに差異はない。
(3)この点と，前記１のとおり甲５発明の着想者が   Aであることからすれば，Aが本件発明の着想者であることは明らかである。本件審決は，本件添付ファイルに記載された発明の認定を誤ったものであり，この誤りは，結論に影響を与える瑕疵である。
３発明者の認定方法の誤りについて
(1)そもそも，冒認出願の無効理由の存否に関する主張立証責任は，特許権者が負担するところ，本件においても，Bが発明者であることの主張立証責任は，特許権者である被告にある。
本件発明は，トリガ信号にＩＤを含めるという着想さえできれば，それを具体化することは容易なものであり，発明の属する技術分野は先端的な技術分野ではなく，発明が専門的な技術，知識，経験を有することを前提とするものであるとはいえないから，冒認を疑わせる事情の内容については，一定程度の具体性があれば十分であり，原告は，かかる冒認を疑わせる具体的な事情の内容を十分に主張立証している。そして，無効審判請求人が冒認を裏付ける事情を具体的詳細に指摘し，その裏付け証拠を提出するような場合は，特許権者において，これをしのぐ主張立証をしない限り，主張立証責任が尽くされたと判断されることはないところ，無効審判において，被告が，原告をしのぐ主張立証をしたとはいえない。加えて，本件特許公報に発明者として記載された被告のY及び   Cについての貢献は，全く主張も立証もされていない。


(2)誰が発明者であるかは，発明の特徴的部分を着想した者は誰かという観点から判断されるべきである。新しい着想を具体化することが，当業者にとって自明の場合は，着想者のみが発明者と認められ，これを単に具体化した者は発明者たり得ない。本件発明は，まさに，着想さえできれば，その着想を具体化することは，当業者にとって自明のことであったから，着想者であるAのみが発明者である。本件審決は，本件発明の特徴的部分を一切認定することなく，進歩性を判断する場合のように，本件発明と甲５発明を対比し，一致点と相違点を検討して，結論を導いており，判断方法自体が誤っている。この誤りは，本件審決の結論に影響を与える瑕疵である。
〔被告の主張〕
１甲５発明の着想者の認定の誤りについて
(1)   Aは，客先の質問とB   の回答を取り次いでいたにすぎないこと確かに，Aは，原告の営業担当者として，客先から質問を受ける立場にはあったが，技術的な事柄については，そのまま被告の技術担当者であるBに転送し，Bが回答した内容を客先に伝えるという，質問と回答の取次ぎをしていたにすぎない。質問をしているのは常にA（又は原告の他の従業員）であり，回答しているのは常にBであって，しかも，   Aの質問は，必ず客先からの質問を受けてされている。
(2)   Aが客先に提供した技術情報の出所がB   であること原告は，Aが，東芝から表明された課題に対し具体的な解決方法等を提案していたと主張するが，Aの提案内容は，   Bの回答をもとに作成されたものにすぎず，A自身が何らかの具体的な課題の解決方法を考案することなどはなかった。(3)平成１５年１０月２８日付けの質問メール（甲３２）と   Aメールの関連性Aメールには，本件添付ファイルの作成者が誰であるのか，明確に記載されているわけではないが，東芝の研究開発センター（以下「東芝センター」という。）からの質問であることが明示された平成１５年１０月２８日付けの質問メールと密接に関連した内容である。しかも，同メールには，東芝センターが被告のデモ機を借りたいと希望している旨記載されているところ，被告はこれを了承し，同年１１月５日から同月１２日頃にかけて，デモ機を貸し出している。東芝センターは，当然，この貸出期間中にデモ機の動作確認を行ったはずであるから，動作確認の結果を踏まえて，Aに技術的な質問をするのは自然な流れである。Aメールは，デモ機が被告に返還された直後である平成１５年１１月１４日に送信されたものである。原告も，同メールが東芝の案件に関するものであることは認めている。かかる経緯に照らすと，Aメールは，東芝センターの質問内容を，AがB   にそのまま転送したものと考えるのが最も合理的である。営業担当者であるAが，客先からこれといった働きかけもないのに，具体的な寸法を記載した図面を作成して質問をするというのはいかにも不自然である。
(4)小括
以上のとおり，Aは，頻繁に客先の質問を   Bに転送し，B   の回答を参考にして客先に回答していたことに加え，Aメールは，それに先立つ平成１５年１０月２８日付けの質問メールと密接に関連した内容であること，さらに直前に東芝センターにデモ機械を貸し出していたことを踏まえると，Aメールは，他の質問メールと同様，Aが東芝センターからの質問内容をそのまま転送した蓋然性が高い。
２甲５発明の認定の誤りについて
(1)「タグが」を補う原告の解釈には無理があることトリガＩＤ方式においては，「トリガ信号に含まれるトリガＩＤをタグが受け取り，タグＩＤとともにトリガＩＤをタグが発信する」というタグの働きがあってこそシステムとして成立する。タグがタグＩＤを送ることは自明であるとはいえても，タグがトリガのＩＤを送ることは自明ではない。自明ではないものをあえて省略して記載するということは考えられない。したがって，トリガＩＤ方式を示すために，「トリガのＩＤ情報を受信機に送る」主体が「タグ」であるという説明は必須である。
また，仮に原告主張のとおり本件添付ファイルに「タグが」を補ってみると，文章全体の意味が通らなくなる。
(2)発信器と受信器はタグを介さずとも通信可能であること低周波信号を発信する発信器から，高周波信号を受信する受信器へ直接情報が発信されることはあり得ないという原告の主張も，的外れである。発信器と受信器は，床面等に固定されているのであるから，両者の間で通信をするのに無線を使う必要はなく，むしろ有線でつなぐのが確実な方法である。トリガＩＤは，タグを介在することなく，発信器から受信機に向けて，有線で直接に送られ，ほぼ同じタイミングでタグから受信機に送られるタグＩＤと併せて受信機が出力するという方法により動態管理をすることは可能である。
(3)本件添付ファイルに説明されている内容
したがって，本件添付ファイルは，文言どおりに理解されるべきである。本件添付ファイルから読み取れる構成は，せいぜい「複数のトリガＡＮＴを設けること」「各トリガＡＮＴから各トリガのＩＤ情報を受信機に送ること」にすぎない。トリガ信号については，何の説明もない。
(4)本件発明と甲５発明との相違点
本件発明では，トリガ信号発信器ごとの特性すなわちトリガのＩＤ情報は，トリガ信号に含まれているためタグに対して送られ，受信器も，発信器からではなく，タグからトリガのＩＤ情報を受け取るという構成をとっている。つまり，本件発明と甲５発明は，動態管理を実現するための方法論が基本的に異なっており，それゆえ発信器やタグが担う機能（機械の具体的構成）も全く違うものである。
３発明者の認定方法の誤りについて
(1)電波分野においては着想の具体化は容易ではないこと本件発明では，発信器とタグ，タグと受信器が互いに接触せずにデータのやりとりを行う，いわゆるＲＦＩＤ技術が用いられており，電波（無線通信）の分野に属する発明である。電波を用いる場合，ハードウェアやソフトウェアの構成によって，読み取り精度が大きく影響を受けるため，所定の効果を実現できるシステムを構築するのに多大な時間と労力を必要とする。電波を用いて何らかのシステムを組む場合には，その過程で，試作品の製作と実証実験を何度も繰り返し，不具合の原因を究明し，改良を重ねることにより，読み取り率を引き上げていくという作業が不可欠である。
その結果，ハードウェアやソフトウェアの構成を一から組み直さなければならないことも稀ではなく，実現不可能として開発を断念せざるを得ない場合も多い。ＲＦＩＤ技術の開発に取り組んだ多くの企業が撤退を余儀なくされたのは，「結果が読めない」「読み取り率がなかなか上がらない」という電波技術特有の問題に起因している。


本件発明は，具体化が困難な電波分野に属するものであって，着想さえできれば具体化が容易なカテゴリーに属する発明ではなく，着想さえできれば具体化が容易であるという原告の主張は，電波技術に関わる者の常識とは大きく懸け離れたものである。
(2)本件発明が完成するまでの経緯
ア被告代表者は，「入場者数計測システム」を発明し，被告が原告との取引を開始する前の平成１４年９月１８日に，被告を出願人として出願した（乙５）。同発明には，本件発明の基礎となる技術，すなわちトリガ信号にブース番号を含めることが開示されている。トリガ信号を発信する入場者管理装置は，各ブースごとに設けられるので，ここでブース番号は，トリガ発信器のＩＤと同じことである。また，被告代表者は，平成１５年２月に，上記発明の内容を専門誌で紹介した（乙６）。
イ本件発明は，上記アの先行技術を「入退出管理」に応用したものである。「入退出管理」を目的とする本件発明では，移動方向を検出しなければならないため，タグは，近距離に配置された複数の発信器からの情報をリアルタイムで確実に処理（受信及び送信）しなければならない。そのため，タグからの情報収集を退場時に一括読み取りする上記先行技術よりも，さらに困難な開発上の課題を有していた。
被告社内では，上記先行技術を開発した被告代表者と，平成１５年３月に入社し電波技術の専門家であるBと，機器の回路設計等を担当していた被告技術部門のCとが中心となって，今後の開発の方向性を常に話し合っていた。上記先行技術を応用して入退出管理をすること自体は，何度も検討の対象に上がっていたものの，タグに，トリガＩＤを含むトリガ信号を受信させ，その都度トリガＩＤとタグＩＤを発信するという機能を持たせるためには，既に製品化していたＰＯＷＥＲＴＡＧの仕様に大きな変更を加える必要性があったこともあって，平成１５年１１月の時点では，試作品を製作するなどの具体的な開発作業には着手していなかった。このような段階にあったからこそ，Bは，   Bメールにおいて，本件発明の基本的構成を正確に説明しつつも，開発上の問題点等を具体的に述べているのである。ウ被告は，平成１６年４月，甲子園大学の   D教授から，ＲＦＩＤタグを使った高齢者の行動パターン調査に協力してほしいという依頼を受けた。被告代表者及びBは，研究への協力であれば，機器を商品として流通させる必要はないことから，温めていたトリガＩＤ方式を初めて実施するのに最適な案件であると判断し，社内で開発作業に入った。
被告は，開発作業を進める中で，抽象的なアイデアを具体的なハードウェア・ソフトウェアの形に落とし込んでいき，入退出管理が可能であるという目途が立った段階で，本件発明の出願を行った。例えば，本件明細書には，タグの構成（【００２１】～【００２３】【図２】），タグの動作（【００２６】～【００２９】【図３】），受信機の構成（【００１９】），受信器の動作（【００３４】【図４】）が説明されている。
本件発明は，特許請求の範囲に記載した抽象的なアイデアだけでは実現不可能であり，「入退出管理」が可能であるとの予測もできない。上記で述べたような具体化作業があって初めて，現実的に実施可能なものとなる。かかる過程で大きな貢献をしたのがCである。もとより，こうした開発作業は全て被告社内で行われたものであり，Aが関与することなど全くない。
(3)原告の主張について
以上のとおり，本件発明の属する電波の分野においては，抽象的なアイデアの着想ができたとしても，それだけでは結果の予測は困難であり，ハードウェア・ソフトウェアの構築という具体化作業がなければ，発明が完成したとはいえない。そもそも，発明行為の一要素である「着想」とは，抽象的なアイデアを思いつくことを指しているのではなく，「技術的思想の創作」といえる程度の技術的な裏付けのあるものを意味するはずである。本件添付ファイルに記載されたような抽象的で，実現可能性すら把握できていないようなアイデアの表明は，「技術的思想の創作」ではないことは明らかである。
具体化が発明に該当しないのは，着想が既に相当に具体的であるがゆえに，当業者ならば具体化するのが自明である場合に限られ，本件発明はそれに該当しない。(4)トリガ信号にＩＤを含めることは本件発明の特徴的部分ではないし，本件
添付ファイルにも書かれていないこと
原告は，トリガ信号にＩＤを含めることが本件発明の特徴的部分であることを前提として議論をしているが，かかる前提自体が既に誤っている。トリガ信号にＩＤを含めることは，本件発明の特徴的部分にはなり得ない。しかも，本件添付ファイルには，トリガ信号については全く言及されておらず，いかに拡張解釈を行ったとしても，トリガ信号にＩＤを含めるとの着想が含まれていると理解することはできない。
(5)本件審決の判断手法には問題はないこと
本件審決は，甲５発明の内容と本件発明の内容に相違点があるにもかかわらず，甲５発明から本件発明を想到することができるかどうか，すなわち，「甲５発明が着想できていれば本件発明を実質的に着想していたといえるか」を検討しているにすぎず，進歩性の判断をしているわけではない。
また，原告が本件発明の特徴的部分であると主張するトリガ信号にＩＤを含めることは，被告の先行技術であるから，原告の特徴的部分に関する主張は採用される余地がない。そうである以上，本件審決が，本件発明の特徴的部分を認定する必要すらないと判断したのは当然である。
第４当裁判所の判断
１本件発明について
(1)本件明細書の記載
本件発明の要旨は，前記第２の２の特許請求の範囲請求項１ないし７に記載されたとおりのものであり，本件明細書には，以下の記載がある（甲１）。
ア技術分野
この発明は，入退室管理等に用いられる，動態管理システム，それに用いられる受信器，及び動態管理方法に関し，特に複数の人の動向を容易に知ることができる，動態管理システム，それに用いられる受信器，及び動態管理方法に関する（【０００１】）。
イ背景技術
従来の入退室管理システムが，例えば，特開２００３－１７８３８１号公報（特許文献１）に開示されている。同公報によれば，入退室監視システムは，分離して設けられた２つのアンテナを有し，２つのアンテナを切り換えて，受信期間内に応答信号があるか否かを判断して，タグの特定と，移動方向を検出している（【０００２】）。
ウ発明が解決しようとする課題
従来の動態管理システムにおいては，上記のようにして，タグの特定と，移動方向を検出していたため，構成が複雑であるとともに，判別に時間がかかるという問題があった（【０００３】）。
エ課題を解決するための手段


この発明にかかる動態管理システムは，第１の位置に設けられ，第１特性を有するトリガ信号を出力する，第１トリガ信号発信器と，第２の位置に設けられ，第１と異なる第２特性を有するトリガ信号を出力する，第２トリガ信号発信器と，第１及び第２トリガ信号発信器からのトリガ信号に応答して，ＩＤ番号を出力するＩＤタグとを含み，ＩＤタグは，受信したトリガ信号を特定する情報とともにＩＤ番号を出力し，ＩＤタグが出力したＩＤ番号を受信する受信器とを含む（【０００５】）。
ＩＤタグは，受信したトリガ信号を特定する情報とともにＩＤ番号を出力するため，２つのトリガ信号発信器からの情報だけで，ＩＤタグが，どのトリガ信号発信位置をどのように通過したかを知ることができる（【０００６】）。その結果，簡単な構成で，容易に動態の移動を検出できる，動態管理システムが提供できる（【０００７】）。
(2)本件発明の特徴
前記(1)のとおり，従来の入退室管理システムは，分離して設けられた２つのアンテナを有し，２つのアンテナを切り換えて，受信期間内に応答信号があるか否かを判断して，タグの特定と，移動方向を検出していたが，構成が複雑であるとともに，判別に時間がかかるという問題があった。
本件発明の動態管理システムは，①第１の位置に設けられ，第１特性を有するトリガ信号を出力する「第１トリガ信号発信器」と，②第２の位置に設けられ，第２特性を有するトリガ信号を出力する「第２トリガ信号発信器」と，③第１及び第２トリガ信号発信器からのトリガ信号に応答して，ＩＤ番号を出力する「ＩＤタグ」とを含み，ＩＤタグは，受信したトリガ信号を特定する情報とともにＩＤ番号を出力し，④ＩＤタグが出力したＩＤ番号を受信する「受信器」とを含むものである。本件発明は，トリガ信号発信器が，それぞれ異なる特性を有するトリガ信号を出力するとともに，トリガ信号を受信したＩＤタグが，受信したトリガ信号を特定する情報とともにＩＤ番号を出力することにより，ＩＤタグが，どのトリガ信号発信位置をどのように通過したかを知ることができるものである。
２認定事実
後掲証拠によれば，次の事実が認められる。
(1)当事者等
ア原告は，コンピュータ及び電気・電子情報通信機器の輸出入・販売・製造及び仲介等を目的として平成６年に設立された株式会社であり，ＲＦＩＤすなわち非接触ＩＣタグのメーカーである（甲５６，弁論の全趣旨）。イ被告は，コンピュータソフトウェアの開発及び販売等を目的とする株式会社であり，平成６年頃から，ＲＦＩＤ分野の研究を開始した（乙８，弁論の全趣旨）。被告は，平成１４年９月１８日，「入場者数計測システム」に係る特許出願を行った（乙５）。これは，複数の展示ブース等を備えた展示会場において，入場者が携行しトリガ信号に応答するＩＤタグと，ブースごとに設けられトリガ信号を発信しＩＤタグから出力されたＩＤ番号を受信する入場者管理装置とによって，ブースごとの入場者数を正確に計測するという発明であり，実施例の１つにおいて，隣接するブースにおける入場者管理装置から発信されるトリガ信号の出力タイミングを調整する技術や，入場者管理装置が，ブース番号及び時刻を載せたトリガ信号を発信するという技術が開示されている（【００３７】【００５２】）。すなわち，ＩＤタグを起動するためのトリガ信号にブース番号を載せることにより，トリガ信号の特性を入場者管理装置（トリガ発信器）ごとに異ならせる構成が開示されている。次いで，被告は，平成１５年５月８日，「入退出管理システム」に係る特許出願をした（乙１８）。これは，トリガ信号に応答するＩＤタグと，建物の出入口近傍に設けられトリガ信号を発信しＩＤタグから出力されたＩＤ番号を受信する入退出管理装置を含み，入退出管理装置のアクセスが対になっているかどうかにより，非常時に施設から各個人が避難したことを確認することができるという発明である。ウ原告と被告は，後記(2)及び(3)の取引を行っているところ，当該取引において，原告側の窓口になったのはAであり，被告側の窓口になったのは   Bである。Aは，原告の営業部に所属する営業担当の従業員で，取引先から技術的質問や要望を受ける立場にあったが，技術者ではなく，原告には，営業部とは別個に技術開発部が存在した。
他方，Bは，もとＤＸアンテナ株式会社の開発部門等に所属し，３０件以上の特許出願をしたこともある電波技術についての技術者であり，平成１５年３月に，被告の技術部部長代理として入社した（甲５７，５８，乙８，９，弁論の全趣旨）。
(2)原告と被告の関係等
ア原告は，平成１５年９月末，被告に対し，マラソンレース用計測システムの開発を依頼した（弁論の全趣旨）。
イ原告は，平成１５年１０月７日，被告との間で，開発基本契約書を取り交わし，ＲＦ－ＩＤシステム及びその関係製品の開発を依頼し，「チャンピオンチップ仕様計測機器開発費」として１１５０万円の発注をした（甲１９，乙２５，２６）。ウ被告は，平成１５年１０月９日，原告に宛てて「ＩＤタグ仕様書」を送付した。そこには，「ＩＤタグは，トリガ受信部とＩＤ送信部を持っています。測定箇所に設置されたトリガループからの９３．７５ＫＨｚの磁場…をトリガ受信部で受けることにより，ＩＤ送信部が自己の持つＩＤをＶＨＦ帯の電波として送信します」との記載がある（甲７）。


当時，Aは，東芝からの入退管理システムに関する質問に具体的に対応しなければならない立場にあったところ，被告から送信されたＩＤタグ仕様書を参考にしつつ，東芝からの質問にどのように対応するかを検討していた（弁論の全趣旨）。エ   Aは，平成１５年１０月２８日，被告代表者宛に，東芝センターからの質問事項を記載したメールを送付した（Bにも同送。甲３２）。東芝センターからの質問は，アンテナＡのエリアとアンテナＢのエリアが近接している場合に，タグＸがいずれのエリアにいるのかを区別する方法を問うものであり，被告代表者は，Bに対し，A   から転送された上記質問について回答をするよう指示した。Bは，同日，A   に対し，複数のトリガコイルを時間で切り替えること，タグデータ出力にトリガアンテナの番号を付加して区別することで，近距離の２点間における「動態の動く方向」を測定できる旨，メールで回答した（甲３２）。オ被告は，平成１５年１１月５日頃，８チャンネルデモ機を東芝センターに貸し出し，同月１２日頃，それが返却された（弁論の全趣旨）。カ被告は，平成１５年１１月７日，原告との間で，自動計測システムの基本取引契約を締結し，同月１７日，原告からトリガ発信，受信機３０台，タグ３万個等の発注を受けた（乙２６，２７）。
(3)   Aメール
ア平成１５年１１月１４日，   Aから，B   に宛てて，以下の内容のAメールが送信された（被告代表者にも同送。甲５の１）。
「弊社，客先からスピードタグＳＹＳＴＥＭを利用して入退管理についての案件があります。１例を付けて，ご質問事項を添付させていただきました。ご教授の程宜しくお願い申し上げます。」
イ   Aメールには，「質問事項.pdf」というファイル名のＰＤＦファイルである本件添付ファイルが添付されていた（甲５の２）。本件添付ファイルは，「各部屋の出入口にトリガーＡＮＴを設置」と題され，図面とともに以下の記載がある。「各出入口にトリガＡＮＴを設置し，入退情報を把握する。①各出入口に設置した，トリガーＡＮＴからの情報各出入口に設置したトリガーＡＮＴから，各トリガーのＩＤ情報を受信機に送ることによりＴＡＧ（人）の入退情報を把握する。
②各出入口に設置した，トリガーＡＮＴの発信を切り替え（連動）てどのトリガーＡＮＴから受信したのかを把握することにより入退情報を把握する。③各トリガーＡＮＴの受信範囲を狭めて，１トリガー１チャンネルで入退情報を把握する。
①②③の中で一番実現性があるのか，ご教授ください。」ウ   Bは，平成１５年１１月１４日，A   に対し，以下の内容のBメールを返信した（甲６）。
「①の方法は『トリガーがトリガーのＩＤを発信し，そのトリガーに起動されたタグがそのＩＤをひらって自分のＩＤとトリガーのＩＤを受信機に送る』ということだと思います。可能ですが，
・現在のタグに大きな変更を加える必要があります。・トリガー装置が電波法の対象になります。場合によっては免許が必要。要調査・タグの構造が複雑になります。
・動作失敗の確率が高くなります。
・この方法ですと設置方法に制限がほとんどありません。実現に調査が必要です。
②の方法はトリガーを時分割で起動する方法です。現行のタグの最小限の変更で実現できます。幾度も出てきている方法ですがトリガーの分割数に限度があります。４箇所が限度でしょう。
・出入り口は必ず切り替えのペアにする。入退出の方向が検出できる。・タグからの信号出力はできるだけ低く抑え，受信機の感度も抑える。・隣接する入り口はペアにする。
③はトリガーとトリガーの距離に間隔がないと設計は困難です。」
(4)本件特許出願
ア被告は，原告から，平成１６年５月１０日に受信機５台，同年８月２３日に受信機４台の動態管理システムの発注を受け，時分割方式のものを納品した（乙２６）。
イ被告は，平成１６年９月３日に甲子園大学で実験を行い，同年１２月１３日に箕面市立病院において本調査を実施した。Bは，同病院での調査結果について，平成１７年１月に開催された第３回ＡＰＴＴＥＬＥＭＥＤＩＣＩＮＥ    Workshopにおいて，同調査を主宰した甲子園大学のD教授らとともに，発表した（乙３１の１・２）。
上記発表においては，「トリガフィールドは，高速モールス信号のように信号のＯＮＯＦＦを切り替えてトリガフィールドデータのＩＤ（ＦＩＤ：フィールドＩＤ）をタグに発信する。」「タグがトリガフィールドに侵入すると，タグは起動（ウェイク・アップ）して，トリガフィールドが発信するＦＩＤを受け取り，ＴＩＤとＦＩＤデータを組み合わせて微弱高周波信号にのせ発信する。」「タグ受信機は，高周波ＲＦ信号を受信して，それをデジタル信号に復調する。デジタル信号にエラーのないことをチェックした後は，ＦＩＤ，ＴＩＤ，及び内部時間データで構成される一連のデータとして上位のパソコンに送られる。」などと説明されている。ウ被告は，平成１６年８月５日に，被告代表者，   B及びC   の３名を発明者として，本件特許出願を行った（甲１）。
(5)無効審判請求に至る経緯
ア原告と被告は，平成１９年５月１０日，「トリガＩＤ方式ＲＦＩＤシステムの販売に関する覚書」を締結し，遅くともその頃から被告が開発・製造及び販売を行う本件発明に係る実施品を原告に供給していたが，被告は，平成２３年２月２１日，平成１５年１１月７日付けの基本取引契約及びその他一切の契約を解除する旨の意思表示をした（乙８，３８，４０）。
イ原告は，平成１７年４月には被告による本件特許出願の事実を知ったが，平成２３年８月１９日に至り，初めて本件発明が共同発明であるとの主張をした（乙４７）。なお，その段階では，Aの名前は出ていない。ウ原告は，平成２３年１０月２４日，本件特許無効審判を請求した。
３本件添付ファイルに記載された発明について
(1)本件審決の甲５発明の認定について


ア原告が本件添付ファイルに記載された発明のベースとなったと主張するＩＣタグ仕様書（甲７）の記載は，前記２(2)ウのとおりであるところ，上記ＩＣタグ仕様書においては，トリガループからＩＤタグに発信される「電磁波」が，「トリガのＩＤ情報」を含むものではなく，また，ＩＤタグが送信するのは「自己の持つＩＤ」（タグＩＤ）のみであり，「トリガＡＮＴから，ＴＡＧにトリガＩＤ情報を送り，ＴＡＧが自己の持つＩＤと各トリガのＩＤ情報を受信機に送る」ことを意味するものではない。このように，ＩＣタグ仕様書には，トリガループからＩＤタグに発信される電磁波（トリガ信号）が，トリガのＩＤ情報を含むことや，ＩＤタグが「受信したトリガ信号を特定する情報とともにＩＤ番号を出力する」ことが記載されているものではないし，また，このようなトリガ信号発信器や，ＩＤタグが周知のものであると認めるに足りる証拠はないから，本件添付ファイルの記載において，「それぞれ異なる特性を有するトリガ信号」を出力するトリガ信号発信器や，「受信したトリガ信号を特定する情報とともにＩＤ番号を出力する」ＩＤタグの存在を前提とすることはできない。
イそして，本件添付ファイルには，前記２(3)イのとおり，「各出入口に設置した，トリガＡＮＴからの情報」「各出入口に設置したトリガＡＮＴから，各トリガのＩＤ情報を受信機に送ることによりＴＡＧ（人）の入退情報を把握する」と記載されており，受信機に送られる「各トリガのＩＤ情報」が，「ＴＡＧ」（ＩＤタグ）に対する信号である「トリガ信号」と同じものを意味する旨の記載やこれを示唆する記載は認められない。
そうすると，本件添付ファイルに記載された「各トリガのＩＤ情報」は，「トリガアンテナ」から送られるものであるとしても，これが「トリガを識別する情報」であるとともに，ＩＤタグを起動する「トリガ信号」であることを意味するものと解することはできない。また，タグが，タグのＩＤ番号を送ることは自明であるとしても，本件発明のように「ＩＤタグが，受信したトリガ信号を特定する情報とともにＩＤ番号を出力する」ことが自明であるとはいえないから，本件添付ファイルの前記記載について，「ＩＤタグ」が，前記「トリガのＩＤ情報」を「トリガ信号」として受信するとともに，受信した「トリガのＩＤ情報」を「ＩＤタグ」のＩＤ番号に加えて出力して，受信機に送ることを意味することが明らかであるということはできない。
ウしたがって，本件審決が，「各出入口に設置したトリガＡＮＴから，（ＴＡＧにトリガＩＤ情報を送り，ＴＡＧが自己の持つＩＤと）各トリガのＩＤ情報を受信機に送ることによりＴＡＧ（人）の入退情報を把握する」などと読み替えることなく，本件添付ファイルの記載自体から，甲５発明を「各出入口に設置したトリガＡＮＴから，各トリガのＩＤ情報を受信機に送ることによりＴＡＧ（人）の入退情報を把握する装置又は方法」と認定したことが，誤りということはできない。
(2)本件発明と甲５発明との関係
ア以上のとおり，本件審決が認定した甲５発明は，「各出入口に設置したトリガＡＮＴから，各トリガのＩＤ情報を受信機に送ることによりＴＡＧ（人）の入退情報を把握する装置又は方法」である。
イ他方，本件発明は，前記１(2)のとおり，トリガ信号発信器が，それぞれ異なる特性を有するトリガ信号を出力するとともに，トリガ信号を受信したＩＤタグが，受信したトリガ信号を特定する情報とともにＩＤ番号を出力することにより，ＩＤタグが，どのトリガ信号発信位置をどのように通過したかを知ることができるものである。
ウこのように，甲５発明においては，トリガ信号とは異なる信号である「各トリガのＩＤ情報」が，「トリガＡＮＴ」から，「受信機」に送られるのに対して，本件発明においては，異なる特性を有する「トリガ信号」が，「トリガ信号発信器」から，「ＩＤタグ」に送られるものであり，「ＩＤタグ」が，受信したトリガ信号を特定する情報とともにＩＤ番号を「受信器」に送るものである。そうすると，本件発明と甲５発明とでは，各発信器が出力するトリガＩＤの出力先も，各発信器が出力するトリガＩＤがタグを起動するトリガ信号であるか否かも，相違することになる。
(3)原告の主張について
ア原告は，本件添付ファイルの記載は，「各トリガのＩＤ情報を受信機に送る」につき，「タグが」という主語が省略されているにすぎず，「各出入口に設置したトリガＡＮＴから，（ＴＡＧにトリガＩＤ情報を送り，ＴＡＧが自己の持つＩＤと）各トリガのＩＤ情報を受信機に送ることによりＴＡＧ（人）の入退情報を把握すること」を意味するとした上，トリガ信号発信器ないしトリガアンテナが，トリガＩＤを直接受信器に対して出力するのでは，動態管理方法として全く意味がなく，移動体が携行するタグの動態を把握することを目的とする以上，タグを介在させることは当然かつ必須であると主張する。
しかしながら，トリガ信号発信器が，「タグを起動する信号」（トリガ信号）を発信することは，技術的に当然であり，また，移動体が携行するタグの動態を把握することを目的とするものであって，仮に，「ＩＤタグの方式についての認識はA・B間で当然に共有されていた」としても，相互に異なる特性を有するトリガ信号とすること，及びタグが介在してトリガＩＤを受信器に対して出力することまで，技術的な前提とすることはできない。また，タグが，タグのＩＤ番号を送ることは自明であるとしても，本件発明のように「ＩＤタグが，受信したトリガ信号を特定する情報とともにＩＤ番号を出力する」ことが自明であるとはいえないことは，前記(1)のとおりである。


イ原告は，トリガ信号発信器ないしトリガアンテナと受信器は周波数が全く異なり，トリガ信号発信器ないしトリガアンテナから，タグを介在させることなく直接受信器に対して何かを出力することは，技術的に不可能である旨主張する。しかしながら，トリガ信号発信器又はトリガアンテナと受信器は周波数が異なるとしても，原告が本件添付ファイルに記載された発明のベースであると主張するＩＣタグ仕様書（甲７）には，「受信機は，測定領域（トリガ磁場）の電磁波を発信し，それに対して各ＩＤタグが持つ個別ＩＤを受信する機能を持つ」ことが記載され，トリガ発信アンテナとＩＤ受信アンテナとが，いずれも受信機に接続される図面が記載されているから，トリガ信号発信器又はトリガアンテナから，タグを介在させることなく直接受信機に対して信号を出力することが技術的に不可能であるということはできない。
そして，本件添付ファイルの記載において，受信機に送られる「各トリガのＩＤ情報」が「トリガを識別する情報」であるとともに，ＩＤタグを起動する「トリガ信号」であることを意味するものと解することができないことは，前記(1)のとおりである。また，本件添付ファイルに記載された「ＩＤタグ」が，受信した「トリガのＩＤ情報」を「ＩＤタグ」のＩＤ番号に加えて出力して，受信機に送ることを意味することが明らかとはいえないことも，前記(1)のとおりである。ウよって，原告の主張は，いずれも採用することができない。
(4)小括
以上のとおり，本件審決の甲５発明の認定に誤りはなく，本件発明と甲５発明とでは，各発信器が出力するトリガＩＤの出力先が相違し，各発信器が出力するトリガＩＤがタグを起動するかトリガ信号であるか否かも相違するから，本件添付ファイルに，本件発明が記載されているということはできない。そうすると，Aが本件添付ファイルに記載された内容についての着想者であるか否かにかかわらず，Aが本件発明の発明者又は共同発明者であるということはできない。
４発明者の認定方法について
(1)本件審決の認定について
ア被告従業員である   Bが作成したB   メールに記載された「①の方法は『トリガーがトリガーのＩＤを発信し，そのトリガーに起動されたタグがそのＩＤをひらって自分のＩＤとトリガーのＩＤを受信機に送る』ということだと思います」との部分は，「トリガがトリガのＩＤを発信し，そのトリガに起動されたタグがそのＩＤをひろって自分のＩＤとトリガのＩＤを受信機に送る装置又は方法」（以下，本件審決に倣い，「甲６発明」という。）を意味するものであること並びに甲６発明と本件発明１，６及び７とに差異がないことについては，原告も認めるところである。そして，これによると，Bは，遅くとも   Bメールを作成した平成１５年１１月１４日には，本件発明１，６及び７に相当する技術的思想である甲６発明を実質的に知得していたものと認められる。
したがって，本件審決が，Bは，遅くとも   Bメールが送信された平成１５年１１月１４日には，少なくとも本件発明１，６及び７に相当する技術的思想を実質的に知得していたと認定したことに誤りはない。
イ前記１認定の本件発明の属する技術分野及びその特徴，前記２認定の   AとBの本件発明に係る技術分野について有する知見の程度及び原告と被告の関係等の諸事情に照らしても，原告従業員であるAが本件発明１の発明者又は共同発明者とはいえないとした本件審決の認定判断に誤りはない。そして，このことは，請求項１を引用する本件発明２ないし５並びに本件発明１の構成を受信器又は方法の形式で請求項とした本件発明６及び７についても，同様である。
(2)原告の主張について
ア原告は，本件において，   Bが発明者であることの主張立証責任は，特許権者である被告にあり，原告は，冒認を疑わせる具体的な事情の内容を十分に主張立証していると主張する。
なるほど，冒認又は共同出願違反を理由として請求された特許無効審判において，「特許出願がその特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたこと」についての主張立証責任は，形式的には，特許権者が負担すると解すべきであるとしても，「出願人が発明者であること又は発明者から特許を受ける権利を承継した者であること」は，先に特許出願されたという事実により，他に反証がない限り，推認されるものというべきである。本件においては，Bは，遅くとも   Bメールを作成した平成１５年１１月１４日には，本件発明１，６及び７に相当する技術的思想である甲６発明を実質的に知得していたものと認められるから，本件発明１，６及び７に相当する技術的思想を知得した上で先に被告が特許出願したことにより，被告が発明者であること又は発明者から特許を受ける権利を承継した者であることは，他に反証がない限り，推認されるものというべきである。
この点に関し，原告は，本件添付ファイルに記載された発明が本件発明であり，本件添付ファイルに記載された発明はAが着想したものであることをもって，   Aが本件発明の発明者である旨を主張するものであるところ，本件添付ファイルに本件発明が記載されているとはいえないことは，前記３のとおりであるから，原告のかかる主張立証が有効な反証といえるものでないことは明らかであるし，他に上記推認を覆すに足りる証拠はない。
よって，原告の上記主張は，採用することができない。イ原告は，本件発明においては，トリガ信号にＩＤを含めるという着想さえできれば，それを具体化することは当業者にとっては自明であったとして，トリガ信号にＩＤを含めるという着想を行ったAが本件発明の発明者又は共同発明者の１人に当たると主張する。
しかし，発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいうから（特許法２条１項），真の発明者又は共同発明者といえるためには，当該発明における技術的思想の創作行為に現実に加担したことが必要である。これを本件についてみると，前記３(1)のとおり，本件添付ファイルには，受信機に送られる「各トリガのＩＤ情報」が，「ＴＡＧ」（ＩＤタグ）に対する信号である「トリガ信号」と同じものを意味する旨の記載やこれを示唆する記載があるとはいえず，したがって，本件添付ファイルには「トリガ信号にＩＤを含める」ことが記載されているとはいえない。よって，原告の上記主張は，前提において理由がないものである。


平成２８年（ワ）第２４４０号損害賠償請求事件
平成２９年１１月３０日千葉地方裁判所民事第５部判決
口頭弁論終結日平成２９年９月１４日
主文
１被告らは，原告らに対し，連帯して２７８万円及びこれに対する平成２８年７月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。２被告らは，原告Ａに対し，連帯して３３万円及びこれに対する平成２８年７月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。３被告らは，原告Ｂに対し，連帯して３３万円及びこれに対する平成２８年７月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。４原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
５訴訟費用は，これを１０分し，その４を原告らの負担とし，その余を被告らの負担とする。
６この判決は，第１項ないし第３項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１請求
１被告らは，原告らに対し，連帯して３０８万３０００円及びこれに対する平成２８年７月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。２被告らは，原告Ａに対し，連帯して１５０万円及びこれに対する平成２８年７月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。３被告らは，原告Ｂに対し，連帯して１５０万円及びこれに対する平成２８年７月２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要等
１事案の概要
(1)被告法人は，民間養子縁組あっせん業者であり，被告Ｃはその代表理事，被告Ｄはその理事である。
原告らは，被告法人との間で，後述の特別養子縁組あっせん契約（以下「本件あっせん契約」という。）を締結した者である。(2)本件は，被告Ｃ及び理事である被告Ｄが，原告らに対し，被告法人の人的体制に関し虚偽の説明をするなどし，実費として使用する意思がないにもかかわらずその旨申し向けて，原告らを誤信させて本件あっせん契約を締結させ，実費名目の金銭を受け取ったと原告らが主張して，被告Ｃ及び被告Ｄに対しては，一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「一般社団法人法」という。）１１７条１項又は不法行為責任に基づき，被告法人に対しては，一般社団法人法７８条に基づき，実費名目で支払った費用２２５万円，被告法人の登録料２万円，子育てを行うために支出した費用２６万円及び弁護士費用５５万３０００円の合計３０８万３０００円並びに原告らが子を実親に返還した日（不法行為の日）である平成２８年７月２日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めるとともに，原告らが，被告らに対し，上記同様の責任に基づき，原告一人当たり慰謝料１５０万円及び上記同様の遅延損害金の連帯支払を求める事案である。(3)被告法人は，適式の呼出しを受けながら，本件の口頭弁論期日に出頭せず，答弁書その他の準備書面も提出しない。また，被告Ｃ及び被告Ｄは，答弁書を提出し，請求の趣旨に対する答弁（原告らの請求を棄却する判決を求める旨）をしたのみで，請求の原因に対する認否・反論をしない。２前提事実（争いのない事実並びに各項目末尾掲記の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定することができる事実）
(1)ア原告Ａ（昭和３８年３月２日生まれの男性）と原告Ｂ（昭和５０年８月５日生まれの女性）は，夫婦である。
イ被告法人は，養子縁組のあっせんを行うことを目的として，平成２７年１０月２０日に設立された一般社団法人である。被告法人は，千葉県知事に第二種社会福祉事業の届出をしていた民間養子縁組あっせん事業者である。
［甲１０］
ウ被告Ｃは，被告法人の代表理事を務める者である。エ被告Ｄは，被告法人の理事を務める者である。
(2)原告らは，平成２７年１１月頃より，複数の養子縁組あっせん団体に特別養子縁組のあっせんの申込みをしたが，いずれの団体からも原告Ａの年齢を理由に断られた。
［甲２０］
(3)原告らは，被告法人のウェブサイト（以下「本件ウェブサイト」という。）を閲覧したところ，「当会としては，養育が問題ないと判断した場合に限り，５０歳以上でも養親になることは可能」という記載があったため，被告法人に対し，特別養子縁組のあっせんの申込みをした。
［甲１，２０］
(4)原告らは，申込みの後，千葉県船橋市所在の被告法人の事務所において，被告Ｃと面談した（なお，被告Ｄもテレビ電話により面談に参加した。）。原告Ａは，上記面談後，被告Ｃに対し，被告法人の登録料として２万円を支払った。
［甲１６］
(5)被告Ｄは，平成２８年２月１０日，原告らに対し，「只今，振り込めば２番目になります。今，入院中の産みの親が１人いますが多分２週間以内に１番目の方が決まると思います。そうすると次になります。」，「育ての親で濃い方が１０人面接を待っていただいている状態なのでそこで良い方がいれば，次の順番を決める予定になっています。今なら２番目ですが同じ様に迷っている方もいるのでお急ぎならご検討宜しくお願いします」等と記載したメールを送信した。
原告らは，その後も，頻繁に被告Ｃ及び被告Ｄから，１００万円を振り込む意思の有無を確認するメールが送られてきたため，振り込むことを決め，原告Ａは，その名義で，同年４月１１日，指定された被告Ｄ名義の口座に１００万円を振り込んだ。
［甲２ないし５］
(6)被告Ｃは，平成２８年４月１１日，本件ウェブサイトに登録してきた実親となる女性（以下「本件実親」という。）から，受任者を被告法人，委任事項を①養子縁組あっせんを当会に専属依頼する件，②他団体に委託した場合，損害規定が生じる件，及び，③養親紹介後，親権・養育権ともに放棄する件，並びに，委託者を本件実親とする内容の委任状の交付を受けた。
［甲１９］
(7)被告Ｄは，平成２８年４月２９日及び同月３０日，原告らに対し，「残り金額１２５万円を振り込んだら確定となります」，「６月上旬出産で神奈川です。順調にすんで，検診も問題ないです。」，「良かったら契約書に判をして，１週間以内に残金振込みになりますがいかがでしょうか？」等と記載したメールを送信した。


原告Ａは，同年５月１日，千葉県船橋市所在の被告法人の事務所において，被告法人との間で，特別養子縁組あっせん契約（本件あっせん契約）を締結するとともに，被告Ｃに対し，残金１２５万円のうち１００万円を現金で支払った。
原告Ａは，同月４日，同所において，被告Ｃに対し，更に現金２５万円を支払った。
［甲６，７，１２］
(8)原告らは，平成２８年６月１９日，本件あっせん契約に基づき，助産院Ｅにおいて，被告Ｄから本件実親の子（以下「本件養子」という。）の引渡しを受けた。
［甲１２］
(9)原告らは，平成２８年６月２４日，Ｆ弁護士（以下「Ｆ弁護士」という。）に対し，特別養子縁組の申立手続を委任した。他方，本件実親は，同日，Ｆ弁護士に対し，本件養子の返還を求める旨連絡した。
［甲１９，２０］
(10)原告らは，平成２８年７月２日，本件養子との特別養子縁組を断念し，本件養子を本件実親に返還した。
［甲２０，２１］
(11)被告法人は，平成２８年９月２７日，千葉県から，社会福祉法７２条１項に基づき，被告法人が，同法７０条に基づく報告の求めに応じないこと，及び，養子縁組あっせんにおいて，不当な行為（養親希望者に金品を支払わせることにより優先的にあっせんをしたこと，実親への相談支援等親子に係る一連の支援を適切に実施するために社会福祉士等を配置しあっせんに関与させることをしていないなど）をしたことを理由に，事業停止命令を受けた。
［甲１０］
(12)被告Ｃ及び被告Ｄは，成人及び児童のための正当な職業紹介の機関以外の者が，営利を目的として，児童の養育をあっせんする行為をしたとして，児童福祉法違反の罪により千葉地方裁判所に起訴された。同裁判所は，平成２９年７月１３日，被告両名をそれぞれ懲役１年６月及び罰金５０万円に処し，裁判が確定した日から３年間，それぞれその懲役刑の執行を猶予する判決を宣告した。なお，同判決は，情状として，被告人らが社会福祉士等の適切な人的・物的体制を整えず，養親希望者や実親に対する諸々の専門的な調査や相談支援を実施していないことも認定している。
［甲１２］
３原告らの主張する本件の争点
(1)被告らの不法行為責任の有無（争点１）
(2)原告らに生じた損害の有無及び額（争点２）
４争点に関する原告らの主張
(1)争点１（被告らの不法行為責任の有無）について
【原告らの主張】
被告Ｃは，被告法人の代表理事として，被告Ｄは，被告法人の理事として，当初から営利目的で養子縁組あっせんを行うことを意図し，真実は，法令に沿って養子縁組あっせんを行う意思もなく，社会福祉士や看護師による支援などのノウハウや人的・物的体制も整備していないにもかかわらず，整備しているとの虚偽の内容で千葉県に第二種社会福祉事業の届出を行い，被告法人のウェブサイトを立ち上げるなど養子縁組あっせんの事業の外形のみ整え，特別養子縁組の希望者を募っていた。原告らはこれを見て申し込み，被告らは，原告らに対し，被告法人の社会福祉士や看護師などのスタッフの人件費や育児相談などの各種サポート等の実費がかかるなどと虚偽の説明をしたため，原告らは，被告法人が法令に沿って養子縁組のあっせんを行っている団体であり，そのために必要な経費を負担することはやむを得ないと誤信して，各種費用を支払ったのであるから，被告Ｃ及び被告Ｄは，一般社団法人法１１７条１項の責任又は不法行為責任を負う。また，被告法人は，一般社団法人法７８条に基づき，同様の責任を負う。
(2)争点２（原告らに生じた損害の有無及び額）について
【原告らの主張】
ア実費                            ２２５万円原告らは，被告らから実費として使用するとの説明を受けて被告Ｄに対し，１００万円を，被告Ｃに対し，１２５万円を支払ったが，実際には実費として認められている人件費等の経費には使用していなかった。したがって，合計２２５万円が原告らに生じた損害である。イ登録料                              ２万円原告らは，被告法人に特別養子縁組あっせんを申し込むに際し，被告法人に対し，登録料２万円を支払ったが，登録料が実費にあたらないことは明らかである。したがって，登録料２万円が原告らに生じた損害である。
ウ子育てを行うために支出した費用                ２６万円原告らは，子育てを行うためにチャイルドシート，ベビーベッド，おむつ，粉ミルク等を購入し，また，助産院で授乳，沐浴等の研修を受けたところ，これらに要した費用は２６万円を下らない。原告らは被告らの不法行為により養子縁組ができなかったのであるから，その支出した費用２６万円が原告らに生じた損害である。
エ慰謝料                          各１５０万円原告らは，一旦は子の引渡しを受けて１４日間養育していたにもかかわらず，被告Ｃ及び被告Ｄの不法行為が原因で，本件実親に子を返還せざるを得なくなり，精神的苦痛を被ったものであり，これに対する慰謝料は，各１５０万円が相当である。
オ弁護士費用                      ５５万３０００円
５被告Ｃ及び被告Ｄの主張
争点１及び争点２のいずれも各主張事実は否認ないし争う。
第３当裁判所の判断
１争点１（被告らの不法行為責任の有無）について
(1)法令の定め等
ア児童福祉法３４条１項８号は，何人も，成人及び児童のための正当な職業紹介の機関以外の者が，営利を目的として，児童の養育をあっせんする行為をしてはならないと規定しており，同法６０条２項は，同法３４条１項８号に違反した者について，３年以下の懲役若しくは１００万円以下の罰金に処し，又はこれを併科することを定めている。
イ養子縁組あっせんを業として行う際には，社会福祉法２条３項２号において，「児童の福祉の増進について相談に応ずる事業」に該当し，第二種社会福祉事業としての規制に服することとされている。ウ厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知である平成２６年５月１日付け「養子縁組あっせん事業の指導について」（雇児発０５０１第３号）（以下「本件局長通知」という。）においては，養子縁組あっせんに係る指導の留意事項について，営利を目的として養子縁組あっせんを行うことは，厳に禁止されるものであるが，交通，通信等に要する実費又はそれ以下の額を徴収することは差支えないと指摘されている。


また，本件局長通知においては，養子縁組あっせんを行う者に対し指導を行うべき事項として，①実親が養子縁組に関し意思決定を行う前に，実親に対して，その経済的な問題や子育ての問題を解決するための児童相談所や福祉事務所等からの公的な支援を受けながら自ら養育することができる可能性や，自ら養育しない場合に子の里親委託などの選択肢をとりうる可能性について説明を行うこと，及び，②実親は，原則として養子縁組成立の審判が確定するまで養子縁組の同意を撤回することができるとされており，実親の熟慮や養子縁組の同意の撤回を妨げる行為として，実親に対し養子縁組の同意の撤回を禁止することなどの行為をしてはならないこと等も指摘されている。
さらに，本件局長通知においては，社会福祉事業としての養子縁組あっせん事業の適正な運営に係る指導の留意事項について，養子縁組あっせん事業を適切に実施するため，社会福祉士，児童福祉法１３条２項に定める児童福祉司となる資格を有する者，医師，保健師，助産師又は看護師である相談員を２名以上（うち１名は社会福祉士であることが望ましい。）配置するように指導すること等が指摘されている。
［甲８］
エ厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長通知である平成２６年５月１日付け「養子縁組あっせん事業を行う者が養子の養育を希望する者等から受け取る金品に係る指導等について」（雇児福発０５０１第５号）（以下「本件課長通知」という。）においては，本件局長通知における「交通，通信等に要する実費」について，個別的に金額の計上が可能な費用として，①実親への相談・支援に要した交通及び通信に要した費用，②養親希望者への研修，家庭調査及び相談・支援の実施，児童の安全確保や家庭調査の実施等の活動に要した交通及び通信に要した費用，③出産に要した費用，④養親希望者の児童の引き取りまでの間の養育等に要した費用，⑤家庭裁判所への提出書類作成費，⑥文書の翻訳料及びビザ申請書類作成費，⑦成長後の児童の相談・支援等に必要な養子縁組あっせんに係る文書の保存に要する費用については，実際にかかった費用を，個別的に金額の計上が困難な費用として，⑧養子縁組が成立しなかったケースにおける実親への相談・支援に要した交通及び通信に要した費用，⑨人件費又は物件費等の事業運営に必要な費用については，前年度の費用や養親希望者等の延べ数を参考に，当該年度の養親希望者等の数の推計により按分する等，適切な方法によってあらかじめ算定した額を積算しても差し支えないと指摘されている。
また，本件課長通知においては，養親希望者等に対し，実費以下の額を「養子縁組あっせんに必要な負担金」として請求することは差し支えないが，請求にあたっては，請求する実費の呼称については，「養子縁組あっせんに必要な負担金」とし，請求されている金品がどの実費に充当されるものであるかが容易に理解できるものとするとともに，その内訳をあらかじめ養親希望者等に説明すること等の事項の遵守を求めること等も指摘されている。
［甲９］
(2)認定事実
証拠（各項目末尾掲記のもの）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
ア被告法人の事務所は，アパートの一室に所在しており，法人名の看板もなく，室内にはパソコンが設置されているのみで，乳幼児を保育するベッド等の備品は一切なかった。
［甲１８］
イ被告Ｃ及び被告Ｄは，被告法人について，千葉県知事に第二種社会福祉事業の届出をする際，インターネットを介し，看護師３名及び社会福祉士１名を募集し，被告法人の構成員として届け出た。被告法人は，これらの者に対し，顧問料名目で毎月１万円を支払っていたものの，被告法人の養子縁組あっせん事業における活動は一切なかった。
［甲１６］
ウ被告Ｃ及び被告Ｄは，原告らに対し，本件実親とのマッチング以前に，優先的に養子縁組あっせんを受けることができる旨告げて，明細を一切説明しないで養子縁組あっせんに要する実費名目で２２５万円の支払を受けた（前記前提事実のとおり，平成２８年４月１１日に１００万円，５月上旬に２回に分けて１２５万円）。被告Ｃ及び被告Ｄは，現在に至るまで，原告らに対し，実費の明細を明らかにしていない。
被告Ｄは，原告Ａから支払を受けた１００万円を被告Ｃ及び被告Ｄの引っ越し費用，被告法人のウェブサイトの外注費用，広告費等に支出し，被告Ｃは，原告Ａから支払を受けた１２５万円をインターネット上で商品を安く仕入れて高く売る事業（いわゆる「せどり」）の仕入費等に支出した。
［甲１３ないし１６］
エ本件実親は，同年４月上旬頃，被告法人のウェブサイトの妊婦専用の問い合わせフォームを経由して登録し，同月１１日付けで，前記前提事実のとおり，被告法人に養子縁組あっせんを専属委任する旨の委任状を提出した。
その際，被告Ｃは，本件実親に対し，被告法人には，看護師の資格を有する職員や子供の面倒を見る資格を有する職員がいること，子供を預かるスペースがあること等を説明した。
被告Ｄは，原告らに対し，本件実親の承諾なく，本件実親の個人情報が記載された本件養子の出生届を交付した。本件実親は，このような被告法人の不誠実な対応に不信感を抱き，特別養子縁組の同意を撤回しようと考え，被告Ｃに対し，本件養子の返還を申し出た。
結局，原告らは，本件養子を本件実親に返還した。
［甲１９］


(3)前記前提事実及び認定事実のとおり，①被告Ｃ及び被告Ｄは，被告法人が養子縁組あっせん事業を適切に行う人的・物的体制がないにもかかわらず，活動の実体のない看護師や社会福祉士の資格を有する者が，被告法人において，養子縁組あっせん事業に関与するかのように装って，千葉県知事に第２種社会福祉事業の届出を行った上，②被告Ｃ及び被告Ｄは，原告ら及び本件実親に対しても，被告法人が養子縁組あっせん事業を適切に行う人的・物的体制を備えているかのように装って，養子縁組あっせんを行い，③本件実親に対しても，看護師や社会福祉士等の専門家による指導・助言等が一切行われず，また，被告Ｄが本件実親の承諾なく本件養子の出生届を原告らに交付し，結果として本件実親をして被告らに対し不信感を抱かせ，原告らが本件実親に子を返還せざるを得なくなったものであり，④また，被告Ｃ及び被告Ｄは，原告らに対し，本件課長通知が定める交通，通信等に要する実費が何ら具体的に発生していない段階で，優先的に養子縁組あっせんを受けられるという勧誘方法により，内訳明細を一切説明することなく，合計２２５万円もの実費名目の金員の支払を要求し，その支払を受け，⑤実費名目で支払を受けた金員の大半を交通，通信等に要する実費には明らかに該当しない費用に支出したものである。
以上を総合すると，被告Ｃ及び被告Ｄは，共謀の上，法令に沿った適切な養子縁組あっせん事業を行い得るだけの人的・物的体制を整備していないにもかかわらず，故意に，原告らに対し，本件ウェブサイトや口頭で虚偽の説明をして，適切な体制を整備しているものと原告らに誤信させて，営利目的で原告らと被告法人との間で，本件あっせん契約を締結させ，実際は実費でないのに実費名目の金員２２５万円を原告Ａに支払わせたほか，原告らにその他の費用を支出させて損害を与えたと認めるのが相当である。(4)したがって，被告Ｃ及び被告Ｄの上記行為は違法であり，原告らに対し，詐欺による不法行為責任又は一般社団法人法１１７条１項の賠償責任を負う。
また，代表理事である被告Ｃは，被告法人の職務を行うについて上記詐欺による不法行為を行ったものであるから，被告法人は，原告らに対し，一般社団法人法７８条に基づく賠償責任を負う。
２争点２（原告らに生じた損害の有無及び額）について(1)実費                           ２２５万円証拠（甲５，１２，１５，１６）及び弁論の全趣旨によれば，原告Ａは，前記欺罔行為により，実際には実費ではないのに実費名目で，平成２８年４月１１日，指定された被告Ｄ名義の口座に１００万円を振り込み，同年５月１日及び同月４日，被告Ｃに対し，１２５万円を現金で支払ったことが認められるから，上記合計２２５万円を被告らの不法行為と相当因果関係のある原告らの損害と認める。
なお，本件あっせん契約の当事者となったのは原告Ａのみであり，上記２２５万円を現実に交付し，あるいはその名義で振り込んだ行為者も原告Ａであるものの，原告らは夫婦であり，本件あっせん契約は原告ら夫婦が本件養子の養親となるもので，原告ら両名が前記欺罔行為により錯誤に陥り上記実費を出捐したというべきであるから，不法行為責任ないし一般社団法人法の責任の関係では，これらはいずれも原告らの損害と認める。(2)登録料                            ２万円証拠（甲１６）及び弁論の全趣旨によれば，原告らは，適法かつ適切な養子縁組あっせんを受けられるものと誤信して，被告Ｃに対し，被告法人の登録料２万円を支払ったことが認められ，これは実費にあたらないことから，被告らの不法行為と相当因果関係のある原告らの損害と認める（これらが原告らの損害と認められることは，前記(1)で述べたとおりである。）。(3)子育てを行うために支出した費用               ２６万円証拠（甲２０，２２，２３（枝番を含む。））及び弁論の全趣旨によれば，原告らは，本件養子の子育てを行うために，チャイルドシート，ベビーベッド，おむつ，粉ミルク等を購入し，その費用として２２万４０７６円を支払ったこと，原告らは，助産院において，授乳，沐浴等の研修を受け，その費用として１０万１５６６円を支払ったことが認められるから，民事訴訟法２４８条の趣旨にも鑑み，原告らが請求する２６万円を被告らの不法行為と相当因果関係のある原告らの損害と認める。
(4)慰謝料                          各３０万円原告らが特別養子縁組を希望するに至った経緯，原告らが子育てを行った期間，本件養子を家族の一員として迎え，我が子のように子育てをしていたこと，その他本件に顕れた諸般の事情を考慮すれば，原告らに生じた精神的苦痛の慰謝料としては，原告一人当たり３０万円をもって相当と認める。
(5)まとめ
被告らが原告らに連帯して支払うべき金額は，実費，登録料及び子育てに要した費用２５３万円となり，これに本件に現れた一切の事情を考慮し，弁護士費用として２５万円を加算すると，２７８万円となる。被告らが原告Ａに連帯して支払うべき金額は，慰謝料３０万円となり，これに本件に現れた一切の事情を考慮し，弁護士費用として３万円を加算すると，３３万円となる。
被告らが原告Ｂに連帯して支払うべき金額は，慰謝料３０万円となり，これに本件に現れた一切の事情を考慮し，弁護士費用として３万円を加算すると，３３万円となる。
第４結論
よって，原告Ａの請求は主文第１項及び第２項の限度で理由があるからその限度で認容し，原告Ｂの請求は主文第１項及び第３項の限度で理由があるからその限度で認容し，その余は理由がないから棄却することとし，主文のとおり判決する。


平成２７年６月１８日判決言渡同日原本受領    裁判所書記官平成２６年（ワ）第７３５１号債務不存在確認請求本訴事件平成２７年（ワ）第３２８１号損害賠償請求反訴事件
口頭弁論終結日平成２７年４月２７日
判決
本訴原告・反訴被告（以下「原告」という。）
合同会社佐藤プランニング
同訴訟代理人弁護士        冨   宅      恵同              西   村       啓同              米   澤       晃本訴被告・反訴原告（以下「被告」という。）
テクラ   株式会   社
同訴訟代理人弁護士        村   本   武   志同              櫛   田   博   之
主文
１原告の本訴請求に係る訴えを却下する。
２被告の反訴請求を棄却する。
３訴訟費用は，本訴に要した費用は原告の負担とし，反訴に要した費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
１本訴
原告と被告との間において，別紙損害賠償債務目録記載の債務（以下「本件損害賠償債務」という。）は存在しないことを確認する。
２反訴
原告は，被告に対し，１００万円及びこれに対する平成２７年４月７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件の本訴事件は，原告が被告に対し，原告と被告との間で本件損害賠償債務が存在しないことの確認を求めた事案であり，本件の反訴事件は，原告の本訴事件の訴え提起及び訴訟追行は，原告代表者による不法行為であるとして，会社法６００条に基づき損害賠償として１００万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成２７年４月７日から支払済みまで民法所定年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
１前提事実（争いのない事実及び証拠により容易に認定できる事実）
(1)当事者
ア原告は，鋼構造物製品の製作及び取付け等を業とする合同会社である（甲３）。イ被告は，フィンランド法人であるテクラコーポレーションが日本における販売子会社として１００％出資して設立した建築・建設業界及びインフラ・エネルギー業界向けのソフトウェアを開発，販売する株式会社である（乙２の１及び２）。
(2)本件本訴提起に至る経緯
ア原告は，平成２４年８月頃，インターネットを通じ，被告以外の業者から，建築・建設業界向け構造詳細設計用３ＤＣＡＤソフトウェアである「ＴｅｋｌａＳｔｒｕｃｔｕｒｅｓ（テクラ・ストラクチャーズ）１８」(以下「本件ソフトウェア」という。)の不正コピー品であるインストール用ＤＶＤを購入した。イ原告は，上記ＤＶＤを用いて原告事務所のパソコンに本件ソフトウェアをインストールし，同月頃から平成２６年６月頃までの間，本件ソフトウェアを利用して，業務として図面作成を行い，使用する鉄骨量の見積等を行っていた（甲３）。
ウ原告は，同月１８日，被告の担当社員であるＰ（以下「被告担当者」という。）から，本件ソフトウェアの不正コピー品による複製と利用の確認について連絡を受けた。
エ原告は，本件ソフトウェアの不正コピー品を用いて，本件ソフトウェアを不正に利用していたことを認め，同月１９日以降，被告との間で，本件ソフトウェアの不正利用による損害賠償問題の協議を重ねたが，当事者間で合意に至らなかった。
オ以上の経緯を踏まえて，原告は，被告に対し，平成２６年８月６日，１５万１４３３円を超えて本件損害賠償債務が存在しないことの確認を求めて被告に対して本訴を提起した。
カしかし，被告が，本件ソフトウェアの著作権者ではなく，したがって原告に対して本件ソフトウェアの不正利用についての損害賠償請求権を有しない旨主張することから，原告は，同年１１月１８日，訴えを変更して，本件損害賠償債務全部が存在しないことの確認を求めるようになった。
２争点
(1)本訴における確認の利益の有無（争点１）
(2)原告代表者による本訴の提起及び訴訟追行が不法行為といえるか（争点２）
３争点に関する当事者の主張
(1)争点１（本訴における確認の利益の有無）
（原告の主張）
被告は，本件ソフトウェアの不正利用に関し，原告に対し，当初２４００万円の損害賠償を求め，最終案でも６５０万円の損害賠償を求めていた。被告は，本件ソフトウェアの著作権者ではなく，著作権者から委任を受けて原告との間で損害賠償等の交渉をしたにすぎないなどと主張するが，実際に誰に請求権が帰属しているのか，被告にはいかなる権利が帰属しているのかという問題は，まさに本案で判断されるべき問題である。
したがって，原告と被告との間で，本件損害賠償債務の不存在を確認する利益がある。
（被告の主張）
本件ソフトウェアの著作権者は，フィンランド法人であるテクラコーポレーションである。被告は，テクラコーポレーションが著作権を有する本件ソフトウェアを含むコンピュータ・ソフトウェア・プログラムの製品を日本国内で非独占的に販売する権利のほか，使用許諾（サブライセンシング）する権利を有するにすぎない。
被告が，本件ソフトウェアの複製権侵害を理由とする損害賠償の交渉を原告としたのは，不正な本件ソフトウェアの利用を行っている原告との損害賠償等の交渉等をテクラコーポレーションから委任されたからであり，被告自らが原告に対して損害賠償請求権を有しないことは明らかである。原告と被告との間で，本件損害賠償債務が存在しないことを確認することにより原告とテクラコーポレーションとの間の本件ソフトウェアの不正利用を巡る紛争を抜本的に解決することはできない。
したがって，原告の本訴請求に係る訴えは，確認の利益がなく不適法である。(2)争点２（原告代表者による本訴の提起及び訴訟追行が不法行為といえるか）
（被告の主張）
原告代表者は，本訴提起以前の被告とのやりとりの中で，本件ソフトウェアの著作権を有するのは日本法人ではないテクラコーポレーションであることを認識し，少なくとも当然認識できていたはずである。また，原告代表者は，以前，有限会社ライフサービスの代表者として，本件ソフトウェアの前のバージョンについての使用許諾契約を被告ではない別会社を通じて締結していたこと等から，被告が本件ソフトウェアの著作権者でないことを承知していたはずであるから，被告が本件ソフトウェアの著作権者として原告に対して損害賠償請求権を行使するものでないことについても当然承知していたはずである。仮に，承知していなかったとしても，本件ソフトウェアの著作権の帰属については容易に調査可能であるところ，原告はこれを怠り，本訴を提起したのだから，不当訴訟として少なくとも過失責任を負うものである。


そして原告代表者が，本件ソフトウェアの著作権者が被告であると誤信していたとしても，本訴係属後，被告が著作権者でないことにつき被告によって立証がなされた後も訴訟を追行することは，被告が原告に対して損害賠償請求権を有しないことを承知しつつなされているものであり，故意による不法行為を構成する。
（原告の主張）
原告代表者において，契約内容の詳細や知的財産に関する権利帰属関係を理解することは困難であり，実際，理解していない。原告は，被告担当者からの請求が苛烈かつ過大であったことから，損害賠償を請求してきた被告に対し，本件損害賠償債務が一定額を超えて不存在であることの確認を求めて本訴を提起したのである。しかし，被告によれば，被告が本件ソフトウェアの著作権者ではなく，不正利用を理由とする損害賠償請求権を有しないということであったため，不存在の確認の範囲を拡張し，本件損害賠償債務全部の不存在について公権的判断を求めたものであり，何ら不法行為性は認められない。
また本訴の審理が継続させられることになったのは，被告が，裁判所提案に係る原告との間で損害賠償債務の不存在を確認する旨の和解案を拒否したためであるから，上記和解案を受け入れようとした原告が，そのため余儀なくさせられた訴訟追行について責任を負うものではない。
被告が主張する事実関係を前提としても，原告による本訴の提起及びその後の訴訟追行が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠く事情は認められず，これを不法行為である旨いう被告の主張は採用できない。
第３当裁判所の判断
１上記第２の１の前提事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実を総合すると，以下の事実が認められる。
(1)著作権の帰属
本件ソフトウェアの著作権者は，フィンランド法人であるテクラコーポレーションである（乙１の１及び２）。
(2)本訴の提起に至る経緯等
ア原告代表者は，平成１８年，有限会社ライフサービスの代表者として，本件ソフトウェアの従前のバージョンについて，被告以外のライセンサーとの間で，ライセンス契約を締結したことがあった（乙４）。
イ原告は，平成２４年８月頃，インターネットを通じ，被告以外の業者から，本件ソフトウェアの不正コピー品であるインストール用ＤＶＤを購入した。ウ原告は，上記ＤＶＤを用いて原告事務所のパソコンに本件ソフトウェアをインストールし，同月頃から平成２６年６月頃までの間，本件ソフトウェアを利用して業務として図面作成を行い，使用する鉄骨量の見積等を行っていた（甲３）。
エ被告は，テクラコーポレーションから，本件ソフトウェアの不正利用につき確認するよう指示を受け，被告担当者において，平成２６年６月１８日，原告代表者に対し，原告が本件ソフトウェアを不正コピー品により利用しているのではないかとの確認の電話をした（乙８）。
オそうしたところ，原告代表者は，本件ソフトウェアの不正コピー品を用いて，本件ソフトウェアを不正に利用していたことを認め，同月１９日，被告担当者及び被告代表者と，本件ソフトウェアの不正利用に対する賠償額等について話し合いを持ち，その後も被告担当者と電話で話し合うなどしたが，結局，解決には至らなかった。なお，上記エの期間を含めて，この間，被告から原告に対し，被告が求めている損害賠償はフィンランド法人であるテクラコーポレーションが原告に対して有する損害賠償請求権に基づくものである旨の積極的説明はなされなかった。（甲３，乙８，９）。
カ原告は，同年８月６日，被告が本件ソフトウェアの著作権者であるとの理解のもと，原告の行為が被告に対する不法行為を構成し本件損害賠償債務を負うことを自認した上で，その額が１５万１４３３円を超えて存在しないことの確認を求めて被告に対して本訴を提起した。
(3)本訴提起後の経緯
ア原告は，平成２６年９月１６日の第１回口頭弁論期日において，上記(2)エの主張を内容とする訴状を陳述し，これに対して被告は，答弁書を陳述し，被告は，本件ソフトウェアの著作権者ではないから当事者適格を欠く旨主張して本訴請求に係る訴えの却下を求めた。
イ被告は，また，同年１０月２３日の第１回弁論準備手続期日において，被告第１準備書面を陳述して，本件損害賠償債務について原告に対する損害賠償請求権を有するのは被告ではなくテクラコーポレーションであるから，本訴請求に係る訴えには確認の利益がない旨の主張をした。
ウ原告は，同年１２月１日の第２回弁論準備手続期日において，訴えの変更申立書を陳述して，本件損害賠償債務全部が存在しないことの確認を求める旨訴えの変更をした。
エ被告は，平成２７年１月１６日の第３回弁論準備手続期日において，訴えの変更申立書に対する答弁書を陳述して，本訴請求に係る訴えが不適法である理由についての答弁書及び被告第１準備書面の主張を再度引用し，本訴請求に係る訴えの却下を求めた。
オ裁判所は，同期日において，当事者双方に対し，原告と被告との間で本件損害賠償債務が存在しないことを確認する内容の和解を勧告したところ，原告はこれに応じることができる旨回答し，被告において検討することとなった。カしかし，被告は，上記和解に応じない旨回答した。キ原告は，平成２７年３月３日の第４回弁論準備手続期日において，原告準備書面(1)を陳述し，被告を相手取って本訴提起に至った経緯について，被告代表者と原告代表者間の交渉内容等に関する事実を主張した。同期日では，これを受けて，被告において上記準備書面の反論と被告代表者の陳述書を提出することが予定され，その提出期限が同年４月３日とされた。ク被告は，同年４月３日，原告準備書面(1)について認否反論する被告第２準備書面を提出し，さらに，原告による本訴の提起及びその後の本訴の追行が不法行為であるとして反訴を提起し，同月１７日に被告担当社員と被告代表者の陳述書の写しを裁判所に提出した。
ケ同年４月２７日の第５回弁論準備手続期日において，原告が不存在の確認を求める被告に対する本件損害賠償債務につき，被告においても原告が同債務を負わないことを認める旨が再度確認され，同日に口頭弁論期日が指定され、同日，本件事件について口頭弁論が終結された。
２争点１（本訴における確認の利益の有無）について(1)確認の訴えは，その対象が無限定であること等から，原告の権利又は法律的地位に危険や不安定が現存し，これを解消するために，原告と被告間で当該請求について確認判決をすることが必要かつ適切であることが認められる場合に許容される。


これにより本訴についてみると，本件ソフトウェアの著作権者がテクラコーポレーションである以上，原告が確認対象としている本件ソフトウェアの不正利用を巡る損害賠償請求権は，被告が主張するとおりテクラコーポレーションに帰属すべきものである。ただ，原告と被告との間では，被告が上記損害賠償請求権の行使主体となって本件ソフトウェアの不正利用を巡る損害賠償債務の額について交渉がされていたのであり，しかも，上記交渉の間において，上記損害賠償請求権は本来テクラコーポレーションに帰属する旨が必ずしも明確に認識されていなかった様子がうかがえるというのであるから，本訴提起段階においては，被告に対する関係で本件ソフトウェアの不正利用を理由とする損害賠償債務の有無に係る原告の地位について，危険ないし不安定が存していたということができる。
しかし，本訴提起を受けてする被告の応答は，上記１(3)記載のとおりであって，被告は，原告が本件損害賠償債務を負わないことを一貫して認めており，そのことは反訴提起後も確認されているのであるから，現在においては，原告において，被告から本件ソフトウェアの不正利用に関する本件損害賠償を求められるという危険や不安定が存すると認めることはできない。また，本件ソフトウェアの著作権者はテクラコーポレーションであり，したがって，原告は，その自認する本件ソフトウェアの不正利用を理由とする損害賠償をテクラコーポレーションにしなければならないことが明らかにされている以上，その問題をさておき，原告と被告との間であえて原告が本件損害賠償債務全部を負わない旨の確認をすることが，必要かつ適切であるとも認められない。
(2)したがって，原告が被告に対して本件損害賠償債務の不存在の確認を求める本訴請求に係る訴えは，確認の利益がなく不適法であって却下を免れない。３争点２（原告代表者による本訴の提起及び訴訟追行が不法行為といえるか）につ
いて
(1)被告は，原告代表者が，本件ソフトウェアの著作権を被告が有していないことを当然承知していた，また容易に調査可能であったとして，本訴を提起したのは，不当訴訟であり少なくとも過失責任を負う旨主張する。訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは，当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係が事実的，法律的根拠を欠くものであるうえ，提訴者が，そのことを知りながら又は通常人であれば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど，訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である（最高裁判所第三小法廷昭和６０年（オ）第１２２号損害賠償請求事件昭和６３年１月２６日判決・民集４２巻１号１頁参照）。
これにより本件についてみると，上記２で検討したとおり，本訴請求に係る訴えは，確認の利益がなく不適法なものといわなければならないが，本訴提起に至るまで，被告が原告による本件ソフトウェアの不正利用を理由とする損害賠償に関して交渉を行っていた経緯にあり，その交渉において当該損害賠償請求はテクラコーポレーションが原告に対して有する損害賠償請求権に基づくものである旨の積極的説明が被告からなされなかったこと等を考慮すれば，原告が，自らの損害賠償請求権を行使していると理解される被告との間で，本件損害賠償債務の額を確定する必要性を認めて本訴を提起したことが，裁判制度の趣旨に照らして著しく相当性を欠くとは認められないことは明らかである。(2)また，被告は，被告が本件ソフトウェアの著作権者でないことの立証がなされた後も原告が訴訟を追行したことが不法行為にあたる旨を主張する。ところで被告は，原告の行為の違法性を主張するに当たって，本件ソフトウェアの著作権の帰属についての原告の認識あるいは認識可能性を特に問題としているが，本件において問題とすべきは同著作権の侵害を理由とする損害賠償請求権を被告自らが行使していた外観があるか否かである（なぜなら，交渉の相手方が真実は被侵害権利の権利者でなかったとしても，権利者でない者が，その権利侵害を訴えて損害賠償請求をしてきた場合に，その者に対する関係での債務不存在について確認の利益があるといえることは明らかであろう。）。そして，それが誤解に基づくものであれ，被告がこれを原告に行使していた外観があることは本訴提起に至る経緯から明らかであるし，これに加え，被告が本件損害賠償債務について存在しないことを確認する旨の和解に応じなかった経緯等からすれば，それが誤解であれ，被告から損害賠償請求がされているとして本訴を提起した原告が，被告との関係で法的地位に不安が残ると判断して，なお本訴を維持して，その関係での権利義務関係について公的判断を求めることは無理からぬことであって，著しく相当性を欠くとはいえず，むしろその経緯を無視する被告の主張は失当である。
(3)したがって，原告の本訴の提起及び訴訟追行が，不法行為を構成するとはいえないから，そのことを理由とする損害賠償請求には理由がなく棄却すべきである。
４結論
よって，原告の本訴請求に係る訴えは却下することとし，被告の反訴請求は棄却することとし，主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第２１民事部
裁判長裁判官     森    崎       英    二裁判官     田    原      美奈    子裁判官     中    山                知別紙                損害賠償債務目録下記事実を前提とする原告の被告に対する不法行為に基づく損害賠償債務記原告が，平成２４年８月頃，被告の許諾を受けずに，建築・建設業界向け構造詳細設計用３ＤＣＡＤソフトウェアである「ＴｅｋｌａＳｔｒｕｃｔｕｒｅｓ（テクラ・ストラクチャーズ）１８」の不正コピー品を用いて自身のパソコンにインストールし，複製した。
以上


主      文
被告人を懲役８年に処する。
未決勾留日数中３９０日をその刑に算入する。
訴訟費用は被告人並びに分離前の相被告人Ａ，同Ｂ及び同Ｃの連帯負担とする。
理      由
（犯罪事実）
第１被告人は，分離前の相被告人Ｄ，同Ｅ，同Ａ，同Ｂ，同Ｃ，Ｆ及び氏名不詳者らと共謀の上，平成２８年７月８日午前９時２７分頃，福岡市ａ区ｂｃ丁目ｄ番ｅ号Ｇビル（以下「本件ビル」という。）１階エレベーター前エントランス（以下「本件エントランス」という。）において，Ｈ，Ｉ及びＪ（この３名を「被害者ら」という。）管理の金塊合計１６０個（重量約１６０キログラム。時価合計約７億５８４０万円。以下「本件金塊」という。）在中のキャリーケース５個（以下「本件キャリーケース」という。）並びにＩ所有又は管理の現金約１３０万円及び財布１個等在中のショルダーバッグ１個（時価合計約２４万円相当。以下「本件ショルダーバッグ」という。）を持ち去り窃取した。第２被告人は，平成２９年５月２９日午後零時５３分頃，普通乗用自動車を運転し，名古屋市ｆ区ｇｈ丁目ｉ番地先の信号機により交通整理の行われている交差点をｊ町方面からｋ町方面に向かい直進するに当たり，追尾してきた警ら用無線自動車の追跡から逃れるため，同交差点の対面信号機が既に赤色の灯火信号を表示しているのに，同信号機の赤色の灯火信号を殊更に無視し，かつ，重大な交通の危険を生じさせる速度である時速約５０キロメートルに加速し，自車を運転して同交差点に進入したことにより，折から青色信号に従って交差道路を左方（ｌ町方面）から進行してきたＫ運転の普通貨物自動車前部に自車左側部を衝突させ，その衝撃により脱落して飛散したＫ運転車両の部品を同交差点南東角の歩道上で自転車に乗って停止していたＬの右上腕に衝突させ，よって，Ｋに通院加療約２９日間を要する見込みの頭部打撲，右肩関節挫傷の傷害を，Ｌに加療約１週間を要する右上腕打撲症の傷害をそれぞれ負わせた。
（第１の事実に係る事実認定の補足説明）
１弁護人の主張等
関係証拠によれば，被告人から情報を得て，Ｄ，Ｆ，Ｅ，Ａ，Ｂ及びＣ（以下，この６名を「実行犯ら」という。）が，判示日時，場所において，被害者らが運んでいた本件金塊在中の本件キャリーケース（以下，これらを併せて「本件キャリーケース等」という。）を持ち去った事実（以下「本件持ち去り行為」という。）が認められ，この点に争いはない。
弁護人は，本件持ち去り行為につき被告人に窃盗罪は成立せず，被告人は無罪である旨を主張し，その理由として，本件キャリーケース等については，①本件キャリーケース等は被害者らの占有する財物ではない，②仮に，被害者らの占有が認められるとしても，持ち去ることについて被害者らの同意があった合理的な疑いがある，③仮に，被害者らの同意がなかったとしても，被告人は被害者らの同意があると誤信していたから窃盗の故意がない旨を主張し，本件ショルダーバッグについては，④被告人には窃盗の共謀がない旨を主張する。２本件キャリーケース等の占有者について（前記①）⑴関係証拠によれば，出資者から受けた出資金等を元手として購入した金塊を売却し，売却額と購入額の差額を利益として得る事業を行っていたＭらから依頼を受けた被害者らが，本件持ち去り行為の前日（平成２８年７月７日），山口県下関市内のホテルの１室において，本件金塊の売主が同室内に持ち込んだ本件金塊を，東京から運んできた現金により買い付ける取引を行った後，同ホテル内の被害者らの各居室で本件金塊を保管し，翌日（同月８日）朝までに本件金塊を本件キャリーケースに入れ，本件ビル内の買取業者に売却するため，Ｎとともに，Ｏの運転する自動車（車種はトヨタアルファード。以下「本件アルファード」という。）に乗って，上記ホテルから本件ビルまで本件キャリーケース等を運び，同日午前９時２５分頃，本件ビル前に停車した本件アルファードから本件キャリーケース等を降ろして本件ビル内に入り，本件エントランスでエレベーターを待っていたところで，本件持ち去り行為があったことが認められる。
以上の事実経過に照らせば，本件持ち去り行為時において，被害者らが本件キャリーケース等を現実に握持し支配していたことは明らかであるから，被害者らが本件キャリーケース等の占有者であると認められる。⑵弁護人は，被害者らは，Ｍらに盲目的に従う運搬役にすぎなかったのであるから占有補助者にすぎず，窃盗罪により保護される独自の占有を有していなかった旨を主張する。しかし，被害者らが本件金塊を入手して本件ビルまで運んできた経過は上記のとおりであり，被害者らやＭらの支配が及ばない者により持ち込まれた本件金塊及びそれを入れた本件キャリーケースにつき，その買付場所から本件ビルまでの移動において，それらを一切，手にしたりせず，物理的，現実的にその移動に何ら関与しなかったＭらが，それらを占有していたとみる余地はない。弁護人の上記主張は採用できない。
３被害者らの同意について（前記②）
⑴関係証拠によれば，本件持ち去り行為及びその前後の状況として，以下の事実が認められる。
ア実行犯らは，レンタカー２台（車種はトヨタノアとスズキスイフト。以下，それぞれ「本件ノア」，「本件スイフト」という。）を借り，「ＰＯＬＩＣＥ」と記載されたワッペンが付けられたベストなど，警察官のように見える服装をして，Ａの運転する本件ノアにＦ，Ｅ及びＣが，Ｄの運転する本件スイフトにＢが，それぞれ分乗して，本件持ち去り行為の１時間ほど前から，本件ビル周辺の道路を周回するなどした後，遅くとも本件持ち去り行為の３０分ほど前から，本件ノアを本件ビル付近の本件ビルの出入口が面する道路上に停車させた。


イ同日午前９時２５分頃，被害者らが本件ビル前に到着すると，同日午前９時２６分頃，本件ノアからＦ，Ｅ及びＣが，本件スイフトからＢが降りて，本件ビル内に入り，Ｅ及びＦが，被害者らに対し，「警察だ」，「なんで来たか分かっているな」などと声を掛けるとともに，キャリーケースを開けるよう求め，被害者らがＩのキャリーケースを開けて金塊等の在中品を見せると，「これは密輸品じゃないのか」と言うなどした。また，他の３名に後れて本件ノアから降りたＡは，本件アルファード内に残っていたＯ及びＮに対し，「警察だ」と名乗り，本件アルファードから降りて本件ビル内に入るよう求めた後，本件ビル内に入った。
ウＦ，Ａ，Ｂ及びＣは，被害者らから，本件キャリーケース等と本件ショルダーバッグを持ち去り，同日午前９時３０分頃，本件ビルを出て，小走りで本件ノアに戻り，これらを積み込んだ。他方，Ｅは，本件エントランスに残り，被害者らに対し，「ちょっと待っていろ」などと言って，被害者らをその場に留めた後，本件ビルから出て，同日午前９時３１分頃，本件ビル付近でＤの運転する本件スイフトに乗車した。
エ実行犯らは，同日午前９時３２分頃，本件スイフトにＡの運転する本件ノアが追従し，対向車線を逆走するなどしながら本件ビル付近から離れ，同日午前９時４０分頃，福岡市内から高速道路に乗り入れて東方面に進行した。その途中，山口県下関市内で高速道路を降り，同市内の河川敷において，本件キャリーケース及びＩ名義のパスポート，健康保険被保険者証，キャッシュカード等が入った本件ショルダーバッグのほか，実行犯らが警察官のように見えるために着用していた衣類を投棄した。
オその後，Ｄは，知人に依頼するなどして，同月１１日及び同月１５日の２回にわたり，本件金塊のうち合計９０キログラムを買取業者に売却して４億３０００万円余りの現金を得た。この現金から，Ｄ，Ｆ及びＥがいずれも１億円を，Ａが６５００万円を，Ｂが２５００万円を，Ｃが１５００万円を，それぞれ得た。
カまた，Ｄは，平成２９年３月頃，Ｍとの間で，互いの代理人弁護士を介し，本件持ち去り行為について，本件持ち去り行為の関与者が，Ｍの経営する会社に対し，合計１億６０００万円の示談金を支払うことなどを内容とする示談を試みたが，合意には至らなかった。
⑵上記⑴の事実経過に照らせば，実行犯らの一連の行為については，被害者らが本件ビルに到着するのを待ち構え，被害者らに対し，被害者らが金塊の密輸に関与しているとの嫌疑を持った警察官による職務の執行を装い，被害者らをしてその旨を誤信させ，被害者らを本件エントランスに足止めして時間稼ぎをしながら，本件キャリーケース等を持ち去って，自動車で犯行現場から逃走し，その途中，犯行現場からかなり離れた場所で，犯行に用いた物や被害品のうちの一部を投棄するといった証拠の隠滅行為に及んだ上，被害品の相当量を直接処分して高額の利益を得，その後，これによる法律上の責任を免れるため，相応に多額の負担を覚悟して示談の成立を目指したものと評価するのが自然かつ合理的であり，本件持ち去り行為が被害者らの意思に反する財物の窃取行為であったことが強く推認される。
本件キャリーケースの中には，施錠されており，在中の金塊を取り出すために，実行犯らがその鍵部分を破壊する必要があったものが含まれていたことや，上記のとおり，Ｉにとって，面識のない他人から持ち去られたり，遠隔地に投棄されたりすることを容認することなど到底考えられない，重要な身分証明書等が入った本件ショルダーバッグが，本件キャリーケース等とともに持ち去られ，本件キャリーケースとともに投棄されたことは，この推認を強めるものである。
また，関係証拠によれば，実行犯らが，本件持ち去り行為によりその占有を取得した本件金塊の半分を超える量を，被害者ら及びその関係者に返還したりせずに，直接換金した上で合計４億円余りもの非常に高額の利益を得たことが認められる一方で（上記⑴オ），前記のとおり，出資者から受けた出資金等を元手として購入した金塊を売却し，売却額と購入額の差額を利益として得る事業を行っていたＭ，Ｍに依頼されて，本件ビルまで本件金塊を持ち運ぶことを担った被害者ら並びにＯ及びＮ，更にはＭの経営する会社及びその代表取締役であり本件持ち去り行為につき提出された被害届の作成名義人（Ｐ）のいずれもが，本件持ち去り行為の当時，盗難被害に関する保険に加入するなどしておらず，被害者らはもとより，Ｍら本件金塊の買い付けや転売に関わる者が，本件持ち去り行為によって何らの利益も得ていないことが認められることも，上記の推認を更に強めるものである。
以上の事情を踏まえると，本件持ち去り行為を同意していない旨の被害者らの各公判供述には高い信用性が認められ，本件持ち去り行為は被害者らの同意なく，その意思に反して行われた窃取行為と認められる。⑶弁護人は，①福岡に全く土地勘のない実行犯らが，金塊の取引につき事前に正確な情報を得て，情報どおりの現場で，概ね情報どおりの量の金塊を入手したことは，本件金塊の処分権限を有する者からの本件金塊に関する取引の情報の漏えいがあったことの証左である，②実行犯らが着用していたベストに「ＵＳＡ」との記載があることやＣが茶髪であったことからすれば，「実行犯らを警察官と信じ込んでいたため，抵抗や追跡をしなかった」旨の被害者らの供述は信用できない，③被害者らが，本件持ち去り行為の直後ではなく，１時間半も経過してから警察署に行ったのは不自然である，④実行犯らが，本件持ち去り行為による利益を得た後，投資を勧誘されたことは，「被害者」側の人物が実行犯らから利益をかすめ取ろうとしていたことを窺わせる，などと主張して，本件キャリーケース等の持ち去りに被害者らの同意があった合理的な疑いがある旨を主張する。


しかし，①については，本件金塊に関する取引の情報が外部者に漏えいされていたとしても，それが直ちに被害者らの同意があったことに結び付くものではない。かえって，関係証拠によれば，Ｄ，Ｆ，Ｅ及びＡが，本件持ち去り行為に先立ち，二度にわたり，名古屋から福岡を訪れ，被告人からもたらされた情報に基づき，本件ビル周辺で金塊を運んでいる者を探したが，いずれも接触することなく終わったこと，それにもかかわらず，本件持ち去り行為の際を含め，Ｄら実行犯らが金塊を持ち去られる側の関係者に直接連絡をとることをしなかったことが認められるが，これらの事実は，被告人を介して実行犯らにもたらされたとされる情報が，本件金塊の処分権限を有する者の意思に反して漏えいされたものであることを窺わせるものといえる。②については，本件持ち去り行為が５分も経たない短時間のうちに遂行されたことに加え，弁護人が指摘するベストのワッペンには，「ＵＳＡ」との記載はなく，概ね水平に「ＰＯＬＩＣＥ」と記載され，その下に，その文字よりもかなり小さな文字で「ＵＮＩＴＥＤＳＴＡＴＥＳ    ＯＦＡＭＥＲＩＣＡ」，「ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴＯＦＤＥＦＥＮＳＥ」と円を描くように記載されており，それぞれの字の大きさやその配置の違い，さらには，そのベストには，日本語で「機捜」と警察官のものと見られる刺しゅうも施されていたことなどに照らせば，弁護人が指摘する事情は，被害者らの上記供述に疑問を抱かせる事情とはならない。③については，本件持ち去り行為の直後に，被害者らの一人であるＨが上位者であるＭに連絡したことに加え，被害者らが，警察署に行くまでの間，本件ビルの周辺に防犯カメラがないかを確認したり，実行犯らに奪われたＩの携帯電話機の位置情報で探索しようとしたりしたことに照らすと，弁護人が指摘する被害者らの行動は，突然，大量の金塊等を奪われるという被害に遭った者の行動として不自然なものとはいえない。④については，Ａ，Ｂ及びＣの各公判供述によれば，弁護人が指摘する投資の話はこの３名にＥが持ち掛けたものであり，同人から被害者側に上記３名の出資した現金が交付されたことを窺わせる事情はないから，弁護人の主張はその前提を欠く。以上のほか，弁護人が種々主張する点を踏まえても，上記⑵の認定に疑問は生じない。４被害者らの同意があったとの誤信について（前記③）⑴まず，前記３⑴で認定した本件持ち去り行為及びその前後の一連の状況に照らすと，当該行為の客観的な態様，すなわち，被害者らが金塊の密輸に関与しているとの嫌疑を持った警察官の職務の執行を装い，被害者らをしてその旨を誤信させ，本件キャリーケース等を持ち去って，自動車で犯行現場から逃走したといった態様自体から，このような行為を実行した実行犯らにおいて，本件持ち去り行為が被害者らの意思に反する財物の窃取行為と認識していたこと，すなわち，本件キャリーケース等を持ち去ることにつき被害者らの同意があると誤信していなかったことが強く推認される。
そして，関係証拠によれば，被告人は，Ｄに，本件持ち去り行為に関する話を最初に持ち掛けたものであるが，本件持ち去り行為に先立ち，実行犯らが警察官のように装って本件金塊を持ち去るといった上記のとおりの犯行の態様について，Ｄから聞いていたこと，それにもかかわらず，その具体的な理由について，Ｄに問い質したりしていないこと，Ｄ，Ｆ，Ｅ及びＡは，前記３⑶のとおり，本件持ち去り行為に先立ち，二度にわたり，名古屋から福岡を訪れ，本件ビル周辺で金塊を運んでいる者を探したものの，いずれも接触することなく終わったが，被告人は，Ｄからその旨の連絡を受けてこれを認識していたことが認められ，これらの事情に照らせば，被告人は，実行犯らと同様，本件持ち去り行為が被害者らの意思に反することを認識していたものと強く推認される。⑵弁護人は，被告人の供述を踏まえ，被告人は，本件持ち去り行為につき，知人のＱから，「金塊の所有者からの依頼で，金塊を持ち去ってもらいたいとの話がある」，「金塊を運ぶ者も同意している」，「警察沙汰にはならない」などと聞き，金塊の取引の当事者にしか分からない情報をＱから伝えられたことなどから，被告人が本件持ち去り行為について被害者らの同意があると誤信したことは合理的である旨を主張する。
しかし，被告人は，Ｑからの説明として，「密輸された金塊１２０キログラムを持ち去り，それを所有者側に全て返却すれば，換金して得られた金額の半分を報酬として得られる」と聞いていた旨を供述するが，そもそも，単に持ち去りに同意している者から金塊を持ち去るといった単純な行為によって，１２０キログラムの金塊の半分の価額に相当する極めて多額の報酬を得られるなどといった話自体，およそ考え難い荒唐無稽なものである。また，実行犯らは，二度にわたって，金塊を運んでいる者を探したが，いずれも接触することなく終わっており，被告人がＱから入手したとする情報が不十分ないし不正確なものであり，その旨の報告を受けた被告人がそれを認識していたことは明らかであることに照らしても，弁護人が種々主張する点を踏まえてみても，被告人が，本件持ち去り行為につき被害者らの同意があると誤信していたとみる余地はない。
５本件ショルダーバッグの持ち去りについて（前記④）関係証拠によれば，実行犯らのうちの１人が，本件エントランスにおいて，Ｉに対し，所携の携帯電話機を出すよう求め，Ｉがこれに従うと，本件ショルダーバッグとともに持ち去ったことが認められる。
このことに，本件持ち去り行為時の状況（前記３⑴アないしウ）や，本件ショルダーバッグがその在中品ごと投棄されたこと（前記３⑴エ）を併せ考えると，Ｉからの本件ショルダーバッグ等の持ち去りは，具体的な行動によって警察官であると装い，また，通報等のための連絡手段を奪って，本件キャリーケース等の持ち去りという本件犯行の中核的な行為を迅速かつ容易に遂行する目的でされたことが強く推認される。
そうすると，本件キャリーケース等の窃取について共謀を遂げていた被告人においては，上記の目的で遂行される被害者らの私物の窃取行為についても事前に包括的な共謀があったと推認でき，このことは，仮に，被告人が本件ショルダーバッグの持ち去りを逮捕後に認識したとしても，左右されるものでない。
（量刑の理由）


平成２７年７月１６日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２６年（ネ）第１００９８号商標権侵害差止請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成２６年（ワ）第７７０号）
口頭弁論終結日平成２７年５月２８日
判     決
控訴人                 興和株   式会社訴訟代理人弁護士                 北原潤一同                   江幡奈歩同                   梶   並   彰一郎被控訴人                  ＭｅｉｊｉＳｅｉｋａファルマ株式会社訴訟代理人弁護士                 飯田秀郷
同                   栗宇一樹
同                   大友良浩同                   隈部泰正同                   和   氣   満美子
同                   森山航洋
同                   奥津啓太
同                   清水紘武
補佐人弁理士                 水野勝文同                   和田光子同                   保崎明弘
主     文
１控訴人の当審における交換的変更に係る請求をいずれも棄却する。２当審における訴訟費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
１被控訴人は，別紙標章目録１ないし３記載の各標章を付した薬剤を販売してはならない。
２被控訴人は，前項記載の薬剤を廃棄せよ。
第２事案の概要
本件は，「ＰＩＴＡＶＡ」の標準文字からなる商標（以下「本件商標」という。）の商標権者である控訴人が，別紙標章目録１ないし３記載の各標章（以下「被控訴人各標章」と総称し，それぞれを同目録の番号に従い「被控訴人標章１」などという。）を付した薬剤を販売する被控訴人の行為が控訴人の有する商標権の侵害（商標法３７条２号）に該当する旨主張して，被控訴人に対し，同法３６条１項及び２項に基づき，上記薬剤の販売の差止め及び廃棄を求めた事案である。
控訴人は，原審において，指定商品を第５類「薬剤」とする別紙商標権目録１記載の商標権（以下「本件商標権」という。）の侵害を請求原因として主張し，被控訴人各標章を付した薬剤の販売の差止め及び廃棄を求めたが，原判決は，被控訴人による被控訴人各標章の使用はいわゆる商標的使用に当たらないから，本件商標権を侵害するものではないとして，控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は，原判決を不服として，本件控訴を提起した。控訴人は，本件控訴の提起後，本件商標権の分割の申請をし，本件商標権は，指定商品を第５類「薬剤但し，ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤を除く」とする別紙商標権目録２記載の商標権と指定商品を第５類「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」とする同目録３記載の商標権（以下「本件分割商標権」という。）に分割された（甲２０，２１の１，２）。その後，控訴人は，当審において，請求原因を本件商標権の侵害から本件分割商標権の侵害に変更する旨の訴えの交換的変更をした。１前提事実（証拠の摘示のない事実は，争いのない事実又は弁論の全趣旨により認められる事実である。）
(1)当事者
控訴人と被控訴人は，いずれも医薬品等の製造，販売等を業とする株式会社である。
(2)控訴人の商標権
控訴人は，本件商標について本件分割商標権（別紙商標権目録３参照）を有している。
(3)被控訴人の行為等
ア被控訴人は，平成２５年１２月から，販売名を「ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「明治」」とする薬剤（以下「被控訴人商品１」という。），販売名を「ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「明治」」とする薬剤（以下「被控訴人商品２」という。）及び販売名を「ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「明治」」とする薬剤（以下「被控訴人商品３」といい，また，被控訴人商品１ないし３を総称して「被控訴人各商品」という。）を販売している。被控訴人各商品は，錠剤であり，その錠剤の外観は，それぞれ別紙錠剤目録１ないし３記載のとおりである（乙２７ないし２９）。被控訴人商品１の錠剤には被控訴人標章１が，被控訴人商品２の錠剤には被控訴人標章２が，被控訴人商品３の錠剤には被控訴人標章３が，それぞれ付されている。
被控訴人各商品は，一般的名称（ＪＡＮ）を「ピタバスタチンカルシウム」(国際一般名（ＩＮＮ）は「pitavstatin」)とする化学物質を有効成分とするＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤である。
また，被控訴人各商品は，医師等の処方箋により使用する「処方箋医薬品」である（乙２２，２７ないし２９）。
イ一方，控訴人は，平成１５年９月当時から，ピタバスタチンカルシウムを有効成分とするＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤として，販売名を「リバロ錠１ｍｇ」，「リバロ錠２ｍｇ」又は「リバロ錠４ｍｇ」とする各薬剤（以下「控訴人各商品」と総称する。）を販売している。控訴人各商品と被控訴人各商品とは，控訴人各商品が先発医薬品（新薬），被控訴人各商品がその後発医薬品（ジェネリック医薬品）の関係にある。
２争点
(1)被控訴人各標章と本件商標の類否（争点１）(2)被控訴人各標章の商標法２６条１項６号該当性（争点２）(3)被控訴人各標章の商標法２６条１項２号該当性（争点３）(4)商標登録の無効理由による権利行使制限の成否（争点４）
(5)権利の濫用の成否（争点５）
第３争点に関する当事者の主張
１争点１（被控訴人各標章と本件商標の類否）について
(1)控訴人の主張
ア本件商標は，欧文字の「ＰＩＴＡＶＡ」なる外観を有し，「ピタバ」との称呼を生じるが，特段の観念は生じない。
他方，被控訴人各標章は，片仮名の「ピタバ」なる外観を有し，「ピタバ」との称呼を生じるが，特段の観念は生じない。
そうすると，本件商標と被控訴人各標章とは，外観が異なるものの，称呼が同一であり，特定の観念を生じない点においても同一であるから，被控訴人各標章は，本件商標に類似する商標に当たる。


イ被控訴人各商品は，本件分割商標権の指定商品と同一である。ウしたがって，被控訴人が被控訴人各標章を付した被控訴人各商品を販売する行為は，本件分割商標権の侵害（商標法３７条２号）に該当する。
(2)被控訴人の主張
控訴人の主張のうち，本件商標及び被控訴人各標章の各外観，本件商標と被控訴人各標章とが称呼において類似性があること，被控訴人各商品が本件分割商標権の指定商品と同一であることは認めるが，その余は争う。２争点２（被控訴人各標章の商標法２６条１項６号該当性）について
(1)被控訴人の主張
ア商標法２６条１項６号の商標に該当すること
被控訴人が被控訴人各商品の錠剤に被控訴人各標章を表示しているのは，服用者が服用する際に他の薬剤と間違えないよう誤飲防止のためであって，自他商品識別機能を奏するために表示しているものではなく，被控訴人各商品における被控訴人各標章の使用は，いわゆる商標的使用に当たらないから，被控訴人各標章は，「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる態様により使用されていない商標」（商標法２６条１項６号）に該当する。
(ア)医療従事者への販売
被控訴人商品１及び２の包装態様は，錠剤がパッケージされたＰＴＰシートが複数入っている箱状（７００錠，５００錠，１４０錠，１００錠）のものと錠剤が詰めてある瓶状（５００錠）のものがあり，また，被控訴人商品３の包装態様は，錠剤がパッケージされたＰＴＰシートが複数入っている箱状（１００錠）のもののみである。
被控訴人各商品が病院，診療所，薬局等の医療従事者へ販売される場合には，被控訴人及び製造委託先の製薬企業から医薬品の卸売会社を通じて販売される。この場合，箱に梱包されたままの状態で販売されるから，医療従事者が錠剤に付された「ピタバ」の表示を認識して購入することはない。
また，調剤した薬剤を患者に渡すのは薬剤師であるが，患者に対して薬剤がＰＴＰシートに入った状態で渡すか，「一包化調剤」で渡すかのいずれかである。いずれの場合も，薬剤師が被控訴人各商品を購入する場面ではないから，薬剤師に対して錠剤に付された「ピタバ」の表示が自他商品識別機能を奏する場面ではない。
医療用後発医薬品の場合には，医薬品の販売名等の類似性に起因する調剤間違いや患者の誤飲防止等の医療事故を防止するために，販売名に，一般的名称（有効成分）及び剤型，含量，会社名（屋号等）を付さなければならない（乙３，５）。被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示は，有効成分である「ピタバスタチンカルシウム」の略称であって，薬剤師との関係では，他の薬剤と間違えて処方しないようにするための表示でしかあり得ない。
したがって，被控訴人各商品が病院，診療所，薬局等の医療従事者へ販売される場合に，錠剤に付された「ピタバ」の表示が商標的に使用されていないことは明らかである。
(イ)患者への販売
被控訴人各商品のような処方箋医薬品は，病院，診療所，薬局等へ販売（授与を含む。）する場合を除き，「医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律」（平成２５年法律第８４号による改正前の題名「薬事法」。以下「医薬品医療機器等法」という。）４９条１項に基づき，医師等の処方箋の交付を受けた者以外の者に対して，正当な理由なく，販売を行ってはならないとされている。
したがって，被控訴人各商品を任意に選択して購入することが可能であるのは，病院，診療所，薬局が購入する場合に限られ，患者は，医師の処方に従って，被控訴人各商品を購入するにすぎないから，被控訴人各商品に関しては，患者は取引者，需要者に該当しない。
また，仮に患者が取引者，需要者に該当するとしても，以下に述べるとおり，患者が被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示を認識するのは，服用の場面であって，被控訴人各商品を購入する際に商品を識別する場面とは異なる。
したがって，患者が取引者，需要者であるとしても，そもそも患者は，錠剤に付された「ピタバ」の表示に基づいて被控訴人各商品を購入することはないから，被控訴人各商品における被控訴人各標章の使用が商標的使用に当たらないことは明らかである。
ａ医師による処方
医師は，処方箋医薬品を患者に処方する際，その薬剤に先発医薬品と後発医薬品とがあるときは，処方箋に，先発医薬品を記載する場合，特定の後発医薬品を記載する場合又は薬剤の有効成分の一般的名称を記載する場合がある（甲１１，乙３６添付資料①）。医師は，その際，患者に対し，先発医薬品と後発医薬品の存在とそれらの違いを説明し，患者は，その説明を聞いた上で，医師に対し，処方される薬剤について希望を伝えることができる。医師は，基本的に患者の意思を尊重して，処方する薬剤を選択する（甲１１）。
有効成分を「ピタバスタチンカルシウム」とする薬剤については，先発医薬品である控訴人各商品と後発医薬品である被控訴人を含めた各後発医薬品メーカーの商品が患者の選択の対象となる。したがって，患者が，被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示に基づいて，薬剤を選択することはない。
ｂ薬剤師による調剤
処方箋医薬品を病院外の保険薬局で受け取る院外処方の場合には，患者は，医師から処方された処方箋を保険薬局等に提出し，薬剤師から，調剤した薬剤を受け取ることになる（甲１１）。処方箋医薬品を病院内で受け取る院内処方の場合には，患者は，医師等の処方箋に基づき院内の薬剤師が調剤した薬剤を受け取ることになる。
薬剤師は，処方箋の記載どおりに薬剤を調剤しなければならないが，患者の選択に基づき，処方箋に記載されている先発医薬品に代えて後発医薬品を調剤することができる場合がある。その場合，薬剤師は，患者に対し，後発医薬品を選択した基準，例えば，当該後発医薬品の品質に関する情報開示の状況，薬価，製造販売業者の製造，供給や情報提供等に係る体制等といった事項について説明することとされている（甲１０，１１，乙２３）。
ｃ患者による購入


患者は，保険薬局等において医師の処方又は患者の選択に基づいて調剤された薬剤を受け取るが，多くの場合は錠剤がＰＴＰシートに入っている状態で渡され，場合によっては箱のままで渡される場合がある。また，一包化調剤の場合には，錠剤が他の薬剤とまとめて一つに包装されている。いずれの場合であっても，患者は，薬剤師から当該医薬品に関する口頭による説明を受け，当該医薬品に関する説明文書を受領して購入する。患者に渡される説明文書，例えば，被控訴人商品１の説明文書には「ピタバスタチンカルシウムＣａ錠１㎎「明治」（一般名：ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ）」として販売名と一般名（有効成分），含量が一体として記載されているもの（乙３６添付資料②，③），「名前ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「明治」」と「成分ピタバスタチンカルシウム錠」と分けて記載されているものがある（乙３６添付資料④）。また，くすりのしおりには「商品名：ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「明治」」と「主成分：ピタバスタチンカルシウム」と分けて記載されている（乙２７）。被控訴人商品２及び３も，被控訴人商品１と同様である。したがって，患者は，被控訴人各商品を購入する際，ＰＴＰシート及び説明文書に表示された「ピタバスタチンカルシウムＣａ錠１㎎「明治」」，「ピタバスタチンカルシウムＣａ錠２㎎「明治」」，「ピタバスタチンカルシウムＣａ錠４㎎「明治」」との販売名によって商品を識別して購入するものであり，錠剤に付された「ピタバ」の表示に基づいて購入することはない。
患者が，被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示を認識するのは，服用する場面である。この場面では，既に被控訴人各商品の流通過程は終了しており，他の医薬品と間違えないよう誤飲防止のために錠剤を確認するものであって，被控訴人各商品を購入する際に商品を識別するためのものではない。
したがって，患者が被控訴人各商品を購入する場合において，錠剤に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）が商標的に使用されていないことは明らかである。
(ウ)控訴人主張のアンケート調査の結果について控訴人は，アンケート調査の結果（甲２２）に基づいて，患者が被控訴人各標章を有効成分の説明的表示であると認識することはないなどと主張する。
しかしながら，前記(ア)及び(イ)のとおり，そもそも，被控訴人各商品の流通において，医療従事者及び患者が錠剤に付された「ピタバ」の表示に基づいて薬剤を識別して購入することはないから，錠剤に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）が商標的に使用されていないことは明らかであり，アンケート調査自体が無意味である。
また，脂質異常症（高脂血症）の潜在的な患者数は２２００万人，実際の患者数も１４３万３０００人程度存在するが（乙３８，３９），控訴人が採用したアンケートの対象者はわずか７００名分にすぎないから，上記アンケートは，全患者の認識を反映しているものとはいえないこと，その調査方法も，「ＷＥＢ調査」と記載されているのみで，対象者にどのようにアクセスし，どのような方法で回答を得たのか不明であり，また，対象者の情報の正確性をどのように担保したのかも不明であることなどからすると，上記アンケート調査の証拠価値はないに等しいものである。したがって，控訴人の上記主張は理由がない。
イ小括
以上によれば，被控訴人各標章は商標法２６条１項６号の商標に該当するから，本件分割商標権の効力は被控訴人各標章に及ばない。
(2)控訴人の主張
ア商標法２６条１項６号の商標に該当しないこと
被控訴人各標章が「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる態様により使用されていない商標」（商標法２６条１項６号）に該当するかどうか，すなわち，被控訴人各商品における被控訴人各標章の使用が商標的使用に当たらないといえるかどうかは，取引者，需要者において，被控訴人各標章が出所識別機能を発揮する表示であると認識されないといえるかどうかの問題である。
以下のとおり，被控訴人各商品の取引者，需要者である患者において，被控訴人各標章が出所識別機能を発揮する表示であると認識されないということはできないから，被控訴人各標章は，商標法２６条１項６号の商標に該当しない。
(ア)患者は，薬剤である被控訴人各商品の最終購入者であること，高コレステロール症治療剤である被控訴人各商品のような長期間反復継続して購入・服用される薬剤の場合，患者は，購入する薬剤について実質的な選択権を有するといえるし，少なくとも購入する薬剤の決定過程に影響を与える立場にあることからすると，患者が被控訴人各商品の取引者，需要者であることは明らかである。
しかも，被控訴人各標章を含む，被控訴人各商品の錠剤の表示は，「医療関係者」（医療従事者）よりも，患者において，他の薬剤と区別できるように印字又は刻印されたものであって，患者に認識されることを目的としたものであることに照らせば，被控訴人各標章の使用が商標的使用でないかを論じる上で，患者の認識は重視されるべきである。したがって，仮に被控訴人各商品の流通過程において患者による被控訴人各商品の購入よりも前の取引で被控訴人各標章が出所識別機能を発揮する表示であると認識されないことがあるとしても，患者において，被控訴人各標章が出所識別機能を発揮する表示であると認識されないといえなければ，被控訴人各標章の使用が商標的使用でないということはできない。


(イ)患者は，自らの症状を治すために薬剤を服用するのであって，薬剤の効果や副作用について興味を持つことはあるとしても，よほど特殊な事情がない限り，当該薬剤の化学物質である有効成分の名称が何であるかについて興味や知識を持っていないのが通常である。また，医師・薬剤師が，薬剤を処方する際，患者に対して薬剤の効果や副作用を説明することはあるとしても，通常，当該薬剤の有効成分の名称が何であるかを説明することはないものであり，このことは，医師・薬剤師から薬剤の処方を受けたことのある患者にとっては常識的な事柄である。したがって，被控訴人各商品の有効成分の名称が何であるかについて興味も知識もなく，説明も受けていない患者が，被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示に触れたときに，それが「有効成分」を示すものであると認識するとはいえない。たとえ，患者が被控訴人各商品のＰＴＰシートに付された「ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「明治」」等の表示に触れた上で，被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示に触れたときに，「ピタバ」が販売名たる「ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「明治」」等のうちの「ピタバスタチンＣａ」の一部の表示あるいはそれに由来する表示であると認識することがあったとしても，「ピタバ」を「有効成分」としての「ピタバスタチンＣａ」を意味するものと認識することはない。
また，平成２６年１１月２１日から２５日にかけて実施された薬剤の錠剤に付された「ピタバ」の表示に関するアンケート調査の結果（甲２２）に照らしても，患者が被控訴人各標章を有効成分の説明的表示であると認識するといえないことは明らかである。
すなわち，上記アンケート調査は，医師から処方された高脂血症治療薬を３か月以上服用している患者７００名を対象に，４つの質問を提示し，薬剤の錠剤に付された「ピタバ」の表示をどのように認識・推測するかなどを調査したものである。上記アンケート調査の結果によれば，薬剤の錠剤に付された「ピタバ」の表示について，「この薬の有効成分（薬の効果をもたらす成分）の名前（またはその一部）」と回答したのは全体の１５％にすぎず，残りの８５％は「有効成分の名称（またはその一部）」であるとは認識しなかったものであり，この結果に照らせば，通常，患者が，「ピタバ」を有効成分の説明的表示であると認識するといえない。
むしろ，全体の４３％が薬剤の錠剤に付された「ピタバ」の表示を「この薬の商品名」と認識しており，「商品名」とは出所識別機能を果たす表示にほかならないから，錠剤に付された「ピタバ」の表示は出所識別機能を発揮する表示であるといえる。
以上によれば，被控訴人各商品の取引者，需要者である患者において，被控訴人各標章が出所識別機能を発揮する表示であると認識されないということはできないから，被控訴人各標章は，商標法２６条１項６号の商標に該当しない。
(ウ)被控訴人は，これに対し，被控訴人各標章の「ピタバ」が商標的に使用されているというためには，患者が被控訴人各商品の購入時に「ピタバ」の表示に基づいて当該商品を識別して購入する必要があるとの前提に立ち，患者において，購入時には認識されず，購入後に初めて認識される「ピタバ」の表示は商標的使用に当たらない旨主張する。しかしながら，たとえ購入時に包装等により需要者の目に触れない表示であっても，需要者において，商品を使用する過程で目に触れる表示であれば，需要者は，当該商品を使用する過程において，当該商品に付された表示を繰り返し目にすることにより，当該商品の出所や品質と当該表示との関連性を認識・評価し，当該表示についてのイメージを形成するといえるから，当該表示は商標として使用されているといえる。したがって，商標的使用の有無の判断において考慮する場面を，需要者が商品を購入する場面に限定し，患者において，購入時には認識されず，購入後に初めて認識される「ピタバ」の表示は商標的使用には当たらないとする被控訴人の主張は，その前提において誤りがある。
イ原判決の判断の誤り
原判決は，この点に関し，被控訴人各商品の主たる取引者，需要者である医師や薬剤師等の「医療関係者」は，被控訴人各商品に接する際，その販売名に付された会社名（屋号等）「明治」に加えて，被控訴人各商品のパッケージであるＰＴＰシートに付された「明治」の表示や被控訴人各商品に併せて表示されている「明治」や「ＭＳ」の表示によってその出所を識別し，錠剤に表示された被控訴人各標章は，被控訴人各商品の出所を表示するものではなく，有効成分の説明的表示であると認識すると考えられ，また，患者は，医師，薬剤師から被控訴人各商品を処方される際に受ける説明等を踏まえて被控訴人各標章に接するところ，被控訴人各商品には被控訴人各標章の他に「明治」や「ＭＳ」の表示があること，被控訴人各商品は，長期間にわたり反復継続的に購入，服用される薬剤であることも考え合わせれば，患者においても被控訴人各標章をもって被控訴人各商品の出所の表示であると認識しているとは認め難く，むしろ有効成分の説明的表示であると認識するのが一般的であると考えられるとして，被控訴人各標章の使用は，商標的使用に当たらない旨判断した。
しかしながら，前記ア(イ)のとおり，患者がピタバの表示（被控訴人各標章）を「有効成分」の説明的表示であると認識するといえない。また，ＰＴＰシートに付された「明治」の表示や被控訴人各商品の錠剤に付された「明治」の表示が出所識別機能を有するからといって，被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示が出所識別機能を有しないことにはならないし，ましてや「ピタバ」の表示が有効成分の説明的表示であると認識されることにもならないから，「明治」の表示が出所識別機能を有することは，医師や薬剤師等の「医療関係者」が被控訴人各標章を有効成分の説明的表示であると認識していることの根拠になるものではない。
したがって，原判決の上記判断は誤りである。
ウ小括
以上によれば，被控訴人各標章は，商標法２６条１項６号の商標に該当するものとはいえないから，本件分割商標権の効力が被控訴人各標章に及ばないとの被控訴人の主張は，理由がない。
３争点３（被控訴人各標章の商標法２６条１項２号該当性）について
(1)被控訴人の主張
ア商標法２６条１項２号の商標に該当すること


被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）は，「ピタバスタチン」又は「ピタバスタチンカルシウム」を想起させる略称であり，本件分割商標権の指定商品である「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」との関係においては，「ピタバスタチンカルシウム」を有効成分とする医薬品であること，すなわち，商品の品質の表示であり，かつ，錠剤に有効成分又はその略称を印刷又は刻印することは一般的に行われており，「ピタバ」を錠剤に印刷又は刻印することは「普通に用いられる方法で表示するもの」といえるから，被控訴人各標章は，商標法２６条１項２号の商標に該当する。
(ア)本件商標を構成する「ＰＩＴＡＶＡ」は，医薬品の一般的名称「ピタバスタチンカルシウム」の国際一般名である「pitavastatin」からコレステロール値を下げる薬の総称の１つである「statin」（スタチン）を除外した名称である。
コレステロール低下薬としては「スタチン系」の薬が有名であり，「ピタバスタチン」のほかに，「アトルバスタチン」，「ロスバスタチン」，「シンバスタチン」，「プラバスタチン」，「フルバスタチン」，「ローバスタチン」があるが，これらの「スタチン系」の一般的名称においても「statin」（スタチン）を除外した名称が使用されている。例えば，平成２２年３月５日開催の日本循環器学会での発表（乙６）においては，「スタチン系」の中でも強力なストロングスタチン３種として，「ピタバスタチン」，「アトルバスタチン」，「ロスバスタチン」があるところ，これらについては，それぞれ「ピタバ」，「アトルバ」，「ロスバ」と「スタチン」を省略した略称が使用されていた。上記発表は，九州の５１施設の医師が参加した研究結果の発表であり，世界で初めて上記３種類の薬剤を同時に比較する試みであったことが高く評価され，多くのメディアや医師が注目したものであった。
また，国立医薬品食品衛生研究所作成の２０１１年（平成２３年）７月７日付け医薬品安全性情報（乙４１）には，「アトルバスタチン」，「フルバスタチン」，「ピタバスタチン」，「ローバスタチン」，「プラバスタチン」，「ロスバスタチン」，「シンバスタチン」について，それぞれ「statin」（スタチン）を除外した名称が使用されている。さらに，２００６年（平成１８年）以降に公開された公開特許公報等（乙７ないし１３，４０）においても，「スタチン系」の名称について「statin」又は「スタチン」を除外した略称が使用されている。その他の文献等（乙１６ないし１８）においても，ピタバスタチンのことを「ピタバ」と略して使用され（乙１４，１５，４２），アトルバスタチンのことを「アトルバ」，ロスバスタチンのことを「ロスバ」と略して使用されている。のみならず，実際の調剤薬局の現場においても，アトルバスタチンを「アトルバ」，シンバスタチンを「シンバ」，プラバスタチンを「プラバ」，フルバスタチンを「フルバ」，ロスバスタチンを「ロスバ」と略して使用されている（乙１９）。
以上のとおり，「スタチン系」の成分として，「スタチン」の用語を除外した部分を略称として使用することは一般的に行われていたものである。
(イ)「ピタバスタチンカルシウム」を有効成分とする医療用後発医薬品については，平成２５年１２月から，後発医薬品メーカー各社が販売を開始している（乙４３）。医療用後発医薬品の販売名には，医薬品の販売名等の類似性に起因した医療事故を防止するために，一般的名称，剤形及び含量，会社名（屋号等）を付さなければならないとされている（乙３，５）。上記メーカー各社の中で，現在も，錠剤に「ピタバ」と表記しているのは，沢井製薬株式会社（以下「沢井製薬」という。），小林化工株式会社（以下「小林化工」という。），テバ製薬株式会社（以下「テバ製薬」という。）及び被控訴人の４社であるが（乙４３），キョーリンリメディオ株式会社（以下「キョーリンリメディオ」という。）及び共和薬品工業株式会社（以下「共和薬品工業」という。）の２社も，発売当初は錠剤に「ピタバ」と表記していた（乙２５，３１，４５）。
また，「アトルバスタチン」を有効成分とする医療用後発医薬品においても，平成２３年１１月以降，錠剤に「アトルバ」と表記して販売されているものもある。
さらに，その他の有効成分に関する医療用後発医薬品においても，錠剤に有効成分の略称を付して販売されているものが多数ある（乙４４）。以上によれば，錠剤に有効成分又はその略称を印刷もしくは刻印することは一般的に行われていることであるといえる（乙５，２５，３１，４３ないし４５）。
(ウ)控訴人は，平成２５年１０月１７日，「ピタバ（標準文字）」の商標について商標登録出願（商願２０１３－０８０９４号）をしたが，特許庁は，「ピタバ」の文字は，指定商品を取り扱う業界において，「ピタバスタチンカルシウム」又は「ピタバスタチン」の略称として使用されているから，単に商品の原材料，品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるなどとして平成２６年３月４日付けの拒絶理由通知（乙２４）をし，さらに，同年６月１２日付けで拒絶査定（乙２６）をした。
(エ)以上によれば，ピタバスタチンカルシウムを有効成分とする後発医薬品において，「ピタバ」の表示は有効成分の略称であることを示すものであるとともに，錠剤に有効成分の略称である「ピタバ」を印刷又は刻印する方法は一般的に行われているものといえる。
(オ)控訴人は，これに対し，アンケート調査の結果（甲２２）などを挙げて，取引者，需要者である患者において，「ピタバ」の表示が「有効成分」である「ピタバスタチンカルシウム」の略称を示すものとして一般に認識されているとはいえない旨主張する。


しかしながら，医師や薬剤師等の口頭による薬についての説明だけでは不十分な場合があり得るので，薬の有効成分，効果，副作用等の注意事項について網羅的に説明するために，説明文書等（乙２７ないし２９，乙３６添付資料②）が患者に配布されており（前記２(1)ア(イ)ｃ），上記説明文書等には薬剤の一般的名称が記載されている。加えて，医療用後発医薬品の場合には，医薬品の販売名等の類似性に起因する調剤間違いや患者の誤飲防止等の医療事故を防止するために，販売名に，一般的名称（有効成分），剤型及び含量，会社名（屋号等）を付さなければならないことから，各製薬企業は，後発医薬品の錠剤にもその措置を行い（乙３０，３７），錠剤においても有効成分の名称又はその略称を表示することの周知徹底を図っていることからすると，患者においても錠剤に付された「ピタバ」の表示が有効成分である「ピタバスタチンカルシウム」を示すものであることを認識しているというべきである。また，控訴人が挙げるアンケート調査（甲２２）に証拠価値がないことは，前記２(1)ア(ウ)のとおりである。
したがって，控訴人の上記主張は理由がない。
イ小括
以上によれば，被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）は，本件分割商標権の指定商品である「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」との関係においては，「ピタバスタチンカルシウム」を有効成分とする医薬品であること，すなわち，商品の品質を表示するものにすぎず，「ピタバスタチンカルシウム」を有効成分とする医薬品であることの略称として普通に用いられる方法で表示するものであるから，商標法２６条１項２号の商標に該当し，本件分割商標権の効力を及ぼすことはできない。
(2)控訴人の主張
ア商標法２６条１項２号の商標に該当しないこと
(ア)被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）が，「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」の品質である「有効成分」を普通に用いられる方法で表示する商標（商標法２６条１項２号）であるというためには，取引者，需要者一般において，「ピタバ」の表示が「有効成分」である「ピタバスタチンカルシウム」の略称として認識されていることが必要である。
しかしながら，前記２(2)ア(イ)のとおり，取引者，需要者である患者は，自らの症状を治すために薬剤を服用するのであって，薬剤の効果や副作用について興味を持つことはあるとしても，よほど特殊な事情がない限り，当該薬剤の化学物質である有効成分の名称が何であるかということには興味や知識を持っていないのが通常である。また，医師・薬剤師も，患者に対して薬剤を処方するに際し，薬剤の効果や副作用についての説明をすることがあるとしても，通常，当該薬剤の有効成分の名称が何であるかを説明することはない。
このことは，前記２(2)ア(イ)のとおり，アンケート調査（甲２２）の結果によっても裏付けられている。
たとえ，患者が被控訴人各商品のＰＴＰシートに付された「ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「明治」」等の表示に触れた上で，被控訴人各商品の錠剤に表示された「ピタバ」に触れたときに，「ピタバ」が販売名たる「ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「明治」」等のうち「ピタバスタチンＣａ」の一部の表示あるいはそれに由来する表示であると認識することがあったとしても，「ピタバ」を「有効成分」としての「ピタバスタチンＣａ」（ピタバスタチンカルシウム）を意味するものと認識することはないものと考えられる。
したがって，取引者，需要者である患者において，「ピタバ」の表示が「有効成分」である「ピタバスタチンカルシウム」の略称を示すものとして一般に認識されているとはいえない。
(イ)被控訴人が挙げる学会発表に関する文献や公開特許公報などの文献は，いずれも患者の認識を示す文献ではなく，患者一般において，「ピタバ」が，実質的に「有効成分を示すもの」と認識されているといえる程度に，「ピタバスタチンカルシウム」の略称として認識されていることを示すものとはいえない。
また，被控訴人が挙げる文献の内容を見ても，「ピタバスタチンカルシウム」（「pitavastatincalcium」）あるいは「ピタバスタチン」（「pitavastatin」）を「ピタバ」（「pitava」）と略記することを断った上で，「ピタバ」（「pitava」）という表記を用いているか，図においてスペースの都合上「ピタバ」（「pitava」）という略記を用いているにすぎない。ピタバスタチンカルシウム以外の「スタチン系」の省略形を用いた文献は，ピタバスタチンカルシウムと直接関係のある文献ではないし，その内容を見ても「atorvastatin(Atorva)」などといずれも略記することを明記した上で，図においてスペースの都合上，略記を用いているにすぎない。
したがって，被控訴人が挙げる文献から，「ピタバ」が，「有効成分」である「ピタバスタチンカルシウム」の略称として一般に認識されているということはできない。
このことは，標題に「Pitava」又は「ピタバ」の語を含む１０４件の文献のうち，「Pitava」等の略記を用いた文献はわずか２件のみで，その他の１０２件は，略記を用いず，「Pitavastatin」等と表記していること（甲３２）からも明らかである。また，甲３３によれば，ピタバスタチンカルシウムを主成分とする薬剤を販売している後発医薬品メーカーのうち，錠剤に「ピタバ」の語を印字して使用しているのは被控訴人ら６社のみであって，その他の１８社はいずれも「ピタバ」の語を使用しておらず，このことは，「ピタバ」が「ピタバスタチンカルシウム」の略称であると認識されていないことを示すものである。さらに，被控訴人は，控訴人が本件分割商標権の侵害を主張している商品（被控訴人各商品を含む。）において，「ピタバ」の表示がされていることを指摘しているが，商標権を侵害する表示の存在を根拠にして，当該商標権侵害が否定されるというのは背理であるから，当該商品の表示に基づいて，「ピタバ」が「ピタバスタチンカルシウム」の略称として一般に認識されるに至ったという主張は成り立ち得ない。
イ小括
以上によれば，取引者，需要者である患者において，「ピタバ」の表示が「有効成分」である「ピタバスタチンカルシウム」の略称を示すものとして一般に認識されているとはいえず，被控訴人各標章は商標法２６条１項２号の商標に該当するものとはいえないから，本件分割商標権の効力が被控訴人各標章に及ばないとの被控訴人の主張は，理由がない。４争点４（商標登録の無効理由による権利行使制限の成否）について
(1)被控訴人の主張
ア医薬品の一般的名称（ＪＡＮ）及び国際一般名（ＩＮＮ）は，医薬品における非独占的・一般的な名称である。


また，日本国内においては，前記２(1)ア(ア)のとおり，医療用後発医薬品の場合，医薬品の販売名等の類似性に起因する調剤間違いや患者の誤飲防止等の医療事故を防止するために，販売名に，含有する有効成分に係る一般的名称，剤型及び含量，会社名（屋号等）を付さなければならないこととされている。
したがって，医薬品の有効成分の一般的名称（国際一般名を含む。）を商標登録して独占権を与えることは，国際的及び国内的な社会秩序に反するものであり，公序良俗に反するものといえる。
イしかるところ，前記３(1)ア(ア)のとおり，本件商標を構成する「ＰＩＴＡＶＡ」は，「ピタバスタチンカルシウム」の国際一般名である「pitavastatin」を想起させる略称である。
そうすると，本件商標は，医薬品の国際一般名である「pitavastatin」と同一視し得る商標であるといえるから，公序良俗を害するおそれがある商標（商標法４条１項７号）に該当する。
ウ以上によれば，本件商標の商標登録には，商標法４条１項７号違反の無効理由（同法４６条１項６号）があり，商標登録無効審判により無効とされるべきものであるから，商標法３９条において準用する特許法１０４条の３第１項の規定により，控訴人は，被控訴人に対し，本件分割商標権を行使することができない。
(2)控訴人の主張
前記３(2)によれば，本件商標を構成する「ＰＩＴＡＶＡ」は，「ピタバスタチンカルシウム」の国際一般名である「pitavastatin」を想起させる略称であると理解されるものではなく，本件商標を医薬品の国際一般名と同一視し得るものではない。
したがって，本件商標が公序良俗を害するおそれがある商標（商標法４条１項７号）であるとはいえないから，被控訴人の主張は，理由がない。
５争点５（権利の濫用の成否）について
(1)被控訴人の主張
ア明らかな無効理由の存在
(ア)控訴人は，平成１５年の発売開始以来現在まで，ピタバスタチンカルシウムを有効成分とする医薬品を「リバロ」の販売名で販売を継続し，「リバロ」は，控訴人の商品名として確立している。一方で，控訴人は，「ＰＩＴＡＶＡ」又は「ピタバ」という商品名でピタバスタチンカルシウムを有効成分とする医薬品を販売しておらず，上記商品名を使用している形跡もない。
したがって，本件商標は，控訴人が「自己の業務に係る商品について使用をする商標」（商標法３条１項柱書き）に該当しないから，本件商標の商標登録には，同項柱書きに違反する無効理由（同法４６条１項１号）がある。
(イ)前記３(1)で述べたのと同様の理由により，本件商標は，「ピタバスタチンカルシウム」の国際一般名である「pitavastatin」の略称であって，「ピタバスタチン」又は「ピタバスタチンカルシウム」を想起させるものであり，本件分割商標権の指定商品である「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」との関係においては，「ピタバスタチンカルシウム」を有効成分とする医薬品であること，すなわち，商品の品質の表示であり，かつ，名称又はその略称を錠剤に印刷又は刻印することは「普通に用いられる方法で表示するもの」といえるから，本件商標は，「商品の品質」を「普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」（商標法３条１項３号）に該当する。
したがって，本件商標の商標登録には，商標法３条１項３号に違反する無効理由（同法４６条１項１号）がある。
(ウ)前記(ア)及び(イ)の無効理由に基づく商標登録無効審判は，本件商標の商標登録から５年を経過しているため請求することができない（商標法４７条１項）。
しかしながら，商標法４７条１項の規定により，商標登録無効審判を請求することができない場合であっても，明らかな無効理由が存在するときは，当該商標権に基づく請求は，権利の濫用に当たり許されないというべきである。
そうすると，本件分割商標権に基づく本件請求は，本件商標の商標登録に明らかな無効理由があるから，権利の濫用に当たり許されないというべきである。
イ商標法５０条１項の取消事由の存在
(ア)次に，前記ア(ア)のとおり，控訴人が本件商標をその指定商品に使用している形跡がないから，本件商標の商標登録には，商標法５０条１項の取消事由がある。そこで，被控訴人は，平成２６年２月１９日，本件商標の商標登録について不使用取消審判を請求した（乙２１の１，２）。この点に関し，控訴人は，控訴人とキョーリンリメディオ間の平成２５年１２月１９日付け商標使用許諾契約に基づいて，キョーリンリメディオに対し，本件商標について通常使用権を許諾し，キョーリンリメディオは本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用しているから，本件商標の商標登録には，商標法５０条１項の取消事由が存在しない旨主張する。
しかしながら，上記使用許諾契約は本件商標の積極的な使用を継続的に許諾するものではなく，キョーリンリメディオが錠剤の「ピタバ」の表示を速やかに中止することを前提に，契約締結日において保有している製品の在庫の限度内で本件商標権に基づく権利行使を行わないという，禁止権行使の猶予を合意したものである。同項の趣旨は，実際に使用される商標の保護を通じて商標に化体されている商標権者の業務上の信用を保護するという商標制度の目的にそぐわない商標を整理するという点にあるから，商標権者から禁止権行使の猶予を受けたにすぎない者は同項所定の「通常使用権者」に該当しないというべきである。したがって，キョーリンリメディオによる「ピタバ」の使用をもって，同項にいう通常使用権者における本件商標又はこれと社会通念上同一と認められる商標の使用があるということはできないから，控訴人の上記主張は理由がない。
(イ)そうすると，本件商標の商標登録には，商標法５０条１項の取消事由が存在し，不使用取消審判により取り消されるべきことが明らかであるから，不使用取消制度及び商標権制度の趣旨に照らし，控訴人の本件分割商標権に基づく本件請求は，権利の濫用に当たり許されないというべきである。
ウ小括
以上のとおり，本件商標の商標登録には，明らかな無効理由があり，また，商標法５０条１項の取消事由が存在し，不使用取消審判により取り消されるべきことが明らかであるから，控訴人の本件分割商標権に基づく本件請求は，権利の濫用に当たり許されないというべきである。
(2)控訴人の主張
ア無効理由の不存在


製薬会社である控訴人は，自ら本件商標を使用する意思をもって，本件商標の商標登録出願をし，本件商標権の登録を受けたものであるから，本件商標の商標登録に商標法３条１項柱書きに違反する無効理由が存在するとの被控訴人の主張は理由がない。
また，前記３(2)で述べたのと同様の理由により，本件商標は，「ピタバスタチン」又は「ピタバスタチンカルシウム」を想起させる略称であるとはいえないから，本件商標の商標登録に商標法３条１項３号に違反する無効理由が存在するとの被控訴人の主張も理由がない。
イ商標法５０条１項の取消事由の不存在
控訴人は，キョーリンリメディオに対し，平成２５年１２月１９日付け商標使用許諾契約に基づいて通常使用権を許諾し，キョーリンリメディオは，本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用している。上記使用許諾契約に係る契約書（甲８）の１条及び２条によれば，キョーリンリメディオが本件商標の通常使用権者であることは明らかであり，キョーリンリメディオは，契約締結時の在庫の販売が完了するまでの間，「ピタバ」の表示を付した製品を新たに製造して販売することができるのであるから，上記使用許諾契約は，本件商標の積極的な使用を継続的に許諾するものにほかならない。
したがって，本件商標の商標登録に商標法５０条１項の取消事由が存在するとの被控訴人の主張は理由がない。
ウ小括
以上によれば，控訴人の本件分割商標権に基づく本件請求が権利の濫用に当たり許されないとの被控訴人の主張は理由がない。
第４当裁判所の判断
当裁判所は，被控訴人各商品の錠剤に付された被控訴人各標章は，「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる態様により使用されていない商標」（商標法２６条１項６号）に該当し，また，商品の「品質」又は「原材料」を「普通に用いられる方法で表示する商標」（同項２号）に該当するものと認められ，控訴人が有する本件分割商標権の効力は被控訴人各標章に及ばないものと認められるから，控訴人の当審における交換的変更に係る請求は，いずれも理由がないものと判断する。
その理由は，以下のとおりである。
１判断の基礎となる認定事実
(1)被控訴人各標章の構成，その使用態様等について
ア被控訴人各標章の構成について
被控訴人各標章は，別紙標章目録１ないし３記載のとおり，「ピタバ」の片仮名３字を同一書体，同じ大きさで，略円弧状に横書きに書してなる標章である。
被控訴人各標章からそれぞれ「ピタバ」の称呼が生じる。
イ被控訴人各商品について
(ア)被控訴人商品１は，販売名を「ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「明治」」とする円形の錠剤，被控訴人商品２は，販売名を「ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「明治」」とする円形の錠剤，被控訴人商品３は，販売名を「ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「明治」」とする円形の錠剤であり，いずれも一般的名称（ＪＡＮ）を「ピタバスタチンカルシウム」(国際一般名（ＩＮＮ）は「pitavstatin」)とする化学物質を有効成分とする「ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤」である。
被控訴人各商品は，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害作用で肝臓のコレステロール合成を阻害することによって，血液中のコレステロールを低下させる作用効果があり，通常，高コレステロール血症，家族性高コレステロール血症の治療に用いられる（乙２７ないし２９）。また，医薬品医療機器等法４９条１項は，「薬局開設者又は医薬品の販売業者は，医師，歯科医師又は獣医師から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して，正当な理由なく，厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し，又は授与してはならない。ただし，薬剤師等に販売し，又は授与するときは，この限りでない。」と定めている。
そして，「ピタバスタチン」，その誘導体，それらの水和物及びそれらの塩類を有効成分とする製剤は，厚生労働大臣によって，医薬品医療機器等法４９条１項に基づき，「処方箋医薬品」に指定されており（平成１７年２月１０日厚生労働省告示第２４号。乙２２），被控訴人各商品は，「処方箋医薬品」である（乙２７ないし２９）。厚生労働省医薬食品局長発出の都道府県知事等あて平成１７年３月３０日付け薬食発第０３３００１６号「処方せん医薬品等の取扱いについて」と題する書簡（一部改正平成２３年３月３１日薬食発０３３１第１７号。乙２３）には，「処方せん医薬品」の取扱いについて，「原則」として，「処方せん医薬品については，病院，診療所，薬局等へ販売（授与を含む。）する場合を除き」，医薬品医療機器等法４９条１項の規定に基づき，「医師等からの処方せんの交付を受けた以外の者に対して，正当な理由なく，販売を行ってはならないものであること」，「正当な理由なく，処方せん医薬品を販売した場合については，罰則が設けられているものであること」などの記載がある。
(イ)被控訴人商品１は直径６．１ｍｍ，厚さ２．６ｍｍの白色の錠剤（乙２７），被控訴人商品２は直径７．１ｍｍ，厚さ２．９ｍｍのごくうすい黄赤色の割線入り錠剤（乙２８），被控訴人商品３は直径８．６ｍｍ，厚さ４．０ｍｍの淡黄色の割線入り錠剤（乙２９）であり，それぞれの外観は，別紙錠剤目録１ないし３のとおりである。
被控訴人各商品の包装態様は，別紙包装目録１ないし３のとおりであり，錠剤が１０錠ずつＰＴＰシートにパッケージされて，その複数のＰＴＰシートが外箱に入れられたもの（同目録１ないし３参照）と，錠剤が瓶詰めされ，その瓶が外箱に入れられたもの（同目録１及び２参照）がある（乙３７の「２１．」）。


被控訴人商品１の外箱には，別紙包装目録１のとおり，「ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「明治」」と横書きで大きく表示され，その上部には「ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤」，その下部には「ピタバスタチンカルシウム錠」，「１錠中ピタバスタチンカルシウム１．０ｍｇ」との表示があり，また，ＰＴＰシートの表面には，「ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「明治」」，「ピタバスタチン」，「１ｍｇ」，「ｍｅｉｊｉＭＳ０４７」，その裏面には，「ＰＩＴＡＶＡＳＴＡＴＩＮＣａ１ｍｇ「Ｍｅｉｊｉ」」，「ピタバスタチンＣａ「明治」」，「１ｍｇ」との表示がある。
被控訴人商品２の外箱には，別紙包装目録２のとおり，「「ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「明治」」と横書きで大きく表示され，その上部には「ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤」，その下部には「ピタバスタチンカルシウム錠」，「１錠中ピタバスタチンカルシウム２．０ｍｇ」との表示があり，また，ＰＴＰシートの表面には，「ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「明治」」，「ピタバスタチン」，「２ｍｇ」，「ｍｅｉｊｉＭＳ０４８」，その裏面には，「ＰＩＴＡＶＡＳＴＡＴＩＮＣａ２ｍｇ「Ｍｅｉｊｉ」」，「ピタバスタチンＣａ「明治」」，「２ｍｇ」との表示がある。
被控訴人商品３の外箱には，別紙包装目録３のとおり，「「ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「明治」」と横書きで大きく表示され，その上部には「ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤」，その下部には「ピタバスタチンカルシウム錠」，「１錠中ピタバスタチンカルシウム４．０ｍｇ」との表示があり，また，ＰＴＰシートの表面には，「ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「明治」」，「ピタバスタチン」，「４ｍｇ」，「ｍｅｉｊｉＭＳ０４９」，その裏面には，「ＰＩＴＡＶＡＳＴＡＴＩＮＣａ    ４ｍｇ「Ｍｅｉｊｉ」」，「ピタバスタチンＣａ「明治」」，「４ｍｇ」との表示がある。
ウ被控訴人各標章の使用態様について
被控訴人商品１には，別紙錠剤目録１のとおり，錠剤の一方の面の１段目に「ピタバ」の片仮名３字（被控訴人標章１），２段目に数字の「１」，３段目に「明治」の漢字２字が表示されている。なお，錠剤の他方の面には特に表示はない。
被控訴人商品２には，別紙錠剤目録２のとおり，錠剤の一方の面の１段目に「ピタバ」の片仮名３字（被控訴人標章２），２段目に数字の「２」が表示されている。また，錠剤の他方の面の１段目に「ＭＳ」の欧文字３字，２段目に数字の「０４８」が表示され，その１段目及び２段目の間に割線が表示されている。
被控訴人商品３には，別紙錠剤目録３のとおり，錠剤の一方の面の１段目に「ピタバ」の片仮名３字（被控訴人標章３），２段目に数字の「４」が表示されている。また，錠剤の他方の面の１段目に「ＭＳ」の欧文字３字，２段目に数字の「０４９」が表示され，その１段目及び２段目の間に割線が表示されている。
(2)後発医薬品の販売名の命名に関する規制等についてア平成１７年９月２２日付け薬食審査発第０９２２００１号厚生労働省医薬食品局審査管理課長通知「医療用後発医薬品の承認申請にあたっての販売名の命名に関する留意事項について」（以下「本件厚労省課長通知」という。）には，次のような記載がある（乙５）。
「医薬品の販売名については，承認申請書の名称欄の記載に関し，…「保健衛生上の危害の発生するおそれのないものであり，かつ，医薬品としての品位を保つものであること。また，医療用医薬品の販売名には，原則として剤形及び有効成分の含量（又は濃度等）に関する情報を付すること。」とされているところです。
また，医薬品の販売名等の類似性に起因した医療事故等を防止するための対策の一環として，平成１２年９月１９日付医薬発第９３５号厚生省薬安全局長通知「医療事故を防止するための医薬品の表示事項及び販売名の取扱いについて」（…）により，医療事故を防止するための販売名の取扱いに関する一般原則を示してきました。
しかしながら，現状に加え，医療用医薬品が今後引き続き新たに承認される状況にあって，既存のものとの類似性が低い販売名を命名することがますます困難な状況になることが予想されます。
ついては，今後新たに承認申請される医薬用後発医薬品の販売名について，下記の点に留意するよう，貴管下関係業者に対して周知方をお願いいたします。
記１.一般的名称を基本とした販売名を命名する際の取扱い製造販売承認のための承認申請書の名称欄の記載に関し，以下に留意の上，製造販売会社名が明確に判別できるようにした上で，原則として，含有する有効成分に係る一般的名称を基本とした記載とすること。なお，本取扱いは，原則として，単一の有効成分からなる品目に適用されるものであること。
(1)全般的事項
ア販売名の記載にあたっては，含有する有効成分に係る一般的名称に剤型，含量及び会社名（屋号等）を付すこと。なお，一般的名称を基本とした記載を行わない場合は，その理由を明らかにする文書を承認申請書に添付して提出すること。…
(2)語幹に関する事項
ア有効成分の一般的名称については，その一般的名称の全てを記載することを原則とするが，当該有効成分が塩，エステル及び水和物等の場合にあっては，これらに関する記載を元素記号等を用いた略号等で記載して差し支えないこと。また，他の製剤との混同を招かないと判断される場合にあっては，塩，エステル及び水和物等に関する記載を省略することが可能であること。」


イ前記アの事実に加えて，証拠（乙２７ないし２９）及び弁論の全趣旨によれば，被控訴人商品１の販売名「ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「明治」」は，本件厚労省課長通知に従って命名されたものであり，「含有する有効成分に係る一般的名称」である「ピタバスタチンＣａ」，「剤形及び含量」である「錠１ｍｇ」，「会社名（屋号等）」である「明治」から構成されていること，被控訴人商品２及び３についても，これと同様に，本件厚労省課長通知に従って命名されたことが認められる。
(3)スタチン系医薬品及びその表記について
ア証拠（乙６ないし１９，４０ないし４２）及び弁論の全趣旨によれば，①ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害薬は，医師，薬剤師等の医療従事者の間において，「スタチン系薬」，「スタチン系化合物」などと一般に呼ばれ，「スタチン系薬」又は「スタチン系化合物」には，「ピタバスタチン」のほかに，「アトルバスタチン」，「ロスバスタチン」，「シンバスタチン」，「プラバスタチン」，「フルバスタチン」，「ローバスタチン」などがあること，②平成２２年３月５日開催の日本循環器学会において，「スタチン」の中でも強力なストロングスタチン薬剤である「ピタバスタチン」，「アトルバスタチン」及び「ロスバスタチン」の３種類の薬剤の安全性及び有効性について同時に比較試験を行った研究成果が発表され，その発表において，それぞれが「ピタバ」，「アトルバ」及び「ロスバ」と表記され，「スタチン」の部分を省略した名称で特定されていたこと（乙６），③国立医薬品食品衛生研究所作成の２０１１年（平成２３年）７月７日付け「医薬品安全性情報」記載の「◇スタチン系薬およびスタチン系薬を基本とした治療による相対的なＬＤＬ低下効果」と題する「表」において，「アトルバスタチン」，「フルバスタチン」，「ピタバスタチン」，「ローバスタチン」，「プラバスタチン」，「ロスバスタチン」及び「シンバスタチン」について，それぞれ「Atrova」，「Fluva」，「Pitava」，「Lova」，「Prava」，「Rosva」，「Simva」と表記され，「statin」（スタチン）を除外した名称が使用されていたこと，一方で，同表の下には「Atrova＝Atrovastatin；Fluvastatin；Pitava＝Pitavastatin；…」との記載があること（乙４１），④そのほか，２００６年（平成１８年）以降に公開された公開特許公報，研究報告等の文献（乙７ないし１３，４０）において，「スタチン系化合物」の名称について，「statin」又は「スタチン」を除外した略称が使用されたり，「ピタバスタチン」を「ピタバ」と略して使用された例（乙１４，１５，４２）があることが認められる。
他方で，甲３２（控訴人従業員作成の２０１４年１２月１６日付け報告書）によれば，２００１年（平成１３年）から２００７年（平成１９年）までの間に発行された「臨床医薬」等の文献１０４件を調査した結果，標題に「Pitava」又は「ピタバ」の語を含む１０４件の文献のうち，「ピタバスタチン」（「Pitavastatin」）の説明をする際に，略記を用いずに，「ピタバスタチン」（「Pitavastatin」）と表記している文献が１０２件，「ピタバスタチン」（「Pitavastatin」）の説明をする際に，「ピタバ」又は「Pitava」の略記を用いた文献は２件であったことが示されている。イ前記アの認定事実を総合すると，「スタチン系薬」又は「スタチン系化合物」は，医師，薬剤師等の医療従事者の間において，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害薬の総称として一般に知られていたこと，「スタチン系薬」又は「スタチン系化合物」に属する具体的な物質を表記する場合，「スタチン」の用語を除外した部分を略称として使用することが一般的であるとまではいえないが，「スタチン系薬」又は「スタチン系化合物」を説明する際に，「ピタバスタチン」，「アトルバスタチン」，「ロスバスタチン」等について「ピタバ」，「アトルバ」，「ロスバ」等の略称で表記する場合もあり，医師，薬剤師等の医療従事者であれば，「スタチン系薬」又は「スタチン系化合物」を説明する文献又は文脈の中で，上記表記がされた場合，それらが「ピタバスタチン」，「アトルバスタチン」，「ロスバスタチン」等を意味することを理解するものと認められる。
(4)本件の経過等について
前記第２の１の前提事実と証拠（甲１，２，８，２０，２１，３３，３７，乙１，２４ないし２６，３７，４３（枝番のあるものは枝番を含む。））及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
ア控訴人は，平成１５年９月当時から，ピタバスタチンカルシウムを有効成分とするＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤として，販売名を「リバロ錠１ｍｇ」，「リバロ錠２ｍｇ」又は「リバロ錠４ｍｇ」とする各薬剤（控訴人各商品）を販売していた。
イ控訴人は，平成１７年８月３０日，指定商品を第５類「薬剤」として，「ＰＩＴＡＶＡ」の標準文字からなる本件商標について商標登録出願をし，平成１８年４月７日，本件商標権の設定登録を受けた。ウ平成２５年８月，被控訴人を含む後発医薬品メーカー２１社が承認申請していたピタバスタチンカルシウムを有効成分とする後発医薬品（ジェネリック医薬品）の製造販売が承認された（乙１，４３）。エ控訴人は，平成２５年１０月１７日，指定商品を第５類「薬剤」として，「ピタバ」の標準文字からなる商標について商標登録出願（商願２０１３－０８０９４４号）をした。
その後，特許庁は，平成２６年３月４日付けで拒絶理由通知（乙２４）をした。その拒絶理由は，指定商品を取り扱う業界において，「ピタバ」の文字は，「ピタバスタチンカルシウム」又は「ピタバスタチン」の略称として使用されているので，指定商品中，「ピタバスタチンカルシウムを有効成分とする薬剤」に使用したときは，「ピタバスタチンカルシウムを有効成分とする商品」等の意味合いを理解させるにとどまり，単に商品の原材料，品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認められるから，商標法３条１項３号に該当し，また，上記以外の商品に使用するときは，商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから，同法４条１項１６号に該当するというものであった。


その後，特許庁は，同年６月１２日付けで，上記拒絶理由が解消されていないとして，上記商標登録出願について拒絶査定（乙２６）をした。これに対し控訴人は，拒絶査定不服審判を請求した。
オ被控訴人は，平成２５年１２月から，ピタバスタチンカルシウムを有効成分とする被控訴人各商品の製造販売を開始した。被控訴人以外の後発医薬品メーカー２０社も，同月から，ピタバスタチンカルシウムを有効成分とする後発医薬品の製造販売を開始した。被控訴人以外の後発医薬品メーカーの薬剤の販売名は，本件厚労省課長通知に従って，「ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「サワイ」」（沢井製薬が製造販売する薬剤）などと命名され，ＰＴＰシート及び外箱には，上記販売名と同様の表示がされている。被控訴人を含む後発医薬品メーカー上記２１社のうち，被控訴人，沢井製薬，小林化工，テバ製薬，キョーリンリメディオ及び共和薬品工業の６社は，錠剤に「ピタバ」の表示をした。
その後，控訴人は，キョーリンリメディオとの間で，本件商標権について，平成２５年１２月１９日付け商標使用許諾契約（甲８）を締結した。カ控訴人は，平成２６年１月１５日，被控訴人に対し，本件商標権に基づいて被控訴人各標章を付した薬剤の販売の差止め及び廃棄を求める本件訴訟を提起した後，同年８月２８日，控訴人の請求をいずれも棄却する旨の原判決が言い渡された。
その間の同年２月１９日，被控訴人は，本件商標の商標登録の取消しを求めて不使用取消審判を請求した（乙２１の１，２）。キ控訴人は，平成２６年９月１０日，本件控訴を提起した後，本件商標権の分割の申請（受付日同年１１月１８日）をし，本件商標権は，指定商品を第５類「薬剤但し，ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤を除く」とする別紙商標権目録２記載の商標権と指定商品を第５類「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」とする同目録３記載の商標権（本件分割商標権）に分割された。
その後，控訴人は，当審において，請求原因を本件商標権の侵害から本件分割商標権の侵害に変更する旨の訴えの交換的変更をした。２被控訴人各標章の商標法２６条１項６号該当性（争点２）について(1)被控訴人は，被控訴人が被控訴人各商品の錠剤に被控訴人各標章を表示しているのは，服用者が服用する際に他の薬剤と間違えないよう誤飲防止のためであって，自他商品識別機能を奏するために表示しているものではなく，被控訴人各商品における被控訴人各標章の使用は，いわゆる商標的使用に当たらないから，被控訴人各標章は，「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる態様により使用されていない商標」（商標法２６条１項６号）に該当する旨主張する。
アそこで検討するに，前記１の認定事実によれば，①被控訴人各商品は，一般的名称（ＪＡＮ）を「ピタバスタチンカルシウム」とする化学物質を有効成分とする「ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤」であり，医療用後発医薬品（ジェネリック医薬品）であること，②医薬品の販売名等の類似性に起因した医療事故等を防止するための対策の一環として平成１７年９月２２日付で発出された本件厚労省課長通知は，医療用後発医薬品の承認申請に当たっての販売名の命名に関し，「販売名の記載にあたっては，含有する有効成分に係る一般的名称に剤型，含量及び会社名（屋号等）を付すこと」を定めており，被控訴人各商品の販売名である「ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「明治」」，「ピタバスタチンＣａ錠２ｍｇ「明治」」及び「ピタバスタチンＣａ錠４ｍｇ「明治」」は，本件厚労省課長通知に従って命名されたこと，③被控訴人を含む後発医薬品メーカー２１社は，平成２５年１２月から，ピタバスタチンカルシウムを有効成分とする後発医薬品（「ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤」）の製造，販売を開始し，被控訴人以外の２０社も，本件厚労省課長通知に従って，上記後発医薬品の販売名を命名し（例えば，「ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「サワイ」），剤型及び含量が同じであれば，被控訴人各商品との販売名の違いは「会社名（屋号等）」だけであること，④「スタチン系薬」又は「スタチン系化合物」は，医師，薬剤師等の医療従事者の間において，ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害薬の総称として一般に知られていたこと，⑤「スタチン系薬」又は「スタチン系化合物」に属する具体的な物質を表記する場合，「スタチン」の用語を除外した部分を略称として使用することが一般的であるとまではいえないが，「スタチン系薬」又は「スタチン系化合物」を説明する際に，「ピタバスタチン」，「アトルバスタチン」，「ロスバスタチン」等について「ピタバ」，「アトルバ」，「ロスバ」等の略称で表記する場合もあり，医師，薬剤師等の医療従事者であれば，「スタチン系薬」又は「スタチン系化合物」を説明する文献又は文脈の中で，上記表記がされた場合，それらが「ピタバスタチン」，「アトルバスタチン」，「ロスバスタチン」等を意味することを理解すること，⑥本件厚労省課長通知には，「有効成分の一般的名称については，その一般的名称の全てを記載することを原則とするが，当該有効成分が塩，エステル及び水和物等の場合にあっては，これらに関する記載を元素記号等を用いた略号等で記載して差し支えないこと。また，他の製剤との混同を招かないと判断される場合にあっては，塩，エステル及び水和物等に関する記載を省略することが可能であること。」との記載があることが認められる。


上記認定事実によれば，被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）は，有効成分である「ピタバスタチンカルシウム」について，その塩であることを示す部分（「カルシウム」）の記載及び「スタチン」の記載を省略した「略称」であることが認められる。イ次に，被控訴人各商品の包装態様は，別紙包装目録１ないし３のとおりであり，錠剤が１０錠ずつＰＴＰシートにパッケージされて，その複数のＰＴＰシートが外箱に入れられたもの（同目録１ないし３参照）と，錠剤が瓶詰めされ，その瓶が外箱に入れられたもの（同目録１及び２参照）があり（前記１(1)イ(イ)），被控訴人各商品の錠剤は，通常は，ＰＴＰシートから取り出して服用することが想定されているといえる。また，被控訴人商品１の外箱には，「ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「明治」」と横書きで大きく表示され，その上部には「ＨＭＧ－ＣｏＡ還元酵素阻害剤」，その下部には「ピタバスタチンカルシウム錠」，「１錠中ピタバスタチンカルシウム１．０ｍｇ」との表示があり，ＰＴＰシートの表面には，「ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「明治」」，「ピタバスタチン」，「１ｍｇ」，「ｍｅｉｊｉＭＳ０４７」，その裏面には，「ＰＩＴＡＶＡＳＴＡＴＩＮＣａ１ｍｇ「Ｍｅｉｊｉ」，「ピタバスタチンＣａ「明治」」，「１ｍｇ」との表示があること（別紙包装目録１参照），被控訴人商品２及び３の外箱及びＰＴＰシートについても，含量及び「ＭＳ」に続く３桁の数字の表記が異なるほかは，被控訴人商品１と同様の表示があること（同目録２及び３参照）は，前記１(1)イ(イ)のとおりである。さらに，被控訴人各商品の外箱又はＰＴＰシートに記載された「ピタバスタチンＣａ」，「ピタバスタチン」等の表示と被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）を同じ機会に目にした場合，「ピタバスタチンＣａ」又は「ピタバスタチン」と「ピタバ」の言語構成から，「ピタバ」が「ピタバスタチンＣａ」又は「ピタバスタチン」の頭部分の３字を略記したものであることを自然に理解するものと認められる。
そして，医師，薬剤師等の医療従事者の間においては，後発医薬品の販売名は含有する有効成分に係る一般的名称に剤型，含量及び会社名（屋号等）から構成されていることは一般的に知られているものと認められるから，医療従事者が，被控訴人各商品に接した場合，被控訴人各商品が「ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「明治」」等を販売名とする後発医薬品であることを認識し，被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）は，有効成分である「ピタバスタチンカルシウム」の略称であることを認識するものと認められる。
一方で，患者においては，ＰＴＰシートに入れられた状態で被控訴人各商品の交付を受けた場合，ＰＴＰシートから被控訴人各商品を取り出して服用する際に，ＰＴＰシートに記載された「ピタバスタチンカルシウム」等の表示が自然に目に触れ，被控訴人各商品は「ピタバスタチンカルシウム」が含有された錠剤であること認識するものと認められるから，被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）は，被控訴人各商品の含有成分を略記したものであることを理解するものと認められる。
また，被控訴人各商品は，医師等の処方箋により使用する「処方箋医薬品」であり（前記１(1)イ(ア)），被控訴人各商品と他の薬剤とが一つの袋にまとめて包装される「１包化調剤」により処方される場合があるが，この場合，患者は，１包化した袋を開封し，その袋内に薬剤が入ったままの状態で服用するので，被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示を認識することはないのが通常である。もっとも，患者は，１包化した袋からいったん薬剤を取り出して服用する場合もあるが，その際には，取り出した薬剤を一緒に服用すべきひとまとまりの薬剤として認識し，個々の薬剤の表示が目に触れたとしても，その表示が薬剤の出所を示すものと理解することはないものと認められる。
以上によれば，被控訴人各商品の需要者である医師，薬剤師等の医療従事者及び患者のいずれにおいても，被控訴人各商品に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）から商品の出所を識別したり，想起することはないものと認められるから，被控訴人各商品における被控訴人各標章の使用は，商標的使用に当たらないというべきである。
ウしたがって，被控訴人各標章は，「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができる態様により使用されていない商標」（商標法２６条１項６号）に該当するものと認められる。


(2)控訴人は，これに対し，①患者は，通常，被控訴人各商品の有効成分の名称が何であるかについて興味も知識もなく，医師，薬剤師等から説明も受けていないから，被控訴人各商品の錠剤に表示された「ピタバ」に触れたときに，それが「有効成分」を示すものであると認識するものとはいえないし，たとえ，患者が被控訴人各商品のＰＴＰシートに付された「ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「明治」」等の表示に触れた上で，被控訴人各商品の錠剤に表示された「ピタバ」に触れたときに，「ピタバ」の表示が販売名たる「ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「明治」」等のうちの「ピタバスタチンＣａ」の一部の表示あるいはそれに由来する表示であると認識することがあったとしても，「ピタバ」を「有効成分」としての「ピタバスタチンＣａ」を意味するものと認識することはないから，被控訴人各商品の取引者，需要者である患者において，被控訴人各標章が出所識別機能を発揮する表示であると認識されないということはできない，②薬剤の錠剤に付された「ピタバ」の表示に関するアンケート調査結果（甲２２）によれば，「ピタバ」の表示が「この薬の有効成分（薬の効果をもたらす成分）の名前（またはその一部）」と回答したのは全体の１５％にすぎず，残りの８５％は有効成分の名称（またはその一部）であるとは認識しなかったこと，全体の４３％が薬剤の錠剤に付された「ピタバ」の表示を「この薬の商品名」と認識していたことからすると，患者が被控訴人各標章を有効成分の説明的表示であると認識するとはいえないとして，被控訴人各標章は，商標法２６条１項６号に該当しない旨主張する。
アしかしながら，前記(1)イ認定のとおり，患者は，ＰＴＰシートに入れられた状態で被控訴人各商品の交付を受けた場合には，ＰＴＰシートから被控訴人各商品を取り出して服用する際に，ＰＴＰシートに記載された「ピタバスタチンカルシウム」等の表示が自然に目に触れ，被控訴人各商品は「ピタバスタチンカルシウム」が含有された錠剤であること認識するものと認められるから，被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）は，被控訴人各商品の含有成分を略記したものであることを理解するものと認められる。
次に，被控訴人各商品が「１包化調剤」により処方された場合には，患者は，１包化した袋を開封し，その袋内に薬剤が入ったままの状態で服用するので，個々の薬剤の表示には被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示を認識することがないのが通常であり，また，患者が１包化した袋からいったん薬剤を取り出して服用する場合もあるが，その際には，患者は，取り出した薬剤を一緒に服用すべきひとまとまりの薬剤として認識し，個々の薬剤の表示が目に触れたとしても，その表示が薬剤の出所を示すものと理解することはないものといえるから，患者において，被控訴人各商品に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）から商品の出所を識別したり，想起することはないものと認められる。
イまた，控訴人の挙げる「ピタバ」の表示に関するアンケート調査（甲２２）は，「ピタバ」の表示が付された「錠剤」の写真と「ＰＴＰシート」の写真とを対比して質問に対する回答を求めたものであり，患者が被控訴人各商品を処方され，これを服用する際の実情を踏まえたものといえないから，上記アンケート調査の結果は，患者において被控訴人各商品に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）から商品の出所を識別したり，想起することはないとの上記アの認定を左右するものではない。ウしたがって，被控訴人各商品における被控訴人各標章の使用は，商標的使用に当たらないから，控訴人の上記主張は，採用することができない。(3)以上によれば，被控訴人各商品の錠剤に付された被控訴人各標章は，商標法２６条１項６号に該当するから，控訴人が有する本件分割商標権の効力は，被控訴人各標章に及ばないというべきである。
３被控訴人各標章の商標法２６条１項２号該当性（争点３）について(1)被控訴人は，被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）は，「ピタバスタチン」又は「ピタバスタチンカルシウム」を想起させる略称であり，本件分割商標権の指定商品である「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」との関係においては，「ピタバスタチンカルシウム」を有効成分とする医薬品であること，すなわち，商品の品質の表示であり，かつ，錠剤に有効成分又はその略称を印刷又は刻印することは一般的に行われており，「ピタバ」を錠剤に印刷又は刻印することは「普通に用いられる方法で表示するもの」といえるから，被控訴人各標章は，商標法２６条１項２号の商標に該当する旨主張する。
アそこで検討するに，前記２(1)ア認定のとおり，被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）は，有効成分である「ピタバスタチンカルシウム」について，その塩であることを示す部分（「カルシウム」）の記載及び「スタチン」の記載を省略した「略称」であることが認められる。
そして，前記２(1)イ認定のとおり，医師，薬剤師等の医療従事者の間においては，後発医薬品の販売名は含有する有効成分に係る一般的名称に剤型，含量及び会社名（屋号等）から構成されていることは一般的に知られているものと認められるから，医療従事者が，被控訴人各商品に接した場合，被控訴人各商品が「ピタバスタチンＣａ錠１ｍｇ「明治」」等を販売名とする後発医薬品であることを認識し，被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）は，有効成分である「ピタバスタチンカルシウム」の略称であることを認識するものと認められる。そうすると，被控訴人各商品の需要者である医療従事者においては，被控訴人各商品に付された被控訴人各標章は，「商品の品質」である「有効成分」を表示する商標であると理解するものと認められる。イ次に，前記２(1)イ認定のとおり，患者においては，ＰＴＰシートに入れられた状態で被控訴人各商品の交付を受けた場合，ＰＴＰシートから被控訴人各商品を取り出して服用する際に，ＰＴＰシートに記載された「ピタバスタチンカルシウム」等の表示が自然に目に触れ，被控訴人各商品は「ピタバスタチンカルシウム」が含有された錠剤であること認識するものと認められるから，被控訴人各商品の錠剤に付された「ピタバ」の表示（被控訴人各標章）は，被控訴人各商品の含有成分を略記したものであることを理解するものと認められる。


また，被控訴人各商品は処方箋医薬品であって（前記１(1)イ(ア)），患者は，医師等から処方箋の交付を受けなければ，被控訴人各商品を購入することができないものであるところ，医師等から，処方箋医薬品が処方される際には，通常は，処方される薬剤にどのような効能・効果があるかの説明がされ，さらに，薬局等に処方箋を提出して処方箋医薬品を購入する際には，通常は，薬剤師から，購入する薬剤の効能・効果に加えて，当該薬剤の名称やその服用方法等についても説明がされるから（乙２７ないし３０，３６，３７，弁論の全趣旨），患者は，被控訴人各商品を購入するまでの過程において，医師又は薬剤師から，被控訴人各商品の有効成分が「ピタバスタチンカルシウム」である旨の説明を受ける場合もあるものと認められる。
そうすると，被控訴人各商品の需要者である患者においては，被控訴人各商品に付された被控訴人各標章は，「商品の原材料」である「含有成分」又は「商品の品質」である「有効成分」を表示する商標であると理解するものと認められる。
ウ証拠（乙３０，４４）及び弁論の全趣旨によれば，後発医薬品の一般的名称の略称ないし一部（例えば，「アトルバスタチンカルシウム水和物」につき「アトルバ」，「バルサルタン」につき「バルサ」又は「バルサル」，「ラベプラゾールナトリウム」につき「ラブペラ」等）を錠剤に表示することは，普通に行われていることが認められる。
エ前記アないしウを総合すると，被控訴人各商品の錠剤に付された被控訴人各標章は，「商品の品質」である「有効成分」又は「商品の原材料」である「含有成分」を「普通に用いられる方法で表示する商標」（商標法２６条１項２号）に該当するものと認められる。
(2)控訴人は，これに対し，患者は，薬剤の効果や副作用について興味を持つことはあるとしても，当該薬剤の化学物質である有効成分の名称が何であるかということには興味や知識を持っていないのが通常であり，また，医師・薬剤師も，患者に対して薬剤を処方するに際し，薬剤の効果や副作用についての説明をすることはあるとしても，通常，当該薬剤の有効成分の名称が何であるかを説明することはないなどとして，取引者，需要者である患者において，「ピタバ」の表示が「有効成分」である「ピタバスタチンカルシウム」の略称を示すものとして一般に認識されているとはいえないから，被控訴人各標章は商標法２６条１項２号の商標に該当しない旨主張する。しかしながら，前記(1)イ認定のとおり，患者は，被控訴人各商品を購入するまでの過程において，医師又は薬剤師から，被控訴人各商品の有効成分が「ピタバスタチンカルシウム」である旨の説明を受ける場合もあるものと認められる。
また，仮に患者がそのような説明を受けないとしても，前記(1)イ認定のとおり，患者は，被控訴人各商品に付された被控訴人各標章は，少なくとも，「商品の原材料」である「含有成分」を表示する商標であることを理解するものと認められる。
したがって，被控訴人各標章は商標法２６条１項２号の商標に該当しないとの控訴人の上記主張は，採用することができない。
(3)以上によれば，被控訴人各商品の錠剤に付された被控訴人各標章は，商標法２６条１項２号に該当するから，控訴人が有する本件分割商標権の効力は，被控訴人各標章に及ばないというべきである。
４結論
以上の次第であるから，その余の点について判断するまでもなく，控訴人の当審における交換的変更に係る請求は，いずれも理由がない。したがって，控訴人の上記請求をいずれも棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官      富田善   範
裁判官      大鷹一   郎
裁判官      鈴   木   わかな
（別紙）            商標権目録
１登録番号          第４９４２８３３号
出願日         平成１７年８月３０日
登録日         平成１８年４月７日
指定商品        第５類「薬剤」
登録商標        ＰＩＴＡＶＡ（標準文字）
２登録番号          第４９４２８３３号の１
出願日         平成１７年８月３０日
登録日         平成１８年４月７日
指定商品        第５類「薬剤但し，ピタバスタチンカルシウムを含有
する薬剤を除く」
登録商標        ＰＩＴＡＶＡ（標準文字）
３登録番号          第４９４２８３３号の２
出願日         平成１７年８月３０日
登録日         平成１８年４月７日（商標登録原簿の甲区欄記載の登録日平成２６年１２月２日）
指定商品        第５類「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」
登録商標        ＰＩＴＡＶＡ（標準文字）
（別紙）         標章目録
１２３
（別紙）          錠剤目録
１２３
（別紙）          包装目録
１被控訴人商品１
２被控訴人商品２
３被控訴人商品３


平成２９年８月１日判決言渡
平成２８年（行ケ）第１０１７３号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２９年７月１８日
判決
原告         Ｘ
同訴訟   代理人   弁理士          田村   爾
杉村純   子
被告         王子ホールディングス株式会社同訴訟   代理人   弁理士          小椋正   幸
田部元   史
柳井則   子
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告の求めた裁判
特許庁が無効２０１５－８０００８５号事件について平成２８年６月２２日にした審決のうち，請求項５に係る部分を取り消す。
第２事案の概要
本件は，特許無効審判請求に対する一部無効・一部不成立審決のうち一部不成立部分の取消訴訟である。争点は，進歩性判断（相違点の容易想到性の判断）の誤りの有無である。
１特許庁における手続の経緯
被告は，名称を「静電容量式タッチパネル付き表示装置，静電容量式タッチパネル」とする発明について，平成２４年１１月７日（以下，「本件出願日」という。）を出願日として特許出願（特願２０１３－５４３００３号，優先権主張〔優先日・平成２３年１１月７日（以下，「本件優先日」という。），優先権主張国・日本国〕）をし，平成２５年１２月２７日，その設定登録を受けた（特許第５４４０７４７号。請求項の数５。以下，「本件特許」という。）。（甲３０）原告が，平成２７年３月３０日に本件特許の請求項１～５に係る発明についての特許無効審判請求（無効２０１５－８０００８５号）をしたところ（甲３２，３３），被告は，平成２８年２月２３日付けで特許請求の範囲の訂正を求めて訂正請求をした（以下，「本件訂正」という。甲４２）。
特許庁は，平成２８年６月２２日，「特許第５４４０７４７号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲のとおり訂正後の請求項１，２，３，４，５について訂正することを認める。特許第５４４０７４７号の請求項１，２，３，４に係る発明についての特許を無効とする。特許第５４４０７４７号の請求項５に係る発明についての審判請求は，成り立たない。審判費用は，その５分の１を請求人の負担とし，５分の４を被請求人の負担とする。」との審決をし，その謄本は，同年７月５日，原告に送達された。
２本件訂正発明５の要旨等
本件訂正後の本件特許の請求項５に係る発明（以下，「本件訂正発明５」という。）及び本件訂正前の本件特許の請求項４及び５に係る発明（以下，請求項の番号に従って「本件発明４」のようにいう。）の特許請求の範囲の記載は，次のとおりである（なお，本件訂正後の本件特許の明細書及び図面を「本件明細書」というが，本件訂正は特許請求の範囲のみを訂正するものであるから，本件明細書の記載は，本件訂正前の明細書及び図面（甲３０）の記載と同一である。）。(1)本件訂正発明５（甲４２。下線は，訂正箇所を示す。）
【請求項５】
表示装置の前面側に，前記表示装置との間に隙間を設けて配置され，外縁部が粘着剤層で前記表示装置に固定される静電容量式タッチパネルであって，前記静電容量式タッチパネルは，１枚の透明基板と，前記透明基板の前記表示装置側に設けられた導電層と，前記導電層上に粘着剤層を介して積層された第１の保
護シートとを備え，
前記第１の保護シートは，前記表示装置と対向する面の表面粗さが１．５ｎｍ以
上４００ｎｍ以下であり，
さらに，前記透明基板の前記表示装置側とは反対側に設けられた導電層と，前記導電層上に粘着剤層を介して積層された第２の保護シートとを備える，静電容量式タッチパネル。
(2)本件発明５（甲３０，４２）
【請求項５】
さらに，前記透明基板の前記表示装置側とは反対側に設けられた導電層と，前記導電層上に粘着剤層を介して積層された保護シートとを備える，請求項４に記載の静電容量式タッチパネル。
(3)本件発明４（甲３０，４２）
【請求項４】
表示装置の前面側に，前記表示装置との間に隙間を設けて配置され，外縁部が粘着剤層で前記表示装置に固定される静電容量式タッチパネルであって，前記静電容量式タッチパネルは，１枚の透明基板と，前記透明基板の前記表示装置側に設けられた導電層と，前記導電層上に粘着剤層を介して積層された保護シー
トとを備え，
前記保護シートは，前記表示装置と対向する面の表面粗さが１．５ｎｍ以上４００ｎｍ以下である，静電容量式タッチパネル。
３審判における請求人（原告）の主張（本件訂正発明５関係）(1)特許法２９条２項を根拠法条とする無効理由ア本件訂正発明５は，甲１に記載された発明（以下，「甲１発明」という。），甲２に記載された技術事項，及び，甲３に記載された技術事項に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により，特許を受けることができないものである。
甲１：特開２００９－１９３５８７号公報
甲２：特開２０１０－６６７６１号公報
甲３：特開２０１０－１５５７４号公報
イ本件訂正発明５は，甲３に記載された発明（以下，「甲３発明」という。），甲１に記載された技術事項，及び，甲２に記載された技術事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により，特許を受けることができないものである。
(2)特許法３６条６項１号を根拠法条とする無効理由請求項５に係る「静電容量式タッチパネル付き表示装置」又は「静電容量式タッチパネル」の発明，及び，該発明の効果を裏付ける実施例が発明の詳細な説明には記載されていないから，本件訂正発明５は，特許法３６条６項１号の規定を満たしていない。


(3)特許法３６条４項１号を根拠法条とする無効理由ア実施例に記載される「ハードコートフィルム」による「ニュートンリング」の発生の有無が，「静電容量式タッチパネル付き表示装置」又は「静電容量式タッチパネル」における「ニュートンリング」の発生の有無と直接関連付けられないため，当業者は本件訂正発明５をその効果が奏するように実施することができない。したがって，本件訂正発明５は，特許法３６条４項１号の規定を満たしていない。イ甲２の比較例９が開示する，「表面粗さ：２９ｎｍ」の場合にニュートンリングが発生することに接した当業者は，本件訂正発明５を，請求項に規定される「表面粗さが１．５ｎｍ以上４００ｎｍ以下である」の範囲内にある「表面粗さ：２９ｎｍ」においてはニュートンリングが発生するものであると理解するため，本件訂正発明５をその効果が奏するように実施することができない。したがって，本件訂正発明５は，特許法３６条４項１号の規定を満たしていない。
４審決の理由の要点（本件訂正発明５関係）
(1)請求項５の訂正の適否
ア請求項５の訂正事項は，請求項４を引用して記載されていた請求項５を独立形式の記載とし，二つの「保護シート」の区別を明瞭にするために「第１の保護シート」，「第２の保護シート」とするものであるから，他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること，明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。
イ上記訂正事項は，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものであり，また，実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでもない。
(2)特許法２９条２項を根拠法条とする無効理由について
ア甲１を主引例とする進歩性欠如について
(ｱ)甲１発明の認定
甲１発明は，次のとおりである。
「表示パネル２の前面側に，前記表示パネル２との間に隙間を設けて配置され，外周部が接着層４で前記表示パネル２に固定された静電容量タッチパネル１であって，前記静電容量タッチパネル１は，単一基板１１と，前記単一基板１１の前記表示パネル２側に設けられた導電性電極１３１と，前記導電性電極１３１の下面上にコ
ーティングされた保護膜１７とを備える，
静電容量タッチパネル１。」
(ｲ)一致点の認定
本件訂正発明５と甲１発明とを対比すると，次の点で一致する。「表示装置の前面側に，前記表示装置との間に隙間を設けて配置され，外縁部が粘着剤層で前記表示装置に固定される静電容量式タッチパネルであって，前記静電容量式タッチパネルは，１枚の透明基板と，前記透明基板の前記表示装置側に設けられた導電層とを備える，静電容量式タッチパネル。」
(ｳ)相違点の認定
本件訂正発明５と甲１発明とを対比すると，次の点が相違する。
ａ相違点１
本件訂正発明５は，「導電層上に粘着剤層を介して積層された第１の保護シート」を備えるのに対し，甲１発明は，導電性電極１３１の下面上（本件訂正発明５でいう「導電層上」）にコーティングされた保護膜１７は備えるものの，「導電層上に粘着剤層を介して積層された第１の保護シート」は備えていない点。
ｂ相違点２
本件訂正発明５では，「第１の保護シートは，表示装置と対向する面の表面粗さが１．５ｎｍ以上４００ｎｍ以下である」のに対し，甲１発明では，そのような保護シートは備えていない点。
ｃ相違点３
本件訂正発明５では，「さらに，前記透明基板の前記表示装置側とは反対側に設けられた導電層と，前記導電層上に粘着剤層を介して積層された第２の保護シートとを備える」のに対し，甲１発明では，それらを備えていない点。
(ｴ)相違点についての判断
ａ相違点１，２について
(a)次の①～④の点を考慮すると，当業者は，甲１の記載から，甲１発明を，サイズが手のひらサイズよりも大きいタッチ表示パネルとしても実施され得る発明として把握すると考えるのが妥当である。
①甲１の【０００８】，【０００９】記載の発明の目的は，タッチパネルのサイズが手のひらサイズよりも大きいものにも当然に妥当する。②甲１の特許請求の範囲には，タッチパネルのサイズが手のひらサイズのものに限定されることを示す記載はない。
③甲１の【０００２】には，背景技術に関する記載として，「ＰＤＡ，手のひらサイズのＰＣ，情報機器などの大抵の電子機器は，タッチ表示パネルを有する。」という記載があるが，ここでいう「情報機器」については，手のひらサイズよりも大きいサイズのタッチパネルを利用するものも当然に想定される。④特開２００８－１３４４８９号公報（甲７）の【０００９】の「例えば１５インチ以上の表示面を有する液晶表示装置に対し，両面粘着テープを用いてタッチパネルを設置する場合」という記載からも明らかなように，手のひらサイズよりも大きいタッチ表示パネルの用途は，本件出願日以前〔判決注・「本件優先日以前」の誤記と認める。〕から周知であった。
(b)そして，甲１発明のタッチ表示パネルを，サイズが手のひらサイズよりも大きいタッチ表示パネルとして実施しようとする場合に，ニュートンリングの問題が発生し得ることや，それに対する何らかの対策が望まれることは，次のとおり，当業者が容易に想定し得ることである。
①甲１の【０００９】記載のように，甲１発明はスリム型のタッチパネルであり，サイズがある程度以上に大きくなると，甲７の【０００９】に記載されるような撓みが発生することは，当業者に明らかである。
②上記の撓みが発生した場合にニュートンリングの問題が生じ得るので，何らかの対策が望まれることも，甲２の【００１３】，特開２００９－２１１３７７号公報（甲６）の【０００５】，甲７の【０００９】，特開２００５－３１７９０号公報（甲８）の【００１４】，特開２０１１－７００１２号公報（甲９）の【００３５】，株式会社きもとの「何となくわかるフィルム加工」に関するウェブページ（甲２３〔審判乙３〕）の８－１－４等の記載からみて，当業者に明らかである。(c)一方，甲２記載のように，表示部と前面部材との隙間の両側に，表面粗さが０．０３μｍ以上０．１５μｍ以下であるアンチニュートンリングフィルム（ＡＮＲフィルム）を，粘着剤層を介して積層し，ニュートンリングの発生を防止することが知られている。