ロ号物件に係る通信フロー設計書（乙５１）によれば，返却図書がコンテナに格納された後に，搬送書誌データ内の取り出し状態が【在庫】に更新されるから，記憶内容の更新は，コンテナがステーションに搬送された後にされている。
そして，イ号物件はロ号物件と本件発明との対比の関係では同じ構成である。
したがって，イ号物件及びロ号物件はいずれも，構成要件１Ｆを充足する。仮に，イ号物件及びロ号物件が，被告の主張するように，先に記憶内容の「更新」をし，その後にステーションにコンテナを「搬送」する構成であるとしても，構成要件１Ｆにおいて，更新時期はコンテナがステーションに搬送された前か搬送された後かは問題とならないから，構成要件１Ｆを充足する。
(2)取り出し処理について
ロ号物件に係る操作説明書（甲２９）によれば，同説明書の「２－１．取出し処理の流れ」における６番目の処理フローの内容から，同物件では，コンテナ到着後，すなわちコンテナのステーションへの搬送後に新たな出庫や入庫ができるとされているから，コンテナ番号（収容位置）と図書との対応付けの記憶内容の更新がステーションへの搬送後に行われていることは明らかである。また，８番目の処理フローの内容及び９番目の処理フローの内容からも，ステーションへの搬送後に記憶内容の更新が行われていることは明らかである。
また，ロ号物件に係る通信フロー設計書（乙５１）によれば，［出納ステーションパソコン］は，搬送書誌データ内の取り出し状態を【出庫済】に更新し，取り出し予約データを【完了フラグ：完了】に更新し，搬送書誌の該当コンテナの情報を書誌マスタに反映させる，とあるから，記憶内容の更新時期は，コンテナから図書を取り出した後であることは明らかである。そして，イ号物件はロ号物件と本件発明との対比の関係では同じ構成であるから，イ号物件及びロ号物件はいずれも，構成要件１Ｆを充足する。
〔被告の主張〕
(1)返却処理について
ア(ｱ)請求項１の記載「この搬送手段により前記ステーションに搬送されて，前記要求図書が取り出されたコンテナ」，「この搬送手段により前記ステーションに搬送されて，…前記返却図書が返却されたコンテナ」，及び本件明細書等の段落【００５１】，【００５２】，【００５６】ないし【００５９】の記載によれば，構成要件１Ｆの更新手段は，搬送手段によりステーションに搬送されて図書が取り出された後のコンテナ及び搬送手段によりステーションに搬送された後の図書が返却されたコンテナに関する記憶内容を更新するものである。
この点に関して原告は，構成要件１Ｆにおいて，記憶内容の更新時期はコンテナがステーションに搬送された前か搬送された後かは問題とならないと主張する。
しかし，本件発明１は，構成要件１Ｆのように，記憶内容の更新のタイミングをステーションに搬送した後に行うものとし，これによって返却要求をしていない返却図書であっても，呼び出し済みのコンテナと同一寸法の図書ならば，そのコンテナ内に任意に返却することが可能となり，書庫と利用者カウンターとの相互間でコンテナを搬送する搬送機構の稼働回数を少なくすることができるから，自動化による図書の取り出し及び返却作業の能率を効果的に向上させることができる。これに対して，イ号物件及びロ号物件のように，コンテナと図書との関連付けに関する情報を，図書館員が図書ＩＤを入力した時点で最新の状態に更新する構成においては，かかる構成を採用することによって，図書の取出要求や返却要求が連続してされた場合でも，常に記憶手段の記憶内容が最新のものに更新された状態で，次の返却図書を収容するコンテナを特定することができるから，その結果，その次に要求される図書の取出や返却におけるコンテナの特定を，搬送中のコンテナの状態を踏まえて行うことができる。このように，フリーロケーション方式の自動書庫という点で共通しても，返却作業の能率の向上が全く異なる形で図られており，記憶内容の更新のタイミングが相違するものは，構成を異にするものというべきである。
したがって，原告の上記主張は失当である。
(ｲ)また，原告は，構成要件１Ｆについて，「または」の文言が使用されていることを根拠に，「前記要求図書が取り出されたコンテナ」と「前記返却図書が返却されたコンテナ」のいずれか一方について記憶手段の記憶内容を更新するものであれば，構成要件１Ｆを充足すると主張する。しかし，同構成要件で「または」の文言が使用されているのは，貸出と返却という同時に発生しない事象を並列に接続する趣旨にすぎないのであり，構成要件１Ｆを充足するには，「前記要求図書が取り出されたコンテナ」と「前記返却図書が返却されたコンテナ」の双方について記憶手段の記憶内容を更新するものであることが必要と解される。この解釈は，本件明細書等の段落【００１０】の「図書の取り出しや返却が行われたコンテナ」との記載にも整合する。したがって，原告の上記主張は失当である。
イイ号物件及びロ号物件の「自動呼出入庫」による図書の返却時においては，図書館員がステーション上で返却対象の図書の図書ＩＤをＩＣタグ／バーコードリーダで読み取ると，書庫管理機（サーバー機）が図書書誌マスタに保存されている図書の情報を参照して，図書ＩＤに対応する図書サイズ（Ａ４，Ａ５，Ｂ５）と厚さ情報を算出し，収容するコンテナを特定する。続いて，書庫管理機（サーバー機）は，算出した図書の厚さ情報に基づき，コンテナマスタにおいて，引当した図書の厚さ分を「空きサイズ」から減算した上で，図書書誌マスタにおいて，当該図書に係るコンテナ番号の情報を更新する。その後，書庫管理機（サーバー機）は，収容される図書が特定されたコンテナが書庫からステーションに搬送されるように処理し，当該コンテナがステーションに搬送された後，図書館員が当該コンテナと関連付けられた図書をコンテナに返却する。
このように，書庫管理機（サーバー機）が返却される図書を収容するコンテナを特定した時点で，書誌マスタにおけるコンテナ番号に関する情報は既に更新済みであり，コンテナがステーションに搬送された後のコンテナに対しては，情報の更新は行われない。
他方，「コンテナ情報検索」による返却作業の場合には，図書館員がステーション上で任意のコンテナを選択すると，当該コンテナがステーションに搬送される。その後，図書館員は，返却対象の図書の図書ＩＤをＩＣタグ／バーコードリーダで読み取り，当該図書をコンテナに返却する。続いて，コンテナが書庫に搬送されるように処理されると，書庫管理機（サーバー機）は，算出した図書の厚さ情報に基づき，コンテナマスタにおいて，引当した図書の厚さ分を「空きサイズ」に加算した上で，図書書誌マスタにおいて，コンテナ番号の情報を更新する。


したがって，イ号物件及びロ号物件において，少なくとも「自動呼出入庫」による返却作業の場合には，収容するコンテナを引き当てた時点で情報の更新が行われているから，構成要件１Ｆを充足しない。また，コンテナがステーションに搬送された後に新たな入庫をする場合（以下「追加入庫」という。）には，追加で返却を行う図書の図書ＩＤをＩＣタグ／バーコードリーダで読み取った後，図書書誌マスタに記憶されたコンテナ番号の更新が行われるため，図書書誌マスタに記憶されたコンテナ番号の更新は，コンテナが書庫からステーションに搬送された後に行われることになる。しかし，追加入庫では，既にコンテナがステーションに搬送されており，構成要件１Ｅの「返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより，該返却図書の寸法に対応する複数の前記コンテナの中から空きのあるコンテナを前記書庫から取り出して前記ステーションに搬送する搬送手段」によってコンテナがステーションに搬送されるものではない。したがって，追加入庫は「この搬送手段により前記ステーションに搬送されて…前記返却図書が返却されたコンテナに対して，前記記憶手段の記憶内容を更新する」ものではないから，構成要件１Ｆを充足しない。
(2)取り出し処理について
イ号物件及びロ号物件において，図書の取出時には，取り出したい図書を特定する情報を書庫管理機（サーバー機）に入力すると，書庫管理機（サーバー機）が当該図書が収容されているコンテナの番号を特定する。続いて，書庫管理機（サーバー機）は，図書書誌マスタに保存されている図書の情報から図書ＩＤに対応する厚さ情報を算出し，コンテナマスタにおいて，引当した図書の厚さ分を「空きサイズ」に加算する。その際，図書書誌マスタにおいて，コンテナ番号に関する情報の更新は行われず，図書ＩＤとコンテナ番号との対応情報は，その図書が返却されるまで更新されない。その後，書庫管理機（サーバー機）は，取り出したい図書が収容されたコンテナが書庫からステーションに搬送されるように処理を行い，当該コンテナがステーションに搬送された後，図書館員が当該図書をコンテナから取り出す。以上のとおり，図書の取出時には，図書書誌マスタに記憶されたコンテナ番号の更新は行われないから，「取出図書が取り出されたコンテナに対して，前記記憶手段の記憶内容を更新」するものではなく，構成要件１Ｆを充足しない。コンテナがステーションへ搬送された後に，新たな出庫がされる場合（以下「追加出庫」という。）においても，図書書誌マスタに記憶されたコンテナ番号は維持され，図書書誌マスタに記憶されたコンテナ番号の更新が行われることはない。また，追加出庫は，構成要件１Ｄの「取り出しが要求された図書の図書コードを入力することにより，前記記憶手段の記憶内容に基づいて，該要求図書が収容されているコンテナを前記書庫から取り出してステーションに搬送する」の構成を備えるものではないから，構成要件１Ｆの「この搬送手段により前記ステーションに搬送されて，前記要求図書が取り出されたコンテナ…に対して，前記記憶手段の記憶内容を更新する」に該当ものではなく，構成要件１Ｆを充足しない。
４争点(1)エ（構成要件２Ａ，３Ａの充足性）について
〔原告の主張〕
イ号物件は，図書の返却の際，図書館員が，ステーション上で返却対象の図書の図書ＩＤをＩＣタグ／バーコードリーダで読み取ると，書庫管理機（サーバー機）が，当該図書に係る図書ＩＤに対応する図書サイズ（Ａ４，Ａ５，Ｂ５）と厚さ情報を算出し，収容するコンテナを特定した上で，算出した図書の厚さ情報に基づいて，当該コンテナの図書の空き状況を算出し，コンテナマスタにおける当該コンテナの空き状況に係る情報を更新する，という構成を採用しており，イ号物件が図書の「厚さ情報」を用いて，各コンテナの「空き状況」を参照し，空きのあるコンテナを取り出していることは明らかである。コンテナの「空き状況」，すなわち，当該コンテナがどの程度充填されるかは，図書の「厚さ情報」により求められるコンテナ内に収容されている図書の厚さの総計から算出されると考えられるから，当該「空き状況」は，構成要件２Ａの「コンテナ内の図書の充填率」に該当する。また，当該「空き状況」は書庫管理機（サーバー機）により算出されるものであるから，この書庫管理機（サーバー機）は「充填率検出手段」に該当する。さらに，この書庫管理機（サーバー機）は，返却図書の寸法に対応する複数のコンテナの中から空きのあるコンテナを書庫から取り出すものであるから，「搬送手段」に該当する。よって，イ号物件は，構成要件２Ａ及び３Ａの「前記搬送手段は，前記書庫に返却されるコンテナ内の図書の充填率を検出して前記記憶手段に記憶させる充填率検出手段を備え，」に該当する。ロ号物件は，本件各発明との対比においてはイ号物件と同一の構成を備えるものであるから，イ号物件とロ号物件はいずれも，構成要件２Ａ及び３Ａを充足する。
〔被告の主張〕
本件明細書等の段落【００３８】，【００３９】の記載に加え，構成要件２Ａの文言からも明らかなとおり，「充填率検出手段」は搬送手段が備えるものでなければならないことに鑑みれば，本件発明２にいう「充填率検出手段」とは，図書が返却されたコンテナを搬送する搬送コンベアのライン上に設置された充填率を検出するためのセンサを意味するものと理解できる。これに対してイ号物件及びロ号物件は，入力された図書ＩＤに対応する「厚さ情報」を図書書誌マスタから取得してコンテナを選択し，当該コンテナがステーションに到達する前に当該コンテナの空きサイズが既に算出されているため，図書が返却されたコンテナを搬送する搬送手段において充填率を検出する必要がなく，いずれもコンテナの充填率を検出するセンサを一切備えていない。したがって，イ号物件及びロ号物件が備える「搬送手段」に相当する構成が，「充填率」を「検出」する手段を有していないから，イ号物件及びロ号物件は，構成要件２Ａを充足しない。
５争点(1)オ（構成要件２Ｂ，３Ｂにおける「充填率が低いコンテナから取り出（す）」の充足性）について
〔原告の主張〕
イ号物件は，図書への返却が要求されると，記憶手段に記憶された空き状況と返却する図書の厚さ情報に基づき，返却する図書の厚さを上回る長さの空きを有するコンテナを特定して，当該コンテナを取り出す仕組みを採用しているから，図書の寸法に対応する全てのコンテナの中から，空きのないコンテナより空きのある，すなわち充填率の低いコンテナを取り出しており，構成要件２Ｂ及び３Ｂの「前記図書の返却が要求された状態で，前記記憶手段の記憶内容に基づいて，返却図書の寸法に対応する複数の前記コンテナの中で，図書充填率の低いコンテナから取り出す」に該当する。
ロ号物件は，本件各発明との対比においてはイ号物件と同一の構成を備えるものであるから，イ号物件とロ号物件はいずれも，構成要件２Ｂ，３Ｂの上記文言を充足する。


この点，ロ号物件は，その出納ステーションの端末画面に「％」表示がされ，図書館員がその表示を見て取り出すコンテナを選択するものであり，上記「％」表示がコンテナ内の図書の充填率に該当することは明らかである。そうすると，ロ号物件は，さらにイ号物件も，「図書充填率の低いコンテナから取り出す」構成を備えている可能性が高い。
〔被告の主張〕
イ号物件及びロ号物件は，「自動呼出入庫」において，図書の図書ＩＤをＩＣタグ／バーコードリーダで読み取ることで，図書書誌マスタから図書ＩＤに対応する「厚さ情報」を取得し，この取得された返却図書に係る「厚さ情報」に所定の厚さ（余裕を持たせたマージン分：例えば５ｃｍ）を加算した厚さ分の空きサイズがあるコンテナをコンテナ全体の中から抽出し，これらの抽出されたコンテナの中から空きサイズが最も小さいコンテナ，すなわち，充填率が最も高いコンテナを選択して取り出すという構成を採用している。したがって，イ号物件及びロ号物件は，構成要件２Ｂ，３Ｂの「図書充填率が低いコンテナから取り出（す）」に該当しない。
また，「コンテナ情報検索」においては，図書館員が任意のコンテナを選択して，手動による入力操作でコンテナを取り出すものであるから，構成要件２Ｂ，３Ｂの上記文言に該当しない。
６争点(1)カ（構成要件３Ｂにおける「手前側のコンテナを優先して取り出（す）」の充足性）について
〔原告の主張〕
イ号物件は，同物件に係る「通信フロー設計書（イ）」（乙５０）の記載によれば，コンテナは手前側から引当するようにするとあり，返却処理において，奥側と手前側では手前側のコンテナから優先的に引き当てられ，使用される構成を備えているから，構成要件３Ｂの「前記奥行き方向に２個収容されたコンテナのうち，手前側のコンテナを前記空きのあるコンテナとして優先的に使用する」に該当する。
また，ロ号物件も，同物件に係る「通信フロー設計書（ロ）」（乙５１）にイ号物件と同じ記載があるから，同物件と同様に構成要件３Ｂの上記文言に該当する。
よって，被告物件は，構成要件３Ｂを充足する。
〔被告の主張〕
イ号物件及びロ号物件は，使用されているプログラム（乙６８，６９）により，コンテナの取り出しが下記の管理方法で行われている。記①要求された図書サイズが入る空きサイズを有するコンテナをデータベースより選択する。
②上記①で選択されたコンテナについて，空きサイズが少ない順（条件１）で並び替える。その後，空きサイズが同一のコンテナについては，ステーションから近い号機順で，「ロケーションの連（昇順），段（昇順），列（昇順），手前奥（降順）」（条件２）で並び替える。
このように，イ号物件及びロ号物件においては，少なくとも手前側と奥側のコンテナの関係では，奥側のコンテナを優先して取り出しているから，構成要件３Ｂの「手前側のコンテナを優先して取り出（す）」に該当しない。したがって，イ号物件及びロ号物件は，この点からも，構成要件３Ｂを充足しない。
７争点(2)ア(ｱ)（本件訂正発明１につき乙１２公報を主引例とする進歩性欠如）
について
〔被告の主張〕
(1)本件特許の出願前に頒布された刊行物である乙１２公報に記載された乙１２発明を主引用例とし，これに副引用例である乙１１の３文献に記載された乙１１の３発明及び乙１６公報に記載された乙１６発明並びに自動倉庫技術等に関する周知技術を適用すれば，本件訂正発明１は当業者が容易に想到し得るものである。
(2)乙１２発明
乙１２発明の内容は，本件発明１の構成要件に対応させて分説して示すと，次のとおりである。
ａ書棚１１を有する書庫と，
ｂ書庫内に設置された書棚１１に複数の図書３３を（ケース１３とともに）
収容する複数のコンテナ１２と，
ｃこの複数のコンテナ内の図書３３の前記書庫内における格納ロケーションと各コンテナ１２に収容された複数の図書に付されたバーコード３５のデータとを（ケース１３のデータとともに）対応させて記憶するハードディ
スク４７と，
ｄ貸し出しが要求された図書３３のコードを入力することにより，前記ハードディスク４７の記憶内容に基づいて，該要求図書３３が（ケース１３とともに）収容されているコンテナ１２を前記書庫から取り出してステーション（例えば，第１０図の２６，３０，３１）にスタッカークレーン７５，搬送コンベア７７，搬送コンベア８０，搬送コンベア８２により搬送するととも
に，
ｅ返却が要求された際に複数の前記コンテナの中から任意の空きのあるコンテナを書庫から取り出してステーションに搬送し，返却が要求された図書に付されたバーコード３５のデータを（任意のケース１３のデータとともに）入力することにより，前記返却図書が（ケース１３とともに）収容されたコンテナを書棚１１内における格納ロケーションにスタッカークレーン７５，搬送コンベア７７，搬送コンベア８０，搬送コンベア８２により搬送
する手段と，
ｆこの搬送する手段により前記ステーションに搬送されて，前記要求図書が取り出されたコンテナまたは前記返却図書が返却されたコンテナに対して，前記要求図書３３に対する格納ロケーションや各コンテナ１２に収容されたケースと図書のデータを対応させて記憶していた前記ハードディスクの記憶内容を削除し，または，前記返却図書を収容したケース１３の書棚１１内における格納ロケーションをハードディスク４７へ新たに記憶させることにより，前記ハードディスクの記憶内容を更新する手段とを具備するｇ前記書庫の複数の棚領域には，搬送する手段によってコンテナを取り出す間口に対して，奥行き方向に一つのコンテナが収容され，搬送する手段には，前記コンテナを取り出す間口に対して，コンテナを取り出すスタッカークレ
ーン７５が備えられている
ｈ図書入出庫管理装置。
(3)乙１２発明と本件訂正発明１の対比
乙１２発明と本件訂正発明１を対比すると，一致点及び相違点は，次のとおりである。
ア一致点
複数の棚領域を有する書庫と，この書庫の各棚領域に収容された複数の図書を収容する複数のコンテナと，書庫内における収容位置と各コンテナに収容された複数の図書の各図書コードとを対応させて記憶する記憶手段と，取り出しが要求された図書の図書コードを入力することにより，前記記憶手段の記憶内容に基づいて，該要求図書が収容されているコンテナを前記書庫から取り出してステーションに搬送するとともに，返却が要求された際に，返却が要求された図書の情報を入力することにより，複数の前記コンテナの中からコンテナを書庫から取り出してステーションに搬送する搬送手段と，この搬送手段により，前記ステーションに搬送されて，前記要求図書または前記返却が要求された図書の情報を入力することにより，前記要求図書または前記返却図書に関する前記記憶手段の記憶内容を更新する更新手段とを具備する図書保管管理装置。
イ相違点
(ｱ)相違点１


書庫の複数の棚領域と複数の図書を収容する複数のコンテナに関して，本件訂正発明１においては，「図書の寸法別に分類された幅及び高さがそれぞれ異なる複数の棚領域を有する書庫」と「それぞれが収容された棚領域に対応した寸法を有する複数の図書を収容する複数のコンテナ」とを採用しているのに対し，乙１２発明は，このような図書の寸法別に分類された幅及び高さがそれぞれ異なる複数の棚領域や棚領域に対応した寸法を有する複数の図書を収容するコンテナを用いていない点。
(ｲ)相違点２
図書の返却時において入力されるべき情報に関して，本件訂正発明１は，図書の返却に際しては「返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより，該返却図書の寸法に対応する複数の前記コンテナの中から空きのあるコンテナを前記書庫から取り出して前記ステーションに取り出」すものであるのに対し，乙１２発明においては，図書の寸法情報の入力により返却図書の寸法に対する複数の前記コンテナの中から空きのあるコンテナを取り出す構成を具備していない点。
(ｳ)相違点３
本件訂正発明１においては，「書庫の複数の棚領域には，搬送手段によってコンテナを取り出す間口に対して，奥行き方向に複数のコンテナが収容され，前記搬送手段には，前記コンテナを取り出す間口に対して，手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出す移載手段が備えられている」のに対し，乙１２発明は，書庫の複数の棚領域から，スタッカークレーン７５によって間口に対してコンテナを取り出すものではあるが，奥行き方向に複数のコンテナを収容し，搬送手段には，コンテナを取り出す間口に対して手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出す移載手段を備えたものではない点。
(4)相違点に係る構成は当業者が容易に想到できるものであることア自動倉庫技術を自動書庫に適用することが困難でないこと「物流概論」（乙１７。以下「乙１７文献」という。）に記載されているように，自動倉庫の技術分野では，１９８０年代には，棚管理の方法としてフリーロケーション方式が利用され，コンピュータで管理される自動倉庫システムが運用されていた。自動書庫は自動倉庫から派生して生まれたものであり，自動倉庫との違いは保管物が「図書」か一般的な収納物かという点にすぎず，技術は本質的には同一である。また，自動倉庫を取り扱う事業者が自動書庫の技術分野に進出して，書庫の技術開発者として又は書庫の設計者・施工者として携わっており，自動書庫技術分野と自動倉庫技術分野の当業者は共通する。
したがって，自動倉庫の技術を自動書庫に適用することは，何ら困難なことではない。
この点，乙１２発明は，それ自身が自動倉庫の技術を書庫の分野に応用した発明であり，その発明における図書の保管・管理に関する技術は，自動倉庫分野における技術であるから，乙１２発明は，本質的に自動倉庫技術に関する技術であるということができる。
イ相違点１について
(ｱ)乙１１の３文献には，図書入出庫管理装置において，図書の寸法別に分類された高さが異なる複数種類のコンテナ（容器）を収容するための，図書の寸法別に分類された高さが異なる複数の棚領域を有する書庫が記載されている。
そして，乙１２文献と乙１１の３文献は，いずれも図書入出庫管理装置に関するものであるから，乙１２発明に乙１１の３発明の構成を組み合わせることが当業者にとって容易であることはいうまでもない。(ｲ)乙１１の３文献には，「幅が異なる棚領域」について明示的な記載がない。しかし，「幅が異なる棚領域」については，本件特許の出願時における技術常識に照らせば，当業者が適宜採用し得る設計的事項にすぎないものである。
図書にはＡ４，Ｂ５などの規格化された複数種類のサイズ（高さ）があり，また，幅にも様々なものがあるが，そのことは，本件特許が出願される遙か以前から常識であった。そして，図書館等において，多種・多量の図書を保管する場合には，例えば百科事典や図鑑等といった大型図書を収納するため幅や高さの大きな書棚と，文庫本のような小さな図書を収納するための幅や高さの小さな書棚を組み合わせて用いるなど，無駄な空間を省き空間を有効利用しようとすることは，誰もが当然のように行っていた。加えて，自動倉庫の技術に関する特開昭５９－１８２１０３号公報（乙３４。以下「乙３４公報」という。），特開平０４－２５６６０７号公報（乙２２。以下「乙２２公報」という。），実願昭６３－０５８０８７号（実開平０１－１６２４１０号のマイクロフィルム写し）（乙２６。以下「乙２６公報」という。）にも記載されているとおり，それぞれ幅が異なる複数種類のコンテナを設け，これに合わせてそれぞれ幅が異なる複数の棚領域を設けることは，自動倉庫技術分野において従来周知の技術であった。前記アのとおり当業者が自動倉庫技術を自動書庫技術に適用することは何ら困難なことではなく，乙１２発明が自動倉庫技術を応用したものであるから，乙１２発明に更に自動倉庫技術を応用することには，格別の動機付けを要するものでもない。
そうすると，空間を有効利用しようとする周知の課題を解決するために，図書の寸法別に分類されたそれぞれ高さが異なる複数の棚領域と，図書の寸法別に分類された高さが異なる複数種類のコンテナとについて，高さのみならず，高さ及び幅寸法を図書に対応する寸法にそれぞれ適用することは，乙１１の３発明及び上記周知技術に基づいて当業者が適宜採用し得る設計事項であり，当業者が容易に想到することができたものである。(ｳ)以上のとおり，相違点１に係る本件訂正発明１の構成は，乙１２発明におけるその書庫の複数の棚領域と複数の図書を収容する複数のコンテナにつき，乙１１の３発明及び周知技術を適用することにより，当業者が容易に想到し得た事項ということができる。
ウ相違点２について
(ｱ)乙１１の３文献には，アイテム（書籍等）を収納する大きさの異なる寸法別の容器を備え，アイテムに付されたバーコードナンバー（図書コード）を光学的にスキャンすることにより，自動的に要求されたアイテムを収納する容器を書庫から取り出す自動保管取り出しシステム（ＡＳＲＳ），さらに，図書入出庫管理装置において，自動保管取り出しシステム（ＡＳＲＳ）らに使用されるコンピュータシステムが，複数の容器に関する「容器アドレス」，及び，複数の図書（アイテム）に関する「図書コード」（バーコードやサイズコード）等の情報を利用すること，以上が記載されている。そして，上記ＡＳ／ＲＳ（自動保管取り出しシステム）に上述の図書の取り出しや返却保管のための所定の動作を行わせるためには，空，部分的にフル，及び，フルの状態にある複数のコンテナ，換言すれば，返却図書を収容可能な空きスペースのあるコンテナが，書庫内の何処にあるかを示す収容位置の情報のみならず，当該コンテナ内に収容されている図書等が何かということを示す図書コードと当該コンテナとを関連付けた情報を，そのコンピュータシステムが記憶していることが必要であることは，当業者にとって自明な事項である。


(ｲ)乙１１の３文献には，アイテムのサイズ（寸法）に適合した容器の取り出しをどのような制御によって実現するのかについて，明示的な記載がない。しかし，乙１１の３文献には，ランダムロケーション保管アイテムは，サイズコード（例えば，Ａ，ＢまたはＣ）を有すると記載されており，アイテムのサイズ（寸法）に適合するサイズコードの容器でなければそのアイテムを収容できないことに鑑みれば，アイテムのサイズに適合するサイズコードの容器を取り出すため，アイテムのサイズ情報（サイズコード）を特定し，そのサイズ情報を有する容器を取り出していることは明らかであり，乙１１の３文献に記載された図書館では，システムが記憶するアイテムのサイズ情報（寸法情報）を使って制御が行われているものと考えられる。
(ｳ)図書管理システムにおいて，アイテム（図書等）のサイズ情報（寸法情報）を特定する手段としては，特開平３－２６４３９６号公報（乙３５。以下「乙３５公報」という。）に記載された，システム内に図書コード単位で図書管理データを持たせ，図書管理データを参照して当該図書に関するデータを特定する方法や，そのほかに，実願昭６３－１５０２８９号（実開平０２－０７２２２５号）のマイクロフィルム写し（乙３６。以下「乙３６公報」という。）に記載された，サイズ情報に対応する情報を直接入力する方法が知られており，それらのうちいずれかの方法を，あるいは両方の方法を採用するかは，当業者が，最終的に実現したいシステムを考慮した上で選択する設計事項にすぎないというべきである。そうすると，相違点２に係る本件訂正発明１の構成は，前記イで述べたところの乙１２発明に乙１１の３文献に記載の寸法別のコンテナ等の構成を適用するに際して，同じく乙１１の３文献に記載の寸法別のコンテナ等の構成を用いた要求図書の取り出し制御，返却図書の返却制御及び書庫内における収容位置と各コンテナに収容された複数の図書の各図書コードとを対応させて記憶する手法を採用することにより，当業者が容易に想到し得たものといえる。その際に，アイテムのサイズ（寸法）に適合した容器を取り出す場合に，読み取った図書コードからシステム内の情報を参照してサイズ情報を得るか，サイズ情報を直接入力するようにするか，あるいは，両方の方式を可能とするかは，当業者が必要に応じて選択する設計事項にすぎない。
(ｴ)したがって，相違点２に係る本件訂正発明１の構成は，乙１２発明におけるその書庫の複数の棚領域と複数の図書を収容する複数のコンテナにつき，乙１１の３発明及び周知技術を適用することにより，当業者が容易に想到し得た事項ということができる。
エ相違点３について
(ｱ)相違点３は，要するに，棚の奥行き方向に複数のコンテナを収納し，前のコンテナを取り出してから奥のコンテナを取り出すという手段を備えているか否かに尽きる。このような手段は，そもそも書庫に限らず，押入れ，クローゼット，本棚，食器棚，冷蔵庫などの物品の保管庫を利用するに当たって，おしなべてごく当たり前に行われてきたことである。相違点３は，このような当たり前の手段を，自動書庫において採用したものにすぎない。
(ｲ)しかも，このような手段は自動倉庫分野では当たり前に実現されてきた構成である。乙１６発明は，「倉庫の複数の棚領域には，搬送手段によってコンテナを取り出す間口に対して，奥行き方向に複数のコンテナが収容される倉庫」というものであるが，その当然の帰結として，奥側のコンテナの取り出し方は，コンテナを取り出す間口に対して，間口を塞いでいる手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出すという手段をとることになる。
また，乙１６発明と同様の構成は，特開昭５０－００８２７０号公報（乙３７。以下「乙３７公報」という。），特開昭４９－１３４０７５号公報（乙３８。以下「乙３８公報」という。），特開昭５７－０７２５０３号公報（乙３０。以下「乙３０公報」という。），特開昭５６－０５６４０２号公報（乙３９。以下「乙３９公報」という。），実願昭４７－１１２０６３号（実開昭４９－０６７３７９号）のマイクロフィルム写し（乙２１。以下「乙２１公報」という。），実願平０３－０４５８５７号（実開平０５－０１９２１０号）（乙４０。以下「乙４０公報」という。）等に記載されている周知慣用の技術事項であった。さらに，平成３年に発行された「ＪＩＳ（日本工業規格）立体自動倉庫用語ＪＩＳ    Ｂ８９４１－１９９１」（乙３２）には，立体自動倉庫の格納方式に関する規格として，「シングルストレージ」は，棚奥行き方向に１パレットを格納するラック格納方式であり，「ダブルストレージ」は，棚奥行き方向に２パレットを格納するラック格納方式であることが規定されており，その「ダブルストレージ」方式が，本件特許権の出願前に自動倉庫技術分野における周知慣用技術であったことは明らかである。
(ｳ)相違点３に係る本件訂正発明１の構成は，本件特許権の出願時における自動倉庫技術分野の周知慣用技術を，自動書庫に採用したものにすぎない。この点，当業者が自動書庫技術に自動倉庫技術を適用することは何ら困難なことではない。また，乙１２発明自身が自動倉庫技術を書庫に応用したものであるから，乙１２発明に更に自動倉庫技術を応用することに，格別の動機付けを要するものでもない。
そうすると，相違点３に係る本件訂正発明１の構成は，乙１２発明と，乙６発明及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。
(5)小括
そうすると，本件訂正発明１は進歩性を欠き，本件訂正発明１の特許は，特許法１２３条１項２号，２９条２項により，特許無効審判により無効にされるべきものである。
〔原告の主張〕
(1)以下のとおり，乙１２発明に乙１１の３発明を適用しても，本件訂正発明１と乙１２発明との相違点を埋めることはできず，また乙１２発明に乙１６発明ないし周知技術を適用する動機付けがないから，本件訂正発明１は出願時に当業者が容易に発明することができたとはいえない。(2)被告は，乙１２公報の記載から乙１２発明の構成要件ｅが「返却が要求された複数の前記コンテナの中から任意の空きのあるコンテナを書庫から取り出してステーションに搬送し，返却が要求された図書に付されたバーコード３５のデータを（任意のケース１３のデータとともに）入力することにより，前記返却図書が（ケース１３のデータとともに）収容されたコンテナを書棚１１内における格納ロケーションにスタッカークレーン７５，搬送コンベア７７，搬送コンベア８０，搬送コンベア８２により搬送する手段と，」であると主張する。
しかし，被告の上記主張は，乙１２公報の記載に基づかない内容を含んでいる。したがって，被告の上記主張は，乙１２発明の解釈に誤りがあり，失当である。


すなわち，乙１２発明は，「ケース」と「コンテナ」との対応関係は固定的なものであって，この対応関係が更新されるものではない。この点，乙１２公報の段落【０００５】にある「ケース」と「コンテナ」に関する記載は，乙１２発明とは別発明である従来技術が記載されているにすぎず，乙１２発明において上記対応関係が更新されることを示すものではない。そして，乙１２公報の段落【００３４】，【００３８】ないし【００４０】の記載によれば，乙１２発明では，図書館員が格納ロケーションを設定すると，格納指令が出されて，当該格納ロケーションに対応付けられたコンテナが取り出されるから，「図書に付されたバーコード３５のデータ」がいかなるデータであっても，取り出される「コンテナ」は当該データに応じて変わるものではない。「図書に付されたバーコード３５のデータ」は，空きのあるコンテナを情報を選び出す情報として用いられるものではなく，単に格納ロケーションに対応付けて記憶しておくことで，当該返却処理を行った後の別の機会における取り出しの際に用いられるにすぎない。したがって，乙１２発明では，バーコード３５のデータが「入力されることにより」コンテナを取り出すという関係が成り立たない。
また，上記のとおり乙１２発明では，図書館員が格納ロケーションを設定すると，格納指令が出されて，当該格納ロケーションに対応付けられたコンテナが取り出されるのであり，複数のコンテナの中から「任意の空きのあるコンテナ」を取り出すものではないから，乙１２公報には，返却が要求された際に複数のコンテナから「任意の空きのあるコンテナ」を取り出す旨の記載はない。(3)被告は，フリーロケーション方式が自動倉庫の分野で１９８０年代には運用されていた旨主張するが，その立証がされていない。被告が主張する上記のフリーロケーション方式は，本件訂正発明１で採用されているフリーロケーション方式とは異なるものである。本件訂正発明１で採用されているものは，図書と図書を収容するコンテナとを対応させない方式であるが，被告が主張するものは，保管品目と保管棚とを対応させないで保管する方法であり，飽くまで保管品目において管理する技術であって，当該保管品目に該当する個々の保管品について管理する技術ではない。
また，被告は，自動倉庫を取り扱う事業者が自動書庫の技術分野に進出して，書庫の技術開発者として又は書庫の設計者・施工者として携わっており，自動書庫技術分野と自動倉庫技術分野の当業者は共通すると主張するが，それは単に一事業者が両技術分野を扱っていることを示すにすぎない。さらに，被告は，乙１２発明が本質的に自動倉庫に関する技術であると主張するが，被告が主張する乙１７文献に記載されたフリーロケーション方式は，本件訂正発明１の方式と全く異なるものであり，被告の上記主張は失当である。
(4)相違点に係る構成は当業者が容易に想到できるものではないこと
ア相違点１について
乙１１の３文献には，高さの異なる５種類のコンテナと，ランダム保管アイテムが，サイズコード（例えば，Ａ，Ｂ，またはＣ）を有することが記載されているにすぎず，当該コンテナが「図書の寸法別に分類され」ている点は一切示されていない。
この点に関して被告は，コンテナ及び書棚の高さ及び幅を図書に対応するそれぞれの寸法にする構成を具備することが，当業者が適宜採用し得る設計的事項であると主張する。
本件訂正発明１のような図書保管管理装置では，課題の一つに収容効率が挙げられるところ，収容の対象を図書とする場合，その寸法は，Ａ４，Ａ５，Ｂ５などわずか数種類に規格化されているから，当該寸法に対応した数種類のサイズの収納容器(コンテナ)を設計し，内容を問わず同一の寸法の図書を当該寸法に対応したコンテナに収納し，当該一定寸法のコンテナを所定の棚領域に集積すれば，最大の収容効率を実現することが可能である。
しかし，このことが可能となるのは，対象物の寸法がわずか数種類に規格化されているからであって，荷物を収納の対象とする場合には極めて多様な寸法を有するために前記構成を適用することはできない。仮に荷物について前記構成を適用するならば，極めて多くの寸法にかかるコンテナ，棚領域を設けることが必要となり，これができたとしても，同じ寸法にかかる荷物が多数存在するとは限らないから，コンテナを満載状態にすることができずに収容効率の低下を招くことになる。また，荷物は寸法が規格化されておらず，一時に収容される荷物のサイズも区々であるため，寸法ごとに異なるコンテナを呼び出さなければ収容できないから出納効率の低下を招くことになる。したがって，倉庫の分野においては，その寸法に対応した，幅及び高さがそれぞれ異なる収納容器（コンテナ）や，当該収納容器のみを集積した「棚領域」という概念を観念することはできない。
したがって，自動倉庫の分野において，幅及び高さが異なる棚領域を設けることが周知であったとしても，それは，そこに収容する物品の寸法に対応したものではないという点で，本件訂正発明１とは異なる。また，被告が引用した乙３４公報，乙２２公報，乙２６公報のいずれにも，コンテナや棚領域が「荷物の寸法別に分類された」の点は開示されておらず，書庫に用いる棚領域において，その幅及び高さがそれぞれ異なるものであることまでが周知の技術であるとまではいえないから，乙１２発明に倉庫の周知技術を適用できたとしても，相違点１のうち，「図書の寸法別に分類された」の点を克服することができない。
イ相違点２について
被告は，乙１１の３発明の図書館につき，システムが記憶するアイテムのサイズ情報（寸法情報）を使って制御が行われているものと考えられると主張する。
しかし，乙１１の３文献には，アイテムのサイズ（寸法）に適合した容器の取り出しをどのような制御によって実現するのかについて明示された記載はない。
被告は，相違点２が，コンテナ取り出しに際し，本件訂正発明１では図書の寸法情報を，乙１２発明では図書コードを入力するという相違のみであることを前提に，乙３５発明，乙３６発明を持ち出して，図書コードからサイズ情報を得るか，サイズ情報を直接入力するか，両方の方式を可能とするかは設計事項にすぎないと主張する。
しかし，乙１２発明は，格納ロケーションを設定することで，当該ロケーションに対応するコンテナを取り出しているのであって，図書コードを入力することでコンテナを取り出すのではない。したがって，図書コードからサイズ情報を得るという着想そのものが存在せず，乙３５発明，乙３６発明を適用する前提を欠くから，図書コードからサイズ情報を得るか，サイズ情報を直接入力するかが設計事項であるということはできない。
ウ相違点３について


被告は，棚の奥行き方向に複数のコンテナを収納し，手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出すという手段については，自動倉庫の分野の周知慣用技術であり，乙１６発明も具備しており，これを自動書庫に適用することは何ら困難なことではない旨主張する。しかし，乙１２発明では，コンテナの収納位置が決められているのに対して，乙１６発明では，「載荷パレット」の収納位置が決められていない。これは載荷パレット内の一つ一つを区別して管理する必要がないロット単位の通貨物流主体の荷物系のシステムであり，一冊ごとに取り出しかつ返却を要する図書系の物流とは大きく異なるものであり，奥側のみ，あるいは手前側のみの載荷パレットの取り出し及び返却という処理が必要とされず，かかる処理に関わる取り出し・返却の作業効率の向上(出納効率の向上)という技術的課題を考慮する必要がない構成である。このような乙１６発明を，乙１２発明に適用する動機付けは見当たらない。しかも，乙１２発明に乙１６発明を適用すると，奥側のコンテナについて，奥側にコンテナを格納する場合には，手前側のコンテナをいったん取り出し，取り出し口以外の場所に仮置きした上で，奥側のコンテナを格納し，仮置きした手前側のコンテナを元の位置に格納し直すことになり，極めて煩雑となって，出納効率を著しく低下させることになり，自動書庫として使い物にならないことになるから，このことが乙１６発明を乙１２発明に適用するに当たり阻害要因となる。
８争点(2)ア(ｲ)（本件訂正発明１につき乙１１の３文献を主引例とする進歩性欠如）について
〔被告の主張〕
(1)本件特許の出願前に頒布された刊行物である乙１１の３文献に記載された乙１１の３発明を主引用例とし，これに乙１６発明及び乙４５公報に記載された乙４５発明並びに周知技術を適用すれば，本件訂正発明１は当業者が容易に想到し得るものである。
(2)乙１１の３発明
乙１１の３発明の内容は，本件発明１の構成要件に対応させて分説して示すと，次のとおりである。
ａ図書の寸法別に分類された高さのみが異なる複数の棚領域を有する書庫
と，
ｂ書庫の各棚領域に収容されるもので，それぞれが収容された棚領域に高さのみが異なる寸法を有する複数の図書を収容する複数の容器（コンテナ）
と，
ｃ図書の取り出しや返却保管のための所定の動作を行わせるために，自動保管取り出しシステム（ＡＳ／ＲＳ）は，複数の容器に関する「容器アドレス」と複数の図書（アイテム）に関する図書のバーコードやサイズコー
ドとを対応させて記憶し，
ｄ取り出しが要求された図書（アイテム）のバーコードナンバーを入力することによってコンテナをステーションに取り出すとともに，ｅ返却が要求された図書をサイズグループに分類し，スキャンによって図書の情報を図書館コンピュータシステムに入力することにより，返却図書を収容する空きのある容器を通路端ワークステーションに搬送し，ｆ要求図書が取り出された容器に対しコンピュータシステムが記憶している収容位置の情報を更新し，返却図書（アイテム）が返却されたワークステーションにある容器に対しコンピュータシステムが記憶している収容位
置の情報を更新し，
ｇスタッカークレーンにより容器を引き出す機構を備えるｈ自動保管取り出しシステム（ＡＳ／ＲＳ）。
(3)乙１１の３発明と本件訂正発明１の対比
乙１１の３発明と本件訂正発明１を対比すると，一致点及び相違点は，次のとおりである。
ア一致点
図書の寸法別に分類された複数の棚領域を有する書庫と，この書庫の各棚領域に収容されるもので，それぞれが収容された棚領域に対応した寸法を有する複数の図書を収容する複数のコンテナと，書庫内における収容位置と各コンテナに収容された複数の図書の各図書コードとを対応させて記憶する記憶手段と，取り出しが要求された図書の図書コードを入力することにより，前記記憶手段の記憶内容に基づいて，該要求図書が収容されているコンテナを前記書庫から取り出してステーションに搬送するとともに，返却が要求された際に，返却が要求された図書の情報を入力することにより，複数の前記コンテナの中から空きのあるコンテナを前記書庫から取り出して前記ステーションに搬送する搬送手段と，この搬送手段により前記ステーションに搬送されて，前記要求図書が取り出されたコンテナまたは前記返却図書が返却されたコンテナに対して，前記記憶手段の記憶内容を更新する更新手段とを具備し，前記搬送手段には，コンテナを取り出す移載手段が備えられている図書保管管理装置。
イ相違点
(ｱ)相違点１
本件訂正発明１が「図書の寸法別に分類された幅及び高さがそれぞれ異なる」複数の棚領域を有し，「それぞれが収容された棚領域に対応した寸法を有する」複数のコンテナを有するのに対し，乙１１の３発明が「図書の寸法別に分類された高さのみが異なる」ものであり，「それぞれが収容された棚領域に高さのみが異なる寸法を有する」複数のコンテナである点。
(ｲ)相違点２
返却が要求された際に，返却が要求された図書の情報を入力することにより，複数の前記コンテナの中からコンテナを前記書庫から取り出して前記ステーションに搬送する搬送手段に関し，本件訂正発明１は，入力する図書の情報として寸法情報を採用しているのに対し，乙１１の３発明は，返却が要求された図書（アイテム）をサイズグループによって分類し，スキャニングによって入力するものではあるが，入力する図書の情報として寸法情報を入力しているものかどうか不明である点。
(ｳ)相違点３
本件訂正発明１は，「前記書庫の複数の棚領域には，前記搬送手段によってコンテナを取り出す間口に対して，奥行き方向に複数のコンテナが収容され，前記搬送手段には，前記コンテナを取り出す間口に対して，手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出す移載手段が備えられている」のに対し，乙１１の３発明は，書庫の複数の棚領域から，搬送手段によってコンテナを取り出すものではあるが，奥行き方向に複数のコンテナを収容し，搬送手段には，コンテナを取り出す間口に対して手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出す移載手段を備えたものであるかは不明である点。
(4)相違点に係る構成は当業者が容易に想到できるものであること
ア相違点１について
乙１１の３文献には，複数の図書を収容する複数のコンテナは，コンテナの幅は共通であるものの，図書の寸法別に分類された高さが異なる複数種類のコンテナが記載されているところ，前記７〔被告の主張〕(4)イ(ｲ)のとおり，多種・多量の図書を書庫の棚領域に保管する場合には，図書の寸法や形状が様々であるから，無駄な空間を省き空間を有効利用しようとすることは周知の課題であり，その解決のために，棚領域の高さ寸法ばかりでなく幅寸法をも異ならせるようにすることが普通に行われている。したがって，乙１１の３発明に接した当業者にとって，コンテナの高さのみではなく，棚領域を図書の寸法別に分類された幅及び高さがそれぞれ異なるものとし，棚領域に収容するコンテナをその棚領域に対応した寸法にすることは，容易に想到することができた事項である。
イ相違点２について


乙１１の３文献には，図書館に返却された図書（アイテム）は，手動で棚載用台車に事前に格納され，図書（アイテム）に付されたサイズ／通路コードを使用して手動で事前仕分けし，図書（アイテム）の上端に記載されたサイズグループで分類し，図書（アイテム）のバーコードラベルを光学的にスキャン又はバーコードナンバーをキーボードで入力し，アイテム返却トランザクションの送信を開始することが記載されている。その記載から，図書（アイテム）のサイズ（寸法）に適合した容器を取り出すことが示唆されているといえるが，他方で，図書（アイテム）のサイズ（寸法）に適合した容器の取り出しをどのような制御によって実現するのかは，明らかでない。この点，前記７〔被告の主張〕(4)ウ(ｳ)のとおり，図書管理システムにおいて，アイテム（図書等）のサイズ情報（寸法情報）を特定する手段として，読み取った図書コードからシステム内の情報を参照してサイズ情報を得るか，サイズ情報を直接入力するようにするか，あるいは，両方の方式を可能とするかは，当業者が，最終的に実現したいシステムを考慮した上で選択する設計事項にすぎないというべきである。
そうすると，相違点２に係る本件訂正発明１の構成は，当業者が容易に想到し得たものということができる。
ウ相違点３について
乙１１の３発明は，書庫内に設置された棚領域に複数の容器を備え，返却された図書を任意の容器に収容して書庫に入庫することができ，貸出し及び返却時の作業を行うことができる図書入出庫管理装置を提供することを目的としている。
この点，収納効率の向上のために，棚の間口に対して，奥行き方向の手前側と奥側の前後に二つのコンテナ等の容器を配置する点は，乙１６公報に記載されている。また，乙４５公報には，乙４５発明，すなわち，「図書館等の複数の棚領域には，搬送手段によってコンテナを取り出す間口に対して，奥行き方向に複数のコンテナが収容される書庫」という発明が記載されている。そして，図書館等の本棚においてもコンテナを取り出す間口に対して，奥行き方向に複数のコンテナを配置し，間口を塞いでいる手前側の容器を取り出してから奥側の容器を取り出すと，収容効率が向上することが知られていた。
加えて，前記７〔被告の主張〕(4)エ(ｲ)のとおり，本件特許権の出願前に，「ダブルストレージ」方式が自動倉庫技術分野における周知慣用技術であった。
したがって，相違点３に係る本件訂正発明１の構成は，乙１１の３発明の書庫の複数の棚領域から搬送手段によってコンテナを取り出すものにおいて，奥行き方向の手前側と奥側の前後に複数のコンテナを配置し，そのコンテナの取り出し方として周知の手段を採用したものにすぎないから，相違点３に係る本件訂正発明１の構成は，乙１１の３発明と，乙１６及び乙４５に記載された発明ないし周知技術に基づいて，当業者が容易に想到することができたものである。
(5)小括
そうすると，本件訂正発明１は進歩性を欠き，本件訂正発明１の特許は，特許法１２３条１項２号，２９条２項により，特許無効審判により無効にされるべきものである。
〔原告の主張〕
(1)被告の主張は，次のとおり，先行技術発明の認定を誤っている。
ア乙１１の３発明について
(ｱ)構成要件Ａ及びＢに対応する構成について
乙１１の３文献には，図書入出庫管理装置において「図書の寸法別に分類された図書に対応する寸法の」複数種類のコンテナ（容器）を用いることは記載されていない。
(ｲ)構成要件Ｃに対応する構成について
乙１１の３文献には，自動保管取り出しシステム（ＡＳ／ＲＳ）に使用される「コンピュータシステム」が，図書の「サイズコード」を利用することは記載されていない。
また，同文献には，容器アドレスと図書コード（バーコード・サイズコード）とを対比させて記憶することは記載されていない。
(ｳ)構成要件Ｄに対応する構成について
乙１１の３文献には，利用者のアイテム要求トランザクションが受け取られることは記載されているが，ＡＳ／ＲＳがアイテムを取り出す際に，アイテムバーコードナンバーによって要求を行う点については開示がない。
(ｴ)構成要件Ｅに対応する構成について
乙１１の３文献によれば，ＡＳ／ＲＳは，返却が要求された図書をサイズグループに分類することはしない。
また，同文献には，図書の情報を図書館コンピュータシステムに「入力することにより，」返却図書を収容する空きのある容器を通路端ワークステーションに搬送することは記載されていない。
イ乙１６発明について
乙１６公報には，「載荷パレット」の記載があるのみで，「コンテナ」の記載はない。載荷パレットはコンテナではないから，乙１６発明の載荷パレットが本件訂正発明１のコンテナに相当するとはいえない。
ウ乙４５発明について
乙４５発明は，「物品収納設備」に関する発明であり，「書庫」に関する発明ではない。乙４５発明は，乙４５公報の「図書館等の本棚・・・に応用できる」との記載のとおり，応用しなければ図書館等の本棚として用いることができず，「本棚」の発明とはいえないのであり，「書庫」といえるものでもない。
(2)上記(1)に基づけば，次のとおり，本件訂正発明１と乙１１の３発明との相違点について，いずれも当業者が容易に想到し得たということはできない。
ア相違点１について
乙１１の３文献には，「図書の寸法別に分類された図書に対応する寸法の」複数種類のコンテナ（容器）を用いることの記載がないから，高さ及び幅寸法を図書に対応する寸法とした棚領域を備えることが当業者にとって自明であるとはいえない。
この点に関して被告は，乙１１の３発明に接した当業者にとって，乙４３発明および乙４４発明に基づき，コンテナの高さのみではなく，棚領域を図書の寸法別に分類された幅及び高さがそれぞれ異なるものとし，棚領域に収容するコンテナをその棚領域に対応した寸法にすることは容易に想到できた事項であると主張する。しかし，乙４３発明は書棚の発明であり，書庫の棚領域の開示は一切なく，乙４４発明は収納棚の発明であり，書庫の棚領域の開示は一切なく，いずれも「書庫に用いる棚領域において，その幅及び高さがそれぞれ異なるもの」は開示されていない。したがって，乙４３発明及び乙４４発明をもってしても，「書庫に用いる棚領域において，その幅及び高さがそれぞれ異なるもの」に当業者が容易に想到し得たとはいえない。
イ相違点２について
乙１１の３文献には，図書の情報を図書館コンピュータシステムに「入力することにより，」返却図書を収容する空きのある容器を通路端ワークステーションに搬送することの記載はない。


この点に関して被告は，図書管理システムにおいて，アイテム（図書等）のサイズ情報（寸法情報）を特定する手段として，乙３５公報や乙３６公報に記載されている技術を挙げ，図書コードを入力するか，サイズ情報を入力するかは設計事項にすぎないと主張する。しかし，乙１１の３文献には，空きのある容器をワークステーションへの搬送に用いる際に図書の情報を利用する技術の記載はなく，示唆もされていない。乙１１の３発明には，図書の情報を用いて空きのある容器をワークステーションに搬送するという技術思想がないから，アイテム（図書等）のサイズ情報（寸法情報）を特定すべき必要性や必然性がない。そうすると，乙１１の３発明に接した当業者が，乙３５発明や乙３６発明に基づき，寸法情報を入力してコンテナを取り出す発想に到達しようがないというほかない。
ウ相違点３について
被告は，相違点３にかかる本件訂正発明１の構成は，乙１１の３発明と，乙１６発明及び乙４５発明ないし周知技術に基づき当業者が容易に想到できたと主張する。しかし，乙１６発明は，乙１１の３発明とは違って，「載荷パレット」の収納位置が決められていない。そして，乙１６発明は，載荷パレット内の一つ一つを区別して管理する必要のないロット単位の通過物流主体の荷物系のシステムであり，一冊ごとに取り出しかつ返却を要する図書系の物流とは違って，奥側のみ，あるいは手前側のみの載荷パレットの取り出し及び返却という処理をすべき必要性がなく，このような取り出し・返却の作業効率の向上(出納効率の向上)という技術的課題を考慮する必要がない構成である。このような乙１６発明を，収納位置が決められている乙１１の３発明に適用する動機付けが見当たらない。
この理は，乙４５発明等にも通じる。乙４５発明は，図書館の本棚に応用できる旨の記載があるものの，本質的には物品収納設備の発明であって，取り出し・返却の作業効率の向上(出納効率の向上)という技術的課題を考慮する必要がない構成である。また，ダブルストレージ方式も，自動倉庫に関する技術であり，自動書庫の分野でダブルコンテナ方式が周知技術であるとする根拠にはならない。
エその他の相違点について
乙１１の３文献には，本件訂正発明１の構成要件１Ｃの「記憶手段」及び構成要件１Ｆの「記憶手段の更新」は記載されておらず，収納位置と図書との対応付けを記憶することについて明示されていないから，そのような対応付けの記憶内容を更新するという発想に当業者が容易に想到し得るとはいえない。
９争点(2)ア(ｳ)（本件訂正発明１につき乙４２文献を主引例とする進歩性欠如）
について
〔被告の主張〕
(1)本件特許の出願前に頒布された刊行物である乙４２文献に記載された乙４２発明を主引用例とし，これに乙１６発明及び乙４５発明並びに周知技術を適用すれば，本件訂正発明１は当業者が容易に想到し得るものである。
(2)乙４２発明
乙４２発明の内容は，本件発明１の構成要件に対応させて分説して示すと，次のとおりである。
ａ図書のサイズ別に分類された幅及び高さがそれぞれ異なる複数のラック
を有する書庫と，
ｂこの書庫の各ラックに収容されるもので，それぞれが収容されたラックに対応したサイズを有する複数の図書を収容する複数のコンテナと，ｃこの複数のコンテナの書庫内における収容位置と，各コンテナに収容された複数の図書の各請求番号とを対応させて記憶する磁気ディスクと，ｄ貸出しが請求された図書の請求番号を入力することにより，前記磁気ディスク内の記憶内容に基づいて，該請求図書が収容されているコンテナを
書庫から取り出して貸出窓口に搬送するとともに，
ｅ返却が要求された図書の請求番号を入力することにより，該返却図書の寸法に対応する複数のコンテナの中から空きのあるコンテナを書庫から取
り出して貸出窓口に搬送する搬送手段とを具備し，
ｆ前記書庫の複数のラックには，クレーンによってコンテナを取り出す間
口に対して奥行き方向にコンテナが収容される
ｇ自動化図書館システム。
(3)乙４２発明と本件訂正発明１の対比
乙４２発明と本件訂正発明１を対比すると，一致点及び相違点は，次のとおりである。
ア一致点
図書の寸法別に分類された複数の棚領域を有する書庫と，この書庫の各棚領域に収容されるもので，それぞれが収容された棚領域に対応した寸法を有する複数の図書を収容する複数のコンテナと，書庫内における収容位置と各コンテナに収容された複数の図書の各図書コードとを対応させて記憶する記憶手段と，取り出しが要求された図書の図書コードを入力することにより，前記記憶手段の記憶内容に基づいて，該要求図書が収容されているコンテナを前記書庫から取り出してステーションに搬送するとともに，返却が要求された際に，返却が要求された図書の情報を入力することにより，複数の前記コンテナの中から空きのあるコンテナを前記書庫から取り出して前記ステーションに搬送する搬送手段と，前記搬送手段には，コンテナを取り出す移載手段が備えられている図書保管管理装置。
イ相違点
(ｱ)相違点１
返却が要求された際に，返却が要求された図書の情報を入力することにより，複数の前記コンテナの中からコンテナを前記書庫から取り出して前記ステーションに搬送する搬送手段に関し，本件訂正発明１は，入力する図書の情報として寸法情報を採用しているのに対し，乙４２発明は，返却が要求された図書の情報であって，寸法情報を入力しているものかどうか不明である点。
(ｲ)相違点２
複数のコンテナの書庫内における収容位置と各コンテナに収容された複数の図書の各図書コードとを対応させて記憶する記憶手段の記憶内容を更新する更新手段に関し，本件訂正発明１は，搬送手段によりステーションに搬送されて，要求図書が取り出されたコンテナまたは返却図書が返却されたコンテナに対して，上記記憶手段の記憶内容を更新する更新手段を具備しているのに対し，乙４２発明は，このような更新手段を具備しているのか不明である点。
(ｳ)相違点３
本件訂正発明１は，「前記書庫の複数の棚領域には，前記搬送手段によってコンテナを取り出す間口に対して，奥行き方向に複数のコンテナが収容され，前記搬送手段には，前記コンテナを取り出す間口に対して，手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出す移載手段が備えられている」のに対し，乙４２発明は，書庫の複数の棚領域から，搬送手段によってコンテナを取り出すものではあるが，奥行き方向に複数のコンテナを収容し，搬送手段には，コンテナを取り出す間口に対して手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出す移載手段を備えたものであるかは不明である点。
(4)相違点に係る構成は当業者が容易に想到できるものであること
ア相違点１について


乙４２文献の記載から，乙４２発明には，「Ａ４」の図書サイズ用のレイアウトの他に，図書のサイズが「Ｂ４」及び「Ｂ５」についても対応できるように，「Ｂ４」の図書サイズ及び「Ｂ５」の図書サイズの「コンテナ」及び「ラック」からなる書庫も備えていると解することができる。そして，乙４２発明は，図書のサイズに該当する空きコンテナを検索して搬送手段に対して出庫を指示する構成を備えている。
また，前記７〔被告の主張〕(4)ウ(ｳ)のとおり，図書管理システムにおいて，アイテム（図書等）のサイズ情報（寸法情報）を特定する手段としては，システム内に図書コード単位で図書管理データを持たせ，図書管理データを参照して当該図書に関するデータを特定する方法のほかに，サイズ情報に対応する情報を直接入力する方法が知られており，読み取った図書コードからシステム内の情報を参照してサイズ情報を得るか，サイズ情報を直接入力するようにするか，あるいは，両方の方式を可能とするかは，当業者が，最終的に実現したいシステムを考慮した上で選択する設計事項にすぎないというべきである。
そうすると，相違点１に係る本件訂正発明１の構成は，当業者が容易に想到し得たものということができる。
イ相違点２について
乙１１の３文献や乙１２公報の記載によれば，搬送手段によりステーションに搬送されて，要求図書が取り出されたコンテナ又は返却図書が返却されたコンテナに対して，記憶手段の記憶内容を更新することは，本件特許出願前において周知の技術であった。
この点，棚管理の方法として，フリーロケーション方式ないしゾーンド・フリー・ロケーション方式は，一般に広く利用されている管理方法であり，本件特許出願前において周知の技術であり，いずれの方式も電子計算機（コンピュータ）で管理するものである。そして，それらの方式には，複数のコンテナの書庫内における収容位置と各コンテナに収容された複数の図書の各図書コードとを対応させて記憶する記憶手段の記憶内容を更新する更新手段を備えることが必要となる。
乙４２発明も電子計算機を用いて管理するものであり，同発明において電子計算機は，返却された図書が格納されるコンテナの位置（ロケーション）を自動的に検索して，そのコンテナの出庫をクレーンに対して指示できるものである。
したがって，乙４２発明において，周知技術であるフリーロケーション方式ないしゾーンド・フリー・ロケーション方式を採用し，その際に，周知技術である搬送手段によりステーションに搬送されて，要求図書が取り出されたコンテナ又は返却図書が返却されたコンテナに対して，記憶手段の記憶内容を更新する構成を適用して，図書の請求番号とコンテナの収容位置との対応関係をその都度更新するものとすることは，当業者が容易に想到することができた事項である。
ウ相違点３について
乙４２発明においても，書庫内に設置された棚領域に複数の容器を備え，返却された図書を任意の容器に収容して書庫に入庫することができ，貸出し及び返却時の作業を行うことができる自動化図書館システムを提供することを目的としている。
この点，収納効率の向上のために，棚の間口に対して，奥行き方向の手前側と奥側の前後に二つのコンテナ等の容器を配置する点は，乙１６公報に記載されている。また，乙４５公報には，乙４５発明，すなわち，「図書館等の複数の棚領域には，搬送手段によってコンテナを取り出す間口に対して，奥行き方向に複数のコンテナが収容される書庫」という発明が記載されている。そして，図書館等の本棚においてもコンテナを取り出す間口に対して，奥行き方向に複数のコンテナを配置し，間口を塞いでいる手前側の容器を取り出してから奥側の容器を取り出すと，収容効率が向上することが知られていた。
加えて，前記７〔被告の主張〕(4)エ(ｲ)のとおり，本件特許権の出願前に，「ダブルストレージ」方式が自動倉庫技術分野における周知慣用技術であった。
したがって，相違点３に係る本件訂正発明１の構成は，乙１１の３発明の書庫の複数の棚領域から搬送手段によってコンテナを取り出すものにおいて，奥行き方向の手前側と奥側の前後に複数のコンテナを配置し，そのコンテナの取り出し方として周知の手段を採用したものにすぎないから，相違点３に係る本件訂正発明１の構成は，乙１１の３発明と，乙１６及び乙４５に記載された発明ないし周知技術に基づいて，当業者が容易に想到することができたものである。
(5)小括
そうすると，本件訂正発明１は進歩性を欠き，本件訂正発明１の特許は，特許法１２３条１項２号，２９条２項により，特許無効審判により無効にされるべきものである。
〔原告の主張〕
(1)乙４２文献は，被告自身が作成したものであり，第三者が入手したことが立証されていないことや，ユーザ向けに作成したものであり，その他の者に配布される類のものではないことから，頒布，公開されたものではなく，特許法２９条１項３号の「刊行物」に該当しない。
(2)仮に乙２４文献が特許法２９条１項３号の「刊行物」に該当するとしても，以下のとおり，被告の主張は失当である。
ア被告は，以下のとおり乙４２発明の認定を誤っている。(ｱ)乙４２発明は，固定ロケーション方式に関する発明であり，乙４２公報には，「返却が要求された図書の寸法情報」を入力することにより，「該返却図書の寸法に対応する複数の前記コンテナの中から空きのあるコンテナ」を取り出す技術についての記載も示唆もない。(ｲ)乙４２公報には，コンテナが「サイズ別」であることは記載されているが，棚領域が「サイズ別」であることは記載されていない。したがって，乙４２発明は，「図書の寸法別に分類された幅及び高さがそれぞれ異なる複数の棚領域」を備えているとはいえない。
また，乙４２公報の「弊社のラックは，一枚の棚受けに数個のコンテナをのせる棚板方式をとっています。」との記載によれば，コンテナが棚領域に対応した寸法を有していないことが明らかであるから，乙４２公報には，「それぞれが収容された棚領域に対応した寸法を有する複数の図書を収容する複数のコンテナ」が記載されていない。(ｳ)乙４２公報には，磁気ディスクが請求番号とコンテナの収容位置とを対応付けて記憶することは記載されていない。また，同公報には，電子計算機によるコンテナ取り出しが請求番号とコンテナの収容位置との対応付けの記憶内容に基づくものであることは記載されていない。イ上記アに基づけば，次のとおり，本件訂正発明１と乙４２発明との相違点について，いずれも当業者が容易に想到し得たということはできない。
(ｱ)相違点１について
乙４２公報には，図書の返却作業に際して，返却が要求された図書の寸法情報を入力することによって複数のコンテナの中から空きのあるコンテナを取り出すことについて記載も示唆もされておらず，乙３５発明や乙３６発明を適用する前提を欠くから，当業者であっても，構成要件Ｅの「返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより，該返却図書の寸法に対応する複数の前記コンテナの中から空きのあるコンテナを前記書庫から取り出して」の構成を容易に想到し得ない。
(ｲ)相違点２について


乙１１の３文献には，図書とコンテナとの対応付けに関する記憶内容及び当該記憶内容の更新に関する記載はないから，乙４２発明に接した当業者が乙１１の３に接したとしても，記憶手段の記憶内容を更新する更新手段（構成要件１Ｆ）を容易に想到し得ない。
また，乙１２発明は固定ロケーション方式に関する発明であり，フリーロケーション方式に関する構成が開示されていないから，乙４２発明に接した当業者が乙１２発明を適用しても，相違点２を容易に想到し得ない。
さらに，乙１７発明は本件訂正発明１とは全く異なる方式のフリーロケーション方式であるから，乙４２発明に接した当業者が乙１７発明を適用しても，相違点２を容易に想到し得ない。
(ｳ)相違点３について
前記８〔原告の主張〕(2)ウと同様の理由から，乙４２発明に接した当業者が相違点３を容易に想到し得るとはいえない。
(ｴ)その他の相違点について
乙４２公報には「サイズ別」棚領域の記載がなく，このような乙４２発明に接した当業者が，「サイズ別」棚領域に容易に想到し得るものとはいえない。
１０争点(2)ア(ｴ)（本件訂正発明１につきサポート要件違反）について
〔被告の主張〕
本件特許の請求項１には，「返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより，該返却図書の寸法に対応する複数の前記コンテナの中から空きのあるコンテナを前記書庫から取り出して前記ステーションに搬送する搬送手段」と記載されている。
この点，本件明細書等の発明の詳細な説明には，返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより，返却図書の寸法に対応する棚領域にある複数のコンテナの充填率を検出し，充填率を利用して空きのあるコンテナを前記書庫から取り出すことは記載されている。
しかし，発明の詳細な説明には，検出したコンテナの充填率を利用せずに，空きの部分があるコンテナを特定することについては，発明の詳細な説明には，何ら記載されておらず，請求項に記載された発明は，発明の詳細な説明に記載された発明の範囲を超えて特許を請求しており，サポートされていない。そうすると，本件訂正発明１は，発明の詳細な説明に記載していない発明をも含むものであり，本件特許は，特許法３６条６項１号の要件を満たしていない出願によりなされたものであるから，無効とされるべきものである。
〔原告の主張〕
本件明細書等の発明の詳細な説明には，請求項１に記載の「返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより，該返却図書の寸法に対応する複数の前記コンテナの中から」，コンテナの充填率を検出し，充填率を利用して「空きのあるコンテナを前記書庫から取り出」すことは記載されているから，本件特許は特許法３６条６項１号の要件を充足する。
１１争点(2)ア(ｵ)（本件訂正発明１につき明確性要件違反）について
〔被告の主張〕
本件特許は，特許法３６条６項２号の要件を満たしていない出願によりなされたものであるから，無効とされるべきものである。
(1)本件特許は，図書の収容効率を向上させることを課題とする発明であるところ，本件特許の請求項１には，「この書庫の各棚領域に収容されるもので，それぞれが収容された棚領域に対応した寸法を有する複数の図書を収容する複数のコンテナと」と記載されているが，コンテナ内の図書の収容の仕方については特定されていない。
この点，例えば，コンテナがＡ４版用，Ｂ５版用，Ａ５版用というように棚領域に対応した寸法に分類されていても，図書のＡ４版の幅と高さに対して，コンテナ内にどのようにして収納するかは特定されておらず，コンテナ内の図書の収容の仕方によっては，図書の収容効率が上がらない場合も含むものである。
したがって，本件訂正発明１は，図書の収容効率を向上させることを課題とするための発明を特定するための事項を明確に記載していないから，発明が不明確である。
(2)本件訂正発明１は，「空きのあるコンテナ」について明確な定義付けがされておらず，どのような状態をいうのか不明確である。したがって，本件訂正発明１は，「空きのあるコンテナ」の技術的意義が明確でない。(3)本件訂正発明１は，「手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出す」という構成がどのような意義を有するものか不明であり，本件明細書等の記載を見ても，奥側のコンテナを取り出す際に，手前側のコンテナを取り出してから奥側を取り出すことを意味しているだけでなく，間口に対して奥行き方向に複数のコンテナを収容させる際に，手前側のコンテナを優先して取り出してから奥側のコンテナを取り出すという意味を含んでいると解されるため，そのいずれを意味するのかが不明確である。また，手前側のコンテナを優先して取り出す場合において，それは図書の返却時なのか，取り出し時なのか，それとも両方の時なのか，いずれの時期におけるコンテナの取り出し条件を表現しているのか明らかにする必要があるが，その点も明らかでない。
〔原告の主張〕
本件特許は，特許法３６条６項２号の要件を充足する。(1)本件訂正発明１は，図書の収容効率を向上させることを課題とするための発明特定事項は明確に特定されているから，特許を受けようとする発明が明確であり，本件特許は，特許法３６条６項３号の要件を充足する。被告は，コンテナの図書の収容の仕方が特定されていないことを根拠に課題解決の発明特定事項が不明確であると主張するが，そのような特定をしなくとも，既に定められた請求項１の「この書庫の各棚領域に収容されるもので，それぞれが収容された棚領域に対応した寸法を有する複数の図書を収容する複数のコンテナ」さえ具備すれば，図書の収容効率を向上させることができることは明白である。
したがって，本件訂正発明１の「空きのあるコンテナ」の技術的意義は明確である。
(2)返却図書が収容できる「空き」のあるコンテナを書庫から取り出すものであることは，請求項１の「返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより，該返却図書の寸法に対応する複数の前記コンテナの中から空きのあるコンテナを前記書庫から取り出し」との記載から明らかである。すなわち，コンテナに返却図書を収容できる「空き」がなければ，返却図書を当該コンテナを収容できないものであり，これを「空きのあるコンテナ」と規定したにすぎない。(3)本件訂正発明１の「手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出す」の技術的意義は明確である。
被告は，同記載の解釈にあたり，「奥側のコンテナを取り出す際に，手前側のコンテナを取り出してから奥側を取り出すこと」（解釈Ａ）を意味しているだけでなく，「間口に対して奥行き方向に複数のコンテナを収容させる際に，手前側のコンテナを優先して取り出してから奥側のコンテナを取り出す」（解釈Ｂ）という意味をも含んでいると解されると主張するが，「手前側のコンテナを優先」することの記載は請求項１にはなく，請求項６には別途「手前側のコンテナを優先して取り出す」と明確に規定していることからすれば，解釈Ｂでなく解釈Ａを意味することは明白である。


１２争点(2)イ（本件訂正発明２につき進歩性欠如）について
〔被告の主張〕
(1)搬送機構に設けられた検出機構を用いてコンテナの充填率を検出し，図書を収容すべきコンテナを選定することは，乙３６公報に示されているように，周知の事項である。また，特開平２－７０６０３号公報（乙６０。以下「乙６０公報」という。）には，図書館における図書等の保管管理装置において，収容する書籍の寸法及び貯蔵所の利用し得る貯蔵容量（充満）に関するデータに基づいて，図書の収容場所（コンテナ）を特定することが記載されている。
さらに，収容する書籍の寸法及び利用し得る貯蔵容量（充満）に関するデータに基づいて図書の収容場所（コンテナ）を特定する際に，どのような順番でコンテナを取り出すかということは，設計事項にすぎず，より大きな空きが残されている収容場所（コンテナ）を選択するほうが，図書を収容できない可能性が低くなるから，より簡便な方法ということができる。(2)本件訂正発明２のように，搬送手段が，書庫に返却されるコンテナ内の図書の充填率を検出して記憶手段に記憶させる充填率検出手段を備えること，図書の返却が要求された状態で，記憶手段の記憶内容に基づいて，該返却図書の寸法に対応する複数の前記コンテナの中で，図書充填率の低いコンテナから取り出すという構成は，乙１２発明並びに乙１１の３発明，乙１６発明及び前記の周知技術に基づいて，当業者が容易に想到し得るものである。また，本件訂正発明２の構成による作用効果も同構成から当然に導かれるものにすぎない。
(3)そうすると，本件訂正発明２は進歩性を欠き，本件訂正発明２の特許は，特許法１２３条１項２号，２９条２項により，特許無効審判とより無効にされるべきものである。
〔原告の主張〕
乙３６公報及び乙６０公報のいずれにも，本件訂正発明２の「前記書庫に返却されるコンテナ内の図書の充填率を検出して」の構成が記載されていない。また，返却されるコンテナのうち，充填率の高低によって適切なコンテナを選択するという本件訂正発明２の着想がなければ，「充填率」を検出する構成を当業者が想到することはできない。したがって，上記の各公報をもってしても，本件訂正発明２は当業者が容易に想到し得るものではない。１３争点(2)ウ（本件訂正発明３につき進歩性欠如）について
〔被告の主張〕
(1)奥側にコンテナを格納する場合には，手前側のコンテナをいったん取り出し，取り出し口以外の場所に仮置きした上で，奥側のコンテナを格納し，仮置きした手前側のコンテナを元の位置に格納し直すという手間がかかるから，奥側のコンテナは手前側のコンテナと比較して出納効率が低下することになる。このことは当業者にとって技術常識であり，奥行き方向に複数のコンテナを収容した場合に，奥側のコンテナよりも手前側のコンテナを優先して取り出すようにすることは，当業者にとって周知の事項である。(2)本件訂正発明３のように，搬送手段が，前記書庫に返却されるコンテナ内の図書の充填率を検出して前記記憶手段に記憶させる充填率検出手段を備え，前記図書の返却が要求された状態で，前記記憶手段の記憶内容に基づいて，該返却図書の寸法に対応する前記コンテナの中で，図書充填率の低い手前側のコンテナを優先して取り出すという構成は，乙１２発明，乙１１の３発明，乙１６発明及び周知技術に基づいて，当業者が容易に想到し得るものである。また，本件訂正発明３の構成による作用効果も同構成から当然に導かれるものにすぎない。
(3)そうすると，本件訂正発明３は進歩性を欠き，本件訂正発明３の特許は，特許法１２３条１項２号，２９条２項により，特許無効審判により無効にされるべきものである。
〔原告の主張〕
乙３６公報及び乙６０公報のいずれにも，本件訂正発明３の「前記書庫に返却されるコンテナ内の図書の充填率を検出して」の構成が記載されていない。また，返却されるコンテナのうち，充填率の高低によって適切なコンテナを選択するという本件訂正発明３の着想がなければ，「充填率」を検出する構成を当業者が想到することはできない。したがって，上記の各公報をもってしても，本件訂正発明３は当業者が容易に想到し得るものではない。そうすると，本件訂正による特許請求の範囲の減縮をする前の発明である本件訂正発明３も進歩性が認められることは明らかである。
１４争点(3)ア（本件訂正発明１につき本件再訂正による対抗主張の成否）につ
いて
〔原告の主張〕
(1)本件再訂正発明１は，奥行き方向の収容コンテナの数を２個に限定し，「前記奥行き方向に２個収容されたコンテナのうち，手前側のコンテナを前記空きのあるコンテナとして優先的に使用する。」の限定を付加したものであり，その追加訂正部分は特許請求の範囲の減縮に該当するから，独立特許要件以外の訂正要件を充足する。
(2)イ号物件及びロ号物件は，以下のとおり，本件再訂正発明１の技術的範囲に属する。
アイ号物件について
イ号物件に係る「通信フロー設計書（イ）１７頁」の記載によれば，イ号物件は，返却処理において，奥側と手前側にあるコンテナのうち，手前側のコンテナから優先的に引き当てられて使用されるから，「前記奥行き方向に２個収容されたコンテナのうち，手前側のコンテナを前記空きのあるコンテナとして優先的に使用する」に該当する。
したがって，イ号物件は，本件再訂正発明１の追加訂正部分の構成要件を充足する。
そして，追加訂正部分以外の構成要件を充足することは，前記１ないし６〔原告の主張〕のとおりであるから，イ号物件は，本件再訂正発明１の技術的範囲に属する。
イロ号物件について
ロ号物件に係る「通信フロー設計書（ロ）１８頁」の記載によれば，ロ号物件は，返却処理において，奥側と手前側にあるコンテナのうち，手前側のコンテナから優先的に引き当てられて使用されるから，「前記奥行き方向に２個収容されたコンテナのうち，手前側のコンテナを前記空きのあるコンテナとして優先的に使用する」に該当する。
したがって，イ号物件は，本件再訂正発明１の追加訂正部分の構成要件を充足する。
そして，追加訂正部分以外の構成要件を充足することは，前記１ないし６〔原告の主張〕のとおりであるから，イ号物件は，本件再訂正発明１の技術的範囲に属する。
(3)以下のとおり，本件再訂正により本件訂正発明１に係る無効理由はいずれも解消された。
ア無効理由１（乙１２発明を主引例とする進歩性欠如）について(ｱ)乙１２発明及び乙１１の３発明において，奥行き方向に収容されるコンテナは１個であることから，「手前側のコンテナ」の概念が存在しない。


また，乙１６発明は，奥行き方向に２個のパレットが収納されているが，同発明は自動倉庫に関する発明であって，返却の概念が存在しないから，返却時の出納効率の向上という技術的課題が存在しない。また，同発明は，ロット単位の通貨物流主体の荷物系のシステムに関する発明であり，手前・奥のパレットを連続して搬入・搬出するものであるから，本件再訂正発明１のようにコンテナの中から一冊単位で取り出し，さらに返却も必ず行うものではないのであり，奥側と手前側の載荷パレットを別個に取り出し，さらに元の収納位置に戻すという操作を行う概念が存在しない。そのため，当該操作を前提とした作業効率の向上，すなわち出納効率の向上という技術的課題が存在しない。したがって，乙１６公報には，返却時において空きのあるコンテナの中から手前側のコンテナを優先的に使用することについて開示も示唆もされていない。そうすると，乙１２公報，乙１１の３文献及び乙１６公報にはいずれも，本件再訂正の追加訂正部分について開示も示唆もなく，当該追加訂正部分に当業者が容易に想到する動機付けとなるものが一切見当たらない。
(ｲ)また，本件再訂正発明１は，本件再訂正の追加訂正部分を具備することによって，奥行き方向に２個のコンテナを配するという図書系では全く例を見ない方法で収容効率を上げるとともに，フリーロケーション方式を適用した上に返却時における手前側コンテナを優先的に使用することで出納効率を大幅に向上させている。このような作用効果は，乙１２公報，乙１１の３文献及び乙１６公報のいずれにもが開示も示唆もされていない。
(ｳ)よって，乙１２発明に乙１１の３発明及び乙１６発明を適用したとしても，当業者が本件再訂正発明１を容易に想到することができたとはいえない。
イ無効理由２（乙１１の３発明を主引例とする進歩性欠如）について乙１１の３文献，乙１６公報及び乙４５公報のいずれにも，本件再訂正の追加訂正部分が記載されていないから，乙１１の３発明に乙１６発明及び乙４５発明を適用したとしても，当業者が本件再訂正発明１を容易に想到することができたとはいえない。
ウ無効理由３（乙４２発明を主引例とする進歩性欠如）について乙４２公報，乙１６公報及び乙４５公報のいずれにも，本件再訂正の追加訂正部分が記載されていないから，乙４２発明に乙１６発明及び乙４５発明を適用したとしても，当業者が本件再訂正発明１を容易に想到することができたとはいえない。
エ被告の主張について
被告は，本件再訂正の追加訂正部分について，コンテナを選択する際に手前側のコンテナを優先的に使用することは，設計事項にすぎないと主張する。
しかし，乙１１の３発明，乙１６発明及び乙４５発明ではいずれも，奥行き方向に一つのコンテナしか配置されていないから，優先規則を定めるという着想がない。また，本件再訂正の追加訂正部分のように手前側のコンテナを優先的に使用することによって，従来なかった異質な作用効果を奏している。
そうすると，コンテナを選択する際に手前側のコンテナを優先的に使用することは，設計事項であるとはいえないから，被告の上記主張は失当である。
(4)小括
以上のとおり，本件再訂正は適法であり，これにより本件発明１に係る無効理由が解消され，かつ，イ号物件及びロ号物件が本件再訂正発明１の技術的範囲に属するから，原告は，被告に対し本件特許権を行使することができる。
〔被告の主張〕
(1)本件再訂正の追加訂正部分における，コンテナを選択する優先規則である「２個収容されたコンテナのうち，手前側のコンテナを前記空きのあるコンテナとして優先的に使用する」という事項は，手前側の空きのあるコンテナをどのように「優先的に使用する」のか，その具体的事項が何ら特定されていない。そのため，「優先的」の文言がいかなる技術的意味を有するのか不明確であり，何らの技術的事項も特定されていない。
したがって，本件再訂正発明１には，特許を受けようとする発明が明確でないとして，特許法３６条６項２号違反の無効理由が存在する。(2)また，本件明細書等には，「優先的に手前側のコンテナを使用する」ことは記載されているが，「優先的に手前側のコンテナを使用する管理方法」の全ての構成が開示されているものではない。本件再訂正の追加訂正部分における，「空きのあるコンテナとして優先的に使用する」との文言は，本件再訂正発明１の課題を解決するための手段を具体的に特定したものではなく，明細書に記載された発明の範囲を逸脱するものであるから，本件再訂正発明１には，特許法３６条６項１号違反の無効理由が存在する。(3)さらに，以下のとおり，本件再訂正は無効理由１ないし３を解消するものではない。
ア無効理由１について
(ｱ)本件再訂正のうち，「図書の寸法別に分類された幅及び高さがそれぞれ異なる複数の棚領域を有する書庫」との事項は，当業者が容易に想到し得るものである。
また，本件再訂正のうち，「奥行き方向に２個のコンテナが収容されること」との事項は，本件再訂正前の相違点２における「奥行き方向に複数のコンテナが収容されること」を「奥行き方向に２個のコンテナが収容されること」に減縮する訂正であるが，当業者が容易に想到し得るものである。
(ｲ)本件再訂正のうち，「前記奥行き方向に２個収容されたコンテナのうち，手前側のコンテナを前記空きのあるコンテナとして優先的に使用する」との事項は，次のとおり図書保管管理装置の技術分野における周知慣用手段である。
乙３９公報には，奥行き方向に複数のパレット（コンテナ）を収納した倉庫内設備において，奥側に格納された荷物を棚から取り出すときには，格納効率が悪くなること，また，奥側の荷物を出庫口へ卸した後に，手前側の荷物を置き換え位置から元の棚区画へ戻すという残作業を行う必要があるため，直ちに次の荷物の取り出し作業や格納作業に向かうことができず，出納効率が低下する，ということが記載されている。また，乙４５公報には，コンテナを搬出する際には手前側のコンテナを取り出し，当該コンテナを収納する際には，既に格納されているコンテナを押し込んで収納棚の手前側に格納して，手前側のコンテナを優先して使用すれば，出納効率を向上させることができる，ということが記載ないし示唆されている。
以上の記載のように，奥行き方向に複数のコンテナを収容した収納設備において，奥側のコンテナを取り出すときには手前側のコンテナを取り出す場合と比較して出納効率が低下することは，当業者にとって技術常識である。そのため，間口を塞いでいる手前側の容器を奥側の容器よりも優先的に使用することは，図書保管管理装置の技術分野における周知慣用手段である。


(ｳ)追加訂正部分に係る本件再訂正発明１の構成は，乙１２発明において，乙１１の３文献に記載された返却が要求された返却図書を収容するために複数ある容器（コンテナ）のうち空きのある容器（コンテナ）を取り出す際の方法として，乙１６発明のように奥行き方向に２個収容されたコンテナがある場合に，手前側のコンテナを空きのあるコンテナとして優先的に使用するという，上記周知慣用手段を採用したものにすぎない。奥行き方向に２個収容されたコンテナがある場合に，手前側のコンテナを空きのあるコンテナとして優先的に使用することは何ら困難なことではなく，また，それを阻害する特段の要因もないから，これらを組み合わせることは，当業者であれば容易に想到し得ることである。そして，本件再訂正発明１の構成による効果も，乙１２発明，乙１１の３発明及び乙１６発明並びに上記周知慣用手段による効果の総和にすぎず，当業者が予測できないような格別のものとはいえない。したがって，本件再訂正発明１において追加訂正部分の構成を採用することは，乙１２発明，乙１１の３発明及び乙１６発明並びに上記周知慣用手段により当業者が容易になし得たことであり，本件再訂正発明１には依然として進歩性がない。
イ無効理由２について
「前記奥行き方向に２個収容されたコンテナのうち，手前側のコンテナを前記空きのあるコンテナとして優先的に使用する」との事項は，図書保管管理装置の技術分野における周知慣用手段であり，これを乙１１の３発明において採用することは，当業者であれば容易に想到し得ることである。したがって，本件再訂正発明１は，依然として，乙１１の３発明，乙１６発明及び乙４５発明並びに周知技術から容易に想到することができたものであり，無効理由２を有する。
ウ無効理由３について
「前記奥行き方向に２個収容されたコンテナのうち，手前側のコンテナを前記空きのあるコンテナとして優先的に使用する」ことは，図書保管管理装置の技術分野における周知慣用手段であり，これを乙４２発明において採用することは，当業者であれば容易に想到し得ることである。したがって，本件再訂正発明１は，依然として，乙４２発明，乙１６発明及び乙４５発明並びに周知技術から容易に想到することができたものであり，無効理由３を有する。
(4)以上のとおりであるから，原告の訂正の対抗主張は理由がなく，原告は被告に対し本件特許権を行使することができない。
１５争点(3)イ（本件発明２につき本件再訂正による対抗主張の成否）について
〔原告の主張〕
本件再訂正発明２は，本件再訂正発明１の従属項である。本件再訂正発明１が本件発明１に係る無効理由をいずれも解消しており，本件再訂正発明１と同様に無効理由を有しない。
また，イ号物件及びロ号物件は，本件再訂正発明２の技術的範囲に属する。
〔被告の主張〕
本件再訂正発明１が無効理由を解消するものではないから，本件再訂正発明２は無効理由を有しないとはいえない。
また，イ号物件及びロ号物件は，本件再訂正発明２の技術的範囲に属さない。したがって，原告の訂正の対抗主張は理由がない。
１６争点(3)ウ（本件発明３につき本件再訂正による対抗主張の成否）について
〔原告の主張〕
本件再訂正発明３は，本件再訂正発明１の従属項である。本件再訂正発明１が本件発明１に係る無効理由をいずれも解消しており，本件再訂正発明１と同様に無効理由を有しない。
また，イ号物件及びロ号物件は，本件再訂正発明３の技術的範囲に属する。
〔被告の主張〕
本件再訂正発明１が無効理由を解消するものではないから，本件再訂正発明３は無効理由を有しないとはいえない。
また，イ号物件及びロ号物件は，本件再訂正発明３の技術的範囲に属さない。したがって，原告の訂正の対抗主張は理由がない。
１７争点(4)（損害発生の有無及びその額）について
〔原告の主張〕
(1)消極損害
被告によるイ号物件の販売額は１億１０００万円を，ロ号物件の販売額は１億円をそれぞれ下るものではない。
また，イ号物件及びロ号物件の販売に係る利益率は，それぞれ３５％を下るものではない。
したがって，イ号物件及びロ号物件の販売により被告が得た利益は，イ号物件については３８５０万円，ロ号物件については３５００万円であり，合計７３５０万円である。
(2)積極損害
原告は，被告に対して本件特許権の侵害である旨を告知したが，被告が技術的範囲に属しない旨回答したため，やむなく本件訴えを提起した。原告は弁護士・弁理士費用を支出する必要が生じたが，その額は９００万円を下るものではない。
(3)まとめ
以上より，被告の特許権侵害行為によって原告に生じた損害は，８２５０万円を下るものではない。
〔被告の主張〕
否認ないし争う。
第４当裁判所の判断
１本件各発明の意義


本件明細書等の【発明の詳細な説明】の段落【０００１】ないし【００１７】，【００２２】，【００３８】，【００４０】，【００４１】，【００７７】，【００７９】，【図１】，【図１１】によれば，従来，図書保管管理装置における図書の収容効率及び図書の取り出しや返却作業の効率化について，サイズ別フリーロケーション方式による図書の保管管理手段を採用することにより，書庫内における無駄な空間を極力削減して図書の収容効率を向上させることができ，また，同一寸法の図書であればその寸法の図書を収容するためのコンテナ内に任意に返却することが可能となるので，書庫と利用者カウンターとの相互間でコンテナを搬送する搬送機構の稼働回数も必然的に少なくすることができ，自動化による図書の取り出し及び返却作業の能率を効果的に向上させることができるものの，書庫内における多量の図書の収容効率をより一層向上させるとともに，取り出しや返却に要する作業のさらなる効率向上を図る，という課題があったところ，本件各発明は，図書保管管理装置において，図書の寸法別に分類された複数の棚領域を有する書庫と，この書庫の各棚領域に収容されるものでそれぞれが収容された棚領域に対応した寸法を有する複数の図書を収容する複数のコンテナと，この複数のコンテナの書庫内における収容位置と各コンテナに収容された複数の図書の各図書コードとを対応させて記憶する記憶手段と，取り出しが要求された図書の図書コードを入力することにより記憶手段の記憶内容に基づいて該要求図書が収容されているコンテナを書庫から取り出してステーションに搬送するとともに，返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより該返却図書の寸法に対応する複数のコンテナの中から空きのあるコンテナを書庫から取り出してステーションに搬送する搬送手段と，この搬送手段によりステーションに搬送されて要求図書が取り出されたコンテナまたは返却図書が返却されたコンテナに対して記憶手段の記憶内容を更新する更新手段とを備え，書庫の複数の棚領域には搬送手段によってコンテナを取り出す間口に対して奥行き方向に複数のコンテナが収容され，搬送手段にはコンテナを取り出す間口に対して手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出す移載手段が備えられる，との構成を採用することにより，サイズ別フリーロケーション方式を採用した図書保管管理手段において，さらに，その書庫のコンテナを出し入れするための間口に対して奥行き方向に，複数のコンテナを収容させることにして，書庫内における図書の収容効率をより一層向上させるとともに，優先的に手前側のコンテナを使用する管理手段を用いることにより，図書の取り出し及び返却作業の能率を効果的に向上させる，との作用効果を奏する発明であると認められる。
２争点(1)ウ（構成要件１Ｆの充足性）について事案に鑑み，まず，構成要件１Ｆの充足性について判断する。(1)本件明細書等には，次の記載がある。
・「この場合，各コンテナの書庫内における収容位置は固定され，各コンテナの番号と収容されている図書のコードとが対応付けられて記憶されている。そして，この記憶内容に基づいて必要なコンテナが利用者カウンターに取り出されるとともに，利用者カウンターで図書の取り出しや返却が行なわれたコンテナが書庫に戻される際に，コンテナとそのコンテナに収容されている図書とを対応付けた記憶内容が更新されるようになっている。」
（段落【００１０】）
・「このようなサイズ別フリーロケーション方式による図書の保管管理手段を採用することにより，書庫内における無駄な空間を極力削減し図書の収容効率を向上させることができる。また，同一寸法の図書ならば，その寸法の図書を収容するためのコンテナ内に任意に返却することが可能となるので，書庫と利用者カウンターとの相互間でコンテナを搬送する搬送機構の稼働回数も必然的に少なくすることができ，自動化による図書の取り出し及び返却作業の能率を効果的に向上させることができる。」（段落【００１１】）
・「…図書館員がコンソール５４を操作して返却完了の指示を中央処理装置３９に入力すると，中央処理装置３９は，既に読み取られている返却図書３０のバーコードから得られたその図書固有の図書コードと，コンテナ排出部２０ｂに保持されているコンテナ１２固有のコンテナ番号とを組み合わせ，その組み合わせたデータを在庫ファイルとして例えば前記ハードディスク４７等に登録する。」（段落【００５１】）
・「…図書館員がコンソール５４を操作して取り出し完了の指示を中央処理装置３９に入力すると，中央処理装置３９は，取り出した図書３０のバーコードから得られたその図書固有の図書コードに基づいて，在庫ファイルの内容を更新する。」（段落【００５８】）
(2)「前記要求図書が取り出されたコンテナまたは前記返却図書が返却された
コンテナに対して」の意義について
ア「または」の意義について，原告は，本件発明１の構成要件１Ｆは，「前記要求図書が取り出されたコンテナ」と「前記返却図書が返却されたコンテナ」のいずれかについて記憶手段の記憶内容を更新するものであれば，構成要件１Ｆを充足すると解される旨主張するので，以下検討する。イ構成要件１Ｆは，「この搬送手段により前記ステーションに搬送されて，前記要求図書が取り出されたコンテナまたは前記返却図書が返却されたコンテナに対して，前記記憶手段の記憶内容を更新する更新手段とを具備し，」と記載されているところ，構成要件１Ｄに「取り出しが要求された図書の図書コードを入力することにより，前記記憶手段の記憶内容に基づいて，該要求図書が収容されているコンテナを前記書庫から取り出してステーションに搬送する」と，また，構成要件１Ｅに「返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより，該返却図書の寸法に対応する複数の前記コンテナの中から空きのあるコンテナを前記書庫から取り出して前記ステーションに搬送する」とそれぞれ記載されており，図書取り出しの場合と図書返却の場合とに分けて，それぞれを構成要件１Ｄと１Ｅにおいて，個別にかつ並列的に規定されているとみることができる。
ウまた，前記の本件明細書等の段落【００１０】には，「図書の取り出しや返却が行われた」と，図書取り出しの場合と図書返却の場合とが並記されており，そのような「図書の取り出しや返却が行われた」「コンテナ」について，記憶内容が更新されると記載されているから，本件発明１は，図書取り出し時と図書返却時の双方において記憶内容が更新される構成を前提とするものと理解することが相当である。エ加えて，仮に，「複数のコンテナの前記書庫内における収容位置と，各コンテナに収容された複数の図書の図書コードとを対応させて記憶する記憶手段の」記憶内容につき，要求図書が取り出されたコンテナに対しては更新するが，返却図書が返却されたコンテナに対しては更新しない構成とするとき，返却された図書がどのコンテナに返却されたのか分からなくなって，当該図書の貸し出し要求があったときにそれを取り出すことができなくなり，図書の貸し出し作業におけるより一層の能率向上という作用効果を奏することができなくなるから，上記記憶手段を備える実益を完全に損なうことになる。
オそうすると，構成要件１Ｆの「または」の文言は，貸出しと返却という同時に発生し得ない事象を並列的に接続する趣旨で用いられているものと解され，構成要件１Ｆを充足するためには，「前記要求図書が取り出されたコンテナ」と「前記返却図書が返却されたコンテナ」の両方に対して，記憶手段の記憶内容を更新するものであることが必要であると解するのが相当である。


したがって，原告の上記主張は採用することができない。(3)「前記記憶手段の記憶内容」の更新時期についてア原告は，構成要件１Ｆにおいて，更新時期がコンテナがステーションに搬送された前か搬送された後かは問題ではなく，構成要件１Ｆが「前記要求図書が取り出されたコンテナまたは前記返却図書が返却されたコンテナに対して，前記記憶手段の記憶内容を更新する更新手段」と規定されているから，構成要件１Ｆを充足するためには，「記憶内容の更新の対象となるコンテナ」と「取り出し／返却の対象となるコンテナ」とが一致する関係にあれば足りると主張するので，この点について検討する。イ本件発明が物の発明であることに鑑みると，構成要件１Ｆの「…ステーションに搬送されて，…要求図書が取り出されたコンテナまたは…返却されたコンテナに対して…更新する」との文言から，上記更新手段は，ステーションに搬送された状態で，図書が取り出された状態のコンテナ又は図書が返却された状態のコンテナに対して，記憶手段の記憶内容を更新するという構成を示していると解するのが自然である。そして，本件明細書等には，「図書館員がコンソール５４を操作して返却完了の指示を中央処理装置３９に入力すると，図書コードと，…コンテナ番号とを組み合わせ，その組み合わせたデータを…前記ハードディスク４７等に登録する。」（段落【００５１】），「…図書館員がコンソール５４を操作して取り出し完了の指示を中央処理装置３９に入力すると，…更新する。」（段落【００５８】）というように上記解釈を裏付ける記載はあるが，その一方で，本件明細書等には，ステーションに搬送されていない状態で，図書の取り出し又は返却の完了していない状態のコンテナに対して更新するものとする更新手段の構成については，記載されていないし，かかる構成の示唆すらない。
さらに，前記の本件明細書等の記載には，「…図書の取り出しや返却が行われたコンテナが書庫に戻される際に，…記憶内容が更新される」（段落【００１０】），「このようなサイズ別フリーロケーション方式による図書の保管管理手段を採用することにより，…同一寸法の図書ならば，その寸法の図書を収容するためのコンテナ内に任意に返却することが可能となるので，…自動化による図書の取り出し及び返却作業の能率を効果的に向上させることができる」（段落【００１１】）と記載されており，これらの記載から，本件発明において前提とされるサイズ別フリーロケーション方式は，同一寸法の図書ならばコンテナ内に任意に返却することが可能な構成，すなわち，同一寸法の図書であればその寸法の図書を収容するためのコンテナ内に空きのある限り任意に収容することが可能な構成とされているものと理解することができる。そして，コンテナ内に空きのある限り図書を任意に収容するためには，図書の取り出しや返却が行われたコンテナが書庫に戻される際に，更新手段が記憶内容を更新する，すなわち，図書の取り出しや返却が行われた状態にあるコンテナに対して記憶内容を更新することが必要であり，そのような構成が本件発明におけるサイズ別フリーロケーション方式の   前提となっているものと解される。
ウしたがって，構成要件１Ｆの「…ステーションに搬送されて，…要求図書が取り出されたコンテナまたは…返却されたコンテナに対して…更新する更新手段」とは，ステーションに搬送された状態で図書が返却された状態のコンテナに対して記憶内容を更新する構成を具備する更新手段をいうものと解するのが相当である。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。(4)以上の(1)ないし(3)を前提にイ号物件及びロ号物件について検討する。
アイ号物件及びロ号物件の構成
証拠（甲２９，乙４９ないし５１）及び弁論の全趣旨によれば，イ号物件及びロ号物件について，以下のことが認められる。(ｱ)イ号物件及びロ号物件が備えるデータベースには，「コンテナマスタ」と「図書書誌マスタ」がある。
「コンテナマスタ」には，コンテナの番号（これを「コンテナ番号」という。），前後情報，コンテナサイズ，アサイン方式，空きサイズ（コンテナ内の空きスペースを示す数値）等といった情報がコンテナ単位で記憶される。
「図書書誌マスタ」には，図書ＩＤごとに，コンテナ番号，前後情報，保管状態，書名，図書サイズ，厚さ等といった情報が図書単位で記憶される。
(ｲ)イ号物件及びロ号物件における図書の取り出し処理の流れは次のとおりである。
まず，取り出したい図書を特定する情報を書庫管理機（サーバー機）に入力すると，当該書庫管理機（サーバー機）は，当該図書が収容されたコンテナ番号を特定し，さらに，図書書誌マスタに保存されている図書の情報から図書ＩＤに対応する厚さ情報を算出し，コンテナマスタにおいて，引当した図書の厚さ分を「空きサイズ」に加算する。その際に，書庫管理機（サーバー機）が図書書誌マスタにおいてコンテナ番号に関する情報の更新を行うことはなく，図書ＩＤとコンテナ番号との対応情報は，その図書が返却されるまで更新されない（また，追加出庫においても同様に，図書ＩＤとコンテナ番号との対応情報は，その図書が返却されるまで更新されない）。そして，書庫管理機（サーバー機）は，取り出したい当該コンテナ番号に係るコンテナが書庫からステーションに搬送されるように処理を行い，当該コンテナがステーションに搬送された後，図書館員が当該図書を当該コンテナから取り出す。
以上のように，図書の取り出し時においては，そもそも図書書誌マスタに記憶されたコンテナ番号の更新は，一切行われない。(ｳ)イ号物件及びロ号物件における図書入庫の処理の流れは次のとおりである。
図書入庫の機能として，①「自動呼出入庫」，②「コンテナ情報検索」，③「追加入庫」があり，①「自動呼出入庫」は，自動で入庫コンテナを呼び出す機能であり，②「コンテナ情報検索」は，入庫図書の保管方式にあったコンテナを個別に選択し，入庫登録を行う機能であり，③「追加入庫」は，コンテナがステーションに搬送された後に新たに入庫登録を行う機能である。
「自動呼出入庫」においては，図書館員がステーション上で返却対象の図書の図書ＩＤを読み取らせると，書庫管理機（サーバー機）は，図書書誌マスタに保存されている当該図書に関する情報を参照して，図書ＩＤに対応する図書サイズと厚さ情報を算出し，収容するコンテナを特定し，当該厚さ情報に基づき，コンテナマスタにおいて，引当した当該図書の厚さ分を「空きサイズ」から減算して，図書書誌マスタにおいて，当該図書に係るコンテナ番号の情報を更新する。そして，書庫管理機（サーバー機）は，上記特定されたコンテナが書庫からステーションに搬送されるように処理し，当該コンテナがステーションに搬送されると，図書館員が当該コンテナに関連づけられた図書をコンテナに返却する。
「コンテナ情報検索」においては，図書館員がステーション上でコンテナを任意で選択すると，当該コンテナがステーションに搬送され，図書館員が当該コンテナに返却対   象の図書の図書ＩＤを読み   取らせて，当該図書を当該コンテナに格納する。そして，当該コンテナが書庫に搬送されるように処理されると，書庫管理機（サーバー機）は，算出した当該図書の厚さ情報に基づき，コンテナマスタにおいて，引当した当該図書の厚さ分を「空きサイズ」に加算した上で，図書書誌マスタにおいて，コンテナ番号の情報を更新する。


「追加入庫」においては，ステーションに搬送済みとなっているコンテナに，図書館員が追加で図書を格納するが，「コンテナ情報検索」と同様に，図書館員が当該コンテナに当該図書の図書ＩＤを読み取らせた後で，図書書誌マスタに記憶されたコンテナ番号の情報を更新する。
イ図書の取り出しについて
前記ア(ｲ)によると，イ号物件及びロ号物件において，ある図書の図書ＩＤと当該図書が収容されているコンテナ番号との関連付けに関する情報は，図書書誌マスタに記憶されているが，図書の取り出しでの一連の処理のなかで，図書書誌マスタに記憶されたコンテナ番号の情報の更新は，一切行われないことが認められる。
したがって，イ号物件及びロ号物件は，構成要件１Ｆの「この搬送手段により前記ステーションに搬送されて，前記要求図書が取り出されたコンテナ…に対して，前記記憶手段の記憶内容を更新する更新手段」を備えていないものと認められる。
ウ自動呼出入庫
前記ア(ｳ)によると，イ号物件及びロ号物件において，「自動呼出入庫」による図書返却の処理では，収容するコンテナを引き当てた時点で当該情報を更新しており，ステーションに搬送されて図書が取り出されたコンテナに対し，又は返却図書が格納されたコンテナに対して図書書誌マスタに記憶されたコンテナ番号の情報を更新することは   ないことが認められる。
したがって，「自動呼出入庫」による図書返却の処理は，構成要件１Ｆの「返却図書が返却されたコンテナに対して，前記記憶手段の記憶内容を更新する」ものではないと認められる。
エコンテナ情報検索
前記(1)ないし(3)のとおり，構成要件１Ｆを充足するためには，「前記要求図書が取り出されたコンテナ」と「前記返却図書が返却されたコンテナ」の両方に対して，図書の取り出しや返却が行われたコンテナが書庫に戻される際に，記憶手段の記憶内容を更新するものであることが必要であると解されるところ，前記ア(ｳ)によると，イ号物件及びロ号物件において，「コンテナ情報検索」による図書返却の処理では，図書書誌マスタにおいてコンテナ番号の情報を更新するものの，前記ア(ｲ)によると，図書の取り出し時について図書書誌マスタに記憶されたコンテナ番号の情報の更新が行われないことが認められるから，構成要件１Ｆの「取出図書が取り出されたコンテナ…に対して，前記記憶手段の記憶内容を更新する」ものではないと認められる。
オ追加入庫
前記ア(ｳ)によると，イ号物件及びロ号物件において，「追加入庫」による図書返却の処理では，図書書誌マスタにおいてコンテナ番号の情報の更新が行われ，図書書誌マスタに記憶されたコンテナ番号の更新はコンテナがステーションに搬送された後に行われることになるものの，図書の取り出し時について図書書誌マスタに記憶されたコンテナ番号の情報の更新が行われないことが認められるから，構成要件１Ｆの「取出図書が取り出されたコンテナ…に対して，前記記憶手段の記憶内容を更新する」ものではないと認められる。
(5)小括
したがって，イ号物件及びロ号物件は，構成要件１Ｆを充足しない。３争点(1)オ（構成要件２Ｂ，３Ｂにおける「充填率が低いコンテナから取り出（す）」の充足性）について
(1)原告は，イ号物件及びロ号物件がいずれも，図書への返却が要求されると，記憶手段に記憶された空き状況と返却する図書の厚さ情報に基づき，返却する図書の厚さを上回る長さの空きを有するコンテナを特定して，当該コンテナを取り出す仕組みを採用しており，図書の寸法に対応する全てのコンテナの中から，空きのないコンテナより空きのあるコンテナを取り出しているから，構成要件２Ｂ，３Ｂの「前記図書の返却が要求された状態で，前記記憶手段の記憶内容に基づいて，返却図書の寸法に対応する複数の前記コンテナの中で，図書充填率の低いコンテナから取り出（す）」に該当すると主張する。
(2)構成要件２Ｂ，３Ｂは，「図書充填率の低いコンテナから取り出す」というものであるから，その文言によれば，図書充填率が低い順に優先してコンテナが自動的に選択されるのであって，コンテナが任意に選択されるものではないと解するのが相当である。
(3)自動呼出入庫について
そこでイ号物件及びロ号物件についてみると，証拠（甲２７，２９，乙１３，６８ないし７１）及び弁論の全趣旨によれば，イ号物件には「イ号プログラム」（乙６８）が，ロ号物件には「ロ号プログラム」（乙６９）が搭載されており，自動呼出入庫の図書返却機能による場合，それらのプログラムに従い，返却される図書の図書ＩＤをＩＣタグないしバーコードリーダで読み取ることで，図書書誌マスタから図書ＩＤに対応する厚さ情報を取得し，その取得された返却図書の厚さに，余裕を持たせるために設定したマージン分となる所定の厚さを加算した厚さ分を算出し，その厚さ分の空きサイズがあるコンテナを抽出し，その中から空きサイズが最も小さいコンテナを選択して，これを取り出すという構成を採用していることが認められる。
そうすると，イ号物件及びロ号物件はいずれも，自動呼出入庫による図書返却において，算出した厚さ分の空きサイズがあるコンテナの中から充填率が最も高いコンテナを選択して取り出すものであるから，構成要件２Ｂ，３Ｂの「図書充填率が低いコンテナから取り出す」ものではないと認められる。
(4)コンテナ情報検索について
証拠（甲２７）によれば，イ号物件及びロ号物件では，コンテナ情報検索の図書返却機能による場合，出納ステーションの端末画面に「％」が一覧で表示され，図書館員がその「％」表示から任意のコンテナを選択して，手動による入力でコンテナ選択操作とコンテナ呼出操作を行うものであることが認められる。このように，図書館員が任意にコンテナを選択できる以上，図書充填率が低い順に優先してコンテナが自動的に選択されるとはいえない。
したがって，イ号物件及びロ号物件はいずれも，コンテナ情報検索による図書返却においても，構成要件２Ｂ，３Ｂの「図書充填率の低いコンテナから取り出す」ものではないと認められる。
(5)小括
以上のとおり，イ号物件及びロ号物件は，構成要件２Ｂ，３Ｂを充足しない。
４争点(1)カ（構成要件３Ｂにおける「手前側のコンテナを優先して取り出（す）」の充足性）について
(1)原告は，イ号物件は「通信フロー設計書（イ）」（乙５０）に，ロ号物件は「通信フロー設計書（ロ）」（乙５１）に，コンテナが手前側から引当するようにするとあることから，図書の返却処理において，奥側と手前側では手前側のコンテナから優先的に引き当てられ，使用される構成を備えているから，構成要件３Ｂの「前記奥行き方向に２個収容されたコンテナのうち，手前側のコンテナを前記空きのあるコンテナとして優先的に使用する」に該当すると主張する。


(2)しかし，証拠（乙６８ないし７１）によれば，イ号物件には「イ号プログラム」（乙６８）が，ロ号物件には「ロ号プログラム」（乙６９）が搭載されており，それらのプログラムに採用されている，取り出すコンテナを選択する管理方法は，①まず，返却図書の厚さに，余裕をもたせたマージン分の所定の厚さを加算し，算出した厚さ分以上の空きサイズを有するコンテナをコンテナ全体から抽出し，それらのコンテナを空きサイズが小さい順に並べ替え，②次に，空きサイズが同一のものについては，ステーションから近いスタッカークレーンの順に，連番号の小さい順（昇順），段番号の小さい順（昇順），列番号の小さい順（昇順）に並び替え，さらに，手前と奥とでは，大きい順（降順）に並べ替える，というものであることが認められる。
そうすると，イ号物件及びロ号物件は，手前側と奥側のコンテナの関係では，奥側のコンテナを優先して取り出すとする管理方法が採用されていることが認められる。
(3)これに対して原告は，「通信フロー設計書（イ）」（乙５０）及び「通信フロー設計書（ロ）」（乙５１）に原告の上記主張に沿う内容の記載があり，イ号物件及びロ号物件の構成はそれらの証拠によって認定されるべきであると主張する。
この点確かに，上記の各通信フロー設計書には，「⇒コンテナは，手前側から引当するようにする。」と記載されており，原告の上記主張に沿う記載がある。しかし，証拠（乙５０，５１，７０，７２）によれば，上記の各通信フロー設計書は，飽くまで設計段階で作成されたものであって，原告の主張に沿う上記記載も当初の設計案がそのまま記載されたものであって，実装段階のプログラムの記載内容そのものが示されたものではなく，また，上記の各通信フロー設計書の記載は，図書の返却処理における，コンテナの引当や返却図書の当該コンテナへの格納，当該コンテナの搬送，図書書誌マスタの更新のタイミング等からなる一連の流れについて，大まかにかつ簡潔にまとめた記載にすぎず，前記の各プログラムの記載内容のようにイ号物件及びロ号物件を実際に稼働させるのに必要なプログラムに関する全ての要素が過不足なく記載されたものではないことが認められる。
他方，証拠（乙６８ないし７９）によれば，前記の各プログラムは，そのプログラム開発担当者が，イ号物件及びロ号物件より先に納入した東京医科歯科大学内の開架図書（自動出納書庫）のプログラムを基に，必要な箇所を改修して作成したものであり，手前側と奥側のコンテナの関係で奥側のコンテナを優先して取り出すとする管理方法については，実際の運用上問題がなかったことから，上記プログラムを変更することなくそのまま前記の各プログラムに引き継いだこと，実際，当該管理方法に関するプログラムの記載部分はイ号物件及びロ号物件が納入された時点からその内容に変更（更新）が行われていないことが認められ，同認定を覆すに足りる的確な証拠はない。そうすると，イ号物件及びロ号物件に具備されたコンテナ選択に関する管理方法の内容は，前記の各プログラムの記載内容によって認定するのが相当である。
この点に関して原告は，被告が自ら，前記の各プログラムではなく上記の各通信フロー設計書を先に提出して，これを基にイ号物件及びロ号物件の構成について主張立証していたのであるから，イ号物件及びロ号物件に具備されたコンテナ選択に関する管理方法の内容は，前記の各プログラムではなく上記の各通信フロー設計書によって認定されるべきであると主張する。確かに，被告は，当初，前記の各プログラムを直ちに提出することなく，イ号物件及びロ号物件の構造及び動作方法を示す資料として，先に上記の各通信フロー設計書を提出し，同設計書の記載内容を前提として自ら非充足の主張を展開していたにもかかわらず，その後，その内容を後に提出した前記の各プログラムをもって訂正する結果となっており，その立証態度は，具体的態様の明示義務を規定する特許法１０４条の２の趣旨に照らして遺憾というほかないが，そうであるからといって上記認定判断を左右するに足りるということはできない。
したがって，イ号物件及びロ号物件に実装されている前記の各プログラム（乙６８．乙６９）の記載によれば，手前側と奥側のコンテナの関係では，奥側のコンテナを優先して取り出すとする方法が採用されていることが明らかであり，同各プログラムにつき，事後の改変その他の理由により同各プログラムがイ号物件及びロ号物件に実装されていないことを疑わせる特段の事情もない以上，上記の各通信フロー設計書の上記記載をもって，イ号物件及びロ号物件に上記記載に沿ったコンテナ選択の論理構成が実装されていると認めることはできないといわざるを得ない。
よって，原告の上記主張は採用することができない。
(4)以上のとおりであるから，イ号物件及びロ号物件は，構成要件３Ｂの「前記奥行き方向に２個収容されたコンテナのうち，手前側のコンテナを前記空きのあるコンテナとして優先的に使用する」ものではないと認められるから，この点においても，イ号物件及びロ号物件は構成要件３Ｂを充足しない。５争点(2)ア(ｱ)（本件訂正発明１につき乙１２公報を主引例とする進歩性欠如）について
後記６(2)ないし(10)のとおり本件再訂正発明１は進歩性を欠くと認められ，そうすると，本件再訂正による特許請求の範囲の減縮をする前の発明である本件訂正発明１も進歩性を欠くと認められる（さらにいえば，本件訂正による特許請求の範囲の減縮をする前の発明である本件発明１も進歩性を欠くと認められる。）。
６争点(3)ア（本件発明１につき本件再訂正による対抗主張の成否）について事案に鑑み，以下，争点(3)アについて判断する。
(1)訂正による対抗主張の要件について
訂正による対抗主張が成立するためには，訂正審判あるいは訂正請求が行われること，当該訂正が訂正要件を充たしていること，当該訂正によって被告が主張している無効理由が解消されること，及び被告の製品若しくは方法が訂正後の特許発明の技術的範囲に属することを要すると解すべきである。以下，上記要件の充足の有無につき，順次検討する。
(2)本件再訂正によって特許の無効理由が解消されるかについて証拠（乙１２，乙１１の３，乙１６）によれば，乙１２公報，乙１１の３文献，乙１６公報に，次の記載があることが認められる。
ア乙１２公報
・「【産業上の利用分野】この発明は，例えば大型図書館等において多量の図書の貸し出し及び返却の管理を容易に行なえるようにした図書入出庫管理装置に関する。」（段落【０００１】）
・「そこで，従来では，例えば特公昭６１－４７２３号公報に示されるように，図書を１冊単位で規格化された大きさのケースに収容し，このケースを複数個コンテナに収容してコンテナ単位で自動入出庫させることが考えられている。このように，図書を１冊単位毎に自動でコンテナから取り出しあるいは返却する際にケースに入れることにより，ハンドリングやロケーションの管理が容易になり，個別にて搬送する際にも図書を保護することができる。この場合，各ケースには，バーコードが付されており，どのケースがどのコンテナに収容されているかが全て記憶されている。」（段落【０００３】）


・「そして，図書の取り出しが要求されると，その図書の入ったケースを収容するコンテナが書庫から自動出庫され，さらにそのコンテナから所望の図書の入ったケースが自動出庫される。すると，図書館員は，自動出庫されたケースから図書を取り出して利用者に渡し，ここに図書の貸し出しが行なわれる。」（段落【０００４】）
・「また，図書が返却された場合，図書館員は，返却された図書を元のケースに収容し，そのケースを任意の空きのあるコンテナに自動入庫させる。すると，コンテナの入庫時に，そのコンテナに収容された全てのケースのバーコードが読み取られ，ケースの位置（ロケーション）を示す記憶内容が更新されて，ここに図書の返却が行なわれる。」（段落【０００５】）
・「しかしながら，上記のような従来の入出庫管理システムでは，図書とケースとが１対１に対応しているので，図書が返却される毎に大量の空きケースの中からその図書を収容すべきケースを探さなければならず，作業が非能率的になるという問題が生じている。すなわち，図書の貸し出しには，館内貸し出し（当日貸し出し当日返却）と館外貸し出し（当日貸し出し後日返却）とがあり，貸し出し件数が多いと空ケースも相当数になる。このため，ケースと図書とが常に固定した対応関係にあると，図書が返却された場合その相当数のケースの中から返却された図書に対応するケースを探し出さなければならず作業の効率が悪くなるとともに，多量の空ケースを常時カウンター付近に保管する必要も生じる。」（段落【０００６】）
・「【発明が解決しようとする課題】以上のように，従来の入出庫管理システムでは，図書とケースとの対応関係を保持する必要があり，そのためにせっかく自動化を図りながらも，その利点を十分に活かしきれないという問題を有している。」（段落【０００８】）
・「そこで，この発明は上記事情を考慮してなされたもので，図書とケースとの対応関係を固定的なものとせずに，返却された図書を任意のケースに収容して書庫に入庫することができ，貸し出し及び返却時の作業を容易化することができる極めて良好な図書入出庫管理装置を提供することを目的とする。」（段落【０００９】）
・「【課題を解決するための手段】この発明に係る図書入出庫管理装置は，識別情報の付された図書と，この図書を収容する識別情報の付された自動搬送用のケースと，このケースを複数収容し得る書庫と，この書庫に収容された図書に対する収容位置情報を含む図書情報を，図書に付された識別情報と該図書が収容されるケースに付された識別情報とを組み合わせた情報とともに記憶する記憶手段と，この記憶手段の記憶内容に基づいて書庫から出庫すべき図書の収容されたケースを自動的に取り出して出庫する自動搬出手段と，書庫に入庫すべき図書に付された識別情報と該図書を収容し得る任意のケースに付された識別情報とを読み取って，該図書に対する新たな図書情報を生成する生成手段と，この生成手段で生成された図書情報に基づいて書庫に入庫すべき図書の収容されたケースを自動的に書庫に入庫する自動搬入手段とを備えるようにしたものである。」（段落【００１０】）
・「【実施例】・・・図１は，この実施例で説明する図書入出庫管理システムの全体的な構成を示している。すなわち，図中１１は例えば図書館の３階の書庫内に設置された書棚で，複数のコンテナ１２，１２，……が収容されている。これらコンテナ１２，１２，……には，それぞれ複数個のケース１３，１３，……が収容されている。各ケース１３，１３，……には，それぞれ１冊の図書が収容される。また，各ケース１３，１３，……は，規格化された一定の大きさのものが基準となっており，この基準の大きさに対して収納する図書の厚みによって幾種類かの厚みを有するものが用意されている。」（段落【００１２】）・「ここで，上記書棚１１の前面には，レール１４に案内されて走行するスタッカークレーン１５が設置されている。このスタッカークレーン１５は，図書の出庫時に，書棚１１からコンテナ１２を取り出して出庫用ラックステーション１６に移送するとともに，出庫用ラックステーション１６に置かれたコンテナ１２を，書棚１１の元の位置に移送して入庫する動作を行なうものである。また，スタッカークレーン１５は，図書の入庫時に，書棚１１からコンテナ１２を取り出して入庫用ラックステーション１７に移送するとともに，入庫用ラックステーション１７に置かれたコンテナ１２を，書棚１１の元の位置に移送して入庫する動作とを行なうものである。」（段落【００１３】）
・「これら出庫用及び入庫用ラックステーション１６，１７に沿って，エンドレスの搬送レール１８が設置されている。この搬送レール１８上には，複数のピッキング装置１９，１９，……が走行自在に支持されている。これらピッキング装置１９，１９，……は，出庫用ラックステーション１６に設置されたコンテナ１２から所望のケース１３を取り出し，搬送レール１８上を移動して２階向搬出口２０及び１階向搬出口２１のいずれかに移送する動作と，２階向搬入口２２及び１階向搬入口２３のいずれかに搬送されたケース１３を，入庫用ラックステーション１７に置かれたコンテナ１２の空きスペースに収容する動作とを行なうものである。」（段落【００１４】）
・「・・・カウンターステーション３０では，図書館員によってケース１３から図書が取り出されて利用者への貸し出しに供され，１階ステーション３１では，図書館員によってケース１３から図書が取り出され利用者に渡されて閲覧に供される。この場合，空ケース１３は，カウンターステーション３０及び１階ステーション３１にそれぞれ保管される。」
（段落【００１６】）
・「また，返却された図書及び閲覧後の図書は，カウンターステーション３０及び１階ステーション３１で図書館員によってケース１３に収容され，搬送コンベア２９を介してケース搬出口３２に移送された後，図示しない垂直搬送機を介して３階の１階向搬入口２３に移送され，出庫と逆の過程によって書棚１１へ返却される。」（段落【００１７】）・「図２は，上記出庫用ラックステーション１６に運ばれたコンテナ１２からピッキング装置１９にケース１３を取り出す状態を示している。すなわち，コンテナ１２は，その図中前面及び上面の開放された略箱状に形成されており，それぞれ図書３３を収容した複数のケース１３，１３，……が縦置きに配列されて収容されている。ここで，各ケース１３，１３，……は，図３に示すように，図中上面の開放された略箱状に形成されており，図書３３を完全に覆うように形成されている。そして，各ケース１３，１３，……及び各図書３３には，それぞれバーコード３４，３５が付されている。・・・」（段落【００１８】）
・「また，上記中央処理装置３９には，バスライン４０を介して，シリアルインターフェースアダプタ５０を経て統括制御盤５１と定置式検出器５２とが接続されている。この統括制御盤５１は，詳細は後述するが，前記スタッカークレーン１５，ピッキング装置１９，垂直搬送機及び搬送コンベア２５，２９等の動作を統括的に制御するもので，ケース１３の位置を検出する定置式検出器５２の検出結果に基づいて制御動作を行なうものである。」（段落【００２１】）


・「上記のような構成となされた図書入出庫管理システムにおいて，以下，その動作を説明する。まず，図６は，図書３３の貸し出し動作を説明するためのフローチャートである。すなわち，図書３３の貸し出し動作は，利用者が貸し出しを要求する図書３３を，カウンターステーション３０の図書館員に伝えることから開始（ステップＳ１）される。すると，カウンターステーション３０の図書館員は，ステップＳ２で，コンソール５４を操作して要求された図書３３のコードを入力する。」（段落【００２６】）
・「要求図書３３のコードが入力されると，中央処理装置３９は，ステップＳ３で，ハードディスク４７に記憶された図書情報から要求図書３３が書棚１１に在庫しているか否か，つまり現在貸し出し中であるか否かを判別し，判別結果をディスプレイ５５に表示する。そして，要求図書３３が書棚１１に在庫していない（ＮＯ）旨の表示がディスプレイ５５になされると，図書館員は，ステップＳ４で，利用者に要求図書３３が在庫していないことを説明して終了（ステップＳ１６）される。」（段落【００２７】）
・「また，要求図書３３が書棚１１に在庫している（ＹＥＳ）場合には，中央処理装置３９は，ステップＳ５で，統括制御盤５１に要求図書３３を書棚１１から取り出すための搬出指令を発生する。すると，統括制御盤５１の制御によって，詳細な動作は後述するが，各スタッカークレーン１５，ピッキング装置１９，垂直搬送機６５及び搬送コンベア２５，２９等が動作され，ステップＳ６で，要求図書３３がケース１３に収容された状態で書棚１１からカウンターステーション３０まで搬出されて，カウンターステーション３０内に設定された搬入口から図書館員の手元に運ばれる。」（段落【００２８】）
・「そして，カウンターステーション３０の図書館員は，ステップＳ７で，バーコードリーダ５６により搬出されてきたケース１３に付されたバーコード３４を読み取る。すると，中央処理装置３９は，ステップＳ８で，読み取られたバーコード３４が要求図書３３のコードに対応しているか否かを判別する。・・・」（段落【００２９】）
・「また，読み取られたケース１３のバーコード３４が要求図書３３のコードに対応していれば（ＹＥＳ），図書館員は，ステップＳ１１で，バーコードリーダ５６により利用者の持つ利用者カードに付されたバーコードを読み取った後，ステップＳ１２で，ケース１３から図書３３を取り出しバーコードリーダ５６によりその図書３３に付されたバーコード３５を読み取る。すると，中央処理装置３９は，ステップＳ１３で，例えばハードディスク４７内に設定された図書貸し出しリスト記憶領域に，利用者カードのバーコードデータと貸し出す図書３３のバーコード３５データとを登録するとともに，その図書３３に対してハードディスク４７内に記憶されているロケーションやケース１３と図書３３との対応コード等の図書情報を削除する。」（段落【００３０】）・「その後，図書館員は，ステップＳ１４で，図書３３と利用者カードとを利用者に渡し，ステップＳ１５で空ケース１３を所定場所に保管して，ここに，貸し出し動作が終了（ステップＳ１６）される。」（段落【００３１】）
・「次に，図７は，図書３３の返却動作を説明するためのフローチャートである。すなわち，図書３３の返却動作は，利用者が返却する図書３３と利用者カードとをカウンターステーション３０に持ってくることから開始（ステップＳ１７）される。すると，カウンターステーション３０の図書館員は，ステップＳ１８で，利用者の持ってきた図書３３と利用者カードとを受け取り，ステップＳ１９で，コンソール５４を操作してその図書３３のコードを入力する。このコード入力がなされると，中央処理装置３９は，ハードディスク４７内に設定された図書貸し出しリスト記憶領域から，その図書３３の貸し出し登録を削除する。」（段落【００３２】）
・「そして，図書館員は，ステップＳ２０で利用者カードを利用者に返却した後，ステップＳ２１で，ケース保管場所から返却された図書３３を収容するのに相応しい任意のケース１３を選んで取り出し，バーコードリーダ５６によりそのケース１３に付されたバーコード３４と図書３３に付されたバーコード３５とを読み取る。すると，中央処理装置３９は，ステップＳ２２で，ケース１３から読み取ったバーコード３４データと図書３３から読み取ったバーコード３５データとを組み合わせて，ハードディスク４７に格納登録する。」（段落【００３３】）・「次に，図書館員は，ステップＳ２３で，図書３３をケース１３に収容しカウンターステーション３０内に設定された搬出口にセットした後，ステップＳ２４で，そのケース１３の書棚１１内における格納ロケーションを設定しハードディスク４７に登録する。すると，中央処理装置３９は，ステップＳ２５で，統括制御盤５１にケース１３を書棚１１に返却するための格納指令を発生する。そして，統括制御盤５１の制御によって，詳細な動作は後述するが，各スタッカークレーン１５，ピッキング装置１９，垂直搬送機６５及び搬送コンベア２５，２９等が動作されて，ステップＳ２６で，図書３３がケース１３に収容された状態で所定のコンテナ１２に入れられ書棚１１に入庫され，ここに，返却動作が終了（ステップＳ２７）される。」（段落【００３４】）・「次に，図１０は，上記実施例の入出庫管理システムに付加して好適する，コンテナ１２単位の入出庫管理システムを示している。すなわち，書棚７４からスタッカークレーン７５によって出庫されたコンテナ１２は，出庫用ラックステーション７６，搬送コンベア７７，コンテナ搬出口７８及び図示しない垂直搬送機を介した後，２階向コンテナ搬入口７９及び搬送コンベア８０を介して２階ステーション２６に搬送されるとともに，１階向コンテナ搬入口８１及び搬送コンベア８２を介してカウンターステーション３０または１階ステーション３１に搬送される。」
（段落【００４２】）
・「また，カウンターステーション３０または１階ステーション３１のコンテナ１２は，搬送コンベア８３を介して１階向コンテナ搬出口８４に搬送され，２階ステーション２６のコンテナ１２は，搬送コンベア８５を介して２階向コンテナ搬出口８６に搬送される。そして，１階向コンテナ搬出口８４または２階向コンテナ搬出口８６に搬送されたコンテナ１２は，図示しない垂直搬送機を介して３階のコンテナ搬入口８７に移送され，搬送コンベア８８を介して入庫用ラックステーション８９に移送された後，スタッカークレーン７５により書棚７４に入庫される。」
（段落【００４３】）
イ乙１１の３文献
乙１１の３文献には，「プロジェクト仕様書カリフォルニア州立大学オビアット図書館第ＩＩ期」（訳文１頁）との表題とともに，「図書館設備－自動保管取り出しシステム（ＡＳＲＳ）」（訳文４頁２行）の見出しに続いて，次の事項が記載されている。
(ｱ)「パート１一般」（訳文４頁３行）の章のうち「１．０１業務の内容」（訳文４頁５行）の項目中には，下記の記載がある。
「Ａ．含まれる業務機器供給者は，


１．６基のミニロードスタッカクレーン。スタッカクレーンは，…容器挿入／引き出し機構を備えなければならない。…
２．棚の構造は，全部で１３，２６０個の容器の収容位置を含む６通路分から構成される。…
５．仕切り，容器アドレス，及びセクターラベルを含む容器。…７．６つのＡＳ／ＲＳ通路端ワークステーション。…
９．コンピュータシステム，コントローラ，周辺機器，及びソフトウエアを含む，在庫チェック（インベントリ）コントロール，コンベアコントロール，及び図書館コンピュータシステムとのインターフェースを供給するためのＡＳＲＳコントローラ。…
からなる，自動保管取り出しシステム（ＡＳ／ＲＳ）を設計，製作，据付するための，全ての必要なエンジニアリングサービス，労務，材料及び機器を供給しなければならない。」（訳文４頁８行～５頁１７行），
「Ｃ．本章の用語の定義
１．本仕様書で文字「ＬＣＳ」が用いられる場合は常に，ＬＣＳは「図書館コンピュータシステム」を意味すると理解されなければならない。２．本仕様書で文字「ＡＳＲＳ」が用いられる場合は常に，ＡＳＲＳは「自動保管取り出しシステム」を意味すると理解されなければならない。３．本仕様書で文字「ＥＡＷＳ」が用いられる場合は常に，ＥＡＷＳは「通路端ワークステーション」を意味すると理解されなければならない。」（訳文６頁９～１８行）
(ｲ)「パート２   製品…」（訳文８頁１２行）の章のうち「２．０２ＡＳＲＳシステムの一般的記載」（訳文１１頁１行）の項目中には，下記の記載がある。
「Ａ．ＡＳ／ＲＳシステムのパラメータ…
６．標準システム構成…
ｃ．段の数：３４段段の高さ：容器の深さ＋次の容器の底面まで最大
１．０インチ
７．２４インチ×４８インチの容器（内側寸法）の底面図を用いる。容器の要求数の分配は下記のようになる。
容器サイズ   要求個数
２４インチ幅×４８インチ長×６．０インチ深さ     ３９０２４インチ幅×４８インチ長×１０．０インチ深さ７０２０２４インチ幅×４８インチ長×１２．０インチ深さ５０７０２４インチ幅×４８インチ長×１５．０インチ深さ   ３９０２４インチ幅×４８インチ長×１８．０インチ深さ   ３９０
前容器数１３２６０…
１０．システムに保管される標準的なマテリアル：本，雑誌，印刷物…
といった図書館マテリアル…
１２．保管されるパートの数
形式            全個数            個数／容器   容器の高さ１．本と雑誌   ９５０，０００    ９６        １０インチ
６４        １２インチ
６４        １５インチ
３．児童向図書    ８，１１５   １４０        １２及び
１５インチ
４．テキスト        １７，０９５    ６０      １２インチ
…」（訳文１１頁２行～１２頁２１行），
「Ｂ．マテリアルフロー…
１．…ＡＳ／ＲＳアイテムの要求が，図書館コンピュータシステム（ＬＣＳ）になされたとき，オーダー要求入力手順が，６つのＡＳ／ＲＳワークステーションの１つで開始される。
２．ワークステーションのオペレータは，要求されたアイテムを，自動的に取り出された容器から取り出し，もし，要求されたアイテムがランダムに保管される場合には，ＡＳＲＳへ返却するアイテムをインプットする。…
３．要求が入力されたときには，…アイテムのバーコードナンバー…といった情報を含んだスリップが作られる。このスリップに印刷された情報を用いて，オペレータはＥＴＶ配送車上のコンテナの中に，取り出されたアイテムを入れ，この配送車を図書館内の様々な届け先へ送り出す。４．通常の要求と返却オペレーションに加えて，ＬＣＳとＡＳＲＳとの間のアイテムの移送が可能である。…
５．ＡＳＲＳアイテムがサーキュレイションエリアで図書館へ返却されるとき，それらのアイテムは，ＡＳ／ＲＳワークステーションへ返却するため，サイズのカテゴリーごとに（例えば，ランダム保管アイテム）…，手動で棚載用台車に事前に格納される。次に，アイテムは，要求が入力されたとき，…ＡＳ／ＲＳ保管容器に返却される。」（訳文１３頁４行～１４頁８行）
「Ｃ．ＡＳ／ＲＳアイテムの識別…
ＡＳＲＳに保管される全てのアイテムは，各種レベルにおける識別手段として，下記を用いる。…
ｂ．バーコードナンバー
バーコードナンバーは，下記のように，１４桁の番号のキーフィールドである。
３   ０７００   １０１   ４７４   ２   ０…１．このバーコードナンバーは，個々のアイテムを一意的に識別するため，ＬＣＳシステムによっても，ＡＳＲＳシステムによっても両方に用いられる。このバーコードナンバーのラベルは，アイテムの内側カバー上に位置する。…
ｃ．サイズ／通路コード
サイズコード，または通路コードが，各々のアイテムの上端にマークされる。ランダム保管アイテムは，サイズコード（例えば，Ａ，Ｂ，またはＣ）を有し，一方不変ロケーションアイテムは，通路コード…を有する。
サイズ／通路コードは，保管のためＡＳ／ＲＳへ返却する前に，図書館マテリアルを手動で事前仕分けするために用いられる。
ｄ．バーコードの最後の２桁
サイズコード，または通路コードに加えて，アイテムバーコードの最後の２桁が，各々のアイテムの上端にマークされる。これらの２桁は，ＡＳＲＳオペレータが，マテリアルを容器から出すオーダーをするのを容易にするために提供される。」（訳文１４頁下３行～１７頁６行），
「Ｄ．フルの容器とフルのセクターの定義…
２．最も低いレベルの保管の階層は，セクターである。次に高い保管の階層は，容器である。例えば，複数のセクターが容器を構成する。３．セクターは「フル」，「フルでない」，または「空」の３つの状態のうち，１つの状態をとることができる。


４．オペレータが，例えば，キーボードを打って，セクターがフルであると宣言したときは，ＡＳＲＳは，このセクターが「フル」であると判断する。ランダムロケーション保管においては，オペレータによってセクターがフルであると宣言されるまで，ＡＳＲＳは，返却アイテムを，「フルではない」状態のセクターへ割り当てるようにする。…７．容器の全てのセクターがフルであるとき，ＡＳＲＳは，容器が「フル」であると判断する。この定義によれば，「部分的にフル」の容器は，少なくとも１つの「フルでない」または「空」のセクターを有し，「空」の容器は，容器のセクターが全て空になっている。
８．ランダムロケーション保管においては，ＡＳＲＳによって，以下の優先規則が用いられる。
ａ．「フルでない」セクターは，「空」のセクターよりも高い優先順位を有する。
ｂ．同じ容器の中の全ての「フルでない」セクターは，同等の優先順位を有する。
ｃ．「部分的にフル」の容器は，「空」の容器よりも，高い優先順位を有する。
ｄ．「空」のセクターの数が少ない「部分的にフル」の容器は，「空」のセクターの数が多い「部分的にフル」の容器よりも，高い優先順位を有する。
ｅ．「空」のセクターの数が同じである「部分的にフル」の容器は，同等の優先順位を有する。
９．要求されたアイテムがセクターから取り出されたときには，いつでも，要求されたアイテムが取り出される前は，「フル」と宣言されていたとしても，システムは，代わりのランダム保管アイテムを，このセクターへ入れることを許容する。」（１７頁７行～１８頁下８行），(ｳ)前同章の「２．０３   ソフトウエアの仕様」（訳文１８頁下４行）の項目中には，下記の記載がある。
「Ａ．コントロールシステムの所掌範囲…
２．機能概要線図…
１５頁（注：訳文２０頁）の線図ＣＳＵＮ－１は，ＡＳＲＳの機能性の概要と共にＬＣＳに関して目的とするシステム構成を表す。」（１９頁５～８行）
「Ｂ．ソフトウエア…
１．本章では，ＡＳ／ＲＳコントロールシステム（ＡＳＲＳ）のための機能仕様を記載する。ＡＳＲＳは，専用のコンピュータシステムであって，…その機能は，６つのＡＳ／ＲＳワークステーションにおけるオペレーションコントロール：つまり，オーダーの書き込みを要求，アイテムの返却，アイテムの移送，在庫チェック，及びセキュリティである。このシステムは，図書館のコンピュータシステム（ＬＣＳ）とインターフェイスを取るようになっている。」（訳文２２頁下１０～下１行）
「Ｃ．要求手順…
…１．オンライン公共アクセスカタログ（ＯＬＰＡＣ）を用いる利用者は，貸し出しのため，ＡＳＲＳにロケーションがあるアイテムを要求することができる。全ての要求は，ＡＳＲＳターミナルターミナルを通して要求される非ＬＣＳアイテムを除いて，ＬＣＳを通して生じる。ＬＣＳは，借り手のＩＤナンバーを入力させて，利用者の要求を確認する。…確認プロセスが完了すると，アイテム要求のトランザクションが，インターフェイスを介して，ＡＳＲＳへ送信される。…
２．オーダー入力手順…
ａ．ＬＣＳ要求に対するＡＳ／ＲＳの応答
何れかのＡＳ／ＲＳに関して，確認された利用者のアイテム要求トランザクションを，インターフェイスを介して受け取ると，直ちに，ＡＳ／ＲＳは，要求されたアイテムを伴う容器の取り出しを自動的に開始する。
３．要求された容器の配送…
ａ．通路端ワークステーション（ＥＡＷＳ）において，中に入った１以上の要求アイテムを伴って容器が配送される。…
４．要求アイテムの選択…
ａ．ＥＡＷＳオペレータは，アイテムを識別するため，アイテムナンバーの最後の２桁（各アイテムの上端にマークされている）を用いて，アイテムを容器から取り出す。…」（訳文２３頁９行～２５頁１７行），
「Ｄ．マテリアル返却手順…
１．ＥＡＷＳにおける返却アイテムのスキャニング
ａ．ＡＳ／ＲＳへの返却は，アイテムの光学的スキャニングで開始され，…ランダムに保管されるアイテムは，サイズグループ（例えば，Ａ，Ｂ，またはＣ）によって分類され，…サイズグループは，アイテムナンバーの最後の２桁と共に，アイテムの上端に記載される。
…ｂ．同様なスキャニングによって，インターフェイスを介する，ＬＣＳへのアイテム返却トランザクションの送信が開始される。…
３．ランダムロケーションの割り当て…
…ａ．インターフェイスを介したアイテム返却トランザクションの送信の開始と共に，同じスキャニング（第２．０３．Ｄ．１章）によって，現在，ＥＡＷＳにいる容器に対して，正しいサイズグループのランダムに保管されるアイテムを，アイテムがちょうど取り出された容器セクターに自動的に割り当てることを開始する。…
…ｃ．オペレータがアイテムを挿入した後，ＡＳＲＳは，オペレータにその容器をその保管ロケーションへ返却するように促す。……ｅ．オペレータのオプションとして，容器が配送されたときに，アイテムを取り出さないで，アイテムをＡＳ／ＲＳへ返却することができる。この場合には，システムは，第２．０２．Ｄ章に記載された優先順位を用いて，収容スペースが利用可能な（フルでない）容器を取り出す。」（訳文２８頁２行～２９頁下１行）。
(ｴ)また，乙１１の３の原文５８頁の次頁に，「カリフォルニア州立大学，ノースリッジＡＳ／ＲＳ－オビアット図書館の典型的な通路端ワークステーション」が，図面として記載されている。
ウ乙１６公報


・「また載荷パレットの搬出を行なう場合は，まず第９図に示すように，伸縮フォーク３を伸長したのち荷台７と共に上昇移動することにより，前部棚空間４Ａ内の載荷パレット１Ａを伸縮フォーク３に載置して伸縮フォーク３を短縮し，次いで棚積リフト２に移動して，載荷パレット１Ａを所定の場所に向かって搬送する。次に棚積リフトを再び元の前部棚空間４Ａに対向する位置に戻して，伸縮フォーク３を伸長したのち上昇または下降移動することにより，伸縮フォーク３の先端部にある保持部５を載荷パレット１Ｂの前部にある係合部６に嵌合連結し，次いで第１０図に示すように，伸縮フォーク３を短縮することにより載荷パレット１Ｂを前方に牽引して前部棚空間４Ａのパレット支持台８Ａに載置し，次に伸縮フォーク３を上昇または下降移動して，伸縮フォーク３における保持部５を載荷パレット１Ｂにおける係止部６から外したのち，第１１図に示すように，伸縮フォーク３を載荷パレット１Ｂの下方において伸長し，次いで伸縮フォーク３を荷台７と共に上昇移動して載荷パレット１Ｂを伸縮フォーク３に載置し，続いて伸縮フォーク３を短縮したのち棚積リフト２を移動して，載荷パレット１Ｂを所定の場所に向かって搬送する。」（第２頁左下欄第７行～同右下欄第１０行）・「前後２重棚における前部棚空間４Ａおよび後部棚空間４Ｂに対して，載荷パレット１Ａ，１Ｂの搬入および搬出を容易に行うことができ，したがってリフト通路の両側にある多段積層棚の奥行き寸法を倍増させて荷物の収容量をも倍増させることができるので，倉庫や工場等のスペースを有効に利用できる効果が得られる。」（第３頁右上欄第５行～同第１２行）
(3)前記(2)アで認定した乙１２公報の記載によれば，乙１２公報には以下の発明が記載されていると認められる。
「書棚１１を有する書庫と，書庫内に設置された書棚１１に複数の図書３３をケース１３とともに収容する複数のコンテナ１２と，この複数のコンテナ内の図書３３の前記書庫内における格納ロケーションと，各コンテナ１２に収容された複数の図書に付されたバーコード３５のデータとをケース１３のデータとともに対応させて記憶するハードディスク４７と，貸し出しが要求された図書３３のコードを入力することにより，前記ハードディスク４７の記憶内容に基づいて，該要求図書３３がケース１３とともに収容されているコンテナ１２を前記書庫から取り出してステーション（例えば，図１０の２６，３０，３１）にスタッカークレーン７５，搬送コンベア７７，搬送コンベア８０，搬送コンベア８２により搬送するとともに，返却が要求された際に複数の前記コンテナの中から所望のコンテナを書庫から取り出してステーションに搬送し，返却が要求された図書に付されたバーコード３５のデータとを任意のケース１３のデータとともに入力することにより，前記返却図書がケース１３とともに収容されたコンテナを書棚１１内における格納ロケーションにスタッカークレーン７５，搬送コンベア７７，搬送コンベア８０，搬送コンベア８２により搬送する手段と，この搬送する手段により前記ステーションに搬送されて，前記要求図書３３に対する格納ロケーションや各コンテナ１２に収容されたケースと図書のデータを対応させて記憶していた前記ハードディスクの記憶内容を削除し，または，前記返却図書を収容したケース１３の書棚１１内における格納ロケーションをハードディスク４７へ新たに記憶させることにより，前記ハードディスクの記憶内容を更新する手段とを具備する図書入出庫管理装置。」
なお，原告は，乙１２発明が，ケースとコンテナ(格納ロケーション)との対応関係が固定的なものであって，対応関係を更新するものではない旨主張する。しかし，乙１２公報を精査しても，ケースとコンテナとの対応関係が固定的である旨の記載はない。むしろ，その段落【０００５】には，「図書が返却された場合、図書館員は、返却された図書を元のケースに収容し、そのケースを任意の空きのあるコンテナに自動入庫させる。すると、コンテナの入庫時に、そのコンテナに収容された全てのケースのバーコードが読み取られ、ケースの位置（ロケーション）を示す記憶内容が更新されて、ここに図書の返却が行なわれる。」とあるように，図書の返却時に，コンテナとケースの位置(ロケーション)との対応関係を示す記憶内容を更新して，その対応関係を固定的とはしないものとすることが記載されている。原告は上記記載について，乙１２発明とは別発明である従来技術が記載されているにすぎないと主張する。しかし，乙１２発明は，段落【０００５】に記載されている従来技術における「図書」と「ケース」との対応関係が固定されていることによる作業の非効率性を解決するために，「図書」と「ケース」の対応関係を固定的とはしないことを特徴とする発明であって，上記従来技術で課題とされていない「ケース」と「コンテナ」の対応関係が固定的としなかったものをあえて固定的にする発明であると解すべき合理的理由はないから，原告の上記主張は採用できない。
また，原告が主張するように，「ケース」と「コンテナ」との対応関係が固定的であるならば，段落【００３４】に「ケース１３の書棚１１内における格納ロケーションを設定しハードディスク４７に登録する。」とあるように，わざわざ，ケースの書棚内におけるコンテナ(格納ロケーション)を設定しハードディスクに登録する必要はないと解されるから，この点からも，「ケース」と「コンテナ」との対応関係が固定的なものであるとの原告の上記主張は採用できない。
(4)対比
上記(3)で認定した乙１２発明と本件再訂正発明１とを対比すると，以下のとおりである。
ア乙１２発明における「格納ロケーション」，「図書に付されたバーコード３５」，「ハードディスク４７」，「貸し出し」及び「図書入出庫管理装置」は，本件再訂正発明１における「収容位置」，「図書コード」，「記憶手段」，「取り出し」及び「図書保管管理装置」にそれぞれ相当すると認められる。
イ乙１２発明における「この複数のコンテナ内の図書３３の前記書庫内における格納ロケーションと各コンテナ１２に収容された複数の図書に付されたバーコード３５のデータとをケース１３のデータとともに対応させて記憶するハードディスク４７」は，「書庫内における収容位置と各コンテナに収容された複数の図書の各図書コードとを対応させて記憶する記憶手段」という限りにおいて，本件再訂正発明１の構成要件１Ｃにおける「この複数のコンテナの前記書庫内における収容位置と，各コンテナに収容された複数の図書の各図書コードとを対応させて記憶する記憶手段」に相当すると認められる。
ウ乙１２発明における「貸し出しが要求された図書３３のコードを入力することにより，前記ハードディスク４７の記憶内容に基づいて，該要求図書３３がケース１３とともに収容されているコンテナ１２を前記書庫から取り出してステーション（例えば，第１０図の２６，３０，３１)にスタッカークレーン７５，搬送コンベア７７，搬送コンベア８０，搬送コンベア８２により搬送するとともに，」は，「取り出しが要求された図書の図書コードを入力することにより，前記記憶手段の記憶内容に基づいて，該要求図書が収容されているコンテナを前記書庫から取り出してステーションに搬送するとともに，」という限りにおいて，本件再訂正発明１における「取り出しが要求された図書の図書コードを入力することにより，前記記憶手段の記憶内容に基づいて，該要求図書が収容されているコンテナを前記書庫から取り出してステーションに搬送するとともに，」に相当すると認められる。


エ乙１２発明における「返却が要求された際に複数の前記コンテナの中から所望のコンテナを書庫から取り出してステーションに搬送し，返却が要求された図書に付されたバーコード３５のデータを任意のケース１３のデータとともに入力することにより，前記返却図書がケース１３とともに収容されたコンテナを書棚１１内における格納ロケーションにスタッカークレーン７５，搬送コンベア７７，搬送コンベア８０，搬送コンベア８２により搬送する手段」は，「返却が要求された際に，返却が要求された図書の情報を入力することにより，複数の前記コンテナの中からコンテナを前記書庫から取り出して前記ステーションに搬送する搬送手段」という限りにおいて，本件再訂正発明１における「返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより，該返却図書の寸法に対応する複数の前記コンテナの中から空きのあるコンテナを前記書庫から取り出して前記ステーションに搬送する搬送手段」に相当すると認められる。
オまた，乙１２発明における「この搬送する手段により前記ステーションに搬送されて，前記要求図書３３に対する格納ロケーションや各コンテナ１２に収容されたケースと図書のデータを対応させて記憶していた前記ハードディスクの記憶内容を削除し，または，前記返却図書を収容したケース１３の書棚１１内における格納ロケーションをハードディスク４７へ新たに記憶させることにより，前記ハードディスクの記憶内容を更新する手段」については，本件再訂正発明１の記憶内容の更新が，取り出しが要求された図書（要求図書）又は返却が要求された図書（返却図書）の図書情報の入力によって行われるものであることを考え併せると，「この搬送手段により前記ステーションに搬送されて，前記要求図書または返却が要求された図書の情報を入力することにより，前記要求図書または前記返却図書に関する前記記憶手段の記憶内容を更新する更新手段」という限りにおいて，本件再訂正発明１における「この搬送手段により前記ステーションに搬送されて，前記要求図書が取り出されたコンテナまたは前記返却図書が返却されたコンテナに対して，前記記憶手段の記憶内容を更新する更新手段」に相当すると認められる。
(5)一致点及び相違点
上記(4)によれば，本件再訂正発明１と乙１２発明とは，「複数の棚領域を有する書庫と，この書庫の各棚領域に収容された複数の図書を収容する複数のコンテナと，書庫内における収容位置と各コンテナに収容された複数の図書の各図書コードとを対応させて記憶する記憶手段と，取り出しが要求された図書の図書コードを入力することにより，前記記憶手段の記憶内容に基づいて，該要求図書が収容されているコンテナを前記書庫から取り出してステーションに搬送するとともに，返却が要求された際に，返却が要求された図書の情報を入力することにより，複数の前記コンテナの中からコンテナを書庫から取り出してステーションに搬送する搬送手段と，この搬送手段により，前記ステーションに搬送されて，前記要求図書または前記返却が要求された図書の情報を入力することにより，前記要求図書または前記返却図書に関する前記記憶手段の記憶内容を更新する更新手段とを具備する図書保管管理装置」である点で一致し，次の４点で相違すると認められる。ア書庫の複数の棚領域と複数の図書を収容する複数のコンテナに関して，本件再訂正発明１においては，「図書の寸法別に分類された幅及び高さがそれぞれ異なる複数の棚領域を有する書庫」と「それぞれが収容された棚領域に対応した寸法を有する複数の図書を収容する複数のコンテナ」とを採用しているのに対し，乙１２発明においては，このような図書の寸法別に分類された幅及び高さがそれぞれ異なる複数の棚領域や棚領域に対応した寸法を有する複数の図書を収容する複数のコンテナを用いていない点（以下「相違点１」という。）。
イ要求図書の取り出し搬送や返却図書の返却搬送と書庫内における収容位置と各コンテナに収容された複数の図書の各図書コードとを対応させて記憶する記憶手段に関して，本件再訂正発明１においては，要求図書の取り出しに際しては「要求図書が取り出されたコンテナに対する記憶手段の記憶内容を更新する」とともに，返却図書の返却に際しては「返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより，該返却図書の寸法に対応する複数のコンテナの中から空きのあるコンテナを書庫から取り出してステーションに搬送し，前記返却図書が収容されたコンテナに対する記憶手段の記憶内容を更新する」ものであるのに対し，乙１２発明においては，このような図書の寸法情報の入力により返却図書の寸法に対応する複数のコンテナの中から空きのあるコンテナを書庫から取り出す構成と図書の寸法に対応するコンテナに対する記憶手段の記憶内容を更新する構成とを具備していない点（以下「相違点２」という。）。
ウ本件再訂正発明１においては，「書庫の複数の棚領域には，搬送手段によってコンテナを取り出す間口に対して，奥行き方向に２個のコンテナが収容され，前記搬送手段には，前記コンテナを取り出す間口に対して，手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出す移載手段が備えられている」のに対して，乙１２発明においては，書庫の複数の棚領域から，搬送手段によってコンテナを取り出すものではあるが，奥行き方向に複数のコンテナを収容し，搬送手段には，コンテナを取り出す間口に対して手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出す移載手段を備えたものであるかは不明である点（以下「相違点３」という。）。エ返却時の空きのあるコンテナ使用の優先規則について，本件再訂正発明１においては，「前記奥行き方向に２個収容されたコンテナのうち，手前側のコンテナを前記空きのあるコンテナとして優先的に使用する」のに対して，甲４発明においては，優先規則が不明である点（以下「相違点４」という。）。
(6)相違点１について
そこで，相違点１から順に検討する。
ア被告が周知技術を示すものとして提出する乙２２公報，乙２６公報，特開昭５９－１７２３０６号公報（乙２３。以下「乙２３公報」という。），実願昭５８－１６１９４４号（実開昭６０－０７２４０５号）のマイクロフィルム写し（乙２７。以下「乙２７公報」という。）にはそれぞれ，以下の記載がある。
イ乙２２公報
(ｱ)乙２２公報には，次の記載がある。
「【産業上の利用分野】本発明は，棚に沿って水平に走行可能な荷移載装置付き自走台車の走行経路が上下複数段に設けられ，前記走行経路の端に隣接して，前記各段走行経路上の前記自走台車との間で荷を受渡しする荷搬入搬出用昇降装置が設けられた自動倉庫装置に関するものである。」（段落【０００１】）


「【実施例】以下，本発明の一実施例を添付の例示図に基づいて説明すると，図１及び図２に於いて，１Ａ，１Ｂは間隔を隔てて立設された立本棚であり，夫々上下方向４段の大横巾荷収納区画２を備えた下側ゾーン３と，上下方向３段の小横巾荷収納区画４を備えた上側ゾーン５とを備えている。６Ａ～６Ｄは，立体棚１Ａ，１Ｂの下側ゾーン３に於ける大横巾荷収納区画２の各段に対応して立体棚１Ａ，１Ｂ間に設定された上下方向４段の自走台車走行経路であって，各走行経路６Ａ～６Ｄには，大横巾荷ＷＬを搬送する自走台車７が左右一対のガイドレール８を介して支持されている。９Ａ～９Ｃは，立体棚１Ａ，１Ｂの上側ゾーン５に於ける小横巾荷収納区画４の各段に対応して，立体棚１Ａ，１Ｂ間に設定された上下方向３段の自走台車走行経路であって，各走行経路９Ａ～９Ｃには，小横巾荷ＷＳを搬送する自走台車１０が左右一対のガイドレール１１を介して支持されている。」（段落【０００５】）(ｲ)上記記載によれば，乙２２公報には，自動倉庫の分野で幅が異なる棚領域を設けることが記載されていると認められる。
ウ乙２６公報
(ｱ)乙２６公報には，次の記載がある。
「この考案は，倉庫などにおける物品の収納保管および検索取出しを自動的に行えるようにした自動保管検索装置およびその棚構造に関する。」
（第２ページ第２ないし４行）
「第１１図は，その自動保管検索装置の概略構成を示す正面図であって，収納エリア１は，幅寸法の広い広幅棚２が配列されたエリア１ａと幅寸法の狭い狭幅棚３が配列されたエリア１ｂとからなっている。収納エリア１の前方は，その収納エリア１の棚開放側に沿って移動自在にコラム４が設けられ，そのコラム４には昇降自在に支持台５が設けられている。そして，この支持台５上には各棚２，３との間でコンテナ６，７の出し入れを行う図示しないピッカーが設けられており，広幅棚２はこれに対応する幅寸法の広いコンテナ６の収納場所に専用し，また狭幅棚３はこれに対応する幅寸法の狭いコンテナ７の収納場所に専用するように構成されている」。（第２ページ第１１行ないし第３ページ第４行）(ｲ)上記記載によれば，乙２６公報には，自動倉庫の分野で幅が異なる棚領域を設けることが記載されていると認められる。
エ乙２３公報
(ｱ)乙２３公報には，次の記載がある。
「本発明は，自動倉庫に用いられる入出庫クレーンに関するものであって小幅の荷と，大幅の荷の何れでも左右－対のガイドにより案内させ乍ら安全良好に移載させることが出来，しかも従来のように荷の幅に応じて間隔を変更する可動式ガイドを必要としない構造簡単な自動倉庫用入出庫クレーンを提供するものである。
以下，本発明の一実施例を添付の例示図に基づいて説明すると，１は自動倉庫用入出庫クレーンの一定走行経路脇に立設された棚であって，大幅の荷２を収容する区画３と小幅の荷４を収納する区画５とを有し，各区画３，５は，夫々前後一対の支柱６間に架設された左右一対の荷受具７ａ，７ｂと，後側の支柱６に取付けられた左右一対のストッパー８ａ，８ｂとを備えている。前記入出庫クレーンは，支柱９に昇降可能に支持されたキャレッジ１０を備え，このキャレッジ１０上には，前記棚１の収納区画３，５に対して遠近方向に移動可能で且つ昇降自在な荷押し引き移載手段１１が設けられ，更にこの移載手段１１の移動経路の左右両側に小幅の荷４を支持する左右一対の下側支持面１２と，この下側支持面１２よりも高い位置に於て大幅の荷２を支持する左右一対の上側支持面１３と，上下両支持面１２，１３間に位置し且つ小幅の荷４の左右両側を案内する左右一対の下側ガイド１４と，上側支持面１３よりも高い位置にあって且つ大幅の荷２の左右両側を案内する左右一対の上側ガイド１５とが設けられている。尚，前記移載手段１１は周知のものであるから，その支持構造と駆動構造の図示及び説明は省略するが，この実施例では，前後一対の係止片１６ａ，１６ｂの内，図示棚１側に位置する係止片１６ａのみが使用される。」（第１ページ左下欄第１７行ないし第２ページ左上欄第９行）
また，乙２３公報の第１図には，大幅の荷２を収容する区画３と小幅の荷４を収納する区画５は，各荷に対してその幅だけでなく高さがそれぞれ異なることが示されている。
(ｲ)上記記載によれば，乙２３公報には，自動倉庫の分野で幅及び高さがそれぞれ異なる棚領域を設けることが記載されていると認められる。
オ乙２７公報
(ｱ)乙２７公報には，次の記載がある。
「各種の部品を自動倉庫に格納する場合には，それらの部品を容器に収納するのが普通である。その際，様々な寸法の部品を同一寸法の容器に収納するのでは，ある容器は満杯であっても，ある容器は空間が多いという状態が生じ，したがって倉庫全体のスペース効率が悪化してしまう。この欠点は，扱う部品の形状や寸法に応じて，幅寸法の異なる大小二種類の容器を使い分けるとともに，倉庫内の格納棚を大容器専用の部分と小容器専用の部分とに分けることで，或る程度解消できる。」（第１ページ最下行ないし第２ページ９行）
「第１図は本考案による搬送台を用いた自動倉庫の概略構成を示している。棚装置１は多数の幅広格納棚２と多数の幅狭格納棚３とを有している。この棚装置１の前方には左右方向４で移動させられるコラム５が設けられている。コラム５には上下方向６で移動させられる搬送台７が備えられている。かくして搬送台７は格納棚２，３の前面に沿って上下左右に移動し，そして棚装置１やコラム５に設けたマークを読み取ることで所望の格納棚に対応した位置に停止し，その格納棚に対し容器８又は９の出し入れを行なう。ここで容器８は幅広格納棚２に格納される幅広容器であり，一方，容器９は幅狭格納棚３に格納される幅狭容器である。」
（第４ページ第１０行ないし第５ページ第３行）
(ｲ)上記記載によれば，乙２７公報には，自動倉庫の分野で幅が異なる棚領域を設けることが記載されていると認められる。


カ以上のイないしオによれば，乙２２公報，乙２６公報，乙２３公報，乙２７公報には，自動倉庫の分野で幅が異なる棚領域を設けること，又は，自動倉庫の分野で幅及び高さがそれぞれ異なる棚領域を設けることが記載されており，これらのことが従来周知の技術的事項であると認められる。また，乙２６公報及び乙２７公報に記載されているように，自動倉庫に格納される収容物がコンテナ又は容器に収納した状態で格納されることは，周知の事項であり，乙２７公報に記載されているように，収容物の寸法に応じて大きさの異なる容器を使い分けることも，従来から一般的に行われていることであると認められる。そして，このコンテナ又は容器が収容される棚領域が，収容物の大きさ（寸法）に対応したものとなることは自明の事項である。
以上によれば，前記イないしオから，「収容物の寸法別に分類された幅及び高さがそれぞれ異なる複数の棚領域を有する倉庫とそれぞれが収容された棚領域に対応した寸法を有する複数の収容物を収容する複数のコンテナを備えた自動公庫」との事項が周知技術であると認められる。キそして，乙１２発明と上記カで認定した周知技術は，コンテナ等に収容物を収容し，このコンテナを，棚等を有する収容場所に格納するものであるという点で共通するから，乙１２発明に上記周知技術を適用することは，当業者が容易になし得たことであると認められる。
したがって，乙１２発明に上記周知技術を適用すれば，相違点１につき，当業者が本件再訂正発明１の構成に容易に想到し得ると認められる。ク(ｱ)この点に関して原告は，倉庫の分野においては，その寸法に対応した幅及び高さがそれぞれ異なる収納容器（コンテナ）や，当該収納容器のみを集積した棚領域を観念することはできないと主張する。しかし，前記カで判示したとおり，自動倉庫に格納される収容物がコンテナ又は容器に収納された状態で格納されることは，周知の事項であり，収容物の寸法に応じて大きさの異なる容器を使い分けることも，従来から一般的に行われていることであり，収容容器が収容される棚領域は収容物の大きさ（寸法）に対応したものとなるから，自動倉庫の技術分野において，その寸法に対応した，幅及び高さがそれぞれ異なる収納容器や，当該収納容器のみを集積した棚領域を観念することができないとの原告の上記主張は採用することができない。
(ｲ)また原告は，原告が挙げる倉庫に関する技術は，出納効率の向上の点から適さないものであると主張する。
確かに，図書については，出入庫が一冊単位でされるとともに，一つの図書について複数回繰り返し要求され，しかも，出庫には必ず返却作業が伴っており，荷物系と比べて，収容対象物の動きの複雑さや入出庫の回数で大きく異なるとみることができる。
しかし，収容物の出納効率の観点からみると，前記カの周知技術は，収容物の種類ごとに収容容器を用いるものではなく，収容物の寸法等に応じて収容容器を使い分けるものであるから，複数種類の収容物を収容する場合であっても，当該収容物が同一の収容容器に収容されるものであるならば，当該収容容器を用いれば足りることになる。また，収容物の種類に応じて，収容容器の種類を増やせば空間の利用効率が向上するが，必ずしも収容物の種類に対応して収容容器の種類を増やさければならないものではなく，乙２２公報及び乙２７公報の記載のように収容容器を大小二種類とするなど，適宜選択されるべき事項である。加えて，出納効率を向上させることとともに，収容効率を向上させることは，書棚と倉庫の両分野において共通する周知の課題であるから（乙１９，２０），出納効率の点において多少の差異があるとしても，上記周知技術を適用することの阻害要因となるものではない。したがって，原告の上記主張は採用することができない。
(7)相違点２について
ア乙１１の３発明について
(ｱ)乙１１の３発明は，図書入出庫管理装置（図書館設備－自動保管取り出しシステム（ＡＳ／ＲＳ））に関する発明であり，本件再訂正発明１とは同一の技術分野に属するところ，乙１１の３発明の具体的内容についてみるに，乙１１の３文献には，高さの異なる５種類のコンテナが用いられていて，本と雑誌等の複数の図書が，それらのコンテナにそれぞれ保管されることが記載されているほか，「ランダム保管アイテムは，サイズコード（例えば，Ａ，Ｂ，またはＣ）を有し，」（１６頁２４行～２５行），「ランダムに保管されるアイテムは，サイズグループ（例えば，Ａ，Ｂ，またはＣ）によって分類され，」（２８頁８行～９行）との記載から，複数の図書のうちの「ランダム保管アイテム」と称される図書がその寸法（サイズコード，例えば，Ａ，Ｂ，またはＣ）によって分類されることが記載されているから，乙１１の３文献には，図書入出庫管理装置において，図書の寸法別に分類された図書に対応する寸法の複数種類のコンテナ（容器）を用いることが記載されていると認められる。
また，乙１１の３文献には，「２．棚の構造は，全部で１３，２６０個の容器の収容位置を含む６通路分から構成される。」（４頁１４行～１５行），「段の数：３４段段の高さ：容器の深さ＋次の容器の底面まで最大１．０インチ」（１１頁１７行～１８行）との記載から，容器の寸法別に分類された複数の段が複数の棚領域を構成しており，かかる棚領域の集合体としての書庫が記載されている。
そうすると，乙１１の３文献には，図書入出庫管理装置において，図書の寸法別に分類された図書に対応する寸法の複数種類のコンテナ（容器）を収容するための，図書の寸法別に分類された複数の棚領域を有する書庫が記載されているといえる。
さらに，乙１１の３文献には，自動保管取り出しシステム（ＡＳ／ＲＳ）がコンピュータシステムからなること（４頁６行），容器が「容器（コンテナ）アドレス」を有すること（４頁２１行，２４頁１４行，２７頁２行），アイテム（図書）がバーコードナンバーやサイズコードを有すること（１３頁１６行～１７行，１４頁下３行～１５頁下５行，１６頁下５行～１７頁１行，２４頁１４行及び第２８ページ第８及び９行），アイテムに付されたバーコードナンバー（図書コード）を光学的にスキャンすること（２８頁３行～１５行）が記載されており，また，ランダムロケーション保管においては，空，部分的にフル，及び，フルのコンテナ（容器）取り出しの優先規則があること（１８頁３行～１５行），自動保管取り出しシステム（ＡＳ／ＲＳ）は，要求された図書（アイテム）を伴うコンテナ（容器）の取り出しを自動的に開始すること（２４頁１行～４行），ランダムに返却保管される図書（アイテム）を，図書がちょうど取り出された容器セクターに自動的に割り当てること（２８ページ下１行～２９頁５行）等が記載され，ほかに，オペレータのオプションとして，アイテムを取り出さないで返却する場合に，上記優先順位を用いて適切な容器を取り出すこと（２９頁下５行～下１行）が記載されている。


そうすると，乙１１の３文献には，図書入出庫管理装置において，自動保管取り出しシステム（ＡＳ／ＲＳ）らに使用されるコンピュータシステムが，複数の容器に関する「容器アドレス」，及び，複数の図書（アイテム）に関する「図書コード」（バーコードやサイズコード）等の情報を利用することが記載されているといえる。
そして，自動保管取り出しシステム（ＡＳ／ＲＳ）に前述した図書の取り出しや返却保管のための所定の動作を行わせるためには，空，部分的にフル，及び，フルの状態にある複数のコンテナ，言い換えれば，返却図書を収容可能な空きスペースのあるコンテナについて，当該コンテナが書庫内のどこにあるかを示すものである，収容位置の情報のみならず，当該収容位置のコンテナ内に収容されている図書が何かを示すものである，図書コードと当該コンテナとを対応させた情報をも，そのコンピュータシステムが記憶していることが必要であることは，当業者にとって自明な技術的事項である。
したがって，乙１１の３文献には，要求図書の取り出し制御，返却図書の返却制御，並びに書庫内における収容位置と各コンテナに収容された複数の図書の各図書コードとを対応させて記憶する技術的事項が記載されているといえる。
(ｲ)上記(ｱ)によれば，乙１１の３発明は，「アイテム（図書）を収納する大きさの異なる寸法別の容器を備え，アイテムに付されたバーコードナンバー（図書コード）を光学的にスキャンすることにより，自動的に要求されたアイテムを収納する容器を書庫から取り出す自動保管取り出しシステム（ＡＳ／ＲＳ）」であると認めることができる。そして，ランダムロケーション保管においては，空，部分的にフル，及びフルと，容器の取り出しに係る優先規則が設けられており，オプションである図書返却のみのためにコンテナを取り出す場合には，上記優先規則を用いて適切な容器を取り出すとされているところである。この点確かに，乙１１の３文献の記載からは，アイテムのサイズ（寸法）に適合した容器の取り出しをどのような制御によって実現するのかは，明らかでない。しかし，証拠（乙３５，乙３６）によれば，図書管理装置の技術分野において，図書の寸法情報を使って図書管理のための制御を行うことは，乙３５公報及び乙３６公報にみられるように，本件特許の優先日当時において既に周知技術であったことが認められる。この点，乙１１の３文献においても，ランダムロケーション保管アイテムは，サイズコード（例えば，Ａ，Ｂ又はＣ）を有するとされているところである。そうすると，乙１１の３発明においても，アイテムのサイズ情報（寸法情報）を使って制御を行うものと解するべきである。イそして，図書管理システムにおいて，アイテムのサイズ情報（寸法情報）を特定する手段としては，乙３５公報に記載された，システム内に図書コード単位で図書管理データをもたせ，図書管理データを参照して当該図書に関するデータを特定する方法と，乙３６公報に記載された，サイズ情報に対応する情報を直接入力する方法とが知られており，読み取った図書コードからシステム内の情報を参照してサイズ情報を得るか，サイズ情報を直接入力するか，あるいは，両方の方式を可能とするかは，当業者が必要に応じて選択する設計事項にすぎないというべきである。そして，乙１２発明及び乙１１の３発明並びに前記周知技術は，いずれもコンテナ等（容器）に収容物を収容し，このコンテナを，棚等を有する収容場所に格納するものである点で共通する。
ウそうすると，乙１２発明に乙１１の３発明と前記周知技術である寸法別のコンテナ等の構成を適用して，相違点２につき，当業者が本件再訂正発明１の構成に容易に想到し得ると認められる。
(8)相違点３について
ア前記(2)ウで認定した乙１６公報の記載によれば，乙１６公報には，「多段積層棚の複数の棚空間には，搬送手段によってコンテナを取り出す間口に対して，奥行き方向に複数のコンテナが収容される倉庫。」との発明が記載されていることが認められる。
イ乙１２発明と乙１６発明とは，コンテナ等を用いて収容物を棚空間に収容する発明である点で共通している。
この点，両発明は，乙１２発明における収容物が図書であるのに対して，乙１６発明における収容物が一般的な荷物である点において相違するが，前記(6)のとおり，書棚や倉庫の技術分野においては，出納効率を向上させることとともに収容効率を向上させることは周知の課題である。したがって，乙１２発明において，収容効率を向上させるために，乙１６発明を適用することは，当業者が容易になし得たことであると認められる。
また，物品等を載置するパレット等の容器を取り出す間口に対して奥行き方向に複数の容器が収容されている場合において，容器の取り出し方は，容器を取り出す間口に対して，まず間口を塞いでいる手前側の容器を取り出してから，奥側の容器を取り出すという方法が，乙１６公報に記載されている。さらに，上記方法は，特開昭４９－０８０７８０号公報（乙２１）に「・・・荷受渡し０３を，該荷受渡し具０３の荷載置面長さｌに対して２倍またはその整数倍に構成した荷受部１７Ａ，１７Ｂに対応させることにより，該荷受渡し具１３をして１つの区画収納空間２に対して複数の荷１２の取扱いが行えるのであるが，このとき先行して収納させた荷受部１７Ｂ上の荷１２は，後続して収納させた荷受部１７Ａ上の荷１２を取り出したのち初めて取出しが可能となる。」と，特開昭５７－７２５０３号公報（乙３０）に「…シングルフォーク３が物品Ａの手前の棚に入っている物品Ｂのパレット６をピックしてシングルフォーク用キャレッジ８内に取り込む。…ＭＲＦ５が物品Ａが乗っているパレット６をピックしてダブルフォーク用キャレッジ９内に取り込む。…シングルフォーク４が物品Ｂをキャレッジ８内からもとの棚にもどす。」と，実願平０３－０４５８５７号（実開平０５－０１９２１０号）のＣＤ－ＲＯＭ（乙４０）に「…ワーク搬送手段３を作動させてそのフォーク部３ａを，手前側の被格納物（非対象物Ｂ）のパレットに差し込んで引き出し，非対象物Ｂを…「空」の格納棚４（空棚Ｃ）に移し替えておき，次いで，ワーク搬送手段３の作動によって奥行側の被格納物Ｘ（対象物Ａ）を，…引き出して出庫する」などと記載されているように，倉庫の技術分野では慣用的に行われている従来周知の技術的事項であると認められる。
上記のとおり，乙１２発明と乙１６発明とは，コンテナ等を用いて収容物を棚空間に収容する発明である点で共通するから，上記周知の技術的事項を乙１２発明に適用することは，当業者が容易になし得たことであると認められる。
以上のとおりであるから，乙１２発明に乙１６発明と上記周知の技術的事項を適用して，相違点３につき，当業者が本件再訂正発明１の構成に容易に想到し得ると認められる。


ウこの点に関して原告は，乙１２発明の書庫はコンテナの収納位置が決められているのに対して，乙１６発明の倉庫は載荷パレットの収納位置が決められていない点で相違しており，乙１２発明に乙１６発明及び周知技術を適用すべき動機付けが見い出せないと主張する。
しかし，乙１２発明について，ケースとコンテナとの対応関係が固定的なものであるとの主張が採用できないことは，前記５(3)に説示したとおりである。また，乙１６発明については，乙１６公報を精査しても，載荷パレットの収納位置に関して，これを元の収容位置に戻す必要があるとも，そうでないとも記載されていないから，収納位置が決められていない倉庫の技術であると特定することはできず，原告の上記主張は前提を誤るものである。そして，乙１２発明に乙１６発明と周知技術を適用して，当業者が本件再訂正発明１の構成に容易に想到し得ると認められるのは前記説示のとおりであるから，原告の上記主張は採用することができない。
(9)相違点４について
ア乙２０公報，乙３９公報，乙４０公報及び乙４５公報には，次の記載がある。
(ｱ)乙２０公報
・「各棚小間の奥行寸法をコンテナの前後方向寸法の約２倍または３倍にし，各棚小間にそれぞれコンテナを２個または３個奥行方向に収納するものもあつたが，このようなものでは，奥側に格納されているコンテナを搬出しあるいは奥側にコンテナを搬入するために，コンテナ搬出入のためのフォークのリーチが通常の１個格納のものに比べて２倍または３倍となり，その結果，フォークを裏迄に延長する時間が長くなり，搬出入時間が長くなり，・・・また間口側のコンテナが搬出された後も，奥行側のコンテナはそのまゝ残つているため，フォークを往復させる距離が長く，その結果フォークの伸縮に要する時間が長くなつて搬出入効率が悪かった。」（１頁目右下欄６行～２頁左上欄１行）
・「搬出入頻度の高いものが棚間口側に同頻度の低いものが棚奥行棚に収納され，かくしてコンテナの搬出入効率が高い。」（２頁目右上欄下６行～下４行）
(ｲ)乙３９公報
・「倉庫内の棚へ荷を格納する際，棚の手前と奥側とに荷を格納する場合がある。このような場合，奥側に格納された荷を棚から取り出す時に手前側に格納されている荷が邪魔となる。したがって，従来，このような格納様式において，奥側の荷を取り出す場合には，倉庫用荷役装置であるスタッカークレーンを荷の有る棚区画に位置合わせし，まず手前側の荷をスタッカークレーンのフォークですくい取って，空いている棚区画に移し変えて置き，その後奥側の荷をフォークですくい取って出庫口へ運搬する。移し変えられていた手前側の荷は格納位置が変わらぬようスタッカークレーンで再度元の棚区画間手前側に格納される。・・・この従来例によると，手前の荷を移し変え置くための空の棚区画を常に設定しておかなければならないから，格納効率が悪くなる。・・・また，奥側の荷を出庫口へ卸した後に，手前側の荷を置き換え位置から元の棚区画へ戻すという残作業を行う必要性から，すぐに次の荷の取出し作業，あるいは格納作業に向かうことができず効率が悪い。以上のことがらは荷を奥側の棚区画に格納する場合についても云えることであって，スタッカークレーンを含む倉庫内設備の運用効率が悪い。」（１頁目右下欄８行～２頁目右上欄２行）
(ｳ)乙４０公報
・「そして，格納棚４の奥行側の被格納物Ｘを出庫して，手前側の被格納物Ｘをそのまま残す必要がある場合には，「空」の格納棚４が存在していることを前提として出庫が行われる。例えば，ワーク搬送手段３を作動させてそのフォーク部３ａを，手前側の被格納物Ｘ（非対象物Ｂ）のパレットに差し込んで引き出し，非対称物Ｂを・・・「空」の格納棚４（空棚Ｃ）に移し替えておき，次いで，ワーク搬送手段３の作動によって奥行側の被格納物Ｘ（対象物Ａ）を，・・・引き出して出庫する手順によって実施される。」（段落【０００３】）
・「【考案が解決しようとする課題】
しかし，対象物Ａが格納棚４の奥行側に格納されている場合には，出庫作業に時間がかかる・・・」（段落【０００４】）
(ｴ)乙４５公報
・「本考案は図書館等の本棚，工具入れ等に応用できる物品収納設備に関するものである。」（１頁左下欄１４行～１５行）
・「本考案は前記従来の欠点を解消するために提案されたもので，複数のコンテナを収納する棚を設けた物品収納設備において，同棚はコンテナを複数個収納でき，かつ取出側に向かって傾斜した傾斜棚にすると共に，同棚にはローラを設けた傾斜レールを備え，前記コンテナは同傾斜レールに平行で，同レール上を滑る下底と，荷物を水平に保つよう同下底上に設けられた水平の上底とを有し，かつ同上下底間の空間に挿入してコンテナを持上げて取出すことが可能なフォークを有する運搬機器を，上下左右に移動可能に設けることにより，倉庫が縮少でき，かつ簡便にコンテナを搬出入できる物品収納設備を提供せんとするものである。」（１頁右欄１１行～２頁左欄８行）
・「また各収納棚及び傾斜レール１の搬出入口には，ストッパー９が突設されており，傾斜レール１及びローラ４上のコンテナ２のうち，最も搬出入口に近い（最前部の）ものの下端がこれに引掛かっている。従って最前部のコンテナ２を搬出するには，運搬機器３のフォーク５を前記くさび状空間８に挿入した後，フォーク５でコンテナ２を若干（ストッパー９の高さＨをクリアできる高さ）持上げた後，フォークを縮めれば搬出することができる。」（２頁左欄２３行～３２行）
・「なお，最前部のコンテナ２が搬出されたら，その奥にあったコンテナ２が自重により，ローラ上を滑って自動的に最前部に位置するようになる。また前面には磁気カード１０でコンテナ番号が付番されており，運搬機器３が持上げた時に読み込まれ，格納位置を記憶するようになっている。１１は操作盤で，運搬機器３を操作するもので，コンテナ番号を指示すると，自動的に搬出するようになっている。また１２は棚枠である。」（２頁左欄３３行～右欄７行）


・「次に作用を説明すると，先ず搬出入扉を開け荷物をコンテナ２に入れる。次いで操作盤１１で格納の指示をすると，自動的に空いている棚まで前記コンテナを運び，既に格納されているコンテナを押し込んで格納する。次に搬出は，格納時にコンテナ番号と位置を記憶しているので，操作盤のコンテナ番号を指示すると自動的に運び出してくる。押し込まれたコンテナを運び出す場合は，取出側にあるコンテナを他の空いた棚に移動したのち，運び出す。」（２頁左欄８行～１７行）イ上記アの記載によると，乙２０公報には，奥行方向に２個収容されたコンテナ格納装置において，奥側のコンテナの取り出しは手前側のコンテナを取り出す場合に比べて時間がかかること，手前側に搬出入頻度の高いものを収容し，奥側に同頻度が低いものを収納すると，コンテナの搬出入能率が向上することが記載されており，他に，乙３９公報や乙４０公報にも，奥側のコンテナの取り出しが手前側のコンテナの取り出しに比べて出庫作業に時間がかかり，効率が悪くなることが開示されている。また，乙４５公報には，奥行方向に複数個収容されたコンテナに収容する対象として，再搬入や返却が想定される図書や工具が例示されている物品収納設備が開示されている。そうすると，棚の奥行方向に複数の収容部を備えた収納設備において，奥側の収容部からの収容物の取り出しが出納効率の低下をもたらすことは，当業者に周知の技術的課題であり，そのような収容部にも図書等のように再搬入（返却）が想定される収容物を収容することは当業者に周知の技術的事項であるということができる。
そして，前記ア(ｱ)の記載によれば，出納効率の低下をもたらさないためには，手前側の収容部を優先的に利用する構成とすればよいことが示唆されている。
以上によると，乙１２発明に乙１６発明の「奥行き方向に２個のコンテナが収容され，前記搬送手段には，前記コンテナを取り出す間口に対して，手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出す移載手段が備えられている」事項を適用するとともに，乙１１の３発明を適用する際に，前記周知の技術的課題に基づいて，手前側の収容部を優先的に利用する構成，すなわち手前側のコンテナを空きのあるコンテナとして取り出す構成として，相違点４につき，当業者が本件再訂正発明１の構成に容易に想到し得ると認められる。
なお，原告は，本件再訂正発明は，本件再訂正の追加訂正部分の具備，すなわち，Ｗコンテナ方式を採用した図書館において，フリーロケーション方式と手前側優先の方式とを組み合わせることにより，奥行き方向に２個のコンテナを配置(Ｗコンテナ方式)とすることによって，図書系では全く例を見ない方法で収納効率を大幅に向上させ，かつ，手前側コンテナに優先して返却することによって，返却にかかる出納効率を向上させたもの，すなわち，収納効率と出納効率双方の大幅な向上を図るという二律背反の目的を同時に達成したものであって，従来技術から予測される範囲を超えた顕著な効果を奏するものである旨主張する。
しかし，本件明細書には，収納効率の向上と出納効率の向上とが二律背反の関係にある課題であるとの記載はなく，収納効率を向上させるためにＷコンテナ方式を採用した図書館において，フリーロケーション方式を採用することにより犠牲になる，返却に係る出納効率を向上させるために手前優先方式を採用する発明であるとの記載もない。
また，Ｗコンテナ方式を採用した物品の収納設備において，奥側のコンテナの搬出入が出納効率を低下させることは，先に述べたとおり種々の公知文献に示されていて，Ｗコンテナ方式固有の課題ということができ，フリーロケーション方式を採用しない出納方法においても生じ得る課題であるから，手前優先方式を採用することによる効果は，Ｗコンテナ方式にフリーロケーション方式を加えて採用するときであっても，当業者にとって従来技術から予測可能な範囲のものにすぎないといえる。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。
(10)小括
以上のとおり，本件再訂正発明１は，進歩性が欠如し，無効理由があると認められるから，本件再訂正によって特許の無効理由が解消されるとは認められない。
(11)イ号物件及びロ号物件が本件再訂正発明１の技術的範囲に属するかにつ
いて
ア本件再訂正発明１の構成要件１Ｆ’は，「この搬送手段により前記ステーションに搬送されて，前記要求図書が取り出されたコンテナまたは前記返却図書が返却されたコンテナに対して，前記記憶手段の記憶内容を更新する更新手段とを具備し，」というものであるところ，本件再訂正前のものから訂正を加えるものではないから，前記２の説示により，イ号物件及びロ号物件は，構成要件１Ｆ’を充足しない。
イ本件再訂正発明１の構成要件１Ｇ’は，「前記書庫の複数の棚領域には，前記搬送手段によってコンテナを取り出す間口に対して，奥行き方向に２個のコンテナが収容され，前記搬送手段には，前記コンテナを取り出す間口に対して，手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出す移載手段が備えられていることを特徴とし，前記奥行き方向に２個収容されたコンテナのうち，手前側のコンテナを前記空きのあるコンテナとして優先的に使用する」というものであり，下線を付した部分が本件再訂正により訂正されたものであるところ，前記４の説示のとおり，イ号物件及びロ号物件は，「手前側のコンテナを…優先的に使用する」ものではないから，構成要件１Ｇ’を充足しない。
ウしたがって，イ号物件及びロ号物件は，本件再訂正発明１の技術的範囲に属するものではなく，訂正による対抗主張の要件を充たさない。
(12)小括
よって，原告は，特許法１０４条の３に基づき，被告に対し本件特許権を行使することができない。
７結論
以上のとおり，その余の点について判断するまでもなく，原告の請求は理由がないから，これを棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４０部
裁判長裁判官
東海林         保
裁判官
今井弘晃
裁判官
実      本             滋
（別紙）
物件    目録
１東京都墨田区京島一丁目の京成曳舟駅前東第二南地区第一種市街地再開発事業ビル内２階ないし５階の墨田区立統合新図書館内の図書保管管理装置２大阪府伊丹市宮ノ前三丁目７番４号の伊丹市社会教育施設(新図書館)内の図書
保管管理装置
（別紙）【特許公報】
＜以下略＞


平成２４年２月２８日判決言渡
平成２３年（行ケ）第１００８４号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２３年１２月２６日
判決
原            告                三菱重   工業株   式会社訴訟代理人弁護士                辻      居      幸      一同                              水      沼              淳訴訟代理人弁理士                弟子    丸              健同                              渡      邊              誠同                              山      本      航      介被            告                特許庁   長官指定代   理人                 山      岸      利      治同                              川      本      眞      裕同                              黒      瀬      雅      一同                              所      村      陽      一同                              芦      葉      松      美
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が，不服２０１０－２５００号事件について，平成２３年１月２４日にした審決を取り消す。
第２前提事実
１特許庁における手続の経緯等
原告は，平成１１年６月８日に出願した特願平１１－１６１６８９号の一部を，平成１９年２月２８日に，発明の名称を「スクロール圧縮機，蒸気圧縮式冷凍サイクル，および車両用空調装置」とする新たな特許出願（特願２００７－４９９０１号。以下「本願」という。）としたが，平成２１年１０月２３日付けで拒絶査定を受け，平成２２年２月４日，これに対する拒絶査定不服の審判を請求した（不服２０１０－２５００号事件）。
特許庁は，平成２３年１月２４日付けで「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同年２月８日，原告に送達された。
２特許請求の範囲
平成２１年１月１９日付け手続補正による補正後の本願の特許請求の範囲の請求項１の記載は次のとおりである（甲４。以下，この発明を「本願発明」という。）。なお，上記補正後の本願の特許請求の範囲，明細書及び図面（甲１，甲４）を総称して，「本願明細書」ということがある。別紙本願明細書【図１】は，本願発明に係るスクロール圧縮機の一実施形態の縦断面図である。
【請求項１】
ケーシング内に，端板の一面側に渦巻状突起が形成された固定スクロールと，端板の一面側に渦巻状突起が設けられ，この渦巻状突起が前記固定スクロールの前記渦巻状突起と組み合わされて渦巻状の圧縮室を形成する旋回スクロールとを備え，前記旋回スクロールの旋回に伴い，前記ケーシング内に導入した作動ガスを前記圧縮室内で圧縮した後に吐出するとともに，前記作動ガスを二酸化炭素とした蒸気圧縮式冷凍サイクルに用いられるスクロール圧縮機において，前記旋回スクロールの端板の厚さＴ２が，前記旋回スクロールの渦巻状突起の高さＨ２の０．９倍よりも大きいことを特徴とするスクロール圧縮機。
３審決の理由
(1)別紙審決書写しのとおりである。要するに，本願発明は，特開平８－２６１１７０号公報（甲１１。以下「引用例１」という。引用例１記載の発明を，以下「引用例１発明」という。別紙引用例１【図１】は，この発明の実施例１を示す縦断面図である。），特開平１１－１４８４７０号公報（甲１２。以下「引用例２」という。），特開平４－３０１１９３号公報（甲１３。以下「引用例３」という。），特開平１１－９４３７９号公報（甲１４。以下「引用例４」という。），特開平９－２８７５８５号公報（甲１５。以下「引用例５」という。），特開平３－２５３７９０号公報（甲１６。以下「引用例６」という。）に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないというものである。(2)上記判断に際し，審決が認定した引用例１発明の内容，引用例１発明と本願発明の一致点及び相違点は以下のとおりである。
ア引用例１発明の内容
密閉容器(1)内に，台板(4)の一面側に固定渦巻歯(5)   が形成された固定スクロール(2)と，台板(9)の一面側に揺動渦巻歯(11)が設けられ，この揺動渦巻歯(11)が前記固定スクロール(2)の前記固定渦巻歯(5)と組み合わされて渦巻状の圧縮室(10)を形成する揺動スクロール(8)とを備え，前記揺動スクロール(8)の旋回に伴い，前記密閉容器(1)内に導入した冷媒ガスを前記圧縮室(10)内で圧縮した後に吐出する冷凍機，空気調和機等の圧縮機として使用されるスクロール圧縮機。
イ引用例１発明と本願発明との一致点及び相違点
(ｱ)一致点
「ケーシング内に，端板の一面側に渦巻状突起が形成された固定スクロールと，端板の一面側に渦巻状突起が設けられ，この渦巻状突起が前記固定スクロールの前記渦巻状突起と組み合わされて渦巻状の圧縮室を形成する旋回スクロールとを備え，前記旋回スクロールの旋回に伴い，前記ケーシング内に導入した作動ガスを前記圧縮室内で圧縮した後に吐出する蒸気圧縮式冷凍サイクルに用いられるスクロール圧縮機」である点。
(ｲ)相違点
ａ相違点１
本願発明は，「前記作動ガスを二酸化炭素とした」ものであるのに対し，引用例１発明は，「冷媒ガス」がどのようなものであるか不明である点。
ｂ相違点２
本願発明は，「前記旋回スクロールの端板の厚さＴ２が，前記旋回スクロールの渦巻状突起の高さＨ２の０．９倍よりも大きい」のに対し，引用例１発明は，揺動スクロール(8)の台板(9)の厚さと揺動スクロール(8)   の揺動渦巻歯(11)の高さとの関係が不明である点。
第３当事者の主張
１取消事由に係る原告の主張
審決には，(1)相違点１の認定の誤り（取消事由１），(2)相違点１に関する容易想到性判断の誤り（取消事由２），(3)相違点２に関する容易想到性判断の誤り－その１（取消事由３），(4)相違点２に関する容易想到性判断の誤り－その２（取消事由４），(5)相違点２に関する容易想到性判断の誤り－その３（取消事由５）があり，これらは，審決の結論に影響を及ぼすから，審決は取り消されるべきである。すなわち，
(1)相違点１の認定の誤り（取消事由１）
審決は，引用例１発明と本願発明との相違点１について，本願発明は，「前記作動ガスを二酸化炭素とした」ものであるのに対し，引用例１発明は，「冷媒ガス」がどのようなものであるか不明である点と認定した。
しかし，審決の認定は誤りである。


本願の出願当時，二酸化炭素（ＣＯ２）を作動ガスとして使用したスクロール圧縮機は実用化（製品化）されておらず，各メーカーにおいて試験研究中であった。このような状況の下で，当業者は，引用例１にスクロール圧縮機の作動ガス（冷媒ガス）が明細書中に明記されていない場合，作動ガスはフロンと理解する。したがって，相違点１について，本願発明は，「前記作動ガスを二酸化炭素とした」のに対し，引用例１発明は，「冷媒ガス」がフロンであることと認定すべきであり，審決は，相違点１の認定に誤りがある。
(2)相違点１に関する容易想到性判断の誤り（取消事由２）審決は，引用例１発明と本願発明との相違点１について，「引用例１発明の冷媒ガスをどのようなものとするかは，所要特性，環境保護の要請等に応じて適宜選択し得る事項である。そして，引用例４には，・・・スクロール式圧縮・膨張機構で構成される冷凍空調装置の冷媒を二酸化炭素としたものが示されている。引用例１発明の冷媒ガスを二酸化炭素とすることは，当業者が容易に想到し得たものと認められる。」と判断した。
しかし，審決の判断は，以下のとおり誤りである。
ア本願出願当時，スクロール圧縮機の作動ガスをフロンから二酸化炭素（ＣＯ２）に変更する場合，①二酸化炭素冷媒用冷凍機油の選定，②シール材（Ｏリング，シャフトシール）などに使用される高分子材料（高分子材料は二酸化炭素を透過し易く，漏れやすく，膨潤などの問題があった），③摺動性の低下（塩化物，フッ化物ができない），④圧力が高い，効率低下（漏れ，機械損失の増大，損失の多くを占めるスラスト軸受けの構造），⑤スクロールの押しのけ量，スクロール諸元，⑥材料の選定という，未解決な技術的課題が多く存在していた。このような状況下で，当業者が，スクロール圧縮機の作動ガスを，所要特性，環境保護の要請等に応じて適宜選択できると判断することは誤りである。イ旋回スクロールにおいては，渦巻状突起（ラップ）が半径方向の力を受けて変形し，この渦巻状突起の変形により，端板が変形し，作動ガスが漏れ，性能低下の原因となっていた。
二酸化炭素を作動ガスとして使用するスクロール圧縮機においては，旋回スクロールの渦巻状突起（ラップ）は，主に二酸化炭素のガス圧により半径方向に変形し，渦巻状突起に作用する遠心力の影響は無視できる程度となるのに対し，フロンを作動ガスとして使用した引用例１ないし３，５，６に示されたスクロール圧縮機においては，圧縮室内に作用するガス圧は，二酸化炭素の場合に比べて相当小さな値となるため，遠心力による変形を考慮する必要がある。このように，作動ガスとしてフロンを使用した場合と二酸化炭素を使用した場合では，旋回スクロールの渦巻状突起に作用して変形の原因となる力の種類，大きさが異なっている。したがって，引用例１発明の冷媒ガスを二酸化炭素とすることは，当業者といえども容易に想到し得たものではない。
ウ引用例４には，二酸化炭素を作動ガスとして使用した冷凍空調装置が記載されており，この冷凍空調装置は，２台の圧縮機（圧縮機１ａ，他の圧縮機１ｂ）を用いることにより，圧縮機全体の動力を小さくした装置である。引用例４の請求項３及び実施形態には，他の圧縮機としてスクロール圧縮機を使用することが記載されているが，スクロール圧縮機を使用したことによる固有の作用効果や問題点は記載されていない。
そうすると，引用例４は，旋回スクロールの端板が変形して圧縮室のシール性が低下し，圧縮室から作動ガスが漏れる等の本願発明の解決課題を示唆するものではなく，二酸化炭素を作動ガスとして使用した冷凍空調装置において，スクロール圧縮機が使用できることを示唆したものにすぎないと理解すべきである。したがって，引用例４にスクロール圧縮機が記載されているからといって，引用例１に開示されたスクロール圧縮機の作動ガスとして二酸化炭素を用いることが容易とはいえない。
エ以上のとおり，「引用例１発明の冷媒ガスをどのようなものとするかは，所要特性，環境保護の要請等に応じて適宜選択し得る事項である」とした審決の判断は誤りである。
(3)相違点２に関する容易想到性判断の誤り－その１（取消事由３）審決は，引用例１発明と本願発明との相違点２に関し，「引用例１には，・・・揺動渦巻歯(11)側の面に作用する圧縮室(10)の冷媒ガス圧と反揺動渦巻歯(11)側の面に作用する吸入圧との圧力差等により，揺動スクロール(8)の台板(9)に撓みが発生することが記載されており，・・・スクロール圧縮機の運転中にスクロール台板の撓みによって歯先端面に隙間が生じ，体積効率の低下や内部漏れ損失の増大によって性能が低下するという問題点があることが記載されている。・・・引用例２には，・・・『固定台板１０４ａの厚さをより厚く設定する』ことにより，固定スクロール１０４が補強され，固定スクロール１０４の変形が低減できることが示されており，また，引用例３には，・・・『スクロール部材』の『鏡板の厚さを増して鏡板の剛性を大きくして鏡板の変形を少なくすれば，ラップ間の隙間を小さくする方策がある』ことが示されており，当業者であれば，これらの開示事項に基づいて，固定スクロールに限らず，一般に，スクロールの台板ないし鏡板を厚くすることによって該台板ないし鏡板の変形を低減し得るという事項を理解ないし看取することができる。引用例１に記載されている上記の問題点の解決のために，引用例２，３に示されている上記事項を適用することは，当業者が容易に想到し得た」と判断した。
しかし，審決の判断は誤りである。
引用例２には，旋回スクロールとは無関係の固定スクロールの端板に関する記載がなされ，引用例１，３には，旋回スクロールの端板の変形を抑制するために端板の厚みを増大させることは好ましくないという阻害要因が記載されているから，引用例１に記載されている問題点の解決のために，引用例２，３に示されている事項を適用することは，当業者にとって容易とはいえない。すなわち，ア引用例１の段落【００６１】，【００６２】には，揺動スクロール(8)   の揺動渦巻歯(11)に作用する力により，揺動スクロール台板(9)の撓みが発生するが，この台板(9)の撓みの問題を，撓み量を考慮して予め揺動スクロール(8)の歯先形状を設定することにより解決したことが記載されているところ，台板の撓みを防止するために台板(9)の厚みを厚くするとの示唆はないから，当業者は，引用例１から，揺動スクロール台板(9)（＝端板）の撓みが発生しても台板の厚みを厚くするのは好ましくなく，台板(9)の撓み量を考慮して揺動スクロール(8)の歯先形状を設定するのが好適であると理解する。


イ引用例２の段落【０００４】，【０００５】，【００１５】，【図１３】には，固定スクロール１０４の固定台板１０４ａ（＝端板）は，固定スクロール歯１０４ｂが焼き付いて運転不能になる，変形が生じるという問題があったが，固定台板１０４ａの厚さをより厚くすることにより，固定スクロール１０４が補強されるとともに，固定スクロール１０４の温度が均一化され，その変形が低減でき，固定スクロール歯１０４ｂが運転不能になることを防止したことが示されている。上記は，高圧室１０３ａに接する固定スクロール１０４に固有の問題であり，高圧室１０３ａと接しない可動スクロール１０６とは無関係であるから，当業者が，引用例２の記載内容から，旋回スクロールの端板を厚くしようと試みることはない。ウ引用例３の段落【０００３】，【図１】には，固定スクロールと旋回スクロールが，ともに同じ方向にほぼ同じ速度で回転する同期回転形スクロール圧縮機について，スクロール部材が回転するため，スクロールラップ（＝渦巻状突起）に遠心力が作用し，鏡板（＝端板）に対してモーメント荷重として作用し，鏡板にスクロールラップ側を内側に凸状に弓なりの変形が生じることが記載される。しかし，二酸化炭素を作動ガスとしたスクロール圧縮機において，端板の変形に影響するのは主に圧縮室の内圧であり，スクロールラップに作用する遠心力の影響は殆どないので（甲１９），引用例３に記載されたスクロール部材の遠心力による鏡板の変形は，本願発明とは無関係である。
加えて，引用例３の段落【０００４】には，スクロール部材の鏡板の厚さを増して剛性を大きくして鏡板の変形を少なくすれば，スクロール部品の重量が重たくなり，同期回転させることができなくなるという問題があり，鏡板の厚さを増すことは好ましくないことが記載され，かつ，段落【００４９】，【図２】には，実施例の第一のものとして，スクロール部材の鏡板の厚さを増すことなく，鏡板の裏面に環状の突出部１ｋ，２ｋを設けることにより，鏡板１ａと２ａの曲げ剛性を増大させ，鏡板の面外からの外力が加わっても鏡板の変形が小さく抑えられるようにしたことが記載されている。そうすると，引用例３には，旋回スクロールの端板を厚くすることへの阻害要因が記載されていると理解すべきである。エ以上のとおり，審決の相違点２に関する容易想到性の判断は誤りである。(4)相違点２に関する容易想到性判断の誤り－その２（取消事由４）審決は，引用例１発明と本願発明との相違点２に関し，引用例１発明において，揺動スクロール(8)の台板(9)の厚さと揺動スクロール(8)   の揺動渦巻歯(11)の高さとの関係を，本願発明の数値範囲（「前記旋回スクロールの端板の厚さＴ２が，前記旋回スクロールの渦巻状突起の高さＨ２の０．９倍よりも大きい」）を充足するものとすることは，運転条件その他に応じて適宜設計する事項であると判断した。しかし，審決の認定は誤りである。
すなわち，上記(1)のとおり，引用例１ないし３，５，６記載のスクロール圧縮機の作動ガスはフロンと解されるところ，本願出願当時の技術常識によれば，フロンを作動ガスとするスクロール圧縮機の「旋回スクロールの端板の厚さの渦巻突起の高さに対する比の値」は，０．１７～０．４程度のものと理解される（甲２０，２１）。そうすると，引用例３の【図１】，【図５】，【図１４】，引用例５の【図１】，【図９】，及び，引用例６の第５図に「旋回スクロールの端板の厚さの渦巻突起に対する高さに対する比の値」が１程度のものが記載されているとしても，それは作図上の便宜であり，当業者は，当該記載のようには理解しないから，引用例３，５，６の図面の記載に基づいて相違点２に関する容易想到性を判断することは誤りである。
審決は，引用例３，５，６の図面から正確な寸法関係を抽出することはできないとする一方，これらの図面において「『台板』等の厚さと『揺動渦巻歯』の高さがほぼ同等に描かれている」と認定し，引用例１発明において，揺動スクロール(8)の台板(9)の厚さと揺動スクロール(8)の揺動渦巻歯(11)の高さとの関係を，本願発明の数値範囲を充足するものとすることは，運転条件その他に応じて適宜設計する事項にすぎないと認めたものであるから，誤りである。(5)相違点２に関する容易想到性判断の誤り－その３（取消事由５）審決は，引用例１発明と本願発明との相違点２に関し，「『旋回スクロールの渦巻状突起の高さＨ２』を基準として『旋回スクロールの端板の厚さＴ２』と『旋回スクロールの渦巻状突起の高さＨ２』との比で表わすことに格別の技術的意義があるとは認められない」，「本願明細書の【００３１】ないし図３をみても，『０．９』という下限値に格別顕著な技術的意義があるとは認められない」として，引用例１発明において，揺動スクロール(8)の台板(9)の厚さと揺動スクロール(8)   の揺動渦巻歯(11)の高さとの関係を，本願発明の数値範囲を充足するものとすることは，適宜設計する事項であると判断した。
しかし，審決の認定，判断は誤りである。


本願発明は，①多数存在する旋回スクロールの設計パラメータの中で，指示効率に強い影響を与えるファクターが，旋回スクロールの剛性の指標となる端板の厚さＴ２と渦巻状突起に作用する荷重の大きさの指標となる渦巻状突起の高さＨ２の比（Ｔ２／Ｈ２）であること，②上記の比（Ｔ２／Ｈ２）の値を０．９よりも大きくすることにより効果的に指示効率を向上できることを見出した点に特徴がある。上記①の技術的知見は，引用例１ないし６のいずれにも開示，示唆されていない。また，そうである以上，当業者が旋回スクロールの有限要素解析を行ったとしても，計算された指示効率を「端板の厚さと渦巻状突起の高さの比（Ｔ２／Ｈ２）」との関係で整理するとは考えられず，上記②の知見に容易に想到することはできない。そして，上記②について，旋回スクロールの端板の厚さと渦巻状突起の高さの比（Ｔ２／Ｈ２）と，指示効率ηｉの間には，別紙図１０に示される関係が成立する。同図の油シールを考慮した実線の曲線は，本願明細書の【図３】（甲１。別紙図３のとおり。）と実質的に同じものであり，旋回スクロールの端板の厚さと渦巻状突起の高さの比（Ｔ２／Ｈ２）が約０．９以下になると指示効率が急激に低下することを示している（ただし，別紙図１０では，漏れ損失以外の損失を０と仮定している。）。また，別紙図１０における油シールを考慮した曲線と考慮していない曲線を比較すると，油シールを考慮した場合において，特に，比（Ｔ２／Ｈ２）が約０．９以下になると急激に指示効率が低下している。これは，渦巻状突起の間の隙間が油シールで充填できる大きさである場合には，隙間からの作動ガスの漏れが僅かであるのに対して，隙間が油シールで充填できない大きさになると，漏れの様式が変化し，漏れが急激に増加するためである。このように，指示効率は，比（Ｔ２／Ｈ２）＝約０．９において，臨界的に変化することがわかる。なお，指示効率の具体的な値は，スクロール圧縮機の回転数により変化するが，比（Ｔ２／Ｈ２）の値が約０．９以下になると急激に指示効率が低下するという傾向は，どの回転数においてもほぼ同じであり，本願明細書の図３において指示効率の具体的な値が記載されていないのは，指示効率の具体的な値が回転数により変化するという点を考慮し，指示効率の一般的な傾向を示すことを意図したためである。したがって，「『旋回スクロールの端板の高さＴ２』と『旋回スクロールの渦巻状突起の高さＨ２』との比で表すことに格別の技術的意味は認められない」，「『０．９』という下限値に格別顕著な技術的意義があるとは認められない」とした審決は誤りである。
２被告の反論
以下のとおり，審決には取り消されるべき誤りはない。
(1)取消事由１（相違点１の認定の誤り）に対し
原告は，引用例１発明と本願発明との相違点１について，「本願発明は，『前記作動ガスを二酸化炭素とした』ものであるのに対し，引用例１発明は，『冷媒ガス』がフロンであるとした点」と認定すべきである旨主張する。しかし，原告の主張は失当である。
引用例１には作動ガスの種類について具体的な記載や示唆はなく，引用例１の記載事項が実用化（製品化）されているものに一義的に限定されると解すべき特段の理由もない。
また，仮に，当業者が，引用例１の作動ガスについて，ある種の特定のものを想起するとしても，引用例１に特に記載がない以上，それに特定されない発明として認定したことに誤りはない。
さらに，仮に，引用例１の作動ガスが一義的にフロンを意味するとしても，引用例１発明の冷媒ガス（作動ガス）を二酸化炭素にすることは当業者であれば容易に想到し得たから，相違点１の認定に誤りがあるとしても，審決の結論に影響はない。(2)取消事由２（相違点１に関する容易想到性判断の誤り）に対し原告は，引用例１発明と本願発明との相違点１について，引用例１発明の冷媒ガスを二酸化炭素とすることは当業者が容易に想到し得たとした審決の判断は誤りである旨主張する。
しかし，原告の主張は失当である。
引用例４には，スクロール式圧縮・膨張機構で構成される冷凍空調装置の冷媒を二酸化炭素としたものが示されている。また，引用例４の記載から，スクロール圧縮機の作動ガスとして二酸化炭素が使用可能なことが理解できることは原告も認めている。さらに，作動ガス圧力により端板が変形し作動ガスが漏洩することは，一般的な解決課題（例えば，引用例１の段落【００６１】，引用例２の段落【００１５】，引用例３の段落【０００４】）であり，技術常識ないし当業者に自明である。したがって，引用例１発明に，引用例４記載の事項を適用することにより，作動ガスを二酸化炭素とすることは，当業者にとって，通常の創作活動の範囲内である。引用例１発明の作動ガスに二酸化炭素を適用した製品が存在しないこと，本願発明に未解決の課題が残されていること等が，引用例１発明に，引用例４記載の事項を適用して，二酸化炭素を用いることの妨げになるものではない。原告は，作動ガスがフロンの場合と二酸化炭素の場合では力の作用・態様が異なる旨主張する。しかし，二酸化炭素の場合に圧力を高めるという技術常識からすれば，そのような差異が生じることは当然であり，いずれの場合であっても，作動ガス圧力により端板が変形し作動ガスが漏洩する課題がある点において異ならないから，引用例４記載の事項を適用することの阻害要因とはならない。以上のとおり，相違点１について，環境保護等の観点から，引用例１発明に引用例４の事項を適用して，引用例１発明の作動ガスとして二酸化炭素を想到することは容易になし得たとした審決の判断に誤りはない。
(3)取消事由３（相違点２に関する容易想到性判断の誤り－その１）に対し原告は，引用例１発明と本願発明との相違点２について，引用例１に記載されている問題点の解決のために，引用例２，３に示されている事項を適用することは，当業者が容易に想到し得たとした審決は誤りである旨主張する。しかし，原告の主張は，以下のとおり失当である。


ア引用例１には，原告主張のような「揺動スクロール(8)   の歯先形状」について記載されておらず，「台板の厚みを厚くすることが好ましくない」との記載や示唆もない。揺動スクロール(8)の台板(9)に撓みが発生したり，台板の撓みによって歯先端面に隙間が生じ，体積効率の低下や内部漏れ損失の増大により性能が低下するという引用例１記載の問題点（課題）に接した当業者が，公知や周知の解決手段を検討して選択することは通常期待される創作活動であって，引用例１記載の揺動スクロール(8)の歯先形状の設定という解決手段のみに拘泥するとはいえない。イ引用例２には，「固定台板１０４ａの厚さをより厚く設定する」ことにより，固定スクロール１０４が補強され，その変形が低減できることが示されており，台板を厚くすることによりその変形が低減できる点においては，揺動スクロール（旋回スクロール）の場合も異ならないから，引用例１発明の問題点（課題）である揺動スクロール（本願発明の「旋回スクロール」に相当する。）の台板（本願発明の「端板」に相当する。）の撓み変形を解消するために，引用例１発明の揺動スクロールに引用例２の上記事項を適用することは，当業者にとって容易である。ウ引用例３の段落【０００４】には，「スクロール部材」の「鏡板の厚さを増して鏡板の剛性を大きくして鏡板の変形を少なくすれば，ラップ間の隙間を小さくする方策がある」ことが示されており，そのような方策に伴う問題が生じ得る場合として記載されているのは，鏡板の厚さを「相当に大きく」したときのみである。鏡板の厚さを「相当に大きく」することに伴う問題点は，例えば，その重量増大にかんがみてモータの性能・容量等を適宜選択することによって，容易に解決し得るものであり，上記問題点がスクロール圧縮機の作動を不可能とするものではないから，「阻害要因」とはならない。
そうすると，引用例３には，スクロール部材（本願発明の「旋回スクロール」に相当する。）の鏡板（本願発明の「端板」に相当する。）の厚さを増して鏡板の剛性を大きくして鏡板の変形を少なくすれば，ラップ間の隙間を小さくする方策が示されているから，引用例１発明の問題点（課題）である揺動スクロールの台板の撓み変形を解消するために，引用例３の上記事項を適用することは容易になし得る。(4)取消事由４（相違点２に関する容易想到性判断の誤り－その２）に対し原告は，引用例１発明と本願発明との相違点２に関し，引用例３，５，６の図面から正確な寸法関係を抽出することはできないとする一方，これらの図面において「『台板』等の厚さと『揺動渦巻歯』の高さがほぼ同等に描かれている」と認定し，引用例１発明において，揺動スクロール(8)の台板(9)の厚さと揺動スクロール(8)の揺動渦巻歯(11)の高さとの関係を，本願発明の数値範囲を充足するものとすることは，運転条件その他に応じて適宜設計する事項であるとした審決の判断には誤りがある旨主張する。
しかし，原告の主張は失当である。
引用例３，５，６において，「台板」等の厚さと「揺動渦巻歯」の高さがほぼ同等に描かれている。その図面の記載から正確な寸法関係を抽出することはできないが，上記図面の開示事項は，相違点２に係る本願発明の事項である「０．９倍よりも大きい」という数値範囲が容易想到であることの根拠の一つとなる。また，原告は，他社製品が旋回スクロールの端板の厚さの渦巻突起の高さに対する比の値は０．１７～０．４程度のものであるから，引用例３，５，６の図面に当該比の値が１程度のものが記載されているとしても，当業者は旋回スクロールの端板の厚みをそのようなものとは理解しない旨主張する。しかし，本願発明の数値範囲を満たしていない製品例があるからといって，端板を厚くすれば端板の変形を防止し得るという自明の技術思想と相反するものではなく，その技術思想に基づく設計を排斥するものでもない。他社製品に上記のようなものがあったとしても，本願出願時において，各社のスクロール圧縮機が同程度の比の値であったことは裏付けられないし，当該比の値を採用することが当業者にとって必須であったことを示すものでもない。
(5)取消事由５（相違点２に関する容易想到性判断の誤り－その３）に対し原告は，引用例１発明と本願発明との相違点２に関し，「『旋回スクロールの端板の高さＴ２』と『旋回スクロールの渦巻状突起の高さＨ２』との比で表すことに格別の意味は認められない」，「『０．９』という下限値に格別顕著な技術的意義があるとは認められない」とした審決は誤りである旨主張する。しかし，原告の主張は，以下のとおり失当である。
原告は，本願発明が，①多数存在する旋回スクロールの設計パラメータの中で，指示効率に強い影響を与えるファクターが，旋回スクロールの剛性の指標となる端板の厚さＴ２と渦巻状突起に作用する荷重の大きさの指標となる渦巻状突起の高さＨ２の比（Ｔ２／Ｈ２）であること，②上記の比（Ｔ２／Ｈ２）の値を０．９よりも大きくすることにより効果的に指示効率を向上できることを見出した点に特徴があるとする。
しかし，上記①，②のいずれについても格別の技術的意義はない。ア上記②について，固定スクロール及び旋回スクロールの変形・撓みによって漏洩損失が発生し得るという点は，上記(2)のとおり，一般的な課題であり，本願明細書の段落【００２８】，【図３】の記載からみて，本願発明の旋回スクロールの端板の厚さＴ２が旋回スクロールの渦巻状突起の高さＨ２の「０．９倍よりも大きい」という数値範囲は，その下限値（０．９倍）に格別顕著な技術的意義がなく，上限値がない広範な構成を包含するものである。


本願明細書及び図面において，その他の影響因子に依存しない下限値であるとの説明がされているわけではないから，下限値に技術的意義があるとはいえない。原告は，別紙図１０の油シールを考慮した実線の曲線が，本願明細書の【図３】と実質的に同じものであるとして，本願発明に特有の効果がある旨を主張する。しかし，原告の上記主張は，以下のとおり失当である。すなわち，別紙図１０の実線の曲線と本願明細書の【図３】の曲線を比較すると，両図の横軸のスケールは大体同じであるにもかかわらず，「旋回スクロールの端板の厚さＴ２」と「旋回スクロールの渦巻状突起の高さＨ２」との比が０．９付近及びそれ以上である場合のグラフの動向が大きく異なり，図１０の実線の曲線は【図３】の曲線と同等とはいえない。本願明細書の【図３】の曲線は，むしろ，別紙図１０の油シールを考慮していない一点鎖線の曲線に類似し，急激に指示効率が低下していない。また，本願明細書の【図３】からは，本願発明が，Ｔ２／Ｈ２が０．９以下になると指示効率が急激に低下するという根拠は見出し得ない。同図は，下限値として一義的に捉え得るほどに０．９近傍で急峻ではない上，Ｈ２＝１６．７ｍｍの場合の実験結果にすぎず，Ｈ２がそれ以外の値の場合の実験結果は示されていない。仮に，【図３】から下限値０．９に何らかの意義があるとしても，本願発明に高さＨ２＝１６．７ｍｍという事項を追加限定した一実施例が有する意義にすぎない。さらに，Ｔ２／Ｈ２の数値範囲には上限値が特定されていないから，端板の変形を低減しようとするときは端板を厚くすればするほど望ましいという当然ないし自明の事項を特定したものと，当業者は理解する。そして，引用例３（特に段落【０００４】）には，隙間を小さくするために，鏡板の厚さをラップに比して相当大きくするという解決策が記載されているから，端板の変形防止のために端板を厚くするという自明の技術手段を採用して，本願発明の上記の数値範囲を充足する構成に想到することは当業者にとって容易になし得たことである。イ上記①については，高さＨ２＝１０ｍｍと固定し，厚さＴ２をパラメータとして変化させたものにすぎず，それ以外の任意の高さＨ２について上記①の知見が当てはまるのかどうか明らかではない。原告は，「有限要素解析を行ったとしても，指示効率を比Ｔ２／Ｈ２との関係で整理するとは考えられない」旨主張するが，本願明細書には，指示効率が厚さＴ２，高さＨ２の個別の値に関係なく，比Ｔ２／Ｈ２が強い影響を与えるとする根拠についての記載ないし示唆がない上，隙間が端板の厚さ（その無次元化量）と関係が深いことは技術常識ないし当業者に自明であるから（例えば，引用例２の段落【００１５】，引用例３の段落【０００４】），原告の主張は本願明細書に基づかないものであり，失当である。また，Ｔ２／Ｈ２が０．９より大きいとした場合，旋回スクロールの渦巻状突起の高さＨ２の値が小さければ，端板の厚さＴ２の値について，端板の変形を防止して所要の指示効率を得るために必要な厚さＴ２の値よりも小さいＴ２の値を広範に包含することになる。加えて，本願発明では，旋回スクロールの端板の径の大きさ等の他の重要なファクターについても特定されていない。したがって，本願発明の「旋回スクロールの端板の厚さＴ２が，旋回スクロールの渦巻状突起の高さＨ２の０．９倍よりも大きい」との事項に格別の技術的意義はない。
第４当裁判所の判断
当裁判所は，以下のとおり，原告主張の取消事由にはいずれも理由がなく，審決に取り消すべき違法はないと判断する。すなわち，
１取消事由１（相違点１の認定の誤り）について
原告は，引用例１発明と本願発明との相違点１について，「本願発明は，『前記作動ガスを二酸化炭素とした』ものであるのに対し，引用例１発明は，『冷媒ガス』がフロンであるとした点」と認定すべきである旨主張する。しかし，原告の主張は失当である。
(1)認定事実
引用例１（甲１１）には，以下の記載がある。
【請求項１】密閉容器に配置されて台板及びこの台板の一側に配置された固定渦巻歯が設けられた固定スクロールと，この固定スクロールの径方向及び回転方向変位を拘束し軸方向に変位可能に上記密閉容器に支持する支持手段と，上記密閉容器内に設けられて上記固定渦巻歯に対向して配置された台板及びこの台板に設けられた上記固定渦巻歯と係合して圧縮室を形成する揺動渦巻歯が装備され，駆動されて上記固定スクロールに対して揺動運動する揺動スクロールと，上記固定スクロールを上記揺動スクロールに押圧して上記固定渦巻歯の歯先端面を対向した部材に押付ける押圧手段とを備え，上記歯先端面押付け力をFtp，上記歯先端面押付け力の反力位置半径をrtp，上記固定スクロールに作用する半径方向力をFrd，上記固定渦巻歯の歯高中央から上記支持手段までの軸方向距離を１としたとき１×Frd＝rtp×Ftpなる関係に関連部材が構成されたスクロール圧縮機。【０００１】【産業上の利用分野】この発明は，揺動スクロール及び固定スクロールが設けられて冷凍機，空気調和機等の圧縮機として使用されるスクロール圧縮機に関する。
【０００７】従来のスクロール圧縮機は上記のように構成され，電動機が通電されると軸(19)により揺動スクロール(8)が駆動される。これにより，固定渦巻歯(5)と揺動渦巻歯(11)によって形成された圧縮室(10)の容積が渦巻歯の外周から内周に向かって減少する。そして，低圧の冷媒ガスが圧縮室(10)へ流入し圧縮されて，高圧の冷媒ガスとなり固定スクロール(2)の吐出ポート(7)から送出される。【００１６】【発明が解決しようとする課題】・・・従来のスクロール圧縮機において，運転中の固定渦巻歯(5)の歯先端面押付け反力位置を確定して，それに基づいたモーメントの釣り合いに従った固定スクロール(2)の背圧押付け力の設定が行われていない。また，・・・固定スクロール(2)の吐出圧による固定渦巻歯(5)側への台板(4)における中央部の突出湾曲及び温度差による熱膨張による台板(4)の撓みの相殺を考慮して渦巻歯の歯高が設定されるものの，揺動スクロール(8)台板(9)の撓み分の相殺を考慮して渦巻歯の最外側寄りも低い歯高にすることは行われていない。