アメリカ合衆国においては，ギャンブルで得た利益は雑所得ないしは一時所得に類する「その他の所得」に分類された上，その年度に被ったギャンブルの損失額は，その年度のギャンブルで得た利益を限度に損失として控除することができるものとされている。このように，払戻金が一時所得に該当するから，いかなる場合も外れ馬券の購入金額は控除の対象にならないというのは，所得税法の解釈において，決して論理必然的に導かれるものではない。エ担税力が増加した部分を超える課税に当たること被告は，着順が宣言された時点において担税力を生じていることは明らかであるから，その後に生じた馬券購入金額の総額については一時所得の計算において除外することはできないと主張するが，個人所得課税は，所得に税を負担する能力を見出して，個人が所得を獲得した段階で，控除や累進税率の仕組みを通じて，その負担能力を示す暦年ごとの所得の大きさに応じて税負担を求めるものであるから，着順が宣言された時点において，原告の担税力を増加させる利得に当たる部分として，課税の対象となる所得が生じているわけではない。加えて，原告が行ったＡ－ＰＡＴを用いた取引においては，原告自身が払戻金の金額を得るわけではなく，払戻金と馬券の購入代金との決済差額を得るのであり，外れ馬券の購入は必然的に発生するものであって，外れ馬券の購入費を除いた当たり馬券の払戻金のみを抽出して，そこから納税資金をプールしておくということはそもそも不可能であるから，払戻金を原資としてその後の競走における馬券を購入したという被告の認識は，原告が行った競馬に関する取引を全く理解しておらず，明らかな誤りである。
なお，被告は，原告の納税意識が低いために，納税資金をプールしておかなかった等と主張するが，原告に限らず，一般に競馬愛好家は，自ら準備した資金の範囲で馬券を購入するが，払戻金が多く得られて手持ち資金が増えた場合は，その後の馬券の購入費を増やし，より大きな利益を求める場合が多い。もとの手持ち資金の範囲内であれば，損をしても許容できると考える一方，手持ち資金が増えればより大きな利益を得たいと考えるからで，これは人間の心理に即した自然な考え方である。一般的には，繰り返し馬券を購入することによって損失の方が上回っている者の方が多いと推測されるが，そのような場合であっても，別途自らの財産を拠出して納税をしなければならないという意識を持て，ということ自体が不自然である。
オ国税庁長官（当時）の答弁内容
被告は，的中馬券の払戻金に係る所得は，いかなる場合でも，一時所得にしかなり得ず，また，外れ馬券の購入費は控除の対象とはならない等と主張するが，昭和４５年４月２３日に開会された参議院大蔵委員会の議事録によれば，国税庁長官（当時）が，競馬などのギャンブルに対する課税について質問された際，「ギャンブルの所得は一時所得になるわけでございますが，もちろん常習でやっておればそれは事業所得になる場合もございます。よく暴力団等で課税される場合は，事業所得で課税するわけでございます。」と答弁している。さらに，競馬などのギャンブルについての課税対象は，配当される割合が分かるのであるから，きちんと把握できるのではないかとの質問に対し，「通常，一枚の馬券を買わずにいろいろとのものを買っておりますので，つまり，一つ当たるために十枚買っている人もあり，二十枚買っている人もあり，また，そのレースで当たっても次のレースではずれる人もあるということでございますから，総体として考えれば，要するに１００馬券を買って，７５しか払戻しがないわけでございますから，本質的には総体としては損なわけでございますね。ですから，うまくやった人はどのくらいもうけたかというのは，これは全く事実に基づくので，推計不可能であろうと思います。」と答弁している。被告が主張するように，外れ馬券が経費とならず，的中馬券の購入費のみが必要経費として算入できるにすぎないのであれば的中馬券を購入した者については，必ず所得が発生することになるはずであるが，国税庁長官の答弁は，他の馬券を購入したり，他のレースで損をしたりする場合があり，総体的には損をしている場合が多いので，所得の推計が困難であるとしているのであり，これは明らかに外れ馬券の購入費も損失として控除できることを前提とした内容である。そうすると，被告の主張は失当である。（３）本件競馬所得が雑所得に該当する場合，必要経費として控除される馬券購入費用は，的中した馬券の購入金額に限られるか，外れ馬券の購入金額も含まれるか。
（被告の主張）
本件競馬所得が雑所得であるとしても，必要経費として控除される馬券購入費用は的中した馬券の購入金額に限られる。
ア所得税法３７条１項の趣旨等
所得税法３７条１項は，「その年分の不動産所得の金額，事業所得の金額又は雑所得の金額（・・・）の計算上必要経費に算入すべき金額は，別段の定めがあるものを除き，これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費，一般管理費，その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用（・・・）の額とする。」と規定する。そして，売上原価を含む「所得稼得のための直接的必要性を要件として，収入金額と個別額（直接的・客体的）に対応する必要経費」（以下「個別対応費用」という。）と一般管理費を含む「所得稼得業務関連性を要件として，収入金額との一般的（間接的・期間的）に対応する必要経費」（以下「一般対応費用」という。）の２種類の費用を必要経費として定めている。そして，所得税法３７条１項が規定する必要経費とは，それが個別対応費用であるか一般対応費用であるかにかかわらず，所得を生ずべき業務と直接関係するものであり，かつ，当該業務の遂行上必要なものであることを要すると解される。これを本件競馬所得についてみると，本件競馬所得を生ずべき業務と直接関係し，業務の遂行上必要なものといえるのは，個々の払戻金と直接的な対応関係が認められる費用，すなわち的中した馬券の購入費用に限られるというべきである。イ外れ馬券の購入費用と的中馬券に対する払戻金との間に直接の対応関係はない
こと
原告は，馬券の収支によって利益を得るためには，外れ馬券を含めて，極めて多種類かつ多数の馬券を購入することが不可欠の前提であったなどと主張するが，仮に外れ馬券の購入費用が投下資本類似の支出に当たるとしても，必要経費として控除されるための要件である，①業務との直接関係性は認められず（外れ馬券の購入費用と的中馬券に対する払戻金との間には直接関係性がない），②業務遂行上の必要性も満たされていないから，外れ馬券の購入費用を必要経費として算入することはできない。
ウ外れ馬券の購入費用は家事上の経費であること


競馬は娯楽であるため，馬券の購入費用は家事上の経費（所得税法４５条１項１号）としての性質を有する。そのため，必要経費に算入することができるのは，「家事上の経費に関連する経費の主たる部分が（・・・）雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり，かつ，その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費」に限られる（所得税法施行令９６条１項）。
この点，外れ馬券の購入費用は，そもそも本件競馬所得を生ずる業務の遂行上必要ではなく，必要である部分を明らかに区分することができるものではない。これに対し，原告は，アメリカ合衆国の連邦所得税においては，ギャンブルの損失をその儲けから控除することができるとされていることを指摘するが，それはアメリカ合衆国においては内国歳入法典にその旨の規定が設けられているためにすぎず，当該損失が必要経費として当然に控除されるものではない。また，原告は，必要経費は家事費とならない等と主張するが，そもそも家事関連費は，接待費・交際費などにその例が多いが，必要経費と家事費の性質を併有している費用であって，「雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり，かつ，その必要である部分を明らかに区分することができる場合」（所得税法施行令９６条１号）に当該部分に限って必要経費に算入されるのであり，このことは納税者の主観を問わないから，原告の主張は理由がない。
（原告の主張）
ア外れ馬券を含めた馬券購入総額が雑所得の「必要経費」として控除されること雑所得の金額は，その年中の雑所得に係る総収入金額から必要経費を控除して計算する(所得税法３５条２項２号)。
この点，原告が馬券購入費用と払戻金の収支によって利益を得る仕組みは，長期間の統計的な分析に基づくものであって，極めて多種類かつ多数の馬券を購入することによって，投資した金額に対する回収率を高め，利益を得るというものであり，個別のレースの結果の影響を小さくして，長期的かつ統計的にみて，利益を上げることを期待するためには，外れ馬券を含めて，多数の馬券を購入することが不可欠の前提であった。
そうすると，外れ馬券を含めた馬券の総購入金額が，雑所得を生み出す原資にほかならないから，「雑所得（・・・）の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用」（所得税法３７条１項）として，必要経費に該当し，収入から控除されるべきである。
イ外れ馬券の購入費用は家事上の経費に当たるとの主張について被告は，競馬が娯楽であるから，外れ馬券の購入費は家事上の経費としての性質を有する上，本件競馬所得を生ずべき業務の遂行上，外れ馬券の購入が必要であるとはいえず，あるいは，必要である部分を明らかに区分することができるともいえないから，家事上の経費そのものというほかなく，経費として控除できないと主張する。しかしながら，本件競馬所得が雑所得に該当する以上，それが，趣味，娯楽によって得られたとしても営利を目的とする継続的行為ないしは役務の対価としての性質を有するものであることには変わりはないから，所得と関連しない家事費と見るべき余地はなく，被告の主張には理由がない。
（４）本件各処分の適法性
（被告の主張）
ア本件各決定処分及び本件各更正処分の適法性
原告の本件各年分における納付すべき所得税の計算根拠は，別紙「原告の本件各年分における納付すべき所得税の額の計算根拠（被告の主張）」のとおりであり，適正に算定した原告の本件各年分における納付すべき所得税の額は，それぞれ本件各決定処分及び本件各更正処分において納付すべきとされた額（別表２「課税の経緯」の「決定処分」欄ないし「更正処分」欄における「納付すべき税額」欄記載の額）と一致するため，本件各決定処分及び本件各更正処分はいずれも適法である。
イ本件各賦課処分の適法性
（ア）本件各決定処分及び本件各更正処分はいずれも適法であるところ，本件各決定処分及び本件各更正処分により新たに納付すべきとされた税額を基礎として計算した無申告加算税の額の計算根拠は，別紙「本件各賦課処分の根拠（被告の主張）」のとおりであり，当該各金額は，本件各賦課処分における無申告加算税の額と一致するため，本件各賦課処分はいずれも適法である。（イ）国税通則法６６条１項の無申告加算税は，申告納税制度を維持するためには納税者により期限内に適正な申告が自主的にされることが不可欠であることに鑑みて，申告書の提出が期限内にされなかった場合の行政上の制裁として課されるものであるから，国税通則法６６条１項ただし書の「正当な理由」とは，期限内に申告ができなかったことについて納税者に責められる事由がなく，このような制裁を課することが不当と考えられる事情のある場合をいうものと解すべきであり，納税者の法の不知や法令解釈の誤解により期限内申告書の提出がなかったというような事情は，例えば税法の解釈について期限内申告書を提出すべき当時国税当局から公表されていた見解がその後に変更された場合や税務職員の誤った指導に従った場合などを除いて，上記正当な理由がある場合に当たらないと解すべきである。
また，国税通則法６６条４項は，期限後申告書の提出又は決定があった後に修正申告書の提出又は更正があった場合（同条１項２号）については，同法６５条４項の規定を準用する旨規定しており，同項は，過少申告加算税を課す場合において，修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて「正当な理由」があると認められるものがある場合には，当該修正申告又は更正により新たに納付すべき税額からその「正当な理由」があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して，過少申告加算税の額を計算する旨を定めている。そして，過少申告加算税の制度の趣旨及び「正当な理由」の意義については，過少申告加算税は，過少申告による納税義務違反の事実があれば，原則としてその違反者に対し課されるものであり，これによって，当初から適法に申告し納税した納税者との間の客観的不公平の実質的な是正を図るとともに，過少申告による納税義務違反の発生を防止し，適正な申告納税の実現を図り，もって納税の実を挙げようとする行政上の措置であり，過少申告加算税の上記の趣旨に照らせば，国税通則法６５条４項にいう「正当な理由があると認められる」場合とは，真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり，上記のような過少申告加算税の趣旨に照らしても，なお，納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当である（最高裁判所平成１７年（行ヒ）第９号同１８年４月２０日第一小法廷判決・民集６０巻４号１６１１頁参照）。


以上のことからすると，国税通則法６６条１項ただし書又は同条４項が準用する同法６５条４項に規定する「正当な理由」とは，納税者が，①期限内申告書を提出しなかったこと又は②申告漏れとなった所得等が修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて，真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情があり，加算税の趣旨に照らしても，なお，納税者に加算税を課すことが不当又は酷になる場合をいうものと解することができる。
（ウ）原告の主張に対して
ａ原告に正しい所得金額と税額の申告を期待できなかったとの主張について申告納税制度は，納税者自身において正しい所得金額と税額を計算した上で，確定申告を行うことを予定しているので，ＪＲＡが，馬券の所得に係る申告や納税の必要性を周知していなかったとしても，原告自身が自主的に正しい申告及び納税をすべき義務を負っていることに変わりはない。そして，原告は，平成１７年頃，競馬の所得を申告しなければならないことを認識していたのであるから，ＪＲＡによる周知の有無が，原告が申告納税義務を正しく履行することを阻害する要因になっていないことは明らかである。
ｂ過酷な課税処分を予見したため確定申告をためらわざるを得なかったこと
が「正当な理由」に当たるとの主張について
原告やその家族にとって巨額の課税処分が行われる原因は，原告自身が，払戻金の一部を納税資金として確保せず，その全てを繰り返し馬券の購入資金に充てたことに原因がある。また，原告が平成１７年の時点で仮に課税処分について予見していたというのであれば，その時点では原告が得た払戻金の一部を納税資金として確保することも十分に可能で，馬券の購入規模を縮小ないし廃止することも可能であった。にもかかわらず，原告がそのような対応を行った形跡は一切認められない。
ｃ馬券の払戻金について公平な課税がされていないことが「正当な理由」に
当たるとの主張について
納税者の適正な申告納税義務の履行に影響を与えない他の納税者の申告ないし課税の状況が，無申告加算税を課さない「正当な理由」に該当するとは認められない。また，仮に，所得税の納税義務の存否や所得の計算方法の周知，広報が行われていなかったとしても，それによって納税者自身が不明な点を調べたり，税務当局に対して問合せ等を行ったりすることを妨げるものではないから，納税者の適正な申告納税義務の履行を直接阻害することにはならず，原告の主張は理由がない。
（原告の主張）
ア所得税法の解釈・適用を著しく誤っていること
本件各処分は，原告が受けた払戻金を雑所得に分類すべきところを一時所得に分類した上，的中した馬券の購入費用の控除しか認めなかったものであるから，所得税法の解釈・適用を著しく誤っており，違法である。また，被告が主張する原告の所得金額は，原告の実際の所得金額（別紙「原告の実際の所得金額（原告の主張）」の「差引金額」欄記載の額）の２２倍を超えている上，本件各決定処分及び本件各更正処分に係る各年中の所得税額だけでも，当該年分の実際所得金額を著しく上回るものであるから，担税力のないところに課税が行われたものであって，憲法１４条に定める平等原則に基づく課税公平主義に反し，また，原告の財産権を著しく侵害するものであるから憲法２９条にも違反する。
そうすると，本件各決定処分及び本件各更正処分並びにこれらを前提とする本件各賦課処分には，課税要件の根幹に関わる重大かつ明白な瑕疵（最高裁判所昭和４２年（行ツ）第５７号同４８年４月２６日第一小法廷判決・民集３７巻７号６２９頁参照）があるため，法律上，当然に無効である。イ法定期限内に申告をしなかった「正当な理由」があること原告は，平成１６年に取引を開始し，平成１７年に数百万円の利益を上げたため，インターネットで情報を検索した結果，馬券の払戻金については確定申告を行わなければならないことや，払戻金に係る所得については，的中馬券の購入費用の控除のみが認められる可能性があることを知った。しかし，一方で，課税庁の見解に従って確定申告を行えば，過大な納税義務を課せられることとなり（現に，原告は，平成１７年分から平成２１年分につき，国税と地方税を併せて合計９億９１９１万０８００円もの極めて過大な納税義務を課せられている。），他方で，原告は，外れ馬券も含めた馬券の総購入金額の控除が認められる可能性もあるとの自身の見解に従って確定申告を行えば，過少申告ほ脱犯の罪責を問われる危険性があるという，進退窮まる極めて過酷な状況に置かれ，課税庁から課せられる税金の額も，原告が実際に取得した金額を超え，到底納税できないものとなる危険があることを恐れた。さらに，馬券の所得に関しどこまでを経費として算入できるかについては，課税の実務上，その取扱いは定まっていなかった上，年間約２兆円以上のＪＲＡの売上げのうち，その約７５％が馬券の払戻金とされているにもかかわらず，国税当局もＪＲＡも，これまで確定申告が必要であることを一切周知してこなかった。しかも，競馬による所得の多くは，窓口で払戻金を受け取ったものであり，本来，所得の捕捉が困難である上，国税当局としても，そもそも積極的に捕捉しようとしてきた形跡はなく，事実上，馬券の所得については課税が行われてこなかったというのが実態である。すなわち，課税庁は，通達はもとより，質疑応答事例集，タックスアンサーのほか，確定申告の手引き等においても，何らの取扱いも明記しておらず，収税官吏として原告の質問に当たった大阪国税局の担当官すら，本件を先例，リーディングケースと位置付けたほどである。
確かに，原告は，原告の見解に従っても，５年間で約１億５０００万円の払戻金に係る所得があったため，少なくともこれを所得金額として確定申告を行うべきであり，それをしなかった以上，無申告加算税の賦課は免れないとの考えがあるかも知れない。しかし，単なる無申告であれば，他に「偽りその他不正の行為」がない限り，単純無申告犯が成立するにすぎないが，所得金額を殊更に過少に記載した内容虚偽の確定申告書を税務署に提出する行為は，単なる所得不申告の不作為にとどまらず，「偽りその他不正の行為」として，いわゆる過少申告ほ脱犯の実行行為となるというのが，最高裁判所の確定した判例である（最高裁判所昭和４６年（あ）第１９０１号同４８年３月２０日第三小法廷判決・刑集２７巻２号１３８頁参照）。そして，所得税のほ脱犯の法定刑は，当時，５年以下の懲役若しくは５００万円以下の罰金（ただし，罰金額については，免れた所得税の額以下まで加算が可能である。）又はその併科であり，極めて重い罰則が用意されている。原告が自身の見解に従って確定申告をした場合，被告の見解によって有罪判決を受けたとすれば，実刑判決すら予想され，かつ，数億円の罰金を科せられる危険性すらあった。


このような状況で，なお原告に確定申告を強いるのは，過酷というほかなく，原告が払戻金に係る所得を法定期限内に申告しなかったことについて国税通則法６６条１項ただし書にいう「正当な理由」が認められるというべきであるから，本件各賦課処分は違法である。
第３当裁判所の判断
１本案前の答弁について
所得税のように納付すべき税額の確定の手続につき申告納税方式が採られている国税においては，納付すべき税額は，原則として納税者のする申告により確定し（国税通則法１５条１項，１６条１項１号，２項，所得税法１２０条１項参照），納税者が申告の内容を自己の利益に変更するためには，更正の請求の方法（国税通則法２３条，所得税法１５２条）によらなければならないものとされている。そして，申告納税方式が採られている国税において，確定申告書に記載された事項の過誤の是正につき更正の請求という特別の制度が設けられたのは，課税標準等の決定については，最もその間の事情に通じている納税者自身の申告に基づくものとし，その過誤の是正は法律が特に認めた場合に限るものとすることが，租税債務を可及的速やかに確定させる国家財政上の要請に応ずるものであり，納税者に対しても過当な不利益を強いるおそれがないと考えられるからであると解される。このような更正の請求の制度の趣旨に照らせば，申告に係る納付すべき税額等を更正する処分を受けた納税者は，申告の無効を主張することができるような特段の事情がある場合を除き，当該更正処分のうち申告に係る納付すべき税額又は還付金の額に相当する税額を下回る部分については，上記更正の請求の手続を経ない限り，抗告訴訟において取消しを求めることはできないものというべきである。（最高裁判所昭和３８年（オ）第４９９号同３９年１０月２２日第一小法廷判決・民集１８巻８号１７６２頁参照）これを本件についてみるに，本件各更正処分のうち，①原告の平成２０年分の所得税について，総所得金額６２３万６４２９円及び納付すべき税額０円を超えない部分の取消しを求める部分と，②原告の平成２１年分の所得税について，総所得金額６９０万円及び納付すべき税額－７万０９８４円を超えない部分の取消しを求める部分は，原告において確定申告書の提出により自ら納税義務の内容を確定させた部分についてその取消しを求めるものであるところ，原告は，平成２０年分及び平成２１年分の各所得税の確定申告につき更正の請求の手続をしておらず，また，平成２０年分及び平成２１年分の各所得税の確定申告につき上記特段の事情があることの主張，立証はない。したがって，本件訴えのうち，上記①及び②記載の各部分の取消しを求める部分は，不適法であるといわざるを得ない。
２争点（１）（本件競馬所得は，所得税法上，一時所得に該当するか，雑所得に該当するか）について
（１）一時所得及び雑所得の区分
所得税法３４条１項は，一時所得を，「利子所得，配当所得，不動産所得，事業所得，給与所得，退職所得，山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち，営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう」と規定し，同法３５条１項は，雑所得を，「利子所得，配当所得，不動産所得，事業所得，給与所得，退職所得，山林所得，譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう」と規定する。そこで，本件競馬所得が一時所得であるか，雑所得であるかを区分するには，本件競馬所得が「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」に該当するか，あるいは，「労務その他の役務又は資産の譲渡の対価」としての性質を有するか否かが問題となるが，関係法令をみても，これらの要件に関する更なる定義や判断の際に考慮すべき要素等については規定されていない。
もっとも，一時所得に対する課税の沿革をみれば，戦前の所得税法では，一定の所得源泉から生じた利得のみを課税対象とする考え方が支配的で，一時的又は偶発的な所得は課税対象とされていなかったが，昭和２２年の所得税法改正において，「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」が課税対象とされ，昭和２５年に雑所得が課税対象となり，さらに，昭和２７年の改正時に，一時所得を偶発的な所得に限定するとの考え方に基づいて，「労務その他の役務の対価たる性質を有しないもの」との文言が追加されたという補充的な所得区分としての特色が認められるし，また，所得税法２２条２項２号は一時所得についてはその２分の１に相当する金額のみを課税標準とする旨を規定しているところ，その趣旨は，一時所得の発生が一時的，偶発的であり，担税力が低いことを考慮したものと解されるから，一時所得か否かを区分する上記各要件の解釈，適用は，上記各要件の文理解釈に加えて，一時的，偶発的に生じた所得のみを一時所得として課税の対象とするに至った上記沿革等を踏まえて，行われるべきものと解される。（２）「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」の該当性ア被告は，的中馬券に対する払戻金に係る所得は，馬券が的中するかについて，出走馬や騎手の能力・適性，競走の条件等に左右されると共に，当日の体調や天候などの偶然の事情にも影響を受けるものであって射倖性や偶然性が高い上，一時所得を生ずる行為がたまたま連続した場合であっても，各行為が一時的・偶発的性質を有することに変わりはない等として，「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」には該当しないと主張する。


確かに，一般的な馬券購入行為が，その性質上，レースごとに（同一の開催日における五つのレースでの勝馬について投票する場合（五重勝単勝式勝馬投票法，前記前提事実（１）イ（ア）ｉ）においては当該五つのレースごとに）馬券の当たり外れや獲得した払戻金の多寡を楽しむという趣味，娯楽の要素を含むものであり，馬券が的中するか否か，あるいは，その的中した場合に得られる払戻金の額等についても偶然の要素が強いことからすれば，そのような一般的な馬券購入行為から生ずる所得は，偶発的，単発的であるといえる。そして，このことは馬券の購入を単に連続して行ったとしても何ら異なることはないから，一般的な馬券購入行為によるものである限り，的中馬券に対する払戻金が「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」に該当することはないものと解される。イしかしながら，原告の馬券購入行為の概要は，前記前提事実（２）アのとおりであって，原告は，本件各年分において，Ａ－ＰＡＴの加入者であり，Ｂ銀行Ｃ支店に原告名義のＡ－ＰＡＴ専用口座（本件ＰＡＴ口座）を開設し，同口座を利用して馬券を購入しているところ，その馬券購入に当たっては，インターネットを通じて競馬に関するデータを取得し，当該データに基づいて予想を行うソフトウェア「Ｄ」を利用して，所有するパーソナルコンピュータからＡ－ＰＡＴによる馬券の購入申込みを行っているが，原告は，馬券を購入するに当たり，回収率を高めることを重視して，独自の想定に基づき，多種類の馬券を，ＰＡＴ口座の残高によって自動的に算定される投票限度額に依拠しつつ購入することとし，回収率を高めるため，過去のレースにおける様々な記録を取り寄せ，統計的な判断に依拠しながら，その中から導き出せる普遍的要素ないし傾向を分析し，その分析の結果を一定の抽出条件として反映させるようにコンピュータソフトを設定することにより，当該条件に見合う購入すべき馬券をコンピュータで自動的に抽出できるようにした上，原告が定めた条件に従った馬券の購入を自動的に行わせたものであって，その際，原告の想定においては過去の記録に基づく統計的な判断や普遍的要素ないし傾向が重視されているため，原告は，個別のレースにおける偶発的要素による影響をできるだけ排除するため，条件に見合うレースと馬券がある限り，できるだけ多数のレースにおいて多種類の馬券を網羅的に購入し，これを長期的に繰り返すことを重視しているというものである。そして，証拠（甲９，１３，１７，１８，乙１４）によれば，原告は，上記回収率を高めるために，以下のような検討，分析等を行い，これに基づいて馬券を購入していたことが認められる。すなわち，原告が利用していたソフトウェア「Ｄ」は，的中率よりも回収率を重視した競馬ソフトであり，レースに出走する馬ごとに得点が計算され，その得点に基づいて独自の抽出条件により馬券の買い目を抽出する機能を有するところ，上記の得点や抽出条件に代えて，ユーザが独自で考えた得点（ユーザ得点）や抽出条件を利用して「Ｄ」に馬券を集出させるカスタマイズ機能も備えていた。そして，原告は，「Ｄ」が有する過去のデータに基づいてユーザが任意に設定した条件に当てはまる買い目を買った場合の的中率や回収率を計算して表示する機能を利用し，前走着順と回収率の関係についての分析を，分析期間を変えて繰り返し行い，前走着順が５着ないし７着くらいの馬は他の馬と比較して単勝回収率が高いという傾向が普遍的な傾向であるか否かを検討し，それが普遍的な傾向であると結論付けた場合には，前走着順が５着ないし７着の馬の得点（ユーザ得点）がその他の馬の得点よりも相対的に高くなるようにユーザ得点を補正するなどした。その際，的中率がどれだけ高くても回収率が低ければ長期的にみればマイナスが大きくなることから，的中率は無視することとした。さらに原告は，回収率に影響を与え得るファクターは，上記の前走着順以外にも，競走馬の血統や騎手，枠順（外枠か内枠か），性別，負担重量など多数存するとして，これら多数のファクターと回収率の関係を一つずつ検証し，回収率との関係に普遍的な傾向が認められるファクターを見つけ出す作業を行った。原告は，休日を利用して数か月かけて上記のような検証を行い，前走の着順を含め，前走に関する様々なファクターのほか，２走前の着順，３走前の着順や競走馬の属性，馬場の状態等の約４０のファクターを採用し，これらのファクターに基づいてユーザ得点の計算式を補正した。そして原告は，各馬の得点（ユーザ得点）のより高い馬又はそれらの馬の組み合わせに対応する買い目ほど回収率もよくなるはずであるとして，馬券の種類ごとに得点がいくら以上であれば回収率が１００％を超える見込みが高いかを過去のデータに基づいて検証し，抽出条件を設定した。その上で原告は，上記抽出条件により抽出されたそれぞれの馬券の購入金額を決めるための金額式を作成したが，その設定に当たっては，収支を安定させるため，オッズに反比例するように購入金額を設定するなどした。このようにして原告は，もっぱら回収率に着目し，多数のレースにおいて多種類の馬券を継続的に購入することによって，想定した回収率に近づけ，収支を安定させ，期待する黒字の収支を実現しようとした。
以上のように，原告が行っていた馬券購入行為は，一般的な馬券購入行為のようにレースごとに特定の馬券の的中や獲得できる払戻金の多寡を検討して利益を獲得しようとするものではなく，もっぱら回収率に注目するものであり，多数のレースにおいて多種類の馬券を継続的に購入することによって，個別のレースにおける当たり外れの偶然性の要素による影響を抑え，想定した回収率に近づけ，収支を安定させ，総体として利益を獲得しようとするものであって，これは個別のレースの枠を超え，上記のとおり多数のレースにおいて多種類の馬券を継続的に購入することによって初めて実現が可能になる性質のものといえる。そして，原告は，これを実行するために，前記前提事実（２）のとおり，過去のデータから独自に抽出した要素によって自動的に回収率が高くなる投票方法を抽出し，Ａ－ＰＡＴを用いて，平成１７年から平成２１年にかけて，全競馬場の新馬戦及び障害レースを除く競走のうち，年にもよるが少ない年でも６割強，多い年であると実に９割強のレースにおいて馬券を網羅的かつ自動的に購入したのであり，その購入金額は平成１７年５月以降は各節ごとに百万円を超えるようになり，同年１０月以降は各節ごとに数百万円単位となることが常態化するようになっており，その結果，月ごとに見れば赤字となる月もあるが概ね黒字であり，１月から始まる年単位でみれば，５年間にわたって毎年利益が出る（各年における払戻金の総額が，馬券購入費用の総額を上回る）状況であった。


このような原告の馬券購入行為における個々のレースでの馬券購入は，客観的にみて，一般の馬券購入行為におけるそれとは明らかに意味づけを異にするものであり，利益の獲得方法についても，一般の馬券購入者がレースごとの払戻金の有無を基礎として考えることが多いのに対し，原告は，極めて多種類かつ多レースにおける馬券購入を大前提として，長期的な差引きをもって利益をとらえるという点で相当異なるものであることは明らかである。
そして，そのような原告の馬券購入行為は，後に的中馬券として払戻金の対象となる馬券のみならず，結果として外れ馬券となる馬券の購入行為も含めて，個々のレースの枠を超えた多数のレースにおける継続的な馬券の購入という，一連の継続的行為というべきものであり，これらの一連の行為が，総体として，恒常的に所得を生じさせているものと認められるのであって，この継続的行為によって獲得される払戻金が，偶発的な一時の所得であるということはできない。ウそうすると，原告の馬券購入行為から生じた所得は，「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」といえるのであって，「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得」には該当しないというべきであるから，所得税法３４条１項のその余の要件につき判断するまでもなく，本件競馬所得が一時所得に当たるものとは認められない。
（３）被告の主張について
ア被告は，偶発的な原因が偶々連続して所得が発生したとしても，払戻金の発生は馬券の的中という偶然の結果によって個々のレースごとに生じるのであるから，継続的はなく，恒常的な所得とは言い難いと主張する。しかしながら，原告が獲得した払戻金の総額は，網羅的に多数のレースにおいて多種類の馬券をほぼ自動的に購入し続けた結果生じたといえるものであり，その一連の馬券購入行為の間に継続的行為としての一連性が認められることは上記（２）で説示したとおりであるし，原告は，もっぱら回収率に着目し，多数のレースにおいて多種類の馬券を購入することによって，統計的な予測に従えば，全体として払戻金の総額が馬券の総購入費用を上回る結果となって利益が出るとして，これを多数のレースかつ多種類の馬券の購入によって実行したのであるから，この点で一般的な馬券購入行為とは明らかに性質を異にするものと認められ，このような馬券購入行為によって払戻金を受けることは偶発的なものといえないから，被告の主張は理由がない。
なお，被告は，期間の区切り方によれば総払戻金の額が馬券の総購入費用を上回っていない期間もあるから，原告の所得は偶発的かつ一時のものであり，担税力の低いものであると主張するが，平成１７年から平成２１年にかけて，１月から始まる年単位でみれば，５年間にわたって毎年利益が出る（各年における払戻金の総額が，馬券購入費用の総額を上回る）状況であったことは，上記（２）イのとおりであり，原告の一連の馬券購入行為を想定した回収率に近づけ，収支を安定させるに足る程度の継続性をもった一定の期間としてみたときに，それが恒常的に所得を生じさせ得るといえる程度に達していたものといえることは明らかであり，被告の主張は理由がない。
イ被告は，取得する経済的利得の内容は同じであるにもかかわらず，馬券購入者の馬券購入行為に対する単なる主観や馬券購入行為の在り方によって，所得の区分が変わってくるということになれば，課税の概念を著しく不安定となり，かつ，租税の法的安定性及び予測可能性が著しく害されるから，採用し得ないと主張する。
しかしながら，原告の馬券購入行為が一般的な馬券購入行為とは明らかに性質を異にするものと認められることは上記説示のとおりであるところ，所得を生み出す馬券購入行為の在り方によって課税区分が異なるものとなることは所得税法の解釈として何ら禁止されるものではないし，上記説示のような原告の馬券購入行為が，単なる原告の主観にとどまらず，客観的な馬券購入行為としても一般的な馬券購入行為とは明らかに性質を異にするものであることからすれば，そのような原告の馬券購入行為をもって，一般的な馬券購入行為とは異なる課税区分に当たるとすることが課税の法的安定性や予測可能性を害するものとは到底認められないから，被告の主張は理由がない。
ウ被告は，一時所得及び雑所得は，全ての利得を課税所得に取り込むための所得という性質上，その内容について積極的な定義づけが困難であり，「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」という要件は，解釈の余地を残すものであるから，単純な文理解釈は誤りであり，法の趣旨目的に照らして，その意味内容を明らかにすべきところ，所得の区分に当たっては，所得の発生原因に継続性，恒常性が認められないものは一時所得に該当するものとして解釈すべきであると主張する。
しかしながら，一時所得に当たるか否かについて，所得税法３４条１項の規定を前提にした解釈をすべきは当然であって，被告の主張がその規定を離れた解釈をすべきというのであれば失当というほかないし，他方，規定の意味内容を検討するに当たって，同法の趣旨目的に照らした解釈をすべきこともまた当然であって，原告の馬券購入行為から生じた所得が一時所得には当たらないとの上記判断も，上記説示のとおり原告の馬券購入行為の性質を認定した上でのものであるから，いずれにせよ，被告の主張は理由がない。
エ被告は，営利を目的とする継続的行為「から生じた所得」といえるか否かを検討する以上，馬券購入行為のみならず馬券の的中をも含めて「営利を目的とする継続的行為」といえなければ文理解釈に反すると主張する。しかしながら，原告の馬券購入行為は，もっぱら回収率に着目し，多数のレースにおいて多種類の馬券を継続的に購入することによって，想定した回収率に近づけ，収支を安定させ，期待する黒字の収支を実現しようとするものであって，後に的中馬券として払戻金の対象となる馬券のみならず，結果として外れ馬券となる馬券の購入行為も含めて，個々のレースの枠を超えた多数のレースにおける継続的な馬券の購入という，一連の継続的行為というべきものであり，これらの一連の行為が，総体として，恒常的に所得を生じさせているものと認められることは上記（２）イで説示したとおりである。このような原告の一連の馬券購入行為については，的中した馬券の購入行為のみならず，外れ馬券となる馬券の購入行為も含めて，「営利を目的とする継続的行為」に当たると解するのが相当であって，馬券購入行為のみならず，馬券の的中（なお，馬券の的中が納税者の「行為」に該当するとは解し得ない。）をも含めるべきである旨の被告の主張は失当である。
（４）本件競馬所得の所得区分
以上に説示したところに加えて，本件競馬所得が，利子所得，配当所得，不動産所得，給与所得，退職所得，山林所得及び譲渡所得のいずれにも該当しないことは明らかであること，馬券購入に係る払戻金の獲得が原告の事業に該当しないことは当事者間で争いがなく（前記前提事実（３）イ），本件競馬所得は事業所得にも該当しないと認められることからすれば，本件競馬所得は，所得税法上，雑所得に分類されるものと認められる。


３争点（３）（本件競馬所得が雑所得に該当する場合，必要経費として控除される馬券購入費用は，的中した馬券の購入金額に限られるか，外れ馬券の購入金額も含まれるか。）について
（１）本件競馬所得を生ずるための継続的行為における原告の収支の状況は，前記前提事実（２）ア及びイのとおりであるところ，被告は，雑所得の必要経費として控除されるのは，所得を生ずべき業務と直接関係するものであり，かつ，当該業務の遂行上必要なものであることを要するから，個々の払戻金と直接的な対応関係が認められる費用，すなわち的中した馬券の購入費用に限られると主張する。しかしながら，前記２（２）イで説示したとおり，原告の馬券購入行為は，的中率ではなくもっぱら回収率に注目するものであり，多数のレースにおいて多種類の馬券を継続的に購入することによって，個別のレースにおける当たり外れの偶然性の要素による影響を抑え，想定した回収率に近づけ，収支を安定させ，総体として利益を獲得しようとするものであって，結果として外れてしまう馬券が多数生じることもむしろ前提とした上で，多種類の馬券を継続的に購入することによって，馬券の総購入費用を上回る払戻金を得ることによって利益を得ようというものであり，これが原告の主観にとどまらず，客観的にも，そのような行為態様がとられているのであるから，的中した馬券の購入費用のみが当該業務の遂行上必要なものであったということはできない。
むしろ，上記のような原告の馬券購入行為を前提とすれば，外れ馬券も含めた馬券の総購入費用が，払戻金を獲得するため「直接に要した費用」に当たると解すべきであるし，少なくとも，払戻金に係る「所得を生ずべき業務について生じた費用」に当たることは明らかであるから，いずれにせよ，払戻金の生じた年中の所得から必要経費として控除することができるものと解するのが相当である。（２）また，被告は，外れ馬券の購入費用は所得税法４５条１項１号の「家事上の経費」あるいは所得税法施行令９６条１号にいう家事上の経費に関連する経費の主たる部分が雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり，かつ，その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費以外の経費に当たるから，必要経費として算入することができないと主張する。しかしながら，上記のとおり，原告の馬券購入行為は，もっぱら回収率に注目し，多数のレースにおいて，多種類の馬券を，網羅的かつ自動的に購入するというものであり，個々のレースごとの当たり外れや払戻金の多寡ではなく，長期的にみて，総購入費用に係る支出額を上回る払戻金総額を受けることを目的としており，客観的にも，そのような態様で行われていたと認められることからすれば，馬券購入費用のうち的中しなかったために払戻金の支払の対象とならなかった費用が，原告の趣味や嗜好，消費生活に用いられたものとは到底認められないから，被告の主張は理由がない。
（３）よって，本件競馬所得に係る所得の計算においては，馬券の総購入金額を必要経費に算入すべきこととなる。
４争点（４）（本件各処分の適法性）について
（１）平成１７年分から平成１９年分までの決定処分（本件各決定処分）の適法性以上によれば，原告が各年中に受領した払戻金は雑所得に区分されることになり，各年中の総馬券購入費を控除した額が雑所得の額となるから，各年の払戻金の総額から各年の馬券購入費の総額を控除した額を各年の雑所得の額とすべきところ（所得税法３７条１項），被告は，各年の払戻金の総額については所得の額として主張するものの（前記前提事実（５）イ，別紙「原告の本件各年分における納付すべき所得税の額の計算根拠（被告の主張）」の（１）ア（イ）ａ，（２）ア（イ）ａ，（３）ア（イ）ａ，別表１「原告所有のパーソナルコンピュータに保存されていたデータに基づく差引金額の計算」の「①払戻金」欄の各年の総額），控除すべき金額としては，的中馬券の購入費用（別紙「原告の本件各年分における納付すべき所得税の額の計算根拠（被告の主張）」の（１）ア（イ）ｂ，（２）ア（イ）ｂ，（３）ア（イ）ｂ）しか主張していないから，原告の平成１７年分から平成１９年分までの雑所得の額を被告の主張から確定することはできない。もっとも，原告は，別紙「原告の実際の所得金額（原告の主張）」記載のとおり，Ｂ銀行のＰＡＴ口座（本件ＰＡＴ口座）における取引のほか，Ｅ銀行及びＦ銀行におけるＰＡＴ口座における取引も含めた払戻金の総額と，馬券購入費用の総額を自ら認める主張をしている（なお，これら各金額については，証拠（甲４２ないし４６）によっても，認めることができる。）から，同別紙の「差引金額」欄記載の金額の限度で，これを原告の雑所得の金額と認めるのが相当である（なお，上記Ｅ銀行及びＦ銀行における各ＰＡＴ口座に係る取引による所得もＢ銀行における本件ＰＡＴ口座に係る取引による所得（本件競馬所得）と同様に，一時所得ではなく，雑所得に該当するものと認められる。）。
そうすると，原告が本件各年分中の馬券購入行為によって得た所得（以下「原告競馬所得」という。）のうち平成１７年分から平成１９年分までの額は，別紙「原告の実際の所得金額（原告の主張）」の「差引金額」欄記載のとおりとなるから，原告の平成１７年分から平成１９年分までの納付すべき税額は，別紙「原告の納付すべき税額等」の各年分の「エ」のとおり，平成１７年分については２４８万３７００円，平成１８年分については１３５万０３００円，平成１９年分については，３８８９万３９００円であったと認められ，これらの金額は，別表２「課税の経緯」の「決定処分」欄の「納付すべき税額」欄記載の本件各決定処分における平成１７年分から平成１９年分までの納付すべき税額を下回るから，本件各決定処分は，上記の各年分の納付すべき税額を上回る部分についていずれも違法であり取消しを免れない。


この点，原告は，本件各決定処分には課税要件の根幹に関わる重大かつ明白な瑕疵が認められるとして，本件各決定処分の全体が取り消されるべき旨を主張するが，本件においてＡ税務署長の判断に所得の発生に関する事実誤認及び法令解釈の誤りがあるとしても，課税要件の根幹に関わる瑕疵とまではいえないし，課税処分の取消訴訟における実体上の審判の対象は，当該課税処分によって確定された税額の適否であり，課税処分における税務署長の所得の源泉の認定等に誤りがあっても，これにより確定された税額が総額において租税法規によって客観的に定まっている税額を上回らなければ，当該課税処分は適法であり，またかかる客観的に定まっている税額を上回る場合には，当該課税処分はその上回る部分のみが違法となるものというべきであるところ（最高裁判所平成２年（行ツ）第１５５号同４年２月１８日第三小法廷判決・民集４６巻２号７７頁参照），この理は，納付すべき税額だけでも当該年分の実際所得金額を著しく上回る等の事情がある場合であっても何ら異なるものではないから，憲法１４条，２９条に違反し，無効ないし取り消されるべき重大な瑕疵がある旨の原告の主張はいずれも理由がない。（２）平成２０年分及び平成２１年分の更正処分（本件各更正処分）の適法性平成２０年分及び平成２１年分についても，原告がこれら各年中に受領した払戻金の総額から各年中の総馬券購入費を控除した額が各年の雑所得の額となるところ，被告の主張によっては，これを確定することができず，原告の主張によってこれを認めるのが相当であることは上記（１）で説示したとおりである。そうすると，原告競馬所得のうち平成２０年分及び平成２１年分の額は，別紙「原告の実際の所得金額（原告の主張）」の「差引金額」欄記載のとおりとなるから，原告の当該各年分の納付すべき税額は，別紙「原告の納付すべき税額等」の当該各年分の「エ」のとおり，平成２０年分については９０９万３９００円，平成２１年分については３９３万５１００円であったと認められ，これらの金額は，別表２「課税の経緯」の「更正処分」欄の「納付すべき税額」欄記載の本件各更正処分における平成２０年分及び平成２１年分の納付すべき税額を下回るから，本件各更正処分は，上記の各年分の納付すべき税額を上回る部分についていずれも違法であり取消しを免れない。
この点，原告は，本件各更正処分には課税要件の根幹に関わる瑕疵があるため，その全ての部分につき取り消されるべきである旨を主張するが，上記（１）と同様，原告の主張は理由がない。
（３）本件各年分の無申告加算税の賦課決定処分（本件各賦課処分）の適法性ア上記（１）及び（２）で説示した原告の本件各年分の納付すべき所得税の額は，別紙「原告の納付すべき税額等」の本件各年分の「エ」のとおりであるところ，原告が平成１７年分から平成１９年分までの原告競馬所得の申告をせず，国税通則法２５条に基づく税務署長による決定がされたこと（同法６６条１項１号），平成２０年分及び平成２１年分については，期限後申告がされたこと（同号）は前記前提事実（４），（５）のとおりであるから，Ａ税務署長が無申告加算税を課したこと自体は適法であるといえるが，その額は，別紙「原告の納付すべき税額等」の本件各年分の「オ」のとおりとなり，いずれも，本件各賦課処分により課された無申告加算税の額を下回るから，本件各賦課処分は，本件各年分で課すべき無申告加算税の額を上回る部分についてはいずれも違法であり，取消しを免れない。
イ以上に対し，原告は，本件については国税通則法６６条１項ただし書が規定する「期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由がある」と認められるから，そもそも無申告加算税を賦課すべき場合に当たらないと主張し，上記「正当な理由」を基礎づける事情として，①課税庁の見解に従って確定申告を行えば，過大な納税義務を課せられるおそれがある一方，原告の見解に従って確定申告を行えば，単純無申告犯よりも重い過少申告ほ脱犯の罪責を問われる危険性があり，申告自体を躊躇せざるを得なかったこと，②課税庁は馬券の払戻金に係る所得の取扱いを明確に定めたり，周知したりすることなく，積極的な課税もしていなかったため，期限内申告書の提出を原告に対してのみ求めることは不公平であること等を主張する。


そこで検討するに，無申告加算税は，無申告による納税義務違反の事実があれば，原則としてその違反者に対し課されるものであり，これによって当初から適法に申告し納税した納税者との間の客観的不公平の実質的な是正を図るとともに，無申告による納税義務違反の発生を防止し，適正な申告納税の実現を図り，もって納税の実を挙げようとする行政上の措置であるから，無申告加算税の上記の趣旨に照らせば，国税通則法６６条１項ただし書にいう「正当な理由があると認められる場合」とは，真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり，上記のような無申告加算税の趣旨に照らしても，なお，納税者に無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解される（なお，国税通則法６５条４項が規定する「正当な理由」につき，最高裁判所平成１７年（行ヒ）第９号同１８年４月２０日第一小法廷判決・民集６０巻４号１６１１頁参照）。これを本件についてみると，納税者は，仮に所得区分やその計算にあたって控除される費用についての見解が統一されていないとしても，まずは自己の認識に基づいて申告書を提出し，異なる見解に基づき行政処分を受けた場合には不服申立てをするなどして争うべきことが制度上予定されていると解されるから，課税に関する見解が実務上固まっているとはいえないことや重い罪責を負う可能性があることは，国税徴収法６６条１項ただし書が規定する「正当な理由」とはいえないし，課税庁が課税区分等の取扱いについて周知等をしていなかったとしても，原告は，平成１７年頃には，競馬の払戻金についても確定申告をしなければならないということを知っていたこと（甲１８）からすれば，外れ馬券を経費として認めてもらえない可能性があると考えていたことを考慮しても，本件につき原告が期限内に申告書の提出をしなかったことにつき正当な理由があるとは認められない。なお，証拠（甲１８）によれば，原告は，過去に馬券の払戻金を確定申告せずに問題となったケースが見つからなかったことについても期限前申告をしなかった理由として述べているが，他の納税者による申告ないし他の納税者に対する課税の状況についての認識が，真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情に当たるとは到底認められないし，また，たとい過去に問題となったケースがなかったとしても，これをもって，真に納税者（原告）の責めに帰することのできない客観的な事情ということもできない。そうすると，本件において，本件各年分の原告競馬所得につき，原告が期限前申告書を提出しなかったことについては，いずれも上記「正当な理由」があるとは認められない。
なお，本件各賦課処分についても，課税要件の根幹に関わる瑕疵があるとはいえず，その全てを取り消すべきものと解することができないことは上記（１）において説示したとおりである。
５結論
よって，本件訴えのうち，Ａ税務署長がした各更正処分中，原告が自ら所得税に係る申告をした部分についての取消しを求める部分（主文１項（１）及び（２）に記載した部分）は，いずれも不適法であるからこれらを却下し，本件各処分の取消請求のうち，本件各年分中の原告競馬所得を雑所得として計算し，馬券購入総額を必要経費として計算し直した原告の所得税等の額を上回る各部分（主文２項及び３項に記載した部分）の取消しを求める部分はいずれも理由があるからこれらを認容し，その余の部分についてはいずれも理由がないからこれらを棄却することとし，訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６４条本文，６１条を適用して主文のとおり判決する。
（別紙）                法令の定め
１所得区分
（１）所得税法は，所得を，利子所得，配当所得，不動産所得，事業所得，給与所得，退職所得，山林所得，譲渡所得，一時所得及び雑所得の１０種類に区分し，これらの所得ごとに所得の金額を計算をする旨規定する（所得税法２１条１項１号）。（２）所得税法は，一時所得につき，「利子所得，配当所得，不動産所得，事業所得，給与所得，退職所得，山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち，営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。」と規定する（所得税法３４条１項）。（３）所得税法は，雑所得につき，「利子所得，配当所得，不動産所得，事業所得，給与所得，退職所得，山林所得，譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう。」と規定する（所得税法３５条１項）。
２所得の金額の計算方法
（１）所得税法２２条２項は，一時所得の金額を他の所得の金額と合計して総所得金額を算出する際は，当該一時所得の金額の２分の１に相当する金額を合計する旨を規定する。
（２）所得税法３４条２項は，「一時所得の金額は，その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額（その収入を生じた行為をするため，又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。）の合計額を控除し，その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする」旨を規定し，同条３項は，その特別控除額を最大５０万円とする旨規定する。（３）所得税法３５条２項は，雑所得の金額は，その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額と，その年中の雑所得（公的年金等に係るものを除く。）に係る総収入金額から必要経費を控除した金額との合計額とする旨を規定している。そして，ここにいう必要経費とは，別段の定めがあるものを除き，当該雑所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費，一般管理費その他当該雑所得を生ずべき業務について生じた費用（償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。）の額とする旨が規定されている（同法３７条１項）。所得税法４５条１項１号は，居住者が支出し又は納付する家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるものの額は，その者の雑所得の金額の計算上，必要経費に算入しない旨規定している。そして，所得税法施行令９６条は，上記政令で定める経費として，家事上の経費に関連する経費の主たる部分が雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり，かつ，その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費を除く旨規定する。
３法定申告期限


（１）所得税法１２０条１項は，居住者は，その年分の総所得金額，退職所得金額及び山林所得金額の合計額が同法第２章第４節（所得控除）の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額を超える場合において，当該総所得金額，退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を同法８７条第２項（所得控除の順序）の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額，課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして同法８９条（税率）の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときは，同法１２３条１項（確定損失申告）の規定による申告書を提出する場合を除き，第３期（その年の翌年２月１６日から３月１５日までの期間をいう。）において，税務署長に対し，所定の事項を記載した申告書を提出しなければならないと規定する。（２）国税通則法１８条１項は，期限内申告書を提出すべきであった者は，その提出期限後においても，同法２５条（決定）の規定による決定があるまでは，納税申告書を税務署長に提出することができる旨を規定する。
４無申告加算税に関する法令の定め
（１）国税通則法６６条１項は，期限後申告書の提出若しくは同法２５条（決定）の規定による決定があった場合（同項１号）又は期限後申告書の提出若しくは上記決定があった後に修正申告書の提出若しくは更正があった場合（同項２号）には，当該納税者に対し，その申告，更正又は決定に基づき同法３５条２項の規定により納付すべき税額に１００分の１５の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する旨規定する。
また，同法６６条２項（平成１８年法律第１０号による改正前のもの。同改正の施行日である平成１９年１月１日からは，同項と同趣旨の規定として，同改正による同法律第１０号附則１条５号ハが適用され，所得税については同日以降に法定申告期限が到来する平成１８年分から適用される。）は，国税通則法６６条１項に該当する場合において，同項に規定する納付すべき税額が５０万円を超えるときは，同項の無申告加算税の額は，同項の規定にかかわらず，同項の規定により計算した金額に，当該超える部分に相当する税額（同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは，当該納付すべき税額）に１００分の５の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする旨規定する。（２）国税通則法６６条４項（平成１８年法律第１０号による改正前は同条２項）は，上記（１）の無申告加算税は，期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は課さない旨を規定する。また，国税通則法６６条４項（平成１８年法律第１０号による改正前は同条２項）は，無申告加算税について納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに，その修正申告又は更正前の税額（還付金の額に相当する税額を含む。）の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合には，当該納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除する旨規定している。（別紙）      原告の実際の所得金額（原告の主張）
収入（払戻金）支出（購入費用）    差引金額
平成１７年1億0839万9080円       9897万4000円     942万5080円平成１８年5億4370万2140円    5億3812万1400円558万0740円平成１９年7億6779万0180円    6億6737万0700円1億0041万9480円平成２０年14億4683万5930円    14億2059万2800円2624万3130円平成２１年7億9820万8610円    7億8480万6100円1340万2510円※本件各処分において課税の対象となったＢ銀行のＰＡＴ口座（本件ＰＡＴ口座）における取引のほか，Ｅ銀行及びＦ銀行におけるＰＡＴ口座における取引を含む。
（別紙）原告の本件各年分における納付すべき所得税の額の計算根拠（被告の主張）
（１）平成１７年分
ア総所得金額                            ５５７０万１５５２円上記金額は，次の（ア）の給与所得の金額と，（イ）の一時所得の金額（所得税法２２条２項２号の規定による２分の１に相当する金額。以下，他の年分の一時所得の金額において同じ。）との合計額である。
（ア）給与所得の金額                         ７５８万１２４２円上記金額は，原告が勤務先から平成１７年中に支払を受けた給与等の収入金額９７５万６９３６円から，所得税法２８条３項に規定する給与所得控除額を同条２項の規定により控除した残額である。
（イ）一時所得の金額                       ４８１２万０３１０円上記金額は，次のａの総収入金額から，ｂの総収入金額を得るために支出した金額を控除し，その残額から所得税法３４条３項に規定する一時所得の特別控除額５０万円を控除した金額の２分の１に相当する金額である（所得税法２２条２項２号）。ａ総収入金額                       １億０２５５万４７２０円上記金額は，原告がＪＲＡから平成１７年中に支払を受けた，的中馬券に係る払戻金額である（別表１の平成１７年分の「①払戻金」の「合計」欄）。ｂ総収入金額を得るために支出した金額            ５８１万４１００円上記金額は，上記ａの払戻金に係る的中馬券の購入金額の合計額である（別表１の平成１７年分の「④的中馬券購入金額」の「合計」欄）。イ所得控除の額の合計額                       １３５万１０８１円上記金額は，原告の平成１７年分における所得控除の額の合計額である。ウ課税される所得金額                            ５４３５万円上記金額は，上記アの総所得金額から上記イの所得控除の額の合計額を控除した残額（国税通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの。以下，他の年分の課税される所得金額において同じ。）である。エ納付すべき所得税の額                      １６６３万６７００円上記金額は，次の（ア）の金額から，（イ）及び（ウ）の合計額を控除した金額である。


（ア）課税される所得金額に対する税額              １７６１万９５００円上記金額は，上記ウの課税される所得金額に対し，所得税法８９条１項（平成１８年法律第１０号による改正前のもの）及び経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律（以下「負担軽減措置法」という。）４条（平成１８年法律第１０号による廃止前のもの）の規定を適用して算出した金額である。
（イ）定率減税額                                  ２５万円上記金額は，負担軽減措置法６条（平成１７年法律第２１号による改正前のもの）の規定を適用して算出した金額である。
（ウ）源泉徴収税額                          ７３万２８００円上記金額は，上記ア（ア）の給与等の収入金額に係る源泉徴収税額である。
（２）平成１８年分
ア総所得金額                          ２億６１２２万０９５３円上記金額は，次の（ア）の給与所得の金額と，（イ）の一時所得の金額との合計額である。
（ア）給与所得の金額                         ７５３万８０５３円上記金額は，原告が勤務先から平成１８年中に支払を受けた給与等の収入金額９７０万８９４８円から，所得税法２８条３項に規定する給与所得控除額を同条２項の規定により控除した残額である。
（イ）一時所得の金額                      ２億５３６８万２９００円上記金額は，次のａの総収入金額から，ｂの総収入金額を得るために支出した金額を控除し，その残額から所得税法３４条３項に規定する一時所得の特別控除額５０万円を控除した金額の２分の１に相当する金額である（所得税法２２条２項２号）。ａ総収入金額                        ５億２６１２万７６００円上記金額は，原告がＪＲＡから平成１８年中に支払を受けた，的中馬券に係る払戻金額である（別表１の平成１８年分の「①払戻金」の「合計」欄）。ｂ総収入金額を得るために支出した金額           １８２６万１８００円上記金額は，上記ａの払戻金に係る的中馬券の購入金額の合計額である（別表１の平成１８年分の「④的中馬券購入金額」の「合計」欄）。イ所得控除の額の合計額                       １４１万９００８円上記金額は，原告の平成１８年分における所得控除の額の合計額である。ウ課税される所得金額                     ２億５９８０万１０００円上記金額は，上記アの総所得金額から上記イの所得控除の額の合計額を控除した残額である。
エ納付すべき所得税の額                      ９２７０万６９００円上記金額は，次の（ア）の金額から，（イ）及び（ウ）の合計額を控除した金額（ただし，国税通則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数を切り捨てた後のもの。以下，他の年分の納付すべき所得税の額において同じ。）である。（ア）課税される所得金額に対する税額              ９３６３万６３７０円上記金額は，上記ウの課税される所得金額に対し，所得税法８９条１項（ただし，平成１８年法律第１０号による改正前のもの）及び負担軽減措置法４条（平成１８年法律第１０号による廃止前のもの）の規定を適用して算出した金額である。（イ）定率減税額                              １２万５０００円上記金額は，負担軽減措置法６条（平成１８年法律第１０号による廃止前のもの）の規定を適用して算出した金額である。
（ウ）源泉徴収税額                           ８０万４４００円上記金額は，上記ア（ア）の給与等の収入金額に係る源泉徴収税額である。
（３）平成１９年分
ア総所得金額                          ３億７４２０万０１３２円上記金額は，次の（ア）の給与所得の金額と，（イ）の一時所得の金額との合計額である。
（ア）給与所得の金額                         ６９４万２１４７円上記金額は，原告が勤務先から平成１９年中に支払を受けた給与等の収入金額９０４万６８３０円から，所得税法２８条３項に規定する給与所得控除額を同条２項の規定により控除した残額である。
（イ）一時所得の金額                     ３億６７２５万７９８５円上記金額は，次のａの総収入金額から，ｂの総収入金額を得るために支出した金額を控除し，その残額から所得税法３４条３項に規定する一時所得の特別控除額５０万円を控除した金額の２分の１に相当する金額である（所得税法２２条２項２号）。ａ総収入金額                        ７億６７７８万１３７０円上記金額は，原告がＪＲＡから平成１９年中に支払を受けた，的中馬券に係る払戻金額である（別表１の平成１９年分の「①払戻金」の「合計」欄）。ｂ総収入金額を得るために支出した金額           ３２７６万５４００円上記金額は，上記ａの払戻金に係る的中馬券の購入金額の合計額である（別表１の平成１９年分の「④的中馬券購入金額」の「合計」欄）。イ所得控除の額の合計額                       １４６万９２９８円上記金額は，原告の平成１９年分における所得控除の額の合計額である。ウ課税される所得金額                          ３億７２７３万円上記金額は，上記アの総所得金額から上記イの所得控除の額の合計額を控除した残額である。
エ納付すべき所得税の額                    １億４５６２万９１００円上記金額は，次の（ア）の金額から（イ）の金額を控除した金額である。（ア）課税される所得金額に対する税額           １億４６２９万６０００円上記金額は，上記ウの課税される所得金額に対し，所得税法８９条１項の規定を適用して算出した金額である。
（イ）源泉徴収税額                           ６６万６９００円上記金額は，上記ア（ア）の給与等の収入金額に係る源泉徴収税額である。
（４）平成２０年分
ア総所得金額                          ６億９６９４万８７７９円上記金額は，次の（ア）の給与所得の金額と，（イ）の一時所得の金額との合計額である。
（ア）給与所得の金額                         ６２３万６４２９円上記金額は，原告が平成２０年分の所得税の確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。


（イ）一時所得の金額                      ６億９０７１万２３５０円上記金額は，次のａの総収入金額から，ｂの総収入金額を得るために支出した金額を控除し，その残額から所得税法３４条３項に規定する一時所得の特別控除額５０万円を控除した金額の２分の１に相当する金額である（所得税法２２条２項２号）。ａ総収入金額                     １４億４６８３万５５００円上記金額は，原告がＪＲＡから平成２０年中に支払を受けた，的中馬券に係る払戻金額である（別表１の平成２０年分の「①払戻金」の「合計」欄）。ｂ総収入金額を得るために支出した金額           ６４９１万０８００円上記金額は，上記ａの払戻金に係る的中馬券の購入金額の合計額である（別表１の平成２０年分の「④的中馬券購入金額」の「合計」欄）。イ所得控除の額の合計額                        １４０万９８６９円上記金額は，原告が平成２０年分における所得税の確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。
ウ課税される所得金額                     ６億９５５３万８０００円上記金額は，上記アの総所得金額から上記イの所得控除の額の合計額を控除した残額である。
エ納付すべき所得税の額                    ２億７４８８万１５００円上記金額は，次の（ア）の金額から（イ）の金額を控除した金額である。（ア）課税される所得金額に対する税額            ２億７５４１万９２００円上記金額は，上記ウの課税される所得金額に対し，所得税法８９条１項の規定を適用して算出した金額である。
（イ）源泉徴収税額                           ５３万７７００円上記金額は，原告が平成２０年分の所得税の確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。
（５）平成２１年分
ア総所得金額                          ３億８８３６万３２０５円上記金額は，次の（ア）の給与所得の金額と，（イ）の一時所得の金額との合計額である。
（ア）給与所得の金額                              ６９０万円上記金額は，原告が平成２１年分の所得税の確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。
（イ）一時所得の金額                      ３億８１４６万３２０５円上記金額は，次のａの総収入金額から，ｂの総収入金額を得るために支出した金額を控除し，その残額から所得税法３４条３項に規定する一時所得の特別控除額５０万円を控除した金額の２分の１に相当する金額である（所得税法２２条２項２号）。ａ総収入金額                        ７億９５１７万６１１０円上記金額は，原告がＪＲＡから平成２１年中に支払を受けた，的中馬券に係る払戻金額である（別表１の平成２１年分の「①払戻金」の「合計」欄）。ｂ総収入金額を得るために支出した金額           ３１７４万９７００円上記金額は，上記ａの払戻金に係る的中馬券の購入金額の合計額である（別表１の平成２１年分の「④的中馬券購入金額」の「合計」欄）。イ所得控除の額の合計額                        １８３万０８４０円上記金額は，原告が平成２１年分の所得税の確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。
ウ課税される所得金額                     ３億８６５３万２０００円上記金額は，上記アの総所得金額から上記イの所得控除の額の合計額を控除した残額である。
エ納付すべき所得税の額                    １億５１１５万９５００円上記金額は，次の（ア）の金額から（イ）の金額を控除した金額である。（ア）課税される所得金額に対する税額            １億５１８１万６８００円上記金額は，上記ウの課税される所得金額に対し，所得税法８９条１項の規定を適用して算出した金額である。
（イ）源泉徴収税額                            ６５万７２８４円上記金額は，原告が平成２１年分の所得税の確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。
（別紙）本件各賦課処分の根拠（被告の主張）
別紙「原告の本件各年分における納付すべき所得税の額の計算根拠（被告の主張）」のとおり，本件各決定処分及び本件各更正処分はいずれも適法であるところ，本件各決定処分及び本件各更正処分により新たに納付すべき税額を基礎として計算した無申告加算税の額については，次に述べるとおりである。
なお，本件各年分において，原告が期限内申告書を提出しなかったことについて正当な理由があるとは認められず，また，平成２０年分及び平成２１年分において，原告が本件各更正処分により新たに納付すべきこととなった税額の計算の基礎となった事実のうちに，本件各更正処分前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて，国税通則法６６条４項により準用する同法６５条４項に規定する正当な理由があると認められる事実もない。
（１）平成１７年分
平成１７年分の所得税の決定処分により，原告が新たに納付すべきこととなった税額（国税通則法１１８条３項の規定により１万円未満の端数を切り捨てた後のもの。以下，他の年分の新たに納付すべきこととなった税額において同じ。）は，１６６３万円であるから，当該決定処分に伴って賦課されるべき無申告加算税の額は，国税通則法６６条１項の規定に基づき，当該新たに納付すべきこととなった税額１６６３万に１００分の１５の割合を乗じて算出した金額２４９万４５００円となる。なお，平成１７年分については，平成１８年法律第１０号による改正後の国税通則法６６条２項の適用はない。
（２）平成１８年分
平成１８年分の所得税の決定処分により，原告が新たに納付すべきこととなった税額は，９２７０万円であるから，当該決定処分に伴って賦課されるべき無申告加算税の額は，国税通則法６６条１項及び２項の規定に基づき，当該新たに納付すべきこととなった税額９２７０万円に１００分の１５の割合を乗じて算出した金額１３９０万５０００円に，当該新たに納付すべきこととなった税額のうち５０万円を超える部分に相当する税額９２２０万円に１００分の５の割合を乗じて計算した金額４６１万円を加算した１８５１万５０００円となる。
（３）平成１９年分


平成１９年分の所得税の決定処分により，原告が新たに納付すべきこととなった税額は，１億４５６２万円であるから，当該決定処分に伴って賦課されるべき無申告加算税の額は，国税通則法６６条１項及び２項の規定に基づき，当該新たに納付すべきこととなった税額１億４５６２万円に１００分の１５の割合を乗じて算出した金額２１８４万３０００円に，当該新たに納付すべきこととなった税額のうち５０万円を超える部分に相当する税額１億４５１２万円に１００分の５の割合を乗じて計算した金額７２５万６０００円を加算した２９０９万９０００円となる。
（４）平成２０年分
原告は，平成２０年分の所得税につき期限後申告書を提出しているところ，平成２０年分の所得税の更正処分により，原告が新たに納付すべきこととなった税額は，２億７４８８万円であるから，当該更正処分に伴って賦課されるべき無申告加算税の額は，国税通則法６６条１項及び２項の規定に基づき，当該新たに納付すべきこととなった税額２億７４８８万円に１００分の１５の割合を乗じて算出した金額４１２３万２０００円に，当該新たに納付すべきこととなった税額のうち５０万円を超える部分に相当する税額２億７４３８万円に１００分の５の割合を乗じて計算した金額１３７１万９０００円を加算した５４９５万１０００円となる。
（５）平成２１年分
原告は，平成２１年分の所得税につき期限後申告書を提出しているところ，平成２１年分の所得税の更正処分により，原告が新たに納付すべきこととなった税額は，１億５１２３万円であるから，当該更正処分に伴って賦課されるべき無申告加算税の額は，国税通則法６６条１項及び２項の規定に基づき，当該新たに納付すべきこととなった税額１億５１２３万円に１００分の１５の割合を乗じて算出した金額２２６８万４５００円に，当該新たに納付すべきこととなった税額のうち５０万円を超える部分に相当する税額１億５０７３万円に１００分の５の割合を乗じて計算した金額７５３万６５００円を加算した３０２２万１０００円となる。
（別紙）     原告に対する住民税等の課税処分の額課税年度（対象となる所得年度）住民税額    課税庁平成１８年（平成１７年）623万4000円    大阪府豊中市長平成１９年（平成１８年）2536万8200円    同上平成２０年（平成１９年）3672万5900円    同上平成２１年（平成２０年）6907万1200円    大阪市長平成２２年（平成２１年）3814万6400円    同上（別紙）             原告の納付すべき税額等
（１）平成１７年分
ア総所得金額                            １７００万６３２２円上記金額は，次の（ア）の給与所得の金額と，（イ）の雑所得の金額との合計額である。
（ア）給与所得の金額                         ７５８万１２４２円上記金額は，原告が勤務先から平成１７年中に支払を受けた給与等の収入金額９７５万６９３６円から，所得税法２８条３項に規定する給与所得控除額を同条２項の規定により控除した残額である。
（イ）雑所得の金額                          ９４２万５０８０円上記金額は，次のａの総収入金額から，ｂの必要経費を控除した金額である（所得税法３７条１項）。
ａ総収入金額                       １億０８３９万９０８０円上記金額は，原告がＪＲＡから平成１７年分中に支払を受けた，的中馬券に係る払戻金額である。
ｂ必要経費                           ９８９７万４０００円上記金額は，同年中の馬券購入金額の総額である。
イ所得控除の額の合計額                       １３５万１０８１円上記金額は，原告の平成１７年分における所得控除の額の合計額である。ウ課税される所得金額                       １５６５万５０００円上記金額は，上記アの総所得金額から上記イの所得控除の額の合計額を控除した残額（ただし，国税通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの。以下，他の年分の課税される所得金額において同じ。）である。エ納付すべき所得税の額                        ２４８万３７００円上記金額は，次の（ア）の金額から，（イ）及び（ウ）の合計額を控除した金額である。
（ア）課税される所得金額に対する税額                ３４６万６５００円上記金額は，上記ウの課税される所得金額に対し，所得税法８９条１項（ただし，平成１８年法律第１０号による改正前のもの）の規定を適用して算出した金額である。
（イ）定率減税額                                  ２５万円上記金額は，負担軽減措置法６条（平成１７年法律第２１号による改正前のもの）の規定を適用して算出した金額である。
（ウ）源泉徴収税額                          ７３万２８００円上記金額は，上記ア（ア）の給与等の収入金額に係る源泉徴収税額である。オ無申告加算税                              ５５万６５００円平成１７年分の納付すべき所得税の額は上記エのとおりであるところ，附帯税の額を計算する場合に基礎とすべき税額（国税通則法１１８条３項の規定により１万円未満の端数を切り捨てた後のもの。以下，「新たに納付すべきこととなった税額」という。）は２４８万円であるから，賦課されるべき無申告加算税の額は，国税通則法６６条１項の規定に基づき，当該新たに納付すべきこととなった税額に１００分の１５の割合を乗じて算出した金額３７万２０００円となる。なお，平成１７年分については，平成１８年法律第１０号による改正後の国税通則法６６条２項の適用はない。
（２）平成１８年分
ア総所得金額                            １３１１万８７９３円上記金額は，次の（ア）の給与所得の金額と，（イ）の雑所得の金額との合計額である。
（ア）給与所得の金額                         ７５３万８０５３円上記金額は，原告が勤務先から平成１８年中に支払を受けた給与等の収入金額９７０万８９４８円から，所得税法２８条３項に規定する給与所得控除額を同条２項の規定により控除した残額である。
（イ）雑所得の金額                           ５５８万０７４０円上記金額は，次のａの総収入金額から，ｂの必要経費を控除した金額である（所得税法３７条１項）。


ａ総収入金額                       ５億４３７０万２１４０円上記金額は，原告がＪＲＡから平成１８年分中に支払を受けた，的中馬券に係る払戻金額である。
ｂ必要経費                         ５億３８１２万１４００円上記金額は，同年中の馬券購入金額の総額である。
イ所得控除の額の合計額                       １４１万９００８円上記金額は，原告の平成１８年分における所得控除の額の合計額である。ウ課税される所得金額                        １１６９万９０００円上記金額は，上記アの総所得金額から上記イの所得控除の額の合計額を控除した残額である。
エ納付すべき所得税の額                        １３５万０３００円上記金額は，次の（ア）の金額から，（イ）及び（ウ）の合計額を控除した金額（ただし，国税通則法１１９条１項の規定により１００円未満の端数を切り捨てた後のもの。以下，他の年分の納付すべき所得税の額において同じ。）である。（ア）課税される所得金額に対する税額               ２２７万９７００円上記金額は，上記ウの課税される所得金額に対し，所得税法８９条１項（ただし，平成１８年法律第１０号による改正前のもの）の規定を適用して算出した金額である。
（イ）定率減税額                            １２万５０００円上記金額は，負担軽減措置法６条（平成１８年法律第１０号による廃止前のもの）の規定を適用して算出した金額である。
（ウ）源泉徴収税額                          ８０万４４００円上記金額は，上記ア（ア）の給与等の収入金額に係る源泉徴収税額である。オ無申告加算税                              ２４万５０００円平成１８年分の納付すべき所得税の額は上記エのとおりであるところ，賦課されるべき無申告加算税の額は，国税通則法６６条１項及び２項の規定に基づき，当該新たに納付すべきこととなった税額１３５万円に１００分の１５の割合を乗じて算出した金額２０万２５００円に，当該新たに納付すべきこととなった税額のうち５０万円を超える部分に相当する税額８５万円に１００分の５の割合を乗じて計算した金額４万２５００円を加算した２４万５０００円となる。
（３）平成１９年分
ア総所得金額                          １億０７３６万１６２７円上記金額は，次の（ア）の給与所得の金額と，（イ）の雑所得の金額との合計額である。
（ア）給与所得の金額                         ６９４万２１４７円上記金額は，原告が勤務先から平成１９年中に支払を受けた給与等の収入金額９０４万６８３０円から，所得税法２８条３項に規定する給与所得控除額を同条２項の規定により控除した残額である。
（イ）雑所得の金額                      １億００４１万９４８０円上記金額は，次のａの総収入金額から，ｂの必要経費を控除した金額である（所得税法３７条１項）。
ａ総収入金額                       ７億６７７９万０１８０円上記金額は，原告がＪＲＡから平成１９年分中に支払を受けた，的中馬券に係る払戻金額である。
ｂ必要経費                         ６億６７３７万０７００円上記金額は，同年中の馬券購入金額の総額である。
イ所得控除の額の合計額                       １４６万９２９８円上記金額は，原告の平成１９年分における所得控除の額の合計額である。ウ課税される所得金額                     １億０５８９万２０００円上記金額は，上記アの総所得金額から上記イの所得控除の額の合計額を控除した残額である。
エ納付すべき所得税の額                       ３８８９万３９００円上記金額は，次の（ア）の金額から（イ）の金額を控除した金額である。（ア）課税される所得金額に対する税額              ３９５６万０８００円上記金額は，上記ウの課税される所得金額に対し，所得税法８９条１項（平成２５年法律第５号による改正前のもの）の規定を適用して算出した金額である。（イ）源泉徴収税額                           ６６万６９００円上記金額は，上記ア（ア）の給与等の収入金額に係る源泉徴収税額である。オ無申告加算税                            ７７５万３０００円平成１９年分の納付すべき所得税の額は上記エのとおりであるところ，賦課されるべき無申告加算税の額は，国税通則法６６条１項及び２項の規定に基づき，当該新たに納付すべきこととなった税額３８８９万円に１００分の１５の割合を乗じて算出した金額５８３万３５００円に，当該新たに納付すべきこととなった税額のうち５０万円を超える部分に相当する税額３８３９万円に１００分の５の割合を乗じて計算した金額１９１万９５００円を加算した７７５万３０００円となる。
（４）平成２０年分
ア総所得金額                             ３２４７万９５５９円上記金額は，次の（ア）の給与所得の金額と，（イ）の雑所得の金額との合計額である。
（ア）給与所得の金額                         ６２３万６４２９円上記金額は，原告が平成２０年分の所得税の確定申告書に記載した給与所得の金額と同額である。
（イ）雑所得の金額                         ２６２４万３１３０円上記金額は，次のａの総収入金額から，ｂの必要経費を控除した金額である（所得税法３７条１項）。
ａ総収入金額                     １４億４６８３万５９３０円上記金額は，原告がＪＲＡから平成２０年分中に支払を受けた，的中馬券に係る払戻金額である。
ｂ必要経費                        １４億２０５９万２８００円上記金額は，同年中の馬券購入金額の総額である。
イ所得控除の額の合計額                       １４０万９８６９円上記金額は，原告の平成２０年分における所得税の確定申告書に記載した所得控除の額の合計額と同額である。
ウ課税される所得金額                       ３１０６万９０００円上記金額は，上記アの総所得金額から上記イの所得控除の額の合計額を控除した残額である。
エ納付すべき所得税の額                        ９０９万３９００円上記金額は，次の（ア）の金額から（イ）の金額を控除した金額である。（ア）課税される所得金額に対する税額                ９６３万１６００円上記金額は，上記ウの課税される所得金額に対し，所得税法８９条１項（平成２５年法律第５号による改正前のもの）の規定を適用して算出した金額である。（イ）源泉徴収税額                           ５３万７７００円上記金額は，原告が平成２０年分の所得税の確定申告書に記載した源泉徴収税額と同額である。


平成２４年３月２１日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２２年（ネ）第１００６２号職務発明譲渡対価等請求控訴事件原審・東京地方裁判所平成１８年（ワ）第２３５５０号
口頭弁論終結日平成２４年１月２５日
判        決
控訴人   兼被控   訴人（以下「１審原告」という。）X同訴訟代理人弁護士      升      永      英      俊
江      口      雄一    郎
柳      沢      知      樹
被控訴   人兼控   訴人（以下「１審被告」という。）
株式会   社日立   製作所
同訴訟代理人弁護士      城      山      康      文
岩      瀬      吉      和
山      本      健      策
同訴訟復代理人弁護士    深      津              健
主        文
１１審原告の控訴を棄却する。
２１審被告の控訴に基づき，原判決中，１審被告敗訴部分を次のとおり変更する。
(1)１審被告は，１審原告に対し，２９０万３０６６
円及び内金１１万８６９４円に対する平成２１年
２月１日から，内金２７８万４３７２円に対する
平成２２年２月１日から，各支払済みまで年５分
の割合による金員を支払え。
(2)１審原告のその余の請求を棄却する。
３訴訟費用は，第１，２審を通じてこれを１００分し，
その１を１審被告の負担とし，その余を１審原告の
負担とする。
４この判決は，主文第２項の(1)に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１当事者の求めた裁判
１１審原告
(1)原判決を次のとおり変更する。
１審被告は，１審原告に対し，３億５０００万円及び原判決別紙請求金額内訳表の金額欄記載の各内金額（ただし，同請求金額内訳表の起算日欄記載の日の早いものから順次３億５０００万円に満つるまで。）に対する同請求金額内訳表の起算日欄記載の各日からそれぞれ支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。(2)訴訟費用は，第１，２審とも，１審被告の負担とする。
(3)仮執行宣言
２１審被告
(1)原判決中，１審被告敗訴部分を取り消す。
上記部分に係る１審原告の請求を棄却する。
(2)訴訟費用は，第１，２審とも，１審原告の負担とする。
第２事案の概要
本判決の略称は，特に断らない限り，「旧特許法３５条」を「改正前特許法３５条」と，「１審被告中央研究所」を「中央研究所」とそれぞれ読み替え，さらに，審級に応じた読替えをするほか，原判決に倣う。
１１審原告の請求及び原判決
(1)１審原告の請求
本件は，１審被告の従業員であった１審原告が，１審被告に在職中に行った発明に係る日本国特許６件，米国特許１７件及び韓国特許５件についての特許を受ける権利を１審被告に承継させたことによる相当の対価として，改正前特許法３５条３項及び４項に基づき，平成９年１０月２４日から平成２０年１１月２１日までの分合計１５億８７９９万５４７３円の一部である６億円及び原判決別紙請求金額内訳表の金額欄記載の各内金額（ただし，同請求金額内訳表の起算日欄記載の日の早いものから順次６億円に満つるまで。）に対する同請求金額内訳表の起算日欄記載の各日からそれぞれ支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
(2)原判決
原判決は，前記期間中の相当の対価額合計６３０２万６１３６円及び原判決別紙認容金額内訳表の金額欄記載の各金額に対する同認容金額内訳表の起算日欄記載の各日からそれぞれ支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で，１審原告の請求を認容した。
原判決を不服として，１審原告は，主たる請求の額を原判決の認容額と合わせて３億５０００万円の支払を求める限度で一部控訴し，１審被告は，全部控訴した。
２前提となる事実
１審原告の本件請求について判断する前提となる事実は，原判決２頁１８行目から５頁１１行目までに摘示のとおりであるから，これを引用する。
３本件訴訟の争点
(1)本件発明により１審被告が受けるべき利益の額（争点(1)）
ア本件各特許発明の技術的範囲
イ１審被告が包括クロスライセンス契約において本件各特許により得た利益の額⑵本件発明がされるについて１審被告が貢献した程度（争点(2)）
(3)本件発明の相当の対価の額（争点(3)）
(4)消滅時効の成否（争点(4)）
第３当事者の主張
１原審における主張
当事者の原審における主張は，原判決３５頁２３行目の「成り回路パターンの領域に」を「成り，回路パターンの領域に」と，３８頁２４行目の「クロス効果」を「１審被告又はルネサスが包括クロスライセンス契約を締結したことにより，１審被告又はルネサスが相手方に支払わずに済んだ財産的効果を金銭的に評価したもの（以下「クロス効果」という。）」と改めるほかは，同原判決５頁２１行目から９５頁５行目までに摘示のとおりであるから，これを引用する。２争点(1)ア（本件各特許発明の技術的範囲）についての当審における補充主張
〔１審原告の主張〕
(1)「半透光領域」の開示について
ア「第１光透過領域」及び「第２光透過領域」の意義について日本９６７－１発明は，「第１光透過領域」及び「第２光透過領域」の透過率やそれらが透明膜であることについて，いずれも構成要件としてはいない。同発明における「遮光領域」も，半透光領域の場合を含むのであって，完全遮光領域を必須の構成とするものではない。
イ「ポリメチルメタアクリレート」について
日本９６７号明細書には，実施例１及び３において，ポリメチルメタアクリレート（以下「ＰＭＭＡ」ともいう。）を適用し得ることが記載されているといえるものであるから，ＰＭＭＡをハーフトーン型位相シフト透明膜として用い得ることが示唆されているということができる。
(ア)ＡｒＦエキシマレーザを用いることを前提として，透明膜をＰＭＭＡとす
ることについて


日本９６７号明細書は，ｉ線（波長３６５ｎｍ）の場合，透明膜の厚さは約０．３７μｍとなることを例示したものにすぎず，「実施例１，３において，透明膜を酸化インジウムとした場合について説明したが，これに限定されるものではなく，…ポリメチルメタアクリレートなどでも良い。」と明記されているとおり，露光の際に照射される光として，ｉ線（波長３６５ｎｍ）を用いることに限定したものではなく，ＡｒＦエキシマレーザ等，他の波長の縮小投影露光を含むものである。したがって，実施例１及び３において，ＰＭＭＡ膜を透明膜として用いた上で，ｉ線（波長３６５ｎｍ）より波長の短い露光光（ＡｒＦエキシマレーザを含む）を利用した縮小投影露光装置の存在もあり得ることを示唆しているものというべきである。
(イ)ＰＭＭＡの光透過率について
日本９６７号特許の出願当時，「ＰＭＭＡ膜が，波長：２２０ｎｍを下回る露光光（ＡｒＦエキシマレーザを含む）の場合，実質的に露光に寄与しない強度の光を透過させると同時に，透過光を位相シフトさせる透過膜であり得ること」は，当業者の間で知られていた（甲６０の図４におけるＰＭＭＡの皮膜は８５０ｎｍである。）。日本９６７号明細書には，実施例１及び３において，ＰＭＭＡを適用し得る旨の記載があることからすると，ＰＭＭＡをハーフトーン型位相シフト透明膜として用い得ることを明確に示唆しているものということができる。原判決は，透明膜とは，約１００％の透過率の膜のみを意味し，遮光膜とは，透過率０％の膜のみを意味することを前提として，日本９６７－１発明は，ハーフトーン膜を含むものではないとするが，その前提自体が，当業者の認識のみならず，出願当時の１審被告における用語の取扱いにも反するものである。
ウ「金属クロム層」について
日本９６７号明細書は，Ｃｒ層（厚さ３０ｎｍの金属層）と酸化Ｃｒ層との積層構造により，ハーフトーン型位相シフトマスクを構成し得ることを開示している。酸化Ｃｒ層の厚さは，通常約２０ｎｍであり，光透過率は，ほぼ１００％である。日本９６７号明細書によれば，Ｃｒ層（金属層）に酸化Ｃｒ層を積層した全体の層の厚さは５０ｎｍ，Ｃｒ層の厚さは３０ｎｍであって，露光光としてｉ線（波長３６５ｎｍ）をＣｒ層に用いた場合，３％程度の光を透過するから，実施例のＣｒ層（金属層）は，「ハーフトーン」ということができる。
エ第３図実施例について
(ア)日本９６７号明細書の第３図実施例（１審原告が新たに付した符号については，別紙第３図説明図参照）において，「遮光膜」（金属層３，Ａ領域）と位相シフト膜４ａ（透明膜４ａ）とを含んだ領域（Ｃ）が「半透光領域（第１光透過領域）」を形成し，「半透光領域を形成する層」の外の窓部（Ｄ，第２光透過領域）の透過光の位相と「遮光体」の一部（Ｇ）からの透過光の位相が，Ｅの位置（ＧとＤの境界）で互いに反転する。
ここで，「半透光領域を形成する層」の一部を透過する光が，ウエハ上のレジストを感光しないように制御することが可能であり，また，「半透光領域を形成する層」の一部を構成する金属層３は，半透光領域の場合を含むものといえる。(イ)原判決は，第３図（ｂ）のマスク透過直後の光の振幅が，位相を反転させた光と位相を反転させない光とでほぼ同等に記載されていることを根拠に，「実質的に露光に寄与しない強度の光を透過させると同時に透過光の位相をシフトさせる半透光領域」であることを示唆する記載はないとするが，誤りである。第３図（ｂ）は，「位相シフト膜４ａ」（透明膜４ａ）を含んだ領域（Ｇ）の面積を大きくするように制御することにより，マスク透過直後の光の振幅が，位相を反転させた光と位相を反転させない光とでほぼ同等となる例を示したものであり，第３図（ａ）ないし（ｄ）は，レンズを介し，当該光透過の面積を小さくなるよう制御することで，第１の光透過領域（同Ｇ領域）を透過する光の強度（光量）を小さくし，かつ第１の光透過領域（同Ｇ領域）と第２の光透過領域（同Ｄ領域）との境界において互いに透過光の位相が反転する「ハーフトーン型位相シフトマスク」を用いた露光法である集積回路の製造法の技術思想を開示しているものということができる。
オ第１６図実施例について
日本９６７号明細書の第１６図実施例（１審原告が新たに付した符号については，別紙第１６図説明図参照）は，位相シフト膜である透明膜４ｃが「半透光領域（第１光透過領域）」を形成し，その端部（Ｃ１の端部）で，「半透光領域（第１光透過領域）」（Ｃ１）を透過した光１と「透光領域（第２光透過領域）」（Ｃ２）とを透過した光２の位相を相互に反転させ，縮小投影露光することによって，半導体回路パターンの実像の端部が鮮明になることが開示されている。
(2)遮光領域について


ア日本９６７－１発明は，「遮光領域」が必須ではないことについて日本９６７－１発明の技術思想は，①境界を接する第１光透過領域と第２光透過領域とにおいて，②光の位相を相互に反転させて，③縮小投影露光をすることにより，④「端部が鮮明」になることに尽きるものである。日本９６７号明細書の第１６図実施例は，遮光領域（Ａ）を必要とすることなく，Ｃ領域の端部で相互に位相を反転させて，回路パターンの実像を鮮明にする「半透光領域」を形成する位相シフト膜（透明膜４ｃ）を開示しているものである。同発明は，透明膜４ｃの端部（Ｃ１の端部）で，「第１光透過領域」（Ｃ１）を透過した光１と「第２光透過領域」（Ｃ２）を透過した光２の位相とを相互に反転させ，縮小投影露光することによって，半導体回路パターンの実像の端部が鮮明になるようにする発明であって，マスク上に「遮光領域」が存在するか否かは無関係である。日本９６７－１発明は，「遮光領域」を構成要件とはしておらず，日本９６７号明細書に開示された「遮光領域」は，「半透光領域」の場合を含むということができる。
イ誤記について
(ア)日本９６７－１発明は，露光の際，１つの透過領域内において，透明膜，あるいは位相シフト溝を透過した光と，これらが形成されていない部分を透過した光とを，ある部分において弱め合うように干渉させることにより，マスク上のパターンの転写精度を向上させることを技術内容とする発明である。同発明は，上記各光を位相シフトの方法を用いて相互に干渉させ，光を大幅に減少させて端部を鮮明にする技術であるから，その相互干渉は，各光のいずれかが透過率０％の遮光領域によって透過を完全に遮られると，実現不可能となる。そこで，透明膜を透過した光と，透明膜が形成されていない部分とを透過した光の双方が併存していることが必須の要件となるものである。(イ)日本９６７号明細書第３図によれば，「端部が鮮明」になるのは，透過領域Ｂと遮光領域Ａとの境界ではなく，透過領域Ｂの第１光透過領域と第２光透過領域との境界であるから，日本９６７号明細書中の「位相シフト溝を透過した光と，これらが形成されていない部分を透過した光とが，透過領域と遮光領域との境界部分，または遮光領域の端部において弱めあうように干渉させる」との記載は明らかな誤記である。原判決は，日本９６７－１発明は，「遮光領域の端部付近であって，第１光透過領域と第２光透過領域の境界部分において弱め合うように干渉させるという構成を採用することにより，マスク上のパターンが複雑であっても，その転写精度を向上させるという作用・効果を有するもの」であるとするが，誤りである。(ウ)日本９６７号明細書第３図に示した遮光領域Ａの幅は，集積回路の設計事項であり，回路設計の都合により，遮光領域Ａの幅を狭くすることもあり得るから，当業者は，遮光領域Ａの幅を細くした場合を当然に想到することができ，遮光領域の端部付近とはいえない個所でも，「第１の光透過領域と第２の光透過領域の境界部分において弱め合うように干渉させることによりマスク上のパターンの転写精度（を）向上させ（得）る」ものである。日本９６７号明細書には，「遮光領域の端部付近であって」を根拠付け得る記述はない。
ウ原判決は，「回路パターン」は，第１光透過領域，第２光透過領域及び遮光領域で構成されていると解釈すべきであるとするが，日本９６７－１発明の構成要件にはこのような規定は存在しないのであるから，同発明の技術的範囲を実施例に限定するかのような判断は明らかに相当ではない。
(3)小括
以上からすると，本件各特許発明の技術的範囲にハーフトーン型位相シフトマスクが含まれると認めることはできないとした本判決の判断は，誤りである。
〔１審被告の主張〕
(1)日本９６７－１発明の技術的範囲について
ア日本９６７－１発明の技術的範囲に含まれるのは，商業的に実施されたことがないエッジ強調型位相シフトマスクであり，ハーフトーン型位相シフトマスクが含まれないことは，原判決が認定したとおりである。本件各特許が１審被告又は第三者において実施されたことはなく，かつ今後も実施される見込みはない。１審原告の当審における追加主張は，そのほとんどが原判決において排斥された原審における主張の単なる繰返しにすぎない。以下，当審における新たな主張を中心に反論する。
イ１審原告は，甲６０の図４において，ＰＭＭＡの膜厚は８５０ｎｍであると主張するが，同文献の当該記載は典型的な場合について一般的に言及するものにすぎず，膜厚は種々の値に変化させる旨が明記されているものであるから，同図における膜厚の厚さは不明であるというほかない。
日本９６７号明細書で開示されている露光光源はｉ線（波長３６５ｎｍ）であって，ＡｒＦ線（波長１９３ｎｍ）を光源とする露光は開示も示唆もされていないことは，原判決が認定したとおりである。露光光源をｉ線とした場合，ＰＭＭＡの光透過率がほぼ１００％であることは１審原告も争うものではない。１審原告は，突如として日本９６７号明細書にはＡｒＦ線についても開示されており，ＡｒＦ線を用いた場合にはＰＭＭＡの光透過率は１％であるとして，これがハーフトーン膜に該当すると主張するに至ったが，日本９６７号明細書に開示も示唆もないＡｒＦ線の透過率に関する議論は無意味である。
(2)遮光領域について
日本９６７号明細書における以下の記載及び図面からすると，日本９６７－１発明の「光透過領域」とは，光透過率がほぼ１００％の透過領域を意味するものというべきである。


ア日本９６７号明細書において，第１光透過領域と第２光透過領域とで，マスク透過直後の光の振幅を示す第３図（ｂ）（実施例１）及び第７図（ｂ）（実施例２）では，プラスマイナス反対方向であってもほぼ同じ高さとなっており，第１光透過領域と第２光透過領域とで光透過率がほぼ同じであることを示しているが，位相を反転させない透過領域の光透過率はほぼ１００％であるから，第１光透過領域と第２光透過領域とではいずれも光透過率はほぼ１００％であることが開示されている。イ日本９６７号明細書において，第１光透過領域又は第２光透過領域のいずれかに配置される位相シフタについて一貫して「透明膜」と呼んでいるが，通常の用語例と日本９６７号発明の目的とに照らして解釈すれば，「透明」といえるためには，少なくとも，透過光がフォトレジスト膜を感光する程度の光透過率を有することが必須であると解される。
(3)小括
以上からすると，本件各特許発明の技術的範囲にハーフトーン型位相シフトマスクが含まれると認めることはできないとした本判決の判断に，誤りはない。３争点(1)イ（１審被告が包括クロスライセンス契約において本件各特許により得た利益の額）についての当審における補充主張
〔１審原告の主張〕
(1)本件各発明の法的独占力又は事実上の独占力により得た利益についてアハーフトーン型位相シフト技術を利用した微細加工半導体製品（以下「ハーフトーン微細加工半導体製品」という。）が，本件各特許権に抵触するか否かは，最終的には訴訟手続において判断されるべき問題であり，判決が確定するまでの間，何人も，抵触するか否かについて，確定的に判断することはできない。イ原判決は，日本９６７－１発明の「透過膜」が約１００％の透過率の膜を意味し，かつ遮光膜は透過率０％の膜を意味するとして，ハーフトーン微細加工半導体製品は，本件各特許権に抵触しないとする。
しかしながら，ハーフトーン微細加工半導体製品は，商品化するまで，巨額の投資金額とそれにより構築される装置及び人材を必要とするところ，半導体メーカーは，自己責任に基づいて，本件各特許権に抵触するか否かについて判断せざるを得ない。そのため，半導体メーカーは，投資リスクをできる限り回避するため，訴訟において，「透明膜」とは透過率１００％の膜のみならず，透過率が数％の膜までをも含むと判断されるリスク等を予測して，事業戦略を決定せざるを得ない。この場合，半導体メーカーが採り得る合理的な選択肢の１つが，本件各特許について，対価支払によりライセンスを受けることである。
ウしたがって，ハーフトーン微細加工半導体製品に関して，本件各特許権に抵触しないとの判決が確定するまでの間，本件各特許は，法的独占力を有するものということができる（少なくとも，事実上の独占力を有することは明らかである。）。本件発明の承継後，１審被告が取得した，本件各特許が有する法的独占力又は事実上の独占力により得た利益（本件各特許に対応するライセンシーから受領・享受した実施料及びクロス効果の額）であり，かつ，ライセンシーに返金する義務を負わない利益は，改正前特許法３５条４項の「発明により使用者等が受けるべき利益」に該当するものである。それにもかかわらず，１審被告が相当の対価の支払を免れることは，使用者である１審被告の定めた勤務規則によって，自らの「財」である発明に対する権利を強制的に承継させられた発明者（１審原告）との関係で，信義則に反するものというほかない。
(2)１審被告が本件各特許のいずれかを相手方に提示するなどした包括クロス
ライセンス契約について
ア１審被告は，本件訴訟提起前は，ハーフトーン微細加工半導体製品（ただし，０．３μｍ以降の微細加工によるもの。以下，同じ。）は，本件各特許権に抵触すると自認して自社の同種製品を製造し，販売するとともに，複数の半導体メーカーが製造し，販売するハーフトーン微細加工半導体製品も本件各特許権に抵触していると主張して包括クロスライセンス契約を締結し，実施料及びクロス効果を取得しているものである。
１審被告は，平成１２年度以降に効力を有していた包括クロスライセンス契約に関し，締結交渉の際，本件各特許のいずれかを，提示特許（契約内容を決定する検討材料として相互に提示する，相手方が実施している可能性が高いと推測している特許や技術的意義が高いと認識している基本特許等をいう。）又は代表特許（提示特許のうち，相手方製品との抵触性及びその技術的価値が確認された特定の特許をいう。以下，提示特許及び代表特許を総称して，「提示特許等」という。）としたのは，Ａ社ないしＤ社，Ｅ社及びＧ社との契約のみであるなどと主張し，書証として，公証人作成に係る事実実験公正証書（乙３９，５２～５４。以下，総称して，「本件公正証書」という。）を提出するが，これらは，本件訴訟提起後に１審被告が依頼した公証人において，１審被告の社員が各公正証書作成日に陳述した事実を証明するものにすぎず，１審被告の上記主張を裏付ける客観的な証拠は存在しない。かえって，本件特許リスト（甲３１）には，日本９６７号特許につき，「●●●●●●●●●●●」と記載されており，平成１１年６月時点で，同特許は，既に他の●●●●●●●●●●●（ライセンス済み）であったということができる。しかも，１審原告に対する平成１７年度実績報奨金明細書（甲１９）の記載によると，少なくとも米国２１３号特許を対象として，包括クロスライセンス契約ではなく，単独でのライセンス契約が締結されているようである。１審被告は，当該ライセンス契約の詳細について明らかにすべきである。
イ１審被告にとって，日本９６７号特許は貴重な知的財産であるから，ライセンス交渉の相手方である特定数社に対してのみ交渉材料として提示され，その他の交渉相手には提示されていないということはあり得ない。むしろ，合理的な経済人として，１審被告は，どのような交渉の相手方であれ，極めて有利な交渉材料と自ら評価している同特許を提示して，有利な契約条件を獲得すべく，交渉するものと推察される。しかも，１審被告は，契約交渉の際，極めて有利な交渉材料たる上記特許を相手方に提示したからといって，何らの不利益を受けるものでもない。仮に，結果論として，同特許の提示が契約交渉に有効に機能しなかったとしても，１審被告の利益を害することにはならない。１審被告が極めて有利な交渉材料であると評価していた同特許を提示特許等として活用しなかったと主張するのであれば，１審被告はそれを裏付ける具体的な証拠を提出して，提示しなかった合理的な根拠並びに交渉の全経緯及び内容を立証すべきである。


ウ１審被告との交渉の際，日本９６７号特許に無効事由が存在すると主張したのはＢ社のみであるところ，同社も，結局，１審被告とライセンス契約を締結し，１審被告に実施料を支払っている。１審被告は，１審原告に対し，Ｂ社が無効事由の存在を主張したことを根拠として特別の減額をすることなく，社内規定に従い，報償金を支払っている。そうすると，Ｂ社は，ライセンス交渉の際，無効主張をしたものの，１審被告の無効事由不存在の主張に強く反論できなかったものと推察されるし，仮に，この推測が誤りであるならば，１審被告がＢ社との交渉経緯を具体的に主張立証すべきである。
いずれにせよ，１審被告は，各ライセンシーから実施料を受領したのであるから，日本９６７－１発明について，「発明により使用者等が受けるべき利益」（改正前特許法３５条４項）を受領済みであることは明らかである。１審被告は，日本９６７号特許が無効事由を有することを知りながら，又はハーフトーン型位相シフトマスク技術をカバーしない特許であることを知りながら，このような事情を秘し，各ライセンシーとの間でライセンス契約を締結し，実施料を得たわけではないはずである。仮に，無効事由が存在したとしても，１審被告は，既に各ライセンシーから実施料を受領済みであって，その返還を予定していないのであるから，相当の対価の算出については，無効事由の存否とは無関係に，各貢献度の比率を決定すべきものである。
エ１審被告は，Ｂ社のみならず，日本９６７号特許について，「微細加工を行っておらず，位相シフトマスクを実施していない」との反論を行ったＡ社についても，実施料及びクロス効果について，●●●●●％もの高率で配分している。１審被告は，本件訴訟提起後，Ａ社ないしＤ社との交渉時における主張を一変させ，ハーフトーン微細加工半導体製品は，本件各特許発明を実施していないと主張し，１審原告に対する改正前特許法３５条に基づく相当の対価の支払を拒否しようとしているものである。
他方で，１審被告は，ライセンシー（半導体メーカー）に対しては，受領した実施料を一切返金していないし，今後返金する予定もない。このような１審被告の行為は，信義則違反又は権利の濫用であるというほかない。
(3)クロス効果の対実施料百分率について
ア１審被告又はルネサスが日本９６７号特許について配分したクロス効果は，実施料率に対する配分率（対実施料百分率）によると，平成１２年度ないし平成１３年度の２年間では平均●●●倍であり，平成１４年度ないし平成１６年度の３年間では平均●●●倍であったが，本件訴訟提起後の平成１７年度には，突然，●●●●倍に急落した。同特許の技術分野である微細な半導体集積回路パターンを形成する技術について，平成１２年度ないし平成１６年度の５年間と，平成１７年度の１年間で，格別の変化は生じていない。また，クロス効果の対象となったライセンス契約は，いずれも長期の有効期間を定めているから，クロス効果の配分率が急落した原因は，本件訴訟が提起されたことにほかならない。したがって，平成１７年度のクロス効果の対実施料百分率（●●●●倍）は，明らかに信用性に欠けるものであり，同年度のクロス効果の額は，それ以前の３年間における平均値（●●●倍）を用いて算出すべきである。イ平成１２年度及び平成１３年度の実施料及びクロス効果合計の日本９６７号特許への配分率は，通算して●●●●％であるのに対し，実施料及びクロス効果合計の全特許権１件当たりの平均配分率は，平成１２年度が●●●●％，平成１３年度が●●●●％であるから，日本９６７号特許に対する配分率が平均値と比較して極めて高いことは明らかである。
仮に，１審被告がライセンス交渉の際，他社に対してライセンス可能な虎の子の知的財産権（日本９６７号特許）を提示し，少しでも自社に有利な契約条件を引き出すよう努力しなかったのであれば，これを正当化する事由を立証できない限り，１審被告の関係取締役及び関係幹部社員は，忠実義務違反又は善管注意義務違反の責任を問われかねないものである。
逆に，１審被告がライセンス交渉の材料として日本９６７号特許を有効に活用しなかったにもかかわらず，正当な理由もなく，同特許について，平均分配率をはるかに超える高率の分配率を付与し，職務発明の報償金を１審原告に支払ったのであれば，１審被告の関係取締役及び関係幹部社員は，当該行為につき，忠実義務違反又は善管注意義務違反の責任を問われかねないものである。
(4)小括
以上からすると，本件発明により１審被告が受けるべき利益の額については，平成１２年度以降に効力を有していた全ての包括クロスライセンス契約について，算定すべきである。また，原判決の認定する包括クロスライセンス契約締結に係る本件各特許の寄与率は低きに失するものというほかない。
〔１審被告の主張〕
(1)相当の対価の算定方式について
ア改正前特許法３５条４項の「その発明により使用者等が受けるべき利益」とは，使用者等が当該特許発明を実施することによって得られる利益の額ではなく，当該特許発明を独占的に実施することができることによる利益の額（第三者に実施許諾をすることによって得られる実施料収入等の利益の額を含む。）と解すべきであるところ，原判決も，「使用者等が受けるべき利益」が存在する前提として，当該発明が実施されたことを想定しているものである。当該発明が何人によっても実施されておらず，かつ当該不実施が当該発明に係る特許の禁止権に基づくものではない場合，使用者等に独占の利益を認めることはできない。本件各特許発明の技術的範囲にハーフトーン型位相シフトマスクが含まれないこと，エッジ強調型位相シフトマスク及び補助開口型位相シフトマスクが商業的に成功しなかったこと，本件各特許が１審被告又は半導体メーカー等の第三者において実施されていたと認めることができないことは原判決が指摘するとおりである。エッジ強調型位相シフトマスク及び補助開口型位相シフトマスクが商業的に成功しなかったことからすれば，本件各特許が１審被告又は半導体メーカー等の第三者において実施されていなかったのは，本件各特許が有する禁止権に基づくものではないことは明らかである。


したがって，本件各特許により１審被告が「受けるべき利益」は存在しない。イ半導体又は液晶製品の業界においては，有力な特許を多数保有し，事業規模も大きな製造業者同士の間では，包括クロスライセンス契約が締結されることが一般的である。これは，当該業界では，１つの製品を製造する際，自社及び競業他社が保有する多数の特許を不可避的に実施せざるを得ず，優良な特許を多数保有する製造業者間に紛争が生じた場合，１つでも特許権侵害が認定されれば，製品の製造販売ができなくなるという，資本を投下して研究開発，製品開発，設計，製造，販売等を行い，これにより利益を上げることを目標とする製造業者にとって致命的な状況が生じるおそれがあるからである。そのため，有力な特許を多数保有し，事業規模も大きな製造業者同士の間では，互いの事業活動のフリーハンドを確保し，事業活動で得られる利益を最大化するために，特許番号等ではなく，事業分野や製品分野によりライセンス対象を特定する包括クロスライセンスを締結することになる。このような目的により締結される包括クロスライセンス契約は，当事者の有する膨大な数の特許から成る特許ポートフォリオの全体を，いわば１つの目的物として締結されるものであり，多くの場合，契約締結時に登録又は出願されている特許のみならず，契約有効期間中に新たにされた発明についてもライセンスの対象となる。したがって，ライセンス交渉の際，特定の提示特許等が示され，又は議論されることがあったとしても，当事者は最終的に契約の対象となる特許ポートフォリオ全体を１つの価値として評価するものということができる。しかも，その評価の対象は，契約締結時に存する特許だけではなく，契約締結後にどのような発明がされると合理的に予想されるのか，すなわち，いかに先端分野等での研究開発がされているかを含めた相手方の総合的な技術力や特許力を含むものと解される。仮に，提示特許等自体を相手方が評価することがあったとしても，それは，当該特許そのものの価値（過去の技術力や特許力）を具体的な金銭的価値として評価するものではなく，当該特許が徴表する総合的な技術力や特許力（将来の総合的な技術力や特許力）を評価するものということができる。そして，提示特許等のうちの１つが無価値であることが後日判明しても，それを理由として実施料の返還を要求することも，要求されることもないのであるから，膨大な数の特許から成る特許ポートフォリオ全体により受けるべき利益が存在する場合，どのような分配方法であれ，その利益の一部について当該特許ポートフォリオを構成する個々の特許に係る発明により「受けるべき利益」であると認定することは不適当であるというべきである。ウ原判決は，包括クロスライセンス契約においては，ライセンス交渉の際に提示特許等とされた特許及び相手方が実施していたか，実施せざるを得ないことが認められるような特許について寄与を認めるものであり，本件各特許は，商業的に実施されていないことから，契約締結時において本件各特許を含む特定の特許が提示特許等とされたか否かを主要な考慮要素として，寄与率を評価するものである。しかしながら，原判決は，本件各特許が提示特許等とされたか否かについて，個別的，具体的な認定をせず，「他社との関係でも提示特許等としていることが推測される」などという根拠なき推測に依拠して，相当の対価の具体的な計算において，およそ本件各特許のいずれかが提示特許等とされたものと計算上同様に扱い，平成１２年度以降に効力を有していた全ての包括クロスライセンス契約について，「提示特許等とされた包括クロスライセンス契約」であるとの認定をしたものであって，以下に詳述する各ライセンシーとの間の交渉経緯に照らし，明らかに不当である。エ１審被告がライセンス契約を締結したＡ社ないしＲ社とのライセンス交渉において，本件各特許を提示特許等としたか否か，しなかった場合における理由については，以下のとおりである。
(ア)Ａ社について
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
(イ)Ｂ社について
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
(ウ)Ｃ社について
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
(エ)Ｄ社について
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
(オ)Ｅ社について
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
(カ)Ｆ社について
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
(キ)Ｇ社について


●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
(ク)Ｈ社について
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
(ケ)Ｉ社について
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
(コ)Ｊ社について
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
(サ)Ｋ社について
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(シ)Ｌ社について
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(ス)Ｍ社について


●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
(セ)Ｎ社について
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(ソ)Ｏ社について
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(タ)Ｐ社について
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(チ)Ｑ社について
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(ツ)Ｒ社について
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●オ仮に，本件各特許が実施されていないにもかかわらず，「使用者等が受けるべき利益」が認定され得るとするならば，寄与率の認定の際，包括クロスライセンス契約の締結交渉において提示特許等とされたことを主要な要素として考慮するという一般論それ自体は，それなりの合理性を有するといえる。もっとも，平成１２年度以降に効力を有していた包括クロスライセンス契約において，交渉の際，１審被告が本件各特許のいずれかを提示特許等としたのは，前記エのとおり，平成１４年度ないし平成１７年度についてＡ社ないしＤ社，平成１８年度及び平成１９年度についてＡ社ないしＤ社及びＧ社，平成２０年度（ただし，１１月２１日まで。以下同じ。）についてＡ社ないしＥ社及びＧ社との間の契約のみである。１審原告は，そのほかにも，米国２１３号特許について単独でライセンス契約が締結されたなどと主張するが，平成１７年度実績報奨金明細書において当該特許のみが記載されたのは，同特許のみが提示された相手方もあったため，ルネサスの事務手続において，それに応じた処理がされたからにすぎない。当該相手方と契約書については，既に１審原告に対して開示済みである。また，半導体業界のように，数千件ないし１万件を超える特許が対象となる包括クロスライセンス契約においては，ライセンス交渉の際，提示特許等以外の特許については，厳密な検討を経ることなく実施許諾に至ったものというべきであるから，これらの特許の寄与度は，無視し得る程度に小さいものである。しかも，サバイバル条項が付されている場合には，更新前の旧契約の有効期間中に登録された特許は，当該契約の締結に寄与することが時期的にあり得ないのみならず，更新契約の締結に寄与することもない。相手方は，将来の技術開発力を評価して包括クロスライセンス契約を締結するものである。１審被告は，このような場合でも，本件各特許のように社内規程に従って報奨の対象としているが，本来，特許発明とライセンス収入との間に，因果関係を認めることはできないものである。原判決は，平成９年度ないし平成１１年度について，本件各特許が提示特許等とされた等の事情は認められないとしながらも，上記各年度において効力を有していた包括クロスライセンス契約における本件各特許の寄与率を，０．００７％と評価し，相当の対価を算出している。原判決の判断基準によると，本件各特許の寄与率の評価は，包括クロスライセンス契約毎に，締結交渉の際に本件各特許のいずれかを提示特許等としたか否かにより区分されるべきであるから，上記の算出方法は誤りである。
なお，１審被告は，本件特許リスト（甲３１）作成当時，本件発明の技術的範囲にハーフトーン型位相シフトマスクも含まれるものと誤信していたところ，「●●●●●●●●●●●」との文言は，ライセンス交渉を申し入れる際に提示する特許リスト（特許数百件が含まれるもので，個別議論の対象とするものではない。）にリストアップされていたことを示すものにすぎない。
カ１審被告は，ライセンス交渉の際，提示特許等とされなかった特許であっても，相手方が実施している蓋然性が高いと後に判断されれば実施料の配分を行っていたため，当時において参酌し得た資料に基づいて判断して，本件各特許に対しても実施料の配分を行った。
しかしながら，本件各特許は，事後的，客観的に考察すれば，何人によっても実施されなかったものであるから，原判決の判断基準によると，本件各特許が提示特許等とはされなかった包括クロスライセンス契約については，本来，実施料の配分を行う必要がなかったものである。


(2)各年度において１審被告が得た実施料及びクロス効果の額について
ア平成１２年度及び平成１３年度について
１審被告がライセンス交渉の際に本件各特許のいずれかを提示特許等とした相手方は，Ａ社のみである。当該期間において，１審被告がＡ社から得た実施料の額及びクロス効果の額の合計額は●●●●●●●円である。
イ平成１４年度ないし平成１６年度について
１審被告がライセンス交渉の際に本件各特許のいずれかを提示特許等とした相手方は，Ａ社ないしＤ社の４社である。当該期間において，１審被告が上記各社から得た実施料の合計額及びクロス効果の合計額は，●●●●●●●●円である。なお，１審原告は，Ｂ社は本件各特許について非抵触及び無効の主張をしたものの，結局１審被告と包括クロスライセンス契約を締結した以上，当該主張は弱々しいものにすぎず，本件各特許が１審被告の得た利益に大きく貢献したと主張する。しかしながら，本件各特許が決め手となって１審被告とＢ社との間に包括クロスライセンス契約が締結されたものではない。包括クロスライセンス契約は，当事者の特許ポートフォリオ及び将来の研究開発能力を含めた総合的な技術力や特許力を評価の対象として締結されるものであるから，ライセンス交渉の際，特許議論において結論が出ることはまれであり，両当事者が条件面についてある程度譲歩し，契約締結に至るのが通常である。実際，１審被告からＢ社に対し，本件各特許を含む合計●●件の特許が提示したところ，Ｂ社から日本９６７号特許について非抵触及び無効との反論を受けたものであるが，Ｂ社も，上記反論をする一方で，ポートフォリオとしての特許力を評価して早期の契約締結に至ったものである。
ウ平成１７年度ないし平成２０年度について
１審被告がライセンス交渉の際に本件各特許のいずれかを提示特許等とした相手方は，平成１７年度に効力を有していた包括クロスライセンス契約についてはＡ社ないしＤ社，平成１８年度及び平成１９年度についてはＡ社ないしＤ社及びＧ社，平成２０年度についてはＡ社ないしＥ社及びＧ社である。１審被告が上記各社から得た実施料及びクロス効果の合計額は，●●●●●●●●●円である。(3)各年度における本件各特許の寄与率についてア包括クロスライセンス契約における本件各特許の寄与率については，原判決が認定するとおり，平成１２年度及び平成１３年度が２％，平成１４年度ないし平成１６年度が３％，平成１７年度が２％，平成１８年度ないし平成２０年度が２％と評価できる程度である。
なお，ルネサス分社化後の平成１５年４月１日以降は，１審被告の受けるべき利益額は，ルネサスに対する１審被告の株式の保有割合（５５％）に応じて減額されるべきである（平成１４年度ないし平成１６年度については，平均値７０％を乗じることとなる。以下の１審被告主張の各計算において同じ。）。イ１審原告は，１審被告による本件各特許に対する社内的評価（配分率）の高さからすると，原判決の認定する寄与率は低きに失するなどと主張する。しかしながら，１審被告における配分率は，１審被告の誤った主観的認識に基づいて配分された結果にすぎず，改正前特許法３５条に基づいて職務発明の相当の対価を請求する訴訟においては，当該発明に係る特許の価値を客観的に評価した上で，寄与率を算定すべきである。原判決も，１審被告における従来の寄与率又は配分率に基づいて認定しているものではない。
また，１審原告は，本件訴訟提起を契機として，実施料率にする配分率（対実施料百分率）が急激に低下したことを疑問視している。
しかしながら，実際の実施料収入額とクロス効果の額との比率は，相手方により異なるものであり，実施料率に対する配分率は，包括クロスライセンス契約の全相手方に一律に妥当するものではないから，比較の対象となる実施料収入額とクロス効果の額の数値の基礎となる包括クロスライセンス契約の相手方が異なれば，比率も異なることはむしろ当然である。ルネサスは，平成１７年度分からルネサス独自の報償規則を採用し，ライセンス交渉の準備段階において，提示特許等とするための具体的準備をした特許についてもクロス効果の額を計上する取扱いを行ったため，以前とは包括クロスライセンス契約の相手方の内訳が異なっているものである。１審原告の主張には理由がない。
なお，職務発明の承継時にその評価を正確に行うことは極めて困難であり，使用者等が当初行った発明の評価に誤りがあることは珍しくないからこそ，実際よりも低く評価してしまった場合，発明者は裁判所が認定した相当の対価との差額を請求することができるのである。そうすると，本件訴訟のように，使用者等が実際よりも高く評価してしまう場合も十分にあり得るものであって，後の精査によって当初の高い評価が誤りであることが判明した場合であっても，なお使用者等は当初の誤った判断に拘束されなければならないとすると，著しく正義に反することは明らかである。
(4)小括
以上からすると，平成１２年度以降に効力を有していた包括クロスライセンス契約の全てについて，本件発明により１審被告が受けるべき利益を認定した原判決は誤りである。また，包括クロスライセンス契約における本件各特許の寄与率についても，原判決の認定はむしろ高率にすぎるものというべきである。４争点(2)（本件発明がされるについて１審被告が貢献した程度）についての当
審における補充主張
〔１審原告の主張〕
(1)本件発明に至る経緯について
ア１審原告の上司であった    P1が，真実，１審原告に対し，「位相シフトマスクの調査・検討」を指示したのであれば，１審被告は，その旨を立証するための具体的資料を書証として提出することが可能であるはずであるが，１審被告はそのような書証を提出しない。
イ１審被告は，工場勤務の技術者が中央研究所に伺い書を提出するのは，共同開発が行われる場合など，それなりの規模を有する場合に限られると主張する。しかしながら，工場の技術担当課の業務として新規の技術開発を行う場合，中央研究所の研究成果を利用する限り，その規模にかかわらず，中央研究所の許可なく行うことは，当時許されなかった。
１審被告は，P1    が１審原告に対して研究テーマを示し，勉強しておくように指示しただけであるから，技術援助の伺い書が提出されなかったとも主張する。しかしながら，P1    の陳述書には，１審原告に対し，中央研究所の特定の研究者とコンタクトを取り，位相シフトマスクの研究について詳細に聴取する旨の指示をしたと記載されていることからすると，技術援助の伺い書が提出されないまま，このような指示をすることは，中央研究所の成果をかすめ取ることを意味するものであって，あり得ないものである。


ウ１審原告が    P2研究報告を閲覧したのは，本件明細書原稿の提出後である。しかも，同報告は，レベンソン型位相シフトマスクに関する研究報告であり，同報告を詳細に検討しても，本件発明に想到することはできない。また，１審原告は，P2    研究報告（研究期間昭和６２年９月～昭和６３年４月）及び中央研究所のP3    らによる研究報告（研究期間昭和６１年４月～昭和６２年７月，昭和６２年４月～昭和６３年１月）より前の日に，位相シフトマスクに関して個人的に検討し，昭和５８年１１月３日，特許出願依頼をしたものである。エ本件出願依頼書の「●●●●●●●●●●●●●●●●」欄には，「●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●」との記載がある。１審原告は，特許出願のテーマが中央研究所で研究されている研究テーマと関係したものであるかのように本件出願依頼書に記入すれば，１審被告においては，特許部から「特許出願要」の判定を得ることが容易であると考えていたため，このような記載をしたものと思われる。
また，１審原告は，本件発明は，P1    から業務命令を受けて研究したものではないし，そのための便宜を１審被告から何ら得たものでもないから，P1    が共同発明者に加わるような内容の特許出願依頼書を作成したくはなかった。１審原告は，１審被告の社員として，昭和６３年当時，既に多くの特許出願をしていたが，特許出願依頼書には，発明内容を全て記載するか，ベストの内容を記入しなければならないと指摘されたことはなかったため，依頼書の「●●●●●●●」の欄には，P1    が共同発明者として加わることがないよう，P1    が上司ではなかった昭和５８年１１月に１審原告が提出した本件旧発明に係る特許出願依頼書と類似した構造の位相シフトマスクをあえて記入した。
(2)本件各特許に係る出願経過について
ア本件出願依頼書の評価は，「●」であり，１審被告の特許部のサポートを得られず，外部の特許事務所を通じて出願されることとなった。１審原告は，特許事務所のスタッフとともに，本件出願時明細書を作成した。１審原告は，それ以前に，既に２５件の特許出願を経験していたが，当該スタッフは若年で，明細書作成について２年ないし３年程度の経験しか有していないものと推測され，しかも，半導体製造プロセス技術の出願については経験を有するが，半導体マスク技術の出願は初めてであるとのことであった。したがって，当該スタッフは，日本９６７－１発明の内容面については，一切貢献していない。１審原告は，各種図面を交付したり，同スタッフからの質問に回答するなどして，本件出願時明細書を作成した。１審原告は，日本９６７号発明の技術的範囲にハーフトーン型位相シフトが含まれるように，本件出願時明細書に，遮光領域を形成する金属層は酸化ＣｒとＣｒとの積層とし，その膜厚を薄くして半透明膜とするという具体的条件（酸化ＣｒとＣｒとが積層する金属層の膜厚が５００～３０００Å（＝５０～３００ｎｍ））や，透明膜として，出願日当時，遠紫外線に対して遮光性を有する材料として知られていたＰＭＭＡを用いてもよいことという，新規かつ具体的な記載をした。本件出願時明細書に記載された発明には，ハーフトーン型位相シフトマスクが含まれないとした原判決は，誤りである。
なお，これらの記載は，１審原告の考えに基づくものであり，１審被告の特許部及び中央研究所等から得た知見が反映されているわけではない。イ米国各特許に係る出願手続において，集積回路の製造方法に関するクレームの内容決定及び米国特許庁からの拒絶査定クレームに対する技術面における対応（先行技術との違いの指摘等）は，１審原告のみが行ったものであり，１審被告のほかの技術者は関与していない。その結果，米国８０７号特許は，日本９６７特許の審査請求前（平成７年１１月２１日）の段階で，遮光領域がないクレームとして登録されたものである。
日本各特許の審査請求は，審査請求期限（平成７年１１月２１日）直前に，それまでに成立した米国各特許のクレームを参照して，集積回路の製造方法，マスク及びマスクの製造方法に分割して行われたものである。
１審原告は，その際，「●●●●」等の文言を削除し，技術的範囲にハーフトーン型位相シフトマスクが含まれるように，１審被告の特許部に対して強く依頼したものであり，本件各特許の特許請求の範囲は，発明者である１審原告の強い依頼を参考にして，記載されたものである。１審原告が，本件出願時明細書に前記アの新規かつ具体的な記述をしていたからこそ，当該補正が可能となったものである。
(3)市場の動向等について
ア日本９６７号特許の登録当時，半導体製品に使われている回路パターンは，微細化が進展しており，微細になった回路パターンの形成には，日本９６７号特許は不可欠であったから，当初からマーケットが存在していたものということができる。しかも，その市場は，年々拡大していたものであって，１審被告がマーケット形成のために資金を投下する必要性は存在しなかった。また，同特許を実施するための技術は，ほとんどがマスク製造メーカーにより開発されたものであり，１審被告は，通常の半導体技術開発に必要とされる膨大な資金を設備投資に用いたり，多数の開発人員を投入することはなかった。イ１審被告が，微細化が進展した回路パターンの半導体を製造する半導体メーカーに対し，ライセンス契約の締結を求めて日本９６７号特許を提示すれば，当該半導体メーカーは，ほぼ１審被告の主張どおり，１審被告とライセンス契約を締結し，実施料を支払った。
(4)小括
以上からすると，本件発明に対する１審原告の貢献度は，２０％を下ることはないというべきであって，これを４％とした原判決は誤りである。なお，１審被告が指摘する各事情は，１審被告の設備や人材から１審原告がマスクの製造技術を学んだことを意味するにすぎず，１審原告の受けるべき相当の対価を著しく減額する要素として機能するものではない。
〔１審被告の主張〕
(1)本件発明に至る経緯について


ア１審原告は，あたかも１審原告が初めて位相シフトマスクの有用性に着目したかのように主張するが，１審被告においては，昭和５０年代末頃から位相シフトマスクに注目しており，その改良及び実用化に向けた研究開発活動が開始されている。例えば，中央研究所のP3    は，補助開口型位相シフトマスクに関する発明（P3発明）をし，同発明は昭和６０年９月２０日に特許出願されているものである。また，１審原告による本件旧発明は，原判決が認定するとおり，原理的に誤っていたことから，特許出願に至らなかったものであり，１審原告がP1    による指示やP2研究報告等を閲覧する前から抱いていたというアイデア（本件旧発明に係るアイデア）は，原理的に誤っていた以上，本件発明の基礎となるものではない。イ    P1は，１審原告に対し，「位相シフトマスクの調査・検討を開始することを指示」したものであって，中央研究所の情報を盗み出すように指示したものではない。１審原告の主張は，１審被告の主張を針小棒大に解釈した不当な主張である。また，１審原告は，本件明細書原稿の提出後にP2    研究報告を閲覧したと主張するが，同原稿の提出日は昭和６３年６月３０日であるのに対し，１審原告は，原審において，同年６月に中央研究所のP2    に会って，P2    研究報告に関する資料の写しを受け取ったなどと主張していたこと，本件明細書原稿には，P2    研究報告と同一の図や同報告の図に手書きで加筆された図があることからすると，同原稿提出後に初めて同報告を閲覧したとの１審原告の主張が虚偽であることは明らかである。１審被告は，P2    研究報告を参照することによって，本件発明が想到できるものと主張するのではなく，１審原告が１審被告に在籍していなければ，P2    研究報告を利用することができなかった以上，１審被告の知的資源である同報告が本件発明に貢献したことを指摘するものである。
さらに，１審原告は，中央研究所に対する技術援助の伺い書の提出等がされていないことを根拠として，P1    から１審原告への指示の事実を否定する。しかし，１審被告において，中央研究所から情報提供を受ける場合に，必ずしも厳格な手続によらなくてはならないわけではない。１審被告の社内運用においては，中央研究所に対して技術援助の伺い書を提出するのは，研究所間の共同開発が行われる場合など，それなりの規模を有するプロジェクトの場合に限られており，１審原告に対して研究テーマを示し，勉強しておくようにと指示したにすぎないP1    が，伺い書等を提出しなかっただけである。
なお，１審原告は，P1    から位相シフトマスクに関する調査の指示を受けた事実を否定することを意図して，当審において，特許出願のテーマが中央研究所の研究テーマと関連を有するかのように本件出願依頼書に記入すれば，特許出願が可能となる判定を得られるものと考え，そのような記載をしたなどと主張するが，１審被告において，特許出願を行うか否かは当該発明の内容によって判断されることであり，それがどの研究所で行われた発明であるか，又はどの従業員によって行われた発明であるかは無関係である。本件出願依頼書に１審原告自身が記載した「●●●●●●●●●●●●●●●●」欄の記載からすると，１審原告は，P2    研究報告の研究内容（●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●）を受けて，本件旧発明の内容を見直し，本件出願依頼書の作成に至ったものであることは明らかである。１審原告が同報告に接することができたのは，P1    による調査検討の指示があったからにほかならない。
ウ１審原告は，    P1が共同発明者と認定されることを避けるため，本件出願依頼書には，あえて本件旧発明と類似の内容を記載したものであり，１審被告の慣行や実態に照らせば出願依頼書には発明内容を正確に記載する必要がないことから，本件出願依頼書の記載内容に基づいて本件当初発明の内容を認定することは誤りであると主張するようである。
しかしながら，１審被告において，１審原告が指摘する慣行は存在しておらず，職務発明を行った者が，その発明内容を使用者である１審被告に報告して特許出願を要請する際，正確な報告を行わなければ発明の内容を特定することができないことは明らかである。１審原告の陳述書（甲１）においても，そのような慣行が存在していたことは一切触れられていない。１審原告の上記主張は失当というほかない。
(2)本件各特許に係る出願経過について
ア本件出願時明細書に記載された発明に，ハーフトーン型位相シフトマスクが含まれないとした原判決の認定に誤りはない。
また，１審原告は，あたかも特許出願の経験豊富（２５件）な１審原告が主導的な立場に立って本件出願時明細書を作成したかのように主張するが，その件数自体の根拠が不明であるのみならず，１審原告が発明者とされている特許出願には，本件各特許のようなマスクの構造に関するものは含まれていないから，仮に，特許事務所のスタッフが半導体マスク技術の出願について経験が乏しかったとしても，その点については１審原告も同様である。また，発明者が特許事務所のスタッフに発明内容の説明を行うことは当然の職務にすぎない。
日本９６７号発明の特許化に成功したのは，１審被告の知財担当者らの熱意と能力経験によるほか，１審被告がマスクの製造のみではなく，半導体の設計や生産までを広く手がけていたことによるところが大きいものである。イ１審被告の従業員であった１審原告が，１審被告による米国各特許に係る出願に当たり，請求項の補正に協力することは当然の職務にすぎず，特別な貢献であると評価することはできない。
また，１審原告は，１審被告の特許部担当者に提出した社内資料（甲９２）に基づいて，米国８０７号特許が遮光領域のないクレームとして成立したなどと主張するが，甲９２の手書きの図には「●●●●」が明記されており，１審原告が遮光領域の存在しないハーフトーン型位相シフトマスクを特許請求の範囲に含ませることについては，思いもよらなかったことは明らかである。しかも，甲９２は，「SerialNo.437,    268」と記載されているとおり，クレーム１に遮光領域が明記されている米国４１７号特許に関する文書であって，米国８０７号特許とは無関係である。
(3)市場の動向等について


ア日本９６７－１発明の技術的範囲に含まれるのは，商業的に実施されなかったエッジ強調型位相シフトマスクにすぎず，１審被告は，ライセンス交渉の際，相手方から日本９６７号特許を実施していない旨及び同特許は無効である旨の反論を受けているから，日本９６７号特許を提示するだけで１審被告の主張どおりの契約が締結できたわけではない。日本９６７号発明は，エッジ強調型位相シフトマスクとしては優れた発明であったと思われるが，商業的に実施されなかった以上，市場の動向等に係る１審原告の主張は，その前提自体が誤りである。イライセンス交渉は，担当者が長年にわたり構築した信頼関係に基づいて行われる，極めて厳しいものである。仮に，ライセンスに係る特許がいかに優れていたとしても，それを提示するだけで相手方が無条件で契約締結に応じてくれるほど容易なものではない。だからこそ，１審被告は，多大な人的，金銭的な投資により，ライセンス交渉専門部隊の育成及びノウハウの蓄積を図っているのである。１審原告の主張は，ライセンス交渉の現場担当者の努力を軽視するもので，不当である。
(4)小括
以上からすると，原判決は，本件発明がされるに当たって１審被告がした貢献に関し，前提となる事実関係について原審における１審被告の主張をおおむね認めた限りにおいて正当ではあるが，１審被告の貢献度は９９％を下回らないことは明らかであって，これを９６％とした原判決の認定は低きに失するというほかない。５争点(3)（本件発明の相当の対価の額）についての当審における補充主張
〔１審原告の主張〕
(1)本件発明の譲渡価格について
ア本件発明の譲渡価格は，本件発明の市場価格から法定通常実施権の価格を除することによって，算定することができる。
イ半導体集積回路は，平成９年以降，集積回路パターンの最小線幅が製造手段である縮小投影露光に用いる露光光の波長により微細化し，何らかの特別な手段を用いない限り，回路パターンを形成することが不可能となった。本件各特許は，集積回路パターンの最小線幅が縮小投影に用いる露光光の波長により微細化（３００ｎｍ以下）した集積回路パターンを形成する技術を提供したものであり，平成２０年の存続期間満了まで，本件各特許の実用的な代替手段は存在しなかった。
ウ本件各特許の存続期間中において，微細加工し，大量生産することによって製造利益が高くなる半導体製品は，マイクロコンピュータ，ＤＲＡＭ，フラッシュメモリなどのメモリ及び標準ロジックである。これらの製品はいわゆる汎用製品であるから，本件各特許についてライセンス契約を締結し，相応の対価を支払わなければ微細化が遅れ，本件各特許を実施した半導体メーカーの製品と比較して，全く競争力を有しない製品しか製造することができない。そのため，一部の半導体メーカーのみが本件各特許発明を実施することはあり得ず，大手メーカーは横並びに実施して，微細化した半導体製品を製造することになるのが通常である。上記半導体製品は，平成１２年以降，回路パターンの最小線幅が縮小投影に用いる露光光の波長により明確に微細化したものであり，本件各特許の実施品の売上金額は，同年以降，平成２０年まで，上記半導体製品の生産額を上回るものであり，少なくとも下回ることはないと推測される。
平成１２年から平成２０年１１月２１日までの間，日本国内並びに米国及び韓国における半導体集積回路の製造の際，本件各特許を実施したと推定される製品の生産額は，合計４２兆８６０５億円である。
１審被告のライセンス交渉の責任者であるP4    部長は，本件各特許は極めて重要であるから，半導体メーカーに対し，関連する半導体装置の生産額の４％を実施料として要求する旨を１審原告に対して説明した。仮に，P4    部長の説明の半額（２％）でライセンス交渉が行われたとしても，半導体に関する特許権の通常の実施料率と同等であり，格別高い料率というわけではない。したがって，本件各特許の市場価格は，４２兆８６０５億円の２％相当額である約８５７２億円となる。
エ平成１２年から平成２０年１１月２１日までの間，１審被告及びルネサスの半導体製品の生産額は，合計６兆９１６２億円である。本件各特許が実施された割合について，他の日本国内の半導体メーカーにおける比率（０．４４）と同等と仮定すると，本件各特許の実施品の生産額は，合計３兆０４３１億円と推定される。
そうすると，法定通常実施権の価格は，３兆０４３１億円の２％相当額である約６０８億円となる。
オ以上からすると，本件発明の譲渡価格は，８５７２億円から６０８億円を除した７９６４億円と推定される。
(2)小括
１審原告は，平成９年１０月２４日から平成２０年１１月２１日までの本件発明の相当の対価について，合計１５億８７９９万５４７３円であると主張するものであるところ，改正前特許法３５条４項は，相当の対価について，「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」と定めるものではあるが，当該利益額は，本件発明の市場価格（７９６４億円）を十分考慮した上で，算出されるべきものである。したがって，原判決の認定は明らかに少額にすぎるものであり，相当ではない。
〔１審被告の主張〕
(1)原判決の算定基準を前提とした相当の対価について相当の対価の額について，原判決の算定基準に基づき，各年度において本件各特許が提示特許等とされた包括クロスライセンス契約から得られた実施料及びクロス効果の額に本件各特許の寄与率及び１審原告の貢献度を乗じて算出すると，以下のとおりとなる。
（計算式）相当の対価額＝各年度における実施料及びクロス効果の合計額×寄与率
×１審原告の貢献率
ア平成１２年度及び平成１３年度について
●●●●●●●円×２％×（１００－９９）％＝●●●●●●円
イ平成１４年度ないし平成１６年度
●●●●●●●●円×３％×（１００－９９）％×７０％＝●●●●●●●●円
ウ平成１７年度ないし平成２０年度
●●●●●●●●●円×２％×（１００－９９）％×５５％＝●●●●●●●●円
エ合計●●●●●●●●円
(2)小括
１審原告が，１審被告から，日本９６７号特許の実績報奨金として，合計２２２３万０９３２円の支払を受けていることは当事者間に争いがない。したがって，仮に，本件各特許が実施されていないにもかかわらず，「使用者等が受けるべき利益」が認定され得るとしても，１審被告が，１審原告に対して支払うべき相当の対価は，既に支払済みである。
６争点(4)（消滅時効の成否）についての当審における補充主張
〔１審原告の主張〕


(1)１審原告は，本件訴訟提起時において，本件発明に係る相当の対価の請求権に関し，請求すべき元本債権が存在するか否か不明であり，相当程度の審理を経た時点において，初めて元本債権の存在を認識することが可能となったものである。特に，本件では，①債務者である１審被告が元本債権の存否を否認したこと，②債権者である１審原告がライセンス契約書，実施料支払報告書，実施料分配表及び各報償金の算定根拠となった資料等，元本債権の存在を確認するために必要な情報を有していなかったこと，③１審被告も，これらの情報を１審原告に開示することを拒否しており，原審における審理が進行後，文書提出命令に基づいて，１審被告はこれらの情報の一部を開示したことという各事情が存在するものである。(2)このような事情においては，１審原告は，元本債権の存否すら知り得ない状況に置かれていたというべきであって，元本及び遅延損害金の各債権の行使を信義則に反して怠っていたとは解されない。
また，このような事情においては，１審被告が，その時効の完成を援用することは，信義則上許されないというべきである。
(3)以上からすると，平成９年１０月２４日ないし平成１０年３月３１日の間に１審被告が得た利益に基づく対価請求及び平成１０年度に１審被告が得た利益に基づく対価請求についての各遅延損害金のうち，平成１２年３月１１日以前の分について消滅時効を認めた原判決は，誤りである。
〔１審被告の主張〕
(1)本件訴訟は，技術に関する争点や相当の対価の額に関しては事実関係が複雑であるかもしれないが，実績報奨金の支払時期は明瞭であり，１審原告も支払時期について具体的に認識していたものである。
(2)１審原告は，あたかも１審被告の帰責事由に基づいて，請求額の一部について消滅時効が完成してしまったかのように主張する。
しかしながら，１審被告は，原審において，当初，任意で１審原告に対してライセンス契約書及びロイヤルティレポートを開示することとして，当事者間で開示条件について協議を重ねており，原審裁判所より，平成２０年５月８日付け「秘密情報開示に関する契約書」案が提示されるまでに至っていた。１審被告は，それまでの１審原告との合意事項に従い，膨大な量の契約書等を再整理する等，任意の書面開示に応じるべく誠実に準備を行っていたが，１審原告は，それまでの協議を突如として一方的に全て破棄し，文書提出命令を申し立てたものである。さらに，１審原告訴訟代理人弁護士升永英俊及び補佐人（当時）弁理士南条雅裕は，文書提出命令が発令された旨の連絡を受けるや，その直後に決定の送達を受けることもなく訴訟代理人又は補佐人を辞任した。升永弁護士は，半年以上が経過した平成２１年２月に至り，１審原告の訴訟代理人に復帰したが，その間，原審における審理は完全に停止することを余儀なくされていた。
上記の事実経過から明らかなとおり，１審被告は誠実に訴訟を追行してきたにもかかわらず，１審原告の一方的な事情により，原審における審理は大幅に遅延してしまったのである。仮に，このような遅延がなければ，消滅時効は完成しなかったものと思われる。
(3)以上からすると，遅延損害金の一部について消滅時効が完成したことについて，一方的に１審被告を非難する１審原告の主張は不誠実であるというほかない。
第４当裁判所の判断
１争点(1)ア（本件各特許発明の技術的範囲）について当裁判所は，本件各特許発明の技術的範囲について，原判決と同様，ハーフトーン型位相シフトマスクが含まれるとは認めることができないと判断するものである。その理由は，次のとおり加除訂正するほかは，原判決９５頁８行目から１１２頁１４行目までに説示のとおりであるから，これを引用する。(1)原判決１０６頁１４行目の次に，改行して，以下を加える。「なお，仮に，１審原告が主張するとおり，日本９６７－１発明における第１光透過領域又は第２光透過領域のいずれかがハーフトーン膜が存在する領域であるとした場合には，「一つの透過領域」内にハーフトーン膜が存在することになって，「一つの透過領域」と「他の透過領域」とを分離する領域が存在しないことになり，回路パターンを形成することができなくなるものである。１審原告の主張は，このような観点からも理由がないものというべきである。」(2)原判決１０９頁８行目の「そして，」から１３行目「できなくなる。」までを削除する。
(3)原判決１１２頁３行目の次に，改行して，以下を加える。「(4)    １審原告の当審における補充主張について
ア「半光領域」の開示について
(ア)ハーフトーン型位相シフトマスクについて
「ハーフトーン型位相シフトマスク」とは，マスクを透過する露光光間に位相差を生じさせることによって，転写パターンの解像度を向上させる位相シフトマスクの一種であり，透光領域と，遮光部として，実質的に露光に寄与しない強度の光を透過させると同時に透過光の位相をシフトさせる半透光領域とを有し，両者を透過した光がその境界部分において互いに打ち消し合うことにより，境界部の解像度を向上させるものであることは，原判決の認定のとおりである。そうすると，日本９６７－１発明が「ハーフトーン型位相シフトマスク」を包含するというためには，以下の条件を満たすことが必要となる。
①透光領域と，
②遮光部として，実質的に露光に寄与しない強度の光を透過させると同時に透過
光の位相をシフトさせる半透光領域とを有し，
③両者を透過した光がその境界部分において互いに打ち消し合うことにより，境
界部の解像度を向上させるものであること
(イ)「第１光透過領域」及び「第２光透過領域」の意義について日本９６７－１発明が「ハーフトーン型位相シフトマスク」を包含するというためには，少なくとも「第１光透過領域」及び「第２光透過領域」のいずれかが，実質的に露光に寄与しない強度の光を透過させると同時に透過光の位相をシフトさせる半透光領域であることが必要である。
１審原告は，日本９６７－１発明には，「第１光透過領域」及び「第２光透過領域」の透過率やそれらが透明膜であることは構成要件とされておらず，完全遮光領域を必須の構成とするものではないなどと主張する。


確かに，日本９６７－１発明は，「第１光透過領域」及び「第２光透過領域」の透過率及びそれらが透明膜であることは構成要件とはされていない。しかしながら，日本９６７－１発明は，「第１光透過領域」及び「第２光透過領域」のいずれか一方が透過光の位相をシフトさせる位相シフト手段を備えることは構成要件とされているものの，日本９６７号明細書の記載を参酌しても，当該位相シフト手段が実質的に露光に寄与しない強度の光を透過させるものであること，すなわち，「第１光透過領域」及び「第２光透過領域」のいずれか一方が半透光領域を形成することを示唆する記載はないから，「第１光透過領域」及び「第２光透過領域」の透過率及びそれらが透明膜であることが構成要件とされていないことをもって，「第１光透過領域」及び「第２光透過領域」のいずれか一方が半透光領域の場合を包含するということはできない。
また，１審原告は，「半透光領域を形成する層」の一部を透過する光が，ウエハ上のレジストを感光しないように制御することが可能であるとも主張するが，日本９６７号明細書には，露光光の強度を１審原告主張のように制御することに関する記載はないし，その旨の示唆もされていないものというほかない。
(ウ)ＰＭＭＡについて
ａ１審原告は，日本９６７号明細書の実施例１及び３において，ＰＭＭＡを適用し得ることが記載されているということができるので，ＰＭＭＡを透明膜として用いた上で，ｉ線（波長３６５ｎｍ）より波長の短い露光光（ＡｒＦエキシマレーザを含む）を利用した縮小投影露光装置の存在もあり得ることを示唆しているものというべきであると主張する。
しかしながら，１審原告が指摘する日本９６７号明細書の記載は，位相シフト膜として機能する透明膜をＰＭＭＡで形成することについて示唆するものということはできるが，ＡｒＦエキシマレーザを用いるとともに透明膜をＰＭＭＡとすることを開示するものではない。
また，甲６０の図４のグラフを参照すれば，ＰＭＭＡの透過率（曲線４０）は，波長２２０ｎｍでほぼ「．１」，すなわち１０％程度であることは示されているものの，当該図面には波長１９３ｎｍの光透過率は開示されていない。そして，光透過率は膜厚にも依存すると考えるのが自然であるところ，甲６０には，図４におけるＰＭＭＡの膜厚は特定されていないから，上記主張の根拠とすることはできない。甲６０の図４には，波長１９３ｎｍの光透過率は示されていないものの，波長３００ｎｍないし２２０ｎｍの紫外線に対するＰＭＭＡの光透過率が示されており，また，甲６４の図１には，１９３ｎｍの紫外線に対するＰＭＭＡの紫外線吸収スペクトラムが示されていることから，これらを総合すれば，少なくとも，ＡｒＦエキシマレーザに対応する波長１９３ｎｍにおいて，ＰＭＭＡが紫外線を吸収する特性を有すること，すなわち，所定の光透過率を有することが示されているということができる。しかし，ＰＭＭＡが，ＡｒＦエキシマレーザの波長１９３ｎｍにおいて所定の光透過率を有し，露光光を所定の比率で透過するとしても，日本９６７号明細書には，「実質的に露光に寄与しない強度の光を透過させる」ことを示唆する記載はないから，ＰＭＭＡを「ハーフトーン型位相シフトマスク」のハーフトーン膜として用いることが示唆されているとまで，いうことはできない。なお，１審原告は，原審において，１審被告がＰＭＭＡの波長１９３ｎｍにおける光透過率が１００％に近いことを裏付けるために提出した乙２５論文は，平成１３年発表の論文であって，ＰＭＭＡの透過率向上の成果を反映させたものであるから，日本９６７号特許の出願時における当業者の認識とは異なるとも主張するが，上記のとおり，ＰＭＭＡが，ＡｒＦエキシマレーザの波長１９３ｎｍにおいて所定の光透過率を有し，露光光を所定の比率で透過するとしても，ＰＭＭＡをハーフトーン膜として用いることが示唆されているとまでいうことはできないから，乙２５論文に係る原告主張を前提としても，上記結論が左右されるものではない。仮に，特定波長において，ＰＭＭＡが「ハーフトーン」であることが示されたとしても，それによってＰＭＭＡをハーフトーン型位相シフトマスクにおけるハーフトーン膜として用いることが示唆されているとまで，いうことはできない。ｂ１審原告は，日本９６７号明細書に記載されたｉ線（波長３６５ｎｍ）は例示であって，露光の際に照射される光としてｉ線を用いることに限定したものではなく，ＡｒＦエキシマレーザ等の波長の縮小投影露光をも含むなどとも主張する。しかしながら，日本９６７号明細書には，ＡｒＦエキシマレーザを用いることを前提として透明膜をＰＭＭＡとすることが開示されているということはできず，また，仮に，ＰＭＭＡ膜を透明膜として用いた上でＡｒＦエキシマレーザを用いることが示唆されていたとしても，ＰＭＭＡをハーフトーン型位相シフトマスクにおけるハーフトーン膜として用いることが示唆されていることにはならないことは，先に認定したとおりである。


日本９６７号明細書には，「今仮に，はみ出した透明膜４ａの基板２の主面から厚さをＸ１，基板２の屈折率をｎ，露光の際に照射される光の波長をλとすると，透明膜４ａは，その厚さＸ１が，Ｘ１＝λ／〔２（ｎ－１）〕の関係を満たすように形成されている。これは露光の際，マスク１ａに照射され，一つの透過領域Ｂを透過した光のうち，透明膜４ａを透過した光の位相と，通常の透過領域Ｂを透過した光の位相との間に１８０度の位相差を生じさせるためである。例えば，露光の際に照射される光の波長λを，０．３６５μｍ（ｉ線），透明膜４ａの屈折率を１．５とすると，透明膜４ａの基板２の主面からの厚さＸ１を，約０．３７μｍとすればよい。」との記載があり，透明膜の膜厚を定めるに当たり，膜厚と光透過率との関係は考慮されていないことからしても，透明膜は，専ら，露光の際に照射される光の位相を１８０度シフトさせるためのものであって，ハーフトーン膜として用いることを予定したものではないことは明らかである。
(エ)厚さ３０ｎｍの金属クロム層について
１審原告は，日本９６７号明細書に実施例として記載されたＣｒ層（金属層）の厚さは３０ｎｍであり，露光光としてｉ線（波長３６５ｎｍ）を用いると，３％程度の光を透過するから，実施例のＣｒ層（金属層）は，「ハーフトーン」であると主張する。
しかしながら，日本９６７号明細書の実施例を説明するための図面である第３図（ｂ），第１６図（ｂ）等を参照すれば，金属層（遮光領域）におけるマスク透過直後の光の振幅は「０」とされており，これらの図面は，測定結果を示したものではないとしても，日本９６７号特許の原理を説明するものであるから，金属層が実質的に光を透過させない層として用いられていることを裏付けるものであるというべきである。実施例のＣｒ層（金属層）は，「ハーフトーン」であるということはできない。
(オ)第３図について
１審原告は，日本９６７号明細書の第３図について，「ハーフトーン型位相シフトマスク」の技術思想を開示していると主張する。
しかしながら，第３図の金属層３は「ハーフトーン」とはいえず，むしろ光を透過しない「遮光領域」として機能するものであるから，金属層３（領域Ａ）を含む領域Ｃが「半透光領域を形成する層」を形成するということはできない。また，日本９６７号明細書には，第３図（ａ）ないし（ｄ）が，レンズを介して領域（Ｇ）の面積を制御することや，「半透光領域を形成する層」（Ｃ）の一部（Ｇ）を透過する光が，ウエハ上のレジストを感光しないように制御することは記載も示唆もされておらず，同図が，「ハーフトーン型位相シフトマスク」を開示しているということはできない。
(カ)第１６図について
１審原告は，日本９６７号明細書の第１６図について，「ハーフトーン型位相シフトマスク」の技術思想を開示していると主張する。
しかしながら，先に認定したとおり，日本９６７号明細書には，透明膜４ｃをＰＭＭＡで形成することは示唆されているといえるが，ＰＭＭＡをハーフトーン型位相シフトマスクにおけるハーフトーン膜として用いることが示唆されているとはいえないから，透明膜４ｃが「半透光領域」（Ｃ１）を形成しているということはできず，１審原告の主張は，その前提において誤りである。
イ「遮光領域」について
(ア)遮光領域の存在について
１審原告は，日本９６７号発明は，透明膜の端部で「第１光透過領域」を透過した光の位相と「第２光透過領域」を透過した光の位相とを相互に反転させ，縮小投影露光することによって，半導体回路パターンの実像の端部が鮮明になるようにする発明であって，マスク上に「遮光領域」が存在するか否かは問わないと主張する。しかしながら，日本９６７号発明が「ハーフトーン型位相シフトマスク」を用いた集積回路の製造方法を含むとはいえないことは，前記のとおりである。また，日本９６７号発明の位相シフトマスクは，いわゆる「レベンソン型位相シフトマスク」における課題を解決したものであり，１つの透過領域内に，透明膜からなる位相シフト手段が形成された部分と，透明膜が形成されていない部分とを形成することにより，露光の際，１つの透過領域内で，透明膜を透過した光と透明膜が形成されていない部分を透過した光との間で光の位相が相互に反転し，露光光が干渉により弱め合うように構成したことにより，透過領域と当該遮光領域に隣接する遮光領域との境界部分又は遮光領域の端部において，実像の端部が鮮明になるようにしたものであるから，各透過領域を規定するためには，各透過領域に隣接する遮光領域が必要であり，また，実像の端部が鮮明になる箇所は，透過領域と当該遮光領域に隣接する遮光領域との境界部分又は遮光領域の端部であるから，遮光領域の存在は，日本９６７号発明の前提というべきである。したがって，日本９６７号発明は，特許請求の範囲に遮光領域が構成要件として記載されていないとしても，原判決の認定のとおり，「遮光領域」が存在することが必要であるものというほかない。
１審原告は，日本９６７号明細書の第１６図は，遮光領域（Ａ）を必要とすることなく，Ｃ領域の端部で相互に位相を反転させて，回路パターンの実像を鮮明にする「半透光領域」を形成する位相シフト膜（透明膜４ｃ）を図示しているとも主張する。
しかしながら，前記のとおり，日本９６７号特許は，「遮光領域」が存在することが必要であるから，１審原告の主張は，その前提において誤りである。また，第１６図において，遮光領域Ａがなければ，第１光透過領域Ｃ（位相シフト膜）の端部で，第１光透過領域Ｃ１を透過した光１と第２光透過領域Ｃ２を透過した光２の位相が相互に反転して弱め合うとしても，ウエハ上の第１光透過領域Ｃ１の端部以外の領域では，光１と光２の光強度は同レベルであり，いずれもフォトレジスト膜を感光させることになるから，ウエハ上には，第１光透過領域Ｃ１の端部付近のみに回路パターンが形成されることになり，目的とする回路パターンを形成することができない。日本９６７号明細書の第１６図は，遮光領域（Ａ）を必要とすることなく，「半透光領域」を形成する位相シフト膜を図示しているということはできない。
(イ)誤記について


１審原告は，日本９６７号明細書の，「位相シフト溝を透過した光と，これらが形成されていない部分を透過した光とが，透過領域と遮光領域との境界部分，または遮光領域の端部において弱めあうように干渉させる」との記載は明らかな誤記であると主張する。
しかしながら，遮光領域の存在は日本９６７号特許の前提であって，透過領域Ｂの中の第１光透過領域と第２光透過領域との境界は，透過領域と当該遮光領域に隣接する遮光領域との境界部分にほかならないから，上記記載が誤記であるということはできない。
なお，第３図は，実際の測定結果等を示したものではなく，説明図であるから，図面上，透明膜を透過した光と透明膜が形成されていない部分とを透過した光との間で光の位相が相互に反転する箇所が，光透過領域の中の第１光透過領域と第２光透過領域との境界であるように記載されているとしても，「端部が鮮明」になる箇所は，第１光透過領域と第２光透過領域との境界であって「透過領域と遮光領域との境界部分」ではないことを裏付けるものではない。
さらに，１審原告は，第３図に示した遮光領域Ａの幅は，回路設計の都合により狭くすることもあり得るから，遮光領域の端部付近とはいえない個所でも，第１の光透過領域と第２の光透過領域の境界部分において弱め合うように干渉させることによりマスク上のパターンの転写精度を向上させ得るから，原判決における，日本９６７－１発明が「遮光領域の端部付近であって，第１の光透過領域と第２の光透過領域の境界部分において弱め合うように干渉させることによりマスク上のパターンの転写精度を向上させるという作用・効果を有するもの」との認定も誤りであると主張するが，「端部が鮮明」になる箇所について，第１光透過領域と第２光透過領域との境界であるとは認められない以上，失当である。
ウ本件各特許発明の技術的範囲について
以上からすると，本件各特許発明の技術的範囲にハーフトーン型位相シフトマスクが含まれると認めることはできないとした，原判決の認定に誤りはない。１審原告の主張はいずれも採用できない。
日本９６７号発明は，いわゆるレベンソン発明の改良である「エッジ強調型位相シフトマスク」として技術的に完成された発明である。１審被告においても，日本９６７号特許が「エッジ強調型位相シフトマスク」に係る特許として評価され，「戦略特許賞」の社内表彰を受けている（甲３５の１～３，甲３６）。このように，日本９６７号特許を含む本件各特許は，自社又は他社において商業的に実施されることはなかったことが当事者間に争いがない「エッジ強調型位相シフトマスク」に係る特許であるというほかない。」
(4)原判決１１２頁４行目「(4)」を「(5)」と改める。２争点(1)イ（１審被告が包括クロスライセンス契約において本件各特許により得た利益の額）について
(1)改正前特許法３５条４項の「その発明により使用者等が受けるべき利益の
額」の意義
ア使用者等は，職務発明について特許を受ける権利又は特許権を承継することがなくても，当該発明について特許法３５条１項が規定する通常実施権を無償で有することに鑑みれば，改正前特許法３５条４項にいう「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」とは，使用者等が当該特許発明を実施することによって得られる利益の額ではなく，当該特許発明を独占的に実施することができることによる利益の額（第三者に対する実施許諾をすることによって得ることができる実施料収入等の利益の額を含む。以下同じ。）であると解すべきである。そして，その利益の額は，本来，職務発明についての特許を受ける権利の承継時において，当該権利を取得した使用者等が当該発明の実施を独占することによって得られると客観的に見込まれる利益の額をいうと解されるが，特許を受ける権利自体が，将来特許登録されるか否か不確実な権利である上，当該発明により使用者等が将来得ることができる利益をその承継時において算定することは，極めて困難であることに鑑みると，その発明により使用者等が実際に受けた利益の額に基づき，「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」を事後的に算定することも，「利益の額」の合理的な算定方法の１つであり，同項の解釈として許容し得るところというべきである。以上説示したところは，職務発明として，改正前特許法３５条３項及び４項が類推適用されるべき外国の特許を受ける権利を使用者等に譲渡した場合の対価請求においても，妥当するものということができる。イ本件各特許発明は，前記認定のとおり，「エッジ強調型位相シフトマスク」に係る発明であるところ，本件各特許発明それ自体が自社又は他社において商業的に実施されることはなかったことは，当事者間に争いがないから，改正前特許法３５条４項の「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」の算定に当たり，そもそもハーフトーン型位相シフトマスクに係る事情を考慮することはできない。しかし，本件において，１審被告が，半導体メーカー各社との間で，本件各特許発明をもラインセンス対象特許に含め，包括クロスライセンス契約を締結していたことは，当事者間に争いがない。
そして，包括クロスライセンス契約は，当事者双方が多数の特許発明等の実施を相互に許諾し合う契約であるから，当該契約において，一方当事者が自己の保有する特許発明等の実施を相手方に許諾することによって得るべき利益とは，それによって相手方から現実に支払を受ける実施料及び相手方が保有する複数の特許発明等を無償で実施することができることによる利益，すなわち，相手方に本来支払うべきであった実施料の支払義務を免れることによる利益（クロス効果）であると解することができる。
もっとも，営利企業が包括クロスライセンス契約を締結する場合，相互に支払うべき実施料の総額が均衡すると考えて契約条件を定めたものと解するのが合理的であるから，「相手方に本来支払うべきであった実施料の支払義務を免れることによる利益」に代えて，相手方が自己の特許発明を実施することにより，本来，相手方から支払を受けるべきであった実施料を基準として算定することも合理的である。ウ弁論の全趣旨によれば，１審被告又はルネサスが半導体メーカー各社と締結した包括クロスライセンス契約において，１審被告は自己が保有する約２万件の特許をその対象としていたこと，ルネサスはその保有する約４万件の特許をその対象としていたことが認められる。


このような包括クロスライセンス契約の締結交渉において，多数の特許の全てについて，逐一，その技術的価値や相手方による実施の有無等を相互に評価し合うことは現実的に不可能であるから，相手方が実施している可能性が高いと推測している特許や技術的意義が高いと認識している基本特許を，提示特許として相互に一定件数の範囲内で相手方に提示し，それらの特許に相手方の製品が抵触するか否か，当該特許の技術的価値の程度及び実施していると認められた製品の売上高等について具体的に協議し，相手方の製品との抵触性及び技術的価値が確認された特定の特許（代表特許）と対象となる製品の売上高を重視した上で，互いに保有する特許の件数，出願中の特許の件数も比較考慮することにより，包括クロスライセンス契約の諸条件が決定されていることが通常であるということができる。そうすると，多数の特許が対象となる包括クロスライセンス契約においては，相手方への提示特許等として認められた特許以外の個別の対象特許（以下「非提示対象特許」という。）については，多数の特許のうちの１つとして，その他の多数の特許とともに厳密な検討を経ることなく当該契約の対象とされていたものというべきである。したがって，非提示対象特許については，包括クロスライセンス契約の対象特許である以上，同契約締結に対する何らかの寄与度は認められるものの，それは，提示特許等による寄与度を除いた残余の寄与度にすぎないと解される。そして，提示特許等が包括クロスライセンス契約締結に対する寄与度の相当部分を占めるものと評価すべき場合が多いと考えられること，非提示対象特許の数は極めて多いことが通常であることからすれば，非提示対象特許は，多数の特許群を構成するものとしてその価値を評価すれば足りるものであって，包括クロスライセンス契約に対する特段の寄与度を認めるまでの必要はないものというべきである。もっとも，非提示対象特許であっても，包括クロスライセンス契約締結当時において相手方が実施していたこと又は実施せざるを得ないことが認められるような特許については，当該契約締結時にその存在が相手方に認識されていた可能性があり，また，特許権者が包括クロスライセンス契約の締結を通じて禁止権を行使しているものということができることから，提示特許等に準じるものとして，当該契約締結に対する一定の寄与度を認めるべきである。１審被告も，提示特許等とされなかった特許であっても，相手方が実施している蓋然性が高いと後に判断された場合，実施料の配分を行ったと主張するところである。
エ１審被告又はルネサスは，包括クロスライセンス契約に対する本件各特許の寄与を認め，合計約２２２３万円もの実績報奨金を支払ったものであり，上記実績補償金の金額を算定する際，認定した本件各特許の寄与率又は本件各特許への配分額は，１審被告又はルネサスが，１審原告と１審被告との間で職務発明に係る相当の対価請求について争いが生じる以前に，他の配分の対象となった特許の内容，交渉の経過等を総合的に考慮して算定したものであると推測される。もっとも，包括クロスライセンス契約の対象に含まれる全２万件又は４万件にも及ぶ特許に対して実績報奨金の支払を決定する際，対象とされた各特許発明のそれぞれについて，商業的に実施されている技術や他社製品に採用されている技術との関係や公知例との関係等を厳密かつ客観的に検証することは，時間，手間及びコストのいずれの観点からも非現実的であり，この厳密な検証を行うこと自体，営利企業においては合理的であるとも認めることはできない。そのため，従業員等に対する報奨金の算定に当たり，全従業員等に対する報奨金の総額において合理的範囲内に収まる限りにおいて，厳密な検証を行うことなく，相当の対価の額が算定されていたとしても，不自然とまで，いうことができない。その結果として，使用者等が算定した報奨金の額が，厳密な検証を行った上で算定した額と異なった場合には，その不均衡の是正を求めることが可能であり，報奨金の額が改正前特許法３５条４項の規定に従って定められる対価の額に満たないときは，従業者等は，同条３項の規定に基づき，その不足する額に相当する対価の支払を求めることができるものとされるところである（最高裁平成１３年（受）第１２５６号同１５年４月２２日第三小法廷判決・民集５７巻４号４７７頁参照）。
もちろん，実際上，従業者等に対して，本来支払うべき額を超えて相当の対価が支払われることも生じ得る。
この点について，１審原告は，１審被告がライセンス交渉の材料として日本９６７号特許を有効に活用しなかったにもかかわらず，正当な理由もなく，同特許について，平均分配率をはるかに超える高率の分配率を付与し，その対価を１審原告に支払ったのであれば，１審被告の関係取締役及び関係幹部社員は，忠実義務違反又は善管注意義務違反の責任を問われかねないものであるなどとも主張するが，使用者等が，本来支払うべき額を超えて対価を支払った場合に，１審原告の主張する責任を追及される余地があるとしても，厳密な検討に要する費用の節約や発明の奨励等の目的のために，不当利得返還請求などを差し控えることは考えられないわけではないから，１審原告に対し，その返還を求めることがなかったからといって，１審原告に支払った対価の額が相当であったということはできない。以上，要するに，１審被告又はルネサスによる，本件各特許に実施料を配分すべき包括クロスライセンス契約の選択や寄与率に関する認定については，本件における主張立証の内容をふまえ，その認定に明らかな誤りがないか否か，明らかに不公正又は偏った認定となっていないか否か等の観点に基づいて，再検討を要するというべきである。
そこで，以下，上記観点をふまえて検討する。
(2)１審被告が本件各特許を提示特許等として用いた包括クロスライセンス契
約により得た利益について
ア証拠（乙３９，４０，５２～５４，５７～６２）及び弁論の全趣旨によれば，１審被告が本件各特許を提示特許等として用いた包括クロスライセンス契約の相手方，支払を受けた実施料及びクロス効果の額については，以下のとおりである。なお，ルネサスが設立された平成１５年４月１日まで，包括クロスライセンス契約の対象となった特許は，約２万件であり，ルネサスが設立された後は約４万件であるところ，ルネサスにおける１審被告の出資割合は，５５％である。
(ア)平成１２年度及び平成１３年度
ａ相手方    Ａ社
ｂ実施料の額及びクロス効果の額の合計額    ●●●●●●●円
(イ)平成１４年度ないし平成１６年度
ａ相手方    Ａ社ないしＤ社
ｂ実施料の額及びクロス効果の額の合計額    ●●●●●●●●円
(ウ)平成１７年度ないし平成２０年度
ａ相手方    平成１７年度Ａ社ないしＤ社
平成１８年度及び１９年度Ａ社ないしＤ社及びＧ社
平成２０年度Ａ社ないしＥ社及びＧ社
ｂ実施料の額及びクロス効果の額の合計額    ●●●●●●●●●円
イ１審原告の主張について


(ア)１審原告は，ハーフトーン微細加工半導体製品に関して，本件各特許権に抵触しないとの判決が確定するまでの間，本件各特許は，法的独占力又は事実上の独占力を有するものであり，本件発明の承継後，１審被告が取得した，本件各特許が有する法的独占力又は事実上の独占力により得た利益であり，かつ，ライセンシーに返金する義務を負わない利益は，改正前特許法３５条４項の「発明により使用者等が受けるべき利益」に該当するものであると主張する。しかしながら，本件各特許発明の技術的範囲にハーフトーン型位相シフトマスクが含まれると認められないことは，先に争点１について述べたとおりである。もっとも，後記のとおり，１審被告は，本件各特許発明の技術的範囲にハーフトーン型位相シフトマスクが含まれると主張して，本件各特許を提示特許等として用いていたが，相手方から非抵触又は無効であるとの反論を受けていたものでもあって，本件各特許発明の技術的範囲にハーフトーン型位相シフトマスクが含まれないことは，日本９６７号明細書の記載から容易に明らかなものということができるものである。また，非提示対象特許については，厳密な検討が省略されることが通常である以上，本件各特許が提示特許等とはされなかった包括クロスライセンス契約については，本件各特許が独占力を有していたものではないことは明らかである。さらに，１審被告がライセンシーに対して返金する義務を負わないのは，包括クロスライセンス契約における合意内容に基づくものであって，本件各特許が何らかの独占力を有していたからというわけではない。
したがって，本件各特許が，ハーフトーン型位相シフトマスクについても独占力を有していたものと認めることはできない。
(イ)１審原告は，本件訴訟提起前において，１審被告は，ハーフトーン微細加工半導体製品が本件各特許権に抵触すると自認して自社の同種製品を製造し，販売するとともに，複数の半導体メーカーが製造し，販売するハーフトーン微細加工半導体製品も本件各特許権に抵触していると主張してライセンス契約を締結し，実施料及びクロス効果を取得しているものであるから，合理的な経済人として，１審被告は，どのようなライセンス交渉の相手方であれ，極めて有利な交渉材料と自ら評価している日本９６７号特許を提示して，有利な契約条件を獲得すべく，交渉するものと推察されるから，平成１２年度以降に効力を有していた包括クロスライセンス契約に関し，本件各特許を提示特許等としたのは，Ａ社ないしＤ社，Ｅ社及びＧ社との契約のみであるなどという本件公正証書に基づく１審被告の主張は虚偽であり，かえって，本件特許リストによると，日本９６７号特許は平成１１年６月時点で，既に他の●●●●●●●●●●●（ライセンス済み）であったということができるなどと主張する。
確かに，本件公正証書は，本件訴訟提起後に１審被告が持参した資料に基づいて公証人が作成したものであって，１審被告は，包括クロスライセンス契約の契約書等を書証として提出していない。そして，本件公正証書を提出する理由として，ライセンス交渉においては，秘密として取り扱うことを前提として相手方等の売上金額等の開示を受けており，実施料額等についても，競合他社に知られた場合，将来の交渉において不利になる危険性もあることから，交渉の詳細や契約内容についてはもとより，契約締結の事実自体についても秘密保持の対象となり得ることなどを指摘するところ（乙４４），ライセンス交渉において，秘密保持義務が定められること自体はむしろ自然であって（乙４１の１～３），この点において，１審被告の説明も不合理ということはできない。また，公証人も，本件公正証書作成の際，１審被告が持参した資料の紙質等の経年劣化を確認する等の確認を行っていることがうかがわれる。
そして，ライセンス交渉において，１審被告と相手方との企業規模，市場占有率，技術力等の相違，当時の状況等の諸要素により，提示特許等を用いた交渉自体が行われなかったり，交渉が行われるとしても，状況に応じて選択される提示特許等が変更され得ることは，容易に推測し得るところである。１審被告は，本件各特許が提示特許等とはされなかった理由として，①日本９６７号特許は未登録であった，②相手方が微細加工用の技術を実施していないことが明らかであった，③契約締結の要請はむしろ相手方において強く，１審被告から提示を行うまでもなく実施料支払を承諾した，④１審被告から契約締結を打診したところ，相手方は特に争うことなく実施料支払について同意した，⑤相手方から，特許議論をすることなく，１審被告に対してライセンス料を支払う意思があることが伝えられたため，いかなる特許も提示されなかった，⑥更新前の契約において，フリークロスかつサバイバル条項が付されており，いかなる特許も提示されなかった，⑦１審被告において，相手方が有する半導体とは異なる分野の特許について妥当な条件で利用することを希望していたため，格別の特許議論をすることなく，１審被告が相手方にライセンス料を支払うことが事実上合意されており，いかなる特許も提示されなかったなどと説明する。上記主張を裏付ける資料は，交渉担当者の陳述書（乙５７～６２）しか存しないものの，上記説明内容自体は，いずれも不自然とまで，いうことはできない。さらに，本件特許リストには，日本９６７号特許につき「●●●●●●●●●●●」と記載されているものの，同リストは，その体裁及び内容からすると，活用の可能性があるマスク関連の特許●●件をリストアップしたものであるところ，備考欄の記載について，厳密な検討を経た上でされたものとは解し難いのみならず，「●●●●」という記載の趣旨自体，必ずしもライセンス交渉に当たって交渉材料に用いたこと等を意味すると認められるものではない。
もとより，１審原告においては，１審被告の開示によらなければ，１審被告が締結した包括クロスライセンス契約の詳細を知ることは不可能である以上，仮に，本件公正証書に記載されていない包括クロスライセンス契約について，本件各特許が提示特許等として用いられていたとしても，当該契約に関する契約書等を書証として提出することは困難である。１審原告は，このような事情を前提として，１審被告に対し，交渉の全経緯及び内容等について，具体的な書証に基づいて立証することを要求するが，相当の対価の額について主張立証責任を負うものではない使用者等に対し，常に交渉の全経緯等について詳細な説明を求めることは，包括クロスライセンス契約の相手方との関係で秘密保持義務を負う使用者等に過大な負担をもたらすものというほかなく，審理に必要な範囲内において，合理的な説明手段を講じることを許容することは避けられないものである。以上説示したところからすると，本件において，このような事情を考慮しても，なお，本件公正証書を証拠として採用することが許されないということはできない。
(ウ)１審原告は，１審被告又はルネサスは，本件訴訟提起を理由として，平成１７年度以降，日本９６７号特許に対するクロス効果の配分率を急落させたとも主張する。


しかしながら，クロス効果の額は，ルネサスのコンピュータサーバ内に保存されていたライセンス契約等に係る客観的データに基づくものであって（乙４６～４８，弁論の全趣旨），その算定に当たり，何らかの作為が加えられたことを疑わせる具体的事情があると認めることはできない。また，配分率の変更は，ルネサスにおいて，１審被告での取扱いを変更し，原則として，提示特許等とされた特許についてのみ，クロス効果を配分することとしたことに伴うものである（乙４５）。そして，前記のとおり，提示特許等についてのみ，包括クロスライセンス契約に対する貢献を認めること自体は，格別不合理なものということはできない。なお，１審被告は，本件各特許が提示特許等として用いられなかった包括クロスライセンス契約についても，実施料を配分している。これは，ライセンス交渉の際に代表特許等とされなかったとしても，その準備段階において特に重要な特許であるとして具体的な準備をするまでに至った特許についても，相手方が実施している蓋然性が高いと判断された場合等には，特に貢献が大きかったものに準じて，配分の対象としたものである（乙４５）。しかし，エッジ強調型位相シフトマスクが商業的に成功しなかったことは当事者間に争いがないのであるから，本件各特許発明を相手方が実施しているものと解することはできない。
(エ)１審原告の主張は，いずれも採用できない。(3)本件各特許の実施料及びクロス効果に対する寄与度について
ア寄与度算定の前提となる各事情について
(ア)本件各特許発明の技術的範囲について
前記のとおり，本件各特許発明の技術的範囲には，ハーフトーン型位相シフトマスクは含まれず，本件各特許発明が対象とする位相シフトマスクは，商業的には実用化されなかったことから，本件各特許を包括クロスライセンス契約の相手方が実施していたとは認められない。
(イ)１審被告による日本９６７号特許に対する配分額及び配分率について
ａ平成９年度から平成１１年度まで
１審被告は，平成９度においては●●件の特許に，平成１０年度においては●●件の特許に，平成１１年度においては●●件の特許に，支払を受けた実施料及びクロス効果の額を配分したが，これらの配分を受けた特許には，本件各特許は含まれていない（乙４６）。
ｂ平成１２年度及び平成１３年度について
証拠（乙３９，４５）及び弁論の全趣旨によると，以下の事実が認められる。①１審被告は，包括クロスライセンス契約の相手方であるＡ社に対して，日本９６７号特許を含む●●件の特許を提示したが，Ａ社から，位相シフトマスクを実施していないとの反論を受けたため，Ａ社から支払を受けた実施料額及びクロス効果の額については，日本９６７号特許に配分しなかった。②１審被告は，ライセンス交渉の際，提示特許等とされなかった特許であっても，相手方が実施している蓋然性が高いと後に判断されれば，実施料の配分を行っていたため，日本９６７号特許に対し，当該各年度に支払を受けた実施料及びクロス効果の額の合計●●●●●●●●●円のうち，●●●●●●●●円を配分した。また，１審被告は，平成１２年度においては●●件の特許に，平成１３年度においては●●件の特許に，実施料及びクロス効果の額を配分した。なお，本件公正証書には，実施料配分表に記載された配分額は，日本９６７号特許及びその関連特許に対するものであるとの記載があるが，日本９６７号特許以外の本件各特許の寄与率は極めて小さく，ほぼ無視し得ることからすれば，日本９６７号特許の寄与率に包含されるとするのが相当である（以下，同じ。）。
ｃ平成１４年度ないし平成１６年度について
証拠（乙３９，４６）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。①１審被告は，当該期間における包括クロスライセンス契約の相手方のうち，Ａ社との間では，新たな契約締結や契約更新の交渉は行われなかったが，交渉材料として用いられたことを評価するというルネサスの運用に従い，Ａ社との関係でも，日本９６７号特許に対し，実施料及びクロス効果の額を配分した。②Ｂ社との契約交渉において，Ｂ社に対し，日本９６７号特許を含む●●件の特許が提示されたが，Ｂ社から，日本９６７号特許については非抵触及び無効であるとの反論がされた。
③Ｃ社との契約交渉において，Ｃ社に対し，日本９６７号特許を含む●●件の特許が提示されたが，Ｃ社から，位相シフトマスクを実施していないとの反論がされた。
④Ｄ社との間の契約交渉において，Ｄ社に対し，日本９６７号特許を含む●●件の特許が提示されたが，いずれについても具体的な議論はされなかった。⑤１審被告又はルネサスは，日本９６７号特許に，Ａ社ないしＤ社から支払を受けた実施料及びクロス効果の額の合計●●●●●●●●円のうち●●●●●●●円を，その余の包括クロスライセンス契約の相手方から支払を受けた実施料及びクロス効果の額の合計●●●●●●●●●円のうち●●●●●●●●円を，それぞれ配分した（実施料額及びクロス効果の額の合計●●●●●●●●●円のうち，配分額合計●●●●●●●●円）。
なお，１審被告又はルネサスは，平成１４度においては●●件の特許に，平成１５年度においては●●件の特許に，平成１６年度においては●●●件の特許に，支払を受けた実施料及びクロス効果の額を配分した。
ｄ平成１７年度ないし平成２０年度について
証拠（乙４６）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。①ルネサスは，支払を受けた実施料及びクロス効果の額につき，平成１７年度においては●●件の特許にこれを配分し，日本９６７号特許に対しては，平成１７年度の支払を受けた実施料及びクロス効果の額の合計●●●●●●●●●●●●円のうち，●●●●●●●円を配分した（乙４６には，「２００６年度」に配分された額として記載されているが，その前後の文脈に照らして，平成１７年度の誤記と認める。）。
②ルネサスは，平成１８年度においては●●件の特許に，平成１９年度においては●●件の特許に，支払を受けた実施料及びクロス効果の額を配分したが，本件各特許についてはこれらを配分しなかった。
(ウ)１審被告による日本９６７号特許に対する評価についてａ日本９６７号特許は，平成３年度における１審被告の社内表彰である戦略特許賞「金賞」を受賞した（甲３５の１～甲３６）。


もっとも，戦略特許賞「金」候補補足説明書（甲３５の３）には，日本９６７号発明は，エッジ強調型位相シフトマスクに関する発明であると紹介されているが，それは，「コンタクトホール」や「クロス配線部」にはレベンソン発明と日本９６７号発明とを併用せざるを得ないため，今後，加工の微細化の進展に伴い，日本９６７号発明の重要性はますます増大すると記載されているにすぎない。また，雑誌（日経マイクロデバイス平成４年４月号。甲１０５）には，日本９６７号特許の公開番号（特開平２－１４０７４３号）が記載され，エッジ強調型位相シフトマスクに関する発明として紹介されているが，同記事には，レベンソン発明以外は，１審被告が数多くの特許出願をしており，成立次第では他社にとって苦しい足かせになる可能性が高い旨が指摘されている。
ｂ平成１１年６月８日付けの本件特許リスト（甲３１）において，日本９６７号特許は，「●●●●●●●●●●●」と記載されている。ｃ本件各特許は，１審被告の「●●●●●●●●●●●●●」平成１４年２月１８日作成の特許評価責任者説明会資料（甲３０）において，「●●●●●●」として例示された●●件のうちの１例として紹介されている。ｄ実績年を平成１６年度とする日本９６７号特許についての実績報奨金の額は，ルネサスの同年度支払分の実績報奨金の最高額であった（甲２３）。
イ検討
前記ア(イ)及び(ウ)の各事実によれば，１審被告において，本件各特許は，ライセンス交渉における提示特許等の候補の１つとして把握されており，平成１２年度以降の交渉の際，実際に提示特許等として活用したのみならず，提示特許等として活用しなかった包括クロスライセンス契約についても，貢献を認めるなどしていたものである。
他方で，先に争点(1)アについて認定したとおり，本件出願時明細書に記載された発明は，エッジ強調型位相シフトマスク及び補助開口型位相シフトマスクに関するものであって，平成３年度における戦略特許賞「金賞」を受賞したのも，その当時，エッジ強調型位相シフトマスクが有力な技術であると一般的に評価され，雑誌記事において紹介されていたことによるものと推測される。日本９６７－１発明は，平成７年における補正より現在の内容となったところ，１審被告は，本件各特許発明の技術的範囲にハーフトーン型位相シフトマスクが含まれるとの当時の１審被告又はルネサスの認識（あるいは１審被告又はルネサスにおいて，意図的にそのようなものとして取り扱ったこと）を前提として，本件各特許を高く評価したものにすぎないと認められるところ，客観的には，本件各特許発明の技術的範囲にハーフトーン型位相シフトマスクが含まれるとは認められず，仮に，含まれると解する場合，当該補正は，本件出願時明細書の要旨を変更するものとなってしまうことは，先に争点(1)アについて認定したとおりである。日本９６７号特許は，ライセンス交渉において，提示特許等として用いられたこともあったが，交渉の相手方が，日本９６７号発明の技術的範囲にハーフトーン型位相シフトマスクが含まれる等その価値を高く評価して，包括クロスライセンス契約を締結したと認めるに足りる証拠はない。現に，ライセンス交渉の相手方から，日本９６７号発明の技術的範囲にハーフトーン型位相シフトマスクが含まれることに疑義が示されている例もあることが認められることは，先に説示したとおりである。しかも，日本９６７号発明の技術内容からすると，日本９６７号発明の技術的範囲にハーフトーン型位相シフトマスクが含まれないことについて，相手方が指摘することは格別困難であるということはできないから，相手方からその旨の反論がされることは十分予想できるものである。
以上の諸事情からすれば，本件各特許の寄与率については，平成９年度から平成２０年１１月２１日までの各年度を通じて，３％をもって相当と認める。
ウ１審被告の主張について
(ア)１審被告は，本件各特許発明の技術的範囲にハーフトーン型位相シフトマスクが含まれていないこと及びレベンソン型位相シフトマスクとハーフトーン型位相シフトマスク以外の位相シフトマスクは商業的には実用化されておらず，１審被告及び第三者が本件各特許発明を実施していないことや，ライセンス交渉の相手方は，１審被告の有する特許ポートフォリオ等を評価して契約締結に至るものであるから，本件各特許のライセンス契約に対する貢献はないことを主張して，１審被告が本件各特許発明により受けた利益はゼロであると主張する。しかしながら，前記のとおり，１審被告又はルネサスは，他社とのライセンス交渉において，当該交渉を有利に進めるために日本９６７号特許を交渉材料として用いており，現に包括クロスライセンス契約によって得た実施料及びクロス効果の額の一部を日本９６７号特許に対して配分していたのであるから，自社又は他社における実施の有無にかかわらず，１審被告が当該ライセンス契約において本件各特許発明により受けた利益がゼロということはできない。
(イ)１審被告は，ルネサス分社化後は，本件各特許の寄与率も，１審被告の出資比率５５％を乗じた割合によるべきであるとも主張する。しかしながら，ルネサス分社化により，包括クロスライセンス契約の対象となる特許が約４万件と増加した後も，日本９６７号特許への配分額は減少したわけではないし，日本９６７号特許の寄与率自体を，包括クロスライセンス契約の対象となる特許数が増加した全特許数を基準に算定しながら，更に１審被告の出資割合に応じて減額することは相当ではない。
(ウ)１審被告の主張はいずれも採用することはできない。
(4)小括
以上からすると，１審被告は，本件各特許（本件発明）により，前記(2)アの実施料の額及びクロス効果の額の合計額につき，それぞれ３％の寄与率を乗じた額の利益を得たものと認められる。
３争点(2)（本件発明がされるについて１審被告が貢献した程度）について(1)１審被告が貢献した程度を認定するに当たって考慮することができる事情
について


改正前特許法３５条３項及び４項の規定は，職務発明に係る特許を受ける権利等が使用者等に承継される場合，当該発明をした従業者等と使用者等とが対等の立場で取引をすることが困難であることに鑑み，その承継時において，当該権利を取得した使用者等が当該発明の実施を独占することによって得られると客観的に見込まれる利益のうち，同条４項所定の基準（その発明により使用者等が受けるべき利益の額及びその発明がされるについて使用者等が貢献した程度）に従って定められる一定範囲の金額について，当該発明をした従業者等において確保できるようにして，当該発明をした従業者等を保護し，もって発明を奨励し，産業の発展に寄与するという特許法の目的を実現することを趣旨とするものであって，従業者等と使用者等との利害関係を調整する規定であると解するのが相当である。このように，改正前特許法３５条３項及び４項が従業者等と使用者等の利害関係を調整する規定であることや，「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」の算定に当たってその発明により使用者等が実際に受けた利益の額に基づいて事後的に算出することが許容されることとの均衡からすれば，「使用者等が貢献した程度」を認定するに当たっては，使用者等が「その発明がされるについて」貢献した事情のほか，特許の取得，維持やライセンス契約の締結に要した労力や費用，特許発明の実施品に係る事業が成功するに至った一切の要因や事情等を，使用者等がその発明により利益を受けるについて貢献した事情として考慮すべきものと解するのが相当である。
そこで，以下，１審被告が本件発明により利益を受けるについて貢献した事情について，検討する。
(2)１審被告の貢献度の基礎となるべき具体的事情について
ア発明に至る経緯
(ア)本件旧発明について
ａ１審原告は，１審被告に入社以来，マスクの製造や開発を行う部門に所属し，昭和５８年１１月頃，本件旧発明を行い，１審原告を代表発明者，P5    を共同発明者として，本件旧発明出願依頼書を作成し，提出した（甲１，４０）。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●本件旧発明は，マスクにおける位相シフト膜の作成方法に係る発明であり，「隣接したフォトマスクパターンの一方の光透過部に照射光の位相を１８０°シフトさせるための透明膜」を設けることについても記載されていることから，いわゆるレベンソン型位相シフト膜を対象としたものであり，当時公知であったP6    発明（特開昭５７－６２０５２号公報，乙３の１）及びレベンソン発明（特開昭５８－１７３７４４号公報，乙１の１）における位相シフト膜を前提とした発明と認められる。したがって，本件旧発明出願依頼書提出時点においては，日本９６７号特許（エッジ強調型位相シフトマスク）の技術思想は含まれてはいなかったものということができる。そして，当該記載及び本件旧発明出願依頼書中の図面に照らすと，本件旧発明は，透過領域内部の透明膜とそれが設けられていない部分の境界部分で正位相光と逆位相光による光の干渉が生じ，当該部分においてフォトレジストが露光しない領域が発生してしまうという重大な問題があったということができる（当該問題は，本件出願依頼書（乙１６）において，P7    が中央研究所のP3    らによる研究報告第１７９３６号（乙２０）に基づいて指摘している。）。本件旧発明出願依頼書のコメント欄における部長又は関係先意見欄には，「●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●」との評価が記載されているが，当該意見は，Ｃｒ膜厚に関するものであり，実際のマスクを構成する場合の１対の光透過領域相互の関係や，Ｃｒ膜上に位相シフト膜を形成したときに発生する段差部の光の回折等が不明であるとの指摘と解される。このように，本件旧発明は，発明自体具体化されておらず，発明自体の評価が低かったことから，結局，特許出願には至らなかった。
ｂなお，１審被告は，本件旧発明につき，    P5が共同発明者とされていることをもって，１審被告の貢献であるとするが，本件旧発明が前記のような問題を含む内容であることや，仮に，P5    が真実共同発明者であるとすると，後記のように本件旧発明出願依頼書とほぼ同一の内容を有する本件出願依頼書において，P5    が共同発明者とされていないことは不自然であることなどからすると，P5    が，共同発明者であったと認めることはできない。
(イ)本件当初発明について


ａ本件当初発明について本件出願依頼書が作成された昭和６３年頃，中央研究所において，P2らが位相シフトマスクに関する研究をしており，同年５月１３日，１審被告の社内において，P2らの研究成果が報告された。１審原告は，昭和６３年３月頃，上司であるP1    から，このような中央研究所における研究動向を伝えられるとともに，位相シフトマスクについて検討するように指示を受けたことを契機として，本件当初発明につき，同年５月１７日，本件出願依頼書を作成し，提出した（甲３８，乙１６，２３）。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●評価担当者であったP7    は，「●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●」とのコメントを本件出願依頼書に記載した。この指摘を受けて，１審原告は，上記の効果が得られる理由として記載した「●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●」との記載を削除するとともに，「●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●」と追記した。
このような本件出願依頼書の記載内容に照らすと，本件当初発明は，本件旧発明と実質的には同一の発明であったと認められるのみならず，本件旧出願依頼書提出以降，実証試験等は行われていなかったものと推測されるところである。もっとも，１審原告は，本件出願依頼書作成時には，本件旧発明の問題点を認識していたものと認められ，当初は，現像条件等を最適化することで対応しようとしていたところ，P7の指摘を受けたことから，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●を提案したものと推測される。なお，１審原告は，本件当初発明は本件旧発明とは異なると主張するが，１審原告が相違点として主張するもののうち，●●●●●●●●●●●●●●●という点は，P7    の指摘を受けて修正したものであって，当初から，そのような案が提案されていたものではない。また，透過領域の位相シフタの境界部の影が形成されることを利用して転写パターンの像を鮮明にするという点は，本件出願依頼書の記載からは，本件当初発明がそのような内容を含むものと認めることはできない。かえって，前記効果が得られる理由の記載（「●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●」との記載）及び予想される効果の記載（「●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●」との記載）からすれば，本件当初発明は，遮光領域を挟んで隣り合った１対の透過領域の一方の位相を反転させ，１対の透過領域の相互の透過光を干渉させることにより，パターン精度を向上させるというレベンソン発明（乙１の１）における位相シフト膜の作成方法の簡素化を目的としたものであり，本件旧発明と同様，レベンソン型位相シフトマスクを前提とした発明であって，日本９６７号特許（エッジ強調型位相シフトマスク）の技術思想，すなわち，日本９６７－１発明の作用である，１つの透過領域を形成する第１光透過領域と第２光透過領域を透過した光とを互いに干渉させることにより，パターン転写精度を向上させることを含むものではないと認められる。
また，本件出願依頼書には，本件当初発明にハーフトーン型位相シフトマスクが含まれることをうかがわせる記載もない。
本件当初発明が，レベンソン型位相シフトマスクを前提としたものであり，エッジ強調型位相シフトマスクの技術思想に至っていないことは，本件出願依頼書に，関係先意見（P7    コメント）として，「●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●」と記載されたことを受けて，「●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●」と追記されていることからも裏付けられる。
ｂ１審原告は，    P1から中央研究所の研究動向を聞いたのは，本件出願依頼書提出直前であり，P1    から位相シフトマスクの検討の指示を受けたことはないとも主張する。


しかしながら，１審原告は，本件出願依頼書の「●●●●●●●●●●●●●●●●●●」の欄に，「●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●」と記載されているのみならず，レベンソン発明に係る特許の公報番号及びレベンソン型位相シフトマスクの説明図が記載されていることからすると，１審原告がP2    研究報告等の中央研究所の研究報告（乙１７，１９，２０）自体を直接閲覧したか否かは不明であるとしても，その研究内容や資料に接する機会はあったものと推測される。しかも，０．３μｍパターンの解像は，昭和６２年９月及び昭和６３年３月にそれぞれ発行された研究報告（乙１９，２０）にも記載されている以上，中央研究所において位相シフトマスクの解像度向上に関する研究が行われていたことは，１審被告の社内において周知であったと解される。また，P1    も，本件出願依頼書の「●●●●●」に，「●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●」と記載していることに照らして，P1から中央研究所の研究動向を伝えられたのは，昭和６３年３月頃であると認められる。
そして，１審原告は，前記ａのとおり，本件旧発明の問題点について「●●●●●●●●●」で対応しようとしている点を除き，本件旧発明とほぼ同一内容の本件当初発明に係る本件出願依頼書を，P1    から位相シフトマスクに関する話があった後に提出していることからすると，本件旧発明が特許出願に至らなかった後，他から指示を受けることなく自主的に検討を続けて，改めて出願しようと思っていたという１審原告の主張は，不自然であり，P1    から位相シフトマスクを検討するように指示がされたものとみるのが合理的である。
したがって，P1    から位相シフトマスクの検討の指示を受けたことがないとの１審原告の前記主張は，採用することができない。
なお，１審原告は，レベンソン型位相シフトマスクとは基本構造が異なる位相シフトマスクとして，当時１審原告が考えていた最適の発明内容を記載すると，社内の政治的事情から，P1    が共同発明者として加わるおそれがあると考えたと説明する（甲９３）が，客観的な裏付けは存在しないし，本件明細書原稿（乙１８）の記載内容などからすると，１審原告の上記説明は採用できない。また，１審原告は，特許出願のテーマが中央研究所で研究されている研究テーマと関係したものであるかのように記入すれば，１審被告においては，特許部から「特許出願要」の判定を得ることが容易であると考えて，本件出願依頼書を記載したなどと主張するが，前記と同様に採用できない。
イ本件出願依頼書提出後特許出願まで
(ア)本件明細書原稿の作成
ａ本件当初発明は，本件出願依頼書を提出した当初，●評価であったことから，１審原告が自ら明細書原稿を作成することとなり，１審原告は，昭和６３年６月３０日付けで，本件明細書原稿を作成した（乙１８）。
本件明細書原稿（乙１８）には，次のような記載がある。
①「特許（実用新案登録）請求の範囲」欄
「１．遮光膜パターンが基板本体上に形成されたマスクにおいて，近接した透過領域間で双方の透過光が干渉して本来遮光領域となる領域で強め合うことがないように双方の透過領域を通過した光に位相差が生じるよう上記遮光膜パターンと同一の透明膜パターンをＸＹ両方向に上記近接した透過領域距離の約１／２だけシフトさ
せて重ねたマスク」
「４．遮光領域内に露光により転写されない程度の大きさの微少な透過領域が複数追加してあって，本来の転写を目的とする透過領域を通過した光が上記微少な透過領域光と干渉して，遮光領域端で弱まるように，本来の透過領域と微少な透過領域とを通過した光の間に位相差が生じるようこれらの一方に透明膜を付けるか又は基
板本体に溝を掘ったマスク」
「６．透過領域にあって，その周辺部に露光によって転写の影響を受けない程度の微小幅の領域とこれ以外の中央領域に分け，周辺領域と中央領域を通過した光が干渉して，周辺領域と中央領域との境界で弱まるように，周辺領域と中央領域とを通過した光との間に位相差が生じるようこれらの一方に透明膜を付けるか又は基板本
体に溝を掘ったマスク」
「８．透過領域が近接し，かつそれらが繰り返している場合は，交互に透過領域の基板本体を深さｄ，材料の屈折率ｎ，露光波長λが，ｄ＝λ／２（ｎ－１）の関係
を有するように基板本体に溝を掘ったマスク」
「９．位相推移マスクの製法に関して，位相推移のためのパターンは，遮光膜のマスクパターンと同一，パターン幅を太らせる，ポジネガ反転させて細らせる又は太らせる，パターンエッヂのみ取り出し，くり返し部の抜き出し等の簡単なデータ変
換したパターンデータを使用して，作成したマスク」
「10．上記特許請求範囲第１項から第９項に記載したマスクを用いて，微細Ｌｓｉ
パターンの露光を行う方法および製作したＬｓｉ」
②「●●●●●●●●●●●●●●●●●●」欄
「●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●」
③「●●●●●●●●●●●●●」欄
「●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●」
④「●●」欄


「●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●」
⑤「●●●」欄
「●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●」
このほか，図面として，「●●●●●●●●●●●●●」，「●●●●●●●●●●●●●●●●●●」等がある。
ｂこのような本件明細書原稿の記載に照らすと，本件明細書原稿には，本件当初発明（請求項１，実施例(1)及び(2)），補助開口型位相シフトマスク（請求項４，実施例(3)及び(4)），エッジ強調型位相シフトマスク（請求項６，実施例(5)ないし(8)）及びレベンソン型位相シフトマスク（請求項８，実施例(9)）が記載されていると認められ，本件当初発明と同様に，レベンソン型位相シフトマスクにおける位相シフト膜の作成方法の簡素化を目的としていたものということができる。もっとも，図面の第３－１図（５），（６）には，日本９６７号明細書（本件当初明細書等も同様）の図面第１図（第３図）及び第１４図（第１６図）に対応する図面が示されているが，請求項６の「周辺領域と中央領域を通過した光が干渉して，周辺領域と中央領域との境界で弱まるように」に対応する，あるいはこれを具体的に示唆する記載はない。
かえって，第２図の左側の図及びこれに関連する記載（「●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●」）との記載によれば，本件出願依頼書においてP7    に指摘された，透明膜境界部（透明膜端部）における転写の問題の解決を意識していることから，遮光膜端部におけるエッジ強調は想定しておらず，依然として，日本９６７号特許のエッジ強調型位相シフトマスクの技術思想には至っていないと解される。「ハーフトーン型位相シフトマスク」についても同様である。ｃ本件当初発明と同一の内容である請求項１に係る発明に関しては，前記アの本件旧発明及び本件当初発明の問題点に対する対応手段は，「●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●」と記載されているにすぎず，前記のP7    から指摘を受ける前の本件出願依頼書（乙１６）の当初の記載内容と同様の記載がされているのみであって，他の対応手段は，●●●●●●●●●●●●●●●ことを含めて，何ら記載されていない。また，補助開口型位相シフトマスクは，昭和６２年３月２７日に公開されたP3発明に係る公開特許公報（特開昭６２－６７５１４。乙４の１）に開示されている発明（特許請求の範囲は，「透明基板上に遮光膜を設け，その遮光膜を部分的に除去した開口パタンを形成したホトマスクにおいて，第１の開口パタンの周辺部分に微細な第２の開口パタンを形成し，上記第１の開口パタン，上記第２の開口パタンのどちらか一方に位相シフト層を設けたことを特徴とするホトマスク」）とほぼ同一の内容であり，P3    発明を参考にしたものと推認される。さらに，本件明細書原稿の図１は，社外秘であるP2    研究報告（乙１７）中の図２．１（４頁）と同一であり，本件明細書原稿の図４も，同研究報告中の図３．１（５頁）に手書きで書き加えをしたものであると認められることからすれば，１審原告は，本件明細書原稿を作成するに当たって，同研究報告又はその原稿等を参考にしたものと認められる。
(イ)特許出願に至るまで


ａ１審原告は，本件明細書原稿を提出後，社外秘である    P3らの研究報告第１７５８２号（乙１９）及び同第１７９３６号（乙２０）を借り出す（乙２１の１・２）などして検討を加え，出願手続に関与した特許事務所の担当者との打合せの際，本件当初発明を説明する本件明細書原稿中の第２図の左側の図につき，「原理的におかしいので特許提案からのぞく」としてこれを削除することとした（乙２２）。そして，本件当初発明やレベンソン型位相シフトマスクに係る特許請求の範囲の記載や実施例の記載等を削除した上で，昭和６３年１１月２２日，本件発明につき特許出願するに至った（乙８。以下，この出願を「本件特許出願」という。）。ｂ本件出願時明細書（乙８）に記載された発明の名称は，「マスクおよびその製造方法」であり，また，その特許請求の範囲には，次のような記載がある。「１．遮光領域，及び透過領域を備え，少なくとも部分的にコヒーレントな光の照射によって所定パターンを転写するマスクであって，前記透過領域の一部に透明膜を形成し，前記透明膜を透過した光と，前記透明膜が形成されていない透過領域を透過した光との間に位相差が生じ，前記光の干渉光が，前記透過領域と遮光領域との境界部分において弱め合うように，前記透明膜を配置したことを特徴とするマス
ク」
「３．遮光領域，及び透過領域を備え，少なくとも部分的にコヒーレントな光の照射によって所定パターンを転写するマスクであって，前記透過領域の一部に位相シフト溝を形成し，前記位相シフト溝を透過した光と，前記位相シフト溝が形成されていない透過領域を透過した光との間に位相差が生じ，前記光の干渉光が，前記透過領域と遮光領域との境界部分において弱め合うように，前記位相シフト溝を配置
したことを特徴とするマスク」
「６．遮光領域，及び透過領域をマスク基板に備え，少なくとも部分的にコヒーレントな光の照射によって所定パターンを転写するマスクであって，前記遮光領域の一部に，前記マスク基板の主面に達する溝を形成するとともに，前記溝を透過した光と前記透過領域を透過した光との間に位相差が生じ，前記光の干渉光が，前記遮光領域の端部において弱め合うように，前記溝の上方に透明膜を設けたことを特徴
とするマスク」
ｃこのような特許請求の範囲の記載に照らして，本件出願時明細書に記載された発明は，エッジ強調型位相シフトマスク及び補助開口型位相シフトマスクに関するものであることは明らかであり，本件出願時明細書の発明の詳細な説明欄の記載に照らしても，本件出願時明細書に記載されていた発明にハーフトーン型位相シフトマスクが含まれると認めることはできない。
本件明細書原稿（乙１８）に記載された発明は，レベンソン型位相シフトマスクにおける位相シフト膜の作成方法の簡素化を目的としたものであり，エッジ強調型位相シフトマスクの原理を示唆する記載はないことから，エッジ強調型位相シフトマスクに係る発明は，本件明細書原稿（乙１８）提出時（昭和６３年６月３０日）から本件特許出願時（昭和６３年１１月２２日）までの間に，１審原告において完成したものであるということができる。
ウ本件特許出願後特許査定に至るまで
(ア)１審被告は，平成７年１１月２１日，手続補正書を提出し，発明の名称を「集積回路装置の製造方法」に変更するとともに，特許請求の範囲につき，その請求項１を日本９６７号特許の請求項１と同一の内容のものに変更し，他の請求項についても「マスク」の発明ではなく「集積回路の製造方法」の発明とする等の補正を行い（乙９），平成９年１０月２４日に特許登録を受けた。また，１審被告は，本件特許出願につき分割出願をするとともに，本件特許出願につき優先権を主張して米国及び韓国に特許出願等を行い，日本９６７号特許以外の日本各特許，米国各特許及び韓国各特許の特許登録を受けた。(イ)１審被告が前記(ア)のように本件出願時明細書の特許請求の範囲の記載を補正したことにつき，１審原告の関与を認めるに足りる証拠はない。１審原告は，「●●●●」等の文言を削除するように１審原告が１審被告の特許部門に強く依頼した結果，日本９６７号特許にハーフトーン型位相シフトマスクが含まれるようになったなどと主張し，その旨の陳述書（甲９３）を提出する。しかしながら，日本９６７号特許は，先に認定したとおり，「遮光領域」の記載の有無に関わらず，「遮光領域」の存在を前提とするものであり，ハーフトーン型位相シフトマスクは含まれないものである。