・「彼女は自分の知識の限界も認識しており，自力で問題に対処できない場合，人間の同僚にその問題を引き渡します。アメリアは，賢い従業員と同様に，同僚の様子を見て特定時の状況に対する最善の手順を見つけます。自分の知能を用いることで，彼女は観察したやりとりのナレッジマップを作成し，将来似たような場面に遭遇したとき人間が介入しなくともそのマップを応用できるようにします。」（甲１１の２・９頁）・「アメリアは人間と自然言語でコミュニケーションする。ことばの意味や文脈を理解し，論理の応用や含意の推測を行う。また多くの時間と労力を要するプログラミングを必要とせず，自分で与えられた情報の処理マップを作成し，解決しなければならない問題に応じて，どういう手段を講じたら良いか自分で判断する。そして，人ができる現場の作業を学習し自動化するが，業務に特化した情報を学習するため，業務に不要な情報での不必要な学習や成長はしない。」（甲３１・１頁）
・「アメリアは，それぞれの環境で既存のマニュアルや状況の前後関係や背景から学習するだけでなく，人間の同僚を観察したり，その同僚と一緒に行ったりする業務を通じて学習し，最適なビジネスプロセスの処理マップを自身で判別します。そして人間の同僚や顧客に，価値のある情報を提供します。」（甲３４の１・３枚目）
イ上記記載によれば，本件製品を組み込んだ本件装置は，①人間の同僚と顧客を識別するなど，誰から得た情報かを識別すること，②どの分野に関する情報かを識別し，あらゆる分野の業務を対象とした上で，その分野及び業務への必要性の識別をすること，③「似たような状況」を識別し，「記録された情報との関係を分析すること，④多種多様な質問や要求に対して対応すること，⑤顧客と同僚のやりとりから「価値のある情報」を識別して記録し，将来似たような場面に遭遇したときに応用することができるということができる。
本件装置が上記各行為を行うためには，「自然言語」に含まれる意味を読み取り，情報の種類や価値を分析する能力を有することが必須であるので，同製品は，入力した情報の価値を分析する情報分析器を備えているということができる。
したがって，本件装置は，構成要件１Ｃを充足する。
（被告の主張）
本件装置は，情報の価値を分析する情報分析器を有しているということはできないので，構成要件１Ｃを充足しない。
ア構成要件１Ｃは，取得した情報を取得先，分野，記録された情報との関係，情報の種類等の観点から情報の価値を分析することを定めたものであるが，本件装置がこうした情報の価値を分析していることを裏付ける証拠はない。イソフトウェアで構成される人工知能が真の意味で人間と同様に自然言語に含まれる意味を理解したり，文脈や意図を理解したりできるかはともかく，そのような応答を行っていると感じさせるためには，情報間の関係性が把握されている必要はあるものの，個々の情報の価値まで分析する必要は必ずしもない。例えば，自然言語で提供された話題について応答する場合，当該話題に関連する情報について結合関係が締結されていれば，締結された情報を出力することで会話は進行する。本件装置が，自然言語の情報を理解しているように応答する能力を有するとしても，構成要件１Ｃ所定の情報分析器を備えることを意味しない。
また，原告は，本件装置が価値ある情報を提供する機能を有しているから，情報の価値を分析する機能を有していると主張するが，価値ある情報を提供するからといって，情報の価値を分析していることにはならない。例えば，情報の価値を分析しなくとも，入力されたそれぞれの情報について結合関係を生成しつつ知識体系を構築することは可能であり，ある質問事項について結合関係の高い情報を回答として提示することができれば，質問者にとっては価値ある情報の提供を受けたことになる可能性が高い。したがって，本件製品の紹介記事やパンフレットに価値のある情報を提供する旨の記載があるとしても，本件装置が情報の価値を分析する情報分析器を備えていることにはならない。
(4)争点２－４（構成要件１Ｄの充足性）について
（原告の主張）
本件装置は，構成要件１Ｄ（「有用と判断した情報を自律的に記録していく自律型思考パターン生成機。」）を充足する。
ア本件製品は，「人間の同僚と顧客の間で行われるやりとりを観察して仕事を覚えることもでき，起こっている出来事に関する処理マップを自分で作成します。彼女はその知識を保存・応用し，似たような状況を解決するための方法を自分自身で決定します。」（甲１１の２・３頁）とされているが，ここに記載されているように「仕事を覚える」，「処理マップを自分で作成する」，「知識を保存・応用する」，「知識を自動的に応用する」などの行為を行うには，「有用と判断した情報を自律的に記録していく」ことが必須であり，上記記載は，同製品が，情報を分析し，有用な情報を記録していることを示している。
また，前記のとおり，本件製品は，「顧客との同僚のやり取り」を「有用な情報」であると識別して自律的に記録し，全ての質疑応答に関する情報も「有用な情報」としてその知識や経験として自律的に記録している。さらに，本件製品は，「人ができる現場の作業を学習し自動化するが，業務に特化した情報を学習するため，業務に不要な情報での不必要な学習や成長はしない。」（甲３１・１頁）とされ，業務に不要な情報での不必要な学習や成長はせず，有用と判断した情報を自律的に記録している。したがって，本件製品を組み込んだ本件装置は，「有用と判断した情報を自律的に記録していく自律型思考パターン生成機」との構成を備えている。イ有用性の判断方法に関し，信頼性のある情報源からの「平常文」は，真実や事実について述べている可能性が高いので，情報として価値が高いと考えられる（実施例につき段落【００４６】，【００５８】，【００５９】）。また，「疑問文」は，「質問に対する回答」が「パターンとパターンの結合」として関係づけられている場合，「質問」を発すると，「質問に対する回答」として有用な情報を得ることができる（質問とその回答の結合例につき段落【００４３】）。このように，文の種類を分析し，蓄積された知識は有用なものであるといえる。
また，情報源が信頼できるかどうかについての判断は，システムの構築時（システム内の知識がゼロの状態）においては，システム管理者が指定した分野における基本的な知識（事実，規則，業務フロー，マニュアル，質問とその回答，研修資料等）を入力し，知識を構築するが，この時点で入力された情報は，信頼性のある情報と位置付けることができる。システム運用時においては，例えば，システム管理者が指定した「人物」，「文献」，「雑誌」，「パンフレット」，「マニュアル」，「研修資料」等からの情報は信頼度が高いと判断する等の方法が考えられる。
（被告の主張）
本件装置は，有用と判断した情報を自律的に記録する機能を有していないから，構成要件１Ｄを充足しない。


ア構成要件１Ｄは，自律型思考パターン生成機が，情報分析器による分析に基づき情報の価値が評価され，価値が高く有用と判断された情報がパターン記録器に構成されていく機能を有することを特定したものである。しかし，本件装置は，情報分析器を有しないから，当然，情報分析器によって分析された有用な情報のみを記録する機能を有していることもできず，そのような機能を有することを裏付ける証拠もない。
イまた，知識を保存し，保存した知識を応用するために，情報として得た知識を保存する機能，関連する情報の接続関係を把握する機能を有する必要があるとしても，例えば，ある事例についての解を得る際に，問題となっている事例と関連・類似する事例を情報の結合関係から特定し，当該関連・類似事例の解として結合されている情報を提示することができれば，知識を自動的に応用したことになる。そうすると，このような過程を行う場合に，わざわざ有用性を判断した上で，有用な情報のみを記録する必要はないので，アメリアが知識を保存し応用する能力を有するとしても，有用と判断した情報を自律的に記録する機能を有するということはできない。また，構成要件１Ｄで特定されているのは，「有用と判断した情報を自律的に記録していく」ことであるが，記録していく情報中に有用な情報が含まれていたり，その結果としてエキスパートになったり適切な解を得ることができたとしても，有用と判断した情報を自律的に記録していることにはならない。そして，本件装置が，情報について価値を判断し，有用と判断したものを記録する機能を有することを裏付ける証拠はない。３争点３（構成要件２Ｃ（２Ｃ’，２Ｃ”）の充足性）について原告は，本件装置は本件発明２－１，２－３，２－６の各構成要件を充足し，ソフトウェアである本件製品は，同各発明の生産にのみ用いる物であるから，その譲渡の申出行為は特許法１０１条１号の間接侵害に該当すると主張するのに対し，被告は，構成要件の充足性及び間接侵害の成否を争う。
（原告の主張）
本件装置は，本件発明２－１の構成要件２Ｃ，本件発明２－３の構成要件２Ｃ’及び本件発明２－６の構成要件２Ｃ”（「入力した言語情報の意味，新規性，真偽および論理の妥当性を評価し，自律的に知識を獲得（構築）し，」）を充足する。
(1)ア本件製品の言語情報の意味を評価する機能に関し，そのパンフレットには，「アメリアは自然言語を読み取り，文脈を理解し，論理を適用し，暗示されている内容を推定し，経験を通して学び，感情すらも察知します。」（甲１１の２・３頁），「アメリアの記憶は人間の記憶と全く同じように，エピソード記憶と意味記憶によって構成されています。アメリアはエピソード記憶によって，さまざまな経験や事象を認知することができます。また，意味記憶は，アメリアに顧客の世界に関する事実，概念，知識の体系的な記録をもたらします。」（甲１１の２・１０頁），「アメリアに命を吹き込むために意味役割の理解を実装したことで，彼女は文章をパーツに分解して，各単語の役割と，他の単語との関係を解釈できるようになりました。」（甲１１の２・１１頁），「問題の根本を見極めるための的確な質問ができる」（甲１１の２・６頁），「知識に対して積極的に論理を当てはめることにより，アメリアは問題を解決することもできます。」（甲１１の２・１１頁）と記載されている。
イこのように，「問題の根本を見極める」，「経験を通して学ぶ」，「知識に対して積極的に論理を当てはめる」などの行為をするためには，「言語情報の新規性，真偽および論理の妥当性を評価」する必要があるから，本件装置は，「入力した言語情報の意味，新規性，真偽および論理の妥当性を評価し」ているということができる。
また，本件製品の紹介ビデオ（甲１２）の図５には「Everyqueryadds   toAmelia'sexperienceand   knowledge」（全ての質疑応答がアメリアの経験と知識に加えられる）とあり，本件製品のパンフレットには「彼女はその知識を保存・応用し，似たような状況を解決するための方法を自分自身で決定します。」（甲１１の２・３頁）とあることからして，本件装置は，「自律的に知識を獲得し，知能を向上させ」，「自律的に知識を構築し」ているということができる。
ウ構成要件２Ｃ，２Ｃ'，２Ｃ”の「入力した言語情報の意味，新規性，真偽および論理の妥当性を評価し」と「知識を獲得し」又は「知識を構築し」とは，並列の関係にある。
すなわち，本件明細書等２の段落【００３８】に，「自律型知識向上装置は入力情報と既に記録している知識との整合・不整合，論理の妥当性を評価した際に，不整合または論理の飛躍が検出されると，入力された情報が正しいか否か，正しいならその根拠について質問を提示する。既に記録している知識との整合・不整合の確認は，入力された情報を検索キーとして記録されている関連情報が検索される。検索された関連情報と入力情報の整合・不整合の確認が実施され，不整合が検出された場合には，入力された情報が正しいのか質問を提示する。」とあるように，「入力した言語情報の意味，新規性，真偽および論理の妥当性の評価」は，単に「記録」の目的のみに使用しているわけではなく，問題とする概念や状況と記録している知識とを照らし合わせて，どのような対応を行うのか決めることにも使用している（上記の例では「質問を提示」している）のであるから，上記の「評価」と「知識の獲得（構築）」とは，並列の関係にある。
エしたがって，本件装置は，本件発明２－１の構成要件２Ｃ，本件発明２－３の構成要件２Ｃ’及び本件発明２－６の構成要件２Ｃ”を充足する。
(2)意味の評価について
本件製品のパンフレット等において，「アメリアは人間の同僚と同じように自然言語のマニュアルを使って学習しますが，その所要時間はわずか数秒です。読み取った内容を個別の単語として認識するのではなく，その意味を完全に理解します。」（甲３４の１・２頁），「情報を引き出すためにクエリーに使われている言葉を探知して適合させるだけの他のテクノロジーとは異なり，アメリアは何を言われたかだけでなく，それが何を意味しているかも理解します。」（甲１１の２・３頁）とあるように，本件装置は，意味の評価を実施する機能を有している。
(3)新規性の評価について
本件明細書等２によれば，本件発明２において，新規性を評価する目的は，問題とする概念や状況と記録している知識とを照らし合わせて，どのような対応を行うかを決めるためであり（段落【００３７】，【００３８】，【図１９】），単に，新規に獲得した情報が有益であると判断した場合に知識に順次追加するためだけのものではない。
本件製品のパンフレット上，「アメリアは，プロセスの中核ナレッジを１度学習すれば，対応する顧客の言語でやりとりできます。」（甲１１の２・９頁）とされており，これは，遭遇した課題に対し，過去に学習したナレッジを適用できるか否か識別する能力を有していることを示している。そして，「過去に学習したナレッジを適用できない」と判断することは，過去の事例ではないと識別することを意味する。


また，本件製品は，「アメリアは人間の同僚と顧客の間で行われるやりとりを観察して仕事を覚えることもでき，起こっている出来事に関する処理マップを自分で作成します。彼女はその知識を保存・応用し，似たような状況を解決するための方法を自分自身で決定します。」（甲１１の２・３頁）とされるが，これは，遭遇した状況に対し，似たような状況のナレッジを適用できるか否かを識別する能力を有していることを示すものであり，「似たような状況でない」と判断することは，過去の事例ではないと識別することである。「アメリアは顧客の質問を受け付け，顧客が求めていることを理解し，問題を明らかにするために必要な質問を投げかけることで，答えを提示することができます。」（甲１１の２・６頁）とあるのも，本件製品が，顧客の質問に対し答えを生成する際，自己の知識と照らし合わせ不明な点があれば，問題を明らかにするために必要な質問を顧客に対し投げかけ，顧客からの回答に応じて，適切な回答を示すことができることを意味するものであるから，この動作は，本件発明２の実施例（段落【００３７】，【００３８】，【図１９】）の動作と同じである。
さらに，「彼女は自分の知識の限界も認識しており，自力で問題に対処できない場合，人間の同僚にその問題を引き渡します。アメリアは，賢い従業員と同様に，同僚の様子を見て特定の状況に対する最善の手順を見つけます。自分の知能を用いることで，彼女は観察したやりとりのナレッジマップを作成し，将来似たような場面に遭遇したとき人間が介入しなくともそのマップを応用できるようにします。」（甲１１の２・９頁）とされているが，これは，問題とされる概念や状況と記録している知識とを照らし合わせて，記録している知識と照合しない（新たな状況＝新規である）と判断した場合，人間の同僚にその問題を引き渡すという対応を実施していることを示している。これらは，本件装置が，まさに「新規性を評価する機能」を有していることを示している。
(4)真偽の評価について
本件製品のパンフレットによれば，「意味記憶は，アメリアに顧客の世界に関する事実，概念，知識の体系的な記録をもたらします。」（甲１１の２・１０頁）とされているが，これは，アメリアが，顧客の世界に関する事実，概念，知識を有しており，何が正しく（真），何が正しくない（偽）かを識別する機能を有することを示している。
また，「知識に対して積極的に論理を当てはめることにより，アメリアは問題を解決することもできます。」（甲１１の２・１１頁）とされているが，これは，本件装置が，事実，概念，知識を論理的に展開していく（論理を当てはめる）ことにより，新たな事実，概念，知識を導出する能力を有していることを示すもので，正しい情報（事実，概念，知識）に対し，正しい論理を適用して導出した情報も正しいと考えられるから，このようにして導出された情報は真偽が評価されていると考えられる。
さらに，「彼女が知っている情報の本体に立ち返ることで，自然言語で述べられた質問を元に事実を明らかにするための明確な質問を発し，人間と同じように問題の明確な性質を顕在化させることができるのです。」（甲１１の２・１１頁）とされているが，これは，本件製品が，知っている情報の本体（事実，概念，知識）と照らし合わせ，何が正しいかを明確にする（事実を明らかにする）能力及び不明な点を明らかにするために質問する能力を有することを示している。
そうすると，本件装置は，入力された情報の真偽を評価する機能を有しているということができる。
(5)論理の妥当性評価について
本件明細書等２の段落【００２６】は，「論理：Ａ⇒Ｂ」（ＡならばＢ）が，言語パターンＡから言語パターンＢに向けて接続関係を生成することにより構成できること，すなわち，情報間で構築された関係性を基に，論理矛盾のない応答を行うことが可能であることを示している。そして，本件発明２における「論理の妥当性評価」は，本件明細書等２（段落【００２７】，【００２８】，【図１１】）の記載内容からしても，被告が主張するような，単に「入力した言語情報について既に蓄積している知識との整合を基に論理の妥当性を評価し，論理の飛躍が解消されると有益な情報として知識に順次追加するための構成」であるというだけではなく，段落【００２７】に記載されているような内部で行う処理にも適用されている。
本件パンフレットに，「アメリアは自然言語を読み取り，文脈を理解し，論理を適用し，暗示されている内容を推定し，経験を通して学び，感情すらも察知します。」（甲１１の２・３頁），「知識に対して積極的に論理を当てはめることにより，アメリアは問題を解決することもできます。」（甲１１の２・１１頁）とあることは，本件装置が，情報間で構築された関係性を基に，論理矛盾のない適切な回答をする能力を有していること，すなわち「論理の妥当性評価」を実施する機能を有していることを示すものである。
(6)自律的に知識を獲得する機能について
本件製品のパンフレットにおける前記(1)ア及び(3)の各記載によれば，本件装置は「自律的に知識を獲得する」機能を有しているということができる。
（被告の主張）
本件装置は，入力された情報の新規性，真偽及び論理の妥当性のいずれの評価もしているとはいえず，これらの評価に基づいて知識を獲得するという構成も有しないから，本件発明２－１の構成要件２Ｃ，本件発明２－３の構成要件２Ｃ’及び本件発明２－６の構成要件２Ｃ”をいずれも充足しない。
(1)新規性の評価について
ア本件発明２は，新規性検出器により入力された言語パターンが既にパターン記録器に既存情報として記録されているか否かを判断することにより，当該言語パターンを評価している（段落【００３３】，【００３４】）。この主な目的は，新規な情報だけをパターン記録器に記録していくことにより，記録領域量や情報の処理量を抑えることにあると考えられる。しかし，アメリアが新規性検出器のようなものを備え，入力された情報について新規性を評価する構成を有することを裏付ける証拠はない。近年のコンピュータが有する記憶領域量は膨大であり，処理能力も非常に高速化しているため，わざわざ入力された情報ごとに新規性を評価しなくとも，入力された情報を随時入力して知識を構築すれば十分であり，仮にその容量を超過しそうになった場合も，単に記憶相違を大容量のものに入れ替えるなどすれば足りる。そのような状況下で，わざわざ「情報の新規性を評価する」といった特別な技術を採用することは合理的でない。
イ原告は，アメリアは，遭遇した課題に対し，過去に学習したナレッジを適用できるか否かを識別する能力を有していると主張するが，顧客とのやりとりは，一度でも学習して顧客からの質問事項と回答事項に結合関係が生成され，知識として保有されていれば顧客に応答することができるのであるから，質問事項に結合している回答事項を検索する処理は「新規性の評価」に当たらない。


また，原告が指摘する「彼女はその知識を保存・応用し，似たような状況を解決するための方法を自分自身で決定します。」（甲１１の２・３頁）との記載は，人間同士の質疑応答を観察して情報間に結合関係を生成することにより知識を蓄積し，その知識を類似状況に対する質問事項についての回答として検索可能としたことを意味するにすぎず，そのような処理を行うために，新規性の評価，すなわち，過去の事例でないことを識別する処理は必要とされない。
原告は，アメリアは，現在の状況が問題解決の知識として記録している状況と似ているのかを識別する機能を有すると主張するが，上記のとおり，質問事項等に対応するには，情報をカテゴライズして知識として蓄積していくことにより，質問事項に対して積極的により近い回答事項を選択することが最も簡便かつ適切な方法であり，そのための処理に新規性の評価は不要である。
したがって，アメリアは，「入力した言語情報の新規性を評価し，自律的に知識を構築し，」との構成を有しない。
(2)真偽の評価について
本件発明２は，言語情報の接続関係を処理して記録する際に，入力された情報が正しいか否かを判断することにより真偽の評価を行っており，この評価のためにパターン記録器には真実等についての知識が記録され，これらの知識との照合により，入力された言語情報の真偽の評価がなされる（段落【００１９】）。この主な目的は，真と判断される情報だけをパターン記録器に記録していくことにより，正しい情報に基づく知識体系を構築し，質問等に対して正しい応答を行うことができるようにするためと考えられる。
しかし，本件製品のパンフレット等には，同製品が真実等についてのデータベースを備えており，入力された情報をこのデータベースと付き合わせて真偽を判断し，真実と判断されたものを新たな知識として習得するように作動することをうかがわせる記載は存在しない。
そもそも，入力された言語情報について，自律的に知識を獲得するため，本件発明２のように，いちいち真偽を評価しなくとも，入力された情報間で構築された関係性に基づき，より多く強固な関係性を有する情報を抽出することにより，真に近い情報を引き出し，より正しい応答をさせれば足りるのであり，仮に構築されている情報の関係性が少なく，偽の情報に基づいた応答がされるおそれがあるときは，人間に判断を委ねることでこれを避けることができる。こうした手段によれば，その際に人間の行った判断内容を学ぶことで，次回同様な事態が生じた場合に正しい応答ができるようになる。本件製品も，「単独で顧客を助けられない場合，彼女はその問題を人間のスタッフに引き渡し，問題解決を補助しながら，将来の状況に備えて問題解決の仕方を学習します。」（甲１１の２・６頁）とされているとおり，まさにそのような手段を採用している。
(3)論理の妥当性評価について
本件発明２における論理の妥当性評価は，言語情報の接続関係を処理して記録する際に行われるものであり，入力された情報が既に記録されている情報との不整合がなく，論理の飛躍が解消されたものを知識として追加するよう構成されている（段落【００１９】）。この主な目的は，論理に飛躍や矛盾のない情報だけをパターン記録器に記録していくことにより，妥当性が確認された情報を知識として蓄積して系統だった知識を構築し（段落【００１１】，【００３８】），質問等に対して矛盾のない応答を行うことができるようにするためと考えられる。
しかし，本件製品のパンフレット等には，同製品が論理の妥当性を評価し，自律的に知識を獲得し，知能を向上させていることについての記載は存在しない。
また，入力される様々な言語情報について逐一論理の妥当性を評価する処理を行うのは負担となり，その必要がない。そのような手間をかけずとも，入力された情報間で構築された関係性を基に，より多く強固な関係性を有する情報を抽出することにより，論理矛盾のない適切な応答をさせることが可能である。本件装置は，知識として蓄積した情報間の結合関係からより適切な回答を検索していると思われるが，それは同製品内部で行われている処理にすぎず，結果として論理矛盾のない適切な回答となる可能性が高いとしても，それをもって，入力した言語情報の論理の妥当性や論理の飛躍の有無を評価するような処理を行っているということはできない。
(4)評価と知識の獲得の関係について
本件明細書等２の段落【０００１】，【００１７】，【００１９】，【００２３】，【００２４】，【図１】等の記載によれば，本件発明２は，新規性，真偽，論理の妥当性の評価に基づいて自律的に知識を獲得することにより知能を向上させる人工知能装置の発明である。
これに対し，本件装置は，例えば，真実などに関する知識を予め有し，入力された言語情報をこのような知識と比較して真偽を評価するような構成を有しておらず，そのような評価に基づいて知識を獲得するといった構成も有しない。
原告は，「評価」と「知識の獲得」が並列の関係にあると主張するが，本件明細書等２において，「評価」はあくまでも有用な情報と判断して系統立った知識を獲得するための手段とされており，「評価」のみを遊離させた構成とはされておらず，そもそも「評価」のみをさせても知能の向上に結びつかないから，原告の上記主張は失当である。
４争点４（本件製品が本件発明３の技術的範囲に属するか）について(1)争点４－１（構成要件３Ｂの充足性）について
（原告の主張）
本件製品は，本件発明３の構成要件３Ｂ（「パターン，パターン間の接続関係，パターン間の関係およびパターンの励起の履歴を記録するパターン記録器と，」）を充足する。
ア本件製品は「パターン変換器」（構成要件３Ａ）を備えているところ，電子計算機において，信号の組合せであるデータの処理のために，これを記録することは当然であるから，同製品は，「パターンを記録するパターン記録器」を備えている。
本件製品がマインドマップや処理マップを構築するためには，概念や関係の把握が必要であり，電子計算機が処理可能な形態としての処理のためには，パターン，パターン間の接続関係，パターン間の関係を記録する機能が必須である。
また，「励起」とは，記録モジュールが情報の照合等により活性化した状態のことを指すところ（段落【００２５】），例えば，パターン登録器が，入力した情報をパターン記録器の記録モジュールと照合し，入力した情報と同一のパターンが記録されているか確認し，記録されていれば該当のパターンを励起し，記録されていなければ新規パターンとして記録モジュールに記録し励起するという処理に関係する。
本件製品が，処理マップを作成して保存応用し，「似たような状況を解決するための方法を自分で決定する」（甲１１の２・３頁）には，入力された情報を，記録器に記録されたパターン又はその組合せと照合することが必須であり，かつ，「似たような状況」の認識のためには，あるパターンが励起したことを記録しておくことも必須である。
したがって，本件製品は「パターン，パターン間の接続関係，パターン間の関係およびパターンの励起の履歴を記録するパターン記録器」を備えているということができる。


イ「パターン間の接続関係」とは，パターン間の結合に関する情報という意味であり，「パターン間の関係」とは，パターン間の関わりがどのようなものであるかに関する情報という意味である。「接続関係（＝結合）」は，様々な「関係」の一形態であるから，「パターン間の関係」は，「パターン間の接続関係」を包含する。これらの両者をともに記載したのは，思考パターンを生成するためには概念間の「接続関係（＝結合）」が特に重要であり，その記録が必要であることによる。また，概念間の「関係」には，「接続関係（＝結合）」と正反対の意味を有する「無関係」も含まれ得るので，そのような誤解を生じないためにも，両者を併記する必要があったのである。
（被告の主張）
本件製品は，パターン間の接続関係とパターン間の関係の両方のデータを記録しているとはいえず，パターンの励起の履歴を記録しているともいえないから，本件発明３の構成要件３Ｂを充足しない。
ア本件発明３では，情報を知識体系として構築するために，情報と情報の関係を示すパターンとパターンの接続関係を記録するとともに，例えば，あるパターンを等価なパターンに変換するために用いられるために，パターン間の関係が記録される（段落【００１７】，【００２３】，【００２６】，【図５】，【図６】）。パターン間の接続関係を記録するのは情報を知識体系として構築するためであり，パターン間の関係を記録するのは同じ意味のパターンを等価変換して記録領域を抑えたり，反対の意味を持つパターンを整理したりして情報の処理を効率的に行うためであると考えられる。しかし，近年のコンピュータが有する記録領域は膨大であり，処理能力も非常に高速化しているから，パターン間の接続関係を記録して情報を知識体系として構築すれば足り，これに加えてパターン間の関係をパターン記録器に記録する必要はない。原告は，「パターン間の接続関係」が「パターン間の関係」に包含されると主張するが，両者は明らかに別個の概念である。本件製品がパターン間の接続関係を記録するとともにパターン間の関係を記録することを裏付ける証拠はなく，同製品が，これらをともに記録しているということはできない。
イ本件発明３においてパターンの励起の履歴を記録するのは，これを記録し，あるパターンが励起するごとにそのパターンが励起する前の励起履歴をそのパターンの接続情報記録部に転写することにより，あるパターンと，そのパターンが励起に到るまでのシナリオを記録するためと考えられる（段落【００２５】）。
しかし，生じた問題等に人工知能が自律して対応するために，情報間の接続関係が整理されて知識体系が構築される必要はあるかもしれないが，そのためにパターンの励起の履歴を記録する必要はない。パターン間の接続関係を記録し，関連性の強い情報を追っていけば，シナリオに沿ったと感じられるような応答は可能であって，そのためにパターンの励起の履歴を記録する必要はない。
本件製品がパターンの励起の履歴を記録することを裏付ける証拠はなく，同製品がこれを記録しているということはできない。
(2)争点４－２（構成要件３Ｃの充足性）について
（原告の主張）
本件製品は，本件発明３の構成要件３Ｃ（「パターンおよびパターン間の接続関係を人間の指示または自律的に登録および変更するパターン登録器と，」）を充足する。
ア言語で表現された「概念Ａ」や「概念Ｂ」は，計算機が処理できるように「パターン（概念Ａ）」や「パターン（概念Ｂ）」に変換され，マインドマップを構築する際に，概念や概念間の結合関係を「登録」したり「変更」したりする必要が生じるが，この概念や概念間の結合関係を登録したり変更したりする手段として，本件発明３は，構成要件３Ｃを規定している。アメリアがマインドマップや処理マップを構築するためには，概念や関係を把握して登録する機能が必須であるから，アメリアは，「パターンおよびパターン間の接続関係を人間の指示または自律的に登録および変更するパターン登録器」を備えている。
イ前記のとおり，「パターン」や「パターン間の接続関係」の「変更」とは，「概念」や「概念間の接続関係」の「変更」を意味する。様々な「概念」や「概念間の接続関係」を設定して動作を確認している場面を想定すると，全てが思いどおりの動作をすれば，当初の設定どおりでよいが，場合によっては，一部を変更したいことも生じ得るので，このような場合に，既に登録している「概念」の内容を変更したり，「概念間の接続関係」を変更したりすることがあり得る。
（被告の主張）
本件製品は，少なくともパターンの変更を行うパターン登録器を有していないから，本件発明３の構成要件３Ｃを充足しない。
構成要件３Ｃの「パターン」とは，アメリアにおいては，入力されて保存する各情報に対応して変換された，コンピュータ内に記録されている一塊の信号（ビットの組合せ等）に相当する概念を含むものと考えられる。しかし，前記２(2)（被告の主張）で述べたとおり，パターンに変換されて記録されたパターンに対して，改めて「変更」する必要はなく，アメリアがこうした機能を有することを裏付ける証拠はない。
したがって，本件製品は，構成要件３Ｃを充足しない。(3)争点４－３（構成要件３Ｅ（３Ｅ’）の充足性）について
（原告の主張）
本件製品は，本件発明３－７及び３－８の構成要件Ｅ並びに本件発明３－９～３－１２の構成要件Ｅ’の「パターンおよびパターン間の関係を分析するパターン分析器と，」との構成を充足する。
ア本件製品のパンフレット上，「アメリアは自然言語を読み取り，文脈を理解し，論理を適用し，暗示されている内容を推定し，経験を通して学び，感情すらも察知します。…アメリアは何を言われたかだけでなく，それが何を意味しているかも理解します。彼女は同じ言葉の異なる用法を見分けるために文脈をあてはめることで，暗示されている意味を完全に理解します。」（甲１１の２・３頁），「伝えられていることの文脈や意図を理解していることを証明しています。」（甲１１の２・１１頁）とされているが，こうした行為を行うためには，文脈に含まれる意味を読み取り，その関係を分析することは必須であるから，本件製品は，「パターンおよびパターン間の関係を分析するパターン分析器」を備えている。
イ「パターン」とは，「情報」を計算機が処理できるようにした形態のものであるから，「パターンを分析する」とは，「情報を分析する」という処理を，計算機での処理として表現したものである。


本件製品のパンフレット等によれば，「アメリアは思考プロセスをつなぐ概念や関係を把握して，マインドマップを構築します。」（甲３４の１・３頁），「アメリアに命を吹き込むために意味役割の理解を実装したことで，彼女は文章をパーツに分解して，各単語の役割と，他の単語の関係を解釈することができるようになりました。」（甲１１の２・１１頁），「アメリアは人間の同僚と顧客の間で行われるやりとりを観察して仕事を覚えることもでき，起こっている出来事に関する処理マップを自分で作成します。彼女はその知識を保存・応用し，似たような状況を解決するための方法を自分自身で決定します。」（甲１１の２・３頁）とされているが，「概念や関係を把握」，「文章をパーツに分解して，各単語の役割と，他の単語の関係を解釈する」，「人間の同僚と顧客の間で行われるやり取りを観察」するという行為は，まさしく「情報を分析する」という行為であるから，本件製品は「パターンを分析する」機能を有する。
（被告の主張）
本件製品は，少なくともパターンを分析するパターン分析器を有していないから，本件発明３－７及び３－８の構成要件３Ｅ並びに本件発明３－９～３－１２の構成要件３Ｅ’を充足しない。
構成要件３Ｅ（３Ｅ’）は，本件発明３の人工知能がパターン分析器を備えていることを特定したものであり，このパターン分析器は，パターンを分析する機能と，パターン間の関係を分断する機能を有するものとして特定されている。ここでいうパターンとは，本件製品においては，保存する各情報に対応して変換された，コンピュータ内に記録されている一塊の信号（ビットの組合せ等）に相当する概念を含むものであると考えられるところ，本件製品はコンピュータ内に記録されている一塊の信号を元の情報に戻すためのパターン逆変換器は有するかもしれないが，記録されている一塊の信号は，入力された情報と対応しているのだから，これ（パターン）を改めて分析する必要はないし，同製品がパターン分析器を具備することを裏付ける証拠もない。したがって，本件製品は，構成要件３Ｅ及び３Ｅ’のいずれも充足しない。(4)争点４－４（構成要件３Ｋ（３Ｋ’）の充足性）について
（原告の主張）
本件製品は，本件発明３－１１の構成要件３Ｋ（「入力した情報の価値を評価し，真理，真実，事実，定義，規則，常識，説明，仮説，予測，意見，感想に識別，分類し自律的に知識体系を構築する人工知能として機能させるためのソフトウェア」）及び本件発明３－１２の構成要件３Ｋ’（上記３Ｋの構成に「入力した情報を構築した知識体系と照合し，真理，真実，事実，規則および常識に沿った行動を実施する」との構成が付加されたもの）を充足する。ア本件製品のパンフレットによれば，「アメリアは自然言語を読み取り，文脈を理解し，論理を適用し，暗示されている内容を推定し，経験を通して学び，感情すら察知します」（甲１１の２・３頁），「アメリアの記憶は人間の記憶と全く同じように，エピソード記憶と意味記憶によって構成されています。アメリアはエピソード記憶によって，さまざまな経験や事象を認知することができます。また，意味記憶は，アメリアに顧客の世界に関する事実，概念，知識の体系的な記録をもたらします。」（甲１１の２・１０頁），「アメリアに命を吹き込むために意味役割の理解を実装したことで，彼女は文章をパーツに分解して，各単語の役割と，他の単語との関係を解釈できるようになりました。」（甲１１の２・１１頁）と記載されているところ，以上のような「暗示されている内容を推定」，「感情すら察知」，「事実，概念，知識の体系的な記録」，「問題の根本を見極める」，「経験を通して学ぶ」，「知識に対して積極的に論理を当てはめる」といった行為をするためには，「情報の価値を評価し，真理，真実，事実，定義，規則，常識，説明，仮説，予測，意見，感想に識別，分類し自律的に知識体系を構築」することは必須である。
したがって，本件製品は，構成要件３Ｋを充足する。
イさらに，本件製品のパンフレットによれば，「アメリアは…起こっている出来事に関する処理マップを自分で作成します。彼女はその知識を保存・応用し，似たような状況を解決するための方法を自分自身で決定します。」（甲１１の２・３頁），「彼女は新たな従業員と同じように学習し，事実上どのような産業でも，従業員や顧客の助けとなるために自分の知識を応用し，様々なビジネスの課題に取り組みます。」（甲１１の２・５頁）とされており，これは，「入力した情報を構築した知識体系と照合し，真理，真実，事実，規則および常識に沿った行動を実施する」ことを意味している。したがって，本件製品は，構成要件３Ｋ’を充足する。
（被告の主張）
アメリアないし本件製品は，少なくとも，入力した情報の価値を評価しておらず，入力された情報について，真理，真実，事実，定義，規則，常識，説明，仮説，予測，意見，感想に識別，分類していないから，本件発明３－１１の構成要件３Ｋ及び本件発明３－１２の構成要件３Ｋ’を充足しない。ア構成要件３Ｋ及び３Ｋ’は，本件発明３－１１及び３－１２の人工知能が入力された情報について情報の価値を評価する機能を有することを特定したものであり，例えば，入力情報の源泉に信頼性があるか，情報が新規であるかなどを基に情報の価値を評価するものであるが，アメリアが，情報の価値を評価していることを裏付ける証拠はないから，アメリアがこうした機能を有するとはいえない。
ソフトウェアで構成される人工知能が真の意味で人間のように暗示されている内容を推定したり，知識に対して積極的に論理を当てはめたりできるかはともかく，そのように感じられる応答を行うために，情報間の関係性が把握されている必要はあるが，個々の情報の価値まで評価する必要はない。例えば，提示された質問に対して応答する場合，当該質問に関連する情報について接続関係が締結されていれば，締結された情報を出力することで，知識に対して論理を当てはめたように感じる応答が可能であるから，アメリアが暗示されている内容を推定したり，論理を当てはめたように応答する能力を有するとされていても，入力された個々の情報の価値を評価していることにはならない。
イ構成要件３Ｋ及び３Ｋ’は，本件発明３－１１及び３－１２の人工知能が入力された情報について真理，真実，事実，定義，規則，常識，説明，仮説，予測，意見，感想に識別し，これらを分類する機能を有することを特定したものであり，入力された情報が上記１１項目のいずれであるかを識別し，分類するものであるが，本件製品が，情報をこのような１１項目に識別し，分類していることを裏付ける証拠はない。
５争点５（本件特許１が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか)について
別紙２の１記載のとおり。
６争点６（本件特許２が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか）について
別紙２の２記載のとおり。
７争点７（本件特許３が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか）について


別紙２の３記載のとおり。
８争点８（差止めの必要性）について
（原告の主張）
被告は，少なくとも本件製品の譲渡の申出を行っており，既に譲渡等をしているか，今後譲渡等をする具体的なおそれがある。
（被告の主張）
被告は，本件製品の販売はおろか，譲渡の申出すらしておらず，平成２９年２月頃以降は本件製品に関する何らの問合せも受けていない。また，被告は，本件製品の譲渡の前提となる営業基盤，人材その他の経営資源を有しないから，本件製品の譲渡の申出をする余地はなく，被告が，近い将来，本件各特許権を侵害し，又は侵害するおそれが生じることはおよそ想定することができない。
９争点９（原告の損害額）について
（原告の主張）
被告は，平成２７年９月頃から本件製品を日本国内で販売していると考えられ，その売上げは，年間１億円を下ることはない（甲１３～１６）。ソフトウェア製品における実施料率は，一般にハードウェア製品に比して高率であり，５０％を超えるものも少なくないが（甲２３），被告が日本における販売会社であることも考え併せると，原告が特許法１１２条３項に基づき本件各発明の実施に対し受けるべき金銭の額は，本件製品の売上げに対する３０％を下回らない。したがって，平成２７年９月から平成２９年３月までの１年６か月間の被告の損害額は，４５００万円（＝１億円／年×１．５年×３０％）となる。
（被告の主張）
否認し争う。被告は本件製品を販売しておらず，その売上げは一切ない。
第４当裁判所の判断
１争点１（被告による本件製品の製造販売等の有無）について(1)前記前提事実，後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実を認めることができる。
ア米ＩＰｓｏｆｔ社は，平成２６年９月，本件製品のパンフレット（英語版。乙１２文献）を発行した。
イビジネスワイヤ社がそのウェブサイトに平成２６年１０月２日に掲載した本件製品の紹介記事には，本件製品につき，この技術は既に多数のフォーチュン１０００企業によって試験運用されており，米ＩＰｓｏｆｔ社は同年内に新規顧客や業界をリードする提携企業を発表する予定である旨が記載されていた。
ウ平成２７年頃に発行された本件製品の日本語のパンフレットには，「Ａｍｅｌｉａ２．０」が同年秋にリリースされた旨が記載され，その裏表紙には，被告の会社名，住所及び電話番号が記載されている。（甲１１の２）エ被告の当時の代表取締役であったＡは，平成２８年７月２７日，米ＩＰｓｏｆｔ社のチーフ・コマーシャル・オフィサーと共に，日本オラクルが開催したセミナー「OracleModernBusiness   Experiences2016」において「新しいＡＩ（人工知能）Ａｍｅｌｉａ（アメリア）とサービスクラウドによる新しいカスタマー・エクスペリエンスの創造」と題する講演を行った。そのセミナー会場には，アメリアを展示した被告のブースが設けられた。また，日本オラクルのウェブサイトには，「ＡＩ(人工知能)「アメリア」がコールセンターを変える日」と題する記事が掲載されているが，これには，本件製品の説明やＡのコメントが記載され，上記インタビューの動画のリンクが設定されているほか，被告と日本オラクルが平成２９年春を目標にして共同で実証実験を進め，英語など日本語以外の言語へも対応させながら金融機関を始めとする幅広い業種への導入を図っていく考えである旨の記載がある。（甲２７，２８，３０，３１，３８）
オ平成２８年８月１２日の日本経済新聞電子版に，日本オラクルが，米ＩＰｓｏｆｔ社と組んで，日本オラクルのクラウドサービスとＡＩ「アメリア」を組み合わせ，消費者の電話での問合せに自動で応答するサービスを年内にも国内で提供する旨の記事が掲載された。そして，日本オラクルのウェブサイトにおける本件製品の説明記事中には，本件製品の特徴や日本オラクルとの提携についてのＡのコメントが掲載されている。（甲１４，２６）カアクセンチュア株式会社は，平成２８年１０月２４日，ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社が同月３１日に提供を開始する人工知能サービス「ＣＯＴＯＨＡ」の国内展開において，同社と協業した旨のニュースリリースを発表した。「ＣＯＴＯＨＡ」には，最新の日本語処理技術と米ＩＰｓｏｆｔ社が持つ世界先端の人工知能プラットフォームであるアメリアが組み合わされている旨の記載がある。
また，ＮＴＴコミュニケーションズが同月２４日に発表したニュースリリースには，同社が同月３１日より「ＣＯＴＯＨＡ」の提供を開始したこと，「ＣＯＴＯＨＡ」は膨大な日本語データベースや日本語処理技術と，米ＩＰｓｏｆｔ社のＡＩエンジンとを融合させたものである旨の記載があるほか，アクセンチュアの執行役員のコメントとして，「アメリア」の導入支援を開始しており，日本国内の顧客に対しても最適なＡＩソリューションの導入を支援していく旨の記載がある。（甲１５，１６）
キ日本オラクルは，平成２９年８月１６日，原告からの照会に対し，「アメリアとOracleService    Cloudとの連携は既に検証済みである」と回答した。
（甲３３）
ク米ＩＰｓｏｆｔ社のウェブサイトの本件製品の日本語の紹介ページには，「アメリアは，いま市場で提供されているもっとも包括的なＡＩプラットフォームです。」との記載があり，少なくとも平成２９年１０月３０日時点において，被告が問合せ先として表示されていた。（甲２９）(2)上記(1)の認定事実によれば，米ＩＰｓｏｆｔ社が開発した本件製品について，その関連会社である被告は，平成２７年頃以降には本件製品の日本語版のパンフレットに本件製品の問合せ先として表示されるようになり，平成２８年７月に日本オラクル開催のセミナー会場に本件製品を展示するなどしてそのＰＲを行い，その後実際に本件製品を含む商品の提供が発表されたことなどが認められる。こうした事実に照らすと，被告は，遅くとも平成２７年頃に上記パンフレットが発行されて以降，本件製品の譲渡又は貸渡しの申出を行っていたものと認めるのが相当である。


これに対して，被告は，被告が本件製品に係る単なる便宜的な窓口にすぎないと主張するが，被告の代表取締役であったＡが本件製品の具体的な特徴について説明し，日本オラクルとの提携などの事業内容についても言及していることや，被告が本件製品の日本国内における問合せ先として表示されている一方，米ＩＰｓｏｆｔ社が日本国内で直接営業活動をしていたことはうかがわれないことなどに照らすと，被告が本件製品に係る単なる便宜的な窓口であるということはできない。
したがって，被告の上記主張は採用し得ない。
２争点２（アメリアが本件発明１の技術的範囲に属するか）について
(1)本件発明１の内容
本件特許１の特許請求の範囲及び本件明細書等１の記載によれば，本件発明１は，①自律型思考パターン生成機に関する発明であり，②従来，機械に動作を行わせる場合，人間が，計算機に専用のプログラム言語により作成した種々のプログラムを作成し，適切に条件を検出し，動作させるためにプログラムの修正をする必要があり，また，逐次，情報の価値を判断し，有用と判断した情報を機械に入力する必要があって，これらを行うには多大な時間を要する等の課題を解決するため，③画像情報，音声情報及び言語を対応するパターンに変換して記録し，パターンの設定，変更やパターンとパターンの間に結合関係を生成する等の制御をするなどの構成を備えることにより，④機械に動作を行わせる場合に逐次人間がプログラムを設定する必要がないようにし，入力した情報の価値を分析し，有用と判断した情報を自律的に記録することを可能にした発明であると認められる。
(2)争点２－１（構成要件１Ａの充足性）について以下のとおり，本件装置が「画像情報を対応するパターンに変換するパターン変換器」を有すると認めることはできないので，同装置は構成要件１Ａを充足しない。
ア構成要件１Ａは，「画像情報，音声情報および言語を対応するパターンに変換するパターン変換器と，パターンを記録するパターン記録器と，」であるところ，本件特許１の特許請求の範囲の記載によれば，「パターン」は，本件発明１の自律型思考パターン生成機を構成する「パターン変換器」により画像等の情報から変換され，「パターン記録器」に記録され，「パターン制御器」において設定，変更がされ，あるいはパターン同士の結合関係が生成されるものであるから，これらにより処理可能なものであると解することができる。
次に，本件明細書等１の記載を参酌すると，「パターン」は，「対応する事象の特徴を検出器が識別する信号の組合せにより表現したもの」であり（段落【００１７】），例えば，画像情報として「犬」を入力すると，犬の画像パターンが生成され，パターン記録器に犬の画像パターンとして記録されることとなる（段落【００１８】）。そして，本件発明の実施形態１について説明した段落【００３９】においては，画像，音声及び言語の情報をそれぞれ識別する信号の組合せに変換したものをパターンと呼び，パターンの要素を「ＯＮ」，「ＯＦＦ」又は「１」，「０」で表現することにするとされ，【図２】には，画像パターンの例として「ＩＧ＝［０．０．１．１．・・・］Ｔ，とのパターン例が例示されている。
これらの記載によれば，本件発明１における「パターン」とは，画像，音声及び言語に係る事象の特徴を，計算機たる検出器が識別することができる「１」，「０」等の何らかの信号の組合せに変換したものを意味し，構成要件１Ａは，少なくとも，「画像情報・・・を対応するパターンに変換するパターン変換器」，すなわち，画像情報を上記信号の組合せに変換する変換器を有することを特定したものであるということができる。イ原告は，本件製品のパンフレットや動画において，アメリアが「感情的な対応力」を有するとされ，アメリアの表情が「ＥＱ（共感指数）」により変化させられ，ユーザがアメリアの感情を画像で確認できるようになっていることなどを根拠として，本件装置は「画像情報・・・を対応するパターンに変換するパターン変換器」を有していると主張する。
しかし，被告は，本件装置がアメリアの感情に対応した画像を予め保有しており，状況に応じてその場に適した表情の画像を表示可能であるとしても，画像情報を対応するパターンに変換する機能は備えていないと主張するところ，原告が指摘する本件パンフレットの記載や動画を総合すると，本件装置が様々な感情に対応する表情のアメリアの画像を保有し表示することができるとは認められるものの，本件装置が，外部から入力された表情等に関する画像をパターンに変換する機能を有していると認めるに足りる証拠はない。
ウ原告は，本件装置が，その感情に対応した画像を予め保有しており，状況に応じてその場に適した表情の画像を表示可能な構成を備えているにすぎないとしても，構成要件１Ａの「画像パターン」とは，画像情報から生成され，人工知能を構成するソフトウェアが利用できる「一塊のデータ」の全てを含むのであるから，人工知能がアメリアの感情に対応する画像を表示する際に，画像作成時のデータ形式から別のデータ形式に変換する場合も同構成要件を充足すると主張する。
しかし，原告の主張する「パターン」の意義は，特許請求の範囲及び本件明細書等の根拠を欠くものである上，本件装置がアメリアの感情に対応した画像を予め保有しているのであれば，それは既にアメリアが利用できるデータ形式で保有しているものと解するのが自然であり，更に異なるデータ形式に変換する必要があるとは考え難い。そうすると，本件装置が様々な表情のアメリアの画像を表示し得ることをもって，本件装置が入力された画像情報からパターンに変換する機能を有するということはできず，他に本件装置において，かかる変換をする変換器が存在することを認めるに足りる証拠はない。
なお，原告は，アメリアとは別の画像処理用のコンピュータにより画像データを作成したとしても，「アメリアの感情に対応した画像を計算機で処理可能な形態（パターン）に変換する」という工程を実施していることになるから，アメリアが構成要件１Ａを充足することに変わりはないとの主張もするが，アメリアとは別のコンピュータが，アメリアが利用できるデータ形式の画像データを作成する場合に，本件装置が上記工程を実施しているといえないことは明らかである。
エ以上のとおり，本件装置は構成要件１Ａを充足しない。(3)争点２－２（構成要件１Ｂの充足性）について以下に述べるとおり，アメリアが「パターンの変更」をする「パターン制御器」を有すると認めることはできないので，アメリアが構成要件１Ｂを充足するとは認められない。
ア構成要件１Ｂは，「パターンの設定，変更およびパターンとパターンの結合関係を生成するパターン制御器と，」であるところ，「パターン」とは，前記(2)アのとおり，画像，音声及び言語に係る事象の特徴を，計算機たる検出器が識別することができる信号の組合せに変換したものであるから，「パターンの変更」とは，かかる信号の組合せ自体を変更することを意味すると解するのが相当である。


本件明細書等１を参酌しても，「パターンの変更」の意義について上記解釈と異なる解釈を示唆する記載は存在しない。
イ原告は，本件装置が「パターンの変更」をする「パターン制御器」を有すると主張するが，本件装置に既に記録されているパターンとしての信号は，それ自身が何らかの情報と対応付けられた信号であるから，この信号に対して改めて何らかの変更をする必要性は乏しいと考えるのが相当であり，本件製品のパンフレット等の記載を総合しても，本件装置が「パターンの変更」をする「パターン制御器」を有すると認めるに足りる証拠は存在しない。ウこれに対し，原告は，本件発明１の「パターン」は概念を包含するものであるとした上で，構成要件１Ｂは，概念間の結合関係の変更の機能を特定していると主張する。
しかし，原告の上記主張は，特許請求の範囲及び本件明細書等１の記載から明らかということはできない上，構成要件１Ｂの「パターン制御器」はその文言に照らし，「パターンの変更」をするものであって，「パターンの結合関係の変更」をするものではないので，構成要件１Ｂが概念間の結合関係の変更の機能を特定しているということもできない。
また，原告は，マインドマップや処理マップを構築するためには，概念の設定，変更及び概念間の結合関係を生成する機能が必須であると主張するところ，証拠（甲１１の２・３頁及び９頁，甲１２・図４，図５，図７及び図８，甲３４の１）によれば，本件装置は，思考プロセスをつなぐ概念や関係を把握してマインドマップを構築し，起こっている出来事に関する処理マップを自分で作成するものであることはうかがわれるが，仮に概念がパターンに相当するとしても，マインドマップ等を構築することから，パターンを変更することが必須であると当然にいうことはできない。エしたがって，本件装置が構成要件１Ｂを充足すると認めることはできない。(4)争点２－４（構成要件１Ｄの充足性）について以下のとおり，本件装置が「有用と判断した情報」のみを「自律的に記録」していると認めることはできないので，本件装置は構成要件１Ｄを充足しない。ア構成要件１Ｄは「有用と判断した情報を自律的に記録していく自律型思考パターン生成機。」であるところ，本件特許１の特許請求の範囲の記載によれば，自律型思考パターン生成機が自律的に記録していくのは，情報分析機により入力した情報の価値を分析した結果，有用と判断された情報であるので，本件発明１に係る自律型思考パターン生成機が自律的に記録するのは，情報分析器が有用と判断した情報に限られると解するのが自然である。そして，本件明細書等１には，「入力した情報の価値を分析し，有益と判断した情報を記録して，有用と判断した情報を自律的に拡大していく機械は従来無い」（段落【０００６】），「この発明における思考パターン生成機は入力した情報の価値を分析する。…分析の結果，有用と判断した情報は，識別した分野に分析結果を追加して，パターン記録器に記録していく。」（段落【００２２】），「以上の▲１▼から▲５▼の分析により入力した情報は分析され，情報としての価値が評価される。・・・価値の高い情報は言語パターンとしてパターン記録器に記録し，価値の低い情報（判決注：誤記を修正）は記録しないこととする。これにより，有用な情報が逐次蓄積され，膨大な知識がパターン記録器に構成されていくことになる。」（段落【００３０】，【００４６】，【００５３】）などの記載があり，発明の効果の項にも「第２の発明によれば機械に情報を記録する場合，人間が逐次，情報の価値を判断し有用と判断した情報を逐次，機械に入力し記録する等の作業を実施する必要がない。」（段落【００６５】）と記載されていることからすれば，本件発明１は，有用と判断した情報のみを記録することが前提とされていると解するのが相当である。
そうすると，本件発明１に係る自律型思考パターン生成機が自律的に記録するのは，情報分析器が有用と判断した情報に限られると認めるのが相当である。
イ原告は，本件製品のパンフレットの記載などに基づき，「仕事を覚える」，「処理マップを自分で作成する」，「知識を保存・応用する」，「知識を自動的に応用する」などの行為を行うには，「有用と判断した情報を自律的に記録していく」ことが必須であると主張する。
しかし，情報として得た知識を保存し，関連する情報の接続関係を把握する機能を有していれば，問題となっている事例と関連・類似する事例を情報の結合関係から特定し，その解として結合されている情報を提示することができ，これにより上記の機能を発揮することは可能であるから，必ずしも，入力する情報の有用性について判断し，有用な情報のみを記録するとの機能を備えている必要はないというべきである。
かえって，本件製品のビデオ（甲１２・図５）には，全ての質疑応答がアメリアの経験と知識に加えられる旨の記載があり，これによれば，仮にアメリアが情報分析器を備えているとしても，あらゆる情報をいったん記録しつつ，その中から有用な情報を抽出等する構成を採用しているとも考えられるところ，本件製品のパンフレット等には，本件装置が入力された情報の入力性について判断し，有用な情報のみを記録するとの機能を備えていることを示す記載は存在しない。
そうすると，本件装置が「仕事を覚える」などの上記行為を行うことができることから，直ちに，同装置が入力された情報の有用性を判断し，有用と判断された情報のみを記録する機能を有するということはできない。したがって，本件装置は，構成要件１Ｄを充足しない。
(5)小括
以上によれば，本件装置が本件発明１の技術的範囲に属するとは認められないから，本件製品につき間接侵害が成立するとの原告の主張は理由がない。３争点３（アメリアが本件発明２の技術的範囲に属するか）について
(1)本件発明２の内容
本件特許２の特許請求の範囲及び本件明細書等２（甲９）の記載によれば，本件発明２－１は，①自律型知識向上装置に関する発明であり，②従来の人工知能では予めプログラムで設定された処理以外の実施はできず，入力された言語情報により機械自ら自律的に知識を獲得し，処理を改善，高度化することが困難であったという課題を解決するため，③パターンを保持するパターン保持器と，パターン保持器を制御する制御器と，パターン間の関係を処理するパターン間処理器を備え，入力した言語情報の意味，新規性，真偽および論理の妥当性を評価し，自律的に知識を獲得し，知能を向上させることにより，④人間の思考をパターンとして逐次学習し，状況に応じた動作を学習したとおりに実行するとともに，機械に構築した知識により新規に獲得した情報を評価し，機械内部に系統立った知識を構築することなどを可能にする人工知能に関する発明であると認められる。
そして，本件発明２－３は，自律的に知識を構築するに当たり，不明な点を人間等に質問して，その回答を元に知識を更新していくことを特徴とする発明であり，本件発明２－６は，パターンを変換し制御出力を生成するパターン逆変換器を備え，獲得した知識に基づいて機械の制御を行うことができることを特徴とする発明であると認められる。


(2)争点３－２（構成要件２Ｃ（２Ｃ’，２Ｃ”）の充足性）について以下のとおり，本件装置は，「入力した言語情報・・・を評価」したことに基づいて「自律的に知識を獲得」ないし「自律的に知識を構築」するものと認めることはできないので，本件発明２－１の構成要件２Ｃ，本件発明２－３の構成要件２Ｃ’及び本件発明２－６の構成要件２Ｃ”を充足しない。ア構成要件２Ｃは「入力した言語情報の意味，新規性，真偽および論理の妥当性を評価し，自律的に知識を獲得し，知能を向上させる人工知能装置。」，構成要件２Ｃ’は「入力した言語情報の意味，新規性，真偽および論理の妥当性を評価し，自律的に知識を構築し，」，構成要件２Ｃ”は「入力した言語情報の意味，新規性，真偽および論理の妥当性を評価し，自律的に知識を獲得し，知能を向上させ，」というものである（以下，構成要件２Ｃ，２Ｃ’及び２Ｃ”を併せて「構成要件２Ｃ等」という。）。
上記各記載によれば，構成要件２Ｃ等は，本件発明２の人工知能装置が，「入力した言語情報の意味，新規性，真偽および論理の妥当性を評価」したことに基づいて，「自律的に知識を獲得」ないし「自律的に知識を構築」することを特定したものと解するのが相当である。
本件明細書等２においても，「この発明における自律型知識向上装置は…入力された言語情報の新規性，既に記録している知識との整合・不整合，論理の妥当性等を評価し，有益な情報であると判断した場合には知識に逐次追加していく。これにより，自律型知識向上装置は有益な知識を蓄積し，知識の向上を実現することができる」（段落【００１７】，【００１９】，【００２１】，【００２２】）との記載があるが，これは，入力した言語情報を評価したことに基づいて，有益な上記言語情報を知識に加えていくことを示すものであるといえる。
また，本件明細書等２には，本件発明２－３の実施例に係る発明の実施の形態３について，「装置が自律的に言語情報の評価（新規性，真偽，論理の妥当性）を実施し，知識を自律的に構築していく。」，「自律型知識向上装置は入力情報と既に記録している知識との整合・不整合，論理の妥当性を評価した際に，不整合または論理の飛躍が検出されると，入力された情報が正しいか否か，正しいならその根拠について質問を提示する…自律型知識向上装置が提示した質問に対し，人間等が回答すると，その回答内容は追加情報として入力され，再度評価される。追加された情報により，論理の飛躍が解消されると，新しく知識が追加，更新される…新規入力された情報は逐次，妥当性の確認を実施し，妥当性が確認された情報は知識として蓄積され，知識の拡大が実現される。」（段落【００３８】）と記載されているが，これも，入力した言語情報を評価したことに基づいて，自律的に知識を構築することを示すものであるということができる。
そうすると，構成要件２Ｃ（２Ｃ’，２Ｃ”）は，「入力した言語情報の意味，新規性，真偽および論理の妥当性を評価」し，その評価の結果に基づいて「自律的に知識を獲得」ないし「自律的に知識を構築」することを特定したものと認められる。
イこれに対して，原告は，本件明細書等２の段落【００３８】などを根拠として，新規性等の「評価」と「知識の獲得（構築）」との関係は並列であり，上記「評価」は，単に「記録」の目的のみに使用しているわけではなく，問題とする概念や状況と記録している知識とを照らし合わせ，どのような対応を行うのかを決めることにも使用している（例えば，同段落に記載されている質問の提示等）と主張する。
しかし，前記のとおり，構成要件２Ｃ等は，「入力した言語情報の意味，新規性，真偽および論理の妥当性を評価し，自律的に知識を獲得し」と規定し，「評価し又は自律的に知識を獲得し，」とはされていないのであるから，その文言の通常の意味に照らすと，入力した言語情報の意味等の妥当性を評価した上で，その評価を踏まえて妥当性が確認された情報を知識として自律的に獲得すると解するのが自然である。
また，本件明細書等２の段落【００３８】には，入力された情報と知識との整合・不整合，論理の妥当性を評価した際に，不整合等又は論理の飛躍が検出されると，質問が提示される旨の記載があるが，同段落には，さらに，同装置は上記質問に対する人間の回答を踏まえて再評価を行い，論理の飛躍が解消されると新たに知識が追加等されると記載されており，これによれば，入力した情報の意味等の妥当性の評価自体が使用されることにより知能が向上するのではなく，その評価を踏まえて妥当性が確認された情報について自律的に知識として獲得されることにより知能が向上させるものというべきである。
ウ以上の解釈を踏まえ，本件装置が構成要件２Ｃ等を充足するかを検討すると，本件製品等のパンフレット等には，本件製品が入力した言語情報の意味等の妥当性を評価した上で，その評価を踏まえて妥当性が確認された情報について自律的に知識として獲得していることを示す記載は存在しない。これに対して，原告は，本件製品のパンフレット等の記載を根拠として，「問題の根本を見極める」，「経験を通して学ぶ」，「知識に対して積極的に論理を当てはめる」などの行為をするためには，「言語情報の新規性，真偽および論理の妥当性を評価」する必要があるから，本件装置は，構成要件２Ｃ等を充足すると主張する。
しかし，本件装置が原告主張に係る機能を有するとしても，これらの機能を有することは，必ずしも，本件装置が入力した言語情報の新規性等の「評価」をした上で，その評価を踏まえて妥当性が確認された情報について自律的に知識として獲得するとの構成を備えることを意味するものではない。本件発明２と異なり，入力された情報ごとに新規性等を評価することなく，入力された情報を随時入力し，情報間に結合関係を生成することにより，知識を蓄積し，質問事項に対して積極的により近い回答事項を選択することを可能にするという構成も考えられるところであり，前記のとおり，本件製品のビデオ（甲１２・図５）には，全ての質疑応答がアメリアの経験と知識に加えられる旨の記載が存在することも考慮すると，原告の指摘する本件製品のパンフレット等の記載から，本件装置が構成要件２Ｃ等を充足すると認めることはできず，他に同構成要件を充足していると認めるに足りる証拠はない。(3)以上のとおり，本件装置が構成要件２Ｃ等を充足するとは認められないから，同装置が本件発明２の技術的範囲に属するとは認められず，本件製品につき間接侵害が成立するとの原告の主張は理由がない。
４争点４（本件製品が本件発明３の技術的範囲に属するか）について
(1)本件発明３の内容


本件特許３の特許請求の範囲及び本件明細書等３（甲１０）の記載によれば，本件発明３－７は，①自律型知識分析機に関するソフトウェアの発明であり，②従来の人工知能では予めプログラムを設定する必要があり，知識の拡大及び構築を自律的機械に実施させることが困難であったという課題を解決するため，③情報をパターンに変換するパターン変換器，パターン等を記録するパターン記録器，パターン等を自律的に登録・変更するパターン登録器，パターンの処理を制御するパターン制御器，パターンを情報に変換するパターン逆変換器，パターン等を分析するパターン分析器を備え，人間の指示及び学習により情報及び情報の構造を分析・記録する処理を実施し，情報間の関係をパターン間の接続関係及びパターン間の処理により自律的に構築していく人工知能として機能させることにより，④プログラム等の設計を要することなく，情報及び情報の構造を分析・記録する処理を実施し，情報間の関係をパターン間の接続関係及びパターン間の処理により知識の拡大及び体系化を自律的に実施することを可能にする発明であると認められる。
そして，本件発明３－８～３－１２は，いずれもソフトウェアの発明であり，本件発明３－７の特徴に加え，①本件発明３－８は，情報の処理において追加・変更が生じた場合でもプログラムの追加・変更をすることなく対応することができることを特徴とするもの，②本件発明３－９は，入力された質問，命令，問題・課題に対して適切な処理を実行することができることを特徴とするもの，③本件発明３－１０は，入力された質問，命令，問題・課題に対して適切な処理を実行することができるとともに，情報の処理において追加・変更が生じた場合でもプログラムの追加・変更をすることなく対応することができることを特徴とするもの，④本件発明３－１１は，入力した情報の価値を評価し，真理，真実，事実，定義，規則，常識，説明，仮説，予測，意見，感想に識別，分類し自律的に知識体系を構築することを特徴とするもの，⑤本件発明３－１２は，同３－１１に加え，入力した情報を上記知識体系と照合し，真理，真実，事実，規則及び常識に沿った行動を実施することを特徴とするものであると認められる。
(2)争点４－２（構成要件３Ｃの充足性）について構成要件３Ｃは，「パターンおよびパターン間の接続関係を人間の指示または自律的に登録および変更するパターン登録器と，」であるところ，本件発明３の「パターン」の意義が本件発明１と同一であることについては，当事者間に争いがない。
また，本件特許３の特許請求の範囲及び本件明細書等３の記載に照らすと，「パターンの変更」の意義についても，本件発明１と異なるものではないと認められるところ，前記２(3)で判示したとおり，本件製品に既に記録されているパターンとしての信号は，それ自身が何らかの情報と対応付けられた信号であるから，この信号に対して改めて何らかの変更をする必要性は乏しく，本件製品のパンフレット等に記載を総合しても，「パターンの変更」をする「パターン登録機」を有すると認めるに足りる証拠は存在しない。そうすると，本件発明１の構成要件１Ｂについて判示したのと同様の理由から，本件製品が「パターンの変更」をする機能を有しているとは認められないので，同製品は構成要件３Ｃを充足しない。
(3)以上のとおり，本件製品ないしアメリアが構成要件３Ｃを充足するとは認められないから，本件製品が本件発明３の技術的範囲に属するとは認められない。
５結論
以上のとおり，本件装置又は本件製品は本件発明１ないし３の技術的範囲に属するとは認められないので，その余の点につき判断するまでもなく，原告の請求はいずれも理由がないから，これらを棄却することとし，よって，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４０部
裁判長裁判官
佐    藤    達    文
裁判官
三    井    大    有
裁判官
今    野    智    紀
別紙１
製品目録
コンピュータ用ソフトウェア製品「アメリア」又は「Ａｍｅｌｉａ」
別紙２
無効事由の存否に関する当事者の主張
１争点５（本件特許１が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか)について
（被告の主張）
本件発明１は，乙７発明と同一の発明であるから，新規性を欠き，本件特許１は，特許無効審判により無効にされるべきものである。
(1)乙７発明の内容
乙７発明は，ユーザと会話を行うロボットなどに用いて好適な会話処理装置に関するものである（乙７公報の明細書段落【０００１】）。ア乙７公報の明細書（段落【００３１】～【００３６】，【００４７】）及び図面（【図２】，【図３】，【図５】）の記載によれば，乙７発明では，ＣＰＵ１０Ａ，メモリ１０Ｂ等から構成されるコントローラ１０が音声認識部３１Ａを有し，「歩け」，「伏せ」等の指示内容を理解して行動するとともに，認識結果を，言語情報抽出機能を有する会話処理部３８にも出力するようになっている。また，ＣＣＤカメラ１６から与えられる画像信号を用いて画像認識処理を行う画像認識部３１Ｂも備えており，これらの認識結果はメモリに累積される構成となっている。そして，これらの認識結果は，ＣＰＵ１０Ａが扱うことができるように信号化されていることは自明である。そうすると，乙７発明は，画像情報，音声情報および会話処理を行う等のために言語を所定の信号（パターン）に変換し，この所定の信号（パターン）を記録するための構成を有している。
そうすると，乙７発明は構成要件１Ａの構成を備えているということができる。
イ乙７公報の明細書（段落【００２１】，【００６５】，【００７９】～【００８１】）及び図面（【図７】，【図８】等）の記載によれば，乙７発明のコントローラ１０で全体制御されているロボット１は，通信で取得し話題メモリ７６に記憶された最新の情報ｎを基にユーザと会話をすることが可能なように構成されており，その会話は話題管理部７４内に作成されたロボット用フレーム１４１とユーザ用フレーム１４２で管理されている。このフレームには”いつ”，”どこで”，”だれが”，”どうした”，”なぜ”という５項目が用意されており，例えば”昨日，成田で，事故があったんだって”という話題を提供できるようになっている。そうすると，乙７発明のロボット１は，情報ｎについて，いつ，どこで，だれが等についての結合関係を生成し，話題メモリ７６に設定や変更して記憶するするとともに，フレームにこの情報やその結合関係を設定したり変更したりする機能を有している。この話題メモリやフレームに記憶される情報はコントローラ１０のＣＰＵ１０Ａで扱う事が可能な信号，すなわち「パターン」であるから，乙７発明のロボット１は，パターンの設定，変更及びパターンとパターンの結合関係を生成するパターン制御器を有しているといえる。


そうすると，乙７発明は構成要件１Ｂの構成を備えているということができる。
ウ乙７公報の明細書（段落【００６９】，【００７２】，【００７９】）及び図面（【図９】等）によれば，取得する情報が全てのユーザに対して有効，すなわち価値がある情報とは限らないことから，乙７発明のロボット１はユーザの趣向などの情報をプロファイルとして記憶しており，取得する情報がプロファイルに適した情報であるか否かを分析し，ユーザの趣向に合った情報のみを記憶する構成を備えている。
そうすると，乙７発明のロボット１は，入力した情報の有効性，すなわち価値を分析し，有効と判断した情報を自律的に記録する機能を有しているということができるので，構成要件Ｃ及びＤの構成を備えている。
(2)本件発明１と乙７発明の対比
乙７発明の前記(1)アないしウ記載の各構成は，それぞれ，本件発明１の構成要件１Ａ，同１Ｂ並びに同１Ｃ及び１Ｄと同一であるので，本件発明１は新規性を欠く。
（原告の主張）
乙７発明は，構成要件１Ｂ及び１Ｄを開示するものでないから，本件発明１は，乙７発明と相違しており，新規性を欠くものではなく，本件特許１は，無効審判により無効にされるべきものと認められない。
(1)本件発明１と乙７発明の本質的な相違
本件発明１は，入力される情報の価値を評価し記録することにより，自律的に知識を拡大していくことができ，人間が思考遷移させながら情報を処理するという動作を，逐次，プログラミングすることなく実現することができるもので，情報の処理において，人間の思考や思考過程を真の意味で模擬しようとした情報システムである（本件明細書等１段落【０００１】，【０００３】～【０００５】，【００２１】，【００４４】，【００６４】）。これに対し，乙７発明は，トップダウン的に「人らしさ」のモデルを作り込むことで「人らしさ」を作り出そうとする立場で作られたシステム・モデル・ソフトウェアであって，基本的に「会話の内容について本質的に理解する」という課題を解決することを目的とした発明ではない（乙７公報の明細書段落【０００４】～【０００６】，【００５６】）。
また，本件発明１は，「人間の思考を学習する」発明であって，その手法について開示するものであるが，乙７発明は，かかる機能について開示するものではなく，「ユーザとの自然な会話を行うため，話題を遷移させる方法」につき開示するものである。
このように，本件発明１と乙７発明は，本質的な技術思想において相違している。
(2)構成要件Ｂについて
乙７発明は，「パターンとパターンの結合関係を生成する」ことに関する開示はない。乙７公報の【図２１】は，マインドマップを表したものではなく，概念間の結合関係を生成していることを示すものではない。したがって，乙７発明は構成要件Ｂを備えていない。
(3)構成要件Ｄについて
本件発明１は，「自律型思考パターン生成機」に関するものであり，①人間の思考パターンに沿って，条件及び対応する動作を言語で入力してパターンを設定し，パターンとパターンの間に結合関係を生成していく機能，②励起したパターンは関連するパターンを逐次，励起するとともに，パターン記録機に記録したパターンと照合を行い，検索したい情報を得ることにより処理を進め，人間と同様の制御を「言語を使用した」パターンを使って実現する機能，③思考パターンは固定ではなく，パターンとパターンの結合関係を変えることにより，容易に新しい思考パターンを学習することができる機能（人間が思考するように情報を処理するという動作を逐次，プログラミングすることなく実現する機能）を有する（本件明細書等１段落【０００１】，【００２１】，【００４４】，【００６４】）。
これに対し，乙７発明は，「会話処理装置および方法，並びに記録媒体」に関するものであって，上記機能のいずれも有していないから，構成要件Ｄを備えていない。
２争点６（本件特許２が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか）について
（被告の主張）
本件発明２は，いずれも，乙７発明と同一であるから新規性を欠き，本件発明２に係る本件特許２は特許無効審判により無効にされるべきものである。仮に，本件発明２が新規性を有するとしても，本件発明２は，いずれも，乙７発明に乙８～１０公報記載の周知技術を組み合わせることで，容易に想到し得たものであるから，進歩性を欠き，本件発明２に係る本件特許２は，特許無効審判により無効にされるべきものである。
(1)引用発明の内容
ア乙７発明の内容
(ｱ)乙７公報の明細書（段落【００３１】～【００３６】，【００４７】）及び図面（【図２】，【図３】，【図５】）によれば，乙７発明では，ＣＰＵ１０Ａ，メモリ１０Ｂ等から構成されるコントローラ１０が音声認識部３１Ａを有し，「歩け」，「伏せ」等の指示内容を理解して行動するとともに，認識結果を，言語情報抽出機能を有する会話処理部３８にも出力するようになっている。この会話処理部３８では，解析用文法データベース７３に記憶されているデータ等を基に，単語間の関係を解析している。このような認識結果はメモリに累積される構成となっており，認識結果が，ＣＰＵ１０Ａが扱うことができるように信号化されていることは自明である。
そうすると，乙７発明は，言語情報を所定の信号（パターン）に変換し，この所定の信号（パターン）および信号（パターン）間の関係を記録するための構成要件２Ａを有している。
(ｲ)乙７公報の明細書（段落【００２４】，【００３２】，【００３４】）及び図面（【図２】，【図３】）によれば，乙７発明では，マイク１５で集音された音声信号がコントローラ１０のセンサ入力処理部３１送出されて保持され，制御プログラムが実行されることによりＣＰＵ１０Ａがセンサ入力処理部３１を制御し，音声認識部３１Ａで音声信号を処理して「ボールを」「追いかけろ」のようにパターン間の関係を処理している。そうすると，乙７発明は，処理を行うために音声信号（パターン）を保持し，保持している処理部を制御し，音声信号（パターン）間の関係を処理するための構成要件２Ｂを有している。
(ｳ)ａ乙７公報の明細書（段落【００３４】，【００４３】）によれば，乙７発明は，辞書データベースや文法データベースなどを参照しながら入力された音声を認識し，「歩け」，「伏せ」等の入力された言語の意味を評価している。


ｂ乙７公報の明細書（段落【００６４】，【００６５】）によれば，乙７発明は，ユーザに話題を提供するために古い情報ばかりでなく最新の情報を記憶する必要性があることから，最新の情報を取得するための機能，構成を備えており，最新の情報，すなわち新規性があると評価される情報を取得する構成を備えている。
ｃ乙７公報の明細書（段落【００４７】）によれば，乙７発明は，会話処理部３８に辞書データベース７２を保有し，入力された言語情報をこれに突き合わせる処理を行っている。辞書には「真」とされている事項について，場合によっては「偽」とされている事項についても掲載されているから，この辞書との突合せ及び評価抽出作業は，入力した言語情報について「真偽の評価」を行っていることを意味する。なお，乙７発明は，顧客の世界に関する事実の知識を有しており，知識に対して論理を当てはめており，質問を発して事実を明らかにする能力を有していること（乙７明細書段落【００７１】，【００７９】，【０１７２】）からしても，入力した言語情報について真偽の評価を行っているといえる。
ｄ乙７公報の明細書（段落【０１２２】，【０１２７】）によれば，キーワード間の関連度からテーブルを作成して入力し，このテーブルを利用して会話を進めており，このテーブルは，シソーラス（Thesaurus）（語句を意味により分類し，配列したもの。分類語彙表）を参考に，大量のコーパス（言語学において，自然言語処理の研究に用いるため，自然言語の文章を構造化し大規模に集積したもの）から統計的に同じ文脈に現れやすい言葉の関連度を取得するなどして作成されるとされている。大量のコーパスから言葉の関連度を取得するのであれば，当然に論理の妥当性があると評価される言語情報がテーブルに入力されることになる。なお，乙７発明に係る装置は，情報間で構築された関係性を基に，論理矛盾のない応答を行う能力を有していること（乙７公報明細書段落【００７１】，【００７９】，【０１７２】）からしても，論理の妥当性の評価を行っているということができる。
ｅ乙７公報の明細書（段落【０００３】，【０００４】，【０００６】，【００３０】，【０１６１】）及び図面（【図２６】）によれば，乙７発明は，人間との会話内容を殆ど理解していなかったというコンピュータと人間との会話システムの課題を解決するもので，ユーザと自然な会話を行うことを目的とするものである。この会話システムを搭載したロボットは，自律的に行動することができ，未知の話題に接するとユーザに対して質問をすることで話題に関する情報を記憶していくことで新たな話題に対応することができるようにしている。
そうすると，このロボットが搭載している会話システムは，自律的に知識（情報）を獲得し，知能を向上させる人工知能装置であるということができる。
ｆ以上のとおり，乙７発明は構成要件２Ｃの構成を備えている。(ｴ)乙７公報の明細書（段落【０１６１】）によれば，乙７発明のロボットが搭載している会話システムは，不明な点があれば質問を提示し，質問に対してユーザである人間が回答した場合はその回答を基に情報を記憶し，話題に関するテーブルを更新させることのできる人工知能であるので，構成要件２Ｄの構成を備えている。
(ｵ)乙７公報の明細書（段落【００５７】，【００５８】，【００６０】）及び図面（【図６】）によれば，乙７発明は，音声情報を基にＣＰＵで処理するためにテキストデータとして変換されている信号（パターン）を，規則合成部９４において再び音声として出力するための音声データを生成しているから，パターンを変換し制御出力（音声データ）を生成するパターン逆変換器（規則合成部）を備えている。そうすると，乙７発明は構成要件２Ｅの構成を備えている。
(ｶ)乙７公報の明細書（段落【００２８】，【００２９】）によれば，乙７発明では，判断結果（知能）に基づいて，歩行させたり音声を発したりの機械制御が行われるので，構成要件２Ｆの構成を有している。
イ乙８公報
乙８公報の明細書（段落【０００２】，【００１２】，【００２６】には，自然言語による入力情報を解析し，その内容によって知識ベースを検索し検索結果を出力する知識ベースシステムにおいて，知識ベースの整合性を確認して矛盾がないときのみ新規追加，修正，削除等により更新することが記載されている。
ウ乙９公報
乙９公報の明細書（段落【０００６】，【０００９】）には，知識ベースの構築過程で，知識入力の都度，その論理的な誤りや正当性をチェックし，不正当な知識の入力があったときに，その旨を知識ベース構築者に警告することが記載されている。
エ乙１０公報
乙１０公報の明細書（１頁右下欄）には，従来の技術として，質問事項を発生させて知識ベースを参照して真偽の判定を行っていることが記載されている。
(2)本件発明２－１と乙７発明の対比
ア乙７発明の前記(1)ア(ｱ)ないし(ｳ)記載の各構成は，それぞれ，本件発明２－１の構成要件２Ａ，２Ｂ及び２Ｃと同一であるので，本件発明２－１は新規性を欠く。
イ仮に，乙７発明が，構成要件２Ｃを備えていないとしても，乙８～乙１０公報に記載のように，知識データベースの構築に際して，言語情報の意味，新規性，真偽及び論理の妥当性を評価することは，従来から普通に行われている周知技術である。
そうすると，乙７発明に上記周知技術を適用することで，構成要件２Ｃに関する構成は，当業者が容易に想到し得るものであるといえるので，本件発明２－１は進歩性を欠く。
(3)本件発明２－３と乙７発明の対比
ア乙７発明の前記(1)ア(ｱ)ないし(ｴ)記載の各構成は，それぞれ，本件発明２－３の構成要件２Ａ，２Ｂ，２Ｃ’及び２Ｄと同一であるので，本件発明２－３は新規性を欠く。
イ仮に，乙７発明が，構成要件２Ｃ’を備えていないとしても，前記(2)イと同様の理由により，本件発明２－３は進歩性を欠く。
(4)本件発明２－６と乙７発明の対比
ア乙７発明の前記(1)ア(ｱ)ないし(ｶ)記載の各構成は，それぞれ，本件発明２－６の構成要件２Ａ，２Ｂ’，２Ｃ”，２Ｅ及び２Ｆと同一であるので，本件発明２－６は新規性を欠く。
イ仮に，乙７発明が，構成要件２Ｃ”を備えていないとしても，前記(2)イと同様の理由により，本件発明２－６は進歩性を欠く。
（原告の主張）


乙７発明は，構成要件２Ｃ（２Ｃ’，２Ｃ”）を開示するものでないから，本件発明２は，乙７発明と相違しており，新規性を欠くものではなく，これに乙８～乙１０公報に記載の事項を組み合わせても本件発明２に想到し得ないから，進歩性を欠くものでもない。
(1)本件発明２と乙７発明の本質的な相違
本件発明２は，入力された言語情報の意味，新規性，真偽，論理の妥当性を評価し，自律的に知識を獲得し，問題解決のための知能を向上させる人工知能に関するものであり，プログラムの変更を要することなく，装置が自律的に言語情報の評価（新規性，真偽，論理の妥当性）を実施し，機械内部に系統立った知識を構築することを可能としたものである（本件明細書等２段落【０００１】，【０００４】，【０００５】，【００１７】，【００２４】，【００４５】）。
これに対し，乙７発明は，「会話処理装置および方法，並びに記録媒体」に関するものであって，「会話の内容について本質的に理解する」という機能も，「人間の思考を学習する」という機能も開示していない。このように，本件発明２と乙７発明は，本質的に相違している。
(2)構成要件２Ｃ（２Ｃ’，２Ｃ”）について
乙７発明は，構成要件２Ｃ（２Ｃ’，２Ｃ”）のうちの「真偽および論理の妥当性」の評価の機能や「自律的に知識を獲得し，知能を向上させる」機能を有するものではない。
ア「真偽」の評価について
被告が主張する乙７公報の明細書の記載は，いずれも「真偽の評価」を実施する機能について開示するものではなく，乙７発明は，かかる機能を有していない。
イ「論理の妥当性」の評価について
被告が主張する乙７公報の明細書の記載は，いずれも「論理の妥当性の評価」を実施する機能について開示するものではなく，乙７発明は，かかる機能を有していない。
ウ「自律的に知識を獲得し，知能を向上させる」について乙７発明は，①人間の思考をパターンとして表現し，思考の遷移をパターンからパターンへの変化として表現する機能，②パターン及びパターン間の接続関係はパターン記録器に記録され，状況に応じて対応するパターンが呼び出され，対応する処理が実行される機能，③思考パターンの変更はパターン記録器に記録したパターン及びパターン間の接続関係を変更することにより実現できるため，プログラムを変更することなく処理の変更を可能とする機能，④自律的に言語情報の評価（新規性，真偽，論理の妥当性）を実施し，機械内部に系統立った知識を構築する機能を有していない。
(3)進歩性について
乙７発明は，前記アないしウの構成を開示しておらず，乙７発明に乙８～乙１０公報記載の事項を組み合わせても，これらの機能に想到し得ないので，本件発明２は進歩性を欠くものではない。
３争点７（本件特許３が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか）について
（被告の主張）
(1)乙１１発明を主引例とする無効について
本件発明３－７～３－１０は，乙１１発明と同一であるから，新規性を欠き，仮に，新規性を有するとしても，乙１１発明に乙７発明を適用することにより，当業者が容易に想到し得たものであるから進歩性を欠く。また，本件発明３－１１，３－１２は，乙１１発明に本件明細書等１に記載の発明を適用し，あるいはこれに加えて乙７発明を適用することにより，当業者が容易に想到し得たものであるから進歩性を欠く。
したがって，本件発明３に係る本件特許３は，特許無効審判により無効にされるべきものと認められる。
ア引用発明の内容
(ｱ)乙１１発明
乙１１発明は，外界から得られた情報と装置内部に記憶されている知識とに基づいて新しい概念を獲得し，その概念に基づいて行動，会話をするロボットに関連する技術についてのものであり，乙１１発明のロボットは，ＣＣＤカメラで撮像された画像情報から認識した人物に関する情報と，当該人物との会話を通じて得られた好悪などの情報の関連性に関する認識から，事実などに関する新規の概念を自律的に獲得し，あるいは修正し，獲得した概念に基づいて対象人物に適した会話をしたり，行動をしたりするものである（乙１１公報の明細書段落【０００１】，【００３３】～【００４１】）。
ａ乙１１公報の明細書（段落【００２１】～【００２３】）及び図面（【図３】）によれば，乙１１発明は，思考制御モジュール２００を有し，この思考制御モジュール２００は，画像入力装置２５１から入力される画像データや音声入力装置２５２から入力される音声データなど，外界からの刺激などに従って，ロボット装置１の現在の感情や意思を決定する機能を有しており，思考制御モジュール２００は，情緒判断や感情表現に関する演算処理を実行するＣＰＵ２１１や，ＲＡＭ２１２，ＲＯＭ２１３，及び外部記憶装置２１４で構成され，モジュール内で自己完結した処理を行うことができる独立駆動型の情報処理装置である。乙１１発明におけるロボット装置１は，画像データや音声データ等を，ＣＰＵ２１１を用いて情報処理するものであるが，ＣＰＵは電子回路であって画像や音声をそのまま処理することはできないから，各入力装置２５１，２５２において画像情報や音声情報を，ＣＰＵでデータを処理することが可能なようにパターン化した信号に変換して送信することは技術常識である。そうすると，乙１１発明は，画像情報や音声情報をパターンに変換する変換器を備えている。
そうすると，乙１１発明は構成要件３Ａの構成を備えているということができる。


ｂ乙１１公報の明細書（段落【００３４】～【００３７】，【００４２】，【００４３】）によれば，乙１１発明におけるロボット装置１は，ＣＣＤカメラ４１で撮像された人物の特徴を示す属性情報と人物ＩＤを顔認識器４２から出力するとともに，「わたしはらーめんがすきです」等，対象人物の発話内容を音声認識器４４から出力し，Ｆａｃｔ生成器４５で関連付けて記録しているところ，ここで，属性情報，人物ＩＤ等は信号（パターン）化されている情報であるから，乙１１発明は「パターンを記録」しており，対象となった人物の情報と，らーめん好きという情報とを接続することにより人物についての知識体系を構築しているから，「パターン間の接続関係」を記録しており，属性情報と人物ＩＤは同じ対象人物を意味する等価な情報であり，これらの関係を記録しているから，乙１１発明は「パターン間の関係」を記録している。また，乙１１のロボット装置１は，例えば人がＣＣＤカメラ４１の前で「私はラーメンが好きです。」と話しかけると，人物を特定し，髭が生えているか否か，眼鏡をかけているか否かの属性情報をテーブル形式で出力するところ，これは，人物についてのＩＤを励起し，その後髭の状態に関する情報を励起し，更に眼鏡に関する情報を励起して，励起の関係についてテーブル形式で出力して概念を獲得しているといえるから，乙１１発明はＩＤ，髭，眼鏡の情報（パターン）について励起の履歴を記録している。
なお，乙１１発明は，概念や単語（パターン）間の関係について識別する能力を有しており，先行するパターンの励起により後行のパターンが励起しやすくなる機能を有していること（段落【００３９】，【００６７】）からしても，パターンについての励起の履歴を記録しているといえる。
そうすると，乙１１発明は，構成要件３Ｂの構成を備えているということができる。
ｃ乙１１公報の明細書（段落【００３５】～【００４０】，【００４３】～【００５０】）によれば，乙１１発明の思考制御モジュール２００は，目標概念決定器４７を有しており，目標概念データベース４８に格納された目標概念決定ルールに基づき目標概念を決定し，最も多くの事例が成り立つ仮説から概念を獲得している。この目標概念データベース４８とは人間が設定したルールであり，例えば「わたしはらーめんがすきです」と入力されたテキストに対しては，likeを目標概念とするように規定されているものである。目標概念決定器４７はこのルールに従いlikeを目標概念として決定し，認識された人物の属性情報および人物ＩＤに関する情報と「らーめんがすき」という関係から獲得した概念を知識記憶器５１に登録している。その実例として，認識した人物が「髭」を生やしているか否か，と「ラーメンが好き」か否かの関係について挙げており，髭を生やしていない人の大部分が，ラーメンが好きであった場合には，「髭を生やしていない人はラーメンが好きである」という概念を獲得して知識記憶器５１に登録することが記載されている。このように，乙１１の思考制御モジュール２００は，知識記憶器５１に人物の属性情報等のパターンを登録し，また目標概念決定ルールに従い髭を生やしていない人がラーメン好きであるというような情報（パターン）間の接続関係を登録しており，また，人物の属性情報を等価な人物ＩＤ（パターン）に変更すること，あるいは髭を生やしていない人が，ラーメンが好きと登録されていたものを，逆の経験の結果として髭を生やしている人がラーメン好きであるという情報（パターン）間の接続関係を変更することなどを行うものである。
そうすると，乙１１発明は，構成要件３Ｃの構成を備えているということができる。
ｄ乙１１公報の明細書（段落【００２３】，【００５９】）によれば，乙１１発明におけるロボット装置１は，画像データや音声データなどから得たパターンの処理を，思考制御モジュール２００が統合して制御しており，また，乙１１発明は，例えば音声合成器６７を備えており，行動制御における行動選択器６５にて発話行動が選択された場合，テキスト文章などを音声波形に合成し，合成された音声波形はスピーカ６８から出力されるよう構成されているから，パターンの処理を制御する制御器（思考制御モジュール）と，テキスト文章に対応する信号パターンを音声情報に変換する逆変換器（音声合成器）を備えている。そうすると，乙１１発明は，構成要件３Ｄの構成を備えているということができる。
ｅ乙１１公報の明細書（段落【００３５】）によれば，乙１１発明は，ＣＣＤカメラ４１から入力された画像（パターン）について，髭が生えているか，眼鏡をかけているか等の分析を行い，抽出した属性情報と人物ＩＤの関係を分析しているとされているから，画像（パターン）の分析，属性情報と人物ＩＤ（パターン）間の関係の分析を行っている。そうすると，乙１１発明は，構成要件３Ｅの構成を備えているということができる。
ｆ乙１１公報の明細書（段落【００２２】，【００３９】～【００４１】）によれば，乙１１発明の概念獲得装置やロボット装置に用いられる思考制御モジュール２００は，ＣＰＵ等情報処理装置から成るもので，目標概念決定器４７を有しており，目標概念データベース４８に格納された人間の指示による目標概念決定ルールに基づき目標概念を決定し，入力された情報から最も多くの事例が成り立つ仮説を作り出し，情報間の関係からなる概念（例えば「髭を生やしていない人はラーメンが好きである」等）を自律的に獲得し，獲得した概念は知識記憶器５１に登録して整理し，ロボット装置１の行動に反映させている。
このように，乙１１発明は，人間の指示及び学習により，入力された情報について分析・記録する処理を実施し，情報間の関係をＣＰＵで取り扱うことが可能なパターンの処理により自律的に構築する人工知能であるということができる。
そうすると，乙１１発明は，構成要件３Ｆの構成を備えているということができる。
ｇ乙１１公報の明細書（段落【０００４】，【００２２】，【００３９】～【００４１】，【００６０】，【００６１】）によれば，乙１１発明は概念や知識などの獲得をプログラムにより与えていた従来システムの課題を解決するためのものであり，概念獲得装置やロボット装置に用いられる思考制御モジュール２００は，ＣＰＵ等情報処理装置から構成されるもので，目標概念決定器４７を有しており，目標概念データベース４８に格納された人間の指示による目標概念決定ルールに基づき目標概念を決定し，入力された情報から最も多くの事例が成り立つ仮説を作り出し，情報間の関係からなる概念（例えば「髭を生やしていない人はラーメンが好きである」等）を自律的に獲得，変更している。また，これまで会ったことのない人物に遭遇したような場合は情報を追加し，獲得した概念は，知識記憶器５１に登録して整理し，ロボット装置１の行動に反映される。


そうすると，乙１１発明は，人間の指示及び学習により入力された情報について分析・記録する処理を実施し，プログラムの追加変更することなく，情報間の関係をＣＰＵで取り扱うことが可能なパターンの追加・変更処理により自律的に構築して対応する人工知能であるということができるので，構成要件３Ｇの構成を備えている。
ｈ乙１１公報の明細書（段落【０００９】，【００２２】，【００３９】～【００４１】，【００６４】）によれば，乙１１発明の概念獲得装置やロボット装置に用いられる思考制御モジュール２００は，ＣＰＵ等情報処理装置から構成されるもので，目標概念決定器４７を有しており，目標概念データベース４８に格納された人間の指示による目標概念決定ルールに基づき目標概念を決定し，入力された情報から最も多くの事例が成り立つ仮説を作り出し，情報間の関係からなる概念（例えば「髭を生やしていない人はラーメンが好きである」等）を自律的に獲得，変更している。獲得した概念は知識記憶器５１に登録して整理され，ロボット装置１の行動に反映させている。
そのために，真であると識別された概念を反映させる行動を選択する行動選択手段を有し，例えばラーメンが好きと認識した人に対してそのように話しかける，あるいはダンスが好きと判断した人にダンスをしてみせる行動が選択されるなど，適切な行動を取るという命令あるいは課題等に対して適切な処理を実行するように構成されている。そして，当然ながらこのロボット装置１は，質問や問題があれば適切な回答等を行うことも想定されていると解される。
そうすると，乙１１発明は，人間の指示及び学習により，入力された情報について分析・記録する処理を実施し，情報間の関係をＣＰＵで取り扱うことが可能なパターンの処理により自律的に構築して対応する人工知能であり，入力された質問，命令および問題・課題に対して適切な処理を実行する機能を有しているということができるので，構成要件３Ｈの構成を備えている。
ｉ乙１１公報の明細書（段落【０００４】，【０００９】，【００２２】，【００３９】～【００４１】，【００６０】，【００６１】，【００６４】）によれば，乙１１発明は，概念や知識などの獲得をプログラムにより与えていた従来システムの課題を解決するためのものであり，概念獲得装置やロボット装置に用いられる思考制御モジュール２００は，ＣＰＵ等情報処理装置から構成されるもので，目標概念決定器４７を有しており，目標概念データベース４８に格納された人間の指示による目標概念決定ルールに基づき目標概念を決定し，入力された情報から最も多くの事例が成り立つ仮説を作り出し，情報間の関係からなる概念（例えば「髭を生やしていない人はラーメンが好きである」等）を自律的に獲得，変更している。また，これまで会ったことのない人物に遭遇したような場合は情報を追加している。獲得した概念は知識記憶器５１に登録して整理され，ロボット装置１の行動に反映させている。そのために，真であると識別された概念を反映させる行動を選択する行動選択手段を有し，例えばラーメンが好きと認識した人に対してそのように話しかける，あるいはダンスが好きと判断した人にダンスをしてみせる行動が選択される等，適切な行動を取るという命令あるいは課題等に対して適切な処理を実行するように構成されている。当然ながらこのロボット装置１は，質問や問題があれば適切な回答等を行うことも想定されていると解される。
そうすると，乙１１発明は，人間の指示及び学習により，入力された情報について分析・記録する処理を実施し，プログラムの追加変更することなく情報間の関係をＣＰＵで取り扱うことが可能なパターンの追加・変更処理により自律的に構築して対応する人工知能であり，入力された質問，命令および問題・課題に対して適切な処理を実行する機能を有しているということができるので，構成要件３Ｉを備えている。ｊ乙１１公報の明細書（段落【０００９】，【００２２】，【００３９】～【００４１】，【００６４】）によれば，乙１１発明の概念獲得装置やロボット装置に用いられる思考制御モジュール２００は，ＣＰＵ等情報処理装置から構成されるもので，入力された情報を分析して最も多くの事例が成り立つ仮説を作り出し，情報間の関係からなる概念（例えば「髭を生やしていない人はラーメンが好きである」等）を自律的に獲得し，獲得した概念は，知識記憶器５１に登録して整理され，ロボット装置１の行動に反映される。
そのために，真であると識別された概念を反映させる行動を選択する行動選択手段を有し，例えばラーメンが好きと認識した人に対してそのように話しかける，あるいはダンスが好きと判断した人にダンスをしてみせる行動が選択される等，適切な処理を実行するように構成されている。
そうすると，乙１１発明は，ＣＰＵで取り扱うことが可能なパターンとした情報間の関係についての分析結果に応じて適切な処理を実行する機能を有しているということができるので，構成要件３Ｊを備えている。
ｋ乙１１公報の明細書（段落【０００６】，【０００９】，【００４０】，【００５０】）によれば，乙１１発明は，外界から得られた情報と装置内部に記憶されている知識とに基づいて新しい概念を獲得する（【０００６】）ものであり，獲得した概念の真偽を識別する（【０００９】），仮説を作り出す（【００４０】），髭を生やしていない人はラーメンが好きというような定義，規則，説明を作り出す（【００５０】）ことなどを行っている。
そうすると，乙１１発明は，入力した情報の価値を評価し，真偽を識別できるように真理，真実，事実，常識に分類し，また定義，規則，説明，仮説を判断して自律的に知識体系を構築する人工知能であるが，情報を予測，意見，感想に識別，分類しているとまではいえないので，構成要件Ｋの一部を備えているということができる。
ｌ乙１１公報の明細書（段落【０００９】，【００１３】）によれば，乙１１発明のロボット装置は，概念識別手段にて真であると識別された概念を反映させる行動を選択する行動選択手段を有するとともに，人間が行う基本的な動作を表出できるロボットである。そして，真と識別されるのは，真理，真実，事実，常識に沿った行動であるし，人間が行う基本的な動作は，規則，常識に沿った行動である。
そうすると，乙１１公報は，構成要件３Ｋ‘のうち，構成要件３Ｋに付加された構成を有するということができる。
(ｲ)乙７発明


乙７公報の明細書（段落【００８１】，【０１２１】，【０１３４】，【０１４１】，【０１４３】，【０１４４】）によれば，乙７発明のロボットは，ユーザの発話や画像を認識し，話題を遷移させるための処理として，自分用のフレームとユーザ用のフレームの各フレームで，「いつ」，「どこで」，「だれが」，「どうした」，「なぜ」という５項目について既知の度合いを記憶し，また，現在の話題の情報と話題メモリ内の話題情報の関連度を計算し，新たな話題に遷移し会話の自然性を増し，以前の話題遷移の評価の妥当性を判断して関連度テーブルの更新を行うものであるが，このロボットは，適切に話題を遷移するための話題管理部７４を有しており，同じ話題が繰り返されるという不自然さを防ぐために，会話履歴メモリ７５を調査し，最近話した話題ではないと判断された場合に選択した話題に遷移するよう構成されている。すなわち，話題とされたということが当該情報が励起されたことを意味し，話題が繰り返されないように励起されたことが会話履歴メモリに記録されることを意味するから，乙７発明は，「励起の履歴を記録する」構成を有している。
(ｳ)本件明細書等１
本件明細書等１に記載されているのは，人工知能である自律型思考パターン生成機に関するものであるが，その段落【００５３】には，情報を推測，噂，感嘆文に分析することが記載されている。推測は予測の一種であり，噂は意見の一種であり，感嘆文は感想の一種であるから，情報を予測，意見，感想に識別，分類することが示されている。
イ本件発明３－７と乙１１発明の対比
(ｱ)乙１１発明の前記ア(ｱ)ａ～ｆの構成は，それぞれ本件発明３－７の構成要件３Ａ～３Ｆと同一であるので，本件発明３－７は新規性を欠く。(ｲ)仮に，乙１１発明が，本件発明３－７の構成要件３Ｂの「パターンの励起の履歴を記録する」構成を有しないとしても，乙１１発明と乙７発明は，共にユーザと会話が可能なロボット装置に関する技術であり，会話の不自然さを防ぐ必要があるという乙７発明の課題は，乙１１発明においても妥当する。そうすると，会話の不自然さを防ぐために，励起された情報である話題となった情報に関する履歴を記録するという，乙７発明に開示された会話履歴メモリ７５に関する技術を適用することは，当業者であれば容易になし得る事項である。
したがって，「励起の履歴を記録する」という乙７発明に記載された事項を乙１１発明に適用して，本件発明３－７を行うことは，当業者にとって容易になし得たことであるので，本件発明３－７は進歩性を欠く。
ウ本件発明３－８と乙１１発明の対比
(ｱ)乙１１発明の前記ア(ｱ)ａ～ｅ及びｇの各構成は，それぞれ本件発明３－２の構成要件３Ａ～３Ｅ及び３Ｇと同一であるので，本件発明３－８は新規性を欠く。
(ｲ)仮に，乙１１発明が，本件発明３－８の構成要件３Ｂの「パターンの励起の履歴を記録する」構成を有しないとしても，前記イ(ｲ)と同様の理由により，本件発明３－８は進歩性を欠く。
エ本件発明３－９と乙１１発明の対比
(ｱ)乙１１発明の前記ア(ｱ)ａ～ｅ及びｈの各構成は，それぞれ本件発明３－２の構成要件３Ａ～３Ｅ’及び３Ｈと同一であるので，本件発明３－９は新規性を欠く。
(ｲ)仮に，乙１１発明が，本件発明３－９の構成要件３Ｂの「パターンの励起の履歴を記録する」構成，あるいは構成要件３Ｈにおける「質問，命令および問題・課題」の全てに対して適切な処理を行う機能を有しないとしても，これらの構成は乙７発明が有しており，乙１１発明に乙７発明を適用することにより，本件発明３－９を容易に想到し得たものであるので，本件発明３－９は進歩性を欠く。
オ本件発明３－１０と乙１１発明の対比
(ｱ)乙１１発明の前記ア(ｱ)ａ～ｅ及びｉの各構成は，それぞれ本件発明３－１０の構成要件３Ａ～３Ｅ’及び３Ｉと同一であるので，本件発明３－１０は新規性を欠く。
(ｲ)仮に，乙１１発明が，本件発明３－１０の構成要件３Ｂの「パターンの励起の履歴を記録する」構成，あるいは構成要件３Ｉに係る構成を有しないとしても，これらの構成は乙７発明が有しており，乙１１発明に乙７発明を適用することにより，本件発明３－１０を容易に想到し得たものであるので，本件発明３－１０は進歩性を欠く。
カ本件発明３－１１と乙１１発明の対比
(ｱ)ａ一致点
乙１１発明の前記ア(ｱ)ａ～ｅ及びｊの各構成は，それぞれ本件発明３－１１の構成要件３Ａ～３Ｅ’及び３Ｊと同一であり，また，乙１１発明と本件発明３－１１は，入力した情報の価値を評価し，真偽を識別できるように真実，真実，事実，常識に分類し，また定義，規則，説明，仮説を判断して自律的に知識体系を構築する人工知能である点（構成要件Ｋの一部）において一致する。
ｂ相違点
乙１１発明は，情報を予測，意見，感想に識別，分類しているとはいえない点で，本件発明３－１１と相違する。
ｃ容易想到性
前記相違点は，乙１１発明と同じ技術分野に属する本件明細書等１に記載されているから，当業者は，乙１１発明に本件明細書等１に記載の発明を組み合わせることにより，容易に本件発明３－１１に想到することができたものであるので，本件発明３－１１は進歩性を欠く。(ｲ)仮に，乙１１発明が，本件発明３－１１の構成要件３Ｂの「パターンの励起の履歴を記録する」構成を有しないとしても，かかる構成は乙７発明が有しており，乙１１発明に乙７発明を適用することにより，本件発明３－１１を容易に想到し得たものであるので，本件発明３－１１は進歩性を欠く。
キ本件発明３－１２と乙１１発明の対比
(ｱ)ａ一致点


乙１１発明の前記ア(ｱ)ａ～ｅ及びｊの各構成は，それぞれ本件発明３－１２の構成要件３Ａ～３Ｅ’及び３Ｊと同一である。また，乙１１発明と本件発明３－１２は，入力した情報の価値を評価し，真偽を識別できるように真実，真実，事実，常識に分類し，また定義，規則，説明，仮説を判断して自律的に知識体系と照合し，真理，真実，事実，規則及び常識に沿った行動を実施する人工知能である点（構成要件３Ｋ’の一部）において一致する。
ｂ相違点
乙１１発明は，情報を予測，意見，感想に識別，分類しているとはいえない点（構成要件３Ｋ’の一部）で，本件発明３－１２と相違する。
ｃ容易想到性
前記相違点は，乙１１発明と同じ技術分野に属する本件明細書等１に記載されているから，当業者は，乙１１発明に本件明細書等１に記載の発明を組み合わせることにより，容易に本件発明３－１２に想到することができたものであるので，本件発明３－１２は進歩性を欠く。(ｲ)仮に，乙１１発明が，本件発明３－１２の構成要件３Ｂの「パターンの励起の履歴を記録する」構成を有しないとしても，かかる構成は乙７発明が有しており，乙１１発明に乙７発明を適用することにより，本件発明３－１２を容易に想到し得たものであるので，本件発明３－１２は進歩性を欠く。
(2)乙１２発明を主引例とする無効について
本件発明３－７～３－１０は，乙１２発明と同一であるから新規性を欠き，仮に新規性を有するとしても，乙１２発明に乙７発明を適用することにより，当業者が容易に想到し得たものであるから，進歩性を欠く。本件発明３－１１，３－１２は，乙１２発明に乙１１公報や本件明細書等１に記載の発明を適用し，あるいはこれに加えて乙７発明を適用することにより，当業者が容易に想到し得たものであるから，進歩性を欠く。
ア引用発明の内容
(ｱ)乙１２発明
ａ乙１２文献の３頁には，「アメリアは，人間の同僚と同じ研修資料を読んで理解することができます」との記載があるが，これは，乙１２発明が構成要件３Ａと同一の構成を有することを意味する。ｂ乙１２文献の３頁等には，「起こっている出来事に関する処理マップを自分で作成します。彼女はその知識を保存・忘用し，似たような状況を解決するための方法を自分自身で決定します。このように観察・理解し，その知識を自動的に応用できる能力(がある)」との記載があるが，これは，乙１２発明が構成要件３Ｂと同一の構成を有することを意味する。
ｃ乙１２文献の３頁等には，前記ｂの記載があるが，これは，乙１２発明が構成要件３Ｃと同一の構成を有することを意味する。ｄ乙１２文献の３，６，９，１１頁には，前記ｂの記載のほか，「アメリアは顧客の質問を受け付け，顧客が求めていることを理解し，問題を明らかにするために必要な質問を投げかけることで，答えを提示することができます。」，「知っている情報の本体に立ち返ることで，自然言語で述べられた質問を元に事実を明らかにするための的確な質問を発し，人間と同じように問題の明確な性質を顕在化させることができる」との記載があるが，これらは，乙１２発明が構成要件３Ｄと同一の構成を有することを意味する。
ｅ乙１２文献の３，１１頁には，「アメリアは，自然言語を読み取り，文脈を理解し，論理を適用し，暗示されている内容を推定し，経験を通して学び，感情すらも察知します。…アメリアは何を言われたかだけでなく，それが何を意味しているかも理解します。彼女は同じ言葉の異なる用法を見分けるために文脈をあてはめることで，暗示されている意味を完全に理解します。」，「伝えられていることの文脈や意図を理解していることを証明しています。」との記載があるが，これは，本件発明１２が構成要件３Ｅ（３Ｅ’）と同一の構成を有することを意味する。ｆ乙１２文献の３，９頁には，「人間の同僚と同じ研修資料を読んで理解することができます…人間の同僚と顧客の間で行われるやりとりを観察して仕事を覚えることもでき，起こっている出来事に関する処理マップを自分で作成します。彼女はその知識を保存・応用し，似たような状況を解決するための方法を自分自身で決定します。このように観察・理解し，その知識を自動的に応用できる能力と，その学習スピードにより，彼女は仕事を与えられたあらゆる分野で瞬く間にエキスパートになることができます。」，「アメリアは，時間がかかるプログラミングを介さずに，与えられた情報の処理マップを自分で作成します。・・・自分の知能を用いることで，彼女は観察したやりとりのナレッジマップを作成し，将来似たような場面に遭遇したとき人間が介入しなくともそのマップを応用できるようにします。」との記載があるが，これらは，乙１２発明が構成要件３Ｆと同一の構成を有することを意味する。ｇ乙１２文献の３，９頁には，前記ｆの記載があるが，これらは，乙１２発明が構成要件３Ｇと同一の構成を有することを意味する。ｈ乙１２文献の３，６，９頁には，前記ｂ，ｆの記載があるが，これらは，乙１２発明が構成要件３Ｈと同一の構成を有することを意味する。ｉ乙１２文献の３，６，９頁には，前記ｂ，ｆの記載があるが，これらは，乙１２発明が構成要件３Ｉと同一の構成を有することを意味する。ｊ乙１２文献の３，９頁には，前記ｂの記載があるが，これは，乙１２発明が構成要件３Ｊと同一の構成を有することを意味する。ｋ乙１２文献の３，５，９，１１頁には，「アメリアは自然言語を読み取り，文脈を理解し，論理を理解し，暗示されている内容を推定し，経験を通して学び，感情すらも察知します」，「アメリアに命を吹き込むために意味役割の理解を実装したことで，彼女の文章をパーツに分析して，各単語の役割と，他の単語との関係を解釈できるようになりました。」，「彼女は仕事を与えられたあらゆる分野で瞬く間にエキスパートになることができます。」，「コンプライアンスが重要な産業では，企業はガバナンスルールを的確に守るうえでアメリアを利用することができます。」，「彼女が知っている情報の本体に立ち返ることで，自然言語で述べられた質問を元に事実を明らかにするために的確な質問を発し，人間と同じように問題の明確な性質を顕在化させることができるのです。」，「どのような役割を与えられた場合でも，彼女は学習することで，人間の同僚や顧客の双方に対して価値のある提案やソリューションを提供できます。」との記載があるが，これらからすれば，乙１２発明は，「定義，規則，説明，仮説，予測，感想に識別，分類」する構成を備える。


ｌ乙１２文献の３，５頁には，前記ｂのほか，「彼女は新たな従業員と同じように学習し，事実上どのような産業でも，従業員や顧客の助けとなるために自分の知識を応用し，様々なビジネスの課題に取り組みます。」との記載があるが，これらは，乙１２発明が，構成要件３Ｌと同一の構成を有することを意味する。
(ｲ)本件明細書等１に記載の発明
本件明細書等１の段落【００２９】には，方法の種類を真実，事実等に分析することが記載されている。
イ本件発明３－７と乙１２発明の対比
(ｱ)乙１２発明の前記ア(ｱ)ａ～ｆ記載の各構成は，それぞれ本件発明３－７の構成要件３Ａ～３Ｆと同一であるから，本件発明３－７は新規性を欠く。
(ｲ)仮に，乙１２発明が，本件発明３－７の構成要件３Ｂの「パターンの励起の履歴を記録する」構成を有しないとしても，かかる構成は，前記(1)ア(ｲ)のとおり乙７発明が有しており，乙１２発明に乙７発明を適用することにより，本件発明３－７を容易に想到し得たものであるから，本件発明３－７は進歩性を欠く。
ウ本件発明３－８と乙１２発明の対比
(ｱ)乙１２発明の前記ア(ｱ)ａ～ｅ及びｇの構成は，それぞれ本件発明３－８の構成要件３Ａ～３Ｅ及び３Ｇと同一であるから，本件発明３－８は新規性を欠く。
(ｲ)仮に，乙１２発明が，本件発明３－８の構成要件３Ｂの「パターンの励起の履歴を記録する」構成を有しないとしても，かかる構成は，前記(1)ア(ｲ)のとおり乙７発明が有しており，乙１２発明に乙７発明を適用することにより，本件発明３－８を容易に想到し得たものであるから，本件発明３－８は進歩性を欠く。
エ本件発明３－９と乙１２発明の対比
(ｱ)乙１２発明の前記ア(ｱ)ａ～ｅ及びｈの構成は，それぞれ本件発明３－９の構成要件３Ａ～３Ｅ’及び３Ｈと同一であるから，本件発明３－９は新規性を欠く。
(ｲ)仮に，乙１２発明が，本件発明３－９の構成要件３Ｂの「パターンの励起の履歴を記録する」構成を有しないとしても，かかる構成は，前記(1)ア(ｲ)のとおり乙７発明が有しており，乙１２発明に乙７発明を適用することにより，本件発明３－９を容易に想到し得たものであるから，本件発明３－９は進歩性を欠く。
オ本件発明３－１０と乙１２発明の対比
(ｱ)乙１２発明の前記ア(ｱ)ａ～ｅ及びｉの構成は，それぞれ本件発明３－９の構成要件３Ａ～３Ｅ’及び３Ｉと同一であるから，本件発明３－１０は新規性を欠く。
(ｲ)仮に，乙１２発明が，本件発明３－１０の構成要件３Ｂの「パターンの励起の履歴を記録する」構成を有しないとしても，かかる構成は，前記(1)ア(ｲ)のとおり乙７発明が有しており，乙１２発明に乙７発明を適用することにより，本件発明３－１０を容易に想到し得たものであるから，本件発明３－１０は，少なくとも進歩性を欠く。
カ本件発明３－１１と乙１２発明の対比
(ｱ)ａ一致点
乙１２発明の前記ア(ｱ)ａ～ｅ及びｊの各構成は，それぞれ本件発明３－１１の構成要件３Ａ～３Ｅ’及び３Ｊと同一であり，また，乙１２発明と本件発明３－１１は，「定義，規則，説明，仮説，予測，感想に識別，分類」する構成（構成要件３Ｋの一部）を備える点で一致する。
ｂ相違点
乙１２発明は，「真理，真実，事実，常識」の識別，分類に関する構成を有しない点で，本件発明３－１１と相違する。
ｃ容易想到性
乙１１発明は，前記(1)ア(ｱ)ｋのとおり，入力した情報の価値を評価し，真偽を識別できるように真理，真実，事実，常識に分類し，また定義，規則，説明，仮説を判断して自律的に知識体系を構築する人工知能に関するものであり，また，人工知能である自律型思考パターン生成機に関する本件明細書等１に記載の発明には，前記ア(ｲ)のとおり，情報の種類を真実，事実等に分析することが記載されているから，これらを乙１２発明に適用することは，当業者が適宜選択する程度の事項にすぎず，当業者は，本件発明３－１１発明を容易に想到し得たものである。したがって，本件発明３－１１は，進歩性を欠く。
(ｲ)仮に，乙１２発明が，本件発明３－１１の構成要件３Ｂの「パターンの励起の履歴を記録する」構成を有しないとしても，かかる構成は，前記(1)ア(ｲ)のとおり乙７発明が有しているから，これを乙１１発明に適用すれば，本件発明３－１１発明を容易に想到し得たものであるから，本件発明３－１１は，いずれにしても進歩性を欠く。
キ本件発明３－１２と乙１２発明の対比
(ｱ)ａ一致点
乙１２発明の前記ア(ｱ)ａ～ｅ及びｊの各構成は，それぞれ本件発明３－１２の構成要件３Ａ～３Ｅ’及び３Ｊと同一である。また，乙１２発明と本件発明３－１２は，「定義，規則，説明，仮説，予測，感想に識別，分類」する構成及び「入力した情報を構築した知識体系と照合し，真理，真実，事実，規則および常識に沿った行動を実施する人工知能として機能させるためのソフトウェアである構成（構成要件３Ｋの一部）を備える点で一致する。
ｂ相違点
乙１２発明は，「真理，真実，事実，常識」の識別，分類に関する構成を有しない点で，本件発明３－１１と相違する。
ｃ容易想到性
前記カ(ｱ)ｃのとおり，乙１１発明及び本件明細書等１に記載の発明を乙１２発明に適用することは，当業者が適宜選択する程度の事項にすぎず，当業者は，本件発明３－１２を容易に想到し得たものである。したがって，本件発明３－１２は進歩性を欠く。


(ｲ)仮に，乙１２発明が，本件発明３－１２の構成要件３Ｂの「パターンの励起の履歴を記録する」構成を有しないとしても，かかる構成は，前記(1)ア(ｲ)のとおり乙７発明が有しているから，これを乙１１発明に適用すれば，本件発明３－１１発明を容易に想到し得たものであるから，本件発明３－１２は，いずれにしても進歩性を欠く。
（原告の主張）
本件発明３は，新規性，進歩性のいずれも欠くものでないから，本件発明３に係る本件特許３は，特許無効審判により無効にされるべきものとは認められない。
(1)乙１１発明を主引例とする無効について
乙１１発明は，本件発明３の構成要件３Ｂ，本件発明３－７の構成要件３Ｆ，本件発明３－８の構成要件３Ｇ，本件発明３－９の構成要件３Ｈ，本件発明３－１０の構成要件３Ｉ，本件発明３－１１及び３－１２の構成要件３Ｊ，本件発明３－１１の構成要件３Ｋ，本件発明３－１２の構成要件３Ｋ’を開示するものではないから，本件発明３は，乙１１発明と相違しており，新規性を欠くものではないし，これに乙７発明を組み合わせても本件発明３のいずれにも想到し得ないから，進歩性を欠くものでもない。
ア本件発明３と乙１１発明の本質的な相違
本件発明３は，①人間の思考を表現する言語をパターンに変換し，パターン及びパターン間の関係を分析し，文の種類（平常文，疑問文，命令文等）および特徴（真理，真実，事実，定義，規則，常識，説明，仮説，予測，意見，感想）に識別する機能，②人間の指示および学習により情報及び情報の構造を分析・記録する処理を実施し，情報間の関係をパターン間の接続関係及びパターン間の処理により生成し，知識の拡大及び知識の体系化を自律的に実施する機能，③パターンは文を表現し，文の構成要素間の関係（位置づけ）を表現し，さらに文と文の関係（論理関係，原因と結果，目的と手段等，論理関係以外の様々な関係を含む）を表現する機能，④励起したパターンの履歴を記録し，あるパターンが励起する毎に，そのパターンが励起する前の励起履歴をそのパターンの接続情報記録部に転写することにより，あるパターンと，そのパターンが励起に到るまでのシナリオが記録される機能，⑤文脈（コンテキスト）を考慮して思考を遷移させる機能，⑥構文分析，５Ｗ１Ｈの整理，文の種類及び構造に対応したパターン間接続を実施し，人間の思考遷移に対応する動作を模擬する機能，⑦情報の処理において追加及び変更が生じた場合においてもプログラムの追加及び変更することなく，パターン及びパターン間の接続関係を追加及び変更することにより対応する機能，⑧平常文であれば情報の価値が評価され，重要な情報又は興味のある分野，テーマの情報であれば，整理して知識体系に記録する機能，⑨質問文であれば，質問の意味を分析し，知識体系から情報を検索する。回答の候補となる可能性がある関連情報が検索されると，その情報の特徴，属性等につき分析し，回答として適切であるか否かを判断し，回答を生成する機能，⑩命令文であれば，その命令の意味を分析し，どのような処置が要求されているのかを分析する。その処置の実施の可否，実施した場合の影響および実施の可否を評価して判断する機能を有している（本件明細書等３段落【０００１】，【０００４】，【００１７】，【００２１】，【００２５】，【００２７】～【００２９】，【００３１】）。
これに対し，乙１１発明は，上記①～⑩のいずれの機能も有しないから，両者は本質的に相違している。
イ構成要件３Ｂについて
(ｱ)被告が指摘する乙１１公報の明細書の記載は，乙１１発明がパターンの励起の履歴を記録していることの根拠とはならず，乙１１公報にこの構成を開示する記載はないから，乙１１発明は，構成要件Ｂを開示していない。したがって，乙１１発明は，本件発明３と同一の発明ではない。(ｲ)本件発明３における「励起の履歴の記録」は，文脈の理解を実現するために必要な構成要件であるが（本件明細書等３段落【００２５】），乙７発明における「会話履歴」は文脈理解に関して使用されているものではないから，乙７発明は，「励起の履歴の記録」について開示するものではない。
したがって，乙１１発明に乙７発明を組み合わせても，構成要件３Ｂに想到し得ないから，本件発明３は，いずれも進歩性を欠くものではない。
ウ構成要件３Ｆについて
乙１１発明は，構成要件Ｆを開示していないから，この点でも本件発明３－７と相違する。
エ構成要件３Ｇについて
乙１１発明は，「入力した情報から概念を獲得する」又は「これまでにあったことがない人物に関する情報を追加する」機能について開示するのみであって，「情報の処理において追加および変更が生じた場合においてもプログラミングの追加および変更することが可能」とする機能については全く開示していないから，この点でも本件発明３－８と相違する。
オ構成要件３Ｈについて
乙１１発明が開示するのは「真と識別された概念に対応した行動が選択される」という機能であり（乙１１公報の明細書段落【００３２】，【００５８】），「マインドマップや処理マップを構築する」機能について開示しておらず，構成要件３Ｈについても全く開示していないから，乙１１発明は，この点でも本件発明３－９と相違する。
また，乙７発明も「マインドマップや処理マップを構築する」機能について開示をするものではないから，乙１１発明に乙７発明を適用しても，構成要件３Ｈを想到し得ない。
カ構成要件３Ｉについて
乙１１発明が開示するのは前記オの機能に限られており，「マインドマップや処理マップを構築する」機能について開示しておらず，構成要件３Ｉについても全く開示していないから，乙１１発明は，この点でも本件発明３－１０と相違する。
また，乙７発明も「マインドマップや処理マップを構築する」機能について開示をするものではないから，乙１１発明に乙７発明を適用しても，構成要件３Ｉを想到し得ない。
キ構成要件３Ｊについて
乙１１発明が開示するのは前記オの機能に限られており，「マインドマップや処理マップを構築する」機能について開示しておらず，構成要件３Ｊについても全く開示していないから，乙１１発明は，この点でも本件発明３－１０と相違する。
ク構成要件３Ｋ（３Ｋ’）について
乙１１発明は，構成要件３Ｋ（３Ｋ’）について開示していないから，この点でも本件発明３－１１，３－１２と相違する。
(2)乙１２発明を主引例とする無効について
ア本件発明３と乙１２発明の本質的な相違


平成２５年３月１８日判決言渡
平成２４年（行ケ）第１０２５２号審決取消請求事件
平成２５年２月６日口頭弁論終結
判                決
原            告          タカラ   バイオ   株式会   社訴訟代理人弁理士          伊      藤              晃同                        冨      田      憲      史同                        澤      本      真奈    美被            告          特許庁   長官指定代   理人           冨      永      みど    り同                        鵜      飼              健同                        瀬      良      聡      機同                        中      島      庸      子同                        芦      葉      松      美
主                文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が不服２００９－１７６６６号事件について平成２４年５月２８日にした審決を取り消す。
第２争いのない事実
１特許庁における手続の経緯
原告は，平成１８年６月１６日，発明の名称を「耐熱性リボヌクレアーゼＨ」とする発明について，特許出願（特願２００６－１６７４６５号。平成１３年９月１３日を国際出願日とする出願である特願２００２－５２７２７３号（優先権主張平成１２年９月１４日）の分割出願。以下「本願」という。）をしたが，平成２１年６月１９日付けで拒絶査定を受けたので，同年９月１８日，これに対する不服の審判（不服２００９－１７６６６号事件）を請求するとともに，手続補正書を提出した（以下「本件補正」という。）。特許庁は，平成２４年５月２８日，本件補正を却下した上，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「審決」という。）をし，その謄本は，同年６月１２日，原告に送達された。
２特許請求の範囲
(1)本件補正に基づく本願の特許請求の範囲における請求項１の記載は次のとおりである（甲５。以下，この発明を「本願補正発明」という。また，本件補正に基づく本願の特許請求の範囲，発明の詳細な説明（甲３，甲５）を総称して「本願明細書」ということがある。）。
【請求項１】下記の群より選択され，かつ，耐熱性リボヌクレアーゼＨ活性を有す
ることを特徴とするポリペプチド：
（ａ）配列表の配列番号４７に示されるアミノ酸配列を有するポリペプチド；（ｃ）配列表の配列番号４６に示される塩基配列を有する核酸にコードされるポリペプチド。
(2)本件補正前の平成２１年５月２８日付け手続補正に基づく本願の特許請求の範囲における請求項１の記載は次のとおりである（甲４。以下，この発明を「本願発明」という。）
【請求項１】下記の群より選択され，かつ，耐熱性リボヌクレアーゼＨ活性を有し，一方の鎖にＲＮＡを１つ含む２本鎖ＤＮＡのうち，ＲＮＡ鎖を含む鎖を切断するこ
とができることを特徴とするポリペプチド：
（ａ）配列表の配列番号４７又は５７に示されるアミノ酸配列を有するポリペプチ
ド；
（ｂ）配列表の配列番号４７又は５７に示されるアミノ酸配列において，少なくとも１つのアミノ酸残基の欠失，付加，挿入又は置換を有するポリペプチド；（ｃ）配列表の配列番号４６又は５６に示される塩基配列を有する核酸，当該核酸又はその相補鎖とストリンジェントな条件下にハイブリダイズしうる核酸にコードされるポリペプチド。
３審決の理由
(1)別紙審決書写しのとおりである。その概要は以下のとおりである。本願補正発明は，本願出願日前に頒布された刊行物であるJ.Bacteriol.(1998)vol.180,no.23,p.6207-6214   （甲１。以下「引用文献３」という。）に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明することができたものであるから，特許法２９条２項の規定により，特許出願の際独立して特許を受けることができず，本件補正は，平成１８年法律第５５号改正附則３条１項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前の特許法１７条の２第５項において準用する同法１２６条５項の規定に違反するので，同法１５９条１項において読み替えて準用する同法５３条１項の規定により却下されるべきものである。
本願発明は，本願補正発明を含むものであり，同様の理由により，引用文献３に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものである。したがって，本願発明は，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。本願は拒絶すべきものである。
(2)審決は，引用文献３にＲＮａｓｅ   ＨＩＩＰｋの発明が記載されるとする。また，審決の認定したＲＮａｓｅＨＩＩＰｋの発明と本願補正発明との一致点及び相違点は，以下のとおりである。
ア一致点
両者は，耐熱性リボヌクレアーゼＨ活性を有するポリペプチドである点。
イ相違点
本願補正発明のポリペプチドが，配列表の配列番号４７に示されるアミノ酸配列を有するものであるのに対し，引用文献３の図１に記載されるＲＮａｓｅＨＩＩＰｋのアミノ酸配列の７０％弱は，本願補正発明のものと一致しているものの，その余の配列は相違している点。
第３当事者の主張
１審決の取消事由に係る原告の主張
審決は，引用文献３に記載された発明の認定の誤り（取消事由１），顕著な作用効果の看過（その１）（取消事由２），顕著な作用効果の看過（その２）（取消事由３）があり，これらの誤りは，審決の結論に影響を及ぼすから，審決は取り消されるべきである。


(1)引用文献３に記載された発明の認定の誤り（取消事由１）ア審決は，「本願明細書の実施例１１の記載をみると，Ｐｆｕ（パイロコッカスフリオサス），Ｐｈｏ（パイロコッカス    ホリコシイ）などのＲＮａｓｅＨＩＩは３’側のＲＮＡの５’側を切断するものであり（段落０２５１），２本鎖の一方の鎖にＲＮＡを３つ，あるいは，２つ含むＤＮＡ断片であるＶＦＮ３やＶＦＮ２においては，ＤＮＡ－ＲＮＡ，ＲＮＡ－ＤＮＡの接合部を切断しないものであって，引用文献３に記載される『ＲＮａｓｅＨＩＩＰｋ及び大腸菌ＲＮａｓｅｓ    ＨＩＩは，ＲＮＡ-ＤＮＡ接合部の最後のリボヌクレオチドの５’端で，２９－ｂｐのＤＮＡ-ＲＮＡ-ＤＮＡ－ＤＮＡ基質を開裂できる』ものと何ら違いがないものである。また，本願明細書の実施例１１には，引用文献３に記載されるＰｙｒｏｃｏｃｃｕｓｋｏｄａｋａｒａｅｎｓｉｓ    ＫＯＤ１株と同じパイロコッカス属に属する，Ｐｆｕ（パイロコッカスフリオサス），Ｐｈｏ（パイロコッカス    ホリコシイ）のＲＮａｓｅＨＩＩが，一方の鎖にＲＮＡを１つ含む２本鎖ＤＮＡのうちＲＮＡを含む鎖を切断することが記載されているのであるから，引用文献３に記載されるＲＮａｓｅＨＩＩＰｋも同様に，一方の鎖にＲＮＡを１つ含む２本鎖ＤＮＡのうちＲＮＡを含む鎖を切断することができると推認することができ，・・・本願補正発明のポリペプチドが，引用文献３に記載されるＲＮａｓｅＨＩＩＰｋと，格別な違いがあることにはならない」と認定した。
しかし，本願明細書の実施例１１に記載されたＰｆｕおよびＰｈｏのＲＮａｓｅＨＩＩが一方の鎖にＲＮＡを１つ含む２本鎖ＤＮＡのうちＲＮＡを含む鎖を切断することができるという事実は，本願補正発明によって初めて見出された事項であって，本願の優先権主張日当時の当該分野の技術常識ではない。本願明細書（甲３）の段落【０２５１】に「ＲＮＡが１つでも切断するＲＮａｓｅＨは報告されていない」と記載があるように，本願の優先権主張日当時，ＲＮＡを１つだけ含むＤＮＡ鎖であっても切断する耐熱性リボヌクレアーゼＨは報告されていなかった。特許出願の審査においては，特許出願前の技術常識を参酌して，引用発明から本願発明を容易に想到できたか否かが判断されるべきであり，本願出願前には知られていなかった事実を参酌して判断することは違法である。しかるに，審決は，ＰｆｕおよびＰｈｏのＲＮａｓｅＨＩＩが一方の鎖にＲＮＡを１つ含む２本鎖ＤＮＡのうちＲＮＡを含む鎖を切断することができるという本願補正発明によって初めて見出された事実，すなわち，本願補正発明の内容を，あたかも出願前の技術常識であったかのごとく参酌している。このような本願明細書から得た知識，いわゆる後知恵を根拠として引用文献３に記載された発明を認定する手法は，特許法の趣旨に反するものであり，違法である。
したがって，本願明細書の記載に基づいて引用文献３に記載された発明の酵素の基質切断特異性を推認できるとした審決の判断は誤りである。イ審決は，「本願の出願後の文献FEBS   Letters,531(2002)p.204-208のＦｉｇ．１には，引用文献３に記載されるＲＮａｓｅＨＩＩＰｋが，一方の鎖にＲＮＡを１つ含む２本鎖ＤＮＡのうちＲＮＡを含む鎖を切断することが示されていることからも，本願補正発明のポリペプチドが，引用文献３に記載されるＲＮａｓｅＨＩＩＰｋと比べて，格別な違いはない」と認定した。
しかし，本願の出願後の文献FEBSLetters,531(2002)p.204-208（甲２）の図１に示される一方の鎖にＲＮＡを１つ含む２本鎖ＤＮＡに対する実験結果は，甲２で初めて確認された事項である。すなわち，甲２が公表された２００２年１０月まで，Ｔ．ｋｏｄａｋａｒａｅｎｓｉｓのＲＮａｓｅＨＩＩが一方の鎖にＲＮＡを１つ含む２本鎖ＤＮＡのうちＲＮＡを含む鎖を切断することは当該分野で知られていなかったのであるから，本願の出願後に公表された文献である甲２の図１は，本願の出願後の技術を示しているのである。


一方，本願補正発明の耐熱性リボヌクレアーゼＨ活性を有するポリペプチドは，一方の鎖にＲＮＡを１つ含む２本鎖ＤＮＡのうち，ＲＮＡを含む鎖を切断することができるという格別顕著な作用効果を奏する
すなわち，本願補正発明のサーモコッカスリトラリス（ＴＬＩ）由来のＲＮａｓｅ    ＨＩＩ（ＴｌｉＲＮａｓｅＨＩＩ）は，本願明細書の実施例１ないし実施例７に記載される様々な耐熱性ＲＮａｓｅＨＩＩのアミノ酸配列の間で保存されている部分をもとにしてオリゴヌクレオチドプライマーを合成し，遺伝子をクローニングして得られたものであるから（【０２０２】ないし【０２１０】），これらの耐熱性ＲＮａｓｅＨＩＩが共通の性質を有することは，当業者であれば推認できる
また，本願明細書の実施例１１（２）では，ＰｆｕＲＮａｓｅ    ＨＩＩ（パイロコッカスフリオサス由来のＲＮａｓｅＨＩＩ），Ｐｈｏ    ＲＮａｓｅＨＩＩ（パイロコッカス    ホリコシイ由来のＲＮａｓｅＨＩＩ），およびＡｆｕ    ＲＮａｓｅＨＩＩ（アルカエオグロバスフルギダス由来のＲＮａｓｅ    ＨＩＩ）の作用機作について試験された結果（【０２４８】ないし【０２５１】），ＰｆｕＲＮａｓｅ    ＨＩＩおよびＰｈｏＲＮａｓｅ    ＨＩＩが，一方の鎖にＲＮＡを１つ含む２本鎖ＤＮＡ基質を切断することが示されたが（【０２５０】，【０２５１】），ＡｆｕＲＮａｓｅＨＩＩは，当該基質を切断しなかった
本願補正発明のＴｌｉＲＮａｓｅ    ＨＩＩは，ＰｆｕＲＮａｓｅ    ＨＩＩと６５％のアミノ酸配列相同性を有し，ＰｈｏＲＮａｓｅＨＩＩは，Ｐｆｕ    ＲＮａｓｅＨＩＩと６９％のアミノ酸配列相同性を有するが（【０２４０】），ＡｆｕＲＮａｓｅ    ＨＩＩは，ＰｆｕＲＮａｓｅＨＩＩに対し，４５％のアミノ酸配列相同性しか示さない
そして，本願明細書の実施例１１（２）の結果，ＴｌｉＲＮａｓｅ    ＨＩＩと６５％のアミノ酸配列相同性を有するＰｆｕＲＮａｓｅ    ＨＩＩ及びＰｆｕＲＮａｓｅ    ＨＩＩに対してＴｌｉＲＮａｓｅ    ＨＩＩと同程度に高いアミノ酸配列相同性を有するＰｈｏＲＮａｓｅ    ＨＩＩもまた，ＰｆｕＲＮａｓｅ    ＨＩＩと同様に，「一方の鎖にＲＮＡを１つ含む２本鎖ＤＮＡのうち，ＲＮＡ鎖を含む鎖を切断する」特性を示したのであるから，当業者は，当該実施例において見出された耐熱性ＲＮａｓｅＨＩＩにおける「一方の鎖にＲＮＡを１つ含む２本鎖ＤＮＡのうち，ＲＮＡ鎖を含む鎖を切断する」という基質切断特異性に関し，ＰｆｕＲＮａｓｅ    ＨＩＩに対してアミノ酸配列相同性が４５％より高く，６９％前後のアミノ酸配列相同性を有する耐熱性ＲＮａｓｅＨＩＩであれば，当該特性を有していると予測することができる
そうすると，本願明細書の上記記載から，当業者は，本願補正発明のＴｌｉＲＮａｓｅ    ＨＩＩも，基質切断特異性を有すると推認できる
上記のとおり，引用文献３は，「一方の鎖にＲＮＡを１つ含む２本鎖ＤＮＡのうちＲＮＡを含む鎖を切断する」という基質切断特異性を全く示唆せず，かえって，ＲＮＡを１つしか含まないＤＮＡ鎖を切断しないことを示すから，引用文献３はむしろ，本願補正発明のポリペプチドの基質切断特異性を想起するに至る阻害要因となる


しかも，本願の親出願である国際出願に基づく特願２００２－５２７２７３号は，甲２の論文受領日である２００２年７月２３日より前の２００２年３月２１日に国際公開されているから，当該国際公開された明細書の記載内容に依拠して甲２の実験が行われた可能性を否定できず，甲２の図１の記載内容を根拠として引用文献３に記載された発明を認定することは，いわゆる後知恵であり，許されない。したがって，本願の出願後に公表された文献である甲２に基づいて引用文献３に記載された発明の酵素の基質切断特異性を推認できるとした審決は誤りである。(2)顕著な作用効果の看過（その１）（取消事由２）審決は，上記(1)のとおり，引用文献３に記載された発明の酵素の基質切断特異性について誤認した結果，本願補正発明のポリペプチドの「一方の鎖にＲＮＡを１つ含む２本鎖ＤＮＡのうちＲＮＡを含む鎖を切断する」という顕著な作用効果を看過した誤りがある。
すなわち，引用文献３には，ＲＮａｓｅ    ＨＩＩＰｋがＲＮＡを１つしか含まないＤＮＡ鎖を切断することは記載されておらず，示唆もなく，ＲＮａｓｅ    ＨＩＩＰｋが，一方の鎖にＲＮＡを４個含む２９塩基対の２本鎖ＤＮＡ基質において，ＤＮＡ－ＲＮＡ接合点またはＲＮＡ－ＤＮＡ接合点のいずれも切断できないと記載される（甲１の６２１３頁左欄１５ないし２０行（訳文の項目５の１ないし５行））。ＲＮＡを１つしか含まないＤＮＡ鎖の場合，ＤＮＡとＲＮＡの接合部はＤＮＡ－ＲＮＡ接合点及びＲＮＡ－ＤＮＡ接合点のみから構成されるので，引用文献３の上記記載は，ＲＮＡを１つしか含まないＤＮＡ鎖を切断しないことを示している。そうすると，引用文献３には，「一方の鎖にＲＮＡを１つ含む２本鎖ＤＮＡのうちＲＮＡを含む鎖を切断する」という基質切断特異性を否定する記載があるというべきである。
また，本願優先権主張日当時において，ＲＮＡを１つしか含まないＤＮＡ鎖であっても切断する耐熱性リボヌクレアーゼＨは報告されておらず（甲３の【０２５１】），ＲＮＡを一つしか含まないＤＮＡ鎖を切断する耐熱性リボヌクレアーゼＨ存在しないであろうというのが技術常識であった。そうすると，本願優先権主張日当時の技術常識を参酌しても，引用文献３記載のＲＮａｓｅ    ＨＩＩＰｋが「一方の鎖にＲＮＡを１つ含む２本鎖ＤＮＡのうちＲＮＡを含む鎖を切断する」という基質切断特異性を有することは示唆されない。むしろ，当業者ならば，引用文献３の記載内容及び技術常識に基づいて，ＲＮａｓｅ    ＨＩＩＰｋは，一方の鎖にＲＮＡを含む２本鎖ＤＮＡのうちＲＮＡを４個含む鎖を切断することができるが，ＲＮＡの両端がＤＮＡに接している，ＲＮＡを１個しか含まない鎖を切断することはできないと理解する。
したがって，一方の鎖にＲＮＡを１つ含む２本鎖ＤＮＡのうちＲＮＡを含む鎖を切断することができるという基質切断特異性の点で，本願補正発明のポリペプチドが引用発明と比べて格別な違いがないとした審決の判断は，その顕著な作用効果を看過した誤りがある。
(3)顕著な作用効果の看過（その２）（取消事由３）審決は，「本願明細書の段落０２１９には，実施例３－（５）に記載の方法により酵素活性を測定した結果，酵素活性が認められたことが記載され，・・・４ｍＭ酢酸マグネシウムを含む反応液が記載されてはいるものの，その活性がどの程度のものであるのかについての記載はない。」，「請求人は，・・・審判請求の理由において，実験データを提出しているが，そのようなデータに基づく効果は明細書に記載されているとはいえない」，「本願補正発明のポリペプチドが，４ｍＭ酢酸マグネシウムの反応液でリボヌクレアーゼＨ活性があることを，単に見出したからといって，それが従来技術からは予想できない顕著な効果であるということはできない」，「本願補正発明のポリペプチドが４ｍＭ酢酸マグネシウムの反応液でリボヌクレアーゼＨ活性があったというだけでは，引用文献３に記載されるＲＮａｓｅＨＩＩＰｋを，最適化して用いる場合と比較して，格別顕著な効果が奏されているものと認めることはできない」と認定した。
しかし，審決の認定は，以下のとおり誤りである。
ア本願明細書の記載から，本願補正発明が顕著な効果を奏することは明らかである。


(ｱ)本願明細書には，本願補正発明のポリペプチドの酵素活性を実施例３－（５）に記載の方法により測定した結果，リボヌクレアーゼＨ活性が認められたことが記載され（【０２１３】），実施例３－（５）には，４ｍＭ酢酸マグネシウムの存在下で酵素反応を行ったことが記載される（【０１３３】）。本願明細書には，測定された酵素活性がどの程度のものであるかについての具体的な記載はないが，得られた酵素標品が所望の活性を有するかどうかを確認する目的で酵素反応を行う場合，予め，複数の条件を検討して，十分に高い活性が得られる最適又は最適に近い条件を用いることが当該技術分野における常法であるから，当業者は，本願明細書の上記記載から，本願補正発明のポリペプチドが４ｍＭマグネシウム濃度条件下で最大又は最大に近いリボヌクレアーゼＨ活性を有していると理解する。従来のＲＮａｓｅＨの場合，例えば，ＲＮａｓｅ    ＨＩＩＰｋでは１０ｍＭマグネシウム濃度条件下（甲１の６２１１頁表１（訳文の項目２）），大腸菌及びＢ．ｓｕｂｔｉｌｉｓ由来のＲＮａｓｅＨでは１０ｍＭ又は５０ｍＭマグネシウム濃度条件下（拒絶査定の拒絶の理由における引用文献２（甲１１）の６１２頁表３（訳文の項目３））でリボヌクレアーゼＨ活性を測定している。このように，本願優先権主張日当時に知られていたＲＮａｓｅＨの活性測定には，４ｍＭよりもはるかに高濃度のマグネシウムが使用されていたから，当業者が，４ｍＭマグネシウムの存在下で酵素活性測定を行ったという本願明細書の上記記載を見れば，本願補正発明のポリペプチドが従来のＲＮａｓｅＨと比べて非常に低いマグネシウム濃度条件下で最大又は最大に近いリボヌクレアーゼＨ活性を有しており，４ｍＭ等の低いマグネシウム濃度条件下において十分に高いリボヌクレアーゼＨ活性を有することを明確に把握できる。
一方，引用文献３に記載のＲＮａｓｅＨＩＩＰｋは，２０ｍＭマグネシウム濃度条件下で最大のリボヌクレアーゼＨ活性を示し，５ｍＭマグネシウム濃度条件下で最大活性の５０％の活性，２．５ｍＭマグネシウム濃度条件下で最大活性の約１６％の活性を示す（甲１の図３（訳文の項目３））。すなわち，４ｍＭマグネシウム濃度条件下でのＲＮａｓｅＨＩＩＰｋのリボヌクレアーゼＨ活性は，最大活性の半分にも満たない低い活性であるといえる。
本願補正発明のポリペプチドにとって４ｍＭマグネシウム濃度という反応条件は，最適又は最適に近い条件なので，４ｍＭマグネシウム濃度下における本願補正発明のポリペプチドの酵素活性は，最大活性又は最大活性に近いものであり，最大活性の５０％未満というような低い酵素活性であるはずがない。したがって，４ｍＭ等の低いマグネシウム濃度条件下において十分に高い活性を示すという本願補正発明のポリペプチドの効果は，引用文献３に記載された発明と比較して有利な効果であり，同発明から予想できない顕著な作用効果である。(ｲ)当初明細書に，「発明の効果」に関し，何らの記載がない場合はさておき，当業者において「発明の効果」を認識できる程度の記載がある場合やこれを推論できる記載がある場合には，記載の範囲を超えない限り，出願の後に補充した実験結果等を参酌することは許されるというべきであり，許されるか否かは，公平の観点に立って判断すべきである。上記(ｱ)のとおり，当業者ならば，本願明細書の記載から，４ｍＭ等の従来のＲＮａｓｅＨと比べて非常に低いマグネシウム濃度条件下において十分に高いリボヌクレアーゼＨ活性を示すという本願補正発明のポリペプチドの効果を合理的に推論することができ，かかる効果は本願明細書に開示されているに等しいものであるから，実験データは参酌されるべきである。そして，審判手続において提出した実験データにおける（Ｂ）実験結果から明らかなように，本願補正発明のポリペプチドは，１～４ｍＭマグネシウム濃度条件下で高い活性を示し，２ｍＭマグネシウム濃度条件下において最大のリボヌクレアーゼＨ活性を示す（甲９の４頁の（Ｂ）実験結果）。
一方，引用文献３に記載のＲＮａｓｅＨＩＩＰｋは，上記(ｱ)   のとおり，２０ｍＭマグネシウム濃度条件下で最大のリボヌクレアーゼＨ活性を示し，４ｍＭマグネシウム濃度条件下では，最大活性の半分にも満たない低い活性しか示さない。そうすると，本願補正発明のポリペプチドは，引用文献３に記載された発明と比べて，極めて低濃度のマグネシウム濃度条件下でリボヌクレアーゼＨ活性を示すという格別顕著な作用効果を奏するといえる。４ｍＭ等の低いマグネシウム濃度条件下における本願補正発明のポリペプチドのリボヌクレアーゼＨ活性は，十分に高い活性であり，「４ｍＭ酢酸マグネシウムの反応液でリボヌクレアーゼＨ活性があることを単に見出した」という程度のものではない。しかも，本願補正発明のリボヌクレアーゼＨ活性は，４ｍＭマグネシウム濃度条件下で最大活性の半分にも満たない引用文献３に記載のＲＮａｓｅＨＩＩＰｋの活性と比べて，顕著に高い活性であるといえる。
イまた，４ｍＭ等の低いマグネシウム濃度条件下で十分なリボヌクレアーゼＨ活性があるという本願補正発明のポリペプチドの特徴は，以下のような場面において格別顕著な作用効果を奏する。


すなわち，ＲＮａｓｅＨとＤＮＡポリメラーゼを同一の反応液中に共存させて使用する場合，ＲＮａｓｅＨの至適マグネシウム濃度の違い，例えば４ｍＭと１０ｍＭとの違いは，大きな意味を有する（甲１２）。２０ｍＭマグネシウム濃度を最適条件とする引用文献３に記載のＲＮａｓｅＨＩＩＰｋをはじめ，１０ｍＭ以上のマグネシウム濃度を最適条件とする従来のＲＮａｓｅＨは，Ｔａｑ    ＤＮＡポリメラーゼとの共存下で使用することができない（甲１の図３（訳文の項目３），甲１１の６１１頁右欄下から２０ないし１７行，表３（訳文の項目２，３））。これに対し，本願補正発明のポリペプチドは，４ｍＭ等の低いマグネシウム濃度条件下で十分なリボヌクレアーゼＨ活性を有するので，ＴａｑＤＮＡポリメラーゼとの共存下での使用が可能である。
このように，本願発明のポリペプチドは，引用文献３に記載されたＲＮａｓｅＨＩＩＰｋを最適化して用いる場合と比較しても，格別顕著な効果を奏する。ウしたがって，本願補正発明のポリペプチドは，引用文献３に記載された発明を含めた従来技術と比べて，格別顕著な作用効果を奏するのであり，これを看過した審決には誤りがある。
２被告の反論
原告の主張する取消事由は，以下のとおり，いずれも理由がなく，審決に取り消されるべき違法はない。
(1)取消事由１（引用文献３に記載された発明の認定の誤り）に対し原告は，本願明細書の記載に基づいて引用文献３に記載された発明の酵素の基質切断特異性を推認できるとした審決の判断は誤りである，本願の出願後に公表された文献である甲２に基づいて引用文献３に記載された発明の酵素の基質切断特異性を推認できるとした審決の認定は誤りである旨主張する。しかし，原告の主張は以下のとおり失当である。
ア審決は，引用文献３から，「Ｐｙｒｏｃｏｃｃｕｓ    ｋｏｄａｋａｒａｅｎｓｉｓＫＯＤ１株由来のリボヌクレアーゼＨＩＩ」（「ＲＮａｓｅＨＩＩＰｋ」）という物の発明が１つの独立した技術思想として把握できるとしたものであり，原告も，この認定を認めており，引用文献３に記載された発明の認定について実質的に争っていない。
イ「一方の鎖にＲＮＡを１つ含む２本鎖ＤＮＡのうちＲＮＡを含む鎖を切断する」という酵素の基質切断特異性は，酵素という物質の発明の構成自体ではなく，それが奏する作用・効果である。
引用文献３に記載された発明であるＲＮａｓｅＨＩＩＰｋは，引用文献３に記載されたその構造（化学構造であるアミノ酸配列）により特定できるものであり，その構造を有するものが本来有している作用・効果については，物の発明である引用発明を特定する事項として認定する必要はない。言い換えれば，物の作用・効果を物の発明を特定する事項として認定したところで，それはその物であれば当然に有する作用・効果であるから，物の発明として何ら相違することにはならない。また，引用文献３に記載されたＲＮａｓｅＨＩＩＰｋが「一方の鎖にＲＮＡを１つ含む２本鎖ＤＮＡのうちＲＮＡを含む鎖を切断する」という基質切断特異性を有するか否かは引用文献３において具体的に確認はされていないが，基質切断特異性は，ＲＮａｓｅＨＩＩＰｋが本来的に有している性質である（甲２）。原告が主張する本願補正発明の基質切断特異性に係る効果は，引用文献３に記載された発明の物が本来有していた効果と同様の効果を単に発見したに過ぎないものである。そして，引用文献３に記載された発明の物が本来どのような作用・効果を奏するものであったのかの認定において，出願後の知見や文献を考慮することは認められるべきである。なぜならば，一般に，技術的貢献のない発明に対しては保護を与えないという進歩性の要件の趣旨からみて，効果の顕著性により進歩性を認めるのは，引用発明との構成の相違により新たな効果が奏される場合に限られるべきであり，そうでなければ，引用発明の物が本来有していた作用・効果を後に発見したことにより，後に出願された発明が進歩性を有することになり不合理な結果となるからである。
さらに，進歩性の存在を推認するために必要な顕著な効果が存在することを主張・立証する責任は原告にあるところ，本願補正発明の酵素が有する基質切断特異性を引用文献３に記載された発明の酵素が有さないという具体的な根拠を原告は何ら示していない。
したがって，審決には，引用文献３に記載された発明の内容，作用効果の認定について誤りはない。
(2)取消事由２（顕著な作用効果の看過（その１））に対し原告は，一方の鎖にＲＮＡを１つ含む２本鎖ＤＮＡのうちＲＮＡを含む鎖を切断することができるという基質切断特異性の点で，本願補正発明のポリペプチドが引用文献３に記載された発明と比べて格別な違いがないとした審決の判断は，その顕著な作用効果を看過した誤りがある旨主張する。
しかし，本件において，原告が本願で初めて見出したと主張する「一方の鎖にＲＮＡを１つ含む２本鎖ＤＮＡのうちＲＮＡを含む鎖を切断する」という基質切断特異性は，引用文献３に記載されたＲＮａｓｅＨＩＩＰｋも本来有していた性質であるから（甲２），本願は，Ｐｆｕ（パイロコッカスフリオサス）及びＰｈｏ（パイロコッカスホリコシイ）由来のＲＮａｓｅ   ＨＩＩがその基質切断特性を有することを単に開示しただけであって，進歩性を認めるに足る技術的貢献をしたものとはいえない。


また，本願明細書において，「一方の鎖にＲＮＡを１つ含む２本鎖ＤＮＡのうちＲＮＡを含む鎖を切断する」という基質切断特異性を有することを具体的に確認したのは，Ｐｆｕ及びＰｈｏ由来のＲＮａｓｅＨＩＩのみである（甲３の段落【０２５０】）。一方，本願明細書の実施例８の段落【０２０１】，【０２１０】の記載から，本願補正発明は，サーモコッカスリトラリス（ＴＬＩ）由来のＲＮａｓｅＨＩＩに係る発明であるところ，本願明細書には，ＴＬＩ由来のＲＮａｓｅＨＩＩについては，「一方の鎖にＲＮＡを１つ含む２本鎖ＤＮＡのうちＲＮＡを含む鎖を切断する」という基質切断特異性は具体的に確認されておらず，実際にこの基質切断特異性を有するかは本願明細書の記載からは不明である。したがって，本願補正発明の酵素が，「一方の鎖にＲＮＡを１つ含む２本鎖ＤＮＡのうちＲＮＡを含む鎖を切断する」という基質切断特異性を有するものであったとしても，このことから本願補正発明が格別顕著な効果を奏するとはいえず，本願補正発明のポリペプチドが基質切断特異性の点で引用文献３に記載されているＲＮａｓｅＨＩＩＰｋと比べて格別な違いはないとした審決の判断に誤りはない。(3)取消事由３（顕著な作用効果の看過（その２））に対し原告は，①４ｍＭ等の低いマグネシウム濃度条件下において十分に高い活性を示すという本願補正発明のポリペプチドの効果は，引用文献３に記載された発明と比較して有利な効果であり，同発明から予想できない顕著な作用効果である，②本願補正発明のポリペプチドは，４ｍＭ等の低いマグネシウム濃度条件下で十分なリボヌクレアーゼＨ活性を有するので，ＴａｑＤＮＡポリメラーゼとの共存下での使用が可能であり，引用文献３に記載されたＲＮａｓｅＨＩＩＰｋを最適化して用いる場合と比較しても，格別顕著な効果を奏するとして，本願補正発明のポリペプチドの格別顕著な作用効果を看過した審決には誤りがある旨主張する。
ア上記①の主張について
本願明細書には，本願補正発明の酵素は４ｍＭ酢酸マグネシウム濃度条件下で単に「ＲＮａｓｅＨ活性が認められた。」（甲３の実施例８の段落【０２１９】及び実施例３－（５）の段落【０１３３】）と記載されているだけで，本願補正発明の酵素が最大活性となるマグネシウム濃度を決定する実験はなされておらず，本願補正発明の酵素が特に４ｍＭで最大活性を示すことは示されていない。本願明細書では，実施例２ないし９において８種類のＲＮａｓｅＨを取得しているが，これらはそれぞれ由来も異なり，また，ＲＮａｓｅＨのクラスもＩＩまたはＩＩＩと異なるものである。本願明細書では，これらの８種類すべてのＲＮａｓｅＨにおけるリボヌクレアーゼＨ活性の確認において，実施例３－（５）の４ｍＭマグネシウム濃度条件を一律に適用していることからみても，本願補正発明の酵素が４ｍＭマグネシウム濃度において最大又は最大に近いリボヌクレアーゼＨ活性を有していることは，本願明細書の記載からは推認できるものではない。また，甲９に記載されたその後の実験結果によれば，最大活性を示す酵素の濃度は４ｍＭではなく２ｍＭと認められ，このことからも，本願明細書の実施例におけるマグネシウム濃度は，最大活性となる濃度を示しているわけではないことが裏付けられる。
一方，引用文献３の図３によれば，ＲＮａｓｅＨＩＩＰｋは，４ｍＭマグネシウム濃度条件下においても酵素活性があることが確認できるから，本願補正発明がこの点において引用文献３に記載されたＲＮａｓｅＨＩＩＰｋに比して格別顕著な効果を奏するものとは認められない。
イ上記②の主張について
引用文献３に記載されたＲＮａｓｅＨＩＩＰｋも４ｍＭマグネシウム濃度条件下においてそれなりの活性を有するから（甲１の図３），４ｍＭのマグネシウム濃度条件でＴａｑＤＮＡポリメラーゼとの共存下で使用することができる。なお，本願補正発明のＲＮａｓｅＨは，審判手続において提出された実験データによれば，引用文献３に記載されたＲＮａｓｅＨＩＩＰｋがリボヌクレアーゼ活性を発揮できないほど，極めて低いマグネシウム濃度条件で活性を有するＤＮＡポリメラーゼと共存下で使用することができる可能性はあるかもしれないが，ＲＮａｓｅＨは，ＲＮＡを切断する活性を有する酵素であり，ＤＮＡポリメラーゼは，核酸を鋳型にしてＤＮＡ鎖を合成する酵素であって，両者は，必ずしも共存下で使用するものとは限らないのであるから，極めて低いマグネシウム濃度条件で活性を有するＤＮＡポリメラーゼと共存下で使用することができるとしても，そのことが進歩性を認めるに足る顕著な効果とまではいえない。
また，本願明細書には，本願補正発明が，１～４ｍＭマグネシウム濃度条件下で高い活性を示し，２ｍＭマグネシウム濃度条件下において最大のリボヌクレアーゼＨ活性を有することは記載されておらず，このような極めて低いマグネシウム濃度条件下で活性を有することは審判手続において提出された実験データにより示された事項である。このような場合に，後で提出された実験データに基づき顕著な効果を認めて進歩性の存在を推認することは，出願人と第三者との公平の観点からもできないというべきであり，かかる実験データは進歩性の判断において参酌することができない。
ウしたがって，本願補正発明のポリペプチドの格別顕著な作用効果を看過した審決には誤りはない。
第４当裁判所の判断


当裁判所は，以下のとおり，原告主張の取消事由はいずれも理由がなく，審決に取り消すべき違法はないものと判断する。なお，本来なら順序として取消事由１から判断すべきところであるが，事案にかんがみ，まず，取消事由２から検討する。１取消事由２（顕著な作用効果の看過（その１））について原告は，一方の鎖にＲＮＡを１つ含む２本鎖ＤＮＡのうちＲＮＡを含む鎖を切断することができるという基質切断特異性の点で，本願補正発明のポリペプチドが引用文献３に記載された発明と比べて格別な違いがないとした審決の判断は，その顕著な作用効果を看過した誤りがある旨主張する。これに対し，被告は，本願補正発明が上記基質切断特異性を有するかは本願明細書の記載からは不明である旨主張するので，以下，検討する。
(1)認定事実
本件補正に基づく本願明細書の特許請求の範囲の請求項１の記載は，上記第２の２(1)のとおりである。また，発明の詳細な説明には，以下の記載がある（甲３）。【発明が解決しようとする課題】【００１１】本発明の目的は，遺伝子工学において利用価値の高いＲＮａｓｅＨ活性を有するポリペプチド，該ポリペプチドをコードする遺伝子ならびに該ポリペプチドの遺伝子工学的製造方法を提供することにある。
【００６７】ないし【００７６】
実施例１
好熱菌バチルスカルドテナックス由来のＲＮａｓｅＨの調製・・・耐熱性ＲＮａｓｅＨ活性は，次の方法により測定した。ポリ（ｒＡ）及びポリ（ｄＴ）（ともにアマシャムファルマシア    バイオテク製）１ｍｇをそれぞれ１ｍＭＥＤＴＡを含む４０ｍＭトリス－ＨＣｌ（ｐＨ７．７）１ｍｌに溶解し，ポリ（ｒＡ）溶液及びポリ（ｄＴ）溶液を調製した。次に，４ｍＭＭｇＣｌ２，１ｍＭ    ＤＴＴ，０．００３％ＢＳＡ，４％グリセロールを含む４０ｍＭトリス－ＨＣｌ（ｐＨ７．７）に，終濃度２０μｇ／ｍｌとなるようポリ（ｒＡ）溶液を，終濃度３０μｇ／ｍｌとなるようポリ（ｄＴ）溶液を加え，３７℃で１０分間反応後，４℃に冷却し，ポリ（ｒＡ）－ポリ（ｄＴ）溶液を調製した。
ポリ（ｒＡ）－ポリ（ｄＴ）溶液１００μｌに酵素液１μｌを加え，４０℃で１０分間反応させ，０．５ＭＥＤＴＡ    １０μｌを加えて反応を停止させた後，２６０ｎｍの吸光度を測定した。対照として，上記反応液に０．５ＭＥＤＴＡ１０μｌを加えた後，４０℃で１０分間反応させ，吸光度を測定した。その後，ＥＤＴＡ非存在下で反応させ求めた吸光度から対照の吸光度を引いた値（吸光度差）を求めた。すなわち，酵素反応によってポリ（ｒＡ）－ポリ（ｄＴ）ハイブリッドから遊離したヌクレオチドの濃度を吸光度差から求めた。ＲＮａｓｅＨの１単位は，１ｎｍｏｌのリボヌクレオチドが遊離したのに相当するＡ２６０を１０分間に増加させる酵素量とし，下記の式に従って算出した。なお，酵素液を希釈した場合は，下記式の値を希釈率で補正した。
単位（unit）＝〔吸光度差×反応液量（ｍｌ）〕／０．０１５２
【００７７】ないし【０１０９】
実施例２
バチルスカルドテナックスＲＮａｓｅＨＩＩ遺伝子のクローニング・・・（６）精製ＲＮａｓｅＨＩＩ標品の調整・・・上記で得られたＢｃａＲＮａｓｅＨＩＩ標品を用いて，以下の方法により酵素活性を測定した。ＢｃａＲＮａｓｅＨＩＩ標品１μｌに４０℃であらかじめインキュベーションした反応液〔２０ｍＭヘペス－水酸化カリウム（ｐＨ７．８），０．０１％牛血清アルブミン（宝酒造社製），１％ジメチルスルホキシド，１０ｍＭ塩化マンガン，２０μｇ／ｍｌポリ（ｄＴ）（アマシャムファルマシア    バイオテク社製），３０μｇ／ｍｌポリ（ｒＡ）（アマシャムファルマシア    バイオテク社製）〕１００μｌを添加し，４０℃で１０分間反応さた後，０．５ＭＥＤＴＡ（ｐＨ８．０）１０μｌで反応を停止し，２６０ｎｍの吸光度を測定した。その結果，ＢｃａＲＮａｓｅＨＩＩ標品にＲＮａｓｅＨ活性が認められた。
【０１１０】ないし【０１３４】
実施例３


バチルスカルドテナックスＲＮａｓｅＨＩＩＩ遺伝子のクローニング・・・（５）精製ＲＮａｓｅＨＩＩＩ標品の調整・・・上記で得られたＢｃａＲＮａｓｅＨＩＩＩ標品を用いて，以下の方法により酵素活性を測定した。ＢｃａＲＮａｓｅＨＩＩＩ標品１μｌに４０℃であらかじめインキュベーションした反応液〔２０ｍＭヘペス－水酸化カリウム（ｐＨ７．８），０．０１％牛血清アルブミン（宝酒造社製），１％ジメチルスルホキシド，４ｍＭ酢酸マグネシウム，２０μｇ／ｍｌポリ（ｄＴ）（アマシャムファルマシアバイオテク社製），３０μｇ／ｍｌポリ（ｒＡ）（アマシャムファルマシアバイオテク社製）〕１００μｌを添加し，４０℃で１０分間反応さた後，０．５ＭＥＤＴＡ（ｐＨ８．０）１０μで反応を停止し，２６０ｎｍの吸光度を測定した。その結果，ＢｃａＲＮａｓｅＨＩＩＩ標品にＲＮａｓｅＨ活性が認められた。
【０１３５】ないし【０１５０】
実施例４
ピロコッカスフリオサスのＲＮａｓｅＨＩＩ遺伝子のクローニング・・・上記で得られたＰｆｕＲＮａｓｅＨＩＩ標品を用いて，実施例３－（５）に記載の方法により酵素活性を測定した結果，ＰｆｕＲＮａｓｅＨＩＩ標品にＲＮａｓｅＨ活性が認められた。
【０１５１】ないし【０１７０】
実施例５
サーモトガマリティマＲＮａｓｅＨＩＩ遺伝子のクローニング・・・上記で得られたＴｍａＲＮａｓｅＨＩＩ標品を用いて，実施例２－（６）に記載の方法で酵素活性を測定した結果，ＴｍａＲＮａｓｅＨＩＩ標品にＲＮａｓｅＨ活性が認められた。
【０１７１】ないし【０１８６】
実施例６
ピロコッカスホリコシイのＲＮａｓｅＨＩＩ遺伝子のクローニング・・・上記で得られたＰｈｏＲＮａｓｅＨＩＩ標品を用いて，実施例３－（５）に記載の方法により酵素活性を測定した結果，ＰｈｏＲＮａｓｅＨＩＩ標品にＲＮａｓｅＨ活性が認められた。
【０１８７】ないし【０２００】
実施例７
アルカエオグロバスフルギダスのＲＮａｓｅＨＩＩ遺伝子のクローニング・・・上記で得られたＡｆｕＲＮａｓｅＨＩＩ標品を用いて，実施例３－（５）に記載の方法により酵素活性を測定した結果，ＡｆｕＲＮａｓｅＨＩＩ標品にＲＮａｓｅＨ活性が認められた。
【０２０１】ないし【０２１９】
実施例８
サーモコッカスリトラリスＲＮａｓｅＨＩＩ遺伝子のクローニング・・・得られた塩基配列の結果を解析したところ，ＲＮａｓｅＨＩＩをコードすると考えられるオープンリーディングフレームが見出された。ｐＴＬＩ２０４のオープンリーディングフレームの塩基配列を配列表の配列番号４６に示す。また，該塩基配列から推定されるＲＮａｓｅＨＩＩのアミノ酸配列を配列表の配列番号４７に示す。・・・上記で得られたＴｌｉＲＮａｓｅＨＩＩ標品を用いて，実施例３－（５）に記載の方法により酵素活性を測定した結果，ＴｌｉＲＮａｓｅＨＩＩ標品にＲＮａｓｅＨ活性が認められた。
【０２２０】ないし【０２３８】
実施例９
サーモコッカスセラーＲＮａｓｅＨＩＩ遺伝子のクローニング・・・上記で得られたＴｃｅＲＮａｓｅＨＩＩ標品を用いて，実施例３－（５）に記載の方法により酵素活性を測定した結果，ＴｃｅＲＮａｓｅＨＩＩ標品にＲＮａｓｅＨ活性が認められた。
【０２３９】ないし【０２４３】
実施例１０


実施例２から実施例９において得られたバチルスカルドテナックス（以下ＢＣＡとする），ピロコッカスフリオサス（ＰＦＵ），サーモトガマリティマ（ＴＭＡ），アルカエオグロバスフルギダス（ＡＦＵ），サーモコッカスリトラリス（ＴＬＩ），サーモコッカスセラー（ＴＣＥ），ピロコッカスホリコシイ（ＰＨＯ）のアミノ酸配列と塩基配列について，ホモロジー検索を行なった。検索プログラムは，ＤＮＡＳＩＳ－Ｍａｃ（宝酒造社製）のＭａｘｉｍｕｍＭａｔｃｈｉｎｇとコンピュータアルゴリズムＦＡＳＴＡ(バージョン3.0；パーソン(Pearson，W．R.)ら，Pro．Natl．Acad．Sci.，85:2444-2448，1988)で算出した。まず，ＤＮＡＳＩＳによりＰＦＵに対するＰＨＯ，ＡＦＵ，ＴＬＩ，ＴＣＥのアミノ酸配列の相同性はそれぞれ６９％，４５％，６５％，５８％，塩基配列の相同性はそれぞれ６８％，６０％，６５％，６１％であった。・・・
【０２４４】ないし【０２５１】
実施例１１
各種ＲＮａｓｅＨの作用機作と性質・・・
（２）Ｐｆｕ，Ｐｈｏ，ＡｆｕＲＮａｓｅＨＩＩの作用機作Ｐｆｕ（パイロコッカスフリオサス），Ｐｈｏ（パイロコッカスホリコシイ），Ａｆｕ（アルカエオグロバスフルギダス）のＲＮａｓｅＨＩＩの切断様式を解析するため，以下のように基質を調整した。・・・
以上のことより，Ｐｆｕ，Ｐｈｏ，ＡｆｕのＲＮａｓｅＨＩＩは３’側のＲＮＡの５’側を切断した。ＰｆｕとＰｈｏのＲＮａｓｅＨＩＩはＲＮＡが１つの場合でもＲＮＡの５’側を切断した。ＲＮＡが１つでも切断するＲＮａｓｅＨは報告されていない。切断された場合のシグナル強度はＲＮＡの数にかかわらず同様の強さを示し，ＲＮＡの数による切断効率に差がないことが示された。また，一旦現われたシグナルが経時的に減少したり，さらに短いシグナルが現われないことより，ＲＮＡの３’側にＤＮＡが結合していないと切断されないことが示された。
(2)判断
ア上記(1)   認定の事実によれば，本願明細書には，①本願補正発明のポリペプチドは，様々な耐熱性ＲＮａｓｅＨＩＩのアミノ酸配列の間で保存されている部分の配列情報に基づいてクローニングされた遺伝子がコードするサーモコッカスリトラリス由来ＲＮａｓｅＨＩＩ（ＴｌｉＲＮａｓｅＨＩＩ）であって，ＲＮａｓｅＨ活性を有することが確認されたこと（実施例８），②Ｐｆｕ    ＲＮａｓｅＨＩＩ（パイロコッカスフリオサス由来のＲＮａｓｅ    ＨＩＩ）に対するアミノ酸配列相同性は，ＰｈｏＲＮａｓｅ    ＨＩＩ（パイロコッカスホリコシイ由来のＲＮａｓｅＨＩＩ）が６９％，本願補正発明であるサーモコッカス    リトラリス由来のＲＮａｓｅＨＩＩが６５％，ＴｃｅＲＮａｓｅ    ＨＩＩ（サーモコッカスセラー由来のＲＮａｓｅ   ＨＩＩ）が５８％，ＡｆｕＲＮａｓｅ   ＨＩＩ（アルカエオグロバスフルギダス由来のＲＮａｓｅ    ＨＩＩ）が４５％であること（実施例１０），③一方の鎖にＲＮＡを１つ含む２本鎖ＤＮＡのうちＲＮＡを含む鎖を切断するという基質切断特異性を，ＰｈｏＲＮａｓｅ    ＨＩＩ及びＰｆｕＲＮａｓｅＨＩＩは有することが確認され，Ａｆｕ    ＲＮａｓｅＨＩＩは有さないことが確認されたことが記載されていると認められるが（実施例１１），本願補正発明であるサーモコッカスリトラリス由来ＲＮａｓｅ    ＨＩＩ及びＴｃｅＲＮａｓｅＨＩＩについて，基質切断特異性を有することが確認されたことの記載はない。
したがって，本願明細書には，本願補正発明が，一方の鎖にＲＮＡを１つ含む２本鎖ＤＮＡのうちＲＮＡを含む鎖を切断するという基質切断特異性を有していることが開示されているとはいえない。


イこの点，原告は，本願補正発明のＴｌｉ    ＲＮａｓｅＨＩＩは，本願明細書の実施例１ないし実施例７に記載される様々な耐熱性ＲＮａｓｅＨＩＩのアミノ酸配列の間で保存されている部分をもとにしてオリゴヌクレオチドプライマーを合成し，遺伝子をクローニングして得られたものであり，これらの耐熱性ＲＮａｓｅＨＩＩが共通の性質を有すると推認できること，本願明細書の実施例１１（２）では，ＰｆｕＲＮａｓｅ    ＨＩＩ及びＰｈｏＲＮａｓｅ    ＨＩＩが，一方の鎖にＲＮＡを１つ含む２本鎖ＤＮＡ基質を切断することが示されたが，ＡｆｕＲＮａｓｅＨＩＩは，当該基質を切断しなかったこと，Ｔｌｉ    ＲＮａｓｅＨＩＩは，ＰｆｕＲＮａｓｅ    ＨＩＩと６５％のアミノ酸配列相同性を有し，ＰｈｏＲＮａｓｅ    ＨＩＩは，ＰｆｕＲＮａｓｅ    ＨＩＩと６９％のアミノ酸配列相同性を有するが，ＡｆｕＲＮａｓｅ    ＨＩＩは，ＰｆｕＲＮａｓｅ    ＨＩＩに対し，４５％のアミノ酸配列相同性しか示さないことから，当業者は，当該実施例において見出された耐熱性ＲＮａｓｅＨＩＩにおける「一方の鎖にＲＮＡを１つ含む２本鎖ＤＮＡのうち，ＲＮＡ鎖を含む鎖を切断する」という基質切断特異性に関し，ＰｆｕＲＮａｓｅ    ＨＩＩに対してアミノ酸配列相同性が４５％より高く，６９％前後のアミノ酸配列相同性を有する耐熱性ＲＮａｓｅＨＩＩであれば，当該特性を有していると予測することができ，本願明細書の上記記載から，本願補正発明のＴｌｉＲＮａｓｅ    ＨＩＩも，基質切断特異性を有すると推認できる旨主張する。
しかし，２つのポリペプチドの間のアミノ酸配列相同性が６５％であることは，全体のアミノ酸配列の３分の１以上が異なることでもあり，一般的には，このような場合に両者の構造上の差異が小さいとは言い難く，両者のアミノ酸配列相同性が６５％であるというだけでは，両者が同じ活性を有しているか否かは不明と考えざるを得ない（当業者が，両者のアミノ酸配列相同性が６５％であれば同じ活性を有していると解し得ることを認めるに足りる証拠はない。）。また，本願において，ＰｈｏＲＮａｓｅ    ＨＩＩ及びＰｆｕＲＮａｓｅ    ＨＩＩというアミノ酸配列相同性が６９％のものが，一方の鎖にＲＮＡを１つ含む２本鎖ＤＮＡのうちＲＮＡを含む鎖を切断するという基質切断特異性を共有していることが確認されたことは，ともにパイロコッカス属に属する耐熱性微生物である２種に由来するポリペプチドにおいては３０％超のアミノ酸配列に変異があっても上記基質切断特異性に関わる部分の構造は保存されていたという事実を示すにとどまり，本願補正発明のようにパイロコッカス属以外の微生物由来であっても，その微生物が耐熱性であり，ポリペプチドが上記２種のいずれかと６５％程度のアミノ酸配列相同性を有するものでさえあれば，基質切断特異性を有するとまでは認められない。仮に，基質切断特異性を有する可能性が示唆されるとしても，上記のとおり，２つのポリペプチドの間のアミノ酸配列相同性が６５％であるというだけでは，両者が同じ活性を有しているか否かは不明であるから，このような場合，実験等による確認なくしては，基質切断特異性の有無は不明というほかなく，本願補正発明が基質切断特異性を有しているとまでは認められない。加えて，原告主張のように，本願出願時までに基質切断特異性を有する耐熱性ＲＮａｓｅＨは報告されておらず，そのようなものは存在しないであろうという技術常識があるならば，なおさらである。以上のとおり，本願明細書の記載から，本願補正発明が，一方の鎖にＲＮＡを１つ含む２本鎖ＤＮＡのうちＲＮＡを含む鎖を切断するという基質切断特異性を有していることが推認されるとはいえない。


なお，原告は，審判段階でこの点についての審理が尽くされなかったとも主張するが，当審において主張立証が尽くされているので，結論を左右するものではない。ウしたがって，本願補正発明が基質切断特異性という効果を有することを前提とする原告の取消事由２の主張は，前提を欠き，理由がない。２取消事由１（引用文献３に記載された発明の認定の誤り）について原告は，本願明細書の記載に基づいて引用文献３に記載された発明の酵素の基質切断特異性を推認できるとした審決の判断は誤りである，本願の出願後に公表された文献である甲２に基づいて引用文献３に記載された発明の酵素の基質切断特異性を推認できるとした審決の認定は誤りである旨主張する。一般に，発明の進歩性の判断は，審査を行う時点ではなく，出願日（優先権主張がなされている場合は優先権主張日）を基準になされるものであるから（特許法２９条２項），発明の進歩性の有無を判断するにあたって参酌することができる知見は，出願前までのものであって，このことは，発明の構成の容易想到性判断のみならず，発明の効果の顕著性の判断に関しても同様である。また，特許出願された発明に関する明細書に記載された知識に基づいて出願前の発明ないし技術常識を認定することは，後知恵に基づいて特許出願された発明の進歩性を判断することになりかねず，同項の趣旨に反するものであり，許されない。本件において，審決が，本願明細書の記載に基づいて，「引用文献３に記載されるＲＮａｓｅＨＩＩＰｋも同様に，一方の鎖にＲＮＡを１つ含む２本鎖ＤＮＡのうちＲＮＡを含む鎖を切断することができると推認することができ」とし，あるいは，本願出願後の文献である甲２に基づいて，「本願補正発明のポリペプチドが，引用文献３に記載されるＲＮａｓｅＨＩＩＰｋと比べて，格別な違いはない」とした判断手法は，誤りである。
しかし，上記１のとおり，「本願補正発明が基質切断特異性を有する」との効果が認められないので，このことを考慮すると，上記の誤りは，審決の結論に影響を及ぼすものではないというべきである。
したがって，原告の取消事由１の主張も理由がない。
３取消事由３（顕著な作用効果の看過（その２））について原告は，①４ｍＭ等の低いマグネシウム濃度条件下において十分に高い活性を示すという本願補正発明のポリペプチドの効果は，引用文献３に記載された発明と比較して有利な効果であり，同発明から予想できない顕著な作用効果である，②本願補正発明のポリペプチドは，４ｍＭ等の低いマグネシウム濃度条件下で十分なリボヌクレアーゼＨ活性を有するので，ＴａｑＤＮＡポリメラーゼとの共存下での使用が可能であり，引用文献３に記載されたＲＮａｓｅＨＩＩＰｋを最適化して用いる場合と比較しても，格別顕著な効果を奏するとして，本願補正発明のポリペプチドの格別顕著な作用効果を看過した審決には誤りがある旨主張するので，以下，検討する。
(1)上記①の主張について
本願明細書には，本願補正発明のポリペプチドが，４ｍＭ酢酸マグネシウム濃度条件下でどの程度の大きさのＲＮａｓｅＨ活性を示したかについて直接的な記載はないが，原告は，得られた酵素標品が所望の活性を有するかどうかを確認する目的で酵素反応を行う場合，予め複数の条件を検討して，十分に高い活性が得られる最適又は最適に近い条件を用いることが当該技術分野における常法であることから，４ｍＭ程度のマグネシウム濃度条件下の活性が最大又はそれに近いと理解できる旨主張する。
そこで，本願明細書の記載を検討すると，上記１(1)のとおり，本願補正発明のポリペプチドであるＴｌｉＲＮａｓｅＨＩＩ（実施例８）以外に，Ｂｃａ    ＲＮａｓｅＨＩＩＩ（実施例３），ＰｆｕＲＮａｓｅＨＩＩ（実施例４），ＰｈｏＲＮａｓｅＨＩＩ（実施例６），ＡｆｕＲＮａｓｅＨＩＩ（実施例７），及び，ＴｃｅＲＮａｓｅＨＩＩ（実施例９）について，４ｍＭ酢酸マグネシウムを含む反応液中でＲＮａｓｅＨ活性を確認したこと，ＢｃａＲＮａｓｅＨ（実施例１）について，４ｍＭ塩化マグネシウム（ＭｇＣｌ２）を含む反応液中でＲＮａｓｅＨ活性を確認したことが，それぞれ記載されている。上記実施例において，本願補正発明を含む上記７種類のＲＮａｓｅＨは，それぞれ由来が異なり，クラスもＩＩ又はＩＩＩと異なるから，イオン要求性等の性質も異なると考えられるにもかかわらず，一律に４ｍＭマグネシウム濃度条件下でＲＮａｓｅＨ活性が確認されている。そうすると，上記各実施例において，必ずしも，十分に高い活性が得られる最適又は最適に近い条件を用いて酵素の活性が確認されたとは考え難く，本願補正発明の酵素が４ｍＭマグネシウム濃度条件下において最大又は最大に近いＲＮａｓｅ活性を有するか否かを，本願明細書の記載から推認することはできないから，４ｍＭ等の低いマグネシウム濃度条件下において十分に高い活性を示すという効果が，本願補正発明のポリペプチドにおける格別顕著な作用効果であるとは認められない。また，原告は，甲９に記載された実験データを参酌すべきである旨主張する。しかし，上記のとおり，本願補正発明について，４ｍＭ等の従来のＲＮａｓｅＨと比べて非常に低いマグネシウム濃度条件下において十分に高いＲＮａｓｅＨ活性を示すという効果が本願明細書に開示されているとはいえないから，その効果について示す上記実験データは本願明細書の記載から当業者が推認できる範囲を超えるものであって，参酌することはできないというべきである。したがって，原告の上記①の主張は理由がない。
(2)上記②の主張について


主文
１大阪市病院局長が原告に対し平成２４年８月２８日付けでした戒告処分を取り消す。
２原告のその余の請求を棄却する。
３訴訟費用はこれを３分し，その１を被告の，その余を原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
１主文第１項同旨
２被告は，原告に対し，５０万円及びこれに対する平成２４年８月２８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
被告は，平成２６年９月３０日まで市民病院事業を行っており，大阪市病院局長（以下「病院局長」という。）は，被告の設置する病院の職員（看護師）であった原告に対し，同人が入れ墨の有無等を尋ねる調査に所定の書面で回答しなかったことが職務命令違反（地方公務員法（以下「地公法」という。）３２条）に当たるとして，同法２９条１項１ないし３号並びに職員基本条例２８条１項及び別表１１号に基づき，懲戒処分としての戒告処分（以下「本件処分」という。）をした。
本件は，原告が，上記調査は憲法１３条等に違反する違憲・違法な調査であるから，上記調査に回答するよう命じた職務命令及び本件処分も違法であるとして，本件処分の取消しを求める（以下，この訴えを「本件取消しの訴え」といい，当該請求を「本件取消請求」という。）とともに，上記調査及び本件処分等により精神的損害を被ったとして，被告に対し，国家賠償法１条１項に基づき，慰謝料５０万円の損害賠償及びこれに対する違法行為の最終日である平成２４年８月２８日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める（以下，当該請求を「本件損害賠償請求」という。）事案である。
１関係法令等の定め
本件に関係する法令及び大阪市長が制定した規則（地方自治法１５条１項。「規程」という名称のものも含む。）等は，別紙「関係法令等の定め」のとおりである（別紙中の略称は本文においても同様に用いる。）。
２前提事実
当事者間で争いのない事実，括弧内掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実を認めることができる。（以下，特記しない限り，日時は平成２４年を指す。）
(1)当事者等
ア（ア）被告は，普通地方公共団体であり，平成２６年９月３０日まで，大阪市病院局（以下，単に「病院局」という。）を設けて，市民病院事業を経営しており，病院局長はその管理者であった（地方公営企業法施行令１条１項，平成２６年大阪市条例第９０号による廃止前の大阪市市民病院事業の設置等に関する条例２条３項，４条，地方公営企業法９条２号）。（乙３７）
平成２４年４月１日当時の被告の職員数は３万６６１５名，病院局の職員数は１９５７名であった。（乙３６）
（イ）被告は，平成２６年１０月１日付けで病院局を廃止し（大阪市市民病院事業の設置等に関する条例を廃止する条例（前記平成２６年大阪市条例第９０号）），その事業を，同日設立された地方独立行政法人大阪市民病院機構（以下，単に「市民病院機構」という。）に移転し，病院局に所属していた職員は，市民病院機構に引き継がれた（地方独立行政法人大阪市民病院機構への職員の引継ぎに関する条例（同年大阪市条例第７４号））。（乙５５，５６）
イ原告は，看護師免許を有し，昭和５２年４月１日，被告に看護師として任用され，一貫して，被告の経営する病院において，看護師としての業務に従事した。異動の経歴は次のとおりであり，本件処分当時はＥ病院に勤務していた。（甲３３，乙６１）
昭和５２年４月１日   Ａ病院へ配属
昭和５５年４月１０日Ｂ病院へ異動
昭和５９年４月９日   Ｃ病院へ異動
平成１５年４月７日   Ｄ医療センターへ異動
平成２３年４月１日   Ｅ病院へ異動
(2)入れ墨に関する調査の端緒
ア２月２８日，Ｆ新聞は「施設職員が虐待児恫喝    入れ墨を見せ暴言繰り返す大阪市処分せず    賞与査定は大甘」との見出しで，「大阪市立児童福祉施設に勤務する３０代の男性職員（以下「本件施設職員」という。）が，子供たちに自分の入れ墨を見せ，暴言を吐いたりしたことが市側の調査で判明したにもかかわらず，市が処分せず，公表も見送っていたことが２７日，分かった」，「昨年（平成２３年）４月以降，この職員が『自分の腕の入れ墨を子供たちにみせている』『あほ，ぼけ，殺すぞといった暴言と恫喝（どうかつ）を児童に繰り返している』との告発が市側に複数寄せられた」，「市は調査結果で児童に対する問題行動もあったと認定したにもかかわらず，この事実は処分対象とせず，停職後は同じ職場に復帰させた」などと報道した（以下「本件新聞報道」という。）。（乙６）
また，２月２９日，Ｇ新聞は「子らに入れ墨見せ暴言もセクハラ停職の大阪市職員」との見出しで，本件施設職員が「職場の児童福祉施設で子どもや同僚に二の腕に入れた入れ墨を見せたり怒鳴ったりしていたことがわかった。市はこうした勤務態度も処分の対象にしていたが，公表しなかった」，「市は処分理由を『セクハラ』としか公表せず，昨冬のボーナス支給の際の勤務査定は５点評価で特に問題がない『３以上』にした」などと報道した。（乙７）
イ３月８日，被告の定例常任委員会において，Ｈ委員が本件新聞報道につき質問し，Ｉこども青少年局長は，本件施設職員が入れ墨を入れているのは間違いないが，入れ墨を児童に見せて恫喝したとの事実は確認できなかった旨回答した。（甲１１，乙３０）
ウ被告は，３月２１日，市長Ｊを委員長とする大阪市服務規律刷新プロジェクトチーム（以下「服務ＯＴ」という。）を設置した。
（乙８）
エ同日，服務ＯＴの第１回会議が開催され，全職員に対して入れ墨の有無等を調査するとの方針が決定された。
(3)入れ墨に関する調査
ア上記服務ＯＴの方針決定を受け，病院局長は，各病院長及び総務部各課長に対して５月１日付け「入れ墨に関する調査について（依頼）」と題する書面を発出し，同書面添付の調査実施要領（以下「本件調査実施要領」という。）に基づき入れ墨に関する調査を実施するよう依頼し，翌２日付けで，職員に対し，「入れ墨に関する調査について（依頼）」と題する同局長名義の書面及び調査票を配布して，本件調査実施要領に基づき，調査を実施した。（甲１，乙１）


イ本件調査実施要領は，調査の目的，調査方法等につき，概要，以下のとおり説明している。（乙１）
［目的］
【１】本件新聞報道にもあるように，被告職員の入れ墨が社会問題となっており，人事配置上の配慮等を行う観点から，日常生活を行う上で目視可能な部位への入れ墨の有無を把握するため，全職員に対し記名式の調査を実施する。
【２】入れ墨に関わる服務のルールを検討するに当たり，被告として，職員の実態を把握する必要があるため，肩から手の指先まで及び首から上，膝から足の指先までの部分以外に入れ墨のある職員に対し，任意回答による調査を実施する。
（以下，上記【１】の調査を「本件調査」といい，同【２】の調査を「本件任意調査」という。）
［対象者等］
対象者   全職員（非常勤嘱託職員及びアルバイト職員を除く。）
調査期間５月１日から同月１０日
［調査方法等］
全職員に調査票を配布・回収のうえ，各所属において集計表及び一覧表を作成。調査票について，作成日及び氏名は，原則として自署で記入。ただし，本件任意調査用の調査票については，対象箇所に入れ墨のない職員は提出不要。
［提出書類等］
調査票の原本，集計表及び一覧表を５月１１日までに担当者に提出。ウ本件調査用の調査票（甲１及び乙１の別紙１－１。以下「本件調査票」という。）には，作成日，所属名，課・事業所名・職員番号及び署名を記入する欄があり，肩から手の指先，首から上，膝から足の指先までの部位（以下「本件調査対象部位」という。）に入れ墨（ただし，アートメイク（化粧の一部として眉，アイライン，唇の皮膚に針等で色素を入れる施術）を除く。以下同じ。）をしているか，入れ墨をしている部位はどこか及び入れ墨の大きさはどのくらいかとの質問事項が記載されている。（甲１，乙１。以下，本件調査の対象となる入れ墨の有無，部位及び大きさについての情報を「本件入れ墨情報」という。）エ本件任意調査用の調査票には，作成日，所属名，課・事業所名・職員番号及び署名を記入する欄があり，入れ墨をしている部位はどこか，入れ墨の大きさはどのくらいか，入れ墨をした時期はいつ頃かとの質問事項が記載されている。また，同調査票には，本件調査対象部位以外の部位に関しては「あくまでも，任意回答であり，回答しなかったことにより不利益な取り扱いを受けることはないが，できる限り，職員各位の協力を願いたい」，「任意調査対象箇所に入れ墨のない職員は，回答不要」との説明が付記されている。（甲１，乙１）
オ病院局以外の被告の組織においても，大阪市教育委員会（以下「市教委」という。）を除き，本件調査実施要領記載の方法により入れ墨の有無等に関する調査が実施された（以下，被告で実施した本件調査と同様の方法による調査全体を「本件全体調査」という。）。カなお，市教委では，前記服務ＯＴの方針決定を踏まえ議論した結果，学校園に勤務する教職員に対し，入れ墨の有無等に関する調査を実施したが，教職員に入れ墨の有無等の回答を義務付けることなく，職務上において児童，生徒等の目に触れる可能性のある所に入れ墨がある場合は，その旨を申告することを求めるとの方法により実施した。
（甲１３ないし１６）
(4)本件調査の実施状況及び原告の対応
ア５月１０日，原告は本件調査票を提出していなかったため，看護部長から，電話で，そのことについて問われたが，提出しない旨回答した。
（甲３３）
イ５月１６日，第２回服務ＯＴ会議において本件全体調査の中間報告がされた。同日の時点で調査対象職員数は３万３５４６名，回答済み職員数は３万３０３３名，本件調査対象部位に入れ墨をしている職員数は９８名，未回答者は５１３名であり，病院局については，調査対象者数は１９６６名，回答済み職員数は１９５８名であり，本件調査対象部位に入れ墨をしている職員数は０名であった。（乙１７）ウ５月２１日，原告は，Ｋ職員課長から，本件調査票を提出しないことについて確認されたが，自分の信条に基づき提出しない旨答えた。（甲３３，乙４７）
エ５月２５日，原告は，Ｌ管理課長から，本件調査票を提出しない理由を尋ねられた。原告は，暴力団関係者の入れ墨と，最近の若者がするタトゥーなどを一緒にすることは疑問であること，入れ墨があっても社会的に認められて公職に就く者もあること，人体図に入れ墨の部位等を書き込ませる本件調査票の形式にも個人的に嫌悪感を覚えていることなどの意見を述べて本件調査票の提出を拒み，飽くまで本件調査票の提出を求めるＬ管理課長との間で，議論は平行線のまま，面談は終了した。
（甲３３，乙５３）
オ６月５日，第３回服務ＯＴ会議において本件全体調査の最終結果が報告された。調査対象者数は３万３５３７名，回答済み職員数は３万３５０７名，本件調査対象部位に入れ墨を入れている職員数は９８名，未回答の職員は３０名（ただし，入院中などの理由で回答が不可能な職員１５名を含む）であった。病院局については，調査対象職員数は１９６６名，回答済み職員数は１９６３名，本件調査対象部位に入れ墨を入れている職員数は０名，未回答職員数は３名であり，入院中などの理由で回答が不可能な職員が２名，調査への回答を拒否したのは原告のみであった。（乙１８）
カ７月１３日の時点で，被告全体では１３名，病院局では原告のみが回答を拒否していたところ，病院局長は，同日，原告に対し，職務命令として，同月２７日までに本件調査に回答することを命じ（以下「本件職務命令」という。），それに従わない場合は，地公法２９条１項の規定により懲戒処分が行われることがある旨警告した。
（甲３，乙２）
キ７月２６日，原告は，Ｌ管理課長に対し，本件調査票を提出しない旨を伝えようとしたが，同人が不在であったため，伝言を依頼した。
（甲３３）
ク７月３０日，同日，病院局長は，Ｌ管理課長を通じ，原告に対し，警告書（甲４，乙３）を交付して，本件調査に回答しないことは，地公法３２条が定める上司の職務命令に従う義務に違反し，同法２９条１項１号が定める懲戒事由に当たるとして，直ちに回答するよう警告したが，原告はこれに応じなかった。（甲４，乙３）
ケ８月１３日，原告の勤務終了後，Ｌ管理課長は原告に対し，始末書を提出するよう要請したが，原告はこれを拒否した。（甲３３，乙５３）
(5)本件処分


ア８月２８日，病院局長は，原告が本件調査に回答しなかったことが地公法２９条１項各号の定める懲戒事由に当たるとして原告を懲戒処分として戒告した（本件処分）。（甲５，６，乙４，５）
イ原告は，本件処分を受けたことにより，１２月支給の勤勉手当を１５％減額された。（甲３６）
ウなお，病院局長以外の任命権者が行った調査の対象者で原告と同様に本件全体調査に回答しなかった職員５名も原告と同様に戒告処分とされた。（乙２１）
エ９月１９日，原告は，Ｌ管理課長に対して，入れ墨がない旨申告し，患者と接しない職場への異動をしないようにしてほしいと要請した。（甲３３，乙５３，証人Ｌ７頁・８頁，原告本人１５頁・１６頁）オ平成２６年１０月１日付けで病院局が廃止されたことにより，本件処分に係る事務は大阪市長が承継した。
３争点
(1)本件取消しの訴えの適法性（訴えの利益の有無・本案前の争点）
(2)本件職務命令の適法性
(3)本件処分の違法性
(4)本件損害賠償請求権の存否
４当事者の主張
(1)本件取消しの訴えの適法性（訴えの利益の有無・本案前の争点）
（被告の主張）
ア原告は，市民病院機構の成立に伴い，その職員となったため，被告の職員としての身分を喪失した。
イ本件処分は，職員の責任を指摘してその将来を戒める戒告処分にすぎず，法律上，それ自体によって職員の法的地位に直接の職務上ないし給与上の不利益を及ぼすものではない。
ウ（ア）原告は，勤勉手当を削減されているが，勤勉手当は，職員の勤務成績に応じ，かつ，経営の状況その他の事情を考慮して支給されるものであり（給与条例１３条），人事考課の総合的な結果であって，本件処分による直接的な法的効果ではない。
（イ）戒告処分により，一般に，当該職員の昇給の号級数が減じられるものの（大阪市病院局企業職員の初任給及び昇給等の基準に関する規程１４条(1)），原告は，本件処分当時，既に原告の属する職務の最高の号級の号数に至っており，戒告処分による昇給への影響はない。（ウ）職員基本条例４３条は，職務命令違反を一定回数繰り返した職員について，分限免職処分を行うことができると定めているが，原告は，被告の職員としての地位を喪失したから，同条の適用はない。（エ）勤務評定（人事評価）は，職員の資質・能力及び勤務意欲の向上を図ることを目的として，評価者が，評価期間における職務遂行を観察し，業績・能力を客観的に評価するものであるところ，仮に，本件処分がこれに影響を与える可能性があるとしても，総合考慮される事情の中の一つにすぎない上，その影響も事実上のものである。（オ）再任用についての影響は，原告はいまだ定年に達しておらず，その可能性は将来の抽象的なものにすぎない上，そもそも再任用は任命権者の裁量によるものであって，具体的権利ではない。選考においては，勤務実績等を総合的に評価・判断するのであり，本件処分が斟酌されるとしても，それは事実上のものにとどまる。これらを踏まえれば，本件処分が再任用において斟酌される可能性は，訴えの利益を基礎付ける法律上の利益たり得ない。
（カ）本件処分により，市民病院機構において原告に支払われる給与や昇給，処遇，将来の退職手当の通算期間や金額等に何らの影響はない。
エしたがって，本件取消しの訴えに係る法律上の利益（行政事件訴訟法９条１項）は既に失われたから，同訴えは却下されるべきである。
（原告の主張）
争う。原告には，次のとおり，本件処分の取消しによって回復すべき法律上の利益がある。
ア原告は，平成２４年１２月の期末手当に関し，期末手当・勤勉手当規程１２条９項１号及び本件運用基準に基づき，勤勉手当の減額がされている。これは，戒告処分を受けた職員に対し，正にその事実を理由として機械的に手当が減額されるものであり，処分に直結した給与上の不利益である。
イ退職金の算定や勤務評定において本件処分が考慮され，その結果退職金や給与の額に影響が生ずる可能性があるほか，再任用時の選考における勤務実績において考慮される可能性があるなど，原告は，本件処分において現実の不利益を被っている。
(2)本件職務命令の適法性
（被告の主張）
ア憲法１３条及び２１条違反について
（ア）本件調査に至る経緯
a本件施設職員は，平成８年頃から入れ墨を施術しており，従前は被告環境局Ｍ（以下「Ｍ」という。）で勤務し，長袖を着用していたが，平成２１年４月から児童福祉施設で調理員として勤務することとなり，同職員の入れ墨が児童らに見える状況となった。被告は，公益通報を受け，上記職員に対し入れ墨や恫喝行為等に関する調査を行ったところ，同職員が入れ墨をしているとの事実は認められたものの，所属としては一定の対応を行っているものと判断し，今後も引き続き指導等を行うことになった。
しかし，上記職員が従前の職場に復帰した際，その対応を批判する「市民の声」が寄せられた。
b本件施設職員の現場復帰にはこれを批判する「市民の声」が寄せられ，さらに，本件新聞報道が大々的になされ，社会的問題として取り上げられた。これを受けて，上記職員の入れ墨問題に関し，膨大な数に上る「市民の声」が寄せられ（乙２９），また，民意を代表する市議会からも，人事配置上の措置など，指導にとどまらない対応を求める発言がなされるという状況に至った（乙３０ないし３５，４６，５４（４頁））。
c被告では，従前から服務規律の弛緩が社会的非難の的となっており，当時も喫煙やマイカー通勤など様々な服務規律上の問題への取組が喫緊の課題となっていた。職員の入れ墨についても，判明するたびに個別の指導等で対応するという従前の対応では，市民の負託を受け公務を遂行する被告にあって，市民の感情・心情をないがしろにするものとして，一層市民からの信頼を失墜しかねないことから，被告全体として，職員の入れ墨に対して取り組む必要があるとの判断に至った。こうして，前記の各検討課題も含め，服務規律の厳格化と服務規律確保に向けた具体的な方策の策定及び取組の推進を目的に，市長をトップとし，他任命権者を含む各局長を委員とする服務ＯＴを設置することとした。


d第１回服務ＯＴ会議では，職員の入れ墨問題に関しては，全職員対象の調査をする方針が決定され，人事室で検討することになった。その方針に基づき，人事室において，具体的な調査の対象，範囲，方法や，個人情報保護条例との関係について，複数の法律家の意見も踏まえながら慎重な検討を続け，調査を実施するに至った（乙４６，５４（５頁），証人Ｎ２頁・８頁・１４頁）。
eかかる人事室の慎重な検討を踏まえ，約１９００人の職員を有し，その職員の多くは市民や患者（以下，市民及び患者を併せて「市民等」ともいう。）と直接接する職場で勤務し，市長部局への人事異動もあり得る病院局においても，市民の生命と健康を守り，安心・安全な医療を提供する職員として，市民等との良好な信頼関係を築くため，服務ＯＴの方針に沿った対応をすべきであると判断し，本件調査を実施することになった。
（イ）本件調査の目的
a本件調査は，職員倫理規則２条２項８号に照らし，公務員として勤務中に入れ墨が市民等の目に触れることになれば，市民等が不安感や威圧感を持ち，ひいては被告の信用を失墜させることにつながるから，このような事態が生じないよう，職員の入れ墨が業務中に市民等の目に触れる可能性のある部分にあるのかどうか，実態を把握した上で，人事配置上の配慮を行うことを目的としている（乙１）。
ここにいう人事配置上の配慮とは，具体的には，勤務中に市民等の目に触れる可能性のある部分に入れ墨がある職員を，市民等に直接対応する頻度の低い又はその機会がない業務に就かせることや，各人の入れ墨の位置関係からみて入れ墨が市民等の目に触れることのない服装を着用するような業務に就かせることなどを想定している。
市民の負託を受け公務を遂行する被告としては，民意や社会的影響等を斟酌して施策を検討し，これを進めることが許容ないし要請されるところ，わが国において，入れ墨が見る者に不安感や威圧感を抱かせるものであること，あるいはそのように受け止める者が少なからず存在することには疑いを挟む余地はなく，業務上，入れ墨が見えないように配慮することは，むしろ，公務員の接遇の在り方として当然のことである。
人事配置に当たって，当該職員の入れ墨の部位，大きさ，当該職員が現に従事し又は今後従事すべき職務内容，服装，職務の性質，市民等に見える可能性や当該職員の配転可能性等を総合的に考慮することもまた当然の対応として許容されるし，また，前述した被告の置かれた社会的状況や「市民の声」を踏まえれば，市民等の目に触れる可能性のある入れ墨を有する職員の人事配置に当たって，あらかじめそういった配慮を行うことが強く要請される。このように，市民等へのサービスの質の維持，向上の観点から職員をどのように配置するかを検討するために有意な情報を収集することは，被告の組織運営に当たり必要なものであるから，本件調査の目的には合理性・正当性がある。
b原告は，本件新聞報道が誤報であり，職員の入れ墨を問題視すべき実態・事実たり得ないとか，本件調査が入れ墨に対する一方的な決め付けを前提にしたものであるなどと主張するが，入れ墨に対する嫌悪感やこれを見た者が受ける不安感，威圧感は，前記（ア）Ａのとおり社会的事実に裏付けられたものであり，決め付けであるなどとはいえない。市民の負託を受けて公務を遂行する被告として，このような市民の感情・心情を無視することなく，人事配置上の配慮を行うため，本件調査を行ったことに，何ら非難されるところはない。
c原告は，本件調査の目的につき，入れ墨について，職員に対する一般的な注意喚起や身だしなみの点検，上司による個別の注意で足り，その目的自体，合理性を欠くと主張するようである。しかしながら，身だしなみなどの点検や個別指導等を行うからといって，被告が人事配置上の配慮を行うことの合理性が否定されるものではない。市民等の目に触れる可能性のある身体の部位は，職務内容や職種，勤務場所，制服の有無等の職場環境や個人の着衣に対する意識・感性等によって職員個々で異なることがあり得るところ，現時点において当該職員の入れ墨が市民等の目に触れないとしても，今後の配置転換によって着用する制服等や職務内容，市民等との接触頻度等が変われば，当該入れ墨が市民等の目に触れる可能性が生ずることになる。本件調査当時における社会的影響の高まりや，従前の対応では不十分であったとの指摘等を踏まえれば，本件において，職員に対する服装規定や身だしなみなどの指導のほかに，被告として，人事配置に当たって斟酌すべき事情として判断したことが，合理性を欠くとされる余地はない。
d原告は，本件調査について，市民感情を恣意的に取り上げているとか，職員を不当に隔離したり差別を助長したりする政策であるなどと主張するが，本件調査は，飽くまでも，被告職員の勤務中に，職員の入れ墨が市民の目に触れることにより，市民が，被告職員に対する不安感や威圧感を持ち，ひいては被告の信用を失墜させることにつながることを避けるために本件調査に至ったのであり，被告職員以外の市民も含めた入れ墨一般についての価値判断に基づくものではない。入れ墨について様々な価値判断があり得るとしても，入れ墨により不安感や威圧感を感じる市民が現に相当数いる以上，市民に直接接する公務員のあり方として，このような市民感情に配慮することは接遇として当然のことであり，何ら恣意的ではない。原告の主張のように，このような市民感情に配慮することが差別助長であるというのであれば，職員に対し，入れ墨が見えないように身だしなみなどを指導することすら差別助長になるのではないかとの疑問も生ずるが，原告自身，このような指導を否定していない。
（ウ）本件調査の方法の合理性・相当性
本件調査は，市民等の目に触れる可能性のある部分に限定して，画一的に調査を実施し，入れ墨の有無等を共通書式により自己申告するよう求めたものであるが，以下のとおり，調査の方法は合理的かつ相当なものである。
a調査の対象を市民等の目に触れる可能性のある部分に限定してい
ること
本件調査で申告を義務付けているのは，市民等の目に触れる可能性のある本件調査対象部位に限られている。
本件調査の目的は，職員の入れ墨が勤務中に市民等の目に触れることになれば，市民等が不安感や威圧感を持ち，ひいては被告の信用を失墜させることにつながることから，人事配置上の配慮を行うために，職員の入れ墨についての実態を把握することにあるところ，職務命令をもって実施した本件調査の対象範囲は，かかる目的に照らして必要最小限の範囲に限られており，過度にプライバシーを侵害するものではなく，調査の範囲として相当である。
b共通書式を利用することに合理性があること
被告は，約３万人に上る職員を擁し，職員は多種多様な職場においてそれぞれの職務を行っており，服装の種類や市民等と接する頻度・密接度も職場や担当職務によって様々である。


このような巨大な地方自治体における組織運営において，将来にわたり職員の人事配置を組織的に検討するに当たっては，当該情報を一律かつ画一的に把握し，管理する必要が高い。そして，一斉かつ早期に入れ墨に関する情報を収集し，また，本件調査結果を的確かつ迅速に確認するとともに，これを組織的に管理し，利用するため，共通書式を利用することは合理的な対応であるし，かような共通書式の書面を用いての情報収集は，組織運営上通常一般に行われているところであり，方法として何ら不相当なものではない。
c自主申告による合理的な方法であること
本件入れ墨情報を調査する方法としては，対象部分を別の者が視認し，これを書面等に記録するなどもあり得るところである。しかし，職務上の上下関係にある上司等が，職員の身体を直接目視するなどという方法は，プライバシー上の問題性が強く，このような方法を採用すべきということはできない。
多数の職員を抱える被告の職務において，個々の職員について上司らが個々目視し得る範囲で入れ墨の有無を把握し報告したり，同僚からヒアリング等を行ったりして，当該職員の本件入れ墨情報を収集するなどという方法では，事務管理上の負担も極めて大きく，煩雑かつ不確実であるばかりか，調査対象者のプライバシー上の問題も大きい。
本人の確認及び自署を得ずに収集した情報は，後日，その事実を否認された場合の対応に困難を生じるし，本人の確認を得ない情報に基づいて人事配置を行うことは，人事管理の運用としての透明性や納得感に問題を生じる可能性があることは容易に想定される。このような諸点を踏まえ，本件調査に自主申告方式を採用したことは，至って合理的なものである。
d全職員を対象としたこと
本件調査の目的の合理性・正当性は上記のとおりであり，これを達成するためには，人事配置に先立って，本件入れ墨情報を得ておく必要がある。また，人事配置は将来にわたる問題であり，さらに，他の職員の配置にも影響するため，配置替えの可能性のある職員全体について情報を得ておく必要があるのは当然である。この点，指摘を受けたとか，何かの契機で判明してから，そのときに得た情報をもとに人事配置上の配慮をするということでは適時の対応が困難になってしまうという問題があり，市民や同僚等からの通報などによる曖昧・不明確な情報では，目的達成には不十分である。よって，本件調査の目的を達成するためには，全職員についてあらかじめ本件入れ墨情報を取得しておく必要がある。
e回答を義務付けたこと
上記のとおり，本件調査は，被告が人事配置上の配慮を行うために必要であり，また，その収集方法としても合理的かつ相当である以上，職員がこれに回答することはその職務である。そして，組織運営上，人事配置上の配慮を行うためには，全職員の情報を適切かつ確実に収集・把握し，将来にわたって管理・利用する必要があり，回答がなければ人事配置上の配慮という正当な目的の達成に支障が生じることは明らかであり，情報の正確性及び調査の迅速性の向上の観点からも，回答を義務付けることは合理的である。原告は，市教委が行った入れ墨調査の方法について言及し，任意調査で十分であったなどと主張する。しかし，いかなる調査方法を採るかは，各任命権者の裁量に委ねられており，市教委としては，教員の職務内容の特殊性や人事異動の範囲，組織マネジメント体制の相違等の組織の独自性を踏まえ，かような調査方法を採ったにすぎず（甲１３（７頁，８頁），１５（４頁）），このことをもって，病院局で行った本件調査の違法性が基礎付けられるものではない。調査の正確性及び迅速性からすれば，回答義務を課す方が調査の目的達成に資するし，原告自身，本件調査が任意調査であってもこれに協力するつもりがない旨を明言しており（原告本人２０頁），市教委が採った調査方法では本件調査の目的を達し得なかったことは明らかである。
イ本件調査が個人情報保護条例に反しないことについて（ア）「その他社会的差別の原因となるおそれがあると認められる事
項に関する個人情報」に該当しないこと
同条例６条２項が「思想・信条及び宗教に関する個人情報並びに人種，民族，犯罪歴その他社会的差別の原因となるおそれがあると認められる事項に関する個人情報」（以下，「人種，民族，犯罪歴その他社会的差別の原因となるおそれがあると認められる事項に関する個人情報」を「差別情報」といい，「思想・信条及び宗教に関する個人情報」と併せて「差別情報等」という。）の収集を原則として禁止しているのは，差別情報等は，特に個人の権利利益に関わりが深く，重大な権利利益の侵害と結び付く可能性が高いと考えられること，つまり，人格そのものあるいは精神作用の基礎に関わる情報，あるいは，歴史的に見て不当な差別が行われてきた情報であることから，これらの情報を収集することが，特に不安や苦痛を感じさせる程度が高く人権侵害の危険性が高いものと考えられることによるものである。また，同項の「その他社会的差別の原因となるおそれがあると認められる事項」とは，単に社会的評価に関係する事項とか，あるいは本人にとって公表を望まない事項等を意味するのではなく，客観的にみて，不当な差別を引き起こしかねないと一般に考えられている情報，すなわち，犯罪歴，人種，特定の出身地区，特定の病歴，成年後見等に関する事項をいうと解すべきである。
そして，本件調査によって収集した本件入れ墨情報は，対象者が入れ墨を施すに至った事情や主観的理由に立ち入るものではなく，思想・信条・宗教のように，対象者の人格や精神作用の基礎に関わる情報ではないし，入れ墨についての捉え方や見解は様々であろうが，いずれにせよ，入れ墨は，かような見解があり得ることを認識した上で，本人が自己の意思に基づき施したものであって，一般に，趣味・嗜好あるいは身だしなみに関する問題である。
入れ墨について，不快感や威圧感を覚える市民が多数おり，我が国において，社会一般的にかかる感情に配慮した対応がなされていることは事実であって，現在の我が国においては，かかる受け止め方やそれへの配慮は社会的に受容されているが，それは，歴史的・社会的に見て当該理由による不当な差別が行われ，かかる対応が社会的に許容されることのない，人種，民族，犯罪歴といった情報とは本質的に異なるものであり，入れ墨の有無等による我が国における対応は，社会的に受容された一定の社会的評価にすぎない。
したがって，本件調査の対象である本件入れ墨情報は，同項にいう差別情報等には当たらない。
（イ）同条例６条１項に反しないこと
そうすると，本件入れ墨情報は，同項に基づき収集すべき情報であるところ，本件調査は，既に述べたとおり，「勤務中に職員の入れ墨が市民の目に触れることになれば，市民の方が不安感や威圧感を持ち，ひいては本市の信用を失墜させることにつながることから，人事配置上で配慮すること」という明確な事務の目的に対し，必要不可欠なものとして，適正かつ公正な手段により個人情報を収集するものであるから，何ら同条例には違反しない。
（ウ）同条例６条２項１号に該当すること
仮に，本件入れ墨情報が，同項にいう差別情報等に当たるとしても，本件調査は，同項１号の法令等に定めがあるときに該当するから，同条例に反しない。


すなわち，同項１号の法令等に定めがあるときとは，法令等に収集できることを明文で定めている場合のほか，法令等の規定の趣旨，目的から見て，収集できると解される場合を含む。
この点，地方公共団体である被告には，地公法の規定に基づき（同法１条，５条，１５条ないし２２条等），職員の任命，休職，免職及び懲戒等の人事行政を行う権限が付与されているところ，かかる権限には，人事行政事務を遂行するに当たって必要となる職員の個人情報を収集・保管し，それを踏まえた対応を行う権限が当然に含まれているというべきである。
また，地方自治法１５４条は「普通地方公共団体の長は，その補助機関である職員を指揮監督する」と定めており，さらに，同法１５８条，大阪市市長直轄組織事務分掌条例・同規則において，人事室には「職員の…配置その他の人事に関すること」についての権限が付与されているところ，職員配置についての事務を遂行するために，職員に対する指揮監督権限の行使として，必要となる情報を収集すべき権限は当然認められるところであり，これは，対象となる情報が職員の個人情報であっても変わるものではない。
したがって，地公法１条，５条，１５条ないし２２条，地方自治法１５４条等は，個人情報保護条例６条２項１号の「法令等」に含まれると解され，本件入れ墨情報はこれら法令等に従い収集するものであるから，収集が禁止されるべき場合には当たらない。
（エ）同条例６条２項２号に該当すること
同号は，「事務の目的を達成するために必要不可欠であるとき」につき情報収集を許容しているところ，職員の入れ墨を人事配置上配慮するためには，当然，職員の入れ墨の有無を把握しておくことが必要不可欠であるし，また，本件施設職員が入れ墨をしていたことに関して新聞報道が大々的になされ，市民からも批判の声が寄せられていたといった経緯・事情に鑑みれば，人事行政上，被告として入れ墨を人事配置上配慮することは必要不可欠というべきである。
（原告の主張）
ア優越的性格を有する基本的人権・権利を侵害すること（憲法１３条・２１条違反等）
（ア）プライバシー権を侵害するものであること
身体における入れ墨の有無，部位，大きさ等の情報は，優れて個人的かつ私的な身体的特徴に関する事項であり，その個人の思想・信条等に関する事項ともなりうる，センシティブな個人情報であって，プライバシー権の保護を受けるものである。かかるプライバシー権は，個人の身体に関してみだりに調査されない権利，身体的特徴に関する情報を同意なく収集・保管されない権利，かかる情報を他者に開示するか否か，開示するとしてその方法・程度を自己決定する権利を含む。殊に，入れ墨は，その存在が他人に知られれば，その来歴等について他者に説明しなければならないような負担や圧迫を当該個人にもたらし，また，社会的に良くない交流や交友関係に起因して施術されることがあり得ることから，そのような説明自体も困難であったり，また，当該個人に対する，暴力団関係者であるなどの否定的かつ誤った評価判断を惹起・固着させたりする可能性が高い上，消去は容易でなく，他者に知られた場合の対応も困難である。市民の目に触れない，あるいは触れないようにすることができる場所の入れ墨に関する情報は，その秘匿性も高い。また，市民の目に触れ得る部分にある入れ墨についても，入れ墨に関する情報が極めて個人的な身体的特徴に関する事実であることなどの特殊性を有することに変わりはないし，他者に見られることと，身体的特徴に関する情報として収集・保管されることとは次元が異なる。
したがって，入れ墨に関する情報を，客観的にみて必要不可欠な必要性があり，かつ，利用目的が具体的に特定された上で，本人の真の同意の下に収集される場合はともかく，強制をもって収集することは，プライバシー権の侵害として許されない。
（イ）自己決定権等及び表現の自由の侵害
a憲法１３条は，国民の私生活上の自由及び幸福追求の権利が公権力の行使に対して保護されるべきことを規定していると解されるところ（最高裁昭和４４年１２月２４日大法廷判決・刑集２３巻１２号１６２５頁，同平成７年１２月１５日第三小法廷判決・刑集４９巻１０号８４２頁），このような私生活上の自由及び幸福追求の権利として，何人もみだりに入れ墨の有無等に関する調査を強制されない自由を有する。本件調査は，職務命令を発し，懲戒処分を威嚇力として回答を強制するものであり，上記自由を侵害する。b入れ墨は，地公法を含むいかなる日本の法律によっても禁止されておらず，入れ墨を入れるか否かは個人の自由に属するものである。ところが，本件調査は，入れ墨があること自体を否定的に捉える価値観を一方的に押し付けるものである上，調査結果をもって人事配置上の配慮事項とすることにより，入れ墨を入れることを実質的に禁止する効果をもつものであって，入れ墨をするかしないかという自己決定権の自由（憲法１３条）を侵害する。
c入れ墨は，現代社会においてはファッション・文化として受け入れられており，個人の表現の自由（憲法２１条）の発露という面を有し，本件調査はこれをも侵害するものである。
イ本件調査の目的が不当であること
（ア）被告が本件調査を行ったのは，本件新聞報道を契機に，公務員バッシングと結びついて一部の市民の反応がヒートアップする中，市として対策を採っていることを示す，すなわち，調査の結果を得るためではなく，パフォーマンスとしてこれを完遂することが必要であったためである。入れ墨に関する調査を行う方針が決まったのは第１回服務ＯＴ会議においてであるが，そこで決まったのは，調査結果に基づいて処分の厳格化等の検討を行うという程度であり（証人Ｎ（１３頁・１４頁）），人事配置の検討がされたのはその第４回に至ってからであった（乙１９）。さらに，本件調査の結果，市民の目に触れる可能性のある部分に入れ墨があると回答した９９名のうち，市民の目に触れない職場に所属していた４名（乙１９）を除く９５名に関し，分担替えも困難である職場もあるにもかかわらず，入れ墨のあることを理由にして異動させた職員は一人もいない。本件施設職員についても，停職処分を行う際に入れ墨については問題視されず，児童施設からの異動も検討されていない。
このように，本件調査は，市として対応を採っていることを示さなければならないというところから出発し，入れ墨に関する問題が生じていないにもかかわらず，後付けで人事施策という目的を持ち込んだものであり，被告の主張する人事配置上の配慮は，本件調査の真の目的ではない。
（イ）被告が本件調査の目的とする人事配置上の配慮とは，余りに一般的・抽象的すぎる。


（ウ）a入れ墨は違法行為ではないし，地公法にもこれを禁ずる規定はない。入れ墨は，文化として存在してきただけでなく，近年は自己表現やファッションの一種として存在し，施術者は少なくなく，入れ墨をすることは，自己決定，身体の自由，表現の自由の範囲内にある事項であって，その内容や背景は多様である。その上，人により，好き嫌い等の印象・評価に差が生じやすく，施術者に対する評価を一義的に決定することはできない。このような性質を有する入れ墨の有無を人事配置上の配慮事項とすることは，入れ墨が容易に消去できるものでないことをも併せ考えれば，適切ではない。b被告は，「市民の声」をその主張の根拠に引用するが，その内容は，本件新聞報道を事実と誤解して述べられた意見や，実質的に被告の職員とは無関係なもの，公務員バッシングや誹謗中傷が混然としている上，その約２割は，本件調査に反対したり，同調査に応じない職員に対する処分を不当とするものを含め，入れ墨について否定的ではない意見である。また，被告は，その主張の根拠として市会における議員質問を挙げるが，それらの質問は，児童を恫喝したことや他の職員に対する言動についての本件施設職員に対する指導が奏功していなかったことに重点があるか，入れ墨を児童に見せたという実際には存在しなかった事実を前提としたものである。また，市民目線から入れ墨は問題であるとの趣旨の指摘に対し，Ｎ人事室人事課長（当時。以下「Ｎ人事課長」という。）は，入れ墨があるというだけで公務員として不適格であると考えることはできないと回答しているところ，これによれば，入れ墨があっても現に見えていない以上，これが人事配置を決定付けることにはならないのであるから，人事配置上の配慮のためには，入れ墨が見える状態で勤務している職員を把握すれば足り，入れ墨のみに特化した調査をすることの必要性・合理性はない。本件調査は，着衣で見えていない入れ墨があるという理由で，職員を市民から隔離し，制服を着用させて管理することを目的とするものであるが，これは，入れ墨に関する市民の受け止め方への配慮を超えるものである。
（エ）Ｏ准教授の意見書（甲２９）でも指摘されているように，近年は，デザインに工夫をこらしたファッションとしての入れ墨（タトゥー）が発達しており，若者を中心に一つの文化として受け入れられている。したがって，すべての入れ墨につき，市民が不安や威圧感を覚え，職員の入れ墨により被告の信用が失墜するとの否定的なとらえ方は誤りであり，これを前提とする本件調査は不適切である。被告が平成１１年４月に策定し，平成１７年に改訂した大阪市人権行政基本方針では，「個人の価値観やライフスタイルの多様化の進行に伴い，社会の構成員としての責任を自覚し，互いに助け合い，他者の人権をも尊重する公平・公正な共生社会の実現が必要不可欠となってきています」との基本認識を述べた上，人権行政の基本理念の一つとして，「画一的な価値観を押し付けるのではなく，一定のルールの中で人々の多様な生き方を受け入れ，それぞれがお互いの多様な生き方を認め合うこと」としての自己決定権の尊重を掲げている。本件調査は，入れ墨の内容等やそれが実際に見えるかどうかにかかわらず，市民の目に触れればという可能性の下に，不安感や威圧感を与えるものと決め付けるものであるが，かかる評価は，画一的な価値観を押し付けてはならないとする上記人権行政の基本理念にも反し，入れ墨を施術している者は全て他者に不安感や威圧感を与える人物であるという評価を宣伝し，差別を助長するものであって，本件調査の必要性を基礎付ける正当な目的ということはできない。
ウ本件調査の必要性がないこと
（ア）本件調査の発端となった本件新聞報道に係る事案は，実際には存在しない架空の出来事であったことが，平成２４年３月には判明していた。
（イ）病院局所管の病院に勤務する看護師の着衣の実態に照らせば，少なくとも肩上部から上腕上方部まで及び膝から足の先までは，市民の目には触れない。また，看護師以外の医師や事務員等の職員についても同様であり，また，通常の着衣において，市民の目に触れないようにすることが可能である。現に，病院局所管の病院において，従前，入れ墨が見える状態で勤務している職員の存在が問題になったことはない。
Ｅ病院では，職員の身だしなみなどについて，自己及び上司がチェックするシステムが構築され，他人の目に触れるような入れ墨があればその中で指導等がされて解決できる状態であるし，原告ら看護師は，勤務交代の引継ぎの際に，互いの身だしなみを目にしているが，このような状況の中で，職員の入れ墨が問題になったことはない。原告が着用を義務付けられている制服は，上衣は白色半袖，下衣は紺色のくるぶし下までの長パンツであり，勤務中は靴下及び足全体が保護される靴を履くよう求められている。本件調査対象部位の一部は，このような看護師の制服で隠れるものであり，そこに入れ墨があるかどうかを確認する必要はない。
さらに，原告本人について，入れ墨により市民等に不快な思いをさせるのではないかといった不安が抱かれたこともない（証人Ｌ１４頁）。
そして，Ｌ管理課長は，本件調査で入れ墨があることが判明した職員がいた場合の対応方針に関し，具体的にどのような配置・配慮がされるかは知らなかったというのであり（証人Ｌ１０頁以下），病院局において，職員の入れ墨について何の問題性も感じていなかったことは明らかである。
なお，被告は，人事異動により制服のない部署への配置の可能性があることを問題にするが，かかる部署に異動したとしても，市民の目に触れる場所の入れ墨により問題が生じるのであれば，上司により確認がされるはずであるし，上司による注意指導で足りる。また，病院局以外においても，職員の入れ墨それ自体が問題視されていたことはなく，身だしなみの一環として，服装指導により対応・解決されていた。例えば，本件施設職員も，平成８年２月に入れ墨を施術したのに，環境局はこれを把握しておらず（証人Ｎ２頁・８頁），環境局において入れ墨は問題となっていなかったし，平成２１年４月に児童福祉施設に異動した後の同年６月頃，本件施設職員が半袖を着用した際に入れ墨が見え，これが同人の上司に認知されたが，服装指導により対応され，人事室にも何の報告もされておらず，異動の対象にもなっていない。さらに，本件調査により，本件調査対象部位に入れ墨があると回答した９９名について，本件調査前に，その上司らから人事室に対し，入れ墨についての報告や相談はされていなかった。このように，本件調査が実施された当時，被告においては，入れ墨についての問題は生じていなかった。
（ウ）勤務中の通常の着衣によって隠れない部分については，市民のみならず，上司等の目にも触れる部分であるところ，そのような部分に，不安感や威圧感を持たせる入れ墨があれば，そのような事態は本件調査をするまでもなく明白なのであるから，本件調査により職員に回答させる必要はない。
（エ）原告は，５月中旬頃，本件調査の過程において，上司に対し，自分としてはタトゥーをしたりはしないと話し，入れ墨がないことを暗に伝えていた。