これに対して，被告商品では，嵌合リングに第１指と第４指を挿入することによって，パッドが簡単に外れてしまうことを防ぐとともに，５本全ての足指間にパッドを介在させ，全部の足指を適度に刺激し，足指を開いて握る動作を可能にすることで足指の機能を活発化させ，足指が体のバランスを維持して良い姿勢を保つ力が生まれ，歩行時，運動時によい姿勢が保たれ運動効率が向上する。
特に，両嵌合リングに第１指と第４指を挿入して装着することにより足指の付け根部の下側に足指パッドが安定的に嵌められるため，各足指を開いても足指パッドがはずれにくく，足指で地面を掴むような動作が行いやすくなり，足をしっかりと踏ん張ることが可能になる。一方，本件考案では，第１ないし第３凸状部を指で挟みこむことで保持するため，足指を開くと足指間パッドが簡単にはずれてしまい，足指を開いてから地面をしっかり掴んで踏ん張るという動作が困難である点で異なる。
キ原告らの主張に対する反論
(ｱ)被告商品の構成Ａと本件考案の構成要件①の比較について本件考案の凸状部は，足指で凸状部を挟むことによって足指パッドを保持するものであって，足指を開いてしまえば足指パッドを保持することができないのに対し，原告らが甲８において嵌合リング４及び５のうち付属的な付加部分であるとして意図的に切除した部分は，第１指と第４指を「嵌合」させることによって嵌合リング自体が足指パッドを保持するという本件考案にはない独自の作用効果を奏するための重要な構成部分である。
したがって，甲８のように被告商品を原告らの都合の良い構成や形状になるように切除あるいは破壊した上で，本来看過できない本件考案と被告商品との相違点を無理やり無視する対比方法は失当である。仮にこのような対比が許されるのであれば，本件考案は，登録実用新案第３１１２５５３号に係る考案（乙２）により新規性又は進歩性が欠如したものとなる。
(ｲ)被告商品の構成Ｄと本件考案の構成要件④の比較についてａ本件考案は，「足指の付け根部の下側に嵌め込み保持させることにより，・・・足をしっかり踏ん張り，身体のバランスを安定させる」という技術である（本件明細書【０００１】）ため，「本考案に係る足先支持パッドにおいて，パッド水平部の下面は平坦であり，足指の付け根部の下側に嵌め込んだ状態において，足裏触球部の頂部水平面と一致するかまたは該水平面よりもわずか上方に位置することを要する。」とされている（本件明細書【０００８】）。
したがって，本件考案の「水平部」は，物品の下辺が水平であるという程度では足りず，足指の付け根部の下側に嵌め込んだ状態で水平であることを要し，また，実際上も，本件考案では凸状部を指間で挟むことによって着用することにより，着用時も水平部は水平を保つことが可能であるため，両端が上方に湾曲している状態を含まない。また，被告商品を足指に着用した状態の基礎部の下面は，各指ごとにわずかに湾曲した形状であり，「水平」ではない。
原告らのように，被告商品を自己の都合の良い構成や形状になるように切除した状態で比較することが許されないことについては前記のとおりである。
ｂ甲９の各実験はいずれも通常の使用状態を逸脱した不自然な条件下で行われており，被告商品は異常な変形を来している。それにもかかわらず，甲９の１ないし３のいずれの実験結果によっても，被告商品の第４指の嵌合リングは加圧による異常な変形によって小指の側面に接触することはあっても，小指の付け根部から指頭部下辺まで達していないことが示されている。
したがって，原告らが行った各実験によって意図的に「水平部」が作出されたからといって構成要件④を充足することはない。被告は，被告商品について，通常の使用状態下で着用した実験を行ったが，当然のことながら，被告商品は変形をするものの，足裏において小指の付け根部から指頭部下辺まで達するような「水平部」は形成されなかった（乙４）。
(ｳ)被告商品の構成Ｅと本件考案の構成要件⑤の比較について一般論としては実用新案登録請求の範囲の解釈は実施例に限定されるものではない。しかし，本件考案の請求項１によると，「凸状部の両側面は，各指の付け根部の下側と密接できるように全体がなだらかに湾曲」している必要がある。
すなわち，本件考案の凸状部は，水平部と足指の付け根部の「下側とを」密接させるための部材であり，そのため「縦方向へ向かってやや斜めにほぼ平行に延びる」形状であり（甲２，５頁【００１９】），「飛行機の尾翼のよ   うにわずかに後   方へ傾いた側面   形状」（同【   ００２２】）となっている必要があるのである。
被告商品の突出部の側面形状は使用状態においても飛行機の尾翼のように後方に傾くことはない。
しかも，被告商品では親指と第４指に嵌める嵌合リングによって基礎部が足指に保持されるため，突出部は第２指と第３指の間を開いて刺激するという機能を有するに過ぎず，突出部によって足指の付け根の「下側」と密接させる必要はないから本件考案の凸状部とは異なり「側面形状」というような概念も必要ない。
したがって，被告商品が構成要件⑤を充足することはない。(ｴ)被告商品の構成Ｆと本件考案の構成要件⑥の比較について原告らによる着用時の各実験が不自然であることは既に述べたとおりであり，通常の使用状態において，被告商品の基礎部が変形によって小指「側面」に密接することがあったとしても小指の「付け根の下部」に密接することはない（乙４）。
したがって，被告商品が構成要件⑥を充足することはない。(ｵ)被告商品の構成Ｇと本件考案の構成要件⑦の比較について原告らが被告商品を自己の都合の良い構成や形状になるように切除した部分は，単なる付属的な構造の付加ではないことについて前記のとおりである。
したがって，被告商品が構成要件⑦を充足することはない。(2)争点１－２（被告商品は，本件考案と均等なものとしてその技術的範囲に属するか。）
（原告らの主張）
被告商品の構成Ｄ及びＦが，本件考案における構成要件④のうち，当該パッドの水平部が「小指の指頭部下辺までの部分」にまで延長されていない点，及び構成要件⑥のうち，「当該パッドの第３凸状部（第４指と小指との間）の両側面中，小指側に相当する部分がなだらかに湾曲していない点を文言上充足しないとしても，それぞれ均等の範囲内にあり，本件考案の技術的範囲に属する。
ア非本質的部分（第１要件）
本件考案は，主として直立した際の姿勢と歩行障害を改善するために足
，かつ，縦アーチを維持することで歩行時の衝撃を少
なくする足先支持パッドを提供することを目的としている。本件考案のパ


ッドを装着することにより，，親指と小指が確実
に地面について不安定さが解消し，身体の重心が安定する。また，第２指，第３指，第４指において指頭部がわずかに，及び付け根が多く浮き上がり，親指及び小指の指頭部と付け根，踵部の３点で体重を支えることになり，側面から見て３点接地ができることによって足裏全体で支持し，足指が踏ん張って直立及び歩行することができる。これらのことから，本件考案の本質的部分は，足指の付け根部分の下側にはめ込む，柔軟で弾性を有する素材の足先支持パッドであって，足裏に装着することにより第２指，第３指，第４指において主として付け根が浮き上がり，親指及び小指の指頭部と付け根，踵部の３点で体重を支え，足裏全体で支持することができるような形状となるものである。
本件考案でいう，パッドの水平部が「小指の指頭部下辺までの部分」にまで延長されていないとしても，これが第４指と小指の中間部分付近まで到達し，しかも被告商品のウレタン素材がきわめて柔軟で形状を特定化できない点を考慮すれば，第２指，第３指，第４指において主として付け根が浮き上がり，親指及び小指の指頭部と付け根，踵部の３点で体重を支え，足裏全体で支持するとの効果が十分に存在する。
したがって，当該パッドの水平部が「小指の指頭部下辺までの部分」にまで延長されているか否か，当該パッドの第３凸状部の両側面中，小指側に該当する部分がなだらかに湾曲しているか否かという，被告商品と本件考案との間の差異は，本件考案の本質を構成する部分ではない。被告は，原告らの主張に従えば本件考案では親指の指頭部の下にパッドが存在してはならないという点が本質的部分になるというが，本件考案においては，親指と第２指との間に入り込む凸状部を形成してもよいことを示唆しており（【００１９】），むしろ親指の指頭部の下にパッドが存在することを許容している。
イ置換可能性（第２要件）
前記相違点について，被告商品で採用された構成と置き換えても，本件考案の目的と達し，かつ，同一の作用効果を奏する。
ウ置換容易性（第３要件）
前記相違点について，被告商品で採用された構成に置き換えることは，当業者が被告商品の製造時において，容易に想到することができる。
（被告の主張）
ア非本質的部分について
本件考案も被告商品も，パッドを足指に保持することによって作用効果を生じるものである以上，本件考案では，「第１および第２凸状部が高さ方向に長く延びることにより…足裏に保持される」（本件明細書【００２１】）点が本質的部分である。
これに対して，被告商品では，保持機能は親指と第４指に嵌める嵌合リングが担っているため，突出部は第２指と第３指の間を開いて刺激するという機能を有するにすぎず，両者は本質的部分において相違している。また，原告らが非本質部分と主張する「小指の指頭部下辺までの間に配
置させる水平部」という構成は，
持し，すっきりと美しい直立姿勢の達成及び安定した歩行ができるようにするためのものであって，本件考案の必須の本質的部分である。また，仮に，原告らの本質的部分の主張に従った場合，本件考案では親指の指頭部の下にパッドが存在してはならないという点が本質的部分ということになるが，被告商品のパッドでは親指の指頭部下にリングの部分が存在しており，本質的部分において構成が相違していることになる。
イ置換可能性について
被告商品では，第４指に嵌める嵌合リングによって基礎部を足指に保持する構成であるため，小指の指頭部下辺までの間に配置させる水平部を有していない。そもそも，被告商品は，第４指に嵌める嵌合リングと親指に嵌める嵌合リングとの相乗効果によってパッドが足指に確実に装着，保持される構成になっているが，これは本件考案に存在する技術的な課題を解決するために採用された構成であり，両者は構成のみならず，作用効果が異なり，置換可能性はない。
ウ置換容易性について
被告商品は，本件考案とは全く別個の発明であり，置換容易性はない。(3)争点２－１（本件考案に係る新規性欠如（本件考案は，本件実用新案登録出願前に頒布された乙１７の１明細書に記載された乙１７の１発明と同一であるか。））
（被告の主張）
ア本件考案は，本件考案出願前公知の乙１７の１発明と同一の考案であるから，実用新案法３条１項３号により実用新案登録を受けることができないものであり，本件実用新案登録は実用新案法３７条１項２号の規定により，無効とすべきである。
イ乙１７の１明細書の記載及び   Fig.1,Fig.2,Fig.3には，足指の付け根部の下側に嵌め込み，柔軟で弾性を有する素材のつま先スプレッダー(ToeSpreaders)であって，少なくとも第２指，第３指，第４指，小指の指頭部下辺までの間に配置させるベース(1)(本件考案の水平部に相当)と，親指と第２指との間，第２指と第３指との間，第３指と第４指との間，第４指と小指との間にそれぞれ入り込むセパレータ(2)（本件考案の凸状部に相当）が設けられ，ベース(1)(本件考案のパッド水平部に相当)の上面および各セパレータ(2)（本件考案のパッド凸状部に相当）の両横側(3)は，各指の付け根部の下側と密接できるように全体がなだらかに湾曲し，各セパレータ(2)が高さ方向に長く延び，各セパレータ(2)間は半円形側面であり，セパレータ(2)が親指と第２指との間，第２指と第３指との間，第３指と第４指との間，第４指と第５指の間で足裏に保持されるようなつま先スプレッダー（乙１７の１の５参考図参照）が開示されている。また，ベース(1)の下面は平坦で，足指の下に縦方向に広がるが母指球の下には延びることなく，母指球が十分に支えられるよう横方向に広がる点（乙１７の１の１頁第３８行ないし４９行，Fig.2），つま先スプレッダーが，第２指と第３指との間に入り込む第１の凸状のセパレータ(2)と，第３指と第４指との間に入り込む第２の凸状セパレータ(2)及び，第４指と小指   との間   に入り   込む第   ３の凸   状セパレータ(2)   を有する点（Fig.1,Fig.2参照），セパレータ(2)の素材はスポンジ様ゴム等である点（乙１７の１の１頁第３８行ないし４３行参照）が開示されている。
ウ本件考案と乙１７の１発明との対比
本件考案の凸状部は，乙１７の１発明のセパレータ(2)に，本件考案の水平部は乙１７の１発明のベース(1)に相当する。


Ａ本件考案の構成要件①，②，③の「足指の付け根部の下側に嵌め込み，柔軟で弾性を有する素材の足先支持パッド」に対して，乙１７の１発明は，つま先スプレッダーであって，装着者の足指の間にフィットさせ（乙１７の１の   １頁第１６   行ないし２３   行），請求   項１ない   し３，Fig.1,Fig.2,Fig.3から分かるように足指の付け根部の下側に嵌め込むもので，ソフトなスポンジゴムまたはその他の弾力性のある素材で形成されたものである（乙１７の１の１頁第３８行ないし４３行）。したがって，本件考案の構成要件①，②，③は乙１７の１発明の構成と一致する。
Ｂ本件考案の構成要件④は「足裏における触球部の上辺から少なくとも第２指，第３指，第４指，小指の指頭部下辺までの間に配置させる水平部」であるのに対して，乙１７の１発明は，Fig.2(Plan)に図示されているように，つま先スプレッダーのベース(1)の全体形状が各指に沿って湾曲している構成であり，足裏における触球部の上辺から第２指，第３指，第４指，小指の指頭部下辺までの間に配置されているものである。したがって，本件考案の構成要件④は乙１７の１発明の構成と一致する。
Ｃ本件考案の構成要件⑤は，「少なくとも第２指と第３指との間，第３指と第４指との間，第４指と小指との間にそれぞれ入り込む第１，第２および第３凸状部とからな」るのに対して，乙１７の１発明は，つま先スプレッダーにおいて，第２指と第３指との間，第３指と第４指との間，第４指と小指との間にそれぞれ入り込むセパレータ(2)が設けられている。
乙１７の１発明のセパレータ(2)は本件考案の凸状部に相当し，乙１７の１発明のセパレータ(2)は前記構成Ｃに比べて，親指と第２指に入り込むセパレータ(2)も設けられているが，本件考案の足先支持パッドの凸状部の数については，本件考案は「少なくとも」と記載され，かつ，本件明細書の【００１９】には「さらに親指１８と第２指１０との間に入り込む低い凸状部を形成することも可能である。」と記載され，乙１７の１発明の親指と第２指との間に凸状部を設けることを排除していない。
したがって，本件考案の構成要件⑤は乙１７の１発明の構成と一致する。
Ｄ本件考案の構成要件⑥は，「パッド水平部の上面および３個のパッド凸状部の両側面は，各指の付け根部の下側と密接できるように全体がなだらかに湾曲し」ているのに対して，乙１７の１発明は，セパレータ(2)の横側(3)   とベー   ス(1)と   の接合   部分は   ，Fig.2(Plan)及びFig.2(FrontElevation)からなだらかな湾曲状であり，結局，ベース(1)の上面および隣り合うセパレータ(2)の両横側(3)は，各指の付け根部の下側と密接できるように全体がなだらかに湾曲している。したがって，本件考案の構成要件⑥は乙１７の１発明の構成と一致する。
Ｅ本件考案の構成要件⑦は，「少なくとも第１および第２凸状部が高さ方向に長く延びることにより，第１と第２凸状部間および第２と第３凸状部間は半円形側面になり，第２指と第３指との間および第３指と第４指との間で足裏に保持され」るものであるが，乙１７の１発明は，Fig.1から明らかなように，各セパレータ(2)は高さ方向に長く延び，また，Fig.2(FrontElevation)から明らかように，各セパレータ(2)の間は半円形側面になり，第２指と第３指との間および第３指と第４指との間で足裏に保持されている。
乙１７の１発明の第４指と小指との間，親指と第２指との間のセパレータ(2)も高さ方向に長く延びているが，本件考案の足先支持パッドの高さ方向に長く延び，足裏に保持に保持され凸状部については，「少なくとも」と記載され，本件明細書【００２１】には「第４指と第５指との間の第３凸状部５を小指の上面近くまで達するように高さ方向に延ばすことも可能である。」と記載され，第３凸状部５を高さ方向に延ばすことを排除していない。また，本件明細書【００１９】で親指１８と第２指１０との間に入り込む凸状部を設けることを可能としてあり，親指１８と第２指１０との間のセパレータ(2)を高さ方向に延ばすことも排除してはいない。
したがって，本件考案の構成要件⑦は乙１７の１発明の構成と一致する。
Ｆ本件考案は足先支持パッドであり，乙１７の１発明は，つま先スプレッダーであり，共に指が互いに完全に分離し，共に足指に装着して各足指を適正な位置に固定するもので，本件考案の構成Ｆは乙１７の１発明の構成と一致する。
エ本件明細書【００２２】には「・・両足指間をおのおのわずかに離隔させ，各足指が接触しないような形状にすると好ましい。」と記載され，乙１７の１明細書も一体成形されたつま先スプレッダー(ToeSpreaders)のセパレータ(2)によって，「指が互いに完全に分離されるような配置になっている。」（乙１７の１の１頁第６０行ないし６６行）としているように，本件考案も乙１７の１発明も，足指を適切な位置に固定するという作用・効果は共通である。
オ原告らの主張に対する反論
(ｱ)構成要件④における「足裏における触球部」について本件考案の触球部は，本件明細書【００１７】の記載，及び，図２，４から，「触球部８」は足裏における肉厚の部分を意味するといえる。一方，乙１７の１発明のクレーム３（乙１７の１の４，２頁下から４ないし５行）には，「各足の指の間および足指と母指球の間の隙間の所で足の形状に合うようにされた一つのブリッジで構成される上記の特徴を有するつま先スプレッダー」と記載されており，「つま先スプレッダーが各指の間や足指と母指球（乙２０：「ballofthe   foot」「母指球」の意味「足の親指の付け根のふくらみ」）の隙間にブリッジ状に配置する」ことが開示されており，乙１７の１発明は，足指と母指球の間の隙間の所で足の形状に合うようにされた１つのブリッジ（本件考案の水平部に相当する）で構成されていることから，母指球を含む肉厚部の間の隙間の所で足の形状に合うようにした１つのブリッジで構成されていると解釈できる。


つまり，乙１７の１明細書には，ブリッジが「足裏における触球部の上辺から配置されている」構成が記載されているといえる。また，乙１７の１明細書のFig.1，Fig.2(Plan)から写し取った足裏図（乙１７の１の５）に図示するように，一点鎖線とそれについての括弧書きの（本件の触球部８に相当する部分）記載と同じ位置を示しており，「足裏における触球部の上辺」については本件考案と乙１７の１発明のものとに相違はない。
(ｲ)構成要件④における「指頭部下辺まで」について指頭部下辺での「指頭」（しとう）とは，広辞苑では「指の先端。ゆびさき」（乙２１：広辞苑第５版１２００頁「指先」項）との意味であり，指頭部下辺での「辺」とは，広辞苑では，「あたり」（乙２１：広辞苑第５版２４１３頁「辺」項）との意味であり，総合して解釈すると（足）「指の先端部の下のあたり」ということになる。また，本件明細書の図２，図４を参照すれば足指の先端の半分程度（第１関節から先の半分程度）しか突出していない。
これらのことから，「指頭部下辺まで」とは，足指の「指の先端部の下のあたり」までであり，本件考案に則して言えば水平部２（乙１７の１発明ではベース（1））が指の先端部の下のあたりまで配置されていることであり，言い換えれば，多少でも足指先が突出していればよいと解釈できる。
(ｳ)構成Ｂの全体について
乙１７の１明細書のつま先スプレッダーが足指と母指球の隙間に配置されるとの記載等によるとブリッジが「足裏における触球部の上辺から」配置されていること，本件考案の請求項１の足指の「指頭部下辺」の意味が，足指の「指の先端部の下のあたり」であること，更に加えて，乙１７の１の５や乙２８の参考図を検討すれば，乙１７の１明細書において，足指の先端はベース（1）から突出しており，結局全体では，「足裏における触球部の上辺から少なくとも第２指，第３指，第４指，小指の指頭部下辺まで」ベース（1）が配置されているといえる。したがって，本件考案の構成Ｂは，乙１７の１発明に開示されている。(ｴ)上記の各文献は，少なくとも外国では古くから長きにわたり知られていたのであり，本件考案の出願当時には，既に海外に簡単に渡航でき，また，インターネット（電気通信回路を通じて公衆に利用可能）等により簡単に検索できる状況にあったのであるから，これらの文献は国内文献と同様に「きわめて容易」に利用できる状態であった。
（原告らの主張）
ア乙１７の１明細書１頁第４３ないし４６行において，「スプレッダーのベース（水平部）は，縦方向において平面として全足指の下まで延設するように作製すると好ましい」と記載されていること及びFig.1からすると，乙１７の１発明のスプレッダーの水平部は，足裏の触球部の上辺から足指の指頭部の下辺を超えて配設されていることになる。
よって，乙１７の１発明は本件考案の構成要件④を満たさない。また，乙１７の１発明は，凸状部の側面稜線が実質的に矩形状に近い縦長の側面形状であるから，その側面稜線が足指の付け根部の下側と近接することは起こりえない。したがって，乙１７の１発明は，本件考案の構成要件⑥を実質的に満たしていない。
イ被告の主張に対する反論
本件考案における「指頭部」とは，「指頭」すなわち「指の先端，指先」を含む一定の領域を意味する。よって，「指頭部下辺」とは，指頭部という物の中心に対して「物のはし」または「はしに近い」個所を意味する。
(4)争点２－２（本件考案に係る進歩性欠如（本件考案は，乙１７の１発明に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものであるか。））
（被告の主張）
「指頭部下辺」が，足指の先の下面の広い範囲の「全体」をベース(1)から突出しているとの意味であり，乙１７の１発明が本件考案の構成要件④と相違するとしても，実用新案法３条２項により実用新案登録を受けることができないものであり，本件実用新案登録は実用新案法３７条１項２号の規定により，無効とすべきである。
すなわち，相違点は設計上の微差であり，また，仏国特許第２６２６１７０公報に記載された発明（乙１７の３，以下「乙１７の３発明」という。）のFig.8において，第２指，第３指の指先端部が十分にソール（Ａ）から突出した構成が開示されており，乙１７の３発明と前記乙１７の１発明とは，共に足指に装着して足指に間隔を設ける足指器具であるから，ベース(1)として，乙１７の３発明のソール（Ａ）を用いることは，きわめて容易になし得る程度のことである。
よって，相違点に係る本件考案の構成要件については，乙１７の１発明又は乙１７の３発明によってきわめて容易に考案をすることができたというべきである。
（原告らの主張）
考案の進歩性は，当業者が公知公用の考案からきわめて容易に考案できるか否かが問題となる。
乙１７の１発明のつま先スプレッダーは，着用状態で歩行することができず，身体のバランスを安定させることもできないから，本件考案と同一の技術分野に属するものではない。
乙１７の３発明は，つま先位置決め具についても着用状態で歩行することができず，身体のバランスを安定させられないので，本件考案とは異なる技術分野に属している。
また，乙１７の３発明は，親指と第２指との間に入り込む凸状部を有する代わりに，第４指と小指との間に入りこむ第３凸状部が存在せず，本件考案の構成要件④を満たさない。
また，乙１７の３発明は，側面稜線が足指の付け根部の下側と近接することは起こりえず，本件考案の構成要件⑥を実質的に満たさない。よって，いずれにしても，当業者が乙１７の１発明から，又は乙１７の１発明に乙１７の３発明を組み合わせて本件考案をきわめて容易に考案することはできない。
(5)争点２－３（本件考案に係る進歩性欠如（本件考案は，本件実用新案登録出願前に頒布された乙１９の１公報に記載された乙１９の１発明に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものであるか。））
（被告の主張）


ア本件考案は，本件出願前公知の乙１９の１発明から，又は乙１９の１発明及び周知技術（乙１９の２の１，乙１９の３の１，乙１９の４，乙１９の５，乙１９の６）からきわめて容易に考案できたものであり，実用新案法３条２項の規定により実用新案登録を受けることができないものである。そして，本件考案の奏する効果は，乙１９の１発明にこれら周知技術を適用した構成から当然に予測又は発見される範囲内のものにすぎず，予測又は発見することが困難な顕著な効果ということはできない。したがって，本件考案は，実用新案法３７条１項２号の規定により無効とすべきである。
イ乙１９の１発明は，本件考案の出願前に頒布された刊行物であり，明細書等の記載によれば，その構成は次のとおりである。
Ａ足指の付け根部の下面に装着して指間を拡幅し，柔軟性を有する素材
の一体に連結された足指用器具であって，
Ｂ足裏における触球部の上辺から少なくとも第２指，第３指，第４指，小指の指頭部下辺までの間に配置させる指持上板１２と，Ｃ少なくとも第２指と第３指の間，第３指と第４指との間，第４指と小指との間にそれぞれ入り込む第１，第２及び第３足指拡幅部とからなり，Ｄ指持上板の凸状部の両側面は，効果を高めるために指の付け根部の下側とフィットするように湾曲し（【００２５】，図５），少なくとも第１及び第２凸状部が高さ方向に長く延びることにより，第１と第２凸状
部間，第２と第３凸状部間は側面を形成して，
Ｅ第２指と第３指との間及び第３指と第４指との間で足裏に保持される
Ｆ足指用器具
の考案が記載されている。
ウ一致点及び相違点
本件考案と乙１９の１発明の構成は，本件考案の構成要件①，②，③と乙１９の１発明の構成Ａ，本件考案の構成要件④と乙１９の１発明の構成Ｂ，本件考案の構成要件⑤と乙１９の１発明の構成Ｃ，本件考案の構成要件⑦と乙１９の１発明の構成Ｅにおいて一致する。
本件考案の構成要件⑥は，パッド水平部の上面及び３個のパッド凸状部の両側面は，各指の付け根部の下側と密接できるように全体がなだらかに湾曲し，少なくとも第１と第２凸状部間及び第２と第３凸状部間には半円形側面になるものであるのに対し，乙１９の１発明では，足指拡幅部が各指の付け根部の下側と密接できるよう全体がなだらかに湾曲するか明らかでなく，複数の足指拡幅部間が半円形側面には図示されていない点で相違する。
エ進歩性
乙１９の１公報の図５には，同じ足指用器具に関するものについて，足指拡幅部の両側面が指の付け根部の下側とフィットするようになだらかに湾曲している形状が示されている。このことからして，乙１９の１の指間拡幅部の付け根を湾曲にすることは単なる設計事項にすぎず，同付け根を湾曲にすれば結果として複数の指間拡幅部は半円形側面となるとなるものであるから，指間拡幅部の付け根を湾曲にすること及び複数の指間拡幅部を半円形側面にすることは，当業者がきわめて容易に考案できたものである。
また，乙１９の２ないし乙１９の６のとおり，足指拡幅部の両側面を各指の付け根部の下側と密接できるように全体がなだらかに湾曲させ，足指拡幅部の間を半円形側面にすることは，この出願前に普通に用いられる周知技術であり，これを適用することは，当業者がきわめて容易に考案することができたものである。また，本件考案の効果も，乙１９の１発明から又は乙１９の１発明及び周知技術の事項から予測できる以上のものはない。
（原告らの主張）
ア相違点
乙１９の１発明の構成は，連結された指持上板が触球部の上辺から形成されていないので，本件考案の構成要件④と明らかに異なる。また，乙１９の１発明は，同公報の図９(a)(b)(c)から明らかなように，水平部の上面及び２ないし４個の指間拡張部の両側面がいずれも平坦であり，全体としてなだらかに湾曲しておらず，本件考案の構成要件⑥と明らかに異なる。
また，各指間拡張部間はいずれも角張った矩形状であるから，構成要件⑦とも明らかに異なっている。
よって，本件考案と乙１９の１発明は，構成要件④，⑥，⑦において相違する。
イ進歩性
乙１９の１発明及び乙１９の２ないし乙１９の６に開示された発明は，いずれも本件考案の構成要件④及び⑥を満たしていないことから，本件考案が進歩性を有することは明らかである。
(6)争点３（商標権侵害－本件商標と被告標章との類否－）
（原告会社の主張）
ア本件商標における要部は，「toe   gripper」，「トゥグリッパー」及び「大山式ボディメイク」である。
被告標章における要部は，いずれも「大山式ボディメイク」である。被告標章のうち「パッド」は商品の種類を示すものにすぎず，被告標章２中の「ＮＥＷ」，「ＰＲＥＭＩＵＭ」は，「新しい」「高級な」という意味を，被告標章３中の「ＰＲＯ」は「専門的な」ということを，それぞれ形容詞的に示すものにすぎず，いずれも識別力を有する部分ではない。
イ被告標章と本件商標の対比
(ｱ)外観について
被告標章と本件商標の外観が一見同一又は酷似しているということは困難である。
しかし，両者は，漢字の「大山式」，片仮名の「ボディメイク」というそれぞれの称呼，観念の要部の文字を含む文字部分が，いくつかの段に分かれて横書きで表されていること，それらの文字はゴシック体様の非常によく似たフォントによって構成されていることなどの点で共通点を有している。これに加えて，称呼，観念において類似し，かつ，出所の混同のおそれがあることに鑑みると，外観の相違だけで，被告標章と本件商標との類似性を否定する理由とはならない。
(ｲ)称呼について


被告標章１は，その日本語の文字部分が上下２段に分かれており，上段には黒字のほぼ正方形の箱状の背景中に「大」「山」「式」の漢字をそれぞれ白抜き字で挿入して表され，下段には白字の四角形の中に「ボディメイクパッド」の片仮名を黒字で表されているものである。したがって，被告標章１は「オーヤマシキボディメイクパッド」の称呼を生じるとともに，上下段に分けられた「オーヤマシキ」「オーヤマシキボディメイクパッド」の称呼をそれぞれ生じる。そして，これらの称呼中，「パッド」は「運動用具」の種類を示す普通名詞であるのに対し，「オーヤマシキ」及び「ボディメイク」は造語であり，これらの部分が強い識別機能を有する。
被告標章２，３は，被告標章１に比べ，背景色や文字色に違いがあるものの，その称呼については，被告標章１に述べることがそのまま当てはまる。
他方，本件商標の称呼には，「オーヤマシキボディメイク」「オーヤマシキ」「ボディメイク」が含まれる。よって，被告標章の称呼と本件商標の称呼とが類似することは明らかである。
(ｳ)観念について
被告標章は「大山式」「ボディメイク」の部分に強い識別力を有するところ，これらの部分については，「大山という方式のボディメイク」という観念を生じる。他方，本件商標において「トゥグリッパー」は「toegripper」の表音の表示であり，これらの文字はいずれも造語である。また，「大山式ボディメイク」は造語であるが，「トゥグリッパー」や「toegripper」と結合して特定の観念を生じさせるものではない。また，「トゥグリッパー」「toe   gripper」「大山式ボディメイク」の表示はそれぞれ分離しており，それぞれが別個の観念を生じる。そして，その中でも特に識別機能が強い「大山式ボディメイク」については，「大山という方式のボディメイク」という観念を生じる。そうすると，被告標章と本件商標とは「大山という方式のボディメイク」という点で観念を共通することは明らかである。
ウ出所の混同
原告会社においては，平成２４年９月２５日に被告が被告商標の出願を行う前から，本件商標の称呼を利用した，「大山式ボディメイクパッドtoegripper」という商品名で原告商品を販売していた（甲１３）。被告標章は，原告商品に付されていた標章とその要部が酷似している。また，原告商品は，多くの雑誌等において，商品名「大山式ボディメイクパッドtoe   gripper」，問い合わせ先「有限会社ガルボプランニング」として，前記の標章が付された原告商品写真と共に，何回も紹介されており（甲１４），発売した平成２３年１０月から平成２６年１０月までの販売数は約１８万個である。
そのため，少なくとも被告商品１の発売時には，需要者の間では，「大山式ボディメイク」あるいは「大山式ボディメイクパッド」と言えば，原告会社の商品であると認識されており，さらには，原告商品の標章（被告標章と，その要部が酷似している）を見れば，原告会社の商品であると認識されていたのである。
また，原告商品紹介記事（甲１４）では，大阪大学名誉教授・医学博士のＰ２氏が監修である旨が説明されているものもある。そのため，本件商標において，「Ｐ２教授が監修した方式によるもの」として，「大山式ボディメイク」の部分が高い識別性を備えていたといえる。さらに，被告は，もともと原告商品を，インターネット内の仮想ショッピングモール「楽天市場」にて販売し，楽天市場にて販売ランキング１位を獲得したと宣伝していた（甲１５）。その後，被告は，原告商品に似せた被告商品を製造・販売するようになり，被告商品１について「旧型大山式ボディメイクパッドの【改良版】」として，販売を行っている（甲１６）。ここで，「旧型大山式ボディメイクパッド」とは，明らかに以前被告が販売していた原告商品のことである。このように，被告自身，被告商品１について，原告商品と出所の混同を生じさせるような表示を大々的に行った上で，被告商品１を販売しているのである。
以上の事実からすれば，被告が被告標章を付して足指間パッドを販売する場合，原告会社が保有する本件商標との間で，商品の出所を誤認混同するおそれがあることは明らかである。
エ本件商標権の指定商品は，運動用サポーター，運動用リハビリテーション用具，運動用保護パッドである。他方，被告商品は，足指パッドであり，姿勢を補正したり歩行時の衝撃を吸収したりするためのパッドである。したがって，本件商標権の指定商品と被告商品とは，商品として類似するものである。
被告は，原告商品に付されていた標章と同一の標章について，本件商標が周知となった後に，敢えて商標出願を行って商標権を取得している（被告商標，商標登録第５５３７７１３号，商標登録５６７１５６３号）。このような被告の商標はいずれも，商標法４条１項１０号，１５号，１９号又は７号に該当し，無効事由を有するものである。
（被告の主張）
ア   被告標   章は，   白地の   長方形   図形を   ３等分   した中   に，「   大」「   山」「式」の漢字を黒く表し，該白地の長方形図形は，それよりも大きな黒地の長方形図形の中に３分の２程度埋め込まれたように配されて，該黒地の長方形図形の中には，図形の半分より下の位置に「ボディメイクパッド」の片仮名を白抜きで表した，図形と文字を組み合わせた構成からなる。
被告標章は，白地と黒地の長方形との図形にまとまりよく文字が配されているものであって，全体として一体の構成からなる。また，被告標章の構成文字全体から生じる「オオヤマシキボディメイクパッド」の称呼は，一連に称呼できるものであり，構成文字全体をもって特定の観念を有しない造語を表したものである。
本件商標は，「toegripper」の欧文字と「大山式ボディメイク    トゥグリッパー」の漢字と片仮名で構成された文字を，上下二段に横書きしてなるところ，上段の「toegripper」の欧文字は，同じ書体，同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものであり，また，下段の「大山式ボディメイクトゥグリッパー」は，文字間に空白をもって表されているとしても，同じ書体，同じ大きさで，外観上まとまりよく一体的に表されている。
そして，本件商標は，「toegripper」の欧文字が上段に顕著に表示されていることから，この部分が取引者，需用者に対し，商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められるから，その構成全体から生じる「トゥグリッパーオオヤマシキボディメイクトゥグリッパー」の称呼を生ずるほか，上段部分から生じる「トゥグリッパー」の称呼を生じる場合もある。
したがって，本件商標は，構成文字全体をもって特定の観念を有しない造語を表したものであり，また，上段部分及び下段部分においても，特定の観念を有しない造語を表したものである。
被告標章３の「ＰＲＯ」が識別力を有しないとの主張は争わない。
イ被告標章と本件商標の対比
(ｱ)外観について


被告標章と本件商標の構成は，それぞれ上記のとおりであって，明確に相違しており，外観において相紛れるおそれはない。
(ｲ)称呼について
被告標章から生じる「オオヤマシキボディメイクパッド」の称呼と，本件商標の全体から生じる「トゥグリッパーオオヤマシキボディメイクトゥグリッパー」の称呼とは，その構成音数及び音構成に明らかな差異を有するものであるから，それぞれの称呼を一連に称呼した場合において，称呼全体の語調，語感が著しく相違したものとなり，称呼上互いに紛れるおそれはない。
加えて，被告標章から生じる「オオヤマシキボディメイクパッド」の称呼と，本件商標の上段部分から生じる「トゥグリッパー」の称呼とは，その構成音数及び音構成において明らかに相違するものであり，さらにまた，   被告標章から   生じる「オ   オヤマシキボデ   ィメイクパッド」の称呼と，本件商標の下段部分から生じる「オオヤマシキボディメイクトゥグリッパー」の称呼とを比較しても，その構成音数及び音構成に明らかに差異を有するものであるから，それぞれの称呼を一連に称呼した場合においても，称呼全体の語調，語幹が著しく相違したものとなり，称呼上互いに紛れるおそれはない。
(ｳ)観念について
被告標章と本件商標は，共に特定の観念を生じないものであるから，観念上相紛れるおそれがない。
(ｴ)まとめ
被告標章と本件商標とは，外観，称呼及び観念のいずれの点においても，互いに相紛れるおそれはなく，非類似である。
よって，被告標章は本件商標権を侵害するものではない。
ウ原告会社の主張について
(ｱ)被告は，被告商標１について，本件商標の出願に先立つ平成２４年
５月１１日に出願し，
る。被告は，この商標権に基づき，足指に嵌めて使用する姿勢補正具である被告商品に被告標章を付して販売しているにすぎない。(ｲ)原告商品の販売数が約１８万個になったことは認めるが，原告商品が売れていたのは，被告によるインターネット上の販売戦略が優れていたからであり，被告が，「売れる商品」であった原告商品の出所とあえて積極的に誤認混同を生じさせて被告商品の販売促進を図った事実などない。
原告商品と被告商品とは，形状も技術的思想も異なるため，市場において混同することなく，むしろ被告は，原告商品とは一線を画した新たな技術的思想に基づく全く別の商品として企画販売したのである。以上より，被告商標には何らの無効事由も存在しない。
(7)争点４（被告の過失）
（原告会社の主張）
被告は，被告商品の販売開始前，原告会社が製造販売していた本件考案の実施品である原告商品を原告会社から仕入れて販売していたものであり，遅くとも，実用新案技術評価書を示した警告後である平成２６年６月以降においては，被告商品の販売により本件実用新案権を侵害することについて，少なくとも過失があったというべきである。
（被告の主張）
被告には，被告商品の販売により，本件実用新案権を侵害することについて過失はない。
すなわち，被告は被告商品を開発するに当たり，原告Ｐ１の実用新案権を侵害しないように配慮し，約１年間の開発期間をかけ，弁理士とも相談した上で被告商品を開発したものであり，原告商品と被告商品とは，技術的思想も全く異なる。
仮に被告に過失があるとしても，本件訴訟において，裁判所が侵害論について判断を示した平成２７年５月２５日以降に限られるというべきである。
(8)争点５（原告会社の損害額）
（原告会社の主張）
本件実用新案権の独占的通常実施権者である原告会社には，実用新案法２９条１項の適用又は類推適用がある。よって，原告会社は，同条項に基づき以下のとおり算定される損害の一部である２億円を損害として請求する。
ア損害賠償請求期間
平成２６年６月から平成２７年７月までの期間
イ前記期間における被告商品の販売数量
①単品販売分     ６１万５１９１個
②ムック本分     ７７万６２５０個
ウ原告商品の単位数量当たりの利益
①単品販売分     １個当たり６９３．５円
(a)原価及び変動費用
・仕入原価    ７８．４円（甲３７）
・PET   パッケージ費用１６円（甲３８の１）
・帯ラベル費用    ３．６円（甲３８の２）
・JAN   コードシール費用１．９円（甲３８の３）・（段ボール）パッケージ費用    ３．２円（甲３８の４，５）
・運送費用    ２．４円（甲３８の６）
以上，原価及び変動費用の合計は，１０５．５円
(b)販売単価
別紙「トゥグリッパー販売価格」記載のとおりであり，被告による権利侵害始期頃である平成２５年７月以降，３か月間の平均販売単価は，７９９円である。
(c)利益
７９９－１０５．５=６９３．５円
②ムック本分     １個当たり８５．６円
(a)原価及び変動費用
・仕入原価    ７８．４円（甲３７）
・PET   パッケージ費用１６円（甲３８の１）
以上合計原価９４．４円
(b)卸販売単価   １８０円（甲３９）
(c)利益
１８０－９４．４=８５．６円
エ損害額
①単品販売分    （365196+249995）個×693.5円=426634958円②ムック本分    （389150+387100）個×85.6円＝66447000円
③合計     ４億９３０８万１９５８円
オ弁護士費用     ５０００万円
カ原告会社の実施能力について
原告会社は，原告商品を海外の別会社に委託して生産しているが，原告商品は金型さえあれば生産は容易な商品であり，現在の委託会社だけでも年間１００万個以上の生産は可能である。よって，被告商品の譲渡数量について原告会社が「実施の能力」を有することは明らかである。原告会社から被告に対する商品供給が不安定であったなどという事実はない。資金的な余裕がないという主張も根拠に基づかないものである。
キ販売することができないとする事情について


被告は，原告商品は劣っていて被告商品は優れている，被告は優れた人脈や販売ノウハウを有していたため，被告商品は多数売れたものと主張する。しかし，そうであれば，そもそも原告商品が急激に多数売れることはなかったといえるし，被告商品の優秀性，被告の人脈，販売ノウハウによって商品が多数売れるならば，被告は，原告商品とは別の形状，別の商品名にて原告商品とは異なる独自の販売方法や市場で被告商品を販売できたはずである。しかし，実際には，被告は，被告商品を原告商品の後継品であるとし，原告商品の技術的知見，構成を踏襲することによって被告商品を多数販売してきたものであり，必ずしも被告商品の優秀性，被告の人脈，販売ノウハウによって被告商品が多数売れたものではないことを示している。よって，被告商品の譲渡数量について，原告会社が販売することができないとする事情は存在しない。
①品質の差異
被告が使用しているエラストマーは，安価であることから人体パーツの模型として使用されているだけで，医療用としては使用されていない。原告商品に使用されているシリコンは，医療，食品，化粧品など多岐に利用されており，整形手術などで人の体内にまで使用されている最も安全な素材で高品質な商品である。
②資力
原告会社の資力に問題がないのは前記のとおりである。被告が主張する広告費の数字の真偽やその内容については明らかでない。また，商品の販売に際して，売上額に対して一定割合の広告費を支出するのは通常のことである。
被告がテレビ，ラジオ，雑誌，新聞広告，ラウンダーに費用を支出し出したのは平成２６年８月頃以降である。被告は，平成２５年６月から平成２７年８月で約１３億円の売上げを上げたとしているが，平成２６年８月までの間でそのうちの４億円以上の売上げを上げているのであり，被告による販促広告の結果被告商品が多数販売されるようになったのではなく，被告が事後的に売上げの一定割合を販促広告活動費用にかけているにすぎない。また，販促広告費とする中で，ウェブ関係費用におけるＲＭＳシステム料が合計１億１７１７万４１５２円と大きな割合を占めているが，これは，楽天のネット販売ページから顧客が商品を購入した場合に，販売額に応じて出店者がシステム利用料として販促費とともに支払う販売手数料であり，純然たる販促広告費とはいえない。
③人脈
原告会社は，被告よりも先に，宝島社からムック本販売をしている（甲３６の３）。
Ｐ２に原告商品の監修を依頼することになったのは原告会社代表者の人脈によるものであり，被告は，原告商品の「売れる商品」の地位を被告商品に取って代えるために，後からＰ２を引き抜いたにすぎない。Ｐ２は被告代表者がイメージキャラクターへの起用を想起し，オフィスサイキのＰ３氏に依頼して紹介してもらったものと主張しているが，これらは全て事実に反する。乙４２のＰ３氏の陳述書の内容も虚偽である。
④販売ノウハウ
原告商品のネーミングについては，被告からのアドバイスを参考にして原告らが商品名を採用したことはあったが，その他の凸状部の形状やＰ２のイメージキャラクターとしての起用は被告のアドバイスに基づくものではない。また，原告商品は，インターネット通販での販売数を伸ばし，何回にもわたって楽天での売上ランキング１位を獲得しているのであって，原告商品につきインターネット通販での販売数を伸ばすことができないような事情はない。
⑤原告商品の販売数量
原告会社は，平成２５年８月ないし１１月において，１か月１万５０００個程度の原告商品の製造販売を行っていた。また，平成２３年１０月から平成２６年１０月までの原告商品の販売数は約１８万個である。被告が主張する原告会社が被告を介さないで販売した原告商品の個数は，どこから算出された数字か全くわからず，その前提からして理由がない。被告が販売を開始してから原告商品の販売個数が減少したのは事実であるが，これは被告が原告商品を違法商品・非正規品であるとして攻撃するとともに，正規品であった原告商品の正当な後継品は被告商品のみであるとして，原告商品がそれまで有していた「売れる商品」にあった地位を，被告商品に取って代えようとした不正競争行為の結果を原告会社が被ったからである。
（被告の主張）
原告Ｐ１が原告会社に対して本件実用新案権について無償で独占的通常実施権を設定していること，及び原告会社の実施行為が本件実用新案権に基づく独占的なものであるかは不知。
ア損害賠償請求期間
起算日は，裁判所が過失について判断を示した平成２７年５月２５日以降であるべきである。
イ販売数量
別紙被告商品販売数量推移表のとおりである。
ウ単位数量当たりの利益
不知。
エ損害額
争う。
オ弁護士費用
争う。
カ原告会社の実施能力
原告会社が被告に対して製品を卸していた当時，原告会社は生産が間に合わないという理由で一方的に被告への出荷を停止し，値上げを要求してきたことがあった。安定的な製造を確保するには，製造元に対して注文個数に見合った代金を商品販売完了前に支払う必要があるが，原告会社には，商品の売上金が入金される前に多額の代金を支払う資金的余裕がなく，大量の発注をする能力もない。
原告会社代表者は，被告代表者に対し，「販売はあまりしてもらは無くて結構です。出来ましたら月に１０００個未満でお願いします」などというメールを送信しており（乙３１），大量生産が困難なことを表している。実際にも原告会社は，多く見ても，１か月に１０００個程度の商品を販売しているにすぎない。（甲４０）
キ販売することができない事情
①品質の差異
原告商品には，歩くと足裏から外れやすいという致命的な問題がある。また素材の点でも，原告商品は中国工場で製造されたシリコン製であるが，被告は，医療用器具の製造を主たる事業とする工場において，医療用エラストマーを素材に用いており，商品の装着感や耐劣化性の点で大きな差を有している。
②資力
被告は，商品の知名度を上げるためにテレビＣＭを含む様々な広告を行っており，広告費の合計は２億円を超えるものであるが，原告会社にはこれだけの費用を捻出する資金的余裕はない。
③人脈
被告製品の売上げの増加は，主婦の友社のムック本によるところが大きい。
これに対して原告会社もムック本で販売しているが，その販売数量は僅少である。この販売数量の差異は，被告代表者の人脈を駆使した多大な営業努力をもって，主婦の友社に被告商品を売り込むことに成功したことが大きな要素である。また，被告は，代表者の人脈を生かし，ドラッグストアの店頭販売にも成功した。さらに，テレビＣＭの枠を人脈により相場の半額程度で購入できたため，多くのＣＭを流すことができた。また，同じく人脈によって，テレビ番組の中で被告商品の特集が放送されることにもなった。
④販売ノウハウ


被告が原告商品を販売していた当時，被告は原告会社に対して，凸状部の形状の提案や，Ｐ２のイメージキャラクターとしての起用など様々なアドバイスを行ったものであるが，原告会社には，これらを想起するノウハウはない。また，被告は，インターネット通販の際にメール便を使用できるように，商品の外箱の厚みを発送可能な２センチメートル以下に設計している。被告代表者は，インターネット販売の強力なノウハウを有しており，他にも，ネーミングやパッケージのセンス等により，被告商品は原告商品とは圧倒的な差を有するものとなっており，被告代表者のこれらモノを売るノウハウによって，被告は販売個数を伸ばしてきたのである。
⑤原告商品の販売数量
原告会社は，平成２３年１０月から平成２６年１０月までの原告商品の販売数は約１８万個であると主張する。しかし，原告会社が被告を介さずに販売した原告商品の個数は，平成２４年１１月から平成２５年３月までの５か月間で約５５３０個であり，これによれば，平成２３年１０月から平成２６年１０月までの販売個数は４万０９２２個にすぎず，原告会社の主張する１８万個の３分の１以下にすぎない。さらに，平成２４年８月頃までに，原告会社は，被告に対する原告商品の販売を渋るようになり，競業他社に対して卸販売を開始して以降，原告会社の販売個数は減少している。
被告が平成２５年８月，原告商品の販売店に対して「大山式ボディメイクパッド」のロゴ使用を続けると商標権侵害となることなどを通知したこと，被告が楽天に対して原告商品の販売中止の指導を行うよう通知し，楽天が各店舗に対して原告商品の販売中止の指導をしたことは認める。
第３当裁判所の判断
１争点１－１（被告商品は，本件考案の構成要件を文言上充足するか。）につ
いて
(1)本件考案について
本判決添付の登録実用新案公報に係る本件明細書の記載によれば，本件考案は，主として直立した際の姿勢と歩行障害を改善するために，足の横アーチを形成し，かつ縦アーチを維持することで歩行時の衝撃を少なくする足先支持パッドを提供することを目的としており（【０００６】），そのために，足指の付け根部の下側に嵌め込み，柔軟で弾性を有する素材の足先支持パッド（構成要件①ないし③）において，水平部を足裏における触球部の上辺から少なくとも第２指，第３指，第４指，小指の指頭部下辺までの間に配置させること（構成要件④）により，装着状態において，第２指，第３指，第４指の指頭部と付け根が浮き上がり，親指及び小指の指頭部と付け根，踵部の３点で体重を支えることになり，横アーチが形成され，同時に土踏まずを意味する縦アーチを維持することができ，足指で踏ん張って直立及び歩行することができるようにしたものであると認められる（【０００９】，【００２７】ないし【００３０】）。
そしてまた，本件考案では，少なくとも第２指と第３指との間，第３指と第４指との間，第４指と小指との間にそれぞれ入り込む第１，第２及び第３凸状部が設けられ（構成要件⑤），少なくとも第１及び第２凸状部が高さ方向に長く延びて，第２指と第３指との間及び第３指と第４指との間で足裏に保持されること（構成要件⑦）により，歩行時などに足から脱離することがなく（【００１９】，【００２１】），また，第１と第２凸状部間及び第２と第３凸状部間は半円形側面になり（構成要件⑦），パッド水平部の上面及び３個のパッド凸状部の両側面が全体になだらかに湾曲して，各指の付け根部の下側と密接する（構成要件⑥）ものとされている（【００２０】）と認められる。
(2)装着していない状態における被告商品の構成は，前記第２の２（前提事実）(6)記載のとおりである。本件においては，被告商品が本件考案の構成要件①，④，⑤，⑥，⑦を充足するか否かについて争いがあることから，これらについて以下検討する。
ア構成要件①の充足性
前記の本件考案の技術的意義からすると，本件考案の構成要件①の「足指の付け根部の下側に嵌め込み」とは，装着した状態の足先支持パッドが，横アーチを形成し縦アーチを維持するとの作用を奏する前提として，身体のうち，足指の付け根部の下側に嵌め込まれた状態になるということを示したものと解するのが相当である。
そして，証拠（甲３，甲１０）によれば，被告商品は，装着時において，足指の付け根部の下側に密着した状態となることが認められ，この状態は，被告商品が「足指の付け根部の下側に嵌め込」まれた状態ということができることから，被告商品は，本件考案の構成要件①を充足する。この点について，被告は，前提事実(6)記載の被告商品の構成Ａのとおり，被告商品は嵌合リングに足指を挿入することにより装着するものであって，足指の付け根部の下側に嵌め込むものではないことから，被告商品は，構成要件①を満たさないと主張する。しかし，構成要件①は，前記のとおり，装着した状態の足先支持パッドが，横アーチを形成し縦アーチを維持するとの作用を奏するために，身体のうち，足指の付け根部の下側に嵌め込まれた状態になることを意味するにとどまり，それ以上に具体的な装着方法を規定するものではないから，被告の主張は採用できない。
イ構成要件④の充足性
(ｱ)構成要件④では，足先支持パッドの「水平部」について特定されているところ，まず，被告商品が「水平部」を有するか否かについて検討する。
ドは，「水平部」と「第１，第２，第３凸状部」から形成されている。そして，「水平部」は，「足裏における触球部の上辺から少なくとも第２指，第３指，第４指，小指の指頭部下辺までの間に配置させる」ものであり（構成要件④），その上面が「各指の付け根部の下側と密接できるように全体がなだらかに湾曲し」ているものである。そしてまた，「水平部」に関し，本件明細書【０００８】には，「パッド水平部の下面は平坦であり」と記載されているほか，本件明細書の【００１８】では，「横方向の一方では親指１８の下側まで達するように延長してもよい。」とされている。
これらのことに，前記(1)で述べた本件考案の技術的意義を考慮すると，「水平部」とは，足先支持パッドのうち，「第１，第２，第３凸状部」を除いた部分で，装着した状態で足指の付け根部の下側に位置する下面の平坦な形状の部位をいい，親指の下側まで延長してもよいものをいうと解するのが相当である。


前提事実(6)記載の被告商品の構成Ｄでは，「足裏における第１指から第４指の付け根から指頭部下辺までの間に配置させる，両端を上方に湾曲させた基礎部」とされている。この基礎部は，両端を上方に湾曲させたものであるが，そのうち親指側の上方湾曲部分は本件考案に付加した構成にすぎず，第４指側の上方湾曲部分は，後記構成要件⑤についての検討のとおり，第３凸状部に相当する部分であるから，いずれも本件考案の「水平部」に相当するものではない。そして，それらを除いた「基礎部」は，足指の付け根部の下側に位置する部位であるといえる。また，被告は，被告商品の下面は各指ごとにわずかに湾曲した形状であると主張するが，上記のように「水平部」の下面が平坦な形状とされているのは，本件明細書の図３のとおり，それが接地面となるためであるから，完全な平坦形状である必要はなく，横アーチの形成及び縦アーチの維持を阻害しない限り，多少の湾曲があるものも含まれると解するのが相当である。そして，証拠（甲１０）及び弁論の全趣旨によれば，被告商品の基礎部のうち，上方に湾曲させた両端を除いた部分の下面の湾曲はわずかであり，横アーチの形成及び縦アーチの維持を阻害するものでもないと認められる。また，証拠（甲１０の２０頁）には，「足指パッドの装着感としては，足指のつけ根と床のすき間がなくなり，地面に足裏全体がフィットしている感覚が正解」などと記載されており，装着時においても同様であると認められる。
よって，被告商品は「水平部」を有するものと認められる。(ｲ)次に，被告商品の「水平部」が，「足裏における触球部の上辺から少なくとも第２指，第３指，第４指，小指の指頭部下辺までの間に配置」されるか否かにつき検討する。
前記(1)の本件考案の技術的意義からすると，この構成要件は，足先支持パッドが足の付け根部の下側に装着される具体的態様を特定したものと解するのが相当である。
そして，前記のとおり，前提事実(6)記載の被告商品の構成Ｄでは，非装着時における構成として，「足裏における第１指から第４指の付け根から指頭部下辺までの間に配置させる，両端を上方に湾曲させた基礎部」とされている。これによれば，被告商品は，構成要件④のうち，「足裏における触球部の上辺から少なくとも第２指，第３指，第４指…の指頭部下辺までの間に配置」との部分は充足するが，「小指の指頭部下辺までの間に配置」との部分を充足しないこととなる。この点について，原告らは，構成要件④は装着時の構成をいうものであるとした上で，装着時においては，被告商品の基礎部の第４指側の嵌合リングが変形して小指の指頭部下辺まで達すると主張する。しかし，まず，甲９の１及び２はパイプを用いた加重実験であって，実際の装着状況を実験したものではない。また，甲９の３及び甲２９の裸足での加重テストは，人体に装着して起立した状態における実験であるが，そこでは，被告商品の第４指の嵌合リングが加重によって変形し，小指の側面に接した状態となることが認められるものの，小指の指頭部下辺まで到達しているとは認められない。また，甲２９の靴を履いた状態での加重テストでは，小指の指頭部下辺近くまで到達しているようにも見えるが，各指が靴型の内部で圧迫されて変形していることによると認められ，それが通常の状態であるとまで認めるには足りない。そして，他に，装着時において，被告商品の第４指嵌合リングの変形部が，小指の側面を越えて，小指の指頭部下辺にまで達するものと認めるに足りる的確な証拠はない。
したがって，いずれにしても，被告商品は，本件考案の構成要件④のうち，「小指の指頭部下辺までの間に配置」との部分を充足せず，その余を充足する。
ウ構成要件⑤の充足性
(ｱ)本件発明の構成要件によれば，「第１，第２および第３凸状部」は，「少なくとも第２指と第３指との間，第３指と第４指との間，第４指と「各指の付け根部の下側と密接できるように全体がなだらかに湾曲し」
（構成
延びることにより，第１と第２凸状部間および第２と第３凸状部間は半円形側面になり，第２指と第３指との間および第３指と第４指との間で
足裏に保持される」
これらの構成からすると，「第１，第２および第３凸状部」は，それぞれ第２指と第３指との間，第３指と第４指との間，第４指と小指との間に入り込み，少なくとも第２指から第４指で第１及び第２凸状部が挟持されることにより足先支持パッドが足裏に保持される部位であると認められる。
前提事実(6)のとおり，被告商品の構成Ｅは，「第１指に嵌合する大径の嵌合リングと第２指と第３指に入り込む突出部と第４指に嵌合する小径の嵌合リングとからなり」というものである。
そうすると，第４指に嵌合されるリングの両側面部分は，それぞれ第３指と第４指の間，第４指と小指の間に入り込み，挟持されるものであるから，それぞれ本件考案の第２及び第３凸状部に相当するものと認められ，前記突出部は第２指と第３指の間に入り込み，挟持されるから，本件考案の第１凸状部に相当するものと認められる。
よって被告商品は，本件考案の構成要件⑤を充足する。(ｲ)この点について，被告は，被告商品には第２及び第３凸状部が存在しないと主張する。
しかし，前記のとおり，第４指に嵌合されるリングの両側面部分は，それぞれ第３指と第４指の間，第４指と小指の間に入り込み，挟持されるものであるから，それぞれ本件考案の第２及び第３凸状部に相当するといえ，上記嵌合リングのその余の部分（第４指の上面に位置する部分）は，付加的な構成にすぎない。被告は嵌合リングによって足指パッドが外れにくくなる作用効果を有すると主張するが，第４指に嵌合されるリングの両側面部分は，それぞれ第３指と第４指の間，第４指と小指の間に入り込むものであり，嵌合リングの第３指側の側面部分は，第３指及び第４指によって挟持されると認められる（甲１０の装着状況の写真から明らかである。これと対比すると，乙４の装着状況の写真は，不自然に各指が開いており，通常の装着状況とは認められない。）から，被告がいう作用効果は，本件考案に付加的なものにすぎず，それがあるからといって，被告商品の嵌合リングの両側面部分が本件考案の「第２，第３凸状部」に該当しないとはいえない。


また，被告は，このように嵌合リングの上辺部分を付加的なものとして捨象して考えるのであれば，本件考案が実用新案登録第３１１２５５３号（乙２）に係る考案に基づいて新規性又は進歩性が欠如すると主張する。しかし，乙２では，本件考案の「水平部」に相当する「土台部２０」は，「連環部１０の各輪１０ａ，１０ｂ，１０ｃを各指に嵌めた状態で地面を踏んだとき，各指と地面との間にできる空間を埋める形状，及び大きさに形成されており」（【００１１】）と記載されているにとどまり，装着状態を示す図２（ｂ）を見ても，土台部２０が，「足裏における触球部の上辺から少なくとも第２指，第３指，第４指，小指の指頭部下辺までの間に配置させる」（本件考案の構成要件④）ものであることや，それにより横アーチを形成し，縦アーチを維持することは何ら開示も示唆もされていないから，被告の上記主張は採用できない。(ｳ)また，被告は，「凸状部」は，飛行機の尾翼のような形状である必要があるから，被告商品には「凸状部」は存在しないと主張する。本件明細書の【００２２】には，「各凸状部３，４，５は，図４から明らかなように，飛行機の尾翼のようにわずかに後方へ傾いた側面形状であ」ると記載されている。しかし，これは実施例の記載にすぎず，請求項においては凸状部の形状の限定がなく，機能的にも，各指の間に入り込んで挟持され，足先支持パッドが足裏に保持されるものであれば足りると解される以上，凸状部について尾翼状の形状に限定されるものと解することはできない。被告は，構成要件⑥において「凸状部の両側面は，各指の付け根部の下側と密接できるように全体がなだらかに湾曲」している必要があるとされており，そのためには凸状部が飛行機の尾翼のようにわずかに後方に傾いた側面形状である必要があるとも主張するが，構成要件⑥における前記構成を満たすに必要な形状は，凸状部を飛行機の尾翼のようにわずかに後方に傾いた側面形状とする構成に限定されると認めるには足りないことから，請求項にその構成の記載がない本件において，被告の主張を採用することはできない。
エ構成要件⑥の充足性
前記のとおり，前提事実(6)記載の被告商品の構成Ｆでは，非装着時における構成として，「前記基礎部の上面，前記両嵌合リングの内側面及び外側面，並びに前記突起部の両側面は，第１指から第４指の付け根部の下側と密接できるように全体がなだらかに湾曲し」とされている。これによ
パッド水平部の上面および３個
のパッド凸状部の両側面は，第１指から第４指の付け根部の下側と密接できるように全体がなだらかに湾曲し」との部分を充足するが，「小指の付け根部の下側と密接できるようになだらかに湾曲し」との部分を充足しないこととなる。
また，装着した状態においても，先に構成要件④の充足性において検討したとおり，加重により変形した嵌合リングが小指の側面を越えて小指下側にまで達すると認めることはできないことから，やはり「小指の付け根部の下側と密接できるようになだらかに湾曲し」との部分を充足するとは認められない。
したがって，いずれにしても，被告商品が，小指の付け根部の下側と密接できるようになだらかに湾曲した構造を有していると認めることはできないことから，被告商品は，本件考案の構成要件⑥のうち，「小指の付け根部の下側と密接できるようになだらかに湾曲し」との部分を充足せず，その余を充足する。
オ構成要件⑦の充足性
前提事実(6)のとおり，被告商品の構成Ｇは，「少なくとも第１指と第４指の嵌合リングに第１指と第４指を挿入することによって足裏に保持される指足間パッド」である。
ところで，被告商品の突出部が本件考案の「第１凸状部」に，第４指に嵌合されるリングの第３指側の側面が本件考案の「第２凸状部」に該当するのは前記のとおりである。
そして，証拠（甲１０）によれば，被告商品において，「第１凸状部」に該当する突出部及び「第２凸状部」に該当する嵌合リング側面が高さ方向に長く延びていること，「第１凸状部及び第２凸状部間」，「第２凸状部及び第３凸状部間」に該当する部分が半円形側面になっていることを認めることができる。
また，被告商品においては，嵌合リングの一部に当たる，「第２凸状部」に該当する嵌合リング側面が，被告商品を足裏に保持することに貢献しているのは前記のとおりである。
そして，これに加え，被告商品の紹介文（甲１０の１０頁）において，「突起が３．５ｍｍ長くなり指からはずれにくくなった」などと，突出部が指に密着することを想定したものであることをうかがわせる記載があることに弁論の全趣旨を総合すると，「第１凸状部」に該当する被告商品の突出部も，第２指及び第３指の間に入り込み，両指に挟まれる状態となることにより，被告商品の足裏への保持に関与しているものと認められる。よって，被告商品は，構成要件⑦を充足する。
(3)以上より，被告商品は，本件考案の構成要件①ないし③，⑤，⑦を文言上充足するが，構成要件④及び⑥の一部（水平部が小指の指頭部下辺まで至り，水平部の上面及び第３凸状部の側面が小指の付け根部の下側と密接できるようになだらかに湾曲していること）を文言上充足すると認めることはできない。
２争点１－２（被告商品は，本件考案と均等なものとしてその技術的範囲に属するか。）について
(1)実用新案登録請求の範囲に記載された構成中に対象製品の構成と異なる部分が存在する場合であっても，①その部分が当該考案の本質的部分ではなく，②その部分を対象製品におけるものと置き換えても，当該考案の目的を達することができ，同一の作用効果を奏するものであって，③そのように置き換えることに当業者が対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり，④対象製品等が当該考案の出願時における公知技術と同一又は当業者がその出願時に容易に推考できたものでなく，⑤対象製品等が考案の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは，当該対象製品は，当該実用新案登録請求の範囲に記載された構成と均等なものとして，その技術的範囲に属すると解される。
(2)第１要件（非本質的部分性）
ア前記１(1)で述べた本件考案の技術的意義からすると，本件考案の本質的な作用効果は，足先支持パッドを足の付け根部下側に嵌め込んで，第２ないし第４指の指頭部と付け根を浮き上がらせて横アーチを形成し，土踏まずを維持して縦アーチを維持し，親指及び小指の指頭部と触球部，踵部の３点で身体を支える点にあると認められる。


そして，第２ないし第４指の指頭部と付け根部を浮き上がらせるためには，本件考案の構成要件④のうち，それらの指の触球部の上辺から指頭部下辺までの間にパッドを嵌め込むことは必須であるが，親指及び小指は，接地して身体を支えるのであるから，それらの指の触球部の上辺から指頭部下辺までの間にパッドを嵌め込むことは，上記の作用効果を奏する上で必須のものとはいえない。この点は，親指については，請求項１において，「少なくとも」第２指，第３指，第４指，小指の指頭部下辺までの間に配置させる水平部（構成要件④）とされており，本件明細書の【００１８】でも「横方向の一方では親指１８の下側まで達するように延長してもよい。」とされていることから，パッドの水平部が親指の付け根部の下側にまで達することが本件考案の作用効果上必須のものでないことが明らかにされているが，パッドの水平部が小指の付け根部の下側にまで達するか否かについても，同様であると解するのが相当である。
よって，本件考案の構成要件④と被告商品の構成との差異である，パッドの水平部が小指の指頭部下辺までの部分に達しているか否かという点は，本件考案の作用効果を基礎づける本質的部分に属する相違点ではないというべきである。
イまた，本件明細書【０００７】及び【００２０】の記載からすれば，本件考案における水平部の上面及び第３凸状部の側面の小指側の湾曲は，それによって，パッドを足指に密着させる作用を有しているものと認められる。
この点，パッドを足指に密着させるとの観点からすれば，パッドが小指の指頭部下辺まで達する構造となっている場合においては，小指の下側とも密着できるようなだらかに湾曲している必要があるが，パッドの水平部が小指の指頭部下辺まで達しているか否かが本件考案の作用効果において本質的部分ではない以上，パッドが小指の指頭部下辺まで達していない場合においては，パッドが存在する部分までの限度で，小指に密着できるようなだらかに湾曲していれば足りるというべきである。よって，本件考案と被告商品との差異である，小指の付け根部下側と密接できるよう，パッドがなだらかに湾曲しているか否か，という点も，本件考案の作用効果を基礎づける本質的部分に属する相違点ではないというべきである。ウしたがって，構成要件④及び⑥の一部（水平部が小指の指頭部下辺まで至り，水平部の上面及び第３凸状部の側面が小指の付け根部の下側と密接できるようになだらかに湾曲していること）に係る差異は，本件考案の固有の作用効果を基礎づける本質的部分に属するものではないというべきである。
(3)第２要件（置換可能性）
被告商品は，その紹介文（甲１０の１２頁，１７頁）において，「足指パ
，拇指球の３点で重心を
支えられるように」との記載や「土踏まずを形成しているアーチ（縦アーチ）を形成」との記載があることから，その技術的思想の本質部分は，本件考案と同一である。
前記紹介文の記載に弁論の全趣旨を総合すると，パッドの水平部が小指の指頭部下辺までの部分に達していない場合であっても，第２指ないし第４指の指頭部と付け根を浮き上がらせて横アーチを形成すること及び土踏まずを維持して縦アーチを保持することが可能であると認められる。また，第３凸状部の小指側の湾曲についても，前記紹介文の記載に弁論の全趣旨を総合すると，前記の構成要件⑥に係る差異があっても，縦横アーチを形成することが可能であると認められる。
そうすると，前記相違点に係る構成要件④及び⑥の構成を被告商品の構成に置き換えても，本件考案と同一の作用効果を奏するものと認められる。
(4)第３要件（置換容易性）
被告商品は，水平部を第４指の指頭部下辺まで設置するものの，「小指の指頭部下辺」まで延長しない構成となっており，それに伴い，第３凸状部の片側面が，小指の付け根部の下側と密接できるようなだらかに湾曲した構成を備えないものとなっている。
しかし，被告商品におけるこれら構成は，横アーチの形成や縦アーチの維持に直接関係しない小指部分について，パッドの水平部を短くし，それに連動して凸状部のうちなだらかに湾曲させる部分が限定されたものにすぎず，この点で相違していても本件発明の作用効果を奏することは自明であり，この相違による独自の作用効果が存するとも認められない。したがって，本件考案の構成要件④及び⑥と被告商品との差異に係る部分を，それぞれ被告商品の構成に置き換えることについては，当業者が対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたというべきである。(5)第４要件及び第５要件については，均等の成立を争う側において，対象製品等が公知技術から容易に推考できたものであることや，対象製品等が考案の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情の主張立証責任を負うと解するべきところ，本件ではこれらについて主張立証はない。(6)以上より，被告商品は，本件考案と均等なものとしてその技術的範囲に属するということができる。
３争点２－１（本件考案に係る新規性欠如（本件考案は，本件実用新案登録出願前に頒布された乙１７の１明細書に記載された乙１７の１発明と同一であるか。））について
(1)ア乙１７の１明細書には，次のような記載がある（乙１７の１。なお，図面については別紙乙１７の１図面参照）。
「本発明は，つま先矯正法の改良に関するものであり，また，足のつま先の痙攣やズレに直接起因する一定の症状を改善，解放するためのつま先拡大具（つま先スプレッディング器具）に関するものである。」「本発明の第１の対象および目的は，装着者の足指の間にフィットし，つま先を広げて，痛みを伴うヒトの足のつま先の摩擦，発汗，こむら返りを無くすように設計された，簡単で，効果的かつ快適な器具を提供することにある。」
「本発明の器具は，指の間を広げるセパレータ(2)を形成するソフトなスポンジゴムまたはその他の弾性材料でワンピース成形されたベース(1)で構成される。このベースは，母指球の下側までは延びない状態で，縦方向では足の指の下側に平らに広がり，横方向では母指球が良好に収まるようになっているのが好ましい。」
「つま先を広げるセパレータ(2)はヒトが足のつま先の指の間に装着し，ベース(1)の上に十分に乗り，指が互いに完全に分離されるような配置になっている。セパレータの横側(3)は前方エッジ(4)および後方エッジ(5)の所で次第に合流して装着者が不快に感じる鋭いエッジとならないように作られている。」
「以下に対して特許証を請求する。


１ベースと，このベースに固着されるか，それと一体成形された各端部が互いに分離している実質的に垂直な４つのフラップ，セパレータまたはウェッジとを組み合わせた上記の特徴を有するつま先スプレッダー。２足のつま先の端部と足の母指球との間で，つま先の下側のヒトの足の形状に一致した上記の特徴を有するつま先スプレッダー３各足の指の間および足の指と母指球の間の隙間の所で足の形状に合うようにされた一つのブリッジで構成される上記の特徴を有するつま先スプレッダー。
４全ての人の足のサイズに合う全サイズに作ることができ，装着者に快感を与え，つま先を伸ばし，足指間の刺激を防ぎ，足指間の白斑形成を防ぎ，自然の発汗を可能にする上記の特徴を有するつま先スプレッダー。」
イ前記アの記載及び証拠（乙１７の１）及び弁論の全趣旨によれば，乙１７の１明細書には次の構成の発明が記載されているものと認められる。(a)足指の付け根部の下側に嵌め込み，柔軟で弾性を有する素材のつま先スプレッダーである。
(b)ベースは母指球の下側にまでは延びない状態で，縦方向では足の指の下側に平らに広がり，横方向では母指球が良好に収まるようになっているのが好ましい。
(c)つま先を広げるセパレータ(2)はヒトが足のつま先の指の間に装着し，ベース(1)の上に十分に乗り，指が互いに完全に分離されるような配置になっている。
(d)足のつま先の端部と足の母指球との間で，つま先の下側のヒトの足の形状に一致した形状又は各足の指の間及び足の指と母指球の間の隙間の所で足の形状に合うようななだらかな形状となるように作られている。(e)各セパレータが高さ方向に長く延びることにより，各セパレータ間が半円形側面となり，第２指と第３指，第３指と第４指との間で足裏に保
持されるつま先スプレッダー
ウ本件考案と乙１７の１発明との対比
(ｱ)上記のうち，本件考案の構成要件①，②，③と，乙１７の１発明の構成(a)，本件考案の構成要件⑤と乙１７の１発明の構成(c)，本件考案の構成要件⑦と乙１７の１発明の構成(e)が一致すると認められる。(ｲ)また，本件考案の構成要件⑥と乙１７の１発明の構成（d）を対比すると，乙１７の１明細書の「足の形状に合うような」との記載及び乙１７の１明細書のFig.2（FrontElevation）からすれば，乙１７の１発明のスプレッダーも，本件考案と同様に，ベース（パッド水平部）の上面及びセパレータ（凸状部）の両側面が全体としてなだらかに湾曲した形状となっており，各指の付け根部の下側と密接できるような構造となっていることが認められる。
よって，本件考案の構成要件⑥と乙１７の１発明の構成（d）は一致する。
(ｳ)しかし，本件考案の構成要件④と乙１７の１発明の構成(b)を対比すると，本件考案の構成要件④においては，足先支持パッドの水平部を，足裏における触球部の上辺から少なくとも第２指，第３指，第４指，小指の指頭部下辺までの間に配置させるとしているのに対し，乙１７の１発明の構成(b)では，つま先スプレッダーのベースを各指の指頭部下辺までの間に配置させるのか否かが明らかではない点で相違すると認められる（相違点）。
この点について，被告は，本件考案の「指頭部下辺まで」とは，足指の「指の先端部の下あたり」までであり，多少でも足指先が突出していればよいとした上で，乙１７の１発明のつま先スプレッダーは，各指の指頭部下辺までの間に配置されていると主張する。
本件考案の「指頭部下辺」が，「指頭部」の「下辺」を指すことは文理上明らかであり，「指頭部」とは，「指頭」すなわち指先（乙２１）の部分を指すことからすると，「指頭部下辺」とは，指先部分の下辺を意味すると解されるが，これだけではその具体的意味は必ずしも明らかでない。そこで，本件明細書の記載を見ると，足先支持パッドは，「足指の付け根部の   下側空間６（図   ３参照）内に装   着」するもの   とされ（【００１７】），そのとき，「水平部２の前側縁１３は，各足指の指頭部の下側に達しないように平面凹凸状に湾曲している」（同），「パッド水平部２の各上面２０は，各足指の付け根部の下側と接触し，図４では第３指１２の付け根部の下側と接触して若干持ち上げる。」（【００２３】）とされており，図２及び図４では，水平部の前側縁が各指の指頭部の最も厚みのある部分に位置していると認められる。これらのことからすると，本件考案の「指頭部下辺」とは，足指の付け根部分の裏側の窪んだ空間の前側縁である，指頭部の最も厚みのある部分を意味すると解するのが相当であり，被告が主張するように，多少とも指先が突出していればよいと解することはできない。
他方，乙１７の１明細書の記載を見ると，Fig.3（左側が前方に当たる。）では，斜線で描かれたベースの断面形状において，最も厚みのある部分から前方の部分の長さが比較的短いことから，ベースの前側縁が指頭部の最も厚みのある部分の辺りに位置するようにも思われる。しかし，Fig.2（Plan）を見ると，ベースの最も厚みのある部分から前方部分の長さが比較的長く描かれているから，必ずしも上記のように断定することはできない上，むしろ，Fig.1の実測に基づいて作成した甲５０の図面によれば，ベースの前側縁が指頭部の最も厚みのある部分よりも前方に位置する結果が示されている。また，乙１７の１明細書では，特許証の請求の３項では，「足の指と母指球の間の隙間の所で足の形状に合うようにされた」とされている一方，同２項においては，「足のつま先の端部と足の母指球との間で，つま先の下側のヒトの足の形状に一致した」と記載されており，両者の異同は判然とせず，むしろ２項の文言は甲５０のような形状に沿うものである。これらの点からすると，乙１７の１発明において，つま先スプレッダーのベースを各指の指頭部下辺までの間に配置させるのか否かは明らかではないというべきである。エ以上より，本件考案と乙１７の１発明とを対比すると，前記相違点が存在することから，本件考案は，新規性の欠如により無効とすべきものとは認められない。
４争点２－２（本件考案に係る進歩性欠如（本件考案は，乙１７の１発明に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものであるか。））につ
いて


(1)前記のとおり，本件考案においては，足先支持パッドの水平部を，足裏における触球部の上辺から少なくとも第２指，第３指，第４指，小指の指頭部下辺までの間に配置させるとしているのに対し，乙１７の１発明の構成(b)においては，つま先スプレッダーのベースを各指の指頭部下辺までを限度とする空間に配置させるのか否かが明らかではない点で相違する。前記認定のとおり，本件考案は，パッドを足の付け根部下側に嵌め込むことにより，第２ないし第４指の指頭部と付け根を浮き上がらせて横アーチを形成し，土踏まずを維持して縦アーチを保持し，小指球，母指球及び踵の三点で身体を支えることをその本質としている。
この点，パッド水平部の縦幅を指頭部下辺までにとどめず，指頭部にまで到達させた場合，第２ないし第４指の指頭部と付け根を浮き上がらせることができなくなる結果，これらの指にも体重がかかることとなり，第２ないし第４指以外の２指とかかとの３点で身体を支えるという本件考案の作用効果を奏することができなくなるものと認められる。したがって，パッド水平部の縦幅は，本件考案の本質的な作用効果を奏するための技術的意義を有するものであるから，これを設計事項ということはできない。(2)被告が副引例とする乙１７の３発明は，足の指の間に配置して使用するつま先位置決め具であり，パッドの長さに関しては，特許請求の範囲(4)に，「左足モデルでは左から右に行くに従って長さが増加しており，右足モデルではその逆であり」と記載されているものの（乙１７の３），パッドの縦幅を，指頭部下辺までの間に配置することについては明記されておらず，被告が指摘する乙１７の３発明の明細書Fig.8を見ても，パッドの縦幅が指頭部下辺までの範囲に収まっているのか否かは必ずしも判然とせず，Fig.7からすると前方に相応の長さがあるようにも見える。
したがって，乙１７の３発明に前記相違点に係る本件考案の構成が開示されているとは認められない。
(3)以上より，前記相違点に係る構成について，乙１７の１発明及び乙１７の３発明によりきわめて容易に考案することができたとは認められない。５争点２－３（本件考案に係る進歩性欠如（本件考案は，本件実用新案登録出願前に頒布された乙１９の１公報に記載された乙１９の１発明に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものであるか。））について(1)乙１９の１公報には，次のような記載がある（なお，図面については別紙乙１９の１図面参照）。
【請求項１】
足の親指と人差し指の付け根部の下面にそれぞれ接触される柔軟性を有する第１及び第２の指持上板と，該両指持上板の境界部の上面に連結され，かつ，前記親指と人差し指の指間を拡幅する柔軟性を有する指間拡幅部と
により構成されていることを特徴とする足指用器具
【請求項２】
請求項１において，前記指間拡幅部の上端部には後方に行くほど高くなるように傾斜する柔軟性を有する傾斜部が連結されていることを特徴とす
る足指用器具
【請求項３】請求項１又は２において，前記両指持上板，指間拡幅部，傾斜部は，柔軟性を有する合成樹脂又は合成ゴムによって一体に形成され
ていることを特徴とする足指用器具
【課題を解決するための手段】
【０００５】
請求項１に記載の発明は，足の親指と人差し指の付け根部の下面にそれぞれ接触される柔軟性を有する第１及び第２の指持上板と，該両指持上板の境界部の上面に連結され，かつ親指と人差し指の指間を拡幅する柔軟性を有する指間拡幅部とにより構成されていることを要旨とする。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
上記実施形態では，足指用器具１１の下部に親指１５の付根部の下面を持ち上げ支持するための第１の指持上板１２ａと，人差し指１６の付根部の下面を持ち上げ支持するための第２の指持上板１２ｂとを設けた。このため，図４に示す使用状態において，親指１５と人差し指１６の付け根部の下面がそれぞれ持ち上げられ，親指１５の先端部と，人差し指１６の下面がそれぞれ靴の内部の底面に部分的に接触されることになり，該底面を掴もうとする親指１５と人差し指１６の力が強くなる。
【００２５】
図９(a)，(b)，(c)に示すように，前記足指用器具１１の第２の指持上板１２ｂに対し，足指用器具１１と同様に形成された足指用器具１１Ａ，１１Ｂ，１１Ｃを連結するようにしてもよい。これらの場合には，親指１５以外の四指の運動中における踏ん張り力をさらに向上することができる。(2)ア前記(1)の記載及び証拠（乙１９の１）並びに弁論の全趣旨によれば，乙１９の１公報には，足指用器具を連結して使用する場合について，次の構成の発明が開示されているものと認められる。
Ａ足指の付け根部の下面に装着して指間を拡幅し，柔軟性を有する素材
の一体に連結された足指用器具であって，
Ｂ足裏における触球部の上辺から少なくとも第２指，第３指，第４指，小指の指頭部下辺までの任意の位置に配置させる指持上板と，Ｃ少なくとも第２指と第３指の間，第３指と第４指との間，第４指と小指との間にそれぞれ入り込む第１，第２及び第３足指拡幅部とからなり，Ｄ少なくとも第１及び第２凸状部が高さ方向に長く延びることにより，第１と第２凸状部間，第２と第３凸状部間は側面を形成して，Ｅ第２指と第３指との間及び第３指と第４指との間で足裏に保持される
足指用器具


イ(ｱ)被告は，構成Ｂについて，本件考案の構成要件④と同様に，指持上板を「触球部上辺から少なくとも第２，第３，第４指，小指の指頭部下辺までの間に配置させる」ことが開示されていると主張する。しかし，本件考案の構成要件④の「触球部上辺から少なくとも第２，第３，第４指，小指の指頭部下辺までの間に配置させる」とは，それにより第２指，第３指及び第４指において指頭部と付け根部が浮き上がり，親指及び小指の指頭部と付け根，踝部の３点で体重を支えるものである（本件明細書【００３０】）。このことからすると，「触球部上辺から…指頭部下辺までの間に配置させる」とは，その間の空間が水平部により充たされ，指の指頭部と付け根部が浮き上がるものをいい，その間の任意の一部だけに水平部が位置することになるものを含まないと解するのが相当である。これに対し，乙１９の１公報には，指持上板の縦幅について，「触球部上辺から指頭部下辺まで」と特定するような記載は認められず，かえって，図４には，水平部に相当する指持上板と触球部上辺，及び，指持上板と指頭部下辺との間に隙間が生じた状態が記載されており，そのため，【００１７】では，「人差し指１６の下面が…靴の内部の底面に部分的に接触されることになり，該底面を掴もうとする…人差し指１６の力が強くなる」とされていて，本件考案のように３点で体重を支持するものとなっていない。
よって，被告の主張を採用することはできない。
(ｲ)また，被告は，構成Ｄ及びＥについて，指持上板の凸状部の両側面及び凸状部間が，指の付け根部の下側とフィットするように湾曲した構造が開示されていると主張する。
しかし，被告の指摘する図５を見ても，指持上板の凸状部の上端及び下端部がやや丸みを帯びた形状となっていることは認められるが，凸状部のそれ以外の部分は直線状であり，指の付け根部の下側とフィットするような形状となっていないのは明らかである。その他，乙１９の１公報には，指持上板の凸状部及び水平部が，指の付け根部の下側とフィットするような形状とすることが開示されていると認めるに足りる記載はなく，かえって，参考図の大部分においては，指持上板の水平部及び凸状部の側面が直線状に表現されている（乙１９の１）。(ｳ)よって，構成Ｄ，Ｅに関する被告の主張を採用することはできない。(3)以上より，本件考案と乙１９の１発明は，次の点において相違する。ア本件考案の構成要件④においては，足先支持パッドの水平部を，足裏における触球部の上辺から少なくとも第２指，第３指，第４指，小指の指頭部下辺までの間に配置させるとしているのに対し，乙１９の１発明の構成Ｂでは，指持上板の水平部を各指の指頭部下辺までのどの位置に配置させるのか明らかではない点で相違する（相違点①）。
イ本件考案の構成要件⑥においては，パッドの水平部の上面及び３個のパッド凸状部の両側面が各指の付け根部の下側と密接できるように全体がなだらかに湾曲しているのに対し，乙１９の１発明の構成Ｄでは，そのようななだらかな湾曲した構成が開示されていない点で相違する（相違点②）。ウ本件考案の構成要件⑦においては，第１，第２凸状部間及び第２，第３凸状部間が半円形側面になるとされているのに対し，乙１９の１発明の構成Ｅでは，そのような半円形側面の形状が開示されていない点で相違する（相違点③）。
(4)相違点①に関し，副引例の主張はなく，乙１９の２ないし乙１９の６のいずれにも，当該相違点に係る本件考案の構成が開示されていると認めることはできない。
また，当該相違点に係る構成が設計事項には当たらないのは前記のとおりである。
よって，相違点①に係る本件考案の構成について，乙１９の１発明に基づき当業者がきわめて容易に考案することができたと認めることはできない。
６争点３（商標権侵害－本件商標と被告標章との類否－）について(1)商標の類否は，対比される両商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に，商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであり，商標の類否の判断に当たっては，同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が，その外観，観念，称呼等によって取引者，需要者に与える印象，記憶，連想等を総合して，かつ，その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえた上で全体的に考察すべきものである。そして，商標の外観，観念又は称呼の類似は，その商標を使用した商品又は役務につき出所を誤認混同するおそれを推測させる一応の基準にすぎず，上記３点のうち類似する点があるとしても，他の点において著しく相違するか，又は取引の実情等によって，何ら商品又は役務の出所を誤認混同させるおそれが認められないものについては，これを類似商標と解することはできない（最高裁昭和４３年２月２７日判決・民集２２巻２号３９９頁，最高裁平成９年３月１１日判決・民集５１巻３号１０５５頁参照）。
そして，文字や図形等の複数の構成部分を組み合わせた結合商標については，各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合しているものと認められない場合，取引の実際においては，必ずしもその構成部分全体によって称呼，観念されず，一部の構成部分のみによって称呼，観念されることも少なくないといえるから，結合商標の構成部分の一部が取引者，需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合，それ以外の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じないと認められる場合などは，当該構成部分を要部として抽出し，この部分のみを他人の商標と比較して商標の類否を判断することができるというべきである（最高裁昭和３８年１２月５日判決・民集１７巻１２号１６２１頁，最高裁平成５年９月１０日判決・民集４７巻７号５００９頁，最高裁平成２０年９月８日判決・裁判集民事２２８号５６１頁参照）。
(2)本件商標は，別紙原告商標目録のとおりであり，①上段に大きな太ゴシック体で「toegripper」，②下段に小さなゴシック体で「大山式ボディメイクトゥグリッパー」と記載してなるものである。そして，①と②の横幅はほぼ同一となるように揃えられている。
そして，外観上，①の部分が，太字であること及び文字が②の部分に比べて顕著に大きいことから，特に強く支配的な印象を与える要部として認識されものと認められる。


原告会社は，①の部分に加え，②の「大山式ボディメイク」，「トゥグリッパー」も，それぞれ要部に当たると主張するが，これらは①に比較して極めて細く小さな文字で記載されており，この部分が特に強く支配的な印象を与えるものと認めることはできないから，②の部分のみが単独で認識されることはないというべきである。
また，原告会社は，原告商品に実際に使用された標章の使用態様から，「大山式ボデイメイク」の標章が周知となっていると主張する。しかし，原告商品   の広告   （甲１   ３，甲   １４，甲２   ５，甲   ２６）   を見て   も，「   toegripper」が目立つ態様で記載されているから，原告会社の上記主張は採用できない。
(3)ア本件商標の外観としては，その全体から，前記(2)の外観が生じるほか，その要部である①の部分から，「toegripper」の外観が生じると認められる。
イ本件商標の称呼としては，その全体から，「トゥグリッパーオオヤマシキボディメイクトゥグリッパー」の称呼が生じるほか，その要部である①の部分から，「トゥグリッパー」の称呼が生じると認められる。ウ本件商標の観念としては，外観上強く支配的な印象を与える要部である①の部分の「toegripper」は造語であるところ，このうち，「toe」の部分からは「つま先」，「gripper」の部分からは「つかむもの」という程度の観念が生じるものと認められる。
また，②の部分を含めた全体からは，「大山という方式の体を作るためのつま先をつかむもの」という程度の観念が生じるものと認められる。(4)被告標章１は，別紙被告標章目録１のとおり，①上段において，黒地の３つの   四角の   中に，   白い大   きな太   ゴシッ   ク文字   で，左   から順   に「大   」「山」「式」と記載され，②中段において，白地の四角の中に①よりはやや小さい黒ゴシック文字で，「ボディメイクパッド」と記載され，①の黒地の３つの四角が②の白地の四角の左上部分に３分の２程度埋め込まれた形で配   置され   ，③下   段にお   いて，   小さな   丸ゴシ   ック文   字で，   「OHYAMASTYLEBODYMAKE   PAD」と記載されている。被告標章２は，別紙被告標章目録２のとおり，①上段において，白地の３つの   四角の   中に，   黒い大   きな太   ゴシッ   ク文字   で，左   から順   に「大   」「山」「式」と記載され，②中段において，黒地の四角の中に①よりはやや小さい白ゴシック文字で，「ボディメイクパッド」と記載され，③下段には，黒地に白い太ゴシック文字で「ＰＲＥＭＩＵＭ」と記載され，①の白地の３つの四角が②の黒地の四角の左上部分に３分の２程度埋め込まれた形で配置されており，①の「大山式」の右側には，四角い枠で囲われた「ＮＥＷ」というオレンジ色の文字がやや斜めに記載されており，②の黒地の四角の右端部分には，白字で足の裏のイラストが記載されている。被告標章３は，別紙被告標章目録３記載のとおり，①上段において，赤地の３つの四角の中に，黒い大きな太ゴシック文字で，左から順に「大」「山」「式」と記載され，②下段において，黒地の四角の中に①よりかなり小さい白ゴシック文字で，「ボディメイクパッド」と記載され，③「ボディメイクパッド」の文字の横に，赤字の大きな太ゴシック文字で「ＰＲＯ」と記載され，①の赤地の３つの四角が②の黒地の四角の左上部分に３分の２程度埋め込まれた形で配置されている。また，①の「大山式」の文字の横には，「OHYAMAMETHODBODY   MAKEPADPREMIUM   PRO」という小さな白文字が三段にわたって記載されている。
被告標章１において，上段の「大山式」と中段の「ボディメイクパッド」については，そのいずれかが外観上特に強く支配的な印象を与えるとは認められないが，ほぼ同じ大きさの文字で記載されており，下段部分は文字も小さく目立たないことから，被告標章１は，その全体として認識されるほか，上段と中段の「大山式ボディメイクパッド」の部分が要部として認識されると認められる。
被告標章２については，上段の「大山式」と中段の「ボディメイクパッド」について上記と同様のことが妥当するほか，下段の「ＰＲＥＭＩＵＭ」は商品の品質を表示するものであって識別力に乏しく，「ＮＥＷ」や足の絵は外観上不可分に結びついているとも認められないから，被告標章２は，その構成全体として認識されるほか，「大山式ボディメイクパッド」の部分が強く支配的な印象を与える要部として認識されると認められる。被告標章３については，外観上，上段の「大山式」の部分が中段の「ボディメイクパッド」に比べて特に大きく記載されているほか，下段の「ＰＲＯ」は商   品の品   質を表   示する   もので   あって   識別力   に乏し   く，「   OHYAMAMETHODBODYMAKE   PADPREMIUMPRO」部分は，他の部分と比較し，非常に小さな文字で記載されていることから，被告標章３は，その構成全体として認識されるほか，「大山式」の部分が強く支配的な印象を与える要部として認識されると認められる。
したがって，被告標章については，いずれも構成全体のほか，被告標章１及び２では，「大山式ボディメイクパッド」の部分を要部として観察するべきであり，被告標章３については，「大山式」の部分を要部として観察するべきである。
そうすると，被告標章１からは，「オオヤマシキボディメイクパッドオオヤマスタイルボディメイクパッド」，「オオヤマシキボディメイクパッド」の称呼と，「大山という方式の体を作るためのパッド」という程度の観念が生じると認められ，被告標章２からは，「オオヤマシキニューボディメイクパッドプレミアム」，「オオヤマシキボディメイクパッド」の称呼と，「新しく高級な大山という方式の体を作るためのパッド」，「大山という方式の体を作るためのパッド」という程度の観念が生じると認められ，被告標章３からは，「オオヤマシキボディメイクパッドプロオオヤマメソッドボディメイクパッドプレミアムプロ」，「オオヤマシキ」の称呼と，「大山という方式の体を作るためのパッド」，「大山という方式」という観念が生じるものと認められる。
(5)本件商標と被告標章の類否について
まず，本件商標全体と被告標章全体と対比すると，いずれもその外観において大きく異なり，称呼も「オオヤマシキボディメイク」の部分は同一であるものの，本件商標においては，その前後に「トゥグリッパー」が付く一方，被告標章においては，「オオヤマシキボディメイク」の後に「パッド」が付く一方，「トゥグリッパー」の称呼はなく，相違する部分の音数も異なることから，称呼についても類似するものとはいえない。


観念については，本件商標は「大山という方式の体を作るためのつま先をつかむもの」であるのに対し，被告標章では，「大山という方式の体を作るためのパッド」であり，類似しないというべきであり，仮に観念において類似すると見るとしても，前記のように，外観が大きく異なり，称呼においても類似するとはいえないことに鑑みると，本件商標は，被告標章のいずれとも類似するとはいえない。
次に，本件商標のうち，特に強く支配的な印象を与える「toegripper」の部分と被告標章全体及び上記検討した被告標章の要部とを対比すると，両者は，外観，称呼，観念のいずれにおいても大きく異なるものというべきである。
(6)以上のとおり，本件商標と被告標章が類似すると認めることはできない。
７差止請求及び廃棄請求について
以上によれば，被告が被告商品を製造譲渡等する行為は，原告Ｐ１の本件実用新案権を侵害する行為であるから，被告が被告商品の製造譲渡等を継続している以上，原告Ｐ１の被告に対する被告商品の製造販売等の差止請求及び廃棄請求は理由がある。
８争点４（被告の過失）について
(1)以上によれば，被告商品の製造販売は，原告会社が有する本件実用新案権の独占的通常実施権を侵害する行為であるから，被告に過失が認められれば，被告は，原告会社に対する損害賠償責任を負う。
(2)被告は，被告に過失があるとしても，本件で当裁判所が侵害の心証を開示した平成２７年５月２５日以降の行為に限られると主張する。実用新案権者が，その登録実用新案に係る技術評価書を提示して警告した場合（実用新案法２９条の２）において，当該実用新案権の効力について当該技術評価書で肯定的な内容が記載されていた場合には，侵害者は，当該実用新案権に係る考案の内容を知るとともに，当該実用新案登録が有効である可能性が高いことを知ったのであるから，警告後の侵害行為については，自らの行為が当該実用新案権の侵害となる可能性の有無を検討した上で，侵害回避に向けて注意義務を尽くしたと認められる事情がない限り，過失を認めるのが相当である。
本件では，前提事実記載のとおり，本件考案について特許庁が作成した技術評価書には，３つの引用文献を掲げた上で，「新規性等を否定する先行技術文献等を発見できない（記載が不明瞭であること等により，有効な調査が困難と認められる場合も含む。）」との評価６が記載されており（甲４の３），肯定的な内容が記載されていたと認められる。
そして，前提事実記載のとおり，原告Ｐ１は，被告に対し，警告書及び技術評価書を送付し，被告はいずれも平成２６年３月１２日頃に受領した（甲４，弁論の全趣旨）ものであるが，被告において，その後，侵害回避に向けて注意義務を尽くしたとの事情を認めるに足りる証拠はない。被告は，被告商品の開発期間において，原告Ｐ１の実用新案権を侵害しないように配慮し，時間をかけて開発したなどと主張するが，どのような点を検討し，配慮したのかについて具体的な主張立証はないことから，被告商品の開発期間中に被告が注意義務を履行したとして，警告書送付後の過失を否定することはできない。
よって，少なくとも技術評価書を示した警告を受けた平成２６年３月１２日頃以降においては，原告Ｐ１の実用新案権侵害及び原告会社の独占的通常実施権侵害について，被告の過失が認められるというべきであり，被告は，原告会社に対し，同日以降の侵害行為について損害賠償責任を負う。
９争点５（原告会社の損害額）について
(1)実用新案法２９条１項
実用新案法２９条１項は，実用新案権又は専用実施権侵害の場合に，侵害者がその侵害の行為を組成した物を譲渡したときは，その譲渡数量に，実用新案権者又は専用実施権者がその侵害行為がなければ販売することができた物の単位数量当たりの利益の額を乗じて得た額を，実用新案権者又は専用実施権者が受けた損害額とすることができる旨規定するところ，「単位数量当たりの利益額」とは，製品の販売価格から製造原価等その製造販売に追加的に要した費用を控除した額（限界利益）と解するのが相当である。また，同法２９条１項ただし書の「販売することができないとする事情」は，侵害行為と実用新案権者等の製品の販売減少との相当因果関係を阻害する事情を対象とし，例えば，市場における競合品の存在，侵害者の営業努力（ブランド力，宣伝広告），侵害品の性能（機能，デザイン等），市場の非同一性（価格，販売形態）などの事情がこれに該当するというべきである。本件において，原告会社は，原告Ｐ１より無償で独占的通常実施権を受けているところ（甲３０），このような独占的通常実施権者が受けた損害額を算定するに当たっても，同法２９条１項の規定は類推適用されるものと解される。
原告会社は，平成２６年６月から平成２７年７月までの期間について損害賠償請求をしているところ，これは，原告会社が原告Ｐ１より本件独占的通常実施権を得たよりも後で，かつ，被告の過失が認められる時期よりも後であることから，原告会社は，同期間中に生じたと認められる損害の全てについて，被告に対して請求することができる。
以下，同期間中における被告商品の譲渡数量及び原告商品の単位数量当たりの利益を認定した上で，同法２９条１項ただし書の「販売することができないとする事情」の有無並びに原告会社の実施能力について検討する。
(2)譲渡数量
まず，同期間における被告商品の譲渡数量について検討する。弁論の全趣旨によれば，対象期間中の被告商品の販売数量は，原告会社の主張どおり，単品販売分合計６１万５１９１個，ムック本分合計７７万６２５０個，合計１３９万１４４１個と認められる。
(3)原告商品の単位数量当たりの利益
ア証拠及び弁論の全趣旨によれば次の事実が認められる。(ｱ)原告商品は，単体及びムック本で販売されており，単体販売分については，海外で委託生産されたものを輸入し，原告会社において梱包した後，販売代理店等に卸売販売している（甲１４，甲３６の２ないし４，甲３８，甲５３，弁論の全趣旨）。
(ｲ)単体販売分の原告商品１個当たりの原価等，販売のために追加的に要した費用は次のとおりである（小数第２位以下切り上げ）。
・仕入原価   ７８．４円（甲３７の１ないし３）
（計算式）
（７７７７００＋５７５０）円÷１００００個＝７８．３４円
・ＰＥＴパッケージ費用１６円（甲３８の１）
（計算式）
１６１１９６円÷１０１００個＝１５．９６円
・帯ラベル費用３．６円（甲３８の２）
・ＪＡＮコードシール費用   １．９円（甲３８の３）
（計算式）
１４９１０円÷８０００枚＝１．８６円
・段ボールパッケージ費用   ３．３円（甲３８の４，５）


（計算式）
３３２６２円÷５０６個÷２５個＋１４９１０円÷２５個÷１００
個÷１０個＝３．２１円
・運送費用   ２．４円（甲３８の６）
証拠（甲３８の６）及び弁論の全趣旨によれば，原告商品の出荷数が多いのは関西圏（サイズ１００の運送費用単価５８０円），東海圏（サイズ１００の運送費用単価６１０円）及び関東圏（サイズ１００の運送費用単価６１０円）であり，サイズ１００に該当するパッケージは，原告商品２５０個入りであることが認められる。よって，運送費用単価算出の計算式は次のとおりである。
（５８０円＋６１０円＋６１０円）÷３÷２５０個＝２．４円(ｳ)ムック本販売分の原告商品１個当たりの原価及び変動費用は次のとおりである。
・仕入れ原価    ７８．４円（前記(ｲ)で認定のとおり）
・ＰＥＴパッケージ費用１６円（同上）
(ｴ)単体販売分及びムック本販売分の販売単価は次のとおりである。
・単体販売分７９９円（甲４０）
平成２５年７月から同年９月までの原告商品の販売価格及び販売数は別紙原告商品販売価格表のとおりであるから，その平均単価は原告会社の主張どおり７９９円と認められる。
・ムック本販売分１８０円（甲３６，甲３９）
イ以上より，原告商品の単体販売分及びムック本販売分の利益は，次のとおりである。
・単体販売分６９３．４円
（計算式）
７９９円－（７８．４＋１６＋３．６＋１．９＋３．３＋２．４）円
＝６９３．４円
・ムック本販売分   ８５．６円
（計算式）１８０円－（７８．４＋１６）円＝８５．６円
(4)「販売することができないとする事情」
ア販売数量
(ｱ)原告会社が，平成２３年１２月から平成２５年６月までの間に被告に対して納品した原告商品の数量は，別紙「被告の発注に対して納品した数量」のとおりである（甲４４）。
また，原告会社は，平成２３年１０月から平成２６年１０月までの原告商品の販売数量は約１８万個と主張しており，被告もこれを認めている（被告準備書面(2)１４頁）が，これを前提とすれば，その販売数量は，１か月当たり５０００個程度ということになる。
(ｲ)これに対し，平成２５年６月以降の被告商品の月別の販売数量は，別紙被告商品販売数量推移表のとおりである（平成２７年１０月１９日付け被告準備書面(6)別紙２）。これによれば，被告商品の月間販売数は，発売初月の平成２５年６月で既に２万５０００個を超え，その後，上下しながらも販売数が増加し，平成２６年７月には月間約１４万２０００個に達したこと，その後も上下しつつ，概ね月間１０万個から１２万個の販売数で推移していることが認められる。
そうすると，原告商品の販売数量と被告商品の販売数量には，非常に大きな差異があるというべきである。
イ品質の差異
被告は，原告商品は，被告商品のように嵌合リングがないことから，これを着用して歩行すると脱落してしまうという難点があり，被告商品とは品質において大きな差異があると主張する。
原告商品の形状及び被告による実験の結果（乙１２，乙１３）に弁論の全趣旨を総合すると，原告商品は被告商品に比較すると，脱落しやすいものであるということができる。
しかし，証拠（甲１９）によれば，被告商品に対しても，装着してすぐに，親指等に痛み痒みが生じたなどの苦情が寄せられていることが認められ，被告商品は，脱落しにくい代わりに装着感の悪さなど原告商品にはない難点があるものと認められる。
また，被告は，原告商品の素材はシリコン製であるのに対し，被告商品の素材は医療用エラストマーであるとして，被告商品の素材が原告商品の素材よりも優れているとの主張をする。しかし，これら素材の差異が，販売数量に影響するほどのものであることを認めるに足りる的確な証拠はない。
よって，品質の差異についていう被告の主張を採用することはできず，品質の相違が上記のような販売数量の大きな差異の原因になっているとは認められない。
ウ販売価格
原告商品の小売販売価格は，平成２４年３月頃までは２９８０円（甲１４の１，甲１４の４），同年４月において２０００円（甲１４の５），平成２７年６月において１７４６円ないし２１００円（甲３６の１）であることが認められる。
他方，被告商品の小売販売価格は，平成２６年１０月において被告商品１のうちの「大山式ボディメイクパッド」が１５００円（甲３１），「大山式ボディメイクパッドＰＲＥＭＩＵＭ」が１９８０円（甲１１）ないし２０７９円（甲３１），平成２７年６月において被告商品２が１８００円（甲３６の１）であることが認められる。
以上によれば，原告商品と被告商品は，平成２４年４月以降において，小売販売価格においてそれほど大きな差異があったということはできないから，販売価格の相違が販売数量の大きな差異の要因になったとは認められない。
エ宣伝広告等
証拠（乙３４ないし４０，乙４３ないし４５）及び弁論の全趣旨によれば，被告は，①平成２６年８月以降にテレビＣＭ放映費用５４４６万３２００円を，②平成２５年１０月以降にＣＭ製作費用１０５８万９９１２円を，③平成２５年１２月以降に雑誌・新聞広告費用１５０９万９９００円（乙３６号証中の裏付け書証の合計額），④平成２６年１１月以降の雑誌
・新聞広告制作費用１０９万６４１６円，ウェ
ブ販売促進費用（ＲＭＳシステム利用料を含む）１億２７６０万６３０１円（乙３８号証中の裏付け書証の合計額。なお，原告会社は，ＲＭＳシステム利用料の販売促進費性を争うが，それがインターネットモールに対するシステム利用料であるとしても，インターネットモールを利用することによる販売促進効果がある以上，これも販売促進費用として認めるのが相当である。），
２７３９万１３０８円（うちフィギュアスケート会場における広告５４０万円等），合計２億４０００万円を超える支出をしたこと，被告がこのようにＣＭ等，宣伝広告に本格的に費用をかけ始めたのは平成２６年８月以降であることが認められる。


他方，別紙被告商品販売数量推移表によれば，被告商品の販売数量は，平成２６年７月までの間に月間１２万個から１４万個に達しているから，この時期に販売数量が増加したことについて被告による宣伝広告が寄与したとは認められない。しかし，同表によれば，それ以後，概ね月間１２万個から１４万個の高水準の販売数量が維持されており，このことについては，被告による上記の宣伝広告が大きく寄与していると認められる。なお，原告商品の宣伝広告につき，原告会社が被告と同等の費用をかけたことを認めるに足りる証拠はない。
オ販売方法
このほか，証拠（乙４７）によれば，被告は，被告代表者の人脈を駆使した営業努力により，主婦の友社に被告商品を売り込み同社からのムック本販売が可能となったことや，被告商品の大手ドラッグストアの店頭販売に成功したこと，インターネット販売のホームページに工夫をこらしたことが認められる。
これらの点については，原告商品も宝島社からムック本による販売がなされており（甲３９），原告商品もインターネット販売をしており，平成２４年６月にはネットモール楽天のシェイプアップ器具でリアルタイム１位を獲得したことも認められる（甲１５）。
しかし，前記のとおり，被告商品の販売数量は，原告商品のそれと比べて圧倒的に多くなっており，前記のとおり商品の品質や販売価格による影響が認められないことからすると，これだけの販売数量の差異には，前記の宣伝広告のほか，上記のような被告の販売方法ないし営業努力が大きく寄与していると認めるのが相当である。
カ以上からすれば，本件では，原告会社が「販売することができない事情」に相当する控除数量は，被告の譲渡数量の７０％に当たる数量，すなわち，単品販売分４３万０６３３個（小数点以下切り捨て），ムック本販売分５４万３３７５個と認めるのが相当であり，控除後の数量は，合計４１万７４３３個となる。
(5)原告会社の「実施の能力」
前記のとおり，原告会社の販売数量は，せいぜい月間５０００個であったと認められる。
しかし，原告会社は，外国の製造業者に製造を委託しており，平成２５年８月２７日から同年１１月２２日までの間に，商品販売委託先から，合計４万５０００個の原告商品の製造委託代金支払を請求され，いずれもすぐに支払っている（甲５３，甲５４）。また，前記のとおり，原告商品の製造販売に追加的に要する費用は，単体販売分でも１個当たり１０５．６円である。これらからすれば，前記認定の１４か月間で４１万７４３３個（１か月当たり約３万個）の販売数量が，原告会社の実施能力を超えるものとは認められない。
(6)以上より，単品販売分合計６１万５１９１個，ムック本分合計７７万６２５０個からそれぞれ７０％に当たる数量を控除し，これらに原告商品の単位数量当たりの利益を乗じた金額は，次のとおり，合計１億４７９０万６６１７円であり，同金額が被告の侵害行為により原告会社に生じた損害と認められる。
（計算式）（小数点以下切り捨て）
・単品販売分
６１万５１９１個－４３万０６３３個＝１８万４５５８個６９３．４円×１８万４５５８個＝１億２７９７万２５１７円
・ムック本販売分
７７万６２５０個－５４万３３７５個＝２３万２８７５個８５．６円×２３万２８７５個＝１９９３万４１００円(7)前記認定の差止請求及び廃棄請求の認容，損害額及び本件訴訟経緯等に照らせば，被告による侵害行為と相当因果関係ある弁護士費用は，１５００万円と認めるのが相当である。
よって，原告会社に生じた損害は，合計１億６２９０万６６１７円と認められる。
８以上の次第で，①原告Ｐ１の実用新案権に基づく被告商品の製造譲渡等の差止請求及び廃棄請求は理由があり，②原告会社の実用新案権の独占的通常実施権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求は，１億６２９０万６６１７円及びこれに対する不法行為後の平成２７年８月１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を請求する限度で理由があるが，原告会社のその余の請求はいずれも理由がない。
よって，主文のとおり判決する。なお，主文第３項以外に仮執行宣言を付するのは相当でないから，これを付さないこととする。
大阪地方裁判所第２６民事部
裁判長裁判官
髙        松        宏        之
裁判官
田        原          美奈    子
裁判官
大        川        潤        子
（別紙）
被告商品目録
(1)商品名
「大山   式ボデ   ィメイ   クパッ   ド」も   しくは   「大山   式ボデ   ィメイ   クパッ   ド
PREMIUM」
(2)商品の形状
下記写真のとおり。
①商品を斜め上から撮影した写真
②商品を真上から撮影した写真
③商品を横から撮影した写真
(1)商品名
大山式ボディメイクパッドＰＲＯ
(2)商品の形状
下記写真の通り。
①商品を斜め上から撮影した写真
②商品を真上から撮影した写真
③商品を横から撮影した写真
以上
（別紙）
被告標章目録
１２３
（別紙）
原告商標目録


平成２８年１０月１２日判決言渡
平成２７年（行ケ）第１０１７６号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２８年７月１３日
判決
原告         株式会社半導体エネルギー研究所
訴訟代理人弁護士      伊藤   真
平井佑   希
丸田憲   和
弁理士      加茂裕   邦
被告       国立研究開発法人科学技術振興機構
被告       ＨＯＹ   Ａ株式   会社
被告ら訴訟代理人弁護士        高   橋   雄一郎同復代理人弁護士     鈴   木   佑一郎
被告ら訴訟代理人弁理士      望月尚   子
主文
１特許庁が無効２０１４－８００１２０号事件について平成２７年７月２８日にした審決のうち，請求項１，２及び４に係る部分を取り消す。２原告のその余の請求を棄却する。
３訴訟費用はこれを４分し，その１を原告の負担とし，その余を被告らの負担とする。
事実及   び理由
第１原告の求めた裁判
特許庁が無効２０１４－８００１２０号事件について平成２７年７月２８日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，原告が請求した特許無効審判の不成立審決に対する取消訴訟である。争点は，①サポート要件（特許法３６条６項１号）違反の有無，②実施可能要件（特許法３６条４項１号）違反の有無及び③進歩性の有無についての判断の当否である。
１特許庁における手続の経緯
被告らは，平成１４年９月１１日（本件出願日）に出願され（特願２００２－２６６０１２号），平成２０年８月８日に設定登録がなされた特許（本件特許。特許第４１６４５６２号。発明の名称「ホモロガス薄膜を活性層として用いる透明薄膜電界効果型トランジスタ」）の特許権者である（甲３５）。原告は，平成２６年７月１４日，本件特許の無効審判請求をしたところ（無効２０１４－８００１２０号。甲４０），特許庁は，平成２７年７月２８日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同審決謄本は，同年８月６日に原告に送達された。
２本件発明の要旨
本件特許に係る発明（本件発明）は，次のとおりである（以下，本件特許の明細書及び図面を「本件明細書」という。）
【請求項１】
ホモロガス化合物ＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）ｍ（Ｍ＝Ｉｎ，Ｆｅ，Ｇａ，又はＡｌ，ｍ＝１以上５０未満の整数）（以下「本件化合物」という。）薄膜を活性層として用いることを特徴とする透明薄膜電界効果型トランジスタ。（本件発明１）
【請求項２】
表面が原子レベルで平坦である単結晶又はアモルファスホモロガス化合物薄膜を用いることを特徴とする請求項１記載の透明薄膜電界効果型トランジスタ。（本件発明２）
【請求項３】
ホモロガス化合物が耐熱性，透明酸化物単結晶基板上に形成された単結晶薄膜であることを特徴とする請求項１記載の透明薄膜電界効果型トランジスタ。（本件発明３）
【請求項４】
ホモロガス化合物がガラス基板上に形成されたアモルファス薄膜であることを特徴とする請求項１記載の透明薄膜電界効果型トランジスタ。（本件発明４）３審決の理由の要旨（争点と関係の薄い部分はフォントを小さく表記する。）
(1)請求人（原告）が主張した無効理由
ア無効理由１
下記(ｱ)～(ｴ)のとおり，本件発明１～４は，本件出願日前に日本国内又は外国において頒布された甲１，３～１４，及び２４～２８に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。よって，本件発明１～４に係る特許は，特許法１２３条１項２号に該当し，無効とすべきものである。
(ｱ)本件発明１は，甲１，３～１４，２４及び２８に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。(ｲ)本件発明２は，甲１，３～１４，２４～２６及び２８に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。(ｳ)本件発明３は，甲１，３～１４，２４，２７，及び２８に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。(ｴ)本件発明４は，甲１，及び３～１４に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
イ無効理由２
下記(ｱ)～(ｴ)のとおり，本件発明１～４は，本件出願日前に日本国内又は外国において頒布された甲１，３～５，８，１４及び２４～２８に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。よって，本件発明１～４に係る特許は，特許法１２３条１項２号に該当し，無効とすべきものである。
(ｱ)本件発明１は，甲１，３～５，８，１４，２４及び２８に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。(ｲ)本件発明２は，甲１，３～８，１４，２４～２６及び２８に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。(ｳ)本件発明３は，甲１，３～５，８，１４，２４，２７及び２８に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。(ｴ)本件発明４は，甲１，３～８及び１４に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
ウ無効理由３


下記(ｱ)～(ｴ)のとおり，本件発明１～４は，本件出願日前に日本国内又は外国において頒布された甲２～７，１４，２４～２６及び２８～３０に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。よって，本件発明１～４に係る特許は，特許法１２３条１項２号に該当し，無効とすべきものである。(ｱ)本件発明１は，甲２～５，１４，２８及び２９に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。(ｲ)本件発明２は，甲２～７，１４，２４～２６，２８及び２９に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。(ｳ)本件発明３は，甲２～５，１４，２４及び２８～３０に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。(ｴ)本件発明４は，甲２～７，１４，２８及び２９に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
エ無効理由４
本件発明１～３は，本件出願日前の他の特許出願であって，本件特許の出願後に公開された甲３１に記載の発明と同一であるから，特許法２９条の２の規定により特許を受けることができない。よって，本件発明１～３に係る特許は，特許法１２３条１項２号に該当し，無効とすべきものである。
オ無効理由５
本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，本件発明１，２及び４についての実施可能要件を満たしていないから，本件発明１，２及び４についての特許は，特許法３６条４項１号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものであり，特許法１２３条１項４号の規定に該当し，無効とすべきものである。
カ無効理由６
本件発明１～４は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載したものではないから，特許法３６条６項１号に規定する要件を満たしていない。よって，本件発明１～４に係る特許は，特許法１２３条１項４号の規定に該当し，無効とすべきものである。
(2)無効理由１について
ア引用発明１の認定
特表平１１－５０５３７７号公報（甲１。引用文献１）には，次の発明（引用発明１）が記載されていると認められる。
「透明材料の２つの接続電極と，透明絶縁層によりチャネル領域から分離された導電材料の透明ゲート電極が設けられた半導体材料の介在透明チャネル領域とを有する透明スイッチング素子が設けられた半導体装置において，前記半導体材料が，伝導帯と２．５ｅＶ以上の電子の価電子帯との間にバンドギャップを有し，塩基性材料の価電子帯又は伝導帯に，あるいはこれに隣接する固定不純物エネルギー準位を形成するドーパント原子が設けられた１０ｃｍ2／Ｖｓ以上の電荷キャリアの移動度を有する塩基性材料が設けられた縮退半導体材料を具えることを特徴とする半
導体装置の一実施例として開示された，
導電性ＳｒＲｕＯ3層５を絶縁単結晶ＳｒＴｉＯ3基板７上にエピタキシヤル堆積により設け，このＳｒＲｕＯ3層５をパターン化してゲート電極５を形成し，次に，前記ゲート電極５上及び前記基板７の表面上に透明絶縁層６であるＢａＺｒＯ2を設け，次いで，０．０３％のＳｎがドープされた厚さ０．１μｍのＩｎ2Ｏ3の層４を，０．２ｍｂｒの酸素圧及び５０５℃の温度でパルスレーザ堆積によって前記透明絶縁層６上及び前記基板７の表面上に既知のように設け，その後，前記層４及び前記透明絶縁層６をパターン化し，チャネル領域４及び接続電極２を形成することによって製造された，透明材料の２つの接続電極２，３と，半導体材料の介在透明
チャネル領域４とを有する半導体装置において，
前記チャネル領域４の半導体材料である，０．０３％のＳｎがドープされたＩｎ2Ｏ3に対し，ドーパント原子を設けた非遷移金属の他の共有結合酸化物である，１０ｃｍ２／Ｖｓ以上の移動度及び２．５ｅＶ以上のバンドギャップを有する，例えば，Ｇａ2Ｏ3，Ｂｉ2Ｏ3，ＳｎＯ2，ＺｎＯ，Ｓｂ2Ｏ3，ＰｂＯ，ＧｅＯ2若しくはＩｎ2Ｏ3，これら酸化物の混合物，又は，ＧａＩｎＯ3，ＺｎＧａ２Ｏ4若しくはＣｄＧａ2Ｏ4のようなこれら酸化物から形成された化合物を用いた半導体装置。」
イ本件発明１と引用発明１との対比
（一致点）
薄膜を活性層として用いる透明薄膜電界効果型トランジスタ。
（相違点１）
透明薄膜電界効果型トランジスタの活性層として用いられる薄膜が，本件発明１では，「本件化合物薄膜」であるのに対して，引用発明１では，「「伝導帯と2.5ｅＶ以上の電子の価電子帯との間にバンドギャップを有し，塩基性材料の価電子帯又は伝導帯に，あるいはこれに隣接する固定不純物エネルギー準位を形成するドーパント原子が設けられた１０ｃｍ2／Ｖｓ以上の電荷キャリアの移動度を有する塩基性材料が設けられた縮退半導体材料」であり，かつ，「前記半導体材料である，０．０３％のＳｎがドープされたＩｎ2Ｏ3に対し，ドーパント原子を設けた非遷移金属
の他の共有結合酸化物である，１０ｃｍ
２／Ｖｓ以上の移動度及び2.5ｅＶ以上の
バンドギャップを有する，例えば，Ｇａ2Ｏ3，Ｂｉ2Ｏ3，ＳｎＯ2，ＺｎＯ，Ｓｂ2Ｏ3，ＰｂＯ，ＧｅＯ2若しくはＩｎ2Ｏ3，これら酸化物の混合物，又は，ＧａＩｎＯ3，ＺｎＧａ２Ｏ4若しくはＣｄＧａ2Ｏ4のようなこれら酸化物から形成された化合物を用いた」もの」である点。
ウ相違点１についての判断


(ｱ)引用文献１に記載された，「Ｇａ2Ｏ3，Ｂｉ2Ｏ3，ＳｎＯ2，ＺｎＯ，Ｓｂ2Ｏ3，ＰｂＯ，ＧｅＯ2若しくはＩｎ2Ｏ3，これら酸化物の混合物，又は，ＧａＩｎＯ3，ＺｎＧａ２Ｏ4，若しくはＣｄＧａ2Ｏ4のようなこれら酸化物から形成された化合物」から，「Ｉｎ，Ｇａ及びＺｎの３つの金属を含む酸化物」を選択する動機を見出すことはできないし，しかも，化合物の組成比を「ホモロガス化合物ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ＝１以上５０未満の整数）」とすることが，適宜設定できるとする理由を見出すこともできない。したがって，相違点１は，引用発明１に基づいて容易に想到できたものではない。
(ｲ)引用発明１に，相違点１について，他の公知文献に基づいて本件発明１の構成を採用することも容易であるとはいえない。
甲３（「Ａｍｏｒｐｈｏｕｓｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ    ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅｏｘｉｄｅＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ≦４）：ａ    Ｚｎ４ｓｃｏｎｄｕｃｔｏｒ」），甲４（特開２０００－４４２３６号公報），甲５（「透明導電膜の技術」），甲６（「第４７回応用物理学関係連合講演会講演予稿集」第２分冊，５５７頁，２８ａ－ＺＢ－１），甲７（「第４８回応用物理学関連連合講演会講演予稿集」，第２分冊，９４６頁，２９ｐ－ＺＬ－１０），甲８（特開昭６３－２３９１１７号公報），甲９（特開昭６３－２１００２２号公報），甲１０（特開昭６３－２１００２３号公報），甲１１（特開昭６３－２１００２４号公報），甲１２（特開昭６３－２１５５１９号公報），甲１３（特開昭６３－２６５８１８号公報），甲１４（固体物理第２８巻第５号３１７頁「ホモロガス相，ＩｎＦｅＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ：自然数）とその同型化合物の合成および結晶構造」），甲２４（「第４９回応用物理学関係連合講演会講演予稿集」，第２分冊，６２８頁，３０ａ－ＹＡ－１３０ａ－ＹＡ－２），及び，甲２８（「Ｓｙｎｔｈｅｓｅｓａｎｄ    Ｓｉｎｇｌｅ－ＣｒｙｓｔａｌＤａｔｅ    ｏｆＨｏｍｏｌｏｇｏｕｓ    Ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ，Ｉｎ２Ｏ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ＝３，４，ａｎｄ５），ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）３，ａｎｄＧａ２Ｏ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ＝７，８，９，ａｎｄ１６）ｉｎ    ｔｈｅＩｎ２Ｏ３－ＺｎＧａ２Ｏ４－ＺｎＯＳｙｓｔｅｍ」）の記載より，本件化合物が，本件出願日前に知られていたことは認められる。
引用発明１において，例示されている「Ｇａ2Ｏ3，Ｂｉ2Ｏ3，ＳｎＯ2，ＺｎＯ，Ｓｂ2Ｏ3，ＰｂＯ，ＧｅＯ2若しくはＩｎ2Ｏ3，これら酸化物の混合物，又は，ＧａＩｎＯ3，ＺｎＧａ２Ｏ4若しくはＣｄＧａ2Ｏ4のようなこれら酸化物から形成された化合物」の中から，「０．０３％のＳｎがドープされたＩｎ2Ｏ3」の「Ｉｎ2Ｏ3」に替えて用いる化合物を選択する場合には，当該選択した化合物が，前記「可視光のエネルギーがほぼ２．５ｅＶ以上のバンドギャップを有する半導体材料に電子－正孔対を形成するには不充分であるため，この可視光は半導体材料によっては吸収されず，また，Ｇａ，Ｓｎ，Ｚｎ，Ｓｂ，Ｐｂ，Ｇｅ及びＩｎの酸化物の化合物の移
動度が１０ｃｍ


2／Ｖｓ以上であり，電荷キャリアの高移動度のため比較的迅速に作動すること」という性質において，優れていることを要するものと解される。また，引用発明１は，「塩基性材料の価電子帯若しくは伝導帯に，又はこれに隣接する固定不純物エネルギー準位を形成するドーパント原子が設けられた」ことを，発明特定事項として含むから，前記「０．０３％のＳｎがドープされたＩｎ2Ｏ3」の「Ｉｎ2Ｏ3」に替えて用いる化合物には，当該化合物にドープすることで，スイッチング素子の半導体材料として用いるに充分な高さの導電度を得ることができる「ドーパント原子」が知られていることを要するものと認められる。そこで検討すると，「Ｇａ2Ｏ3，Ｂｉ2Ｏ3，ＳｎＯ2，ＺｎＯ，Ｓｂ2Ｏ3，ＰｂＯ，ＧｅＯ2若しくはＩｎ2Ｏ3，これら酸化物の混合物，又は，ＧａＩｎＯ3，ＺｎＧａ２Ｏ4若しくはＣｄＧａ2Ｏ4のようなこれら酸化物から形成された化合物」の中から選択し得る，数多くの種類の化合物において，本件化合物が，「可視光のエネルギーがほぼ２．５ｅＶ以上のバンドギャップを有する半導体材料に電子－正孔対を形成するには不充分であるため，この可視光は半導体材料によっては吸収されず，また，Ｇａ，Ｓｎ，Ｚｎ，Ｓｂ，Ｐｂ，Ｇｅ及びＩｎの酸化物の化合物の移動度が１０ｃｍ2／Ｖｓ以上であり，電荷キャリアの高移動度のため比較的迅速に作動すること」という性質において，特に優れているとは，上記各甲号証のいずれの記載からも理解することはできない。
また，本件化合物を，透明薄膜電界効果型トランジスタの活性層として用いることは，上記各甲号証のいずれにも，記載も示唆もされていない。さらに，本件化合物にドープすることで，スイッチング素子の半導体材料として用いるに充分な高さの導電度を得ることができる「ドーパント原子」が知られていたことも，上記各甲号証のいずれの記載からも理解することはできないし，技術常識であったとも認められない。
すなわち，引用発明１において，「Ｇａ2Ｏ3，Ｂｉ2Ｏ3，ＳｎＯ2，ＺｎＯ，Ｓｂ2Ｏ3，ＰｂＯ，ＧｅＯ2若しくはＩｎ2Ｏ3，これら酸化物の混合物，又は，ＧａＩｎＯ3，ＺｎＧａ２Ｏ4若しくはＣｄＧａ2Ｏ4のようなこれら酸化物から形成された化合物」から，本件化合物を選択する動機を見出すことはできないから，引用発明１の「０．０３％のＳｎがドープされたＩｎ2Ｏ3」の「Ｉｎ2Ｏ3」に替える化合物として，本件化合物を選択することが，当業者にとって容易に想到し得たことであったとは認められない。しかも，本件化合物にドープすることで，スイッチング素子の半導体材料として用いるに充分な高さの導電度を得ることができる「ドーパント原子」が知られていたとは認められないから，引用発明１の「０．０３％のＳｎがドープされたＩｎ2Ｏ3」の「Ｉｎ2Ｏ3」に替える化合物として，本件化合物を選択することには阻害事由があるといえる。
したがって，引用発明１において，本件発明１の相違点１に係る構成とすることは，当業者にとって容易に想到し得たものとはいえない。(ｳ)さらに，本件化合物において，Ｍ＝Ｉｎの場合について検討する。甲５，１４及び２８には，Ｉｎ２Ｏ３（ＺｎＯ）ｍが記載されているとはいえる。しかし，上記で検討した理由は，本件化合物薄膜において，Ｍ＝Ｉｎの場合においても妥当するから，引用発明１において，本件発明１の相違点１に係る構成とすることは，当業者にとって容易に想到し得たものとはいえない。したがって，甲５，１４及び２８の記載によっても，引用発明１において，本件発明１の相違点１に係る構成とすることは，当業者にとって容易に想到し得たものとはいえない。
エ本件発明２～４は，いずれも，本件発明１に発明特定事項を追加して，より限定した発明である。そして，上記で検討したように，引用発明１において，本件発明１の相違点１に係る構成とすることは，当業者にとって容易に想到し得たものとはいえない。本件発明１に発明特定事項を追加して，より限定した発明である本件発明２～４もまた同様に，当業者にとって容易に想到し得たものとはいえない。
オ以上より，本件発明１～４が，引用発明１に公知技術を適用して当業者が容易に想到することができたとはいえない。よって，無効理由１は，理由がない。
(3)無効理由２について
本件発明１～本件発明４が，引用発明１に公知技術を適用して当業者が容易に想到することができたとはいえない。よって，無効理由２は，理由がない。
(4)無効理由３について
ア引用発明２の認定
特開平５－２５１７０５号公報（甲２。引用文献２）には，次の発明が記載されていると認められる（引用発明２）。
「ゲ－ト電極とゲート絶縁膜とソ－ス電極とドレイン電極と半導体層とを有する薄膜トランジスタにおいて，前記半導体層のキャリア濃度が１０18ｃｍ-3以下で，かつ前記半導体層を透光性膜としたことを特徴とする薄膜トランジスタにおいて，Ａｒガスと酸素ガスとを用いた反応性スパッタリングにおいて，着膜時の酸素ガスの割合（Ｏ２／Ａｒ＋Ｏ２）を１％以上として，従来透明電極として用いられていた，酸化物の透明導電膜である，ＩＴＯ（ＩｎｄｉｕｍＴｉｎ    Ｏｘｉｄｅ）膜の膜中の酸素量を増加させることで，着膜した前記ＩＴＯ膜の化学量論的組成からのずれ（酸素欠損）により発生しているキャリアを減らして，前記ＩＴＯ膜のキャ
リア濃度を１０１８ｃｍ
－３以下に制御し，縮退を解いて導電性を低下させ，半導体としてのＩＴＯ膜（半導体活性層）を実現した薄膜トランジスタ。」
イ対比
（一致点）


「酸化物の透明薄膜を活性層として用いる透明薄膜電界効果型トランジスタ。」
（相違点２）
透明薄膜電界効果型トランジスタの活性層として用いられる薄膜が，本件発明１では，本件化合物薄膜であるのに対して，引用発明２では，「「Ａｒガスと酸素ガスとを用いた反応性スパッタリングにおいて，着膜時の酸素ガスの割合（Ｏ２／Ａｒ＋Ｏ２）を１％以上として，従来透明電極として用いられていた，酸化物の透明導電膜である，ＩＴＯ（ＩｎｄｉｕｍＴｉｎ    Ｏｘｉｄｅ）膜の膜中の酸素量を増加させることで，着膜した前記ＩＴＯ膜の化学量論的組成からのずれ（酸素欠損）により発生しているキャリアを減らして，前記ＩＴＯ膜のキャリア濃度を１０１８
ｃｍ
－３以下に制御し，縮退を解いて導電性を低下させ」た半導体としてのＩＴＯ膜（半導体活性層）」である点。
ウ相違点２についての判断
甲３～５，１４，２８及び２９（特開平８－２４５２２０号公報）の記載から，本件化合物が，本件出願日前において，知られていたこと，及び，ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍが縮退半導体であることが示唆されていたことが認められる。引用発明２の「ＩＴＯ膜」に替えて使用する酸化物の透明導電膜として，数多くの材料が選択肢として考えられるところ，その中から，特に，本件化合物薄膜を選択すべき動機を見出すことはできない。
したがって，引用発明２の「ＩＴＯ膜」に替える材料として，本件化合物薄膜を用いることが容易であったとは認めることはできない。よって，引用発明２において，相違点２について，本件発明１の特定事項とすることは，当業者が容易になし得たこととはいえない。
エ本件発明２～４について
本件発明２～４は，いずれも本件発明１に発明特定事項を追加して，より限定した発明である。そして，引用発明２において，本件発明１の相違点２に係る構成とすることは，当業者にとって容易に想到し得たものとはいえない。そうすると，本件発明１に発明特定事項を追加して，より限定した発明である本件発明２～４もまた同様に，当業者にとって容易に想到し得たものとはいえない。オ以上のとおりであるから，本件発明１～４が，引用発明２に公知技術を適用して当業者が容易に想到することができたとはいえない。よって，無効理由３は，理由がない。
(5)無効理由４について
本件発明１～３は，甲３１に記載の発明と同一であるとはいえない。よって，無効理由４は，理由がない。
(6)無効理由５について
本件明細書の発明の詳細な説明には，「アモルファス薄膜」である本件化合物薄膜を作製する具体的な方法は記載されていない。
甲３には，アモルファスＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ膜が記載されている。そして，前記アモルファスＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ膜の，キャリア密度は，１０１９～１０２０ｃｍ－３である。
甲４には，非晶質のＩｎＧａＺｎＯ４膜が記載されている。また，甲４【００４３】【表１】の記載から，前記アモルファスＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ膜は，キャリア密度が４．８×１０１９～８．５×１０１９ｃｍ－３程度である。そうすると，本件出願日前において，「アモルファス」である「ＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）ｍ（Ｍ＝Ｇａ，ｍ＝１以上４以下)薄膜」を作製する方法が広く知られていたことが理解できるから，本件出願日前に，「アモルファス」である本件化合物薄膜を作製することは，当業者の技術常識の範囲内のことと認められる。引用文献２のＩＴＯについての実験結果から，一般に，酸化物の透明導電膜は，膜中の酸素量を増加させ，膜中のキャリア濃度を１０１８ｃｍ－３以下に制御して導電性を低下させ，透明薄膜電界効果型トランジスタの半導体活性層として使用できるということが技術常識として知られていたことが理解できる。そうすると，本件出願日前の技術常識を参酌して，例えば，「アモルファス」である「本件化合物薄膜」を作製する際に，スパッタ時の酸素ガスの割合を大きくする等の成膜条件の変更を試みることによって，従来透明電極として用いられていた膜の膜中の酸素量を増加させ，膜中のキャリア濃度を１０１８ｃｍ－３以下に制御して導電性を低下させ，半導体活性層として使用することができるようなアモルファス薄膜を作製することは，当業者が期待し得る程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を行うことなくなし得たことと認められる。
すなわち，本件明細書の発明の詳細な説明は，「本件化合物薄膜」が，「アモルファス薄膜」である「透明薄膜電界効果型トランジスタ」を生産することができる程度に，明確かつ十分な記載を有するものと認められる。
(7)無効理由６について
発明の詳細な説明の記載から複数の課題が把握できる場合には，そのうちのいずれかの課題を解決するための手段が請求項に反映されていれば，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により，当業者が，当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであると解することが相当といえる。
そして，「波長４００nm以上の可視光・赤外光に対して透明である，透明薄膜電界効果型トランジスタを得ることにある」ことが，本件明細書の発明の詳細な説明の記載から，課題の１つとして認識することができる。本件明細書の発明の詳細な説明の記載から，本件発明１の，本件化合物のバンドギャップエネルギーは，３．３ｅＶより大きいので，波長が４００ｎｍ以上の可視光に対して透明であり，また，ＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）ｍのｍの値を５０未満の整数とすることで，膜内でのｍのばらつきが大きくなることを防ぎ，酸素欠陥が生じにくくなることが理解できるから，本件発明１は，当業者であれば，本件明細書の発明の詳細な説明の記載により，解決しようとする課題である，波長４００ｎｍ以上の可視光・赤外光に対して透明である，透明薄膜電界効果型トランジスタを得るという課題を解決できるものと認識できる。


そうすると，本件発明１は，本件明細書の発明の詳細な説明の記載から，解決しようとする課題の１つであると認められる，波長４００ｎｍ以上の可視光・赤外光に対して透明である，透明薄膜電界効果型トランジスタを得るという課題を解決できるものと認識できるから，審判請求人（原告）が主張する，「課題１」，「課題２」の解決の可否にかかわらず，本件発明１は，発明の詳細な説明の記載により，当業者が，当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであると認めることができる。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（無効理由１の判断の誤り）
(1)相違点１の認定の誤り
ア引用発明１は，可視光を吸収してしまい，また，動きが緩慢であった，ＷＯ３を用いた既存の半導体装置に対し，チャネル領域の材料として，バンドギャップが２．５ｅＶ以上，電荷キャリア濃度が１０ｃｍ２／Ｖｓ以上である酸化物を採用することで，高い透明性とスイッチング特性を持つトランジスタを得るというものである。
イ審決は，引用発明１のチャネル領域に用いられる酸化物半導体材料に「ドーパント原子が設けられた」という点を含めて，本件発明1と引用発明１との相違点であると認定している。
しかし，引用発明１のドーパント原子は，透明性及びスイッチング特性の向上のために選択された酸化物半導体材料について，その導電度を高めて縮退半導体として用いるために適宜加えるものであるが，本件発明1では，ドーパント原子の有無も，活性層の導電度や縮退半導体であるか否かについても，構成要件として何ら限定されていない。したがって，「ドーパント原子の有無」は，本件発明1と引用発明１との相違点となるものではない。
また，本件化合物と引用発明１のチャネル領域に用いられる「ＩＴＯ」や「Ｇａ２Ｏ３，Ｂｉ２Ｏ３，ＳｎＯ２，ＺｎＯ，Ｓｂ２Ｏ３，ＰｂＯ，ＧｅＯ２若しくはＩｎ２Ｏ３，これら酸化物の混合物，又は，ＧａＩｎＯ３，ＺｎＧａ２Ｏ４若しくはＣｄＧａ２Ｏ４のようなこれら酸化物から形成された化合物」とは，酸化物である点において，一致している。
ウしたがって，本件発明   1と引用発明１との一致点及び相違点は，以下のとおり認定されるべきである。
（一致点）
酸化物薄膜を活性層として用いる透明薄膜電界効果型トランジスタ。
（相違点Ａ）
前記活性層として用いられる酸化物が，本件発明1では本件化合物であるのに対し，引用発明１では「ＩＴＯ」や「Ｇａ２Ｏ３，Ｂｉ２Ｏ３，ＳｎＯ２，ＺｎＯ，Ｓｂ２Ｏ３，ＰｂＯ，ＧｅＯ２若しくはＩｎ２Ｏ３，これら酸化物の混合物，又は，ＧａＩｎＯ３，ＺｎＧａ２Ｏ４若しくはＣｄＧａ２Ｏ４のようなこれら酸化物から形成された
化合物」である点
(2)相違点の判断の誤り
ア相違点Ａに関する判断
(ｱ)本件化合物の薄膜は周知であること
甲３～１４，２４及び２８に，本件化合物が開示されており，審決が認定したとおり，本件化合物は周知である。また，甲３～７及び２４から，本件化合物の薄膜も周知である。
(ｲ)高い透明性と電荷キャリア移動度を有することが知られていたこと本件化合物が，バンドギャップ（透明性）及び電荷キャリアの移動度という特性において，特に優れた縮退半導体材料であること，及び，引用文献1で実施例に用いられているＩＴＯと直接比較して，優れた特性を有していることは，本件出願日において，当業者に知られた事柄であった。また，本件化合物は，成膜時の条件により，又は，成膜後にドーパントを注入したり酸素欠損を導入することにより，その導電性を幅広く調整できる材料であることが知られていた（甲３，５，３６，３８）。つまり，①甲３には，本件化合物が，「バンドギャップが２．５ｅＶ以上」，「電荷キャリアの移動度が１０ｃｍ２／Ｖｓ以上である縮退半導体材料」であることが記載され，②甲５には，本件化合物が「バンドギャップが２．５ｅＶ以上で，かつ，電荷キャリアの移動度が１０ｃｍ２／Ｖｓ以上である薄膜材料のうちで，最も高いバンドギャップを有した，透明性の高い薄膜試料である」ことが記載され，③甲３６及び３８には，ＩＴＯよりも本件化合物が「透明性において優れているということ」が記載されている。そして，引用文献1において，チャネル領域４に選択し得る縮退半導体材料として，「Ｇａ２Ｏ３，Ｂｉ２Ｏ３，ＳｎＯ２，ＺｎＯ，Ｓｂ２Ｏ３，ＰｂＯ，ＧｅＯ２若しくはＩｎ２Ｏ３，これら酸化物の混合物，又は，ＧａＩｎＯ３，ＺｎＧａ２Ｏ４若しくはＣｄＧａ２Ｏ４のようなこれら酸化物から形成された化合物」を列挙しており，本件化合物は，ここに列挙された酸化物のうち，「Ｇａ２Ｏ３」，「ＺｎＯ」及び「Ｉｎ２Ｏ３」から「形成された化合物」そのものである。そうすると，当業者にとって，引用文献1の実施例として用いられているＩＴＯに替えて，それ自体周知で，かつ，ＩＴＯより優れた特性を有することも知られた本件化合物を，チャネル領域の層４の縮退半導体材料として用いることは，容易想到である。
(ｳ)用途の開示について
審決は，無効理由1の副引用例である甲３～１４，２４及び２８に開示された構成を認定するに際して，上記各甲号証に，透明薄膜電界効果型トランジスタの活性層として用いることは，記載も示唆もされていないと述べる。しかし，半導体の用途として透明薄膜電界効果型トランジスタの活性層は周知な用途であるから，このような点が開示されているかどうかを問題とすること自体が既に失当である。


また，引用発明１は，「チャネル領域の層４」に用いる材料を，材料のバンドギャップ及び電荷キャリアの移動度に着目して選択した発明であり，選択される材料の用途は，引用文献１に既に開示されている。引用文献1に接した当業者としては，材料の特性（バンドギャップ及び電荷キャリアの移動度）さえ明らかになっていれば，その中から引用発明１に適した材料を選択すればいいのであり，その材料が副引用例においてどのような用途に用いられていたかは，組合せの動機付けを減じる理由にならない。
さらに，半導体は，金属と絶縁体の中間の電気伝導を示す物質であり，キャリア濃度を調整することで電気伝導率を調整することができる。そして，本件化合物を含む酸化物半導体については，膜中の酸素量を制御することやドーパント原子を加えることによって，電気伝導率を絶縁体の状態から導電体の状態まで，幅広く調整することができることは，当業者に広く知られていた。例えば，活性層に広く使われている半導体材料であるシリコンは，活性層としても電極としても使用され（甲５０），引用文献１及び２で透明電極として広く使われている酸化物半導体材料であるＩＴＯは，活性層としても電極としても使用されている。また，酸化物半導体材料（甲５）は，活性層の材料としても用いられてきた。したがって，仮に各副引用例に活性層としての用途が明示されていなくても，本件化合物の伝導率を適宜調整して活性層に使用できることは，当業者であれば容易に理解できるものであり，この点からも各副引用例に活性層としての用途の明示がないことが，組合せの動機付けを減じさせる要因となるものではない。
(ｴ)小括
引用発明１において，「Ｇａ２Ｏ３，Ｂｉ２Ｏ３，ＳｎＯ２，ＺｎＯ，Ｓｂ２Ｏ３，ＰｂＯ，ＧｅＯ２若しくはＩｎ２Ｏ３，これら酸化物の混合物，又は，ＧａＩｎＯ３，ＺｎＧａ２Ｏ４若しくはＣｄＧａ２Ｏ４のようなこれら酸化物から形成された化合物」から，①バンドギャップが２．５ｅＶ以上であり，②電荷キャリアの移動度が１０ｃｍ２／Ｖｓ以上であるという特性において特に優れていることが当業者に知られていた本件化合物を，引用発明１のチャネル領域の縮退半導体材料として選択することは，当業者にとって容易である。
イ相違点１に関する判断の誤り
(ｱ)仮に，本件発明１と引用発明１との相違点を，相違点１と認定すべきとしても，以下のとおり，審決の判断は誤っている。
(ｲ)審決は，引用発明   1において，「Ｇａ２Ｏ３，Ｂｉ２Ｏ３，ＳｎＯ２，ＺｎＯ，Ｓｂ２Ｏ３，ＰｂＯ，ＧｅＯ２若しくはＩｎ２Ｏ３，これら酸化物の混合物，又は，ＧａＩｎＯ３，ＺｎＧａ２Ｏ４若しくはＣｄＧａ２Ｏ４のようなこれら酸化物から形成された化合物」から，本件化合物を選択する動機を見出すことはできないから，引用発明1の「０．０３％のＳｎがドープされたＩｎ２Ｏ３」の「Ｉｎ２Ｏ３」に替える化合物として，本件化合物を選択することが当業者にとって容易に想到し得たことであったとは認められないとする。
しかし，本件化合物が，バンドギャップ（透過性）及び電荷キャリアの移動度という特性において特に優れた縮退半導体材料であること，引用文献１の実施例において用いられているＩＴＯに比して格段に高い透過性を有していたことは，本件出願日において，当業者において広く知られた特性であった。したがって，引用発明１において用いられているＩＴＯに替えて，本件化合物をチャネル領域４の縮退半導体材料として選択することは，当業者の通常の創作能力の範疇にすぎない。
(ｳ)また，審決は，本件化合物にドープすることで，スイッチング素子の半導体材料として用いるに充分な高さの導電度を得ることができる「ドーパント原子」が知られていたとは認められないから，引用発明1の「０．０３％のＳｎがドープされたＩｎ２Ｏ３」の「Ｉｎ２Ｏ３」に替える化合物として，本件化合物を選択することには阻害事由があるとする。
しかし，引用発明１は，チャネル領域４に用いられる材料としてバンドギャップが２．５ｅＶ以上，かつ，電荷キャリア移動度が１０ｃｍ２／Ｖｓ以上の縮退半導体材料を選択することで，可視光に対して透明で，比較的迅速に作動する半導体素子を得ることを目的とするものである。その上で，引用発明１では，選択された材料に「充分な導電度が得られるようにする」ためにドーパント原子を加えて，縮退半導体としてチャネル領域４の材料として用いている。甲３及び５に開示されている本件化合物は，それ自体キャリア濃度が１０１８ｃｍ－３以上と高い縮退半導体であり，既に十分な導電度が得られており，それ以上に導電度を高めるためのドーパントを加える必要性はない。
したがって，引用発明１の活性層に用いる縮退半導体として，各甲号証に開示された本件化合物を選択するに当たり，「充分な導電度を得られるようにする」ためのドーパント原子が知られている必要はないから，この点は何ら阻害要因となるものではない。
また，本件化合物にドープすることで導電度を適宜調整するためのドーパント原子であるＨ＋イオンは，当業者に知られていたのであり，そのようなドーパントが知られていなかったという審決の認定それ自体も誤りである。
(3)本件発明２～４
審決は，本件発明２～４については，本件発明1に関する判断を援用しているところ，本件発明1についての審決の認定，判断が誤っているから，本件発明２～４についての審決の認定，判断もまた誤りである。
(4)被告の主張に対する反論
ア被告は，本件化合物は専ら高い導電性を有する透明電極である，と主張する。


しかし，①本件化合物を含む酸化物半導体については，膜中の酸素量を制御することやドーパント原子を加えることによって，電気伝導率を幅広く調整できることが当業者に知られていたから，活性層としての用途が明示されていなくても，本件化合物の伝導率を適宜調整して活性層に使用できることは容易に理解でき，②甲３６では，本件化合物の電気伝導度は，還元処理を行わない場合に非常に低く，還元処理により酸素欠損を導入することで電気伝導度が増加したとされ，③甲３８では，本件化合物は単に成膜した段階では導電性を示さなかったとされていることから，本件化合物の導電性を制御して透明薄膜電界効果型トランジスタの活性層として用
いることは容易想到であった
イ被告は，①本件化合物にはドーパントが知られていなかった，②Ｈ＋イオンはドーパントではない，と主張する。
しかし，ドーパントは導電性を高めるために加えるもの（甲１，３８，５２，５３）であり，甲３８では，成膜時に導電性を示さなかった本件化合物の膜にＨ＋イオンを注入することで導電性を高めている。
ウ被告は，①薄膜トランジスタの活性層に用いるためには，ゲート電圧によりフェルミ準位が大きく変化する必要があるが，本件化合物についてはそういう性質は周知ではなく，②導電性（フェルミ準位）変化の有無は，材料の問題ではなく，できあがった膜の状態の問題である，と主張する。しかし，①半導体は導電性（フェルミ準位）が変化するものであり，導電性は外部からのエネルギーでも変化し，②本件では材料選択の動機付けを問題にしているが，できあがった膜の状態は，本件化合物を選択しない理由にはならない。
２取消事由２（無効理由３の判断の誤り）
(1)判断遺脱
原告は，引用文献２には，「膜中の酸素量を変化させることにより膜の導電率を変化させた，ＩＴＯなどの酸化物の透明導電膜を半導体活性層として用いることを特徴とする薄膜トランジスタ」という発明が記載されていると主張し，これを前提にした進歩性の議論をしていたのであるから，仮に，審決において，引用文献２には原告が主張する発明は記載されていないというのであれば，これを否定する理由を示す必要がある。しかし，審決ではそのような認定は一切していない。したがって，審決には判断遺脱の違法がある。
(2)相違点２の認定の誤り
ア引用発明２の認定の誤り
(ｱ)引用文献２では，ＩＴＯを一例として，酸化物一般について「膜中の酸素量を変化させることにより膜の導電率を変化させることができる」とし，その原因が「化学量論的組成からのずれ（酸素欠損）によりキャリアが発生していること」にあることが説明され，また，【００１６】や図２において，このための具体的な方法として，スパッタリングにおける酸素濃度を調整する手法が開示されている。引用文献２の実施例の記載においてはＩＴＯを例にして説明しているが，その請求項１及び２が組成を限定していないから，引用発明２はＩＴＯに限定されるものではなく，引用文献２にはこれをＩＴＯ以外の酸化物に適用することの妨げとなるような記載も存在しない。それにもかかわらず，審決は，無効理由３の判断に際しては，引用文献２に開示された具体的な実施例（ＩＴＯ）のみに基づく発明を認定した。
したがって，審決による引用発明２の認定は誤りである。(ｲ)引用発明２は，半導体層としてアモルファスシリコンよりもバンドギャップが大きい（望ましくは３ｅＶ以上）透明材質の半導体を使うことで，光に影響されず，更に開口率を増大させることができる薄膜トランジスタを提供することを目的とするものである。
そして，引用文献２には，このような透明材質の半導体として，ＩＴＯに限らず，酸化物の透明導電膜一般について，膜中の酸素量を変化させることにより膜の導電率を変化させ，従来透明電極として用いられていた膜の膜中の酸素量を増加させ，半導体活性層として使用することができることが開示されているのであるから，引用発明２は，以下のように認定されるべきである。
「膜中の酸素量を変化させることにより膜の導電率を変化させた，ＩＴＯなどのバンドギャップエネルギーが大きな（望ましくは３ｅＶ以上）酸化物の透明導電膜を半導体活性層として用いることを特徴とする薄膜トランジスタ」
イ相違点の認定
本件発明１と引用発明２の一致点及び相違点は，次のとおり認定すべきである。
（一致点）
酸化物の透明薄膜を活性層として用いる透明薄膜電界効果型トランジスタ
（相違点Ｂ）
透明薄膜電界効果型トランジスタの活性層として用いられる酸化物が，本件発明1では本件化合物であるのに対し，引用発明２ではＩＴＯなどの酸化物であること
(3)相違点の判断の誤り
ア相違点Ｂに関する判断
(ｱ)本件化合物の薄膜は周知であった。
(ｲ)適用の動機付けについて
引用発明２は，「半導体層としてアモルファスシリコンよりバンドギャップの大きい透明材質の半導体を使うことで光に影響されず，更に開口率を増大させることができる薄膜トランジスタを提供すること」（【０００７】）を目的とする発明であり，バンドギャップとしては「３ｅＶ以上であることが望ましい」（【００２１】）とされている。
引用発明２は，このような目的を達成するために，ＩＴＯなどの酸化物の透明導電膜の，膜中の酸素量を変化させることにより，膜のキャリア濃度を１０１８ｃｍ－３以下に制御し，縮退を解き，半導体として用いるものであり，どのような酸化物の透明導電膜を選択するかは，透過性の観点からの材料の選択にすぎない。そして，本件化合物が，引用文献２で実施例として用いられているＩＴＯと比べて，バンドギャップが大きく，透明度が高い物質であったことが広く知られており（甲３，５，３６，３８），本件化合物の薄膜中の酸素量を制御することで導電性を制御できることは技術常識であったから（甲３６，３８），引用発明２の半導体に用いる酸化物透明導電膜として，本件化合物を選択することは，当業者にとって容易であった。
イ相違点２に関する判断の誤り


(ｱ)本件発明１と引用発明２の相違点を，相違点２のとおり認定すべきとしても，相違点２に関する審決の判断は，次のとおり，誤っている。(ｲ)審決は，進歩性に関して，本件出願日前において，透明導電性金属酸化物として，数多くの材料が知られていたから，引用発明２で用いられている「ＩＴＯ膜」に替えて，上記数多くの材料の中から，特に本件化合物を選択すべき動機を見出すことはできず，引用発明２の「ＩＴＯ膜」に替える材料として，本件化合物薄膜を用いることが容易であったと認められないとした。しかし，審決が列挙する酸化物のうち，甲５の表４・５において，「バルク」，「単結晶」などの表示のあるものは薄膜材料ではないから，ＩＴＯ膜に替えて用いる薄膜材料の選択肢からは除かれるべきである。また，本件化合物が，バンドギャップが大きく，透明性において特に優れた酸化物透明導電膜であること，及び，引用文献２で実施例として用いられているＩＴＯと比べて，バンドギャップが大きく，透明度が高い物質であったことが当業者に広く知られていたのであるから，引用発明２の半導体に用いる酸化物透明導電膜として，本件化合物を選択することは，当業者にとって容易である。
したがって，進歩性に関する審決の判断には誤りがある。
(4)本件発明２～４
本件発明1についての審決の認定，判断が誤っている以上，本件発明２～４についての審決の認定，判断もまた，全て誤りである。
３取消事由３（無効理由５の判断の誤り）
(1)「アモルファス」と「ホモロガス」との関係（これらが相反するものであるか）については，審判段階で，争点とされていたにもかかわらず，この点について明確な判断を行うこともなく，単にアモルファスである「ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ≦４）」の薄膜を作製する方法が開示されていることだけから，直ちに「アモルファス」である本件化合物薄膜を作製することが，当業者の技術常識の範囲内であると認定した審決には，判断の遺脱がある。
(2)本件発明１，２及び４には，活性層がアモルファス薄膜である場合が含まれるが，以下のとおり，本件化合物のアモルファス薄膜を作製する方法が理解できない。
アアモルファスの本件化合物について
結晶・非晶質が問題となる半導体の分野では，「ホモロガス」という用語は，決まった構造を持ち，他の構造と対比することができる「結晶」性の物質について用いられるものであり（甲４２，４３の２），結晶構造を対比した場合に，共通する構造を有する２つ以上の物質について，両者が「ホモロガス化合物」であるなどと呼ぶ。決まった構造を持たない非結晶性の固体であるところの「アモルファス」に，構造的関係性を示す「ホモロガス」という用語を使用した場合には，それがどのような意味であるのか，当業者には理解することができない。アモルファスである本件化合物を作製することが技術常識であるとの審決の判断は，誤りである。イアモルファス薄膜を作製する具体的な方法は記載されていないこと本件明細書の発明の詳細な説明には，アモルファス薄膜を作製する具体的な方法は記載されていない。
ウ審決が認定する「技術常識」について
審決は，本件明細書の発明の詳細な説明には，アモルファス薄膜を作製する具体的な方法は記載されていないとしながら，甲３及び４の記載から，本件出願日前に，アモルファス薄膜を作製することは，当業者の技術常識の範囲内のことであると認定した。
しかし，甲３には，「アモルファス」である「ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ≦４）」の薄膜を作製する方法は開示されているものの，かかる「ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ≦４）」が「ホモロガス化合物」であることは記載されていない。また，甲４に記載されているのは，「一般式ＺｎｘＭｙＩｎｚＯ（ｘ＋３ｙ/２＋３ｚ/２）（式中，Ｍはアルミニウム及びガリウムのうち少なくとも一つの元素であり，比率x／yが０．２～１２の範囲であり，比率z／yが０．４～１．４の範囲にある）で表される非晶質酸化物を含有する膜」を作製する方法であり，かかる非晶質酸化物が「ホモロガス化合物」であることは記載されていない。甲４の【００２９】，【００３４】，【００３９】及び【００４１】には，「ホモロガス」という記載があるが，これらはいずれも「ターゲット」の性質に関する記載であり，その後スパッタリング法やレーザーアブレーション法という成膜工程を経て，薄膜となった際の性質に関するものではない。
よって，甲３及び４の記載を根拠に，本件化合物薄膜を製造する方法が当業者の技術常識の範囲内であると認定した審決の判断は誤りである。
エ反応性固相エピタキシャル法について
本件発明の本件化合物薄膜を成膜するための「反応性固相エピタキシャル法」が，被告独自の開発・称呼によるものであり，一般的な製造方法ではないことに照らせば，当業者においてこれを理解し，本件発明の本件化合物薄膜を成膜するためには，本件明細書中において，当該「反応性固相エピタキシャル法」なるものが，どのような製造方法であるのか，明確にされている必要がある。しかし，本件明細書中，一実施例に関する記載を除いて，「反応性固相エピタキシャル法」が，いかなる製造方法であるのかを説明する記載は一切存在しない。また，一実施形態に関する【００１５】～【００３１】の記載を見ても，被告がこれらの箇所に記載された工程のうち，いかなる部分をもって「反応性固相エピタキシャル法」と呼んでいるのか，当業者において理解することができない。
オアモルファス薄膜の成膜について
「エピタキシャル法」とは，半導体基板上に「エピタキシャル成長（結晶成長）」させる製造方法であるところ，「エピタキシャル法」で「アモルファス」を成膜するということ自体，当業者の技術常識と乖離しており，当業者はその内容を全く理解することができない。被告が「反応性固相エピタキシャル法」と称する製造方法も，「エピタキシャル法」とされている以上，当業者であれば，当然に結晶を成長させる製造方法の一種であると理解するのであり，「反応性固相エピタキシャル法」により「アモルファス薄膜」を製造するということは，理解できない。被告は，「反応性固相エピタキシャル法」の詳細な内容は本件明細書【００１５】～【００２７】に記載されており，「反応性固相エピタキシャル法」により「アモルファス薄膜」を製造する場合には，そこからＺｎＯエピタキシャル成長及び高温アニールプロセスを除けばよいと述べる。


しかし，【００１５】～【００２７】に記載された工程から，ＺｎＯエピタキシャル成長を除くとすれば，その工程のどこにも「エピタキシャル成長」をさせる工程を含まないこととなり，また，高温アニールプロセスまで除くとすれば，そこに残るのは，本件化合物をＭＢＥ法やＰＬＤ法で成膜するという周知な工程のみである。「反応性固相エピタキシャル法」なる製造方法が，周知な方法であると，当業者が理解できるはずもない。
(3)小括
以上のとおり，審決の無効理由５に対する判断には，本件明細書が，当業者において本件発明１，２及び４を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されているか否かの認定，判断を誤った違法があり，その判断の際に，当事者間で大きな争点とされていた「アモルファス」と「ホモロガス」の関係性に関する判断を遺脱した違法がある。
４取消事由４（無効理由６の判断の誤り）
(1)本件発明は，本件化合物を活性層に用いたということ以上に，特段の構成要件上の限定がない。
これに対し，本件明細書の発明の詳細な説明に記載されている実施例は，単結晶のＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）５に関するものたった1つである。本件明細書の発明の詳細な説明には，ＭがＩｎ，Ｆｅ又はＡｌの場合の本件化合物も，ｍ＝５以外の場合の本件化合物も，単結晶以外の場合の本件化合物も，全く開示されていない。特にアモルファスの本件化合物については，当業者から見て，本件明細書には，実質的な記載はない。
甲３には，アモルファスのＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍは，ｍ＝１～４までしか得られず，ｍ＝５では結晶化した旨記載されているのであり，本件特許の特許請求の範囲に記載された大部分（ｍ＝５以上５０未満の範囲）においては，アモルファスの本件化合物が得られるのかすら，当業者には理解できない。したがって，本件発明は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明ではないし，特許請求の範囲に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものでもない。よって，審決の，本件明細書の発明の詳細な説明の記載により当業者が本件発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるとした認定，判断は誤りである。(2)被告は，原告の取消事由４に係る主張が，審判において無効理由６として主張していなかったものだから，不適法である，と主張する。しかし，サポート要件を満たすか否かについては，特許権者において「サポート要件違反がないこと」の立証責任を負い，サポート要件を争う審判請求人は，サポート要件違反があるという争点を指摘すれば足りる。原告は，審判請求書の段階から一貫して「サポート要件違反がある」という主張を行っているから，取消事由４に係る主張は，不適法ではない。
第４被告の反論
１取消事由１について
(1)「相違点の認定の誤り」について
原告は，本件発明と引用発明１との相違点は，「・・・引用発明１では「ＩＴＯ」や「Ｇａ２Ｏ３，Ｂｉ２Ｏ３，ＳｎＯ２，ＺｎＯ，Ｓｂ２Ｏ３，ＰｂＯ，ＧｅＯ２若しくはＩｎ２Ｏ３，これらの酸化物の混合物，又は，ＧａＩｎＯ３，ＺｎＧａ２Ｏ４若しくはＣｄＧａ２Ｏ４のようなこれら酸化物から形成された化合物」である点」と認定すべきであると主張する。
しかし，引用文献１には，「チャネル領域４の半導体材料に」，ＩＴＯに替えて「ドーパント原子を設けた非遷移金属の他の共有結合酸化物を用いることもできる。これら金属の酸化物およびその混合物は１０ｃｍ２／Ｖｓ以上の移動度および２．５ｅＶ以上のバンドギャップを有する。例えば，Ｇａ２Ｏ３，Ｂｉ２Ｏ３，ＳｎＯ２，ＺｎＯ，Ｓｂ２Ｏ３，ＰｂＯ，ＧｅＯ２またはＩｎ２Ｏ３，これら酸化物の混合物，またはＧａＩｎＯ３，ＺｎＧａ２Ｏ４，またはＣｄＧａ２Ｏ４のようなこれら酸化物から形成された化合物を用いることができる。」と記載されている（甲１，１０頁２０～２６行）。
つまり，引用発明１は，①ドーパント原子を設けた非遷移金属の他の共有結合酸化物であり，かつ，②Ｇａ２Ｏ３等の酸化物，又は，ＧａＩｎＯ３，ＺｎＧａ２Ｏ４，若しくはＣｄＧａ２Ｏ４のようなこれら酸化物から形成された化合物が記載されているのである。
(2)「相違点Ａに関する判断」について
ア原告は，①本件化合物が周知であった，②甲３には，「本件化合物が，バンドギャップが２．５ｅＶ以上」，「電荷キャリアの移動度が１０ｃｍ２／Ｖｓ以上である縮退半導体材料」であることが記載されている，③甲５には，本件化合物が「バンドギャップが２．５ｅＶ以上で，かつ，電荷キャリアの移動度が１０ｃｍ２／Ｖｓ以上である薄膜材料のうちで，最も高いバンドギャップを有した，透明性の高い薄膜試料である」ことが記載されている，④甲３６及び３８には，ＩＴＯよりも本件化合物が「透明性において優れているということ」が記載されている，といった事情を列挙し，⑤当業者にとって，引用文献１の実施例として用いられているＩＴＯに替えて，それ自体周知で，かつ，ＩＴＯより優れた特性を有することも知られた本件化合物を，チャネル領域の層４の縮退半導体材料として用いることに，極めて強い動機付けが認められる，と主張する。
さらに，副引用例である甲３～１４，２４及び２８がいずれも導電性材料用途である点について，⑥半導体の用途として透明薄膜電界効果型トランジスタの活性層というのは全くの周知な用途であって，半導体の代表的な用途の１つといってよいから，このような点が開示されているかどうかを問題とすること自体が既に失当である，と主張する。


イしかし，そもそも，原告主張を前提にしてもこれだけの多数の文献を組み合わせた上で巧みな論理操作をしなければ本件発明にたどり着けないのだから，容易想到性に関する原告主張は，詳細に検討するまでもなく既に破たんしている。また，上記①について，審決は，本件化合物が「公知」であることは認定しているが「周知」であったとは認定していない。
上記②③については，甲５には，「透明導電性金属酸化膜」の材料が列挙されているのであって，オン（導電性）／オフ（絶縁性）を切り替えるための材料が列挙されているのではないから，引用発明１とは無関係である。原告は，「バンドギャップが２．５ｅＶ以上で，かつ，電荷キャリアの移動度が１０ｃｍ２／Ｖｓ以上である薄膜材料」という抽出要件をあたかも自明のものとして設定した上で，表４・５の中からいくつかの材料を抽出して，抽出された中から本件化合物が「最も高いバンドギャップを有した，透明性の高い薄膜試料である」などという理屈を作り出している点で，典型的な後知恵である。
上記④については，甲３６には「透明導電性酸化物」が，甲３８には「導電性酸化物及びそれを用いた電極」が記載されているのであってオン（導電性）／オフ（絶縁性）を切り替えるための材料が列挙されているのではないから，そもそも引用発明とは無関係である。原告は，突如としてＩＴＯと本件化合物との比較を持ち出し，ＩＴＯよりも本件化合物が「透明性において優れているということ」が記載されているなどという理屈を作り出している点で，典型的な後知恵である。上記⑤については，引用文献１の記載を満足する極めて多数の酸化物候補材料から本件化合物を選び出すことの困難性を無視しており，誤りである。上記⑥については，本件化合物のような酸化物半導体は専ら導電性の電極材料として研究がなされ，実用化の検討がなされてきたのだから，透明薄膜電界効果型トランジスタの活性層に用いることができるような属性を有するということは考えられたことさえもない。すなわち，透明電極と薄膜トランジスタの活性層では，材料に要求される要件が全く異なる。前者ではフェルミレベルはバンドの中に入っていればよく，後者のようにゲート電圧の印加によって，大きく移動する必要はない。よって，本件化合物のような多成分系の酸化物では，酸素の欠損が生じやすく，これによってフェルミレベルが伝導帯の中に入っている導電性について専ら研究されてきた物質で，薄膜トランジスタとして上手く機能するということは，本件出願日当時，全く当該分野における技術常識ではなかったのである。
(3)「相違点１に対する判断」について
アドーパントの有無に関して
原告は，甲３などに開示されている本件化合物のように，既にそれ自体十分な導電度が得られている縮退半導体を選択すれば，それ以上に導電度を高めるためのドーパントを加える必要がなくなるとする。
しかし，既にそれ自体十分な導電度が得られているのであれば，導電体であり，透明薄膜電界効果トランジスタの活性層に用いることはできないはずである。引用文献１に記載された透明薄膜電界効果トランジスタの活性層に用いるドーパントは，ただ導電率を高めればいいのではなく，審決が認定するように，当該化合物にドープすることで，スイッチング素子の半導体材料として用いるに充分な高さの導電度を得ることができる「ドーパント原子」である必要がある。つまり，引用文献１の透明薄膜電界効果トランジスタの活性層にＩＴＯその他の列挙された酸化物半導体が用いられているのは，当該化合物にドープすることで，スイッチング素子の半導体材料として用いるに充分な高さの導電度を得ることができる「ドーパント原子」が確認されているからである。そうでない本件化合物に置き換えることは，阻害要因がある。
なお，Ｈ＋は，本件化合物の導電率を高くするためだけに用いられており，当該化合物にドープすることで，スイッチング素子の半導体材料として用いるに充分な高さの導電度を得ることができる「ドーパント原子」であることは確認されていないから，Ｈ＋をドープしても，本件化合物を透明薄膜電界効果トランジスタの活性層に用いることはできない。
イその余の点については，(2)における主張を援用する。
２取消事由２について
(1)相違点の認定の誤りについて
原告は，本件発明と引用発明２との相違点は，「・・・引用発明２ではＩＴＯなどの酸化物であること」と認定すべきであると主張する。しかし，引用文献２においては，およそＩＴＯ以外の他の酸化物の言及があるかどうかではなく，ＩＴＯ以外の他の酸化物を活性層として用いた「透明薄膜電界効果型トランジスタ」が記載されているかどうかを問題にすべきである。そして，引用文献２には，ＩＴＯを活性層に用いた透明薄膜電界効果型トランジスタのみが記載されている。
審決が，引用発明２を，ＩＴＯ膜の膜中の酸素量を増加させてキャリア濃度を制御し縮退を解いて導電性を低下させたＩＴＯ膜（半導体活性層）を用いた透明薄膜電界効果型トランジスタの発明であると認定したことに，誤りはない。引用文献２の【００１９】には，「一般にＩＴＯなどの酸化物の透明導電膜は，膜中の酸素量を変化させることにより膜の導電率を変化させることができるものである。」と記載されているが，この記載はＩＴＯにおいて導電率を調整することが可能であることを述べているにすぎない。この記載から，実施例１～３記載の「ＩＴＯを半導体活性層８として用いた透明薄膜電界効果型トランジスタ」が，「酸化物半導体を半導体活性層８として用いた透明薄膜電界効果型トランジスタ」といえるものではない。
(2)相違点Ｂに関する判断について
ア審決には「相違点の認定の誤り」は存在しないので，誤りが存在することを前提とする原告主張である「相違点Ｂに関する判断」は，そもそも前提が違っている。
イ原告は，①引用発明２は，ＩＴＯなどの酸化物の透明導電膜の，膜中の酸素量を変化させる発明であり，どのような酸化物の透明導電膜を選択するかは，透過性の観点からの材料の選択にすぎない，②甲３，５，３６及び３８より，本件化合物は，ＩＴＯと比べて，バンドギャップが大きく，透明度が高い物質であったので，引用発明２の半導体に用いる酸化物透明導電膜として，本件化合物を選択することは，当業者にとって容易であり，③甲３６及び３８から，本件化合物の薄膜について，膜中の酸素量を制御することで，導電性を制御することができることは，技術常識であった，と主張する。


しかし，そもそも，原告主張を前提にしてもこれだけの多数の文献を組み合わせた上で巧みな論理操作をしなければ本件発明にたどり着けないのであるから，容易想到性に関する原告主張は詳細に検討するまでもなく既に破たんしている。ウ上記①について，引用発明２はＩＴＯ以外の酸化物を活性層に用いる発明であると主張する点で，原告の主張は誤りである。どのような酸化物の透明導電膜を選択するかは，透過性の観点からの材料の選択にすぎないとはいえない。縮退を解いてキャリア濃度を下げることが可能であること，ゲートに電圧を印加して電界を加えた場合にキャリアが十分に誘起されること，そのときの移動度が相応のものであることなどが必要となる。透過性の観点からの材料の選択で，本件発明が生まれるわけではない。
上記②について，甲３，５，３６及び３８記載の酸化物透明導電膜を引用文献２の各種電極の「透明導電膜」に用いることができる可能性があることは格別，「半導体活性層８」に用いることは，当業者にとって容易であるとはいえない。上記③について，甲３６には本件化合物は還元処理によってキャリア濃度を制御できることが記載されており，甲３８にはＨ＋イオン注入によってキャリア濃度を制御できることが記載されているが，引用発明２のようにキャリア濃度を１０１８ｃｍ－３以下にできるかどうかは依然として不明であるし，本件化合物に電界を加えた場合にキャリアが十分に誘起されるかどうかも不明である。
(3)相違点２の判断の誤りについて
上記(2)における主張を援用する。
３取消事由３について
(1)審決には判断の遺脱は存在しないこと
原告は，本件審決には，「ホモロガス」と「アモルファス」の関係に関する判断の遺脱があると主張する。
しかし，審決は，「本件特許の請求項１の活性層として用いることができるホモロガス化合物薄膜は，請求項１を引用する請求項２，請求項４の記載を鑑みれば，「アモルファス薄膜」の概念を含むものである」と述べ，「【００２０】得られた薄膜は，・・・アモルファス膜でも良い」という記載を引用し該当箇所に下線を付している。
このように，審決は，「ホモロガス化合物」が「アモルファス薄膜の概念を含む」と証拠と共に認定しているのであるから，判断の遺脱は存在しない。(2)ア原告は，本件明細書の発明の詳細な説明に，アモルファス薄膜である本件化合物薄膜を作製する具体的方法が記載されていないことをもって，実施可能要件を満たさないと主張し，その前提として，「ホモロガス化合物」が結晶であり，結晶であり非結晶（アモルファス）である物質は存在しないという理解をしている。
イ「ホモロガスアモルファス化合物」の意義
「ホモロガス」とは，ある指数（ｍ）を用いて一般的に表現できる一連の組成を総称したものである。
本件発明においては，「ＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）ｍ」において指数（ｍ）を用いて，一般的に表現されている（ＩｎＭＯ３（ＺｎＯ），ＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）２，ＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）３，ＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）４，ＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）５・・・という一連の組成が特定されている。）ので，この化合物の組成はホモロガスである。化合物の組成とは，原子の構成比なので，それが結晶であるかアモルファスであるかを問うものではない。
本件発明の薄膜は，指数（ｍ）を用いてＩｎＭＺｎ（ｍ）Ｏ（ｍ＋３）という組成式で表現できるので，「ホモロガス」である。
「ホモロガス化合物」は，固体の化合物であり，これが結晶化した状態を「結晶ホモロガス化合物」と呼び，アモルファス状態を「アモルファスホモロガス化合物」と呼ぶ。
ウ審決は「技術常識」を適切に認定していること
原告は，甲３に「ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ≦４）」が「ホモロガス化合物」であることは記載されていないと述べる。しかし，「ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ≦４）」は，指数（ｍ）を用いて一般的に表現できる一連の組成なので，「ホモロガス化合物」である。
原告は，甲４に「ＺｎｘＭｙＩｎｚＯ（ｘ＋３ｙ／２+３ｚ／２）（式中，Ｍはアルミニウム及びガリウムのうち少なくとも１つの元素であり，比率ｘ／ｙが０．２～１２の範囲であり，比率ｚ／ｙが０．４～１．４の範囲にある）で表される非晶質酸化物を含有する膜」が「ホモロガス化合物」であることは記載されていないと主張する。しかし，「ＺｎｘＭｙＩｎｚＯ（ｘ＋３ｙ／２+３ｚ／２）」は，「ＭｙＩｎｚＯ（３ｙ／２+３ｚ／２）（ＺｎＯ）ｘ」と書き直すことができ（Ｍをガリウム，ｘ＝ｙ＝１とおけば，ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｘとなる。），これは，指数（ｘ）を用いて一般的に表現できる一連の組成なので，「ホモロガス化合物」である。
エ原告の定義にかかる「アモルファスホモロガス化合物」(ｱ)原告は，ホモロガス化合物とは，ある「構造」を有し，他の構造と対比することができる結晶構造を有することを前提としており，アモルファス（非晶質）のホモロガス化合物など存在し得ないと主張する。(ｲ)甲４２の生物学における定義は本件発明とは無関係であるし，生物学上の定義に「異なる生物の部分間の構造的関係」という文言が見受けられることを理由に「ホモロガス化合物」が結晶構造であるとする主張は，およそ論理的ではない。
本件明細書の【００１９】と【００２０】には，「ホモロガス化合物薄膜」は「アモルファス膜でも良い」ことが明示されている。
原告は，「ホモロガス化合物薄膜」を結晶に限定する主張をするが，明細書の記載に反する。


(ｳ)原告は，甲４３の２（特願２００５－３２５３７１号の審査経緯中に，出願人である訴外キヤノン株式会社と訴外東京工業大学が提出した意見書）に，「ホモロガスとは本来超格子構造を意味し，結晶膜でのみ取り得る構造です」と述べられていることをもって，「ホモロガス」とは結晶膜でのみ取り得る構造であり，当業者から見れば，ホモロガス化合物に関する本件明細書には，アモルファス酸化物についての記載は実質的にない，と主張する。
しかし，上記意見書は，上記出願の出願人が本件特許出願の公開公報の記載内容に対する評価を発明の進歩性の観点から述べたものにすぎない。実施可能要件は，本件明細書の記載と技術常識に基づいて判断すれば足りる。(ｴ)原告は，甲３に「ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ膜では，ｍが５未満の時にアモルファス相が得られた」という記載があり，アモルファスに関しては，甲３を見ても，わずかｍ＝１～４までしか得られておらず，この点からも，アモルファスの本件化合物に関して，実質的に記載されていない，「ホモロガス」とは結晶質でのみ取り得る構造であるから，アモルファスであるホモロガス化合物を作製することが技術常識であると判断した審決の判断は誤りである，と主張する。しかし，上述のとおり，「ホモロガス」とは結晶質に限らずアモルファスでも取り得る構造であるから，審決の判断には，誤りはない。
また，本件発明は，ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ膜について電界効果トランジスタの活性層に適するという未知の属性を発見し，その属性はアモルファスでも奏されることを見出したものであり，ｍの値の数値限定にのみ意義のある発明ではない。したがって，透明薄膜電界効果型トランジスタという物品の活性層を構成する材料について，ｍの値の全範囲にわたって物品を作製する実施例の記載が必要であるということにはならない。
(3)「反応性固相エピタキシャル法」について
ア原告は，「反応性固相エピタキシャル法」について，その内容が不明確であり，本件明細書は，当業者が，「反応性固相エピタキシャル法」なる製造方法を実施できる程度に，明確かつ十分に記載したものではないと主張する。しかし，この点は，原告が審判請求書の無効理由５として主張していなかった事項であるから，このような主張をするのは，不適法である。イ原告は，「反応性固相エピタキシャル法」について，その内容が不明確であると述べるが，本件明細書の【００１７】～【００２０】にその詳細が追試が可能な程度に記載されている。
【００１７】には「ＹＳＺ等の酸化物単結晶基板を，大気中もしくは真空中で１０００℃以上に加熱することによって超平坦化した表面が得られる」こと，【００１９】には「得られた原子平坦面を持つ耐熱性透明酸化物基板上に，ＭＢＥ法，パルスレーザー蒸着法（ＰＬＤ法）等により，原子平坦面を有するＺｎＯ単結晶薄膜をエピタキシャル成長させる」こと，続いて，「該ＺｎＯ薄膜上に，・・・ホモロガス化合物薄膜を，ターゲットとして，該酸化物の多結晶焼結体を使用して，ＭＢＥ法，パルスレーダー蒸着法（ＰＬＤ法）等により成長させる」こと，【００２０】には「得られた薄膜は，単結晶膜である必要はなく，多結晶膜でも，アモルファス膜でも良い」こと，さらに，「ＹＳＺやＡｌ２Ｏ３を被せ，１３００℃以上の高温で，ＺｎＯ蒸気を含む大気圧中で加熱拡散処理を行なう」ことが記載されている。この一連のプロセスが，「反応性固相エピタキシャル法」である。なお，【００２７】には「アモルファス薄膜の場合は，エピタキシャル成長させる必要はないので，ＺｎＯエピタキシャル成長及び高温アニールプロセスを除くことができる」とある。
したがって，アモルファスの本件化合物薄膜は，上述したプロセスから「ＺｎＯエピタキシャル成長及び高温アニールプロセス」を除いて，ターゲットとして該酸化物の多結晶焼結体を使用して，基板上に，ＭＢＥ法，パルスレーダー蒸着法（ＰＬＤ法）等により成長させることで作製することが可能である。他方で，【００１４】には「反応性固相エピタキシャル法により室温で成膜したアモルファス状態」に関する記載があり，上述した「反応性固相エピタキシャル法」でアモルファス状態が得られたことが示されている。現実には，「反応性固相エピタキシャル法」でアモルファスも単結晶も成長することが可能である（乙８添付資料５頁参照）。
４取消事由４について
(1)原告は，本件明細書記載の唯一の実施例１に係る単結晶のＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）５は，極めて多数考え得る本件化合物の組合せのうち，Ｍ＝Ｇａ，ｍ＝５で単結晶というたった１つの組合せにすぎないと述べ，他の組合せが開示されていないとして，極めて広範な本件特許の特許請求の範囲まで一般化することは到底できず，本件発明は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載された発明ではないと主張する。
(2)原告の上記主張は，原告が審判請求書の無効理由６として主張していなかった事項である。
原告は，審判請求書においては無効理由６として，「ノーマリーオフの電界効果型トランジスタを提供する」ことという課題が解決できるように明細書が記載されていないという点で明細書に記載不備があると主張していた。無効審判請求時には，原告は，実施例の数が１つであるということには全く言及せず，本件特許の特許請求の範囲まで一般化することができるかどうかなど論じてもいなかった。このような主張の追加は，審判請求書の要旨変更であるし，審決取消訴訟において突如として持ち出すのは，不適法である。
(3)本件明細書の発明の詳細な説明に記載された実施例（単結晶のＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）５）をもって，本件特許の特許請求の範囲まで一般化することは可能である。
まず，単結晶のＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）５を活性層に用いた電界効果型トランジスタが動作したという実験結果からアモルファスでも（単結晶と比べて性能は落ちるであろうが）相応の結果が得られるであろうことは，十分に推測が可能である。また，本件化合物の指標（ｍ）において，ｍ＝５で動作したから，ｍ＝１やｍ＝５以上でも電気伝導のメカニズムがそれほど変わるわけではなく，同様の動作をするであろうことは，十分に推測が可能である。ただし，ｍ＝５０を超えるとＺｎＯに近くなり，酸素欠損が入りやすくキャリア濃度が高くなりすぎることが合理的に予想されるので，本件発明からは除外されている。


さらに，Ｍ＝Ｇａで動作したのであるから，Ａｌ及びＩｎは周期表において同じ１３族元素であって同様の作用を奏するであろうことは，十分に推測可能である。ＧａとＦｅは，共に＋３価でイオン半径も近く，固体の中では類似の性質や挙動を示すものと考えられているので，Ｍ＝Ｆｅも同様の作用を奏するであろうと十分に推測可能である。
以上のとおり，本件発明は，実験で確認された成果を基礎に，作用効果を奏することが十分に推測可能な範囲のみを特定したものである。
第５当裁判所の判断
１本件発明の概要
(1)本件明細書には，以下の記載がある（甲３５）。【０００１】【発明の属する技術分野】本発明は，可視光に対して透明で，透明電子回路を構成する素子として用いることができる，ＺｎＯを主たる構成成分として含有するホモロガス化合物の単結晶膜又はアモルファス膜を活性層として用いる透明電界効果型トランジスタに関する。
【従来の技術及びその課題】【０００３】シリコンを用いた電界効果型トランジスタは・・・可視光に対して不透明で，透明回路を構成することができない。また，可視光照射により，伝導キャリアを生じるために，高光照射下ではトランジスタ特性が劣化してしまう。・・・
【０００４】シリコン電界効果型トランジスタのこうした問題点は，シリコンに替わって，エネルギーバンド幅の大きな半導体材料を用いることにより，原理的に，解決することができる。実際に，透明酸化物半導体であるＺｎＯを用いて，電界効果型トランジスタを作製する試みがなされている・・・。しかし，ＺｎＯは，電気伝導度を小さくすることが難しく，ノーマリーオフの電界効果型トランジスタを構成できない等の欠点がある。また，アモルファス状態を作り難いので，大面積に適したアモルファストランジスタを作製することができない。【０００６】【課題を解決するための手段】本発明者らは，先に，パルスレーザー薄膜堆積法を用い，室温での成膜により，アモルファス状態で，ｎ－型電気伝導を示す，ＺｎＯを主たる構成成分として含有するＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍは自然数）等のホモロガス化合物透明薄膜を育成した（特開２０００－４４２３６号公報（判決注：甲４），細野他PhilosophicalMagazine   B.81.501-515(2001)（判決注：甲３））。
【０００７】さらに，本発明者らは，ＹＳＺ（イットリア安定化ジルコニア）基板上に育成したＺｎＯ単結晶極薄膜上に，アモルファスのホモロガス薄膜を堆積し，得られた多層膜を高温で加熱拡散処理する「反応性固相エピタキシャル法」により，ホモロガス単結晶薄膜を育成する方法を開発し，「自然超格子ホモロガス単結晶薄膜とその製造方法」と名付け，特許出願した（特願２００１－３４００６６）。【０００８】本発明者は，上記のホモロガス単結晶薄膜の製造方法と同様に，ＺｎＯ薄膜上にエピタキシャル成長した複合酸化物薄膜を加熱拡散する手段を用いることにより従来のシリコンを用いた電界効果型トランジスタに代わる新たな優れた電界効果型トランジスタを提供できることを見出した。
【０００９】本発明は，反応性固相エピタキシャル法により育成した，ＺｎＯを主たる構成成分として含有するホモロガス化合物単結晶薄膜又はＺｎＯを主たる構成成分として含有するホモロガスアモルファス薄膜を活性層とした電界効果型トランジスタを提供する。
【００１１】１．反応性固相エピタキシャル法により製造したホモロガス化合物単結晶ＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）ｍ（Ｍ＝Ｉｎ，Ｆｅ，Ｇａ，Ａｌ，ｍ＝１以上５０未満の整数）薄膜は，ＩｎＯ１．５層が原子レベルで平坦な薄膜表面を形成することから，ゲートと活性層の界面に欠陥が介在しにくく，ゲートリーク電流の少ない薄膜電界効果型トランジスタを作製できる。ＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）ｍのｍの値は１以上５０未満の整数が好ましい。原理的には，ｍの値は，無限大まで可能であるが，実用上，ｍの値が大きくなりすぎると，膜内でのｍのばらつきが大きくなることと，酸素欠陥が生じやすくなり，その結果，膜の電気伝導度が大きくなり，ノーマリオフ型のＦＥＴが作り難くなる。
【００１２】２．ＺｎＯを主たる構成成分として含有するホモロガス化合物ＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）ｍ（Ｍ＝Ｉｎ，Ｆｅ，Ｇａ，又はＡｌ，ｍ＝１以上５０未満の整数）のバンドギャップエネルギーは，３．３ｅＶより大きので，波長が４００ｎｍ以上の可視光に対して透明である。したがって，ホモロガス化合物単結晶ＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）ｍ（Ｍ＝Ｉｎ，Ｆｅ，Ｇａ，又はＡｌ，ｍ＝１以上５０未満の整数）薄膜を活性層として用いることにより，可視光透過率が高く，可視光による光誘起電流の発生がない，薄膜電界効果型トランジスタを作製できる。【００１３】３．さらに，反応性固相エピタキシャル法により製造したホモロガス化合物ＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）ｍ（Ｍ＝Ｉｎ，Ｆｅ，Ｇａ，又はＡｌ，ｍ＝１以上５０未満の整数）単結晶薄膜は化学量論組成からのずれが極めて小さく，室温付近では良質な絶縁体であることから，ホモロガス化合物単結晶ＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）ｍ（Ｍ＝Ｉｎ，Ｆｅ，Ｇａ，又はＡｌ，ｍ＝１以上５０未満の整数）薄膜を活性層として用いることにより，ノーマリーオフ作動で，スイッチング特性の良い透明薄膜電界効果型トランジスタを作製できる。


【００１４】ＺｎＯを含むホモロガス化合物を反応性固相エピタキシャル法により室温で成膜したアモルファス状態は，１０００℃程度の高温まで安定であり，その状態での電子キャリア移動度は，アモルファスシリコンに比較して，１０倍以上大きい。したがって，ホモロガスアモルファス薄膜を活性層として用いた電界効果型トランジスタは，シリコンアモルファス電界効果型トランジスタに比較して，可視光透過率が高く，光照射に対して安定に動作し，さらに，高速動作することが期待できる。
【００１５】【発明の実施の形態】本発明で用いるＺｎＯを主たる構成成分として含有するホモロガス化合物単結晶薄膜の基板には，耐熱性があり，透明な酸化物単結晶基板，例えば，ＹＳＺ（イットリア安定化ジルコニア），サファイア，ＭｇＯ，ＺｎＯ等を用いる。中でも，ＺｎＯを含むホモロガス化合物と格子定数が近く，該化合物と１４００℃以下の温度では，化学反応しないＹＳＺが，最も好ましい。これらの基板の表面平均二乗粗さＲｍｓは，１．０ｎｍ以下のものを用いることが好ましい。Ｒｍｓは原子間力顕微鏡で，例えば，１μｍ角を走査することによって算出できる。
【００１６】ＺｎＯを含むホモロガス化合物アモルファス薄膜を用いる場合には，基板は耐熱性を有する必要がなく，安価なガラス基板を用いることができる。平坦度も，アモルファスシリコン電界効果型トランジスタ用に用いられるガラス基板程度で良い。
【００１７】ＹＳＺ等の酸化物単結晶基板を，大気中もしくは真空中で１０００℃以上に加熱することによって超平坦化した表面が得られる。超平坦化した酸化物単結晶基板の表面には結晶構造を反映した構造が現れる。・・・【００１９】得られた原子平坦面を持つ耐熱性透明酸化物基板上に，ＭＢＥ法，パルスレーザー蒸着法（ＰＬＤ法）等により，原子平坦面を有するＺｎＯ単結晶薄膜をエピタキシャル成長させる。次に，該ＺｎＯ薄膜上に，ＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）ｍ（Ｍ＝Ｉｎ，Ｆｅ，Ｇａ，Ａｌ，ｍ＝１以上５０未満の整数）と記述されるホモロガス化合物薄膜を，ターゲットとして，該酸化物の多結晶焼結体を使用して，ＭＢＥ法，パルスレーザー蒸着法（ＰＬＤ法）等により成長させる。【００２０】得られた薄膜は，単結晶膜である必要はなく，多結晶膜でも，アモルファス膜でも良い。最後に，薄膜全体をカバーできるように高融点化合物，例えばＹＳＺやＡｌ２Ｏ３を被せ，１３００℃以上の高温で，ＺｎＯ蒸気を含む大気圧中で加熱拡散処理を行なう。・・・
【００２２】ＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）ｍ（Ｍ＝Ｉｎ，Ｆｅ，Ｇａ，又はＡｌ，ｍ＝１以上５０未満の整数）とＺｎＯ膜が相互に拡散・反応し，温度を適切に設定すれば，均一組成ＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）ｍ’（Ｍ＝Ｉｎ，Ｆｅ，Ｇａ，又はＡｌ，ｍ’＝１以上５０未満の整数）となる。ｍ’は，ＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）ｍ（Ｍ＝Ｉｎ，Ｆｅ，Ｇａ，又はＡｌ，ｍ＝１以上５０未満の整数）とＺｎＯ膜厚比から決まる・・・。【００２３】適切な温度は８００℃以上，１６００℃以下，より好ましくは１２００℃以上，１５００℃以下である。８００℃未満では拡散が遅く，均一組成のＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）ｍ（Ｍ＝Ｉｎ，Ｆｅ，Ｇａ，又はＡｌ，ｍ＝１以上５０未満の整数）が得られない。また，１６００℃を越えるとＺｎＯの蒸発が抑えられなくなり均一組成のＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）ｍ（Ｍ＝Ｉｎ，Ｆｅ，Ｇａ，又はＡｌ，ｍ＝１以上５０未満の整数）が得られない。


【００２４】得られた単結晶薄膜は，ＭＯ３（ＺｎＯ）ｍ層をＩｎＯ１．５層で挟んだ自然超格子構造とみなすことができるので，ＭＯ３（ＺｎＯ）ｍ層とＩｎＯ１．５層との界面に存在する電子に，量子効果が生じる。このため，得られた単結晶薄膜は，人工超格子構造と同様に，高周波電子デバイス材料として使用することができる。【００２５】また，反応性固相エピタキシャル成長法で得られたＺｎＯを含むホモロガス単結晶膜は，化学量論組成に近く，室温では，１０８Ｗ・ｃｍ以上の高い絶縁性を示し，ノーマリーオフ電界効果型トランジスタに適している。【００２６】得られたＺｎＯを主たる構成成分として含有するホモロガス単結晶薄膜を活性層とした，トップゲート型ＭＩＳ電界効果型トランジスタを作製することができる。図３に示すように，まず，基板１上にエピタキシャル成長したＺｎＯを主たる構成成分として含有するホモロガス単結晶薄膜２上にゲート絶縁膜３及びゲート電極４用の金属膜を形成する。ゲート絶縁膜３には，Ａｌ２Ｏ３が最も適している。ゲート電極４用金属膜は，Ａｕ，Ａｇ，Ａｌ，又はＣｕ等を用いることができる。光リゾグラフィー法及びドライエッチング，又はリフトオフ法により，ゲート電極４を作製し，最後に，ソース電極５及びドレイン電極６を作成する。・・・【００２７】ＺｎＯを主たる構成成分として含有するホモロガスアモルファス薄膜を用いても，同様に，トップゲート型ＭＩＳ電界効果型トランジスタを作成することができる。また，アモルファス薄膜の場合は，エピタキシャル成長させる必要はないので，ＺｎＯエピタキシャル成長及び高温アニールプロセスを除くことができる。このために，ゲート電極を基板と膜の間に作りつけることが可能で，ボトムゲート型ＭＩＳ電界効果型トランジスタも作製することができる。【００２８】【実施例】以下に実施例を挙げて本発明を詳細に説明する
実施例１
１．単結晶ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）５薄膜の作製
ＹＳＺ（１１１）単結晶基板上にＰＬＤ法により厚み２ｎｍのＺｎＯ薄膜を基板温度７００℃でエピタキシャル成長させた。次に，基板温度を室温まで冷却し，該ＺｎＯエピタキシャル薄膜上にＰＬＤ法により，厚み１５０ｎｍの多結晶ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）５薄膜を堆積させた。こうして作製した二層膜を大気中に取り出し，電気炉を用いて，大気中，１４００℃，３０ｍｉｎ加熱拡散処理した後，室温まで冷却した。
【００２９】ＸＲＤ測定の結果，図１に示すように，加熱して得られた薄膜は単結晶ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）５であり，また，図２に示すように，ＡＦＭ観察の結果，薄膜表面は原子レベルで平坦なテラスと，高さ２ｎｍのステップからなる原子レベルで平坦な面であった。単結晶ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）５薄膜の導電率を直流四端子法により測定しようと試みたが，膜の絶縁性が高いために測定できなかった。作製した単結晶ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）５薄膜は絶縁体であると言える。室温で測定した光吸収スペクトルからＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）５のバンドギャップは約３．３ｅＶと見積もられた。
【００３０】２．ＭＩＳＦＥＴ素子の作製
フォトリソグラフィー法により，トップゲート型ＭＩＳＦＥＴ素子を作製した。ソースとドレイン電極及びゲート絶縁膜にはＡｕ及びアモルファスＡｌ２Ｏ３をそれぞれ用いた。チャネル長及びチャネル幅はそれぞれ０．０５ｍｍ及び０．２ｍｍである。
【００３１】３．ＭＩＳＦＥＴ素子の特性評価
図４に，室温下で測定したＭＩＳＦＥＴ素子の電流－電圧特性を示す。ゲート電圧ＶＧ＝０Ｖ時にはＩＤＳ＝１０－８Ａ（ＶＤＳ＝２．０Ｖ）であり，いわゆるノーマリーＯＦＦ特性が得られた。また，ＶＧ＝１０Ｖ時には，ＩＤＳ＝１．６×１０－６Ａの電流が流れた。これはゲートバイアスにより絶縁体のＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）５単結晶薄膜内にキャリアを誘起できたことに対応する。作製した素子に可視光を照射して同様の測定を行なったが，数値の変化は認められなかった。可視光での光誘起電流の発生は認められなかった。
【００３２】【発明の効果】本発明の透明薄膜電界効果型トランジスタは，波長４００ｎｍ以上の可視光・赤外光に対して透明である上，ノーマリーＯＦＦのスイッチングが可能である。本発明の透明薄膜電界効果型トランジスタをＬＣＤのスイッチング素子として応用することにより，バックライト光をロスなく有効に使うことができる上，シースルー型のディスプレイへの発展が期待できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は，実施例１で作製した単結晶ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）５薄膜のＸＲＤ測定の結果を示すグラフである。
【図２】図２は，実施例１で作製した単結晶ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）５薄膜の表面構造示す図面代用ＡＦＭ観察写真である。
【図３】図３は，本発明の一実施形態のＭＩＳＦＥＴ素子の構造を示す模式図である。
【図４】図４は，実施例１で作製したＭＩＳＦＥＴ素子の室温下で測定した電流―電圧特性を示すグラフである。


(2)以上から，本件発明の概要は，以下のとおりと認められる。本件発明は，可視光に対して透明で，透明電子回路を構成する素子として用いることができる，ＺｎＯを主たる構成成分として含有する本件化合物の単結晶膜又はアモルファス膜を活性層として用いる透明電界効果型トランジスタに関する（【０００１】）。
従来のシリコンを用いた電界効果型トランジスタは，可視光に対して不透明で，透明回路を構成することができず，また，可視光照射により，伝導キャリアを生じるために，高光照射下ではトランジスタ特性が劣化してしまう（【０００３】）。そこで，透明酸化物半導体であるＺｎＯを用いて，電界効果型トランジスタを作製する試みがなされているが，ＺｎＯは，電気伝導度を小さくすることが難しいため，ノーマリーオフの電界効果型トランジスタを構成できず，また，アモルファス状態を作り難いので，大面積に適したアモルファストランジスタを作製することができない（【０００４】）。
本件発明は，上記の問題点に鑑みてなされたものであり，反応性固相エピタキシャル法により育成した，ＺｎＯを主たる構成成分として含有する本件化合物の単結晶薄膜又はアモルファス薄膜を活性層とした電界効果型トランジスタを提供することを目的とする（【０００９】）。
本件発明１は，本件化合物薄膜を活性層として用いることを特徴とする透明薄膜電界効果型トランジスタであり（【００１１】～【００１７】，【００１９】，【００２０】，【００２２】～【００３１】），本件発明２は，本件発明１において，表面が原子レベルで平坦である単結晶（【００２９】，図１，２）又はアモルファス（【００１４】，【００１６】，【００２７】）の本件化合物薄膜を用いることを特徴とする透明薄膜電界効果型トランジスタであり，本件発明３は，本件発明１において，本件化合物が，耐熱性，透明酸化物単結晶基板上に形成された単結晶薄膜（【００１５】，【００１７】）であることを特徴とする透明薄膜電界効果型トランジスタであり，本件発明４は，本件発明１において，本件化合物がガラス基板上に形成されたアモルファス薄膜（【００１６】）であることを特徴とする透明薄膜電界効果型トランジスタである。
本件発明では，本件化合物薄膜を活性層として用いることにより，可視光透過率が高く，可視光による光誘起電流の発生がない，薄膜電界効果型トランジスタを作製でき（【００１２】），また，ノーマリーオフ作動で，スイッチング特性の良い透明薄膜電界効果型トランジスタを作製できる（【００１３】，【００２５】，【００３１】，図４）。さらに，本件化合物アモルファス薄膜を活性層として用いた電界効果型トランジスタは，シリコンアモルファス電界効果型トランジスタに比較して，可視光透過率が高く，光照射に対して安定に動作し，高速動作することが期待できる（【００１４】）。
２取消事由３（無効理由５の判断の誤り）について(1)事案に鑑み，以下の無効理由５について，審決の判断誤りを主張する取消事由３から判断する。
無効理由５は，本件明細書の発明の詳細な説明に，活性層として用いることができる本件化合物のアモルファス薄膜の作製法についての実施例の記載がなく，具体的に説明されていないから，実施可能要件を満たさず，本件発明１，２及び４についての特許は，無効とすべきである，というものである。
(2)本件明細書の記載
ア本件発明１，２及び４には，アモルファス薄膜である本件化合物を活性層として用いることを特徴とする透明薄膜電界効果型トランジスタが含まれるが，ＺｎＯの組成であるｍは「ｍ＝１以上５０未満の整数」とされているから，本件明細書の発明の詳細な説明の記載が，本件発明１，２及び４の実施可能要件を満たすためには，上記ｍの全範囲にわたってアモルファスの本件化合物薄膜が形成できるように記載されている必要がある。
イ発明の詳細な説明の記載を参酌すると，単結晶の本件化合物薄膜を形成する方法としては，「ＹＳＺ（イットリア安定化ジルコニア）基板上に育成したＺｎＯ単結晶極薄膜上に，アモルファスのホモロガス薄膜を堆積し，得られた多層膜を高温で加熱拡散処理する「反応性固相エピタキシャル法」により，ホモロガス単結晶薄膜を育成する」（【０００７】），「上記のホモロガス単結晶薄膜の製造方法と同様に，ＺｎＯ薄膜上にエピタキシャル成長した複合酸化物薄膜を加熱拡散する手段を用いる」（【０００８】）と記載されている。また，ＺｎＯ薄膜上に形成する本件化合物薄膜全般については，「ＭＢＥ法，パルスレーザー蒸着法（ＰＬＤ法）等により・・・成長させる。」（【００１９】），「得られた薄膜は，単結晶膜である必要はなく，多結晶膜でも，アモルファス膜でも良い。」（【００２０】），「基板温度を室温まで冷却し，該ＺｎＯエピタキシャル薄膜上にＰＬＤ法により，厚み１５０ｎｍの多結晶ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）５薄膜を堆積させた。」（【００２８】）とあるように，多結晶やアモルファスの薄膜を，室温で，ＭＢＥ法，パルスレーザー蒸着法（ＰＬＤ法）等を用いて形成することが記載されている。さらに，アモルファスの本件化合物薄膜を形成する方法については，「ＺｎＯを含むホモロガス化合物アモルファス薄膜を用いる場合には，基板は耐熱性を有する必要がなく，安価なガラス基板を用いることができる。」（【００１６】），「アモルファス薄膜の場合は，エピタキシャル成長させる必要はないので，ＺｎＯエピタキシャル成長及び高温アニールプロセスを除くことができる。」（【００２７】）と記載されている。
これらの記載から，当業者であれば，アモルファスの本件化合物薄膜を形成するためには，上記単結晶の本件化合物薄膜の形成方法から，ＺｎＯ単結晶極薄膜の成長と高温アニールの工程を省略すればよいこと，すなわち，ガラス基板等を用いて，室温で，ＭＢＥ法，パルスレーザー蒸着法（ＰＬＤ法）等を用いて形成すればよいことを理解する。


ウしかし，本件出願日当時においては，以下のとおり，ｍが５以上の組成では，アモルファス相を得ることが極めて困難と解されていた。(ｱ)本件明細書には，「ＺｎＯは・・・アモルファス状態を作り難い」（【０００４】），「基板温度を室温まで冷却し，該ＺｎＯエピタキシャル薄膜上にＰＬＤ法により・・・多結晶ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）５薄膜を堆積させた。」（【００２８】）との記載がある。
(ｲ)本件明細書の【０００６】に「パルスレーザー薄膜堆積法を用い，室温での成膜により，アモルファス状態で，ｎ－型電気伝導を示す，ＺｎＯを主たる構成成分として含有するＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍは自然数）等のホモロガス化合物透明薄膜を育成した」ことが記載された文献として挙げられている甲３には，以下の記載がある。
「ＺｎＯ系のアモルファス透明導電体を作り出すことを目的として，さまざまなアモルファス膜ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ≦４）をパルスレーザー蒸着法を用いて作製した。」（訳文１頁１１～１３行）
「ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ膜では，ｍが５未満のときにアモルファス相が得られた。」（訳文３頁下から５～４行）
「基板の加熱は，意図的には行わなかった。」（訳文５頁１行）「図３にｍ＝１～５である膜のＸＲＤパターンを示す。各パターンでは，ＳｉＯ２ガラス基板による２２°付近のハローピークが見られる。ｍ＝５のパターンには鋭いピークが見られ，これはＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）５結晶の（００２１）面の回折に相当する。また，鋭いピークは，ｍ値が５より大きい試料全てに見られ，ＺｎＯに近い組成ではアモルファス相は得られないことを示している。」（訳文５頁下から５～１行）
(ｳ)本件明細書の【０００６】に挙げられた甲４には，以下の記載がある。
【００４０】１．ターゲットの作成
Ｉｎ２Ｏ３，Ｇａ２Ｏ３，ＺｎＯの各粉末を，含有金属の比率がそれぞれ１になるように秤量した。・・・ＸＲＤによりＩｎＧａＺｎＯ４で表される酸化物が生成していることを確認した。
【００４１】ホモロガスＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍの場合は，Ｉｎ２Ｏ３，Ｇａ２Ｏ３，ＺｎＯの各粉末を，含有金属の比率が１：１：ｍ（ｍは２以上の整数）となるように秤量した。・・・
【００４２】２．成膜
以下に実施例としてレーザーアブレーション法を用いる成膜法を示す。
実施例１
上で作成した焼結体のうち，Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：１の焼結体・・・ホルダーに固定した。・・・石英ガラス基板を設置し・・・約３００ｎｍの薄膜を得た。・・・膜が均一な非晶質であることはＸＲＤより確認した・・・
【００４４】実施例２
実施例１と同条件で・・・アクリル基板を用いることにより，ＩＧＺＯの非晶質薄膜を得た。
【００４８】実施例４
上で作成した焼結体のうち，Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：４の焼結体・・・ホルダーに固定した。・・・石英ガラス基板を設置し・・・約３００ｎｍの薄膜を得た。・・・膜が均一な非晶質であることはＸＲＤより確認した。・・・(ｴ)甲６には，「ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍの焼結体（ｍ＝１～４）に酸素雰囲気中でＫｒＦエキシマーレーザー光を照射し・・・石英ガラス基板上に薄膜を室温形成した。・・・いずれのＸＲＤパターン（薄膜法）にも結晶性の回折線は認められない」（５７７頁，２８ａ－ＺＢ－１，１０～１３行）との記載がある。(ｵ)甲７には，「ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ結晶（ｍ＝１～４）の単相焼結体ターゲットにＫｒＦエキシマーレーザー光を・・・照射し，石英ガラス基板上に成膜した。結晶粒が存在しないことをＸＲＤとＴＥＭで確認し・・・た。」（９４６頁，２９ｐ－ＺＬ－１０，１０～１２行）との記載がある。(ｶ)以上によれば，本件出願日当時，パルスレーザー蒸着法により，アモルファスのＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ＝１～４）を形成することが可能であることは確認できるものの（甲３，４，６，７），ｍが５以上の場合は開示されておらず，ｍが５以上のＺｎＯに近い組成ではアモルファス相は得られないとの指摘もされていた（甲３）から，当業者は，ｍが５以上の薄膜の作成は極めて困難と認識していたものと認められる。
エそして，本件明細書には，かかる当業者の認識にもかかわらず，ｍが５以上５０未満であるアモルファスの本件化合物薄膜を作成する方法についての記載はない。
(3)したがって，本件明細書の発明の詳細な説明の記載は，ｍが５以上５０未満の整数である場合を含む本件発明１，２及び４について，当業者が，アモルファスの本件化合物薄膜を形成することができる程度に明確かつ十分に記載されたものであるということはできないから，実施可能要件を欠くものと認められる。そうすると，その余の点について検討するまでもなく，取消事由３には，理由がある。


(4)これに対して，被告は，本件発明は，ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ膜について電界効果トランジスタの活性層に適するという未知の属性を発見し，その属性はアモルファスでも奏されることを見出したものであり，ｍの値の数値限定にのみ意義のある発明ではないから，透明薄膜電界効果型トランジスタという物品の活性層を構成する材料についてｍの値の全範囲にわたって物品を作製する実施例の記載が必要であるということにはならない，と主張する。
しかし，被告の主張するとおり，本件発明がｍの値の数値限定にのみ意義があるのではないとしても，本件発明の請求項の記載には，ｍが５以上のアモルファス薄膜も含まれているから，かかるアモルファス薄膜を形成することができる程度の記載が，本件明細書に求められるというべきである。しかも，上記(２)のとおり，本件出願日当時には，ｍが５以上の組成ではアモルファス相は得ることが極めて困難であるという当業者の認識があったにもかかわらず，本件明細書にはｍが５以上５０未満であるアモルファスの本件化合物薄膜の作成方法についての記載がない以上，本件発明１，２及び４について，当業者が，アモルファスの本件化合物薄膜を形成することができる程度に，その作成方法が明確かつ十分に記載されたものであるということはできない。
被告の主張には，理由がない。
(5)アなお，原告は，①審決が，「アモルファス」と「ホモロガス」との関係について，審判段階で争点とされていたのに明確な判断をしなかったから，判断遺脱がある，②「ホモロガス」は決まった構造を持ち，他の構造と対比することができる結晶性の物質について用いられ，結晶構造を対比した場合に，共通する構造を有する２つ以上の物質について，両者が「ホモロガス化合物」であると呼ぶから，非結晶性の固体である「アモルファス」に「ホモロガス」という用語を使用した場合には，どのような意味であるのか当業者には理解することができない，と主張する。
イ上記①について
審決は，「本件特許の請求項１の活性層として用いることができるホモロガス化合物薄膜は，請求項１を引用する請求項２，請求項４の記載を鑑みれば，「アモルファス薄膜」の概念を含むものである。」（６０頁）と判断しており，アモルファス薄膜はホモロガス化合物に含まれるものであることが理解できるから，両者の関係を明示している。
原告の主張には，理由がない。
ウ②について
(ｱ)本件化合物は，「ホモロガス化合物ＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）ｍ（Ｍ＝Ｉｎ，Ｆｅ，Ｇａ，又はＡｌ，ｍ＝１以上５０未満の整数）」である。そして，上記１(2)のとおり，本件発明における「ホモロガス化合物」は，結晶性の物質に限定されるものではなく，アモルファスを含むものである。
(ｲ)これに対して，原告は，「ＭｃＧＲＡＷ－ＨＩＬＬ    ＤＩＣＴＩＯＮＡＲＹＯＦ    ＳＣＩＥＮＴＩＦＩＣＡＮＤ    ＴＥＣＨＮＩＣＡＬＴＥＲＭＳ」（甲４２）には，「ホモロガス」の生物学における意味として，「鳥の翼と魚の胸びれのように，同一または対応する部分からの進化的発達による異なる生物の部分間の構造的関係に関する。」と記載されているから，「構造的関係」を示す用語であり，ある「構造」を有していることが前提となっているが，同文献には，「非晶質の（アモルファス）」の物理学における意味として，「はっきりした形や構造を持たない，非結晶性の固体に関する。」と記載されているから，アモルファスは，はっきりした構造を持たず，他の構造と対比することができない，と主張する。しかし，生物学における上記「ホモロガス」は，「構造的関係に関する」を意味するのであって，特定の「構造」を意味すると解することはできないし，ましてや，単結晶，多結晶又はアモルファスという，固体を構成する原子の配列状態をいう場合の「構造」を意味するのではないことも明らかである。なお，「はっきりした構造を持たない」アモルファスとは，結晶性の構造を持たないことを示したものであり，上記の「ホモロガス」と何らかの関連を有するものとは認められない。また，原告は，特願２００５－３２５３７１に関する平成２４年３月９日付け意見書（甲４３の２）に，「引用文献１には，ホモロガス化合物はアモルファス膜でも良いとの記載がありますが，この技術分野においてホモロガスとは本来超格子構造を意味し，結晶膜でのみ取り得る構造です。」との記載があることをも，根拠とする。しかし，当該意見書は，上記特許出願人がその見解を述べたものであって，客観的なものとは必ずしもいえない。
原告の主張には，理由がない。
３取消事由４（無効理由６の判断の誤り）について(1)上記２より，本件発明１，２及び４については，審決は取り消されるべきものである。したがって，以下は，本件発明３について取消事由に理由があるか否かを検討する。
(2)原告は，本件発明３に関しては，本件明細書の発明の詳細な説明に記載されている実施例は，単結晶のＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）５に関するものたった1つであり，本件明細書の発明の詳細な説明には，ＭがＩｎ，Ｆｅ，Ａｌの場合の本件化合物も，ｍ＝５以外の場合の本件化合物も開示されていないから，サポート要件を欠く，と主張する。
これに対し，被告は，原告は上記主張を無効審判請求時にしていなかったから，本件訴訟において主張するのは不適法である，と反論する。(3)ア特許法は，特許無効の審判について，そこで争われる特許無効の原因が特定されて当事者らに明確にされることを要求し，審判手続においては，上記特定された無効原因をめぐって攻防が行われ，かつ，審判官による審理判断もこの争点に限定してされるという手続構造を採用していることが明らかである。したがって，特許無効審判の審決に対する取消しの訴えにおいて，その判断の違法が争われる場合には，専ら審判手続において現実に争われ，かつ，審理判断された特定の無効原因に関するもののみが審理の対象とされるべきである（最大判昭和５１年３月１０日，民集３０巻２号７９頁参照）。


イ本件において，審判段階では，原告が主張していた本件発明３に関する無効理由６の概要は，以下のとおりである（甲４０）。本件明細書の発明の詳細な説明及び図面の記載に接した当業者は，高温で反応性固相エピタキシャル成長させて形成した本件化合物単結晶薄膜を，活性層に用いると，ノーマリーオフの透明薄膜電界効果型トランジスタを得ることができると認識する。一方，本件発明３には，ＹＳＺなどの酸化物単結晶基板上のＺｎＯエピタキシャル薄膜上に，高温である８００℃以上，１６００℃以下で反応性固相エピタキシャル成長して形成した本件化合物単結晶薄膜を，活性層に用いたことが規定されていない。そうすると，本件明細書の発明の詳細な説明の記載に接した当業者は，本件発明３がノーマリーオフになると認識できないというべきである。ウそうすると，原告が本件訴訟において取消事由４と主張する，本件明細書の発明の詳細な説明には，ＭがＩｎ，Ｆｅ，Ａｌの場合の本件化合物も，ｍ＝５以外の場合の本件化合物も開示されていないことが，サポート要件を欠くというべきか否かについては，審判においては現実に争われたものではなく，審理判断されたものではないといわざるを得ない。
(4)これに対して，原告は，サポート要件があることの立証責任は特許権者である被告にあるから，審判請求人である原告はサポート要件違反があるという争点を指摘すれば足り，取消事由４に係る主張は不適法ではない，と主張する。しかし，上記(3)アのとおり，審決取消訴訟における審理範囲は，立証責任の所在ではなく，実際に審理判断された特定の無効原因といえるか否かによって画されるのである。原告の主張には，理由がない。
(5)以上のとおり，原告の取消事由４の主張は，主張自体失当であるが，念のため，原告主張の理由により，本件発明３はサポート要件を欠くかについて判断する。
ア本件明細書の発明の詳細な説明には，単結晶の本件化合物薄膜を形成する方法について，「ＹＳＺ（イットリア安定化ジルコニア）基板上に育成したＺｎＯ単結晶極薄膜上に，アモルファスのホモロガス化合物薄膜を堆積し，得られた多層膜を高温で加熱拡散処理する「反応性固相エピタキシャル法」により，ホモロガス単結晶薄膜を育成する」（【０００７】），「上記のホモロガス単結晶薄膜の製造方法と同様に，ＺｎＯ薄膜上にエピタキシャル成長した複合酸化物薄膜を加熱拡散する手段を用いる」（【０００８】）と記載され，ＺｎＯ薄膜上に形成する本件化合物薄膜については，「ＭＢＥ法，パルスレーザー蒸着法（ＰＬＤ法）等により成長させる。」（【００１９】），「得られた薄膜は，単結晶膜である必要はなく，多結晶膜でも，アモルファス膜でも良い。」（【００２０】）との記載がある。そして，実施例１として，単結晶ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）５薄膜（ｍ＝５の場合）を活性層としたトップゲート型ＭＩＳＦＥＴ素子の作製方法が記載されている（【００２８】～【００３１】，図１～４）。
イまず，ｍの値の範囲について検討する。
上記のとおり，本件明細書には，「ＹＳＺ（イットリア安定化ジルコニア）基板上に育成したＺｎＯ単結晶極薄膜上に，アモルファスのホモロガス化合物薄膜を堆積し，得られた多層膜を高温で加熱拡散処理する「反応性固相エピタキシャル法」により，ホモロガス単結晶薄膜を育成する」（【０００７】）と記載されており，上記２(2)のとおり，パルスレーザー蒸着法により，アモルファスのＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ＝１～４）を形成することが可能であるから，当業者であれば，ｍ＝１～４の場合においても，反応性固相エピタキシャル法によって，単結晶のＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ薄膜が成長できることを理解するものと認められる。また，上記２(2)のとおり，甲３には，ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ膜について，ｍ＝１～４では，アモルファス相が得られたものの，ｍが５以上のＺｎＯに近い組成ではアモルファス相は得られないとされており，本件明細書にも「ＺｎＯは・・・アモルファス状態を作り難い」（【０００４】）と記載されているから，当業者であれば，ｍの値が５以上になってＺｎＯの割合が高くなると，結晶相が優位に形成されることを理解するものと認められる。
さらに，本件明細書には，「反応性固相エピタキシャル法により製造したホモロガス化合物単結晶・・・薄膜は・・・。・・・ｍの値は１以上５０未満の整数が好ましい。原理的には，ｍの値は，無限大まで可能であるが，実用上，ｍの値が大きくなりすぎると，膜内でのｍのばらつきが大きくなることと，酸素欠陥が生じやすくな」（【００１１】）るとあり，ｍの値が５０よりも大きくなると，ｍの値のばらつきや酸素欠陥の発生のために望ましくないことが記載されている。そうすると，当業者であれば，甲３の実施例１で，ｍ＝５の場合に相当する単結晶ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）５薄膜が反応性固相エピタキシャル法によって作製することができれば，ｍ＝６～４９の場合にも同様にして，単結晶のＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ薄膜が成長できることを理解するものと認められる。ウ次に，Ｍの元素の範囲について検討する。
甲１４には，第１表（４９頁）にＩｎ２Ｏ３（ＺｎＯ）ｍ，ＩｎＦｅＯ３（ＺｎＯ）ｍ，ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ及びＩｎＡｌＯ３（ＺｎＯ）ｍのそれぞれについて，結晶の格子定数が記載されている。


また，甲２４には，「３０ａ－ＹＡ－１自然超格子ＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）ｍ（Ｍ＝Ｉｎ，Ｇａ，ｍ＝自然数）単結晶薄膜の作製（Ⅰ）」及び「３０ａ－ＹＡ－２自然超格子ＩｎＭＯ３（ＺｎＯ）ｍ（Ｍ＝Ｉｎ，Ｇａ，ｍ＝自然数）単結晶薄膜の作製（Ⅱ）」と題する講演の予稿が掲載されている。
さらに，甲２８の論文名は，「Ｉｎ２Ｏ３－ＺｎＧａ２Ｏ４－ＺｎＯ系ホモロガス化合物，Ｉｎ２Ｏ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ＝３，４，５），ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）３，及びＧａ２Ｏ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ＝７，８，９，１６）の合成と単結晶のデータ」（訳文）となっている。
以上によれば，本件出願日当時から，Ｉｎ，Ｆｅ，Ｇａ及びＡｌは，一群のＭの元素として当業者に認識されていたものと認められるから，当業者であれば，実施例１でＭ＝Ｇａの場合に相当する単結晶ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）５薄膜が反応性固相エピタキシャル法によって作製することができれば，Ｍ＝Ｉｎ，Ｆｅ及びＡｌの場合にも同様にして，単結晶のＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ薄膜が成長できることを理解するものと認められる。
エしたがって，本件発明３は，サポート要件を満たしているものと認められ，いずれにしても，取消事由４には，理由がない。
４取消事由１（無効理由１の判断の誤り）について
(1)相違点の認定について
ア審決は，本件発明３の引用発明１からの進歩性の判断に当たって，本件発明１の進歩性を前提とするところ，原告は，審決が，本件発明１と引用発明１との相違点の認定を誤ったと主張するので，この点につき判断する。イ引用発明１が上記第２，３(2)アのとおりに認定されることについては，当事者間に争いがない。
ウ原告は，本件発明１は，活性層にドーパント原子を含むか否かを明示しないから，「ドーパント原子の有無」は，本件発明１と引用発明１との相違点となるものではない，と主張する。
しかし，引用発明１のチャネル領域に用いられる半導体材料に，ドーパント原子を設けていることは明らかである。他方，本件発明１は，本件明細書の発明の詳細な説明を参照しても，ドーパント原子を添加するのか否か明確でない（なお，審決は，本件発明１の活性層にドーパント原子が添加されていないことまでを認定したのではない。）。
したがって，引用発明１のチャネル領域に用いられる半導体材料にドーパント原子が設けられている点は，本件発明１と引用発明１との相違点になるといえる。原告の主張には，理由がない。
エまた，原告は，本件化合物と引用発明１のチャネル領域に用いられる化合物とは，酸化物である点において一致しているから，一致点に含めるべきであると主張する。
しかし，両化合物は共に酸化物であっても，物質として異なっているから，酸化物である点のみを理由として一致点と認定することは相当ではない。両化合物が異なることは，相違点として検討すべきものである。
原告の主張には，理由がない。
オ本件発明３は，「ホモロガス化合物が耐熱性，透明酸化物単結晶基板上に形成された単結晶薄膜であることを特徴とする請求項１記載の透明薄膜電界効果型トランジスタ。」であるところ，本件発明３と引用発明１の相違点は，審決の認定した本件発明１と引用発明１の相違点に，請求項３に記載された事項が追加されるべきものと認められる。
このうち，本件化合物薄膜が，「耐熱性，透明酸化物単結晶基板上に形成され」る点については，引用発明１の「絶縁単結晶ＳｒＴｉＯ３基板７」が本件発明３の上記「耐熱性，透明酸化物単結晶基板」に相当することは技術的に明らかであるから，新たな相違点とは認められず，結局，本件化合物薄膜が単結晶薄膜であることが新たに追加され，以下の相違点３となる。
（相違点３）
透明薄膜電界効果型トランジスタの活性層として用いられる薄膜が，本件発明３では，「単結晶薄膜である本件化合物薄膜」であるのに対して，引用発明１では，「「伝導帯と２．５ｅＶ以上の電子の価電子帯との間にバンドギャップを有し，塩基性材料の価電子帯又は伝導帯に，あるいはこれに隣接する固定不純物エネルギー準位を形成するドーパント原子が設けられた１０ｃｍ2／Ｖｓ以上の電荷キャリアの移動度を有する塩基性材料が設けられた縮退半導体材料」であり，かつ，「前記半導体材料である，０．０３％のＳｎがドープされたＩｎ2Ｏ3に対し，ドーパント原子を設けた非遷移金属の他の共有結合酸化物である，１０ｃｍ２／Ｖｓ以上の移動度及び２．５ｅＶ以上のバンドギャップを有する，例えば，Ｇａ2Ｏ3，Ｂｉ2Ｏ3，ＳｎＯ2，ＺｎＯ，Ｓｂ2Ｏ3，ＰｂＯ，ＧｅＯ2若しくはＩｎ2Ｏ3，これら酸化物の混合物，又は，ＧａＩｎＯ3，ＺｎＧａ２Ｏ4，若しくはＣｄＧａ2Ｏ4のようなこれら酸化物から形成された化合物を用いた」もの」である点。
(2)相違点の判断について
ア本件化合物の性質
本件化合物に関しては，本件出願日当時，以下のような文献の記載がある。
①甲３


「ＺｎＯ系のアモルファス透明導電体を作り出すことを目的として，さまざまなアモルファス膜ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ≦４）をパルスレーザー蒸着法を用いて作製した。得られた膜は光学バンドギャップが２．８～３．０ｅＶ，ｎ型導電率が室温において１７０～４００Ｓｃｍ－１を示し，ｍの値へのわずかな依存性を呈しており，キャリア密度は１０１９～１０２０ｃｍ－３であった。電子移動度は１２～２０ｃｍ２Ｖ－１ｓ－１であり，ホール係数とゼーベック係数の間にｐ－ｎ異常は見られなかった。導電率は，１０～３００Ｋの範囲でほとんど温度への依存性を呈さなかった。・・・制動放射等色線分光法と紫外光電子分光法の併用により，伝導体テイルが大きな分散を有し，フェルミ準位が伝導帯端に位置していることが明らかとなった。・・・本系はＺｎ４ｓ軌道が広がった伝導帯を形成する初めてのアモルファス酸化物半導体である。」（訳文１頁１１行～２６行）「ＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ膜では，ｍが５未満のときにアモルファス相が得られた。これらの膜は良好な透明性および導電性を示した。」（訳文の３頁２１～２２行）
「薄膜試料は，パルスレーザー蒸着法（ＰＬＤ法）により作製した。Ｉｎ２Ｏ３，Ｇａ２Ｏ３，およびＺｎＯの粉末を用いて，従来のセラミックプロセスとその後のダイヤモンド研磨機を用いた研磨により，化学量論的組成を有する，高密度に焼成したＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍの円板を，ターゲットとして用意した。」（訳文の４頁１０行～１３行）
「表１は室温におけるアモルファスＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ膜の電気輸送パラメータを示している。ドーピングは意図的に行わなかったが，移動度１２～２０ｃｍ２Ｖ－１ｓ－１，キャリア密度１０１９～１０２０ｃｍ－３で１７０～４００Ｓｃｍ－１の伝導率が得られた。おそらくＯ欠損の影響であると考えられる。」（訳文の１０頁１０行～１３行）
②甲４
【００１９】本発明の第２の態様の物品が有する導電性酸化物に注入される陽イオンは，一般式ＺｎｘＭｙＩｎｚＯ（ｘ＋３ｙ／２＋３ｚ／２）で表される酸化物の結晶構造を破壊することなく，固溶できるものであれば特に制限はない。但し，イオン半径の小さいイオンの方が結晶格子中に固溶しやすい傾向があり，イオン半径が大きくなる程，結晶構造を破壊し易くなる傾向がある。上記のような陽イオンとしては，例えば，Ｈ，・・・，Ｂｉを挙げることができる。
【００３４】本発明の製造方法においては，例えば，ターゲットとしてＩｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：１の焼結体を用いた場合，６．２×１０－３［Ωｃｍ］の薄膜を容易に得ることができる。この場合，高導電性の主因は非晶質物質にも関わらず移動度が１０以上と高い値を示すことによる。また，ターゲットとしてＺｎ成分を増加させたホモロガスＩＧＺＯＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍ：２以上の整数)の焼結体を用いた場合，４．３×１０－３［Ωｃｍ］の抵抗率を有する薄膜を容易に得ることができる。この理由はキャリア濃度が指数関数的増大傾向を示すのに対し，移動度がほとんど変化しないことに起因する。
【００４１】ホモロガスＩｎＧａＯ３（ＺｎＯ）ｍの場合は，Ｉｎ２Ｏ３，Ｇａ２Ｏ３，ＺｎＯの各粉末を，含有金属の比率が１：１：ｍ（ｍは２以上の整数）となるように秤量した。・・・
【００４２】２．成膜
以下に実施例としてレーザーアブレーション法を用いる成膜法を示す。
実施例１
上で作成した焼結体のうち，Ｉｎ：Ｇａ：Ｚｎ＝１：１：１の焼結体の表面を研磨し，金属Ｉｎでインコネル製のホルダーに固定した。・・・ターゲットから３０ｍｍ直上に１０ｍｍ角で厚さ０．５ｍｍの石英ガラス基板を設置し，膜厚が均等となるように自転させながら３０分プルーム中に曝すことにより，約３００ｎｍの薄膜を得た。組成比は蛍光Ｘ線法により得た。膜が均一な非晶質であることはＸＲＤより確認した（図１）。吸収端は試料の透過及び反射スペクトルから光学定数を計算することから求めた。電気特性はファンデアパウ法によるＨａｌｌ効果測定により求めた。
【００４３】
【図面の簡単な説明】【図１】ＩｎＧａＺｎＯ４で表される酸化物が生成していることを確認するＸＲＤの結果。
③甲５，３７
「また，同様の観点から，ＹｂＦｅ２Ｏ４構造とそのホモロガス構造を持つ酸化物群が検討されている（表４・５）。ＹｂＦｅ２Ｏ４構造を持つＩｎＧａＺｎＯ４の場合には，Ｉｎを中心に持つ酸素八面体が互いに稜共有して平面上に広がったＩｎＯ２層が伝導路となると考えられる（図４・５５）・・・ＩｎＧａＺｎＯ４２５９），Ｉｎ２Ｏ３（ＺｎＯ）ｍ（ｍは３以上の自然数）２６２）が良好な透明導電性を有することが確認されている。」（１４９頁６行～１５０頁６行）「表４・５透明導電性金属酸化物の結晶構造と電気的・光学的性質」（１４９頁）に，「結晶構造」が「ＹｂＦｅ２Ｏ４」である物質について，以下のとおりと記載されている。
④甲６