ア(ア)以上を前提に，原告の本件発明に係る相当の対価の額を算定すると，①被告が包括クロスライセンス契約において本件発明により得た利益に関する分は，ＬＢＰにつき２００万４５５８円（別表３の「小計」欄の合計額），ＭＦＰ等につき２９万９３９３円（別表４の「小計」欄の合計額），②被告の自己実施による利益に関する分のうち，ＬＢＰにつき４５万０４６４円（別表５の「小計」欄の合計額）となる。
(イ)次に，被告の自己実施による利益に関する分のうち，ＭＦＰ等については，本件基準期間内の超過利益の合計額は前記認定のとおり１４６万４０２７円と認めることができるが，本件においては，中間利息の控除をするために必要な本件基準期間の各年毎の超過利益の額を認めるに足りる証拠がなく，中間利息の控除ができないことにかんがみ，上記超過利益の合計額（１４６万４０２７円），本件発明に関する被告の使用者貢献度（９７％），共同発明者間における原告の貢献割合（４０％），その他本件に現れた諸事情を総合的に考慮し，２万円と認めるのが相当である。
(ウ)以上によれば，原告の本件発明に係る相当の対価の額は，合計２７７万４４１５円となる。
イ前記(2)イのとおり，本件発明については平成７年１２月２６日に被告取扱規程に基づく実績に対する対価の支払債務の履行期が到来したのであるから，被告は上記アの相当の対価の支払債務について同日の経過により遅滞に陥ったものと解される。
したがって，原告は，被告に対し，上記アの相当の対価の額（２７７万４４１５円）に対する同月２７日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金を請求できるというべきである。ウ前記(2)アによれば，原告は，被告から，本件発明の特許を受ける権利の承継の対価として合計５５万３０００円の支払を受け，このうち，５万３０００円は平成７年１２月２６日以前に支払を受け，残余の５０万円は平成８年６月１３日に支払を受けているのであるから，上記５万３０００円は，相当の対価の元本に充当され，上記５０万円は，上記充当後の相当の対価の残元本及びこれに対する平成７年１２月２７日から支払日の前日である平成８年６月１２日までの遅延損害金に充当されることとなる。
そして，上記５万３０００円を充当後の相当の対価の残元本は２７２万１４１５円，上記残元本に対する平成７年１２月２７日から平成８年６月１２日までの年５分の割合による遅延損害金は６万２８３６円となり，その合計額は２７８万４２５１円である。
そうすると，原告の本件発明に係る相当の対価の不足額は，上記合計額に上記５０万円を更に充当した後の残元本２２８万４２５１円となる。
エ以上によれば，原告は，特許法旧３５条３項に基づき，被告に対し，本件発明に係る相当の対価として２２８万４２５１円及びこれに対する平成８年６月１３日（対価の昀終支払日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。
９争点６（消滅時効の成否）について
(1)被告は，原告の本件発明に係る相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効は，遅くとも被告が原告に対して実績による対価を支払った平成７年１２月２６日の翌日である同月２７日から進行し，平成１７年１２月２６日の経過により消滅時効が完成した旨主張する。
前記８(2)イのとおり，平成７年１２月２６日に被告取扱規程に基づく実績に対する対価の支払債務の履行期が到来し，原告は，特許法旧３５条３項に基づいて，被告に対し，本件発明に係る相当の対価の支払を受ける権利を行使し得ることになったから，その翌日の平成７年１２月２７日から消滅時効が進行する。
ところで，被告は，平成８年６月１３日，本件発明に関し，被告取扱規程に基づいて表彰による賞金として５０万円を原告に対して支払っているところ，上記賞金５０万円は，実績に対する対価の加算分に該当し，本件発明の特許を受ける権利の対価として支払われたものと認められることは，前記８(2)ア認定のとおりである。
そうすると，当該支払が民法１４７条３号の時効中断事由である債務の「承認」に該当することは明らかである。
したがって，上記支払により，原告の本件発明に係る相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効は中断し，平成８年６月１３日の翌日から同権利の消滅時効は新たに進行することとなる。
その後，原告は，上記消滅時効期間満了前である平成１８年６月１２日に被告に到達した同月９日付け通知書（甲９の１，２）及び同月１３日に被告に到達した同日付け通知書（甲１０の１，２）により，本件発明に係る相当の対価の支払を催告し，その後６か月以内である同年１２月１１日に本件訴訟を提起している。
そうすると，遅くとも平成１８年６月１３日の時点で，原告の本件発明に係る相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効は中断しているというべきである。
(2)以上によれば，原告の本件発明に係る相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効は未だ完成していないというべきであるから，被告の消滅時効の主張は理由がない。
１０結論
以上によれば，原告の請求は，被告に対し，２２８万４２５１円及びこれに対する平成８年６月１３日から支払済みまで年５分の割合による金員の支払を求める限度で理由があるからこれを認容することとし，その余の請求は理由がないからこれを棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４６部
裁判長裁判官大鷹   一郎
裁判官大西勝滋
裁判官関根澄子は，転補のため署名押印することができない。
裁判長裁判官大鷹   一郎
（別紙）原出願発明の特許請求の範囲
「(1)実質的にシングルモードを有する半導体レーザーを光源として，その接合面と垂直な面内のビームウエスト位置に焦点をほぼ合致させた対物レンズと，前記接合面に平行な面内にのみ屈折力を有するエレメントで構成されるアフォーカルシリンドリカルレンズと，結像レンズと，結像レンズに入射する光束を制限するアパーチャーと，前記結像レンズの焦点の近傍に設置された感光媒体とを有することを特徴とする記録光学系。


平成２５年（ワ）第１２６４６号商標権侵害行為差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２７年１月１６日
判          決
山梨県甲斐市〈以下略〉
原         告      株式会   社湯ー   とぴあ同訴訟代理人弁護士     土    橋        順
静岡県田方郡函南町〈以下略〉
被         告     函      南      町同訴訟代理人弁護士    小    川    良    昭同             重    光        純同            安    本        晋同            田    上        悠
主          文
１被告は，別紙被告施設目録記載の入浴施設の外壁及び掲示物，送迎用車両，別紙ウェブサイト目録記載の各ウェブサイト並びにパンフレット，チラシ等の広告物に別紙被告標章目録記載の標章を使用してはならない。２被告は，別紙被告施設目録記載の入浴施設の外壁及び掲示物，送迎用車両，別紙ウェブサイト目録記載の各ウェブサイトから，別紙被告標章目録記載の標章を抹消せよ。
３被告は，別紙被告標章目録記載の標章を付したパンフレット，チラシ等の広告物を廃棄せよ。
４被告は，原告に対し，１２３４万９０６９円及びうち１０８８万１８９２円に対する平成２５年５月２５日から，うち１４６万７１７７円に対する平成２６年１１月１日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。５原告のその余の請求を棄却する。
６訴訟費用は，これを２分し，その１を被告の負担とし，その余を原告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
１主文第１項ないし第３項と同旨
２被告は，原告に対し，８４００万円及びうち７６００万円に対する平成２５年５月２５日から，うち８００万円に対する平成２６年１１月１日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
３仮執行宣言
第２事案の概要
１本件は，「入浴施設の提供」を指定役務とする商標権を有する原告が，被告の運営する入浴施設において使用される標章が上記商標権に係る商標に類似し，その使用が原告商標権を侵害すると主張して，被告に対して，商標法３６条１項及び２項に基づき，上記入浴施設の外壁・掲示物，送迎用車両，ウェブサイト及び広告物等への標章の使用の差止め，外壁・掲示物等からの標章の抹消並びに標章を付した広告物の廃棄を求めるとともに，商標権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として，８４００万円及びうち７６００万円に対する不法行為後の日（訴状送達日の翌日）である平成２５年５月２５日から，うち８００万円に対する不法行為後の日（損害算定期間の最終日の翌日）である平成２６年１１月１日から各支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
２前提となる事実（証拠等〈略〉を掲げていない事実は当事者間に争いがない。）
(1)当事者
ア原告は，温泉ホテルの経営を主な業務としている株式会社である。イ被告は，静岡県内の地方公共団体である。
(2)原告の商標権
原告は，以下の商標権（以下「原告商標権」といい，その登録商標を「原告商標」という。）を有している。
登録番号第３１１２３０４号
出願日    平成４年９月３０日
登録日    平成８年１月３１日
登録商標
商品及び役務の区分第４２類
指定役務入浴施設の提供
(3)原告の営業
原告は，山梨県甲斐市所在の温泉ホテル「ラドン健康パレス湯～とぴあ」（以下「原告施設」という。）を経営し，平成７年以降，原告商標を用いて，入浴施設の提供を行っている。
(4)被告の行為
被告は，平成１４年１０月２０日から現在に至るまで，静岡県田方郡函南町所在の別紙被告施設目録記載の施設（以下「被告施設」という。）において，別紙被告標章目録記載の標章（以下「被告標章」という。）を使用して，入浴施設の提供を行っている。
被告は，入浴施設の提供に当たり，被告施設の外壁，施設の掲示物，送迎バスに被告標章を付している。また，被告は，別紙ウェブサイト目録〈略〉記載１のウェブサイト（被告函南町のウェブサイト）及び同２のウェブサイト（被告施設のウェブサイト）上の被告施設の広告に，被告標章を付して電磁的方法により提供しており，また，被告標章を付したパンフレット，チラシ等の広告物を展示，頒布している。
なお，被告施設の運営管理は，平成２２年４月１日以降，被告から委託を受けたＦｕｎＳｐａｃｅ株式会社（以下「ＦｕｎＳｐａｃｅ社」という。）が行っている。
(5)指定役務と被告の役務との対比
被告施設における役務の提供は，原告商標の指定役務である「入浴施設の提供」に含まれる。
３争点
(1)原告商標と被告標章の類否
(2)原告の損害の有無及びその額
(3)消滅時効の成否
第３争点に関する当事者の主張
１争点(1)（原告商標と被告標章の類否）について
〔原告の主張〕
(1)原告商標について
ア原告商標は，外観上，「ラドン健康パレス」及び「湯～とぴあ」の文字をそれぞれ上下二段に配して成る商標であって，一体性が低く，分離して看取されるべきものである。また，「湯～とぴあ」は，造語であって，独立して識別力を有する部分である一方，「ラドン健康パレス」は，提供する入浴施設（温泉施設）の種類を意味する一般的・普遍的な文字であり，付加的な部分である。したがって，原告商標のうち「湯～とぴあ」の部分は，その要部ということができる。
イ原告商標の要部である「湯～とぴあ」部分は，「～」が「湯」の一部と一体となり，丸味を帯びたポップ体の文字で構成されており，同部分からは，「ユートピア」との称呼を生じ，「理想的に快適な浴場」である「湯～とぴあ」という入浴施設との観念を生じる。
(2)被告標章について


ア被告標章の外観は，「湯～トピア」及び「かんなみ」の文字を前部後部として一段に配して成るが，前部に配された「湯～トピア」は，黒色のポップ体の文字で構成され，後部の「かんなみ」は，緑色のポップ体の文字で構成される。そのため，「湯～トピア」と「かんなみ」は，一体性が低く，分離して看取されるべきものである。また，「湯～トピア」は，造語であって，独立して識別力を有する部分である一方，「かんなみ」は，提供する入浴施設（温泉施設）の所在地を意味する一般的・普遍的な文字であり，付加的な部分である。
したがって，被告標章のうち「湯～トピア」の部分は，その要部ということができる。
イ被告標章の要部である「湯～トピア」の部分は，黒色のポップ体の文字で構成されており，同部分からは，「ユートピア」との称呼を生じ，「理想的に快適な浴場」である「湯～トピア」という入浴施設との観念を生じる。
(3)取引の実情について
元来，わが国においては，入浴を娯楽とする習慣がある。そのため，入浴施設は，その周辺地域の住民だけでなく，市町村や都道府県を越えて利用されている。しかも，インターネットの普及により，様々な情報をインターネットから検索する機会が増えていることは公知の事実であり，入浴施設には以前より広い範囲からの集客があることも容易に想像できる。実際，インターネットの検索サイトで「湯～とぴあ」を検索すると，その検索結果の最上位に原告施設が表示されることから，インターネット上で最も言及されているのが原告施設であることが分かり，さらに，その検索結果の１頁目に表示され，「湯～とぴあ」ないし「湯～トピア」の文字で競合する施設は，原告施設，被告施設及び登録商標を有する「湯～とぴあ宝」だけである。また，入浴施設に関しては，同一の経営母体が各地において複数の施設を経営することは一般的である。
したがって，取引の実情として，市町村や都道府県を越えて，「湯～とぴあ」という商標の使用が役務の混同を生じさせやすい状況にあるということができる。
(4)類否判断
そこで，原告商標の要部及び被告標章の要部とを対比すると，いずれも「ユートピア」という同一の称呼が生じ，また，「理想的に快適な浴場」である「湯－とぴあ（湯－トピア）」という入浴施設との共通の観念を生じる。なお，外観については，平仮名・片仮名という相違点はあるものの，「湯－とぴあ」という基本的な語は同一であること，書体は異なるが，標準文字ではなく装飾された書体である点で共通することから，類似しているということができる。
そして，前記(3)のような取引の実情も併せて総合的に考慮すると，被告標章と原告商標とが入浴施設の提供という同一の役務に使用された場合には，当該役務の出所の誤認混同を生じさせるおそれがあるといえるから，被告標章は，全体として，原告商標と類似しているということができる。なお，被告は被告標章について商標登録を得たようであるが，原告は，これに対する無効審判を請求している。
〔被告の主張〕
(1)原告商標について
ア原告商標の外観については，「ラドン健康パレス」及び「湯～とぴあ」の文字がいずれも丸みを帯びた字体であり，「ラドン健康パレス」は，上部に，少し小さめの青い文字で，「湯～とぴあ」は，下部に，少し大きめの青で囲まれた黄色の太文字で配されている。
原告商標からは，「ラドンケンコウパレスユートピア」との称呼が生じ，ラドン温泉を利用した入浴施設又は健康増進施設との観念が生じる。イ原告商標のうち「湯～とぴあ」の部分は，「ユートピア」という一般的な外来語の一部について，入浴施設等を想起させる「湯」の漢字を当てはめただけのありふれた用語にすぎない。実際，他の登録商標においても「湯とぴあ」，「湯ートピア」及び「湯～とぴあ」等の文字が使用されており，インターネットの検索サイトで「湯～とぴあ」を検索すると，原告施設及び被告施設以外にも様々な入浴施設が列挙されることからすれば，「湯とぴあ」，「湯ートピア」及び「湯～とぴあ」などが，入浴施設の標章として慣用的に使用されていることは明らかである。よって，原告商標のうち「湯～とぴあ」の部分が出所識別標識として強く支配的な印象を与えていることはない。
他方，原告商標のうち「ラドン健康パレス」の部分は，「ラドン」，「健康」及び「パレス」の三つの単語を合わせた造語として極めて特徴的な用語を形成しており，インターネットの検索サイトで検索しても，原告施設以外の施設が検出されないことからすれば，「ラドン健康パレス」の部分は，「湯～とぴあ」の部分以上に，出所識別機能がある。したがって，原告商標のうち「湯～とぴあ」の部分が需要者に対して役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えているとは到底認められないから，同部分を原告商標の要部と評価することはできない。
(2)被告標章について
ア被告標章は，「湯～トピアかんなみ」及び「ＩＺＵ    ＫＡＮＮＡＭＩＳＰＡ」の文字並びに函南町の花であるハコネザクラの絵で構成されており，このうち，「湯～トピア」は黒色，「かんなみ」は緑色で，いずれも細い毛筆体である。
被告標章からは，「ユートピアカンナミイズカンナミスパ」との称呼が生じ，静岡県田方郡函南町に所在し，同町が運営に関与している公共性を有する温泉入浴施設という観念が生じる。
イ被告標章のうち「湯～トピア」の部分は，それ自体が出所識別機能を有するものでない上，「かんなみ」という語が結びつくことによってはじめて，函南町に所在し，函南町がその町民の健康・福祉増進に役立つ施設とすることを目的として管理運営していることが明確になるものであるから，被告標章における「湯～トピア」と「かんなみ」は不可分一体として理解されるべきものである。また，「湯～トピア」と「かんなみ」が全く同じ字体で１列に表示され，さらにその中心部にハコネザクラの絵が配置されていることからも，被告標章における「かんなみ」の部分が不可欠の要素といえる。よって，「湯～トピア」の部分だけを被告標章の要部として評価することはできない。
(3)取引の実情


原告施設は，山梨県甲斐市の１か所のみに存在し，原告が営利目的で運営する入浴施設付き宿泊施設である。原告施設は，ウェブページ等でラドン温泉関連の施設であることを強く打ち出しており，原告商標においても「ラドン健康パレス」の文字が強い意義を有し，顧客誘引力の中核をなしている。また，原告施設の中心的な顧客は，山梨県又は東京都を中心とする関東地方の住民である。これに対して，被告施設は，町民の健康増進及び福祉向上並びに地域振興を目的とした公共的な施設であり，宿泊設備も有していない。被告施設にはラドン温泉関連施設がなく，その利用者の約９割が函南町民及びその付近住民であり，他県住民の利用がほとんどない。そして，原告商標は，上記所在地の原告施設で使用されている一方で，被告標章は，静岡県田方郡函南町に所在する被告施設で使用されており，いずれも他の地域における入浴施設の提供ために使用されている事実はない。
また，「湯～とぴあ」の語をインターネットの検索サイトで検索すると，その上位１００件の中に，原告施設及び被告施設のほかに，「湯～とぴあ宝」，「箱根小涌園ユネッサン（ＨＡＫＯＮＥＫＯＷＡＫＩ－ＥＮＳｕｎｓｈｉｎｅ湯～とぴあ箱根小涌園ユネッサン）」，「湯とぴあ雁の里温泉」，「なにわ健康ランド湯ートピア」，「湯～とぴあダイゴ」，「臼別温泉湯とぴあ臼別」，「ゆ～とぴあみろく」，「湯～とぴあ熊の湯」，「藤河別湯ーとぴあ」，「あわくら温泉湯～とぴあ黄金泉」，「湯～トピア小中野」及び「湯都ピア浜脇」という競合する入浴施設が検出される。
さらに，入浴施設の提供において重視されるのは，その所在地，湯の質及び成分内容，風呂の数や種類などであるから，これらの要素を捨象して，単に「ユートピア」と称呼される文字を含む標章を使用しているというだけで，標章同士の誤認混同が生じることはあり得ない。
(4)類否判断
ア外観上，原告商標における「湯～とぴあ」は平仮名であるが，被告標章における「湯～トピア」は片仮名である上，原告商標の文字は丸みを帯びた黄色のデザインとなっているが，被告標章の文字は黒色と緑色の毛筆で流れるように手書き風のデザインとなっている。また，原告商標は２列で記載されているが，被告標章は１列で記載されている上，「ユートピア」と称呼される文字が，原告商標では最後に位置しているのに対して，被告標章では最初に位置しているなど，文字の配置状況においても異なっている。原告商標と被告標章を並べて比較すれば，両者が全く異なる外観を呈していることは一見して明らかである。
そして，どちらも「ユートピア」と称呼される文字を含み，入浴又はこれに類する施設との観念を生じる点で共通するが，その称呼を全体として観察すれば全く類似していないし，ラドン温泉と強く結びついた観念を生じる原告商標と，函南町に所在する公共的性格を有する温泉入浴施設との観念を生じる被告標章は，その出所を別にすることは明らかである。このように，原告商標と被告標章を対比しても，全体としての表記が大きく異なるだけでなく，字体及び配色等のデザインにおいて一見して明らかに異なっており，さらに前記(3)の取引の実情も考慮すれば，原告商標と被告標章に接した者が，両者について誤認混同を生じるおそれは皆無である。
イこの点に関して原告は，原告商標の一部である「湯～とぴあ」と被告標章の一部である「湯～トピア」をそれぞれの要部として対比することにより，両者が類似すると主張するが，「湯～とぴあ」ないし「湯～トピア」の部分は出所識別標識として強く支配的な印象を与えているものではなく，他方，原告商標の「ラドン健康パレス」や，被告標章の「かんなみ」，「ＩＺＵＫＡＮＮＡＭＩ    ＳＰＡ」及びハコネザクラの絵も，それぞれ出所識別標識となるから，原告の主張するような要部による類否判断は許されない。
ウ特許庁においては，称呼を「ユートピア」，類似群コードを「４２Ｄ０１」とする商標として，原告商標以外に，①「湯とぴあ宝」，②「ＨＡＫＯＮＥＫＯＷＡＫＩ－ＥＮＳｕｎｓｈｉｎｅ   湯～とぴあ」，③「ＹＯＵ，ゆ～ＳＡＵＮＡａｎｄ   ＢＡＴＨＵＴＯＰＩＡ」，④「ユートピア赤城」（イメージあり），⑤「ユートピア赤城」（イメージなし），⑥「湯とぴあ雁の里温泉」及び⑦「さくらんぼ湯ートピア」の７件が登録されており，このうち，①及び②については原告商標の出願より早く出願されたものであり，③は原告商標と同日に出願されているが，その余の商標は，いずれも原告商標の登録後に出願されたものである。
このような商標登録状況に鑑みれば，特許庁は，「湯とぴあ」，「湯ートピア」及び「湯～とぴあ」などの文字には出所を特定する機能がないと判断し，かかる文字を含む商標を入浴施設の提供という役務について使用したとしても，他の商標との誤認混同のおそれがないと扱っていることが明らかである。
なお，被告が被告標章について商標登録を申請したところ，何ら問題なく，その登録が認められた（商標登録第５６９２７９１号）。２争点(2)（原告の損害の有無及びその額）について
〔原告の主張〕
(1)被告施設の売上高
被告施設における，平成１４年１０月２０日から平成２５年３月３１日までの売上高は，１９億７６４８万０６０５円である。また，平成２２年以降の売上高に鑑みれば，平成２５年４月１日から平成２６年１０月３１日までの１９か月間に少なくとも２億５３３３万３３３３円の売上げが発生している。
よって，平成１４年１０月２０日から平成２６年１０月３１日までの売上高は，少なくとも２２億２９８１万３９３８円である。なお，被告は，平成２２年４月１日以降被告施設を指定管理者たるＦｕｎＳｐａｃｅ社に運営させており，被告には収入が帰属していないと主張するが，被告は同社に業務委託することによって被告標章を使用させているのであるから，同日以降の売上高も損害算定の基礎に算入すべきである。


(2)原告が受けるべき金額（商標法３８条３項）
ア使用料率
原告商標には顧客吸引力があり，被告が被告標章を使用することで被告施設の売上げに寄与しているから，原告には，使用料相当額の損害が発生している。
そして，使用料相当額を算定するための使用料率は，以下の事情を考慮すると，売上高の５％とするのが相当である。
(ｱ)原告商標の顧客吸引力
原告商標は「湯～とぴあ」の部分を中核としているところ，その「湯～とぴあ」は，「湯」の文字で入浴施設であることを示し，「ユートピア」という称呼と合わさることによって，快適な入浴施設であることをイメージさせるものであり，顧客吸引力が高く，原告の営業努力によって，山梨県内だけでなく山梨県外からも観光客を吸引し，山梨の観光の一角を担う存在となっている。
(ｲ)被告標章の使用態様
被告は，被告標章を，ホームページ，パンフレット，チラシ等の宣伝広告の全てに用い，施設の外壁，送迎用バスにもこれを用いて宣伝効果を補完するなど，被告標章を統一的なブランドとして使用している。
(ｳ)被告標章独自の顧客吸引力がないこと
被告標章のうち「湯～トピア」の部分は，原告商標と共通して，顧客吸引力の中核をなす部分であるが，被告標章のうち「かんなみ」の部分は，被告施設の所在地を表すのみであり，独自の顧客吸引力がない。
(ｴ)原告に使用許諾の意思がないこと
原告は，第三者が原告商標又はこれに類似する標章を使用することを望んでおらず，実際に，原告商標又これに類似する標章を使用する施設に対して，使用の中止を求める交渉をしてきた。特に被告施設は，山梨県に隣接する静岡県に所在し，しかも利益を度外視できるために，競合可能性が高いから，使用料の支払を条件としても被告標章の使用を許諾する意思はない。
イ使用料相当額
前記(1)の売上高に使用料率５％を乗じると，原告が受けるべき使用料相当額は，１億１１４９万０６９６円となる。
(3)弁護士費用
原告は，本件訴訟の追行を原告訴訟代理人弁護士に委任した。それに要した費用のうち，被告の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用額は，４００万円である。
(4)小括
よって，原告は，被告に対し，１億１５４９万０６９６円の損害賠償請求権を有するが，その一部請求として，使用料相当額に係る損害の一部である８０００万円（平成１４年１０月２０日から平成２４年１２月３１日までの分として７２００万円，平成２５年１月１日から平成２６年１０月３１日までの分として８００万円）及び弁護士費用に係る損害金４００万円の支払を求める。
なお，遅延損害金は，平成１４年１０月２０日から平成２４年１２月３１日までの使用料相当額及び弁護士費用については，訴状送達日の翌日から，平成２５年１月１日から平成２６年１０月３１日までの使用料相当額については，平成２６年１１月１日から，それぞれ起算する。
〔被告の主張〕
(1)被告施設の売上高
被告施設における平成１４年１０月２０日から平成２５年３月３１日までの収支については，被告施設関連の「歳入歳出決算額及び入館者数」と題する書面に記載のとおりであるが，平成２２年４月１日以降は，指定管理者であるＦｕｎＳｐａｃｅ社が被告施設を運営していることから，被告施設に係る収入は，温泉スタンドの給湯料を除き，一切被告に帰属していない（同社から賃料その他の金銭も受領していない。）。
なお，被告施設の収支は赤字であり，平成２４年度では，１８７０万６７３９円が被告の赤字として計上され，ＦｕｎＳｐａｃｅ社においても２８５８万０４５８円の赤字を生じている。
(2)原告が受けるべき金額
原告商標と被告標章が類似していると仮定しても，以下の各事情によれば，原告商標に顧客吸引力は認められず，被告標章の使用が被告施設の売上げの増加に寄与したことはなく，また，その使用により原告に何らかの損害が生じたことはないから，商標法３８条３項によって算定される使用料相当額は認められない。
また，仮にいくばくかの損害を原告に認めることができるとしても，それは極めて微小な程度にとどまるべきであり，売上高の５％などという法外な使用料相当額を認める理由はない。
ア施設の目的
原告施設は，営利を目的とする施設であり，想定する顧客が山梨県内又は東京都を中心とする首都圏の観光客であるのに対して，被告施設は，町民の健康増進及び福祉の向上並びに地域の振興に寄与することを目的とする公共的な施設であって，想定する顧客は函南町民が中心であり，実際に被告施設の利用者のほぼ１００％が静岡県東部の住民である。
イ施設の所在地等
原告施設は，山梨県甲斐市の１か所に存在するだけであるから，被告施設を利用する一般需要者にとって原告施設は全く著名ではなく，顧客吸引力は皆無というべきである。また，「湯」の字を使用し「ユートピア」と称呼される文字を含む名称の入浴施設が，原告施設以外にも日本全国に複数存在するため，被告標章から，これらの他の入浴施設と区別して直ちに原告施設が連想されることはあり得ない。
よって，被告標章の利用において，原告商標の顧客吸引力が発揮されることはない。
ウ施設の特徴
原告施設は，その名称や広告等において，ラドン温泉関連施設であることを重視しており，原告商標における「ラドン健康パレス」の部分が強い意義を有し，その顧客吸引力の中核をなしているのに対し，被告施設には一切ラドン温泉関連施設は存在しない。また，被告施設はいわゆる日帰り入浴施設であり宿泊設備を有していないから，入浴施設の充実した宿泊施設である原告施設とは性格を異にしている。
エ被告施設発足の経緯
被告施設は，地方公共団体である被告が，町民の健康増進及び福祉の向上並びに地域の振興に寄与することを目的として設立し，維持する公共施設であり，函南町の住民をその利用者として想定し，広告宣伝活動も函南町を中心として行っているから，被告施設の運営によって原告施設の顧客が減少したり，原告商標と誤認混同されることによって被告施設の売上げが増加したりすることは，全く想起し難い。
(3)原告の請求権等
原告の主張する使用料相当額の損害金，弁護士費用及びそれについての被告の損害賠償義務については，否認ないし争う。
３争点(3)（消滅時効の成否）について
〔被告の主張〕


被告は，平成１４年１０月以降被告施設において被告標章を使用し，遅くとも平成１７年９月までには被告のホームページ内に被告施設のページを設けて，その存在を広く周知していた。そして，同ページは，「湯～トピア」の語で検索すると上位で検出されることから，「湯～とぴあ」の文字を含む名称の入浴施設を強く意識していた原告は，遅くとも平成２０年末までに被告施設の存在を認識していたはずである。
したがって，本件訴訟の提起から３年以上前に発生した損害についての原告の損害賠償請求権は，時効により消滅しているというべきであるから，被告はこれを援用する。
〔原告の主張〕
原告が被告施設のホームページの存在を知ったのは，平成２４年２月頃である。
よって，本件訴訟における原告の請求権が時効により消滅することはない。
第４当裁判所の判断
１争点(1)（原告商標と被告標章の類否）について
(1)類否の判断について
商標の類否は，対比される商標が同一又は類似の商品又は役務に使用された場合に，その商品又は役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが，それには，使用された商標がその外観，観念，称呼等によって取引者に与える印象，記憶，連想等を総合して全体的に考察すべく，しかも，その商品又は役務に係る取引の実情を明らかにし得る限り，その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である（最高裁昭和３９年（行ツ）第１１０号同４３年２月２７日第三小法廷判決・民集２２巻２号３９９頁，最高裁平成６年（オ）第１１０２号同９年３月１１日第三小法廷判決・民集５１巻３号１０５５頁参照）。
また，複数の構成部分を組み合わせた結合商標については，商標の各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合していると認められる場合においては，その構成部分の一部を抽出し，この部分だけを他人の商標と比較して類否を判断することは，原則として許されないが，他方で，商標の構成部分の一部が取引者又は需要者に対し，商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える場合や，それ以外の部分から出所識別標識としての称呼，観念が生じない場合などには，商標の構成部分の一部だけを取り出して，他人の商標と比較し，その類否を判断することが許されるものと解される（最高裁昭和３７年（オ）第９５３号同３８年１２月５日第一小法廷判決・民集１７巻１２号１６２１頁，最高裁平成３年（行ツ）第１０３号同５年９月１０日第二小法廷判決・民集４７巻７号５００９頁，最高裁平成１９年（行ヒ）第２２３号同２０年９月８日第二小法廷判決・裁判集民事２２８号５６１頁参照）。
(2)原告商標について
ア原告商標の外観は，前記第２，２(2)記載のとおり，「ラドン健康パレス」の文字及び「湯～とぴあ」の文字（なお，「湯～」の部分は，「湯」の旁である「昜」の中の「一」を，「～」と波状に変形しつつ，その右端を伸ばすことによって，「湯～」を一体的に表現している。）を上下二段にそれぞれ横書きして成り，上段の「ラドン健康パレス」の文字は，細いゴシック調で色は青色であり，下段の「湯～とぴあ」の文字は，丸みを帯びた太いフォントのポップ体で，やや立体感を持たせた黄色の文字を青地でふち取って表されており，上段の文字の約７，８倍大きく，また，「湯～とぴあ」の「湯」の文字が「とぴあ」の文字よりも大きく強調されている。
原告商標は，上記の上下二段の文字から，全体として，「ラドンケンコウパレスユートピア」との称呼を生じる。
また，原告商標の下段の「湯～とぴあ」の部分は，「理想郷，理想社会」などを意味する英単語「ｕｔｏｐｉａ」（ユートピア）の「ユ」を「湯」に置き換えた造語であると認められるところ，この下段部分と上段部分の意味上の繋がりから，原告商標を全体として見ると，「ラドンを用いた健康によい温泉施設であって，理想的で快適な入浴施設」という程度の観念が生じるということができる。
イもっとも，原告商標は，その外観上，上段の「ラドン健康パレス」の部分と下段の「湯～とぴあ」の部分とから成る結合商標と認められるところ，その文字の色及び大きさの違い，その配置態様によって，一見して明瞭に区分して認識されるものであるから，これらの二つの部分は，分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分に結合しているものということはできない。
そして，上段の「ラドン健康パレス」の部分は，元素の一つである「ラドン」，身体に悪いところがなくすこやかなことを意味する「健康」及び「宮殿，御殿。娯楽又は公益のための建築物」の意味を持つ「パレス」という一般的な単語を繋げたものであり，それらの単語が持つ個々の意味合いを併せて，後記認定のとおり，全国に数多く存在する「ラドン健康センター」，「ラドン温泉健康センター」，「ラドン健康美容センター」，「ラドン保養センター」，「ラドン保健センター」などと同様に，「ラドンを用いた健康によい温泉施設」という程度の一般名称的な意味を示すにすぎないのに対して，下段の「湯～とぴあ」の部分は，「ユートピア」の「ユ」を「湯」に置き換えた造語であり，しかも，その文字が上段の文字よりもはるかに大きく目立つ態様で示されていることからすれば，原告商標の中で，「湯～とぴあ」の部分は，強く支配的な印象を与える部分ということができる。
そうすると，原告商標においては，その全体での称呼及び観念とは別に，その下段の「湯～とぴあ」の部分のみから，「ユートピア」の称呼が生じ，「理想的で快適な入浴施設」という程度の観念が生じるということができる。
(3)被告標章について


ア被告標章の外観は，別紙被告標章目録記載のとおり，上段に「湯～トピアかんなみ」の文字を横書きし，下段に，３枚の葉を伴う１輪の花（被告の主張によれば，函南町の花である「ハコネザクラ」。）の図形と，その図形の左右にそれぞれ「ＩＺＵＫＡＮＮＡＭＩ」と「ＳＰＡ」の極めて小さな欧文字を横書きに配して成る結合商標と認められるところ，上段の文字は，いずれも毛筆様のもので書いたように濃淡や太さに変化を持たせたデザインの字体（なお，「湯」の字の中の「日」の部分は，その中央の「－」が赤い丸に置き換えられて表現されている。）となっているが，このうち「湯～トピア」の部分は黒色（上記赤い丸を除く。以下同じ。）で，「かんなみ」の部分は緑色でそれぞれ表されており，「湯～トピア」の「湯」の文字が「～トピア」の文字よりも大きく強調されており，また，下段の花の図形は，上段の一文字と同程度かそれより小さく描かれ，下段の欧文字は，上段の文字に比して極めて小さいフォントで黒色で記されている。被告標章の中において，その外観上，「湯～トピアかんなみ」の文字で構成される上段部分は，下段の図形及びごく小さな欧文字とは，明らかに区別されて，独立して認識されるものと認められるところ，その上段部分からは「ユートピアカンナミ」の称呼が生じ，また，「函南町にある，理想的で快適な入浴施設」という程度の観念が生じる。
イ被告標章の上段の「湯～トピアかんなみ」の文字は，いずれも同様の字体で，１行でまとまりよく記載されているものの，視覚上，黒色の「湯～トピア」と緑色の「かんなみ」の二つの部分によって構成されていることが容易に認識されるものであるから，これらの二つの部分は，分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分に結合しているものということはできない。また，前方の「湯～トピア」の部分は，「ユートピア」の「ユ」を「湯」に置き換えた造語であり，出所識別標識として強い印象を与える部分であるということができるが，他方，後方の「かんなみ」の部分は，「函南」という地名若しくは町名を指していることは明らかであるから，入浴施設が所在し，その役務が提供される場所を表すものにすぎず，自他役務を識別する機能が弱いというべきである。そうすると，「かんなみ」の部分は，「湯～トピア」の部分と一体となって上記の称呼及び観念が生じ得るとしても，「かんなみ」の部分それ自体からは，独自の出所識別標識としての称呼及び観念を生じないというのが相当である。したがって，被告標章の上段部分からは，その全体に対応した称呼及び観念とは別に，「湯～トピア」の部分に対応した「ユートピア」という称呼及び「理想的で快適な入浴施設」という程度の観念も生じるものというのが相当である。
(4)取引の実情等
証拠〈略〉及び弁論の全趣旨によれば，被告施設は，被告がその町民の健康増進及び福祉の向上並びに地域の振興に寄与することを目的として設立・運営する公共の日帰り入浴施設であり，その利用者の約半数が函南町の住民で，三島市，沼津市などの近隣市町村の住民を含めると利用者の大半を占めること，被告標章は，被告施設についてのみ使用されており，他の地域における入浴施設の提供のために使用されていないこと，他方，原告施設は，山梨県甲斐市に所在する入浴施設付きの宿泊施設であり，同施設のホームページ上では，館内にラドン温泉を含む複数の風呂があることが謳われ，宿泊予約サイトではラドン温泉関連施設として紹介されていること，原告が原告商標を使用して運営する入浴施設は，原告施設のみであること，また，全国の入浴施設については，同一の経営主体が各地において同様の名称を用いて複数の施設を運営することがあること，インターネットの検索サイトで「湯～とぴあ」の語を検索した結果によれば，全国には，「湯ーとぴあ」又はこれに類する語を含む名称を有する入浴施設として，原告施設及び被告施設のほかに，少なくとも「湯～とぴあ宝」（名古屋市），「湯とぴあ雁の里温泉」（秋田県仙北郡美郷町），「なにわ健康ランド湯ートピア」（大阪府東大阪道せたな町），「湯～とぴあ熊の湯」（東京都板橋区），「藤河内湯ーとぴあ」（大分県佐伯市），「あわくら温泉湯～とぴあ黄金泉」（岡山県英田郡西粟倉村）及び「湯～トピア小中野」（青森県八戸市）の各施設があることが，それぞれ認められる。
(5)類否判断
前記(2)及び(3)のとおり，原告商標のうち強く支配的な印象を与える部分である「湯～とぴあ」と，被告標章のうち強く支配的な印象を与える部分である「湯～トピア」とを対比すると，原告商標の「湯～とぴあ」の部分から，「ユートピア」の称呼及び「理想的で快適な入浴施設」という程度の観念が生じ，被告標章の「湯～トピア」の部分からも，「ユートピア」の称呼及び「理想的で快適な入浴施設」という程度の観念が生じることが認められるから，原告商標と被告標章とは，強く支配的な印象を与える部分において同一の称呼及び観念を有するものということができ，また，外観においても，いずれも「湯～とぴあ」ないし「湯～トピア」の文字を含み，平仮名か片仮名かの違いがあるにすぎず，実質的に同じ語をその構成に含んでいるということができる。一方で，原告商標と被告標章とは，その文字の字体が異なるほか，原告商標には，「湯～とぴあ」の文字のほかに「ラドン健康パレス」との文字があり，また，被告標章には，「湯～トピア」の文字のほか，「かんなみ」の文字，「ＩＺＵＫＡＮＮＡＭＩ」及び「ＳＰＡ」の欧文字並びに花の図形が含まれているが，前記(2)及び(3)のとおり，それらの構成部分は，原告商標又は被告標章において，「湯～とぴあ」ないし「湯～トピア」の部分と比べて目立つ部分であるとはいえず，出所識別標識としての機能を有しているとは認められないので，それらの相違は類否判断に影響を与えるものではない。


そうすると，原告商標及び被告標章からは同一の称呼及び観念が生じること，その外観上も上記のとおり類似性を有することに加えて，前記(4)のとおり，全国の入浴施設については，同一の経営主体が各地において同様の名称を用いて複数の施設を運営することがあることも考慮すると，原告商標と被告標章との外観上の相違点，原告施設と被告施設の所在地，施設の性格及び利用者の層が異なること，原告施設及び被告施設のほかにも「湯ーとぴあ」又はこれに類する名称を用いた施設が全国に複数存在することなどの事情を斟酌したとしても，原告商標と被告標章が，入浴施設の提供という同一の役務に使用された場合には，その需要者において，その役務の出所について誤認混同を生ずるおそれがあると認めるのが相当というべきである。よって，被告標章は，原告商標に類似するというべきであるから，被告が被告施設について被告標章を使用する行為は，原告商標権を侵害するものとみなされる（商標法３７条１号）。
(6)被告の主張について
アこの点に関して被告は，原告商標のうち「ラドン健康パレス」の部分は，極めて特徴的な造語であって，インターネット検索によっても原告施設以外の施設が検出されないことから，出所識別機能があり，したがって，「湯～とぴあ」の部分だけを原告商標の要部と評価することができないと主張する。
確かに，証拠〈略〉によれば，「ラドン健康パレス」の語をインターネットの検索サイトで検索した場合，その検索結果の上位４０件は，いずれも原告施設に関するウェブサイトであったことが認められる。しかし，これはインターネット検索を用いた調査によって判明したものにすぎないから，そのような事実が，入浴施設の需要者において一般的に認識されているものであるとは，認めることができない。しかも，前記(2)イのとおり，「ラドン健康パレス」の語は，元素の一つである「ラドン」，身体に悪いところがなくすこやかなことを意味する「健康」及び「宮殿，御殿。娯楽又は公益のための建築物」の意味を持つ「パレス」という一般的な単語を繋げたものであって，その上，証拠〈略〉及び弁論の全趣旨によれば，ラドン温泉を提供する施設は日本全国に多数存在し，その中には，「ラドン健康センター」，「ラドン温泉健康センター」，「ラドン健康美容センター」，「ラドン温泉センター」，「ラドン保養センター」，「ラドン保健センター」，「ラドンセンター」，「ラドンスパ」，「ラドンサウナセンター」等の名称を用いる施設も多く，また，サウナや入浴施設の名称として，「センター」のほか「プラザ」，「ランド」，「パレス」の語が用いられることも一般的であることが認められることからすると，「ラドン健康パレス」の語が温泉施設の名称の中で用いられた場合には，それらの単語が持つ個々の意味合いを併せた「ラドンを用いた健康によい温泉施設」という程度の観念が生じるにすぎず，それ自体は，需要者にとって，その役務の提供場所，質，用に供する物，効能などを想起させるものにとどまるものと解される。
そうすると，入浴施設の提供を指定役務とする原告商標については，「ラドン健康パレス」の部分が，造語である「湯～とぴあ」の部分に比して，需要者に対する出所識別標識として強く働いているものとは認めることができない。
イまた，被告は，被告標章について，「湯～トピア」と「かんなみ」の文字が同じ字体で１列に表示され，函南町の花であるハコネザクラの絵が付されているから，「かんなみ」の部分も，「湯～トピア」と不可分一体のものとして，不可欠の要素であると主張する。
しかし，前記(3)のとおり，被告標章においては，「湯～トピア」の文字と「かんなみ」の文字は色が異なり，外観上，二つの部分であると容易に認識されるものである。また，被告標章は，その中の「かんなみ」の文字やハコネザクラの図形から，函南町又はそれに関連する事柄を想起させるものであるとはいえるが，被告標章自体から，それを使用する施設が函南町の設置・運営する公共施設であることを認識することはできないというべきところ，前記(4)のとおり，同一の経営主体が各地において同様の名称を用いて複数の施設を運営することがあるとの実情も考慮すると，一般の需要者は，被告標章の中の「かんなみ」の文字（又は，同文字とハコネザクラの図形）を，被告施設の所在地を指すものとして認識するにとどまるものであると認められる。
したがって，被告標章において「かんなみ」の文字が「湯～トピア」の文字と不可分一体のものとして出所識別機能を果たしていると解することはできない。
ウさらに，被告は，原告商標のうち「湯～とぴあ」の部分について，全国には，原告施設及び被告施設のほかに，「湯～とぴあ」又はこれに類する名称を有する入浴施設が複数存在することや，特許庁においても，被告標章を含めて，「ユートピア」の称呼を有する商標が複数登録されていることを挙げて，同部分が出所識別機能を有していないと主張する。しかし，前記(2)のとおり，原告商標のうち「湯～とぴあ」の語は，「ｕｔｏｐｉａ」（ユートピア）の「ユ」を「湯」に置き換えた造語であり，しかも，原告商標の中で，他の文字と比べてかなり大きなフォントで，目立つ態様で表示されていることから，需要者に対して，出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分ということができる。この点，前記(4)のとおり，全国には，原告施設及び被告施設のほかに，「湯～とぴあ」又はこれに類する語を含む名称の入浴施設が１０件程度存在することが認められるが，そのような事実によっても，「湯～とぴあ」の語が入浴施設を表す用語として一般的でありふれていて，入浴施設に用いられた場合に出所識別標識としての機能を果たさない表示になっているとは認めることができないのであって，むしろ，それらの施設の各名称において，当該部分がそれぞれ顧客誘引力を有する出所識別標識としての機能を果たしていると解するのが相当である。


また，証拠〈略〉によれば，特許庁において，称呼（参考情報）を「ユートピア」，類似群コードを「４２Ｄ０１」とする登録商標として，原告商標のほかに，①第３０９５３６８号（平成４年９月２８日出願。「湯～とぴあ宝」の文字と図形から成る。），②第３１０１５７７号（平成４年９月４日出願。「ＨＡＫＯＮＥＫＯＷＡＫＩ－ＥＮ」，「Ｓｕｎｓｈｉｎｅ」及び「湯～とぴあ」の各文字と図形から成る。），③第３２２２２８９号（平成４年９月３０日出願。「ＹＯＵ，ゆ～」及び「ＳＡＵＮＡａｎｄＢＡＴＨＵＴＯＰＩＡ」の各文字と図形から成る。），④第４３８７６７７号（平成１０年１１月１９日出願。「ユートピア赤城」の文字と図形から成る。），⑤第４４３６２０６号（平成１０年１１月１２日出願。「ユートピア赤城」の標準文字），⑥第４５０６３８８号（平成１２年３月１４日出願。「湯とぴあ雁の里温泉」の標準文字）及び⑦第４５８７０３３号（平成１３年６月２５日出願。「さくらんぼ湯ートピア」の標準文字）の７件が存在することが認められるが，このうち上記①ないし③の登録商標は，いずれも平成３年法律第６５号による商標法改正（平成４年４月１日施行）によって役務に係る商標の登録が可能となった際に，同施行日から６月以内に出願されたものであるから，同一又は類似の商標であっても，原則として，商標法４条１項１１号，同法８条１項，２項の先願や同日出願の規定による制限を受けないものであり（上記改正法の改正附則４条２項，３項，５条１項，３項），また，上記③ないし⑥の登録商標は，いずれも「ＵＴＯＰＩＡ」，「ユートピア」又は「湯とぴあ」の文字を含むが，「湯ートピア」ないし「湯ーとぴあ」の文字を含むものではなく，そして，上記⑤ないし⑦の登録商標は，いずれも標準文字から成るものであって，各文字の大きさ及び書体は同一であり，その全体が等間隔に1行でまとまりよく表されているものであるから，そのうちの一部の文字部分だけが独立して見る者の注意をひくように構成されているということはできないものである。したがって，これら７件の登録商標があるからといって，それらとの比較から，原告商標のうち「湯～とぴあ」の部分が出所識別機能を果たしていないということはできない。
エこのほか，被告は，原告施設及び被告施設について，各施設の所在地，性格，利用者層の違いなどを取引の実情として挙げて，誤認混同のおそれがないと主張する。
しかし，原告商標を使用した原告施設が山梨県甲斐市に存するのみであり，これが被告標章を使用する被告施設の所在地（静岡県田方郡函南町）と一定の距離を有しているとしても（ただし，両県は県境を接する隣県である。），登録商標は国内全域で効力を有するものである以上，かかる事情をもって，原告商標と被告標章との誤認混同のおそれを否定することは相当でない。また，被告施設は函南町が設立・運営する公共施設であるが，被告標章自体からそのことが認識できるわけではなく，かつその具体的使用態様においても，そのことが明示されているわけではないから，被告標章に接した需要者が，そのような施設の性格の違いを認識して，出所を区別するものとは認められない。さらに，被告標章を使用する被告施設にラドン温泉関連施設がないとの事実についても，被告標章に接した需要者が，その標章自体から被告施設におけるラドン温泉関連施設の有無を認識するものとはいえないし，また，原告商標において強く支配的な印象を与える部分は，「ラドン健康パレス」の部分ではなく，「湯～とぴあ」の部分であると認められるから，被告施設にラドン関連施設がないとの事実が，原告商標と被告標章との誤認混同のおそれを否定するに足りるものであるとはいえない。そして，被告施設の利用者の大半が函南町及びその近隣市町村の住民であるとの実情があるとしても，被告施設の利用は，それらの住民に限定されているものではなく，他の地域からの利用者がいることも事実であり，しかも，被告標章がインターネット上のウェブサイトにおいても使用されていることに照らせば，上記実情によっても，誤認混同のおそれがないということはできない。
オ以上のとおり，原告商標と被告標章との誤認混同のおそれを否定する被告の主張は，いずれも採用することができない。
２争点(2)（原告の損害の有無及びその額）について
(1)被告施設の売上高
前記第２，２(2)ないし(4)のとおり，原告商標は平成８年１月３１日に登録され，原告は平成７年以降同商標を用いて入浴施設の提供を行っており，一方，被告は，平成１４年１０月２０日から現在に至るまで，被告標章を使用して，被告施設における入浴施設の提供を行っているところ，証拠〈略〉及び弁論の全趣旨によれば，平成１４年１０月２０日から平成２５年３月３１日までの間の被告施設における売上高は，１９億７６４８万０６０５円であると認められる（なお，平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日までの間の売上高が，１億６０４０万８１１８円であることに照らすと，このうち平成２４年４月１日から同年１２月３１日までの９か月間の売上高は，１億２０３０万６０８８円を下らないと認められるから，平成１４年１０月２０日から平成２４年１２月３１日までの間の被告施設の売上高は，１９億３６３７万８５７５円となる。）
そして，被告施設では，平成２２年４月以降，毎年１億６０００万円を超える売上げがあることに照らすと，平成２５年４月１日から平成２６年１０月３１日までの１９か月間で，少なくとも２億５３３３万３３３３円の売上げがあったと推認される。
したがって，被告施設の平成１４年１０月２０日から平成２６年１０月３１日までの売上高は，合計で２２億２９８１万３９３８円と認めるのが相当である。
(2)指定管理者への運営委託について
被告は，被告施設の売上げに関して，平成２２年４月１日以降は指定管理者であるＦｕｎＳｐａｃｅ社が被告施設を運営しており，その収入は被告に帰属していないと主張する。


しかし，平成２２年４月１日以降，被告施設の管理を指定管理者（地方自治法２４４条の２第３項）であるＦｕｎＳｐａｃｅ社が行っているとしても，被告は，その条例に基づいて，「公の施設」（同法２４４条１項）である被告施設を設置し（同法２４４条の２第１項），その施設の名称を「湯～トピアかんなみ」と定めたのであり，被告は，その管理権限を指定管理者に委任しているにすぎない（同条第３項）。また，実際にも，被告標章は，ＦｕｎＳｐａｃｅ社が指定管理者になる以前から，被告が被告施設において使用してきたものであるから，指定管理者であるＦｕｎＳｐａｃｅ社が，被告からの委任に基づかずに，独自の判断と責任で被告標章を使用しているとは認め難い。
そうすると，被告が，自ら設置した被告施設について，その管理を指定管理者に行わせているとしても，被告施設における被告標章の使用に係る商標権侵害の責任は，被告が負うべきものと認めるのが相当であるから，被告が被告施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させており（同条第８項），被告自身はその収入を収受せず，また，指定管理者から賃料等の支払を受けていないとしても，商標法３８条３項の「商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額」を算定するに当たって，その利用料金に係る売上高を，算定の基礎から除外すべきであるということはできない。
(3)使用料相当額
ア前記第２，２及び前記１(2)ないし(6)記載の各事実並びに証拠〈略〉及び弁論の全趣旨によれば，原告商標及び被告標章の使用態様などについて，以下の事実が認められる。
すなわち，原告は，平成７年以降，原告商標を使用して山梨県甲斐市において入浴施設付きの宿泊施設である原告施設を運営し，ウェブサイトのほか，山梨県及び東京都，神奈川県などの関東地方の新聞等でその宣伝広告を行っており，また，被告施設は山梨県の公式の観光情報ウェブサイトにも掲載されているが，原告商標が使用されている施設は原告施設のみであり，原告施設又はそこで使用される原告商標が周知ないし著名であるとはいえないこと，被告は，遅くとも平成１４年１０月２０日以降，被告施設において被告標章を用いており，施設の外壁・掲示物，送迎用バスに被告標章を付しているほか，そのホームページ，パンフレット，チラシ等の宣伝広告にも被告標章を付していること，被告施設は，函南町の町民の健康増進及び福祉の向上並びに地域の振興に寄与することを目的として設立された公共施設であり，その利用者の大半が函南町及びその近隣市町村の住民であり，被告標章は同施設についてのみ使用されていること，被告施設の売上高は前記(1)のとおりであるが，被告施設の収支は，平成１６年度（平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日まで）以降，毎年赤字が続いており，平成２４年度においては，単年度で４７００万円を超える歳出超過（被告及び指定管理者の合計）となっていること，需要者が温泉施設を選択する際には，その温泉の所在地，湯の質及び成分内容，風呂の数や種類などが重要な要素として考慮されること，原告商標と被告標章は，類似するとは認められるが，その構成において共通するのは「湯～とぴあ」と「湯～トピア」の文字部分に限られること，その共通部分に当たる「湯～とぴあ」ないし「湯～トピア」の語は，「ｕｔｏｐｉａ」（ユートピア）の「ユ」を「湯」に置き換えた造語であり，需要者に対して「理想的で快適な入浴施設」といったイメージを訴求するものであって，複数の入浴施設の名称の中に用いられていること，原告は，これまで，「湯～とぴあ」又はこれに類する可能性のある名称（「湯～とぴあ荻窪」，「なにわ健康ランド湯ートピア」，「ゆ～とぴあみろく」，「あわくら温泉湯～とぴあ黄金泉」，「湯都ピア浜脇」等）を使用する入浴施設に対して，警告書を送付する等して名称変更を求めており，原告商標について他の入浴施設での使用を許諾する方針を採用していないものの，実際には，警告を受けた施設の多くは，平成３年法律第６５号の改正附則３条１項に基づく継続的使用権を主張するなどして，現在もその名称を使用し続けていること，「湯～とぴあ」の文字は，原告商標以外に，前記１(6)ウの①の登録商標（第３０９５３６８号。「湯～とぴあ宝」の文字と図形から成る。）及び同②の登録商標（第３１０１５７７号。「ＨＡＫＯＮＥＫＯＷＡＫＩ－ＥＮ」，「Ｓｕｎｓｈｉｎｅ」及び「湯～とぴあ」の各文字と図形から成る。）にも含まれていること，がそれぞれ認められる。
イ以上によれば，原告商標と被告標章との類似の程度及び被告施設の収支状況のほか，上記のとおり，温泉施設の選択においては，その温泉の所在地，湯の質及び成分内容，風呂の数や種類などが重要な要素として考慮されること，原告商標が周知・著名とはいえず，他にも「湯～とぴあ」ないしこれに類する名称を有する入浴施設が複数存在し，特に「湯～とぴあ」の文字を含む登録商標が他にも存在することに照らせば，被告標章を用いた被告施設における売上げについて，原告商標が有する顧客誘引力が寄与したといえる程度は極めて限定的なものであると解するのが相当である。さらに，被告施設が函南町のみに所在し，その町民の健康増進及び福祉の向上並びに地域の振興に寄与することを目的とする公共施設であり，実際，その利用者の大半が函南町及びその近隣市町村の住民であることからすれば，被告標章が被告施設で使用されたことによる原告施設の売上げ又は利益への影響は極めて小さいものであったと推認される。これらの事情を総合考慮すれば，被告施設における被告標章の使用について，原告が受けるべき使用料相当額を算定するに当たっては，被告施設の売上高に対する使用料の割合を，０．５％とするのが相当であると認められる。
ウしたがって，平成１４年１０月２０日から平成２６年１０月３１日までの間の被告標章の使用について原告が受けるべき使用料相当額は，前記(1)の売上高２２億２９８１万３９３８円に前記イの使用料率０．５％を乗じた１１１４万９０６９円であると認められる。
よって，商標法３８条３項に基づき，同額が原告の損害額となる（なお，このうち平成２４年１２月３１日までの使用に係る損害額は，同日までの売上高１９億３６３７万８５７５円に使用料率０．５％を乗じた９６８万１８９２円となる。）。


エこの点に関して被告は，原告商標に顧客吸引力は認められず，被告標章の使用が被告施設の売上げの増加に寄与したことはなく，また，その使用により原告に何らかの損害が生じたことはないと主張する。しかし，前記アのとおり，原告商標に含まれる「湯～とぴあ」と同様な文字が複数の施設によって選択されて使用され続けていることに照らすと，「湯～とぴあ」の部分に顧客誘引力が全くないとまでいうことはできず，現に，原告は，この原告商標を用いて入浴施設である原告施設を経営し，他方で，被告も，同じく入浴施設である被告施設について，原告商標に類似する被告標章を用い，宣伝広告においてもこれを広く使用してきたのであるから，かかる被告標章の使用によって，原告に何らの損害も発生していないものであるということはできない。そして，このほか，被告標章の使用によっても原告に損害が発生していないことを認めるに足りる的確な証拠はない。
よって，損害の不発生に係る被告の上記主張は採用することができない。
(4)弁護士費用
原告は，本件訴訟の提起・追行を原告訴訟代理人弁護士に委任し，その弁護士費用を支出していると認められるところ，本件事案の内容，事案の難易，訴訟の経緯及び認容額等の諸般の事情を考慮すると，被告の商標権侵害の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用の額は，１２０万円であると認めるのが相当である。
(5)小括
以上によれば，商標権侵害の不法行為に基づき，被告は，原告に対し，１２３４万９０６９円の損害賠償義務を負うものと認められる。なお，同損害賠償金に対する遅延損害金は，原告の請求に従い，平成２４年１２月３１日までの使用料相当額９６８万１８９２円及び弁護士費用１２０万円の合計である１０８８万１８９２円については，訴状送達の日の翌日である平成２５年５月２５日から，平成２５年１月１日から平成２６年１０月３１日までの間の使用料相当額１４６万７１７７円については，終期の翌日である同年１１月１日から，それぞれ起算するものとする。
３争点(3)（消滅時効の成否）について
(1)被告は，原告が遅くとも平成２０年末までに被告施設の存在を認識していたはずであるから，本件訴訟の提起から３年以上前に発生した損害に係る原告の損害賠償請求権は時効により消滅していると主張する。この点，本件訴訟が平成２５年５月１６日に提起されたことは，当裁判所に顕著であるところ，前記第２，２(4)のとおり，被告は，被告施設において平成１４年１０月２０日から被告標章を使用しており，また，証拠〈略〉及び弁論の全趣旨によれば，被告のホームページでは，遅くとも平成１７年９月頃までには，被告施設の案内ページを設けて，そこに「湯～トピアかんなみ」の名称を表示していたこと，インターネット検索サイト（Ｇｏｏｇｌｅ）で，「湯～とぴあ」の語を検索した場合（平成２５年６月２０日時点）又は「湯～トピア」の語を検索した場合（平成２６年１１月５日時点）に，それぞれの検索結果の４番目に，被告施設のウェブサイトが表示されたこと，原告は，平成１０年に，当時「湯とぴあ雁の里温泉」，「湯～とぴあ荻窪」，「なにわ健康ランド湯ートピア」，「ゆ～とぴあみろく」，「あわくら温泉
ア浜脇」の名称を有していた各入浴施設に対
して，警告書を送付し，名称使用の中止の交渉をしていたこと，原告は，平成２４年４月２１日付けで，被告施設の指定管理者であるＦｕｎＳｐａｃｅ社に対して，被告施設の名称の使用が原告商標権の侵害に当たるとして，その名称の使用の中止を求める警告書を送付したことが，それぞれ認められる。(2)上記のとおり，原告が平成１０年に，原告商標と類似する可能性のある名称の入浴施設に対して警告書を送付していたことからすれば，少なくともその当時においては，原告が類似名称の入浴施設の有無について関心を抱いていたことが推認されるが，その後も，原告が，類似名称の入浴施設の有無を随時確認し，当該施設に対して警告書を送付することを継続的に行っていたとの事情はうかがわれない。そうすると，平成１７年９月頃までに被告施設の名称を表示したウェブサイトが作成されていたとしても，同時期から，本件訴訟の提起の３年前である平成２２年５月頃までの間に，原告がインターネット検索等を通じて被告施設のウェブサイトを確認するなどして，被告施設の存在及びその名称を認識したとの事実を推認することはできないというべきであり，このほかにも，その事実を認めるに足りる的確な証拠はない。むしろ，上記のとおり，原告が，平成１０年には，原告商標に類似する可能性のある名称を有する複数の施設を確認し，それらに対して警告書を送付したにもかかわらず，被告施設については，平成２４年４月２１日になって初めて警告書を送付していることに照らすと，原告は，同警告書を送付する以前には被告施設の存在及びその名称を認識していなかったことがうかがわれるというべきである。
(3)したがって，原告が遅くとも平成２０年末までに被告施設の存在を認識していたことを前提として，本件訴訟の提起から３年以上前の被告標章の使用についての損害賠償請求権が時効により消滅しているとの被告の主張は，採用することができない。
４結論
以上によれば，原告の請求は，被告施設の外壁・掲示物，送迎用車両及びウェブサイト，広告物への被告標章の使用の差止め，外壁・掲示物等からの被告標章の抹消並びに被告標章を付した広告物の廃棄と主文第４項記載の損害賠償金の支払を求める限度で理由があるが，その余は理由がない。なお，仮執行宣言を付すのは相当でないからこれを付さないこととする。よって，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４０部
裁判長裁判官      東海    林        保裁判官      今    井    弘    晃
裁判官     足    立    拓    人
別紙
被告標章目録
別紙
被告施設目録
施設名   湯～トピアかんなみ
所在地   静岡県田方郡函南町（以下略）
種類     入浴施設


平成２９年１０月１３日判決言渡
平成２８年（行ケ）第１０２０９号審決取消請求事件
口頭弁論終結の日平成２９年８月７日
判                決
原告
スリーエムイノベイティブ    プロパティズカンパニー
同訴訟代理人弁護士       塚原朋一
同                      栁本高廣同訴訟代理人弁理士       長谷川   芳   樹同                      清水義憲同                      平野裕之同                      吉住和之
同訴訟復代理人弁護士   佐藤慧太
被告       特許庁長官
同指定代理   人      長馬   望
同                      高橋祐介同                      松岡智也同                      伊藤昌哉同                      板谷玲子
主                文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１請求
特許庁が不服２０１４－２５０１８号事件について平成２８年５月２日にした審決を取り消す。
第２前提事実（いずれも当事者間に争いがないか，証拠により容易に認められる事実である。）
１特許庁における手続の経緯等
原告は，発明の名称を「ルミネセンス検出方法」とする発明について，平成２４年４月１９日に国際特許出願をしたが（パリ条約による優先権主張２０１１年（平成２３年）４月２２日米国），平成２６年７月２８日付けで拒絶査定を受けた。そこで，原告は，同年１２月５日，特許庁に対し，拒絶査定不服審判の請求をした。特許庁は，この請求を不服２０１４－２５０１８号事件として審理をし，平成２７年１１月５日付けで原告に対し拒絶理由通知をした。これを受け，原告は，平成２８年３月８日，手続補正書を提出して特許請求の範囲を補正した。
これに対し，特許庁は，同年５月２日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をした（なお，出訴期間として９０日を付加している。以下「本件審決」という。）。その謄本は，同月１７日，原告に送達された。原告は，同年９月１４日，本件訴えを提起した。
２本願発明に係る特許請求の範囲
本願の請求項１～４に係る発明は，別紙手続補正書記載の特許請求の範囲請求項１～４に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ，そのうち請求項１（以下，請求項１に係る発明を「本願発明」という。また，本願発明に係る明細書（別紙特表２０１４－５１３７９４号公報参照）を「本願明細書」という。）の記載は，以下のとおりである。
【請求項１】
検体の検出方法であって，
サンプル，発光反応のための触媒，及び少なくとも１つの壁を含む容器であって，前記容器は，検出器を含むルミノメーターにおける使用に適合されており，前記壁の少なくとも一部分は，着色剤を含む，サンプル，発光反応のための触媒，及び少なくとも１つの壁を含む容器を提供する第一のステ
ップと，
前記容器内で前記サンプル及び前記触媒を含む反応混合物を形成する第
二のステップと，
前記容器内で，前記反応混合物から放出される光の有無を検出する第三
のステップと，を含み，
前記第三のステップは，前記壁の前記着色剤を含む部分の少なくとも一部が前記反応混合物と検出器との間に配置されるように，前記容器を前記ルミノメーター内に動作可能に配置することを更に含み，前記壁の前記着色剤を含む部分の表面積が，前記壁の表面積の少なくとも１０パーセントである，方法。
３本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりであるが，要するに，本願発明は，以下のとおり，特表２００９－５１０４７５号公報（甲１３。以下「引用例」という。）記載の発明（以下「引用発明」という。）及び特開昭５７－７０４５９号公報（甲７。以下「周知例」という。）記載の周知技術等に基づき当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項により特許を受けることができない，としたものである。
(1)引用発明
試料を保持することのできる導波管試料ホルダを含む感応式ルミネッセ
ンス検出システムで試料を検出する方法において，
ルミネッセンスは，基質ルシフェリンが酵素ルシフェラーゼと組み合わ
されて光を発生させるバイオルミネッセンスであり，
照度計は，導波管試料ホルダと，検出器とを備え，
導波管試料ホルダは，試料を保持する中空の領域を有し，試料及び試薬は，器具によって試料及び試薬の投入室内に手操作にて入
れ又は圧送することができ，
導波管試料ホルダの底部から現れる放出光を検出する１つ又はより多く
の検出器を設けることができ，
導波管試料ホルダから出る放出光を収束し又はコリメートし且つ試料を
保持するため，端部に湾曲面が提供され，
導波管試料ホルダと検出器との間に光学要素が存在しない，方法。
(2)周知例
ア周知ａ
「本発明は上記し且つ図面に示す実施例に限定することなく，その要旨を変更しない範囲内で適宜変形して実施し得るものであり，例えばセルカセット全体を温風等により恒温すれば反応完了時における分析法である反応終点測定法（エンドポイント法）の他，反応過程を調べる分析法である反応速度測定法（レイト法）により吸光度測定する装置にも使用できる他，本実施例ではセルカセットを無色透明としたが，反応試料は反応試薬によりその反応生成物が様様な色を呈するため，分析項目により透過光に光フィルタを用いるものもあるから，セルカセット全体或いはカセット本体または蓋部に，使用フィルタの特性を有する着色透明材を用いてフィルタ機能を持たせることも可能であり，また，セルカセットは安価に制作できるからクロスコンタミネーションなどを完全に防止すべく使い捨て（ディスポーザブル）とすることも可能であり，或いは洗浄して繰り返し使用することも可能である。この場合，セルカセット全体を使用の都度洗浄することからフローセルのように反応試料の吸引により洗い流す方式に比べ，クロスコンタミネーションはほとんど問題とならない。」（下線は本件審決において付されたものである。）
イ周知ｂ
(3)本願発明と引用発明との対比
ア(ｱ)引用発明の「試料を検出する方法」は，本願発明の「検体の検出方法」に相当する。
(ｲ)ａ引用発明の「基質ルミネッセンス」，「端部」，「導波管試料ホルダ」及び「検出器」を備えた「照度計」は，それぞれ本願発明の「サンプル」，「少なくとも１つの壁」，「容器」及び「検出器を含むルミノメーター」に相当する。


ｂ引用発明の「酵素ルシフェラーゼ」は，本願発明の「発光のための触媒」に相当する。
ｃ引用発明の「導波管試料ホルダ」が「検出器」を備えた「照度計」に備えられるようにされていることは，本願発明の「容器は，検出器を含むルミノメーターにおける使用に適合されて」いることに相当する。
ｄ引用発明と本願発明とは，「サンプル，発光反応のための触媒，及び少なくとも１つの壁を含む容器であって，前記容器は，検出器を含むルミノメーターにおける使用に適合されており，サンプル，発光反応のための触媒，及び少なくとも１つの壁を含む容器を提供する第一のステップ」の点で共通する。
(ｳ)引用発明における，「試料及び試薬」を「試料及び試薬の投入室」に入れることは，本願発明の「前記容器内で前記サンプル及び前記触媒を含む反応混合物を形成する第二のステップ」に相当する。(ｴ)ａ引用発明の「導波管試料ホルダの底部から現れる放出光」は，本願発明の「前記容器内で，前記反応混合物から放出される光」に相当する。
ｂ引用発明の「放出光を検出する」ことは，本願発明の「光の有無を検出する第三のステップ」に相当する。
(ｵ)引用発明において，「放出光」が「検出器」に検出されるように，「端部」が「基質ルシフェリン」及び「酵素ルシフェラーゼ」を混合したものと「検出器」との間に配置され，かつ，「照度計は，導波管試料ホルダと，検出器とを備え」ることと，本願発明の「前記第三のステップは，前記壁の前記着色剤を含む部分の少なくとも一部が前記反応混合物と検出器との間に配置されるように，前記容器を前記ルミノメーター内に動作可能に配置することを更に含」むこととは，「前記第三のステップは，前記壁の少なくとも一部が前記反応混合物と検出器との間に配置されるように，前記容器の少なくとも一部が前記反応混合物と検出器との間に配置されるように，前記容器を前記ルミノメーター内に動作可能とすることを更に含」む点で共通する。
イ一致点
検体の検出方法であって，
サンプル，発光反応のための触媒，及び少なくとも１つの壁を含む容器であって，前記容器は，検出器を含むルミノメーターにおける使用に適合されており，サンプル，発光反応のための触媒，及び少なくとも１
つの壁を含む容器を提供する第一のステップと，
前記容器内で前記サンプル及び前記触媒を含む反応混合物を形成する
第二のステップと，
前記容器内で，前記反応混合物から放出される光の有無を検出する第
三のステップと，を含み，
前記第三のステップは，前記壁の少なくとも一部が前記反応混合物と検出器との間に配置されるように，前記容器を前記ルミノメーター内に動作可能とすることを更に含む，方法。（なお，本件審決は「前記ルミノメーター内で」としているが，本願発明の特許請求の範囲の記載から，上記の趣旨と理解される。）
ウ相違点
（相違点１）
反応混合物と検出器との間に配置される壁の少なくとも一部について，本願発明では，着色剤を含み，着色剤を含む部分の表面積が，壁の表面積の少なくとも１０パーセントであるのに対して，引用発明では，その点が特定されていない点。
（相違点２）
第三のステップにおいて，本願発明では，容器をルミノメーター内に配置するのに対して，引用発明では，その点が不明な点。
(4)判断
ア相違点１について
周知ａ及びｂによれば，「底を含む本体が着色透明材によってフィルタ機能を有する容器」は，本願の優先権主張の日前より周知技術であった。
他方，引用例には「両端にて開放して」いる「導波管試料ホルダ」を「平坦な透明材料，光フィルタ又はレンズに近接する位置に配置すること」が記載されているところ，「光フィルタ」とは単なる「平坦な透明材料」でなく，かつ「放出光を通」すものであるから，上記周知技術と同様に，典型的には着色剤を含む色フィルタであることは技術常識である。また，「平坦な透明材料，光フィルタ又はレンズ」が「両端にて開放して」いる「導波管試料ホルダ」の底を閉じていることで，「導波管試料ホルダ」及び「平坦な透明材料，光フィルタ又はレンズ」は，全体として底が「平坦な透明材料，光フィルタ又はレンズ」によって閉じられた容器構造を形成している。ここで，引用発明の「試料を保持するため」の「端部」は，「放出光を収束し又はコリメート」するものであるから，「導波管試料ホルダ」の底を閉じる「平坦な透明材料，光フィルタ又はレンズ」のうち「レンズ」と同様の機能及び作用を有している。加えて，上記「端部」の表面積を上記「導波管試料ホルダ」の表面積の少なくとも１０パーセントとすることは，「導波管試料ホルダ」の長さ等に応じて当業者が適宜設計し得るものである。上記のとおり底（端部）に限らず本体自体を着色透明材（光フィルタ）とすることが知られていたことから，「光フィルタ」を採用するときにその表面積を「導波管試料ホルダ」の表面積全体の少なくとも１０パーセントとすることについては，なおさらそうである。
そうすると，引用発明の「試料を保持するため」の「端部」において，「平坦な透明材料，光フィルタ又はレンズ」のうち「レンズ」と同様の機能及び作用を有する，「放出光を収束し又はコリメート」する構造に代えて，「平坦な透明材料，光フィルタ又はレンズ」における「レンズ」以外の選択肢である，着色剤を含む色フィルタである「光フィルタ」を採用し，「光フィルタ」の表面積を「導波管試料ホルダ」の表面積全体の少なくとも１０パーセントとすることにより，相違点１に係る本願発明の構成を想到することは，当業者が容易になし得たことである。
イ相違点２について
多数の容器中の各サンプルを検出器で次々に測定するために，検出装置内に容器を次々に取り換えて配置することは，通例行われている分析技術である。
よって，引用発明において，照度計内で検出器により導波管試料ホルダの底部から現れる放出光を検出する（容器をルミノメーター内で動作可能とする）に当たり，通例通り，導波管試料ホルダ（容器）を照度計内に配置することにより，相違点２に係る本願発明の構成を想到することは，当業者が容易になし得たことである。
ウ本願発明の奏する作用効果
本願発明によってもたらされる作用効果は，引用例及び周知例に記載された事項から当業者が予測し得る程度のものである。エしたがって，本願発明は，引用発明，周知技術並びに引用例及び周知例に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項により特許を受けることができない。
第３当事者の主張
１原告の主張


(1)取消事由１（一致点及び相違点の認定の誤り）ア(ｱ)引用発明は「感応式ルミネッセンス検出システムで試料を検出する方法」であり，その「ルミネッセンスは基質ルシフェリンが酵素ルシフェラーゼと組み合されて光を発生するバイオルミネッセンス」であるところ，「基質ルシフェリン」が，当然に本願発明でいう「検体」であるとはいえない。そうである以上，「基質ルシフェリン」は，本願発明において検体の検出に供されるものである「サンプル」に相当するともいえない。
引用発明の方法で検出される「試料」（sample）が，本願発明の「サンプル」に相当する。
(ｲ)本件審決の認定に係る引用発明の特定事項である「端部に湾曲面が提供」なる記載から，引用発明の「端部」は導波管試料ホルダの位置を指すと解されるとともに，「端部」に「壁」という意味はないから，引用発明の「端部」それ自体は，本願発明の「少なくとも１つの壁」に相当しない。
また，引用例によれば，「導波管試料ホルダ」は「両端にて開放して」（【００３３】，【００４６】）いてもよいものであるから，引用発明の「導波管試料ホルダ」それ自体は，本願発明の「容器」すなわち反応混合物を収納することのできる「入れ物（器）」には相当しない。引用発明の「端部に湾曲面が提供され」た「導波管試料ホルダ」が，本願発明の「少なくとも１つの壁を含む容器」に相当する。(ｳ)引用発明の照度計は，「端部に湾曲面が提供され」た「導波管試料ホルダと，検出器とを備え」るものである。これに対し，本願発明のルミノメーターは「容器」とは別のものである。したがって，引用発明の検出器を備えた「照度計」は，本願発明の検出器を含む「ルミノメーター」には相当しない。
引用発明の照度計のうち「端部に湾曲面が提供され」た「導波管試料ホルダ」を除いた部分が，本願発明の「ルミノメーター」に相当する。(ｴ)上記のとおり，引用発明の「導波管試料ホルダ」は本願発明の「容器」には相当しない。また，引用発明の照度計は単に「導波管試料ホルダ」を備えるだけであって，   引用発明の「導波管試料ホルダ」が「『照度計』に備えられるようにされている」ものではないし，本願発明の容器のように「容器又はその内容物（例えば，反応混合物）から放出される光を検出し，…ルミノメーターに収容されることが可能な形状及び寸法を有する」ものであるとも，直ちにはいえない。したがって，引用発明の「導波管試料ホルダ」は，本願発明の「検出器を含むルミノメーターにおける使用に適合されて」いる「容器」には相当しない。同様に，本願発明の「少なくとも１つの壁を含む容器」に相当する引用発明の「端部に湾曲面が提供され」た「導波管試料ホルダ」も，本願発明のように「検出器を含むルミノメーターにおける使用に適合されて」いるとはいえない。
(ｵ)「基質ルシフェリンが酵素ルシフェラーゼと組み合されて光を発生するバイオルミネッセンス」による引用発明の方法において，「投入室内に手操作にて入れ又は圧送する」試薬は，具体的に何を検出するかによって定まるところ，引用発明は単に「試料を検出する方法」であるから，当該試料の検出のため「投入室内に手操作にて入れ又は圧送する」試薬が，当然に「酵素ルシフェラーゼ」であるとはいえない。したがって，「引用発明の『酵素ルシフェラーゼ』は，『基質ルミネッセンス』と『組み合わされて』『バイオルミネッセンス』を『発生させる』ためのものである」としても，これが，本願発明における第一のステップで提供される「発光反応のための触媒」であるとはいえない。(ｶ)引用発明が「基質ルシフェリンが酵素ルシフェラーゼと組み合されて光を発生するバイオルミネッセンス」の原理を用いるものであり，引用発明の「試料」，「端部に湾曲面が提供され」た「導波管試料ホルダ」が，それぞれ本願発明の「サンプル」，「少なくとも１つの壁を含む容器」に相当するとしても，上記のとおり，引用発明の「酵素ルシフェラーゼ」は本願発明の第一のステップにおける「発光反応のための触媒」には相当せず，また，引用発明の「端部に湾曲面が提供され」た「導波管試料ホルダ」は本願発明のように「検出器を含むルミノメーターにおける使用に適合されて」いるとはいえない以上，本願発明と引用発明とは，「サンプル，及び少なくとも１つの壁を含む容器を提供する第一のステップ」の点で共通するにすぎない。(ｷ)上記のとおり，引用発明の「試料」が本願発明の「サンプル」に相当するとしても，引用発明の「試薬」は当然に「酵素ルシフェラーゼ」ではなく，本願発明の第二のステップにおける「前記触媒」とはいえない。
したがって，「引用発明における，『試料及び試薬』を『試料及び試薬の投入室』に入れること」は，本願発明の「前記容器内で前記サンプルを含む反応混合物を形成する第二のステップ」に相当するにすぎない。(ｸ)上記のとおり，引用発明の「端部」は，導波管試料ホルダの位置を指し，「『導波管試料ホルダの底部』をなすもの」ではないから，引用発明の「端部」が「『基質ルシフェリン』及び『酵素ルシフェラーゼ』を混合したものと『検出器』との間に配置されている。」とはいえない。
引用発明においては，導波管試料ホルダの端部に提供された「湾曲面」が，試料及び試薬（を混合したもの）と検出器との間に配置されている。(ｹ)上記のとおり，引用発明においては，導波管試料ホルダの端部に提供された「湾曲面」が，試料及び試薬（を混合したもの）と検出器との間に配置されてはいるものの，引用発明の「『端部』が『基質ルシフェリン』及び『酵素ルシフェラーゼ』を混合したものと『検出器』との間に配置され」ているわけではない。また，引用発明は，「端部に湾曲面が提供され」た「導波管試料ホルダ」が照度計「内」にあることを特定事項とするものではない。
加えて，本願発明の第三のステップにおいて反応混合物と検出器との間に配置されるのは，壁の「着色剤を含む部分の少なくとも一部」であるところ，引用発明の特定事項には，本願発明の壁の「着色剤を含む部分の少なくとも一部」に相当するものはない。
そうすると，本願発明と引用発明は，「前記第三のステップは，前記壁が前記反応混合物と検出器との間に配置されるように，前記容器を前記ルミノメーターで動作可能とすることを更に含」む点で共通するにすぎない。
イ以上より，本件審決は，本願発明と引用発明との対比に誤りがあり，それに基づく一致点及び相違点の認定にも誤りがある。正しくは，一致点及び相違点は以下のとおりである。
(ｱ)一致点
検体の検出方法であって，
サンプル，及び少なくとも１つの壁を含む容器を提供する第一のステ
ップと，
前記容器内で前記サンプルを含む反応混合物を形成する第二のステッ
プと，


前記容器内で，前記反応混合物から放出される光の有無を検出する第
三のステップと，を含み，
前記第三のステップは，前記壁が前記反応混合物と検出器との間に配置されるように，前記容器を前記ルミノメーターで動作可能とすることを更に含む，方法。
(ｲ)相違点
（相違点１’）
本願発明の少なくとも１つの壁を含む容器が，「検出器を含むルミノメーターにおける使用に適合されており，前記壁の少なくとも一部分は，着色剤を含」み，「前記壁の前記着色剤を含む部分の表面積が，前記壁の表面積の少なくとも１０パーセントであ」り，そして，第三のステップにおいて，「前記着色剤を含む部分の少なくとも一部が」反応混合物と検出器との間に配置されるように，容器をルミノメーター「内」に配置するのに対して，引用例には，このことについて記載のない点。
（相違点Ａ）
本願発明が，第一のステップにおいて「発光反応のための触媒」を提供し，第二のステップにおいて「前記触媒」を含む反応混合物を形成するのに対して，引用発明では，その点が特定されていない点。ウ以上のとおり，本件審決は，本願発明と引用発明との一致点及び相違点の認定に誤りがある。また，このため，本件審決には相違点の看過があり，看過した相違点について何ら判断していない。
したがって，本件審決は取り消されるべきである。
(2)取消事由２（相違点の判断の誤り）
ア本件審決の認定に係る相違点を前提としても，以下のとおり，その相違点に関する判断には誤りがあるから，やはり本件審決は取り消されるべきである。
イ相違点１について
(ｱ)本件審決は，周知ａ及びｂによれば「底を含む本体が着色透明材によってフィルタ機能を有する容器」は本願の優先権主張の日前より周知技術であった，とする。
しかし，周知例には「反応試料は反応試薬によりその反応生成物が様々な色を呈するため，分析項目により透過光に光フィルタを用いるものもあるから，セルカセット全体或いはカセット本体または蓋部に，使用フィルタの特性を有する着色透明材を用いてフィルタ機能を持たせることも可能であり」と記載されているにすぎず，単なる「底を含む本体」についてそもそも記載がなく，それが「着色透明材によってフィルタ機能を有する容器」であることも記載されていない。このように周知例に記載のない「底を含む本体が着色透明材によってフィルタ機能を有する容器」が，基質ルシフェリンと酵素ルシフェラーゼを組み合わせたバイオルミネッセンスによる検出分野の当業者にあまねく知られていたこともうかがわれない。
したがって，周知例の記載を根拠として，「『底を含む本体が着色透明材によってフィルタ機能を有する容器』が，本願の優先権主張の日前より」，基質ルシフェリンと酵素ルシフェラーゼを組み合わせたバイオルミネッセンスによる検出分野において「周知技術であった。」ということはできない。
なお，周知例に記載された「セルカセット全体或いはカセット本体または蓋部に，使用フィルタの特性を有する着色透明材を用いてフィルタ機能を持たせること」についても，本願優先日前，基質ルシフェリンと酵素ルシフェラーゼを組み合わせたバイオルミネッセンスによる検出分野において周知技術であったとはいえない。
(ｲ)本件審決は，「光フィルタ」とは典型的には着色剤を含む色フィルタであることは技術常識である，とする。
しかし，そもそも引用例には，「光フィルタ」を配置する図４の実施の形態が「基質ルシフェリンが酵素ルシフェラーゼと組み合わされて光を発生させるバイオルミネッセンス」に係るものであるのか明記はない。仮に，当該実施の形態が「基質ルシフェリンが酵素ルシフェラーゼと組み合わされて光を発生させるバイオルミネッセンス」による検出ができるものであったとしても，その平坦な「光フィルタ」が「典型的には着色剤を含む色フィルタであること」が当業者の技術常識であったことは，引用例及び周知例の各記載からは全くうかがわれない。そもそも周知例には，基質ルシフェリンと酵素ルシフェラーゼを組み合わせたバイオルミネッセンスにおいて，引用例に記載されているような平坦な光フィルタを使用することは一切記載されていない。
このように，上記認定には証拠に基づく根拠がない。
(ｳ)本件審決は，引用発明の「試料を保持するため」の「端部」は「放出光を収束し又はコリメート」するものであるから，「導波管試料ホルダ」の底を閉じる「平坦な透明材料，光フィルタ又はレンズ」のうち「レンズ」と同様の機能及び作用を有している，とする。しかし，前記のとおり，引用発明の「端部」は導波管試料ホルダの位置を指し，「試料を保持するための」ものではなく，また，導波管試料ホルダの端部に提供された「湾曲面」が「放出光を収束し又はコリメート」するものであるから，引用発明の「端部」が「『導波管試料ホルダ』の底を閉じる『平坦な透明材料，光フィルタ又はレンズ』のうち『レンズ』と同様の機能及び作用を有している」わけではない。引用発明の導波管試料ホルダの端部に提供された「湾曲面」が，引用例図４の実施の形態における「平坦な透明材料，光フィルタ又はレンズ」のうち「レンズ」と同様の機能及び作用を有しているのである。
(ｴ)本件審決は，「端部」の表面積を「導波管試料ホルダ」の表面積の少なくとも１０パーセントとすることは「導波管試料ホルダ」の長さ等に応じて当業者が適宜設計し得るものであり，また，底（端部）に限らず本体自体を着色透明材（光フィルタ）とすることが知られていたことから，「光フィルタ」を採用するときにその表面積を「導波管試料ホルダ」の表面積全体の少なくとも１０パーセントとすることについてはなおさらそうである，とする。
しかし，前記のとおり，引用発明の「端部」は導波管試料ホルダの位置を指すところ，当業者は，位置を意味する「端部」に関しては，そもそも「表面積」など設計し得ない。また，前記のとおり，基質ルシフェリンと酵素ルシフェラーゼを組み合わせたバイオルミネッセンスによる検出分野において，「本体自体を着色透明材（光フィルタ）とすること」が周知技術であったともいえない。
引用発明においては，導波管試料ホルダの端部に提供された「湾曲面」が，引用例図４の実施の形態における「『平坦な透明材料，光フィルタ又はレンズ』のうち『レンズ』と同様の機能及び作用を有している」のであるから，当該実施の形態を適用しようとする当業者は，端部に湾曲面が提供された導波管試料ホルダを「両端にて開放」（【００３３】）したものとし，同時に「平坦な透明材料，光フィルタ又はレンズ」のうちの「レンズ」を採用するのであって，そもそも「『光フィルタ』を採用する」ことはなく，当然，「『光フィルタ』の表面積を『導波管試料ホルダ』の表面積全体の少なくとも１０パーセントとすること」もない。(ｵ)本件審決は，相違点１に係る本願発明の構成を想到することは当業者が容易になし得たことである，とする。


しかし，前記のとおり，引用発明の「端部」は，導波管試料ホルダの位置を指し，「『平坦な透明材料，光フィルタ又はレンズ』のうち『レンズ』と同様の機能及び作用を有する，『放出光を収束し又はコリメート』する構造」を有するものではない。また，前記のとおり，引用発明の端部に湾曲面が提供された導波管試料ホルダにおける，引用例図４の実施の形態のような「『平坦な透明材料，光フィルタ又はレンズ』のうち『レンズ』と同様の機能及び作用を有する『放出光を収束し又はコリメート』する」湾曲面に代えて，レンズとは異なる機能及び作用を有する「光フィルタ」をわざわざ採用することは，当業者が行わないことである。しかも，基質ルシフェリンと酵素ルシフェラーゼを組み合わせたバイオルミネッセンスにおいて，試料及び試薬（を混合したもの）と検出器との間に「着色剤を含む」平坦な光フィルタを配置することが当業者に知られていたことは，引用例及び周知例の各記載からはうかがわれない。むしろ，可視光域にあるルミネセント放出光は着色剤を含む可視域用フィルタにより透過が妨げられることから，効率よくルミネセント放出光を検出しようとする当業者が，「引用発明の『湾曲面』を」，着色剤を含む「『光フィルタ』に置換」することには阻害要因がある。したがって，当業者は，「着色剤を含む色フィルタである『光フィルタ』を採用し，『光フィルタ』の表面積を『導波管試料ホルダ』の表面積全体の少なくとも１０パーセントとする」ことは全く想到し得ないのであるから，容易想到性に係る本件審決の判断は誤りである。さらに，本件審決のいう「両端にて開放」した導波管試料ホルダを「着色剤を含む色フィルタ」である「光フィルタ」に近接する位置に配置したものにおける「両端にて開放」した導波管試料ホルダは，前記のとおり，本願発明における「検出器を含むルミノメーターにおける使用に適合され」た「容器」に相当するものではない。また，引用例の記載（【００４７】）から見て，「両端にて開放」した導波管試料ホルダを「着色剤を含む色フィルタ」である「光フィルタ」に近接する位置に配置したものそれ自体も，このような「容器」に相当するものということはできない。本件審決は，この相違点（「検出器を含むルミノメーターにおける使用に適合され」た「容器」でない点）について何ら判断していないから，結局，相違点１が容易想到であるという結論を論理的に導くには至っていない。
ウ相違点２について
前記のとおり，当業者には「着色剤を含む色フィルタである『光フィルタ』を採用し，『光フィルタ』の表面積を『導波管試料ホルダ』の表面積全体の少なくとも１０パーセントとする」ことは全く想到し得ないから，そのようにしたものを照度計内に配置することも当然想到し得ない。また，その点を措くとしても，以下のとおり，相違点２についての本件審決の判断には誤りがある。
すなわち，本件審決は，多数の容器中の各サンプルを検出器で次々に測定するために検出装置内に容器を次々に取り換えて配置することは，通例行われている分析技術であり，引用発明において，照度計内で検出器により導波管試料ホルダの底部から現れる放出光を検出するに当たり，導波管試料ホルダ（容器）を照度計内に配置することにより，当該相違点２に係る本願発明の構成を想到することは，当業者が容易になし得たことである，とする。
しかし，「両端にて開放」した導波管試料ホルダを「着色剤を含む色フィルタ」である「光フィルタ」に近接する位置に配置したものを，「各サンプルを検出器で次々に測定するために，検出装置内に」「次々に取り換えて配置すること」が，「通例行われている分析技術」として当業者に知られていたことは，引用例及び周知例の各記載からはうかがわれない。
したがって，「照度計」「で検出器により，導波管試料ホルダの底部から現れる放出光を検出する…にあたり」，このようなものを「照度計内に配置することにより，当該相違点２に係る本願発明の構成を想到することは，当業者が容易になし得たこと」とはいえない。(3)取消事由３（本願発明の作用効果についての判断の誤り）本件審決は，本願発明の奏する作用効果は，引用例及び周知例に記載された事項から当業者が予測し得る程度のものである，とする。しかし，本願発明は，「微小容器に含まれる１つ以上の重要な構成成分が，技術者又は機器により，容易にかつ瞬間的に認識され」，かつ「しるしにより実質的な干渉を避ける（発光反応の検出を実質的に妨げない）」という効果を奏するものであるのに対し（【００２６】，【００８７】～【００９１】），引用例にはこのような効果について全く記載がなく，周知例を参照しても，このような効果が本願の優先日前当業者に知られていたこともうかがわれない。
したがって，本願発明の奏する作用効果は，引用例及び周知例に記載された事項から当業者が予測し得ないものであり，この点に関する本件審決の判断は誤りである。
２被告の主張
(1)取消事由１（一致点及び相違点の認定の誤り）に対しア引用例に「バイオルミネッセンスの特定の例は，基質ルシフェリン（Luciferin）が酵素ルシフェラーゼ（Luciferase）及び反応剤ATP（アデノシン三リン酸）及び酸素と組み合わさる，蛍によって光を発生させるものである。」（【０００９】）と記載されているように，引用発明の「バイオルミネッセンス」による検出においては，これらの成分の全てが揃ったときにルミネッセンス光が発生する。そして，引用発明は，導波管試料ホルダに主眼を置く発明であって，特定の反応に特徴を有する発明ではなく，あらゆるバイオルミネッセンス反応に使用できる発明であることを踏まえると，引用発明は，使用者の目的に応じ，上記成分のいずれを検出対象（検体）としてもよく，残りの成分のいずれを引用発明の「試薬」としてもよい発明であると認識し得るものである。すなわち，引用発明は，検体となる成分以外のものを「試薬」として使用し得る発明であるから，「酵素ルシフェラーゼ」を引用発明の「試薬」として用いる態様も認識し得る。引用発明の「酵素ルシフェラーゼ」が「試薬」であるならば，必然的に，検体は，「組み合わさる」ことで「光を発生させるものである」から，検体は基質ルシフェリン，反応剤ATP又は酸素のいずれかとなる。
そうすると，引用例からは，「酵素ルシフェラーゼ」を「試薬」とし，a)基質ルシフェリンを検体として含む「試料」の発明b)反応剤   ATPを検体として含む「試料」の発明
c)酸素を検体として含む「試料」の発明


のいずれの発明も，当業者であれば認識し得ることとなる。以上より，引用発明は，試料を保持することができる導波管試料ホルダを含む官能式ルミネッセンスシステムで，試料に含まれるa)基質ルシフェリン，b)反応剤ＡＴＰ，c)酸素のいずれかの検体を検出する方法であるということができる。これらの検体のいずれかが含まれる引用発明の「試料」と本願発明の「サンプル」の相当関係について本件審決は記載していないが，原告の主張するとおり，引用発明の「試料」は，本願発明の「サンプル」に相当するものである。
そして，この検体を検出する方法は，本願発明でいえば「検体の検出方法」に相当するから，引用発明も本願発明も「検体の検出方法であって，サンプル（引用発明における試料），発光反応のための触媒（引用発明における酵素ルシフェラーゼ）を提供し，サンプル及び触媒を含む反応混合物を形成し，前記反応混合物から放出される光の有無を検出する方法」である点では，少なくとも一致している。仮に引用発明の「基質ルシフェリン」が本願発明の「検体」に相当しなかったとしても，引用例に接した当業者は，他の「反応剤ATP」又は「酸素」が「検体」に相当するものと認識するから，「基質ルシフェリン」が本願発明でいう「検体」に相当するか否かにかかわらず，この点は相違点にならず，本件審決の結論に何ら影響を及ぼすものではない。
なお，本願発明及び引用発明のようなルミネセンス検出方法においては，反応剤ATPを検体とする検出方法が一般的であるが，基質ルシフェリン及び酸素を検体とすることも周知技術である。
以上によれば，引用発明は，本願発明と同様に第一のステップにおいて「発光反応のための触媒」を提供し，第二のステップにおいて「前記触媒」を含む反応混合物を形成している。
イ(ｱ)原告は，引用発明の「端部」は導波管試料ホルダの位置を指すと解されるなどとして，引用発明の「端部」それ自体は本願発明の「少なくとも１つの壁」に相当しない旨を主張する。ここで，原告の主張は，「導波管試料ホルダ」は「両端にて開放して」（【００３３】，【００４６】）いてもよいことを挙げていることから，本件審決が引用発明の認定の根拠とした引用例図６ではない，図４の実施の態様を前提としているものと思われる。
しかし，本件審決は，引用発明を「導波管試料ホルダと検出器との間に光学要素が存在しない」，「端部に湾曲面が提供され」と認定しているように，光学要素が存在する引用例図１及び図４に記載された発明から引用発明を認定したものではなく，また，湾曲面が存在しないという点でも，図４から引用発明を認定したものではない。本件審決の引用発明の認定は，その特定事項から，引用例図６に示される実施例によることが明らかである。
(ｲ)引用例【０００７】に「『導波管試料ホルダ』という語は，試料を保持することのできる容器を意味し」と記載されていることから，引用発明の「導波管試料ホルダ」は容器であり，試料（液体）が漏れないような底壁に相当する「端部」を有することは明らかである。このことは，引用例図６からも見て取れる。さらに，この図６を見ても明白なように，引用発明の「端部」に提供された「湾曲面」は「導波管試料ホルダ」の底壁であって，本願発明の「少なくとも１つの壁を含む容器」に相当する。
(ｳ)容器である「導波管試料ホルダ」は，前回の検出時の残留物により誤検出が生じないように「洗浄または交換」等を行うことが必要不可欠であるし，精密な光学器具である「導波管試料ホルダ」をメンテナンスする必要もあるから，引用発明の「導波管試料ホルダ」は，検出器を備えた「照度計」から取り外され，「別体」となり得ると理解するのが自然である。
しかも，ルミノメーターにおいて，容器（試験管）は次々と搬送され交換されながら計測されることは周知技術であり，このような周知技術を熟知する当業者であれば，引用発明の「導波管試料ホルダ」が，「照度計」から取り外され「別体」となり得ないとは理解せず，引用発明の「導波管試料ホルダ」も「照度計」から取り外される場合があると理解するのが自然である。
したがって，本願発明における「容器」が「ルミノメーター」と別の物と解されるとしても，両発明の間に相違はない。
そして，本件審決の認定のとおり，引用発明の「照度計は，導波管試料ホルダと，検出器とを備え」ているのだから，導波管試料ホルダは照度計の一部であって，直ちに照度計「内」にあると解し得，さらに「導波管試料ホルダ」の「端の部分」を意味する引用発明の「端部」は，着色されていないものの引用例図６を見ても明らかなように，底壁と認識し得るものである。そのため，引用発明の「端部」は，本願発明の「壁の着色剤を含む部分の少なくとも一部」とは，「壁の」「少なくとも一部」という点で共通することは明白である。
したがって，本件審決が「前記第三のステップは，前記壁の少なくとも一部が前記反応混合物と検出器との間に配置されるように，前記容器を前記ルミノメーター内で動作可能とすることを更に含」む点で共通するとした点に誤りはない。
ウ以上のとおり，本件審決の一致点及び相違点の認定に誤りはなく，そうである以上，判断遺脱の違法もない。
したがって，取消事由１は理由がない。
(2)取消事由２（相違点の判断の誤り）に対し
ア相違点１について
(ｱ)原告は，本件審決につき，周知例の記載を根拠として「『底を含む本体が着色透明材によってフィルタ機能を有する容器』が，本願の優先権主張の日前より」，基質ルシフェリンと酵素ルシフェラーゼを組み合わせたバイオルミネッセンスによる検出分野において「周知技術であった。」ということはできない，とするけれども，本件審決の該当部分の認定は，「光フィルタ」が着色剤を含む色フィルタであることを立証する趣旨であって，基質ルシフェリンと酵素ルシフェラーゼを組み合わせたバイオルミネッセンスによる検出分野において周知技術であったことを述べているものではない。この点，原告の主張は失当である。
(ｲ)引用例によれば「【図４】導波管試料ホルダが両端にて開放し，平坦な透明な材料…，光フィルタ…及び（又は）レンズ…に近接して配置することができる，ルミネセント検出システムの概略側面図である。」と記載されており（【００６４】），図４に図面の説明として，「開放した端部を有する導波管試料ホルダ」，「分離した透明な材料」，「光学フィルタ又はレンズ」，「端部から出る光」と記載されている。


引用例記載の定義によれば，「導波管試料ホルダ」とは「試料を保持することのできる容器を意味」するのであるから（【０００７】），図４記載の「開放した端部を有する導波管試料ホルダ」は，「分離した透明な材料」，「光学フィルタ又はレンズ」と組み合わされることで，上記定義のように容器として機能する「導波管試料ホルダ」となる。このような容器は，一般的な意味での容器の定義とも一致する。そうすると，引用例図４の「開放した端部を有する導波管試料ホルダ」そのものは，端部が開放されているため，上記定義にいう「導波管試料ホルダ」とはなっておらず，「分離した透明な材料」，「光学フィルタ又はレンズ」と組み合わされることにより，容器として機能する「導波管試料ホルダ」となるものと解するべきである。すなわち，ルミネセント検出システムである引用例図４の態様においては，「開放した端部を有する導波管試料ホルダ」に組み合わされて容器の端部，すなわち，底壁となる「分離した透明な材料」，「光学フィルタ又はレンズ」を用いたものが記載されている。
(ｳ)以上を踏まえると，この端部の光フィルタは，技術常識に照らし，着色剤を含む色フィルタであると解することができ，また，基質ルシフェリンと酵素ルシフェラーゼを組み合わせたバイオルミネッセンスによる検出分野において，底壁となる端部に光フィルタやレンズの機能や作用を有するものが引用例図４に記載されていることが認められるのであり，本件審決は，このことを示したものである。原告は，「『底を含む本体が着色透明材によってフィルタ機能を有する容器』が，本願の優先権主張の日前より」，基質ルシフェリンと酵素ルシフェラーゼを組み合わせたバイオルミネッセンスによる検出分野において「周知技術であった。」ということはできない，とするけれども，かかる技術は，上記のとおり，引用例図４に示される実施例として記載されている。
(ｴ)前記のとおり，本件審決の引用発明の認定が引用例図６の実施例に基づくことは，引用発明の特定事項から見て明らかである。そして，「導波管試料ホルダ」は，引用例の定義より「試料を保持するための」ものでもあるから，その「端部」は底壁といえるものであり，また，図６には「端部から出る光」と記載され光を収束する方向に矢印が示されている。この矢印は，導波管試料ホルダの端部に提供された「湾曲面」が「放出光を収束し又はコリメート」することを図示するものということができる。本件審決は，引用発明の「湾曲面」と引用例図４の「レンズ」の機能の共通性と，当該「レンズ」と「光フィルタ」の置換可能性とが引用例中に示唆されていると理解した上で，引用発明の「湾曲面」を引用例図４の「レンズ」と同様に「光フィルタ」に置換してもよいとするものである。
(ｵ)本件審決のとおり，「湾曲面」を「光フィルタ」に置換した引用発明の「導波管試料ホルダ」は，例えば引用例図１６のような形態となり，本願発明の「壁」に相当する引用発明の「導波管試料ホルダ」の「端の部分」が全て「光フィルタ」になるものであるから，本願発明の「壁」の表面積の相当部分が，本願発明における「着色剤を含む部分」となる。また，本件審決のとおり，「湾曲面」を「光フィルタ」に置換する際に，「導波管試料ホルダ」の底である「湾曲面」だけでなく，「導波管試料ホルダ」全体を「光フィルタ」とする場合にも，やはり「導波管試料ホルダ」の「端の部分」が全て「光フィルタ」になるから，本願発明の「壁」の表面積の相当部分が，本願発明における「着色剤を含む部分」となる。
そして，この「着色剤を含む部分」の壁の表面積全体に占める割合は，容器の大きさや見込まれる発光範囲の大きさに応じて当業者が適宜設計すべきものであり，「壁の表面積の少なくとも１０パーセント」と定めることは，通常行われる設計事項の範囲である。
(ｶ)したがって，相違点１に係る本件審決の判断に誤りはない。
イ相違点２について
(ｱ)原告は，「両端にて開放」した導波管試料ホルダを「着色剤を含む色フィルタ」である「光フィルタ」に近接する位置に配置したものを，「各サ   ンプル   を検出   器で次   々に測   定する   ために   ，検出   装置内   に」「次々に取り換えて配置すること」が，「通例行われている分析技術」として当業者に知られていたことは，引用例及び周知例の各記載からはうかがわれない旨主張する。
しかし，本件審決は「一般に多数の容器中の各サンプルを検出器で次々に測定するために，検出装置内に容器を次々に取り換えて配置することは，通例行われている分析技術である。」と認定したものであって，原告の上記主張は本件審決の認定に係る引用発明を前提としておらず，失当である。
(ｲ)「検出装置内に容器を次々に取り換えて配置すること」が周知であることは，乙８（特表平８－５０４９４０号公報）に示されている。このような周知技術を有する当業者は，引用発明に接したとき，その容器である導波管試料ホルダを検出器内である照度計内に次々に取り換えて配置することに想到し得るから，相違点２に係る本願発明の構成を得ることは，当業者が容易になし得たことであるということができる。
(ｳ)したがって，相違点２に係る本件審決の判断に誤りはない。ウしたがって，相違点に関する本件審決の判断に誤りはない。取消事由２は理由がない。
(3)取消事由３（本願発明の作用効果についての判断の誤り）に対し原告は，本願発明が「容器中の構成成分の種類の識別」という効果を奏するものであり，このような効果が本願発明の格別な効果である旨主張する。しかし，引用例図４記載の態様には「光学フィルタ」があり，図１６には「フィルタ」を端部に有する「導波管試料ホルダ」の態様が図示されている。これらの態様から，光フィルタの着色を見た当業者であれば，「微小容器に含まれる１つ以上の重要な構成成分が，技術者又は機器により，容易にかつ瞬間的に認識され」る程度の効果は，予想できる効果である。なぜならば，色を識別に利用することは一般に行われていることであって，周知事項であるから，このような周知技術を有する当業者が，引用例に記載されている着色された光フィルタを見た場合に，原告主張に係る本願発明の効果が得られることは，予測し得る程度のものといえるからである。また，上記図４記載の態様においては，光フィルタを通して検出器で検出がなされているのであるから，当該光フィルタが，原告主張に係る実質的な干渉を避ける（発光反応の検出を実質的に妨げない）という効果も奏するものであることは自明である。
よって，原告の主張どおりの効果が奏されるとしても，この効果は，当業者が予測し得る程度の効果にすぎない。すなわち，この点に関する本件審決の判断に誤りはなく，取消事由３は理由がない。
第４当裁判所の判断
１本願発明


(1)本願発明は，前記（第２の２）のとおりのものである。
(2)本願明細書の記載
本願明細書には，以下の記載がある。
ア背景
「実験室では，多くの場合，例えば，病原体の存在又は同一性を決定するための試験などの多様な試験手順を行う。各試験は，サンプル中における特定の微生物の存在を検出することができる検体特異的な試薬…を含むことがある。」（【０００２】）
「病原体に対する実験室試験が，個々の容器（例えば，チューブ又はマイクロチューブ）において頻繁に行われる。更に，同時に１回分の試験を処理し，実験室作業の効率を向上させることは珍しくない。類似の試験は，多くの場合，同一様のチューブにおいて行われるため，実験室技術者は，ラベルを使用し，異なるサンプル材料及び／又は検体特異的な試薬を含有するチューブを識別する。」（【０００３】）「チューブの内容物を同定するために，ラベルを反応チューブに日常的に付ける。チューブ又は対応するキャップに，ラベルを付ける場合もある。パーマネント防水インキを使用し，取り扱い時，ラベルが洗浄又は擦り落とされることを防ぐ。あるいは，チューブの内容物の説明書を有する接着ラベルをチューブに取り付ける。」（【０００４】）「ラベルは，多くの場合，チューブの内容物に関連する多量の情報（例えば，サンプル同一性，日付，試験又は試薬特異的な検体の種類，オペレーター）を含む。場合によっては，比較的多量の情報を比較的小さなラベルに組み入れることができるように，バーコードラベルが使用される。」（【０００５】）
イ概要
「一般に，本発明は，検体の検出方法に関する。特に，方法は，発光反応を検出することにより，検体の存在の検出に関する。方法は，更に，その方法に使用することができる有色容器に関する。驚くべきことに，互いに視覚的に識別可能な，多様な有色容器を，その容器の有色の壁を通過する光の検出を必要とする検出方法において，使用することができる。都合のよいことに，有色容器は，反応の少なくとも１つの構成成分の瞬間的な視覚的な識別をもたらし，それにより，実験誤差の可能性を低下させる。」（【０００６】）
「一態様では，本開示は，検体の検出方法を提供する。方法には，サンプル，発光反応のための触媒，及び容器を提供することと，容器中で反応混合物を形成することと，容器中の反応混合物から放出される光を検出することと，を含み得る。反応混合物は，サンプル及び触媒を含み得る。容器は，少なくとも１つの壁を含み得る。壁の少なくとも一部分は，着色剤を含む。」（【０００７】）
「着色剤は，赤着色剤，青着色剤，黄着色剤，緑着色剤，前述の着色剤の任意の２種以上の混合物，又は前述の着色剤の任意の２種以上の組み合わせを含み得る。」（【００１１】）
「本明細書で使用するとき，用語『検体』は，様々な分子（例えば，ヌクレオチド，核酸タンパク質，酵素）又は分子のエピトープ…，又は微生物の全細胞を指す。検体は，微生物…又は対象の微生物の集団の特徴を示し得るため，サンプル中の検体の存在は，そのサンプル中の微生物の存在を示す。」（【００１４】）
ウ詳細な説明
(ｱ)「実験室試験における傾向は，微容量試験の使用である。特定の試薬…の費用及び，検体分子をかなりの少量に濃縮することにより，検出反応の動力学を向上させることができるサンプル調製技術の開発により，この傾向が進んでいる。また，特定の機器…を使用し，多数の試験を行う傾向があり，その試験の多くは，検体特異的な試薬…を含む。このような機器では，多くの場合，試験の全てが行われる，標準化された容器（例えば，マイクロチューブ）を使用する。標準化された容器は同一と考えられるため，実験室技術者は，各容器の内容物を識別するために，ラベルの使用に頼っている。」（【００２３】）「ラベルを使用して，各容器の内容物に関連する多様な重要情報（例えば，サンプル同一性，サンプル供給元，日付，オペレーター，試験の種類，検体特異的な試薬，ロット番号など）を記録することができる。容器は非常に小さいため，容器及び／又はそのキャップの利用可能な表面積に合うラベルに情報の全てを記録することが困難な場合がある。バーコードの使用は，特有のコード／ナンバーを有する特定のサンプルを関連付けることができ，それにより技術者はバーコードに関連する多量の情報を記録することが可能である。しかし，このようなコードは，情報が蓄積されたデータベースに連結するバーコードリーダーで容易に解読されるだけで，技術者が，任意の所定の容器の内容物の重要な属性を直ちに視認することを難しくしている。」（【００２４】）「ラベルの使用に関連する他の欠点としては，ラベルが，試験が行われる容器の壁又はキャップの一部又は全てを不明瞭にし得ることである。これは，容器において発生する反応（例えば，ルミネセンスによる光の放出が検体の有無の検出の根拠である反応）の光学的な検出を必要とする試験に対して問題となり得る。」（【００２５】）
(ｲ)「したがって，ｉ）微小容器に含まれる１つ以上の重要な構成成分が，技術者又は機器により，容易にかつ瞬間的に認識されるような，特定の微小容器を製作すること，及びｉｉ）微小容器における反応の光学的な検出を使用して，しるしにより実質的な干渉を避けることなどの，微小容器においてルミネセンス系アッセイを行うことを試みる技術者が直面する少なくとも２つの問題がある。本発明の方法は，容器にしるしを付ける手段が，光を吸収し，かつ発光反応とフォトダイオードとの間の経路に直接位置させるものの，驚くべきことに，発光反応の検出を実質的に妨げないように，その手段を提供する。理論に束縛されるものではないが，通常，ヒト観察者が有色材料の少なくとも２つの層（例えば，壁）を通過する光（微小容器の外にある供給元から）を視覚的に検出しているため，観察者がチューブの色を容易に検出すると考えられている。したがって，人間の目により検出されるとき，外部の光の見かけの吸光度は，少なくとも倍増する。これに対して，微小容器内の発光反応から放出される光が，検出器の経路上を進むとき，その光は壁を通過するだけである。都合のよいことに，これにより，微小容器内の反応から放出される光の比較的小さい干渉（すなわち，吸光度）を使用して，チューブの色の容易な可視検出を行う。」（【００２６】）
(ｳ)「いくつかの実施形態において，検体は，発光反応に対する反応物質（例えば，ATP，ルシフェラーゼ）である生体分子であってもよい。」
（【００２９】）


(ｴ)「図１は，本開示による容器１１０の一実施形態を示す。容器１１０は，開口部１２０及び内部収容容器１３０を形成する，一体型壁１１５を含む。任意に，キャップ…を使用して，開口部１２０を封止してもよい。容器１１０は，ルミノメーターにおける使用に適合される。本明細書で使用するとき，『ルミノメーターにおける使用に適合される』は，容器１１０が，容器又はその内容物（例えば，反応混合物）から放出される光を検出し，所望により，ルミノメーターで測定することができるように，ルミノメーターに収容されることが可能な形状及び寸法を有することを意味する。任意の実施形態において，容器１１０は，例えば，図２Ａ～Ｂに示すように，光検出器に動作可能に連結される熱転写機に収容されるように構成される（すなわち，好適な大きさ及び形状を有する）。したがって，これらの実施形態において，同時に，容器及びその内容物の温度を任意に制御し，かつ／又は熱転写機により調節しながら，容器１１０又はその内容物から放出される光を，光検出器によって，受ける。」（【００３０】）「容器１１０は，光（例えば，発光反応からの光の可視波長）が光検出器へ向け，壁１１５を通過することを実質的に防止しない，光学的透明性及び光透過率を有する材料…から作製することができる。いくつかの実施形態において，容器は，試験管，反応管，又はマイクロ遠心チューブであり得る。」（【００３１】）
(ｵ)「容器１１０の壁１１５は，着色剤を含む部分１１５ｂを更に含む。いくつかの実施形態…において，着色剤を含む部分は，キャップであってもよく，チューブにおける発光反応から検出される光は，その光がキャップを通過した後，検出される。いくつかの実施形態において，機器を使用して（例えば，分光光度計を使用して），着色剤を検出することができる。好ましい実施形態において，着色剤を含む壁１１５の部分１１５ｂに関連する色を，視覚的に検出することができる。その部分は，壁１１５の表面積の任意の検出可能な画分を含み得る。」
（【００３２】）
(ｶ)「いくつかの実施形態において，着色剤は，容器１１０を形成する材料…に組み込まれる色素及び／又は染料である。あるいは又は更に，いくつかの実施形態…において，容器１１０は，壁１１５の表面…部分１１５ｂに連結する層…を更に含む。その層は，着色剤を含み得る。着色剤は，赤着色剤，青着色剤，黄着色剤，緑着色剤，前述の着色剤の任意の２種以上の混合物，又は前述の着色剤の任意の２種以上の組み合わせを含み得る。」（【００３３】）
(ｷ)「容器１１０の開口部１２０は，材料…を容器１１０の収容容器１３０に移動することを可能にする。その材料は，液体及び／又は個体の材料を含み，発光反応を促進することができる。発光反応を促進する好適な材料の非限定的例としては，液体媒体（例えば，水，緩衝液），酵素（例えば，ルシフェラーゼ，…），酵素基質（例えば，ルシフェリン，ATP…）…が挙げられる。酵素（例えば，…ルシフェラーゼ）は，結合相手（例えば，抗体又はレセプタなどのタンパク質）と結合してもよい。サンプル材料はまた，開口部１２０を通じて，収容容器１３０に移動させることができる。」（【００３５】）
(ｸ)「サンプル材料は，検体を含有する疑いのあるサンプル材料を含む。サンプル材料は，液体，固体，液体に懸濁又は分散した固体，ヒドロゲルであってもよい。」（【００３６】）
(ｹ)「発光反応のための触媒を提供することは，可能なその他の点よりも高速で又は異なる条件下で（例えば，低温で），発光反応を進行させる物質を提供することを含む。いくつかの実施形態において，触媒は，例えば，ルシフェラーゼ（例えば，ホタルルシフェラーゼ）又は…などの酵素である。いくつかの実施形態において，サンプルは，その触媒を含んでもよい。」（【００３７】）
(ｺ)「方法は，容器に反応混合物を形成することを更に含む。形成されるとき，反応混合物は，発光反応のための触媒（例えば，ルシフェラーゼ）及びサンプルを含む。サンプルは，直接的に又は間接的に，発光反応に対する少なくとも１つの反応物質を提供する。例えば，いくつかの実施形態において，サンプルは，細胞又は生物発光反応に対する反応物質としてATPを提供する細胞可溶化物を含んでもよい。したがって，いくつかの実施形態において，反応混合物を形成することは，細胞溶解剤（例えば，洗浄剤）を含む反応混合物を形成することを更に含む。」（【００３８】）
「その方法は，容器から又はその内容物から放出される光の有無を検出することを更に含む。いくつかの実施形態において，容器から又はその内容物から放出される光の有無を検出することは，光を検出する検出器を含むルミノメーターを使用して，光を検出することを更に含む。これらの実施形態において，その方法は，容器から放出される光又はその内容物から放出される光を検出器によって検出することができるように，容器をルミノメーターに動作可能に配置することを更に含む。いくつかの実施形態において，容器をルミノメーターに動作可能に配置することは，着色剤を含む壁の部分１１５ｂの少なくとも一部が反応混合物と検出器との間に配置されるように，容器を配置することを更に含む。」
（【００３９】）
(ｻ)「図２Ａは，システム２００構成要素の部分的分解長手方向の断面概略図を示す。システム２００は，容器２１０及び…ダイオードリーダー２４０を含む。容器２１０は，壁２１５及びキャップ２１８を含む。壁２１５は，着色剤を含む部分（例えば，全壁）を含む。容器２１０に配置されるものは，反応混合物２３０である。」（【００４１】）「リーダー２４０は，容器を収納するように構成された空洞２４３を備える受容器２４２を含む。受容器２４２は，例えば，プラスチック又は金属を含む多様な材料で製作され得る。好ましい実施形態において，受容器２４２は操作上，熱源（例えば，抵抗器…）及び温度コントローラ…に連結される熱伝導性材料（例えば，アルミニウム）から製作される。図示の実施形態において，空洞は，キャップ２１８を除く容器２１５が操作上，受容器２４２の空洞２４３に連結される（すなわち，完全にかつ確実に設置される）ことができるような，形及び大きさである。
（【００４２】）
「検出器２４８は，光子信号（すなわち，光）を電気信号に変えることができる任意の検出器であり得る。…リーダー２４０は，ハウジング２６０及び所望により，サンプルをリーダー２４０で分析しているとき検出器２４８から外部の光を実質的に排除するカバー…を更に含む。」
（【００４４】）


(ｼ)「図２Ｂは，容器２１０が動作可能にリーダー２４０に配置されている，図２Ａのシステム２００の断面長手方向の断面概略図である。図示の実施形態において，全壁が着色剤を含むため，容器２１０を動作可能に配置することは，壁２１５の有色部分の少なくとも一部が反応混合物２３０と検出器２４８との間に配置されるように，容器２１０を配置することを更に含む。」（【００４５】）
エ実施例
(ｱ)実施例１～４（有色マイクロチューブを使用するバイオルミネセンスの検出）
「実施例１については，青色PCRチューブを使用して，ハイブリッドデバイスを構築すること，実施例２については，緑色PCRチューブを使用して，ハイブリッドデバイスを構築すること，実施例３については，黄色PCRチューブを使用して，ハイブリッドデバイスを構築すること，及び実施例４については，ラベンダー色PCRチューブを使用して，ハイブリッドデバイスを構築すること以外は，比較例１に記載するように，試薬及びハイブリッドデバイスを調製した。「ブランク」（ATPを含まない）及び「試験」のRLU指数を，比較例１記載の同様の方法を使用して，得た。」（【００８７】）
「結果から，容易にチューブの色が観察され，かつ人間のオペレーターによって識別されるが，有色チューブを使用して検出された光の量は，透明チューブを使用して検出された光の約８９．９％（ラベンダー色のチューブ）～約９９．９％（黄色のチューブ）の範囲に及ぶことがわかる。」（【００８９】）
(ｲ)実施例５（有色マイクロチューブによる光透過率）「透明及び有色のPCRチューブによる可視光の透過率は，分光光度計…を使用して，測定された。…図３は，透明PCRチューブ（線「Ａ」）及び改変ラベンダー色PCRチューブ（線「Ｂ」）を通過する５００～７００nmの光の透過率の比較を示す。表２は，様々な有色のPCR   チューブのそれぞれを通過する５００nm～７００nmの光の透過率が，透明PCRチューブを通過する光の透過率と比較された実験の結果を示す。…チューブ全てが，透明チューブを透過した光の少なくとも８０％で透過したが，緑色，黄色，改変青色，及び改変ラベンダー色チューブは，透明チューブを透過した光の少なくとも９０％で透過した。」（【００９０】）
(3)以上によれば，本願発明は，おおむね以下のとおりのものと理解される。ア病原体の存在又は同一性を決定するための試験等の多様な試験手順を実験室で行う際，同時に多数の容器が用いられることは珍しくないため，実験室技術者は，それらの容器を識別する必要がある（【０００３】）。容器を識別するために従来から用いられてきた方法としては，防水インキを用いて必要な情報を記録したラベルを容器に貼付するものなどがあるが（【０００３】～【０００５】），こうした方法には，①ラベルに多様な重要情報の全てを記録することが困難な場合があり，バーコードを使用しても内容物の重要な属性を直ちに視認し難い（【００２４】），②光学的な検出を必要とする試験に際し，試験が行われる容器の壁又はキャップの一部又は全てを不明瞭にし得る（【００２５】），という２つの問題があった。
イ本願発明によれば，これらの問題の解決手段として，容器の壁の少なくとも一部に着色剤を含ませ（【０００７】），互いに視覚的に識別可能な，多様な有色容器を，その容器の有色の壁を通過する光の検出を必要とする検出方法において使用し得ることとなる。都合のよいことに，有色容器は，反応の少なくとも１つの構成成分の瞬間的な視覚的な識別をもたら   し，そ   れによ   り，実   験誤差   の可能   性を低   下させ   る（【   ０００６】）。
２取消事由１（一致点及び相違点の認定の誤り）について
(1)引用発明
ア引用例の記載
引用例は，その名称を「感応式放射光収集及び検出システム」とする発明に係る特表２００９－５１０４７５号公報（別紙）であるところ，これには以下の記載がある。
(ｱ)特許請求の範囲
【請求項１】
「試料ホルダにおいて，
内部に試料を受容する室と，
前記室への第一のアクセス部を提供する末端と，
少なくとも光透過可能な部分を備える基端と，
前記基端から長手方向に向けて前記末端まで伸びる少なくとも１つの
壁とを備え，
前記室は，前記少なくとも１つの壁によって画成された長手方向内面
と，長手方向外面とを備え，
前記長手方向内面は，長手方向に対して垂直な面内にて見たとき，第
一の断面形状を備え，
前記長手方向外面は，長手方向に対して垂直な面内にて見たとき，第
二の断面形状を備え，
前記少なくとも１つの壁は，光を前記基端に向けて導く導波管の形態を備える，試料ホルダ。」
(ｲ)発明の詳細な説明
ａ技術分野
「本発明は，最小限，試料を保持することのできる導波管試料ホルダを含む感応式ルミネッセンス検出システムに関する。本発明は，励起光源と，導波管試料ホルダ内にて試料から励起信号及び放出信号の双方の変化を検出する感応式検出システムとを含むシステムにも関する。導波管試料ホルダは，放出光を集め且つその光を検出器に案内するのに効果的である。導波管試料ホルダの設計，励起光の照射の配置，及び光フィルタは，試料及び放出試薬の極めて低濃度を検出するのを容易にし且つ，使用が容易な形態とすることができる。」（【０００１】）
「本明細書に使用するように，『   一体型導波管センサ（IntegratingWaveguideSensor）』技術という語は，導波管の表面上又は導波管試料ホルダ内の溶液中の励起信号及び放出信号を検出することを意味する。」（【０００２】）
ｂ発明が解決しようとする課題
「本発明の１つの目的は，放出試薬が溶液を保持することのできる容器内の溶液中にあり，溶液及び容器は共に，導波管として作用する，一体型導波管センサの液相の具体化である。放出試薬に適した光源は，導波管試料ホルダの表面に対して垂直な又はある角度を成す方向から溶液を保持する導波管を照射する。放出された信号は，励起光と共に，導波管によって効率的に集められ且つ，導波管の端部から出る。励起信号及び放出信号は，１組みのレンズ及びフィルタを介して検出器に送られる。」（【０００４】）
ｃ課題を解決するための手段


「本明細書にて使用するように，『試料』という語は，主として液体を意味することを意図しており，液体は，小さい固体粒子，化学物質，分子，タンパク質，DNA，放出試薬，微生物，細胞等のような，多種多様なその他の材料も含むことがあろう。」（【０００５】）「本明細書にて使用するように，『光学素子（OpticalElements）』という語は，レンズ，フィルタ，光導波管（光ファイバを含むが，導波管試料ホルダは除く）及び格子の任意の１つ又はそれらの組み合わせから成る要素を含む。光学素子は，（１）放出光の改良された収集及び，例えば，レンズ及び光導波管（光ファイバのような）を使用して検出器への光の案内を改良することにより増大される，信号（放出光）を増大させるべく，また，（２）フィルタ，格子等を使用して望ましくない波長からの光を解消することにより，雑音，背景及び（又は）その他の望ましくない蛍光源を減少させるべく使用される。」（【０００６】）
「本明細書にて使用するように，『導波管試料ホルダ』という語は，試料を保持することのできる容器を意味し，試料及び容器の組み合わせは，試料中にて発生される放出光を検出器まで案内する導波管として作用する。」（【０００７】）
「本明細書にて使用するように，『ルミネッセンス』という語は，放出試薬として使用され又は放出試薬により発生される化学的又は生化学的材料によって電磁放射線が発生されることを意味する。『化学ルミネセント』とは，励起エネルギが化学的反応から得られたとき，光が発生されることを意味する。『バイオルミネセント』とは，光が生物学的又は生化学的反応によって発生される，サブセットの化学ルミネッセンスを意味する。バイオルミネッセンスの特定の例は，基質ルシフェリン（Luciferin）が酵素ルシフェラーゼ（Luciferase）及び反応剤ATP（アデノシン三リン酸）及び酸素と組み合わさる，蛍によって光を発生させるものである。『電気化学的ルミネッセンス（ECL）』とは，光を放出する化学ルミネセントの反応よりも先に電気化学的反応が行われるルミネッセンスの形態である。」（【０００９】）
ｄ実施の形態
「本発明の一例としての実施の形態の１つの形態は，器具と，試料を保持する導波管試料ホルダとを備える感応式ルミネッセンス検出システムを提供することである。導波管試料ホルダは，ルミネセント放出光を集め且つ，光を   検出器まで案内する点にて効率的である。   」
（【００２５】）
「ルミネッセンスの適用例に対する一例としての実施の形態の上記の形態を実現するため，導波管試薬（裁判所注：「試料」の誤記と思われる。）ホルダと，１つ又はより多くの検出器とを備える照度計が提供される。導波管試料ホルダは，試料を保持する中空領域を含むことができる。導波管試料ホルダは，放出光を導波管試料ホルダの閉塞端まで案内する材料にて出来たものとすることができる。器具は，試料及び試薬を導波管試料ホルダ内に導入する装置を含むことができる。導波管試料ホルダの閉塞端から現れる放出光を検出する１つ又はより多くの検出器を提供することができる。その例は，図１ないし図８…に示されている。」（【００２７】）
「一体型導波管センサの液相の具体化に基づくルミネッセンスの用途による一例としての実施の形態が図１ａ，図１ｂに示されている。照度計は，導波管ホルダ（裁判所注「導波管試料ホルダ」の誤記と思われる。）と，１つ又はより多くの検出器とを備えている。導波管試料ホルダは，試料を保持する中空の領域を有している。試料及び試薬は，器具によって試料及び試薬の投入室内に手操作にて入れ又は圧送することができる。導波管試料ホルダは，放出光を導波管試料ホルダの底端部内に案内する材料にて出来たものとすることができる。導波管試料ホルダの底部から現れる放出光を検出する１つ又はより多くの検出器を設けることができる。」（【００２９】）
「照度計及び照度計の構成要素に対し多様な適した構造体及び配置を使用することができる。例えば，図１ａに示したように，導波管試料ホルダの外部形状は，軸方向対称の円錐形の形状とすることができる。また，図１ａに示したように，導波管試料ホルダから出る放出光を収束し又はコリメートし且つ試料を保持するため，端部に湾曲面が提供される。」（【００３０】）
「導波管試料ホルダは，両端にて開放しており，また，該導波管試料ホルダは，図４に示すように，平坦な透明材料，光フィルタ又はレンズに近接する位置に配置することができる。」（【００３３】）「図６に示したように，導波管試料ホルダと検出器との間に光学要素が存在しない装置を使用することもできる。」（【００３４】）「導波管試料ホルダは，ガラス，プラスチック等のような任意の高屈折率の材料にて出来たものとすることができる。」（【００５０】）「器具は，導波管試料ホルダに対する温度制御された環境を提供するであろう。温度は，０℃ないし１００℃の範囲にプログラム化することができる。例えば，温度は，一定の値に保持することができる。別の適用例に対し，温度は，１つの値まで一定の率にて増大させ且つ後の時点にて別の値に変化させることができる。別の適用例に対し，温度は２つの温度の間にて繰り返すことができる。温度及び持続時間はユーザがプログラム化すべきである。」（【００５１】）イ以上によれば，引用発明は，器具と試料を保持することのできる導波管試料ホルダを含む感応式ルミネッセンス検出システム（【００２５】）に関し，導波管試料ホルダは，試料を保持することのできる容器を意味し，試料及び容器の組み合わせは，試料中にて発生される放出光を検出器まで案内する導波管として作用することを意味しており（【０００７】），ルミネッセンスの特定の例は，基質ルシフェリン（Luciferin）が酵素ルシフェラーゼ（Luciferase），反応剤ATP及び酸素と組み合わさる，蛍によって光を発生させるものを含み（【０００９】），検出器を備える照度計が提供され，前記検出器は，導波管試料ホルダの閉塞端から現れる放出光を検出するものである（【００２７】）。また，この導波管資料ホルダの閉塞端には，端部に湾曲面を形成したり（【００３０】，【００３４】），平坦として光学フィルタを設けたり（【００３３】）することもできる。
これらの点に加え，上記認定に係る引用例の他の記載を踏まえると，引用発明は，以下のとおりのものと認められる。これと同旨の本件審決の認定に誤りはない。
「試料を保持することのできる導波管試料ホルダを含む感応式ルミネッ
センス検出システムで試料を検出する方法において，


ルミネッセンスは，基質ルシフェリンが酵素ルシフェラーゼと組み合わされて光を発生させるバイオルミネッセンスであり，
照度計は，導波管試料ホルダと，検出器とを備え，
導波管試料ホルダは，試料を保持する中空の領域を有し，試料及び試薬は，器具によって試料及び試薬の投入室内に手操作にて
入れ又は圧送することができ，
導波管試料ホルダの底部から現れる放出光を検出する１つ又はより多
くの検出器を設けることができ，
導波管試料ホルダから出る放出光を収束し又はコリメートし且つ試料
を保持するため，端部に湾曲面が提供され，
導波管試料ホルダと検出器との間に光学要素が存在しない，方法。」
(2)本願発明と引用発明との対比
ア本件審決は，前記のとおり，引用発明の「基質ルミネッセンス」，「端部」，「導波管試料ホルダ」及び「検出器」を備えた「照度計」は，それぞれ本願発明の「サンプル」，「少なくとも１つの壁」，「容器」及び「検出器を含むルミノメーター」に，引用発明の「酵素ルシフェラーゼ」は本願発明の「発光反応のための触媒」に，それぞれ相当するなどとした上で，第一のステップにつき「サンプル，発光反応のための触媒，及び少なくとも１つの壁を含む容器であって，前記容器は，検出器を含むルミノメーターにおける使用に適合されており，サンプル，発光反応のための触媒，及び少なくとも１つの壁を含む容器を提供する第一のステップと，」という点を本願発明と引用発明との一致点と認定する。
イ「サンプル」及び「触媒」について
(ｱ)前記認定のとおり，引用例には，「『バイオルミネセント』とは，光が生物学的又は生化学的反応によって生成される，サブセットの化学ルミネッセンスを意味する。バイオルミネッセンスの特定の例は，基質ルシフェリン（Luciferin）が酵素ルシフェラーゼ（Luciferase）及び反応剤ATP（アデノシン三リン酸）及び酸素と組み合わさる，蛍によって光を発生させるものである」（【０００９】）との記載がある。この記載の文言からは，基質ルシフェリン，触媒，ATP又は酸素のいずれが検出前に準備されるか，また，そのいずれがサンプルに含まれ得るかは明確でないところ，証拠（甲１３，乙１～７）によれば，そのいずれもが「検体」になり得るとともに，「試薬」にもなり得ることが認められる。
また，酵素は触媒の一種であるから，上記記載に示された酵素ルシフェラーゼは触媒に包含されるが，遺伝子組み換えによって酵素ルシフェラーゼを生産する遺伝子を細胞内に組み込み，酵素ルシフェラーゼをサンプルに含ませることも，本願出願前に知られていたことが認められる（甲２２，２３）。この場合のように，サンプル中に酵素ルシフェラーゼすなわち触媒が含まれると期待される場合には，触媒を別途準備することはあり得ない。
そうすると，本件審決が，引用発明の「基質ルシフェリン」，「酵素ルシフェラーゼ」がそれぞれ本願発明の「サンプル」，「発光反応のための触媒」に相当すると認定した上でこれを一致点に含めたことは，誤りというべきである。
(ｲ)もっとも，引用例記載のシステムにおいて，上記のように酵素ルシフェラーゼをサンプルに含むものも知られていたとはいえ，証拠（乙１～７）によれば，基質ルシフェリン，反応剤ATPないし酸素をサンプル中に含むものも周知であったと認められる。また，このようなシステムにおいては，何がサンプル中に含まれるかを事前に予測した上で発光されるための要素を事前に準備するものと思われるところ，本願発明のように，触媒を含まないサンプルを測定するために触媒を準備しておくことは，引用発明に含まれる選択的事項ということができる。
そうである以上，上記のとおり本件審決の一致点の認定には誤りがあるものの，この誤りは本件審決の結論に影響を及ぼすものではないというべきである。
ウ「容器」について
原告は，引用発明の「端部」は導波管試料ホルダの位置を指すと解されるなどとして，引用発明の「端部」それ自体は本願発明の「少なくとも１つの壁」に相当せず，また，引用発明の「導波管試料ホルダ」それ自体は本願発明の「容器」に相当しない旨主張する。
引用発明の「端部」が導波管試料ホルダにおける位置を指し，また，「端部」に「壁」の意味がないことは，原告指摘のとおりといってよい。しかし，引用例図６において，導波管試料ホルダの端部に壁が存在することは明らかであるところ，本件審決は，この例をもとに引用発明を認定したものと理解される。そうすると，本件審決が，引用発明の「端部」は本願発明の「少なくとも１つの壁」に相当する旨認定したことに誤りはないというべきである。
また，「容器」とは「物品…を収納する入れ物の総称」であるところ（甲１８），引用例において「導波管試料ホルダ」なる語は「本明細書にて使用するように，…試料を保持することのできる容器を意味」すると定義されており（【０００７】。なお，「試料」なる語は「主として液体を意味することを意図して」いる。【０００５】），この定義は，上記のような「容器」の一般的な意味と合致する。「容器」に関する原告の主張は，引用発明の認定の元となった引用例図６ではなく，図４の導波管試料ホルダの形状に基づくものであって，前提を異にするものであるし，図４を前提としても，導波管試料ホルダの円筒部分とその一端に配置された平坦な透明材料等とで一体的に導波管試料ホルダ内の試料を保持し得ることから，このような導波管試料ホルダもなお上記意味における「容器」に当たると理解し得る。
したがって，この点に関する原告の上記主張及びこれを前提とする主張はいずれも採用し得ない。
エ「容器」と「ルミノメーター」との関係等について
(ｱ)原告は，引用発明の「照度計」は，「端部に湾曲面が提供され」た「導波管試料ホルダと，検出器とを備え」るものであるのに対し，本願発明のルミノメーターは「容器」とは別のものであり，引用発明の「照度計」は本願発明の「ルミノメーター」に相当せず，また，引用発明の「導波管試料ホルダ」ないし「端部に湾曲面が提供され」た「導波管試料ホルダ」は，本願発明の「検出器を含むルミノメーターにおける使用に適合されて」いない旨主張する。
(ｲ)引用例には必ずしも明示的な記載は見られないものの，繰り返し使用されることが想定される限り，「導波管試料ホルダ」につき洗浄，交換ないしメンテナンスを要することは当業者にとって明らかであり，その際，「照度計」から取り外され得ることも同様に明らかといってよい。このことは，ルミノメーターにおいて，容器が次々搬送され，交換されながら計測されることが周知技術と見られること（乙８）によっても裏付けられる。


そうすると，引用発明において，「導波管試料ホルダ」は「照度計」に備えられるものであるものの，両者を別個のものと把握し得ることとなるから，本願発明における「容器」が「ルミノメーター」と別のものと解されるとしても，その点で両者に相違はないと考えられる。(ｳ)また，「照度計」は「導波管試料ホルダと，…検出器とを備えている」ものであるから，導波管試料ホルダは，分離可能ではあっても照度計の一部を構成するものと理解され，当然，照度計内に設置されるものと解し得る。引用発明の「端部」が本願発明の「壁」の「少なくとも一部」に相当することは，前記のとおりである。
さらに，引用発明における「検出器…を備える照度計」は，本願発明の「検出器を含むルミノメーター」に相当するといってよいところ，引用発明の「検出器」は，「導波管試料ホルダの閉塞端から現れる放出される放出光を検出する」ものとして提供され，照度計に備えられるものである。
そうすると，引用発明の導波管試料ホルダは，照度計における使用に適合されており，かつ，その「壁」の「少なくとも一部」といい得る「端部」が，内容物と検出器との間に配置されるように，照度計内に動作可能に配置されるものということができる。
(ｴ)以上より，この点に関する原告の上記主張及びこれを前提とする主張はいずれも採用し得ない。
(3)したがって，本件審決は，「サンプル」及び「触媒」に関する一致点の認定を誤り，相違点の看過があるものの，この点は本件審決の結論に影響するものではなく，他に一致点及び相違点の認定の誤りは認められない。すなわち，取消事由１は理由がない。
３取消事由２（相違点の判断の誤り）について
(1)相違点１について
ア周知例の記載
周知例は，その名称を「セルカセット」とする発明に係る特開昭５７－７０４５９号公報（別紙）であるところ，これには以下の記載が認められる。
(ｱ)「本発明は自動化学分析装置等の生化学分析分野に用いられ反応管と反応試料の吸光度測定のためのセルの両方の機能を合わせ持つセルカセットに関するものである。
臓器の機能状況に応じてその臓器の分泌する酵素等の化学成分の量が変化する。
この化学成分は血清中に分泌され，また，それぞれの臓器により個有の化学成分であること等から，患者の血液を採取してその血清中に含まれる微量の前記化学成分を分析することにより，病気の診断や治療過程を把握することができる。
かかる分析は例えば前記血清を試料としてこれを希釈液で希釈し，この希釈した試料中に分析対象化学成分の反応試薬を分注して反応させることにより生ずる反応生成物の濃度を特定波長の吸光度（その反応試料の透過光量）を以って測定することにより，該化学成分の含有量を測定する方式が用いられる。
この測定法を比色法と云う。」（１頁１３行～２頁左上欄１２行）(ｲ)「第１図は本発明によるセルカセットの構成を示す断面図であり，図中１はカセット本体である。このカセット本体１は無色透明な材料で作られた箱形のもので，同一ピッチで所定の大きさのそれぞれ独立し，上面が開口されたます部１ａがマトリックス状に複数個形成されている。
各ます部１ａは底面が平らでその肉厚は各々等しくしてある。２はこのカセット本体１の上面に密着して被せる蓋部であり，この蓋部２は無色透明の材料にて作られている。そして，蓋部２にはこれをカセット本体１に被せた際にそれぞれ各ます部１ａ内に入る底面の平らな凸部２ａが前記ます部１ａの数分形成してある。」（３頁左上欄２０行～右上欄１３行。なお，第１図は本件審決において「周知ｂ」として示された図である。）
(ｳ)「このような構成のセルカセットはカセット本体１の各ます部１ａにそれぞれ試料と希釈液及び反応試薬を分注した後に第２図に示す如く蓋部２を被せる。
蓋部２はそれぞれ各ます部１ａに対応して凸部２ａが形成してあるから，被せた状態ではその凸部２ａはます部１ａ内に入る形となり，凸部２ａはます部１ａの内径よりやや外径を小さくしておくことによります部１ａ内に分注した試薬及び希釈液及び反応試薬の量を適量とすれば第２図の如く蓋部２の凸部２ａ底面は液を溢れさせることなくます部１ａ内の反応試料液３に浸漬されることになり，余分の反応試料液は凸部２ａとます部１ａの間の隙間に逃すことができる。
蓋部２をカセット本体１に密着して被せた状態では凸部２ａの底面とます部１ａ底面との間の距離Ｌはすべて等しくなり，距離精度も高く，しかも平行であるから例えばカセット本体１の底部側に光源４を配置し，蓋部２の上方に受光素子５を配してます部１ａ部分を透過した光源４からの光を受光素子５で検出するようにすれば，カセット本体１はそのまま反応管としての機能と吸光度測定用のセルの機能を果すことになる。」
（３頁右上欄１４行～左下欄１８行）
(ｴ)「尚，本発明は上記し且つ図面に示す実施例に限定することなく，その要旨を変更しない範囲内で適宜変形して実施し得るものであり，例えばセルカセット全体を温風等により恒温すれば反応完了時における分析法である反応終点測定法（エンドポイント法）の他，反応過程を調べる分析法である反応速度測定法（レイト法）により吸光度測定する装置にも使用できる他，本実施例ではセルカセットを無色透明としたが，反応試料は反応試薬によりその反応生成物が様様な色を呈するため，分析項目により透過光に光フィルタを用いるものもあるから，セルカセット全体或いはカセット本体または蓋部に，使用フィルタの特性を有する着色透明材を用いてフィルタ機能を持たせることも可能であり，また，セルカセットは安価に製作できるからクロスコンタミネーションなどを完全に防止すべく使い捨て（ディスポーザブル）とすることも可能であり，或いは洗浄して繰り返し使用することも可能である。」（４頁右下欄１４行～５頁左上欄１３行。なお，本件審決において「周知ａ」として引用された記載部分は，上記記載に含まれる。）
(ｵ)以上より，周知例には，生化学分析分野に用いられ，反応管と反応試料の吸光度測定のためのセルの両方の機能を合わせ持つセルカセットであって，カセット本体１の底部側に光源４を配置し，蓋部２の上方に受光素子５を配してます部１ａ部分を透過した光源４からの光を受光素子５で検出するようにすることが可能であり，また，セルカセット全体又はカセット本体もしくは蓋部に着色透明材を用いてフィルタ機能を持たせることも可能であるものが記載されている。
イ検討


(ｱ)前記のとおり，本件審決は，「反応混合物と検出器との間に配置される壁の少なくとも一部について，本願発明では，着色剤を含み，着色剤を含む部分の表面積が，壁の表面積の少なくとも１０パーセントであるのに対して，引用発明では，その点が特定されていない点。」をもって相違点１とする。
(ｲ)引用発明は，前記認定のとおりのものである。加えて，引用例には，導波管試料ホルダと検出器の間に光学要素が存在しない引用発明とは別の実施例として，導波管試料ホルダの検出器側に光学フィルタを設ける例も記載されている（【００２７】，【００３３】，図４）。このように，光学フィルタを設ける例が引用発明と同じ文献である引用例に記載されていることを踏まえると，引用発明においては，光学フィルタを用いることに動機付けがあるということができ，また，これを用いることに阻害要因があるとは認められない。他方，周知例には，前記のとおり，光フィルタにおいて，セルカセット全体に着色透明材を用いてフィルタ機能を持たせることも可能であることが記載されているところ，この事項は本願の優先権主張の日前に周知の技術的事項であったということができる。
このように，引用発明において光学フィルタを採用することに動機付けがあり，しかも容器全体に着色透明材を用いて光学フィルタの機能を発揮させることが周知技術であることに鑑みると，引用発明の容器全体すなわち「壁の表面積の少なくとも１０パーセント」以上につき着色透明材を含む部分とする相違点１に係る構成は，当業者が容易に想到し得るということができる。
したがって，相違点１に係る本件審決の判断に誤りはないというべきである。
(ｳ)これに対し，原告は，周知例には単なる「底を含む本体」についてそもそも記載がなく，それが「着色透明材によってフィルタ機能を有する容器」であることも記載されていないなどとし，周知例の記載を根拠として「底を含む本体が着色透明材によってフィルタ機能を有する容器」が，本願の優先権主張の日前より，基質ルシフェリンと酵素ルシフェラーゼを組み合わせたバイオルミネッセンスによる検出分野において周知技術であったということはできない旨などを主張する。しかし，周知例における本体１はます部１ａを含むものであるから，明らかに底を有するものであり，原告の主張はそもそも周知例の記載を正解しないものというべきである。
また，基質ルシフェリンと酵素ルシフェラーゼを組み合わせたバイオルミネッセンスにおける発光波長のピークが，ホタルルシフェリンの場合，５６０ｎｍであること（甲２３）は周知であって，この近傍の波長外の光をフィルタしようとすることは，一般的な課題から動機付けられる。
その他原告がるる指摘する点には，本願発明と引用発明との対比の認定・判断を争うものが少なくなく，それが失当であることは既に説示したとおりであるし，その余の点を考慮しても，この点に関する原告の主張は採用し得ない。
(2)相違点２について
ア前記のとおり，本件審決は，「第三のステップにおいて，本願発明では，容器をルミノメーター内に配置するのに対して，引用発明では，その点が不明な点。」をもって相違点２とする。
イ検討
(ｱ)前記のとおり，引用例における「検出器」を備えた「照度計」は，本願発明の「検出器を含むルミノメーター」に相当するものと認められる。また，引用例図１，図４及び図６はいずれも模式図であって，ここから，容器がルミノメーター内に存在するか否かを直接読み取ることはできない。
しかし，ルミノメーターは微細な光を検出するためのものであって，その検出器に検出対象の光以外の外部光が入らないことは技術常識である。また，導波管試料ホルダが，検出動作のためにルミノメーターの内部に配置されていることは，引用例に明示がなくとも当業者が読み取り得ることである。しかも，前記のとおり，引用例には温度も制御可能である旨記載されていることから（【００５１】），導波管試料ホルダの置かれる環境は外気から隔離された空間であることが推認できる。特表平８－５０４９４０号公報（乙８）の図６記載のルミノメーターの計測段階において試験管が外部から隔離されていることも，このことと符合するといってよい。
そうすると，相違点２は，そもそも実質的な相違点ではないと見ることもできるところ，これを相違点と理解したとしても，相違点２に係る本願発明を当業者が想到することは，容易になし得たことといってよい。したがって，相違点２に係る本件審決の判断に誤りはない。(ｲ)これに対し，原告は，   「両端にて開放」した導波管試料ホルダを「着色剤を含む色フィルタ」である「光フィルタ」に近接する位置に配置したものを，「各サンプルを検出器で次々に測定するために，検出装置内に」「次々に取り換えて配置すること」が，「通例行われている分析技術」として当業者に知られていたことは，引用例及び周知例の各記載からはうかがわれないなどとして，相違点２に係る本願発明の構成を想到することは当業者にとって容易になし得たことではない旨主張する。
しかし，原告の上記主張は，特許請求の範囲の記載に基づくものとはいえない。すなわち，本願の特許請求の範囲請求項１には，「前記容器を前記ルミノメーター内に動作可能に配置する」と記載されているのみであり，「次々に取り換える」などといった動作は，本願発明と関係があるということはできない。むしろ，同記載における「動作可能」とは，本願明細書の他の記載（例えば，「その方法は，容器から放出される光又はその内容物から放出される光を検出器によって検出することができるように，容器をルミノメーターに動作可能に配置することをさらに含む。」（【００４０】））からは，検出動作が可能であることを意味すると解されるのであって，本願発明につき，第二のステップから第三のステップにおいて容器が移動するものに限定して解するのは適当でない。その他原告がるる指摘する点を考慮しても，この点に関する原告の主張は採用し得ない。
(3)以上より，取消事由２は理由がない。


平成３０年１２月２０日判決言渡
平成３０年（行コ）第１０００１号手続却下処分取消請求控訴事件（原審：東京地方裁判所平成２９年（行ウ）第３６３号）
口頭弁論終結日平成３０年１０月２３日
判決
控訴人（一審原告）ジ   ボダン     エス   エー
特許管   理人   岡﨑紳吾
補佐人   弁理士    葛和清司
被控訴人（一審被告）国
処分行   政庁   特許庁   長官
指定代   理人   川端裕子
茂泉尚子
近   野   智香子
小野和実
小野隆史
主文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２特許庁長官が特願２０１４－５５９１１１号について平成２７年８月６日付けでした，平成２６年８月２９日付け提出の国内書面に係る手続の却下の処分を取り消す。
３特許庁長官が特願２０１４－５５９１１１号について平成２９年４月２７日付けでした，平成２７年７月２４日付け提出の出願審査請求書に係る手続の却下の処分を取り消す。
４特許庁長官が特願２０１４－５５９１１１号について平成２９年４月２７日付けでした，平成２７年７月２４日付け提出の手続補正書に係る手続の却下の処分を取り消す。
第２事案の概要（以下，略称は原判決に従う。）
１本件は，控訴人が，「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約」（特許協力条約〔ＰＣＴ〕）に基づいて行った国際特許出願（本件国際特許出願）について，特許庁長官に対し，特許法１８４条の５第１項に規定する書面並びに同書面に添付して特許法１８４条の４第１項に規定する明細書，請求の範囲，図面及び要約の日本語による翻訳文（明細書等翻訳文）を提出し（本件翻訳文提出手続），また，本件国際特許出願について手続補正書及び出願審査請求書を提出したところ（本件手続補正書提出手続及び本件出願審査請求書提出手続），特許庁長官から上記各書面に係る手続の却下処分（本件却下処分１ないし３）を受けたことから，各処分の取消しを求める事案である。
各処分の理由の要点は，①控訴人が特許法１８４条の４第１項が定める国内書面提出期間内に明細書等翻訳文（本件翻訳文）を提出することができなかったことについて正当な理由があるとはいえず，特許法１８４条の４第４項（平成２７年法律第５５号による改正前のもの。以下同じ。）に規定する要件を満たさないから，同書面に係る手続は却下すべきであり（本件却下処分１），②本件国際特許出願は，本件翻訳文の回復理由が認められなかったことにより取り下げられたものとみなされることになり，したがって，本件手続補正書提出手続及び本件出願審査請求書提出手続は，客体のない出願について提出された不適法な手続であるから，却下すべきである（本件却下処分２及び３）というものである。
原審において，控訴人は，①国内書面提出期間内に明細書等翻訳文の提出がなかった場合の効果として取下擬制を定める特許法１８４条の４第３項の規定と，同期間内に国内書面が提出されなかった場合を補正命令の対象としている同法１８４条の５第２項の規定は，補正命令を受ける機会の付与について，形式上は言語によって異なる取扱いをしているが，実質的には外国国民が受ける利益と日本国民が受ける利益との間に大きな不平等を生じさせている（日本語で出願された国際特許出願の出願人は，国内書面を国内書面提出期間内に提出しなくても補正命令を受ける機会が与えられるのに対し，外国語特許出願の出願人は，国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出しなければ当該出願を取り下げたものと擬制され，補正命令が受けられない。）が，上記取扱いの差異は，パリ条約２条及びＴＲＩＰＳ協定３条が定める内国民待遇の原則に違反するものであって効力を有しない，②控訴人が国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出しなかったことについては，特許法１８４条の４第４項所定の「正当な理由」があると認められるべきである，などと主張して，本件却下処分１ないし３の取消しを求めたが，原判決が控訴人の請求を全部棄却したことから，これを不服として控訴人が控訴した。
２特許法の定め（特許法１８４条の４及び同条の５）の摘記及び前提事実（当事者間に争いがないか，証拠及び弁論の全趣旨によって容易に認められる事実）は，原判決「事実及び理由」の第２の１及び２（原判決２頁１９行目から６頁８行目まで）に記載のとおりであるから（ただし，原判決３頁１２行目の「経済産業省令で定める期間内」を「その理由がなくなった日から２月以内で国内書面提出期間の経過後１年以内」に，原判決４頁２４行目の「翻文」を「翻訳文」に改める。），これを引用する。
３争点及び争点に関する当事者の主張
次項のとおり，当審における控訴人の主張を補充するほかは，原判決「事実及び理由」の第２の３及び４（原判決６頁９行目から１７頁４行目まで）に記載のとおりであるから（ただし，原判決７頁１８行目の「付与ついて」を「付与について」に，原判決１３頁１１行目の「送信」を「受信」に改める。），これを引用する。
４当審における控訴人の主張
(1)争点(1)（特許法１８４条の４第３項及び同法１８４条の５第２項の規定が内国民待遇の原則に違反するか）に関し
原判決は，次のとおり，上記各規定について形式的な解釈をするにとどまり，控訴人が主張立証した実際の運用における内外人不平等の実態を考慮しないばかりか，その形式的な解釈を正当化するためにおよそ非現実的な想定をして判断しているから，理由不備ないし判断遺脱があるものとして是正されるべきである。
ア原判決は，「法１８４条の５第２項は，国際特許出願について，国内書面を国内書面提出期間内に提出しないときに補正を命じることができる旨を定めているのであって，ここに国籍又は言語による取扱いの差異は存在しない。」と判示する。


しかし，特許法１８４条の５第２項の規定自体は日本語特許出願であろうと外国語特許出願であろうと補正命令の対象とする規定振りになっているものの，外国語特許出願に対しては，特許法１８４条の４第３項の規定によりみなし取下げとなるため，事実上，特許法１８４条の５第２項１号の適用はない。日本国特許庁による特許法１８４条の５第２項の規定の運用においては，日本語特許出願の出願人が日本国特許庁に対する手続を全く行っていない場合であっても同項の規定に基づいて補正命令をするのに対し，外国語特許出願の出願人が日本国特許庁に対する手続を全く行っていない場合，明細書等翻訳文不提出による取下擬制を理由に同項の規定に基づく補正命令をしないものとされている。
このように，特許法１８４条の５第２項の文言上は，国籍又は言語による取扱いの差異が存在しないとしても，少なくとも言語による取扱いの差異はその規定振りに基づき現実に存在するのであり，かかる差異を考慮しない原判決は誤っている。
イ原判決は，「国籍による取扱いの差異は存在しない」とする理由として，「国際特許出願のうち，外国語特許出願については，内国民であっても外国語特許出願を行えば，当然に明細書等翻訳文の提出が必要となるのであり，他方，外国国民であっても日本語で国際特許出願を行えば，明細書等翻訳文の提出は不要であり，特許法１８４条の４第３項において国籍による取扱いの差異はない。」と判示する。
しかし，かかる判示は，外国国民にとっての日本語選択と内国民にとっての外国語（特に英語）選択とに圧倒的な難易度の差がある（出願に際して日本国民が外国語を用いるよりも，外国国民が日本語を用いる方が困難を伴う）という事実を無視するものであり，現実的でない。原判決は，日本国民が外国語で国際特許出願を行うことができることと同様に，外国国民が日本語で国際特許出願を行うことができるという非現実的な前提に立つものであって，日本国特許庁に日本語特許出願又は外国語特許出願として国内移行されるＰＣＴ出願の出願人国籍と同出願で用いられる言語の実態を全く無視した失当のものである。
また，このことは，特許法１８４条の４第３項の規定についてのみでなく，特許法１８４条の５第２項の規定における言語による取扱いの差異についても同様に当てはまるから，手続補正命令についての日本語特許出願の出願人と外国語特許出願の出願人との間での事実上の異なる取扱いは，実質的には内国民と外国国民との間での異なる取扱いに該当するというべきである。
ウ原判決は，「明細書等翻訳文の提出が必要とされる理由と国内書面の提出が必要とされる理由は異なり，明細書等翻訳文提出手続と国内書面提出手続は別個に行うことができる異なる趣旨の別個の手続である。外国語特許出願の出願人も，期間内に明細書等翻訳文を提出したが，別個の趣旨に基づく別個の手続に関する国内書面を提出しなかった場合には，補正命令を受ける機会がある。」などと判示する。
しかし，原判決が指摘する「機会」は，期間内，すなわち，優先日から３０月以内に明細書等翻訳文を，国内書面を伴わずに提出した場合のみに与えられる機会であるところ，最大３２月の明細書等翻訳文提出期間を享受できる現行特許法の体系の中で，なぜ，３０月を境に，国内書面の有無のみによって補正命令かみなし取下げかの違いを設けなければならないのか，その反射的な効果として，国内移行の手続をしなかった内国民と外国国民との間で，前者に対しては補正命令，後者に対してはみなし取下げという，明らかな内外人差別の扱いが許容されるのかという点について，何ら説明がない。
また，国内書面は，特許法１８４条の４第１項ただし書において，明細書等翻訳文よりも前に提出することが想定されているところ，実務においても，明細書等翻訳文と同時に提出するかその前に提出するのが一般的であって，明細書等翻訳文を国内書面よりも前に提出することはおよそ想定され得ないにもかかわらず，原判決は，国内書面提出手続と明細書等翻訳文提出手続との前後関係についてあえて非現実的な想定をした上で内外人に対する取扱いを正当化するものである。
本件は，ＰＣＴの手続上内外人のいずれもが通過しなければならない手続である国内移行手続の懈怠に対し，外国語特許出願の出願人（実質的には外国国民）であるということのみをもって，日本語特許出願の出願人（実質的には内国民）にはない，特許法１８４条の４第３項の規定に基づくみなし取下げの扱いを受けたものであり，しかも，その後の特許法１８４条の４第４項の規定に基づく運用としても，その権利の回復が認められなかったという事例である。日本語特許出願の出願人であれば，国内移行手続を懈怠したとしても手続補正命令を受けることができ，その時点で国内書面を提出すれば出願の権利を失うことはないのであるから，ここに，日本語特許出願の出願人と外国語特許出願の出願人との間に大きな取扱い上の差が存在しているといわざるを得ない。
エさらにいえば，平成６年の特許法一部改正において，外国語特許出願の審査について，国際出願日における明細書等に記載されていない事項が翻訳文で追加されている場合にはこれを拒絶できるように改正し，いわゆる「翻訳文原本主義」から「原文原本主義」に変化したともいえるから，現行特許法においては，そもそも外国語特許出願について翻訳文が提出されて初めて出願としての地位が与えられるなどといった旧態然とした考え方に拘泥する理由はなく，現行特許法の体系の中で，優先日から３０月を経過した時点において翻訳文が提出されていないとしても外国語特許出願を取下擬制する必然性はない。内外人にかかわらず，国内移行の期限が優先日から３０月であることを知りながら，意図しない懈怠によりこれを行わない場合が等しく想定される中で，日本語特許出願の出願人のみ手続補正命令により簡単に救われるのに対し，外国語特許出願の出願人には特許法１８４条の４第４項所定の「正当な理由」が証明されない限り，権利が消滅してしまうという取扱いは，内外人不平等の取扱い以外の何物でもない。国内移行の手続において内外人の扱いを平等にするためには，上記の手続補正命令を外国語特許出願の出願人を含め一律に発することのできる制度運用にすべきことは明らかである。


また，仮にそのような制度運用を実施するに当たって特許庁に負担と困難が生じるとしても，内外人平等の原則に反する状態を放置しておくことは正当化できないから，特許法１８４条の４第４項の運用（同項が定める「正当な理由」の解釈適用）でその不平等を是正すべきである。以上のとおり，明細書等翻訳文提出手続及び国内書面提出手続はいずれも，優先日から原則３０月以内に行うべき国内移行手続であって，少なくともその意図しない懈怠に対する扱いにおいても，権利の維持消滅に重大な影響を及ぼす以上内外人不平等の扱いがあってはならず，また，特許法１８４条の４第４項における「正当な理由」の解釈及び適用においても内外人平等の原則を踏まえるべきであるところ，原判決は，これに反して明細書等翻訳文提出手続と国内書面提出手続とが別個の手続であるとの形式的な理由により，実態として生じている内外人不平等を黙認するものであるから，その判断には誤りがある。
(2)争点(2)（控訴人が国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出しなかったことについて，特許法１８４条の４第４項所定の「正当な理由」があるか）
に関し
原判決は，①前記のとおり，特許法１８４条の４第４項所定の「正当な理由」の解釈適用において内外人不平等の実態を踏まえておらず，②メールの誤送信があったという事実のみをもって「正当な理由」がなかったと断じるに等しく，出願人による手続の過誤に対して救済を与えることをその趣旨とする特許法１８４条の４第４項所定の「正当な理由」の解釈適用としては不当であり，③ＰＣＴにおける国際的なハーモナイゼーションの要請に反して「正当な理由」を過度に厳格に解釈適用するものであるから，理由不備ないし判断の遺脱があるものとして，是正されるべきである。上記③に関し，欧州特許庁の審決例（甲２９の１・２）は，特許法１８４条の４第４項所定の「正当な理由」として採用された「duecare」の解釈について，期間徒過後に権利の回復が認められるべき「isolatedmistake」（単発的な過誤）を認めた例であるが，かかる欧州における「duecare」の解釈が，日本国における特許法１８４条の４第４項所定の「正当な理由」の解釈においても採用されるべきことは，控訴人が原審で主張したとおりであり，ＰＣＴ規則においても同様に規定されるＰＬＴ１２条所定の「duecare」（相当な注意）については，国際調和のもと各国で同じ基準が採用されるべきであるところ，原判決は，欧州特許庁における「duecare」の解釈を踏まえずに，特許法１８４条の４第４項所定の「正当な理由」を過度に厳格に解釈して本件に適用するものであるから，理由不備ないし判断の遺脱がある。
第３当裁判所の判断
１当裁判所も，本件却下処分１ないし３に控訴人主張の違法があるとは認められず，控訴人の請求はいずれも棄却すべきものと判断する。その理由は，次項のとおり原判決を補正し，第３項のとおり当審における控訴人の主張に対する判断を付加するほかは，原判決「事実及び理由」第３の１ないし３（原判決１７頁６行目から２４頁１行目まで）に記載のとおりであるから，これを引用する。
２原判決の補正
(1)原判決２０頁９行目に「本件プライベートメール」とあるのを，「本件プライベートアドレス」に改める。
(2)原判決２２頁７行目に「受信の有等を」とあるのを，「受信の有無を」に改める。
(3)原判決２３頁１８行目から１９行目にかけて「翻訳文等翻訳文」とあるのを，「明細書等翻訳文」に改める。
３控訴人の主張について
(1)争点(1)（特許法１８４条の４第３項及び同法１８４条の５第２項の規定が内国民待遇の原則に違反するか）に関し
控訴人は，るる事情を述べて，特許法１８４条の４第３項及び同法１８４条の５第２項の規定が内国民待遇の原則に違反すると認めなかった原判決の判断は誤りである旨主張する。
しかしながら，原判決が指摘するとおり，明細書等翻訳文提出手続と国内書面提出手続とは，飽くまで異なる趣旨に基づく別個の手続なのであるから，これらの異なる手続の比較を前提とした控訴人の主張には，根本的な誤りがある。控訴人は，実態を踏まえた実質的な比較をすべきだとして種々主張するけれども，比較の対象とはならないものを比較するという誤った前提に立っている以上，その主張を採用する余地はない。
なお，控訴人の主張を特許法１８４条の４第３項の規定それ自体の合理性ないし条約適合性を問題とするものと解したとしても，その主張を採用することはできない。すなわち，外国語特許出願の出願人に対し明細書等翻訳文の提出を義務付ける特許法１８４条の４第１項の規定や，所定の期間内に明細書等翻訳文の提出がなかった場合，その国際特許出願は取り下げられたものと擬制する特許法１８４条の４第３項の規定は，それぞれ，特許協力条約２２条(1)及び２４条(1)(ⅲ)に基づくものである（同条約２２条(1)は，国際出願の出願人に対し優先日から３０か月を経過する時までに「所定の翻訳文」を提出することを義務付けており，同条約２４条(1)(ⅲ)は，出願人が当該翻訳文の提出を期間内にしなかった場合，指定国において，当該指定国における国内出願の取下げの効果と同一の効果をもって消滅するものと定めている。）。そして，同条約２４条(2)は，同条(1)の規定にかかわらず，指定官庁は国際出願の効果を維持することができる旨定めているが，これは，同条約の締結国が，翻訳文の提出がない場合の国際出願の効果について，同条約２４条(2)を採用するか否かを各締結国に委ねる趣旨であることが明らかである。このように，特許法１８４条の４第３項は，特許協力条約の定めに従って規定がされたものであり，それ自体としては何ら同条約に違反するものではない。また，外国語特許出願の出願人に対し明細書等翻訳文の提出を義務付ける特許法１８４条の４第１項の規定は，内国民と外国国民を区別しておらず（内国民であろうと外国国民であろうと，外国語特許出願を行えば，当然に明細書等翻訳文の提出が必要となる。），所定の提出期間内に明細書等翻訳文の提出がなかった場合，その国際特許出願は取り下げられたものと擬制する特許法１８４条の４第３項の規定も，何ら内国民と外国国民との間でその取扱いを異にするものではなく，内国民と外国国民とを同列に扱っているといえるから，それ自体が，内国民待遇の原則に反するということもできない。以上によれば，争点(1)に関する控訴人の主張は理由がない。(2)争点(2)（控訴人が国内書面提出期間内に明細書等翻訳文を提出しなかったことについて，特許法１８４条の４第４項所定の「正当な理由」があるか）
に関し


平成２４年（あ）第７４４号覚せい剤取締法違反，関税法違反被告事件
平成２６年３月１０日第一小法廷決定
主          文
本件上告を棄却する。
理          由
弁護人小林徹也ほかの上告趣意のうち，最高裁平成１９年（あ）第８０号同２２年４月２７日第三小法廷判決・刑集６４巻３号２３３頁を引用して判例違反をいう点は，事案を異にする判例を引用するものであって，本件に適切でなく，その余は，判例違反をいう点を含め，実質は単なる法令違反，事実誤認の主張であって，刑訴法４０５条の上告理由に当たらない。
なお，所論に鑑み，職権で判断する。
１公訴事実の要旨
本件公訴事実の要旨は，「被告人は，Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ及び氏名不詳者らと共謀の上，営利の目的で，みだりに，平成２１年７月１８日，関西国際空港（以下「関空」という。）において，情を知らない同空港関係作業員らをして，覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン塩酸塩の結晶約４００４．１７ｇ在中の機内手荷物であるスーツケースを，トルコ共和国のアタチュルク国際空港発トルコ航空第４６便から搬出させ，もって，覚せい剤を本邦に輸入するとともに，同日，関空内大阪税関関西空港税関支署旅具検査場で，覚せい剤携帯の事実を申告しないまま通関しようとしたが，税関職員に発見され，遂げられなかった。」というものである。
２審理経過及び１，２審判決
(1)当事者の主張
本件覚せい剤の密輸入に関しては，①共犯者とされるＡが，Ｂに覚せい剤の運搬役の仕事を持ちかけ，その話がＢからＣへ，ＣからＤへと伝わって，最終的にＤが運搬役を引き受けたこと，②その後，Ｄが，公訴事実のとおり覚せい剤を航空機で関空へと持ち帰ったことに争いはない。第１審の公判前整理手続では，本件の争点は「覚せい剤の輸入の共謀があったか否か」と整理され，Ａに指示を与えていた上位者として被告人が関与していたかどうかが争われた。検察官は，被告人がＡを介してＤに指示を出すとともに，イランに向けた国際電話をして海外の密輸組織とも連絡を取り合って覚せい剤の密輸入を主導していたものであって，被告人が本件の首謀者である旨主張し，被告人とＡらとの共謀については，被告人から指示を受けていたとするＡ供述のほか，Ａや被告人を含む関係者間で行われた通話等の履歴（以下「通話記録」という。），被告人が本件を含む一連の覚せい剤の密輸入の決行日とされる日に自ら関空に赴いていたこと，被告人が本件当時多額の金銭を得ていたことなどによって立証するとした。これに対し，被告人は，Ａ供述の信用性を争った。
(2)第１審判決
裁判員の参加する合議体で審理された第１審判決は，①Ａ供述は，通話記録等に照らして首肯できる部分もそれなりにあるものの，関係者間の通話状況を子細にみると，整合しない点も少なからずあること，②Ｄ及びＣの供述等によれば，被告人以外にＡに指示を与えていた第三者の存在が強くうかがわれることなどを理由に，Ａ供述の信用性は決して高いものではないとし，他方，関空へはＡに頼まれて付いて行っただけであるとする被告人供述については，必ずしも信用し難い面があるものの，全体として虚偽のものであるとして排斥することはできないとして，被告人とＡらとの共謀を否定し，被告人に無罪を言い渡した。
(3)原判決
検察官が控訴したところ，原審は，第１審判決について，①客観的な証拠である通話記録からは，被告人の関係する通話を含めて，その通話内容の多くが本件密輸入に関する連絡であることが強く推認されるにもかかわらず，その指摘する諸点のみを根拠に通話記録がＡ供述の信用性を裏付けるものではないとした点や，②Ａに覚せい剤の密輸入に関して指示を与えていた被告人以外の第三者の存在は，証拠上は抽象的可能性に止まるというべきであるのに，その指摘する事情だけから，被告人以外の第三者の存在が強くうかがわれるとした点は，いずれも経験則に照らし明らかに不合理な判断であるとし，そのような判断を前提としてＡ供述の信用性を否定し，被告人とＡらとの共謀を否定する結論を導いた点も，結局，経験則に照らして明らかに不合理な判断であって是認できないとした。その上で，むしろ，Ａ供述は通話記録とよく符合していて信用性が高く，Ａ供述以外から被告人の本件密輸入への関与を基礎付ける事情も認められるから，これらを総合評価すれば被告人とＡらとの共謀を優に認定でき，第１審判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認があるとして第１審判決を破棄し，事件を第１審に差し戻した。
３当裁判所の判断
(1)刑訴法３８２条の事実誤認とは，第１審判決の事実認定が論理則，経験則等に照らして不合理であることをいう（最高裁平成２３年（あ）第７５７号同２４年２月１３日第一小法廷判決・刑集６６巻４号４８２頁）ところ，所論は，事実誤認を理由に第１審判決を破棄した原判決は，事実誤認につき論理則，経験則等に照らして不合理であることを具体的に示しておらず，その事実認定も誤っているという。


(2)第１審判決が，Ａ供述と通話記録との整合性に関して指摘した問題点は，①被告人又はＤとの間の通話の時期や，電話をかけた主体に関するＡ供述の中に不自然な部分がある，②被告人からイランに向けた通話を含めた関係者間の通話を本件密輸入に関する連絡と見た場合に，あるべき時期に被告人からイランに向けた通話がなかったり，相互の通話間隔が短すぎたりする部分があるなどというものである。しかし，その指摘する問題点を個別に見ても，その多くはＡ供述と通話記録との整合性を細部について必要以上に要求したというべき内容であって，発信記録だけが記録され，受信記録は記録されていないなどという通話記録の性質に十分配慮しながら検討を加えていたとすれば，いずれの点も，原判決が説示するとおり，Ａ供述を前提としても説明が可能か，少なくともＡ供述の信用性を直ちに否定するような問題点とはいえないことは明らかである。むしろ，Ａ供述を前提としながら通話記録を見れば，被告人からイランに向けた通話を含めた関係者間の通話が，本件密輸入の計画段階及び実行段階において，時間的に接着し，繰り返しなされるなどしていることが認められ，その多くが本件密輸入に関する連絡であることが強くうかがわれるのであって，通話記録は，Ａ供述とよく整合するものといえる。そうすると，第１審判決は，客観的な証拠である通話記録の性質に十分配慮せず，その有する証拠価値をも見誤り，それとＡ供述との整合性を細部について必要以上に要求するなどした結果，Ａ供述全体との整合性という観点からの検討を十分に行わないまま，Ａ供述が通話記録とは整合しないと結論付けたもので，その判断は明らかに不合理であり，経験則に照らし不合理な判断といわざるを得ない。(3)また，第１審判決が，Ａに覚せい剤の密輸入に関して指示を与えていた被告人以外の第三者の存在が強くうかがわれるとした根拠は，①本件密輸入には日本の暴力団関係者が関わっていた可能性が相当程度考えられ，Ａも暴力団関係者と無縁であったとは到底いえないこと，②Ｄが，Ａと本件密輸入に関する通話をした際に，別の男の声も聞こえた旨供述しているところ，その前後の通話状況に照らし，Ｄが聞いた男の声は，被告人の声ではなかったとみるべきであること，③Ｃも，Ａと本件密輸入に関する通話をした際に，Ａが誰か男と話している感じがあった旨供述していること，④通話記録に照らすと，Ａが，その交際相手の女性やトルコでＤの案内役を務めたとされる外国人を介して，被告人以外の者から本件密輸入に関して指示を受けていた具体的可能性も否定できないことの４点である。しかし，いずれも，指摘する事情のみから直ちに本件密輸入全般にわたってＡに指示を与えていた被告人以外の第三者の存在をうかがわせる内容とはいい難い上，本件では，前記のとおり，被告人が指示者であるとするＡ供述が通話記録によってよく裏付けられているほか，被告人が，平成２０年８月以降，本件密輸入のときを含めて５回にわたり，Ａが手配した運搬役が覚せい剤を関空へと持ち帰ったとされる際に自らも関空に赴くなど，被告人の本件密輸入への関与をうかがわせる事情もある。このような証拠関係の下で被告人以外の第三者の存在が強くうかがわれるとした第１審判決は，前記のとおりＡ供述と通話記録との整合性に関する判断を誤るとともに，被告人の関与をうかがわせる上記事情をも適切に評価しなかった結果，抽象的な可能性のみをもってＡ供述の信用性を否定したものであって，その判断は明らかに不合理で，この点も経験則に照らし不合理な判断といわざるを得ない。(4)そうすると，第１審判決が，最終的にＡ供述の信用性を否定し，被告人とＡらとの共謀を否定する結論を導いた点も，経験則に照らして不合理な判断といわざるを得ない。原判決は，これと同旨の説示をするとともに，Ａ供述は通話記録とよく符合していて信用性が高く，また，Ａ供述以外から被告人の本件密輸入への関与を基礎付ける事情も認められると指摘して，これらを総合評価すれば，被告人とＡらとの共謀を優に認定することができると判示しているところ，この判断も合理的なものであって，是認できる。
(5)以上によれば，原判決は，第１審判決の事実認定が経験則に照らして不合理であることを具体的に示して事実誤認があると判断したものといえ，刑訴法３８２条の解釈適用の誤りはないし，事実誤認もない。
よって，刑訴法４１４条，３８６条１項３号により，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり決定する。なお，裁判官横田尤孝の補足意見がある。裁判官横田尤孝の補足意見は，次のとおりである。
裁判員制度の下での在るべき審理という観点から振り返ると，本件第１審の審理には，いくつか問題があったと思料するので，以下，この点について意見を述べる。
法廷意見のとおり，第１審判決は，発信記録だけが記録され，受信記録は記録されていないなどという通話記録の性質に十分配慮せず，その有する証拠価値をも見誤り，それとＡ供述との整合性を細部にわたって必要以上に要求するなどした結果，経験則に反する不合理な判断をするに至ったものであるが，その原因の多くは，公判審理において，Ａ供述の信用性の判断に当たり重要とは思われない事項をめぐって長時間にわたり主張・立証が行われるなどして，審理全体が分かりづらいものになってしまったことにあるといえ，さらに，そのような公判審理が行われたことのいわば根源的な要因は，公判前整理手続における争点整理及び審理計画の策定が不適切であったことにあると思われる。
すなわち，本件公判前整理手続において裁判所，検察官，弁護人の三者間で確認された争点は「覚せい剤の輸入の共謀があったか否か」というものであるところ，第１審判決の中で重視された「Ａ供述と通話記録との整合性」及び「被告人以外の第三者の存在の可能性」という事項が明確に意識されながら争点整理がされていたようにはうかがえない。第１審裁判所が，公判前整理手続において，当事者の主張・立証予定を基本的にそのまま受け入れただけで，判断の分かれ目を意識した争点整理を行わなかったものと見ざるを得ない。そのため，裁判員が参加した公判審理において，当事者は，争点の判断・認定上必ずしも重要とはいえない枝葉末節的な事項についてまで漫然と主張・立証する結果となった。また，同整理手続で定められた審理計画においては，Ａに対する証人尋問の予定時間は合計６時間４０分，被告人質問のそれは合計５時間４０分とされたが，事案の内容や証拠関係等に照らすと果たしてそれほどの時間が必要であったか，全体として裁判員が法廷で見聞きしただけで理解できるような審理計画であったかについて疑問が残る。不必要なまでの時間配分がなされたがゆえにかえって尋問等が細部にわたりあるいは散漫になるなどして審理内容が分かりづらいものとなり，裁判員に対して必要以上の負担を強いる結果となりはしなかったであろうか。


平成３０年４月１７日判決言渡同日原本受領    裁判所書記官平成２８年（ワ）第６０７４号不正競争行為差止等請求事件
口頭弁論終結日平成３０年１月３０日
判決
原     告              株式会社Ｍｏｎｃｈｅｒ
同訴訟代理人弁護士     玉越久   義
同                        春木由   香
被告兼被告Ｐ１補助参加人
株式会社堂島プレミアム
（以下「被告会社」という。）
被     告              Ｐ２
上記２名訴訟代理人弁護士溝   上哲也
同                        河原秀   樹
同訴訟代理人弁理士      山本   進
被     告              Ｐ１
主文
１被告会社は，ロールケーキについて，別紙「被告標章目録」記載１ないし５の標章を使用してはならない。
２被告会社は，別紙「被告標章目録」記載１ないし５の標章を使用したロールケーキ又はそのロールケーキに関する印刷物を，譲渡し，引き渡し，又は，譲渡若しくは引渡しのために展示してはならない。
３被告会社は，その製造又は販売するロールケーキ及びそのロールケーキに関する印刷物から，別紙「被告標章目録」記載１ないし４の標章を抹消せよ。４被告会社は，原告に対し，３４２６万０６００円及びこれに対する平成２８年４月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。５Ｐ２は，原告に対し，１５３５万３１９８円及びこれに対する平成２８年７月２２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。６Ｐ１は，原告に対し，１８９０万７４０２円及びこれに対する平成２８年７月１０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。７原告のその余の請求をいずれも棄却する。
８訴訟費用及び参加に要した費用は，別紙「訴訟費用及び参加費用負担割合表」記載のとおりの負担とする。
９この判決は，第１項，第２項及び第４項ないし第６項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１請求
１主文第１項及び第２項と同旨
２被告会社は，その製造又は販売するロールケーキ及びそのロールケーキに関する印刷物から，別紙「被告標章目録」記載１ないし５の標章を抹消せよ。３被告らは，原告に対し，連帯して１億円及びこれに対する平成２８年４月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，別紙「原告標章目録」記載１及び２の標章（以下，同目録記載の各標章を「原告標章１」などといい，原告標章１及び２を併せて「原告標章」という。）を使用し，後記原告商標権を有する原告が，被告会社において別紙「被告標章目録」記載１ないし５の標章（以下，各標章を「被告標章１」などといい，被告標章１ないし５を併せて「被告標章」という。）を使用してロールケーキを販売するなどした行為は不正競争防止法２条１項１号の不正競争に該当するとともに原告商標権を侵害するものでもあるとして，被告会社，その代表取締役であるＰ２及びかつてその代表取締役を務めていたＰ１に対し，下記の各請求をする事案である。記
(1)被告会社に対する請求
ア差止請求及び抹消請求
主位的に不正競争防止法３条１項，２項，予備的に商標法３６条１項，２項に基づく被告標章の使用及び被告標章を使用したロールケーキ又はそのロールケーキに関する印刷物の譲渡，引渡し等の差止請求並びに被告会社の製造又は販売するロールケーキ及びそのロールケーキに関する印刷物からの被告標章の抹消請求
イ損害賠償請求等
(ｱ)主位的に不正競争防止法４条又は原告商標権侵害の不法行為に基づく損害の一部１億円の損害賠償及びこれに対する最後の不法行為の日である平成２８年４月２６日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金請求(ｲ)予備的に不当利得返還請求権に基づく，利得の一部１億円の返還及びこれに対する最後の受益の日である平成２８年４月２６日から支払済みまで民法所定の年
５分の割合による利息請求
(2)Ｐ２及びＰ１に対する損害賠償請求等
ア主位的に被告会社の不正競争又は原告商標権侵害につき被告会社の取締役としての会社法４２９条１項に基づく原告の損害の一部１億円の損害賠償及びこれに対する平成２８年４月２６日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延
損害金請求
イ予備的に不当利得返還請求権に基づく，利得の一部１億円の返還及びこれに対する最後の受益の日である平成２８年４月２６日から支払済みまで民法所定の年
５分の割合による利息請求
１判断の前提となる事実等（当事者間に争いのない事実又は後掲の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実等）
(1)当事者
ア原告は，平成１５年９月４日に設立された洋菓子の製造，販売等の業務を営む株式会社である。原告は，商号を「株式会社モンシュシュ」としていたが，平成２４年１０月１日に現商号に変更した。
イ被告会社は，平成２４年６月１１日に設立された菓子類，パン類の企画，製造，販売及びコンサルティング等を目的とする株式会社である。なお，同被告の本店所在地は，設立時は大阪市＜以下略＞であり，平成２６年８月１日に同区＜以下略＞に移転し，さらに平成２７年９月１８日に現在の本店所在地に移転した旨の登記がされている（甲３）。
ウＰ１は，被告会社の設立時から平成２６年８月１日まで，被告会社の代表取締役を務めていた者である。
エＰ２は，平成２６年８月１日から被告会社の代表取締役を務めている者である。
(2)原告によるロールケーキの製造，販売等
原告は，「堂島ロール」という商品名のロールケーキ（以下「原告商品」という。）等を製造し，原告標章をその商品の箱（包装・印刷物）に付すなどして使用して国内外の直営店等において，販売してきた。
(3)原告商標の登録
原告は，原告標章２について，別紙「商標権目録」記載のとおり，商標登録を受け，その商標権（以下「原告商標権」といい，これに係る商標を「原告商標」という。）を有している。
(4)被告会社による被告標章の使用等


被告会社は，平成２４年６月の設立以来，Ｐ３に委託して製造したロールケーキ（以下，被告会社が販売するロールケーキを「被告商品」という。）をＰ４に販売し，同社においてスーパーマーケットに卸販売してきたが，その間，被告標章１ないし４は，少なくとも商品の箱等に次のように使用されていた。ア被告標章１は，平成２４年６月頃から平成２５年４月頃までの間に販売された被告商品の箱の上面，側面に付されていた（甲８の１ないし４）。イ被告標章２は，平成２５年５月頃から平成２７年４月頃までの間に販売された被告商品の箱の上面，側面に付されていた（甲８の５，７，１０，１１，甲１１）。ウ被告標章３は，上記イの被告商品の箱裏面に貼付される一括表示の商品名欄に付されていた（甲１４）。
エ被告標章４は，平成２７年４月頃から平成２８年５月頃までの間に販売された被告商品の箱の上面，側面に付されていた(甲１２)。
２争点
(1)不正競争防止法２条１項１号の不正競争の成否（争点１）(2)先使用による適用除外（不正競争防止法１９条１項３号該当の有無）（争点２）
(3)原告商標権侵害の成否（商標法２６条１項１号又は２号の抗弁の成否）（争点３）
(4)Ｐ１及びＰ２の会社法４２９条１項に基づく損害賠償責任の有無（争点４）(5)原告が受けた損害の額又は損失の額（争点５）
第３争点についての当事者の主張
１争点１（不正競争防止法２条１項１号の不正競争の成否）
（原告の主張）
(1)原告標章は周知商品等表示であること
原告は，堂島本店を始め国内外に直営店を経営するほか，全国の有名百貨店等に多数の店舗を展開し，原告商品の他にも洋菓子全般を製造，販売してきたところ，原告標章を付した原告商品や原告は，平成１９年以降，全国的なテレビ番組や雑誌を含め，数多くのテレビ，新聞，雑誌など全国各地の様々なマスメディアの媒体で取り上げられてきた。これらの記事等の中では，原告標章が原告の代名詞として表現されるものも多々見られ，さらに，連日，原告の販売店の店頭に長蛇の行列ができたり，販売開始と同時に原告商品が品切れになったりするほど人気を博し，原告商品は巷でのいわゆるロールケーキブームの火付け役となった。そして平成２０年６月から平成２２年５月までの期間でも，原告商品の販売により平均して月間１億円を超える売上高を計上し，また，一般消費者が私的に開設し発信している様々なインターネットＷＥＢサイトでも原告商品が原告の製造，販売する商品として取り上げられ，インターネット検索サイトで「堂島ロール」というキーワードによって検索すると，原告や原告商品に関するウェブサイトの結果が数多く検出されている。
このように，原告標章は，一般消費者の間で原告の製造，販売する原告商品を指称するものとして幅広く認識され，既に日本国内で極めて高い知名度を誇っており，原告の代名詞とも評することができるものであり，平成１９年までに原告の商品等表示として周知となった。
被告らは，原告標章が，地理的名称である「堂島」と普通名詞である「ロールケーキ」の略称である「ロール」を結合したものでしかないから，商品等表示足り得ないように主張するが，地理的名称や普通名称を含む標章であっても，特定の営業主体の商品や営業を指称する表示として広く認識され，自他識別力を有するに至った場合には商品等表示足り得るのであり，原告標章は上記のとおり原告の商品等表示として周知となっている。
そのほか被告らは，一般消費者が出所識別の手掛かりとしているのは原告標章４であるとか，原告標章を考案し，それを使用したロールケーキの販売を始めたのは第三者であるから，原告標章に商品等表示性が認められたとしても，原告の商品等表示とはいえない旨主張するがいずれも争う。
(2)原告標章と被告標章の類似性
ア原告標章が著名といえるほどに周知であることや，原告では原告商品を基調とした変種のロールケーキとして，「堂島プリンスロール」や「堂島お抹茶ロール」等の商品名を付した関連商品を製造，販売していることなどの具体的な取引実情を考慮すると，「堂島」と「ロール」を結合した一体としての原告標章からは，一般的に，原告が製造，販売する原告商品が観念される。また原告標章２の外観は，唐風隷書体で「堂島ロール」と横書きされているものであって，その書体に独創性がある。
イ被告標章は，各構成部分を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているといえる事情が何ら存しないところ，上述した原告標章の周知性に鑑みれば，被告標章の構成部分である「堂島」や「ロール」という部分が取引者や需要者に対して原告の製造，販売する原告商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものである。
他方で，「（株）」という部分は株式会社を示す略称にすぎないから，出所識別標識としての称呼，観念が生じないし，また，「プレミアム」という部分も品質を誇張表示したものにすぎず，出所識別標識としての称呼，観念が生じないから，被告標章の要部である「堂島」と「ロール」の部分のみを取り出して原告標章との類否を判断すべきところ，その称呼は原告標章と同じであり，特に被告標章２及び３の外観については，原告標章２に酷似した字体で横書きされている。したがって，原告標章と被告標章は，称呼と観念が完全に一致し，特に原告標章２と被告標章２及び３とは，その独創的な書体によって外観も酷似しているといえる。
以上より，被告標章が原告標章に類似していることは明らかである。なお，被告標章４は，被告標章２が付された被告商品の箱の裏面に貼付された一括表示への使用であるが，需要者に商品を識別させ得るものであるから，これも商品等表示の「使用」に当たるということができる。
(3)商品の混同のおそれ
原告標章の周知性が極めて高く，被告標章が原告標章に極めて酷似していることに鑑みれば，取引者や需要者をして被告商品と原告商品の出所が同一であると誤信させたり，被告商品が原告と組織上，営業上関連のある者の業務に係る商品であると誤信させたりする具体的な危険性を帯びていることは明らかである。実際にも，取引者や需要者において，被告商品を原告商品又は原告が製造，販売する他の商品であると誤信している事態が既に生じている。
そのため，被告会社による被告標章の使用等の行為は，他人の商品である原告商品との混同を生じさせる行為に当たる。


被告らは，原告商品は生ケーキであり，そうではない被告商品とを，取引者・需要者が明確に区別して認識していたから商品の混同のおそれはないように主張するが，需要者は一般消費者という点で共通しており，いずれも比較的に幅広い層の一般消費者が購入しやすい価格帯の商品という点で共通している。そして，たとえ原告標章そのものが著名であったとしても，需要者である一般消費者において，原告商品がスーパーマーケット等の小売店で販売されることが一切ないこと等の事実まで詳細に把握されていたとは限らないから，一般消費者が購入時に生ケーキか冷凍ケーキであるかの違いを十分に見分けることができないまま購入していた可能性も否定できず，被告らの主張は失当である。
（被告らの主張）
(1)原告標章は周知商品等表示ではないこと
原告標章は，地理的名称である「堂島」と普通名詞である「ロールケーキ」の略称である「ロール」を結合したものでしかないから，原告標章からは，全体として堂島に縁のある事業者が販売しているロールケーキの意味しか生じず，特定の事業者の営業に係る商品を他の事業者の営業に係る商品から識別する機能はなく，商品等表示性はない。
そして原告商品は，基本的に，一般消費者が「Moncher」という原告の店舗名（原告標章４）を手掛かりとして原告の直営店を訪れ，生ケーキである原告商品を購入し，概ねその日のうちに商品購入者又は商品購入者のすぐ近くにいる者が食する商品である。原告標章は，商品が転々と流通する菓子類・ケーキ類の市場に置かれて，他社ブランドと競争した経験がなく，一般消費者が出所識別の手掛かりとしているのは，「Moncher」と花柄図形を結合した原告の直営店を示す原告標章４の方である。つまり，一般消費者が原告店舗を訪れた時点で，出所識別は既に果たされており，原告店舗内のどの商品を買おうともそれは原告の商品であるから，原告標章は，自他商品識別の機能は果たしてこなかったのであり，周知性は獲得していない。また，そもそも原告標章を考案し，その標章を付した商品の販売を始めたのは，第三者であるから，原告標章に商品等表示性が認められたとしても，原告の商品等表示とはいえない。
(2)原告標章と被告標章は類似していないこと
原告標章の外観は，被告標章のいずれと比較しても，構成文字，文字数，レイアウト及び書体の点において大きな違いがあり，外観上類似しない。原告標章とは外観上類似しない文字標章が付された被告商品を，需要者が原告商品と取り違えることはおよそ考えられない。
また，原告標章より生じる称呼は「ドウジマロール」であり，これから生じる観念は「堂島という地域に縁のあるロールケーキ」というものである。これに対し，被告標章より生じる称呼は「ドウジマプレミアムロール」などであり，これから生じる観念は「堂島プレミアムのロールケーキ」，「堂島という地域に縁のある上質なロールケーキ」又は｢株式会社堂島プレミアムという会社が作った上質なロールケーキ｣というものであり，原告標章とは，称呼，観念の点でも全く類似しない。さらに，被告標章２及び３については，「（株）堂島プレミアム」の社名が表示されることで，明確な出所表示がされているので，なおさら被告商品を原告商品であると需要者が混同することは考えられない。
また，被告標章３は，一括表示に使用されているにすぎないから，そもそも商品等表示の使用に当たらない。
(3)商品の混同のおそれはないこと
ロールケーキは，家庭で毎日食される商品ではなく，価格も１本１２００円前後はするものであるから，需要者がどのロールケーキを購入するか選択するに当たっては，そもそも購入目的に応じて先ず店舗を選び，さらにパッケージに表示された標章をよく確認して購入するのが通常であるところ，原告商品は基本的に，原告の直営店「Moncher」で販売される生ケーキであるのに対し，被告商品は「（株）堂島プレミアム」が製造しスーパーマーケットなどで販売されている冷凍保存可能な賞味期限６０日のケーキであるという点で，両商品は，全く系統の異なる商品として明確に区別して取引者・需要者に認識されていた。
したがって，被告商品と原告商品が混同されるおそれはない。２争点２（先使用による適用除外（不正競争防止法１９条１項３号該当の有無））
（被告らの主張）
被告会社は，被告標章１を付した被告商品を平成２４年６月頃には販売開始していたし，被告標章２及び４を付した被告商品を平成２５年５月頃には販売開始していた。仮に，原告標章に周知性が認められるとしても，これが周知となった時期は同年８月以降であるから，被告会社は，被告標章１，２及び４を原告標章が周知となる前から使用していたことになる。
また，これらの標章が識別性のない語の組み合わせであることから，被告会社に不正の目的がないことは明らかである。
したがって，不正競争防止法１９条１項３号の規定により，被告会社による被告標章１，２及び４の使用等について同法２条１項１号の規定は適用されない。また，被告標章３は，被告標章２から文字の大小関係を変更した標章であって，被告標章２の特徴を全て備えているので，被告標章３についても，同様に同法２条１項１号の規定は適用されない。
（原告の主張）
被告らの主張は否認し，争う。
原告標章は平成１９年までに原告の商品等表示として周知となったのであるし，被告標章（被告商品）が原告標章（原告商品）に極めて似せて作られていることの他，原告標章が著名なものになった後に被告会社が「堂島プレミアム」という商号を用いるようになり，被告会社が当初は被告商品に原告標章と同一の「堂島ロール」という商品名を付して販売していたことなどの事情に鑑みると，被告会社が当初から原告商品や原告標章の有する信用，名声，評価，市場価値等にいわゆるフリーライドして利益を得るために意図的に被告標章を使用して，被告商品の製造，販売に及んできたことは明白であって，被告らが不正の目的をもって被告標章の使用を開始したといえるから，不正競争防止法１９条1項３号の適用はない。３争点３（原告商標権侵害の成否（商標法２６条１項１号又は２号の抗弁の成否））
(原告の主張)
(1)原告商標と被告標章が類似していることは，上記１(原告の主張)(2)記載のとおりであり，被告商品は原告商標権の指定商品であるロールケーキであるから，被告標章を使用する行為は，原告商標権の侵害となる。(2)商標法２６条１項１号及び２号の適用がある旨の被告らの主張は否認し，争う。
被告標章の使用態様は，品質や産地等を表示するものではなく，被告商品の包装の上部表面中心に比較的大きな文字で表記されるなど，専ら商品識別標識として表示するものであり，取引者や需要者の観点から見たときに自他商品識別力を発揮する態様で使用されているといえるから，「普通に用いられる方法で表示する」ものではない。


また被告標章は，原告商標の設定登録がされた平成２３年１０月２８日よりも後に，被告らが不正競争の目的で用いたものであるから，商標法２６条１項１号の適用はない。
（被告らの主張）
(1)被告標章を使用する行為が原告商標権の侵害となる旨の原告主張は争う。原告商標と被告標章が類似していないことは，上記１(被告らの主張)(2)記載のとおりである。
(2)被告標章が原告商標に類似するとしても，原告商標は，いずれも自他識別力のない標章が組み合わされた商標であるから，商標法２６条１項１号，２号の適用により原告商標権の効力は，被告標章には及ばない。
すなわち，被告標章１及び４は，「堂島プレミアムのロールケーキ」又は「堂島という地域に縁のある上質なロールケーキ」を意味する標章であるから，前者は「…自己の…名称…を普通に用いられる方法で表示する商標」及び「当該指定商品…の普通名称…を普通に用いられる方法で表示する商標」，後者は「当該指定商品…の普通名称，…販売地，品質…を普通に用いられる方法で表示する商標」に該当する。また，被告標章２及び３は，被告会社の商号である「（株）堂島プレミアム」と「プレミアムロール」の文字を上下に二段書きしてなる標章であって，下段の「プレミアムロール」は「上等な，上質な」の意味を有する品質表示である「プレミアム」とロールケーキの略称である「ロール」の結合である。よって，上段は「…自己の…名称…を普通に用いられる方法で表示する商標」，下段は「当該指定商品…の普通名称，…品質…を普通に用いられる方法で表示する商標」に該当する。さらに，被告標章３を付した被告商品の裏面にある「商品名プレミアムロール」と「販売者株式会社堂島プレミアム    ＤＰ」を被告標章５と捉えた場合，商品名欄は「当該指定商品…の普通名称，…品質…を普通に用いられる方法で表示する商標」，販売者名欄は「…自己の…名称…を普通に用いられる方法で表示する商標」に該当する。
そして，被告会社が「（株）堂島プレミアム」又は「株式会社堂島プレミアム」と表示するのは自身の商号を表示するためであり，不正競争の目的がない。４争点４（Ｐ１及びＰ２の会社法４２９条１項に基づく損害賠償責任の有無）
（原告の主張）
Ｐ１及びＰ２は被告会社の取締役として，被告標章の使用等の行為に主導的に関与し，被告会社の不正競争行為又は原告商標権侵害行為につき，被告会社の取締役の職務を行うについて悪意又は重大な過失があったから，被告会社による不正競争又は原告商標権侵害により原告が受けた損害について，会社法４２９条１項に基づき原告に対して損害賠償責任を負う。
（被告らの主張）
原告の主張は否認し，争う。
Ｐ１及びＰ２は，被告商品の販売に際し，被告会社の取締役として第三者に不測の損害を与えることがないよう会社役員に求められる注意義務を果たしてきた。
５争点５（原告が受けた損害の額又は損失の額）
(原告の主張)
(1)被告会社が受けた利益の額について
ア被告会社は，平成２４年５月２５日から平成２８年１月５日までの間，被告商品をＰ４に販売することにより，販売単価１２００円（税別）に粗利率を乗じた利益を得たところ，被告会社が受けた利益は１億円を下らない。イ仮に上記額が認められないとしても，被告商品の上記期間の販売個数は，外部業者に発注して納品を受けた外装箱（パッケージ）の納品個数に相当する２４万個であり，また被告商品1個当たりの利益額は，被告商品の被告会社からＰ４への販売単価７５２円に一般的な製造業の粗利率約２５％を乗じた額である１個当たり１８８円を下回ることはないから，被告会社が受けた利益の額は４５１２万円を下らない。
(2)不正競争防止法５条２項，商標法３８条２項の適用による損害額原告と被告会社は競業者であるから，不正競争防止法５条２項，商標法３８条２項の適用により，上記(1)の被告会社が受けた利益の額が，原告が受けた損害額と推定される。
被告らの推定覆滅事由に関する主張は争う。
(3)不当利得
仮に損害賠償請求が認められないとしても，被告会社は，原告の許諾なく被告標章を使用し，上記認定の損害額の利得を得る一方，原告は同額の損失を受けたから，同額が被告らの不当利得となる。
（被告らの主張）
(1)原告の主張は否認し，争う。
原告商品は原告の店舗でのみ販売される「生ケーキ」，被告商品はスーパーマーケット等で販売される「冷凍ケーキ」という相違があり，被告商品は原告商品が参入不可能な市場で販売され，両商品の需要者は全く重ならないから，本件において不正競争防止法５条２項及び商標法３８条２項を適用することはできず，不正競争防止法５条３項及び商標法３８条３項に基づき，使用料率を１％として原告が受けた損害額を認定すべきである。
(2)また不正競争防止法５条２項及び商標法３８条２項を適用するにしても，原告主張の損害額は過大である。
被告会社は，被告商品をＰ４へ７５２円の販売価格で販売しているが，Ｐ３から６００円以上の仕入価格で仕入れ，また被告商品のパッケージ代は１個当たり４３円であったから，被告会社の被告商品1個当たりの利益額は１０９円（７５２円－６００円－４３円）を上回ることはない。また，被告商品の販売個数は合計２１万８８７０個（平成２６年１月から平成２８年５月までは合計１６万４１５０個であり，それ以前は，納品された被告商品用のパッケージには，製造ロス，切り替えロス，最終在庫が必ず含まれ，そのロス等の発生率は８．８％であるから，平成２５年６月までの被告商品のパッケージの納品個数６万個の９１．２％である５万４７２０個）であり，以上より，被告会社が受けた利益の額は２３８５万６８３０円（１０９円×２１万８８７０個）を上回らない。
そして，上述のとおり，原告商品と被告商品には「生ケーキ」と「冷凍ケーキ」という決定的な相違があり，同じロールケーキとはいえ，被告商品は，原告商品が参入することは不可能な，原告商品とは無縁の市場で販売されていたから，不正競争防止法５条２項及び商標法３８条２項を適用するにしても，被告会社がその販売を行わなければ原告の売上げが増加したとの関係にはなく，上記規定に基づく推定は９９％覆滅される。
(3)原告主張の不当利得の主張は争う。そもそもＰ１及びＰ２は事業主体でないから，被告商品の販売により利益を受けていない。
第４当裁判所の判断


１争点１（不正競争防止法２条１項１号の不正競争の成否）について(1)上記第２の１記載の各事実並びに後掲の各証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
ア原告の店舗展開及び原告商品の販売状況
(ｱ)原告は，当初，堂島本店でのみ営業をしていたが，遅くとも平成１８年までに，商品の箱に「堂島ロール」との原告標章を付したロールケーキ（原告商品）を製造，販売するようになり，その原告商品が，大阪市を中心とする地域において知られるようになった（甲２２，甲３５）。
(ｲ)そして原告は，平成１８年９月，神奈川県川崎市に関東地方の第１号店を出店し，平成１９年には，東京都の銀座三越に出店したほか，名古屋伏見店，大阪市西区の南堀江店を出店し，平成２０年１０月までには東京都の東急百貨店渋谷・本店や日本橋三越にも出店し，合計８店舗を直営するに至った（甲３５③，④，⑥ないし⑧，⑫，⑬，⑮）。
この間，原告商品の売上げは，遅くとも平成２０年６月までに月１億円を超えるようになり，その後も売上げが月１億円を超える状態が続いた。そして，この頃，原告商品の購入を希望する消費者が原告の堂島本店前に長蛇の列を作るほど，原告商品が人気となり，その後，その状態がしばらく続いた（甲３５，甲３７の１ないし５）。
(ｳ)さらに原告は，平成２１年４月，広島三越に出店し，平成２２年６月には札幌市に大丸札幌店と札幌円山店を出店し，原告の店舗は合計１４店舗となった。また原告は，同年１０月には中国上海にも出店した（甲７の５，甲３５⑱，㉖）。原告商品の売上げは，平成２１年３月ないし５月には月２億円を超え，同年１２月には再び月２億円を超えた。
イ新聞雑誌等での記事掲載
(ｱ)原告や原告商品は，遅くとも平成１８年９月以降，別紙「主要掲載記事一覧」記載１ないし３の新聞や雑誌等を始めとして，全国又は日本各地の様々な新聞や雑誌等の記事で取り上げられるようになった。これらの記事では，原告が原告商品の商品名として「堂島ロール」という表示を使用していることが記載されていた。そして，記事では，原告商品が原告の人気商品であることや，日本各地での原告の出店を報道する記事がみられ，各店舗では連日長い行列ができていること，原告商品が売り切れとなるなど人気商品であることが記載されていた（甲３５）。また，平成２０年６月１２日の産経新聞大阪版は，「ロールケーキ人気再来」，「「堂島ロール」など火付け」という見出しの記事であり，この記事は，「“関西発”で，今や全国区の知名度を誇る「モンシュシュ」…の「堂島ロール」」という説明をする（甲３５⑪）ほか，同年１０月４日の日本経済新聞の日経プラスワンの全国で販売されているロールケーキを取り扱った「おすすめのロールケーキ」という記事では，原告商品を１位にランクしていた（甲３５⑫）。(ｲ)原告や原告商品は，平成２１年以降も，別紙「主要掲載記事一覧」記載４ないし６のとおりの新聞や雑誌等の記事で取り上げられていたほか，全国又は日本各地の様々なテレビ番組でも取り上げられていた。上記記事においては，原告のことを「ロールケーキの「堂島ロール」で人気の洋菓子店モンシュシュ」（甲３５㉘），「「堂島ロール」のモンシュシュ」（甲７の５），「堂島ロールの会社」（甲７の７）などと，原告が，原告商品の商品名である「堂島ロール」で一般に知られていることを前提にする表現が用いられていた（甲７の１ないし７，甲３５，甲３６の１）。
(ｳ)さらに原告や原告商品は，平成２５年以降も，別紙「主要掲載記事一覧」記載７及び８のとおり，新聞や雑誌等の記事で取り上げられており，この記事でも，原告のことを「ロールケーキの「堂島ロール」で知られるモンシェール」（甲７の１４），「「堂島ロール」でおなじみのモンシェール」（甲７の１７）などと，やはり原告が，その商号ないし営業表示ではなく，原告商品の商品名である「堂島ロール」で一般に知られていることを前提にする表現が用いられていた（甲７の８ないし１９，甲３５）。
ウテレビによる報道等
原告商品は，遅くとも平成１９年以降，全国又は日本各地の様々なテレビ番組でも人気商品として取り上げられるようになり，原告商品の商品名である「堂島ロール」が広く一般消費者に触れられるところとなった（甲３６の１）。そして，例えば平成２０年１２月１３日放送のテレビ朝日の「ＳｍａＳＴＡＴＩＯＮ！！」では，「２００８年流行りものＢＥＳＴ３０これで今年の流行がすべて分かる検定！！」と題する特別企画において，原告商品が取り上げられるなどした（甲３６の２）。
エその他
原告商品は，平成２０年１２月から日本航空の関西空港－ハワイ線の機内食に採用され，ネットニュースでは，「大人気「堂島ロール」がＪＡL関空～ハワイの機内食に登場」などと報道された（甲３４の１，２）。
また平成２１年１０月には，劇団四季大阪四季劇場において，劇団四季とのコラボレーション商品としての原告商品が販売され，ネットニュースで「堂島ロール，劇団四季「ウィキッド」と初のコラボ商品「エルフィーロール」などと報道された（甲３４の３）。
平成２１年１０月には，甲南大学の主催で，「堂島ロールのヒミツ」と題する原告代表者による講演会が開催され，その案内文書では，「大阪で誕生したモンシュシュの堂島ロール。いまや東京・神奈川・名古屋・広島まで店舗を拡大し，どのお店でも長時間並ばないと買えないくらい大人気です。」などと説明された（甲４９）。
(2)原告標章の周知性について
上記(1)の認定事実によれば，原告商品及びその商品等表示である「堂島ロール」は，平成１８年頃から大阪市を中心に知られるようになって，そのことが，新聞や雑誌等の記事やテレビ番組で取り上げられるにつれて「堂島ロール」の商品名は全国に知られ始め，これと並行して原告がその販売店舗を急速に全国に展開していくことで売り上げが伸びるとともに，雑誌，テレビ等のマスコミで取り上げられる機会も一層増え，これらの相乗効果で，遅くとも被告会社が設立された平成２４年６月までには，原告標章は，原告商品の出所を表示する商品等表示として，日本全国で需要者の間に広く認識され，その程度は周知の域を超え著名といえるほどになっていたものと認められる。


これに対し，被告らは，原告標章が，地域名称と一般名詞の略称の結合でしかないから，商品等表示足り得ない旨主張するが，上記(1)イ，ウ認定の新聞や雑誌等の記事やテレビ番組の内容から明らかなように，原告が販売している原告商品の商品名が「堂島ロール」であることが繰り返しマスコミで取り上げられていたのであるから，原告標章（とりわけ外観の特徴を伴わない原告標章１）は，実際に原告商品のみならず原告の店舗に接することのない潜在的消費者にも強く印象付けられたものと認められ，これを商品等表示として周知性があると認定することは妨げられない。
また被告らは，一般消費者が出所識別の手掛かりとしているのは原告の営業表示である原告標章４の方であると主張するが，そのような主張を裏付ける事実は認められず，被告らの主張は失当である。
そのほか被告らは，原告標章を考案し，それを使用したロールケーキの販売を始めたのは，第三者であるから，原告の商品等表示とはいえない旨も主張するが，上記(1)認定のとおり，原告標章が原告の周知商品等表示となった事実が認められるから，被告らの主張事実の真偽はさておき，その点は問題とはならない。
(3)原告標章と被告標章の類似性について
アある商品等表示が不正競争防止法２条１項１号にいう他人の商品等表示と類似のものに当たるか否かについては，取引の実情の下において，取引者，需要者が，両者の外観，称呼又は観念に基づく印象，記憶，連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準として判断するのが相当である（最高裁昭和５７年（オ）第６５８号同５８年１０月７日第二小法廷・民集３７巻８号１０８２頁参照）。
イこれを本件についてみると，被告標章１及び４である「堂島プレミアムロール」は，「堂島」，「プレミアム」，「ロール」の３語で構成されているが，このうち，「プレミアム」との語は，優れたあるいは高品質なものを意味する語であり，商品が優れたり，高品質なものであったりすることを表現するため商品名に「プレミアム」という文字が付加される例も多い（乙Ｃ７の１，２，乙Ｃ８の１参照）ことが一般的に認められるから，「プレミアム」の部分は，これと結合する他の単語で表示される商品の品質を表すものと理解され，商品の出所識別機能があるものとは認められない。他方，「堂島」は地名，「ロール」は「ロールケーキ」の普通名詞の略称を表す語であるが，「プレミアム」が上記のとおり，品質を示す意味しか有しないことからすると，「プレミアム」を挟んで分離されているものの，被告標章１及び４からは，プレミアムな，すなわち高品質な「堂島ロール」との観念が生じ，これは原告の商品等表示として周知である「堂島ロール」の観念と類似しているといえるし，また称呼も同様に類似しているといえる。そうすると，被告標章１及び４と原告標章とは，被告標章４のみならず字体に特徴のある被告標章１を含め，取引者，需要者が外観，称呼又は観念の同一性に基づく印象，記憶，連想等から，両者を全体として類似のものとして受け取るおそれがあるというべきである。
ウまた被告標章２については，「（株）堂島プレミアム」と「プレミアムロール」との語を２段重ねで一体的に表示したものであるが，「（株）」というのは会社の種類を示す株式会社の略語にすぎないから，これ自体に出所識別機能は認められない。そこで，これを除くと，被告標章２は，「堂島プレミアム」と「プレミアムロール」が２段重ねで一体化している表示であるが，上段，下段で重複して使用されている「プレミアム」という語は，上記で判示したとおり，独自の出所識別機能を有しない語であるし，また取引の現場では長い名称の商品名は略して称呼され，観念されることが多いと考えられるから，繰り返される「プレミアム」の部分は一単語に省略され，さらにそれ自体の出所識別機能がないことも合わさって，「堂島プレミアム，プレミアムロール」から，「堂島」と「ロール」という２語が需要者に強く印象付けられると考えられる。したがって，被告標章２からは被告標章１及び４についてみたのと同様，プレミアムな，すなわち高品質な「堂島ロール」という観念が生じるということができ，これは原告の商品等表示として周知である「堂島ロール」の観念と類似しているといえる。
また，称呼の点も，同様に「ドウジマプレミアムロール」との称呼が生じるといえるから，原告標章の「ドウジマロール」との称呼と類似しているといえる。そうすると，被告標章２と原告標章とは，取引者，需要者が外観，称呼又は観念の同一性に基づく印象，記憶，連想等から，両者を全体として類似のものとして受け取るおそれがあるというべきである。
エさらに被告標章３は，被告標章２の上段部分の「(株)堂島プレミアム」部分を，下段の「プレミアムロール」より小さな文字で表示しているものであるが，上下段の一体性を損なうほど，文字の大きさに差はないから，被告標章２と同様の理由から，取引者，需要者は被告標章３と原告標章を類似のものと受け取るおそれがあるということができる。
オ被告標章５は，被告標章２及び３の「(株)」の部分を「株式会社」，「(株)」又は同部分に相当する部分がないものとしている標章であるが（ただし，２段重ねという限定はない。），「(株)」については既に説示したとおりであり，「株式会社」についても，単なる会社の種類を表示する語にすぎないから，これが全くない場合も含め，被告標章５と原告標章が類似しているといってよいことは，上記ウ，エで説示したところと同じである。
カ以上のとおり，被告標章は，いずれも原告標章と類似しているものと認められる。
(4)商品の混同を生ずるおそれの有無
以上のとおり，原告標章と被告標章は類似しており，原告標章を付した原告商品と被告標章を付した被告商品はいずれも一般消費者を需要者とするロールケーキという点で共通しているだけでなく，両商品の販売価格はほぼ一緒であるから，被告商品を販売する行為は，他人である原告の商品と混同を生じさせる行為であるということができる。
被告らは，原告商品は生ケーキであり被告商品は冷凍ケーキという決定的な相違があるほか，販売取扱店も異なるから，両商品の市場及び需要者が完全に隔離され混同のおそれがない旨主張するが，原告商品及び被告商品とも同価格帯の菓子でしかなく，需要者は重複しているし，現に証拠（甲５８）によれば，消費者のみならず被告商品を取り扱うスーパーマーケットであってさえ，被告商品と原告商品とを誤認している様子がうかがえるから，混同のおそれがない旨の被告らの主張は失当である。
２争点２（先使用による適用除外(不正競争防止法１９条１項３号該当の有無)）
について
被告会社が被告標章を使用するようになったのは平成２４年６月以降であるところ，上記１(2)で判示したとおり，原告標章は遅くともそれまでには周知となっていたと認められるから，被告らの不正競争防止法１９条１項３号の規定に基づく先使用による適用除外の主張には理由がない。
３小括


上記認定によれば，被告会社が被告標章１ないし４を使用し，またこれらを使用した被告商品を譲渡する行為は，不正競争防止法２条１項１号の不正競争に該当する行為であるといえる。
そして，被告会社は，現在，被告標章を使用した原告商品と競合するロールケーキを販売していないが，被告会社が被告標章１ないし４の使用を止めたのは，平成２８年４月２６日にされた，これらの使用禁止を命ずる仮処分命令（以下「本件仮処分命令」という。）の発令を受けた上での行為にすぎない（甲２９，弁論の全趣旨）から，現時点でも原告には，被告会社が，再度，被告標章１ないし４を使用したロールケーキを販売して営業上の利益を侵害されるおそれがあるものと認められる。
また，被告標章５についても，これを被告会社が使用した具体的事実を認めるに足りる証拠はないが，これは被告標章２及び３の標章の類似範囲にあるものといえるし，被告会社が原告から警告を受ける都度，被告標章を同１から同３へ少しずつ変更してきたという本件の経緯に照らし，被告会社が使用するおそれがあるものと認められる。
そして，原告商品と被告商品とが誤認混同されるおそれがあると認められる以上，原告の営業上の利益が侵害されるおそれがあるということができるから，原告の被告会社に対する不正競争防止法３条１項に基づく被告標章の使用差止請求には理由があり，また具体的に使用した事実が認められる被告標章１ないし４の関係では，同条２項に基づく抹消請求には理由があるといえる。ただし，被告会社による具体的使用事実の認められない被告標章５を対象とする抹消請求には理由がない。４争点４（Ｐ１及びＰ２の会社法４２９条１項に基づく損害賠償責任の有無）(1)上記第２の１記載の各事実並びに後掲の各証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
アＰ１は，被告会社設立時のただ一人の取締役として代表取締役を務め，平成２６年８月１日まで，その職にあったが，その間，被告標章１を使用した被告商品をＰ３に委託して製造し，Ｐ４に販売していた（甲３）。イＰ１が代表取締役を務めている間に，被告会社は，原告から平成２４年１１月１４日付け及び同年１２月１３日付けの内容証明郵便で，被告標章１の使用が不正競争行為に当たる旨の警告を受け，被告会社は被告標章１の使用を平成２５年４月頃に止め，その後，被告標章２を使用した被告商品を販売するようになった。なお，被告標章２を使用した被告商品の一括表示には，被告商品の箱記載の商品名である被告標章２とは異なる被告標章４が記載されていた（甲２４）。ウＰ２は，平成２６年８月１日付けで被告会社の取締役に就任するともに代表取締役に就任し，同日，Ｐ１は，被告会社の代表取締役及び取締役を辞任した。また，被告会社は，同日付けで本件所在地をリーガロイヤルホテル大阪の住所地に移転する旨の登記をした（甲３，甲２３）。
エ原告は，同年９月２９日付けで，被告会社宛てに変更後の被告標章２の使用も不正競争行為に当たる旨警告する内容証明郵便を送付したが，リーガロイヤルホテル大阪の住所地へは郵送できなかった（甲２２，甲２４）。オ被告会社は，平成２７年４月頃，被告標章２の使用を止め，同月頃から被告商品に被告標章３を使用するようになった。
カ原告は，同年７月頃に複数回にわたって被告会社宛てに同被告の不正競争についての警告文書を郵送しようとしたが，被告会社の所在地が分からず郵送できない状態が続いていた（甲２５ないし２７（枝番号を含む。））。キ原告は，同年９月頃に，被告会社の取引先に対し，被告会社は実態のない不審な会社である旨通知した。これに対し，被告会社は，同月７日付けで，被告会社はリーガロイヤルホテル大阪内に事業所を構えており不審な点はない旨反論する「ご連絡」と題する書面を取引先に配布する一方，同月３０日，同月１８日付けで本店所在地を現在の住所地に移転した旨の登記をした（甲３，乙Ａ１３）。ク原告は，同年１０月２２日に，不正競争防止法に基づき仮処分命令を申し立て，被告会社は，不正競争ではないと争ったが，平成２８年４月２６日に本件仮処分命令が発令された（甲２９）。
ケ被告会社の販売先であるＰ４は，同年５月になって被告商品の販売を止めた。コＰ１及びＰ２は，被告会社の代表取締役在任時，いずれも被告会社のただ一人の取締役であり，またその間の被告会社の事業は，被告商品をＰ３に委託して製造し，Ｐ４に販売することだけであった。
また，被告会社は，会社設立後，本店所在地につき２度移転登記をし，最初の移転登記は，Ｐ２の代表取締役就任と同時になされたが，その住所地は，リーガロイヤルホテル大阪の住所地であって架空のものであった。そして，被告会社は，原告の訴訟代理人が，被告商品の製造販売主体を調査する中で，リーガロイヤルホテル大阪に問い合わせるなどして，本店所在地の住所が架空であることを突き止め，これを被告会社の取引先に通知するようになった後，速やかに現在の住所地に本店所在地の移転登記をした（甲３，甲２３）。
(2)以上よりＰ１及びＰ２の会社法４２９条１項の損害賠償責任の有無について検討するに，Ｐ１は，原告標章が周知となった後に設立された被告会社の唯一の取締役であり，代表取締役として原告標章に類似する被告標章１を使用して，その唯一の事業である被告商品の販売事業を遂行していたものであり，その間，原告から不正競争である旨の警告を受けるも，使用標章を類似の範囲にある被告標章２に変更するに留めて同事業を継続させていたものである。
そしてＰ２は，平成２６年８月１日にＰ１に替わって取締役に就任すると同時に代表取締役に就任し，上記事業の遂行責任者となった者であるが，就任と同時に，その本店所在地を，リーガロイヤルホテル大阪の所在地に移転登記するなど，被告商品の販売事業者を対外的に不明な状態にし，また原告が仮処分命令を申し立てた後も，これを争って，その販売を継続して事業を遂行し，本件仮処分命令が発令された後も，販売先であるＰ４においては被告商品の販売を継続していた。したがって，以上によれば，Ｐ１及びＰ２は，ともに被告会社が違法行為となる不正競争行為に該当する事業を取締役として積極的に遂行したものとして，その職務を行うことについて悪意とまで断ずることができなくとも，少なくとも重大な過失があったことが認められるから，会社法４２９条１項に基づき，その在任期間に上記不正競争により原告に生じた損害を賠償する責任があるものというべきである。
５争点５（原告が受けた損害の額又は損失の額）