また，本実施形態では，遊技領域３ａの左側部に遊技球流下部３１，右側部に遊技球滞留部３２を設けたので，通常発射の場合，流下が早い遊技球流下部３１が使用されることとなり，遊技が迅速に進行するため遊技者にいらいら感を生じさせないという利点があるが，遊技領域３ａの右側部に遊技球流下部３１，左側部に遊技球滞留部３２を設けてもよい。かかる場合，遊技球流下部３１を流下する遊技球は強発射されたものであるため，流下が通常発射の場合よりも早くなり，遊技球滞留部３２を経た遊技球と合流させるのが難しくなって，技術介入の余地が更に高くなるという利点がある。
【００４８】
また，本実施形態では，可変入賞装置１１を，遊技球流下部３１からの遊技球と遊技球滞留部３２からの遊技球とが合流する位置に設けたが，かかる合流位置よりも下流の位置（すなわち，合流した遊技球が流下してくる位置）に設けてもよい。
【００５６】
なお，遊技球滞留部３２は，滞留個数等の調整のし易さから，遊技釘のみから構成され役物装置を含まないことが望ましいが，遊技球流下部３１は役物装置を含むものであってもよい。
(2)前記(1)の記載事項によれば，引用例１には，次のような開示があることが認められる。
ア遊技球の流下態様の単調化を防止して遊技者の興趣を高めるために，遊技球の滞留時間を長くする誘導装置を配設することで，誘導装置を狙って遊技球を発射することにより，遊技球の流下態様を楽しむことができるとともに，誘導装置の導出口の下方に入賞口を設け，遊技球を入賞させることも可能となるようにした従来のパチンコ遊技機においては，遊技領域の左側に誘導装置と始動入賞装置とを設けるとともに，右側に遊技釘（障害釘），風車等と始動入賞装置とを設け，遊技者に，左側を狙い打ちして入賞率が設定済みの始動入賞装置への入賞を目指すか，右側を狙い打ちして遊技店側で入賞率を調整可能な始動入賞装置への入賞を目指すか，狙い打ちの選択の自由度を増やすことも可能とされていたが，時間の経過に応じて遊技球を例えば遊技領域の右側と左側とに打ち分けることにより，可変入賞装置への大量の入賞を狙うといったことはできず，遊技者の技術介入の余地が少なく，興趣の向上効果が小さいという問題があった（【０００２】，【０００３】）。
イ「本発明」は，上記問題を解決し，時間の経過に応じて遊技球を打ち分けることにより，可変入賞装置への大量の入賞を狙うことが可能であるため，遊技者の技術介入の余地が高く，興趣の向上効果が大きいパチンコ遊技機を提供することを目的とし，この目的を達成するための手段として，遊技球が流下する遊技球流下部と，遊技球が前記遊技球流下部を流下する場合よりも長時間かかって流下する遊技球滞留部と，前記遊技球流下部を流下した遊技球と前記遊技球滞留部を流下した遊技球とが合流する位置又は該位置よりも下流の位置に設けられた可変入賞装置とを，遊技盤面上に備え，操作レバーによって，遊技者が前記遊技球流下部と前記遊技球滞留部とに遊技球を打ち分け可能とし，また，報知装置により前記可変入賞装置の入賞口の開放を予告する構成を採用した（【０００４】，【０００５】，【０００７】）。
これにより「本発明」は，遊技者が可変入賞装置の入賞口の開放前に，まず遊技球滞留部を狙って遊技球を発射し，次に遊技球流下部を狙って遊技球を発射することにより，遊技球滞留部からの遊技球と遊技球流下部からの遊技球とが合流して，可変入賞装置に入賞することとなるため，時間の経過に応じて遊技球を打ち分けることにより，可変入賞装置への大量の入賞を狙うことが可能となり，遊技者の技術介入の余地が高く，興趣の向上効果が大きく，また，遊技者は，報知装置による入賞口の開放の予告に基づいて打ち分け可能であるので遊技意欲が湧くこととなり，更に興趣の向上効果が大きいという効果を奏する（【０００９】，【００１１】）。
３一致点及び相違点の認定の誤りについて
原告は，引用発明は，本願発明の構成Ｃを備えていないから，構成Ｃは本願発明と引用発明の相違点として認定すべきであるのに，これを一致点として認定した本件審決の認定は誤りである旨主張するので，以下において判断する。(1)「一方のルート」及び「他方のルート」について原告は，本願発明の特許請求の範囲（請求項２）の構成Ｄの記載によれば，遊技領域の右側に設けられている引用発明の「遊技球滞留部３２」が本願発明の「他方のルート」に，遊技領域の左側に設けられている引用発明の「遊技球流下部３１」が本願発明の「一方のルート」に相当するとした上で，引用発明の「遊技球滞留部３２」（他方のルート）は，遊技球が「遊技球流下部３１」（一方のルート）を流下する場合よりも長時間かかって流下するように構成されており，「一方のルートに比べて他方のルートの方が，遊技球が遊技領域に打ち出されてから前記特別電動役物に到達するまでの時間が短くなるように構成」されている本願発明とは相違するから，この点を一致点と認定した本件審決には誤りがある旨主張する。
そこで検討するに，本願発明の特許請求の範囲（請求項２）には，「一方のルート」及び「他方のルート」に関し，「前記遊技領域に打ち出された遊技球が前記特別電動役物へ向かう，少なくとも２つのルートが前記遊技領域内に設けられ」（構成Ｂ），「前記２つのルートは，共に遊技球が物理的に貯留されることなく流下可能に構成されていると共に，一方のルートに比べて他方のルートの方が，遊技球が遊技領域に打ち出されてから前記特別電動役物に到達するまでの時間が短くなるように構成され」（構成Ｃ），「前記一方のルートは前記遊技領域のうち主に左側の領域が用いられ，前記他方のルートは前記遊技領域のうち主に右側の領域が用いられ，」（構成Ｄ）との記載がある。上記記載によれば，請求項２では，構成Ｂ及びＣで，「一方のルート」及び「他方のルート」は，遊技領域内に設けられ，遊技領域に打ち出された遊技球が前記特別電動役物へ向かう「２つのルート」であって，「共に遊技球が物理的に貯留されることなく流下可能に構成され」るが，「一方のルートに比べて他方のルートの方が，遊技球が遊技領域に打ち出されてから前記特別電動役物に到達するまでの時間が短くなるように構成され」という「一方のルート」及び「他方のルート」の構造について規定し，構成Ｄで，「一方のルート」及び「他方のルート」が遊技領域において用いられる左右の配置について規定したものと理解できる。


しかるところ，引用例１の「遊技盤３の盤面上の遊技領域３ａの左側部には，図２において１点鎖線で囲んで示すように，遊技球流下部３１が設けられ，遊技領域３ａの右側部には，図２において２点鎖線で囲んで示すように，遊技球滞留部３２が設けられている。遊技球滞留部３２は，遊技盤３の盤面上に遊技球流下部３１よりも多数の遊技釘を突設することにより構成されており，遊技球が遊技球流下部３１を通過する時間（入ってから出るまでの時間）よりも，遊技球が遊技球滞留部３２を通過する時間の方が長くなるように構成されている。」（【００１６】）との記載及び図２から，引用発明においては，「遊技球滞留部３２」は，遊技盤３の盤面上に「遊技球流下部３１」よりも多数の遊技釘を突設することにより構成されており，図２の矢印で示すように可変入賞装置１１の大入賞口へ向かう遊技球が「遊技球流下部３１」を流下する場合よりも長時間かかって流下し，上記大入賞口に到達するまでの時間が長くなるように構成されていることを理解できるから，「遊技球流下部３１」の方が「遊技球滞留部３２」に比べて，「遊技球が遊技領域に打ち出されてから前記特別電動役物に到達するまでの時間が短くなるように構成され」ているといえる。
そうすると，引用発明の「遊技球流下部３１」は，本願発明の「他方のルート」の構造である「一方のルートに比べて他方のルートの方が，遊技球が遊技領域に打ち出されてから前記特別電動役物に到達するまでの時間が短くなるように構成され」との構造を備えているといえる。また，引用例１の「本実施形態では，遊技領域３ａの左側部に遊技球流下部３１，右側部に遊技球滞留部３２を設けたので，通常発射の場合，流下が早い遊技球流下部３１が使用されることとなり，遊技が迅速に進行するため遊技者にいらいら感を生じさせないという利点があるが，遊技領域３ａの右側部に遊技球流下部３１，左側部に遊技球滞留部３２を設けてもよい。」（【００４７】）との記載から，引用例１には，遊技領域３ａにおける「遊技球流下部３１」及び「遊技球滞留部３２」の配置を左右逆にしてよいことの示唆があることが認められ，「本実施形態」記載の左右の配置は必須ではないものと理解できる。
以上によれば，本件審決が，本願発明の「一方のルート」と「他方のルート」の構造に係る「遊技球が遊技領域に打ち出されてから特別電動役物に到達するまでの時間」の長短に着目して，引用発明の「遊技球滞留部３２」が本願発明の「一方のルート」に，引用発明の「遊技球流下部３１」が本願発明の「他方のルート」に相当すると認定し，「一方のルートに比べて他方のルートの方が，遊技球が遊技領域に打ち出されてから前記特別電動役物に到達するまでの時間が短くなるように構成」されている点を一致点として認定し，「一方のルート」及び「他方のルート」が用いられる領域（左右の配置）を相違点１として認定したことは適切な認定手法であるものと認められる。したがって，原告の上記主張は採用することができない。(2)「共に遊技球が物理的に貯留されることなく流下可能に構成されている」
との点について
原告は，引用例１の記載（【００４０】，【００５６】）から，引用発明の「遊技球滞留部３２」は，「役物装置を含むもの」と同等の滞留機能を有し，また，遊技球を１０秒間という相当長い期間滞留させるものであって「物理的に貯留」する機能を備えるものであって，本願発明の構成Ｃの「遊技球が物理的に貯留されることなく」との構成を備えているといえないから，本件審決が「前記２つのルートは，共に遊技球が物理的に貯留されることなく流下可能に構成されている」点を本願発明と引用発明の一致点と認定したのは誤りである旨主張する。


そこで検討するに，「貯留」とは，一般に，「水などがたまること。また，ためること」を意味すること（大辞林（第三販））に照らすと，本願発明の「共に前記２つのルートは，共に遊技球が物理的に貯留されることなく流下可能に構成されている」にいう「物理的に貯留」とは，遊技球が物理的に「たまること」を意味するものと理解できるところ，本願発明の特許請求の範囲（請求項２）には，「貯留」の手段，態様，時間等を規定した記載はない。次に，本願明細書には，「本発明において，「遊技球が物理的に貯留されることなく」とは，貯留装置等に物理的に遊技球が貯留されることなくという意味だけでなく，電力を供給して駆動する装置によって，遊技球の流下が物理的に妨げられることによって，一時的に遊技球が滞留するようなこともなくという意味も含む概念である。逆に，釘や風車等のような障害物は，電力を供給して駆動するような構造ではないので，このような障害物によって遊技球の流下が妨げられたとしても，この場合は遊技球が物理的に貯留されたことにはならない。」（【００１０】）との記載がある。上記記載から，遊技球が「物理的に貯留」されるとは，「貯留装置等」に物理的に遊技球が貯留される場合のほか，「電力を供給して駆動する装置」によって，遊技球の流下が物理的に妨げられて一時的に遊技球が滞留する場合を含むが，「釘や風車等のような障害物」は，「電力を供給して駆動する装置」に当たらないので，「釘や風車等のような障害物」によって遊技球の流下が妨げられる場合は，遊技球が「物理的に貯留」される場合に含まれないと理解できる。また，本願明細書には，「本実施形態では，遊技球が流下するルートとして，図４に示すように，主にルートＡとルートＢの２つのルートがある。…遊技領域３１に打ち出された遊技球がルートＡを遊技球が流下する場合，図４から明らかなように，数多くの釘が流下の妨げとなるため，流下速度が低下する。そのため，ルートＡを流下した場合，遊技領域３１内に打ち出された遊技球が大入賞口４２に到達するまでの所要時間は，平均６秒程度である。一方，ルートＢを遊技球が流下する場合，図４から明らかなように，釘の数がルートＡに比べて大幅に少なくなっているので，遊技球が流下する際の妨げとなるものがルートＡに比べて少ない。よって，ルートＢは遊技球の流下速度がルートＡに比べて低下しない。そのため，ルートＢを流下した場合，遊技領域３１内に打ち出された遊技球が大入賞口４２に到達するまでの所要時間は，平均２秒程度である。」（【００１６】）との記載がある。上記記載及び図４から，「一方のルート」に対応する「ルートＡ」を遊技領域３１に打ち出された遊技球が流下する場合に，流下速度が低下し，大入賞口４２に到達するまでの所要時間が平均６秒程度となるのは，「数多くの釘が流下の妨げとなるため」であることを理解できるから，本願明細書には，遊技領域の設けられた「数多くの釘」によって遊技球の流下が妨げられる場合は，遊技球が「物理的に貯留」される場合に含まれないことの開示があるものと認められる。
さらに，前記１(2)のとおり，本願明細書には，貯留部に遊技領域を流下する遊技球そのものを物理的かつ一時的に保持して，遊技球の流下タイミングを遅延させるように構成し，遊技者が手元のボタンを押下することで貯留した遊技球が落下可能となるようにした従来のパチンコ機は，例えば，大当たり遊技中に遊技者がボタンを操作すれば，貯留部内の遊技球が大入賞口に向かって一気に放出されるため，多くの遊技球を大入賞口に入賞させることができたが，遊技球を物理的に貯留する手段を設ける必要があるため，部品点数が多くなり，コストが嵩むなどの課題があるという実情（【０００４】，【０００６】）に鑑み，「本発明」は，推奨する遊技球のルートを遊技者が容易に打ち分けることができ，遊技性を向上させることのできるパチンコ機を提供することを目的とすることの開示があることに照らすと，「本願発明」は，貯留部に遊技領域を流下する遊技球そのものを物理的かつ一時的に保持し得るような装置構成を有する従来のパチンコ機における問題点を解決することを目的とするものといえる。
以上を総合すると，本願発明の遊技球が「物理的に貯留」されるとは，「貯留装置等」又は「電力を供給して駆動する装置」によって，遊技領域を流下する遊技球そのものを物理的にためることを意味するものであり，遊技領域内に設けられた複数の釘が遊技球の流下の妨げとなって，遊技球の流下速度が低下する場合は，遊技球が「物理的に貯留」される場合に含まれないと解するのが相当である。
しかるところ，前記(1)認定のとおり，引用発明の「遊技球滞留部３２」は，遊技盤３の盤面上に突設された多数の遊技釘が可変入賞装置１１の大入賞口へ向かう遊技球の流下の妨げとなって，遊技球の流下速度を低下させ，上記大入賞口に到達するまでの時間が長くなるように構成されているものであって，「貯留装置等」又は「電力を供給して駆動する装置」によって，遊技領域を流下する遊技球そのものを物理的にためる構成を備えているものとは認められないから，引用発明は，本願発明の遊技球が「物理的に貯留」される構成を備えているものとはいえない。一方，原告が指摘する引用例１の記載（【００４０】，【００５６】）は，引用発明の「遊技球滞留部３２」が，「貯留装置等」又は「電力を供給して駆動する装置」によって，遊技領域を流下する遊技球そのものを物理的にためる構成を備えていることをうかがわせるものではない。
そうすると，引用発明の「遊技球滞留部３２」は，「遊技球が物理的に貯留されることなく流下可能に構成され」ているものと認められるから，原告の上記主張は採用することができない。
(3)小括
以上によれば，引用発明は，本願発明の構成Ｃを備えているものと認められるから，本件審決における一致点及び相違点の認定の誤りをいう原告の主張は理由がない。
４相違点２及び３の判断の誤りについて
(1)引用例２の記載事項について
ア引用例２（甲２）には，次のような記載がある（下記記載中に引用する「図１」ないし「図４」，「図１９」ないし「図２１」については別紙３を参照）。
(ア)【技術分野】
【０００１】
本発明は，遊技者の発射操作により遊技球を発射させる遊技機に関し，特に，発射操作に関する報知を行う遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】


従来の遊技機では，遊技盤上に設けられた始動口に遊技球が入賞すると，図柄表示装置において図柄の変動が開始され，特別の図柄（大当たり図柄）で停止されると，特別遊技（大当たり）の制御を行うように構成されている。こうした特別遊技では，遊技盤上に設けられた大入賞口が開放され，遊技球の入賞を容易にして，当該大入賞口に入賞した遊技球に対応する賞球が遊技者に払い出されるようになっている。
【０００３】
また，遊技の興趣の向上を図るための遊技性や遊技盤面の構成上の制約等から，左側の遊技領域から遊技球が入賞するように始動口を配置し，右側の遊技領域に大入賞口や電動チューリップ等を配置した遊技機が数多く提供されている。
【０００４】
このような遊技機は，通常遊技状態（非時短遊技状態）のときには，左側の遊技領域に向けて遊技球を発射させ（以下「左打ち」という），特別遊技や時短遊技状態のときには，右側の遊技領域に向けて遊技球を発射させ（以下「右打ち」という），遊技状態に合わせて発射操作を変更しなければならない。そこで，遊技状態に合わせて発射操作に関する情報を報知する遊技機が知られている（特許文献１参照）。
【０００５】
例えば，特許文献１には，右側の遊技領域に電動チューリップからなる第２始動口が設けられ，本来であれば右打ちをすべき時短遊技状態のときに，左側の遊技領域に設けられた左通過ゲートに遊技球が通過すると，左打ちが行われていると判定して，液晶表示装置に右打ちを促す画像を表示させることが記載されている。また，左打ちをすべき通常遊技状態においては，右側の遊技領域に設けられた右通過ゲートに遊技球が通過すると，液晶表示装置に左打ちを促す画像を表示させてもよいことも記載されている。
(イ)【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
しかしながら，第１の方向側の遊技領域（例えば，左側の遊技領域）に設けられた通過ゲートや始動口等に遊技球が通過することによって，第２の方向側の遊技領域（例えば，右側の遊技領域）に遊技球を発射させることを促すことを報知させてしまうと，本来，遊技状態に合わせて正しい方向側の遊技領域に遊技球を発射させる発射操作を行っているにもかかわらず，たまたま少量の遊技球が誤った方向側の遊技領域を流下し，誤った方向側の遊技領域に設けられた通過ゲートや始動口等を通過してしまったときには，正しい方向側の遊技領域に遊技球を発射させることを促すことが報知されてしまう（例えば，左打ちを行っているにもかかわらず，「左打ちに戻して下さい」という報知が行われてしまう）。このため，正しい方向側の遊技領域に遊技球を発射させている遊技者に，煩わしさや不快感を与えていた。
【０００８】
本発明は，遊技者の発射操作に対応した正確な発射操作に関する報知を行うことで，快適な遊技を行わせることができる遊技機を提供することである。
(ウ)【課題を解決するための手段】
【０００９】
請求項１に記載の発明は，遊技球が流下する遊技領域（遊技領域６）が形成された遊技盤（遊技盤１）と，遊技球を発射させるための発射操作を行う発射操作部（操作ハンドル３）と，前記発射操作部が操作されている操作量に基づいて，遊技球を打ち出す発射強度を決定する発射強度決定手段（発射ボリューム３ｂおよび発射制御基板１６０）と，前記発射強度決定手段によって決定された発射強度により，前記遊技領域に向けて遊技球を発射する発射駆動装置（発射用ソレノイド４ａおよび発射制御基板１６０）と，前記遊技領域に設けられ，第１の方向側の前記遊技領域（第１の遊技領域６Ｌ）から流下した遊技球の方が第２の方向側の前記遊技領域（第２の遊技領域６Ｒ）から流下した遊技球よりも進入しやすい第１通過領域（第１始動口１４）と，前記遊技領域に設けられ，第２の方向側の前記遊技領域から流下した遊技球の方が第１の方向側の前記遊技領域から流下した遊技球よりも進入しやすい第２通過領域（普通図柄ゲート１３）と，前記遊技領域に設けられ，第２の方向側の前記遊技領域から流下した遊技球の方が第１の方向側の前記遊技領域から流下した遊技球よりも進入しやすく，遊技球を受け入れやすい開放状態と遊技球を受け入れ難い閉鎖状態とに変化可能な可変入賞装置（一対の可動片１５ｂを有する第２始動口１５または第１大入賞口開閉扉１６ｂを有する第１大入賞口１６）と，前記第１通過領域を進入した遊技球を検出する第１通過領域検出手段（第１始動口検出スイッチ１４ａ）と，前記第２通過領域を進入した遊技球を検出する第２通過領域検出手段（ゲート検出スイッチ１３ａ）と，前記第１通過領域検出手段によって遊技球が検出されると，所定の特典を付与する特典付与手段（メインＣＰＵ１１０ａ）と，前記可変入賞装置が前記開放状態に変化することが不可能または困難な第１の遊技状態（非時短遊技状態または非大当り中）と，前記可変入賞装置が前記開放状態に変化することが可能または容易な第２の遊技状態（時短遊技状態または大当り中）との遊技状態を制御する遊技状態制御手段（メインＣＰＵ１１０ａ）と，前記遊技状態制御手段によって制御されている遊技状態に基づいて，前記可変入賞装置を前記開放状態または前記閉鎖状態に変化させる制御を行う可変入賞装置制御手段（メインＣＰＵ１１０ａ）と，前記遊技状態制御手段によって第１の遊技状態が制御されているときに，前記第２通過領域検出手段によって遊技球が検出されると，遊技球が検出された検出回数の計数を行う第２通過領域計数手段（サブＣＰＵ１２０ａ）と，前記発射操作部の発射操作に関する発射操作情報を報知する報知手段（演出表示装置３１，音声出力装置３２，演出用駆動装置３３，演出用照明装置３４）と，前記報知手段に所定の発射操作情報の報知を行わせる報知制御手段（サブＣＰＵ１２０ａ）とを備え，
前記報知制御手段は，前記第２通過領域計数手段によって予め定められた検出回数が計数されると，前記報知手段に第１の方向側の前記遊技領域に遊技球を発射することを促す発射操作情報（「左打ちに戻してください」という文字画像および音声情報等）の報知を行わせることを特徴とする。
【００１０】


請求項１に記載の発明によれば，第１の遊技状態（非時短遊技状態または非大当り中）のときには，第２の方向側の遊技領域（第２の遊技領域６Ｒ）から進入しやすい可変入賞装置（第２始動口１５または第１大入賞口１６）の開放が不可能または困難となることから，第１の方向側の遊技領域（第１の遊技領域６Ｌ）から進入しやすい第１通過領域に遊技球を進入させて所定の特典を獲得した方が有利となり，第１の遊技状態のときには第１の方向側の遊技領域に遊技球を発射させた方が望ましくなる。
また，第１の遊技状態のときに，第２の方向側の遊技領域から進入しやすい第２通過領域（普通図柄ゲート１３）に遊技球が進入したことが検出されると，検出回数（計数カウンタ）が計数されていく。そして，予め定められた検出回数が計数されると，第１の方向側の遊技領域に遊技球を発射することを促す発射操作情報（例えば「左打ちに戻して下さい」）の報知が行われる。
これにより，現在の遊技状態と各遊技領域に設けられた通過領域に遊技球が進入した回数（検出回数）を参照して発射操作情報の報知を行うので，たまたま少量の遊技球が誤った方向側の遊技領域を流下したとしても誤差として判定できるので，遊技者の発射操作に対応した正確な発射操作に関する報知を行うことができ，快適な遊技を行わせることができる。
【００１７】
ここで，上記「第１の方向側の前記遊技領域から流下した遊技球の方が第２の方向側の前記遊技領域から流下した遊技球よりも進入しやすい第１通過領域」とは，遊技領域を第１の方向側の遊技領域と第２の方向側の遊技領域とに区分けしたときに，第１の方向側の遊技領域に第１通過領域が配置されていることに限られず，第２の方向側の遊技領域に第１通過領域が配置されたとしても，釘や飾り部材（センター役物）等の影響によって，第１の方向側の遊技領域から遠回りした遊技球の方が進入しやすい構成も含むものである。このことは，上記「第２通過領域」についても同様である。また，「第１の方向」とは後述する実施形態では「左側」を意味し，「第２の方向」とは後述する実施形態では「右側」を意味するが，「第１の方向」を「右側」として，「第２の方向」を「左側」としてもよい。また，「第１通過領域」と「第２通過領域」は，遊技球が入球可能な始動口または入賞口であってもよいし，遊技球が通過可能なゲートであってもよい。
また，「所定の特典」とは，所定個数の遊技球（賞球）を払い出すこと，大入賞口を開放させるための「大当たりの抽選」を行えること，特定の入賞口（始動口等）を開放させるための「普通図柄の抽選」を行えること等を意味する。
また，「第１の遊技状態」とは，非時短遊技状態または非大当り中を意味し，「第２の遊技状態」とは，時短遊技状態または大当り中を意味する。
さらに，「発射操作情報の報知」とは，表示装置による文字画像やキャラクタ画像等による表示や，音声出力装置による音声による報知，特定の発光装置（ＬＥＤ）による点灯，演出駆動装置による駆動部材の動作態様の少なくともいずれかを含むものであり，「報知手段」とは，表示装置（液晶表示装置），音声出力装置（スピーカ），発光装置（ランプ，ＬＥＤ，冷陰極管等），演出駆動装置の少なくともいずれかを意味する。
(エ)【発明の効果】
【００１８】
本発明によれば，現在の遊技状態と各遊技領域に設けられた通過領域に遊技球が進入した回数（検出回数）を参照して発射操作情報の報知を行うので，たまたま少量の遊技球が誤った方向側の遊技領域を流下したとしても誤差として判定できる。このため，遊技者の発射操作に対応したより正確な発射操作に関する報知を行うことができ，快適な遊技を行わせることができる遊技機を提供することができる。
(オ)【００２１】
（遊技機の構成）
次に，図１～図４を参照して，遊技機１の構成について具体的に説明する。図１は本発明の遊技機１の正面図であり，図２は遊技盤２の正面図であり，図３は本発明のガラス枠を開放させた状態の遊技機１の斜視図であり，図４は１つの遊技機１の裏面側の斜視図である。
【００２７】
ここで，図２に示すように，遊技領域６は，操作ハンドル３の回動角度が小さく，弱い力で打ち出された遊技球が流下する左側の第１の遊技領域６Ｌと，操作ハンドル３の回動角度が大きく，強い力で打ち出された遊技球が流下する右側の第２の遊技領域６Ｒから構成されている。なお，第１の遊技領域６Ｌと第２の遊技領域６Ｒとは，釘や後述する飾り部材７によって区分けされているものの，必ずしも全てが区分けされるものではなく，第１の遊技領域６Ｌと第２の遊技領域６Ｒとは一部重複しているものである。すなわち，第１の遊技領域６Ｌは，第１の遊技領域６Ｌのみからなる第１の専用領域と，第２の遊技領域６Ｒと重複する共通領域とから構成され，第２の遊技領域６Ｒも，第２の遊技領域６Ｒのみからなる第２の専用領域と，上記共通領域とから構成されていることとなる。
【００２９】
また，第１の遊技領域６Ｌのみからなる第１の専用領域には，遊技球が入球可能な始動領域を構成する第１始動口１４が設けられており，第１の遊技領域６Ｌと第２の遊技領域６Ｒとが重複する共通領域には，遊技球が入球可能な始動領域を構成する第２始動口１５と，遊技球が入球可能な第２大入賞口１７とが設けられている。
【００３０】


この第２始動口１５は，一対の可動片１５ｂを有しており，これら一対の可動片１５ｂが閉状態に維持される第１の態様と，一対の可動片１５ｂが開状態となる第２の態様とに可動制御される。なお，第２始動口１５が上記第１の態様に制御されているときには，当該第２始動口１５の真上に位置する第２大入賞口１７の入賞部材が障害物となって，遊技球の受入れを不可能としている。一方で，第２始動口１５が上記第２の態様に制御されているときには，上記一対の可動片１５ｂが受け皿として機能し，第２始動口１５への遊技球の入賞が容易となる。つまり，第２始動口１５は，第１の態様にあるときには遊技球の入賞機会がなく，第２の態様にあるときには遊技球の入賞機会が増すこととなる。本実施形態では，一対の可動片１５ｂを有する第２始動口１５が始動可変入賞装置を構成する。
【００３１】
ここで，第１始動口１４には遊技球の入球を検出する第１始動口検出スイッチ１４ａが設けられ，第２始動口１５には遊技球の入球を検出する第２始動口検出スイッチ１５ａが設けられている。そして，第１始動口検出スイッチ１４ａまたは第２始動口検出スイッチ１５ａが遊技球の入球を検出すると，後述する大当たり遊技を実行する権利獲得の抽選（以下，「大当たりの抽選」という）が行われる。また，第１始動口検出スイッチ１４ａまたは第２始動口検出スイッチ１５ａが遊技球の入球を検出した場合にも，所定の賞球（例えば３個の遊技球）が払い出される。本実施形態では，第１始動口１４が第１通過領域を構成し，第１始動口検出スイッチ１４ａが第１通過領域検出手段を構成する。
【００３２】
また，第２大入賞口１７は，遊技盤２に形成された開口部から構成されている。この第２大入賞口１７の下部には，遊技盤面側からガラス板５２側に立設可能な第２大入賞口開閉扉１７ｂを有しており，この第２大入賞口開閉扉１７ｂが遊技盤面側に立設する開放状態と，遊技盤面に埋没する閉鎖状態とに可動制御される。そして，第２大入賞口開閉扉１７ｂが遊技盤面に立設していると，遊技球を第２大入賞口１７内に導く受け皿として機能し，遊技球が第２大入賞口１７に入球可能となる。この第２大入賞口１７には第２大入賞口検出スイッチ１７ａが設けられており，この第２大入賞口検出スイッチ１７ａが遊技球の入球を検出すると，予め設定された賞球（例えば１５個の遊技球）が払い出される。
【００３３】
さらに，上記第２の遊技領域６Ｒのみからなる第２の専用領域には，遊技球が通過可能な普通領域を構成する普通図柄ゲート１３と，遊技球が入球可能な第１大入賞口１６とが設けられている。
このため，操作ハンドル３を大きく回動させ，強い力で打ち出された遊技球でないと，普通図柄ゲート１３と第１大入賞口１６とには遊技球が，通過または入賞しないように構成されている。特に，後述する時短遊技状態に移行したとしても，第１の遊技領域６Ｌに遊技球を流下させてしまうと，普通図柄ゲート１３に遊技球が通過しないことから，第２始動口１５にある一対の可動片１５ｂが開状態とならず，第２始動口１５に遊技球が入賞することが困難になるように構成されている。
【００３４】
この普通図柄ゲート１３には，遊技球の通過を検出するゲート検出スイッチ１３ａが設けられており，このゲート検出スイッチ１３ａが遊技球の通過を検出すると，後述する「普通図柄の抽選」が行われる。本実施形態では，普通図柄ゲート１３が第２通過領域を構成し，ゲート検出スイッチ１３ａが第２通過領域検出手段を構成する。
(カ)【００８７】
（遊技状態の説明）
次に，遊技が進行する際の遊技状態について説明する。本実施形態においては，大当たりの抽選に関する状態として「低確率遊技状態」と「高確率遊技状態」とを有し，第２始動口１５が有する一対の可動片１５ｂに関する状態として「非時短遊技状態」と「時短遊技状態」とを有する。この大当たりの抽選に関する状態（低確率遊技状態，高確率遊技状態）と一対の可動片１５ｂに関する状態（非時短遊技状態，時短遊技状態）とは，それぞれの状態を関連させることもでき，独立させることもできる。つまり，
（１）「低確率遊技状態」であって「時短遊技状態」である場合と，（２）「低確率遊技状態」であって「非時短遊技状態」である場合と，（３）「高確率遊技状態」であって「時短遊技状態」である場合と，（４）「高確率遊技状態」であって「非時短遊技状態」である場合とを設けることが可能になる。
なお，遊技を開始したときの遊技状態，すなわち遊技機１の初期の遊技状態は，「低確率遊技状態」であって「非時短遊技状態」に設定されており，この遊技状態を本実施形態においては「通常遊技状態」と称することとする。
【００８８】
本実施形態において「低確率遊技状態」というのは，第１始動口１４または第２始動口１５に遊技球が入球したことを条件として行われる大当たりの抽選において，大当たりの当選確率が１／２９９．５に設定された遊技状態をいう。これに対して「高確率遊技状態」というのは，上記大当たりの当選確率が１／２９．９５に設定された遊技状態をいう。したがって，「高確率遊技状態」では，「低確率遊技状態」よりも，大当たりに当選しやすいこととなる。なお，この高確率遊技状態のときには，後述する高確率遊技フラグがセットされており，低確率遊技状態のときには，高確率遊技フラグがオフになっている。
また，低確率遊技状態から高確率遊技状態に変更するのは，後述する大当たり遊技を終了した後である。
【００８９】
本実施形態において「非時短遊技状態」というのは，普通図柄ゲート１３を遊技球が通過したことを条件として行われる普通図柄の抽選において，その抽選結果に対応する普通図柄の変動時間が２９秒と長く設定され，かつ，当たりに当選した際の第２始動口１５の開放制御時間が０．２秒と短く設定された遊技状態をいう。つまり，普通図柄ゲート１３を遊技球が通過すると，普通図柄の抽選が行われて，普通図柄表示装置２２において普通図柄の変動表示が行われるが，普通図柄は変動表示が開始されてから２９秒後に停止表示する。そして，抽選結果が当たりであった場合には，普通図柄の停止表示後に，第２始動口１５が約０．２秒間，第２の態様に制御される。


【００９０】
これに対して「時短遊技状態」というのは，普通図柄ゲート１３を遊技球が通過したことを条件として行われる普通図柄の抽選において，その抽選結果に対応する普通図柄の変動時間が３秒と，「非時短遊技状態」よりも短く設定され，かつ，当たりに当選した際の第２始動口１５の開放制御時間が３．５秒と，「非時短遊技状態」よりも長く設定された遊技状態をいう。さらに，「非時短遊技状態」においては普通図柄の抽選において当たりに当選する確率が１／６５５３６に設定され，「時短遊技状態」においては普通図柄の抽選において当たりに当選する確率が６５５３５／６５５３６に設定される。なお，この時短遊技状態のときには，後述する時短遊技フラグがセットされており，非時短遊技状態のときには，時短遊技フラグがオフになっている。
したがって，「時短遊技状態」においては，「非時短遊技状態」よりも，普通図柄ゲート１３を遊技球が通過する限りにおいて，第２始動口１５が第２の態様に制御されやすくなる。これにより，「時短遊技状態」では，遊技者が遊技球を消費せずに遊技を進行することが可能となる。また，普通図柄ゲート１３が第２の遊技領域６Ｒのみからなる第２の専用領域に設けられていることから，「時短遊技状態」のときには，操作ハンドル３を大きく回動させ，強い発射強度で遊技球を発射して遊技を行うように構成されている。
なお，普通図柄の抽選において当たりに当選する確率を「非時短遊技状態」および「時短遊技状態」のいずれの遊技状態であっても変わらないように設定してもよい。
(キ)【０１８９】
（副制御基板の第１発射操作情報決定処理）
図１９を用いて，演出制御基板１２０の第１発射操作情報決定処理を説明する。
【０１９４】
ステップＳ２００１－５において，サブＣＰＵ１２０ａは，第１の遊技領域６Ｌに遊技球を発射させることを促す第１の発射操作情報（左打ち報知態様）を決定し，決定した発射操作情報を発射操作情報記憶領域にセットする。そして，決定した発射操作情報を画像制御基板１５０とランプ制御基板１４０に送信するため，決定した発射操作情報に基づく送信情報をサブＲＡＭ１２０ｃの送信バッファにセットする。これにより，第１の遊技領域６Ｌに遊技球を発射させることを促す第１の発射操作情報（例えば，図２に示す「左打ちに戻してください」という文字画像および音声情報）の報知が行われることになる。
【０１９８】
（副制御基板の第２発射操作情報決定処理）
図２０を用いて，演出制御基板１２０の第２発射操作情報決定処理を説明する。
【０２０３】
ステップＳ２０１１－５において，サブＣＰＵ１２０ａは，第２の遊技領域６Ｒに遊技球を発射させることを促す第２の発射操作情報（右打ち報知態様）を決定し，決定した発射操作情報を発射操作情報記憶領域にセットする。そして，決定した発射操作情報を画像制御基板１５０とランプ制御基板１４０に送信するため，決定した発射操作情報に基づく送信情報をサブＲＡＭ１２０ｃの送信バッファにセットする。これにより，第２の遊技領域６Ｒに遊技球を発射させることを促す第２の発射操作情報（例えば，「右打ちして下さい」という文字画像および音声情報）の報知が行われることになる。
(ク)【０２１２】
まず，第１の遊技領域６Ｌに遊技球を発射させることを促す第１の発射操作情報の報知について説明する。
図２１の（ア）および（イ）に示すように，第１の遊技領域６Ｌに遊技球を発射させた方が有利となる非時短遊技状態であるとき（時短遊技フラグをオフであるとき）に，第２の遊技領域６Ｒにある普通図柄ゲート１３に遊技球が通過したことを示すゲート通過指定コマンドを受信すると，計数カウンタが１ずつ加算されて更新されていく。
【０２１３】
そして，図２１の（ウ）に示すように，計数カウンタ＝０でないときに，第１の遊技領域６Ｌにある第１始動口１４に遊技球が入賞したことを示す第１始動口入賞指定コマンドを受信すると，計数カウンタがリセットされる。
【０２１４】
その後，図２１の（エ），（オ），（カ）に示すように，第１始動口入賞指定コマンドを受信せずに，ゲート通過指定コマンドを３回受信すると，計数カウンタが３となる。
図２１の（カ）に示すように，計数カウンタが３となると，遊技者が意図的に第２の遊技領域６Ｒに遊技球を発射させていると判定して，第１の遊技領域６Ｌに遊技球を発射させることを促す第１の発射操作情報（「左打ちに戻してください」）の報知が開始される。
【０２１５】
ここで，図２１の（キ）に示すように，さらにゲート通過指定コマンドを受信すると，計数カウンタが４となる。
【０２１６】
そして，図２１の（ク）に示すように，第１始動口入賞指定コマンドを受信すると，計数カウンタが再びリセットされ，第１の発射操作情報の報知も終了する。
【０２１７】
このように，計数カウンタが２よりも大きいとき（計数カウンタが３以上）のときに，第１の遊技領域６Ｌに遊技球を発射させることを促す第１の発射操作情報の報知が行われるので，たまたま少量の遊技球が誤った第２の遊技領域６Ｒを流下したとしても誤差として判定でき，遊技者の発射操作に対応した正確な発射操作に関する報知を行うことができる。
【０２２４】


ここで，第１の遊技領域６Ｌに遊技球を発射させた方が有利となる非時短遊技状態または非大当り中の場合にのみ，計数カウンタを計数またはリセットするように構成したときには，第２の遊技領域６Ｒに遊技球を発射させた方が有利となる時短遊技状態または大当り中の場合には，第１の遊技領域６Ｌにある第１始動口１４に遊技球が入賞すると計数カウンタは計数せずに，ただちに第２の遊技領域６Ｒに遊技球を発射させることを促す第２の発射操作情報の報知を行ってもよい。同様に，第２の遊技領域６Ｒに遊技球を発射させた方が有利となる時短遊技状態または大当り中の場合のみ，計数カウンタを計数またはリセットするように構成したときには，第１の遊技領域６Ｌに遊技球を発射させた方が有利となる非時短遊技状態または非大当り中の場合には，第２の遊技領域６Ｒにある普通図柄ゲート１３に遊技球が通過すると計数カウンタは計数せずに，ただちに第１の遊技領域６Ｌに遊技球を発射させることを促す第１の発射操作情報の報知を行ってもよい。
【０２２５】
また，本実施形態では，計数カウンタは，遊技状態に応じて普通図柄ゲート１３または第１始動口１４に遊技球が進入したときにしか，リセットされないように構成したが，計数カウンタが所定の値以上（例えば３以上）になると，報知時間を計測し，特定の報知時間が計測されると，普通図柄ゲート１３または第１始動口１４に遊技球が進入していなくても，計数カウンタをリセットするように構成してもよい。イ前記アの記載事項によれば，引用例２には，次のような開示があることが認められる。
(ア)遊技状態に合わせて発射操作に関する情報を報知する従来の遊戯機においては，第１の方向側の遊技領域（例えば，左側の遊技領域）及び第２の方向側の遊技領域（例えば，右側の遊技領域）にそれぞれ通過ゲート，始動口等が設けられ，本来であれば右打ちをすべき「時短遊技状態」のときに，左側の遊技領域に設けられた左通過ゲートに遊技球が通過すると，左打ちが行われていると判定して，液晶表示装置に右打ちを促す画像を表示させ，左打ちをすべき「通常遊技状態（非時短遊技状態）」のとき，右側の遊技領域に設けられた右通過ゲートに遊技球が通過すると，液晶表示装置に左打ちを促す画像を表示させていた（【０００４】，【０００５】）。
しかしながら，本来，遊技状態に合わせて正しい方向側の遊技領域に遊技球を発射させる発射操作を行っているにもかかわらず，たまたま少量の遊技球が誤った方向側の遊技領域を流下し，誤った方向側の遊技領域に設けられた通過ゲートや始動口等を通過してしまったときには，正しい方向側の遊技領域に遊技球を発射させることを促すことが報知されてしまう（例えば，左打ちを行っているにもかかわらず，「左打ちに戻して下さい」という報知が行われてしまう）ため，正しい方向側の遊技領域に遊技球を発射させている遊技者に，煩わしさや不快感を与えていた（【０００７】）。
(イ)「本発明」は，遊技者の発射操作に対応した正確な発射操作に関する報知を行うことで快適な遊技を行わせることができる遊技機を提供することを目的とし，第１通過領域（第１始動口１４）を進入した遊技球を検出する第１通過領域検出手段（第１始動口検出スイッチ１４ａ）と，第２通過領域（普通図柄ゲート１３）を進入した遊技球を検出する第２通過領域検出手段（ゲート検出スイッチ１３ａ）と，遊技状態制御手段によって第１の遊技状態（非時短遊技状態または非大当り中）が制御されているときに，前記第２通過領域検出手段によって遊技球が検出されると，遊技球が検出された検出回数の計数を行う第２通過領域計数手段（サブＣＰＵ１２０ａ）と，発射操作部の発射操作に関する発射操作情報を報知する報知手段（演出表示装置３１，音声出力装置３２，演出用駆動装置３３，演出用照明装置３４）とを備え，前記報知制御手段は，前記第２通過領域計数手段によって予め定められた検出回数が計数されると，前記報知手段に第１の方向側の前記遊技領域に遊技球を発射することを促す発射操作情報（「左打ちに戻してください」という文字画像および音声情報等）の報知を行わせる構成を採用した（【０００８】）。これにより「本発明」は，現在の遊技状態と各遊技領域に設けられた通過領域に遊技球が進入した回数（検出回数）を参照して発射操作情報の報知を行うので，たまたま少量の遊技球が誤った方向側の遊技領域を流下したとしても誤差として判定できるため，遊技者の発射操作に対応したより正確な発射操作に関する報知を行うことができ，快適な遊技を行わせることができるという効果を奏する（【００１８】）。
(2)引用例２に記載された事項の認定について
ア相違点２関係
原告は，本件審決は，引用例２記載の「第１始動口検出スイッチ１４ａ」は，相違点２に係る本願発明の構成のうちの「前記一方のルートを流下する遊技球を検知する第１遊技球検知センサ」に相当する旨認定したが，引用例２記載の「第１始動口１４」に入賞する遊技球は，「第１の遊技領域６Ｌ」を流下する遊技球のうちのほんの僅かであり，せいぜい１０球に１球程度であることは技術常識であることに照らすと，引用例２記載の「第１始動口検出スイッチ１４ａ」は，「第１の遊技領域６Ｌ」を流下する遊技球をほとんど検知することができないから，本件審決の上記認定は誤りである旨主張する。


そこで検討するに，本願発明の特許請求の範囲（請求項２）には，「前記遊技領域に打ち出された遊技球が前記特別電動役物へ向かう，少なくとも２つのルートが前記遊技領域内に設けられ」（構成Ｂ），「前記一方のルートを流下する遊技球を検知する第１遊技球検知センサと，前記他方のルートを流下する遊技球を検知する第２遊技球検知センサと，前記大入賞口に入賞した遊技球を検出する大入賞口検知センサと，前記２つのルートのうち推奨するルートを遊技者に報知する推奨ルート報知手段と，をさらに備え」（構成Ｅ），「前記推奨ルート報知手段は，遊技球が前記他方のルートを流下している状態で，前記第２遊技球検知センサが所定個数の遊技球を検知した後に，前記一方のルートを推奨するルートとして遊技者に報知するようにした」（構成Ｇ）との記載がある。上記記載から，本願発明は，遊技領域に打ち出された遊技球が前記特別電動役物へ向かう「一方のルート」及び「他方のルート」を有し，「一方のルート」を流下する遊技球は「第１遊技球検知センサ」によって検知され，「他方のルート」を流下する遊技球は「第２遊技球検知センサ」によって検知されることを理解できるが，「第１遊技球検知センサ」及び「第２遊技球検知センサ」が検知する遊技球の数を規定した記載はない。
次に，本願明細書には，「第１遊技球検知センサ」及び「第２遊技球検知センサ」に関し，「図９に示すように，第２の実施の形態例に係るパチンコ機では，遊技領域３１内のルートＡを流下する遊技球を検知するためのルートＡ検知センサ（第１遊技球検知センサ）５５ａと，ルートＢを流下する遊技球を検知するためのルートＢ検知センサ（第２遊技球検知センサ）５５ｂとを備えている点，および，大入賞口４２に入賞した遊技球を検知するセンサが大入賞口検知センサ４５の１つだけである点で第１の実施の形態例に係るパチンコ機と構成上の相違がある。なお，ルートＡ検知センサ５５ａおよびルートＢ検知センサ５５ｂは，反射型のフォトセンサが用いられている。」（【００９３】）との記載があるが，「第１遊技球検知センサ」及び「第２遊技球検知センサ」が検知する遊技球の数を規定した記載はない。図９には，ルートＡを流下する遊技球がルートＡ検知センサ（第１遊技球検知センサ）５５ａを通過し，大入賞口４２に向かうルート及びルートＢを流下する遊技球がルートＢ検知センサ（第２遊技球検知センサ）５５ｂを通過し，大入賞口４２に向かうルートが矢印で示されているが，図示された第１遊技球検知センサ５５ａ及び第２遊技球検知センサ５５ｂの配置に照らすと，ルートＡ及びルートＢの各ルートを流下した遊技球の一部は，第１遊技球検知センサ５５ａ又は第２遊技球検知センサ５５ｂの各検知センサに検知されることなく，その下方の一般入賞口３８やアウト口３９に入球し得ることを理解できる。
以上の本願発明の特許請求の範囲（請求項２）の記載及び本願明細書の記載によれば，本願発明の「前記一方のルートを流下する遊技球を検知する第１遊技球検知センサ」は，一方のルート（ルートＡ）を流下する遊技球の全てを検知することを要するものではなく，上記遊技球の一部を検知するものであれば足りるものと解するのが相当である。原告が述べるような遊技球の１０球に１球程度検知する構成のものであっても，本願発明の「第１遊技球検知センサ」に当たるというべきである。しかるところ，引用例２には，「第１の遊技領域６Ｌのみからなる第１の専用領域には，遊技球が入球可能な始動領域を構成する第１始動口１４が設けられており，」（【００２９】），「第１始動口１４には遊技球の入球を検出する第１始動口検出スイッチ１４ａが設けられ，…第１始動口検出スイッチ１４ａ…が遊技球の入球を検出すると，後述する大当たり遊技を実行する権利獲得の抽選（以下，「大当たりの抽選」という）が行われる。また，第１始動口検出スイッチ１４ａ…が遊技球の入球を検出した場合にも，所定の賞球（例えば３個の遊技球）が払い出される。本実施形態では，第１始動口１４が第１通過領域を構成し，第１始動口検出スイッチ１４ａが第１通過領域検出手段を構成する。」（【００３１】）との記載がある。上記記載及び図２から，引用例２記載の「第１始動口検出スイッチ１４ａ」は，遊技領域の左側の「第１の遊技領域６Ｌ」を流下する遊技球が第１始動口１４に入球したことを検出する機能を有することを理解できる。
そうすると，引用例２記載の「第１始動口検出スイッチ１４ａ」は，「第１の遊技領域６Ｌ」を流下する遊技球を検出（検知）する検知センサであるといえるから，本願発明の「前記一方のルートを流下する遊技球を検知する第１遊技球検知センサ」に相当するものと認められる。したがって，原告の上記主張は採用することができない。
イ相違点３関係
原告は，本件審決は，引用例２記載の「サブＣＰＵ１２０ａ」は，「第２の遊技領域６Ｒにある普通図柄ゲート１３が１個の遊技球が通過したことを検出すると，第１の遊技領域６Ｌに遊技球を発射させることを促す第１の発射操作情報の報知が開始される」ことは，「前記推奨ルート報知手段は，遊技球が前記他方のルートを流下している状態で，前記第２遊技球検知センサが所定個数の遊技球を検知した後に，前記一方のルートを推奨するルートとして遊技者に報知するようにした」こと（相違点３に係る本願発明の構成）に相当する旨認定したが，本願発明の「所定個数」は，特別遊技中に大入賞口に余分な遊技球を入球可能とする個数であり，「１個」を含まないから，引用例２に相違点３に係る本願発明の構成の記載があるとした本件審決の認定は誤りである旨主張する。


そこで検討するに，本願発明の特許請求の範囲（請求項２）には，本願発明の「遊技球が前記他方のルートを流下している状態で，前記第２遊技球検知センサが所定個数の遊技球を検知した後に，前記一方のルートを推奨するルートとして遊技者に報知するようにした」ことにいう「所定個数の遊技球」について，具体的な個数を特定した記載はない。次に，本願明細書には，「遊技領域３１内のルートＡを流下する遊技球を検知するためのルートＡ検知センサ（第１遊技球検知センサ）５５ａ」と「ルートＢを流下する遊技球を検知するためのルートＢ検知センサ（第２遊技球検知センサ）５５ｂ」を備える「本発明」の第２の実施形態（【００９３】ないし【０１０１】，図９ないし図１１）として，「図１１に示すように，推奨ルート報知処理が開始されると，まず，ステップＳ５１にて，推奨ルート報知制御部２１０は，ラウンド遊技の開始時に，ルートＡを推奨ルートとして報知する。」（【００９５】），「次いで，ステップＳ５２に進み，推奨ルート報知制御部２１０は，大入賞口検知センサ４５からの検知信号を，主制御処理部１００を介して受信する。次いで，推奨ルート報知制御部２１０は，ステップＳ５３に進み，ラウンド遊技中に大入賞口４２内に遊技球が７個（本実施形態ではＮ＝７である）入賞したか否かを判断する。ステップＳ５３でＮｏの場合は，ステップＳ５２の手前に戻る。」（【００９６】），「一方，ステップＳ５３でＹｅｓの場合，つまり，大入賞口４２に１回のラウンド遊技中に７個遊技球が入賞した場合には，ステップＳ５４に進んで，推奨ルート報知制御部２１０は，ラウンド遊技中のルートＡ検知センサ５５ａからの検知信号とルートＢ検知センサ５５ｂからの検知信号のどちらが多く入力されたかを確認する。即ち，このステップＳ５４は，遊技球がルートＡとルートＢの何れを流下して大入賞口４２に入賞したかを確認するための処理である。」（【００９８】），「ステップＳ５４での確認の結果，ルートＡ検知センサ５５ａからの検知信号の入力が多いと判断された場合には，遊技球が概ねルートＡを流下して大入賞口４２に入賞しているとみなすことができるから，推奨ルート報知制御部２１０は，ステップＳ５５にて，演出表示装置３４に「右打ちして！」というメッセージを表示する（図９参照）。」（【００９８】），「なお，ステップＳ５４による処理で，ルートＢ検知センサ５５ｂからの検知信号の入力が多いと判断された場合には，遊技球がルートＢを流下して大入賞口４２に入賞したとみなすことができるから，推奨ルート報知制御部２１０は，推奨ルートを報知していない（ステップＳ５６）。勿論，大入賞口４２に余分に遊技球を入賞させることができる場合には，ルートＡを狙うように報知しても良い。」（【０１００】）との記載がある。上記記載及び図９ないし図１１によれば，「本発明」の第２の実施形態は，本願発明の構成ＡないしＦを備えたパチンコ機の「推奨ルート報知制御部２１０」（推奨ルート報知手段）が，ルートＡ（一方のルート）を推奨ルートとして推奨し，遊技球がルートＡ（一方のルート）を流下している状態で，大入賞口４２内に遊技球が７個入賞した時点で，ルートＡ検知センサ５５ａからの検知信号とルートＢ検知センサ５５ｂからの検知信号のどちらが多く入力されたかを確認し，その確認の結果，ルートＡ検知センサ５５ａからの検知信号の入力が多いと判断された場合には，遊技球が概ねルートＡを流下して大入賞口４２に入賞しているとみなし，推奨ルート報知制御部２１０は，演出表示装置３４に「右打ちして！」というメッセージを表示することによって，ルートＢ（他方のルート）を推奨するルートとして遊技者に報知し，ルートＢ検知センサ５５ｂからの検知信号の入力が多いと判断された場合には，遊技球が概ねルートＢを流下して大入賞口４２に入賞しているとみなし，推奨ルートを報知しないこととした実施形態であることが認められる。上記実施形態は，推奨ルート報知手段が「前記一方のルート（ルートＡ）を推奨し，遊技球が前記一方のルートを流下している状態で，前記第１遊技球検知センサ（５５ａ）が所定個数の遊技球を検知した後に，前記他方のルート（ルートＢ）を推奨するルートとして遊技者に報知するようにした」構成のものであるから，請求項１に係る発明の実施形態である。上記実施形態から，「前記第１遊技球検知センサ（５５ａ）が所定個数の遊技球を検知した後に」にいう「所定個数の遊技球」は，大入賞口４２内に遊技球が７個入賞した時点で，「第１遊技球検知センサ（５５ａ）」が検知した遊技球の個数が「第２遊技球検知センサ（５５ｂ）」が検知した遊技球の個数よりも多い場合をいい，これにより遊技球が概ねルートＡを流下して大入賞口４２に入賞していると判断できる場合をいうものと理解できる。そうすると，請求項１に係る発明の「第１遊技球検知センサ（５５ａ）」が検知した「所定個数の遊技球」は，「第２遊技球検知センサ（５５ｂ）」が検知した遊技球の個数よりも多い個数であって，原則として複数個であると解するのが相当である。一方，本願発明書には，「前記推奨ルート報知手段は，遊技球が前記他方のルートを流下している状態で，前記第２遊技球検知センサが所定個数の遊技球を検知した後に，前記一方のルートを推奨するルートとして遊技者に報知するようにした」構成の本願発明の実施例の記載はないが，本願発明と請求項１に係る発明とは，請求項１に係る発明が本願発明の構成ＡないしＦを備える点で共通し，構成Ｇの「推奨ルート報知手段」に係る構成が異なる点で相違するだけであるから，本願発明の「所定個数の遊技球」の解釈も，請求項１に係る発明の「所定個数の遊技球」と同様な解釈を行うのが相当である。そうすると，本願発明の「第２遊技球検知センサ」が検知した「所定個数の遊技球」は，「第１遊技球検知センサ」が検知した遊技球の個数よりも多い個数であって，原則として複数個であると解するのが相当である。


しかるところ，引用例２には，「前記遊技状態制御手段によって第１の遊技状態が制御されているときに，前記第２通過領域検出手段によって遊技球が検出されると，遊技球が検出された検出回数の計数を行う第２通過領域計数手段（サブＣＰＵ１２０ａ）」（【０００９】）を備える引用例２記載の遊技機における「第１の遊技領域６Ｌに遊技球を発射させることを促す第１の発射操作情報の報知」の例として，「図２１の（ア）および（イ）に示すように，第１の遊技領域６Ｌに遊技球を発射させた方が有利となる非時短遊技状態であるとき（時短遊技フラグをオフであるとき）に，第２の遊技領域６Ｒにある普通図柄ゲート１３に遊技球が通過したことを示すゲート通過指定コマンドを受信すると，計数カウンタが１ずつ加算されて更新されていく。」（【０２１２】），「そして，図２１の（ウ）に示すように，計数カウンタ＝０でないときに，第１の遊技領域６Ｌにある第１始動口１４に遊技球が入賞したことを示す第１始動口入賞指定コマンドを受信すると，計数カウンタがリセットされる。」（【０２１３】），「その後，図２１の（エ），（オ），（カ）に示すように，第１始動口入賞指定コマンドを受信せずに，ゲート通過指定コマンドを３回受信すると，計数カウンタが３となる。…計数カウンタが３となると，遊技者が意図的に第２の遊技領域６Ｒに遊技球を発射させていると判定して，第１の遊技領域６Ｌに遊技球を発射させることを促す第１の発射操作情報（「左打ちに戻してください」）の報知が開始される。」（【０２１４】），「このように，計数カウンタが２よりも大きいとき（計数カウンタが３以上）のときに，第１の遊技領域６Ｌに遊技球を発射させることを促す第１の発射操作情報の報知が行われるので，たまたま少量の遊技球が誤った第２の遊技領域６Ｒを流下したとしても誤差として判定でき，遊技者の発射操作に対応した正確な発射操作に関する報知を行うことができる。」（【０２１７】）との記載がある。上記記載から，引用発明２記載の遊技機においては，「第１の遊技領域６Ｌ」に遊技球を発射させた方が有利となる非時短遊技状態であるときに，「第２の遊技領域６Ｒ」にある「普通図柄ゲート１３」に遊技球が通過したことを示すゲート通過指定コマンドを受信すると，計数カウンタが１ずつ加算されて更新され，「第１の遊技領域６Ｌ」にある「第１始動口１４」に遊技球が入賞したことを示す第１始動口入賞指定コマンドを受信すると，計数カウンタがリセットされ，計数カウンタが２よりも大きいとき（計数カウンタが３以上のとき）に，遊技者が意図的に第２の遊技領域６Ｒに遊技球を発射させていると判定して，第１の遊技領域６Ｌに遊技球を発射させることを促す第１の発射操作情報の報知が行われることが開示されていることが認められる。
上記開示事項によれば，引用発明２記載の遊技機においては，「サブＣＰＵ１２０ａ」（前記推奨ルート報知手段）は，遊技球が「第２の遊技領域６Ｒ」（他方のルート）を流下している状態で，「第１の遊技領域６Ｌ」（一方のルート）にある「第１始動口１４」（第１遊技球検知センサ）に遊技球が入賞したことが検出（検知）されない間に，「第２の遊技領域６Ｒ」（他方のルート）にある「普通図柄ゲート１３」（第２遊技球検知センサ）に遊技球が通過したことを連続して３回以上検出（検知）した後に，「第１の遊技領域６Ｌ」（一方のルート）を推奨するルートとして遊技者に報知していることを理解できる。この場合，「普通図柄ゲート１３」（第２遊技球検知センサ）が検知した遊技球の個数は，「第１遊技球検知センサ」が検知した遊技球の個数よりも３以上多いといえるから，本願発明の「所定個数の遊技球」に該当する。
したがって，引用発明２記載の遊技機においては，「前記推奨ルート報知手段は，遊技球が前記他方のルートを流下している状態で，前記第２遊技球検知センサが所定個数の遊技球を検知した後に，前記一方のルートを推奨するルートとして遊技者に報知するようにした」との構成（相違点３に係る本願発明の構成）を備えるものと認められるから，引用例２に相違点３に係る本願発明の構成の記載があるとした本件審決の認定に誤りはなく，原告の上記主張を採用することはできない。
ウ小括
以上によれば，引用例２には相違点２及び３に係る本願発明の構成に相当する構成の記載があるものと認められる。
(3)容易想到性について
ア前記３(1)のとおり，引用発明の遊技領域３ａの右側部に設けられた「遊技球滞留部３２」が本願発明の「一方のルート」に，引用発明の遊技領域３ａの左側部に設けられた「遊技球流下部３１」が本願発明の「他方のルート」に相当するとした本件審決の認定に誤りはないから，本願発明と引用発明は，「一方のルート」と「他方のルート」の配置が左右逆である点で相違（本件審決認定の相違点１）する。


しかるところ，引用例１には，「本実施形態では，遊技領域３ａの左側部に遊技球流下部３１，右側部に遊技球滞留部３２を設けたので，通常発射の場合，流下が早い遊技球流下部３１が使用されることとなり，遊技が迅速に進行するため遊技者にいらいら感を生じさせないという利点があるが，遊技領域３ａの右側部に遊技球流下部３１，左側部に遊技球滞留部３２を設けてもよい。かかる場合，遊技球流下部３１を流下する遊技球は強発射されたものであるため，流下が通常発射の場合よりも早くなり，遊技球滞留部３２を経た遊技球と合流させるのが難しくなって，技術介入の余地が更に高くなるという利点がある。」（【００４７】）との記載がある。上記記載に照らすと，引用発明において，「遊技球流下部３１」及び「遊技球滞留部３２」を「遊技領域３ａ」の主に左右どちら側の領域に設けるかについては，当事者が遊技者の技術介入の余地を考量して適宜選択すべき設計的事項であるものと認められるから，当業者は，引用発明の「遊技球滞留部３２」は「主に左側の領域」に，「遊技球流下部３１」は「主に右側の領域」に用いられる構成（相違点１に係る本願発明の構成）とすることを容易に想到することができたものと認められる。以上を前提に，相違点２及び３の容易想到性について判断する。イ被告は，引用発明と引用例２に記載された事項は，共に遊技球を流下させるルートが複数あり，そのうち片方のルートに遊技球を発射させた方が有利となる状態がある遊技機に関する発明又は技術であり，技術分野が共通しているといえるから，引用発明に引用例２に記載された事項を適用する手がかりがあり，引用発明に引用例２に記載された事項を適用することができることからすると，当業者は，引用発明のパチンコ遊技機に，引用例２に記載された事項を適用して，相違点２及び３に係る本願発明の構成とすることを容易に想到することができたものであるから，これと同旨の本件審決の判断に誤りはない旨主張する。
そこで検討するに，引用例１には，引用発明において，「一方のルート」に相当する「遊技球滞留部３２」を流下する遊技球を検知する遊技球検知センサ及び「他方のルート」に相当する「遊技球流下部３１」を流下する遊技球を検知する遊技球検知センサを設けることについての記載や示唆はない。また，引用例１には，遊技球が「遊技球流下部３１」を流下している状態で，当該遊技球を検知する遊技球検知センサが所定個数の遊技球を検知した後に，「遊技球滞留部３２」を推奨するルートとして遊技者に報知する手段を設けることについての記載や示唆はない。次に，前記２(2)イ認定のとおり，引用例１には，「本発明」は，遊技者が可変入賞装置の入賞口の開放前に，報知装置による入賞口の開放の予告に基づいて，まず「遊技球滞留部」を狙って遊技球を発射し，次に「遊技球流下部」を狙って遊技球を発射する打ち分けを可能とし，これにより「遊技球滞留部」からの遊技球と「遊技球流下部」からの遊技球とが合流して，可変入賞装置に入賞することとなるため，時間の経過に応じて遊技球を打ち分けることにより，可変入賞装置への大量の入賞を狙うことを可能とした効果を奏すること（【０００９】，【００１１】）の開示があるところ，その実施形態である引用発明においては，大入賞口が１０秒後に開放されることを予告する報知用ランプ１７ａと大入賞口を開放する５秒前に点灯する報知用ランプ１７ｂとを設け，遊技者は，報知用ランプ１７ａの点灯により大入賞口が１０秒後に開放されることを知ったとき，「遊技球滞留部３２」を狙って遊技球を発射し，「遊技球滞留部３２」に複数の遊技球を滞留させ，大入賞口を開放する５秒前に報知ランプ１７ｂが点灯することにより，「遊技球流下部３１」を狙って遊技球を発射し，合流地点に設けられた可変入賞装置１１の大入賞口に，短時間で大量の遊技球が入賞するようにした構成（構成ｅ，ｇ）を備えている。このように引用発明は，大入賞口が開放されるまでの時間を報知用ランプ１７ａ又は１７ｂの点灯により報知することにより，時間の経過に応じて遊技球を打ち分けることを可能とした発明であるといえる。


一方，前記(1)イ認定のとおり，引用例２には，第１の方向側の遊技領域（例えば，左側の遊技領域）及び第２の方向側の遊技領域（例えば，右側の遊技領域）にそれぞれ通過ゲート，始動口等が設け，右打ちをすべき遊技状態のときに，左側の遊技領域に設けられた左通過ゲートに遊技球が通過すると，左打ちが行われていると判定して，液晶表示装置に右打ちを促す画像を表示させ，左打ちをすべき遊技状態（通常遊技状態）のときに，右側の遊技領域に設けられた右通過ゲートに遊技球が通過すると，液晶表示装置に左打ちを促す画像を表示させていた従来の遊技機においては，遊技者が遊技状態に合わせて正しい方向側の遊技領域に遊技球を発射させる発射操作を行っているにもかかわらず，たまたま少量の遊技球が誤った方向側の遊技領域を流下し，誤った方向側の遊技領域に設けられた通過ゲートや始動口等を通過してしまったときに，正しい方向側の遊技領域に遊技球を発射させることを促すことが報知され，正しい方向側の遊技領域に遊技球を発射させている遊技者に煩わしさや不快感を与えるという問題があったため（【０００７】），「本発明」は，第２の方向側の第２通過領域を進入した遊技球を検出する第２通過領域検出手段により検出された検出回数の計数を行う第２通過領域計数手段によって予め定められた検出回数が計数されると，報知手段により第１の方向側の遊技領域に遊技球を発射することを促す発射操作情報の報知を行わせる構成を採用し，これにより，現在の遊技状態と各遊技領域に設けられた通過領域に遊技球が進入した回数（検出回数）を参照して発射操作情報の報知を行うので，たまたま少量の遊技球が誤った方向側の遊技領域を流下したとしても誤差として判定できるため，遊技者の発射操作に対応したより正確な発射操作に関する報知を行うことができ，快適な遊技を行わせることができるという効果を奏すること（【０００８】，【００１８】）の開示がある。このように引用例２記載の遊技機は，第１の方向側の遊技領域（左側の遊技領域）を流下する遊技球を検出する検出手段，第２の方向側の遊技領域（右側の遊技領域）を流下する遊技球を検出する検知手段及び第１の方向側又は第２の方向側の遊技領域に遊技球を発射することを促す発射操作情報の報知手段を備え，報知手段による報知を現在の遊技状態と各遊技領域に設けられた検出手段によって検出された遊技球が進入した回数（検出回数）を参照して行うことにより，遊技者が正しい方向側の遊技領域に遊技球を発射させる発射操作を行っているにもかかわらず，たまたま少量の遊技球が誤った方向側の遊技領域を流下したとしても誤差として判定し，正しい方向側の遊技領域に遊技球を発射することを促す発射操作情報の報知を行わないようにして，遊技者に煩わしさや不快感を与えることのないようにしたものといえる。そうすると，引用発明と引用例２記載の遊技機は，共に遊技球を流下させるルートが複数あり，そのうち片方のルートに遊技球を発射させた方が有利となる状態がある遊技機において，上記有利となる状態となった場合にその有利な方向の遊技領域に遊技球を発射することを促す報知を行うことに関する発明又は技術である点において，技術分野が共通しているといえるが，他方で，引用発明では，遊技者が可変入賞装置の入賞口（大入賞口）の開放前に，大入賞口が開放されるまでの特定の時間を報知装置により予告（報知）することにより，有利な方向の遊技領域に遊技球を発射することを促すものであるのに対し，引用例２記載の遊技機は，遊技者が有利な方向（正しい方向側）の遊技領域に遊技球を発射させる発射操作を行っているにもかかわらず，たまたま少量の遊技球が誤った方向側の遊技領域を流下したとしても誤差として判定し，正しい方向側の遊技領域に遊技球を発射することを促す発射操作情報の報知を行わないようにしたものであり，報知の目的及びタイミングが異なるものと認められる。また，引用発明において引用例２記載の遊技機の構成（本件審決認定の引用例２に記載された事項）を適用することを検討したとしても，具体的にどのように適用すべきかを容易に想い至ることはできないというべきである。
そうすると，引用例１及び引用例２に接した当業者は，大入賞口が開放されるまでの特定の時間を報知装置により予告（報知）する引用発明において，報知の目的及びタイミングが異なる引用例２記載の遊技機の構成（本件審決認定の引用例２に記載された事項）を適用する動機付けがあるものと認めることはできない。
したがって，当業者は，引用発明及び引用例２に記載された事項に基づいて，相違点２及び３に係る本願発明の構成を容易に想到することができたものと認めることはできないから，被告の上記主張は理由がない。
(4)小括
以上のとおり，本件審決における相違点２及び３の容易想到性の判断に誤りがあるから，本願発明は，当業者が引用発明及び引用例２に記載された事項に基づいて本件発明を容易に発明することができたものと認めることはできない。
したがって，原告主張の取消事由は理由がある。
５結論
以上のとおり，原告主張の取消事由は理由があるから，本件審決は取り消されるべきである。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官      大    鷹    一    郎裁判官      國    分    隆    文裁判官      筈    井    卓    矢
（別紙１）
【図１】
【図４】
【図７】                【図８】
【図９】
【図１０】
【図１１】
（別紙２）
【図１】
【図２】
【図３】
【図４】
（別紙３）
【図１】
【図２】
【図３】                  【図４】
【図１９】
【図２０】
【図２１】


平成２３年１２月１５日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２２年（行ケ）第１０３９５号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２３年１１月２４日
判        決
原              告      セルミ   ド   リミテ   ッド同訴訟代理人弁護士      鈴      木              修
末      吉              剛
同          弁理士      江      尻      ひろ    子被              告      特許庁   長官同指定   代理人        郡      山              順
唐      木      以知    良
杉      江              歩
板      谷      玲      子
主        文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及び理由
第１請求
特許庁が不服２００８－２８７８４号事件について平成２２年８月６日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，原告が，下記１のとおりの手続において，特許請求の範囲の記載を下記２とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について，特許庁が同請求は成り立たないとした別紙審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は下記３のとおり）には，下記４の取消事由があると主張して，その取消しを求める事案である。
１特許庁における手続の経緯
(1)明治乳業株式会社及び   Aは，平成１２年９月８日，発明の名称を「早期癌腫瘍マーカー」とする特許出願をした（特願２００１－５２３８６８。請求項の数１４。国内優先権主張日：平成１１年９月１０日（特願平１１－２５６６７８），同年１２月３日（特願平１１－３４５４０４），平成１２年２月１０日（特願２０００－３３１６８）。甲７）。
Aは，平成１３年１２月２０日ころ，明治乳業株式会社から，特許を受ける権利の共有持分の譲渡を受けた（甲１７，弁論の全趣旨）。Aは，平成１８年８月２２日，株式会社セルシグナルズに対し，本件出願に係る特許を受ける権利を譲渡した（甲１８）。
株式会社セルシグナルズは，平成２０年１０月３日付けで拒絶査定を受けた。原告（旧商号・メディカルセラピーズ    リミテッド）は，同月２８日，株式会社セルシグナルズから，本件出願に係る特許を受ける権利の譲渡を受け（甲１９），同年１１月１１日付けで上記拒絶査定に対する不服の審判を請求し，さらに，同年１２月８日付けで，手続補正（甲８。以下，同日付け手続補正書による補正を「本件補正」という。）を行った。なお，同補正により，請求項の数は１１となった。(2)特許庁は，これを不服２００８－２８７８４号事件として審理し，平成２２年８月６日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との本件審決をし，その審決謄本は，同年８月２４日，原告に送達された。
２本願発明の要旨
本件審決が対象とした，本件補正後の特許請求の範囲請求項１の記載は，以下のとおりである。以下，請求項１に記載された発明を「本願発明」，本件出願に係る本件補正後の明細書（特許請求の範囲につき甲８，その余につき甲７）を「本願明細書」という。
次の工程を含む，早期癌の検出方法：
ａ）血液又は尿中のミッドカインおよび／またはそのフラグメントを測定する工程，ｂ）工程ａ）によって得られる測定値を正常者の測定値と比較する工程３本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は，要するに，本願発明は，下記アの引用例１に記載された発明（以下「引用発明１」という。）及び下記イの引用例２に記載された発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない，というものである。ア引用例１：British   JournalofCancer,   Vol.79,No.1（甲１。平成１１年１月発行）
イ引用例２：Biomedical   Research,Vol.18,No.5（甲２。平成９年発行）(2)なお，本件審決が認定した引用発明１並びに本願発明と引用発明１との一
致点及び相違点は，次のとおりである
ア引用発明１：次の工程を含む，ステージＡの結腸カルシノーマの分析方法：ａ）結腸組織をウエスタンブロッティング分析して，ミッドカインに相当するタンパク質を免疫染色により測定する工程，
ｂ）正常組織の測定値とステージＡの結腸カルシノーマの測定値を比較する工程イ一致点：次の工程を含む，早期癌を対象とした分析方法：ａ）ミッドカインおよび／またはそのフラグメントを測定する工程，ｂ）工程ａ）によって得られる測定値を正常者の測定値と比較する工程ウ相違点：測定する対象が，本願発明では「血液又は尿」であるのに対して，引用発明１では組織であり，分析方法が，本願発明では「早期癌の検出方法」，すなわち，早期癌を発見する方法であるのに対して，引用発明１では，早期癌と正常組織とを比較して，癌組織の特徴を分析するものである点(3)また，本件審決が認定した引用例２に記載された発明（以下「引用発明２」という。）は，次のとおりである。
次の工程を含む，癌の検出方法で癌が検出できるという可能性ａ）血液中のミッドカインおよび／またはそのフラグメントを測定する工程，ｂ）工程ａ）によって得られる測定値を正常者の測定値と比較する工程４取消事由
本願発明の進歩性に係る判断の誤り
(1)引用発明２の認定の誤り
(2)相違点に係る判断の誤り
第３当事者の主張
〔原告の主張〕
(1)引用発明２の認定の誤りについて
ア本願発明における「癌の検出」の意義
(ア)本願明細書には，早期癌を検出するには，多数の無症状の被験者を幅広く対象として，スクリーニング（特定の疾患に罹患した患者を見つけ出すための検査，高度な二次的検査が必要な対象者を絞り込むための検査）を実施する必要があること，スクリーニングは，一般に検査対象数が極端に多いから，簡便かつ経済的な検査が要求されること，腫瘍マーカー検査は，患者への侵襲が少ない検査法であるが，本件出願当時，腫瘍マーカーの測定により早期癌を検出することは，通常は不可能とされていたことが開示されている。


また，本願発明は，早期癌のマーカーとして有用である新規なポリペプチドを提供すること，ポリペプチドを使用する早期癌の検出方法を提供すること，ポリペプチドを検出できる早期癌の体外診断薬を提供することをその課題とするものである。本願発明における「癌の検出」とは，上記各記載をふまえると，「被験者の生体内に癌が存在する可能性が高いと判定すること」を意味するものというべきである。(イ)「癌が存在する可能性が高いと判定する」とは，早期癌の発見及び治療の重要性を前提に理解すべきであって，早期癌が低い確度でしか検知されないと，大半の早期癌患者が誤って陰性と判断され，延命率の高い治療の機会が失われてしまうことになる。低い確度の検出は，信頼性に乏しく，医学的には意味がないものというべきであって，本願発明における「癌が存在する可能性が高いと判定する」こと，すなわち早期「癌の検出」には該当しないものというべきである。他方，早期癌患者の大半が陽性となっても，多くの健常者も誤って陽性とされてしまうのであれば，治療の対象を絞り込むことができないから，このような確度の低い診断も，医学的には意味がなく，本願発明の「癌の検出」には該当しない。したがって，本願発明の早期「癌の検出」とは，早期癌の発見及び治療という医学的な見地から意味のあるレベル，すなわち実用的な高い確度で，被験者の生体内に早期癌が存在する可能性が高いと判定することを意味するものというべきである。イ引用例２に記載された発明における「癌の検出」の意義(ア)引用例２の表１によると，引用例２に記載された発明では，リンパ節転移のない結腸癌につき，癌が存在する可能性を判定する確率は１／６（１７％）にすぎず，このような極めて低い確率の判定は，本願発明における「癌の検出」には該当しない。しかも，リンパ節転移のある場合（５例）のうち２例では，測定値が基準値を下回っており，この点からしても，引用例２に記載された発明においては，「癌の検出」が行われたとはいい難いものである。
被告が指摘する，ミッドカイン（以下，ミッドカイン，ミッドカインのフラグメント及びその両者について，「ＭＫ」と呼ぶことがある。）レベルが３００ｐｇ／０．５ｍｌとの基準値では，８３％の癌患者が見過ごされてしまうのであって，到底，癌を検出しているということはできず，引用例２においてこのような高い値に基準値が設定されていること自体，早期癌を検出するという発想がなかったことを裏付けるものというべきである。
(イ)引用例２の表１によると，結腸癌以外の癌についても，癌が存在する可能性を判定する確率は，リンパ節転移のない食道癌でわずか２／７（２９％），リンパ節転移のない胃癌でわずか１／３（３３％），リンパ節転移のない胆管癌でわずか２／５（４０％）にすぎない。例外的に，肺癌では，リンパ節転移のない３つのケースのいずれも，ＭＫ濃度が基準値を超えているが，リンパ節転移のある４つのケースのうち，１つのケースでは，ＭＫ濃度が基準値を下回っているものである。このように，引用例２に記載された発明においては，結腸癌以外の癌についても，同様に，「癌の検出」が行われたとはいい難いものである。したがって，引用例２に記載された発明は，リンパ節転移のない結腸癌患者の血清中のＭＫを測定し，１７％の確率で癌が存在する可能性を判定するという技術にすぎず，このような低い確率での判定は，早期癌の発見及び治療という医学的な見地から意味のあるレベルに達しているということはできない。(ウ)引用例２には，様々な種類の癌患者の血清中のＭＫ濃度を測定した結果が記載されているが，被験者が早期癌の患者であると特定できる記載はない。本件審決の摘記事項（２－４）における「初めの検査」（initialscreening）とは，検査のプロセスにおいて「初め」を意味するものであって，癌の段階が初期にあるわけではない。本件審決も，引用発明２について，「癌の検出方法」とするにすぎず，「早期癌の検出方法」とは認定してない。
したがって，引用例２は，「早期癌の検出」方法に係る構成を開示していないものである。
なお，本件審決は，引用例２におけるリンパ節転移のない癌について，ＴＮＭ分類ステージの０ないしⅡのいずれかに相当すると認定しているが，リンパ節転移のない癌は，リンパ節転移のある癌と比較して進行の程度が浅いが，リンパ節転移のないことがステージ０ないしⅡに直結するわけではない。ＴＮＭ分類は，腫瘍のサイズ，リンパ節転移の範囲及び遠隔転移の有無の３つの要素により，病期をステージ０ないしⅣに分類する方法であって，リンパ節転移の有無のみによってステージが画されるわけではない。リンパ節転移のない癌であっても，腫瘍のサイズ及び遠隔転移によっては，ステージⅢに分類されることがある（甲９）。また，引用例２において，リンパ節転移のない癌で血清からＭＫが検出できた例（ケース２６）は，腫瘍が漿膜下層に浸潤していたケースであるから，ステージⅡの癌というべきであって（乙１），早期癌ではない。
したがって，引用例２には，ステージ０又はⅠの早期の結腸直腸癌について，ＭＫ血中濃度が基準値を超えた例は皆無であり，相違点にかかる構成が開示されているものではない。
ウ以上からすると，引用例２が早期癌の検出方法について開示しているとした本件審決の認定は，誤りである。
(2)相違点に係る判断の誤りについて
アＭＫを早期癌の腫瘍マーカーとして適用することの示唆について(ア)本件審決は，引用例１及び２が，血清中のＭＫについて早期癌マーカーの候補となり得ることを示唆しているものと解される根拠として，①引用発明１において，ステージＩに相当する早期癌の段階で，癌組織においてＭＫが検出されていたこと，②引用例２において，リンパ節転移していないステージ０ないしⅡのいずれかの段階の癌で，血清からＭＫを検出できていること，③引用例２において，ＭＫが有用なマーカーかもしれないという教示があることを指摘する。(イ)引用発明１は，癌の存在が判明済みの組織について，当該癌組織そのものの分析を行うものであって，早期癌に関する情報のない被験者について，血液又は尿中のＭＫから早期癌の存在する可能性が高いものと判定しているわけではない。腫瘍マーカーは癌細胞中で発現するものであり，癌細胞を分析すれば，必ず腫瘍マーカーが存在するはずであって，ここで検知される腫瘍マーカーは健康な細胞で検知される腫瘍マーカーより多いと推測できる。


しかしながら，早期癌の細胞で発現する腫瘍マーカーが血液中に顕出する濃度は，健康な人の血液中の腫瘍マーカー濃度に比べて有意な差を有さなかったので，従来，種々の腫瘍マーカーが存在しながら，いずれも早期癌の検出には役立たなかったものである。癌細胞中でＭＫ濃度が健康な細胞中でのそれより高いというだけでは，従来の早期癌を発見できなかった腫瘍マーカーと変わりがなく，このことのみでは，ＭＫが早期癌のための有力なマーカーとなり得ることを示唆することにはならない。したがって，本件審決が指摘した前記①の事情は，血液中又は尿中のＭＫ濃度を測定することによって早期癌を検出するという本願発明の動機付けとはならない。(ウ)先に述べたとおり，本件審決は，引用例２において，リンパ節転移のない癌をＴＮＭ分類ステージの０ないしⅡのいずれかに相当するものと認定しているが，この認定は誤りである。また，引用例２における，リンパ節転移のない癌について癌が存在する可能性を判定する確率（１７％ないし４０％）では，早期癌を検出しているといえるものではないし，引用例２には，ステージ０又はⅠの早期の結腸直腸癌について，ＭＫ血中濃度が基準値を超えた例は皆無であり，相違点にかかる構成が開示されているものではない。
(エ)引用例２には，ＭＫが「有用なマーカーかもしれません」との記載はあるが，早期癌の有用なマーカーとなり得る可能性を指摘するものではない。むしろ，表１によると，リンパ節転移のない結腸癌について，癌が存在する可能性を判定し得る確率はわずか１７％にすぎず，ＭＫの早期癌マーカーとしての可能性について否定的である。確かに，一般の腫瘍マーカー（進行性の癌について，治療効果の判定及び再発の予知のために用いるマーカー）という観点では，引用例２には，血清ＭＫが肺癌のような特定の癌の初期スクリーニングの助けとして有用かもしれない旨の記載はある。もっとも，引用例２の表１によると，肺癌は，各種癌の中でも，癌の存在と血清中のＭＫ濃度の上昇との相関が特に高い癌とされているが，他方で，結腸癌では，１２の症例のうち，ＭＫ濃度が基準値を超えたものは，５つにすぎない。
したがって，引用例２は，肺癌などの特定の癌について，ＭＫが腫瘍マーカーとして有用であることを示唆しているとしても，引用例１の結腸癌については，否定的であるというべきである。
(オ)癌については，「早期発見・早期治療」が重要であり，早期癌のマーカーの必要性も，本件出願に係る優先権主張日（以下「本件優先日」という。）以前に刊行された複数の文献（特開平４－２４９７７０号公報（甲３），国際公開第９８／４３０９３号（甲４。枝番については，省略。以下同じ。），国際公開第９８／４１６４９号（甲５）。以下，総称して「本件文献」という。）に記載されているが，早期癌マーカーは実際には存在しておらず，本件優先日において，早期癌のマーカーの必要性が当業者に認識されていたとしても，その実現が困難であるということもまた，当業者に広く認識されていたものである。これまでにも，腫瘍マーカーの候補となる，悪性腫瘍から高い特異性をもって産生される物質は数多く発見され，その一部が，現実に腫瘍マーカーとして使用されるようになったが，早期癌マーカーとして確立されたものはいまだ存在せず，早期癌マーカーの開発は，数多くの失敗事例が積み重なった状況にある。このような事情においては，一般の腫瘍マーカーとしての可能性のある物質が発見されたとしても，従前，早期癌マーカーとして成功した例が皆無であることからすると，当該物質が早期癌マーカーとして成功する確率は極めて低いと考えることが自然であるから，一般の腫瘍マーカーとしての可能性を有する物質に係る知見は，当該物質が早期癌マーカーとしての有用性を示唆しているということはできない。被告は，本件優先日前に，早期癌マーカーが多数開発され，存在していたなどと主張するが，被告が指摘する物質のうち，抗ＣＥＡ自己抗体及びＰＳＡは，腫瘍マーカーではあるが，早期癌マーカーにはなり得ないし，炭酸脱水酵素Ⅱは，腫瘍マーカーですらないものであって，被告の主張は事実に反するものである。(カ)以上からすると，引用例１及び２には，ＭＫが早期癌のための有力なマーカーとなり得ることを示唆する旨の記載は存在しないものというべきである。イ引用発明１に引用例２に記載された発明を適用する際の阻害事由について引用発明１は，結腸癌患者の結腸のうち，癌組織と正常組織との間でＭＫ濃度を比較するものであって，癌の発生した器官から，癌組織と正常組織とを採取し，両者のＭＫ濃度を比較するものである。
他方，引用例２に記載された発明は，癌患者の血中濃度を測定するものであって，癌の発生した器官とは別に，血液を測定の対象とするものである。引用例２に記載された発明において，引用発明１の「正常組織」に対応するものは，結腸癌患者の「正常血液」であるが，結腸癌患者の「正常血液」を得ることは不可能である。したがって，引用発明１に引用例２に記載された発明を適用することには，阻害事由があるものというべきである。
ウ引用発明１に対する引用例２に記載された発明の適用について引用例１及び２は，血清中のＭＫが早期癌マーカーの候補となり得る旨を示唆するものではない。早期癌マーカーの開発は一般に極めて困難であったことに照らすと，本件優先日において，ＭＫが早期癌マーカーとして使用できるという合理的な見込みも乏しかったものである。
引用発明１は，結腸癌患者の結腸のうち，癌組織と正常組織との間でＭＫ濃度を比較するものであるが，引用例２において，リンパ節転移のない結腸癌では，基準値を超える高いＭＫ値を観測したのはわずかに１７％（１／６）のみであり，癌の種類によってはマーカーの有効性が大幅に異なるものであるから，極めて低い確率で結腸癌の存在を判定するにすぎないＭＫに関する引用例２に記載された発明を，引用発明１の結腸癌の検出に係る知見に組み合わせることは，到底当業者が想到し得るものではない。ましてや，当業者は，引用発明１において，引用例２に記載された発明の技術を早期癌の検出について試みようとするはずがない。
エ本願発明の顕著な作用効果の看過について


(ア)仮に，当業者が，癌が存在する可能性を非常に低い確率で判定するにすぎない引用例２に記載された発明を引用発明１に適用し，更に早期癌についてＭＫが腫瘍マーカーとして利用することができるかについて試みたとしても，本願発明の作用効果は，当業者の予想を超えて顕著なものであるというべきであって，本件審決が指摘するような，「早期癌の検出が行えることを単に確かめたもの」「血清中のミッドカインが早期癌マーカーの候補となり得る程度の示唆を確かめて，そのとおりの結果が得られたもの」にすぎないものではない。(イ)ＭＫは，肝細胞癌の腫瘍マーカーとして広く用いられているＰＩＶＫＡ－Ⅱ及びＡＦＰと比較しても，早期の肝細胞癌の検出において優れている。ＭＫでは，早期の胃癌も検出できるが，消化器癌（胃癌を含む）の腫瘍マーカーとして広く用いられているＣＥＡ及びＣＡ１９－９では，早期癌の検出は困難である。(ウ)本願明細書によれば，各種の癌患者（胆管癌３名，乳癌３名，大腸癌６名，食道癌３名，胆嚢癌１名，肝細胞癌１０名，膵臓癌３名，直腸癌７名，胃癌２８名及び甲状腺癌１名）の集団において，健常者に対し，ステージＩの癌患者で尿中のＭＫ濃度が有意に上昇したものであり，本願発明では，様々な癌について，早期癌の検出が可能である。しかも，被測定試料が尿であるため，侵襲的手段は不要であり，患者への負担が小さい。
(エ)本願発明は，優れた効果を有するため，対応する外国出願については，いずれも特許査定されているものである。また，原告は，ＭＫによる測定キットの開発に努力し，平成２２年に商品化に成功し，販売を開始したものである。(オ)以上のとおり，本願発明では，肝細胞癌及び胃癌を含む各種の癌について，健常者と区別して早期癌を検出することができるが，他方で，今日でも広く用いられている腫瘍マーカーでは，早期癌の検出は困難である。このような本願発明の作用効果は，早期癌マーカーの開発は困難であるという腫瘍マーカー分野における通念を覆すものであり，当業者の予想を超えた顕著な効果を奏するものというべきである。
引用例２におけるリンパ節転移のない結腸癌患者について癌の存在する可能性を判定する確率（１７％）と比較しても，本願発明の効果は，引用例２から当業者が予測できるものではないことは明らかである。
(3)小括
以上からすると，本願発明は，引用例１及び２の記載からは予想できない効果を奏する発明であって，当業者が，引用発明１に基づき，相違点の構成について引用発明２を組み合わせることによって，容易に想到し得るものということはできない。したがって，本願発明の進歩性を否定した本件審決の判断は誤りであって，取消しを免れない。
〔被告の主張〕
(1)引用発明２の認定の誤りについて
ア本願発明における「癌の検出」の意義
(ア)本願明細書には，様々な種類の癌患者の血中ＭＫレベルを調べたところ，ほとんどの患者（８７％）で，健常人の血中ＭＫ量と比較して，有意に上昇していることを見いだした旨の記載がある。
ここにいう８７％との数値は，既存の腫瘍マーカーと比較して極めて高い数値であり，本願明細書の図１２のデータに基づくものと解されるが，同データは，ステージ０ないしⅣの癌の全てを含んだデータであって，本願発明が対象とする早期癌の患者のみで，８７％のＭＫレベルが有意に上昇していることを示すものではない。(イ)本願明細書において，例えば，図６は胃癌と早期癌の関係が不明であって本願発明の効果を裏付けるものということはできず，図２についてもデータに疑義があり，仮に，データが正しいとしても，健常者と明確に区別できるかは不明で，ＭＫが早期癌の段階で検出される可能性がある程度，すなわち，早期癌を発見できる可能性がある程度を裏付けるにすぎないものである。したがって，本願明細書において，本願発明の効果を裏付けるデータは開示されておらず，本願発明は，「被験者の生体内に早期癌が存在する可能性が高いと判定する方法」ということはできない。
仮に，本願発明が上記レベルにおける早期癌を検出する方法であったとしても，それは肝臓癌について実施例２の（２）に記載された１－ステップサンドイッチ法を採用したことによる効果であって，本願発明が対象となる癌の種類や測定手法を特定するものではない以上，特許請求の範囲に基づかない実施例の効果にすぎない。(ウ)以上からすると，本願発明における「癌の検出」とは，「被験者の生体内に早期癌が存在する可能性が高いと判定する方法」を意味するものと解することはできない。
イ引用例２に記載された発明における「癌の検出」の意義(ア)引用例２では，正常ヒト血清のＭＫの最高値が３００ｐｇ／０．５ｍｌ未満であったこと（THEJOURNALOF   BIOCHEMISTRY,vol.119,No6。乙１０。以下「乙１０」文献という。）から，腫瘍マーカーとしての評価の基準として３００ｐｇ／０．５ｍｌという数値を選択している。乙１０文献には，正常ヒト血清のＭＫの最高値が３００ｐｇ／０．５ｍｌであること，ステージが不明な肝細胞性癌の血清では，ＭＫ値が３００ｐｇ／０．５ｍｌ以下の癌患者も約半数の割合で存在することが記載されているから，血清中のＭＫ値が３００ｐｇ／０．５ｍｌを超えた場合には，確実に「癌が検出された」ものということができる。(イ)正常ヒト血清のＭＫ値の最高値について，前記(ア)の基準を採用する際，当該基準以下の癌患者も約半数の割合で存在することが想定されていたものであり，非常に厳しい基準が設定されているものということができるから，この厳しい基準よりも高いＭＫ値が検出されれば，健常者であることはあり得ず，検出される確率を問わず，「癌が検出された」ということができることは明白である。すなわち，引用例２の著者は，陽性率ではなく，当該基準を超えて，著しく高いＭＫが存在するか否かという点を重視しているものということができる。したがって，引用例２において，検出できる確率は１７％と低いものであったとしても，３００ｐｇ／０．５ｍｌという正常ヒト血清の最高値を超える厳しい基準をクリアした症例があることからすると，引用例２には，癌が検出できることが記載されているというべきである。
なお，リンパ節転移のない癌は，いずれもステージ０ないしⅡに分類されるものであり（乙１），原告主張のように，胃癌でリンパ節転移がないものにステージ３が含まれることがあるとしても，引用例１における結腸癌については，本件審決のとおりステージ０ないしⅡに含まれるものであって，本件審決に誤りはない。
ウ小括


以上からすると，本件審決の引用発明２の認定に誤りはない。
(2)相違点に係る判断の誤りについて
アＭＫを早期癌の腫瘍マーカーとして適用することの示唆について(ア)本件優先日前より，早期癌を検出し得るマーカーの開発は周知の課題となっていたこと，一般的に，癌の検出は治療に寄与することを目的とするものであるから，治療方針に大きな影響を与える進行度に関する情報が必要とされていること，引用例２において，リンパ節に転移していないステージ０ないしⅡのいずれかの段階の癌で，血清からＭＫを検出できていること，引用例２において，ＭＫが有用なマーカーかもしれないという教示があること，引用例１において，ステージⅠに相当する早期癌の段階で，癌組織においてＭＫが検出されていたことからすると，引用例１及び２は，引用発明１に引用発明２の技術的事項を適用することにより，早期癌マーカーが得られることを示唆しているものということができる。(イ)本願明細書においても，癌の存在が判明済みの症例について分析を行っているにすぎず，早期癌に関する情報のない被験者についての実施例は存在しないし，陽性率さえ不明であるから，この点において，本願発明と引用発明１に相違はない。(ウ)本件審決におけるリンパ節転移のない癌がＴＭＮ分類のステージ０ないしⅡに該当するとの認定に誤りはないこと，引用例２において，早期癌を検出しているということができることについては，先に指摘したとおりである。(エ)引用例２には，結腸癌では，「浸潤＝ＭＫ血中濃度が高い」ことを示唆する旨の記載がある。引用例２のケース２６（結腸癌の症例）は，漿膜下層に浸潤しており，ステージⅡに分類される（乙１）としても，ステージⅠの段階から浸潤性の癌であったということができるから，同ケースの癌は，ステージⅠの段階でも「ＭＫ血中濃度が高い」，すなわち，「血液から高い濃度が検出できる」ことを示唆しているものであって，当業者は，早期癌の段階（ステージ０～Ｉ）においてＭＫが血液中に存在するものと認識することが可能である。また，引用例２の，「ＭＫは…血管形成活性を示している」との記載から，ＭＫは血管形成因子ということができる。癌細胞で生成された血管形成因子であるＭＫは，血管内に到達して作用するから，血流に乗ってＭＫが流れ出すのは当然で，高濃度のＭＫが観察されるメカニズムが引用例２には開示されているものといえる。そして，血管形成と浸潤とが関係することは技術常識であり，「浸潤＝血管形成」という関係が成立する（乙１５，１６）。すなわち，ケース２６のような浸潤性癌が組織からＭＫを分泌することでＭＫ血中濃度が高くなって血管形成が促され，血管形成により浸潤が促されるというメカニズムも引用例２において開示されているといえるから，ケース２６においても，ステージⅠの段階で，血管形成因子ＭＫが血管に作用していた，すなわち，血管形成を促すためにＭＫ血中濃度が高くなっていなければならないことが開示されているものということができる。(オ)引用例２の表１のデータは，ＭＫによりステージⅠ又はⅡの癌が検出されていることを示しており，ステージⅠでも検出できる可能性を示唆するものである。先に指摘したとおり，本件優先日当時，早期癌マーカーは多数存在していたのであるから，原告の主張はその前提自体が誤りである。
仮に，原告の認識のとおり，当業者が早期癌マーカーを実現することは困難であると考えていたとしても，早期癌マーカーは，本件優先日前において強く望まれていたから，引用発明１に引用発明２を適用することを妨げる事情とはならない。また，早期癌マーカーの実現が強く望まれていた以上，失敗事例が積み重なったとしても，新たな早期癌マーカーを得ようとする契機になることはあっても，断念する理由にはならない。実際，早期癌マーカーの開発は，本件優先日前から継続されていたものである（甲３，５，１２，乙８，９）。
イ引用発明１に引用発明２を適用する際の阻害事由について癌マーカーは，癌組織で作られる物質であり，癌組織で作られた癌マーカーが，何らかの要因で血清中に漏れ出し，検出されるものであることは，技術常識である。引用例２には，癌マーカーとしてのＭＫが開示されているから，本願発明は，引用発明１において，結腸のステージＡ，すなわち，早期癌組織中のＭＫを測定すべく，結腸癌において癌組織のＭＫについて血清を介して間接的に測定するという引用発明２の技術を適用し，その結果として，早期癌組織中のＭＫが血清を介して検出できたことを確認したものであるということができる。引用例２において，正常ヒト血清の最高値を３００ｐｇ／０．５ｍｌとする基準に基づいて正常血液と比較し，癌を検出しているから，引用発明１に引用発明２の技術的事項を適用した際には，正常血液と比較することとなるのは明白である。原告の主張は，失当である。
ウ引用発明１に対する引用発明２の適用について
(ア)引用発明１は，早期癌において組織中で発現したＭＫを検出しているものであり，引用発明２は，癌マーカーとしてのＭＫが開示されているものである。また，本願発明は，引用発明１に，引用発明２を適用することによって，早期癌組織中のＭＫが血清を介して検出できたことを確認したものにすぎない以上，両発明を組み合わせることについて，十分な示唆があるということができる。(イ)本件優先日前に，既に早期癌マーカーが開発され，存在していた以上，本件優先日において，ＭＫが早期癌マーカーとして使用できるという合理的な見込みにも乏しいとの原告主張は，その前提自体が誤りである。(ウ)先に述べたとおり，引用例２における検出の確率が１７％であったことをもって，引用発明１への適用が妨げられるものではない。(エ)以上からすると，引用発明１に引用発明２を適用することが，当業者にとって容易であるとした本件審決の判断に誤りはない。
エ本願発明の顕著な作用効果の看過について
(ア)原告の主張は，本願発明において，実用レベルで早期癌診断に有用であることが確立されていることを前提とするものであるが，先に指摘したとおり，その前提自体が誤りである。
(イ)本件文献などの記載から明らかなとおり，本件優先日前から，早期癌マーカーは多数知られているものである。
また，本願明細書には，早期癌患者の陽性率や健常者の誤検出データは一切記載されておらず，これらのデータは不明であるから，ＭＫが早期癌の検出において優れているということもできない。
原告は，本願発明の効果について，ＰＩＶＫＡ－ⅡやＡＦＰと対比して主張するが，これらのマーカーと本願発明とは，検出対象物質も異なれば，検出手法も異なるものであり，比較の対象となり得ない。


(ウ)原告は，被測定試料を尿とする場合の効果を強調するが，本願発明は，「血液又は尿」と定めるものであり，尿に限定した効果に係る主張は失当である。そのほか，原告が指摘する本願発明の優れた技術的価値とは，早期癌マーカーが当然有する技術的価値にすぎない。
(エ)本願発明に対応する外国出願に関する他国の審査結果は，本願発明の進歩性とは無関係である。
(オ)したがって，本願発明が顕著な作用効果を奏するものということはできない。
(3)小括
以上からすると，本願発明は，引用例１及び２の記載からは予想できない効果を奏する発明であるということはできず，当業者が，引用発明１に，引用発明２を組み合わせることによって，容易に想到し得るものというべきである。したがって，本願発明の進歩性を否定した本件審決の判断に誤りはない。
第４当裁判所の判断
１本願発明について
(1)本願明細書の記載
本願明細書（甲７，８）の記載を要約すると，以下のとおりである。ア早期癌とは，一般的に小さく，転移も少なく，治療によって永久ないし長期治癒が得られる進行度の癌として位置付けられているところ，早期癌は基本的には無症状であるから，早期癌を完全に近く検出するには，無症状の被験者を対象とする検査が必要となる。無症状の被験者を幅広く対象として，特定の疾患に罹患した患者を見つけ出すための検査，あるいはより高度な二次的な検査が必要な対象者を絞り込むための検査を，スクリーニングと呼ぶが，一般に，検査対象数が極端に多いから，多くの対象者を検査するためには，簡便で，かつ経済的な検査方法が必要となる。腫瘍マーカー検査は，患者への侵襲が少ない好適な検査法であるが，現時点では，早期癌を検出することは，通常は不可能とされている。ＭＫは，レチノイン酸応答遺伝子の産物として発見された増殖分化因子で，塩基性アミノ酸とシステインに富む分子量１３ｋＤａのポリペプチドである。ＭＫは，様々な悪性腫瘍において，その周辺の正常組織と比較して増強しているので，発癌において重要な役割を果たしていることが示唆されているが，従前の癌の診断法等において，ＭＫ遺伝子，あるいはＭＫタンパク質が，早期癌検出に有用であるとの記載も示唆もされていない。ヒト結腸癌のアデノーマ（腺腫）段階における前癌組織で，ＭＫの発現が上昇しているとの報告（引用例１）もあるが，早期癌の検出については記載も示唆もされていない。
したがって，早期癌の状態から検出され得る腫瘍マーカーの発見及び検査法の開発が望まれているものである。
イ本願発明は，早期癌のマーカーとして有用である新規なポリペプチドを提供すること，当該ポリペプチドを指標とする早期癌の検出方法を提供すること，当該ポリペプチドを検出することができる早期癌の体外診断薬を提供することを課題とする。
本願発明の発明者らは，肝細胞癌患者において，抗ＭＫ抗体により検出されるＭＫレベルが健常者や肝炎患者に比べ，肝細胞癌の組織中だけでなく，血中や尿中においても，肝細胞癌の早いステージで有意に増大していることを見いだした。また，胃癌についても肝癌と同様に早いステージで，血中や尿中のＭＫレベルが有意に増大することを見いだした。さらに，食道癌，十二指腸癌，結腸癌，胆管及び胆嚢癌，膵臓癌，甲状腺癌，肺癌並びに乳癌など，多くの癌において，癌の早期で血清中ＭＫレベルが有意に上昇していることを見いだした。すなわち，ＭＫが，不特定癌の検出に対して，公知の腫瘍マーカーには見られない非常に広いスペクトルを有しており，早期癌のマーカーとして有用であることが明らかとなった。ウ本願明細書における「早期癌」とは，腫瘍が発生した局所（粘膜内）に限局していて，周囲組織への浸潤のないもの，あるいは浸潤があってもその範囲が局所に限局しているものをいう。特に，浸潤が見られないものは，公知の腫瘍マーカーでその存在を検出することが困難であったことから，本願発明における重要な検出対象である。早期癌はＴＮＭ分類のステージ０（carcinomainsitu）とⅠとを含み，この病期では，脈管内侵襲や遠隔転移はなく，局所の腫瘍切除だけで完治できる。
エ癌細胞がつくるマーカーは，癌がある程度大きくなるまで血中レベルは健常人の基準値と変わらないため，血清マーカーの増加から早期癌を検出することは，通常は不可能とされている。
発明者らは，ＭＫが，結腸癌の前癌段階で，ｍＲＮＡレベル及びタンパクレベルで高発現していること（引用例１）から，様々な種類の癌を有する患者の血中ＭＫレベルを調べたところ，ほとんどの患者（８７％）で，健常人と比較して有意に上昇していることを見いだした。この８７％という数値は，既存の腫瘍マーカーと比較して，極めて高い数値である。癌組織で発現したＭＫは，恐らく血中に分泌されるため，血中ＭＫレベルが増加していると考えられる。さらに，肝細胞癌，胃癌，肺癌などでは，血中ＭＫレベルが癌の早期に上昇していたものである。肝細胞癌あるいは肺癌患者血中のＭＫレベルは，ステージⅠで，既に，健常人の基準値に比較して有意に上昇しており，ステージⅡないしⅣでは，更なる上昇が見られた。これに対し，胃癌患者では，ステージ１で，健常人の基準値に比較して有意に上昇しているが，ステージ２以降もステージに関係なくＭＫレベルがほぼ同じ値で推移した。これらのことから，ＭＫの測定によって，肝細胞癌，肺癌，あるいは胃癌をはじめとする幅広い癌において，ステージⅠに分類される早期癌の検出が可能であることが明らかである。
オ本願発明の実施例等は以下のとおりであるが，本願発明は，これらの具体例に限定されるものではない。
(ア)実施例１    抗ヒトＭＫポリクローナル抗体の作製(イ)実施例２    １－ステップサンドイッチ法によるＭＫの測定(ウ)試験例１    肝細胞癌の各ステージと血清中のＭＫレベルとの相関
ａ血清サンプルの調製
健常人１３５名（男性：９４名，女性：４１名，年齢２１歳～７５歳），肝細胞癌（ＨＣＣ）患者７６名（ステージⅠ：７名，ステージⅡ：１９名，ステージⅢ：２３名，ステージⅣ：２７名），肝疾患対照としてウイルス肝炎患者７名から採血し，その後，更に新たに健常人３７６名（男性１５２名，女性２２４名）から採血し，血清を調製した。
ｂ血清中のＭＫレベルの測定


ＨＣＣ患者，ウイルス肝炎患者及び健常人１３５名の血清中のＭＫレベルを，１－ステップサンドイッチ法により測定したところ，ＨＣＣ患者の血清中のＭＫレベルは，ステージⅡから，健常人よりも有意に高くなることが認められた（図１）。さらに，ＥＩＡの感度を高め，ＨＣＣ患者，ウイルス肝炎患者及び健常人３７６名の血清中のＭＫレベルを測定したところ，ＨＣＣ患者のステージＩにおける血清中のＭＫレベルも０．２２ｎｇ／ｍＬ（平均値）と，健常人の０．０２ｎｇ／ｍＬ（平均値）に対して有意に高かったことから，ＭＫは，早期のＨＣＣの血清腫瘍マーカーとしても，極めて有用であることが明らかとなった（図２）。(エ)試験例３    胃癌の各ステージと血清中のＭＫレベルの相関
ａ血清サンプルの調製
胃癌患者７２名（ステージ１：２３名，ステージ２：９名，ステージ３：７名，ステージ４：９名，ステージ５：５名，ステージ６：９名，ステージ７：１０名）から採血し，血清を調製した。健常人１３５名あるいは健常人３７６名の血清中のＭＫレベルは，それぞれ，試験例１の数値を用いた。
ｂ血清中のＭＫレベルの測定
胃癌の各ステージ（１～７）における血清中のＭＫレベルと健常人のＭＫレベルとを比較すると，胃癌患者の血清中のＭＫレベルは，ステージ１から健常人よりも有意に高くなっていることが認められ，ＭＫは胃癌の早期診断の腫瘍マーカーとして有用であることが明らかとなった（図６）。
(オ)試験例７    癌患者の尿中ＭＫ値と癌のステージとの相関胆管癌３名，乳癌３名，大腸癌６名，食道癌３名，胆嚢癌１名，肝細胞癌１０名，膵臓癌３名，直腸癌７名，胃癌２８名，甲状腺癌１名の合計６５名の患者について，ステージ分け（１～７）を行い，尿中ＭＫレベルを測定したところ，ステージⅠで健常人に対して有意に上昇することが明らかとなった（図１０）。これまで，癌の早期ステージに上昇する尿中の腫瘍マーカーは報告されていないが，尿中のＭＫレベルは，各種癌の早期スクリーニングに有用である。
(2)本願発明の技術内容
以上の本願明細書の記載によると，本願発明は，血液又は尿中のミッドカイン及び，又はそのフラグメントを測定し，正常者の測定値と比較することにより，早期癌を検出する方法である。本願発明の発明者らは，早期の肝細胞癌や胃癌の患者において，血中のＭＫ濃度が正常者と比較して有意に増大することを見いだし（試験例１及び３），また，合計６５名のステージ１ないし７の胆管癌，乳癌，大腸癌，食道癌，胆嚢癌，肝細胞癌，膵臓癌，直腸癌，胃癌及び甲状腺癌の患者で，尿中のＭＫ濃度について，正常者とステージⅠの患者とで有意な差があることを見いだした（試験例７）ものとされている。
２引用発明について
(1)引用発明１
ア引用例１の記載
引用例１（甲１）の記載を要約すると，以下のとおりである。(ア)ヘパリン結合性増殖因子（ＭＫ）が，様々な悪性の腫瘍の中で発癌に重要な役割を果たすことが示唆されたことから，ＭＫが発癌の初期段階に寄与するか否かを明確にするために，ノーザンブロッティング分析によって，中度異形成及び高度異形成を有する２０のアデノーマ，２８のカルシノーマ（癌腫）及び２８の対応する正常組織で，ＭＫｍＲＮＡのステータスを調査した。ＭＫ発現レベルは，正常組織よりもアデノーマの方が著しく高く，カルシノーマと対応する正常組織と比較しても，その相違が認められた。さらに，ＭＫ免疫染色は，軽度異形成あるいは正常組織とは異なり，中度異形成及び高度異形成のアデノーマ並びにカルシノーマにおいて陽性であった。これらの発見は，ウエスタンブロッティング分析での発見に沿っており，中度異形成及び高度異形成を備えたアデノーマ並びにカルシノーマの両方を有する３人の患者の中で，上昇したＭＫ発現が腫瘍性病変で観察された。これは，ヒトにおける発癌の初期段階での高いＭＫ発現に関連する最初の報告である。
(イ)２０のアデノーマ（中度異形成１６，高度異形成４），カルシノーマ及び対応する正常組織の２８組が，ＭＫＲＮＡ発現について，ノーザンブロッティング分析によって調査された。統計的な違いが，対応のないｔ検定（図２）を使用するアデノーマと正常組織（Ｐ＜０．００１）との間で発見された。対応のあるｔ検定で，統計的有意差（Ｐ＝０．０３６）が明らかとなった。このように，ＭＫｍＲＮＡのレベルは形成障害段階のアデノーマから進行カルシノーマ段階になるにつれて上昇した。
結腸の発癌の進行中におけるタンパク質レベルでＭＫのステータスを決定するために，軽度異形成１６，中度異形成２９，高度異形成５からなるアデノーマ標本５０と，異なるステージのカルシノーマと対応する正常組織の２２組のサンプルに対して免疫染色が行われた。ＭＫ染色は，中度異形成及び高度異形成を備えたアデノーマ並びにカルシノーマで観察され，軽度異形成を備えたアデノーマ，あるいは，正常な結腸の粘膜では観察されなかった（図３及び表１）。ポジティブ染色法は，軽度異形成のカルシノーマで観察されず，中度異形成の２９のうちの１８，高度異形成５の全て（表１）及び２２のカルシノーマの全てで観察された。ポジティブ染色法の範囲は，異形成の程度に比例した。


免疫染色の結果を確認するために，ウエスタンブロット解析を行った。タンパク質が，２つの高度異形成のアデノーマ，３つの中度異形成のアデノーマ及び１４組のカルシノーマと対応する正常組織の対から抽出され，さらに，中度異形成のアデノーマ，ステージＢのカルシノーマ及び対応する正常組織が利用可能である１つのケースからのサンプルが解析の対象とされた。ＭＫタンパク質のレベルは，１４のペアになった標本の全てで対応する正常組織よりカルシノーマの方が非常に高かった。ＭＫタンパク質の強い発現も５つのアデノーマの全てで検出された。ＭＫタンパク質発現は，対応する正常組織よりもアデノーマ及びカルシノーマにおいてはるかに高かったことが重要である。３つのケースにおいて，正常，中度異形成／高度異形成のアデノーマ及びカルシノーマ組織が，ノーザンブロット解析と免疫組織化学に全て利用された。これらのケースにおいて，同じ個人では，ＭＫＲＮＡ発現はアデノーマ段階からカルシノーマ段階で上昇し，免疫組織化学によって現わされたＭＫタンパク質発現は,同様のプロフィール（表２）を提示した。これらの発見は，従前の多くの研究で観察されたＭＫ発現プロフィールと一致していた。(ウ)正常な組織と中度－重度の異形成を有するアデノーマ及びカルシノーマを含む新生物との間にウエスタンブロット分析でのタンパク質発現における大きな差異がはっきりと観察された。これらの発見は，ヒトにおける発癌現象の早期のステージにおけるＭＫの重要性を示唆している。これは，正常，腺腫性そして癌性の結腸組織がＭＫ発現検査を受けた個人におけるアデノーマステージから，ＭＫ発現がＲＮＡ量，タンパク質の量において上昇するという発見によってさらに支持される。(エ)ケース５３（図４）には，中度異形成を有するアデノーマ，ステージＢのカルシノーマ及び正常組織のウエスタンブロッティング分析による結腸組織中のＭＫが示されており，脚注には，「ＭＫタンパク質発現のレベルは，正常組織よりアデノーマ及びカルシノーマにおいてはるかに高かった。」と記載されている。(オ)引用例１の表２は，別紙記載１のとおりである。
イ引用発明１の技術内容
以上からすると，引用例１には，結腸組織をウエスタンブロッティング分析し，ＭＫに相当するタンパク質を免疫染色により測定する工程及び正常組織の測定値とステージＡの結腸カルシノーマ組織の測定値を比較する工程を含む，ステージＡの結腸カルシノーマの分析方法に係る知見が開示されているものである。引用例１においては，「ヒトにおける発癌現象の早期のステージ」と「個人におけるアデノーマステージ」とが同義のものとして用いられていることから，引用例１では，一般的には良性の腫瘍と解されているアデノーマについて，発癌現象の早期のステージとして把握されているということかできるところ，ノーザンブロッティング分析におけるＭＫ発現レベルは，正常組織よりもアデノーマの方が著しく高かったこと，正常細胞が癌細胞に変化していく発癌過程において，早期の段階で細胞内のＭＫの発現が正常細胞と比較して有意に増加していたことなどが指摘されていることからすると，引用例１には，発癌現象の早期のステージで細胞内のＭＫ発現が正常細胞と比較して統計的に有意に増加していたことが明確に開示されているものということができる。
(2)引用発明２
ア引用例２の記載
引用例２（甲２）の記載を要約すると，以下のとおりである。(ア)引用例２の表１には，「原発性腫瘍における患者の血清ミッドカインレベル」との表題で，各種カルシノーマ患者の分化の程度，リンパ節転移の有無及びＭＫ値（ｐｇ／０．５ｍｌ）が記載されているところ，同表から結腸カルシノーマの場合を抽出すると，別紙記載２のとおりである。
(イ)酵素免疫定量法を使用して，様々なカルシノーマ患者５９人の血清中のＭＫレベルを測定した（表１）。６７人の正常ヒト血清では，ＭＫレベルが３００ｐｇ／０．５ｍｌ未満であったことから，３００ｐｇ／０．５ｍｌを超えるＭＫ値を有意に高い数値と解する。
結腸カルシノーマでは，高いＭＫ値が，リンパ節転移が見つかった５つのケースのうちの３つに見られたが，リンパ節転移がなかった６つのケースでは，１つのケースのみに高いＭＫ値が見られたものである。さらに，高いＭＫ値は，腫瘍が漿膜下の層に浸潤した３つのケース（２３，２４，２６）全てで見られた。ＭＫ値は高かったが，リンパ節転移がなかったケース２６が注目されるべきで，より広範囲な研究が必要であるが，現在まで得られた結果はＭＫ血中濃度が結腸カルシノーマで腫瘍浸潤とある程度まで関連していることを示唆しているものである。(ウ)ＭＫ発現は有意に腫瘍形成に関係している。ＭＫは，肝細胞性，食道，結腸，膵臓，肺，胸，胃及び膀胱カルシノーマのような様々なヒトの腫瘍中で過剰発現される。カルシノーマのケースの８０％以上で，ＭＫが過剰発現していることは明白である。また，マウスＭＫｃＤＮＡ及びその過剰発現は，受容体ＮＩＨ３Ｔ３細胞の腫瘍化転換へ導くことから，ヒトの腫瘍中のＭＫの過剰発現は，それらの悪性表現型と関連するように見えるものである。ヒトの腫瘍における全般的なＭＫ発現及び悪性腫瘍表現型において可能性のある役割によって，ＭＫは，腫瘍マーカーとしての優れた候補となる。
肝細胞性カルシノーマだけでなく，肺，輸胆管，結腸及び食道のカルシノーマ等の多くのカルシノーマで血清ＭＫレベルが増加することが判明したが，これは，多くのヒトのカルシノーマで観察された高いＭＫｍＲＮＡのレベルと一致する。多くの健常者の血清中において，ＭＫは低いか不検出のレベルであることから，血清ＭＫレベルは癌のための初めの検査における有用なマーカーかもしれない。高いＭＫレベルが肺カルシノーマのほとんどのケースで起きていることは特に興味深い。さらに，結腸のアデノカルシノーマでは，高いレベルの血清ＭＫが浸潤特性と関連している可能性がある。
イ引用発明２の技術内容
(ア)大腸癌は，リンパ節転移がなく，浸潤が大腸壁の内側に留まるものほど，その病期が進行していないものであり，また，細胞の分化度が高いものほど，悪性度が小さいものである（乙１）。


引用例２の表１には，各種の癌について，分化の程度及びリンパ節転移と血清ＭＫ量が記載されており，ケース２３ないし３４が，結腸癌のケースである。同表において，腫瘍の浸潤の度合いと血清ＭＫ量の関係は，浸潤がないか，あるいは浅い９つのケースでは，ＭＫ量は数値の大きい順に９８１，３０５，２９９，２８１，１７５，１４５，１０８，５４，０であり，浸潤が漿膜下層に達した３つのケースでは，２６００，６１０，４００であると解される。(イ)以上からすると，引用例２には，血液中のＭＫ量の測定値と正常者の測定値とを比較することによって，癌患者における血清ＭＫレベルの分析方法に係る知見が開示されているところ，特に，結腸癌における血清ＭＫ量については，大腸癌の病期との関係から，癌細胞の分化度，リンパ節転移の有無，腫瘍の浸潤の度合いのそれぞれの観点において病期が進行していないと判断されるケースにおいて，血清中のＭＫ量が高い値となること，血清ＭＫレベルは，癌のための初めの検査における有用なマーカーとして活用できる可能性があることが開示されているものということができる。
３引用発明２の認定の誤りについて
(1)原告は，本願発明における「癌の検出」とは，「被験者の生体内に癌が存在する可能性が高いと判定すること」を意味するものであるとした上で，引用例２においては，リンパ節転移のない結腸癌について癌が存在する可能性を判定する確率は１７％にすぎず，このような低い確率の判定は，本願発明における癌の検出には該当しないと主張する。
(2)原告の主張は，引用例２において，血清中のＭＫ量が３００ｐｇ／０．５ｍｌを超えた場合に癌が存在するという基準値を採用した場合に，リンパ節転移のない結腸癌６例の中で，当該基準値を超えるものが１例であったことを前提とするものである。
確かに，引用例２は，正常ヒト血清では，６７例の全てにおいてＭＫレベルが３００ｐｇ／０．５ｍｌ未満であったことから，３００ｐｇ／０．５ｍｌを基準として，血清中のＭＫ量が高レベルであるか否かを判断しているものである。しかしながら，当該基準値は，正常ヒト血清の全ての例における血清ＭＫ値よりも高い基準を採用したものであって，ステージが不明の肝細胞性癌の血清では，当該基準値以下の癌患者も約半数存在する（乙１０）ことからすると，正常者が陽性と判定されることを防止する観点から定められた基準であるものと解される。このような基準を採用すると，結腸癌患者であっても，場合によっては陽性と判定されない可能性は否定できないものである。このような厳格な基準を採用しなければ，陽性とされる可能性が高くなることは明らかであって，むしろ，引用例２においては，このような厳しい基準においても，癌が検出されているものと評価すべきである。
したがって，引用例２には，血液中のＭＫ量を正常者の測定値と比較することにより，「癌が検出できるという可能性」があることが開示されているものというべきである。原告の主張は採用できない。
(3)以上からすると，本件審決の引用発明２の認定に誤りはない。
４相違点に係る判断の誤りについて
(1)引用発明１に引用発明２を組み合わせることについてア本件文献によると，従来の腫瘍マーカー（ＣＥＡ，ＡＦＰ等）は，一般的に腫瘍の増大とともに血中濃度が上昇するが，これらのマーカーが血中に検出されるのは癌がかなり成長した段階であり，早期癌においてこれらの腫瘍マーカーを検出することは困難であったことから，早期癌の発見につながる血清学的診断に有用なシステムを開発することが課題とされていたこと（甲３），ヒトの種々の癌を早期に検出するためのマーカーが現在必要とされており，より治療可能性の高い初期の段階で診断を行えば，現時点では患者の７０％が進行疾患状態にある卵巣癌において生存率を増大させることができるであろうこと（甲４），精製された炭酸脱水酵素Ⅱの活性に対する血液血清の効果を試験することによって，任意のタイプの癌を，初期段階の癌でさえも診断することができることが発見されたこと（甲５）が認められ，本件優先日当時，早期癌の腫瘍マーカーにより，癌の早期発見が求められていたものということができる。
本願明細書においても，簡便，経済的な方法により，早期癌を発見することが望まれるという技術課題が記載されているものである。
イこのように，治療可能性が高い段階で癌を発見するために，より早期の段階における癌に有効な腫瘍マーカーの開発が技術課題とされていたのであるから，引用例１は「ヒトにおける発癌の初期段階での高いＭＫ発現に関連する最初の報告」であり，「これらの発見は，ヒトにおける発癌現象の早期のステージにおけるＭＫの重要性を示唆している」こと，結腸癌について，発癌現象の早期段階で細胞内のＭＫの発現が正常細胞と比較して統計的に有意に増加していることを開示する引用例１の記載に接した当業者は，ＭＫ量を測定することにより，正常者と早期癌患者とを区別でき，ＭＫが早期癌の検出に使用できる可能性が高いと認識するものということができる。
また，当業者が，結腸癌の病期が進行していないケースにおいても，血清中のＭＫ量が高くなることを開示する引用例２の表１に接した場合，当業者は，引用例１に記載された癌細胞内でのＭＫの発現増加が，血清中のＭＫ量の増加につながり，血液中のＭＫ量を測定することにより結腸癌を早期の段階で検出可能であることを直ちに想到するものということができる。
本願発明は，癌が発生する臓器について特定するものではないから，引用発明１及び２に基づいて，当業者が容易に発明をすることができる事項を包含するものであるというべきである。
(2)原告の主張について
ア原告は，従来の腫瘍マーカーでは，早期癌の細胞で発現する腫瘍マーカーが血液中に顕出する濃度が正常者の血液中の腫瘍マーカーの濃度に比べて有意な差を有しなかったことからすると，癌細胞中でＭＫ濃度が健康な細胞中の値より高いというだけでは，ＭＫが早期癌のマーカーとなり得ることを示唆することにはならないと主張する。
しかしながら，従来の腫瘍マーカーにおいて，早期癌の段階における細胞中での当該マーカーの発現が，正常な細胞と比較して有意差を有していたか否かはともかく，ＭＫ量については，早期癌の段階で正常細胞と比較して統計的に有意に増加していたことが引用例１に明記されている。


また，引用例２は，癌の病期が進行していないと判断される場合において血液中のＭＫ量が高くなることを開示しているのであるから，たとえ，従来の腫瘍マーカーでは，早期癌で発現するマーカーの血液中に顕出する濃度が正常者の血液中のマーカーの濃度と比較して有意差がなかったとしても，引用例１において，ＭＫを早期癌患者と正常者の区別に利用できることが開示されており，また，引用例２においても，血液を測定することによって比較的早期の癌患者と正常者とを区別できる可能性が開示されていることからすると，これらの技術的事項に基づき，当業者は血液中のＭＫ量を早期癌の検出に使用することを想到するものであって，仮に，原告が主張するとおり，従来の腫瘍マーカーが早期癌の検出に利用できなかったとしても，上記判断を左右するものではない。
イ原告は，引用例２において，ステージ０又はⅠの早期の結腸癌で，ＭＫの血中濃度が基準値を超えた例は皆無であり，相違点にかかる構成が開示されていないなどと主張する。
しかしながら，引用例２において，癌細胞の分化度や浸潤の度合いの観点で癌の病期が進行していないと判断されるケースでＭＫの血中濃度が高くなることが開示されていることは，先に述べたとおりである。また，血清中のＭＫレベルが高いか否かに関する引用例２の基準（３００ｐｇ／０．５ｍｌ）は著しく厳しい基準であることも，先に述べたとおりであって，原告の主張は，その前提において，失当といわざるを得ない。
そうすると，引用例１におけるＭＫが早期癌患者と正常者との区別に用いることが可能であるとの示唆に接した当業者は，引用例２の記載も参酌して，早期癌においても血液中のＭＫ量を指標にすることを試みるものであるということができる以上，引用例２において，ステージ０又はⅠの結腸癌患者の血中濃度が厳しい基準値を超えた例がないこと自体は，上記判断を左右するものではない。ウ原告は，引用例２には，ＭＫが早期癌の有用なマーカーかもしれないことを示唆する記載は存在せず，むしろ，引用例２の検出結果（１７％）は，早期癌のマーカーとしての可能性について否定的であるとも主張する。しかしながら，引用例２における１７％という数値が早期癌のマーカーとしての可能性について否定的であるとはいえないことは，先に述べたとおりである。また，引用例２が，癌細胞の分化度や浸潤の度合いの観点で癌の病期が進行していないと判断されるケースでＭＫの血中濃度が高くなることを開示している以上，引用例２において，ＭＫが早期癌のマーカーとして有用である可能性について明確に記載されていないとしても，引用発明１に引用発明２を適用することについての示唆を否定する理由となるものではない。
エ原告は，本件優先日前に早期癌マーカーが存在しなかったことなどから，新たに発見された物質が早期癌マーカーとして成功する確率は極めて低いと当業者は考えるものであって，新たに進行癌の腫瘍マーカーとして可能性のある物質が発見されたとしても，その知見は，当該物質が早期癌マーカーとしての有用性を示唆しているということはできないから，早期癌マーカーが望まれていたことをもって，本願発明に至る動機付けを認めることはできないなどと主張する。しかしながら，仮に早期癌マーカーの実現が困難であったとしても，そのことをもって，動機付けを否定することができないことは，先に述べたとおりである。オ原告は，本願発明は，肝細胞癌及び胃癌を含む各種の癌で早期癌を検出することができる点及び尿中のミッドカイン量を測定するという侵襲が少ない方法により早期癌を検出することができる点において，本願発明は顕著な作用効果を奏するものであるなどと主張する。
しかしながら，本願発明は，癌が発生する臓器を特定しない早期癌の検出方法であり，血液又は尿のいずれかを試料として用いる発明であるところ，先に述べたとおり，本願発明のうち，血液を試料として結腸で発生した癌を早期の段階で検出することは，引用発明１及び２から当業者が容易に想到できるものであることから，本願発明の進歩性は否定されるべきものである。
そうすると，本願発明が結腸癌以外の癌について早期癌を検出することができ，また，尿を試料とすることができるとしても，当該効果は，当業者が容易に想到できると判断された構成とは異なる構成に基づく効果にすぎず，結腸で発生した早期癌について，血液を試料としてＭＫ量により検出することが当業者にとって容易に想到できる以上，本願発明の進歩性を否定した上記判断を左右するものではない。
(3)小括
以上からすると，本願発明は，引用発明１及び２に基づいて，当業者が容易に想到し得るものというべきである。
よって，原告の本件審判の請求が成り立たないとした本件審決の判断に誤りはない。
５結論
以上の次第であるから，原告の請求は棄却されるべきものである。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官          滝      澤      孝      臣裁判官          井      上      泰      人裁判官          荒      井      章      光
（別紙）
１引用例１    表２同一個人からの結腸組織におけるＭＫ発現ケース組織病理学    正常組織アデノーマ    カルシノーマ
４７
ステージＡにあるカルシ
ノーマ及び重度の異形成
を有するアデノーマ
２ａ（－）ｂ３．２（＋）    ３．３（＋）
５３
ステージＣにあるカルシ
ノーマ及び中度の異形成
を有するアデノーマ
２．８（－）４．１（＋）    ５．１（＋）
５４
ステージＣにあるカルシ
ノーマ及び中度の異形成
を有するアデノーマ
２．３（－）２．９（＋）    ５．９（＋）
ａ各サンプルにおけるＭＫのβ-アクチンに対する比は，図２に記述された通りに計算された。
ｂ免疫染色の結果は括弧内に表示されている：（－），ネガティブ；（＋），ポジティブ。
２引用例２    表１抜粋
ケース番号分化の程度
リンパ節転移ＭＫ
(pg/0.5ml)
２３
２４
２５
２６
２７
２８
２９
３０
３１
３２
３３
３４＊
中度
中度
高度
中度
高度
高度
高度
中度
中度
中度
中度
---
＋＋－－－－－＋＋－＋
---
６１０
２６００
４００
１７５
１０８
２８１
２９９
３０５
５４
１４５
９８１
＊管状線種における局部カルシノーマ


平成２８年３月３０日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２７年（ワ）第１２４１４号特許権侵害差止請求事件
口頭弁論終結日平成２８年２月１５日
判          決
原告           デビオ   ファー   ム・イ   ンター
ナショ   ナル・   エス・   アー
同訴訟代理人弁護士          大野聖二
同                  大野浩之
同訴訟代理人弁理士            松任    谷    優    子被告           東和薬   品株式   会社
同訴訟代理人弁護士          吉澤敬夫
同訴訟代理人弁理士          紺野昭男
同                  井波   実同補佐   人弁理   士            伊藤武泰
主          文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３原告のために，この判決に対する控訴のための付加期間を３０日と定める。
事実    及び    理由
第１請求
１被告は，別紙被告製品目録記載１ないし３の各製剤を生産し，譲渡し又は譲渡の申出をしてはならない。
２被告は，別紙被告製品目録記載１ないし３の各製剤を廃棄せよ。
第２事案の概要
１事案の要旨
本件は，特許第３５４７７５５号（以下「本件特許」といい，これに係る特許権を「本件特許権」という。）の特許権者である原告が，被告の製造販売に係る別紙被告製品目録記載の各製剤（以下，それぞれ，同別紙の番号に従い，「被告製品１」などといい，これらをまとめて「被告各製品」という。）は，本件特許の願書に添付した明細書（以下「本件明細書」という。なお，本件特許は平成１５年６月３０日以前にされた出願に係るので，その明細書は特許請求の範囲を含む〔平成１４年法律第２４号附則１条２号，３条１項，平成１５年政令第２１４号〕。）の特許請求の範囲の請求項１に係る発明（以下「本件発明」という。なお，特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められるか否かは，請求項ごとに判断されるべきことに鑑み，以下，本件特許のうち本件発明に係るものを「本件発明についての特許」という。）の技術的範囲に属し，かつ，存続期間の延長登録を受けた本件特許権の効力は，被告による被告各製品の生産，譲渡及び譲渡の申出（以下「生産等」ということがある。）に及ぶ旨主張して，被告に対し，被告各製品の生産等の差止め及び廃棄を求める事案である。
２前提事実（当事者間に争いがないか，後掲の証拠等により容易に認められる事実）
(1)当事者
原告は，医薬品等の製造，販売及び輸出等を業とするスイス法人である。被告は，医薬品等の製造，売買及び輸出入等を業とする株式会社である。
(2)本件特許権及びその延長登録
原告は，次の内容の本件特許の特許権者であり，別紙存続期間の延長登録の「出願番号（出願日）」，「延長の期間」及び「延長登録日」欄記載のとおり，本件特許権の存続期間の延長登録の出願をし，その登録（以下，それぞれ，同別紙の番号に従い，「本件延長登録１」などといい，これらをまとめて「本件各延長登録」という。）を受けた。本件特許の原簿に記録された本件延長登録１ないし同７の理由となった各処分（以下，それぞれ，同別紙の番号に従い，「本件処分１」などといい，これらをまとめて「本件各処分」という。）は，同別紙の「特許法６７条２項の政令で定める処分の内容」欄記載のとおりである（甲１，２）。
特許番号     特許第３５４７７５５号
登録日       平成１６年４月２３日
出願番号     特願平８－５０７１５９号
（国際出願番号ＰＣＴ／ＩＢ１９９５／００６１４号）
出願日       平成７年８月７日
優先権主張番号２４６２／９４－６
優先日       平成６年８月８日
優先権主張国   スイス連邦
発明の名称    オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤
(3)本件発明
ア本件明細書の特許請求の範囲の請求項１の記載は，次のとおりである。「濃度が１ないし５ｍｇ／ｍｌでｐＨが４．５ないし６のオキサリプラティヌムの水溶液からなり，医薬的に許容される期間の貯蔵後，製剤中のオキサリプラティヌム含量が当初含量の少なくとも９５％であり，該水溶液が澄明，無色，沈殿不含有のままである，腸管外経路投与用のオキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤。」
イ本件発明を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下，分説に係る各構成要件を符号に対応して「構成要件Ａ」などという。）。
Ａ濃度が１ないし５ｍｇ／ｍｌで
ＢｐＨが４．５ないし６の
Ｃオキサリプラティヌムの水溶液からなり，
Ｄ医薬的に許容される期間の貯蔵後，製剤中のオキサリプラティヌム含量
が当初含量の少なくとも９５％であり，
Ｅ該水溶液が澄明，無色，沈殿不含有のままである，
Ｆ腸管外経路投与用の
Ｇオキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤。
(4)被告の行為
ア被告は，本件特許権について専用実施権の設定を受けた株式会社ヤクルト本社（以下「ヤクルト本社」という。）がオキサリプラチン（オキサリプラティヌムと同義である。）の製剤として製造販売する「エルプラット点滴静注液５０ｍｇ」（以下「エルプラット５０」という。），「エルプラット点滴静注液１００ｍｇ」（以下「エルプラット１００」という。）の各後発医薬品として，被告製品１，同２について，平成２６年８月１５日付けで厚生労働大臣から医薬品製造販売承認を得た後，同年１２月１２日付けの薬価基準収載を受け，同日からこれらの販売を開始した（甲６）。また，被告は，その後，ヤクルト本社がオキサリプラチンの製剤として製造販売する「エルプラット点滴静注液２００ｍｇ」（以下「エルプラット２００」といい，エルプラット５０及びエルプラット１００と併せて，「エルプラット点滴静注液」という。）の後発医薬品として，被告製品３についても，厚生労働大臣から医薬品製造販売承認を得た（甲５）。なお，エルプラット５０は，本件処分１，同３及び同５の対象となった医薬品であり，エルプラット１００は，本件処分２，同４及び同６の対象となった医薬品であり，エルプラット２００は，本件処分７の対象となった医薬品である。


イ被告製品１（製品名：オキサリプラチン点滴静注５０ｍｇ「トーワ」），同２（製品名：オキサリプラチン点滴静注１００ｍｇ「トーワ」）及び同３（製品名：オキサリプラチン点滴静注２００ｍｇ「トーワ」）の組成・性状，効能・効果及び用法・用量は，それぞれ以下のとおりであり（甲５），被告各製品の効能・効果及び用法・用量は，エルプラット点滴静注液の効能・効果及び用法・用量と同一である（争いがない）。また，被告各製品は，本件発明の構成要件Ａ，同Ｂ，同Ｅ及び同Ｆを充足する構成を備えている（弁論の全趣旨）。
(ｱ)組成・性状
なお，被告製品１，同２における添加物（濃グリセリン）の使用目的は，安定剤である（甲６）。
(ｲ)効能・効果
治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌
結腸癌における術後補助化学療法
治癒切除不能な膵癌
(ｳ)用法・用量
「１．治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌及び結腸癌における術後補助化学療法にはＡ法又はＢ法を，治癒切除不能な膵癌にはＡ法を使用する。なお，患者の状態により適宜減量する。
Ａ法：他の抗悪性腫瘍剤との併用において，通常，成人にはオキサリプラチンとして８５ｍｇ／ｍ２（体表面積）を１日１回静脈内に２時間で点滴投与し，少なくとも１３日間休薬する。これを１サイクルとして投与を繰り返す。Ｂ法：他の抗悪性腫瘍剤との併用において，通常，成人にはオキサリプラチンとして１３０ｍｇ／ｍ２（体表面積）を１日１回静脈内に２時間で点滴投与し，少なくとも２０日間休薬する。これを１サイクルとして投与を繰り返す。２．本剤を５％ブドウ糖注射液に注入し，２５０～５００ｍＬとして，静脈内に点滴投与する。」
３争点
(1)被告各製品は構成要件Ｃ，同Ｄ及び同Ｇを充足するか（争点１）(2)被告各製品は本件各処分の対象となった物又はその均等物ないし実質的
に同一と評価される物か（争点２）
(3)本件発明は乙第５号証又は乙第９号証を主引例とすることにより新規性
又は進歩性を欠くか（争点３）
(4)本件各延長登録は延長登録無効審判により無効にされるべきものか（争点４）
第３争点に関する当事者の主張
１争点１（被告各製品は構成要件Ｃ，同Ｄ及び同Ｇを充足するか）について
【原告の主張】
(1)被告各製品の構成
被告製品１，同２及び同３の各構成を本件発明の構成要件と対比して示すと，それぞれ別紙被告製品説明書記載１，２及び３のとおりである。
(2)構成要件Ｃの充足性について
ア被告各製品の構成ｃは，構成要件Ｃ「オキサリプラティヌムの水溶液からなり，」に該当する。
イ被告は，被告各製品がオキサリプラティヌム（オキサリプラチン）と等量のグリセリンを含有しているため，構成要件Ｃを充足しない旨主張する。しかし，構成要件Ｃにいう「オキサリプラティヌムの水溶液」とは，オキサリプラティヌムを水に溶解させた液体であれば足り，グリセリンのような物質を含んでいても，オキサリプラティヌムを含んでいる限り「オキサリプラティヌムの水溶液」であることに変わりはない（本件特許に対する特許無効審判事件〔無効２０１４－８０００８３〕の平成２７年４月２２日付け審決〔甲１０〕においても，「からなり」という文言は「その他の要素を構成要素としないという意味で用いられる表現」ではない旨の説示がされており，本件発明がオキサリプラティヌム以外の第３成分を含んでもよいことを前提とした判断が示されている。また，オキサリプラチン以外の溶質が含まれている水溶液であっても，これを「オキサリプラチンの水溶液」と呼ぶことは，当業者の技術常識である〔甲１４，１５，乙４〕）。
被告が指摘する本件明細書及び平成１６年１月２１日付け意見書（以下「本件意見書」という。乙１３）の各記載は，発明の目的に関して添加剤等を含まないオキサリプラティヌム水溶液を用いることで達成できたことを述べたにとどまり，本件発明において「オキサリプラティヌム」と水以外の成分が水溶液に含まれてはいけないと述べたものではない。
被告は，「オキサリプラティヌムの水溶液」の解釈につき，米国出願（出願番号０８／７７６２４０号）のクレームと対比させた主張もするが，日本国特許である本件特許に関し，米国のプラクティスが適用される根拠はない。
(3)構成要件Ｄの充足性について
ア被告各製品の構成ｄは，構成要件Ｄ「医薬的に許容される期間の貯蔵後，製剤中のオキサリプラティヌム含量が当初含量の少なくとも９５％であり，」に該当する。
イ構成要件Ｄにいう「医薬的に許容される期間」は，本件明細書の記載から「当業界で一般的に要求される期間」といえ，本件明細書の「室温または冷蔵庫の温度で３ないし５年」はその一例である。
被告各製品について２年又は１年６か月の長期保存試験が行われており，被告は，それらの期間を「当業界で」「要求される期間」と判断しているといえる。また，エルプラット点滴静注液やオキサリプラチン水溶液の製剤を販売している他のジェネリックメーカーの製品についても２４か月の長期保存試験が行われている（甲４，１６の１ないし１６の１３）。
したがって，被告各製品についての２年（２４か月）又は１年６か月（１８か月）が「当業界で」「要求される期間」に含まれることは明らかである。
(4)構成要件Ｇの充足性について
ア被告各製品の構成ｇは，構成要件Ｇ「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤。」に該当する。
イ被告を含む多数のジェネリックメーカーが「２年間安定である」旨の記載を添付文書にしている。「医薬的に安定」とは，従前「凍結乾燥物」を水に溶かして再構成して使用していたときと比較して用いられているものであり，当業者はその意味を理解している。
(5)小括
以上のとおり，被告各製品は，いずれも本件発明の構成要件Ｃ，同Ｄ及び同Ｇを充足する（被告各製品が構成要件Ａ，同Ｂ，同Ｅ及び同Ｆを充足することは，被告も争っていない。）から，本件発明の技術的範囲に属する。
【被告の主張】
(1)被告各製品の構成
被告各製品は，いずれもオキサリプラティヌムと等量のグリセリンを含有している。


(2)構成要件Ｃの充足性について
ア構成要件Ｃ「オキサリプラティヌムの水溶液からなり，」のうち，「からなり」との部分は，本件特許に係る国際出願の出願時の特許請求の範囲において，「constituéepar」とフランス語で規定されていたところ，上記国際出願を米国へ国内移行した際（米国出願番号０８／７７６２４０号），その「Claims」に「consistingof」と翻訳され，これを日本語に翻訳したものである（乙１，２）。したがって，「からなり」は，構成成分を限定的に記述する「consistingof」と同義であって，「オキサリプラティヌムの水溶液からなり」とは，本件発明がオキサリプラティヌムと水のみからなる水溶液であることを意味し，他の添加剤を一切含まないものであることを意味する。
イ本件明細書には，「有効成分が酸性またはアルカリ性薬剤，緩衝剤もしくはその他の添加剤を含まないオキサリプラティヌム水溶液を用いることにより，達成できる」，「この製剤は他の成分を含まず，原則として，約２％を超える不純物を含んではならない。」（甲２〔２頁４３行～３頁３行〕参照）などと明記されていることからみても，本件発明は「オキサリプラティヌム」と「水」のみからなる水溶液であるといえ，他の添加剤を一切含まないものであるといえる。
ウ本件特許の出願人たる原告は，その出願手続において，特許庁審査官から拒絶理由通知を受けたことから，本件意見書により，本件発明では「該水溶液が，酸性またはアルカリ性薬剤，緩衝剤もしくはその他の添加剤を含まない」と主張し，これによって特許査定を得たのであるから，本件訴訟において，本件発明が「添加剤」を含んでいてもよいなどと主張するのは，信義則に反し，許されない（包袋禁反言の原則）。
(3)構成要件Ｄについて
構成要件Ｄ「医薬的に許容される期間」は，本件明細書に記載された「３ないし５年」と理解されるところ，原告は，被告各製品がそのような期間の貯蔵後に構成要件Ｄを充足することについて，立証していない。
(4)構成要件Ｇについて
構成要件Ｇ「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤。」における「医薬的に安定な」とは，本件明細書の「オキサリプラティヌムの比旋光度の安定性，すなわち溶液の光学純度（異性化がないこと）を意味するものとも理解される」という記載からすれば，一定の期間，異性化がない，など本件発明における特有の意味であると解されるところ，そのような意味における「安定性」を被告各製品が有することについて，原告は，何ら立証していない。(5)以上のとおり，被告各製品は，いずれも本件発明の構成要件Ｃ，同Ｄ及び同Ｇを充足するといえないから，本件発明の技術的範囲に属しない。２争点２（被告各製品は本件各処分の対象となった物又はその均等物ないし実質的に同一と評価される物か）について
【原告の主張】
(1)被告各製品が本件各処分の対象となった物に当たることについてア本件各処分は，オキサリプラチンを有効成分として承認申請がされ，その結果として得られた製造販売承認であるところ，被告各製品は，いずれもオキサリプラチンを唯一の有効成分としているから，本件各処分の対象となった物に当たる。
イ被告各製品の「用途」が本件各処分の対象となった物の「用途」と同一のものとなっていることは，被告も認めているところであるから，本件各延長登録に係る本件特許権の効力は，被告各製品に及ぶ。
(2)被告各製品が少なくとも本件各延長登録の理由となった本件各処分の対
象となった物の均等物に当たることについて
仮に，上記(1)アの主張が認められないとしても，被告各製品に含まれる濃グリセリンはあくまで添加物であるうえ，被告各製品は，本件各処分の対象となった物（エルプラット５０，エルプラット１００又はエルプラット２００）と生物学的同等性を有することを前提に，本件各処分で用いられた臨床成績をそのまま利用して承認を得たものであるから，被告各製品は，少なくとも本件各処分の対象となった物の均等物に当たる。
【被告の主張】
(1)被告各製品が本件各処分の対象となった物に当たらないことについて被告各製品には濃グリセリンが含まれているところ，本件各処分の対象となった物（エルプラット５０，エルプラット１００又はエルプラット２００）は，「成分」として「オキサリプラチン」と「注射用水」のみを含み，それ以外の成分を含まないものとされている（甲１１の１ないし１１の３）。したがって，被告各製品は，本件各処分の対象となった物とは，「成分」において異なる以上（なお，「成分」が薬効を発揮する成分〔有効成分〕に限定されるものではないことは，いうまでもない。），本件各処分の対象となった物に当たらないことは，明らかである。
(2)被告各製品が本件各処分の対象となった物の均等物や実質的に同一と評
価される物にも当たらないことについて
そもそも，本件明細書の記載によれば，本件発明は，オキサリプラチンと水のみからなる製剤であることをその本質的部分とするというべきところ（甲２〔２頁４３行～３頁３行〕参照），被告各製品は，濃グリセリンを含むのであるから，本件発明とは，その本質的部分において相違している。また，被告各製品が濃グリセリンを含むのは，注射用水にオキサリプラチンのみを溶解させた水溶液の場合，オキサリプラチンの分解により類縁物質や２量体が生成することがあることから，それらの分解を抑制するために，炭素数３個のポリオール（グリセリン）を添加することが有用であることを見出したことによる。被告は，それらの知見に基づいて特許出願をし，特許第５３１４７９０号を得た（乙４）。被告各製品は，同特許に係る発明の実施品であり，被告各製品が「成分」として濃グリセリンを含むのは，本件発明とは異なる目的のためである。被告各製品は，濃グリセリンを含むことにより，本件発明が有しない効果を奏するものであって，本件発明の均等物でないばかりか，本件各処分の対象となった物の均等物や実質的に同一と評価される物にも当たらない。３争点３（本件発明は乙第５号証又は乙第９号証を主引例とすることにより新規性又は進歩性を欠くか）について
【被告の主張】
(1)本件発明の背景事情について


オキサリプラチンは，物質特許として昭和５１年（１９７６年）９月６日に出願され，昭和６０年（１９８５年）９月１３日に出願公告された後，特許第１３１４３９６号として登録され，平成８年（１９９６年）９月６日に存続期間が満了したもので，本件特許の優先日前の公知物質である。また，高純度のオキサリプラチン水溶液を制癌剤として用いることも公知であった。本件発明は，このように公知のオキサリプラチンの水溶液について，ｐＨを「４.５ないし６」と特定し，「医薬的に安定」であることを構成要件に追加しただけの発明にすぎず，公知のオキサリプラチン水溶液と実質的に同一であるか，少なくとも公知のオキサリプラチン水溶液に基づき容易に発明できたものである。
すなわち，以下に詳述するとおり，本件発明は乙第５号証又は乙第９号証を主引例とすることにより新規性又は進歩性を欠くものであり，本件発明についての特許は，特許無効審判により無効とされるべきものと認められるから，原告は，被告に対し，本件特許権を行使することができない。(2)無効理由１（乙第５号証を主引例とする新規性欠如又は進歩性欠如）以下のとおり，本件発明は，本件特許の優先日前頒布された刊行物である特開平６－２１１８８３号公報（以下「乙５文献」という。乙５）に記載された発明（以下「乙５発明」という。）と実質的に同一であるか，乙５発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたか，又は乙５発明及び「薬学雑誌vol.105(10)」（p.909-925，1985)（乙７）に記載された知見（以下「乙７知見」という。）に基づいて当業者が容易に発明をすることができた。ア本件発明と乙５発明との一致点
本件発明と乙５発明とを対比すると，乙５発明における光学純度の高いオキサリプラチンを用いて得られた［０．５％Ｈ２Ｏ］は，５ｍｇ/ｍｌに相当する水溶液であり，不純物が入り込む余地はなく，本件発明における濃度「１ないし５ｍｇ/ｍｌ」の「オキサリプラティヌムの水溶液」と一致する。また，乙５発明は，マウス腹腔内に投与されているから，「腸管外経路投与用」である点も，本件発明と一致している。
なお，乙５発明の「シス－オキザラート（トランス－ｌ－１，２－シクロヘキサンジアミン）白金(II)」は，本件発明における「オキサリプラティヌム」（一般名：オキサリプラチン）と同一の化合物である。
イ本件発明と乙５発明との形式上の相違点
本件発明と乙５発明とは，次の点で形式上相違する。
本件発明の「オキサリプラティヌムの水溶液」は「ｐＨが４．５ないし６」であることが規定されているが，乙５発明にはｐＨの値について記載がない点（相違点１）。
本件発明は「医薬的に許容される期間の貯蔵後，製剤中のオキサリプラティヌム含量が当初含量の少なくとも９５％であり，該水溶液が澄明，無色，沈殿不含有のままである，医薬的に安定な製剤」であるところ，乙５発明にはそのような記載がない点（相違点２）。
ウ相違点１について
平成２７年９月１日付け実験報告書（乙６），同年１０月２１日付け実験報告書（２）（乙８），同年１２月１５日付け実験報告書（４）（乙１５）に示すとおり，被告が，乙５発明の追試ないし確認試験（以下，それぞれ「乙６実験」などという。）をしたところ，そのｐＨが「４．５ないし６」の範囲になることが確認された。すなわち，高純度のオキサリプラチンを水に溶解すれば，必然的に本件発明が規定するｐＨ値になるものである。
したがって，相違点１に係る本件発明の構成は，乙５発明が当然に有していた構成にすぎない。
エ相違点２について
相違点２に係る本件発明の構成は，乙６実験，乙８実験及び乙１５実験の結果からみれば，乙５発明が必然的に有していた性質にすぎない。また，乙７知見によれば，乙５発明も「医薬的に許容される期間の貯蔵後」において「安定」であることが推測される。
オ小括
以上より，相違点１及び同２は，いずれも実質的なものでないか，これらの相違点に係る本件発明の構成は，乙５発明（又は乙５発明及び乙７知見）に基づいて当業者が容易に想到し得たものであって，本件発明は，新規性又は進歩性を欠くものである。
なお，被告が当事者となっていない無効不成立審決が確定していることを理由として，乙５発明に基づいて特許法１０４条の３の抗弁を主張することが許されないとする原告の主張は，争う。
(3)無効理由２（乙第９号証を主引例とする進歩性欠如）以下のとおり，本件発明は，「CANCERRESEARCH49,   3362-3368,June15,   1989」（以下「乙９文献」という。乙９）に記載された発明（以下「乙９発明」という。）及び乙５発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
ア本件発明と乙９発明との一致点
乙９発明で用いられている「白金類縁体，１,２－ジアミノシクロヘキサン（trans-1）オキサラート白金（II）」又は「ｌ－ＯＨＰ」は，本件発明における「オキサリプラティヌム」（一般名：オキサリプラチン）と同一の化合物である。
そして，乙９文献の「INTRODUCTION欄及びDrug   欄」には，オキサリプラチンを蒸留水で希釈して３．４ｍｇ／ｍｌの水溶液とし，該水溶液を眼窩静脈叢に静脈注射し，抗ガン剤としての効果及び毒性を試験したことが記載されている。
そうすると，乙９発明の３．４ｍｇ／ｍｌの水溶液は，水及びオキサリプラチンのみからなる水溶液であり，本件発明の「濃度が１ないし５ｍｇ/ｍｌ」の「オキサリプラティヌムの水溶液」と一致する。
また，乙９発明では，マウス眼窩静脈叢に静脈注射により投与されているから，「腸管外経路投与用」である点も一致している。
イ本件発明と乙９発明との形式上の相違点
本件発明と乙９発明とは，次の点で形式上相違する。
本件発明の「オキサリプラティヌムの水溶液」は「ｐＨが４.５ないし６」であることが規定されているが，乙９発明にはｐＨの値について記載がない点（相違点１）。
本件発明は「医薬的に許容される期間の貯蔵後，製剤中のオキサリプラティヌム含量が当初含量の少なくとも９５％であり，該水溶液が澄明，無色，沈殿不含有のままである，医薬的に安定な製剤」であるところ，乙９発明にはそのような記載がない点（相違点２）。
ウ相違点１について


乙５文献の段落【０００３】【発明が解決しようとする課題】には，「光学活性な医薬品は，その異性体により抗癌性および副作用に重大な差を有しているものが多く，医薬品として取り扱う場合，特にその光学純度が重要になる。」と記載され，同段落【００２３】及び【００２７】の表４には，マウスを用いた急性毒性試験及び抗腫瘍性の試験が開示されているところ，乙５文献に接した当業者は，乙９発明の３．４ｍｇ／ｍｌのオキサリプラチン水溶液において，乙５文献に開示された光学純度の高いオキサリプラチン（乙５発明）を用いることを容易に想到するといえる。
したがって，相違点１に係る本件発明の構成（ｐＨ値）は，特別な値ではなく，乙９発明の３．４ｍｇ／ｍｌのオキサリプラチン水溶液を調製する際に，乙５発明の光学純度の高いオキサリプラチンを用いることにより，当然に備えることとなる構成にすぎない。
エ相違点２について
平成２７年１０月２３日付け実験報告書（３）（乙１０）に示すとおり，被告が，乙５発明と同様の高純度のオキサリプラチンを注射用水に溶解して，乙９発明の３．４ｍｇ／ｍｌのオキサリプラチン水溶液を調整し，慣用技術の保管方法で一定期間保管し，該水溶液の「安定性」の確認実験（以下「乙１０実験」という。）を行ったところ，１か月経過後においても，オキサリプラティヌム含量が当初含量の少なくとも９５％で，澄明，無色，沈殿不含有のままであることが確認された。
したがって，相違点２に係る本件発明の構成も，乙９発明の３．４ｍｇ／ｍｌのオキサリプラチン水溶液を調製する際に，乙５発明の光学純度の高いオキサリプラチンを用いることにより，当然に備えることとなる構成にすぎない。
オ小括
以上より，相違点１及び同２に係る本件発明の構成は，乙９発明及び乙５発明に基づいて当業者が容易に想到し得たものであって，本件発明は，進歩性を欠くものである。
なお，被告が当事者となっていない無効不成立審決が確定していることを理由として，乙９発明に基づいて特許法１０４条の３の抗弁を主張することが許されないとする原告の主張は，争う。
【原告の主張】
(1)無効理由１について
アオキサリプラチン水溶液（２mg/ml）のｐＨとしては，６．７又は６．６であるものが示されているから（甲１９，２０），必然的に本件発明が規定するｐＨの数値範囲になるという被告の主張は，事実と反している。また，乙８実験において使用されたオキサリプラチンは，乙５発明で用いられているものとは異なるし，乙５発明において旋光度を測定する際に用いる水は，乙８実験のように「注射用水」ではないから，乙８実験は，乙５発明の追試となっていない。
イ乙５発明は，単に旋光度を測定するために溶かしたオキサリプラチン水溶液であるから，数多あるパラメータの中から，本件発明のように，ｐＨ及び濃度に注目すること自体困難である。
ウ乙５文献は，本件特許に対する無効審判事件（審判番号２０１０－８００１９１）において証拠として提出された文献であるところ，同審判事件において，乙５発明によっては，本件発明の進歩性を否定できないとする請求不成立の審決がされ，その確定登録が平成２３年１０月１１日にされた。同登録は，特許法１６７条の改正に係る平成２３年法律第６３号が施行された平成２４年４月１日より前であるから，上記請求不成立の審決の効果については，同改正前の特許法１６７条が適用されるところ，同条が「何人も，特許無効審判・・・の確定審決の登録があったときは，同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。」としていることに鑑みると，侵害訴訟において，同一の事実及び同一の証拠に基づいて，当該特許に関する特許法１０４条の３の抗弁を主張することは，許されないと解される。したがって，被告が乙５発明に基づいて特許法１０４条の３の抗弁を主張することは，許されない。
(2)無効理由２について
ア乙９文献も，本件特許に対する無効審判事件（審判番号２０１０－８００１９１）において証拠として提出された文献であるところ，同審判事件において，乙９発明によっては，本件発明が進歩性を否定できないとする請求不成立の審決がされ，上記(1)ウのとおり，その確定登録が平成２３年１０月１１日にされた。
したがって，被告が乙９発明に基づいて特許法１０４条の３の抗弁を主張することは，許されない。
イまた，上記アの点を措くとしても，被告は，乙１０実験について，乙９発明の再現である旨の主張もしておらず，主張自体失当である。特に，乙９発明では，静脈注射が行われ，技術常識によれば，注射剤には緩衝剤が含まれているから，乙９発明を再現するのであれば，緩衝剤入りの水溶液を用いるべきであり，乙１０実験は，乙９発明の再現になっていない。また，乙９発明は，オキサリプラチンを試験当日に蒸留水に溶かしてマウスに投与するだけで，当該オキサリプラチンの水溶液を長期保存することは全く考えられておらず，「医薬的に許容される期間の貯蔵後，製剤中のオキサリプラティヌム含量が当初含量の少なくとも９５％であり，該水溶液が澄明，無色，沈殿不含有のままであ」り，「医薬的に安定な」オキサリプラチンの水溶液が得られるということを容易に想定できない。
４争点４（本件各延長登録は延長登録無効審判により無効にされるべきものか）について
【被告の主張】
(1)本件発明の実施についての特許法６７条２項の政令で定める処分を受けたものとは認められないことを理由とする存続期間の延長登録の無効理由につ
いて
本件発明は，争点１において主張したとおり，オキサリプラチンと水のみからなる製剤と解すべきところ，本件処分１，同３及び同５の対象となった物であるエルプラット５０，本件処分２，同４及び同６の対象となった物であるエルプラット１００，並びに本件処分７の対象となった物であるエルプラット２００は，いずれも「緩衝剤」としてシュウ酸を含むことがあり（乙１７ないし１９），これらは，本件発明の実施品に当たらない。
そうすると，本件発明の実施についての特許法６７条２項の政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められず，特許法１２５条の２第１項１号の規定に該当する。
したがって，本件各延長登録は，いずれも延長登録無効審判により無効とされるべきものである。
(2)「特許発明を実施することができなかった期間」の計算に誤りがあるこ
とを理由とする延長登録の無効理由について


以下のとおり，本件延長登録１，同３及び同４の延長期間は，特許発明の実施をすることができなかった期間を明らかに超えるものであるから，特許法１２５条の２の延長登録無効審判において無効とされるべきものである。
ア本件延長登録１について
治験計画届出書（届出日：平成１７年２月２８日）による治験の対象疾患は，「治癒切除不能の進行・再発結腸・直腸癌」とするものであり，本件延長登録１の「（４）処分の対象となった物について特定された用途」である「結腸癌における術後補助化学療法」（甲１）とは異なる。一方，医薬品製造販売承認申請書（申請日：平成２０年８月２９日）の効能効果の欄には「治癒切除不能の進行・再発結腸・直腸癌，結腸癌における術後補助化学療法」と明記されており，この後者の部分は，本件延長登録１と一致する。
「特許発明の実施をすることができなかった期間」について，「特許・実用新案審査基準第ＶＩ部    特許権の存続期間の延長」（以下，単に「審査基準」という。）の３．１．３項には，「この期間は，政令で定める処分を受けるのに必要な試験を開始した日，又は特許権の設定登録の日のうちのいずれか遅い方の日から，承認又は登録が申請者に到達した日，すなわち申請者が現実にこれを了知し又は了知し得べき状態におかれた日の前日までの期間である」とされ，以下の①－③のすべての要件を満たす試験を行う期間でなければ，「特許発明の実施をすることができなかった期間」に含めることはできない。このうち，②の「その試験の遂行に当たって方法，内容等について行政庁が定めた基準に沿って行う必要があるため企業の試験に対する自由度が奪われている」と言えるためには，対象となる臨床試験を行うにあたっての用途が一致することが必要であることは当然であり，「特許発明の実施をすることができなかった期間」の始期から終期を通じて一致すべきことは，特許権存続期間延長登録の趣旨に照らせば当然のことである。
したがって，「特許発明を実施することができなかった期間」の起算日は，上記承認申請の申請日（平成２０年８月２９日）であるべきで，治験計画届出書の時点では，その治験計画は，本件延長登録１に係わる用途とは異なる用途の治験に関するものであるから，本件延長登録１において，「特許発明を実施することができなかった期間」の起算日を，治験計画届出書の届出日（平成１７年２月２８日）とすることは，本来認められるべき特許発明を実施することができなかった期間を超えて不当に起算日を繰り上げるものであって誤りである。
イ本件延長登録３及び同４について
本件延長登録３及び同４については，上記アで述べたのと同様，「結腸癌における術後補助化学療法」の用途については，特許発明の実施をすることができなかった期間を明らかに超えるものである。
【原告の主張】
(1)本件発明の実施についての特許法６７条２項の政令で定める処分を受けたものとは認められないことを理由とする存続期間の延長登録の無効理由につ
いて
本件発明は，オキサリプラチンと水以外を含むことを許容しているから，被告の主張は，いずれもその前提で誤っている。
(2)「特許発明を実施することができなかった期間」の計算に誤りがあるこ
とを理由とする延長登録の無効理由について
審査基準の３．１．３項の②に関し，被告は，対象となる臨床試験を行うにあたっての用途が一致することが必要であることは当然である旨主張するが，上記②は「試験」そのものに関しての要件を規定しているのであるから，行った「試験」が「その試験の遂行に当たって方法，内容等について行政庁が定めた基準に沿って行う必要があるため企業の試験に対する自由度が奪われている」ものであれば足りる。この点，オキサリプラチンに関する治験は，厚生労働省の指示のもとに行われており「その試験の遂行に当たって方法，内容等について行政庁が定めた基準に沿」うものであることは明らかであり，本件特許に関して，「特許発明を実施することができなかった期間」の計算に誤りはない。
第４当裁判所の判断
本件事案に鑑み，争点２から判断する。
１争点２（被告各製品は本件各処分の対象となった物又はその均等物ないし実質的に同一と評価される物か）について
(1)本件各処分の対象となった物について
ア特許権の存続期間の延長登録の制度趣旨


特許権の存続期間の延長登録の制度は，特許法６７条２項の「安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的，手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるもの」（以下「政令処分」という。）を受けることが必要であったために特許発明の実施をすることができなかった期間を回復することを目的とするものである（最高裁平成２６年（行ヒ）第３５６号同２７年１１月１７日第三小法廷判決〔以下「平成２７年最判」という。〕参照）。すなわち，特許法は，同法６７条１項において，特許権の存続期間を特許出願の日から２０年と定めるが，同時に，同条２項において，その特許発明の実施について政令処分を受けることが必要であるために，その特許発明の実施をすることができない期間があったときは，５年を限度として，その存続期間の延長をすることができると定めて，特許権の存続期間の延長登録制度を設けた。「その特許発明の実施」について，政令処分を受けることが必要な場合には，特許権者は，たとえ，特許権を有していても，特許発明を実施することができず，実質的に特許期間が侵食される結果を招く（もっとも，このような期間においても，特許権者が「業として特許発明の実施をする権利」を専有していることに変わりはなく，特許権者の許諾を受けずに特許発明を実施する第三者の行為について，当該第三者に対して，差止めや損害賠償を請求することが妨げられるものではない。したがって，特許権者の被る不利益の内容として，特許権の全ての効力のうち，特許発明を実施できなかったという点にのみ着目したものであるといえる。）。そして，このような結果は，特許権者に対して，研究開発に要した費用を回収することができなくなる等の不利益をもたらし，また，開発者，研究者に対しても，研究開発のためのインセンティブを失わせることから，そのような不都合を解消させ，研究開発のためのインセンティブを高める目的で，特許発明を実施することができなかった期間について，５年を限度として，特許権の存続期間を延長することができるようにしたものである。なお，特許法施行令２条は，政令処分として，医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（平成２５年法律第８４号による改正前の題名は，薬事法。以下，同改正の前後を通じて「医薬品医療機器等法」という。）の承認や農薬取締法の登録を定めているところ，これらの処分は，いわゆる講学上の許可に該当し，製造販売等の行為が，一般的抽象的に禁止され，各行政法規に基づく個別的具体的な処分を受けることによって初めて，当該行為を行うことが許されるものであるから，特許権者が，許可を得ようとしない限り，当該製造販売等の行為を禁止された法的状態が継続することになる。しかし，特許法は，特許権者が，許可を得ようとしなかった期間も含めて，特許発明を実施することができなかった全ての期間（５年の限度はさておいて）について，存続期間延長の算定の基礎とするのではなく，特許発明を実施する意思及び能力があってもなお，特許発明を実施することができなかった期間，すなわち，当該政令処分を受けるために必要であった期間に限って，存続期間延長の対象とするものとした。この点については，「その特許発明の実施をすることができない期間」とは，政令処分を受けるのに必要な試験を開始した日又は特許権の設定登録の日のうちのいずれか遅い方の日から，当該政令処分が申請者に到達することにより処分の効力が発生した日の前日までの期間を意味すると解すべきであるとした裁判例（最高裁平成１０年（行ヒ）第４３号同１１年１０月２２日第二小法廷判決・民集５３巻７号１２７０頁）に照らしても明らかである。
このように，特許権の存続期間の延長登録の制度は，特許発明を実施する意思及び能力があってもなお，特許発明を実施することができなかった特許権者に対して，政令処分を受けることによって禁止が解除されることとなった特許発明の実施行為について，当該政令処分を受けるために必要であった期間，特許権の存続期間を延長する措置を講じることによって，特許発明を実施することができなかった不利益の解消を図った制度であるということができる（知財高裁平成２５年（行ケ）第１０１９５号同２６年５月３０日特別部判決〔以下「平成２６年知財高判」という。〕，知財高裁平成２０年（行ケ）第１０４６０号同２１年５月２９日第三部判決参照）。
イ特許権の存続期間が延長された場合の当該特許権の効力特許法６８条の２は，「特許権の存続期間が延長された場合（第６７条の２第５項の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。）の当該特許権の効力は，その延長登録の理由となつた第６７条第２項の政令で定める処分の対象となつた物（その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあつては，当該用途に使用されるその物）についての当該特許発明の実施以外の行為には，及ばない。」と規定している。
この規定によれば，特許権の存続期間が延長された場合の当該特許権の効力は，政令処分の対象となった物（その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあっては，当該用途に使用されるその物〔以下，鍵括弧を付して「当該用途に使用される物」という。〕）（以下，かかる政令処分の対象となった物を鍵括弧を付して「（当該用途に使用される）物」ということがある。）についての当該特許発明の実施行為にのみ及ぶということになる。
また，前記アで説示したところに照らせば，特許権の存続期間の延長登録の制度は，特許権者が特許発明を実施する意思及び能力があっても，政令処分を受けることが必要であったためにその特許発明を実施することができなかったという特許期間の侵食を，特許発明全体の範囲（特許法７０条）ではなく，当該政令処分を受けることが必要であったために実施することができなかった「（当該用途に使用される）物」の範囲について回復させるというものと解される。
したがって，特許権の存続期間が延長された場合の当該特許権の効力は，原則として，政令処分を受けることによって禁止が解除されることとなった特許発明の実施行為，すなわち，当該政令処分を受けることが必要であったために実施することができなかった「（当該用途に使用される）物」についての実施行為にのみ及び，特許発明のその余の実施行為には及ばないと解するのが相当である。


もっとも，特許権者が研究開発に要した費用を回収することができるようにするとともに，研究開発のためのインセンティブを高めるという目的で，特許期間の延長を認めることとした特許権の存続期間の延長登録の制度趣旨に鑑みると，侵害訴訟における対象物件が政令処分の対象となった「（当該用途に使用される）物」の範囲をわずかでも外れれば，存続期間が延長された特許権の効力がもはや及ばないと解するべきではなく，当該政令処分の対象となった「（当該用途に使用される）物」と相違する点がある対象物件であっても，当該対象物件についての製造販売等の準備が開始された時点（当該対象物件の製造販売等に政令処分が必要な場合は，当該政令処分を受けるのに必要な試験が開始された時点と解される。）において，存続期間が延長された特許権に係る特許発明の種類や対象に照らして，その相違が周知技術・慣用技術の付加，削除，転換等であって，新たな効果を奏するものではないと認められるなど，当該対象物件が当該政令処分の対象となった「（当該用途に使用される）物」の均等物ないし実質的に同一と評価される物（以下「実質同一物」ということがある。）についての実施行為にまで及ぶと解するのが合理的であり，特許権の本来の存続期間の満了を待って特許発明を実施しようとしていた第三者は，そのことを予期すべきであるといえる。なお，上記のように解すると，政令処分を受けることによって禁止が解除される特許発明の実施の範囲よりも，存続期間が延長された特許権の効力が及ぶ特許発明の実施の範囲が広いことになるが，上述した意味での均等物や実質同一物についての実施行為の範囲にとどまる限り，第三者の利益が不当に害されることはないというべきである。ウ政令処分が医薬品医療機器等法所定の医薬品に係る承認である場合につ
いて
本件各処分は，いずれも医薬品に係る厚生労働大臣の承認である。医薬品医療機器等法の規定に基づく医薬品の製造販売の承認の審査事項は，医薬品の「名称，成分，分量，用法，用量，効能，効果，副作用その他の品質，有効性及び安全性に関する事項」（医薬品医療機器等法１４条２項３号柱書き）と定められているから，医薬品医療機器等法所定の医薬品に係る承認がされるに際しては，当該医薬品の「用途」を特定する事項に該当すると考えられる「用法，用量，効能，効果」について必ず審査されることになる。したがって，同承認は，特許法６８条の２括弧書きの「その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合」に該当するものと解され，政令処分が医薬品医療機器等法所定の医薬品に係る承認である場合，同法６８条の２の延長された特許権の効力の及ぶ範囲を検討する際には，「当該用途に使用される物」についての特許発明の実施か否かを判断しなければならず，「物」及び「用途」の特定が必要となる。
医薬品医療機器等法の規定に基づく医薬品の製造販売承認を受けることによって可能となる（禁止が解除される）のは，その審査事項である医薬品の「名称，成分，分量，用法，用量，効能，効果，副作用その他の品質，有効性及び安全性に関する事項」（医薬品医療機器等法１４条２項３号柱書き）の全てについて承認ごとに特定される医薬品の製造販売であると解されるとしても，前記ア，イのとおりの特許権の存続期間の延長登録の制度目的からすると，上記審査事項の全てではなく，存続期間が延長された特許権に係る特許発明の種類や対象に照らして，医薬品としての実質的同一性に直接関わる審査事項（医薬品の成分の発明の場合は，「成分，分量，用法，用量，効能，効果」である〔平成２７年最判参照〕。）の範囲で，当該政令処分を受けることが必要であったために実施することができなかった「当該用途に使用される物」（「物」及び「用途」）を特定することが相当というべきである。
そして，上記審査事項のうち，「名称」は，医薬品としての実質的同一性を左右するものではなく，また，「副作用その他の品質，有効性及び安全性」は，医薬品としての実質的な同一性があれば，これらの事項もまた同一となる性質のものであって，いずれも「物」及び「用途」を特定するための独立の事項とする必要性はないのに対し，「成分，分量」は，「物」それ自体としての客観的同一性を左右するものであるところ，「用途」に該当し得る性質のものではないから，「物」を特定するための事項とみるべきであり，他方，「用法，用量，効能，効果」は，「物」それ自体としての客観的同一性を左右するものとはいえないが，「用途」に該当し得る性質のものであるから，「用途」を特定するための事項とみるべきである。
したがって，医薬品の成分を対象とする特許発明の場合，特許法６８条の２によって存続期間が延長された特許権は，「物」に係るものとして，「成分（有効成分に限らない。）及び分量」によって特定され，かつ，「用途」に係るものとして，「効能，効果」及び「用法，用量」によって特定された当該特許発明の実施の範囲で，効力が及ぶものと解するのが相当である。ただし，延長登録制度の立法趣旨に照らして，「当該用途に使用される物」の均等物や「当該用途に使用される物」の実質同一物が含まれることは，前示のとおりである（なお，平成２６年知財高判は，「分量」については，「延長された特許権の効力を制限する要素となると解することはできない」旨判示しているが，その趣旨は，「分量」は，「成分」とともに，「物」を特定するための事項ではあるものの，「分量」のみが異なっている場合には，「用法，用量」などとあいまって，政令処分の対象となった「物」及び「用途」との関係で均等物ないし実質同一物として，延長された特許権の効力が及ぶことが通常であることを注意的に述べたものと理解するのが相当と思われる。）。
エ本件各処分を受けることが必要であったために実施することができなかっ
た「当該用途に使用される物」について
前記前提事実によれば，本件処分１，同３及び同５の対象となった医薬品がエルプラット５０であり，本件処分２，同４及び同６の対象となった医薬品がエルプラット１００であり，本件処分７の対象となった医薬品がエルプラット２００であることが認められ，証拠（甲３）によれば，その性状・組成は，次のとおりであることが認められる。


また，証拠（甲３，４，１１の１ないし１１の６，乙３の１ないし３の３，１７ないし１９）及び弁論の全趣旨によれば，エルプラット５０，エルプラット１００及びエルプラット２００は，「物」を特定するための事項である「成分」及び「分量」のうち，「分量」のみが異なるものであって，いずれも「オキサリプラチン」と「注射用水」のみを含み，それ以外の成分を含まないものとされている（ただし，２５℃±２℃／６０％ＲＨ±５％ＲＨの条件下で１２か月及び２４か月保存後には，０．１ｗｔ％を若干超える程度〔モル濃度換算で，５×１０－５Ｍ～１×１０－４Ｍの範囲〕のシュウ酸を含有するに至ることがある。なお，証拠〔甲２，乙１１，１３，１６の２〕によれば，水溶液中のオキサリプラチンが時間を追って分解し，シュウ酸イオンが自然発生するものと考えられる。）ものと認められる。
そうすると，「物」に係るものとしての「分量」及び「用途」に係るものとしての「効能，効果，用法，用量」の点をひとまず措くとすれば，本件各処分を受けることが必要であったために実施することができなかった「当該用途に使用される物」とは，「オキサリプラチン」と「注射用水」のみを含み，それ以外の成分を含まない製剤（ただし，保存中にオキサリプラチンが自然分解し，シュウ酸を含有するに至ることがある。）であると認められる。(2)被告各製品は本件各処分の対象となった「当該用途に使用される物」と
いえるかについて
前記前提事実，上記(1)エの認定事実，及び弁論の全趣旨によれば，本件各処分の対象となった「当該用途に使用される物」の「成分」は，いずれも「オキサリプラチン」と「注射用水」のみ（ただし，保存中にオキサリプラチンが自然分解し，シュウ酸を含有するに至ることがある。）であるのに対し，被告各製品の「成分」は，いずれも「オキサリプラチン」と「水」以外に，添加物として「濃グリセリン」を含むものであり，その使用目的は，「安定剤」であることが認められる（被告製品３における添加物（濃グリセリン）」の使用目的は，被告製品１及び同２と同じであると推認される。）。
そうすると，本件各処分の対象となった「当該用途に使用される物」と被告各製品とは，その「成分」において異なるものというほかはない。したがって，「分量，用法，用量，効能，効果」について検討するまでもなく，被告各製品は，本件各処分の対象となった「当該用途に使用される物」とはいえない。これに対し，原告は，被告各製品がいずれもオキサリプラチンを唯一の有効成分としているから，本件各処分の対象となった物に当たる旨主張するが，政令処分が医薬品医療機器等法所定の医薬品に係る承認である場合，当該政令処分を受けることが必要であったために実施することができなかった「当該用途に使用される物」を特定するための事項としての「物」に係る「成分」が有効成分に限られないことは，前示のとおりであって，原告の上記主張は，採用することができない。
(3)被告各製品は本件各処分の対象となった「当該用途に使用される物」の均等物ないし実質同一物に該当するといえるかについて
ア考え方
上記(2)のとおり，被告各製品が本件各処分の対象となった「当該用途に使用される物」とはいえないとしても，前記(1)イで説示したところによれば，被告各製品と本件各処分の対象となった「当該用途に使用される物」との相違が，被告各製品について政令処分を受けるのに必要な試験が開始された時点において，本件発明の種類や対象に照らして，周知技術・慣用技術の付加，削除，転換等であって，新たな効果を奏するものではない場合には，その「当該用途に使用される物」の均等物，あるいはその「当該用途に使用される物」の実質同一物と認めるのが相当である。
医薬品医療機器等法所定の医薬品に係る特許発明において，「当該用途に使用される物」との均等物，あるいは「当該用途に使用される物」の実質同一物かどうかを判断するに当たっては，例えば，次のように考えることができる。当該特許発明が新規化合物に関する発明や特定の化合物を特定の医薬用途に用いることに関する発明など，医薬品の有効成分（薬効を発揮する成分）のみを特徴的部分とする発明である場合には，延長登録の理由となった処分の対象となった「物」及び「用途」との関係で，有効成分以外の成分のみが異なるだけで，生物学的同等性が認められる物については，当該成分の相違は，当該特許発明との関係で，周知技術・慣用技術の付加，削除，転換等に当たり，新たな効果を奏しないことが多いから，「当該用途に使用される物」の均等物や実質同一物に当たるとみるべきときが少なくないと考えられる。他方，当該特許発明が製剤に関する発明であって，医薬品の成分全体を特徴的部分とする発明である場合には，延長登録の理由となった処分の対象となった「物」及び「用途」との関係で，有効成分以外の成分が異なっていれば，生物学的同等性が認められる物であっても，当該成分の相違は，当該特許発明との関係で，単なる周知技術・慣用技術の付加，削除，転換等に当たるといえず，新たな効果を奏することがあるから，「当該用途に使用される物」の均等物や実質同一物に当たらないとみるべきときが一定程度存在するものと考えられる。
イ本件発明の種類及び対象


そこで，本件発明の種類や対象について検討するに，本件明細書には，従来技術，発明の目的及び課題の解決に関し，次の記載がある。「現在，オキサリプラティヌムは，投与直前再構成用および５％ぶどう糖溶液希釈用の凍結乾燥物として，注射用水または等張性５％ぶどう糖溶液と共にバイアルに入れて，前臨床および臨床試験用に入手でき，投与は注入により静脈内に行われる。しかし，このような投与形態は，比較的複雑で高価につく製造方法（凍結乾燥）および熟練と注意の双方を要する再構成手段の使用を意味する。さらに，実際上，このような方法は，溶液を突発的に再構成するとき間違いが起こる危険性があることが判明した」（甲２〔２頁２７行ないし３２行〕）「製品の誤用のあらゆる危険性を避け，上記の操作を必要とせずに使用できるオキサリプラティヌム製剤を医療従事者または看護婦が入手できるようにするため，直ぐ使用でき，さらに，使用前には，承認された基準に従って許容可能な期間医薬的に安定なままであり，凍結乾燥より容易且つ安価に製造でき，再構成した凍結乾燥物と同等な化学的純度（異性化の不存在）および治療活性を示す，オキサリプラティヌム注射液を得るための研究が行われた。これが，この発明の目的である。」（甲２〔２頁３７行ないし４２行〕）「この発明者は，この目的が，全く驚くべきことに，また予想されないことに，腸管外経路投与用の用量形態として，有効成分の濃度とｐＨがそれぞれ充分限定された範囲内にあり，有効成分が酸性またはアルカリ性薬剤，緩衝剤もしくはその他の添加剤を含まないオキサリプラティヌム水溶液を用いることにより，達成できることを示すことができた。特に，約１ｍｇ／ｍｌより低い濃度のオキサリプラティヌム水溶液は，充分安定でないことが見出された。従って，この発明の目的は，オキサリプラティヌムが１ないし５ｍｇ／ｍｌの範囲の濃度と４．５ないし６の範囲のｐＨで水に溶解し，医薬的に許容される期間の貯蔵後製剤中のオキサリプラティヌム含量が当初含量の少なくとも９５％を示し，溶液が澄明，無色，沈殿不含有のままである，腸管外経路投与用のオキサリプラティヌムの安定な医薬製剤である。この製剤は他の成分を含まず，原則として，約２％を超える不純物を含んではならない。」（甲２〔２頁４３行ないし３頁３行〕）
また，原告は，特許庁審査官から，平成１５年７月１１日付け拒絶理由通知書（乙１２の１）を受け，これに対し，本件意見書を提出したが，同意見書（２頁）には次の記載がある。
「［２］本願発明の説明
本願発明の目的は，本願明細書（３）頁２０行～（４）頁２４行に記載のとおり，（１）オキサリプラティヌム水溶液を安定な製剤で得ること，かつ（２）該製剤のｐＨが４．５～６であることであり，さらに（３）該水溶液が，酸性またはアルカリ性薬剤，緩衝剤もしくはその他の添加剤を含まないことである。本願の上記溶液のｐＨは該溶液に固有のものであり，オキサリプラティヌムの水溶液の濃度にのみ依存する。オキサリプラティヌムは下記［３］に詳述するとおり，有機金属錯体であり，配位結合が非常に弱いという性質をもつ。このため，本願発明の構成においてのみ，安定な水溶液を得ることができる。」本件明細書及び本件意見書の上記記載に加え，前記前提事実，証拠（甲２，乙５，７，９，１２の１ないし１２の３，１３）及び弁論の全趣旨によれば，本件発明は，「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤」に関するものであって，医薬品の成分全体に関する発明であるところ，オキサリプラティヌム（オキサリプラチン）は，本件特許の優先日前の公知物質であって，これを有効成分として制癌剤に用いることも，同優先日前に公知であったことが認められるから，本件発明は，新規化合物に関する発明や特定の化合物を特定の医薬用途に用いることに関する発明など，医薬品の有効成分のみを特徴的部分とする発明ではなく，製剤に関する発明であって，医薬品の成分全体を特徴的部分とする発明であると認められる。
ウ検討
上記のとおり，本件発明は，「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤」に関する発明であり，医薬品の成分全体を特徴的部分とする発明であって，原告は，その実施として，「オキサリプラチン」と「注射用水」のみを含み，それ以外の成分を含まないとするエルプラット点滴静注液（製剤）について本件各処分を受けたものである。これに対し，前記前提事実，上記(1)エ及び(2)の各認定事実，証拠（乙４）並びに弁論の全趣旨によれば，被告各製品は，「オキサリプラチン」と「水」又は「注射用水」のほか，有効成分以外の成分として，「オキサリプラチン」と等量の「濃グリセリン」を含有するもので，オキサリプラチンを水に溶解したもの（以下，「オキサリプラチン」と「水」又は「注射用水」以外の成分の有無を問わず，「オキサリプラチン水溶液」という。）にグリセリンを加えたのは，オキサリプラチン水溶液の保存中に，オキサリプラチンの分解が徐々に進行し，類縁物質であるジアクオＤＡＣＨプラチンやその二量体であるジアクオＤＡＣＨプラチン二量体を主とした種々の不純物が生成するため，オキサリプラチンの自然分解自体を抑制するということを目的としたものであることが認められる。これを，本件発明との関係でみると，被告各製品について政令処分を受けるのに必要な試験が開始された時点において，オキサリプラチン水溶液にオキサリプラチンと等量の濃グリセリンを加えることが，単なる周知技術・慣用技術の付加等に当たると認めるに足りる証拠はなく，むしろ，オキサリプラチン水溶液に添加したグリセリンによりオキサリプラチンの自然分解を抑制するという点で新たな効果を奏しているとみることができる（なお，本件各処分の対象となった「当該用途に使用される物」については，保存中にオキサリプラチンが自然分解し，シュウ酸を含有するに至ることがあることは，前示のとおりである。また，オキサリプラチン水溶液に添加されたシュウ酸がオキサリプラチンの自然分解を抑制することは知られているが，シュウ酸は人体に有害な物質である。）。


平成２４年９月１０日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２３年(ワ)第３８８８４号商標権侵害行為差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２４年６月１３日
判                  決
さいたま市＜以下略＞
原              告        有限会   社キャ   ッツメ   イク同訴訟代理人弁護士        中      澤      佑      一同                        松      本      紘      明同訴訟代理人弁理士        岩      﨑      博      孝
名古屋市＜以下略＞
被              告        株式会   社プリ   ムロー   ズ同訴訟代理人弁護士        高      山      光      雄同                        西      村      竜      一
主                  文
１被告は，別紙被告店舗目録記載の各店舗の看板（店頭表示板），案内板，外壁，内壁，扉及び入口ガラス壁面，その運営するウェブサイト，インターネット上のウェブ広告，パンフレット，チラシなどの広告物並びに取引書類に別紙被告標章目録記載の各標章を使用してはならない。
２被告は，別紙被告店舗目録記載の各店舗の看板（店頭表示板），案内板，外壁，内壁,扉及び入口ガラス壁面，その運営するウェブサイト，インターネット上のウェブ広告から，別紙被告標章目録記載の各標章を抹消せよ。３被告は別紙被告標章目録記載の各標章を付したパンフレット，チラシなどの広告物及び取引書類を廃棄せよ。
４被告は，原告に対し，金５０万円及びこれに対する平成２３年１２月１７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
５訴訟費用は被告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
主文同旨
第２事案の概要
本件は，原告が，被告に対し，原告が有する商標権を侵害している旨主張して，①商標法３６条１項に基づく差止請求として，別紙被告店舗目録記載の各店舗（以下，併せて「被告４店舗」という。）の看板等，被告運営のウェブサイト，インターネット上のウェブ広告，パンフレット，チラシなどの広告物及び取引書類につき別紙被告標章目録記載の各標章（以下，併せて「被告標章」といい，個別に同目録記載の番号に従って「被告標章１」などという。）の使用禁止，②同法２条に基づく廃棄請求として，被告４店舗の看板等，被告運営のウェブサイト，インターネット上のウェブ広告から被告標章の抹消と被告標章を付したパンフレット，チラシなどの広告物及び取引書類の廃棄を求めるとともに，③不法行為に基づく損害賠償請求として，弁護士費用相当額５０万円（附帯請求として訴状送達の日の翌日である平成２３年１２月１７日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金）の支払を求めた事案である。
１前提事実（証拠等を掲記した事実以外は当事者間に争いがない。）
(1)原告
原告は，さいたま市に本店を置く，ネイルサロンの経営等を業務とする有限会社である（甲１２の１，１２の２，弁論の全趣旨）。
(2)被告
被告は，名古屋市に本店を置き，平成２３年１１月現在，東海・関西地方において直営店・ライセンス店合計１４店舗のネイルサロンを経営・管理する株式会社である。
(3)原告の商標権
原告は，別紙商標権目録記載の商標権を有している（以下，「原告商標権」といい，原告商標権に係る商標を「原告商標」という。）。
(4)被告の行為
ア被告は，ネイルサロン直営店として被告４店舗（本店，金山店，名駅店，一宮店）を運営するとともに，ライセンス店として１０店舗（富士店，静岡店，沼津店，四日市店，岡崎店，星ヶ丘店，アンジュ栄店，和歌山店，和歌山北店，岸和田店）を管理監督している。
イ被告は，被告４店舗の店名として，被告標章２を使用するとともに，被告が管理するライセンス店１０店舗に対しても，被告標章の使用を許諾し，ライセンス店１０店舗の店名として被告標章２が使用されている。ウ被告は，被告４店舗の内外装，看板，案内板，ギフトカード，ウェブサイト等に被告標章を付している。
(5)被告４店舗とライセンス店の所在地等
被告４店舗とライセンス店の所在地及び開店時期は，別紙被告店舗状況記載のとおりである（乙１，弁論の全趣旨）。
２争点
(1)原告商標と被告標章との類否（争点１）
(2)原告商標が無効審判により無効にされるべきものであるか（争点２）
(3)被告の先使用権の有無（争点３）
(4)原告の商標権行使が権利濫用に当たるか（争点４）
(5)原告の損害の有無及び損害額（争点５）
３争点に関する当事者の主張
(1)原告商標と被告標章との類否（争点１）
（原告の主張）
ア原告商標
(ア)外観
原告商標は「アイネイル」と標準文字で横書きして構成される。
(イ)称呼
原告商標は「あいねいる」との称呼を生じる。
(ウ)観念
原告商標は「私の爪」との観念を生じる。
イ被告標章１
(ア)外観
被告標章１は，「ＩＮＡＩＬ」の文字が横書きに，かつ，「Ｉ」の文字のみがその他の「ＮＡＩＬ」の文字よりもやや大きめの態様で構成される。また，各文字の上部にはそれぞれ丸い図形が配されている。この丸い図形は，語頭の「Ｉ」から語尾の「Ｌ」に向かってアーチ状に，かつ，徐々に小さくなるように構成される。また，語頭から４文字目の「Ｉ」の上部に配される丸い図形のみが全体が塗りつぶされたいわゆる「丸型」の図形であり，それ以外の丸い図形は中空のいわゆる「ドーナツ型」の図形で構成される。
(イ)称呼
被告標章１は，「あいねいる」との称呼を生じる。
(ウ)観念
被告標章１は，「私の爪」との観念を生じる。
ウ被告標章２
(ア)外観
被告標章２は「アイネイル」と横書きして構成される。
(イ)称呼
被告標章２は「あいねいる」との称呼を生じる。
(ウ)観念
被告標章２は「私の爪」との観念を生じる。
エ原告商標との対比
被告標章１と原告商標とは，称呼及び観念が同一であり，類似している。また，被告標章２と原告商標とは，外観，称呼及び観念が同一であるから，同一である。
オ原告商標権の指定役務との対比
被告が被告標章を使用しているネイルサロンにおいて提供している役務は，原告商標権の指定役務である「美容，理容」に含まれる。
カ被告の主張に対する反論
(ア)被告標章１の外観について


被告は，被告標章１の上部にアーチ状に描かれた５つの丸い図形につき「五指を表し，うち塗りつぶされたものはネイルアートが施された様子を表す」と述べ，被告標章１の図形部分も含めた外観全体を観察すれば，原告商標の外観とは全く異なると主張している。
しかし，上記の主張は，被告がそのようなイメージで商標を作成したというにすぎない。現実的には上記図形が存在しても，需要者が直ちに被告が思い描いたイメージを連想する可能性は極めて低く，出所識別標識としての外観上，要部とはなり得ないものである。
被告の主張する原告商標と被告標章１との外観上の差異は，需要者にとっての出所識別標識としての機能という観点から判断すれば，ほとんど意味がないものであって，外観全体を見たとしても，原告商標と被告標章１との誤認混同を避けることはできない。
(イ)被告標章の観念について
被告は，被告標章の観念につき被告商標から生じる観念は「愛のあるネイル」であって，「私の爪」とは異なると主張する。被告標章から「愛のあるネイル」との観念が生じることについては，原告も争わないが，原告商標と被告標章とは称呼が同一であり，かつ，称呼以外に特定の観念を生じる要素が存在しない以上，仮に被告商標から「愛のあるネイル」という観念が生じるとするならば，原告商標からも「愛のあるネイル」という同じ観念が生じるのであり，結果として同一の観念が生じることは避けられない。特定の需要者が原告商標に触れたときに思い浮かべる観念と，同じ需要者が被告標章に触れたときに思い浮かべる観念は同一である。
(ウ)被告の商標類否の判断方法について
被告は，外観・観念について，商標を使用する者の「思い入れ」や「思い込み」を勝手に商標の類否に持ち込んで判断している。しかし，商標の類否は，それを出所識別標識として見る需要者の立場から判断されるべきである。
また，被告は，役務の性質に基づき，「宣伝媒体としては，ホームページ，雑誌等の視覚に訴えるものが主力となる」と主張しているが，それは商標が出所表示機能を発揮し得る一態様を述べているにすぎず，被告の考える効果的な宣伝方法を述べているだけであって，商標の機能についての理解を欠いた主張にすぎない。商標の出所表示機能は，商標の使用者側が意図した使用の場面のみで発揮されるのではなく，例えば，雑誌等を見た需要者が友人，知人等にその店舗の存在を会話として伝達するような場合も商標は識別標識として機能し得る。このような場面では当然ながら商標から生じる「称呼」をもって伝達されるのであって，「称呼の重要性は，限りなく低い」との被告の主張は失当である。被告は，役務の性質，原告の商標使用の有無，地理的な距離を持ち出して原告商標と被告商標の間に出所混同は生じておらず非類似である旨主張しているが，かかる主張は損害論において論じるなら格別，商標の類似性においては的外れな主張である。
商標法は，商標権の取得に際して使用を前提としない登録主義を採用しており，登録後に一定の使用条件を満たさない場合に限って事後的に権利を消滅させるという法律構成を採用している。仮に原告が商標権を使用していないとしても（出所混同の可能性すら存在しないとしても），それにより商標権の効力が制限されることはないのである。(エ)商標類否の判断における称呼の重要性（特に被告標章１）についてａ被告標章１は，表音文字であるアルファベットに図形を付加して作成されたいわゆる「ロゴ」であり，その内容として表音文字を含む以上，そこから称呼が生じ，需要者にとってもその称呼を中心に理解されるものである。被告が主張するように，被告標章１が上部の円形の図形によって原告商標と異なる外観を有するとしても，被告標章１はあくまで「アイネイルのロゴ」なのであり，需要者がこれに接する場合には，まず一番に称呼が思い浮かぶことは自明である。文字を含む被告商標１について，外観を中心に認識・理解する需要者は存在したとしても，ごくごく少数であり，「アイネイルのロゴ」と認識・理解する需要者が圧倒的多数である。
ｂ被告標章１も文字を含む標章である以上，被告が主たる宣伝方法としている雑誌広告・インターネット上のホームページであっても必ず称呼が生じ，需要者はその称呼も含めて出所識別を行わざるを得ない。さらに，他の方法であっても，口頭では称呼によって伝達が行われ，電子メール等の場合であっても生じた称呼に基づいてテキスト入力して伝達される。
そして，人間の思考や記憶において言語（称呼）が支配的な影響力を持つことは，公知の事実であるから，被告標章１が全く称呼を生じさせないというならばともかく「あいねいる」という称呼を生じさせている以上，出所識別においても称呼の影響力が大であることは疑いようがない。
ｃ被告は，外観が重要であって称呼は重要ではなく，本件は外観が異なるから類似ではないと主張する。
しかし，上記の主張が認められれば，標準文字として登録済みの商標があったとしても，その文字に加えて多少図形を付加すればその商標を自由に使用できることになってしまう。これは，文字商標を事実上無価値なものにすることにほかならず，結論として妥当性を欠くことは明らかである。
（被告の主張）
ア原告の主張に対する認否
原告の主張ア(ア)及び(イ)は認め，同ア(ウ)は知らない。同イ(ア)及び(イ)は認め，同イ(ウ)は争う。同ウ(ア)及び(イ)は認め，同ウ(ウ)は争う。同エは争う。同オは認める。
イ被告標章１について
(ア)被告標章１の外観について
正確に指摘すると，被告標章１は，別紙被告標章１色彩図記載のとおりである。
アーチ状に描かれた５つの円形は，左から順に親指から小指に至る五指を表しており，左から４番目の円形が塗りつぶされているのは，薬指にネイルアートが施されていた様子を表すものである。そして，アルファベットにつき，左端の「Ｉ」の文字が，「ＮＡＩＬ」の文字より大きく，かつ，太字で記載されており，加えて，５つの円形のうち，左端の円形が一番大きく，左端の「Ｉ」の文字の真上に配置されており，いずれも桃色となっている。以上のレイアウトにより，左端の「Ｉ」の文字とその上部に配置された円形とが，ひときわ強調され，需要者からは一体として見えるものであるが，これは，アルファベットの小文字「ｉ」を表現している。
以上のとおり，英字表記された「ＩＮＡＩＬ」を含めた外観全体を見れば，原告商標の外観とは全く異なる，被告独自の外観である。
(イ)被告標章１の観念について


被告は，「愛のあるネイル」を目指して，さらには，「愛」と同音の「Ｉ」をあてて，「ＩＮＡＩＬ」としたものである。この点，「Ｉ」は主格であり，所有格「ｍｙ」とは異なる。すわなち，「ＩＮＡＩＬ」が，直ちに，「私の爪」なる観念を生じさせるものではなく，むしろ，日本人がその称呼から判断するに，「愛のあるネイル」との観念を生じさせるものである。
原告は，称呼が同一であり，かつ，称呼以外に特定の観念を生じる要素が存在しない以上，原告商標からは，「私の爪」のほか，被告標章と同じ「愛のあるネイル」という観念が生じ得るとして，結果として同一の観念が生じることが避けられないと主張する。しかし，そうであるならば，需要者にとって，観念（ないしはその前提となる称呼）は，多義性を有することになるから，本件における同一性・類似性の判断にとって，称呼ないし観念は，さほど重要なものではないはずである。
ウ被告標章２について
被告標章２の観念について，上記イ(イ)と同じ。
エ原告商標との対比について
(ア)取引の実情（被告標章共通）について
ａ役務の性質
ネイルサロンの役務の性質とは，客がネイルアートの施術を受けるべく店舗に来店する必要があるものである。具体的には，客は，事前に，ホームページや，雑誌広告，紹介等により，各ネイルサロンにおけるネイルアートの技法・施術例，店内雰囲気，価格，店舗所在地を比較検討し，来店予約をした上，来店するものである。ゆえに，客層は，店舗所在地の地域住民に限定される傾向にある。
ｂ事前の店舗検索・検討の段階において
この点，需要者が，事前の店舗検索・検討を行うにあたり，ホームページ広告が，非常に有効な手段となる。そして，ネイルサロン業界において，複数の都道府県にわたり店舗を展開する業者は乏しく，その大半は，単独かつ小規模店舗である（原告はその最たるものである）。
そして，ネイルサロンの客層は，店舗所在地の地域住民に限定される傾向にある以上，需要者は，店舗所在地を主たる手がかりとして，役務の出所を識別するものである。言い換えれば，両者の店舗所在地が大きく異なっていれば，需要者が，役務の出所を誤認混同するおそれは，まずあり得ない。だからこそ，ネイルサロン業者は，その店舗所在地をあえてインターネット検索結果に表示させて，同一のキーワードで検索される他者との差別化を図っているのである（乙４の１及び２を見る限り，「アイネイル」のキーワードにより，原告・被告以外にも，東京，横浜，奈良，神戸，福岡の業者が検索されている。）。本件をみるに，上記検索結果において，被告は「名古屋で人気のネイルサロン」となっているのに対し，原告は「さいたま市大宮のネイルサロン」となっている（乙４）。さらに，原告と被告とのホームページは，別個独立であり（乙１，甲１２），その内容を見れば，掲げられた「標章」が違うことに加え，店舗情報，料金体系などから，需要者にとって，両者が全く別物であることは，容易に分かるといえる。需要者が，以上のようなホームページ広告を介し，事前の店舗検索・検討を行う限り，出所を誤認混同することは，まずあり得ない。
ｃ実際の来店の段階において
ネイルアートは，主として若い女性を対象としたファッションであり，時間の経過とともに劣化するものであるから，これを継続して楽しみたい者にとっては，再施術を必要とする。
よって，ネイルサロンとは，客の来店を要し，さらには，リピーターとなれば，継続的な来店を要するものである。ゆえに，客層は，自ずと店舗所在地の地域住民に限定される傾向にあり，これが物販営業と大きく異なる点である。
この点，原告店舗は，埼玉県内に所在するのに対し，被告４店舗は，愛知県内に所在する。そもそも両者には，関東・東海地方という文化圏・商圏の違いがある。そして，大宮駅（埼玉県）と名古屋駅（愛知県）とは，約４００ｋｍの隔たりがあり，公共交通機関にて，片道約２時間３０分，片道運賃約１万１０００円を要する（乙１１）。原告店舗の客単価につき，甲１２号証の２を基に数千円程度と仮定した場合，主たる需要者である若い女性客が，数千円程度の施術を受けたいがため，地理的・時間的・費用的制約がある状況下で，原告商標と被告標章につきその出所を誤認混同した結果，わざわざ被告４店舗に来店することは，到底あり得ない。
ｄ小括
原告商標と被告標章とは，図形部分も含め外観が著しく相違しており，さらには，取引の実情に鑑みれば，需要者が，役務の出所を誤認混同するおそれは全くない。
よって，原告商標と被告標章とは，同一又は類似ではない。
(イ)被告標章１について
ａ役務の性質を踏まえた検討
役務の性質が上記(ア)ａのとおりである以上，宣伝媒体としては，自社におけるネイルアートの技法・施術例，店内雰囲気を需要者に伝えるべく，ホームページ，雑誌といった視覚に訴えるものが主力となる（被告もホームページ，雑誌を主たる宣伝方法としている。）。例えばラジオ宣伝をしたとしても，何ら宣伝効果はない。そうすると，需要者が出所の混同をするか否かの観点から商標の同一性・類似性を判断するにあたり，外観が圧倒的に重要である反面，称呼の重要性は，限りなく低いといわざるを得ない。そして，被告標章１と原告商標とは，外観が大きく異なり，観念も異なっている。以上のとおり，役務の性質を踏まえ，外観・称呼・観念等から具体的実質的に検討されたならば，被告標章１と原告商標とは類似しない。
ｂ取引の実情を踏まえた検討
(ａ)被告標章１に対する需要者の認識
ある商標の中で，識別力を有する部分を要部とするならば，役務をネイルサロンとする限り，「ネイル」の部分は，要部たり得ない。さらに，「アイ」の部分につき，「私」「愛」「藍」といった具合に多義的であり，様々な観念が想起されるため，やはり要部たり得ない。そうすると，これらの文字を組み合わせたのみでは，得られる識別力にも自ずと限界がある。
そこで，被告標章１に付された，「アルファベットと一体化された図形部分」も合わさって，被告標章１は，独自の識別力を獲得するのである（いわゆる全体的観察）。
(ｂ)被告標章１に対する被告の取引業者の認識
被告の名刺には，被告標章１が印刷されている（乙１３）。そして，被告の名刺は，被告の取引業者等に配布されるところ，被告の取引業者は，被告標章１につき，アルファベットと図形部分とを一体のものとして，これを認識する。
(ｃ)被告標章１に対する被告の顧客の認識


被告は，顧客に対し，被告４店舗それぞれにおいて，被告標章１が印刷されたスタンプカードを配布している（乙１４の１～４）。ただし，被告４店舗それぞれの区別がしやすいように，台紙は，店舗ごとに，別の配色が施されている。また，被告の新規顧客が作成する同意・登録書に関しても，右下に被告標章１が印刷されている（乙８の４）。そこで，被告の顧客は，被告標章１につき，アルファベットと図形部分とを一体のものとして，これを認識する。(ｄ)以上のような取引の実情を踏まえ，取引における経験則に基づいて，時と場所とを異にした場合，原告商標と被告標章１とに接した者は，両標章につき誤認混同を生じない（いわゆる離隔的観察）。よって，原告商標と被告標章１とは類似しない。
(ウ)被告標章２について
原告商標と被告標章２は，観念が異なり，同一ではない。(2)原告商標が無効審判により無効にされるべきものであるか（争点２）
（被告の主張）
ア被告は，原告商標登録出願前から，被告標章を使用していた。その結果，後記のとおり，被告標章は，原告商標登録出願時において，周知性を有していた。したがって，仮に原告商標と被告標章が同一又は類似と認められる場合には，原告の商標登録は無効である。
イ被告が被告標章を用いホームページによる宣伝を行ってきたこと(ア)ホームページは，需要者に対し，被告標章，店舗所在地のみならず，来店を決意させるに重要な，「ネイルアートの技法・施術例，店内雰囲気，価格」を伝えるに適しており，重要な宣伝媒体となる。被告ホームページにおいても，「今週のお客様」と題して来客の施術例の写真を公開し，店内の雰囲気を理解してもらうため店内の写真を公開している（乙１）。さらに，従来のネイルサロンでは施術前に料金が分かりにくく，料金の不透明さが集客の障害となっていたが，被告は，業界に先駆けて，本店開店当初より「わかりやすい料金システム」を謳い（乙１），これが需要者の支持を得て，短期間に間に業界大手に成長したものである。
(イ)被告は，平成２１年３月，本店を開店させるのと同時に，被告標章を使用してホームページを開設した（乙１，２）。
(ウ)被告ホームページに対する平成２２年７月以降のアクセス数は以下のとおりである。
平成２２年７月      ２９万８４７３回（乙３の１）平成２２年８月      ２８万６６７３回（乙３の２）平成２２年９月      ２７万４３０２回（乙３の３）平成２２年１０月    ２７万７５２１回（乙３の４）確かに，原告商標登録出願時点における，被告ホームページへのアクセス数は，解明できていない。しかし，その半年後には，毎月約３０万回弱のアクセス数を誇っているのであって，原告商標登録出願時点においても，相当数のアクセス数に上っていたことは明白である。(エ)さらに，平成２４年１月６日現在，「アイネイル」のキーワードで検索した場合，Yahoo検索，Google検索ともに，被告ホームページが最上位となることも付け加える（乙４の１及び２）。この点，同日現在，被告標章と，称呼が同一のネイルサロンが複数存在するようであるが，その中でも，被告が全国的に見て，最も著名かつ大手のネイルサロンなのである。
(オ)以上のとおり，上記(ウ)及び(エ)から推測すれば，原告商標登録出願時においても，被告ホームページが，相当数のアクセス数を有していたことは明らかである。すなわち，被告標章は，原告商標登録出願時において，被告ホームページを介し，既に全国的に周知されていたのである。
ウ被告が被告標章を用い雑誌による宣伝を行ってきたこと(ア)ホットペッパー名古屋版は，ＲＥＣＲＵＩＴの発行する地域情報誌であり，平成２１年７月現在，発行部数は月１５万部に上る雑誌である（乙５）。この点，雑誌広告は，需要者に対し，被告標章，店舗所在地のみならず，来店を決意させるに重要な，「ネイルアートの技法・施術例，店内雰囲気，価格」を伝えるに適しており，重要な宣伝媒体となる。(イ)被告は，被告標章を使用し，被告本店につきホットペッパー名古屋版平成２１年４月号から平成２２年７月号まで，被告金山店につき同雑誌平成２１年１０月号から平成２２年７月号まで，毎月，広告を出している（乙６の１，６の２）。
(ウ)以上により，原告商標登録出願時において，被告標章は，雑誌広告を通じ，「少なくとも東海地方」において周知されていたものである。エ被告店舗における新規顧客来店数の推移・その住所地について(ア)被告本店開店後，約１０か月における新規顧客数（リピーターを含まない）は１３５５人に上る。そして，来客の住所地分布につき，名古屋市が全体の６７．１６パーセントである。さらに，名古屋市を除く愛知県につき，全体の２４．３５パーセントであり，県内全域に及んでいる。加えて，愛知県外につき，全体の７．０１パーセントである（乙８の１）。
(イ)被告金山店開店後，約５か月における新規顧客数（リピーターを含まない）は７４８人に上る。そして，来客の住所地分布につき，名古屋市が全体の５４．６８パーセントである。さらに，名古屋市を除く愛知県につき，全体の３７．０３パーセントであり，県内全域に及んでいる。加えて，愛知県外につき，全体の７．３５パーセントである（乙８の２）。
(ウ)被告名駅店開店後，１か月における新規顧客数（リピーターを含まない）は２９７人に上る。そして，来客の住所地分布につき，名古屋市が全体の３７．０４パーセントである。そして，名古屋市を除く愛知県につき，全体の２６．６０パーセントであり，県内全域に及んでいる。加えて，愛知県外につき，全体の１８．８６パーセントである（乙８の３）。
(エ)原告商標登録出願時において，被告本店，金山店のいずれとも，新規顧客数は多数に上り，さらには，愛知県全域から来客を得ており，加えて，愛知県外からの新規顧客も７パーセント程度存在する。ネイルサロンの役務の性質（地域的限定性），上記２店舗の立地条件（県外からのアクセスの悪さ）を考慮すれば，「周知性」を認めるのに十分である。もっとも，「周知性」にいうところの需要者とは，実際に来店した者に限定される訳ではない。すなわち，原告商標登録出願からわずか半月後に開店した名駅店においては，開店後１か月間における愛知県外からの新規顧客が１９パーセント程度に達する。これは，原告商標登録出願時において，被告の経営するネイルサロンに対し，県外居住者からの潜在的需要があったことを示している。さらに，実際の来客の背後には，より多くの需要者が存在する。
要するに，原告商標登録出願時において，被告標章が，広く県外の需要者にも周知されていたことは，明白である。
オその他周知性を裏付ける事情


(ア)ネイルアートの専門誌（全国誌）である「ネイルマックス」の１２周年特別企画において，日本全国の人気ネイルサロンが特集された際，被告店舗（本店）が紹介された（乙７）。これは，東京都に所在する出版社から，東海地方の人気店であった被告に対し，原告商標登録出願前に，取材がされたものである。
この点，上記特集にて紹介された日本全国の人気ネイルサロン６４店舗のうち，半数が関東地方であるところ，東海地方で紹介されたネイルサロンは，被告を含め，名古屋所在の２社しかない。被告の営業は，その被告標章を含め，原告商標登録出願時において，東京都に所在する専門誌編集者にも知れるところとなっていたこと，さらには，同時点において，被告が東海地方を代表するまでになっていたことを示している。(イ)被告は，別紙被告店舗状況記載の順序により，順調に直営店を開店させた。さらには，被告が，東海地方における人気店に成長したことを受け，被告標章を用いたネイルサロン開業を要望する者が増えた。そこで，被告は，希望者に被告標章の使用を許諾し，平成２２年４月から平成２３年８月までに，ライセンス店が急速に拡大したものである。その結果，被告は，短期間の間に，ネイルサロン業界の大手に成長した。上記ライセンス店拡大の事情は，原告商標登録出願時において，既に被告標章が周知され，被告の営業が独自の信用を獲得していたことを裏付けるものである。
カ周知性のまとめ
以上により，原告が商標登録出願をした際において，被告標章は，愛知県全域を超え，広く東海三県たる岐阜県・三重県，ひいては，他県にも周知されていた。そして，ネイルサロンという役務の性質（地域的限定性）を加味すれば，周知性を有するものであったことは明白である。
（原告の主張）
ア被告の主張に対する認否
被告の主張は争う。
イ周知性の判断基準について
商標法４条１項１０号による周知商標の保護は，登録主義をとる同法の下で，例外的に，未登録商標であっても周知である場合には，既登録商標と同様に，これとの間で出所の混同のおそれを生じさせる商標の登録出願を排除することを認めようとするものである。しかも，商標登録出願が排除されると，出願人は，当該出願商標を，我が国のいずこにおいても，登録商標としては使用することができなくなるという意味において，排除の効力は全国に及ぶものである。これらのことに鑑みると，周知であるといえるためには，全国的にかなり知られているか，全国的でなくとも，数県にまたがる程度の相当に広い範囲で多数の取引者・需要者に知られていることが必要であると解すべきである（東京高裁平成１３年（行ケ）第４３０号）。
上記裁判例における商標権の指定商品（役務）は，第３６類「建物の貸与，建物の売買，土地の売買，土地の貸与」であるが，土地や建物を売買等する際に現地に出向いて現況確認や契約等することが通常行われているという点においては，被告が主張する「店舗に来店する必要がある」点において共通する。そうであるならば，役務の性質を考慮したとしても，同様に「周知であるといえるためには，全国的にかなり知られているか，全国的でなくとも，数県にまたがる程度の相当に広い範囲で多数の取引者・需要者に知られていることが必要」であると解される。
ウ被告標章の周知性について
ホットペッパー誌（乙６）は，名古屋地区限定で僅か１５万部／月の発行である。しかもフリーペーパーという性質上，料金を支払って購入する雑誌等に比べて需要者はそれ程子細に雑誌を読み込まないし，配布された雑誌を一旦は手にしても中身も見ずに処分する場合も多いのが現実である。そうすると，実質的な発行部数は相当程度少なく見積もられるべきであり，かかる観点からも他人の商標登録を無効にするほどの周知性は存在しない。また，被告は，「ネイルマックス」（乙７）なる専門誌に紹介されたことを理由に周知性を主張するが，被告主張によれば当該専門誌は平成２２年１月３０日に発行されており，原告の商標登録出願日（同月１３日）よりも後であるから，掲載された雑誌が発行されたことによる周知性は考慮に値しない。さらに，専門誌の編集者の目に留まって取材を受けたこと，東海地方で紹介されたネイルサロンが２社しかないことを理由に周知性を主張するが，編集者が取材をする基準も何ら示されておらず不明確であるし，雑誌の内容を充実させるために偶然目に留まったネイルサロンを紹介することもあり得ることを考慮すれば，取材を受けたことが一義的に周知性を獲得している証拠とはなり得ない。
被告は，被告ウェブサイトのアクセス数（乙３）を根拠に周知されていたと主張するが，提出された証拠は全て原告の商標登録出願日（平成２２年１月１３日）よりも後のものばかりであって，検討するに値しない。ウェブサイトへのアクセス数を左右する数々の要素は日々変化しているのであるから（外的要因として検索エンジンのアルゴリズム変動などもある），商標登録日より半年も後のアクセス数など，商標登録時点での周知性に関しては全く証拠価値のないものである。
(3)被告の先使用権の有無（争点３）
（被告の主張）
ア不正競争の目的はないこと
被告は，被告標章を使用し，平成２１年３月に本店を開店し，同年８月に金山店を開店した。そして，原告商標登録出願後においても，直営店・ライセンス店を含め，概ね東海地方から関西地方に出店し，ネイルサロン業界の大手に成長した。言い換えれば，被告は，原告商標の有する信用に関係なく，その営業努力により，被告標章の信用を獲得してきたものである。被告には，原告の信用を利用して利益を得ようとする目的はない。
イ周知性の範囲
(ア)先使用権の趣旨
商標法３２条１項前段の趣旨は，先使用者の既得的な地位を後発の登録商標の禁止権から保護することにあり，先発の使用者の努力によって信用が蓄積されたと評価できるような商標が存在するときは，その商標が未登録であっても，その事実状態（社会的関係）は保護されるべきこ
とに基づくものである
(イ)周知性に関する裁判例・学説
商標法３２条１項前段の周知性の認定は，同法４条１項１０号に比べ緩やかに解し，取引の実情に応じ，具体的に判断するものとされている（東京高裁平成５年７月２２日判決）。
そして，新・商標法概説初版（青林書院）２８８頁によれば，周知性の範囲につき，「１県より広い程度」でよいとされている。さらには，別冊ジュリスト１８８号商標・意匠・不正競争判例百選（有斐閣）の「３１先使用権」解説によれば，周知性の範囲につき，商標法４条１項１０号ほどの地域的範囲，浸透度は要しないというべきであり，「役務の性質等によっては，一県よりも狭くとも認められる場合もある」とされている。


(ウ)ネイルサロン（役務）の性質を踏まえた周知性の範囲ネイルサロン（役務）の性質とは，客がネイルアートの施術を受けるべく店舗に来店する必要があるものである。具体的には，客は，事前に，ホームページや，雑誌広告，紹介等により，各ネイルサロンにおけるネイルアートの技法・施術例，店内雰囲気，価格，店舗所在地を比較検討し，来店予約をした上，来店するものである。ゆえに，客層は，店舗所在地の地域住民に限定される傾向にある。さらに，ネイルサロン業界全体をみても，複数の都道府県に渡り店舗を展開する業者は乏しいのが現状である。
以上のネイルサロンの性質からすれば，先使用者の営業努力によって，当該標章に，少なくとも「店舗所在地たる一県程度」にわたり信用が蓄積されていれば，商標法３２条１項前段の趣旨に照らし，さらには，需要者保護の観点からも，かかる事実状態（社会的関係）は保護されるべきであると思料する。
そこで，商標法３２条１項前段の周知性につき，ネイルサロンにおいては，少なくとも「店舗所在地たる一県程度」であれば足りるというべきである。
ウ被告標章の周知性
上記(2)（被告の主張）イ～カと同じ。
（原告の主張）
ア被告の主張に対する認否
被告の主張は争う。
イ周知性の範囲について
被告は，先使用権（商標法３２条）における周知性の範囲につき，「４条１項１０号ほどの地域的範囲，浸透度は要しない」と主張する。確かに，そのような見解があることは認めるが，文言上同一の表現で規定されている「広く認識されている」との要件を区別して取り扱うだけの合理的根拠はなく失当である（竹田稔・知的財産権侵害要論特許・意匠・商標編第４版６７４頁，松尾和子「先使用権の要件である『広く認識せられたる』（旧商標法第九条一項，現行法第三十二条一項）の意義」判例商標法８５８頁以下に同旨）。
ウ被告標章の周知性について
上記(2)（原告の主張）ウと同じ。
また，被告が営業を開始したとする平成２１年３月から原告の商標登録出願日（平成２２年１月１３日）まではわずか１０か月という１年にも満たない短い期間であって，この期間内におけるホットペッパー誌程度の宣伝広告で（相当程度に狭い地域であったとしても）他人の商標権に対抗できる権利を認めるのは商標制度の根幹を揺るがし得るものである。被告は，事業者とすれば当然知るべき商標登録制度を知りながらも，自己が営業上出所表示として使用する標章につき商標登録出願という行為を怠っていた者である。要するに，商標権を取得しないことによるリスクを把握しながらも，手間や費用を惜しんで手続を怠っていたのである。一方，原告は，事業展開を見据えてより早期に手間と費用をかけて商標登録出願を行い，正当に権利を取得した者である。このように法に則り真面目に手続をして取得した権利に対して，手続を怠った者のごくごく短期間かつわずかの宣伝広告行為で先使用権が発生するとなれば，真面目に手続をする者はいなくなり，商標法における登録主義は崩壊することになる。
エ先使用権の範囲について
仮に被告が先使用権を有している場合でも，その範囲は原告の商標登録出願日（平成２２年１月１３日）において使用していた範囲（店舗）に限られるべきであって，出願日以降に営業を開始した直営店（並びにライセンス店）の使用についてはその範囲外である。
(4)原告の商標権行使が権利濫用に当たるか（争点４）
（被告の主張）
アウィルスバスター事件（東京地裁平成１１年４月２８日判決）は，「本件商標は出所識別力が乏しくＹの標章の使用によって識別能力を害されることは殆どないのに対して，Ｙの標章の使用を差止めたときは，Ｙの標章の商品の識別能力を著しく害し，商標の出所識別能力の保護を目的とする商標法の趣旨に反する」とする。
イ原告には，平成２２年６月，埼玉県さいたま市において開業した１店舗があるのみである。そして，その店舗立地，店舗外観からして，高級感・特別感・清潔感を感じさせるものとはいい難く，数多あるネイルサロンの中で，あえて原告店舗を選んで来店する女性客が，いかほど存在するのかについても疑問を抱かざるを得ない（乙１０）。ゆえに，原告商標の出所識別能力は，元より乏しいものと見るべきである。
これに対し，平成２２年６月には，既に愛知県において被告４店舗が開店していた。そして，大宮駅（埼玉県）と名古屋駅（愛知県）とは，約４００ｋｍの隔たりがあり，公共交通機関にて，片道約２時間３０分，片道運賃約１万１０００円を要する（乙１１）。上記のような地理的・時間的・費用的制約がある状況下で，被告標章が使用されたとしても，これによって，原告商標の識別能力を害されることはほとんどないのである。ウこの点，原告は，いわゆる「デジタルネイル」といったネイルアートの一般的手法に関しても，商標登録を目論む者であって（乙９），本訴の目的も専らライセンス料の獲得にあるものと思われる。しかしながら，被告４店舗は，原告店舗より先に開店しているのであって，被告標章は，専ら被告の営業努力によって，原告商標とは無関係に，出所識別能力を培ってきたものである。
言い換えれば，原告商標が，被告の売上げに全く寄与していないことは明らかであり，ライセンス料を要求されるいわれもないはずである。にもかかわらず，被告標章の使用を差し止めるならば，その識別能力を著しく害し，需要者にとっても不利益が著しいものである。
エ以上により，商標の出所識別能力の保護を目的とする商標法の趣旨に照らし，上記イ及びウを比較考量したならば，本件差止請求は，権利濫用として許されない。
（原告の主張）
ア被告の主張に対する認否
被告の主張は争う。
イそもそも，商標を実際に使用していなかったとしても，商標法が登録主義を採用している以上，差止請求が権利濫用になるわけではない（大阪地裁昭和５４年９月１４日判決・無体裁集１３巻１号８２頁参照）。しかも   ，原告   は，埼   玉県さ   いたま   市＜以   下略＞   所在の   ネイル   サロン「Inail（アイネイル）」を経営しており，店舗名や広告媒体等において商標を使用している（甲１２～１５）。原告は，上記場所の店舗を平成２１年３月１日から用途をネイル店として賃借の上，平成２２年６月よりネイルサロンを営業している（甲１６）。
原告店舗は，埼玉県内の経済・商業の中心地である大宮駅から徒歩３０秒という一等地に所在し，一人でも貸し切りが可能な少人数制のサロンとして営業している。原告店舗のコンセプトは，少人数制ゆえのプライベート感，顧客一人一人に対する丁寧なサービスである。アイネイルという店舗名も，このようなプライベート感を押し出すコンセプトから考えられたものである。