丙は，本件打合せにおいて，原告との共同設計を拒否したが，原告設計資料を持ち帰っており，その後，乙からは，組亀甲柄のパターンを参考にした設計も検討するよう依頼され，組亀甲柄を立体格子にしたファサード上部の設計を完成させている。そして，完成後の本件建物の外観は，原告が乙から依頼を受けた同年６月以前に提案されていた被告竹中工務店の設計資料の内容とは異なるが，他方で，夜間のライトアップされた状態を含めて，原告設計資料及び原告模型に基づく原告代表者の提案内容とほぼ同一である。以上によれば，被告竹中工務店は，原告代表者の上記提案に基づき，本件建物の実施設計を行ったといえる。
(b)仮に，丙が原告設計資料を持ち帰らなかったとしても，丙は，本件打合せにおいて，原告代表者の提案内容の説明を受けている。また，著作物を共同創作したといえるためには，有形・無形を問わず，創作過程において第一次的に関与した者の成果を利用又は改良して最終的に著作物を完成させば足りるから，本件建物の外観設計についても，原告が関与した創作的部分を利用又は改良して被告竹中工務店なりの創作的部分が付加された場合も，共同創作の事実が認められると解すべきである。
この点，完成した本件建物と原告代表者の提案内容は，上記(ア)の創作的部分において酷似している。具体的には，本件建物の外観上部に用いられている立体形状の組亀甲柄を構成する最小単位（頂点と頂点から延びる３本の線）の色及び形状，組亀甲柄の中央ラインを含む模様，色及び直線的な輪郭を有するとの形状が同一であり，立体形状の組亀甲柄の重要な特徴が同一である。また，本件建物の仕様が光を外装スクリーンの格子内部で拡散・乱反射させるものであり，夜間に外装スクリーン全体が一様に発光しているとしても，原告設計資料及び原告模型には，立体状に組み込まれた格子や格子内部で乱反射が起きることが示されている。
このような事情に照らせば，仮に，丙が原告設計資料を持ち帰っていなかったとしても，被告竹中工務店は，丙が認識した原告代表者の提案内容の創作的表現に基づき，本件建物の外観設計を完成させたといえる。
(c)以上に加えて，原告が乙から本件建物の外観設計に関する報酬の支払を受けていることにも照らせば，原告代表者と被告竹中工務店が本件建物の外観設計を客観的に共同して創作したといえる。
ｂ共同創作の意思があること
(a)共同創作の意思は，客観的に見て当事者間に互いに相手方の意思に反しないという程度の関係があれば足りる。
上記ａのとおり，被告竹中工務店は，客観的に，原告代表者の提案内容に基づいて本件建物の外観設計を完成させており，この事実は，原告代表者及び被告竹中工務店の意思に反するものではない。したがって，原告代表者と被告竹中工務店との間には，客観的にみて互いに相手方の意思に反しないという程度の関係があったといえる。
(b)仮に，共同創作の意思について，創作者間に互いに相補う形で創作をなすという主観的な認識が必要であると解しても，この主観的な認識の有無は，客観的な事実によって判断すべきであり，上記ａの事実経過に照らせば，少なくとも，原告と被告竹中工務店には，黙示の共同意思があったというべきである。
(c)したがって，原告代表者と被告竹中工務店は，本件建物の外観設計につき，共同創作の意思があった。
ｃ以上によれば，原告代表者は，被告竹中工務店と共同して本件建物を創作したといえる。
(ウ)「各人の寄与を分離して個別的に利用することができない」こと「各人の寄与を分離して個別的に利用することができない」とは，各人の寄与の分離可能性自体が問題ではなく，分離利用可能性が問題となる要件であるところ，分離利用可能性は，単なる物理的な分離可能性によって判断するのではなく，設計段階の意図を考慮した上で，全体として一体といえるか否かによって判断すべきである。
上記(ア)ｃのとおり，原告代表者は，本件建物の外観上部だけではなく外観全体の設計に関する提案をしているから，本件建物の外観に対する原告代表者と被告竹中工務店の寄与部分は，一体であって，分離して個別的に利用することはできない。また，仮に，原告代表者の寄与部分が本件建物の外観上部に限られるとしても，当該部分は，本件建物の一部を構成することのみを目的として設計され，本件建物と一体として建築の著作物を構成するものであるから，分離して個別的に利用することはできない。
(エ)職務著作であること
原告代表者は，原告の業務に従事する者であり，原告の発意に基づき，職務上，原告設計資料及び原告模型を作成しており，原告設計資料の作成名義人は「株式会社甲建築事務所」とされ，作成当時において原告名義で公表する予定であったといえる。
したがって，原告代表者の提案において表現された建築の著作物は，職務著作であるから，原告が著作者である。
（被告らの主張）
(ア)原告代表者の創作的関与はないこと
著作者とは，「著作物を創作する者」であり，「創作する者」とは，作品の形成にあたって，その者の思想，感情を創作的に表現したと評価される程度の活動をすることをいうから，アイデアやヒントを提供したりすることによって何らかの関与をしても，その者の思想や感情を創作的に表現したと評価される程度の活動をしていなければ「創作する者」とはいえない。
この点，原告設計資料は，被告竹中工務店が本件建物の外装スクリーン部分を立体構造とすることや光の表現を行うことの設計過程で作成した被告竹中工務店設計資料を流用し，その外装スクリーン部分に組亀甲柄を書き込んで乙に提示されたものである。また，原告設計資料は，外装スクリーンの寸法の記載がなく，格子の配列，向き，ピッチ，密度，隙間，格子の幅，厚さ，断面形状，表面処理について具体的な指定がされておらず，建築物の基本設計といえない上，外装スクリーンの設計において重大な表現を生み出す，内部の光の拡散や反射，光源の設置等の光の表現に関する記載もない。さらに，組亀甲柄は，各種商品から壁面に至るまで既に多くの用途に用いられる一般的な図柄であり，建築の一般的な図柄集にも記載されるありふれたものである。
したがって，原告代表者は，本件建物の外装スクリーンに組亀甲を用いるというアイデア又はヒントを建築主に提示したにすぎず，作成者の思想，感情を創作的に表現したとはいえない。また，本件建物の特徴は，１階のガラス部分と２階以上の外装スクリーンが相まって光のキューブが浮かび上がるという点にあり，外装スクリーン内で光が乱反射するように格子間のピッチや部材の幅，厚み，曲面の取り方等の断面形状について詳細な検討によって初めて創出されるものであるが，原告代表者の提案の内容はこれと相違している。
以上によれば，原告代表者が，本件建物の設計について創作的に関与したとはいえない。
(イ)「共同して創作した」とはいえないこと
ａ共同創作の事実がないこと


被告竹中工務店の設計担当者である丙は，本件打合せで原告代表者と会ったが，同席した時間は１時間にも満たず，原告代表者からの共同設計の提案を明確に拒否し，原告設計資料も受け取ることなく退席しており，その後に，原告代表者と接触したことや資料の受渡し，協議を実施したこともない。
また，被告竹中工務店は，本件打合せの後，乙から，引き続き同被告が単独で設計業務を続けるように指示され，一貫して自己の考える設計作業を継続してきた。
このように，被告竹中工務店が，原告代表者と共同で作業したことやその提案内容に依拠して設計を行ったことはない。そして，完成した本件建物と原告代表者の提案内容には，上記(ア)のとおり多くの相違点があることにも照らせば，被告竹中工務店と原告代表者が共同創作した事実がないことは明らかである。
ｂ共同創作の意思がないこと
共同創作の意思があるといえるためには，創作者間に互いに相補う形で創作をなすという主観的な認識が必要である。
上記ａの事実関係に照らせば，原告代表者と被告竹中工務店との間で，互いに相補う形で創作をなすという主観的な認識がないことは明らかであり，共同創作の意思が認められる余地はない。(ウ)「各人の寄与を分離して個別的に利用することができない」とはい
えないこと
共同著作物であると認められるためには，物理的分離可能性（共同著作物への各著作者の寄与を分離できるか）及び経済的商業的利用可能性（それらを個別的に利用することができるか）がいずれも存在しないことが必要である。
この点，原告設計資料は，本件建物の外装スクリーンのファサードの一部にすぎず，それ自体は取り外し可能な工業製品である。また，原告設計資料は，外装スクリーンの寸法の記載がなく，格子のピッチ，密度，隙間，幅，厚さ，断面形状及び表面処理について具体的に指定されていないから，本件建物以外の建物にも適用可能である。このように，原告設計資料には，上記物理的分離可能性及び経済的商業的利用可能性のいずれも認められるから，原告設計資料は「各人の寄与を分離して個別的に利用することができない」とはいえない。
(エ)職務著作ではないこと
原告代表者の提案が原告の職務著作であることについては，不知ないし否認する。
イ争点１－２（原告が原著作者であるか）について
（原告の主張）
仮に，原告が，本件建物の共同著作者であるとは認められないとしても，被告竹中工務店は，原告設計資料及び原告模型に基づく提案内容を翻案して本件建物を創作しているから，本件建物は，上記提案内容を原著作物とする二次的著作物に当たり，原告は，二次的著作物である本件建物の原著作物の著作者である。
(ア)原著作物について
上記ア（原告の主張）(ア)のとおり，原告設計資料及び原告模型に基づく原告代表者の提案内容は，本件建物の外観設計のうちの創作的部分を具体的に表現するものであり，これによって表現される建物は，建築の著作物に当たる。
そして，上記ア（原告の主張）(エ)のとおり，上記著作物は職務著作である。
(イ)被告竹中工務店による翻案について
原告代表者の外観設計に関する上記提案内容で表現される本件建物の表現上の本質的特徴は，①建物外観上部のみを立体形状の組亀甲にし，下部のガラス面を残していること，②建物の北西から，南西・南東の一部まで周囲を立体形状部分で覆っていること，③建物外観上部の立体形状部分が建物外観下部よりも道路側に出た形で設置されていること，④立体形状の組亀甲柄の特徴（通常用いられる平面ではなく立体形状を使用し，格子が無地であり，太さが一定の直線から成って各直線の中央に中心線がないこと，格子の最小構成単位が頂点とそこから等間隔で伸びる３本の直線によって構成されていること，格子の間に隙間が存在すること，一面のパネルとされ継ぎ目がないこと），⑤光の表現，にあるところ，完成した本件建物の外観には，上記①ないし⑤の本質的特徴をいずれも看取することができる。
そして，上記ア（原告の主張）(イ)のとおり，被告竹中工務店は，本件打合せにおいて，原告代表者の提案に係る表現内容を認識し，これを前提として創作的表現を付加し，本件建物の外観設計を完成させた。(ウ)以上によれば，原告は，本件建物の原著作物の著作者といえる。
（被告らの主張）
(ア)原著作物がないこと
上記ア（被告らの主張）(ア)のとおり，原告代表者は，被告竹中工務店設計資料を無断で流用し，その外装スクリーン部分を修正して原告設計資料を作成しているが，外装スクリーン自体は建築物ではなく，取り外し可能な建築部材であって工業製品である。
また，上記ア（被告らの主張）(ア)のとおり，原告設計資料は，外装スクリーン部分の寸法の記載がなく，格子の配列，ピッチ，密度，隙間，幅，厚さ，断面形状及び表面処理について具体的な指定がされておらず，この程度の図面では実際に建物を建築することはできないから，建物の基本設計といえる水準にまで達しておらず，外装スクリーンすら製作することはできない。
さらに，建築の著作物といえるためには，純粋美術と同視し得る程度の芸術性を備えた思想又は感情の表現があることが必要であるところ，上記ア（被告らの主張）(ア)のとおり，原告設計資料は，設計思想の表現された被告竹中工務店設計図面を流用して，外装スクリーン部分にありふれた伝統文様である組亀甲柄の絵を差し込んだものであり，外装スクリーン部分に組亀甲柄を用いるというアイデアを提示するものにすぎない。
以上によれば，原告代表者の提案内容は，建築の著作物であるとはいえない。
(イ)被告竹中工務店による翻案がないこと
上記ア（被告らの主張）(イ)で述べたとおり，被告竹中工務店は，原告設計資料を受領しておらず，原告代表者と協議したことも原告設計資料に基づいて設計作業を進めたこともない。


また，原告代表者の乙に対する提案内容と被告竹中工務店の設計内容は，外装スクリーンの内容，建物の外観，建物内部からの外装スクリーンの見え方なども全く異なり，特に，本件建物の特徴であり，夜間に外装スクリーンが光をまとまったキューブのように浮遊しているという効果は原告代表者の提案内容には含まれておらず，本質的部分が相違している上，設計思想は全く別物である。被告竹中工務店は，本件打合せ時点で，既に乙に対し，アルミキャストによる編込み様の２層２方向の立体格子案を提案し，組亀甲柄も参考にした検討案を設計に含めてほしい旨の乙の要望に配慮したが，単に伝統的なありふれた和柄である組亀甲柄を用いるのではなく，和柄のイメージを脱却した設計として，組亀甲の抽象的特徴である２層３方向立体格子構造の要素のみを抽出して外装スクリーンのデザインに応用することとした。そして，外装スクリーン内での影の見え方にも配慮して格子の配列を横方向にし，格子間のピッチや密度，隙間や格子の部材の幅，厚さ，断面形状に工夫し，組亀甲柄によるザルのような印象ではなくファブリックの綾の印象になるようデザインし，単に外装スクリーンの模様のみならず，建物取り付け方法，光源となる照明を含めた総合的な建築表現として独自の設計をしている。したがって，被告竹中工務店は，原告代表者の提案内容を翻案して本件建物を設計していない。
⑵争点２（故意・過失の有無及び損害額）について
（原告の主張）
ア被告らに対する請求について
被告竹中工務店は，本件書籍の発行にあたり，被告彰国社に対し，本件建物の著作者が被告竹中工務店のみであると表示し，これを受けた被告彰国社は，本件書籍における本件建物の外観写真の掲載に際し，本件建物の著作者を被告竹中工務店と表示した上，本件書籍を発行・販売している。被告らの上記行為は，故意又は過失に基づき原告の著作者人格権（氏名表示権）を侵害する共同不法行為であり，これにより原告が被った精神的苦痛を慰謝するに足りる金額は１００万円である。
イ被告竹中工務店に対する請求について
被告竹中工務店は，本件各受賞にあたって，故意又は過失に基づき，主催者に本件建物の著作者が被告竹中工務店のみであると表示し，当該主催者にその旨表示させ，原告の著作者人格権（氏名表示権）を侵害した。被告竹中工務店の上記不法行為により原告が被った精神的苦痛を慰謝するに足りる金額は２００万円である。
（被告らの主張）
争う。
⑶争点３（差止めの必要性）について
（原告の主張）
被告彰国社は，原告から平成２７年７月９日付け通知書（甲１４の１）をもって著作者人格権（氏名表示権）侵害の指摘を受けたにもかかわらず，現在も，本件書籍の発行及び販売を継続して原告の著作者人格権（氏名表示権）を侵害している。
よって，被告彰国社に対し，本件書籍の複製及び頒布の差止めを求める必要性がある。
（被告彰国社の主張）
争う。
⑷争点４（名誉回復措置の必要性等）について
（原告の主張）
ア被告竹中工務店に対する請求について
原告が本件建物の著作者であることを確保するためには，金銭賠償では足りず，少なくとも，被告竹中工務店が本件各受賞の主催者に対して本件建物の著作者を原告と改めるよう求める通知を行う措置が必要である。また，被告竹中工務店による著作者人格権（氏名表示権）侵害行為による業界内への影響は大きく，上記通知のみでは，本件建物の著作者が原告であることの確保及び原告の名誉の回復にとって不十分であり，同被告に対し，全国紙に謝罪広告を掲載させる必要性がある。
イ被告彰国社に対する請求について
原告が本件建物の著作者であることを確保するためには，被告彰国社に対し，少なくとも同被告が原告の著作者人格権（氏名表示権）侵害を行った本件書籍上に謝罪広告を掲載させる必要性がある。
（被告竹中工務店の主張）
争う。
被告竹中工務店には，著作権法１１５条所定の「故意又は過失」がなく，また，原告の主張する通知先への通知及び謝罪広告の必要性はない。
（被告彰国社の主張）
争う。
第３当裁判所の判断
１認定事実
前記前提事実に加えて，後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，以下の各事実が認められ，これに反する証拠は採用しない。
⑴本件打合せ以前の被告竹中工務店の設計経緯等
ア被告竹中工務店は，平成２４年１２月，エーエイチアイから本件建物の設計を依頼され，設計担当者である丙は，同月１７日，エーエイチアイ（建築主）と打合せし，「光を纏ったキューブを街に浮かべる」，「ニュートラルでインパクトのある表情を生み出す」というデザインコンセプトに基づき，１階部分をガラス張りとし，２階以上に外装スクリーンを設置することを提案し，イメージ図を記載した同日付け設計資料を提示した（乙３，２１，証人丙）。
丙は，その後，上記コンセプトに基づく設計を進め，エーエイチアイに対し，９回にわたり，設計案を提示した（乙２１）。
イ丙は，平成２５年５月３１日，乙に対し，予算も考慮して作成した同日付け設計資料（被告竹中工務店設計資料）及び夜景イメージ図を提示した。被告竹中工務店設計資料には，１階部分をガラスリブ構法によるガラス張りとすること，２階及びＲ階にアルミ押出型材横ルーバーを素材とする外装スクリーンを設置すること，上記素材を「□×２５×１００＠７５程度Ｂ－ＦＵＥ    下地胴縁ＳｔＬ型鋼    溶融亜鉛めっき」とすること，地階からＲ階までの各階の平面図，断面図及びその具体的な寸法，昼景のイメージ図などが記載されている（甲６，乙１４，２１，証人丙）。ウ丙は，乙から，別途予算を組むことも考えているので，外装スクリーンについて継続して幅広い提案をするよう求められ，同年６月１１日付けで設計資料を作成した。同資料には，外装参考イメージとして，アルミキャストやプロフィリットガラス，ガラスフィルム，光透過コンクリート（ⅰ－ｌｉｇｈｔ），光透過コンクリート（リトラコン）の各例が示されている（乙４，２１，証人丙）。
エ丙は，その後も検討を進め，同年９月１３日付け設計資料を作成した。同資料には，本件建物の外装スクリーンを２層２方向の立体格子構造である格子積みとガラスとすることや，格子の素材の参考としてアルミキャストの例が示されている（乙５，２１，証人丙）。
⑵本件打合せ以前の原告代表者の設計経緯等


原告代表者は，平成２５年６月，乙から，本件建物の外観デザイン監修の依頼を受け，本件建物の周囲に日本的な要素を感じる建物が少なかったことから，本件建物のファサードを，日本の伝統柄をデザインの源泉とし，一見洗練された現代的なデザインのように見えるが「日本」を暗喩できるものとすることを考えた。
そして，原告代表者は，乙から被告竹中工務店設計資料を受領し，上記考えの基に，原告設計資料及び原告模型を作成した。
原告設計資料及び原告模型は，被告竹中工務店設計資料のうちの外装スクリーンの上部部分のみを変更したものであり，具体的には，本件建物の外装の下部をガラスとし，上部に同じ形状及びサイズの白色の組亀甲柄を等間隔で同一方向に配置，配列することとすること，ピッチを「＠≒５００ｍｍ」，巾を「≒１５０ｍｍ」，向きを鉛直，隙間を「△辺≒２００ｍｍ」とする格子が記載されているが，これらは，建築主にわかりやすくイメージをつかんでもらうために実際の寸法より大きく記載されたものであり，この他に，実際建築に用いられる外装スクリーンの寸法や，格子のピッチ，密度，隙間，幅，厚さ，断面形状，表面処理に関する具体的な記載はない。原告代表者は，同年９月６日，乙に対し，原告設計資料及び原告模型に基づき，組亀甲柄を立体形状とし，アルミキャストを素材とする外装スクリーンの提案をした（以上につき，甲２２，２６，乙２，原告代表者）。
⑶本件打合せの状況
丙は，平成２５年９月１３日，エーエイチアイの事務所で乙と打合せをし，原告代表者も同席した。
丙は，同日，乙と本件建物の設計に関するプレゼンテーションの実施を予定していたので，エーエイチアイの事務所を訪れたが，原告代表者が同席することは事前に聞いていなかった。丙と原告代表者は初対面であった。原告代表者は，原告設計資料及び原告模型を用いて，乙らに対し，自らの設計案を説明した。
丙は，原告代表者からの原告との共同設計の提案を受けたがこれを断り，同日付け設計資料を乙に手渡し，原告設計資料を持ち帰ることなく退席した。本件打合せ後に，原告代表者と被告竹中工務店の担当者が接触したことはない（以上につき，甲２２，２６，乙５，２１，原告代表者，証人丙。なお，原告設計資料の持ち帰りの有無について当事者間に争いがあるが，第三者である乙作成に係る陳述書（乙６）の記載等によれば，上記認定に反する証拠部分は採用できない。）。
⑷本件打合せ後の状況
ア丙は，平成２５年９月１８日，乙から，従来どおり被告竹中工務店単独で本件建物の設計を進めてほしいが，組亀甲柄も参考とした外装スクリーンの検討を行ってほしいとの要望を受けたので，従来から検討していた２層２方向の立体格子構造の編込み様のデザイン等に加えて，組亀甲柄のもつ２層３方向の幾何学構造に着目した編込み様のデザインを内容とする案も含めた複数の案の検討を進め，その後，組亀甲柄のもつ２層３方向の幾何学構造に着目した編込み様のデザインを内容とする案を基に同年１１月に基本設計を終え，その後，実施設計を終えた（乙２１，証人丙）。イエーエイチアイは，同年１１月１４日付けで，本件建物の「建築外観デザイン監修」を物件名とし，報酬を２１０万円（税込）とする原告宛の注文書を作成し，平成２６年１０月１７日，原告名義の口座に１０５万円を振り込むなど，合計２１０万円を支払った（甲１０，２０，２６，原告代表者）。
⑸本件建物の外観
本件建物の１階部分は，ガラス張りであり，開放感を高めるために，南西の角部分に柱は設置されておらず，全体の柱は３本とされている。本件建物の２階以上の外装部分は，アルミキャストを素材とする白色の三次元曲面による２層３方向の立体格子構造とされ，ピッチは「＠２５０ｍｍ」，巾は「９０ｍｍ」，向きは斜光，隙間は「△辺９４ｍｍ」の格子が用いられ，横方向が強調された配列とされている（乙２，２１）。
⑹組亀甲柄の使途
組亀甲柄は，毘沙門亀甲（六角形を３つ並べた形）を編み目を出すように組んだ伝統的な日本の文様であり，三角形に並べた毘沙門亀甲３つを外枠線が互い違いになるように重ねて並べて組むと正六角形（亀甲模様）に見える（乙１１の１ないし４，乙１２の１）。
組亀甲柄は，壁紙やバッグ，カバーなどの平面的な製品のほか，壁やホテルの内装スクリーン，神社の柱，内装建具，ＬＵＣＥＰＬＡＮ社の建築化照明及びショールームの内装壁，ホテルの内部壁面などにも立体形状として使用され，建築の図案集にも取り上げられている（乙１２の４及び５，１３の１の１ないし１３の３，１５，１７の１及び２）。
２争点１（本件建物の著作者）について
⑴争点１－１（原告が共同著作者であるか）について
ア原告代表者の創作的関与について
(ア)著作権法は，著作物の対象である著作物の意義について，「思想又は感情を創作的に表現したものであって，文芸，学術，美術又は音楽の範囲に属するものをいう」（同法２条１項１号）と定義しており，当該作品等に思想又は感情が創作的に表現されている場合には，当該作品等は著作物に該当するものとして同法による保護の対象となる一方，思想，感情若しくはアイデアなど表現それ自体ではないもの又は表現上の創作性がないものについては，著作物に該当せず，同法による保護の対象とはならないものと解される。また，当該作品等が創作的に表現されたものであるというためには，作成者の何らかの個性が表現として表れていることを要し，表現が平凡かつありふれたものである場合には，作成者の個性が表現されたものとはいえず，創作的な表現ということはできない。
また，「建築の著作物」（同法１０条１項５号）とは，現に存在する建築物又はその設計図に表現される観念的な建物であるから，当該設計図には，当該建築の著作物が観念的に現れているといえる程度の表現が記載されている必要があると解すべきである。


(イ)上記１（認定事実）⑵のとおり，原告代表者は，乙から本件建物の外観に関する設計の依頼を受け，日本の伝統柄をデザインの源泉とし，一見洗練された現代的なデザインのように見えるが「日本」を暗喩できるものとするとの設計思想に基づいて，原告設計資料及び原告模型を作成し，平成２５年９月６日，乙に対し，本件建物の外装スクリーンの上部部分（２階及びＲ階部分）を立体形状の組亀甲とすることを含めた設計案を提示している。そして，この時点において，被告竹中工務店は，上記部分を立体形状の組亀甲とすることに着想していなかった（争いのない事実）。
しかしながら，上記１（認定事実）⑵のとおり，原告設計資料及び原告模型に基づく原告代表者の上記提案は，上記１（認定事実）⑴イの内容が記載された被告竹中工務店設計資料を前提に，当該資料のうちの外装スクリーンの上部部分のみを変更したものであり，上記提案には，伝統的な和柄である組亀甲柄を立体形状とし，同一サイズの白色として等間隔で同一方向に配置，配列することは示されているが，実際建築される建物に用いられる組亀甲柄より大きいイメージとして作成されたものであるため，実際建築される建物に用いられる具体的な配置や配列は示されておらず，他に，具体的なピッチや密度，幅，厚さ，断面形状も示されていない。一方で，上記１（認定事実）⑹のとおり，組亀甲柄は，伝統的な和柄であり，平面形状のみならず，建築物を含めて立体形状として用いられている例が複数存在し，建築物の図案集にも掲載されている。
そうすると，原告設計資料及び原告模型に基づく原告代表者の提案は，被告竹中工務店設計資料を前提として，その外装スクリーンの上部部分に，白色の同一形状の立体的な組亀甲柄を等間隔で同一方向に配置，配列するとのアイデアを提供したものにすぎないというべきであり，仮に，表現であるとしても，その表現はありふれた表現の域を出るものとはいえず，要するに，建築の著作物に必要な創作性の程度に係る見解の如何にかかわらず，創作的な表現であると認めることはできない。更に付言すると，原告代表者の上記提案は，実際建築される建物に用いられる組亀甲柄の具体的な配置や配列は示されていないから，観念的な建築物が現されていると認めるに足りる程度の表現であるともいえない。以上によれば，本件建物の外観設計について原告代表者の共同著作者としての創作的関与があるとは認められない。
(ウ)これに対し，原告は，原告設計資料及び原告模型に基づく原告代表者の上記提案は，建物の外観に用いられることが多くない組亀甲柄を選択し，組亀甲柄を用いるというアイデアから想定される複数の表現から特定の表現を選択して決定するものであることや，組亀甲柄部分の光の表現についても具体的に決定されているものであることをもって，創作的な表現である旨主張する。
しかしながら，組亀甲柄は，建築物の図案集にも掲載され，実際に建築物に用いられている例が複数存在することは上記(イ)のとおりであり，建物の外観に組亀甲柄を用いること自体がありふれていないということはできない。また，原告設計資料及び原告模型に基づく原告代表者の提案は，上記(イ)のとおり，組亀甲柄の大まかな色，形状，配置，配列が決定されているにすぎず，一般的な組亀甲柄として紹介されている例（乙１１の１ないし４，１２の１）と比較しても，個性の発露があると認めるに足りる程度の創作性のある表現であるということはできない。さらに，原告の主張する光の表現は，具体的に明らかではなく，この点をもって創作性を認めることはできない。
したがって，原告の上記主張は採用できない。
イ「共同して創作した」といえるかについて
仮に，本件建物の外観設計における原告代表者の創作的関与の有無の点を措いても，前記第２の１（前提事実）⑵エ及び上記１（認定事実）⑶・⑷のとおり，被告竹中工務店の設計担当者は，本件打合せで原告代表者から原告設計資料及び原告模型に基づく提案内容の説明を聞いたことはあるが，原告との共同設計の提案を断り，その後，原告代表者と接触ないし協議したことはない。
また，上記１（認定事実）⑵・⑷のとおり，原告代表者の設計思想は，本件建物のファサードを，日本の伝統柄をデザインの源泉とし，一見洗練された現代的なデザインのように見えるが「日本」を暗喩できるものとするなどというものであるのに対し，被告竹中工務店の設計思想は，組亀甲柄のもつ２層３方向の幾何学構造に着目した編込み様のデザインなどというものであって，原告代表者と被告竹中工務店の設計思想は異なる上，上記１（認定事実）⑵・⑸のとおり，原告代表者の提案内容と完成後の本件建物は，外装スクリーンの上部部分に２層３方向の立体格子構造が採用されている点は共通するが，少なくとも立体格子の柄や向き，ピッチ，幅，隙間，方向が相違しており（具体的には，原告設計資料及び原告模型には，本件建物の外装の上部に同じ形状及びサイズの白色の組亀甲柄を等間隔で同一方向に配置，配列することとすること，ピッチを「＠≒５００ｍｍ」，巾を「≒１５０ｍｍ」，向きを鉛直，隙間を「△辺≒２００ｍｍ」とする格子が記載されており，この他に，外装スクリーンの寸法や，格子のピッチ，密度，隙間，幅，厚さ，断面形状，表面処理に関する具体的な記載はないのに対し，本件建物においては，その２階以上の外装部分は，アルミキャストを素材とする白色の三次元曲面による２層３方向の立体格子構造とされ，ピッチは「＠２５０ｍｍ」，巾は「９０ｍｍ」，向きは斜光，隙間は「△辺９４ｍｍ」の格子が用いられ，横方向が強調された配列とされている。），建物の外観に関する表現上の重要な部分，すなわち本質的特徴といえる点において多くの相違点がある。
これらの事情に照らせば，原告と被告竹中工務店の間に共同創作の意思や事実があったとは認められず，両者が本件建物の外観設計を「共同して創作」したと認めることはできない。
ウ小括
以上によれば，原告が本件建物の共同著作者であると認めることはできない。
⑵争点１－２（原告が原著作者であるか）について
ア原著作物性について
上記⑴アのとおり，原告設計資料及び原告模型に基づく原告代表者の提案は創作的な表現であるとはいえないから，これに著作物性を認めることはできない   （更に   付言す   ると，   建物の   著作物   性を認   めるこ   ともできない。）。
イ被告竹中工務店による翻案について


また，仮に，原告設計資料及び原告模型に係る原告代表者の提案についての著作物性の有無の点を措いても，上記⑴イのとおり，原告設計資料及び原告模型と本件建物とは，その表現上の重要な部分において多くの相違点があり，本件建物から原告設計資料及び原告模型における表現上の本質的特徴を感得することはできない。
したがって，被告竹中工務店が原告設計資料及び原告模型に係る原告代表者の提案を翻案して本件建物の設計を完了したとか，本件建物が上記提案の二次的著作物に当たるとは認められない。
ウ小括
以上によれば，原告が本件建物の原著作者であると認めることはできない。
３結論
よって，その余の点について判断するまでもなく，原告の請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとして，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４７部
裁判長裁判官      沖中康   人
裁判官      村    井    美   喜   子裁判官廣瀬達人は，差支えにより署名押印できない。
裁判長裁判官      沖中康   人
（別紙）
物件    目録
建物名   M３PROJECT（エムスリープロジェクト）
地名地番（省略）
住居表示（住所は省略）
建築主   （住所は省略）
株式会社エーエイチアイ
（以下省略）
（別紙）
通知    目録    ⑴
１通知先
（住所は省略）
一般社団法人日本空間デザイン協会会長
２内容
一般社団法人日本空間デザイン協会会長    殿
貴協会主催の「DSA日本空間デザイン賞２０１５」の「C部門    商業・サービス空間部門」入選作品である「ステラマッカートニー    青山」につきまして，現在，「作品代表者」として「竹中工務店丙」との表示がありますが（平成２７年６月３０日付貴協会報道資料。http://以下省略），同建物の外観設計は，株式会社甲建築研究所と竹中工務店が共同で制作したものであることを通知いたします。
弊社は，本書をもって，貴協会に対し，上記報道資料中「ステラマッカートニー青山」の「作品代表者」の表示「竹中工務店    丙」を，「株式会社甲建築研究所甲／竹中工務店    丙」の表示に改めていただくよう申し入れいたします。
株式会社竹中工務店（以下省略）
（別紙）
通知    目録    ⑵
１通知先
（住所は省略）
一般社団法人日本商環境デザイン協会理事長
２内容
一般社団法人日本商環境デザイン協会理事長    殿貴協会主催の「JCDDesign    Award2015」準大賞作品である「ステラマッカートニー青山」につきまして，現在，貴協会ウェブサイト（http://以下省略）で公開されている「入賞者リスト」において「建築設計：株式会社竹中工務店丙」との表示がありますが，同建物の外観設計は，株式会社甲建築研究所と竹中工務店が共同で制作したものであることを通知いたします。弊社は，本書をもって，貴協会に対し，上記ウェブサイトの「入賞者リスト」の「ステラマッカートニー青山」の表示「建築設計：株式会社竹中工務店丙」を，「建築設計：株式会社甲建築研究所甲／株式会社竹中工務店    丙」の表示に改めていただくよう申し入れいたします。
株式会社竹中工務店（以下省略）
（別紙）
謝罪    広告    目録    ⑴
１謝罪広告の内容
謝罪広告
株式会社甲建築研究所甲    殿
弊社が，弊社の設計であるとして公表した「ステラマッカートニー    青山」の外観設計について，真実は，貴殿と弊社の共同制作によるものでした。弊社の行為は，貴殿の著作者人格権を侵害する行為であり，貴殿に対し陳謝するとともに，今後上記建物又はその複製物を弊社又は第三者が表示する際には当該建物の外観設計については貴殿と弊社が共同で制作した旨を表示することを誓約します。
平成    年    月    日
株式会社竹中工務店（以下省略）
２謝罪広告掲載の要領
(1)掲載スペース：縦２段，左右１８９．５ミリメートル×天地６６．５ミリ
メートル
(2)使用活字：見出し及び末尾被告の名称は９ポイント（明朝体活字），その他
は８ポイント（明朝体活字）
なお，謝罪広告中空欄となっている年月日については，新聞掲載日を表示する。
（別紙）
謝罪    広告    目録    ⑵
１謝罪広告の内容
謝罪広告
株式会社甲建築研究所甲    殿
弊社が，「ディテール」第２０５号２２頁で株式会社竹中工務店の設計であるとして表示した「ステラマッカートニー    青山」の外観設計について，真実は，貴殿と株式会社竹中工務店の共同制作によるものでしたので，同頁の「M３竹中工務店」及び「M３設計／竹中工務店」との表示を，それぞれ「M３    株式会社甲建築研究所・竹中工務店」及び「M３設計／株式会社甲建築研究所・竹中工務店」との表示に訂正いたします。弊社の行為は，貴殿の著作者人格権を侵害する行為であり，貴殿に対し陳謝するとともに，今後上記建物又はその複製物を弊社が表示する際には当該建物の外観設計について貴殿と株式会社竹中工務店が共同で制作した旨を表示することを誓約します。
平成    年    月    日
株式会社彰国社（以下省略）
２謝罪広告掲載の要領
(1)掲載スペース：縦２段，左右１８９．５ミリメートル×天地６６．５ミリ
メートル
(2)使用活字：見出し及び末尾被告の名称は９ポイント（明朝体活字），その他
は８ポイント（明朝体活字）
なお，謝罪広告中空欄となっている年月日については，新聞掲載日を表示する。
（別紙）
書籍    目録
書籍名   ディテール
号数     第２０５号
発行年月日    平成２７年６月１７日
発行者   株式会社彰国社


平成３０年５月２４日判決言渡
平成２９年（行ケ）第１０１２９号特許取消決定取消請求事件
口頭弁論終結日平成３０年３月２２日
判決
原告   築野食   品工業   株式会   社
訴訟代理人弁理士岩谷     龍
勝又政徳
佐野有紀
被告   特許庁   長官
指定代   理人   佐々木   正   章
山崎勝司
紀本   孝
板谷玲子
藤原浩子
主文
１特許庁が異議２０１６－７００４２０号事件について平成２９年５月８日にした決定を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
主文同旨
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
(1)原告は，平成２７年３月５日（優先権主張：同年２月４日），「米糖化物並びに米油及び／又はイノシトールを含有する食品」と題する発明につき特許出願（特願２０１５－４３３７６号。以下「本件出願」という。）をし，特許査定を受けて，平成２７年１０月２日，特許第５８１３２６２号として特許権の設定登録がされた（以下「本件特許」という。）。(2)平成２８年５月１３日，本件特許につき特許異議の申立てがあり，特許庁は，これを異議２０１６－７００４２０号事件として審理した。同審理においては，同年７月１２日付けで取消理由が通知され，同年９月１３日に意見書の提出及び訂正の請求がされ，同月３０日に上申書が提出され，同年１１月１４日に特許異議申立人から意見書が提出され，その後，平成２９年１月１９日付けで取消理由（決定の予告）が通知され，同年３月２７日に意見書の提出及び訂正の請求がされた（以下，最後の訂正請求を「本件訂正請求」という。）。
なお，平成２８年９月１３日付けの訂正請求は，平成２９年３月２７日付けの訂正請求（本件訂正請求）がされたため，特許法１２０条の５第７項の規定により，取り下げられたものとみなされた。
(3)平成２９年５月８日，特許庁は，本件訂正請求を認めた上，「特許第５８１３２６２号の請求項１～４に係る特許を取り消す。」との決定を行い，その謄本は同年５月１９日に原告に送達された（以下，同決定を「異議決定」という。）。
(4)平成２９年６月１４日，原告は，異議決定の取消しを求めて本件訴えを提起した。
２特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲の記載は，次のとおりである（以下「本件発明」といい，個別に特定するときは，請求項の番号に従って「本件発明１」などと特定する。また，本件発明に係る明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。）。
「【請求項１】
米糖化物，及びγ－オリザノールを１～５質量％含有する米油を含有するライスミルクであって，当該米油を０．５～５質量％含有するライスミルク。
【請求項２】
さらにイノシトールを含有する請求項１に記載のライスミルク。
【請求項３】
イノシトールを０．０１～０．５質量％含有する請求項２に記載のライスミルク。
【請求項４】
請求項１～３のいずれかに記載のライスミルクを含有する食品。」
３異議決定の理由の要旨
異議決定の理由は，別紙決定書の写し記載のとおりである。要するに，本件発明は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載されたものでない，すなわち，①本件明細書の記載からは，γ－オリザノールを１～５質量％含有する米油全てについて，それぞれライスミルクへの含有量が０．５～５質量％の全範囲にわたって，本件発明１の課題を解決できることまでは認識できず，②本件発明１の特定事項を全て含み，米油について新たな限定を付加するものでない本件発明２～４についても同様であるから，本件発明は，特許法３６条６項１号の要件（サポート要件）を満たしておらず，本件発明にかかる特許は，特許法１１３条４号により取り消されるべき，というものである。
第３原告が主張する取消事由の要点
１判断手法の誤り（取消事由１）
異議決定は，その理由から，知的財産高等裁判所平成１７年（行ケ）第１００４２号同年１１月１１日特別部判決（偏光フィルム事件大合議判決。以下「大合議判決」という。）が示す判断基準を本件に適用させたものであることが明らかである。
しかし，大合議判決は，パラメータＸとパラメータＹとが式（Ｉ）と式（ＩＩ）の二式を満足するという複雑な関係が，従来技術の有する課題を解決するために不可欠な手段であるか否かが争われた特殊なケースであるのに対し，本件発明１の「米油中のγ－オリザノール含有量１～５質量％」及び「ライスミルク中の米油含有量０．５～５質量％」のいずれの数値限定も，本件発明の課題の解決のために不可欠ではなく，望ましい数値範囲にすぎない。すなわち，本件発明１において米油中のγ－オリザノール含有量を「１～５質量％」とし，ライスミルク中の米油含有量を「０．５～５質量％」と限定したのは，本来具体的に限定する必要がない含有量について，一般的に採用されるであろうと考えられる範囲に限定して早期に特許を受けようとしたのにとどまるのである。したがって，本件発明１においては，数値範囲と得られる効果との関係の技術的な意味を立証する必要はないのに，この立証が必要なことを前提とする大合議判決の論理を適用するのは誤りである。
なお，大合議判決が示す判断基準のうち，「発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものである」との部分は，法文上根拠のない事項であり，考慮されるべきものではない。かかる意味でも，異議決定は，誤った事項に依拠して行ったという違法がある。
２課題の認定の誤り（取消事由２）


(1)本件明細書に記載されているとおり，本件発明の課題は，「コク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること」であり，同課題は，「米糖化物及び米油を含有する食品」によって解決される。しかるに，異議決定は，本件発明１の課題は，「実施例１－１のライスミルクに比べてコク（ミルク感），甘味及び美味しさについて優位（判決注：「有意」の誤記と認める。以下同じ。）な差を有するものを提供すること」であり，本件発明１が課題を解決できると認識できるためには，「γ－オリザノールの含有量が１質量％の米油から５質量％の米油のすべてについて，それぞれライスミルクへの含有量が０．５～５質量％の全範囲にわたって，実施例１－１のライスミルクに比べてコク（ミルク感），甘味及び美味しさについて優位な差を有することを認識できることが必要である」と認定した。しかし，かかる異議決定の認定は誤りである。
(2)上記認定が誤りである理由
ア異議決定（９頁下から２行～１０頁５行）は，甲１（米国特許出願公開第２００４／０２１３８９０号明細書）に記載の「米油を２重量％含有するライスミルク」及び甲８（特許第５５９６８４６号公報）に記載の「一般の米油がγ－オリザノールを０．１～０．５質量％含有すること」がいずれも周知であると述べており，異議決定の理由が，上記各引用文献記載事項が周知であるとの理由に大きく依存していることは明らかである（甲１及び甲８は，いずれも新規性及び進歩性欠如を理由とする拒絶理由通知に引用された文献である。）。
しかし，甲１には，γ－オリザノールについての記載も示唆もなく，甲８には，米油を２重量％含有するライスミルクについての記載も示唆もないから，「米油を２重量％含有するライスミルク」及び「一般の米油がγ－オリザノールを０．１～０．５質量％含有すること」が周知であるとの異議決定の認定は事実に反する。甲１及び甲８には，公知技術が記載されているにすぎない。
特許法３６条６項１号において，課題が解決できる範囲のものであるか否かの判断に，公知技術を考慮することが必要であること，及び，公知技術を参酌して課題が変動し得ることの法的根拠は全くない。課題は，出願当初の明細書に従って決定されるべきであって，新規性，進歩性にかかわる出願後に見出された公知技術により，変更されるべきものではない。イ異議決定は，「本件発明１において，ライスミルクにγ－オリザノールを含有する米油を０．５～５質量％含有すること自体は，上記課題を解決する上で特別な技術的特徴とはいえない。」，「本件発明１は，上記課題を解決する上で，ライスミルクに含有させる米油のγ－オリザノールの含有割合に技術的特徴がある」などと認定しており，特許取消理由が，γ－オリザノールの含有割合に技術的特徴があるとの認定に依拠していることが明らかである。
しかし，そもそも，サポート要件の適否判断に，「技術的特徴」ないし「特別な技術的特徴」などという，法的な根拠がない要件を持ち込むこと自体が誤りである。
また，本件発明の課題は，前記のとおり，「コク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること」であり，このことは，いずれの公知文献においても記載も示唆もされていない。したがって，本件発明は課題に特徴がある，いわゆる課題発明というべき特徴を有し，公知文献に全く記載がない革命的課題を提供することが，本件発明の特徴である。したがって，ライスミルクに含有させる米油のγ－オリザノールの含有割合に特徴があるとする特許取消理由は正しくない。
なお，異議決定は，その理由付けとして，原告が提出した平成２７年６月２６日付け意見書（甲１５）記載の主張をも引用するが，同主張は飽くまで進歩性に関するものであって，これをサポート要件の議論にも適用するのは不当である。
ウ異議決定は，「本件発明１の課題は，上記ａのとおり，具体的には，実施例１－１のライスミルクに比べてコク（ミルク感），甘味及び美味しさについて優位な差を有するものを提供することであり」（１２頁１６～１８行），「本件発明１が課題を解決できると認識できるためには，…，実施例１－１のライスミルクに比べてコク（ミルク感），甘味及び美味しさについて優位な差を有することを認識できることが必要である。」（１２頁２０～２５行）とする。
しかし，実施例１－１のライスミルクに比べてコク（ミルク感），甘味及び美味しさ等について有意な差を有することが認識できることが必要であるとする理由の根拠が異議決定のどこにも見当たらない。また，実施例１－１は，本件特許の優先日前において公知ではないが，仮に公知であるとしても，公知技術が特許法３６条６項１号の判断に採用されなければならない法律上の根拠はない。
３課題を解決できると認識できる範囲の判断の誤り（取消事由３）(1)異議決定には，課題を解決できると認識できる範囲の判断について，以下の点で誤りがある。
ア呈味メカニズムについて
異議決定において「γ－オリザノール自体ではなくγ－オリザノールを構成するものを含む植物ステロールが風味に影響してくることも否定できない。」（１１頁３１～３３行）と認定しているが，この呈味メカニズムに関する理由は根拠がない。
また，γ－オリザノールは，植物ステロールとフェルラ酸とが共有結合したもので（甲２６），化学構図の一部に植物ステロール骨格を有するけれども，γ－オリザノールと植物ステロールとは，別異の化学物質でありその化学構造は大きく異なるから，当業者であれば，γ－オリザノールを構成する植物ステロール部分が風味に影響するといえないと理解する。そもそも，実施例１－１と実施例１－２とを対比すると，実施例１－１のコク，甘味，美味しさ等は，実施例１－２によって有意に改善している（異議決定：１２頁下から１２～１０行）。しかるに，実施例１－１で用いられた「こめ油」と実施例１－２で用いられた「米胚芽油」の組成は，甲２６（２頁の表）に記載のとおり，γ－オリザノール量については，後者は前者の７倍であるのに対し，植物ステロール量については，後者は前者のわずか１．０５倍であり，両植物ステロール量は実質的に同じである。また，甲２６（２頁の表）に記載のとおり，両者の脂肪酸組成は全く同じである。したがって，コク（ミルク感），甘味，美味しさ等の改善の原因は，米油が，植物ステロールではなく，γ－オリザノールを含有しているからであるとする明確な合理的理由がある。
いずれにしろ，呈味のメカニズムはサポート要件には関係ない。イコク（ミルク感），甘味及び美味しさの評価点数について異議決定は，「『コク（ミルク感）』，『甘み』及び『美味しさ』の各評価項目を用いて，それぞれが具体的にどのような評価点数になることで課題が解決されたと判断されるのか，又は合計・平均点数が何点以上で課題が解決されたと判断されるのか等，直ちに上記課題が解決できるかどうかは理解できない。」と論難している。


しかし，本件明細書の【００２３】において，「コク，甘味及び美味しさに関して，例えば，本発明の食品と，米油もイノシトールも含有しないで例えば大豆油等を含有する食品との食味試験を行い，有意差がある場合に，改善されたと判断することができる。」旨，記載され，実際，実施例では，米油もイノシト－ルも含有しない，基準ライスミルクや大豆油を比較対象として食味試験を行い，米油を含有するライスミルクが，これらに対して，ｔ－検定統計処理により有意差があることを実証している。ウ１～５質量％の全範囲及び０.５～５質量％の全範囲にわたる立証について異議決定には，「γ－オリザノールを１～５質量％含有する米油の全てについて，それぞれライスミルクへの含有量が０．５～５質量％の全範囲にわたって，本件発明１の課題を解決できることまでは認識できない」（１３頁１４～１７行）旨，記載されている。
しかし，数値範囲は一般的に一定範囲の連続数であり，その中には，無限の数の数字が含まれるから，数値範囲の全範囲について立証することは，不可能である。出願当初の明細書に実施可能であると開示されている範囲の全範囲を立証できなくとも，出願時の明細書又は出願後提出の代表例によって，上記開示が正しいことを裏付ければよい。
(2)課題は本件発明１によって解決されること
ア前記のとおり，本件発明の課題は，「コク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること」である。
本件明細書の図１によれば，比較例１のようにライスミルクに大豆油を含有することでは，米油を含有しない基準ライスミルク１と比較して，ライスミルクの甘味が改善されず，ライスミルクの美味しさは有意に劣る一方，実施例１－１及び１－２の両者のいずれもライスミルクに米油を含有することで，米油を含有しない基準ライスミルク１及び米油を含有しないで大豆油を含有する比較例１と比較して，コク（ミルク感），甘味及び美味しさが有意に優れている。
また，米油によってライスミルクのコク（ミルク感），甘味，美味しさ等が改善されることは，本件明細書の図２の試験例２及び図４の試験例４（なお，図４中，実施例２－３は実施例４－１の誤記である。）からも，明らかである。
なお，γ－オリザノールは米油特有の微量成分であり（甲４０・３５頁４～６行），現に，どのメーカーの米油もγ－オリザノールを含有している一方，米油以外の食用植物油，例えば，図１の比較例１で用いられる大豆油は元々γ－オリザノールを含有しない。
図１に接した当業者は，γ－オリザノールを含まない大豆油や基準ライスミルクでなく，γ－オリザノールを含有することが知られている米油が本件発明の課題を解決できる，ひいては，本件発明の課題の解決において重要なのは，γ－オリザノールの米油中の割合ではなく，米油ないしγ－オリザノールを含有する米油にあるものと認識する。
したがって，本件発明１がその発明の課題を解決できるものであることは明らかである。
イなお，本件明細書の出願当初の明細書の記載が特許法３６条６項１号の規定を満足することを更に明瞭にするためのデータを，甲５２として提出する。これからも，本件発明の課題が本件発明１によって解決されることは明らかであり，甲５２は必ず考慮されるべきである。
第４被告の反論の要点
１判断手法の誤り（取消事由１）について
(1)大合議判決を適用したことについて
大合議判決が示した，「特許請求の範囲に発明として記載して特許を受けるためには，明細書の発明の詳細な説明に，当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できる」ように記載しなければならないとの要件は，原告が主張する特殊なケースであるか否かにかかわらず，適用されるものである。
これを，本件発明１についてみると，「米油中のγ－オリザノール含有量１～５質量％」及び「ライスミルク中の米油含有量０．５～５質量％」という二つの数値範囲を用いて特定された数値限定発明が，本件明細書の発明の詳細な説明に，当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならない。
異議決定は，数値限定発明である本件発明１について，特許出願時の技術常識を参酌して，本件発明１の数値範囲を満たすものであれば，所望の効果が得られ，当該発明の課題が解決できると当業者において認識できる程度に，具体例等が明細書の詳細な説明に記載されているかどうかを判断したものである。
したがって，異議決定における「判断手法」に誤りはない。(2)数値範囲は課題を解決するために不可欠ではないとの原告主張について原告は，「米油中のγ－オリザノール含有量」及び「ライスミルク中の米油含有量」は，本件発明の課題を解決するために不可欠ではなく，望ましい数値範囲にすぎないから，これらの数値範囲と得られる効果との関係の技術的な意味を立証する必要はない旨主張する。
しかし，本件発明１において特定された数値範囲が，当該発明の課題を解決するために不可欠であるか否かにかかわらず（言い換えれば，その数値範囲を満たさなくても課題が解決できるものであるとしても），本件発明１が数値範囲を発明特定事項とするものである以上，当該数値範囲を満たす本件発明１について，当該発明の課題が解決できると認識できる範囲のものであることを示すことが必要である。
したがって，原告の上記主張は失当である。
(3)以上のとおり，異議決定における判断手法に誤りはなく，原告が主張する取消事由１は理由がない。
２課題の認定の誤り（取消事由２）について
(1)原告の主張(2)アについて
ア異議決定においては，本件出願の１０年以上前に公開となった甲１に基づいて「米油を２重量％含有するライスミルク」が周知であり，また，甲８に基づいて「一般の米油がγ－オリザノールを０．１～０．５質量％含有すること」が周知であるとした。
甲１又は甲８のそれぞれから，「米油を２重量％含有するライスミルク」及び「一般の米油がγ－オリザノールを０．１～０．５質量％含有すること」の両事項が周知であると認定したのではないから，原告が主張するように，甲１に「米油を２重量％含有するライスミルク」が記載され，γ－オリザノールの記載がなく，甲８に「一般の米油がγ－オリザノールを０．１～０．５質量％含有すること」が記載され，米油を２重量％含有するライスミルクの記載がないことは，上記の二つの周知技術の認定に影響するものではない。


イ発明が解決しようとする課題とは，出願時の技術水準に照らして未解決であった課題であるから，異議決定においては，本件明細書の【０００６】の記載及び実施例から，原告主張のとおりの「コク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること」を課題として認定した上で（９頁下から８～３行），上記周知技術を（本件出願時の技術水準を示すものとして）参酌するなどして，本件発明１の課題は，「具体的には，実施例１－１のライスミルクに比べてコク（ミルク感），甘味及び美味しさについて優位な差を有するものを提供すること」であるとしたものであり（１２頁１６～１８行），原告の主張するように，公知技術を参酌して本件発明１の課題を認定したものではない。
ウしたがって，異議決定の周知技術の認定及び公知技術を参酌して課題を変動することについての原告の主張は，いずれも理由がない。
(2)原告の主張(2)イについて
ア異議決定の「本件発明１は，上記課題を解決する上で，ライスミルクに含有させる米油のγ－オリザノールの含有割合に技術的特徴があるものと認められる。」（１０頁９～１１行）との記載における「技術的特徴」とは，本件明細書に記載された背景技術（及び本件出願時の技術水準）と比較して特別な技術的事項であり，本件発明１の課題を解決するための手段としての技術的事項であることを明確にするために使用した文言である。サポート要件の判断に当たって，上記の意味において「技術的特徴」を使用して検討を行ったことに違法はない。
また，原告は，米油のγ－オリザノールの含有割合に特徴があるとする異議決定の判断は正しくない旨を主張しているところ，このような，米油のγ－オリザノールの含有割合が課題解決に関係しないかのような主張は，特許請求の範囲の記載に基づかないものであり，失当である。なお，食品において，より美味しいものを得ようとすることは自明の課題であるから，本件発明１の「コク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること」という課題は，格別なものではない。したがって，「技術的特徴」に関する原告の主張は，理由がない。イ異議決定において指摘した平成２７年６月２６日付意見書（甲１５）の進歩性に関する主張は，判断を裏付ける資料の一つとして記載したにすぎず，当該主張をサポート要件の判断の具体的な根拠としたものではないから，この点に関する主張も理由がない。
(3)原告の主張(2)ウについて
ア異議決定において「実施例１－１のライスミルクに比べて」と記載した
理由について
(ｱ)本件明細書の背景技術の欄には，「ライスミルクとは，米糖化物含有食品であり，例えば，米を酵素，麹等で糖化させたものに植物油，塩等を加えて味を調整し，ミルク状にした飲み物のことをいう。」（【０００２】）と記載され，米糖化物含有食品であるライスミルクに，植物油を加えることが周知であったことが示されている。
また，本件明細書の背景技術の欄に記載された特許文献２（特開２０１４－１８０２４９号公報・乙１）の【０００４】には，「米国で近年ブームになっているライスミルクは，玄米を糖化したものに，紅花油，海塩を加えて味を調整したもの」であることが記載されている。そうすると，本件明細書において，本件出願時の技術水準として，「紅花油等の植物油を含む米糖化物含有食品」は広く知られていたことが記載されているといえる。
異議決定において，周知技術について甲１を示したのは，本件出願時の技術水準である「紅花油等の植物油を含む米糖化物含有食品」には，「米油を２重量％含有するライスミルク」も当然含まれていることを示すためであって，単なる公知技術に基づいて本件発明１の課題を認定するためではない。
また，原告が認めるように，米油はγ－オリザノールを含有するものであって，「一般の米油がγ－オリザノールを０．１～０．５質量％含有する」ことが周知である（甲８【００１１】）ことを考慮すると，本件出願時の技術水準を構成する「米油を２重量％含有するライスミルク」における「米油」に含まれるγ－オリザノールは，０．１～０．５重量％であると解するのが相当である。
したがって，本件明細書の実施例１－１のライスミルクは，γ－オリザノールを０．２重量％（質量％）含む「こめ油」を３質量％含有するものであるから，本件出願時の技術水準を構成するものであると認められる。
(ｲ)発明が解決しようとする課題とは，出願時の技術水準に照らして未解決であった課題であるから，本件発明１の「コク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること」という課題は，本件出願時の技術水準を構成する米糖化物含有食品（具体的には，実施例１－１のライスミルク）に比べて，コク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供することであるというべきである。
(ｳ)したがって，異議決定においては，本件発明１の課題について，「具体的には，実施例１－１のライスミルクに比べてコク（ミルク感），甘味及び美味しさについて優位な差を有するものを提供すること」としたものである。
イ異議決定は，原告が主張するように，実施例１－１が公知技術であることを根拠として判断したものではない。このことは，上記アにおいて示したとおりである。
(4)以上のとおり，異議決定の課題の認定に誤りはなく，原告が主張する取消事由２は理由がない。
３課題を解決できると認識できる範囲の判断の誤り（取消事由３）について
(1)原告の主張(1)アについて
異議決定において，植物ステロールと風味との関係については，原告（特許権者）の主張に関する「なお書き」として記載しているにすぎず，植物ステロールが風味に影響していることが否定できないことを，サポート要件違反であることの理由としているわけではない。
(2)原告の主張(1)イについて
異議決定の当該記載は，実施例の官能評価が点数化されていることから，官能評価の点数が具体的に，どのような点数であれば，実施例１－１のライスミルクと比較して「コク，甘味，美味しさ等を有する」ものとなり，本件発明１の課題を解決したといえるのかを検討したものである。確かに，本件明細書の【００２３】に「コク，甘味及び美味しさに関して，例えば，本発明の食品と，米油もイノシトールも含有しないで例えば大豆油等を含有する食品との食味試験を行い，有意差又は有意差傾向がある場合に，改善されたと判断することができる。」旨記載されており，官能評価をｔ－検定によって統計処理したこともうかがえるが，本件明細書には，実施例１－１のライスミルクと比較して「コク，甘味，美味しさ等を有する」ものとなり，本件発明１の課題が達成できたといえるためには，具体的に，コク，甘味及び美味しさそれぞれの点数が何点であればよいのか，又は合計点が何点であればよいのか等について何ら記載はない。


そうすると，本件明細書の図２に示された実施例２－１，２－２，２－４，２－５のライスミルクが，実施例１－１のライスミルクと比較して「コク，甘味，美味しさ等を有する」ものとなっているか否かを，明確に理解することができない。
このことから，異議決定は，官能評価の結果から，直ちに上記課題が解決できるかどうかは理解できないとしたものであり，異議決定に誤りはない。
(3)原告の主張(1)ウについて
異議決定においては，実施例１－１のライスミルクと比較して，コク，甘味，美味しさ等を有するといえるのが，実施例１－２のライスミルク（実施例２－３は，実施例１－２と同等のライスミルク。）のみである（１２頁２６行～１３頁４行）ことや，「γ－オリザノール含有量とコク（ミルク感），甘み及び美味しさの評価結果との関係を示唆する技術常識は存在しない」こと（１３頁７～９行）を理由として，γ－オリザノールを１．５質量％含有する米胚芽油を３質量％含有するライスミルク（実施例１－２のライスミルク）以外の，二つの数値範囲で特定された本件発明１の全範囲にわたって，当該発明の課題を解決できるとまでは認識できないとしたものである。サポート要件を満たすためには，特許出願時の技術常識を参酌して，本件発明１の数値範囲内であれば，所望の効果が得られると当業者において認識できる程度に，具体例を開示して記載すればよいのであって，原告が主張するように，無限の数の数字，それぞれについて具体的な実施例の立証が求められるものではない。
(4)原告の主張(2)アについて
原告の主張は，本件発明１が，当該発明の課題を解決できるというためには，米油を含有しない基準ライスミルクと比較して，コク，甘味及び美味しさが改善されていればよいことを前提とするものである。しかし，本件発明１が，当該発明の課題を解決できるというためには，本件出願時の技術水準を構成すると認められる実施例１－１のライスミルクと比較して，コク，甘味及び美味しさが改善されていることが必要であることは，前記したとおりである。
したがって，原告の上記主張は，その前提において誤りがある。そして，本件発明１が，実施例１－１のライスミルクと比べて，コク，甘味及び美味しさが改善しているといえないことは，異議決定の１２頁１３行～１３頁１８行で説示されているとおりである。
(5)原告の主張(2)イについて
特許法第３６条６項１号は，特許請求の範囲の記載について，「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」を規定するものであり，事後的に実験データを提出して明細書の記載内容を記載外で補足することによって，サポート要件を満たすようにすることは，発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に反し許されない。仮に，甲５２の実験データを考慮しても，示されたサンプルの食味試験の評価が，実施例１－１のライスミルクに比べて改善しているとは理解できないので，本件発明１が，当該発明の課題を解決できると認識することはできない。
(6）小括
以上のとおりであるから，異議決定の判断に誤りはなく，取消事由３は理由がない。
第５当裁判所の判断
１本件発明について
(1)発明の詳細な説明の記載
本件明細書の発明の詳細な説明には，次の記載がある（表１，図１，図２及び図４については，別紙本件明細書の表及び図参照）。
ア技術分野
【０００１】
本発明は米糖化物並びに米油及び／又はイノシトールを含有する食品に関する。
イ背景技術
【０００２】
ライスミルクとは，米糖化物含有食品であり，例えば，米を酵素，麹等で糖化させたものに植物油，塩等を加えて味を調整し，ミルク状にした飲み物のことをいう。例えば，玄米を粉砕し，水に分散させて，プロテアーゼ，セルラーゼ，ペクチナーゼ，アミラーゼを加えて反応させてライスミルクを製造する方法があるが（特許文献１参照），プロテアーゼ，セルラーゼ，ペクチナーゼといった酵素を制御することなく加えるため，プロテアーゼによりアミノ酸，オリゴペプチドが生成し，うまみ調味料様の雑味がついてしまい，その用途は狭く限定されてしまっていた。
【０００３】
そこで，食感が滑らかで雑味がなくすっきりした味を持つ米糖化液としてアミノ酸濃度が一定範囲である米糖化液が開発されたが（特許文献２参照），甘味，コク（ミルク感）等の風味は十分に改善されておらず，必ずしも満足できるものではなかった。さらに，グラノーラ，パンケーキ等が流行する一方，牛乳アレルギー，大豆アレルギーの人口は増加傾向にあり，風味が改善された牛乳や豆乳の代用品が求められていた。そこで，牛乳アレルギー，大豆アレルギーを持つ人の食生活を豊かなものにするため，これまで様々な研究開発がなされている。従来牛乳や大豆を用いて製造又は調理されていた多数の食品を，牛乳や豆乳を使用せずに作ることを可能にする食品を提供することも目的とする。
ウ発明が解決しようとする課題
【０００６】
本発明は，米糖化物含有食品のコク，甘味，美味しさ等を改善するという課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果見出されたものである。すなわち，本発明は，コク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供することを目的とする。さらに，従来牛乳や大豆を用いて製造又は調理されていた多数の食品を作ることを可能にする食品を提供することも目的とする。
エ課題を解決するための手段
【０００７】
本発明は，上記課題を解決するために，以下の発明を包含する。〔１〕米糖化物並びに米油及び／又はイノシトールを含有する食品。〔２〕米油がγ－オリザノールを０．１～４０質量％含有する前記〔１〕記載の食品。…
〔５〕米油を０．１～１０質量％含有する前記〔１〕～〔４〕のいずれかに記載の食品。…
オ発明の効果
【０００９】
本発明によれば，コク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供することができる。…
カ発明を実施するための形態
【００１１】
本発明は，米糖化物並びに米油及び／又はイノシトールを含有する食品（以下，本発明の食品という）を包含する。本発明の食品は，米糖化物，米油及びその他の成分を含有する食品であってもよく，米糖化物，イノシトール及びその他の成分を含有する食品であってもよく，米糖化物，米油，イノシトール及びその他の成分を含有する食品であってもよく，米糖化物及び米油のみからなる食品であってもよく，米糖化物及びイノシトールのみからなる食品であってもよく，米糖化物，イノシトール及び米油のみからなる食品であってもよい。
【００１２】
〔米糖化物〕
本発明における米糖化物は，米のデンプン分子のグリコシド結合の加水分解物を含む。米糖化物は加水分解物を０．０１～９９．９９質量％含有していてもよく，１５～３５質量％含有していてもよい。…
【００１３】
〔米油〕


本発明における米油は，例えば米糠を原料とした米原油及び精製途中の米油，最終製品である精製米油等が挙げられ，その製法は特に限定されない。…本発明における米油は，例えば，γ－オリザノールを０．１～７０質量％含有していてもよく，…１～５質量％含有していてもよく，…１．４～１．６質量％含有していてもよい。本発明における米油は，γ－オリザノールを１質量％以上含有していることが好ましい。γ－オリザノールを１質量％以上含有する米油は，米油に外部からγ－オリザノールを添加せずに製造されたものであってもよく，外部からγ－オリザノールを添加されたものであってもよいが，米油に外部からγ－オリザノールを添加せずに製造されたものであることが好ましい。本発明における米油がγ－オリザノールを多く（例えば，１質量％以上）含有することにより，本発明の食品は，血流促進作用，皮脂分泌促進作用，血中コレステロール低下作用，ヒトの皮膚微小循環機能亢進作用，毛細血管透過性の抑制作用，末梢皮膚温度の上昇作用，ストレス改善作用，更年期障害に伴う症状の緩和作用等が認められる。
【００１５】
本発明における米油として，例えば，こめ油（築野食品工業株式会社製，γ－オリザノール０．２重量％），米胚芽油（米胚芽油ＰＲＯ－１５，築野食品工業株式会社製，γ－オリザノール１．５重量％）等を使用することができる。
本発明の食品は，例えば，米油を０．１～１０質量％含有していてもよく，０．５～１０質量％含有していてもよく，０．５～５質量％含有していてもよく，０．５～３質量％含有していてもよい。
米油を含有する本発明の食品は，コク，甘味及び美味しさを有する米糖化物含有食品として提供することができる。本発明の食品は，米油を含有することにより，米油でなく他の植物油脂を含有する食品よりも，特にミルク感が付与される。本発明の食品は，米油を含有することにより，米油でなく他の植物油脂を含有する食品よりも，常温での長期保存において，劣化が生じにくくなり，臭い発生の抑制や過酸化物価（ＰＯＶ），酸価（ＡＶ）の上昇を抑制することができる（特許第５５９６８４６号参照)。【００１６】
〔イノシトール〕
本発明の食品は，例えば，イノシトールを０．０１～０．５質量％含有していてもよく，０．０５～０．５質量％含有していてもよく，０．０５～１質量％含有していてもよい。…本発明の食品は，イノシトールを含有することにより，特にその甘味の味質が改善される。本発明の食品は，イノシトールを含有することにより，さらに脂肪燃焼効果，抗脂肪肝効果等を有する。
【００２３】
〔コク，甘味及び美味しさ〕
本発明の食品は，コク，甘味及び美味しさの点で優れている。…コク，甘味及び美味しさに関して，例えば，本発明の食品と，米油もイノシトールも含有しないで例えば大豆油等を含有する食品との食味試験を行い，有意差又は有意傾向がある場合に，改善されたと判断することができる。
キ実施例
【００３１】
次に，実施例を挙げて本発明をさらに具体的に説明するが，本発明はこれらの実施例により何ら限定されるものではなく，多くの変形が本発明の技術的思想内で当分野において通常の知識を有する者により可能である。
【００３２】
〔製造例１：米粉の調製〕
とぎ汁が透明になるまでうるち米（以下，単に「米」という）をとぎ，１～３時間水に浸し，白っぽくなるまで静置した。その後，ざるに上げて，水を切った。ざるに米を広げて干し，米を指で押すとその一部が欠け落ちるようになるまで，米を乾燥させた。乾いた米をミルで１００ｇずつ１０分間粉砕した。その後，米を茶こし（メッシュ１６０）でふるった。茶こしに残った米は，すり鉢ですって粉にした。１合の米から１５０ｇの米粉を製造した。
【００３３】
〔製造例２：米糖化物の調製〕
米粉２０ｇに対して水７９．９ｇ，α－アミラーゼ（スミチームＡ１０，新日本製薬株式会社製）０．１ｇを加えた後，スターラーで攪拌しながら９０℃になるまで１時間加熱した。その後，１時間攪拌し，米糖化物を得た。
【００３４】
〔製造例３：米糖化物含有食品（ライスミルク）の調製〕米糖化物に各種類の油脂，イノシトール（築野食品工業株式会社製），食塩及びモノグリセリドを種々の割合で添加した後，水を加えて，下記表１の組成となるように濃度を調整した。ミキサーで３０秒間攪拌し，その後３０秒間静置し，再び３０秒間攪拌混合し，ライスミルクを得た。なお，使用した油脂はそれぞれ米油（こめ油，築野食品工業株式会社製，γ－オリザノール０．２重量％），米胚芽油（米胚芽油ＰＲＯ－１５，築野食品工業株式会社製，γ－オリザノール１．５重量％，米油の一種），大豆油（昭和まるごと大豆油，昭和産業社製）である。
【００３５】
【表１】
【００３６】
〔試験例１〕
含有油脂の種類が異なるライスミルクを用いて食味試験を行った。評価は無作為に選出した３０名のパネラーにより行った。評価項目は，「コク（ミルク感）」，「甘み」及び「美味しさ」であった。基準ライスミルク１と同等の場合を「０」，基準ライスミルク１より優れている場合を「１」，基準ライスミルク１よりさらに優れている場合を「２」，基準ライスミルク１より劣っている場合を「－１」，基準ライスミルク１よりさらに劣っている場合を「－２」として評価を行った。
【００３７】
結果を図１に示した。図１に示されるとおり，油脂の種類がこめ油及び米胚芽油である本発明のライスミルク（実施例１－１及び１－２）は，基準ライスミルク１と比較して，コク（ミルク感），甘み及び美味しさの全ての項目において，有意に優れた結果を示した。一方，油脂の種類が大豆油であるライスミルク（比較例１）は，基準ライスミルク１と比較して，美味しさの項目において，有意に劣った結果を示した。このことから，米糖化物含有食品は，こめ油又は米胚芽油をさらに含有することで，コク（ミルク感），甘み及び美味しさが優れた食品になることが示された。
【００３８】
〔試験例２〕


油脂の種類が米胚芽油であり，その含有割合が異なるライスミルクを用いて食味試験を行った。評価は無作為に選出した３０名のパネラーにより行った。評価項目は，「コク（ミルク感）」，「甘み」及び「美味しさ」であった。基準ライスミルク２と同等の場合を「０」，基準ライスミルク２より優れている場合を「１」，基準ライスミルク２よりさらに優れている場合を「２」，基準ライスミルク２より劣っている場合を「－１」，基準ライスミルク２よりさらに劣っている場合を「－２」として評価を行った。
【００３９】
結果を図２に示した。図２に示されるとおり，油脂の種類が米胚芽油であり，その含有割合が０．５～５質量％である本発明のライスミルク（実施例２－１～２－４）は，基準ライスミルク２と比較して，コク（ミルク感），甘み及び美味しさの全ての項目において，有意に優れた結果を示した。また，油脂の種類が米胚芽油であり，その含有割合が１０質量％である本発明のライスミルク（実施例２－５）は，基準ライスミルク２と比較して，コク（ミルク感）及び甘みの項目において，有意に優れた結果を示した。このことから，米糖化物含有食品は，米油又は米胚芽油を０．５～１０質量％含有することが好ましいことが示された。
【００４０】
〔試験例３〕
イノシトールの含有割合が異なるライスミルクを用いて食味試験を行った。評価は無作為に選出した３０名のパネラーにより行った。評価項目は，「コク（ミルク感）」，「甘み」及び「美味しさ」であった。基準ライスミルク３と同等の場合を「０」，基準ライスミルク３より優れている場合を「１」，基準ライスミルク３よりさらに優れている場合を「２」，基準ライスミルク３より劣っている場合を「－１」，基準ライスミルク３よりさらに劣っている場合を「－２」として評価を行った。
【００４１】
結果を図３に示した。図３に示されるとおり，イノシトールの含有割合が０．０１～０．１質量％である本発明のライスミルク（実施例３－２～３－４）は，基準ライスミルク３と比較して，コク（ミルク感），甘み及び美味しさの全ての項目において，有意に優れた結果を示した。また，イノシトールの含有割合が０．５質量％である本発明のライスミルク（実施例３－１）は，基準ライスミルク３と比較して，甘み及び美味しさの項目において，有意に優れた結果を示した。このことから，米糖化物含有食品は，米油又は米胚芽油を０．０１～０．５質量％含有することが好ましいことが示された。
【００４２】
〔試験例４〕
米胚芽油及びイノシトールを含有することによるライスミルクの「コク（ミルク感）」，「甘み」及び「美味しさ」の変化を調べるために，食味試験を行った。評価は無作為に選出した３０名のパネラーにより行った。評価項目は，「コク（ミルク感）」，「甘み」及び「美味しさ」であった。基準ライスミルク４と同等の場合を「０」，基準ライスミルク４より優れている場合を「１」，基準ライスミルク４よりさらに優れている場合を「２」，基準ライスミルク４より劣っている場合を「－１」，基準ライスミルク４よりさらに劣っている場合を「－２」として評価を行った。
【００４３】
結果を図４に示した。図４に示されるとおり，米胚芽油及びイノシトールを含有することにより，「コク（ミルク感）」，「甘み」及び「美味しさ」の全ての項目において相乗効果が認められた（実施例４－２～４－５）。このことから，米糖化物含有食品は，米胚芽油及びイノシトールを含有することで，コク（ミルク感），甘み及び美味しさがさらに優れた食品になることが示された。なお，実施例４－４のライスミルクの糖度は，ポケット糖度計ＰＡＬ－１（株式会社アタゴ製）を用いて測定すると１７．４質量％であった。
ク産業上の利用可能性
【００５１】
本発明によればコク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供することができるため，産業上有用に用いることができる。(2)以上の記載を総合すると，本件発明に関し，次の事項が認められる。ア米糖化物含有食品であるライスミルクの製造時に各種酵素を制御することなく加えると，プロテアーゼによりアミノ酸，オリゴペプチドが生成し，うまみ調味料様の雑味がついてしまい，用途が限られてしまう（【０００２】）。
食感が滑らかで雑味がなくすっきりした味を持つ米糖化液としてアミノ酸濃度が一定範囲である米糖化液が開発されたが，甘味，コク（ミルク感）等の風味は十分に改善されておらず，必ずしも満足できるものではなかった。また，グラノーラ，パンケーキ等が流行する一方，牛乳アレルギー，大豆アレルギーの人口は増加傾向にあり，風味が改善された牛乳や豆乳の代用品が求められている（【０００３】）。
そこで，本発明は，コク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供することを目的とし，さらに，従来牛乳や大豆を用いて製造又は調理されていた多数の食品を作ることを可能にする食品を提供することも目的とする（【０００６】）。
イ本発明は，米糖化物並びに米油及び／又はイノシトールを含有する食品を包含する（【００１１】）。本発明における米油は，γ－オリザノールを１～５質量％含有していてもよい。γ－オリザノールを１質量％以上含有する米油は，米油に外部からγ－オリザノールを添加せずに製造されたものであってもよく，外部からγ－オリザノールを添加されたものであってもよい（【００１３】）。
ウ本発明によればコク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供することができるため，産業上有用に用いることができる（【００５１】）。
２取消事由１（判断手法の誤り）について
特許法３６条６項１号は，特許請求の範囲の記載は「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」との要件（サポート要件）に適合するものでなければならないと定めている。その趣旨は，発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると，公開されていない発明について独占的，排他的な権利を認めることになり，特許制度の趣旨に反するから，そのような特許請求の範囲を許容しないとしたものである。そうすると，特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものと解するのが相当である。原告は，上記判断基準は「特殊なケース」にのみ当てはまるものであって，本件においては当てはまらない（考慮すべきでない）と主張するが，同判断基準が，原告が主張するような「特殊なケース」にのみ妥当するものではなく，特許発明一般に関するものであることは，上記の立法趣旨からして明らかというべきである。
したがって，原告の主張は採用できない。


なお，異議決定が，本件発明をγ－オリザノールの含有割合に技術的特徴がある数値限定発明（パラメータ発明）と解した上でサポート要件の適否を検討したことについては，誤りがあるというべきであるが，この点については，後記のとおり，取消事由２及び３において検討する。
３取消事由２（課題の認定の誤り）及び取消事由３（課題を解決できると認識できる範囲の判断の誤り）について
(1)課題の認定について
ア前記のとおり，特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載又はその示唆により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。また，発明の詳細な説明は，「発明が解決しようとする課題及びその解決手段」その他当業者が発明の意義を理解するために必要な事項の記載が義務付けられているものである（特許法施行規則２４条の２）。以上を踏まえれば，サポート要件の適否を判断する前提としての当該発明の課題についても，原則として，技術常識を参酌しつつ，発明の詳細な説明の記載に基づいてこれを認定するのが相当である。かかる観点から本件発明について検討するに，本件明細書の発明の詳細な説明には，米糖化物含有食品であるライスミルクの製造時に各種酵素を制御することなく加えると，プロテアーゼによりアミノ酸，オリゴペプチドが生成し，うまみ調味料様の雑味がついてしまい，用途が限られたこと（【０００２】），食感が滑らかで雑味がなくすっきりした味を持つ米糖化液としてアミノ酸濃度が一定範囲である米糖化液が開発されたが，甘味，コク（ミルク感）等の風味は十分に改善されておらず，必ずしも満足できるものではなかったこと，さらに，グラノーラ，パンケーキ等が流行する一方，牛乳アレルギー，大豆アレルギーの人口は増加傾向にあり，風味が改善された牛乳や豆乳の代用品が求められていたこと（【０００３】）などが背景技術として記載されている。その上で，発明の詳細な説明には，発明が解決しようとする課題として，「本発明は，米糖化物含有食品のコク，甘味，美味しさ等を改善するという課題を解決すべく鋭意研究を重ねた結果見出されたものである。すなわち，本発明は，コク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供することを目的とする。さらに，従来牛乳や大豆を用いて製造又は調理されていた多数の食品を作ることを可能にする食品を提供することも目的とする。」との記載がある（【０００６】）。
これらの記載からすれば，本件発明は，「コク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること」それ自体を課題とするものであることが明確に読み取れるといえる。
イこれに対し，異議決定は，「本件発明１の課題は，本件特許明細書の『コク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること』（【０００６】）との記載及び実施例（【００３１】～【００４３】）において，『コク（ミルク感）』，『甘み』及び『美味しさ』の各評価項目について評価を行っていることから，『コク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること』と認められる。」と，一旦は上記アと同様に本件発明１の課題を認定しながら，最終的なサポート要件の適否判断に際しては，「本件発明１の課題は，上記ａのとおり，具体的には，実施例１－１のライスミルクに比べてコク（ミルク感），甘味及び美味しさについて優位な差を有するものを提供することであ（る）」とその課題を認定し直し，課題の解決手段についても，「本件発明１が課題を解決できると認識できるためには，…実施例１－１のライスミルクに比べてコク（ミルク感），甘味及び美味しさについて優位な差を有することを認識できることが必要である。」としている（異議決定１２頁１６～２５行）。この点について，被告は，発明が解決しようとする課題とは，出願時の技術水準に照らして未解決であった課題であるから，本件発明１の「コク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること」という課題は，本件出願時の技術水準を構成する米糖化物含有食品（具体的には，実施例１－１のライスミルク）に比べて，コク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供することであり，したがって，異議決定においては，本件発明１の課題について，「具体的には，実施例１－１のライスミルクに比べてコク（ミルク感），甘味及び美味しさについて優位な差を有するものを提供すること」としたものである（したがって，異議決定の課題の認定に誤りはない）と主張する。
確かに，発明が解決しようとする課題は，一般的には，出願時の技術水準に照らして未解決であった課題であるから，発明の詳細な説明に，課題に関する記載が全くないといった例外的な事情がある場合においては，技術水準から課題を認定するなどしてこれを補うことも全く許されないではないと考えられる。
しかしながら，記載要件の適否は，特許請求の範囲と発明の詳細な説明の記載に関する問題であるから，その判断は，第一次的にはこれらの記載に基づいてなされるべきであり，課題の認定，抽出に関しても，上記のような例外的な事情がある場合でない限りは同様であるといえる。したがって，出願時の技術水準等は，飽くまでその記載内容を理解するために補助的に参酌されるべき事項にすぎず，本来的には，課題を抽出するための事項として扱われるべきものではない（換言すれば，サポート要件の適否に関しては，発明の詳細な説明から当該発明の課題が読み取れる以上は，これに従って判断すれば十分なのであって，出願時の技術水準を考慮するなどという名目で，あえて周知技術や公知技術を取り込み，発明の詳細な説明に記載された課題とは異なる課題を認定することは必要でないし，相当でもない。出願時の技術水準等との比較は，行うとすれば進歩性の問題として行うべきものである。）。
これを本件発明に関していえば，異議決定も一旦は発明の詳細な説明の記載から，その課題を「コク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供すること」と認定したように，発明の詳細な説明から課題が明確に把握できるのであるから，あえて，「出願時の技術水準」に基づいて，課題を認定し直す（更に限定する）必要性は全くない（さらにいえば，異議決定が技術水準であるとした実施例１－１は，そもそも公知の組成物ではない。）。
したがって，異議決定が課題を「実施例１－１のライスミルクに比べてコク（ミルク感），甘味及び美味しさについて有意な差を有するものを提供すること」と認定し直したことは，発明の詳細な説明から発明の課題が明確に読み取れるにもかかわらず，その記載を離れて（解決すべき水準を上げて）課題を再設定するものであり，相当でない。
以上によれば，異議決定における課題の認定は妥当なものとはいえず，被告の主張は採用できない。


(2)課題を解決できると認識できる範囲について
ア上記のとおり，本件発明の課題は，コク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供することであると認められるので，本件発明が，発明の詳細な説明の記載から，「コク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供する」という課題を解決することができると認識可能な範囲のものであるか否かについて検討する。
イ発明の詳細な説明の記載について
(ｱ)発明の詳細な説明には，課題を解決するための手段として，米糖化物並びに米油及び／又はイノシトールを含有する食品とすることが記載され，同食品は米油を０．５～５質量％含有していてもよいこと，米油中のγ－オリザノール含有量は，１～５重量％であってもよいことが記載されている（【０００７】，【００１３】及び【００１５】）。また，「〔コク，甘味及び美味しさ〕本発明の食品は，コク，甘味及び美味しさの点で優れている。…コク，甘味及び美味しさに関して，例えば，本発明の食品と，米油もイノシトールも含有しないで例えば大豆油等を含有する食品との食味試験を行い，有意差又は有意傾向がある場合に，改善されたと判断することができる。」（【００２３】）と記載されていることからも，発明の詳細な説明においては，ライスミルクに米油又はイノシトール，あるいは，その両方を添加することが課題の解決手段とされていることが理解できる。
(ｲ)発明の詳細な説明の実施例には，米粉から米糖化物を含有するライスミルクを調製した製造例１ないし３と，ライスミルクの食味試験を行った試験例１ないし４が記載されている（【００３１】～【００４３】）。ここで，ライスミルクの調製に用いた米油のγ－オリザノール含有量は，こめ油では０．２重量％，米胚芽油では１．５重量％であるから（【００３４】），本件発明１の範囲に含まれる実施の態様であるライスミルクは，試験例１及び４に用いた実施例１－２と，試験例２の実施例２－１ないし２－４，さらに，試験例４の実施例４－２ないし４－５であるといえる（【００３５】表１）。
(ｳ)また，上記食味試験の方法について，【００３６】，【００３８】及び【００４２】の記載によれば，試験ごとに比較の基準となるライスミルクを設定し，無作為に選出した３０名のパネラーにより，「コク（ミルク感）」，「甘み」及び「美味しさ」の評価項目について，基準ライスミルクと比較して，基準ライスミルクと同等の場合を「０」，基準ライスミルクより優れている場合を「１」，基準ライスミルクよりさらに優れている場合を「２」，基準ライスミルクより劣っている場合を「－１」，基準ライスミルクよりさらに劣っている場合を「－２」として評価を行ったことが理解できる。
ウ本件発明の範囲内のライスミルクを用いた上記試験の結果について
(ｱ)試験例１について
試験例１の結果を示す図１によれば，γ－オリザノールを１．５重量％含有する米油である米胚芽油を３質量％含有する実施例１－２のライスミルクは，油脂を含有しない基準ライスミルク１と比較して，コク（ミルク感），甘味，美味しさの全てにおいて，１．５点以上であり，基準ライスミルク１より優れていると評価されたことが読み取れる。そして，図１下部には，「＊ｐ＜０．０５，＊＊ｐ＜０．０１（ｔ－検定）」と記載されているところ，図１のグラフにおいて，実施例１－２については，コク（ミルク感），甘味，美味しさの各評価項目の全てに「＊＊」が表示されている。このことは，試験例１における基準ライスミルク１と実施例１－２の比較結果が，全ての評価項目において，ｔ－検定によりｐ＜０．０１という高い精度で統計的に有意であることを示している。
そうすると，試験例１における実施例１－２のライスミルクについて図１に示された結果は，コク（ミルク感），甘味，美味しさといった人間の感覚である食味に関する官能試験において，無作為に選出された３０名のパネラーにより，基準となるライスミルクを設定して比較を行い，統計評価を行って有意差があることを確認しているのであるから，評価基準を明確化し主観を排した客観的な評価結果であると認められる。そして，発明の詳細な説明には，本件発明１においては，課題を解決するための手段として，米糖化物並びに米油及び／又はイノシトールを含有する米糖化物調製食品とすることが記載されており，実際に図１の結果に示されるとおり，本件発明１のライスミルクに該当する実施例１－２のライスミルクが，コク（ミルク感），甘味，美味しさの全ての点で，上記解決手段を有していない基準ライスミルク１より優れているということは，少なくとも，実施例１－２の具体的なライスミルクに関しては，上記解決手段により課題が解決されていることを裏付けるものであるといえる。
(ｲ)試験例２について
【００３５】の表１によれば，試験例２は，米油を含有しない基準ライスミルク２に対し，γ－オリザノールを１．５重量％含有する米油である米胚芽油を異なる量で含有するライスミルクを評価した食味試験である。試験例２においても，【００３８】に記載された試験方法，図２に記載された統計評価からみて，試験例２は試験例１と同様に客観性が担保されていると認められる。
図２によれば，実施例２－１ないし２－４のライスミルクは，全ての評価項目の点数が基準ライスミルク２を上回っており，米胚芽油の含有量は，実施例２－２では１重量％，実施例２－３では３重量％，実施例２－４では５重量％であるから，米糖化物含有食品のコク，甘味，美味しさを改善するための解決手段である米油の含有量としては，１～５重量％の範囲で課題が解決できることが裏付けられているといえる。
(ｳ)試験例４について
試験例４は，米油に加えて，イノシトールをさらに含有する本件発明２及び３に対応する実施例に関するものであるが，試験例１及び２と同様に食味試験及び統計評価が行われ，イノシトールと米胚芽油３質量％を含有する実施例４－２ないし４－５の点数は，全て，イノシトールを含まない基準ライスミルク４及びイノシトールを含むが米油を含有しない実施例２－３のいずれをも上回っている（【００３５】表１，【００４２】及び【００４３】図４）。
したがって，米油に加えて，イノシトールを含む本件発明２及び３についても，課題が解決できる範囲のものであることが裏付けられているといえる。
(ｴ)そして，上記試験例１，２及び４の結果を総合すれば，本件発明４についても，課題が解決できる範囲のものであることが裏付けられているといえる。
エ以上によれば，本件発明は，いずれも，発明の詳細な説明の記載から，「コク，甘味，美味しさ等を有する米糖化物含有食品を提供する」という課題を解決することができると認識可能な範囲のものであるといえる。
(3)被告の主張について


平成２４年９月１０日判決言渡
平成２３年(行ケ)第１０３１５号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２４年６月２０日
判                決
原            告        日立化   成工業   株式会   社訴訟代理人弁理士        長谷    川      芳      樹
平      野      裕      之
城      戸      博      兒
阿      部              寛
古      下      智      也
被            告        特許庁   長官指定代   理人         長      﨑      洋      一
森      川      元      嗣
瀬      良      聡      機
田      村      正      明
主                文
特許庁が不服２００８－３０２６５号事件について平成２３年８月２３日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告の求めた判決
主文同旨
第２事案の概要
本件は，特許出願に対する拒絶審決の取消訴訟である。争点は，容易想到性及び拒絶理由通知の懈怠である。
１特許庁における手続の経緯
原告は，平成１５年１２月２日，名称を「回路接続材料，及びこれを用いた回路部材の接続構造」とする発明につき特許出願（特願２００３－４０３４８２，甲１）をし，平成２０年７月４日付けで拒絶理由通知（甲２）を受け，同年９月８日，手続補正書（甲３）を提出したが，同年１０月２４日付けで拒絶査定を受けたので（甲４），同年１１月２７日，不服の審判（不服２００８－３０２６５号，甲５）を請求するとともに，平成２１年１月５日，手続補正（甲６）をしたが，平成２２年１２月３日付けで本件拒絶理由通知（甲７）を受け，平成２３年２月７日，本件手続補正書（甲８）を提出した。特許庁は，平成２３年８月２３日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は，同年９月６日，原告に送達された。
２本願発明の要旨（本件手続補正書（甲８）の特許請求の範囲の請求項１に記載されたもの。各行頭の分説記号は，本訴において原告が付した。）Ａ．第１の回路基板の主面上に第１の回路電極が形成された第１の回路部材と，Ｂ．前記第１の回路部材に対向して配置され，第２の回路基板の主面上に第２の
回路電極が形成された第２の回路部材と，
Ｃ．前記第１の回路部材の主面と前記第２の回路部材の主面との間に設けられ，前記第１及び第２の回路部材同士を接続する回路接続部材と，
を備える回路部材の接続構造であって，
Ｄ．前記第１の回路電極又は前記第２の回路電極のいずれかが，インジュウム－
亜鉛酸化物回路電極であり，
Ｅ．前記回路接続部材が，絶縁性物質と，表面側に導電性を有する複数の突起部
を備えた導電粒子とを含有し，
Ｆ．前記回路接続部材の４０℃における貯蔵弾性率が０．５～３ＧＰａであり，且つ，２５℃から１００℃までの平均熱膨張係数が３０～２００ｐｐｍ／℃であり，Ｇ．隣接する前記突起部間の距離が１０００ｎｍ以下であり，
Ｈ．前記突起部の高さが５０～５００ｎｍであり，
Ｉ．前記第１の回路電極と前記第２の回路電極とが，前記導電粒子を介して電気的に接続されていることを特徴とする回路部材の接続構造。
３審決の理由の要点
(1)審決は，「本願発明は，刊行物に記載された発明および周知の技術事項から当業者が容易に発明をすることができたものであるので，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない。」と判断した。(2)上記判断に際し，審決が認定した刊行物（特開平１１－７３８１８号公報，甲１０）記載の発明，本願発明と刊行物記載の発明との一致点及び相違点並びに相違点に対する判断は，以下のとおりである。
ア刊行物記載の発明
上に外部引き出し用配線電極42が形成された下側基板   20と，上に電極端子52が形成された駆動回路基板   51と，下側基板20に対し，駆動回路基板   51を熱圧着する異方導電性接着材11   とを備え，下側基板20と駆動回路基板   51との間に，外部引き出し用配線電極42   と電極端子
52とが対面するように配置された
異方導電性接着材11を用いた基板の接続構成であって，下側基板20上に露出しているＩＴＯ電極   22の部分は外部引き出し用配線電極42
として機能し，
異方性導電膜11は，絶縁性接着剤   12中に，表面に複数の凹凸が形成された導電
性粒子1が分散され，
導電性粒子の表面の凹凸6は，凸部の表面密度が１０００～５０００００個／ｍｍ２の範囲のものとなり，その深さが例えば０．０５～２μｍの範囲のものとなっ
ており，
導電性粒子1と外部引き出し用配線電極   42及び電極端子52   との間で確実に導電接続を図ることができる異方導電性接着材11を用いた基板の接続構成。イ本願発明と刊行物記載の発明との一致点及び相違点
(ｱ)一致点
第１の回路基板の主面上に第１の回路電極が形成された第１の回路部材と，前記第１の回路部材に対向して配置され，第２の回路基板の主面上に第２の回路
電極が形成された第２の回路部材と，
前記第１の回路部材の主面と前記第２の回路部材の主面との間に設けられ，前記第１及び第２の回路部材同士を接続する回路接続部材と，
を備える回路部材の接続構造であって，
前記第１の回路電極が，インジュウム合金酸化物回路電極であり，前記回路接続部材が，絶縁性物質と，表面側に導電性を有する複数の突起部を備
えた導電粒子とを含有し，
前記第１の回路電極と前記第２の回路電極とが，前記導電粒子を介して電気的に接続されている回路部材の接続構造。
(ｲ)相違点１


第１の回路電極又は第２の回路電極のいずれかを構成するインジュウム合金酸化物回路電極が，本願発明では，インジュウム－亜鉛酸化物回路電極であるのに対して，刊行物に記載された発明では，第１の回路電極がＩＴＯ電極22である点。
(ｳ)相違点２
本願発明では，回路接続部材の４０℃における貯蔵弾性率が０．５～３ＧＰａであり，且つ，２５℃から１００℃までの平均熱膨張係数が３０～２００ｐｐｍ／℃であるのに対して，刊行物に記載された発明では，異方導電性接着材11の貯蔵弾性率，平均熱膨張係数等の物性が明らかでない点。
(ｴ)相違点３
本願発明では，隣接する突起部間の距離が１０００ｎｍ以下であるのに対して，刊行物に記載された発明では，凹凸6の凸部の表面密度は１０００～５０００００個／ｍｍ２の範囲であるが，隣接する凸部間の距離は不明である点。
(ｵ)相違点４
突起部の高さが，本願発明では，５０～５００ｎｍであるのに対して，刊行物に記載された発明では，０．０５～２μｍの範囲である点。
ウ相違点の判断
(ｱ)相違点１及び３について
回路部材の技術分野において，低い抵抗値を得るために，インジュウム－亜鉛酸化物回路電極を使用すること，インジュウム－亜鉛酸化物回路電極がＩＴＯ電極に比して表面が平滑であることは，本件出願前に周知の技術事項である（例えば，特開２００２－７５６６０号公報（甲１１）の段落【0008】や，特開２００２－７５６３７号公報（甲１２）の段落【0008】を参照。）。
そして，回路部材の接続構造の技術分野において，隣接する突起部間の距離を１０００ｎｍ以下とすることは，以下に示すように本件出願前から普通に行われている技術事項である。
例えば，特開２０００－２４３１３２号公報（甲１３）には，導電性無電解めっき粉体として突起物を有するものが示されており，実施例として，導電性無電解めっき粉体の平均粒径，突起物の大きさ及び個数が示されている。ここで，球の表面に均等に突起物が分布しているとすると，その球の表面積を突起物の個数で除した面積が，一個あたりの突起物が占める面積となり，突起物が占める面積を円に置き換えてその中心に突起物が存在するとして隣接する突起物までの距離は次のように求めることができる。
一個当たりの突起物が占める円の半径Ｒ：
Ｒ＝√（（４ｒ２）／ｎ）＝２ｒ／√ｎ（ｒは粉体の半径，ｎは個数）
隣接する突起物までの距離Ｌ：
Ｌ＝２（Ｒ－ｓ）（ｓは突起物の半径（突起物の大きさの半分））これを上記実施例２の導電性無電解めっき粉体に当てはめると，Ｒ＝２×２．４／√７２＝０．５６６μｍ＝５６６ｎｍ，Ｌ＝２×（５６６－２００）＝７３２ｎｍとなる。同様に，実施例３については，Ｒ＝５００ｎｍ，Ｌ＝５４０ｎｍ，実施例４については，Ｒ＝５３５ｎｍ，Ｌ＝５６０ｎｍ，実施例５については，Ｒ＝５１０ｎｍ，Ｌ＝３９０ｎｍとなる。
また，本願発明が，導電粒子の直径，材質や，突起部の形状等を十分特定せずに，「隣接する突起部間の距離が１０００ｎｍ以下」であるとしたのは，単に，「回路電極の表面が平坦であっても，対向する回路電極同士間の良好な電気的接続を達成できると共に回路電極間の電気特性の長期信頼性を十分に高めることができる。」（本願明細書の段落【0013】）ためであって，突起部間の距離を１０００ｎｍ以下としたことに臨界的意義を確認することはできない。
さらに，刊行物に記載された発明において，異方導電性接着材11が接続される外部引き出し用配線電極42の抵抗値に，より低い値が要求されることは，刊行物に記載された発明が電気回路の技術分野に属するものであることからみて，当業者にとって自明の課題であるといえる。
これらのことから，刊行物に記載された発明の回路電極に，上記周知の技術事項を適用して，低い抵抗値を有するインジュウム－亜鉛酸化物回路電極を用いることは，当業者が容易になし得たものである。
そして，その際に，導電性粒子1と外部引き出し用配線電極   42及び電極端子52   との間で確実に導電接続を図るために，インジュウム－亜鉛酸化物回路電極を用いることにより電極の表面が平滑になった分，インジュウム－亜鉛酸化物回路電極間と導電性粒子1との間に介在する絶縁性接着剤を効率よく排除するために，隣接する突起部間の距離を１０００ｎｍ以下とすることは，導電粒子の直径，材質や，突起部の形状等を考慮して当業者が適宜決定し得たものである。
(ｲ)相違点２について


回路部材の接続構造の技術分野において，回路接続部材の物性を４０℃における貯蔵弾性率が０．５～３ＧＰａとし，且つ，２５℃から１００℃までの平均熱膨張係数が３０～２００ｐｐｍ／℃とすることは，本件出願前に周知の技術事項である（例えば，国際公開第００／９６２３号（甲１４）の「接着剤の４０℃での弾性率は１００～５０００ＭＰａである」こと（第11ページ第   5～6行），「第３の接着剤層の３０～１００℃までの熱膨脹係数は２０～７０ｐｐｍ／℃であることが好ましく，・・・第４の接着剤層の３０～１００℃までの熱膨脹係数は第３の接着剤層より大きく，３０～１００ｐｐｍ／℃であることが好ましい。」こと（第7ページ第   16～22行）や，特開２００２－１５１５４９号公報（甲１５）の「異方導電性フィルムの線膨張係数および弾性率は，半導体素子，回路基板との接合性（接着力，導通性）に影響する。異方導電性フィルムの線膨張係数はフィルムの厚み方向と面内方向とでは異なるが，３０℃～５０℃の温度範囲における面内方向の線膨張係数が好ましくは１０ｐｐｍ～１５０ｐｐｍ，より好ましくは１０ｐｐｍ～８０ｐｐｍの範囲であれば，より良好な接合性が得られる。なお上記線膨張係数は，熱機械分析（ＴＭＡ）装置を用いて好適に測定できる。」こと（段落【0032】），「異方導電性フィルムの弾性率もフィルムの厚み方向と面内方向では異なるが，２５℃～４０℃の温度範囲における面内方向の弾性率が好ましくは１ＧＰａ～５ＧＰａ，より好ましくは１ＧＰａ～４ＧＰａの範囲にあれば，より良好な接着性が得られる。」こと（段落【0033】）や，当審による拒絶の理由に引用された特開２００１－２８８２４４号公報（甲１６）の表１に，液状熱硬化性樹脂組成物の５０℃での貯蔵弾性率が２ＧＰａで，熱膨脹係数（＜Ｔｇ）が７．２×１０－５／Ｋ，熱膨脹係数（＞Ｔｇ）が９．０×１０－５／Ｋである材料特性を示すことを参照。）。
したがって，刊行物に記載された発明の回路接続部材の物性を，上記相違点２に係る物性とすることは，回路部材の接合性，作業性，信頼性を考慮して，当業者が適宜選択し得る範囲の物性に過ぎない。
(ｳ)相違点４について
本願発明が，導電粒子の直径，材質や，突起部の形状等を十分特定せずに，「突起部の高さが５０～５００ｎｍ」であるとしたのは，単に，「回路電極の表面が平坦であっても，対向する回路電極同士間の良好な電気的接続を達成できると共に回路電極間の電気特性の長期信頼性を十分に高めることができる。」（本願明細書の段落【0013】）ためであって，突起部の高さの上限を５００ｎｍとしたことに臨界的意義を確認することはできない。
そして，回路部材の接続構造の技術分野において，突起部の高さを５０～５００ｎｍとすることも，本件出願前に周知の技術事項である（例えば，上記特開２０００－２４３１３２号公報（甲１３）には，実施例１～３に突起物の大きさが０．３３μｍ（３３０ｎｍ），０．４０μｍ（４００ｎｍ），０．４６μｍ（４６０ｎｍ）のものが示されている。）。
したがって，刊行物に記載された発明において，導電性粒子1と外部引き出し用配線電極42及び電極端子   52との間で確実に導電接続を図るために，導電性粒子1   の凸部の高さを５０～５００ｎｍとすることは，当業者が容易になし得たものである。
(ｴ)小括
本願発明の奏する効果についてみても，刊行物に記載された発明及び周知の技術事項から当業者が予測できた効果の範囲内のものである。よって，本願発明は，刊行物に記載された発明及び周知の技術事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（相違点１，３についての判断の誤り）(1)本願発明の「前記第１の回路電極又は前記第２の回路電極のいずれかが，インジュウム－亜鉛酸化物回路電極」との構成及び「隣接する突起部間の距離が１０００ｎｍ以下」との構成の採用は，表面が平坦である回路電極に固有の技術課題を考慮した上で，ＩＺＯ回路電極の表面の平坦性と導電粒子の突起部の形状との関係に着目し，表面が平坦なＩＺＯ回路電極を用いた場合であっても，回路電極間の接続抵抗を十分に低減できるだけでなく，その接続抵抗を長期間にわたって維持できる，という知見に基づいて初めてなし得たものである。したがって，相違点１，３の容易想到性については，少なくとも，刊行物記載の発明において，表面が平坦な回路電極を用いた場合の問題点を認識しているか，回路電極の表面の平坦性と導電粒子との関係，又は回路電極の表面の平坦性と導電粒子の表面側に設けられる突起部との関係に着目して上記の問題点を解決しようとする動機付けが存在するかを考慮して判断すべきである。しかし，刊行物並びに甲１１～１３のいずれにも，表面が平坦な回路電極を用いた場合の問題点が認識されていることを傍証する記載はなく，また，回路電極の表面の平坦性と導電粒子との関係，又は回路電極の表面の平坦性と導電粒子の表面側に設けられる突起部との関係に着目して上記の問題点を解決しようとする動機付けとなる示唆等も存在しない。


さらに，審決が相違点３についての上記判断の根拠とする甲１３には，導電性無電解メッキ粉体を導電性接着剤に用いた場合に，微小突起がアルミニウム配線パターン表面に存在する酸化皮膜を突き破ることによって，良好な導電性能を付与することを目的として，導電性無電解めっき粉体の皮膜最表層に微小突起を形成することが記載ないし示唆されているに過ぎない（甲１３段落【０００５】，【００４５】）。本願発明は，上記のとおり，表面が平坦であるＩＺＯ回路電極に固有の技術課題を解決し，回路電極間の接続抵抗を低減し，かつ，その接続抵抗を長期間にわたって維持できるものであり，甲１３はこのような課題とは無関係であるから，甲１３の記載内容は審決における上記判断の根拠とはなり得ない。そうすると，本願発明の「前記第１の回路電極又は前記第２の回路電極のいずれかが，インジュウム－亜鉛酸化物回路電極」との構成及び「隣接する突起部間の距離が１０００ｎｍ以下」との構成を採用することは，刊行物記載の発明に本件出願当時の周知の技術事項又は普通に行われている技術事項を組み合わせることによって，容易になし得たものであるとすることはできない。この点で，相違点１，３を容易想到であるとした審決の判断は誤りである。(2)審決は，相違点１に関して，甲１１の段落【０００８】及び甲１２の段落【０００８】に，有機ＥＬ素子の正孔注入電極としてＩＺＯ電極が用いられることが記載されているという事実のみをもって，「回路部材の技術分野において，低い抵抗値を得るために，インジュウム－亜鉛酸化物回路電極を使用すること，インジュウム－亜鉛酸化物回路電極がＩＴＯ電極に比して表面が平滑であることは，本件出願前に周知の技術事項である」と判断したが，以下のとおり，この判断は誤りである。
すなわち，まず，本願発明における「インジュウム－亜鉛酸化物回路電極」は，回路部材の接続構造において，回路接続材料を介して対向配置され，回路接続材料中の導電粒子によって電気的に接続される第１又は第２の回路電極である。この点は，刊行物記載の発明におけるＩＴＯ電極も同様である。一方，甲１１の段落【０００８】及び甲１２の段落【０００８】には，ＩＺＯ電極の膜表面がＩＴＯ電極の膜表面に比して平滑であることが記載されているが，これらの文献に記載されたＩＺＯ電極はいずれも，有機エレクトロルミネッセンス素子（有機ＥＬ素子）の正孔注入電極として用いられるものである。この正孔注入電極が，本願発明における第１又は第２の回路電極と根本的に異なるものであること
は自明である，
そして，刊行物並びに甲１１，甲１２のいずれにも，有機ＥＬ素子の正孔注入電極を，回路部材の接続構造における回路電極として用いることの動機付けとなる示唆等もない。
したがって，甲１１の段落【０００８】及び甲１２の段落【０００８】に，有機ＥＬ素子の正孔注入電極としてＩＺＯ電極が用いられることが記載されているという事実のみをもって，「回路部材の技術分野において，低い抵抗値を得るために，インジュウム－亜鉛酸化物回路電極を使用すること，インジュウム－亜鉛酸化物回路電極がＩＴＯ電極に比して表面が平滑であることは，本件出願前に周知の技術事項である」とした審決の判断は誤りである。
上記の誤った判断に基づいて，相違点１について容易想到としている審決の判断も，誤りである。
(3)相違点３に関して，審決は，甲１３の記載に基づき「回路部材の接続構造の技術分野において，隣接する突起部間の距離を１０００ｎｍ以下とすることは，以下に示すように本件出願前から普通に行われている技術事項である」と判断しているが，以下のとおり，この判断も誤りである。
すなわち，まず，審決は，甲１３における隣接する突起部間の距離を算出するに際して，「ここで，球の表面に均等に突起物が分布しているとすると，その球の表面積を突起物の個数で除した面積が，一個あたりの突起物が占める面積となり，突起物が占める面積を円に置き換えてその中心に突起物が存在するとして隣接する突起物までの距離は次のように求めることができる。
一個当たりの突起物が占める円の半径Ｒ：
Ｒ＝√（（４ｒ２）／ｎ）＝２ｒ／√ｎ（ｒは粉体の半径，ｎは個数）
隣接する突起物までの距離Ｌ：
Ｌ＝２（Ｒ－ｓ）（ｓは突起物の半径（突起物の大きさの半分））」としている（９頁２８行～１０頁５行）。
しかし，突起物が占める面積を円に置き換えてその中心に突起物が存在するとする場合，半径Ｒを有する円同士の間に隙間Ｓが生じる。上記の計算モデルでは，この隙間Ｓを考慮せず，「粉体の表面積４πｒ２＝突起部の数ｎ×［半径Ｒを有する円の面積Ｒ２π］」と仮定している点で，誤りである。また，上記の計算モデルのＬ＝２（Ｒ－ｓ）におけるｓについて，「ｓは突起物の半径（突起物の大きさの半分）」とし，実施例２，３，４，５の導電性無電解めっき粉体に上記の計算結果を当てはめるに際して，甲１３の表２の「突起物」の「大きさ（μｍ）」の欄に示された数値を用いている。すなわち，審決のこの箇所の計算では，表２の突起物の大きさを半径の２倍（直径）と解釈している。しかし，甲１３においては，突起物の大きさが突起物の直径を意味するのか，それとも突起物の高さを意味するのかが必ずしも明確ではない。
したがって，「回路部材の接続構造の技術分野において，隣接する突起部間の距離を１０００ｎｍ以下とすることは，以下に示すように本件出願前から普通に行われている技術事項である」とする審決の判断は，不正確又は不明確な根拠に基づくものであるから，誤りである。
そして，上記の誤った判断に基づいて，相違点３について容易想到としている審決の判断も，誤りである。


なお，審決は，上記のとおり，相違点３についての判断においては，甲１３の突起物の大きさが突起物の直径を意味するものであると解しているが，後述のとおり，相違点４の判断においては，甲１３における突起物の大きさが突起物の高さを意味するものであると解しており，突起物の大きさについての解釈が矛盾している。したがって，仮に相違点３の判断の根拠が妥当であるとするならば，その場合には相違点４の判断の根拠は妥当でないことになる。
(4)相違点３に関して，審決は，「回路部材の接続構造の技術分野において，隣接する突起部間の距離を１０００ｎｍ以下とすることは，本件出願前に普通に行われていた技術事項である」と判断しているが，この判断も誤りである。すなわち，上記の判断の根拠となる文献は甲１３のみであり，また，甲１３は一般的な化学辞典であるなど，その記載内容が当業者の技術常識であることをうかがわせるものではない。
以上の点を考慮すれば，甲１３の記載内容は，本件出願時に普通に行われていた技術事項であるとすることはできない。
(5)審決は，相違点３について，「また，本願発明が，導電粒子の直径，材質や，突起部の形状等を十分特定せずに，『隣接する突起部間の距離が１０００ｎｍ以下』であるとしたのは，単に，『回路電極の表面が平坦であっても，対向する回路電極同士間の良好な電気的接続を達成できると共に回路電極間の電気特性の長期信頼性を十分に高めることができる。』（本願明細書の段落【0013】）ためであって，突起部間の距離を１０００ｎｍ以下としたことに臨界的意義を確認することはできない。」とし，これを容易想到性の根拠の一つとしている。しかし，審査基準は，数値限定を伴った発明の進歩性の判断について，「課題が異なり，有利な効果が異質である場合は，数値限定を除いて両者が同じ発明を特定するための事項を有していたとしても，数値限定に臨界的意義を要しない。」としている（「第２章新規性・進歩性」の１９頁「④数値限定を伴った発明における考え方」の項）。
ところで，本願発明は，上記のとおり，表面が平坦であるＩＺＯ回路電極に固有の技術課題を解決するものであり，この課題は刊行物記載の発明の解決課題とは異なる。また，本願発明によって奏される，ＩＺＯ回路電極を用いる場合であっても，回路電極間の接続抵抗を十分に低減できるだけでなく，その接続抵抗を長期間にわたって維持できるという効果も，表面が平坦な回路電極を用いた場合の問題点並びに回路電極の表面の平坦性と導電粒子との関係又は回路電極の表面の平坦性と導電粒子の表面側に設けられる突起部との関係について記載も示唆もない刊行物記載の発明に対して，極めて異質な効果である。
そうすると，本願発明が，上記審査基準の「課題が異なり，有利な効果が異質である場合」に該当することは明らかである。
したがって「突起部間の距離を１０００ｎｍ以下としたことに臨界的意義を確認することはできない。」ことを根拠として，相違点３について容易想到であるとした審決の判断は，誤りである。
２取消事由２（相違点４についての判断の誤り）
審決は，本願発明と刊行物記載の発明との相違点４について，刊行物記載の発明に周知技術を組み合わせることによって，容易になし得たものであると判断したが，以下のとおり，誤りである。
(1)審決は，特開２０００－２４３１３２号公報（甲１３）の実施例１～３に関する記載に基づき「回路部材の接続構造の技術分野において，突起部の高さを５０～５００ｎｍとすることも，本件出願前に周知の技術事項である」と判断し，この判断に基づいて「刊行物に記載された発明において，導電性粒子1と外部引き出し用配線電極42及び電極端子   52との間で確実に導電接続を図るために，導電性粒子1の凸部の高さを５０～５００ｎｍとすることは，当業者が容易になし得たものである」と判断している。
しかし，取消事由１の(1)と同様の理由により，相違点４の容易想到性については，少なくとも，刊行物等において，表面が平坦な回路電極を用いた場合の問題点を認識しているか，回路電極の表面の平坦性と導電粒子との関係，又は回路電極の表面の平坦性と導電粒子の表面側に設けられる突起部との関係に着目して上記の問題点を解決しようとする動機付けが存在するか等を考慮して判断すべきである。ところが，刊行物及び甲１３のいずれにも，表面が平坦な回路電極を用いた場合の問題点が認識されていることを傍証する記載はなく，また，回路電極の表面の平坦性と導電粒子との関係，又は回路電極の表面の平坦性と導電粒子の表面側に設けられる突起部との関係に着目して上記の問題点を解決しようとする動機付けとなる示唆等も存在しない。
さらに，審決が相違点４についての上記判断の根拠とする甲１３には，導電性無電解メッキ粉体を導電性接着剤に用いた場合に，微小突起がアルミニウム配線パターン表面に存在する酸化皮膜を突き破ることによって，良好な導電性能を付与することを目的として，導電性無電解めっき粉体の皮膜最表層に微小突起を形成することが記載ないし示唆されているに過ぎない（甲１３：段落【０００５】，【００４５】）。本願発明は，上記のとおり，表面が平坦であるＩＺＯ回路電極に固有の技術課題を解決し，回路電極間の接続抵抗を低減し，かつ，その接続抵抗を長期間にわたって維持できるものであり，甲１３はこのような課題とは無関係であるから，甲１３の記載内容は審決における上記判断の根拠とはなり得ない。そうすると，本願発明の「突起部の高さを５０～５００ｎｍとすること」との構成を採用することは，刊行物記載の発明に本件出願当時の周知の技術事項又は普通に行われている技術を組み合わせることによって，容易になし得たものであるとすることはできない。
この点で，相違点４について容易想到であるとした審決の判断は誤りである。なお，審決は，上記のとおり，相違点４の判断において，甲１３における突起物の大きさが突起物の高さを意味するものであると解しているが，その一方で，上記のとおり，相違点３についての判断においては，甲１３の突起物の大きさが突起物の直径を意味するものであると解しており，突起物の大きさについての解釈が矛盾している。
したがって，仮に相違点４の判断の根拠が妥当であるとするならば，その場合には相違点３の判断の根拠は妥当でないことになる。


(2)相違点４に関して，審決は，甲１３の記載に基づき「回路部材の接続構造の技術分野において，突起部の高さを５０～５００ｎｍとすることも，本件出願前に周知の技術事項である（例えば，上記特開２０００－２４３１３２号公報には，実施例１～３に突起物の大きさが０．３３μｍ（３３０ｎｍ），０．４０μｍ（４００ｎｍ），０．４６μｍ（４６０ｎｍ）のものが示されている。）。」と判断している。すなわち，審決は，甲１３に記載された表２に示された実施例１～３の「突起物」の「大きさ」を突起物の高さと解釈した上で，甲１３の記載内容を本件出願前に周知の技術事項であると判断している。
しかし，取消事由１の(3)記載のとおり，甲１３においては，突起物の大きさが突起物の直径を意味するのか，それとも突起物の高さを意味するのかが必ずしも明確ではない。
したがって，甲１３の記載内容を本願前に周知の技術事項であるとする審決の判断は，不明確な根拠に基づくものであって妥当でなく，このような判断に基づいて相違点４について容易想到とする審決の判断は，誤りである。(3)審決は，「回路部材の接続構造の技術分野において，突起部の高さを５０～５００ｎｍとすることも，本件出願前に周知の技術事項である」と判断しているが，その根拠となる文献は甲１３のみであり，また，甲１３は一般的な化学辞典であるなど，その記載内容が当業者の技術常識であることをうかがわせるものではない。
以上の点を考慮すれば，甲１３の記載内容は，本件出願時に普通に行われていた技術事項であるとすることはできない。
(4)審決は，相違点４について，「本願発明が，導電粒子の直径，材質や，突起部の形状等を十分特定せずに『突起部の高さが５０～５００ｎｍ』であるとしたのは，単に，『回路電極の表面が平坦であっても，対向する回路電極同士間の良好な電気的接続を達成できると共に回路電極間の電気特性の長期信頼性を十分に高めることができる。』（本願明細書の段落【0013】）ためであって，突起部の高さの上限を５００ｎｍとしたことに臨界的意義を確認することはできない。」とし，これを容易想到性の根拠の一つとしている。
本願発明は，上記のとおり，表面が平坦であるＩＺＯ回路電極に固有の技術課題を解決するものであり，この課題は刊行物記載の発明の解決課題とは異なる。また，本願発明によって奏される，ＩＺＯ回路電極を用いる場合であっても，回路電極間の接続抵抗を十分に低減できるだけでなく，その接続抵抗を長期間にわたって維持できるという効果も，表面が平坦な回路電極を用いた場合の問題点並びに回路電極の表面の平坦性と導電粒子との関係又は回路電極の表面の平坦性と導電粒子の表面側に設けられる突起部との関係について記載も示唆もない刊行物記載の発明に対して，極めて異質な効果である。
そうすると，本願発明が，前記審査基準の「課題が異なり，有利な効果が異質である場合」に該当することは明らかである。
３取消事由３（審決に係る手続違背）
審決は，取消事由１及び２について述べたとおり，相違点３，４についての判断において，その判断の主たる根拠として，特開２０００－２４３１３２号公報（甲１３）を挙げている。
しかし，甲１３は，審決において初めて開示されたものであり，審査段階における拒絶理由通知書（甲２）及び拒絶査定（甲４）並びに審判段階における拒絶理由通知書（甲７）では一切引用されていない。
相違点３，４について，審決のとおりに判断するのであれば，審判長は，引用文献に甲１３を追加した新たな拒絶理由通知を行うべきであったのであり，そのような拒絶理由がなされていれば，原告である出願人は，意見書を提出し，また，手続補正をすることができた。
そのような拒絶理由通知をせずになされた審決は，原告の反論及び補正の機会を不当に奪ったものであり，特許法１５９条２項で準用する同法５０条に違背した違法があり，かつ，その違法は明らかに審決の結論に影響がある場合に当たる。被告は，拒絶理由通知に示していない文献であっても，本件出願当時に周知の技術事項又は普通に行われている技術事項を裏付けるためのものであれば，新たな拒絶理由通知をすることなく審決において示したとしても違法ではないと主張する。しかし，たとえ引用文献に記載の事項が周知であっても手続違背であるものを，甲１３に記載の事項は，取消事由１及び２について述べたとおり，本件出願時に周知の技術事項でも普通に行われている事項でもないのであるから，それを拒絶理由として通知しなかったことは，手続違背であることが明らかである。
第４被告の反論
１取消事由１（相違点１，３についての判断の誤り）に対して
(1)本願発明の目的及び効果について
ア本願発明の目的
本願明細書（甲１）の段落【0006】，【0016】，【0110】，【0111】の記載から，本願明細書に記載された「表面が平坦」な回路電極には，回路電極の表面の凹凸が２０ｎｍ以下の回路電極，例えば，ＩＴＯ回路電極，ＩＺＯ回路電極が含まれるということができる。
したがって，本願発明の目的は，「表面の凹凸が２０ｎｍ以下の回路電極であっても，対向する回路電極同士間の良好な電気的接続を達成できると共に回路電極間の電気特性の長期信頼性を十分に高めることができる回路接続材料及び回路部材の接続構造を提供すること」と言い換えることができる。
イ本願発明により奏される効果
本願発明により奏される効果は，本願明細書の記載によると，「回路電極の表面が平坦であっても，対向する回路電極同士間の良好な電気的接続を達成できると共に回路電極間の電気特性の長期信頼性を十分に高めること」（段落【0013】）である。


(ｱ)本願発明の「回路電極の表面が平坦であっても，対向する回路電極同士間の良好な電気的接続を達成できる」という効果について本願明細書の段落【0018】，【0019】～【0020】，【0024】，【0025】，【0045】，【0046】の記載によれば，本願発明の導電粒子が「突起部」を具備することにより奏する効果は，第１の回路電極３２，第２の回路電極４２の表面における凹凸の有無に拘わらず，突起部が無い導電粒子より接着剤組成物に加えられる圧力に比べて，突起部１４を有する導電粒子により，絶縁性物質１１に十分に大きな圧力を加えることができ，突起部１４が絶縁性物質１１を貫通して，十分に導電粒子と第１の回路電極３２，第２の回路電極４２とを接触させ，回路電極３２，４２間の良好な電気的接続を可能にするというものであるということができる。したがって，本願発明が奏する「回路電極の表面が平坦であっても，対向する回路電極同士間の良好な電気的接続を達成できる」という効果は，単に，突起部１４を具備することにより奏されるものといえるから，「電極表面における凹凸の有無に拘わらず，突起部１４を具備することにより，突起部１４が絶縁性物質１１を貫通して，対向する回路電極同士間の良好な電気的接続を達成できる」効果であると言い換えることができる。
(ｲ)本願発明の「回路電極の表面が平坦であっても…回路電極間の電気特性の長期信頼性を十分に高めることができる」という効果について本願明細書の段落【0045】，【0021】の記載によれば，本願発明が奏する「回路電極間の電気特性の長期信頼性を十分に高めること」なる効果は，「４０℃における貯蔵弾性率が０．５～３ＧＰａであり，且つ，２５℃から１００℃までの平均熱膨張係数が３０～２００ｐｐｍ／℃である回路接続部材１０を硬化処理し，接着剤組成物５１が硬化」することにより達せられる効果といえるから，「電極表面における凹凸の有無に拘わらず，４０℃における貯蔵弾性率が０．５～３ＧＰａであり，且つ，２５℃から１００℃までの平均熱膨張係数が３０～２００ｐｐｍ／℃である回路接続部材１０を硬化処理し，接着剤組成物５１が硬化することにより，回路電極間の電気特性の長期信頼性を十分に高めることができる」効果であると言い換えることができる。
(ｳ)原告の主張するＩＺＯ回路電極を用いた場合の効果について原告は，本願発明が奏する効果について，比較例１，２の場合は，高温高湿処理後の接続抵抗が増加し，特にＩＺＯ回路電極を用いた場合にその増加現象が顕著になったが，実施例１～４においては，高温高湿処理後の接続抵抗値と初期の接続抵抗値との差は十分に小さく，高温高湿処理による初期の接続抵抗値からの上昇を十分に抑えることができたことが分かる旨主張する。
しかし，本願発明の効果は，上記のとおり，本願明細書の記載からすると，電極表面における凹凸の有無に拘わらず，すなわち，本願発明の回路電極がＩＴＯ回路電極であってもＩＺＯ回路電極であっても同様に奏するということができるから，特にＩＺＯ回路電極を用いた場合に顕著であるという原告の主張は，失当である。また，本願明細書の比較例１～２は，段落【0107】，【0108】の記載によれば，表面に「突起部」を具備しない導電粒子（導電粒子Ｎｏ．１，同Ｎｏ．３。【表１】）を用いた場合のものである。そして，審決は，本願発明は審決が認定した刊行物に記載された発明（認定に争いがない）に対して進歩性がないと判断するものであるところ，刊行物に記載された発明の導電粒子はその表面に凹凸・突起部を具備するものであるから，本願明細書でいう比較例１～２とは何ら関係がない。とすると，原告が主張する本願発明の効果は，単に比較例１～２に対する有利な効果であるにすぎないものであり，原告の主張の当否は，本願発明が刊行物に記載された発明に対して有利ないしは顕著な効果を奏するか，すなわち，本願発明が刊行物に記載された発明に対して進歩性を有するかどうかとは無関係である。
(2)刊行物（甲１０）に記載された発明について
ア刊行物に記載された発明の目的
刊行物に記載された発明は，従来，「異方導電性接着材において，導電性粒子としては，金属粒子あるいは硬質の樹脂粒子の表面に導電性層(導電性金属膜)を形成(コーティング)したものが使用されている。このような導電性粒子は，通常硬度が高いため，基板上の配線パターンとは点接触する。」（段落【0003】）ことがあったので，「在来の導電性粒子では，これを異方導電性接着材に使用して複数の導電性部材(例えば，２つの配線パターン)間を導電接着させようとするとき，導電性粒子と例えば配線パターン間に絶縁性接着剤が介在したままとなり，導電性粒子と配線パターンとの間の良好な導電性が確保できないことがある」（段落【0004】）という問題があった。そこで，この問題を解決するために，「基板上の配線パターンや基板上の外部引き出し用電極などに変形あるいは損傷を与えることなく，極めて良好な導電接続を得ることの可能な新規な導電性粒子および異方導電性接着材および液晶表示装置を提供する」（段落【0005】）ことを目的とするものである。また，審決が認定した刊行物に記載された発明は，電極として「ＩＴＯ電極２２」を用いるものであるところ，ＩＴＯ電極の表面が平坦（すなわち２０ｎｍ以下）であることは，特開２００２－７５６６０号公報（甲１１）の段落【0048】，【表１】に，ＩＴＯの表面粗さが３．０～４．０ｎｍであること，特開２００２－７５６３７号公報（甲１２）の段落【0048】，【表１】に，ＩＴＯの表面粗さが３．６～６．０ｎｍであることが示されているとおり本件出願前から当業者に広く知られた技術事項であるから，刊行物に記載された発明の目的は，本願発明の目的と何ら変わるものでない。
イ刊行物に記載された発明の効果


刊行物の段落【0015】，【0129】，【0134】の記載によれば，刊行物に記載された発明の効果は，「導電性粒子１の表面の凹凸６が導電性粒子と導電性部材との間に介在する絶縁性接着剤を排除して導電性部材に達し，これにより，導電性粒子１と導電性部材との間で，確実に導電接続を図ることができる」ことであるといえるところ，このような効果は本願発明により奏される効果と何ら変わるものでない。また，広く電気の技術分野において，「確実に導電接続を図る」ために電気抵抗を低くすることは，当業者の技術常識であるといえるところ，刊行物には，「導電性層３に金を含有させることにより，電気抵抗値が低くなると共に，展延性が良好になり，良好な導電性を得ることができる。」（段落【0021】）ことが記載されていることから，刊行物に記載された発明は，「導電性粒子１と導電性部材との間で，確実に導電接続を図る」という効果に加えて，「電気抵抗をより低くする」という効果を奏することもできるものである。
さらに，刊行物には，「下側基板２０上の外部引き出し用配線電極４２のピッチ(ＩＴＯ電極のピッチ)が例えば２００μｍ程度の微細な配線パターンのものである場合にも，下側基板２０と駆動回路基板５１上の電極端子５２との間の異方性導電接着を信頼性良く行なうことが可能となる。」（段落【0131】）ことが記載されていることから，「異方性導電接着を信頼性良く行なう」という効果を奏するものである。
(3)刊行物に記載された発明において，ＩＴＯ電極をＩＺＯ電極に置換するこ
との容易性について
ア原告は，刊行物並びに甲１１～１３のいずれにも，表面が平坦な回路電極を用いた場合の問題点が認識されていることを傍証する記載はなく，また，回路電極の表面の平坦性と導電粒子との関係，又は回路電極の表面の平坦性と導電粒子の表面側に設けられる突起部との関係に着目して上記の問題点を解決しようとする動機付けとなる示唆等も存在しない旨主張する。
しかし，甲１１，甲１２には，「ＩＴＯ電極は，９０％以上の高い光透過率と，１０Ω／□以下の低いシート抵抗値が可能で，液晶ディスプレイや太陽電池などの透明電極としても用いられている。また，ＩＺＯ電極は，形成時に基板を加熱せずに所定の低い抵抗値が得られ，ＩＴＯ電極よりも膜表面が平滑であるという利点がある。」（段落【0008】）との記載があり，この記載から，ＩＺＯ電極は，ＩＴＯ電極に比して，低抵抗であるという利点を有することが本件出願時に当業者に周知であった事実を導くことができる。
そして，刊行物に記載された発明は，「導電性粒子１と導電性部材との間で，確実に導電接続を図ること」に加えて，「電気抵抗をより低くする」という効果を奏するものであるから，刊行物に記載された発明において，電気抵抗をより低くするために，上記周知の技術事項に倣って，ＩＴＯ電極に代えて，電気抵抗のより低いＩＺＯ電極を採用することは当業者が容易になし得たものである。イまた，原告は，甲１１，甲１２に記載されたＩＺＯ電極はいずれも，有機エレクトロルミネッセンス素子（有機ＥＬ素子）の正孔注入電極として用いられるものであり，この正孔注入電極が，本願発明における第１又は第２の回路電極と根本的に異なるものであることは自明である旨主張する。しかし，液晶表示パネル，有機エレクトロルミネッセンス表示（有機ＥＬ表示パネル），無機エレクトロルミネッセンス表示（無機ＥＬ表示パネル）といった表示パネルを用いる表示装置の技術分野において，電極同士を絶縁性物質と導電粒子からなる回路接続部材を用いて接続するときに，透明電極として，ＩＴＯ電極やＩＺＯ電極を用いることは，本件出願前に周知の技術事項である。例えば，拒絶査定（甲４）において，周知技術として提示した特開２００２－１０８２３４号公報（乙１）の段落【0038】，【0056】～【0057】，【0059】，【図６】，及び，特開２００２－１０８２４９号公報（乙２）の段落【0046】，【0063】，【0065】，【0067】，【図６】には，液晶表示パネル，有機ＥＬ表示パネル，無機ＥＬ表示パネル等の表示パネルを用いることのできる表示装置において，基板に形成される電極Ｙ及び電極パターンＺとして，例えば，ＩＴＯ，ＩＺＯ等の透明導電膜を用いること，電極Ｙ及び電極パターンＺを異方性導電接着層を介して接続してもよいことが記載されている。
このように，液晶表示パネルに用いられる透明電極も，有機ＥＬ表示パネルに用いられる透明電極も，無機ＥＬ表示パネルに用いられる透明電極も，互いに密接に関連した技術分野に属する透明電極であるといえる。
そして，液晶表示パネルの技術分野においても，有機ＥＬ表示パネルの技術分野と同様に，透明電極として，ＩＴＯ電極も，ＩＺＯ電極も共に用いられることは当業者にとっての技術常識であるといえるのであるから，有機ＥＬ表示パネルに用いられる透明電極について開示する甲１１，甲１２の技術事項を，液晶表示素子について開示する刊行物に係る刊行物に記載される発明の電極に適用することは何ら格別でない。
(4)刊行物に記載された発明において，隣接する突起部間の距離が１０００ｎ
ｍ以下であるとすることの容易性について


ア原告は，突起物が占める面積を円に置き換えてその中心に突起物が存在するとする場合，半径Ｒを有する円同士の間に隙間Ｓが生じるから，審決は，この隙間Ｓを考慮せず，「粉体の表面積４πｒ２＝突起部の数ｎ×［半径Ｒを有する円の面積Ｒ２π］」と仮定している点で，誤りがあると主張する。しかし，審決は，「球の表面に均等に突起物が分布しているとすると，その球の表面積を突起物の個数で除した面積が，一個あたりの突起物が占める面積となり，突起物が占める面積を円に置き換えてその中心に突起物が存在するとして隣接する突起物までの距離は次のように求めることができる。」（９頁２７～３０行）としているところ，これは，「一個あたりの突起物が占める面積」を「球の表面積を突起物の個数で除した面積」としたのであり，原告の主張するような「隙間Ｓ」を考慮する必要はない。
また，原告は，甲１３の突起物の大きさについて，審決は，相違点３の判断では「突起物の直径」を意味するものであると解しているが，他方，後述するように，相違点４の判断では「突起物の高さ」を意味するものであると解しており，その解釈に矛盾がある旨主張する。
しかし，２(2)で述べるとおり，審決は，相違点４の判断においても，上記「突起物の大きさ」について，球体の直径と仮定しており，相違点３についての判断と何ら矛盾しない。
イ原告は，相違点３についての判断の根拠となる文献は甲１３のみであるが，甲１３は一般的な化学辞典であるなどその記載内容が当業者の技術常識であることをうかがわせるものではないから，甲１３の記載内容は，本件出願時に普通に行われていた技術事項であるとすることはできない旨主張する。しかし，原告は，甲１３が一般的な化学辞典ではないこと，すなわち，特許文献である甲１３は周知技術の認定の根拠としては不適切である旨主張するにすぎない。そして，特許文献が，周知技術認定の根拠として不適切でないのは明らかである。
ところで，本願発明は，突起部について，突起部間の距離を示すが，その形について何等特定するものではない。また，突起部の形状については，本願明細書には，段落【0025】，【図２】（ａ）において，突起１４の基端部間の距離が，突起部間の距離Ｓであると定義されている。
そして，刊行物に記載された発明の「導電性粒子１」について，刊行物には，「導電性粒子１は，図１(ｂ)に示すように，芯材粒子２と，芯材粒子２の表面に形成された導電性層３とにより構成されており，導電性粒子１の表面の前記凹凸６が導電性層３の凹凸によって画定される。」（段落【0018】）との記載があり，また，導電性粒子１の表面の凹凸６は，導電性層３の凹凸６によって画定されていることが【図1】(b)に図示されていることを勘案すると，刊行物に記載された発明の「導電性粒子の表面の凹凸６」は，凹凸６の基端部が互いに連続形成されているといえる。そうすると，刊行物には，凹凸６の基端部の距離が０ｎｍのもの，すなわち，凹凸６間の距離が１０００ｎｍ以下のものが示されているといえるから，相違点３は実質的な相違点であるとはいえず，原告の主張の当否は，結論に影響を及ぼさない。ウ原告は，審査基準を引用し，数値限定を伴った発明の進歩性の判断にあたり，課題が異なり有利な効果が異質である場合は，両者が同じ発明を特定するための事項を有していたとしても，数値限定に臨界的意義を要しない旨主張する。しかし，本願発明が「隣接する前記突起部間の距離が１０００ｎｍ以下」との発明特定事項を具備する意義について検討するに，突起部間の距離について，本願明細書には，「隣接する突起部１４間の距離Ｓは１０００ｎｍ以下であることが好ましく，５００ｎｍ以下であることがより好ましい。」（段落【0025】）との記載があるにすぎない。そして，本願発明が，導電粒子の直径，材質や，突起部の形状や，導電性接着剤12の材料や厚さ等を十分特定せずに，「隣接する突起部間の距離が１０００ｎｍ以下」であるとしたのは，単に，「表面の凹凸が２０ｎｍ以下の回路電極，例えば，ＩＴＯ回路電極，ＩＺＯ回路電極であっても，電極表面における凹凸の有無に拘わらず，突起部１４を具備することにより，突起部１４が絶縁性物質１１を貫通して，対向する回路電極同士間の良好な電気的接続を達成できる」との効果を奏するためである。本願発明が「突起部間の距離を１０００ｎｍ以下」との発明特定事項を有すること，換言すれば，突起部間の距離の上限値として１０００ｎｍを設定したことに，何ら臨界的意義を認めることができない。そうすると，刊行物に記載された発明の凸部を有する導電性粒子について，当該凸部間の距離を設定することは，導電粒子の直径，材質や，突起部の形状等を考慮して，当業者が適宜なし得る設計事項にすぎない。そのとき，出願時に周知の技術である甲１３に開示の技術事項を採用し，上記距離を１０００ｎｍ以下とすることは，何ら困難でない。
２取消事由２（相違点４についての判断の誤り）に対して(1)原告は，本願発明は，表面が平坦であるＩＺＯ回路電極に固有の技術課題を解決するものであって，この課題は刊行物記載の発明の解決課題とは異なるものであり，本願発明の効果も，刊行物記載の発明に対して極めて異質な効果であるから，本願発明が，審査基準の「課題が異なり，有利な効果が異質である場合」に該当する旨主張する。
しかし，本願発明が「突起部の高さが５０～５００ｎｍ」との発明特定事項を具備する意義について検討するに，突起部の高さについて，本願明細書には，「導電粒子１２の突起部１４の高さＨは５０～５００ｎｍであることが好ましく，１００～３００ｎｍであることがより好ましい」（段落【0025】）ことが記載されているにすぎない。本願発明が，突起部の高さの上限を５００ｎｍとしたことに，何ら臨界的意義を認めることができない。


そして，刊行物に記載された発明は，「導電性粒子の表面の凹凸6は，凸部の表面密度が１０００～５０００００個／ｍｍ２の範囲のものとなり，その深さが例えば０．０５～２μｍの範囲のものとなっており」なる技術事項を具備するものであるところ，導電粒子の突起部の高さが５０～５００ｎｍであることは，刊行物に記載された発明の導電性粒子の表面の凹凸6の深さの数値範囲（０．０５～２μｍ）に含まれる。
そうすると，刊行物に記載された発明の表面に凹凸が形成されてなる導電性粒子について，当該凹凸の深さの数値範囲（０．０５～２μｍ）で適宜設定することは，当業者であれば想到容易である。そのとき，出願時に周知の技術である甲１３に開示の技術事項を採用し，その範囲を５０～５００ｎｍとすることは，何ら困難でない。
(2)原告は，甲１３においては，突起物の大きさが突起物の直径を意味するのか，それとも突起物の高さを意味するのかが必ずしも明確ではない旨主張する。しかし，甲１３には，【表２】に示された導電性無電解めっき粉体の「突起物の大きさ」について，「突起物」を半球体と仮定し，「突起物の大きさ」を球体の直径と仮定したとき，【表２】には，実施例１～３について，突起物の大きさが０．３３μｍ（３３０ｎｍ），０．４０μｍ（４００ｎｍ），０．４６μｍ（４６０ｎｍ）のものが示されている。そうすると，突起物の高さは，球体の半径に相当し，実施例１～３についてみると，それぞれ，１６５ｎｍ，２００ｎｍ，２３０ｎｍとなり，いずれも，「５０ｎｍ～５００ｎｍ」の範囲内にある。よって，審決が，回路部材の接続構造の技術分野において，突起部の高さを５０～５００ｎｍとすることは本件出願前に周知の技術事項であると判断したことは，妥当である。
(3)原告は，甲１３には，導電性無電解メッキ粉体を導電性接着剤に用いた場合に，微小突起がアルミニウム配線パターン表面に存在する酸化皮膜を突き破ることによって，良好な導電性能を付与することを目的として，導電性無電解めっき粉体の皮膜最表層に微小突起を形成することが記載ないし示唆されているに過ぎず（段落【0005】，【0045】），甲１３は，本願発明の課題（表面が平坦であるＩＺＯ回路電極に固有の技術課題を解決し，回路電極間の接続抵抗を低減し，かつ，その接続抵抗を長期間にわたって維持できる）とは無関係であるから，審決における判断の根拠とはなり得ないと主張する。
しかし，刊行物に記載された発明と甲１３に示された周知の技術事項とは，回路部材に形成された回路電極と導電粒子との間に介在する，絶縁性物質や酸化皮膜といった障害物を除去して，良好な導電性を確保するために，導電粒子表面に突起を形成した導電粒子が分散された異方導電性接着剤という同一の技術分野に属するものであるし，両者は，「良好な導電性を得る」という課題解決を図る点で異なるものでない。
３取消事由３（審決に係る手続違背）に対して
審決において，甲１３は，刊行物に記載された技術事項，すなわち，「回路部材の接続構造の技術分野において，隣接する突起部間の距離を１０００ｎｍ以下とすること」，及び，「回路部材の接続構造の技術分野において，突起部の高さを５０～５００ｎｍとすること」が，刊行物に記載されるのみならず，周知の技術事項であることを立証するために提示された文献である。
発明が公知技術から想到容易かどうかを判断するにあたって，出願当時その発明の属する技術分野における技術常識を前提とすべきことは当然であるから，当業者が技術常識上当然に了知しているべき技術につき，あらためて意見を述べる機会を与える必要はない。
そして，甲１３は，刊行物に記載された技術事項を把握するため，すなわち「回路部材の接続構造の技術分野」における本件出願当時の技術常識を明らかにしたにすぎないものであるから，甲１３につき拒絶理由を通知しなくても，特許法５０条の規定に違反することにはならない。
第５当裁判所の判断
１取消事由３（審決に係る手続違背）について
(1)平成２０年７月４日付け拒絶理由通知書（甲２）被告は，審査段階において，原告に対し，平成２０年７月４日付け拒絶理由通知書（甲２）によって，本願発明は下記の引用文献に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない旨を通知した。
引用文献１：特開２００１－２８８２４４号公報（甲１６）引用文献２：特開平１１－７３８１８号公報（甲１０，審決における刊行物）
引用文献３：特開２００３－３２３８１３号公報
引用文献４：特開平０９－３１２１７６号公報
上記拒絶理由では，引用文献１（甲１６）に記載された発明が主引用発明であり，引用文献２（甲１０）ないし４に記載された発明は副引用発明として主引用発明への組み合わせが検討されている。
そこでは，特開２０００－２４３１３２号公報（甲１３）は示されておらず，突起部間の距離及び突起部の高さに関しては，「各々の範囲を設定したことによる臨界的意義あるいは具体的な格別の効果について，多くの組合せを検討・検証し，当該範囲に至り，その根拠が開示されているものとは到底認められない。」と述べるにとどまった。
(2)拒絶査定（甲４）
平成２０年１０月２４日付け拒絶査定（甲４）では，「平成２０年７月４日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって，拒絶すべきものです。」とし，(1)の拒絶理由通知とは別の理由を示さなかった。
(3)本件拒絶理由通知書（甲７）


審判段階では，本件拒絶理由通知書（甲７）によって，本願発明は下記の刊行物に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができない旨の通知がされた。刊行物１：特開２００１－２８８２４４号公報（甲１６）刊行物２：特開平１１－７３８１８号公報（甲１０，審決における刊行物）刊行物３：特開２００２－７５６６０号公報（甲１１）刊行物４：特開２００２－７５６３７号公報（甲１２）この拒絶理由通知では，刊行物１（甲１６）に記載された発明が主引用発明であり，刊行物２（甲１０）に記載された発明は副引用発明として主引用発明への組み合わせが検討され，刊行物３，４は周知例として引用されている。本件拒絶理由通知書においても，特開２０００－２４３１３２号公報（甲１３）は示されておらず，突起部間の距離及び突起部の高さに関しては，「凸部間の距離をどのような値とするのかは，必要とされる導電接続の安定性，導電性粒子の直径，凸部の高さ等を考慮して当業者が適宜決定し得たものである。」と述べるにとどまる。
(4)審決の判示
審決は，相違点３についての判断において，以下のとおり判示した。そして，回路部材の接続構造の技術分野において，隣接する突起部間の距離を１０００ｎｍ以下とすることは，以下に示すように本件出願前から普通に行われている技術事項である。
例えば，特開２０００－２４３１３２号公報（甲１３）には，導電性無電解めっき粉体として突起物を有するものが示されており，実施例として，導電性無電解めっき粉体の平均粒径，突起物の大きさ及び個数が示されている。ここで，球の表面に均等に突起物が分布しているとすると，その球の表面積を突起物の個数で除した面積が，一個あたりの突起物が占める面積となり，突起物が占める面積を円に置き換えてその中心に突起物が存在するとして隣接する突起物までの距離は次のように求めることができる。
一個当たりの突起物が占める円の半径Ｒ：
Ｒ＝√（（４ｒ２）／ｎ）＝２ｒ／√ｎ（ｒは粉体の半径，ｎは個数）
隣接する突起物までの距離Ｌ：
Ｌ＝２（Ｒ－ｓ）（ｓは突起物の半径（突起物の大きさの半分））これを上記実施例２の導電性無電解めっき粉体に当てはめると，Ｒ＝２×２．４／√７２＝０．５６６μｍ＝５６６ｎｍ，Ｌ＝２×（５６６－２００）＝７３２ｎｍとなる。同様に，実施例３については，Ｒ＝５００ｎｍ，Ｌ＝５４０ｎｍ，実施例４については，Ｒ＝５３５ｎｍ，Ｌ＝５６０ｎｍ，実施例５については，Ｒ＝５１０ｎｍ，Ｌ＝３９０ｎｍとなる。
また，審決は，相違点４についての判断において，以下のとおり判示した。そして，回路部材の接続構造の技術分野において，突起部の高さを５０～５００ｎｍとすることも，本件出願前に周知の技術事項である（例えば，上記特開２０００－２４３１３２号公報には，実施例１～３に突起物の大きさが０．３３μｍ（３３０ｎｍ），０．４０μｍ（４００ｎｍ），０．４６μｍ（４６０ｎｍ）のものが示されている。）。
したがって，刊行物に記載された発明において，導電性粒子1と外部引き出し用配線電極42及び電極端子   52との間で確実に導電接続を図るために，導電性粒子1   の凸部の高さを５０～５００ｎｍとすることは，当業者が容易になし得たものである。
(5)相違点３に関する判断について
審決が主引用発明として刊行物記載の発明を認定した刊行物（甲１０）には，突起部を有する導電性粒子が記載されているが，甲１０にはこの粒子の突起部間の距離に関しては記載されていない。そして，審決は，突起部間の距離の具体的数値に関して，甲１３の記載のみを引用し，仮定に基づく計算をして容易想到性を検討，判断している。
審決は，「回路部材の接続構造の技術分野において，隣接する突起部間の距離を１０００ｎｍ以下とすることは，以下に示すように本件出願前から普通に行われている技術事項である。例えば」，として，甲１３の記載を技術常識であるかのように挙げているが，その技術事項を示す単一の文献として示しており，甲１３自体をみても，回路部材の接続構造の技術分野において，隣接する突起部間の距離を１０００ｎｍ以下とすることが普通に行われている技術事項であることを示す記載もない。
すなわち，甲１３の特許請求の範囲の請求項１には，「平均粒径が１～２０μｍの球状芯材粒子表面上に無電解めっき法によりニッケル又はニッケル合金皮膜を形成した導電性無電解めっき粉体において，該皮膜最表層に０．０５～４μｍの微小突起を有し，且つ該皮膜と該微小突起とは実質的に連続皮膜であることを特徴とする導電性無電解めっき粉体。」が記載され，実施例には製造されたいくつかの導電性粒子の突起の大きさが表２に示されている。しかし，表２に記載されているのは，甲１３に記載された発明の実施例であって，これらの例が周知の導電性粒子として記載されているわけではない。しかも，表２に記載されているものには，実施例４（０．５１μｍ），実施例５（０．６３μｍ）のように，突起の大きさが５００ｎｍを超えるものある。したがって甲１３の記載から「回路部材の接続構造の技術分野において，隣接する突起部間の距離を１０００ｎｍ以下とすること」や，「回路部材の接続構造の技術分野において，突起部の高さを５０～５００ｎｍとすること」が周知の技術的事項であるとはいえない。
してみると，審決は，新たな公知文献として甲１３を引用し，これに基づき仮定による計算を行って，相違点３の容易想到性を判断したものと評価すべきである。すなわち，甲１０を主引用発明とし，相違点３について甲１３を副引用発明としたものであって，審決がしたような方法で粒子の突起部間の距離を算出して容易想到とする内容の拒絶理由は，拒絶査定の理由とは異なる拒絶の理由であるから，審判段階で新たにその旨の拒絶理由を通知すべきであった。しかるに，本件拒絶理由通知には，かかる拒絶理由は示されていない。
そうすると，審決には特許法１５９条２項，５０条に定める手続違背の違法があり，この違法は，審決の結論に影響がある。


平成３１年４月１８日判決言渡同日原本受領    裁判所書記官平成２８年（ワ）第８５５２号著作権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成３１年２月２０日
判決
原              告          Ｐ１同訴訟代理人弁護士          安部将   規同                          網本浩   幸同                          井上圭   吾同                          待場   豊同                          船   戸   貴美子
同訴訟復代理人弁護士        石川   慧
被              告          株式会社   三高同訴訟代理人弁護士          久保田       伸
主文
１被告は，別紙「被告イラスト目録」記載１ないし１６の各イラストを複製，翻案又は公衆送信してはならない。
２被告は，別紙「被告イラスト目録」記載１ないし３，５ないし１２，１５及び１６の各イラストを使用した別紙「被告物品目録」記載の各物品を廃棄せよ。３被告は，別紙「被告イラスト目録」記載１ないし３，５ないし１２，１５及び１６の各イラストに関する画像データを記録した記録媒体から，当該データを削除せよ。
４被告は，原告に対し，１６７万３５７０円並びにうち１６０万０４４３円に対する平成２８年９月９日から支払済みまで年５分の割合による金員及びうち別紙「遅延損害金一覧表」の「元金」欄記載の各金額に対する「起算日」欄記載の各日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
５原告のその余の請求をいずれも棄却する。
６訴訟費用はこれを５分し，その３を被告の負担とし，その余を原告の負担とする。
７この判決は，第４項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１請求
１被告は，別紙「被告イラスト目録」記載の各イラストを複製，翻案又は公衆送信してはならない。
２被告は，別紙「被告イラスト目録」記載の各イラストを使用した別紙「被告物品目録」記載の各物品を廃棄せよ。
３被告は，別紙「被告イラスト目録」記載の各イラストに関する画像データを記録した記録媒体から，当該データを削除せよ。
４被告は，被告が運営するホームページから別紙「被告イラスト目録」記載の各イラストが掲載された別紙「被告物品目録」記載の各物品の表示をそれぞれ削除せよ。
５被告は，原告に対し，１０００万円及びこれに対する平成２８年９月９日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
６被告は，別紙「謝罪広告目録」記載の内容の謝罪文を同目録記載の要領で１回掲載せよ。
第２事案の概要
本件は，別紙「原告イラスト目録」記載のイラスト（以下「原告イラスト」という。）をデザインした原告が，別紙「被告イラスト目録」記載の各イラスト（以下，各イラストを同別紙の番号により「被告イラスト１」などといい，各イラストをまとめて「被告イラスト」という。）の一部が描かれたＴシャツ等を製造販売している被告に対し，①被告イラストは，原告イラストを複製又は翻案したものであり，上記Ｔシャツ等の製造は原告の複製権又は翻案権を侵害すること，②上記Ｔシャツ等の写真を被告が運営するホームページにアップロードしたのは，原告の公衆送信権を侵害すること，③さらに被告が原告イラストを複製又は翻案し，原告の氏名を表示することなく上記Ｔシャツ等を製造等したのは，原告の同一性保持権及び氏名表示権を侵害することを主張して，(a)著作権法１１２条１項に基づき，被告イラストを複製，翻案又は公衆送信することの差止め，(b)同条２項に基づき，被告イラストを使用した別紙「被告物品目録」記載の各物品の廃棄並びに被告イラストに関する画像データ及び被告が運営するホームページの被告イラストが掲載された上記各物品の表示の削除，(c)著作権及び著作者人格権侵害の不法行為に基づき，原告の損害の一部である１０００万円の賠償及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成２８年９月９日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求め，(d)著作権法１１５条に基づき，謝罪文の掲載を請求する事案である。１前提事実（当事者間に争いのない事実又は後掲の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）
(1)当事者
ア原告は，本名で動物等の水彩画を描くとともに，動物をモチーフにしたデザイン等を描いている者である（甲２２，２３，５３）。イ被告は，「錦」のブランド名により，インターネットによって直接，又は大手ショッピングモールやインターネット上に出店する量販店を通じて，自社で製造した繊維製品等を販売する事業者である。
(2)原告イラスト
原告は，平成２３年９月までに原告イラストを作成し，同月１８日以降，「モジュー」のデザイナー名を使用して，デザインＴシャツマーケット「Hoimi」において，「POKKAPOKAT-SHIRT」のブランドで，原告イラストが胸の辺りに付された「眠り猫」という商品名のＴシャツを販売している。また，原告は同月以降，オリジナル・グラフィック・アイテム・オンラインショップである「ClubT」でも同じＴシャツを販売し，少なくとも平成２４年５月以降，デザインＴシャツの通販サイトである「T-SHIRTSTRINITY」でも同じＴシャツを販売しているほか，平成２７年頃まで，Ｔシャツ販売サイト「UPSOLD」で同じＴシャツを販売した（甲１，２，２４，３３ないし３５，３９ないし４４，５３）。
(3)被告の行為
ア被告は，平成２６年６月頃以降，別紙「被告商品一覧」のとおり（ただし，色違いの商品を含む。），被告イラストの一部が色を変えつつ描かれた半袖Ｔシャツ，長袖Ｔシャツ，ワークシャツ，トレーナー，パーカー，ショーツ，財布（ウォレット），ベルト，バッグ，帽子等の衣類及び服飾雑貨（以下「被告商品」といい，同別紙の番号により「被告商品１」などという。別紙「被告イラスト１～１６を付した商品の販売数及び売上額」の「整理番号」欄の数字は被告商品の番号を指しており，甲３ないし１８の各書証と被告商品との対照関係は，同別紙の「備考」欄記載のとおりである。なお，同別紙の「整理番号」欄に枝番号が付されているのは，色違いの商品である。）を製造し，「家紋猫」，「流水家紋猫」，「眠り猫」，「荒波猫」，「波猫」などの商品名で，自らの通販サイトで直接，又は量販店に対し，販売している。なお，被告商品には，原告の氏名や原告が使用していたデザイナー名は表示されていない。
イ被告は，被告商品の写真をインターネット上の被告が運営するホームページにアップロードしていたが，そこにも原告の氏名や原告が使用していたデザイナー名は表示されていない。
２争点
(1)原告イラストの著作物性（争点１）


(2)被告イラストは原告イラストを複製又は翻案したものか等（争点２）(3)原告の同一性保持権及び氏名表示権の侵害の有無（争点３）(4)差止請求や謝罪文の掲載請求等の成否（争点４）
(5)原告の損害額（争点５）
第３争点についての当事者の主張
１争点１（原告イラストの著作物性）
（原告の主張）
(1)原告イラストは，眠っている猫を横から描く方法で，円の中に丸く収め，円の中の猫の身体に相当する部分に猫の模様と一体化する形で，和風にデザインした雲を配して，家紋風の和風デザインとした点に大きな特徴がある。原告は，家紋らしいデザインとするため，和風のデザインを基調として，デザイン上やむを得ず猫の耳及び尾は円から飛び出すこととしたが，極力，円の中に猫を収めるとともに，猫の身体全体を使って家紋の枠の円を表現することとし，他方で，家紋であることから，写実的に過ぎず，一方で実在の猫からかけ離れたかわいすぎるデザインとならないように心がけて，試行錯誤しながら原告イラストを創作した。被告は原告イラストが応用美術であると主張するが，原告イラストは実用目的で制作されたものではなく，アート作品であって，個展と同様に，デザイナーの発表の場として用意されているＴシャツ販売サイトにおいてその作品を発表しているにすぎない。
以上より，原告がデザインした原告イラストは，原告の思想・感情を創作的に表現したものであって，美術の著作物に該当する。
(2)仮に原告イラストが応用美術に当たるとしても，原告イラストは，実在する猫をヒントとしながらも，猫の表現について随所に原告独自の解釈やアレンジを加え，かつこれを和風にデザインした雲と組み合わせて家紋風に表現するという制作過程において，高度の創作性が認められる。そして，原告イラストは，上記のようなＴシャツ販売サイトを通じて，審査を受けた上で発表されていることからも理解されるとおり，一般的な美的鑑賞の対象となる，相当程度の美術性を備えるものである。したがって，原告イラストは，純粋美術作品をそのままＴシャツという実用品に応用したものであり，美術の著作物に該当する。
（被告の主張）
(1)原告イラストは，Ｔシャツの原案とされているものであり，制作者が，その作品を専ら鑑賞の対象とする目的ではなく，実用目的で制作したものであり，かつ，一般的平均人が，実用目的で制作されたものと受け取るものというべきであるから，純粋美術には該当せず，上記制作目的及び一般的平均人の認識からすれば，原告イラストは，応用美術に該当する。
(2)原告イラストは，猫が丸まって寝ているイラストに，１．５周程度の渦巻き線が，前足の付け根部分に1個，胴体部分に３個存在しているというイラストである。猫が丸まって寝ている姿は，一般的によく見られるものであり（乙１ないし４のとおり，平成２３年９月以前から原告イラストと同種のイラスト又は写真が存在していた。），制作者が，独自の解釈，アレンジを加えたというような事情は見当たらない。
原告イラストには，１．５周程度の渦巻き線が４個存在するが，これだけでは，美的創作性を具備しているとはいえない。
したがって，原告イラストは，制作者の個性が強く表出されているということはできず，その創作性は高くない。よって，原告イラストは，一定の美的感覚を備えた一般人を基準に，純粋美術と同視し得る程度の美的創作性を具備しているとはいえず，著作権法上の「著作物」には該当しない。
２争点２（被告イラストは原告イラストを複製又は翻案したものか等）
（原告の主張）
(1)原告イラストと被告イラストの類似性
ア前記１記載のような原告による創意工夫の結果，原告イラストには，例えば，以下のような特徴が見受けられ，かつ，これらの多くの部分は被告イラストと共通している。
①原告イラストの猫（以下，単に「猫」という。）のモチーフを，いわ
ゆるハチワレ猫としたこと
②全体として猫の各パーツをデフォルメして描いていること
③耳部分に特徴があること
④実在の猫よりも目を大きく強調し，また目の周りを白色で縁取りして
いること
⑤猫の鼻の頭頂部を黒色の短い線で表現し，顔にはひげを３本，あご下（前足の付け根）付近にかかる長さで配置していること⑥猫の足の位置を調整し，毛筆のイメージのハネを描き込んでいること⑦背後の後ろ足は先端部分が円の外に飛び出す形で描かれ，また後ろ足の下部の曲線と円の外枠によって猫の尾が表現され，かつ頭部と尾の先端の間に空
白を設けていること
⑧猫の身体と一体化する形で，家紋によく見受けられる和風の図柄を配
置していること
イ原告イラストと被告イラスト１，５，９，１３及び１７の共通点及び相違点は，別紙「原告イラストと被告イラストの共通点及び相違点」記載のとおりであり（被告イラスト２ないし４は被告イラスト１と，被告イラスト６ないし８は被告イラスト５と，被告イラスト１０ないし１２は被告イラスト９と，被告イラスト１４ないし１６は被告イラスト１３と，被告イラスト１８ないし２０は被告イラスト１７と，それぞれ実質的に同一であるから，同別紙に記載のない被告イラストにも同別紙記載のことがそのまま当てはまる。），原告イラストと被告イラストは類似している。
(2)原告イラストへの依拠
被告の主張によれば，被告イラストは被告とデザイナーが共同して作成したというべきである。そして，被告はインターネット上の原告イラストにアクセスすることは容易であったし，創作性が高い原告イラストと被告イラストの共通点や類似性の程度，被告が「眠り猫」という原告イラストと同じキーワードを用いて広告宣伝等を行っていたことからすると，被告イラストは，被告及びデザイナーが原告イラストに依拠して，共同して作成したものと考えられる。また，被告イラストの作成者がデザイナーであったとしても，デザイナーは原告イラストに依拠して被告イラストを作成したと考えられるから，被告イラストは原告イラストを複製し，又は翻案したものである。
(3)被告の故意・過失
被告は被告商品を販売するに際し，「眠り猫」などといった原告イラストと共通する表現を用いているが，これは原告イラストが掲載されたホームページを参照していたからに他ならないし，被告は「眠り猫」シリーズとしてシリーズ化するに当たり，イラストや権利関係について慎重に検討したはずである。したがって，被告イラストを基に被告商品の製造販売を開始した段階で，被告イラストが原告イラストを複製又は翻案したものであることを知り，又は知り得たというべきであり，被告には原告の著作権及び著作者人格権の侵害について故意又は過失があった。
（被告の主張）
(1)原告の主張は否認し，争う。


(2)仮に，原告イラストが著作権法上の「著作物」と認定されたとしても，前述のとおり，原告イラストのうち，猫が丸まって寝ているという点に創造性はなく，原告イラストの特徴は，１．５周程度の渦巻き線が，足の付け根に１個，胴体に３個存在しているのみである。アイディアや着想，表現方法，作風，画風それ自体は，著作権法の保護対象ではなく，イラストの要部は客観的に捉えられるべきである。そして，原告イラストと被告イラストは，次のとおり，要部において明確に相違しているから，類似していない。
ア被告イラスト１ないし４について
各イラストは，胴体部分に波模様が６個存在し，かつ胴体部分に大小異なる１１個の黒塗り円が存在しており，原告イラストとは要部が明確に異なっている。
イ被告イラスト５ないし８について
各イラストは，前足が２本存在し，ひげはなく，胴体部分に唐草模様の連続線が存在しており，原告イラストとは要部が明確に異なっている。
ウ被告イラスト９ないし１２について
各イラストは，前足を上に上げており，後足も上を向いており，１～１．５周程度の渦巻き線が１１個存在しており，原告イラストとは要部が明確に異なっている。
エ被告イラスト１３ないし１６について
各イラストは，前足が２本存在し，胴体部分に波模様が５個存在し，黒塗り円が１６個存在しており，原告イラストとは要部が明確に異なっている。
オ被告イラスト１７ないし２０について
各イラストは，猫の向きが異なり，前足に扇子を持ち，胴体に波模様が１１個存在し，大小異なる９個の黒塗り円が存在しており，原告イラストとは要部が明確に異なっている。
(3)被告イラストは，被告の社員がグループとして企画したものであり，社内での議論の結論及び収集資料（乙１，２，４，５）を被告が契約するデザイナーであるＰ２（以下「被告デザイナー」という。）に手渡し，被告デザイナーが原告イラストを見ることなく，上記企画に合致するように，独自の制作の成果として被告イラストを完成させたのである。したがって，被告イラストは，既存の原告イラストに依拠して作成されたものではなく，依拠性も認められない。３争点３（原告の同一性保持権及び氏名表示権の侵害の有無）
（原告の主張）
被告は，原告に無断でその意に反して，原告イラストを改変して被告イラストを作成し，また，原告の氏名を表示することなく，被告イラストを掲載したＴシャツ等を自ら製造販売し，それらをインターネット上の販売サイトや全国各地のショッピングモールに出展する事業者に譲渡した。被告は以上の行為によって，原告の同一性保持権及び氏名表示権を侵害した。
（被告の主張）
原告の主張は否認し，争う。
４争点４（差止請求や謝罪文の掲載請求等の成否）
（原告の主張）
(1)被告は，原告の警告にもかかわらず，被告イラストが原告イラストに依拠したものであることを否定した上で，被告イラストが描かれた衣類等の製造販売を継続するなどしている。被告は被告商品が一時期的なシーズンものであると主張するが，被告イラストを用いた衣類等をシリーズ化して，力を入れて商品展開を行っており，本件訴訟提起後も被告イラスト１をアレンジした商品（甲２６）を新たに展開している。したがって，今後も原告の著作権及び著作者人格権が侵害されるおそれがある。
現時点で被告イラスト４，１３，１４，１９及び２０が用いられた被告商品は発見できなかったものの，被告による被告イラストの使用状況を踏まえると，これらのイラストも今後使用される蓋然性は高く，原告の著作権及び著作者人格権が侵害されるおそれが認められる。
したがって，被告イラスト１ないし２０について，複製，翻案等の差止めを認めるべきであるし，これらに係る物品の廃棄及びデータの削除等も認めるべきである。
(2)本件では著作権法１１５条に基づく名誉回復等の措置が必要である。
（被告の主張）
原告の主張は否認し，争う。
被告商品は一時期的なシーズンものであり，被告は既にこれらの製造販売をしていない。また，ホームページの記載も存在しておらず，在庫も存在していない。したがって，原告の被告に対する差止請求は，既に対象物がなく，認められるべきでない。
５争点５（原告の損害額）
（原告の主張）
(1)著作権法１１４条３項に基づく損害
ア譲渡数量
被告は譲渡数量に返品数を加えていないが，著作権法１１４条３項は，著作権の侵害に対する損害賠償を認めるものであるところ，複製権及び翻案権については，被告が原告イラストを複製等したことにより侵害されるものであって，被告が返品により代金を受領したか否かにより侵害の有無は変わらない。したがって，使用料算出のための譲渡数量には，被告が販売店から返品を受けた被告商品の数も含むべきであり，譲渡数量は別紙「損害額計算表（原告作成）」記載のとおり，少なくとも４８７０個である。
イ小売価格
本件における使用料相当額は小売価格（別紙「損害額計算表（原告作成）」の「小売価格又は推定小売価格（円）」欄参照）を基準に判断されるべきである。すなわち，原告にとっては，原告イラストを許可なく複製，翻案等した者が卸売業者であろうが小売業者であろうが，原告の著作権，著作者人格権を侵害された事実に変わりはない。にもかかわらず，著作権等を侵害した者が卸売業者である場合に，使用料算定の基礎とすべき価格が卸値になってしまうとすれば，権利侵害者が小売業者か卸売業者かという自らの与り知らない事情により原告の損害の填補の程度が左右されかねない。また，被告は，自らも直接小売りも行っているのであって，被告にとっても小売価格を基準として使用料を算定することは不当ではない。そして，原告が原告イラストの使用を許諾しているのは，一般消費者に直接Ｔシャツ等の衣類を販売する小売業者に対してのみであり，卸売業者に対して原告イラストの使用を許諾したことはなく，上記の全ての小売業者との間で，小売価格を基準として使用料を設定している。
ウ使用料率
原告は，原告イラストをプリントしたＴシャツがＴシャツ販売サイトで販売されたときに受ける報酬（使用料）を販売代金の２０％ないし４０％に設定しており，これを下回る使用料率では使用を許諾していない。そして，原告は画家としての活動だけでなく，デザインＴシャツ等の販売サイトにおいても人気を博しているデザイナーであるし，被告商品を見ると，いずれも各商品の最も重要な構成部分は原告イラストと特徴が一致した被告イラストであり，また１つの商品に多数の被告イラストが使用されているものもある（被告商品１ないし４，６ないし７，９ないし１５，１９，２０）。
さらに，被告は被告商品を「眠り猫」シリーズとして販売していて，いずれの商品についても，被告イラストを前面に押し出して販売しており，被告商品における被告イラストの寄与は大きい。これに対し，被告商品の被告イラスト以外の部分は，日本の伝統的な柄を配置しただけの創作性が認められないもので，従たるデザインでしかなく，販売における寄与度は低い。


被告が主張する第三者との間の契約における使用料率は不知であるが，そもそも誰にいかなる経済的条件のもとで原告イラストの使用を許諾するかは原告の自由であるし，被告主張の使用料率は一般的な使用料率ではない。以上のことを踏まえると，原告イラストを商品化した場合の通常の使用料率は小売価格の２５％が相当である。
エ以上をもとに著作権法１１４条３項に基づく損害を算定すると，別紙「損害額計算表（原告作成）」の右下欄記載のとおり，８２８万０８１０円となる。
(2)慰謝料
被告は原告の同一性保持権及び氏名表示権を侵害したところ，被告イラストが自社の創作にかかるデザインであることを強調しているほか，被告イラストを掲載したＴシャツ等は，現在も，インターネット上で多数公開されたままとなっている。以上の事情に照らせば，被告による著作者人格権侵害により原告に生じた慰謝料は２００万円を下らない。
(3)弁護士費用
原告は，被告に対し被告イラストの使用差止等を求め，また原告に生じた損害について本件訴訟を提起する必要が生じたところ，これに当たっては弁護士に委任せざるを得ず，これにかかる弁護士費用は１００万円を下らない。
（被告の主張）
(1)被告商品の販売数及び売上額は，別紙「被告イラスト１～１６を付した商品の販売数及び売上額」記載のとおりであり（このうち，被告が通販サイトで販売した分は１１万８９６０円である。），原告のその余の主張は否認し，争う。
(2)譲渡数量等
使用料は実際に被告が代金を受領した金額をもとに算出すべきであり，被告に返品された商品については，不良品を理由として返品されており，被告は代金を受領していない（市場に流通する可能性も０である。）から，使用料算出のための譲渡数量に含めるべきでない。
また，使用料を計算する基準となる金額は，被告が販売店に販売した金額（基準卸値，卸売価格。ただし，これを値下げした場合には値下後の金額。基準卸値につき，別紙「被告イラスト１～１６を付した商品の販売数及び売上額」の「基準卸値（税抜）」欄参照）である。
以上をもとに被告商品の売上額を算定すると，同別紙記載のとおり，合計１４６０万９３０９円となる。
(3)使用料率
被告商品では，丸い猫とは無関係な被告のオリジナルな図柄の中に丸い猫が一部として印刷されており，丸い猫のイラストが占める割合は５０％以下である。また，丸い猫のイラスト部分においても，原告イラストと共通しているのは一部分である。そして，被告イラストはイラストごとに原告イラストとの関連の程度も異なっている上に，被告商品において被告イラストが全体に占める割合も商品ごとに異なっており，使用料率は商品ごとに検討すべきである。原告が主張する使用料率については不知であるが，それは限られたＴシャツ販売サイトだけでの使用料率であり，販売数もごく少数であるから，一般的な使用料率とはかけ離れたものである。
国民的人気を誇るキャラクターの場合（乙１４）でも，衣服に用いる場合の使用料率は小売価格の４％（卸売価格の８％）であることも踏まえると，本件での使用料率は被告の卸売金額の５％を超えることはない。
第４当裁判所の判断
１争点１（原告イラストの著作物性）について
(1)証拠（前記第２の１掲記のもの）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実を認定することができる。
ア原告について
(ｱ)原告は，平成２年から独学で絵を描き始め，平成５年には関西美術文化展に入選し，平成６年以降，個展を開催し，画家として，動物をモチーフとする手描きの水彩画を作成し，販売している。
(ｲ)原告は，平成２０年から，パソコンでイラスト等を作成するようになり，作成したイラストを広めるために，平成２１年頃から，前記「Hoimi」等のＴシャツ販売サイトに登録して，原告が作成したイラストを付したＴシャツの販売を行うようになった。
(ｳ)前記「Hoimi」の場合，デザイナー又はデザイナーを目指す人を応援することを目的とするサイトとされ，利用するためには審査を受けてデザイナーとして登録することが必要であり，Ｔシャツが販売されると，デザイナーは，そのランクに応じた報酬を受け取ることができるが，「Hoimi」側の委託を受けてデザイナーがデザインを作成したり，デザインの著作権を「Hoimi」に譲渡したりすることは予定されていない。
イ原告イラストの作成等
原告は，当初，魚の絵を多く描いていたが，後に猫の絵やイラストを多く描くようになり，原告イラストについては，平成２３年９月までにこれを作成して，同月１８日以降，前記「Hoimi」等のＴシャツ販売サイトに，「眠り猫」のタイトルを付して原告イラストを登録し，希望する者がＴシャツ販売サイトに依頼すれば，同サイトを通じ，原告イラストを正面に印刷したＴシャツを購入できるようにした。
ウ原告イラストの表現上の特徴
原告イラストについては，以下の表現上の特徴を看取することができる。(ｱ)原告イラストは，丸まって眠っている猫を上方から描くに当たり，円形状の上部に配された猫の顔のあごの下から片前足を出して，その片前足を片後ろ足や尻尾とほぼ同じ場所でまとめて描くことによって，ほぼ全体を略円形状の輪郭の中に収める一方で，輪郭より外の部分等は描いていないため，全体が一個のマーク（原告は家紋と表現する。）であるかのような印象を与える。(ｲ)原告イラストの基本的輪郭は円形状であるが，耳や片後ろ足が円から若干突出して描かれているほか，猫の後頭部から肩にかけての部位は若干ふくらむように描かれ，機械的な真円ではないことから，猫がきれいに丸まっているという基本的な印象を維持しつつも，柔らかく自然な印象を与える。(ｳ)略円形状の上半分には，猫の頭部，片前足，片後ろ足及び尻尾が猫と分かるように描かれているのに対し，略円形状の下半分は，雲を想わせる抽象的な紋様となっているところ，略円形状の輪郭に沿って右回りにたどると，猫の顔や首の白黒の模様が徐々に変化して雲を想わせる紋様となり，さらにたどると，猫の片後ろ足と尻尾になるという形で連続的に変化しており，また，猫の片前足の付け根は渦巻状になっているが，これを白黒反転させた紋様が下半分の雲を想わせる紋様の中に三個存在するため，全体として，猫を描いた部分と抽象的な紋様の部分とが，うまく一体化している。
(2)被告の主張について
被告は，平成２３年９月以前から，原告イラストと同種のイラスト又は写真（乙１ないし４）が存在していたことを理由に，原告イラストはありふれたものであって創作性がなく，美術の著作物に該当しないことを主張する趣旨と解される。しかしながら，乙１及び２は，実物の猫が鍋の中で丸まって眠っている様子を上方又は横から撮影した写真であるが，原告イラストは，実物の猫をそのまま忠実にデッサンしたものではないから，これらの写真によって原告イラストの創作性が否定されるとはいえない。


また，乙３及び４は猫が丸まって眠っている様子を上方から描いたイラストであるが，乙３及び４の絵には原告イラストとは異なる点が相当数みられ，これらによっても，原告イラストがありふれたものであると認めることはできない。なお，被告は，被告イラストを作成する過程で乙５を入手し，被告デザイナーに渡した旨主張しているが，これが原告において原告イラストを作成した平成２３年９月までの時点で存在していたことを認めるに足りる証拠はない（甲３１，３２参照）。
(3)争点１についての判断
原告イラストは，前記(1)ウで述べたとおり，表現上の特徴を有するところ，前記(2)で検討したとおり，これらはありふれたものということはできず，創作性が認められるから，原告イラストは，原告がこれを作成した時点で，美術の著作物として創作されたものと認められる。
原告は，前記(1)ア及びイで認定した経緯により，原告イラスト作成後，それを広めるために，あるいは商業的に利用するために，Ｔシャツ販売サイトを介して，原告イラストを付したＴシャツを販売したことが認められるが，これは原告が創作した美術の著作物を用いたＴシャツを販売したにすぎないから，このことは，原告イラストの著作物性を否定する理由とはならず，原告イラストが応用美術に属するものとして，その著作物性を否定する被告の主張は，採用できない。２争点２（被告イラストは原告イラストを複製又は翻案したものか等）について
(1)原告イラストと被告イラストの類似性
被告イラストには，原告自身が被告商品に用いられていないことを自認しているものも含まれている（被告イラスト４，１３，１４，１９，２０）が，原告はそれらを含めて複製や翻案等の差止めを請求していることから，上記各被告イラストを含め，原告イラストの複製又は翻案に当たるかを検討する。
ア被告イラスト１ないし４について
まず，原告イラストと被告イラスト１ないし４は，丸まって眠っている猫を上方から円形状にほぼ収まるように描くとともに，片前足と片後ろ足と尻尾をほぼ同じ位置でまとめて描きつつ，耳や片後ろ足を若干円形状から突出して描いている点で共通している。これらの共通点は，前記１で認定した原告イラストの創作性が認められる表現上の特徴部分そのものであり，上記各被告イラストの表現上の特徴は，原告イラストのそれと共通しているといえる。
他方，原告イラストでは猫の目の周囲が黒いのに，上記各被告イラストはそうではないが，全体からすると微差にとどまるものというべきである。また，上記各被告イラストでは，猫の胴体部分に波様の紋様が描かれており，原告イラストの雲様の紋様とは異なっているが，前述のとおり，原告イラストの表現上の特徴は，上半分に猫と分かるよう描かれた模様が徐々に変化して抽象的な紋様につながり，猫の片前足の付け根の模様が，下半分の紋様にも使われるなど，猫を描いた部分と抽象的な紋様とが連続的，一体的に構成され，全体として略円形状のマークのような印象を与える点にあると解され，上記各被告イラストは，これらをすべて有していると認められるが，下半分の抽象的な紋様にどのようなものを用いるかは表現上の本質的特徴といえるものではない。
以上より，原告イラストと上記各被告イラストとの上記共通点に照らせば，上記各被告イラストは，原告イラストを有形的に再製したものと認めることができる。
イ被告イラスト５ないし８について
上記アで認定した原告イラストと被告イラスト１ないし４の共通点は，被告イラスト５ないし８にも認められる。
他方，被告イラスト５ないし８には，猫の前足が２本とも描かれる一方で，ひげが描かれておらず，抽象的な紋様が唐草様であるといった相違点もみられるが，それらの前足は片後ろ足や尻尾とほぼ同じ場所にまとめて描かれており，前記１で認定した原告イラストの表現上の特徴は維持されているといえるし，ひげの有無等の相違点は微差であり，抽象的な紋様の相違は本質的ではない。以上より，上記各被告イラストは，原告イラストを有形的に再製したものと認めることができる。
ウ被告イラスト９ないし１２について
上記アで認定した原告イラストと被告イラスト１ないし４の共通点は，被告イラスト９ないし１２にも認められる。
他方，被告イラスト９ないし１２には，猫の前足が２本とも描かれ，そのうち左前足が円形状の外に突出しているという相違点や，足裏（肉球）が見えるように描かれている（したがって，猫が両前足を上げているように描かれている）という相違点等が認められる。
しかし，右前足は片後ろ足や尻尾とほぼ同じ場所にまとめて描かれており，前記１で認定した原告イラストの表現上の特徴が基本的に維持されているということができるし，左前足が円形状から突出しているものの，耳や片後ろ足の円形状からの突出の程度は原告イラストと同程度にすぎず，丸まって眠っている猫を上方から描き，猫を描いた部分と抽象的紋様の部分が連続的，一体的に構成され，全体として略円形状のマークのように見えるという原告イラストの基本的な特徴は維持されており，上記相違点によって，原告イラストの表現上の本質的な特徴を感得できなくなるものとは認められない。
以上より，上記各被告イラストは，原告イラストの表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ，一部を変更したものと認めることができる。
エ被告イラスト１３ないし１６について
被告イラスト１３ないし１６は，被告イラスト５ないし８と類似している点が多く，被告イラスト１３ないし１６では，顔の傾きや２本の前足の重ね具合，片後ろ足が円形状の中に収められている点等が異なっているものの，ひげが描かれている点で原告イラストに近く，全体として前記イの判断が妥当するといえる。したがって，上記各被告イラストは，原告イラストを有形的に再製したものと認めることができる。
オ被告イラスト１７ないし２０について
被告イラスト１７ないし２０は，そもそも丸まって眠っている猫を描いたものではなく，前記１で認定した原告イラストの表現上の特徴との共通点がみられない。したがって，上記各被告イラストは原告イラストを有形的に再製したものとは認められないし，その表現上の本質的な特徴の同一性を維持していると認めることもできない。
(2)依拠性
ア原告イラストとの類似性
乙８，弁論の全趣旨及び被告商品におけるイラストの使用状況に照らせば，被告イラスト１ないし３，５ないし１２，１５及び１６は，いずれも被告デザイナーが作成したものと認められる。


そこで，被告デザイナーが上記各被告イラストを原告イラストに依拠して作成したと認められるかが問題となるが，乙８及び弁論の全趣旨によっても，上記各被告イラストが作成されたのは平成２４年６月頃から平成２５年３月頃であると認められ，これは原告イラストが作成されて，複数のＴシャツ販売サイトに原告イラストが付されたＴシャツが出品された平成２３年９月よりも後のことであるから，被告デザイナーが原告イラストに接する機会はあったと認められる。そして，上記(1)で検討したことを踏まえると，上記各被告イラストは，表現上の本質的な特徴部分において，原告イラストに類似又は酷似しているということができるのであって，特に被告イラスト１については，原告イラストを見ずにこれをデザインしたということが実際上考え難いといえる程に似ている。以上のように，原告イラストと上記各被告イラストとが類似又は酷似していることに照らせば，そのようなイラストを作成した被告デザイナーが，原告イラストを参照し，これに依拠して上記各被告イラストを作成した事実が推認される。
イ被告の主張について
被告は，上記各被告イラストが原告イラストに依拠するものであることを否定し，被告の依頼を受けてデザインを作った被告デザイナーの陳述書（乙８）を提出し，同デザイナーは，原告イラストを参照せず，被告より交付された資料（乙１，２，４，５）を基にデザインを作った旨を述べている。しかしながら，上記資料のうち乙５については，被告はその入手の経緯は不明であるとしている上に，それが乙１，２及び４とは別に証拠提出されたことに照らせば，被告が乙５の資料を被告デザイナーに交付したか疑問があり，被告主張の時期に交付されたと認めるに足りる証拠もない。また，乙１，２及び４については，原告イラストとも上記各被告イラストとも相違点が多く，むしろ上記各被告イラストと原告イラストとの間に表現上の共通点が多いといわざるを得ないから，上記陳述については，採用できない。
さらに，被告は被告デザイナーが作成した他のイラスト（乙６，７）と被告イラストの類似性を指摘しているが，そもそもそれらのイラストは動物の全身を丸めて描いたものではなく，被告イラストとは表現上の特徴を全く異にするものであるから，それらの証拠の存在は上記認定を左右しない。
ウまとめ
以上より，被告デザイナーは，原告イラストに依拠して上記各被告イラストを作成したと推認することができる。
そして，仮に被告が被告商品を製造販売した際に原告イラストの存在を認識していなかったとしても，被告は被告デザイナーから，原告イラストに依拠して作成された上記各被告イラストの提供を受け，これを付して，被告商品を製造販売したのであるから，被告の依拠性も認められる。
(3)著作権侵害についてのまとめ
上記(1)及び(2)によれば，被告イラスト１ないし８及び１３ないし１６は原告イラストを複製したものと，被告イラスト９ないし１２は原告イラストを翻案したものと認められるが，被告イラスト１７ないし２０については，原告イラストの複製，翻案のいずれにも当たらず，また，被告イラスト１ないし１６の写真を被告が運営するホームページにアップロードしたことは，公衆送信権侵害に当たるというべきである。
(4)被告の故意又は過失
被告はイラストをＴシャツ等に付して製造販売する業者であるから，自らが製造販売するＴシャツ等に付されるイラストが他人の著作権等を侵害するものでないかを調査・確認する義務を負っているというべきである。そして，前記認定したとおり，被告は自らインターネットを利用して猫に関するデザインを収集しており（乙４，８，弁論の全趣旨），被告が被告デザイナーから上記各被告イラストの提供を受け，被告商品の製造を開始した時点では，既に原告イラストが付されたＴシャツはＴシャツ販売サイトで販売されており，被告がこれを見付けることが困難であったとの事情は認められないから，少なくとも被告には過失があったと認められる。
(5)争点２についての結論
以上より，被告は，少なくとも過失により，原告イラストについての原告の複製権又は翻案権及び公衆送信権を侵害したことになる。３争点３（原告の同一性保持権及び氏名表示権の侵害の有無）について前記１及び２の認定・判示によれば，被告は原告イラストを改変した被告イラスト１ないし３，５ないし１２，１５及び１６を付した被告商品を製造し，被告が運営するホームページに被告商品の写真をアップロードした上に，その際に原告の氏名や原告が使用していたデザイナー名を表示しなかったから，原告イラストについての原告の同一性保持権及び氏名表示権を侵害したものと認められる。４争点４（差止請求や謝罪文の掲載請求等の成否）について
(1)差止請求
まず，前記２(1)オの判示によれば，被告イラスト１７ないし２０の複製，翻案及び公衆送信の差止請求には理由がない。
そこで，その他の被告イラストに関する差止請求について検討すると，まず被告は，被告商品が時期的なシーズンものであり，既に製造販売を中止したと主張している。
しかし，仮に被告の主張のとおりであったとしても，被告は被告商品の一部を少なくとも平成２９年１１月２８日まで販売し続けており（乙１３の３７頁），本件訴訟では被告イラスト１ないし１６を含め，原告イラストを複製し，翻案したものであることなどを争うのみならず，本件訴訟係属中である同年１２月頃，被告イラスト１をアレンジした虎のイラストを付した商品を新たに販売している（甲２６）。以上の経緯を踏まえると，被告が被告商品に使用していた被告イラストを複製，翻案又は公衆送信することによって，原告イラストについての原告の著作権及び著作者人格権を侵害するおそれは，なお存在していると認めるほかない。また，被告イラスト４，１３及び１４については，被告商品に用いられていないことを原告自身が自認しているものの，被告は商品によってイラストを左右反転させたり，色を反転させたりしており，これまで使用していなかった上記各被告イラストについても，既に使用していた被告イラストの左右を反転させたり，色を反転させたりして，Ｔシャツ等に付すおそれがあると認めることができる。なお，被告イラスト１ないし１６からは原告イラストの表現上の本質的な特徴を相当強く感得することができるから，その被告イラストを翻案することは，原告イラストを翻案することに他ならないと認めることができる。そして，前記認定の被告の行為態様によれば，原告イラストの一部を変更することで作成した被告イラストについて，さらにその一部を変更することで新たな被告イラストを作成した経緯が認められるのであり，この点を考慮すると，被告イラスト１ないし１６の翻案の差止めも認めるのが相当である。
以上より，被告イラスト１ないし１６については，原告による複製，翻案及び公衆送信の差止請求には理由がある。
(2)廃棄請求等


まず，前記２(1)オの判示によれば，被告イラスト１７ないし２０を使用した物品の廃棄請求や，同イラストに係るデータ等の削除請求には理由がない。また，被告イラスト４，１３及び１４については，原告自身がこれを用いた被告商品がないことを自認しており，それらのイラストを使用した物品の廃棄請求及び同イラストに係るデータの削除請求等にも理由がない。さらに，被告は原告が主張するホームページの記載は存在していないと反論しており，被告がその運営するホームページに被告商品の写真を現在もアップロードし続けていることを認めるに足りる証拠はないから（なお，甲４９は検索サイトの画像検索の結果にすぎない。），被告が運営するホームページからの表示の削除請求にも理由がない。
もっとも，被告イラスト１ないし３，５ないし１２，１５及び１６を用いた被告商品は被告によって，平成２７年３月１８日（乙１４の３８頁）ないし平成２９年１１月２８日まで販売されており，その返品もあったというのであり（乙１３，弁論の全趣旨），被告が被告商品をすべて売り尽くしたとか，在庫をすべて廃棄したことを認めるに足りる証拠があるわけでもないから，被告が上記商品を所持していることは推認され，その廃棄請求を認めるのが相当である。また，被告はそれらのイラストに関する画像データを記録した記録媒体を所持していることも推認されるから，その削除請求も認めるのが相当である。
(3)謝罪文の掲載請求
被告の行為態様を踏まえても，後記５で認める損害賠償に加えて，著作権法１１５条の信用回復等の措置を認める必要があるとはいえない。
５争点５（原告の損害額）について
(1)著作権法１１４条３項に基づく損害
ア双方の主張
原告は，要旨，被告の卸売先である販売店の小売価格に，原告が利用するＴシャツ販売サイトに準じた使用料率を乗じて，著作権法１１４条３項の損害の額を算定すべきであると主張するのに対し，被告は，被告の販売店に対する販売金額（基準卸値，卸売価格）に，より一般的な使用料率を乗じ，さらに販売店から返品されたものについては控除して，これを算定すべきであると主張する。イ被告に販売店から返品された商品の売上げを含むことの当否著作権法１１４条３項に基づく損害を算定する基礎となる譲渡数量に，被告が販売店から返品を受けた商品の数を含むべきか，換言すれば，使用料率を乗じる売上額から返品分に係る売上額を控除すべきかについて，当事者間に争いがある。しかし，被告は返品を受けた被告商品を含めて製造し，その時点で原告イラストについての原告の複製権又は翻案権の侵害が発生し，それを販売店に販売することによって一旦売上げが計上されたのであるから，被告が製造し，販売店に販売した被告商品の数をもって上記譲渡数量と認めるのが相当であり，返品を受けた商品の数（売上げ）を控除すべき旨の被告の主張は採用することができない。この点については，被告が提出する乙１４の第６条において，ジャージやＴシャツに関する商品化権許諾契約の対価（使用料）は使用料単価に「製造数量」を乗じて算定することとされ，その「製造数量」には見本品，試供品その他販売，頒布を目的としない商品についても含まれるものとされており（同１条３項），まさに製造された商品の数量によって使用料を算定することが定められている。被告商品は上記契約の対象とされるジャージやＴシャツと同じ種類の物品であるから，乙１４の上記条項は，被告商品についても，製造され，販売店に販売された商品の数量（売上げ）をもとに使用料を算定することを正当化する根拠になると考えられる。
ウ使用料率
(ｱ)原告の主張について
まず，原告は自らがデザイナー登録してＴシャツ等を販売しているサイトにおける報酬割合（甲２４の２）や報酬パーセンテージ（甲４５）を引用したり，原告が実際に支払を受けていた報酬額と販売価格とを対比したりして，本件では少なくとも２５％の使用料率が相当であると主張している。しかし，原告がデザイナー登録しているサイトは，前記１(1)で認定したとおり，デザイナー等を応援することをコンセプトとしたものであったり，デザイナーが自らデザインしたイラストを付したＴシャツを販売したりするためのサイトとしての性質も有しており，原告イラストあるいは原告の作品自体を入手することを目的として購入する者が多いと考えられるのに対し，被告による商品の販売態様は，主として，ショッピングモールに店舗を構えるなどして，多種多様な商品を販売する販売店（量販店）に対して商品を販売するというものであり，販売態様が大きく異なっている。
また，原告がデザイナー登録しているサイトにおいては，上記性質上，必ずしも一般的に，商品登録の際に多くの販売（売上げ）が見込まれるという性質のものとまで認めることはできないのに対し，被告は上記のような量販店に商品を販売することから，被告商品の製造販売を開始する時点で，ある程度の販売数（売上げ）が見込まれるのが一般的と推認される。
このように，商品の販売実態も，原告が引用している販売サイトの例と，被告の例とでは大きく異なっているから，上記のように著作物が複製等された商品が量販店に対して販売され，かつ，ある程度の販売数（売上げ）が見込まれる本件において，「著作権…の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額」を算定するに当たり，商品の販売態様や販売実態の異なる原告主張の販売サイトの報酬割合等を参考にすることは相当でないといわざるを得ない。なお，原告は甲４６ないし４８の例も引用しているが，その実態は以上検討した例と変わるものではなく，甲４６ないし４８にも以上の判示が同じく妥当する。
(ｲ)本件の使用料率
ａ上記(ｱ)の判示を踏まえると，本件では，著作物が複製等された商品が量販店に対して販売され，かつ，ある程度の販売数（売上げ）が見込まれる場合を前提とした使用料率によるのが相当であるところ，そのような契約の例としては，被告が引用している乙１４の契約の例が挙げられ，被告商品の販売態様・販売実態と同じ例と認められるから，本件の使用料率を算定にするに当たって，これを参考にするのが相当である。
ｂまた，乙１４の契約は，乙１７ないし１９（甲５４の１ないし３も参照）の各商品について商品化権を許諾した契約であるから，これらとは商品における著作物の使用割合等が異なれば，当然，使用料単価（使用料率）も異なってくるものと考えられる。したがって，本件において乙１４の契約の例を参考にするに当たっては，被告商品における原告イラストを複製又は翻案した被告イラスト（被告イラスト１７ないし２０を除く。以下同じ。）の使用割合，ないし売上げへの寄与を考慮すべきである。


そのような観点から被告商品を見てみると，被告商品においては，被告イラストのみを単独で付したようなものはなく，被告において作成した他のデザイン，他の紋様と組み合わせる形で，全体的なデザインの一部として被告イラストが使用されており，例えば，被告商品４，１６，１８及び２１のように，被告イラストが比較的目立つように付されている商品がある一方で，被告商品５のように被告イラストが見えにくい商品や，被告商品１９のように別のイラストの方が相当目立つ形で付されている商品等があり，商品における被告イラストの使用割合は相当異なっている。
したがって，本件の使用料率を認定するに当たっては，原告イラストを複製又は翻案した被告イラストの商品における使用割合（大きさや数）を考慮するのが相当であり，その際には，乙１４で使用料単価（使用料率）が定められた乙１７ないし１９の各商品においては，キャラクターが比較的大きく描かれていることを踏まえつつ，相当な使用料率を認定すべきと考えられる。
ｃ被告の主張について
被告は，被告商品では被告のオリジナルな図柄も描かれていることを指摘しているが，そのことは乙１７ないし１９の各商品においても同じであるから，乙１４を参考にする場合には，上記ｂで述べた被告商品における被告イラストの使用割合の中で考慮すれば足りると考えられる。
また，被告は，被告イラストごとに，原告イラストと関連する程度に応じて使用料率を考慮すべき旨を主張しているが，被告イラストは原告イラストを複製又は翻案したもので，前記２の判示によれば，原告イラストの表現上の本質的な特徴を強く感得することができるものと認められるから，上記被告が主張する点を，使用料率の認定に当たり考慮する必要はないというべきである。さらに，被告は乙１４の契約の例が国民的人気を誇るキャラクターについての契約であることを強調しているが，乙１４の契約においてどのような点を考慮して使用料単価（使用料率）が定められたのかは不明であるし，また乙１４の契約は商品の小売価格が１万１０００円ないし１万７０００円であることを前提としたものであるところ，被告商品の小売価格は，一部１万円を超えるものがあるものの，大半は７０００円程度であり，安い商品では５０００円を下回っている（甲６ないし１４，１６ないし１８，弁論の全趣旨）から，乙１４の契約の例では，結果的に使用料単価が高く設定されているとみることもでき，本件で乙１４の契約の例よりも使用料率を低くすべき事情があるとまでいうことはできない。ｄ小売価格と卸売金額のいずれをもとに算定すべきか著作権法１１４条３項の著作権の行使につき受けるべき金銭の額を算定するに当たっては，特段の事情のない限り，販売店に対する卸売価格ではなく，販売店における小売価格を基準とするのが相当であるが，その場合においても，被告が当初販売店に卸売りした際に予定していた価格（定価，標準価格）に固定するのではなく（原告はそれを前提とする主張をする。），被告商品においては，季節の変わり目に被告商品を値下げして販売することもやむを得ないと解されるから，販売店が値下げして販売した場合には，その値下げ後の価格をもとに算定するのが相当である。
そして，本件では，被告商品が販売店において，実際にいくらで販売されたかを認めるに足りる証拠はないが，被告の卸売金額から逆算して販売店での販売価格を認定することができ，被告は，販売店がこの金額で被告商品を販売することを前提に，販売店に卸売りしたのであるから，この販売店での販売価格に基づき，原告が受けるべき金銭の額を算定するのが相当である。
被告が販売店に対して卸売りした被告商品に係る卸売金額（返品分を含む。）は，別紙「損害額（販売店関係）計算表（裁判所認定）」の「販売店関係の売上額(円)…④」欄記載のとおりであるところ（乙１２，１３），被告は販売店に卸売りするに当たり，原則として小売価格を基準卸値の２倍の金額に設定していること（弁論の全趣旨）を踏まえると，販売店における販売額は，その金額の２倍に相当する金額（同別紙の「販売店における販売額(円)」欄記載のとおり）と認めることができる。
以上に対し，被告が通販サイトにおいて小売りした被告商品については，被告が実際に販売した金額（別紙「損害額（通販サイト関係）計算表（裁判所認定）」の「通販サイト関係の売上額(円)」欄記載の金額。乙１３）をもとに算定することになる。
ｅ上記ａ及びｂで判示した諸事情を考慮しつつ，乙１４を参考にすると，本件の使用料率は次の通り認定するのが相当である（別紙「損害額（販売店関係）計算表（裁判所認定）」及び「損害額（通販サイト関係）計算表（裁判所認定）」の「使用料率」欄参照）。
(a)被告イラストの使用割合，ないし売上げへの寄与が比較的高いも
の小売価格の５％
被告商品４，１６，１８，２１
(b)被告イラストの使用割合，ないし売上げへの寄与が比較的小さい
もの小売価格の３％
被告商品１９
(c)被告イラストの使用割合，ないし売上げへの寄与が極めて小さい
もの小売価格の２％
被告商品５
(d)被告イラストの使用割合，ないし売上げへの寄与が平均的なもの
小売価格の４％
上記(a)ないし(c)記載の商品以外のもの
ｆ上記ｄ及びｅをもとに著作権法１１４条３項に基づく損害の額を算定すると，次のとおりとなる。
(a)被告が販売店に販売した商品に係る分
別紙「損害額（販売店関係）計算表（裁判所認定）」の右下欄記載のとおり，合計１２１万９６８１円となる。
(b)被告が通販サイトにおいて小売価格で販売した商品に係る分別紙「損害額（通販サイト関係）計算表（裁判所認定）」の右下欄記載のとおり，合計３８８９円となる。
(c)以上より，著作権法１１４条３項に基づく損害は，合計１２２万３５７０円である。
(2)慰謝料
本件で認定した被告の行為態様が，原告イラストを複製又は翻案した被告イラストを多種多様な衣類等に付して幅広く販売し，被告商品の写真を被告が運営するホームページにアップロードするというものであること，原告イラストと被告イラストとが類似又は酷似しているにもかかわらず，被告は，本件訴訟で著作権侵害等を争っていること，他方で，被告は，被告イラストを商業的に利用しているのであって，原告イラストを揶揄したりすることを目的に翻案等しているのではないこと，以上の点を指摘することができるのであり，その他の本件に現れた一切の事情を総合すると，原告の著作者人格権侵害による慰謝料は３０万円と認めるのが相当である。
(3)弁護士費用
原告は本件訴訟の追行等を原告訴訟代理人弁護士に委任したところ，被告の著作権及び著作者人格権侵害の不法行為と相当因果関係のある弁護士費用は１５万円と認めるのが相当である。
(4)小括
以上より，被告の著作権及び著作者人格権侵害による原告の損害額は，合計１６７万３５７０円である。


平成３０年８月２９日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２９年（ワ）第２２４１７号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成３０年６月１３日
判         決
当事者の表示別紙当事者目録記載のとおり
主         文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
被告は，原告に対し，１５００万円及びこれに対する平成２９年７月２５日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１本件は，名称を「人脈関係登録システム，人脈関係登録方法と装置，人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取可能な記録媒体」とする特許権（特許第３９８７０９７号。以下「本件特許権」といい，この特許を「本件特許」という。）を有する原告が，訴訟承継前被告株式会社ＤＭＭ．ｃｏｍ及び同株式会社ＤＭＭ．ｃｏｍラボ（以下「承継前被告ら」という。）の提供していた別紙被告サービス目録記載のソーシャルネットワークサービス（以下「被告サービス」という。）において使用されているサーバ（以下「被告サーバ」という。）について，本件特許に係る発明の技術的範囲に属すると主張して，承継前被告らに対し，不法行為による損害賠償請求権に基づき，逸失利益１５００万円及びこれに対する不法行為後の日である平成２９年７月２５日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまでの民法所定年５分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案であり，被告が，平成３０年３月１日に会社分割により承継前被告らの権利義務を承継した。２前提事実（当事者間に争いのない事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。なお，枝番の記載は特記しない限り省略する。）
⑴当事者
原告は，情報処理サービス業等を目的とする株式会社である（甲１）。承継前被告らは，いずれもインターネットを利用した各種情報提供サービス業等を目的とする株式会社である。
被告は，平成３０年３月１日，会社分割により，承継前被告らから本件請求に係る権利義務を承継した（乙６）。
⑵本件特許権
原告は，本件特許権（以下，本件特許の特許請求の範囲請求項１に係る発明を「本件発明１」，請求項３に係る発明を「本件発明２」，両発明を併せて「本件各発明」という。また，本件特許に係る明細書及び図面を「本件明細書」という。）の特許権者である。本件特許権の出願日等は次のとおりである。
出願日      平成１８年１２月２８日
分割の表示    特願２００６－１４３２３８の分割
原出願日     平成１３年１０月９日
優先権主張番号特願２０００－３１６４９６
優先日      平成１２年１０月１７日
優先権主張国   日本国
登録日       平成１９年７月２０日
登録番号     特許第３９８７０９７号
発明の名称    人脈関係登録システム，人脈関係登録方法と装置，人脈関係登録プログラムと当該プログラムを記録したコンピュータ読取
可能な記録媒体
⑶本件各発明の特許請求の範囲
本件各発明の特許請求の範囲は，別紙特許公報の該当箇所に記載のとおりである（甲５）。
⑷本件各発明の構成要件の分説
ア本件発明１は，次のとおり，構成要件に分説される（以下，頭書の記号に従って，「構成要件１Ａ」などという。）。
１Ａ登録者の端末と通信ネットワークを介して接続したサーバであって，１Ｂ人間関係を結ぶことを希望している旨の第一のメッセージと人間関係を結ぶことに合意する旨の第二のメッセージとを交換した登録者同士の個人
情報を記憶している記憶手段と，
１Ｃ第一の登録者が第二の登録者と人間関係を結ぶことを希望している旨の第一のメッセージを第一の登録者の端末（以下，「第一の端末」という）から受信して第二の登録者の端末（以下，「第二の端末」という）に送信すると共に，第二の登録者が第一の登録者と人間関係を結ぶことに合意する旨の第二のメッセージを第二の端末から受信して第一の端末に送信する手段と，１Ｄ上記第二のメッセージを送信したとき，上記第一の登録者の個人情報と第二の登録者の個人情報とを関連付けて上記記憶手段に記憶する手段と，１Ｅ上記第二の登録者の個人情報を含む検索キーワードを上記第一の端末か
ら受信する手段と，
１Ｆ上記受信した第二の登録者の個人情報と関連付けて記憶されている第二の登録者と人間関係を結んでいる登録者（以下，「第三の登録者」という）の
個人情報を上記記憶手段から検索する手段と，
１Ｇ上記検索された第三の登録者の個人情報を第一の端末に送信する手段と，１Ｈ上記第一の登録者が上記第三の登録者と人間関係を結ぶことを希望している旨の第一のメッセージを上記第一の端末から受信して上記第三の登録者の端末（以下，「第三の端末」という）に送信すると共に，第三の登録者が第一の登録者と人間関係を結ぶことに合意する旨の第二のメッセージを第三の端末から受信して第一の端末に送信したとき，上記記憶手段に記憶されている上記第一の登録者の個人情報と上記第三の登録者の個人情報とを関
連付ける手段と，
１Ｉを有してなることを特徴とする人脈関係登録サーバ。イ本件発明２は，次のとおり，構成要件に分説される（以下，頭書の記号に従って，「構成要件２Ａ」などという。）。
２Ａ登録者の端末と通信ネットワークを介して接続し，２Ｂ登録者ごとに，当該登録者の識別情報と，当該登録者と人間関係を結んでいる他の登録者の識別情報とを関連付けて記憶している記憶手段と，
を備えたサーバであって，


２Ｃ第一の登録者が第二の登録者と人間関係を結ぶことを希望している旨の第一のメッセージを第一の登録者の端末（以下，「第一の端末」という）から受信して第二の登録者の端末（以下，「第二の端末」という）に送信すると共に，第二の登録者が第一の登録者と人間関係を結ぶことに合意する旨の第二のメッセージを第二の端末から受信して第一の端末に送信する手段と，２Ｄ上記第二のメッセージを送信したとき，上記第一の登録者の識別情報と第二の登録者の識別情報とを関連付けて上記記憶手段に記憶する手段と，２Ｅ上記第二の登録者の識別情報を含む検索キーワードを上記第一の端末から受信し，この第二の登録者の識別情報と関連付けて記憶されている第二の登録者と人間関係を結んでいる登録者（以下，「第三の登録者」という）の識別情報を上記記憶手段から検索し，検索した第三の登録者の識別情報を第一の
端末に送信する検索手段と，
２Ｆ上記第一の登録者が上記第三の登録者と人間関係を結ぶことを希望している旨の第一のメッセージを上記第一の端末から受信して上記第三の登録者の端末（以下，「第三の端末」という）に送信すると共に，第三の登録者が第一の登録者と人間関係を結ぶことに合意する旨の第二のメッセージを第三の端末から受信して第一の端末に送信したとき，上記記憶手段に記憶されている上記第一の登録者の識別情報と上記第三の登録者の識別情報とを関連付ける
手段と，
２Ｇを有してなることを特徴とする人脈関係登録サーバ。
⑸承継前被告らの行為等
ア承継前被告らは，業として，別紙被告サーバ説明書（以下「被告サーバ説明書」といい，被告サーバ説明書における各画面を「画面０１」ないし「画面３１」という。）記載の被告サーバを用いて，被告サービスを会員に対して提供した。イ被告サーバは，構成要件１Ａ，１Ｅないし１Ｇ，１Ｉ，２Ａ，２Ｂ，２Ｇを充足する。
３争点
⑴被告サーバは，文言上，本件各発明の技術的範囲に属するか（争点１）ア被告サーバは構成要件１Ｂを充足するか（争点１－１）イ被告サーバは構成要件１Ｃ及び２Ｃを充足するか（争点１－２）ウ被告サーバは構成要件１Ｄ及び２Ｄを充足するか（争点１－３）エ被告サーバは構成要件１Ｈ及び２Ｆを充足するか（争点１－４）⑵被告サーバは，本件各発明と均等なものとして，その技術的範囲に属するか（争点２）
ア端末間で「メッセージ」が交換されないとしても，本件各発明と均等なものと
なるか（争点２－１）
イ「送信したとき」に関連付けて記憶されないとしても，本件各発明と均等なも
のとなるか（争点２－２）
⑶本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものと認められるか（争点３）ア本件発明１は新規性又は進歩性を欠くものであるか（争点３－１）イ本件発明２は新規性又は進歩性を欠くものであるか（争点３－２）ウ本件特許は特許法３６条６項２号に違反しているか（争点３－３）
⑷損害の発生の有無及びその額（争点４）
第３争点に対する当事者の主張
１争点１（被告サーバは，文言上，本件各発明の技術的範囲に属するか）について⑴争点１－１（被告サーバは構成要件１Ｂを充足するか）について
【原告の主張】
被告サーバ説明書のとおり，アカウント１号のパソコン等において画面０９の「友達申請」を「送信する」ボタンをクリックすることで，アカウント１号のパソコン等から，被告サーバを経由して，アカウント２号のパソコン等へ，「友達希望メッセージ」が送信される。また，アカウント２号のパソコン等において画面１５の「友達になる」ボタンをクリックすることで，友達申請が許可された旨の電子メールが被告サーバからアカウント１号のパソコン等に対して送信される（甲１６）。当該電子メールのタイトルには「ＤＭＭＧＡＭＥＳ    友達申請が許可されました」とあり，本文に「アカウント１号さんと友達になりました。」との記載などがあり，これが「承認メッセージ」に相当する。この「友達希望メッセージ」は，友達という人間関係を結ぶことを希望している旨のメッセージであるから，本件発明１の「第一のメッセージ」に該当し，同様に「承認メッセージ」は友達という人間関係を結ぶことに合意する旨のメッセージであり，「第二のメッセージ」に該当する。したがって，被告サーバは構成要件１Ｂを充足する。
なお，本件各発明における「メッセージ」は，何らかの「データ」そのものではなく，当該データ等によって伝達される「情報内容」のことを指すから，「データ」とそれによって表現される情報内容である「メッセージ」とは異なる概念である。
【被告の主張】
アカウント１号のパソコン等から，「友達申請」が送信されると，画面０９ないし画面１４の遷移を経て，画面１５が表示される。画面１５で「友達になる」ボタンがクリックされると，アカウント２号のパソコン等から被告サーバへ「友達になる」ボタンのクリックに伴って送信されるデータが到達し，その結果，画面１６へ遷移する。すなわち，アカウント２号のパソコン等から被告サーバへ「友達になる」ボタンのクリックに伴って送信されるデータが到達すると，被告サーバ内でアカウント１号及びアカウント２号が関連付けられ，記憶されることによって，画面１６ないし画面２０へと遷移可能となる。したがって，被告サービスでは，アカウント１号とアカウント２号との間で何らの「メッセージ」も交換しないので，被告サーバは，「第一のメッセージ」及び「第二のメッセージ」を充足しない。
原告は，甲１６の電子メールが「承認メッセージ」に該当すると主張するが，同メールは，既に友達申請が許可されたという結果を告知するものであるから，「承認メッセージ」には該当しないし，アカウント１号が登録したメールアドレスに対応するメールサーバに宛てて送信されるにすぎないから，アカウント１号のパソコン等には送信されない。
また，被告サーバでアカウント１号及びアカウント２号が関連付けられ記憶されるのは，アカウント２号のパソコン等から被告サーバへ「友達になる」ボタンのクリックに伴って送信されるデータが到達したときである。すなわち，アカウント２号のパソコン等から被告サーバへ「友達になる」ボタンのクリックに伴って送信されるデータは，被告サーバ止まりであって，被告サーバからさらにアカウント１号のパソコン等へ送信されることはない。したがって，被告サービスにおいて，アカウント１号及びアカウント２号が関連付けられるに当たり，アカウント１号のパソコン等及びアカウント２号のパソコン等は，何らのデータも交換しないから，被告サーバは，「人間関係を結ぶことを希望している旨の（メッセージ）…と人間関係を結ぶことに合意する旨の（メッセージ）…とを交換した」を充足しない。
⑵争点１－２（被告サーバは構成要件１Ｃ及び２Ｃを充足するか）について
【原告の主張】


争点１－１で主張したのと同様に，被告サービスでは，アカウント１号がアカウント２号と友達になることを希望する場合，アカウント１号からアカウント２号に友達希望メッセージを送信する。また，アカウント１号から友達希望メッセージを受け取ったアカウント２号は，これに合意する旨の承認メッセージをアカウント１号に送信する。これらの友達希望メッセージ及び承認メッセージは，被告サーバを経由してやり取りされるものである。したがって，被告サーバは，構成要件１Ｃを充足する。このことは，構成要件２Ｃについても同様である。
【被告の主張】
争点１－１で主張したのと同様に，被告サーバは，アカウント１号のパソコン等からメッセージを受信してアカウント２号のパソコン等に送信しないので，「第一のメッセージを第一の登録者の端末（…）から受信して第二の登録者の端末（…）に送信する」を充足しない。
また，被告サービスにおいて，アカウント２号のパソコン等から被告サーバへ「友達になる」ボタンのクリックに伴って送信されるデータは，被告サーバ止まりであるので，被告サーバは，何らかのメッセージやデータをアカウント２号のパソコン等から受信してアカウント１号のパソコン等に送信することはない。したがって，被告サーバは，「第二のメッセージを第二の端末から受信して第一の端末に送信する」を充足しない。
このことは，構成要件２Ｃについても同様である。
⑶争点１－３（被告サーバは構成要件１Ｄ及び２Ｄを充足するか）について
【原告の主張】
争点１－１で主張したのと同様に，被告サービスでは，アカウント２号からアカウント１号に承認メッセージが送信されると，アカウント１号とアカウント２号が友達になり，以後，両者の会員情報は友達になった会員同士として，関連付けて被告サーバに記憶される。したがって，被告サーバは構成要件１Ｄを充足する。被告は，「送信したとき」とは，「関連付け」を行うための条件ないし「関連付け」との先後関係（「送信」を先に実行し，その後に「関連付け」を実行すること）を規定するものと主張するが，「とき」とは辞書において「おり。ころ。」及び「ある幅をもって考えられた時間」などとされているように，条件，あるいは，厳密な先後関係や時間的な同一性が要求されるものではない。構成要件１Ｄにおける「送信したとき」の「とき」も「ある幅をもって考えられた時間」という意味である。したがって，「送信したとき」が「送信したという条件で」という意味であるとする被告主張は誤りである。
このことは，構成要件２Ｄについても同様である。
【被告の主張】
構成要件１Ｄにおける「送信したとき」とは，その文言どおり，「関連付け」を行うための条件ないし「関連付け」との先後関係（「送信」を先に実行し，その後に「関連付け」を実行すること）を規定するものと解釈される。しかるに，被告サーバでは，アカウント２号のパソコン等から被告サーバへ「友達になる」ボタンのクリックに伴って送信されるデータが被告サーバに到達したときに，そのことのみを条件にして，「上記第一の登録者の個人情報と第二の登録者の個人情報とを関連付けて上記記憶手段に記憶する」のである。この「関連付け」の前に，被告サーバからアカウント１号のパソコン等やメールサーバに対して何らかのメッセージが送信されることはない。
このことは，構成要件２Ｄについても同様である。
⑷争点１－４（被告サーバは構成要件１Ｈ及び２Ｆを充足するか）について
【原告の主張】
争点１－２及び１－３で主張したのと同様に，アカウント１号がアカウント３号に友達希望メッセージを被告サーバを経由して送信し，アカウント３号がアカウント１号に承認メッセージを被告サーバを経由して送信すると，以後，アカウント１号とアカウント３号の会員情報は友達として関連付けられて記憶される。したがって，被告サーバは，構成要件１Ｈを充足する。
このことは，構成要件２Ｆについても同様である。
【被告の主張】
争点１－２及び１－３で主張したのと同様に，被告サーバは構成要件１Ｈを充足しない。このことは，構成要件２Ｆについても同様である。２争点２（被告サーバは，本件各発明と均等なものとして，その技術的範囲に属するか）について
⑴争点２－１（端末間で「メッセージ」が交換されないとしても，本件各発明と均等なものとなるか）について
【原告の主張】
仮に，被告の主張を前提として，「メッセージ」がサーバ止まりであることと，登録者の端末（パソコン等）の間で直接的にやり取りされることとが形式的に区別され，そのことにより端末間で「メッセージ」が交換されることの要件を文言上満たさないとしても，以下のとおり，被告サーバは本件各発明と均等なものとしてその技術的範囲に属するというべきである。
ア第１要件（非本質的部分）について
本件明細書記載の背景技術や目的からすると，本件各発明の本質的部分は，より広範で深い人間関係を結ぶために，人間関係を結んでいる登録者同士の個人情報や識別情報を関連付けて記憶して，人間関係を結んでいる登録者（例えば第二の登録者）の個人情報や識別情報を含む検索キーワードを用いて，当該登録者と人間関係を結んでいる（つまり，第二の登録者という共通の友達をもつ）登録者の検索を容易にすることで，より広範で深い人間関係を結ぶことを可能にした点にある。他方，本件各発明における友達申請メッセージ（第一のメッセージ）や承認メッセージ（第二のメッセージ）等は，人間関係を結ぶための「合意の手段」としての意味を有するにすぎず，より広範で深い人間関係を結ぶために共通の人間関係を結んでいる登録者の検索を容易にするという本件各発明の本質とは全く無関係の事柄であり，非本質的部分である。
被告は，人間関係を結ぶことの合意がメールの交換によって行われることが本件各発明の本質的部分である旨主張するが，人間関係を結ぶことの合意にメールを使用することは全て例示であるから，本件各発明の本質的部分ではない。
イ第２要件（置換可能性）について
仮に，メッセージがサーバ止まりであってパソコン等の間で直接にやり取りされることがないとしても，最終的に「人間関係を結ぶことを希望する」あるいは「人間関係を結ぶことを承諾する」という情報内容が交換されることに変わりはないから，共通の人間関係を結んでいる登録者の検索を容易にするという本件各発明の作用効果と同一の作用効果を奏する。
ウ第３要件（置換容易性）について
メッセージがパソコン等の間で直接にやり取りされるか，サーバ間でのみやり取りされ画面表示等の手段によってその意味内容が使用者に伝達されるかは，当業者において適宜選択・決定し得る設計事項にすぎないから，当業者は容易に想到することができた。
エ第４要件（容易推考性）について
本件特許の原出願日前である平成１１年５月１４日に公表された国際公開第９９／２３５９１号（乙２）に記載された発明（以下「引用発明」という。）と本件各発明とは，その目的と作用効果及び構成要件において全く異なるものであり，メールがサーバ止まりであるか否かの相違にかかわらず，引用文献を根拠として本件各発明の進歩性が否定されることはない。
オ第５要件（特段の事情）について