さらに，「機能を発揮できる状態」とは，当該物品の機能を働かせることが可能となっている状態であり，実際に当該物品がその機能に従って働いている状態は保護対象に含まないことを意味するところ，本願意匠の縮小画像図１（使用状態を示す参考図１）～縮小画像図９（使用状態を示す参考図９）は，いずれも本願意匠に係る物品の「曲がる」という機能を発揮する前に表示されているものである。このように，本願部分の画像は，「映像装置付き自動車」という物品における「曲がる」という機能を発揮できる状態にするための，ハンドル等の操作の用に供されるものということができ，「物品の操作…の用に供される画像」との要件に適合するものである。
２審決は，①操作ボタン等の画像が表示されること，②表示された画像を用いて操作を行うものであることを，「物品の操作…の用に供される画像」に適合するための判断基準とするようであるが，このような判断基準は，甲８には明示されていないし，これまでの登録意匠例に照らしても誤りである。すなわち，甲９～１１の各登録意匠に係る画像は，本願意匠と同様に，操作ボタン等の画像が何も表示されていないにもかかわらず，「物品の操作…の用に供される画像」として登録されており，操作ボタン等の画像が表示されることを必要としないものと判断されている。また，甲１１の登録意匠に係る画像は，本願意匠と同様に，表示された画像を用いて操作を行うものでないにもかかわらず，「物品の操作…の用に供される画像」として登録されており，表示された画像を用いて操作を行うものであることを必要としないものと判断されている。３被告は，本願部分の画像は，車体で隠れるから，運転者に視認可能に表示されていないと主張する。
しかしながら，意匠法における意匠とは，使用状態において，全体を視認することを要件とするものではなく，視覚を通ずるもの（視覚性）であればよい。本願部分の画像は，変化する特徴的な一部分のみを見ることで，運転者に次の操作を行わせる画像であり，操作の用に供されるための特徴的な一部分の画像については車内からでも視認可能である。本願部分の画像は，縮小画像図１～９の一連の画像が連携し，かつ各画像が変化することを，車内からでも車体で隠れていない部分を視認できることから，「操作の用に供される画像」であることを認識することができ，この変化を視認することにより運転者に次の操作を促すことができるため，本願部分の画像は視認できるものである。使用状態を示す参考図１～９に基づき，本願部分の画像が視覚を通じて「操作の用に供される画像」として認識できることを具体的に説明すると，次のとおりである。すなわち，運転者が右折を予定しウインカーレバーを操作すると，車体の左側に１本の線が表示され（縮小画像図１），この状態から車体の右側に向けて線（縮小画像図１の線よりも寸法が徐々に長くなる）の本数が増えていく（縮小画像図２及び３）。その後，一定の本数を維持しつつ縮小画像図７まで変化し，その後，縮小画像図８及び９にかけて線の本数が減少していく。このような画像の変化を，運転者は，フロントガラス及びサイドウインドウ越しに視認することができる。この視認できた画像の変化により，周囲に対して十分な注意喚起がされたものと判断できることにより，この画像はハンドルを回す操作を促す画像，つまり操作の用に供される画像として運転者は認識できる。また，昨今では，平成２１年７月９日付けの日産自動車株式会社のニュースリリース「日産自動車，進化したアラウンドビューモニターを『スカイラインクロスオーバー』に採用」（甲１２）に示されるように，車外の様子をモニタリングし，この様子を映し出すモニターが車内に設けられた自動車も多くなってきている。このような自動車の場合，モニターにより車外の本願部分の画像を間接的に視認することができる。
４被告は，「物品の操作…の用に供される画像」の要件として，物品の内部機構等に指示を与えるための図形等が選択又は指定可能に表示され，物品の内部機構等に指示を与えることができることが認識可能に表示される画像であることを要するとか，物品の内部機構等に指示を与えるという操作の用に供されると認識可能な図形等が一つも表示されない画像は，「物品の操作…の用に供される画像」とはいえないなどと主張する。
しかしながら，このように限定的に条文を解釈する具体的な論拠が全く提示されていない。被告は，「操作」の語句については，「（機械などを）あやつって働かせること」を意味し，一定の作用効果や結果を得るために物品の内部機構に指示を与えることをいうと定義したにもかかわらず，この定義から飛躍して上記要件を断定的に述べるのみである。
意匠法２条２項を設けたときの改正趣旨は，「当該画面デザインがその物品の表示部に表示されている場合だけでなく，同時に使用される別の物品の表示部に表示される場合も保護対象とする」（甲８）とされている。同項は，登録要件を緩和しつつも，「物品から独立して販売されているビジネスソフトやゲームソフト等をインストールすることで表示される画面デザインについては，今回の保護対象となる画面デザインには含まないものとする」（甲８）とされているように，「物品の操作…の用に供される画像」という文言を条文に導入することにより，物品との関連性を確保しつつ保護すべき画像の対象について極力拡充を図ったものであると考えられる。本願部分の画像について，画像変化と物品の操作とは密接な関連性があるのは明らかであるから，法改正の趣旨に立ち返っても，本願部分の画像は保護対象というべきである。それにもかかわらず，十分な根拠なく条文を限定解釈して恣意的に要件を定めた上，その要件に当てはまらないがために本願部分の画像は法に定める要件を充足しないとする被告の主張は，妥当性を欠いている。また，あらゆる操作画像（ボタンやアイコン等）は，画面操作をどのようにして行うのかということを教示され，又は学習することにより習慣化したために，それが物品の内部機構等に指示を与えるという操作の用に供される画像であると認識できているのであり，パーソナルコンピュータやスマートフォン等が一般に普及する前の段階であれば，単なる図柄が表示されたにすぎないアイコンを初めて見た人は，これが「操作のための図形等」であることを認識することはできない。このように，物品の内部機構等に指示を与えるという操作の用に供されると認識可能な図形等が表示されているかどうかを判断できるのは，操作者のそれまでの画像による操作経験や習熟度に依存し，対象の画像とは直接的に関連しない要素を含むものである。したがって，対象の画像が登録されるべきかどうかという客観的な判断基準として，物品の内部機構等に指示を与えるという操作の用に供されると認識可能な図形等が表示されているかどうかという要件を用いるのは，不適切といわざるを得ない。本願部分の画像が「物品の操作…の用に供される画像」に該当することは，意匠法施行規則様式第２備考４０に従って記載された願書の「意匠に係る物品の説明」欄の記載から，客観的に明らかである。


５本願部分の画像は，縮小画像図１～９の一連の画像が，その画像の変化により運転者の操作が促される，「映像装置付き自動車」の右折予定から曲がるまでの，曲がる「操作の用に供される画像」ということができる。本願部分の各画像は，運転者が右折から曲がるまでの各操作を行うものであり，前のステップの状態表示が次のステップの操作を促す契機となるものである。このため，本願部分の画像は「操作の用に供される画像」に相当するものといえる。本願部分の画像と運転者の操作について，具体的に説明すると，次のとおりである（後記「説明図１」参照）。すなわち，運転者が右折を予定し，ウインカーレバーを操作することにより表示機器に表示される画像が，縮小画像図１～９の繰り返し画像である。当該画像は，ウインカーレバーが操作されたことを示すとともに，運転者がハンドルを回す操作を促し，自動車を右折させる内部機構がその機能を発揮するための「操作の用に供される画像」である。縮小画像図１～９の繰り返し画像は，運転者がハンドルを回す操作がされるまで繰り返される。運転者によりハンドルが回されると，右折させる内部機構がその機能を発揮するとともに，表示機器に表示された繰り返し画像は表示されなくなるものである。
説明図１
６本願部分の画像は，次のとおり，被告が「物品の操作の用に供される画像」であると認めた「リモコンによる遠隔操作」の場合に相当するものである。(1)「操作の用に供される画像」によってリモコンで遠隔操作を行う場合（後記「説明図２」左図参照）
①操作の用に供される画像は，物品と一体として用いられる表示機器に表示される。
②操作者は，物品と一体として用いられる表示機器上に表示された，操作の用に供される画像に促され，リモコンの操作を行う。
③操作されたリモコンは，（物品に対して）信号を発信し，この信号は，物品の内部機構に指示を与える。
④物品は，内部機構に与えられた指示に従い，物品と一体として用いられる表示機器上の，操作の用に供される画像を変化（選択又は指定に相当）させる。(2)本願部分の画像によって「映像装置付き自動車」を操作する場合（後記「説明図２」右図参照）
①操作の用に供される画像は，物品と一体として用いられる表示機器に表示される。
②運転者は，物品と一体として用いられる表示機器に表示された，操作の用に供される画像に促され，ハンドルの操作を行う。
③操作されたハンドルは，車両操舵装置に対して指示を与える。④映像装置付き自動車は，車両操舵装置に与えられた指示に従い，物品と一体として用いられる表示機器上の，操作の用に供される画像を変化（消失）させる。
説明図２
(3)小括
以上のとおり，被告がいうところの「操作の用に供される画像」によってリモコンで遠隔操作を行う場合と，本願部分の画像によって「映像装置付き自動車」を操作する場合とでは，前記各ステップ①～④に示された，操作，指示，画像変化が１対１で対応しており，両者は同等のものであるということができる。したがって，本願部分の画像は，被告が「物品の操作の用に供される画像」であると認めた「リモコンによる遠隔操作」の場合に相当するものであるということができる。
第４被告の主張
１意匠法２条２項の条文改正の背景は，次のとおりである。すなわち，近年の情報技術の進展とそれに伴う経済・社会の情報化を背景として，家電機器や情報機器に用いられてきた操作ボタン等の物理的な部品を電子的な画面に置き換え，この画面上に表示された図形等からなるいわゆる「画面デザイン」を利用して操作する機器が増加してきていた。このような画面デザインは機器の使用状態を考慮して使いやすさ，分かりやすさ，美しさ等の工夫がされ，家電機器等の品質や需要者の選択にとって大きな要素となっており，企業においても画面デザインへの投資の重要性が増大していた。
そこで，物品を操作するための従来の物理的な操作ボタン等から置き換えられた，電子的な画面上に表示された操作ボタン等の物品の操作の用に供される画像（操作画像）を保護するために，同項が導入されたものである。２意匠法上保護の対象となる画像は，物品の機能を働かせることが可能となっている状態にするために行われる，一定の作用効果や結果を得るために物品の内部機構等に指示を与えるという操作の用に供される画像（同法２条２項）であって，視覚を通じて美感を起こさせるもの（同条１項）である必要がある。そして，物品（又はこれと一体として用いられる物品）に表示される画像が，当該物品を操作する者に視認可能に表示されない場合には，操作をする者が当該画像を用いて物品を操作するとはいえないことから，物品に表示される「画像」が，「物品の操作…の用に供される画像」に該当するといえるためには，少なくとも当該「画像」が操作する者に視認可能に表示されることを要すると解される。なお，一定の作用効果や結果を得るために物品の内部機構等に指示を与えるという「操作の用に供される画像」の操作の方法としては，タッチパネルの画面を触れることで直接操作する方法でも，その画像に係る物品とは別の機器であるリモコン等を用いて操作する方法でもよいと考えられる。
リモコンを用いる場合は，画面上に表示された画像は，リモコンによる遠隔操作によって選択又は指定されることにより物品の内部機構等に指示を与えるという操作の用に供される画像であり，タッチパネルの場合は，画面上に表示された画像は，画面に触れることによって選択又は指定されることにより物品の内部機構等に指示を与えるという操作の用に供される画像であると考えられる。これに対して，表示される画像が，単に当該物品のある作動状態を表示しているのみであり，物品の内部機構等に指示を与えるという操作の用に供されると認識可能な図形等が一つも表示されない画像は，「物品の操作…の用に供される画像」とはいえない。
３本願願書添付図面の使用状態を示す参考図１～９によると，本願部分の画像は，自動車周囲の路面等に表示されるものであり，車体で隠れるから運転席に着座した操作する者（「映像装置付き自動車」の運転者）に視認可能に表示されているものとはいえない。
これらの画像のうち，使用状態を示す参考図３～９の画像は，運転席に着座した運転者から視認可能な部分が全く存在しないとまではいえないとしても，運転席から視認可能な画像の部分は，本願部分の画像の一部分にすぎないし，画像全体を視認することで初めて「操作の用に供される画像」となり得るのであるから，運転者はこの視認可能な部分だけで「操作の用に供される画像」として認識できるものではない。


４縮小画像図１～９の画像は，本願願書の「意匠に係る物品の説明」欄の記載によると，運転者が右折のためにウインカーレバーを下げてから，右折のハンドル操作を開始するまでの間に，繰り返し表示される画像であって，運転者が，リモコンを用いたり，画像のいずれかの部分（範囲）を触れたりなどしてこれらの画像のどこかを選択又は指定することにより，自動車の内部機構等に指示を与えて，自動車を曲がるようにするための画像ではないことは明らかである。５したがって，本願部分の画像は，「物品の操作…の用に供される画像」ということはできない。
６原告は，運転者が表示された画像を認識することにより，次に行うべき右折する「操作」が促されることから，縮小画像図１～９の画像が「操作」を必要とする画像であると主張する。
しかしながら，縮小画像図１～９の画像は，運転者が右折のためにウインカーレバーを下げてから，右折のハンドル操作を開始するまでの状態を表示している画像であり，かつ，これらの縮小画像図の画像は，物品の内部機構等に指示を与える「操作のための図形等」が選択又は指定可能に表示されているものではないから，物品の内部機構等に指示を与えることができることが視認可能に表示される「操作の用に供される画像」とはいえない。
７原告は，甲９～１１を示して「操作ボタン等」の画像が表示されない場合でも登録されている事例が存在するから，審決の判断は誤りであると主張する。しかしながら，審決は，表示される画像に「操作ボタン等」の画像が表示されているか否かにより意匠法２条２項所定の画像に該当するか否かを判断したのではなく，本願部分の画像には，物品の内部機構等に指示を与える「操作のための図形等」が存在しないことから同項所定の画像に該当しないと判断したものである。「操作ボタン等」の表示は，物品の内部機構等に指示を与える「操作のための図形等」の画像として典型的なものであるが，表示された画像のうち，当該画像部分を選択又は指定可能な部分とすることにより，物品の内部機構等に指示を与えることができる図形等として操作する者が視認可能なものであれば，「操作のための図形等」に該当し，「操作ボタン」の形状に限られるものではない。
８原告は，甲１１の登録意匠に係る画像において，操作者が操作を行う対象は「本願意匠に係る物品とは別に設けられた操作機器など」であって，「表示された画像」ではないと主張する。
しかしながら，その画像に係る物品とは別の機器であるリモコン（物品とは別に設けられた操作機器など）等を用いて，物品の内部機構等に指示を与える「操作のための図形等」を選択又は指定することにより操作してもよいことは，既に述べたとおりである。
第５当裁判所の判断
当裁判所は，原告主張の審決取消事由は理由がないものと判断する。その理由は，次のとおりである。
１意匠法２条２項は，「物品の操作（当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。）の用に供される画像であって，当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるもの」は，同条１項の「物品の部分の形状，模様若しくは色彩又はこれらの結合」に含まれ，意匠法上の意匠に当たる旨を規定する。同条２項は，平成１８年法律第５５号による意匠法の改正（以下「平成１８年改正」という。）によって設けられたものである。
ところで，平成１８年改正前から，家電機器や情報機器に用いられてきた操作ボタン等の物理的な部品を電子的な画面に置き換え，この画面上に表示された図形等からなる，いわゆる「画面デザイン」を利用して操作をする機器が増加してきていた。このような画面デザインは，機器の使用状態を考慮して使いやすさ，分かりやすさ，美しさ等の工夫がされ，家電機器等の品質や需要者の選択にとって大きな要素となってきており，企業においても画面デザインへの投資の重要性が増大している状況にあった。
しかしながら，平成１８年改正前においては，特許庁の運用として，意匠法２条１項に規定されている物品について，画面デザインの一部のみしか保護対象としない解釈が行われ，液晶時計の時計表示部のようにそれがなければ物品自体が成り立たない画面デザインや，携帯電話の初期画面のように機器の初動操作に必要不可欠な画面デザインについては，その機器の意匠の構成要素として意匠法によって保護されるとの解釈が行われていたが，それら以外の画面デザインや，機器からの信号や操作によってその機器とは別のディスプレイ等に表示される画面デザインについては，意匠法では保護されないとの解釈が行われていた（意匠登録出願の願書及び図面の記載に関するガイドライン－基本編－液晶表示等に関するガイドライン［部分意匠対応版］）。
そこで，画面デザインを意匠権により保護できるようにするために，平成１８年改正により，意匠法２条２項が設けられた。
このような立法経緯を踏まえて解釈すると，同項の「物品の操作…の用に供される画像」とは，家電機器や情報機器に用いられてきた操作ボタン等の物理的な部品に代わって，画面上に表示された図形等を利用して物品の操作を行うことができるものを指すというべきであるから，特段の事情がない限り，物品の操作に使用される図形等が選択又は指定可能に表示されるものをいうものと解される。これを本願部分についてみると，本願部分の画像は，別紙第１のとおりのものであって，「意匠に係る物品の説明」欄の記載（補正後のもの，別紙第１）を併せて考慮すると，右折を予定した状態を示す縮小画像図１～９の画像の変化を表示することにより，運転者に対して物理的な部品であるハンドルによる操作を促すものにすぎず，運転者は，本願部分の画像に表示された図形等を選択又は指定することにより，物品（映像装置付き自動車）の操作をするものではないというべきである（甲１，５）。
そうすると，本願部分の画像は，物品の操作に使用される図形等が選択又は指定可能に表示されるものということはできない。また，本願部分の画像について，特段の事情も認められない。
したがって，本願部分の画像は，意匠法２条２項所定の「物品の操作…の用に供される画像」には当たらないから，本願意匠は，意匠法３条１項柱書所定の「工業上利用することができる意匠」に当たらない。


２原告は，平成１８年改正により意匠法２条２項が設けられた趣旨は，形態が，物品と一体として用いられる範囲において，「物品の操作…の用に供される画像」に関するデザインを広く保護しようとすることにあり，それ以上に保護対象を限定する意図は読み取れず，本願部分の画像は，「映像装置付き自動車」という物品における「曲がる」という機能を発揮できる状態にするための，ハンドル等の操作の用に供されるものということができるから，同項の要件に適合すると主張する。しかしながら，同項が設けられた趣旨，これを踏まえた同項の「物品の操作…の用に供される画像」の意義は，前記１のとおりであり，これによると，本願部分の画像が「物品の操作…の用に供される画像」に当たらないことも，前記１のとおりである。原告は，本願意匠に係る物品の「操作」は，「機械など」に相当するハンドルをあやつって働かせることであり，「一定の作用効果や結果」に相当する「曲がる」機能を得るために，「物品の内部機構等」に相当するステアリング機構に指示を与えるものであると主張するが，ここでいう「映像装置付き自動車」という「物品の操作」とは，「曲がる」という機能を発揮できる状態にするための「一定の作用効果や結果」を得るために「物品の内部機構等」であるステアリング機構（車両操舵装置）に対し指示を与えることをいうのであるから，ハンドルは，あやつって働かせる対象である「機械など」に相当するものではなく，「物品の操作の用に供される」ものであって，このハンドル「の操作の用に供される画像」であるか否かを検討しても，意匠法２条２項所定の画像であることが認められるものではない。したがって，原告の主張は，理由がない。
３原告は，審決が，①操作ボタン等の画像が表示されること，②表示された画像を用いて操作を行うものであることを，意匠法２条２項所定の画像に当たるかの判断基準としたことが，これまでの意匠登録例（甲９～１１）に照らしても同項の解釈として誤りであると主張する。
しかしながら，同項が設けられた趣旨，これを踏まえた同項の「物品の操作…の用に供される画像」の意義は，前記１のとおりであり，これと同旨と解される上記判断基準に誤りはない。
また，前記１の同項の解釈は，これまでの意匠登録例により直ちに左右される性質のものではないから，甲９～１１に基づく原告の主張を採用することはできない。したがって，原告の主張は，理由がない。
４原告は，被告が，物品の内部機構等に指示を与えるための図形等が選択又は指定可能に表示され，物品の内部機構等に指示を与えることができることが認識可能に表示される画像であることを，意匠法２条２項所定の画像の要件としたことが，十分な根拠なく条文を限定解釈して恣意的に要件を定めたものであり，客観的な判断基準として不適切であると主張する。
しかしながら，同項が設けられた趣旨，これを踏まえた同項の「物品の操作…の用に供される画像」の意義は，前記１のとおりである。前記１の同項の解釈は，同項が設けられた立法経緯を踏まえて，同項の「操作の用に供される」という文言を解釈し，同項の「物品の操作の用に供される画像」の意義を明らかにしたものであり，同項の文言を離れて恣意的に要件を定めたものではない。また，前記１の同項の解釈が，客観的な判断基準として不適切であるとする根拠はない。したがって，原告の主張は，理由がない。
５原告は，本願部分の画像は，縮小画像図１～９の一連の画像が，その画像の変化により運転者の操作が促される，「映像装置付き自動車」の右折予定から曲がるまでの，曲がる「操作の用に供される画像」ということができると主張する。しかしながら，同項が設けられた趣旨，これを踏まえた同項の「物品の操作…の用に供される画像」の意義は，前記１のとおりであり，これによると，本願部分の画像が「物品の操作…の用に供される画像」に当たらないことも，前記１のとおりである。映像装置の故障等により本願部分の画像が表示されず，本願部分の画像がなかったときでも，物理的な部品であるハンドルが正常であれば，映像装置付き自動車における「曲がる」という機能を発揮できる状態にするための「物品の操作」を行うことは可能である一方で，本願部分の画像が正常に表示されているときでも，物理的な部品であるハンドルが故障していれば，上記「物品の操作」を行うことはできないのであるから，このことからしても，映像装置付き自動車における「曲がる」という機能を発揮できる状態にするための「物品の操作の用に供される」ものは，物理的な部品であるハンドルであって，本願部分の画像ではないというべきである。
したがって，原告の主張は，理由がない。
６原告は，本願部分の画像によって映像装置付き自動車を操作することは，「操作の用に供される画像」によってリモコンで遠隔操作を行う場合に相当するから，本願部分の画像は，これと同様に意匠法２条２項所定の画像に当たると主張する。しかしながら，画像に表示された物品の操作に使用される図形等をタッチパネルにより直接的に選択又は指定せず，リモコンによる遠隔操作を行う場合であっても，画像上の図形等を選択又は指定する手段がリモコンに変わるだけで，物品の操作に使用される図形等を選択又は指定することに変わりはない。原告は，「操作の用に供される画像」によってリモコンで遠隔操作を行う場合には，「③操作されたリモコンは，（物品に対して）信号を発信し，この信号は，物品の内部機構に指示を与える。④物品は，内部機構に与えられた指示に従い，物品と一体として用いられる表示機器上の，操作の用に供される画像を変化（選択又は指定に相当）させる。」というステップを踏むとした上で，これと，本願部分の画像によって「映像装置付き自動車」を操作する場合における「③操作されたハンドルは，車両操舵装置に対して指示を与える。④映像装置付き自動車は，車両操舵装置に与えられた指示に従い，物品と一体として用いられる表示機器上の，操作の用に供される画像を変化させる。」とが１対１で対応していると主張するが，「操作の用に供される画像」によってリモコンで遠隔操作を行う場合に，③物品の内部機構である車両操舵装置（ステアリング機構）に対してハンドル（の回転）が指示を与えることと対比すべきものは，画像に表示された物品の操作に使用される図形等（のリモコンによる選択又は指定）が物品の内部機構等に対して指示を与えることであって，画像上の図形等を選択又は指定する手段にすぎないリモコンを物品の内部機構に対して指示を与えるハンドルと対比する点において，失当である。
したがって，原告の主張は，理由がない。
第６結論
よって，原告の請求は理由がないから，これを棄却することとして，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官


主                文
１原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
２上記の部分につき，被控訴人の請求を棄却する。３訴訟費用は第１，２審とも被控訴人の負担とする。
事実及び理由
（前注）略称は，原判決の例による。
第１控訴の趣旨
主文同旨
第２事案の概要
１本件は，被控訴人が，レオパレスが賃貸する家具家電付き賃貸物件（本件物件）に入居し，控訴人との間で放送の受信契約（本件受信契約）を締結して受信料を支払ったものの，放送法６４条１項の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に当たらないから，本件受信契約は公序に反して無効であると主張して，控訴人に対し，不当利得返還請求権に基づき，１か月分の受信料１３１０円及びこれに対する支払日である平成２７年１０月２８日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による法定利息の支払を求めた事案である。原審は，被控訴人の１３１０円の請求を認容し，法定利息の請求を棄却した。これに対し，控訴人が控訴した。
２前提事実は，次のとおり補正するほかは，原判決の事実及び理由の第２の２に記載のとおりであるから，これを引用する。
原判決３頁２行目末尾の次に次のとおり加える。
「レオパレスは，ウェブサイトにおいて，ＮＨＫ受信料は家賃には含まれておらず，入居者の負担になる旨回答している（乙４）。」
原判決３頁１１行目の「被告は，」の次に「本訴提起後の」を加える。３争点及び争点に関する当事者の主張は，原判決４頁１４行目の「本件受信設備」を「本件受信機」に改め，次のとおり当審における当事者の主張を補充するほ
かは，原判決の事実及び理由の第２の３に
記載のとおりであるから，これを引用する。
（当審における控訴人の主張）
下記ア，イのいずれの見解によっても，被控訴人は「受信設備を設置した者」に該当するから，本件受信契約は有効であり，受信料の支払は有効な弁済として法律上の原因に基づく。
ア   放送法の沿革からみれば，「設置」とは国語辞典的な意味の「こしらえもうける」という物理面に着目した意味ではなく，「放送を受信可能な状態におくこと」という機能面に着目した概念であったことが明らかである。また，放送法における受信契約締結義務の趣旨目的からも，「設置」とは機能面に着目し「協会の放送を受信できる受信機」を「使用できる状態におくこと」を意味する。放送受信料を定める基準である「住居」という概念について，「世帯単位」の契約を基本としている現行の放送受信料制度を前提とした場合には，受信料の公平な負担を実現すべく，「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」とは受信設備の設置された住居の代表者を意味するものと解釈すべきである。単身赴任者は，規約２条３項の定める「独立して住居もしくは生計を維持する単身者」に該当し，単独で世帯を構成するものと扱われることから，単身赴任先が同人の「住居」である限り，同人は当該住居の代表者として「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に該当し，放送受信契約の締結義務を負う。被控訴人は，単身赴任者として，本件物件を「住居」として居住していたのであるから，受信設備の設置された本件物件の居住者であり，住居の代表者であったというべきである。
イ放送法が「設置（した）者」を問題にする以上，それは必ずしも受信設備の所有者とは限らず，受信設備によって放送を受信することのできる地位という便益を享受する者を意味すると解すべきである。さらに，放送法が「受信設備を設置した者」という規範的な固有概念を用いて，その意義を積極的に定義しておらず，放送法制定後一度も実質的な改正を経ていないのは，事態の推移や時代の進展に合わせた柔軟な解釈を許したものだと見ることができる。そうであれば，放送法は「受信設備を設置した者」について，これに該当する主体が複数となり得ることを許容する趣旨と解すべきである。「受信設備を設置した者」に該当する複数の主体は，相互に連帯債務者となり，いずれか一方による債務の履行は他方についても弁済としての効力を有する。これを家具家電付き賃貸物件について考えてみると，それを提供する事業者（賃料への反映）と入居者（視聴機会の直接的享受）のいずれも「受信設備を設置した者」に該当する。さらに家具家電付き賃貸物件を会社が借り上げ，社宅として提供しているなどの場合は，その会社もまた「受信設備を設置した者」に該当する。
税収や広告収入から独立した控訴人の財産的基盤を確保するという観点からすれば，放送法が放送受信料の負担者を放送受信契約締結義務者のみに限定していると解することはできない。したがって，放送法６４条１項が，放送受信料の負担者を放送受信契約締結義務者に限定し，その余の者との間で締結された放送受信契約を全て一律に無効とする趣旨の強行規定と解釈すべき理由はなく，支払済みの放送受信料の返還を認める趣旨を有すると解することはできない。（当審における被控訴人の主張－控訴人の主張について）受信料の徴収権を有する控訴人は，国家機関に準じた性格を有するといえるから，放送法６４条１項により課される放送受信契約締結義務及び受信料の負担については，憲法８４条及び財政法３条の趣旨が及ぶ国権に基づく課徴金等ないしこれに準ずるものであり，その要件が明確に定められていることを要する。控訴人が主張するような，受信機を占有・管理しているにすぎない者も「受信設備を設置した者」に当たるなどという文言からかけ離れた恣意的な解釈は，上記の課税要件明確主義に反し，許されないことは明白である。
控訴人の主張アの見解は，規約で定められているにすぎない「放送受信料を定める基準である「住居」という概念について，「世帯単位」の契約を基本としている」などということを前提とするもので，これをもって放送法６４条１項の解釈を導くことは本末転倒であることは明白である。
控訴人の主張イの見解も，文言からかけ離れた恣意的な解釈であって，課税要件明確主義に反し，許されないことは明白である。
第３当裁判所の判断
１当裁判所は，被控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は，次のとおりである。


放送法６４条１項は，「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は，協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」と規定して，「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」が控訴人と放送受信契約を締結する義務を負うことを明らかにしている。ところで，放送法は，同項の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」について定義規定を置いておらず，民法その他の法律にも定義規定はない。そうすると，「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」は放送法固有の概念であるから，その意義を解釈するに当たっては，同項の文言だけでなく，その立法趣旨も併せて考慮することが可能であり，かつ適切である。同項が放送受信契約の締結義務を定めたのは，控訴人があまねく全国に豊かでかつ良い放送番組を提供するために設立された公共的機関であり言論報道機関であり，その使命を果たすためには控訴人の財産的基礎を確保することが必要不可欠であるところ，控訴人の財産的基礎を税収に委ねた場合には番組編集に国の影響が及ぶことが避けられず，他方，広告収入に委ねた場合には広告主の影響が及ぶことが避けられないことから，特殊な負担金である受信料制度を採用して国民に直接費用負担を求める趣旨に出たものと解される。
このような同項の文言及び趣旨に照らせば，「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」とは，受信設備を物理的に設置した者だけでなく，その者から権利の譲渡を受けたり承諾を得たりして，受信設備を占有使用して放送を受信することができる状態にある者も含まれると解される。すなわち，上述した同項の趣旨に照らせば，「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」とは，本来，控訴人が直接費用負担を求めるだけの実質的な関係を有する者，すなわち受信設備により放送を受信することができる状態にある者であることを要し，かつ，それで足りると解される。しかるところ，同項は，放送受信契約の締結義務を負う者を「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」との文言で規定している。この文言が用いられた理由は必ずしも明らかではないけれども，受信設備を設置した者であれば，受信設備により放送を受信することができる状態にあるのが通常であり，この者が受信設備により控訴人の放送を受信することができる状態にある者の典型例と考えられる上，「受信設備を設置した者」という概念が外形的客観的な基準であるため同項の要件該当性の判断が容易であることなどによるものと解される。ところで，受信設備を物理的に設置した者からその権利の譲渡を受けたり承諾を得たりして，これを占有使用して放送を受信することができる状態にある者も少なからず存在する。このような者も，受信設備により控訴人の放送を受信することができる状態にある者であり，控訴人が直接費用負担を求めるだけの実質的な関係があるといえる。同項はこのような事態も当然想定していると考えられるのであって，上述した同項の趣旨に鑑みれば，上記の者も同項の「受信設備を設置した者」に含まれると解される。
そして，「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に，受信設備を物理的に設置した者だけでなく，その者から権利の譲渡を受けたり承諾を得たりして，受信設備を占有使用して放送を受信することができる状態にある者を含めて解することは，このような者も受信設備を物理的に設置した者と関係を有する者であるから，同項の文言解釈としても許容されるというべきである。仮に，「受信設備を設置した者」に受信設備を物理的に設置した者以外は含まれないと解した場合には，住居がテレビ付きで売却される場合のように，物理的・客観的な状態が変わらないけれども放送受信契約を負う者が交代する事態の説明に窮する。また，上記解釈では，いったんテレビが据え付けられたからには，物理的・客観的にテレビが撤去されない限り，最初に放送受信契約締結義務を負った者がいつまでも義務を負うこととなるが，これでは直接費用負担を求めるだけの実質的な関係がなくなった者にまで受信料の負担を負わせることになって，同項の趣旨に反し，相当でない。
以上のとおりであるから，同項の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」とは，受信設備を物理的に設置した者だけでなく，その者から権利の譲渡を受けたり承諾を得たりして，受信設備を占有使用して放送を受信することができる状態にある者も含まれると解される。
被控訴人は，放送法６４条１項の「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」とは文言どおり受信設備を物理的に設置した者を指すとし，受信機を占有・管理している者も同項に該当すると解釈したり，同項の意義について複数の解釈をしたりするのは，文言からかけ離れた恣意的な解釈であり，課税要件明確主義に反すると主張する。
しかし，同項の文言及び立法趣旨に照らせば，「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」とは，受信設備を物理的に設置した者だけでなく，その者から権利の譲渡を受けたり承諾を得たりして，受信設備を占有使用して放送を受信することができる状態にある者も含まれると解されることは前示のとおりである。このように解することは，同項の趣旨に合致した合理的な解釈である上，文言解釈としても可能であって，文言解釈からかけ離れた恣意的な解釈ではない。なお，上記解釈は，受信料は課税ではないから課税要件明確主義に反しないし，控訴人が放送法６４条３項により総務大臣の認可を受けた放送受信規約に基づいて長年にわたって行っている同項の解釈運用と基本的に軌を一にするものであるから，国民の予測可能性を害するものでもない。
したがって，被控訴人の上記主張は採用することができない。被控訴人は，当審において，本件物件のテレビの処分権を有さず，このような者に対して受信契約締結義務を課すのであれば，放送法６４条１項は憲法１３条，１９条及び２９条に反して無効であると主張する。被控訴人の上記主張は，放送法６４条１項にいう「受信設備を設置した者」がテレビジョン受信機の所有者を指すと解した上での立論であると解される。
しかし，前述したとおり，同項にいう「受信設備を設置した者」は受信設備を物理的に設置した者だけでなく，その者から権利の譲渡を受けたり承諾を得たりして，受信設備を占有使用して放送を受信することができる状態にある者も含まれると解されるのであって，テレビジョン受信機の所有関係とは直接の関係がないものである。したがって，被控訴人の上記主張は，その前提となる同項の解釈において失当であって，採用することができない。


平成２３年９月２９日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２１年（ワ）第４４９５４号特許権に基づく工事差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２３年６月２１日
判決
千葉県長生郡＜以下略＞
原告       大昌建   設株式   会社
訴訟代   理人弁   護士       大津卓   滋同                            原田活   也同                            黒崎    祥訴訟復   代理人   弁護士        佐藤一   誠
札幌市白石区＜以下略＞
被告       ノーベル技研工業株式会   社
北海道紋別郡＜以下略＞
被告       丹野工   業株式   会社
被告ら   訴訟代   理人弁   護士       高      橋      敬一    郎被告ら訴訟復代理人弁護士      勝又祐   一
主文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
１被告らは，原告に対し，連帯して４０５万４０５０円及びこれに対する平成２２年１月１３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。２被告ノーベル技研工業株式会社は，原告に対し，８７２万円及びこれに対する平成２２年１月１３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１事案の要旨
本件は，後記２(1)記載の特許権の専用実施権者であった原告が，被告らが施工した工事において用いた法面の加工方法が上記専用実施権の侵害に当たる旨主張して，被告らに対し，不法行為に基づく損害賠償を求めた事案である。２争いのない事実等（証拠の摘示のない事実は，争いのない事実又は弁論の全趣旨により認められる事実である。）
(1)原告の専用実施権
原告は，発明の名称を「法面の加工方法および法面の加工機械」とする特許第２００８９７８号（平成２年９月１２日出願（特願平２－２４１８０５号），平成８年１月１１日設定登録）の特許権について，特許権者であるＸから専用実施権の設定を受け，平成２１年５月１日にその設定登録を受けた（甲２。以下，この特許を「本件特許」，この特許権を「本件特許権」，原告の専用実施権を「本件専用実施権」という。）。
その後，本件特許権は，平成２２年９月１２日に存続期間満了により消滅し，これに伴い，本件専用実施権も消滅した。
(2)特許発明の内容
ア本件特許の特許出願（以下「本件出願」という。）に係る明細書(以下，当該明細書と図面を併せて，「本件明細書」という。）の特許請求の範囲は，請求項１ないし９から成り，請求項１及び２の記載は，それぞれ次のとおりである（以下，請求項１に係る発明を「本件発明１」，請求項２に係る発明を「本件発明２」といい，これらを総称して「本件各発明」という。）。
「【請求項１】土砂等の切取り，掘削等の作業を行ない法面を形成する部位の上部の地面に所定間隔離間させて左右のアンカーを固定する左右のアンカー固定工程と，土砂等の切取り，掘削等の作業を行なうバックホウ等の油圧で走行したり作動される法面の加工機械本体に前記左右のアンカーにワイヤーがそれぞれ取付けられた左右のウインチあるいは前記左右のアンカーに固定された左右のウインチのワイヤーを前記法面の加工機械本体に取付ける左右のウインチ取付け工程と，前記法面の加工機械本体および前記左右のウインチを作動させて法面を形成する部位の土砂の切取り，掘削等の作業を行なう法面形成工程とを含むことを特徴とする法面の加工方法。」
「【請求項２】土砂等の切取り，掘削等の作業を行ない法面を形成する部位の上部の地面に所定間隔離間させて左右のアンカーを固定する左右のアンカー固定工程と，土砂等の切取り，掘削等の作業を行なう遠隔操作で作動するバックホウ等の油圧で走行したり作動する法面の加工機械本体に前記左右のアンカーにワイヤーがそれぞれ取付けられた遠隔操作で作動する左右のウインチあるいは前記左右のアンカーに固定された左右のウインチのワイヤーを法面の加工機械本体に取付ける左右のウインチ取付け工程と，前記法面の加工機械本体を遠隔操作で作動させるとともに，前記左右のウインチを遠隔操作あるいは手動操作で作動させて法面を形成する部位の土砂の切取り，掘削等の作業を行なう法面形成工程とを含むことを特徴とする法面の加工方法。」
イ本件各発明を構成要件に分説すると，次のとおりである(以下，各構成要件を「構成要件Ａ」，「構成要件Ｂ」などという。)。
(ア)本件発明１
Ａ土砂等の切取り，掘削等の作業を行ない法面を形成する部位の上部の地面に所定間隔離間させて左右のアンカーを固定する左右のアン
カー固定工程と，
Ｂ土砂等の切取り，掘削等の作業を行なうバックホウ等の油圧で走行したり作動される法面の加工機械本体に前記左右のアンカーにワイヤーがそれぞれ取付けられた左右のウインチあるいは前記左右のアンカーに固定された左右のウインチのワイヤーを前記法面の加工機
械本体に取付ける左右のウインチ取付け工程と，
Ｃ前記法面の加工機械本体および前記左右のウインチを作動させて法面を形成する部位の土砂の切取り，掘削等の作業を行なう法面形成
工程とを含む
Ｄことを特徴とする法面の加工方法。
(イ)本件発明２
Ｅ土砂等の切取り，掘削等の作業を行ない法面を形成する部位の上部の地面に所定間隔離間させて左右のアンカーを固定する左右のアン
カー固定工程と，
Ｆ土砂等の切取り，掘削等の作業を行なう遠隔操作で作動するバックホウ等の油圧で走行したり作動する法面の加工機械本体に前記左右のアンカーにワイヤーがそれぞれ取付けられた遠隔操作で作動する左右のウインチあるいは前記左右のアンカーに固定された左右のウインチのワイヤーを法面の加工機械本体に取付ける左右のウインチ
取付け工程と，
Ｇ前記法面の加工機械本体を遠隔操作で作動させるとともに，前記左右のウインチを遠隔操作あるいは手動操作で作動させて法面を形成する部位の土砂の切取り，掘削等の作業を行なう法面形成工程とを含むＨことを特徴とする法面の加工方法。
(3)被告らの行為等


ア被告らは，共同して，別紙工事目録１記載の工事（以下「本件工事１」という。）を施工し，被告ノーベル技研工業株式会社（以下「被告ノーベル技研工業」という。）は，同目録２記載の工事（以下「本件工事２」といい，これと本件工事１とを併せて「本件各工事」という。）を施工した。イ被告ノーベル技研工業は，本件発明１等についての本件特許に対し，本件訴訟係属中の平成２２年１月１９日に無効審判請求をし，特許庁は，これを無効２０１０－８０００１２号事件として審理し，同年７月５日，「特許第２００８９７８号の請求項１，４及び５に係る発明についての特許を無効とする。」との審決（以下「本件審決」という。）をした（乙８）。
本件審決に対しＸが知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起したが（平成２２年（行ケ）第１０２４４号事件），同裁判所は，平成２３年３月２４日，Ｘの請求を棄却する旨の判決（以下「別件判決」という。）を言い渡した（乙９）。更に，Ｘは，別件判決を不服として上告及び上告受理の申立てをし，現在，同上告及び上告受理申立事件（平成２３年（行ツ）第２３８号，同年（行ヒ）第２５７号事件）が最高裁判所に係属中である。
３争点
本件の争点は，次のとおりである。
(1)本件各工事における本件各発明の実施の有無(争点１)。(2)本件発明１に係る本件特許に無効理由があり，原告の本件専用実施権の行使が特許法１０４条の３第１項により制限されるか（争点２）。(3)被告らが賠償すべき原告の損害額（争点３）。
第３争点に関する当事者の主張
１争点１（本件各工事における本件各発明の実施の有無）について
(1)原告の主張
ア被告らは，次のとおりの構成からなる加工方法（以下「イ号方法」という。）を用いて本件各工事を行った（甲３）。
（構成）
「(1)アンカー固定工程は以下からなる。
①土砂面の切取り，掘削等の作業を行う斜面の上部に存する同等の２本の生立木の根株をアンカーとして選定する。
②前記①の２本の生立木にそれぞれワイヤーロープ固定器具を設置。
(2)ウインチ取付け工程は以下からなる。
①バックホウの後部の左側と右側に，それぞれ各１個のワイヤーロープが巻かれたウインチの取り付け。
②前記①のワイヤーロープを前記(1)②のワイヤーロープ固定器具に接続。
(3)法面形成工程は以下からなる。
①バックホウにオペレータが乗車してマニュアル操作し，又はバックホウを遠隔地からリモコン操作することにより，バックホウを登坂走行させ，かつ，前記(2)①の２個のウインチの一方を巻き上げて一方を巻き下げ，又は双方を巻き上げ若しくは巻き下げることにより，バックホウを土砂の切取り又は掘削をしようとする位置に移動させる。
②前記①によりバックホウを移動させた場所において土砂の切取
り又は掘削の作業をバックホウにより行うこと
(4)を特徴とする土砂斜面の加工方法。」
イイ号方法の構成(1)は構成要件Ａ，Ｅを，構成(2)は構成要件Ｂ，Ｆを，構成(3)はマニュアル操作の場合は構成要件Ｃを，リモコン操作の場合は構成要件Ｇを，構成(4)は構成要件Ｄ，Ｈをそれぞれ充足する。以上のとおり，イ号方法は，本件各発明の技術的範囲に属するから，被告らによる本件各工事におけるイ号方法の使用は，本件各発明の実施に該当する。
したがって，被告らによる本件各工事におけるイ号方法の使用は，本件各発明に係る本件専用実施権の侵害行為に当たるというべきである。
(2)被告らの主張
ア本件各工事において，本件発明１を実施したことは否認する。本件各工事は，外部ウインチに取り付けられたワイヤーを２個のアンカー及び法面加工機械本体（バックホウ）の左右にそれぞれ取り付け，外部ウインチを操作することによって法面加工機械本体を移動させるものであり（乙６参照），本件各工事では，各アンカー及び法面加工機械本体のいずれにもウインチが取り付けられていないから，このような法面加工機械本体を使用した工事方法は，構成要件Ｂ，Ｃを充足せず，本件発明１の技術的範囲に属さない。
イ本件各工事において，本件発明２を実施したことは否認する。本件各工事では，法面加工機械本体の遠隔操作が行われておらず，本件各工事における工事方法は，構成要件Ｆ，Ｇを充足しないから，本件発明２の技術的範囲に属さない。
２争点２（本件発明１に係る本件専用実施権に基づく権利行使の制限の成否）
について
(1)被告らの主張
本件発明１は，以下のとおり，本件出願前に頒布された刊行物である乙１（特開平２－１４４４１５号公報）及び乙２（特開昭６１－１７６７０３号公報）に記載された各発明に基づいて，当業者が容易に想到することができたものであるから，本件発明１に係る本件特許には，特許法２９条２項に違反する無効理由（同法１２３条１項２号）があり，特許無効審判により無効とされるべきものであるから，同法１０４条の３第１項の規定により，原告は，被告らに対し，本件発明１に係る本件専用実施権を行使することはできない。
ア乙１の記載事項


乙１には，①既存の地山補強面４の粉砕作業を行い法面を形成する部位の上部の地面にアンカーにより左・中・右の基台１３ｂ，１３ａ，１３ｃを固定する左・中・右の基台固定過程と，左・中・右の基台１３ｂ，１３ａ，１３ｃに固定された左・中・右のウインチ１８ｂ，１８ａ，１８ｃのワイヤー１２ｂ，１２ａ，１２ｃを地山補強面の粉砕作業を行う粉砕機１０とそれを取り付けた台車１からなる法面の加工機械に取り付ける左・中・右のウインチ取り付け工程と，前記法面の加工機械および前記左・中・右のウインチを作動させて既存の地山補強面の破砕作業を行なう法面形成工程とを含むことを特徴とする法面の加工方法，②破砕機１０とそれを取り付けた台車１からなる法面の加工機械と，法面が形成される部位の上部の地面に所定間隔離間されてアンカーおよび基台１３ｂ，１３ａ，１３ｃで固定された左・中・右のウインチ１８ｂ，１８ａ，１８ｃと，この左・中・右のウインチ１８ｂ，１８ａ，１８ｃから伸縮されるワイヤー１２ｂ，１２ａ，１２ｃを前記法面の加工機械に取付ける取付け金具９とからなることを特徴とする法面の加工機械が記載されている。
イ乙２の記載事項
乙２には，①法面１を舗装する部位の上部の地面に巻上機４を置く巻上機固定工程と，舗装に使用するアスファルトフィニッシャのような油圧で走行したり作動される作業車８に前記巻上機４上の左右に固定された２台の同型のウインチ９Ａ，９Ｂのワイヤー１９Ａ，１９Ｂを前記作業車８に取付ける左右のウインチ取付け工程と，前記作業車８および前記左右のウインチ９Ａ，９Ｂを作動させて法面を形成する部位の舗装作業を行なう法面舗装工程とを含むことを特徴とする法面の加工方法，②舗装に使用するアスファルトフィニッシャのような油圧で走行したり作動される作業車８と，法面１が形成される部位の上部の地面に所定間隔離間されて巻上機４で固定された左右のウインチ９Ａ，９Ｂと，この左右のウインチ９Ａ，９Ｂから伸縮されるワイヤー１９Ａ，１９Ｂを前記法面１の作業車８に取付ける取付け金具２０とからなることを特徴とする法面の加工機械が記載されている。
ウ本件発明１の容易想到性
(ア)本件発明１と乙１記載の加工方法（前記ア①）とを対比すると，次のとおりの相違点が存在する以外には，構成が一致する。
（相違点１）
本件発明１における加工機械が土砂等の切取り，掘削等の作業を行うバックホウ等の油圧で走行したり作動されるものであるのに対し，乙１記載の加工方法における加工機械が地山補強面の破砕作業を行う破砕機とそれを取り付けた台車からなるものである点。
（相違点２）
本件発明１においては加工機械を牽引するウインチ及びワイヤーは左右２本であるのに対し，乙１記載の加工方法においては左・中・右の３本である点。
(イ)まず，乙１記載の加工機械（前記ア②）は，地山補強面の破砕作業を行う破砕機とそれを取り付けた台車であり，乙２記載の加工機械（前記イ②）は舗装に使用するアスファルトフィニッシャのような油圧で走行したり，作動する作業車に関するものであるところ，これらの加工機械は同じ建設機械の範疇に属するものであるから，当業者が乙１記載の加工方法において乙１記載の加工機械に代え，乙２記載の油圧で走行したり作動するもの（相違点１に係る本件発明１の構成のもの）を適用することを容易に想到することができたものである。
次に，乙２記載の加工機械は，油圧回路の弁操作によりウインチの回転を作動させ左右のワイヤーの伸縮量を変えることにより，加工機械（作業車）を左右に移動させるものであるところ，本件発明１は，左右のワイヤーの伸縮量を変えることにより加工機械を左右に移動させる場合も，ワイヤーの伸縮量に追従して加工機械を左右に舵取りする必要があることは自明であるから，いずれにおいても，左右のウインチ及びワイヤーの果たす作用は同じである。
そして，乙１記載の加工方法は，左・中・右の３本のウインチ及びワイヤーを使用しているものの，左右の方向への方向転換は左右２本のワイヤーの張力バランスで行っているのであるから，当業者は乙１記載の加工方法において左・中・右の３本のウインチ及びワイヤーに代え，乙２記載の左右２本のウインチ及びワイヤー（相違点２に係る本件発明１の構成のもの）を適用することを容易に想到することができたものである。
したがって，本件発明１は，当業者が乙１及び乙２に記載された各発明に基づいて容易に想到することができたものであるから，進歩性がない。
(2)原告の主張
ア本件明細書（甲１）の「作用」欄（２頁４欄４９行～３頁５欄１行）に，「法面の加工機械本体を左右のアンカーの幅寸法間にわたって左右に移動できるとともに，上下方向に移動させて作業を行なうことができる」との記載があることからすると，本件発明１は，法面での土砂等の切取り，掘削等の作業を土砂等の切取り，掘削等の作業を行うバックホウ等の油圧で走行したり作動される法面の加工機械本体を該法面の加工機械本体の走行および左右のウインチで，左右のアンカーの幅寸法間にわたって，上下左右に移動させて，その作業を行うものといえる。
しかるところ，乙１は，モルタル吹付等による補強工事が施工された平坦な法面で使用され，また，乙２は，法面を舗装する場合に使用されるものであるので，法面を平坦に加工した後でしか作業ができないものである。
したがって，乙１と乙２を単に結合したとしても，本件発明１のように法面で土砂等の切取り，掘削等の作業ができるものではない。イ次に，乙１は，台車が自走できず，主ワイヤー（１２ａ）の牽引力で傾斜面を移動させ，左右両ワイヤー（１２ｂ，１２ｃ）は車輪（３）の軸を水平面内で回動させる舵取り機構（１７）に取り付けられた可動連結具（９ｂ）の先端部に取付けられているので，左右ワイヤー（１２ｂ，１２ｃ）を左右に引っ張っても台車（１）を左右方向に移動させる張力が働くものではない。
このため急傾斜地や主ワイヤー（１２ａ）に台車（１）の自重が加わる所では，台車（１）の自重で，台車（１）が垂直状態になるように移動するため，車輪（３）の方向をいくら変えても方向は変わらず，左右方向への移動は不可能である。


また，乙２は，巻上機（４）にアスファルトフィニッシャ（８）やバギ車（１０）を上下方向にだけ吊り上げ，吊り下げできるように左右のウインチ（９Ａ，９Ｂ）やバギ車用ウインチ（１１）を搭載したものであるので，巻上機（４）を法面の上部に配置できるような整備された場所でしか使用することができないものである。
したがって，乙１と乙２を単に結合したとしても，本件発明１のように急勾配の地形部分でも左右のアンカーの幅寸法間にわたって，法面の加工機械本体を上下左右に移動させて作業を行うということはできず，本件発明１は，乙１及び乙２に記載された各発明に基づいて容易に想到することができたものではない。
３争点３（原告の損害額）について
(1)原告の主張
ア前記１(1)アのとおり，被告らが本件各工事においてイ号方法を用いたことは，本件各発明に係る本件専用実施権の侵害行為に該当する。イ(ア)被告らが本件工事１により受けた利益の額は４０５万４０５０円を下らないから，特許法１０２条２項により，原告の受けた損害の額は同額を下らないものと推定される。
(イ)被告ノーベル技研工業が本件工事２により受けた利益の額は８７２万円を下らないから，特許法１０２条２項により，原告の受けた損害の額は同額を下らないものと推定される。
ウ以上によれば，原告は，被告らに対し，本件専用実施権侵害の共同不法行為に基づく損害賠償として４０５万４０５０円及びこれに対する不法行為の後である平成２２年１月１３日（訴状送達の日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の連帯支払を，被告ノーベル技研工業に対し，本件専用実施権侵害の不法行為に基づく損害賠償として８７２万円及びこれに対する不法行為の後である同日（訴状送達の日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を，求めることができる。
(2)被告らの主張
原告の主張は争う。
第４当裁判所の判断
１本件の事案に鑑み，争点２（本件発明１に係る本件専用実施権に基づく権利行使の制限の成否）から判断することとする。
被告らは，本件発明１は，本件出願前に頒布された刊行物である乙１及び乙２に記載された各発明に基づいて，当業者が容易に想到することができたものであって，本件発明１に係る本件特許には，特許法２９条２項に違反する進歩性欠如の無効理由があり，特許無効審判により無効とされるべきものであるから，同法１０４条の３第１項の規定により，原告は，被告らに対し，本件発明１に係る本件専用実施権を行使することはできない旨主張する。
(1)乙１の記載事項
ア乙１（特開平２－１４４４１５号公報）には，次のような記載がある。(ア)「特許請求の範囲」として，「１．傾斜した補強面上を走行可能な台車と，この台車に取付けられ所定の振幅で駆動するハンマーで上記補強面を打撃することにより上記補強面を破砕する破砕機と，この破砕機と上記台車との間に設けられ上記破砕機の姿勢を調整する姿勢調整装置と，上記補強面の上方に設置された基台と上記台車とをワイヤーで連結し，このワイヤーの巻取機を駆動することにより上記台車を補強面上で移動させる台車移動装置とを備えた地山補強面破砕装置。」（１頁左欄３行～１３行）
(イ)「〔産業上の利用分野〕この発明は，地山補強面の改修工事において，その新しい補強面の施工に先立ち，既存の補強面を破砕する場合に使用する地山補強面破砕装置に関するものである。」（１頁右欄６行～１０行）
(ウ)「〔従来の技術〕道路の安全確保の観点から，例えば，山間地の道路沿いの法面は，その土砂の崩壊を防止するためモルタル吹付等による補強工事が施工される。…従来，この補強面の破砕は，作業者が直接破砕機を操作して行っていた。この破砕機は通称コンクリートブレーカー等といわれているもので，所定の振幅で振動駆動するハンマーの先端でモルタルの補強面を繰り返し打撃し，その姿勢を作業者が適当に調整しながら順次補強面を破砕していくものである。」（１頁右欄１１行～２頁左上欄５行）
(エ)「〔発明が解決しようする課題〕従来の地山補強面の破砕は，…作業者が傾斜する補強面上に立ち，破砕機を直接その手で支持して操作する方法によっていたので，作業上危険が伴うとともに，多くの人手を要し，人件費や工事期間が増大するという問題点があった。…この発明は以上のような問題点を解消するためになされたもので，安全でかつ大幅な省力化と工期の短縮とが可能となる地山補強面破砕装置を得ることを目的とする。」（２頁左上欄６行～右上欄１行）
(オ)「〔課題を解決するための手段〕この発明に係る補強面破砕装置は，補強面上を走行可能な台車と，この台車に姿勢調整装置を介して取付けられた破砕機と，上記補強面の上方に設置された基台と上記台車とをワイヤーで連結し，このワイヤーの巻取機を駆動することにより上記台車を補強面上で移動させる台車移動装置とを備えたものである。」（２頁右上欄２行～９行）
(カ)「〔作用〕先ず，台車移動装置の巻取機を駆動してそのワイヤーの長さを調整し，台車を工事の対象位置にまで移動させそこで停止させる。次に，台車上の破砕機を駆動してそのハンマーによりこの部分の補強面を破砕する。同時に，姿勢調整装置を駆動して破砕機の姿勢を適宜変化させ，破砕能力の維持を図る。その位置における破砕が完了すると再び台車移動装置を駆動して台車を移動させ，新たな作業位置で停止させた後，破砕作業に入る。以上の動作を順次繰り返す。なお，台車の移動と破砕機および姿勢調整装置との駆動は併行して行うようにしてもよい。」（２頁右上欄１７行～左下欄９行）


(キ)「先ず，台車（１）について説明する。（２）はこの台車（１）のベース，（３）は補強面（４）上を走行するための車輪，（５）はベース（２）上に組立てられたフレーム，（６）はフレーム（５）に取付けられた金網で，台車（１）の全面を覆うことにより，補強面の破片が周囲に飛散するのを防止する。…（９）はベース（２）の前方端に設けられた連結具で，後述する台車移動装置のワイヤーが係止される。」（２頁左下欄１７行～右下欄１１行），「次に（１０）は破砕機で，圧縮空気によりそのハンマー（１０ａ）を駆動して補強面（４）を破砕する。この実施例では，４台の破砕機を搭載している。（１１）は破砕機（１０）の姿勢を調整するための姿勢調整装置で，…複数の回動アーム，摺動アームおよび油圧シリンダを使用して，ハンマー（１０ａ）による打撃動作の進行にあわせて，各破砕機（１０）の前後，左右，上下の各方向位置および垂直線からの傾斜角度を調整し，破砕動作の効率を常に高い値に維持する。」（２頁右下欄１２行～３頁左上欄１行）
(ク)「第５図および第６図は破砕装置を現場で動作させている場合の状況を説明するそれぞれ側面図および正面図である。図において，（１２ａ）（１２ｂ）（１２ｃ）は台車（１）を補強面（４）上で移動させるためのワイヤーで，補強面（４）の上方にそれぞれアンカーにより地面に固着された基台（１３ａ）（１３ｂ）（１３ｃ）に取付けられたウインチに巻回されている。…第７図は上記のワイヤー（１２ａ）（１２ｂ）（１２ｃ）により台車（１）を牽引する場合の各ワイヤー（１２）と台車（１）との連結構造を示す説明図である。図において，主ワイヤー（１２ａ）は台車（１）のベース（２）に設けられた固定連結具（９ａ）に係止されており主として台車（１）の重量を支え，台車（１）の昇降移動を受持つ。左ワイヤー（１２ｂ）および右ワイヤー（１２ｃ）は台車（１）のベース（２）に軸（１６）を介して回動自在に取付けられた可動連結具（９ｂ）の先端に係止されており，台車（１）の左右方向への移動を受持つとともに，事故等により主ワイヤー（１２ａ）が緩んだり切れたような場合に台車（１）の落下を防止する。（１７）は可動連結具（９ｂ）の回動に応じて車輪（３）の軸を水平面内で回動させる舵取り機構である。」（３頁右上欄１行～左下欄３行）(ケ)「次に動作について説明する。先ず，搬送されてきた台車（１）を道路面（１５）上に降ろし，この位置で各基台（１３）とのワイヤー（１２）の係止，および各信号線（２１）等の接続を行う。この準備作業が終了すると，操作盤（１４）の操作ボタンを操作して，先ず台車（１）を補強面（４）の所定位置にまで移動させる。この場合，傾斜面の登坂は主ワイヤー（１２ａ）の牽引力により行い，左右方向への方向転換は左右両ワイヤー（１２ｂ）（１２ｃ）の張力バランスで行う。即ち，例えば右ワイヤー（１２ｃ）に比較して左ワイヤー（１２ｂ）の張力が大きくなるようウインチモータ（１８ｂ）による巻取量をより大きくすると，第７図に示すように，可動連結具（９ｂ）が反時計方向に回動し，舵取り機構（１７）がこれに従動して車輪（３）を左へ傾動させる。台車（１）が補強面（４）の所定位置に停止すると，破砕作業を開始する。即ち，操作盤（１４）の操作ボタンを操作してエア一端末部（２４）の電磁弁を開き，コンプレッサー（２６）からの高圧エアーを各破砕機（１０）へ供給する。このエアーの圧力に応じてハンマー（１０ａ）が補強面（４）を所定の周波数で打撃する。操作員はこの打撃による補強面（４）の破砕の進行具合を目視し，必要に応じて油圧端末部（２２）の電磁弁を開閉操作して各油圧シリンダを駆動し，姿勢調整装置（１１）を動作させることにより，ハンマー（１０ａ）を更に下降させたり，横へ移動させたり，また傾動させ，効率のよい破砕作業を追求する。…最初の位置における破砕作業が終了すると，再びウインチモータ（１８ａ）等の操作スイッチを操作することにより，台車（１）を隣接位置にまで移動させ，その停止位置で破砕動作を再開する。以上の操作を繰り返すことにより，広大な補強面（４）の破砕を，わずかの操作員により高能率に短期間に行うことが可能となる。」（３頁右下欄９行～４頁右上欄１５行）
(コ)「〔発明の効果〕以上のように，この発明では，補強面上を走行可能な台車と，この台車に姿勢調整装置を介して取付けられた破砕機と，上記補強面の上方に設置された基台と上記台車とをワイヤーで連結し，このワイヤーの巻取機を駆動して上記台車を移動させる台車移動装置とを備えたので，作業の安定が確保されるとともに，大容量の破砕機を使用することができ，大幅な省力化と工事期間の短縮が可能となる。」（５頁左上欄１４行～右上欄３行）
イ上記アの記載事項及び第５図ないし第７図（別紙乙１の図面参照）を総合すれば，乙１には，破砕作業を行う対象となる傾斜した補強面の上方の地面において所定間隔離間した「左」，「中」，「右」の３箇所に，それぞれ，巻取機が取り付けられた基台をアンカーにより固定する工程と，油圧で作動して破砕作業を行う破砕機を搭載した台車に，固定連結具を介して前記「中」に設置した巻取機の主ワイヤーを係止するとともに，前記台車に回動自在に取り付けられた可動連結具に，前記「左」に設置した巻取機の左ワイヤー及び前記「右」に設置した巻取機の右ワイヤーを係止する工程と，「中」に設置した巻取機を駆動させて前記台車を昇降移動させるとともに，「左」及び「右」に設置した巻取機を駆動させて可動連結具及び舵取り機構を介して前記台車の車輪の軸を水平面内で回動させることにより，前記台車を所望の位置まで移動させて，破砕機で破砕作業を行う工程とを含む傾斜した補強面の改修方法（以下「乙１記載の方法」又は「乙１記載の方法発明」という場合がある。）が記載されていることが認められる。
(2)本件発明１の容易想到性
ア本件発明１と乙１記載の方法との対比


乙１記載の方法（前記(1)イ）の「傾斜した補強面」，「巻取機」，「破砕作業」，「油圧で作動して破砕作業を行う破砕機を搭載した台車」，「傾斜した補強面の改修方法」は，本件発明１の「法面」，「ウインチ」，「土砂等の切取り，掘削等の作業」，「土砂等の切取り，掘削等の作業を行うバックホウ等の油圧で走行したり作動される法面の加工機械本体」（なお，本件発明１中の「油圧で走行したり作動される」とは，「油圧で走行し又は作動される」と解する。），「法面の加工方法」にそれぞれ相当するものと認められる。
そうすると，本件発明１と乙１記載の方法との間には，次のとおりの一致点と相違点があることが認められる。
（一致点）
「土砂等の切取り，掘削等の作業を行ない法面を形成する部位の上部の地面に所定間隔離間させて複数のアンカーを固定するアンカー固定工程と，土砂等の切取り，掘削等の作業を行なう油圧で走行したり作動される法面の加工機械本体に前記複数のアンカーに固定された複数のウインチのワイヤーを取付けるウインチ取付け工程と，前記法面の加工機械本体および前記複数のウインチを作動させて法面を形成する部位の土砂の切取り，掘削等の作業を行なう法面形成工程とを含む法面の加工方法」である点。
（相違点）
本件発明１では，アンカー及びウインチが法面上部の「左右」に各一つ（合計二つ）設けられているのに対し，乙１記載の方法では，アンカー及びウインチが法面上部（傾斜した補強面の上方の地面）の「左，中，右」に各一つ（合計三つ）設けられている点。
イ乙２の記載事項
(ア)乙２（特開昭６１－１７６７０３号公報）には，次のような記載がある。
ａ「特許請求の範囲」として，「１．舵取り手段を有する処理用作業車を法面に沿って巻上げ巻下げする２台の同型のウインチを巻上機上の左右に搭載し，各ウインチに巻かれるワイヤロープを前記作業車の前部の牽引フレームの左右の端部にそれぞれ接続し，前記各ウインチの駆動用油圧モータの油圧回路には，両油圧モータに供給する作動油の流量を等流量とする分流装置を設けると共に，該分流装置と前記油圧モータとの間の各油圧モータ対応の回路間に，両回路間を連通，遮断する２位置切換弁を設けたことを特徴とする法面処理用作業車の巻上装置。」，「２．前記油圧モータは可変容量形モータでなり，かつ該油圧モータの油圧源となる油圧ポンプを複数台並列に設置してその駆動台数が選択できるように構構成したことを特徴とする特許請求の範囲第１項記載の法面処理用作業車の巻上装置。」（以上，１頁左欄３行～末行）
ｂ「（従来の技術）例えば法面舗装によりダムを建設する場合，法面にこれを横切るように設けた通路に自走式巻上機を置き，巻上機に搭載したウインチによりアスファルトフィニッシャ等の作業車を巻上げつつ法面を舗装し，一列の舗装が終ったら巻上機を移動させて舗装すべき法面の最低位置まで作業車を巻下げ，再び巻上げつつ舗装するという作業を繰返すことによって舗装を行なう必要がある。この場合，既舗装面と未舗装面との間の境界線は直線であるとは限らず，曲線をなす場合があるので，特公昭４９－２１９３２号公報に記載のように，単にウインチによって巻上げ巻下げるだけでは境界線に沿って作業車を巻上げることが困難で，舗装面が重なったり舗装材を舗装できない部分が生じたりする。」（１頁右欄８行～２頁左上欄３行）ｃ「（発明が解決しようとする問題点）本発明は，前記作業車を巻上機上のウインチによって巻上げ巻下げする場合，既処理面と未処理面の境界線に沿って作業車を巻上げ，巻下げすることが可能となり，かつ作業車を処理開始点にまで巻下げる際に，真直に目的値にまで巻下げることのできる構成の法面処理用作業車の巻上装置を提供しようとするものである。」（２頁左上欄４行～１１行）


ｄ「（問題点を解決するための手段）…すなわち本発明の巻上装置においては，左右のウインチを巻上げ方向に作動させる場合には，前記２位置切換弁を左右のウインチモータへの回路が連通する位置にすることにより，作業車上のオペレータのハンドル操作によって，作業車の向きが変えられるようにすることにより，前記境界線に沿って作業車が移動できるようにし，一方巻下げ時には，前記２位置切換弁を遮断位置とすることによって２台の同型のウインチモータに対して等流量の作動油が供給されて左右のウインチに巻かれたワイヤーロープが等長ずつ繰出されて作業車が直線的に走行しながら巻下げられるようにしたものである。」（２頁左上欄１２行～右上欄１５行）ｅ「第２図および第３図は本発明の巻上装置を搭載した巻上機を使用して法面舗装を行なっている状態を示しており，１は舗装される法面，２は法面の一部に形成された巻上機の通路で，…４は法面処理用巻上機であり，該巻上機４は，クローラ式走行体５の上に旋回装置６を介して巻上機本体７を旋回自在に搭載してなる。本体７上には舵取り手段を有するアスファルトフィニッシャ８を法面１に沿ってロープ１９ａ，１９ｂを介して巻上げ巻下げするウインチ９Ａ，９Ｂと，…を搭載してなる。」（２頁右上欄１８行～左下欄１３行），「本発明の特徴となる部分は，アスファルトフィニッシャ８の巻上装置であり，本体７上の左右に搭載されるウインチ９Ａ，９Ｂは同型の油圧モータ９ａ，９ｂとドラム９ｃ，９ｄをそれぞれ有するもので，各ウインチ９Ａ，９Ｂにそれぞれ巻取り繰出しされるワイヤロープ１９ａ，１９ｂを，アスファルトフィニッシャ８の前部に設けた牽引フレーム２０の左右の端部にそれぞれ接続する。」（２頁右下欄４行～１１行）ｆ「この装置において，法面１の舗装を行なう場合は，運転室１８内のオペレータがウインチ９Ａ，９Ｂ，１１を運転することにより，アスファルトフィニッシャ８をゆっくりと巻上げて舗装すると共に，バギ車１０をアスファルト供給車（図示せず）とアスファルトフィニッシャ８との間で往復させてアスファルトフィニッシャ８にアスファルトを供給しながら作業を行なう。この場合，運転室１８のオペレータは，油圧ポンプ２２Ａ，２２Ｂのうちの１台を作動させると同時に，油圧モータ９ａ，９ｂの制御部を低速側に切換え，方向切換弁２５を右位置に切換え，かつ２位置切換弁３３をａ位置（連通位置）に切換える。これにより，油圧ポンプ２２Ａ，２２Ｂのいずれかより吐出した圧油は管路３１，管路３１Ａ，３１Ｂおよびカウンタバランス弁３２Ａ，３２Ｂのチェック弁３４Ａ，３４Ｂをそれぞれ通って油圧モータ９ａ，９ｂに供給され，これらの油圧モータ９ａ，９ｂを出た作動油は管路３０Ａ，３０Ｂを通り，油流量の多い方の管路３０Ａ（または３０Ｂ）の油が２位置切換弁３３を通して他方の管路３０Ｂ（または３０Ａ）に流れ込み，その後，分流装置２６，管路３０，方向切換弁２５を通ってタンク２９に戻る。従って，油圧モータ９ａ，９ｂに流れる流量を変えることができ，アスファルトフィニッシャ８上のオペレータはアスファルトフィニッシャ８の向きを変えることができ，アスファルトの舗装ずみの領域と，未舗装領域との間の境界線に沿って上昇方向に移動させることができる。」（３頁左上欄１８行～左下欄７行）
ｇ「なお，上記実施例においては，作業車がアスファルトフィニッシャである場合について示したが，舗装材料がコンクリートである場合，あるいは法面にて列ごとに処理する他の処理用作業車についても本発明を適用することができる。」（４頁左欄８行～１２行）ｈ「（本発明の効果）本発明によれば，作業車を巻上機上のウインチによって巻上げ巻下げする場合，既処理面と未処理面の境界線に沿って作業車を巻上げ，巻下げすることが可能となり，かつ作業車を処理開始点にまで巻下げる際に，真直に目的値（判決注・「目的地」の誤り）にまで巻下げることのできる。従って処理残しや重複処理を避け，法面処理を能率良く，かつ正確に行なうことができる。」（４頁左欄１３行～右欄１行）
(イ)上記(ア)の記載事項と第２図及び第３図（別紙乙２の図面参照）を総合すれば，乙２には，アスファルトフィニッシャである処理用作業車を法面に沿って巻上げ，巻下げする２台の同型のウインチを巻上機上の左右に搭載し，各ウインチに巻かれるワイヤロープを処理用作業車の前部に設けた牽引フレームの左右の端部にそれぞれ接続させ，巻上機本体上のオペレータの操作によって，左右のウインチの巻上げ量を変え，その牽引力を異ならせることにより，処理用作業車を曲線をなす境界線に沿って移動させながら上昇することができるようにした法面処理用作業車の巻上装置（以下「乙２記載の巻上装置」又は「乙２記載の発明」という場合がある。）が記載されていることが認められる。
ウ容易想到性


(ア)前記(1)及び上記イを前提に検討するに，①乙１記載の方法と乙２記載の巻上装置を使用した法面処理作業の方法は，法面に対する作業内容が，法面の破砕であるのか，法面に対するアスファルト舗装であるのかという違いはあるものの，ウインチとワイヤーとを用いて傾斜面上の「加工機械本体」（台車あるいは処理用作業車）を移動させて作業を行う「法面の加工方法」という同一の技術分野に属するものであり，また，傾斜面上の所望の位置に加工機械本体を移動させ，効率よく法面作業を行うことを目的とする点で課題も共通すること，②上記課題を解決するための手段として，乙１では，アンカー及び巻取機（ウインチ）を法面上部の「左，中，右」の位置に合計三つ設け，「中」の位置のウインチを駆動させて加工機械本体を昇降移動させるとともに，「左」及び「右」の位置の各ウインチを駆動させ，左右２本のワイヤーの巻上げ量を調整することにより可動連結具及び舵取り機構を介して加工機械本体の車輪の軸を水平面内で回動させる構成としたのに対し，乙２では，２台のウインチを左右に設け，左右２本のワイヤーの巻上げ量を変え，その牽引力を異ならせることにより，加工機械本体を曲線をなす境界線に沿って移動させながら上昇させる構成とした点に違いはあるものの，上記課題を解決するために左右のウインチを駆動させて左右２本のワイヤーの巻上げ量を変化させる構成を採用している点では両者は共通していることに照らすならば，乙１及び乙２に接した当業者であれば，乙１記載の方法において，アンカー及びウインチを法面上部の「左，中，右」の位置に合計三つ設けた上記構成に代えて，乙２記載の上記構成のように「左右」の位置に合計二つ設ける構成（相違点に係る本件発明１の構成）とし，これらのウインチの駆動量を別個に制御することによって左右２本のワイヤーの巻上げ量を変え，加工機械本体を所望の位置に移動させることができるようになることを格別の困難なく想到することができたものと認められるから，本件発明１は，乙１記載の方法発明及び乙２記載の発明に基づいて当業者が容易に想到することができたものというべきである。
(イ)これに対し原告は，①乙１は，モルタル吹付等による補強工事が施工された平坦な法面で使用され，また，乙２は，法面を舗装する場合に使用されるものであるので，法面を平坦に加工した後でしか作業ができないものであるから，乙１と乙２を単に結合したとしても，本件発明１のように法面で土砂等の切取り，掘削等の作業ができるものではない，②乙１は，台車が自走できず，急傾斜地や主ワイヤー（１２ａ）に台車（１）の自重が加わる所では，台車（１）の自重で，台車（１）が垂直状態になるように移動するため，車輪（３）の方向をいくら変えても方向は変わらず，左右方向への移動は不可能であり，また，乙２は，巻上機（４）にアスファルトフィニッシャ（８）やバギ車（１０）を上下方向にだけ吊り上げ，吊り下げできるように左右のウインチ（９Ａ，９Ｂ）やバギ車用ウインチ（１１）を搭載したものであって，巻上機（４）を法面の上部に配置できるような整備された場所でしか使用することができないものであるので，乙１と乙２を単に結合したとしても，本件発明１のように急勾配の地形部分でも左右のアンカーの幅寸法間にわたって，法面の加工機械本体を上下左右に移動させて作業を行うということはできず，本件発明１は，乙１及び乙２に記載された各発明に基づいて容易に想到することができたものではない旨主張する。しかしながら，乙１記載の方法は，「地山補強面の改修工事において，その新しい補強面の施工に先立ち，既存の補強面を破砕する場合に使用」されるものであり（前記(1)ア(イ)），乙１記載の加工機械本体に搭載された破砕機が行う破砕作業は，法面で土砂等の切取り，掘削等の作業を伴うものであるというべきであるから，原告主張の上記①の点は，採用することができない。
また，本件発明１の特許請求の範囲（請求項１）には，加工機械本体の左右方向への移動範囲を規定する記載は存在せず，本件発明１において「急勾配の地形部分でも左右のアンカーの幅寸法間にわたって，法面の加工機械本体を上下左右に移動させて作業を行う」ことが必須の要件とされているものとはいえないから，原告主張の上記②の点は，本件発明１の特許請求の範囲の記載に基づかないものとして，その前提において，採用することができない。
したがって，本件発明１は乙１及び乙２に記載された各発明に基づいて容易に想到することができたものではないとの原告の主張は，理由がない。
(3)まとめ
以上のとおり，本件発明１は，乙１及び乙２に記載された各発明に基づいて当業者が容易に想到することができたものであって，進歩性を欠くものというべきであるから，本件発明１に係る本件特許には，特許法２９条２項に違反する無効理由（同法１２３条１項２号）があり，特許無効審判により無効とされるべきものと認められる。
したがって，原告は，特許法１０４条の３第１項の規定により，被告らに対し，本件発明１に係る本件専用実施権等を行使することができない。２次に，争点１のうち，本件各工事における本件発明２の実施の有無について判断するに，本件全証拠によっても，被告らが本件各工事において用いたバックホウが遠隔操作で作動させる構成を備えていることを認めるに足りない。そうすると，本件各工事における法面の加工方法が構成要件Ｇを充足することが認められないから，被告らが本件各工事において本件発明２を実施した事実は認められない。
３以上によれば，その余の点について判断するまでもなく，原告の請求は理由がないからいずれも棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第４６部
裁判長裁判官        大鷹    一郎
裁判官        大西    勝滋
裁判官        上田    真史
（別紙）                  工事目録１工事名        旭川紋別自動車道遠軽町白滝改良外一連工事
工事場所    北海道紋別郡遠軽町白滝
工期        平成２１年８月１２日から平成２２年１月２５日まで２工事名        平成２０年度春日置戸線特改１種工事
工事場所    北海道網走市札幌～置戸町現場
工期        平成２０年１１月１日から平成２１年２月２８日まで（別紙）                    乙１の図面【第５図】                            【第６図】
【第７図】
（別紙）                    乙２の図面
【第２図】
【第３図】


平成２７年５月１３日判決言渡
平成２６年（行ケ）第１０１７０号，同第１０１７１号，同第１０１７２号，同第１０１７３号，同第１０１７４号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２７年２月９日
判            決
原             告      双日ジーエムシー株式会社
訴訟代理人弁護士       宮嶋   学
同                            髙田泰彦同                            柏   延之訴訟復   代理人   弁護士      砂山   麗
訴訟代理人弁理士     勝沼宏仁
同                            塩谷   信同                           宇梶暁貴同                            谷口   登訴訟復   代理人   弁理士      恩田俊郎被                告      株式会   社ＩＢ   ＥＸ訴訟代   理人弁   護士     豊島   真同                            石田   治
主               文
１特許庁が取消２０１３－３００４２７号事件，取消２０１３－３００４２９号事件，取消２０１３－３００４３０号事件，取消２０１３－３００４３２号事件，取消２０１３－３００４３３号事件について平成２６年６月１１日にした各審決を，いずれも取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
主文同旨
第２事案の概要
１本件は，被告が商標権者である５件の商標について，原告が，商標法（以下単に「法」ということがある。）５３条１項に基づき，各商標登録の取消審判請求をしたところ，特許庁がいずれについても審判請求は成り立たないとの審決をしたことから，原告が各審決の取消しを求める事案である。
２特許庁における手続の経緯等（争いがない事実又は文中に掲記した証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実）
(1)被告は，以下のアないしオの商標に係る商標権（以下，これらの商標を順次「本件商標１」ないし「本件商標５」といい，併せて「本件商標」という。また，これらの商標に係る権利を順次「本件商標権１」ないし「本件商標権５」といい，併せて「本件商標権」という。）を有している（甲１の１ないし５）。
ア登録第１９９５４３２の１の１（本件商標１）
商標の構成
登録出願日昭和５６年４月２２日
設定登録日昭和６２年１０月２７日
指定商品第６類，第１４類，第２１類，第２２類及び第２６類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品並びに第２５類「履物但し，履物（「サンダル靴，サンダルげた，スリッパ」を除く）を除く」
イ登録番号    商標第４０４８６５８の１の１（本件商標２）
商標の構成
登録出願日平成５年１０月１４日
設定登録日平成９年８月２９日
指定商品第２５類「被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴但し，被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，運動用特殊衣服，運動用特殊靴を除く但し，履物（「サンダル靴，サンダルげた，スリッパ」を除く）を除く」
ウ登録番号    商標第４１２５４７２の１の１（本件商標３）
商標の構成
登録出願日平成８年１０月１４日
設定登録日平成１０年３月２０日
指定商品第２５類「被服，ガーター，靴下止め，ズボン吊り，バンド，ベルト，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴但し，被服，ガーター，靴下止め，ズボン吊り，バンド，ベルト，運動用特殊衣服，運動用特殊靴を除く但し，履物（「サンダル靴，サンダルげた，スリッパ」を除く）を除く」
エ登録番号    商標第４８３６９０７の１の１の１（本件商標４）
商標の構成
登録出願日平成１１年７月１４日（１９９９年〔平成１１年〕２月１７日にスイス連邦においてした商標登録出願に基づきパリ条約第４条による優先権主張）
設定登録日平成１７年２月４日
指定商品第３類，第９類，第１４類，第１６類及び第２８類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品並びに第２５類「被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴但し，被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，運動用特殊衣服，運動用特殊靴を除く但し，履物（サンダル靴，サンダルげた，スリッパを除く）を除く」オ登録番号    商標第４８３７８６０の１の１の１（本件商標５）
商標の構成   ＡＤＭＩＲＡＬ（標準文字）
登録出願日平成１１年７月１４日（１９９９年〔平成１１年〕２月１７日にスイス連邦においてした商標登録出願に基づきパリ条約第４条による優先権主張）
設定登録日平成１７年２月１０日
指定商品第３類，第９類，第１４類，第１６類及び第２８類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品並びに第２５類「被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，履物，運動用特殊衣服，運動用特殊靴但し，被服，ガーター，靴下止め，ズボンつり，バンド，ベルト，運動用特殊衣服，運動用特殊靴を除く但し，履物（サンダル靴，サンダルげた，スリッパを除く）を除く」(2)被告は，平成２４年６月１日から，株式会社チヨダ（以下「チヨダ」という。）に対し，指定商品であるサンダルについて本件商標の独占的通常使用許諾をした（甲２２８）。


チヨダは，靴及びゴム履物等の製造及び販売等を業とする会社であり，平成２５年３月頃から，「クロッグサンダル」というタイプのサンダル（つま先側の部分は通常の運動靴と同様に覆われているが，踵側の立ち上がり部分が靴と異なって低くえぐれており，簡単につっかけて履くことができるような形状のもの。）の１種類として，商品の４箇所に，それぞれ以下のとおりの構成の標章を表示するサンダル（別紙１の写真の右側の商品。以下「使用権者商品」という。）を販売した（甲１９９）。アシュータン（靴ベロ）の表面部分に，上段に「Ａｄｍｉｒａｌ」の文字及び小さく「Ｒ」を丸で囲んだ表示と，下段にイギリス国旗の中央に「ＥＮＧＬＡＮＤ」の文字を記載した図形とを併記した構成からなる標章（別紙２の使用商標の対比の使用権者商品の欄の１のとおり。以下「使用権者商標Ａ」という。）イサンダル側面に，本件商標４と同一の構成からなる標章（別紙２の使用商標の対比の使用権者商品の欄の２のとおり。以下「使用権者商標Ｂ」という。）ウサンダルの中敷部分に，「Ａｄｍｉｒａｌ」の文字及び小さく「Ｒ」を丸で囲んだ表示からなる標章（別紙２の使用商標の対比の使用権者商品の欄の３のとおり。以下「使用権者商標Ｃ」という。）
エ靴の踵の下部に，「Ａｄｍｉｒａｌ」の文字及び小さく「Ｒ」を丸で囲んだ表示からなる標章（別紙２の使用商標の対比の使用権者商品の欄の４のとおり。以下「使用権者商標Ｄ」といい，使用権者商標ＡないしＣと併せて「使用権者商標」という。）
(3)原告は，以下のアないしオの商標に係る商標権（以下，これらの商標を順次「引用商標１」ないし「引用商標５」といい，併せて「引用商標」という。また，これらの商標に係る商標権を順次「引用商標権１」ないし「引用商標権５」といい，併せて「引用商標権」という。）を有している（甲８の１ないし５）。なお，引用商標権１ないし引用商標権５は，それぞれ，本件商標権１ないし５から分割された商標である。
ア登録第１９９５４３２号の１の２（引用商標１）
商標の構成本件商標１と同じ
登録出願日及び設定登録日本件商標１と同じ
指定商品第２５類「履物（「サンダル靴，サンダルげた，スリッパ」を除く）」イ登録第４０４８６５８号の１の２（引用商標２）
商標の構成本件商標２と同じ
登録出願日及び設定登録日本件商標２と同じ
指定商品第２５類「履物（「サンダル靴，サンダルげた，スリッパ」を除く）」ウ登録第４１２５４７２号の１の２（引用商標３）
商標の構成本件商標３と同じ
登録出願日及び設定登録日本件商標３と同じ
指定商品第２５類「履物（「サンダル靴，サンダルげた，スリッパ」を除く）」エ登録第４８３６９０７号の１の２（引用商標４）
商標の構成本件商標４と同じ
登録出願日及び設定登録日本件商標４と同じ
指定商品第２５類「履物（「サンダル靴，サンダルげた，スリッパ」    を除く）」オ登録第４８３７８６０号の１の２（引用商標５）
商標の構成本件商標５と同じ
登録出願日及び設定登録日本件商標５と同じ
指定商品第２５類「履物（「サンダル靴，サンダルげた，スリッパ」を除く）」(4)原告は，引用商標を付した靴を製造，販売しているところ，そのうちの１種類として，商品の３箇所に，それぞれ以下のとおりの構成の標章を表示する「Ｗａｔｆｏｒｄ(ワトフォード)」と称するモデルのスニーカー（以下「ワトフォード」という。同モデルにはカラーバリエーション〔色違いの商品〕が多数あるが，そのうち「Tricolor」という紺，白，赤の三色の色合いのものが，別紙１の写真の左側の商品である〔甲２４８〕。以下，同商品を「原告商品」という。）を販売している。アシュータン（靴ベロ）の表面部分に，上段に黒字で「Ａｄｍｉｒａｌ」の文字及び小さく「Ｒ」を丸で囲んだ表示と，下段にイギリス国旗の中央に「ＥＮＧＬＡＮＤ」の文字を記載した図形とを併記した構成からなる標章（別紙２の使用商標の対比の原告商品の欄の１のとおり。以下「原告使用商標Ａ」という）イサンダル側面に，引用商標１と同一の構成からなる標章（別紙２の使用商標の対比の原告商品の欄の２のとおり。以下「原告使用商標Ｂ」という）ウサンダルの中敷部分に，「Ａｄｍｉｒａｌ」の文字及び小さく「Ｒ」を丸で囲んだ表示からなる標章（別紙２の使用商標の対比の原告商品の欄の３のとおり。以下「原告使用商標Ｃ」といい，原告使用商標Ａ及びＢと併せて「原告使用商標」という。）
(5)原告は，平成２５年５月２７日，本件商標の使用権者であるチヨダが原告の業務に係る商品と混同を生ずる登録商標又はこれに類似する商標の使用をしたと主張して，特許庁に対し，本件商標の登録の取消しを求める審判の請求をした。特許庁は，上記各請求を取消２０１３－３００４２７号事件，取消２０１３－３００４２９号事件，取消２０１３－３００４３０号事件，取消２０１３－３００４３２号事件，取消２０１３－３００４３３号事件として審理した結果，平成２６年６月１１日，いずれについても「本件審判の請求は，成り立たない」との審決をし，その謄本を，同月１９日，原告に送達した。
３審決の理由


審決の理由は，別紙各審決書１ないし５の写しに記載のとおりである。その要旨は，①チヨダは，本件商標と類似する使用権者商標ＡないしＤを本件商標の指定商品に使用しており（当事者間に争いがない。），使用権者商標ＡないしＣは，原告使用商標ＡないしＣと同一又は類似のものといえる，②しかし，本件商標及び引用商標は，いずれも元々１９１４年にイギリス海軍の軍服のブランドとして発足し，その後日本でも知られる国際的ブランドとなった「Ａｄｍｉｒａｌ（アドミラル）」というブランド（以下「本件ブランド」という。）に係る商標であり，同ブランドに係る現在の商標権者，商標の使用権者等について具体的に説明したものがほとんど見当たらないことからすると，同ブランド（本件商標及び引用商標を含む。）に接する取引者，需要者は，イギリス海軍の軍服に由来する１９１４年英国発祥の老舗ブランドであることを認識することはあっても，それ以上に，同ブランドの具体的な商標権者や使用権者が誰であるとか，商品毎に権利者が異なるとまでは認識し得ない，③また，原告の提出に係る証拠によっても，引用商標が，原告の業務に係る商標として取引者，需要者の間に認識されているものとは認められず，むしろイギリス海軍の軍服に由来する１９１４年英国発祥のブランドとして広く認識されているものであって，原告独自の商標として周知著名になったものとはいえない，④したがって，サンダル靴，運動靴等の選択，購入等に際しては，取引者，需要者は，引用商標と本件商標とを区別することなく，「Ａｄｍｉｒａｌ（アドミラル）」という本件ブランドに係る商標をもって，両者以外の他人の商品とを識別するものと見るのが自然である，⑤そのような事情の下で，商品「サンダル靴」について使用されている使用権者商標ＡないしＤに接する取引者，需要者は，当該商品が１９１４年英国発祥の上記ブランドに係るものであることを認識することはあっても，それを超えて，原告又は被告の業務に係る商品であると認識することはないというべきであり，当該商品が原告又は原告と経済的，組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように，その出所について誤認混同するおそれはないから，本件商標の取消しについては，法５３条１項の要件を充足しない，というものである。
４本件の争点は，①本件商標の使用権者であるチヨダが，他人（原告）の業務に係る商品と混同を生ずる商標の使用をしたといえるかどうか（法５３条１項本文），②本件商標の商標権者である被告が，その事実を知らなかった場合において，相当の注意をしていたといえるかどうか(同項ただし書）である。第３原告主張の取消事由
審決の判断は，以下のとおり，法５３条１項の解釈を誤った結果，同項の「混同」が生じないとの判断についての論理付けが誤っており，したがって，審決の認定した事実は，同項が規定する他人の業務に係る商品との混同のおそれがないことの根拠とはなり得ないから，審決は取り消されるべきである。
１法５３条１項の解釈について
(1)「混同」の保護主体について
法１条が，「この法律は，商標を保護することにより，商標の使用をする者の業務
．．．．．．．．．．．．
上の信用の維持を図り
．．．．．．．．．．
，もつて産業の発達に寄与し，あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」と規定していることからも明らかなとおり，商標法において保護されているのは商標（ないし当該商標に係るブランド）それ自体ではなく，当該商標を使用する者の業務上の信用であり，商標制度における最も重要な機能は「出所識別機能」（及び「品質保証機能」）である。それゆえ，法５３条の「混同」の要件についても，当該商標によって保護されなければならない業務上の信用の主体は誰なのか，使用権者による当該登録商標に係る商標（ないしはそれに類似する商標）の使用により出所の混同が生じていないかといった観点からその要件の充足性について議論されなければならない。
そして，本件同様，海外ブランドに由来する商標を譲り受けたケースにおいて並行輸入の成否が問題となった知財高判平成２２年４月２７日（平成２１年（ネ）１００５８号・平成２１年（ネ）１００７２号）においては，商標に係るブランドが元々は外国のものであったか否かにかかわらず，当該商標権によって保護されるのは，現時点で当該商標権を有している商標権者自身の出所であることが判示されている。また，同じく海外ブランドに由来する商標を譲り受けたケースにおいて並行輸入の成否が問題となった大阪地判平成８年５月３０日においては，元は海外ブランドに由来する商標であっても，国内の商標権者が登録商標の宣伝広告等によって当該商標について独自のグッドウイル（信頼）を形成した場合には，当該登録商標によって保護されるのは，その国内の商標権者が当該商標を付して販売している商品の「出所表示機能」及び「品質保証機能」であることが判示されており，この判断は，最高裁平成１５年２月２７日第一小法廷判決・民集５７巻２号１２５頁の判断と整合する。
以上によれば，登録商標のブランドの由来にかかわらず，登録商標によって保護されるのは，日本国において現に当該商標権を保有しその使用を行っている当該他人の業務上の信用であり，法５３条の「混同」を判断する上でも，この日本国の商標権者が当該商標を付して販売している商品の「出所表示機能」及び「品質保証機能」が害されているか否かがその基準となるべきである。(2)法５３条１項に規定する「他人の業務」について法５３条や５１条並びに４条１項１０号，１５号，１９号などのように他人の業務との混同を生じさせるような商標登録を制限する規定における「他人の業務」の意味については，「何某とまで分からなくとも特定の者の業務に係るものと分かる程度で足りる」というのが大審院の判例から確立されている解釈であり，これに反対する学説や裁判例は見当たらない。すなわち，「他人の業務」の主体が何某とまで分からなくとも，特定の者の業務に係るものと分かる程度に認識され，当該商品に対して業務上の信頼が化体している以上，その業務上の信用にただ乗りする行為は，競業秩序を乱すばかりか消費者の信頼をも害することになるのであるから，商標法の趣旨に反し許されないというべきである。
２審決の論理の誤りについて


(1)本件ブランドに関する認定(審決第５の５)について審決は，前記第２の３②のとおり，本件ブランドが日本でも知られる国際的ブランドとなり，現在に至っていると認定した上で，「本件ブランドに接する取引者，需要者は，・・・本件ブランドの具体的な商標権者や使用権者が誰であるとか，商品毎に権利者が異なるとかまでは認識し得ないというべきである。」と判断した。アしかし，本件ブランドが日本で人気を博したのはかなり前の話であり，「ナイキ」や「アディダス」のような高い知名度を誇っていたものではない。原告が本件ブランドに係る商品の販売を開始するまでの間，本件ブランドの商品が日本で販売されていた実績は久しくなかったものであり，日本においては，審決の認定ほど認知度が高いブランドではなかった。本件ブランドの認知度は，原告の営業努力により高まったものであり，ほとんどの需要者は本件ブランドの履物としては原告の商品を思い浮かべるものである。
イまた，本件ブランドの具体的な商標権者や使用権者が誰であるとか，商品毎に権利者が異なるとかまでは認識し得ないという点が，法５３条１項の「混同」の判断とどのように結びつくのか全く不明である。
前記１(2)のとおり，法５３条１項における他人の業務と混同を生ずる，といえるための要件としては，「何某とまで分からなくとも特定の者の業務に係るものと分かる程度で足りる」のであるから，本件においても，使用権者商品が原告の出所に係るものと確定的に認識されることまでは求められておらず，出所が異なる両商品が同一の出所に係るものと誤認混同すれば同項の要件としては足りる。むしろ，一般の需要者は，特段の事情がない限り同種商品について同一のブランドに係る商標が付されていれば同一の出所と考えるのが通常であるから，ただでさえ混同が生じやすい状況にあると言える。
したがって，審決の認定は，法５３条１項に規定する混同のおそれがないという結論の根拠となり得ない。
(2)審決の商品の混同のおそれに関する認定（審決第５の６(1)）について審決は，前記第２の３③のとおり，引用商標が，原告の業務に係る商標として取引者，需要者の間に認識されているものとは認められず，本件ブランドは，イギリス海軍の軍服に由来する１９１４年英国発祥のブランドとして取引者，需要者の間に広く認識されていると判断した。
アしかし，前記(1)イのとおり，「他人の業務」については，「何某とまで分からなくとも特定の者の業務に係るものと分かる程度で足りる」のであるから，引用商標が，原告の業務に係る商標として取引者，需要者の間に認識されていることは混同の要件を裏付ける一要素とはなり得ても，そうでないからといって，混同の要件の充足性が否定されるものではない。なお，周知著名性は，法５３条の必須の要件ではない。
イまた，審決の上記判断は，ブランドイメージに関する議論と出所の混同の議論を「一緒くた」にしたものであり，失当である。
すなわち，前記１(1)のとおり，元々は海外のブランドとして発生し有名になったものであるか否かにかかわらず，当該ブランドに係る商標が日本において他人に譲渡され，その者によって使用されている以上，当該商標によって保護されるのは，当該ブランドのブランドイメージではなく，日本国において現に当該商標権を保有しその使用を行っている当該他人の業務上の信用であり，法５３条１項の混同の要件についてもその観点から検討されなければならない。原告が本件ブランドを付した靴の製造・販売を開始した当時，日本において本件ブランドを付した靴が他社から販売された実績はなく，それ以前を遡っても日本国内において本件ブランドを付した履物が販売された実績は久しくなかったこと，原告は，本件ブランドを付した靴の企画，デザイン，製造，販売までを一貫して行っているブランドとして原告商品の販売を開始し，本件ブランドを付した靴を日本国において５年以上に亘り独占的に販売し続け，使用権者商品の販売が開始される時点で既に１４０万足もの販売実績を上げていることなどの諸事情に鑑みれば，本件ブランドの商標に原告の業務の信用が化体していることは明白であり，原告が使用する引用商標によって保護される業務上の信用の主体は，原告である。なお，原告があえて国内事業者である原告の名称を示さず，あたかも英国のブランドメーカーが我が国におけるその継続的な事業活動の一環として新たにシューズブランドを展開するかのように需要者に対して示したという被告の主張は，事実に反する（甲９の１ないし１１，甲１９９，２０２）。
ウしたがって，   審決が認定した事情は，本件において混同が生じないという判断を裏付けるものとはなり得ない。
(3)審決の商品の混同のおそれに関する判断（審決第５の６(2)ないし(4)）につ
いて
審決は，前記第２の３④のとおり，「サンダル靴，運動靴等の選択，購入等に際しては，取引者，需要者は，引用商標と本件商標とを区別することなく，Ａｄｍｉｒａｌ（アドミラル）という本件ブランドに係る商標を以て，両者以外の他人の商品とを識別するものとみるのが自然である」と認定した。しかし，同認定が，なぜ本件において混同が生じないという結論に結びつくのか不明である。かえって，このような認定は，取引者，需要者が原告商品と使用権者商品との出所の識別ができていないことを意味するのであり，出所の混同が生じていることを意味するものに他ならない。
なお，被告は，法５３条の制度趣旨は，「需要者の利益の保護」であるなどと主張する。しかし，商標法は，一般公衆（需要者）の利益だけではなく，競争秩序の維持（第三者の業務上の信用の保護）をも目的とするものであり，使用権者商品に原告の品質管理が及ばない以上，使用権者商品の品質が高いかどうかにかかわらず，原告商標の出所表示機能，品質保証機能が害されていることは明らかであり，被告の主張は商標法の考えと相容れないものである。


(4)審決の原告の主張に対する判断部分（審決第５の７）についてア審決は，原告使用商標ＡないしＣにおける商標の使用態様は特徴的なものであって，原告を示すものとして周知になっていたものであり，使用権者商標ＡないしＤの使用態様は，原告使用商標ＡないしＣの使用態様と実質的に同一である，との原告の主張に対し，「運動靴（スニーカー）や運動靴型のサンダル靴については，商標を付する位置はある程度限定され同様の場所になり易いこと，原告商標も被告商標も元々同一のものであり，そのロゴや図形は両当事者が商標権の使用許諾や分割譲渡を受ける前から使用され周知になっていたこと，そのデザイン化も元の権利者から入手した資料に基づいていると推認されること，原告商標及び原告使用商標ＡないしＣが原告の業務に係る商品を示すものとして周知になっているものとは認められないこと，などからすると，使用権者商標ＡないしＤの使用態様が原告使用商標ＡないしＣの使用態様と実質的に同一であるとしても，使用権者が故意に原告使用商標ＡないしＣに似せたものとまでは断定することができない。」旨の判断をした。
しかし，原告商品に関しては，原告が独占的に自社で商品の企画，デザイン，生産，販売までを一貫して行っていたものである。原告商品と使用権者商品のデザインや商標の使用態様の酷似性は，同じブランドコンセプトによるものだから似てしまったというレベルを遥かに超越しており，客観的に見て恣意的に似せたと考える他ないものであるし，法５３条は「故意」を要件とするものではないから，その意味でも審決の判断は失当である。
イまた，審決は，商品の出所の混同を生ずる理由の一つとして，使用権者商品と原告商品とがチヨダの同一店舗における同一の棚で販売されていることを挙げた原告の主張について，「同一の商標が付された商品をどのように販売するかは店舗毎に異なるし，使用権者商品と原告商品とは，類似する商品であって，かつ，同一の商標が付されていることにより，同一店舗において同一の場所で販売することもあり得ること，もとより，需要者はＡｄｍｉｒａｌ（アドミラル）という本件ブランドを以て商品の識別をするものといえることなどからすれば」，上記原告の主張は，採用することができない，と判断した。
しかし，類似する商品であって，かつ，同一の商標が付されていることにより，同一店舗において同一の場所で販売されていながら，出所が異なるなどということは通常全く想定されていないのであるから，上記の販売態様は両商品に関して出所混同のおそれをより一層高める事情に該当する。したがって，上記判断は，混同のおそれがないという結論に結びつくものではない。
３法５３条１項の出所混同のおそれが認められることについて(1)混同の要件については，当該商標と他人の表示の類似性の程度，他人の表示の周知著名性の程度や，当該商標に係る商品と他人の業務に係る商品との間の性質，用途等における関連性の程度並びに商品の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情等を考慮した上で総合的に判断されるべきものであり，当該商標に係る商品の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準に判断されることになる。そして，本件では，原告使用商標ＡないしＣと使用権者商標ＡないしＣは，実質的に同一であるのみならず，その付されている位置についても，ことごとく共通しているのであるから，このことのみで法５３条１項の「混同」の要件を充足していることは明らかである。
(2)また，周知著名性が必須の要件ではないことは前記のとおりであるが，仮に周知著名性の要件を検討するとしても，前記２(2)イのとおり，原告は平成１８年９月以降本件ブランドを付した商品（通常タイプの靴）を独占的に販売し続けており，年２０万足を超える販売を誇るヒット商品となり，平成２５年途中までの累積販売足数は１４０万足余りとなっていること，その間，発行部数の多いファッション雑誌に頻繁に掲載されており，原告商品は，第三者から「名作ワトフォード」と称されるほどの人気商品になっていることなどの諸事情に鑑みれば，履物の分野において引用商標が周知著名であることは明白である。
(3)また，原告商品と使用権者商品との親近性の程度についてみても，両商品は商品形態（デザイン）においてもそっくりな外観を呈しており，需要者において使用権者商品が原告の出所に係るシリーズ商品であると誤認させる。さらに，両商品は用途における関連性並びに取引者及び需要者の共通性もあるし，同一のブランドに係る履物はその形態にかかわらず同一の出所に係るのが通常であり，かつ同じ店舗で販売されるものであるから，取引の実情に照らしても両商品につき誤認混同の危険性が大きいことは明らかであるところ，使用権者の店舗においては，原告商品と使用権者商品の出所の区別ができるような工夫を全く施さずに，これらを渾然一体として配置しているのであるから，誤認混同のおそれがあることは明らかであるし，現実に出所混同が生じている。
(4)以上によれば，本件では，前記(1)の判断基準に照らして，誤認混同のおそれがあることは明らかである。
４法５３条１項ただし書の抗弁について


(1)   法５３条１項ただし書の抗弁は，商標権者が不正使用の事実を知っていたのであれば，相当な注意を果たしていたか否かを検討するまでもなく成立しない。被告は，使用権者商品を販売すること（不正使用行為）について遅くとも平成２４年１２月１７日の時点で報告を受けているのであるから，上記抗弁は成立しない。なお，被告は，東京高判平成１１年１２月２１日の判示に基づいて，商標権者が，商標が使用された事実を知っていたとしても，それにより「混同を生ずる」との認識がなかった場合には，法５３条１項ただし書の「当該商標権者がその事実を知らなかった場合」に当たると主張する。しかし，そのような条文解釈は，商標権者の身勝手な解釈に基づいて簡単に免責が認められることになり，不当である。同判決に基づく商標登録取消審決に対する取消請求訴訟（第２次訴訟）の判決である東京高判平成１５年１２月１６日においては，法５３条１項ただし書の「知らなかった場合」かどうかは，当該商標権者が有していた事実認識を前提にして，裁判所によりその判断時点における解釈適用がされるべきものであると判示しており，そのような解釈が合理的である。仮に被告の主張する解釈によったとしても，被告の上記販売の認識及び原告商品と使用権者商品との類似性によれば，被告自身において「混同を生ずる認識」があったと考えるのが合理的である。(2)被告は，弁理士にアドバイスを求めるなどして，相当の注意をしていたと主張する。しかし，仮に被告の主張する事実を前提としても，同アドバイスは，使用権者が販売しようとする商品が本件商標の指定商品の範囲に含まれるか否かについての議論にすぎず，原告商品との誤認混同のチェックはまったく行われておらず，むしろ，誤認混同することが明らかな使用権者商品の製造，販売について積極的に承諾を与えているのであるから，相当な注意をしていたとは到底いえない。その他の被告が使用権者にしたという指示も，これをもって誤認混同のおそれがなくなるなどとは認められない。
(3)なお，本件審判請求及び審決取消訴訟について信義則違反ないし権利濫用といえるような事情は一切存在せず，権利濫用の抗弁は認められない。
第４被告の反論
以下のとおり，審決の認定した事実に誤りはなく，審決は，最高裁平成１２年７月１１日判決（以下「最高裁平成１２年判例」という。）が「混同を生ずるおそれ」の判断基準として挙げる考慮要素を総合的に判断し，引用商標には，「原告独自の商標として周知著名性が認められない」と認定した上で，法５３条１項の混同を生ずるおそれがあることを否定したものであるから，審決の論理に誤りはない。
１法５３条１項の解釈について
(1)「混同」の保護主体について
法５３条の取消審判の制度は，需要者を保護しようとするものであるから，「保護主体」というものを観念するのであれば，当然，「需要者」ということになる。競合する事業者を市場から排除したい商標権者が，保護主体になるものではない。なお，原告が引用する裁判例及び判例は，本件とは訴訟物が全く異なる事件であり，原告適格を有するものの範囲や要件事実も異なるため，いずれも不適切である。(2)法５３条１項に規定する「他人の業務」について大審院の判例が「他人の業務」につき，「何某とまで分からなくとも特定の者の業務に係るものと分かる程度で足りる」と判示した趣旨は，商標についてその権利者の固有名詞の認識が需要者にない場合でも，特定の者の業務に係る商品であると需要者が認識できる程度には，自他識別機能を有していることで足りるという趣旨である。これを前提としても，本件のような場合には，引用商標に，原告の商標の指定商品と使用権者の商標の指定商品との間での自他識別機能が存在すること，すなわち，少なくとも，商品ごとに権利者が異なることについて需要者が認識し得る状況になっていることが，法５３条１項が規定する他人の業務に係る商品との混同が生ずるというために最低限必要というべきである。
２審決の論理の誤りについて
(1)本件ブランドに関する認定（審決第５の５）についてア本件ブランドは，１９８０年代には，我が国においても英国発祥のインターナショナルなスポーツブランドとしての確固たる地位を確立し，その確立した地位はそのまま継続していたものであり，原告が主張する原告の主要購買層においても本件ブランドは認知されていたものであるから，日本では，審決がいうほど認知度が高いブランドではなかったとの原告の主張は事実に反する。イ原告は，審決の判断内容が不明であると主張する。しかし，審決は，「他人の業務」の意味について，大審院判例の「何某とまで分からなくとも特定の者の業務にかかるものと分かる程度で足りる」との解釈と矛盾するような判断をしているわけではなく，原告の主張は失当である。


すなわち，前記１(2)のとおり，本件では，「混同を生ずるおそれ」が認められるためには，原告の商標に，原告の商標の指定商品と使用権者の商標の指定商品との間で自他識別機能が存在すること（少なくとも，商品ごとに権利者が異なることについて需要者が認識し得る状況になっていること）を原告が主張・立証しなければならないが（この意味での自他識別機能がもともとない場合には，混同を論ずる前提を欠き，需要者において「混同を生ずるおそれ」が無いこととなる），原告は，この点を主張・立証できなかったのであるから，審決の判断に誤りはない。審決は，本件で需要者がどのような認識を持っているかを認定した上，原告独自の商標の周知著名性がないことから，本件における需要者の認識，すなわち，需要者は，原告の商標の指定商品と，使用権者の商標の指定商品との間での区別をしているわけではないことからすれば，本件における事実関係の下では「混同を生ずるおそれ」はない，と判断しているのであり，審決の判断は不明なものではない。(2)審決の商品の混同のおそれに関する認定（審決第５の６(1)）についてア「他人の表示の周知著名性」は，最高裁平成１２年判例が「混同を生ずるおそれ」の有無を総合的に判断する際の重要な考慮要素の一つとして挙げており，そもそも「他人の表示」に「周知著名性」がない（程度の問題ではなく，存在しない。）のであれば，需要者が誤認混同する対象がないのであるから，「混同を生ずるおそれ」はないと判断されるものである。したがって，審決の判断に誤りはない。イ原告は，審決は，ブランドイメージに関する議論と出所の混同の議論を「一緒くた」にしたものであり，失当であるなどと主張する。しかし，本件で，審決が，引用商標につき，原告独自の商標としての周知著名性を否定し，イギリス海軍の軍服に由来する１９１４年英国発祥のブランドとして取引者，需要者の間に広く認識されているものと認定したのは，原告自身の原告商標の使用態様や宣伝広告・販売活動の態様に原因がある。原告は，１９８０年代には，既に我が国で周知かつ著名となっていた英国発祥のブランドである本件ブランドを，その後もその周知著名性が失われたといった事情もない中で，当初は商標の使用権者として，引用商標権の分割譲渡後は商標権者として，英国国旗や国旗に用いられている色を使用し，さらにはその商品のシリーズ名に英国の地名を付した商品を製造・販売し，あたかも英国の伝統あるブランドメーカーが我が国におけるその継続的な事業活動の一環として新たにシューズブランドを展開するかのように需要者に対して示して，伝統ある英国ブランドと原告の商品をまさに「一緒くた」にして宣伝し，需要者の認識においても伝統ある英国ブランドである本件ブランドと原告が「一緒くた」になるように，あえて国内事業者である原告の名称を示さず，需要者（消費者）に，原告が販売する商品が英国ブランド商品（英国の靴）であると認識させて販売してきたものである（甲５２，乙１０）。
現在も大手通販サイトで本件ブランドの靴，バッグ，衣服などが販売されているが（乙９の１），そこでも本件ブランドの商品については，「アドミラル創立100周年記念モデル」（乙９の２），「ブランド設立当初，英国海軍に制服を提供していたアドミラルからミリタリーアイテムのご提案です」（乙９の３）などという文言で宣伝され，いずれも国内事業者が企画・製造・販売をしている商品であるにもかかわらず，事業者名を表示した販売がされていない。
このように，原告自身が，需要者に，原告が製造する商品が実は国内事業者である原告が企画・製造する商品（日本の靴）であることを認識させず，英国ブランドであるとのブランドイメージを持たせるような広告宣伝・販売活動における行動をとっておきながら，審決の認定を非難する原告の主張は失当である。(3)審決の商品の混同のおそれに関する判断（審決第５の６(2)ないし(4)）につ
いて
原告は，審決の判断内容が不明であるなどと主張する。しかし，前記(1)イのとおり，引用商標には，原告独自の商標としての周知著名性が認められないことから，原告独自の商標としての出所表示機能が害されていないのであり，原告の主張は失当である。
また，法５３条の制度趣旨は，「需要者の利益の保護」であるから，需要者の認識がどのようなものであるかが重要であり，客観的な証拠から認定された需要者の認識からして，「混同を生ずるおそれ」があるかが判断されなければならない。したがって，原告独自の商標としての周知著名性が認められず，需要者が「イギリス海軍の軍服に由来する１９１４年英国発祥のブランド」という程度の認識をしているという事実関係の下で，需要者がいわゆる「正規品」である原告の商品や使用権者の商品を購入しており，かつ，上場企業であり，靴やサンダルの販売業としてのリーディングカンパニーでもある使用権者自身が高品質の使用権者商品を企画，販売している本件では，使用権者による商標の使用によって我が国の需要者（消費者）に何らかの不利益が生じているという事情はないのであるから，「需要者の利益を保護」するような制裁措置（商標の取消し）の必要はなく，審決の判断に誤りはない。(4)審決の原告の主張に対する判断部分（審決第５の７）についてア原告商品と使用権者商品は，正面という一方向から見たときに類似していると一雑誌記者に評価されているだけで，需要者が商品を購入する際には，正面を様々な角度から見ることになるところ，上方向や後方からみると，両商品は似ていない。また，運動靴（スニーカー）や運動靴型のサンダル靴についての他の同種の商品（甲２０４ないし２０６，２２６，乙１の１・２，乙２ないし７，乙８の１ないし３，乙１１の１ないし乙１９の２）をみれば，いずれも商標が付された位置（タン，側面，中敷きのかかとが接する部分）が似通った場所になっていることが分かる。審決のその他の認定事実にも誤りはない。
原告商品と使用権者商品以外の多数の原告の商品と使用権者の商品は，相互にまったく異なるデザインであるから（甲２２２），使用権者であるチヨダが，原告が主張するようなデザインの盗用などしていないことが推認される。したがって，「使用権者が故意に原告使用商標ＡないしＣに似せたものとまでは断定することができない。」との審決の判断に誤りはない。イ原告は，使用権者商品と原告商品との販売方法について縷々主張するが，「通常全く想定されていない」販売のされ方であると主張するのであれば，本件と同様に，商標権が類似の指定商品間で分割譲渡されているブランドにおいてそのような販売がされていないことを主張立証すべきである。


３法５３条１項の出所混同のおそれが認められないことについて(1)混同が生ずるおそれの有無が，最高裁平成１２年判例が挙げる諸要素を考慮して総合的な判断をするべきであることは原告の主張するとおりである。しかし，本件においては，本件商標権及び引用商標権は，そもそも同一の商標権であったのであるから，原告使用商標及び使用権者商標が類似又は同一となるのは当然である。また，商標を付する位置については，タン，側面及び中敷きのかかとが接する部分の３か所に付すことが一般的なことは，前記２(4)アのとおりである。タンの部分においては，商標に加え，イギリス国旗のデザインロゴが付されているが，イギリス国旗のデザインを付すことは本件ブランドにおいて伝統的に行われてきたものであり，原告に固有のデザインではない（甲２１２，２１４，２１６，２１７の１・２）。
(2)原告の主張に従うと，およそ類似の指定商品間で，商標が分割譲渡されると「混同」の要件を充足してしまうこととなってしまい，不当である。本件は，同じ商標が，「サンダル等以外の履物」と「サンダル等」という，互いに極めて類似した商品毎に分けて分割譲渡された特殊な事案であり，法５３条１項の「混同」の有無を判断するに当たり，通常の事案とは異なった配慮が必要となる。具体的には，最高裁平成１２年判例の基準における「他人の表示の周知著名性」が重要な要素である。すなわち，「他人の表示」が取引者及び需要者に広く知られていなければ，当該他人の業務に係る商品との混同は生じ難いから，一般的には，当該他人の商標が広く知られているものでなければならないし，少なくとも一定の周知著名性は必要である。そして，本件のような場合においては，「サンダルではない」靴についての商標としての周知著名性が必要であると考えるべきであり，そのためには，需要者において，靴とサンダルとでは権利者が異なるという認識が必要である。そのような要件を課さずに通常の事案と同じ基準で「混同」を考えた場合，使用権者が商標をそのままサンダルに使用しただけで，「混同を生ずるもの」の要件が満たされるとされかねないし，法５３条１項ただし書の適用の余地がなくなり，使用権者が正当に商標をそのままサンダルに使用しただけで，被告の商標権が取り消されることになってしまうので不当である。
しかし，本件では，原告独自の商標としての周知著名性が認められず，「イギリス海軍の軍服に由来する１９１４年英国発祥のブランド」という程度でしか，需要者が認識していない。本件ブランド（原告商標）を使用した原告商品が掲載されたファッション雑誌を見ても，これらの商品が原告の出所に係る商品であることを示す記載はほとんど見当たらず，むしろ，専ら「Admiral」，「アドミラル」として１９１４年英国発祥の老舗ブランドに係る商品であることを示すにとどまるものが多い。前記２(2)イのとおり，原告の商品については，あえて積極的に原告の名称を出さない態様で宣伝広告・販売活動が行われているから，需要者が，上記認識以上の認識を持たないものとなっているのであり，「商品毎に権利者が異なるとかまでは認識し得ないという状況」という審決の判断は正しく，取引者及び需要者に「混同を生ずるおそれ」が認められることはないとの審決の認定，判断に誤りはない。(3)上記のとおり，本件では，原告独自の商標としての周知著名性が存在せず，混同を生ずるおそれが認められないので，商品間の関連性を比較すること自体無意味である。
仮に考慮するとしても，本件のように原告と使用権者によって多数の商品が製造・販売されている場合には，恣意的な判断とならないように，使用権者の指定商品（本件では「サンダル」）全体と，原告の商品の全体との間の性質，用途，又は目的における関連性の有無や程度を考慮すべきである。
そして，前記２(4)アのとおり，原告商品と使用権者商品は，そもそも両商品を正面以外の方向から見れば似ていない。また，原告商品のデザインは，独創性のあるものではなく，他のブランドにおいても，同様のデザインのスニーカーやクロッグサンダルは多数販売されている（甲２０４，２０５，２１３の２３頁，２１４の１頁，２２６，乙１の１・２，乙２ないし７，２０，２３）。そもそも商品のデザインについては意匠法等で保護されるべきであり，商品のデザインの類似を理由に商標の取消しが認められることとなれば，意匠登録をすることなく事実上当該デザインを独占することとなり，不当である。
なお，原告は，複数の商品についての商標権が同一人に帰属する他社ブランドのウエブサイト（甲２０４ないし２０６）を引用して，同一のブランドに係る履物はその形態にかかわらず同一の出所に係るのが通常であるなどと主張する。しかし，本件では，商標権が類似の指定商品間で分割譲渡されているのであるから，これらのブランドは，比較する事例として不適切である。むしろ本件ブランドについては，他の指定商品については豊田通商等にも商標の譲渡やライセンスがなされており，その結果，同じウエブサイト内で，様々な出所の商品が販売される状態となっている（甲２２１，乙９の１ないし４）。そして，各権利者が，本件ブランドについて，英国の老舗ブランドの商品として広告宣伝・販売活動を行ってきたことにより，本件ブランドの商標については，各権利者の独自の商標としての周知著名性が認められないものとなっている。したがって，需要者は，各製造者の独自の商標として区別・識別してから商品を購入するわけではないので，「混同を生ずるおそれ」はない。(4)以上のとおり，最高裁平成１２年判例の基準に照らしても，原告独自の商標としての周知著名性が認められないから，「混同を生ずるおそれ」は存在しない。
４法５３条１項ただし書の抗弁について
(1)法５３条   1項ただし書の「当該商標権者がその事実を知らなかった場合において，相当の注意をしていたとき」については，東京高判平成１１年１２月２１日が判示するとおり，「商標権者が，専用使用権者ないし通常使用権者の登録商標に類似する商標の使用が「混同を生ずるもの」ではないと判断しており，かつ，相当の注意を払っても，それが「混同を生ずるもの」であると判断することができなかった場合を含むもの」と解すべきである。したがって，問題となる商標が使用された事実を知っていたとしても，それにより「混同を生ずる」との認識がなかった場合にはなお，「当該商標権者がその事実を知らなかった場合」に当たるというべきである。


そして，本件では，被告は，使用権者商標が使用された事実を知っていたとしても，それにより「混同を生ずる」との認識がなかった。まず，被告は，原告商品が販売されていたこと自体，そもそも認識していなかった。また，原告使用商標の態様（イギリス国旗と併せて表示すること）や，白地に赤と青の線といった原告商品のデザインが，アドミラルブランドの商品に伝統的に使用されており，独創性がないものであることなどに鑑みれば，被告としては，使用権者商品のデザインについてはパブリックドメインに属するものであると考えるのが自然であった。したがって，原告商品と使用権者商品が似ていたことは，被告に，混同が生ずるという認識があったと考えることの根拠にならない。(2)また，被告は，以下のとおり，「相当の注意」をしていた。ア本件の使用権者チヨダは，靴の製造販売業者として国内最大手の東証一部上場企業かつ会社法上の大会社で，厳しい法令順守義務を負っているものであり，商標についての不正使用の前歴の風評もない会社であるから，被告は，使用権者の選定において，相当高度の注意を払っていた。
イ被告は，本件ブランドに係る各商標権が，靴については原告に，サンダルについては被告に分割譲渡されたことから，両者の間で問題が生じないように，特に注意を払い，使用権者の使用状況に関しては，新製品のデザインにつき全て事前承認を必要とし，他人の商標権の侵害とならないかについては専門家である弁理士のアドバイスのもと判断し，使用を許可していた。
ウまた，被告は，将来紛争とならないように弁理士にアドバイスを求め，「靴とサンダルの区別がつくように，サンダルの箱，取扱説明書及び下げ札に，『サンダル』と記載するように」との具体的な指示を受けたため，チヨダにその旨指示し，下げ札には「販売元（株）チヨダ」との記載を，下げ札，取扱説明書，サンダルの箱には「AdmiralSANDALS」の記載を付させていた。さらに，チヨダの商品であることが明らかとなるよう，取扱説明書には「www.chiyodagrp.co.jp」と記載させるなどしていた。
エ原告商品のデザインについては，前記(1)のとおり，何ら独創性のないパブリックドメインに属するデザインであるから，被告は，原告がこのようなデザインの商品を扱っていないかを調査すべき注意義務を負うものではなく，チヨダが使用権者商品に係るデザインを使用したことは，被告の注意義務違反を根拠づける事実足りえない。
(3)   なお，靴とサンダルとの分割譲渡に同意しておきながら，靴とサンダルとの権利者が異なることについて需要者に周知させるための活動も行わず，需要者において「混同を生ずるおそれ」があるとしてサンダルに関しての商標権の取消しを求めるなどという原告の行為は，信義則違反又は権利濫用と評価されるべきである。
第５当裁判所の判断
当裁判所は，本件商標の使用権者であるチヨダによる使用権者商品における使用権者商標の使用は，原告の業務に係る商品（原告商品）と「混同を生ずるものをした」に該当するといえ，かつ，商標権者である被告が相当の注意をしていたとは認められないものと判断する。その理由は，次のとおりである。
１認定事実
前記第２の２の事実，証拠（文中又は段落末尾に掲記）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
(1)商標権の分割の経緯
引用商標権１ないし５が本件商標権１ないし５から分割される前の各商標権は，その最初の商標権者であるスイス連邦の法人「アドミラルスポーツウエア    ライセンスアーゲー」から，本件ブランドのライセンス会社であったスイス連邦の法人「インターナショナルブランド    ライセンシングアーゲー」（以下「ＩＢＬ」という。）へと移転され，次いで，平成２０年１０月２９日付けで，ＩＢＬから日本国の株式会社アイ・ピー・ジー・アイ（以下「ＩＰＧＩ社」という。）に移転登録された（甲１の１ないし５）。
原告は，平成２０年９月１８日付けで，ＩＰＧＩ社との間で，上記各商標権のうち指定商品を「履物（「サンダル靴，サンダルげた，スリッパ」を除く）」とする商標権を分割して譲渡を受ける旨の契約を締結し（甲２３２の２），同契約に基づいて，同年１０月２９日付けで，同指定商品に係る引用商標権１ないし５の移転登録を受けた（甲８の１ないし５）。
被告は，平成２３年１１月１１日に設立された。被告は，平成２４年４月２０日付けで，ＩＰＧＩ社から，引用商標権１ないし５を分割した後の本件商標権１ないし５の移転登録を受けた（甲１の１ないし５）。
上記分割移転により，同一商標に係る商標権の指定商品中，第２５類「履物（「サンダル靴，サンダルげた，スリッパ」を除く。）」については原告が，第２５類「サンダル靴，サンダルげた，スリッパ」については被告が，商標権者となることとなった。
(2)「Ａｄｍｉｒａｌ（アドミラル）」ブランドについて「Ａｄｍｉｒａｌ（アドミラル）」は，英語で「海軍将官，提督」等を意味する語である。
「Ａｄｍｉｒａｌ（アドミラル）」とは，１９１４年，英国で発祥したブランドであり，第１次世界大戦時に英国海軍の軍服を製造していたメーカーが，戦後スポーツウェアメーカーとなって発展させてきたブランド（本件ブランド）である。本件ブランドは，１９７０年代から１９８０年代にかけて，サッカーのイングランド代表や，人気クラブであるマンチェスター・ユナイテッドを含むメジャープロサッカークラブの公式ユニフォームに用いられたことにより，欧州を中心として，主としてサッカーのアパレルメーカーとして世界各地で認知度が高まり，１９８０年代以降は，サッカー以外に英国クリケット代表チームのスポンサーとなるなどして，クリケット及びラグビーといったトータルスポーツファッションブランドとして広く認知されるようになった。日本においても，サッカー雑誌等で宣伝広告がされることにより，１９７０年代から１９８０年代に英国発祥のスポーツブランドとしての認知度が高まり，主にサッカーブランドとしての地位を確立した。本件ブランドは，現在，世界４０カ国で展開されており，上記１９７０年代から１９８０年代に確立したイメージに基づき，主にサッカーを中心とした歴史のあるスポーツファッションブランドとして世界各国で知られている。
（甲５，２０１，２１１，２１２，２１４，２１７の２・３，２１８，２１９，２３５の１ないし１５）。
日本国内においては，現在，豊田通商株式会社が被服等を指定商品とする本件ブランドの商標権を保有し，ライセンサーとして，ゴルフグッズ，サッカー用ゲームウェア，水着，バッグ，靴下・下着，ネクタイ・マフラーについて，それぞれ別々の会社にライセンスをしているが（平成２５年７月２４日当時。甲２１７の１），原告及びチヨダの商品以外には，本件ブランドの商標を付した履物は販売されていない。
(3)原告による引用商標の使用について


ア原告は，平成１７年８月，当時ＩＢＬの許諾により日本国内で本件ブランドの商標の独占的通常使用権を有していたＩＰＧＩ社から，日本国内で同商標を付して「カジュアルシューズ」を製造販売する通常使用権を，原告以外の第三者には使用許諾しない約定でサブライセンスを受け（甲２３２の１），平成１８年９月頃から，原告商品を含む「Ａｄｍｉｒａｌ」の商標を付したカジュアルシューズを継続的に製造・販売するようになった（甲５，２０２，２４８）。イ本件ブランドは，前記(2)のとおり，スポーツウエアやスポーツ用品のメーカーとしての認知度は高かったが，原告は，スポーツシューズとしてではなく，日本人に合った，ファッションに特化したタウンユースとしての靴を新たに開発，販売をすることとし，細身で，底が薄く，スタイリッシュなデザインのスニーカーを独自にデザインし，その３箇所に原告使用商標を付した「ワトフォード」モデルなど，引用商標を使用した多数のスニーカー等のモデルを製造，販売した（甲９の１ないし１１，甲２０１，２０５）。
原告の販売する靴のモデルは多数あるが，平成１８年９月頃の販売開始時から，使用権者商品の販売開始時である平成２５年３月頃までの約６．５年の間の原告の靴の累積販売総数は約１５０万足であり，そのうち「ワトフォード」モデルの累積販売数は約４０万足，原告商品（Tricolor）の累積販売数は平成２６年１１月時点までで約１２．９万足である。なお，「ワトフォード」モデル以外に，原告が「ワトフォード」と同時期から販売している「イノマー」，「イノマーハイ」と称するモデルのスニーカーにおいても，原告使用商標ＡないしＣと同じ商標が，スニーカーの同じ位置に付されており（甲９の１ないし１１），これらの累積販売数は，平成２６年１１月時点までで約５５万足である。（甲５，２４８，弁論の全趣旨）ウ原告の販売するスニーカーは，「Ａｄｍｉｒａｌ（アドミラル）」のブランド名で，平成２１年から平成２５年初めにかけて，ファッション雑誌に１００回以上取り上げられ，そのうち「ｓｍａｒｔ」，「ＳａｍｕｒａｉＥＬＯ」，「ＦＩＮＥ    ＢＯＹＳ」，「ＳｔｒｅｅｔＪａｃｋ」，「Ｍｅｎ’ｓ    Ｊｏｋｅｒ」，「ＭＥＮ’ＳＮＯＮ－ＮＯ」，「ＭｏｎｏＭａｘ」，「Ｂｅｇｉｎ」，「Ｌｉｇｈｔｎｉｎｇ」という人気ランキングのトップテンに入るような人気の高い若者向け男性ファッション雑誌に頻繁に取り上げられた（甲１１ないし１９５）。また，上記掲載された雑誌のうち，「ＭＥＮ’ＳＮＯＮ－ＮＯ」，「Ｍｅｎ’ｓ    Ｊｏｋｅｒ」，「ＦＩＮＥＢＯＹＳ」，「ＰＯＰＥＹＥ」，「ＳｔｒｅｅｔＪａｃｋ」，「ＣＨＯｋｉＣＨＯｋｉ」は発行部数が１０万部を超える若者向け男性ファッション雑誌である（甲１９６）。また，平成２３年５月２０日付け日経産業新聞の記事では，原告について，「ナイキやアディダスなどの欧米の巨人が立ちはだかる靴業界で，ファッションに特化して成功した異端児といえるブランドがある。双日ジーエムシー（東京・港）の英ブランド「アドミラル」だ。細身でスタイリッシュな形状が若者の心をひきつけた。」などと紹介された（甲２５０）。
さらに，平成２５年７月１２日付け日経流通新聞の記事では，「アドミラル（双日ＧＭＣ）」との表題の下，「英国発祥の靴ブランド「アドミラル」が男女を問わず，２０歳前後の若者の支持を集めている。英国ロンドンの街角を想起させる都会的なデザインが特徴・・・日本の消費者の嗜好に合わせながら，英国らしさにこだわったデザインや素材選びで競合ブランドとの差異化につなげている。」と紹介された（甲２０１）。
(4)原告商品と使用権者商品の外観について
ア原告商品（別紙１の写真左側）は，全体として平べったく，細身の形状の白地のスニーカーである。原告商品のアッパー（甲の部分）の中央には銀色のシューレースホールが２列に並び，白い靴紐が通されており，シューレースホールに沿って設けられた縫い目部分から靴底にかけて，紺と赤の斜めの細い２本線が靴の外側に１組だけ付されており，また，アッパーとソール（靴底部分）との境目部分に，紺色の線が靴の周りを一周する態様で，ソールの厚みの半分くらいの高さ部分に，赤い線が靴の周り後方を約半周する態様で，それぞれ付されている。靴の踵の履き口部分には，踵の立ち上がりの約半分くらいの高さの逆三角形の紺色の布が縫い付けられている。
そして，前記第２の２(4)のとおり，シュータン（靴ベロ）の表面部分に，上段に黒字で「Ａｄｍｉｒａｌ」の文字及び小さく「Ｒ」を丸で囲んだ表示と，下段に青と赤のイギリス国旗の中央に白字で「ＥＮＧＬＡＮＤ」の文字を記載した図形とを併記した構成からなる原告使用標章Ａが付されている。靴の中敷部分は白地で，その踵に近い部分の上に赤字で「Ａｄｍｉｒａｌ」の文字及び小さく「Ｒ」を丸で囲んだ表示からなる原告使用標章Ｃが付されており，外側側面後方の踵に近い部分に，原告使用商標Ｂの図形標章が，それぞれ表示されている。原告商品の踵には，商標は付されていない。


イ使用権者商品（別紙１の写真右側）は，前記第２の２(2)のとおり，「クロッグサンダル」というタイプの白地のサンダルであり，前面から見たときの外観は，原告商品の外観とほぼ同じ形状及びデザインである。すなわち，使用権者商品のつま先側はスニーカーのように覆われ，シュータン（靴ベロ）があり，アッパー（甲）の中央部分には，銀色のシューレースホールが２列に並び，白い靴紐が通されており，シューレースホールに沿って設けられた縫い目部分から靴底にかけて，青と赤の斜めの細い２本線が靴の外側に１組だけ付されており，また，アッパーとソール（靴底部分）との境目部分に，黒い線が靴の周りを一周する態様で，ソールの厚みの半分くらいの高さ部分に，赤い線が靴の周り後方を約半周する態様で，それぞれ付されている。一方，使用権者商品は，原告商品と異なり，靴の側面は，シュータンの位置付近から踵にかけて徐々に立ち上がりの高さが低くなるようにえぐれており，踵部分の立ち上がりは約２センチ程度の低さとなっている。靴の踵の履き口部分には，立ち上がりと同じ高さの台形の青いビニール様の素材が縫い付けられている。
そして，前記第２の２(2)のとおり，シューレースホールの上方中央に位置するシュータン（靴ベロ）の表面部分に，上段に黒字で「Ａｄｍｉｒａｌ」の文字及び小さく「Ｒ」を丸で囲んだ表示と，下段に青と赤のイギリス国旗の中央に白字で「ＥＮＧＬＡＮＤ」の文字を記載した図形とを併記した構成からなる使用権者標章Ａが付されている。靴の中敷部分は青のチェック模様地で，その踵に近い部分の上に，白抜きで「Ａｄｍｉｒａｌ」の文字及び小さく「Ｒ」を丸で囲んだ表示からなる使用権者標章Ｃが付され，外側側面のえぐれていない部分のうち踵に近い後方部分に使用権者商標Ｂの図形標章が，踵のソール部分（靴底）に青地で「Ａｄｍｉｒａｌ」の文字及び小さく「Ｒ」を丸で囲んだ表示からなる使用権者標章Ｄが，それぞれ表示されている。
ウ使用権者商品については，雑誌「ＭｏｎｏＭａｘ」平成２５年６月号において，「名作ワトフォード譲りのヨーロピアンな顔立ちは上品」，「顔立ちはそのままワトフォード！スニーカーに採用されるネームタグがベロに鎮座。正面から見れば，名作ワトフォードと見間違うこと請け合い」と紹介された（甲２００）。
(5)使用権者商品の販売の実情について
平成２５年３月ないし５月当時，チヨダの大型販売店舗においては，原告の「ワトフォード」モデルの商品と使用権者商品とは，同じ棚で，原告の商品が上下の段に，使用権者商品がその中段に陳列されるなどの態様で，販売されており，同棚に，原告商品と使用権者商品が出所の区別ができるような表示はされていなかった（甲１９９）。
２使用権者商標の使用は，法５３条１項本文の「他人の業務に係る商品・・・と混同を生ずるものをしたとき」に当たるか。
前記１の認定事実を前提として，使用権者商標の使用が，法５３条１項本文の「他人の業務に係る商品・・・と混同を生ずるものをしたとき」に当たるかを検討する。(1)法５３条１項は，商標権者から専用使用権又は通常使用権の設定を受けた者が，登録商標又はこれに類似する商標を，指定商品・役務又は類似商品・役務について使用した場合であって，その使用が，「他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるもの」であるときには，当該商標権者が，その事実を知らず，かつ，相当な注意をしていたときを除いて，当該商標登録を取り消すことができると規定している。同規定の趣旨は，専用使用権者又は通常使用権者といえども，登録商標の正当使用義務に違反して登録商標を使用した結果，他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは，そのような行為は，当該他人の権利を侵害し，一般公衆の利益を害するばかりでなく，商標権者の監督義務に違反するものであるから，何人もその商標登録を審判により取り消し得ることとしたものである。ところで，現行の商標法は，指定商品又は指定役務ごとに商標権の分割及び移転を認めており（法２４条１項，２４条の２第１項），分割に係る商標権の指定商品又は指定役務が，当該指定商品又は指定役務以外の他の指定商品又は指定役務と類似している場合であっても，商標権の分割・移転を制限していない（平成８年法律第６８号による改正前の法２４条１項ただし書は，同一商標について，類似関係にある商品・役務に係る商標権の分割移転を禁止していた。）。したがって，同一の商標について，類似する商品・役務を指定商品・役務とする商標権に分割され，それぞれが異なる商標権者に帰属することもあり得る。法５２条の２は，このような商標権の分割・移転の場合において，商標権者について，「不正競争の目的で」他の商標権者，使用権者等の商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは，何人もこのような商標登録の取消しの審判を請求することができる旨を定めたものである。そして，このような商標権の分割・移転の場合における使用権者による使用については，従来から存在している法５３条１項の規定の適用に委ねられている。したがって，法５３条１項は，このような商標権の分割・移転に係る商標の使用についても適用され得るが，このような場合には，各商標がもともと同一であるため，商標の同一性又は類似性及び商品・役務の類似性のみに起因して，一方の登録商標の使用によって，他方の商標権者と業務上の混同が生じる場合も予想される。しかし，商標法がこのような同一商標の類似商品・役務間での商標権の分割及び別々の商標権者への移転を許容するものである以上，使用された商標と他人の商標の同一性又は類似性及び商標に係る商品・役務の類似性のみをもって，法５３条１項の「混同を生ずるものをした」に該当すると解することは相当ではない。また，このように解すると，類似関係にある商品・役務について分割された商標権の譲渡を別々に受け，それぞれの登録商標又はその類似商標を別々の使用権者に使用させた各商標権者は，法５３条１項に基づき当然に相互に相手方の有する商標登録の取消しを請求することができることとなり，不当である（立法としては，上記のような商標権の分割・移転に関する法５２条の２を法５３条の特則としても位置づけ，商標権者だけでなく，使用権者にも，「不正競争の目的」を要求した方がより明確であったと解されるが，現行法の解釈としても，できる限り，これと同様の結果となるように解釈すべきである。）。


以上によれば，分割された同一の商標に係る二以上の商標権が別々の商標権者に帰属する場合に，一方の専用使用権者又は通常使用権者が，法５３条１項における，「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたとき」に該当するというためには，法５２条の２の規定の趣旨を類推し，使用商標と他人の商標の同一性又は類似性及び使用商品・役務と他人の業務に係る商品・役務の類似性をいうだけでは足りず，専用使用権者又は通常使用権者が，登録商標又はその類似商標の具体的な使用態様において，他人の商標との商標自体の同一性又は類似性及び指定商品・役務自体の類似性により通常生じ得る混同の範囲を超えて，社会通念上，登録商標の正当使用義務に反する行為と評価されるような態様，すなわち，不正競争の目的で他の商標権者等の業務に係る商品ないし役務と混同を生じさせる行為と評価されるような態様により，客観的に，他人の業務に係る商品・役務と具体的な混同のおそれを生じさせるものをしたことを要するというべきである。(2)そこで，チヨダによる使用権者商標の具体的な使用態様が，引用商標と本件商標自体の同一性や，「サンダル等を除く履物」（具体的には，スニーカー）と，「サンダル」という原告商品と使用権者商品の種類自体の類似性により通常生じ得る混同の範囲を超えて，社会通念上，本件商標の正当使用義務に反する行為と評価されるような態様，すなわち，不正競争の目的で他の商標権者等の業務に係る商品ないし役務と混同を生じさせる行為と評価されるような態様により，客観的に，原告の業務に係る商品等と具体的な混同のおそれを生じさせるものといえるかどうかについて，検討する。
ア上記１(3)イ及びウで認定した原告の商品の販売状況及び雑誌等への掲載状況によれば，「Ａｄｍｉｒａｌ」の商標は，使用権者商品の販売が開始された平成２５年３月の時点で，日本国内のカジュアル・シューズの分野では，原告の販売する商品であるタウン・シューズ（スニーカー）の商標として，２０歳前後の若年層からなる需要者及び取引者の間において，相当程度認識されていたものと認めることができる。また，原告の販売する商品の中でも，原告商品を含むスニーカー「ワトフォード」モデルは，販売数が多く，人気の高い商品であり，シュータン，外側の側面後方及び中敷の踵に近い部分の３箇所に付されている原告使用商標ＡないしＣも，原告の販売するスニーカーの商標として，上記需要者及び取引者の間において，同月時点で，相当程度認識されていたものと認められる。イ一方，平成２５年３月頃から販売された使用権者商品は，サンダルではあるが，その全体的な外観は，側面の後方及び踵部分の立ち上がりがスニーカーと比べてえぐれて低くなっている以外には，スニーカーの外観とほぼ同じ形状である。また，そのデザインも，原告の「ワトフォード」モデルのスニーカーと同様に，甲の中央部分に銀色のシューレースホールが２列に並び，白い靴紐が通され，シューレースホールに沿って設けられた縫い目部分から靴底にかけて，青系の線と赤線とを組み合わせた斜めの細い２本線が靴の外側に１組だけ付されており，また，アッパーとソールとの境目部分に，黒い線が靴の周りを一周する態様で，ソールの厚みの半分くらいの高さ部分に，赤い線が靴の周り後方を約半周する態様で，それぞれ付されている。そして，使用権者商標は，このような原告商品に酷似する形状・デザインの使用権者商品において，シュータン，外側側面のえぐれていない部分のうち踵に近い後方部分及び中敷の踵に近い部分という原告商品とほぼ同一の場所に付されていたものであり，個々の商標の構成をみても，使用権者商標Ａ及びＣは，それぞれ原告使用商標Ａ及びＣと同一の構成からなり，使用権者商標Ｂ（本件商標４と同じ。）は，原告使用商標Ｂ（引用商標１と同じ）と類似する構成からなっている（引用商標１と本件商標４は，互いに白黒部分を反転させたような構成であり，両商標が類似することについては，当事者も争っていない。）。ウ上記イのとおり，使用権者商品は，原告商品と，商品の３箇所に商標を付しているという点で共通するのみならず，複数存在する本件ブランドに係る商標のうち，各箇所に使用された商標の種類も，商標を付す位置もほぼ同一の商標を，原告商品と酷似する形状・デザインの類似の種類の商品に付しているものである。このような使用権者商標の具体的な使用態様に加えて，使用権者商品（サンダル）の性質や使用権者商品が紹介されていた雑誌が原告の商品が紹介されていた雑誌と共通すること（前記１(3)ウ及び(4)ウ）からすれば，使用権者商品の需要者も原告商品と同じ２０歳前後の若年層を含むと認められ，両商品は需要者及び取引者を共通にしていること，両商品は，大手靴量販店であるチヨダの店舗で同じ棚に並べられて販売されていたという取引の実情をも考慮すれば，チヨダによる使用権者商標の使用態様は，単に原告使用商標と同一又は類似する，及び「履物（サンダル等を除く。）」と「サンダル等」という商品の種類が類似すること自体により通常混同が生じうるという範囲を超えて，当時，需要者及び取引者の間において原告の販売する商品の表示として認識されていた原告使用商標の具体的な使用態様と酷似していたものというべきであり，そのような使用権者商標の使用により，取引者及び需要者に，使用権者商品も，「Ａｄｍｉｒａｌ」商標に係るスニーカーを販売する者（原告）と同一の出所に係るものであるとの認識を生じさせる具体的な混同のおそれを生じさせたものといえる。
以上によれば，チヨダによる使用権者商標の使用は，社会通念上，本件商標の正当使用義務に反する行為と評価されるような態様，すなわち，不正競争の目的で他の商標権者等の業務に係る商品ないし役務と混同を生じさせる行為と評価されるような態様により，客観的に，原告の業務に係る商品等と具体的な混同のおそれを生じさせたものということができ，法５３条１項本文の「他人の業務に係る商品・・と混同を生ずるものをしたとき」に該当するというべきである。
(3)審決の論理について
審決は，前記第２の３①ないし⑤のとおり，引用商標及び本件商標は，いずれも「Ａｄｍｉｒａｌ（アドミラル）」という国際的ブランドに係る商標であり，引用商標が，原告の業務に係る商標として取引者及び需要者に認識されているものとは認められず，使用権者商標に接する取引者及び需要者は，１９１４年英国発祥のブランドに係るものとして認識することはあっても，それを超えて，原告又は被告の業務に係る商品であると認識することはないから，出所混同のおそれはない，と判断したものである。


アしかし，世界各国で本件ブランドが広く知られている結果，引用商標及び本件商標が，「イギリス海軍に由来する伝統的な英国発祥のブランドに係るもの」として取引者及び需要者に認識されているとしても，そのことは，これらの商標が有するブランドイメージについての認識を意味するにすぎないというべきであり，そのようなブランドイメージの認識をもって，当該商標が付された商品について商標法上保護されるべき「出所」についての取引者及び需要者の認識と同視することはできないし，そのようなブランドイメージを有するからといって，日本国内の商標権者を当該商標が付された商品の出所として観念できないということもできない。むしろ，法５３条１項が適用されるためには，取引者及び需要者は，「他人の業務」に係る商標が特定の権利者に帰属していることまで認識している必要はないところ，上記のようなブランドイメージを有する取引者及び需要者の，我が国において販売されるブランドに係る商品の出所についての一般的な認識も，特段の事情がない限り，「同商品の当該ブランドに係る商標について，我が国において適法に権利を有する者」の業務に係る商品であると認識するものと理解するのが合理的である。そして，商標法は，商標権の効力を登録商標権者に対して認めているのであるから，同法上，登録商標について保護されるべき出所は，我が国における当該登録商標についての登録商標権者であり，国際的に周知著名な商標であっても，同商標について我が国において保護されるべき出所は，同商標に係る商標権を適法に日本で有する者である。したがって，国際的に周知著名な商標についての登録商標権を我が国の商標権者が適法に取得したような事案における法５３条１項の適用については，「他人の業務に係る商品」との「混同」が生じうるかが問題となるべき主体（他人）は，当該商標についての登録商標権者であるというべきである。そうすると，日本国内においては，履物（サンダル等を除く。）については，原告が，本件ブランドを発展させ，国際的なブランドイメージを形成した会社等から引用商標に係る商標権の譲渡を受け，現に登録商標権者となっているのであるから，法５３条１項の適用について，「混同」が生じうるかを問題とすべき「他人」とは，登録商標権者である原告であるというべきであり，このことは，需要者及び消費者が，日本国における具体的な商標権者が誰であるかを認識していないことや，日本国では商標権が分割されて商品毎に権利者が異なるということを認識していないことによって，左右されるものではない。
イまた，具体的な事実関係をみても，本件においては，前記(2)アのとおり，原告使用商標は，タウン・シューズの分野において，原告の販売する商品を表す商標として，取引者及び需要者の間において，相当程度認識されていたものである。そして，これらの取引者及び需要者は，使用権者商品（サンダル）に前記(2)イ認定のとおりの使用態様で付された使用権者商標に接することにより，使用権者商品も，上記履物（スニーカー）と同じ特定の者（他人）の業務に係る商品であると誤認して，混同するおそれがあるのであるから，本件では，法５３条１項の混同のおそれがあるものと認められる。
ウ審決の判断は，法５３条１項の混同が生じる出所についての理解及び前提となる取引者及び需要者の認識についての認定を誤ったものであり，原告の主張する取消事由には理由がある。
(4)被告の主張について
ア被告は，本件のような事案で法５３条１項の混同を生ずるおそれが認められるためには，少なくとも，商品毎に権利者が異なることについて需要者が認識し得る状況になっていることが必要であると主張する（第４の１(2),２(1)イ，３(2)）。しかし，前記(3)アのとおり，本件のような場合における法５３条１項の適用については，登録商標権者となっている者（他人）の業務に係る商品との混同を問題とすべきものであり，商品毎に権利者が異なるということについての需要者の認識がなければ，混同を生ずるおそれがないということはできない。すなわち，需要者及び取引者が，履物（サンダル等を除く）とサンダルとの間で登録商標権者が異なることについて認識していないとしても，客観的には，商標登録権利者が異なるのであるから，使用権者による具体的な使用権者商標の使用態様によって，原告が関わっていない商品について，原告の販売する商品と同じ出所の商品であると認識させるおそれがあるのであれば，法５３条１項の他人の業務に係る商品の混同があるといえる。
したがって，被告の主張は採用できない。
イ被告は，原告は，原告の商品を，あたかも英国の伝統あるブランドメーカーが我が国における継続的な事業活動の一環として新たにシューズブランドを展開するかのように需要者に対して示し，あえて国内事業者である原告の名称を示さず，需要者に，原告が販売する商品が英国ブランド商品（英国の靴）であると認識させて販売してきたものであるから，引用商標には原告独自の商標としての周知著名性がない旨主張する（第４の２(2)，３(2)）。
確かに，原告の商品の掲載されたファッション雑誌（前記１(3)ウ）やインターネットの通信販売サイト（乙９の４，乙１０）においては，「Ａｄｍｉｒａｌ（アドミラル）」というブランド名や本件ブランドが英国発祥のものである旨などが表示されているだけで，これらの商品が原告の出所に係る商品であることを示す記載はほとんど見当たらず，需要者に対し，積極的に原告名の宣伝広告がされたとは認められない。しかし，原告は，本件ブランドを発展させた会社等から商標権の譲渡を受けた者であり，日本国内においては，履物（サンダル等を除く。）については，原告が，同ブランドに係る商標の適法な登録商標権者となっているのであるから，原告が原告の商品の販売，宣伝の際に，同ブランド名やその由来のみを表示し，原告自身の名称を示していないからといって，そのことをもって，原告が引用商標に係る商品の出所について需要者に対して誤った認識を与えているということはできないし，原告が販売する商品について被告の主張するようなブランドイメージを需要者に与えていたことをもって，法５３条１項の出所の混同が生じ得ないということもできない。前記(3)アのとおり，法５３条１項の「他人の業務」との混同が生じるためには，商標から特定の権利者を観念し得る必要はなく，商標が一定の出所を表す商標として，取引者及び需要者の間において認識されていれば足りるというべきであって，また，引用商標（原告使用商標）が，タウン・シューズの分野において，原告の販売する商品を表す商標として取引者及び需要者の間において相当程度認識されていたものであることは，前記(2)アのとおりである。したがって，被告の主張は採用できない。


ウ被告は，法５３条の制度趣旨は，「需要者の利益の保護」であるから，需要者の認識がどのようなものであるかが重要であり，したがって，引用商標に，原告独自の商標としての周知著名性が認められず，需要者が，イギリス海軍に由来する伝統的な英国ブランドという程度の認識をしているという事実関係の下で，いわゆる「正規品」である高品質の使用権者商品を購入している本件では，需要者に何らかの不利益が生じているような事情はないから，同条を適用して商標登録を取り消す必要はない旨主張する（前記第４の１(1),2(3)）。しかし，前記(1)のとおり，法５３条１項の制度趣旨は，使用権者が正当使用義務に違反して登録商標を使用した結果，他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは，一般公衆の利益を害するばかりでなく，当該他人の権利を侵害するからであり，「需要者の利益の保護」のみが制度趣旨ではない。そして，使用権者商品が，サンダル等についての本件商標の登録商標権者である被告から商標の使用の許諾を受けたいわゆる「正規品」であり，かつ，その品質に何ら問題がないような場合であっても，使用権者商品が，他人の業務に係る商品と混同されることとなれば，当該他人の権利が侵害されることになるのであるから，被告の主張は採用することができない。
エ被告は，本件商標権及び引用商標権はもともと同一の商標権であったのであるから，原告使用商標及び使用権者商標が類似又は同一となるのは当然であり，①原告商品と使用権者商品は，上方向や後方から見ると似ていない，②原告商品のデザインは，独創性のあるものではなく，他のブランドにおいても，同様のデザインのスニーカーやクロッグサンダルは多数販売されている，③運動靴や運動靴型のサンダル靴については，商標を付す位置はある程度限定され同様のものになりやすく，シュータン，側面，中敷の踵に近い部分の３箇所に商標を付すのは一般的である，④シュータンのデザインロゴ（原告使用商標Ａ，使用権者商標Ａ）も本件ブランドにおいて伝統的なデザインであり，原告固有のものではない，⑤原告商品以外の多数の原告の商品と，使用権者商品以外の多数の使用権者の商品は，まったく異なるデザインであるから，チヨダがデザインの盗用をしていないことが推認される，などと主張し，「混同」を生ずるおそれが認められないと主張する（第４の２(4)，３(1)，(3)）。
しかし，①については，上方向から見ても，使用権者商品は，中敷の模様及び使用権者商標Ｂの色が原告商品と異なるだけで，原告商品の多数のカラーバリエーションの一つと理解される範囲内の違いであるし，後方から見たときには，踵の立ち上がりの高さ，踵に縫い付けられた布ないしビニール様の素材の青色の発色や形状，使用権者商標Ｄの有無が異なるものの，立ち上がりの高さは，スニーカーとクロッグサンダルという商品の種類自体の違いに起因するものであるし，その他の部分も，その位置及び商品全体の印象に占める割合からみて，その他の共通点が需要者に与える印象を超える印象を与えるものではないから，上方及び後方から見たときの違いをもって，原告商品と使用権者商品が似ておらず，混同を生じるおそれがないとはいえない。
②のデザインの独創性については，確かに，白色のスニーカーやクロッグサンダルの側面に，青と赤の斜線を付したデザインの他社ブランドの商品が存在すること（甲２０４，２０５，２２６，乙１ないし７，乙２０）や，本件ブランドにおいては，被服に赤と青の２本の斜線を入れたデザインが使用されたことがあること（甲２１３の２３頁目，甲２１４の１頁目，乙２３）が認められる。しかし，上記他社ブランドの商品の中にも，使用権者商品の販売当時に販売されていたもので，原告商品と同じ，青系の線と赤線の細い２本の１組の斜線のみが隣接してスニーカーの外側側面に付されたデザインのものがあったとは認められないし，本件ブランドにおいても，過去に，靴の側面に青と赤の細い２本の１組の斜線を付したデザインが採用されたことを証する証拠はないことからすれば，靴における同デザインは，原告が独自に行ったものと認められる。そうすると，原告商品のデザインが独創性のないありふれたものであるとは認められず，使用権者商品のデザインが独創性のない部分でのみ類似するとは認められない。
③の商標の付される位置についても，運動靴やクロッグサンダルについては商標を付す位置がある程度限定されており，スニーカー及びシュータンがあるスニーカー型のクロッグサンダルにおいては，シュータン，側面，中敷きの３箇所に文字又は図形の商標を付す例があることはそのとおりであるとしても（甲２０４ないし２０６，乙８の１ないし３，乙１１ないし１９〔枝番含む〕），３箇所すべてに商標を付すのが一般的であるとまでは認められないし，使用権者商品は，商標を付す位置のみならず，各位置に付す商標の構成も，原告商品と同一又は類似しているものであるから，両商標の使用態様が，一般的なスニーカー等にみられる，ありふれた部分でのみ類似するものとは認められない。
④のデザインロゴについては，確かに，英国の本件ブランドの冊子（甲２１４の２頁目及び３頁目），資料集（甲２１６の１頁目），ウエブサイト（甲２１２，２１７の１），本件ブランドの商品（乙２１）においては，英国国旗の中央に白字で「ＥＮＧＬＡＮＤ」の文字を記載した図形標章（デザインロゴ）が使用されており，同図形標章は原告固有のものではないと認められる。しかし，このような図形の上段に「Ａｄｍｉｒａｌ」の文字を組み合わせた標章を，靴のシュータン部分に付すという商標の使用が，原告の商品以外に本件ブランドの履物において過去にされたことを証する証拠はなく，そのような原告使用商標の使用態様は原告が独自に行ったものと認められる。そうすると，使用権者商標と原告使用商標の使用態様が，本件ブランドの過去のデザインに基づいたために必然的に類似したものとは認められない。
⑤については，原告商品と使用権者商品以外の多数の原告の商品と使用権者の商品が似ていないとしても，そのことは，原告商品と使用権者商品が必然的に似通ったものとなったということを証する事実であるとはいえない。以上によれば，被告の主張する内容は，いずれも前記(2)の認定，判断を左右するものとはいえない。


なお，被告は，商品のデザインについては商標法とは関係がないから，デザインの類似を理由に商標の取消しが認められることとなれば，不当であるとも主張する（第４の３(3)）。しかし，本件においては，使用権者商標の具体的な使用態様を理由として法５３条１項の該当性が認められるのであって，被告の主張は理由がない。オ被告は，本件ブランドについては，原告及び被告以外に，他の指定商品の商標について他の権利者に譲渡やライセンスがされており，その結果，同じウエブサイト内で様々な出所の商品が販売される状態となっており，いずれもが本件ブランドについて英国の老舗ブランドと広告宣伝等を行ってきたことにより，それぞれの権利者の独自の商標としての周知著名性が認められないものとなっているから，「混同を生ずるおそれ」はないと主張する（第４の３(3)）。しかし，法５３条１項の混同を生ずるおそれが認められるために，商品毎に権利者が異なることについて需要者が認識し得る状況になっていることが必要であるとはいえないことは，前記アのとおりであり（なお，同種の商品に同一の商標が付されているというだけで，法５３条１項の混同が生じるおそれがあるということはできないことは前記(1)のとおりであり，上記ウエブサイト内の様々な商品について，当然に原告の業務に係る商品と混同が生じるおそれがあることにはならない。），被告の主張は採用できない。
カ被告は，その他るる主張するが，いずれも，上記で判断した主張を繰り返すものであるか，前記(2)の認定，判断を左右するものではなく，採用することができない。
３被告は，法５３条１項ただし書の「当該商標権者がその事実を知らなかった場合において，相当な注意をしていた」といえるか。
(1)証拠（甲２２９）及び弁論の全趣旨によれば，被告は，チヨダが本件商標を付して販売する商品については，販売前にチヨダから写真とともに報告を受け，これを被告が確認した上で，販売を承諾することとしており，使用権者商品についても，事前に報告を受け，その全体の形状，デザイン，商標を付す位置や構成も知っていたことが認められる。
もっとも，被告は，当時，原告商品が販売されていたこと自体をそもそも認識していなかったから，不正使用の事実を知らなかった場合に当たると主張する。しかし，仮に同主張を前提としても，被告は，本件商標権から引用商標権が分割され，「履物（サンダル等を除く）」と，「サンダル等」という類似する指定商品について同一の商標に係る商標権が異なる権利者に移転され，サンダル等以外の履物についての商標権者である原告が，引用商標と同一又は類似する商標を付したタウン・シューズを当時既に販売していたことは認識していたのであり（弁論の全趣旨），そうである以上，被告は，使用権者に新たに本件商標を使用させるに当たっては，原告の商品の周知の程度や原告の商品における引用商標の具体的な使用態様を確認し，使用権者商標の具体的な使用態様が，原告の業務に係る商品との具体的な混同を生ずるおそれがないかどうかについて注意をする義務を負っていたというべきである。そうすると，仮に被告が当時，具体的に原告商品自体を認識していなかったため，使用権者商標の具体的な使用態様が，原告の業務に係る商品における原告使用商標の使用態様と酷似し，同商品との混同を生ずるおそれがあることを知らなかったとしても，被告は，そのような混同が生じるおそれがあることを知るための相当の注意を欠いていたというべきである。
(2)これに対し，被告は，①原告使用商標の態様や，原告商品のデザインは，本件ブランドの商品に伝統的に使用されており，独創性がないものであることなどに鑑みれば，使用権者商品のデザインについてはパブリックドメインに属するものであると考えるのが自然であり，原告がこのようなデザインの商品を扱っていないかを調査すべき注意義務は負っていなかった，②被告は使用権者の選定において相当高度の注意を払っていた，③使用権者の使用状況については弁理士のアドバイスに従って事前承認をしていた，④弁理士のアドバイスによって，靴とサンダルの区別がつくように，チヨダの商品に下げ札には「販売元（株）チヨダ」との記載を，下げ札，取扱説明書，箱には「AdmiralSANDALS」との記載を，取扱説明書には「www.chiyodagrp.co.jp」との記載をさせていたから，相応の注意をしていたなどと主張する。
しかし，①については，前記２(4)エのとおり，原告使用商標の使用態様や原告商品のデザインが，本件ブランドの履物に伝統的に使用されているものであるとは認められず，独創性がないものであるとも認められないから，被告の主張はその前提を欠き，被告が，原告の商品における引用商標の使用態様を調査すべき注意義務を負っていなかったとはいえない（そもそも被告は，商標権が，靴については原告に，サンダルについては被告に分割譲渡されたので，両者の間で問題が生じないようにする必要があるとの認識を有していたので，チヨダの商品の事前承認をしていたと主張しながら，原告の代表的な人気商品である原告商品の存在すら認識していなかったというのであり，何ら原告の業務に係る商品についての調査を行っていなかったことが明らかである。）。②については，商標権者は，使用権者の選定だけではなく，その監督義務をも負うものであるから，選定のみで十分な注意義務を果たしたものとはいえない。③については，弁理士のアドバイスの下に事前承認をしていたといっても，その内容は，個別具体的な事例について，チヨダのデザインが「サンダル靴に当たるか否か」についてのアドバイスであったというのであり（甲２３０，２３１），原告の業務に係る商品との混同のおそれについてのアドバイスを受け，これについて相当の注意をしていたものとは認められない。④についても，取引者及び需要者が通常有する認識及び注意力を前提とすれば，被告の主張する措置をもって，使用権者商品についての出所が，原告使用商標によって表示される原告の販売する商品とは異なる出所に係る商品であることを，需要者に対して明示するものとしては足りないというべきであり，相当の注意をしていたものとは認められない。(3)したがって，被告について，法５３条１項ただし書の抗弁が成立するものとは認められない。
(4)なお，被告は，原告が，靴とサンダルとの分割譲渡に同意しておきながら，靴とサンダルとで権利者が異なることについて需要者に周知させるための活動も行っていないにもかかわらず，本件商標の登録の取消しを求める行為は，信義則違反又は権利濫用と評価されるべきであるとも主張する（第４の４(3)）。しかし，原告使用商標は，使用権者商品の販売開始時点において，カジュアル・シューズの分野では，原告の販売する商品を表す商標として需要者及び取引者に相当程度認識されていたものであり，そのような取引の実情の下，チヨダが原告の商品と具体的な混同を生ずるおそれがある態様で使用権者商標の使用を開始したにもかかわらず，原告の方が被告の主張するような周知活動を行わなければ，本件商標の登録の取消請求をすることが信義則違反又は権利濫用に当たると解すべきような事情があるとは，本件全証拠によっても認められないから，被告の主張は採用できない。
４結論


平成２５年３月７日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２４年（行ケ）第１０２４６号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２５年２月１４日
判        決
原              告        株式会   社マル   ハニチ   ロ水産同訴訟代理人弁理士        羽      鳥              修
松      嶋      善      之
被              告        特許庁   長官同指定   代理人          齋      藤      真由    美
郡      山              順
石      川      好      文
守      屋      友      宏
主        文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が不服２００９－１７２８２号事件について平成２４年５月２３日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，原告が，後記１のとおりの手続において，特許請求の範囲の記載を後記２とする本件出願に対する拒絶査定不服審判の請求について，特許庁が，同請求は成り立たないとした別紙審決書（写し）の本件審決（その理由の要旨は後記３のとおり）には，後記４の取消事由があると主張して，その取消しを求める事案である。
１特許庁における手続の経緯
(1)原告は，発明の名称を「ミオグロビン含有生食用赤身魚肉の加工食品」とする発明につき，平成１７年２月７日に特許出願（特願２００５－３１０５９。請求項の数６）を行った（甲１０）。
(2)原告は，平成２１年６月１２日付けで拒絶査定を受け，同年９月１５日，不服の審判を請求するとともに，手続補正書を提出した（請求項の数４。甲１１。以下「本件補正」という。）。
(3)特許庁は，上記請求を不服２００９－１７２８２号事件として審理し，平成２４年５月２３日，本件補正を却下した上，「本件審判の請求は，成り立たない。」との本件審決をし，その謄本は同年６月５日，原告に送達された。
２本件審決が対象とした特許請求の範囲の記載
(1)本件補正前の特許請求の範囲の記載
本件補正前の特許請求の範囲請求項１の記載は，次のとおりである。以下，請求項１に記載された発明を「本願発明」という。
ミオグロビン含有生食用赤身魚肉を，還元剤を含有する状態で，酸素難透過性包装材料を用いて密封包装した後，冷凍処理してなり，上記酸素難透過性包装材料が，２３℃における酸素透過率が５００cc/m2・24hrs・atm以下のものである，ミオグ
ロビン含有生食用赤身魚肉の加工食品
(2)本件補正後の特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲請求項１の記載は，次のとおりである。以下，請求項１に記載された発明を「本件補正発明」といい，本件補正後の明細書（甲１０，１１）を「本願明細書」という。なお，文中の下線部は，補正箇所を示す。ミオグロビン含有生食用赤身魚肉を，還元剤を含有する状態で，酸素難透過性包装材料を用いて密封包装した後，冷凍処理してなり，上記酸素難透過性包装材料が，２３℃における酸素透過度が５００cc/m2・24hrs・atm以下のものであり，上記還元剤が，アスコルビン酸類又はエリソルビン酸類であり，該アスコルビン酸類又は該エリソルビン酸類の濃度が，アスコルビン酸又はエリソルビン酸としての重量換算で０．０５～１質量％である，ミオグロビン含有生食用赤身魚肉の加工食品
３本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は，要するに，①本件補正発明は，後記引用例１及び２に記載された発明並びに周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであり，特許法２９条２項の規定により，特許を受けることができないため，特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから，本件補正を却下すべきであり，②本願発明も，同様の理由で，当業者が容易に発明することができたものであるから，同項の規定により，特許を受けることができないというものである。
ア引用例１：特開平１－１７１４３３号公報（甲１）イ引用例２：特開平１０－１１７７３０号公報（甲２）ウ周知例１：特開平３－２８９４７５号公報（甲４）エ周知例２：特開平１１－３１４３１８号公報（甲５）オ周知例３：特開平６－５４６４４号公報（甲７）カ周知例４：特開平６－４８４４９号公報（甲８）(2)本件審決は，その判断の前提として，引用例１に記載された発明（以下「引用発明」という。）並びに本件補正発明と引用発明との一致点及び相違点を以下のとおり認定した。
ア引用発明：超低温冷凍処理したマグロ肉をブロック状にし，これを酸素透過率の低い合成樹脂製包装材料であるポリエチレンフィルム，ポリプロピレンフィルムで真空パックして，該合成樹脂製包装材料と該ブロック状冷凍マグロ肉との間を密封状態としたものを再冷凍処理して得られるマグロ肉イ一致点：所定の状態の処理したミオグロビン含有生食用赤身魚肉を，酸素難透過性包装材料を用いて密封包装した後，冷凍処理してなる，ミオグロビン含有生
食用赤身魚肉の加工食品
ウ相違点１：ミオグロビン含有生食用赤身魚肉の加工食品が，本件補正発明では，還元剤を含有するものであり，該還元剤が，アスコルビン酸類又はエリソルビン酸類であり，該アスコルビン酸類又は該エリソルビン酸類の濃度が，アスコルビン酸又はエリソルビン酸としての重量換算で０．０５～１質量％であるのに対し，
引用発明では，還元剤を含有するものではない点
エ相違点２：酸素難透過性包装材料が，本件補正発明では，２３℃における酸素透過度が５００cc/m2・24hrs・atm以下のものであるのに対し，引用発明では，ポリエチレンフィルム，ポリプロピレンフィルムである点オ相違点３：ミオグロビン含有生食用赤身魚肉の所定の状態の処理が，本件補正発明では，明らかでないのに対し，引用発明では，超低温冷凍処理である点
４取消事由
(1)本件補正却下に係る判断の誤り（取消事由１）(2)本願発明の容易想到性に係る判断の誤り（取消事由２）
第３当事者の主張
１取消事由１（本件補正却下に係る判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)相違点１の判断の誤り
ア引用例１は，冷凍保存中の魚肉の変色の進行をできるだけ防止する技術である。同引用例を含む従来技術では，冷凍保存中の魚肉の変色の進行を完全に防止することができず，冷凍保存後に開封して食する際の魚肉の色は，冷凍保存前の包装直後の魚肉の色より劣ったものであった。


引用例２も，同様に，保存中の魚肉の変色の進行を防止する技術であり，同引用例では，保存中の魚肉の変色の進行を防止するため，還元剤が使用されている。イ従来，食品の冷凍保存の技術分野においては，鮮度保持や脂の劣化防止等の観点から酸素難透過性の包装材料を用いることが行われてきた。食品の冷凍保存においては，専ら冷凍保存中の食品の劣化防止に力点が置かれ，その目的のために酸素難透過性の包装材料が用いられていた。しかし，食品のうちでもマグロ肉の赤身を始めとする「ミオグロビン含有生食用赤身魚肉」の冷凍保存に関しては，酸素難透過性の包装材料を用いるという従来技術と事情が異なり，酸素難透過性の包装材料の使用は避けられていた。本件補正発明は，かかる「ミオグロビン含有生食用赤身魚肉」という特定の食品を対象とした技術であり，そのことに起因して，食品の冷凍保存の技術分野において一般的に行われてきた手法がそのまま適用できないという赤身魚肉の技術分野における特有の課題を有する。ウ上記の課題を踏まえた上で，本願の発明者は，マグロ肉の赤身を始めとする赤身魚肉の色を冷凍保存後に開封して食する際に，当該赤身魚肉本来の好ましい鮮紅色に復元する技術を開発した。従来技術は，引用例１及び２に記載されているような冷凍保存中の魚肉の変色の進行を防止する技術であり，冷凍保存後の赤身魚肉の色を復元する技術は従来存在しない。
ミオグロビン含有生食用赤身魚肉の冷凍保存の技術分野においては，包装材料の材質等を種々工夫したとしても，経済的に見合う貯蔵・流通温度である－２０℃近辺の温度域では当該赤身魚肉の変色を完全に抑えることは非常に難しい。そこで本願発明では，発想を逆転させ，保存中における赤身魚肉の変色を抑えるのではなく，保存中における赤身魚肉の変色は許容した上で，包装材料を開封して赤身魚肉を食すときに，変色した肉色を本来の鮮やかな肉色に復元させる技術を見出し，本件補正発明の完成に至ったものである。
引用発明において，引用例２に記載された還元剤を含有させたとしても，引用発明では，包装材料として２３℃における酸素透過度が５００cc/m2・24hrs・atmより大きいポリエチレン等の包装材料を使用しているため，冷凍保存中の赤身魚肉の変色の進行の防止効果は認められるものの，冷凍保存後に開封して食する際の赤身魚肉の色を魚肉本来の好ましい鮮紅色に復元する効果はない。したがって，本件審決が判断したように，引用発明において，引用例２に記載された還元剤を組み合わせることに困難性がないとしても，当該組合せに係る発明は，本件補正発明の「酸素難透過性包装材料が，２３℃における酸素透過度が５００cc/m2・24hrs・atm以下のものである」という構成を具備しないものとなる。つまり，本件補正発明は，引用発明において，引用例２に記載された還元剤を含有させた構成のものではない。それゆえ，本件補正発明の構成及び当該構成に基づく顕著な効果が，引用例１及び２の記載から当業者が容易に想到し得たものでないことは明らかである。
しかも，引用例１及び２には，本件補正発明の課題である「包装材料を開封して赤身魚肉を食すときに，変色した肉色を本来の鮮やかな肉色に復元させる」ことが一切記載されていない。引用例１及び２に記載の発明は，「冷凍保存中の魚肉の変色の進行を防止する」点にあり，本件補正発明で解決しようとする課題が一切存在していない。よって，当該課題を解決するための手段である相違点１に係る本件補正発明の構成を容易に想到し得たとはいえない。
(2)相違点２の判断の誤り
ア周知例３及び４には，「マグロ肉の鮮度低下，変色を防止する目的で，マグロ肉保存中の包装体中の酸素濃度をより低下させようとし，酸素透過性のより低いものを使う」ことは一切記載されていない。
また，マグロ肉のメト化（変色）は，酸素がごくわずかに存在する条件下で生じやすく，マグロ肉を酸素透過度の比較的高い包装材料で包装した方が，酸素透過度の低い包装材料で包装した場合よりも，マグロ肉のメト化を防止できることは，当業者の技術常識である（甲１２）。
したがって，引用発明において，マグロ肉保存中の包装体中の酸素濃度をより低下させようとして，酸素透過性のより低いものを使おうとし，ポリエチレンフィルム，ポリプロピレンフィルムに代えて，上記周知例に記載された酸素難透過性包装材料を適用することは，冷凍保存中の赤身魚肉の変色の進行が予測されるので，当業者であれば決して採用しない構成である。
イしかも，本件審決は，「マグロ肉のメト化（変色）は，酸素がごくわずかに存在する条件下で生じやすく，マグロ肉を酸素透過度の比較的高い包装材料で包装した方が，酸素透過度の低い包装材料で包装した場合よりも，マグロ肉のメト化を防止できること」に関し，原告の主張の当否を一切判断しておらず，審理が十分に尽くされていない。
(3)効果について
従来技術は，冷凍保存中の魚肉の変色の進行を，できるだけ防止する技術であり，従来，本件補正発明のような，冷凍保存後に開封して食する際の赤身魚肉の色を魚肉本来の好ましい鮮紅色に復元する技術は存在しない。従来技術は，冷凍保存中の魚肉の変色の進行を防止するものであるため，冷凍保存後に開封して食する際の魚肉の色は，製造直後の魚肉の色に依存する。魚肉の色は，季節や産地等によって大きく異なるため，従来技術では，冷凍保存後に開封して食する際の魚肉の色を一定に保持することは困難である。これに対し，本件補正発明は，相違点１及び２の構成を併せて採用することにより初めてなし得た，冷凍保存後に開封して食する際の赤身魚肉の色を復元する技術である。このことに起因して，本件補正発明によれば，季節や産地等によって赤身魚肉の色が異なっていても，赤身魚肉をその本来の好ましい鮮紅色に復元できるので，製造ロット間で赤身魚肉の色に差が生じにくいとの従来技術にない特有の効果を有する。
したがって，本件補正発明のかかる特有の効果は，引用例１及び２の記載並びに本件出願当時の周知技術から予測し得ない格別顕著なものである。
〔被告の主張〕
(1)相違点１の判断について
ア引用発明について
引用発明の目的は，マグロ肉の保存方法において，①マグロ肉質の鮮度を保持するとともに，②マグロの肉質の変色を防止することを目的としたものである。よって，引用発明は，「冷凍保存中の魚肉の変色の進行を，できるだけ防止する」ことを目的とするのみならず，さらにマグロ肉質の鮮度を保持することをも目的とするものである。
また，マグロを含む食品の冷凍保存の技術分野では鮮度保持等の観点から酸素難透過性の包装材料を用いることが普通に行われていることから，引用発明においても，鮮度保持の目的で，酸素難透過性の包装材料を用いることは，当然に理解できることである。


したがって，引用発明を含む「ミオグロビン含有生食用赤身魚肉」の冷凍保存において，鮮度保持の目的で，酸素難透過性の包装材料が用いられているものであり，「酸素難透過性の包装材料の使用は避けられていた」とはいえない。
イ技術常識について
甲１２には，マグロ肉の冷凍保存において，アルミ箔の袋のように酸素を全く透過させない袋でマグロ肉を真空包装したものは，これら実験の中でメトミオグロビンへの酸化が最も進み，ポリエチレン袋中に含気包装したものは，これら実験の中でメトミオグロビンへの酸化が最も進みにくいことが示されている。この記載部分のみを見ると，あたかも，引用例１の「マグロ肉を，凍結時に酸素透過率の小さい包装材料で真空パックする（ロー・パック）ことで，そのメト化をある程度防止することができることを知り得た」とは異なる結果となるように思われる。しかし，マグロ肉の冷凍保存における，マグロ肉のミオグロビンの酸化について，ミオグロビンの酸化速度は特定の低酸素分圧（３．３～４．０mmHg）で最高となり，当該特定の低酸素分圧でメト化は促進されること，また，ミオグロビンの酸化速度は酸素分圧０mmHg付近が最低であり，この酸素分圧０mmHg付近ではメト化は抑制されること，マグロ肉の冷凍保存における，マグロ肉のミオグロビンの酸化につき，低酸素分圧がメト化を促進するのではなく，ミオグロビンの酸化速度が最大となる特定の低酸素分圧（３．３～４．０mmHg）に一致しないようにすることが大切であることは，技術常識である。
ウこの技術常識を踏まえると，引用発明の「酸素透過率の低い合成樹脂製包装材料であるポリエチレンフィルム，ポリプロピレンフィルムで真空パック」することは，マグロ肉質の鮮度を保持するとともに，酸化による変色を防止できるよう，酸素透過率の低い合成樹脂製包装材料であるポリエチレンフィルム，ポリプロピレンフィルムでマグロを包装し，真空パックにより酸素を除去しマグロミオグロビンの酸化速度を低くすることを意味する。その結果，引用発明は「マグロ肉を，凍結時に酸素透過率の小さい包装材料で真空パックする（ロー・パック）ことで，そのメト化をある程度防止することができることを知り得た」のであるから，上記技術常識に照らせば，酸素分圧が３．３～４．０mmHg付近の自動酸化速度の速い領域を避け，極低酸素分圧の０mmHg付近としたものである。ミオグロビン含有生食用赤身魚肉の冷凍保存において酸素難透過性の包装材料が使用されていたことは明らかである。
エ引用発明の包装材料について
一般に，酸素透過性は，ポリエチレンの延伸の有無，密度の高低，ポリエチレンの厚さ等により異なってくるところ，引用発明のポリプロピレンフィルムの延伸の有無，厚さ等は不明であることから，具体的な酸素透過度はどのくらいかは分からない。引用発明において極端に薄く酸素を透過しやすいフィルムを使うとは考えられない。
オ鮮紅色への復元について
(ア)引用発明における「超低温冷凍処理したマグロ肉」は，マグロ捕獲後直ちに超低温処理された新鮮な状態なものであるから，マグロ肉色は，還元型ミオグロビンの色である暗紫赤色である。
(イ)引用発明の目的は，マグロの肉質を鮮度の良い状態に保持するとともに，変色を防止できるようにしたマグロ肉を提供することであるから，引用発明における「超低温冷凍処理したマグロ肉」を，引用発明における「酸素透過率の低い合成樹脂製包装材料であるポリエチレンフィルム，ポリプロピレンフィルムで真空パック」する際には，技術常識に照らし，酸素分圧が３．３～４．０mmHg付近の酸化速度の速い領域を避け，極低酸素分圧の０mmHg付近にしようとしたものである。引用発明において，マグロの保存の際の酸化による変色を防止する目的で，マグロ肉に引用例２に記載された還元剤を含有する状態とすることは，当業者が容易に想到し得たことである。当該還元剤を含有する状態とすることともあいまって，引用発明及び引用例２記載の事項に基づいて当業者が容易に想到し得た包装されたマグロ肉は，還元型ミオグロビンが酸化されオキシミオグロビンとならず，暗紫赤色のままで保存されることは予測し得ることである。
そして，かかる状態の，還元剤を含有する状態で真空パックされマグロ肉保存中の包装体中の酸素濃度を低く保とうと酸素透過性のより低い包装材料で包装されたマグロ肉を，開封して食する際には，空気にさらしておくだけで，還元型ミオグロビンがオキシミオグロビンに酸化し，暗紫赤色が魚類本来の好ましい鮮紅色になる，すなわち，復元することは自明である。
(ウ)したがって，引用発明と引用例２記載の事項及び周知技術に基づいて当業者が容易に想到し得た包装されたマグロ肉は，開封前は，還元型ミオグロビンの暗紫赤色のままであり，開封後はオキシミオグロビンに酸化し暗紫赤色が鮮紅色になることは，当業者が予測し得たことであるから，原告の主張する「復元」については，当業者の予測し得る範囲内のものである。
カ容易想到性について
(ア)ミオグロビンは，生体内で筋肉中に存在し酸素貯蔵体としての機能を担っており，ヘモグロビンから酸素を受け取り筋肉に酸素を供給する役割を果たしている。
そして，還元型ミオグロビンが酸化されてオキシミオグロビンになる反応とオキシミオグロビンが還元されて還元型ミオグロビンに戻る反応とが可逆的に起きる反応であること，よって，酸素分圧が高いと還元型ミオグロビンが酸化されてオキシミオグロビンとなり，酸素分圧が低いとオキシミオグロビンが還元されて還元型ミオグロビンとなることは，技術常識である。
さらに，食品分野で使用されているアスコルビン酸やエリソルビン酸は還元剤で，ヘム鉄を還元することも知られている。
(イ)動機付け及び容易想到性について
引用発明は，マグロ肉質の鮮度を保持するとともに，変色を防止できるよう，酸素透過率の低い合成樹脂製包装材料であるポリエチレンフィルム，ポリプロピレンフィルムでマグロを包装し，真空パックにより酸素を除去してマグロミオグロビンの酸化速度が最も低い０mmHg付近，すなわち，酸素分圧が低い状態とするものである。
また，引用例２は，マグロ等の食肉品の保存等の際に生じる，酸化による退変色を防止することを目的とするものである。
そうすると，引用発明と引用例２記載の食肉品の退変色防止剤を含有させた食肉品とは，共に，マグロの保存の際の酸化による変色を防止したマグロ肉を提供することを目的とする点で共通するから，引用発明において，マグロの保存の際の酸化による変色を防止する目的で，マグロ肉に，引用例２に記載された退変色防止剤すなわち還元剤であるアスコルビン酸又はエリソルビン酸類及びカタラーゼを含有させることは，当業者が容易に想到し得たことである。
(2)相違点２の判断について
ア酸素透過性の低い包装材料の採用について
マグロ肉の鮮度低下，変色を防止する目的で，マグロ肉保存中の包装体中の酸素濃度をより低下させようとして，酸素透過性のより低いものを使うことは，本件出願前，周知であった。


引用発明において，包装体中の酸素濃度を低下させるため，酸素透過性が低いもの（５００cc/m2・24hrs・atm以下）を採用することは必要に応じて適宜なし得るものである。そして，これらの構成を採ることにより得られる真空パックされたマグロ肉は，当初は，還元型ミオグロビンが酸化されずに暗紫赤色のままで保存されているとしても，引用発明の「酸素透過率の低い合成樹脂包装材料」として，酸素透過度が５００cc/m2・24hrs・atm以下の酸素難透過性包装材料を適用し真空パックし，さらに，引用例２記載のアスコルビン酸やエリソルビン酸の還元作用により，上記オキシミオグロビンは還元型ミオグロビンに還元されマグロ肉色は暗紫赤色となること，そして，この状態で真空パックされたものを開封すれば，暗紫赤色の還元型ミオグロビンが大気中の酸素により，直ちに鮮紅色のオキシミオグロビンに酸化されることとなり，魚肉本来の好ましい鮮紅色に復元することは，当業者が予想し得たことである。
イ容易想到性について
前記のとおり，マグロ肉の冷凍保存における，マグロ肉のミオグロビンの酸化について，ミオグロビンの酸化速度は特定の低酸素分圧（３．３～４．０mmHg）で最高となり，当該特定の低酸素分圧でメト化は促進されること，ミオグロビンの酸化速度は酸素分圧０mmHg付近が最低であり，この酸素分圧０mmHg付近ではメト化は抑制されること，また，マグロ肉の冷凍保存における，マグロ肉のミオグロビンの酸化につき，低酸素分圧がメト化を促進するのではなく，ミオグロビンの酸化速度が最大となる特定の低酸素分圧（３．３～４．０mmHg）に一致しないようにすることが，マグロ肉の冷凍保存におけるマグロ肉のミオグロビンの酸化についての技術常識である。
よって，引用発明において，包装体中の酸素濃度を低下させるため，酸素透過性に低いもの（酸素透過度が５００cc/m2・24hrs・atm以下）を採用することは必要に応じて適宜なし得るものである。
(3)効果について
本件補正発明の効果については，引用例１及び２に記載された事項並びに周知技術から予測される範囲内のものである。
２取消事由２（本願発明の容易想到性に係る判断の誤り）について
〔原告の主張〕
本願発明における判断も，同様に誤った判断に基づくものである。
〔被告の主張〕
本願発明の発明特定事項を全て含み，さらに他の発明特定事項を減縮したものに相当する本件補正発明が，前記１のとおり，容易に発明をすることができたものであるから，本願発明も，同様の理由により，引用例１及び２に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
第４当裁判所の判断
１本件補正発明について
本件補正発明の特許請求の範囲の記載は前記第２の２のとおりであり，本件明細書の記載によれば，本件補正発明は，概要，以下のとおりのものである（甲１０，１１）。
(1)技術分野
本件補正発明は，冷凍での長期保管中の風味の劣化が抑えられ，冷凍保管中はくすんだ肉色であるが，解凍・開封後に賞味する際に，好ましい鮮紅色の肉色を呈するミオグロビン含有生食用赤身魚肉の加工食品に関する（【０００１】）。
(2)背景技術
この赤身魚肉の変色は，当該魚肉中に含まれる色素蛋白質であるミオグロビンの変化により生じる。すなわち，ミオグロビンは酸素と可逆的に結合するヘム鉄を分子中に有しており，ヘム鉄が酸素と結合して生じる好ましい色調のオキシミオグロビンから，ヘム鉄が酸化されてメトミオグロビンができるためであり，この反応は一般にメト化と呼ばれている。オキシミオグロビンの状態を保持し続けようとする従来の方法においては，－２０℃近辺の保管温度では，メト化による肉色の変色が原因で食品を実際に賞味する際の肉色が好ましくなかったり，風味が劣化したりすることを避けることができず，長期間の冷凍保管が可能な製品ができないという問題があった（【０００２】～【０００８】）。
(3)発明が解決しようとする課題
本件補正発明の目的は，簡便かつ安全な手段により，－１８～－２５℃程度の通常の冷凍温度帯での長期間保存中における風味の劣化を抑制でき，かつ，冷凍保管中の肉色の変色は進行するものの，解凍後に実際に食品を賞味する際に好ましい鮮紅色の肉色を呈するミオグロビン含有生食用赤身魚肉の加工食品を提供することにある（【０００９】）。
(4)課題を解決するための手段
本発明者らは，上記課題を解決すべく鋭意検討を行った結果，ミオグロビン含有生食用赤身魚肉を密封包装する包装材料の少なくとも一部に，酸素難透過性層を有する酸素難透過性包装材料を用い，かつ上記ミオグロビン含有生食用赤身魚肉に食品添加物である還元剤を含有せしめることにより，－２０℃近辺の通常の冷凍食品の保管温度帯による長期保存を経ても，解凍後の風味及び肉色が大幅に改善されることを見出し，本件補正発明を完成させた（【００１０】）。
(5)発明の効果
本件補正発明によれば，簡便かつ安全な手段により，－１８～－２５℃程度の通常の冷凍温度帯での長期間保存中における風味の劣化を抑制でき，かつ，冷凍保管中の肉色の変色は進行するものの，解凍後に実際に食品を賞味する際に好ましい鮮紅色の肉色を呈するミオグロビン含有生食用赤身魚肉の加工食品を提供することができる。
すなわち，本件補正発明のミオグロビン含有生食用赤身魚肉の加工食品は，特殊な冷凍保管設備及び多大なランニングコストを必要とする超低温物流を必要とせず，－２０℃近辺の温度帯での長期冷凍貯蔵が可能である。また，本件補正発明のミオグロビン含有生食用赤身魚肉の加工食品は，冷凍保管中は，酸素難透過性包装材料の働きにより酸素分圧が低下するために，オキシミオグロビンから酸素が脱離し，くすんだ肉色となるが，解凍し，開封して空気にさらした後は，酸素をほぼ完全に除去したことにより肉の鮮度が保たれていることと，還元剤の働きの相乗効果によって，速やかにミオグロビンが空気中の酸素と結合してオキシミオグロビンの状態に戻るため，数分ないし数十分程度の短時間で好ましい鮮紅色の肉色が復元する。さらに，冷凍保管中に酸素を極力除去した状態で保持されるため，冷凍保管中の風味の劣化が極めて効果的に抑制される（【００１２】【００１３】）。
(6)発明を実施するための最良の形態
本件補正発明で使用する還元剤としては，Ｌ－アスコルビン酸，エリソルビン酸，あるいはこれらの酸の塩類（例：ナトリウム塩，カリウム塩，カルシウム塩），あるいはこれらの酸の誘導体（例：脂肪酸エステル，配糖体）等のアスコルビン酸類及びエリソルビン酸類等が挙げられる。


これらのアスコルビン酸類又はエリソルビン酸類の添加量は，上記ミオグロビン含有生食用赤身魚肉中に，アスコルビン酸又はエリソルビン酸としての重量換算で好ましくは０．０５～１質量％，より好ましくは０．１～０．６質量％である。本件補正発明に用いる酸素難透過性包装材料としては，通常の魚肉加工食品に使用される，酸素バリア層を有する単層若しくは複層構造のシート状あるいはフィルム状の包装材料を適宜に成型して使用することができる。上記酸素バリア層としては，従来から知られている，例えば，アルミ箔等の金属箔，シリカ蒸着フィルム，アルミナ蒸着フィルム等の無機物蒸着膜，延伸ナイロン（ＯＮＹ）フィルム，無延伸ナイロンフィルム，延伸ポリプロピレン（ＯＰＰ）フィルム，ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルム，ポリ塩化ビニリデンコート延伸ナイロン（ＫＯＮ）フィルム，ポリ塩化ビニリデンコート延伸ポリプロピレンフィルム，ポリ塩化ビニリデンフィルム，エチレン酢酸ビニルコポリマー鹸化物フィルム，を含む層が好ましく使用される。
上記酸素難透過性包装材料は，２３℃における酸素透過度が，５００cc/m2・24hrs・atm以下のものであることが好ましく，５０cc/m2・24hrs・atm以下のものであることがより好ましい。なお，酸素透過度は，ＪＩＳＫ    ７１２６Ａ，Ｂ法（２３℃，０％ＲＨ）によるものである。
また，上記酸素難透過性包装材料の厚さは，使用する材料にもよるが，一般的に４０～３００μｍ程度の厚さであることが好ましい。
上記酸素難透過性包装材料としては，その酸素難透過性（酸素バリア層の酸素バリア性及び酸素吸収層の酸素吸収性）が高いほど，風味の残存，官能改善効果が大きいが，その他価格，輸送保管性，保護性，作業性，密封性，耐冷凍性等，一般に冷凍食品用包装材料に要求される諸機能を考慮して材料を選択することが好ましい。本件補正発明のミオグロビン含有生食用赤身魚肉の加工食品は，外部からの酸素の侵入が阻止されるとともに，還元剤や食品中の諸成分との反応によって内部にわずかに残存する酸素が消費されて包装材料内部の無酸素若しくは低酸素雰囲気が達成される。これによって，－２０℃近辺の冷凍保管温度帯による長期保存を経ても，その風味を残存させることができると考えられる。
また，本件補正発明のミオグロビン含有生食用赤身魚肉の加工食品は，凍結保管しておくと，魚肉が無酸素・低酸素雰囲気にさらされることによって，オキシミオグロビンから酸素が脱離するため，肉色のくすみ，退色，メト化が生じるが，この凍結保管中でのミオグロビンの退色は可逆的なものであり，解凍・開封後には，還元剤の働きでミオグロビンが速やかに還元化され，開封した後の大気中に含まれる酸素と結合することにより，速やかにオキシミオグロビンの好ましい鮮紅色の色調が回復する。この肉色の復元を速やかに行うためには，ミオグロビン含有生食用赤身魚肉中に還元剤が適度な量を含まれているとともに，当該魚肉が酸素と接触しやすい状況が必要であり，そのためには当該魚肉がミンチ状，すき身状，細片状，スライス状等の状態になっていることが本件補正発明の実施形態上好ましい（【００１４】～【００２３】）。
２引用発明等について
(1)引用発明について
ア引用例１（甲１）には，おおむね以下の記載がある。
(ア)特許請求の範囲
超低温冷凍処理したマグロ肉をブロック状にし，これを酸素透過率の低い合成樹脂製包装材料で真空パックして，該合成樹脂製包装材料と該ブロック状冷凍マグロ肉との間を密封状態としたものを再冷凍処理するようにしたことを特徴とするマク
ロ肉の保存方法（請求項１）
合成樹脂製包装材料が，ポリエチレンフィルム，ポリプロピレンフィルムである特許請求の範囲第１項に記載のマグロ肉の保存方法（請求項３）
(イ)産業上の利用分野
本発明は，マグロ肉の保存方法に係り，より詳細には，大型赤身肉であるマグロ肉の変色・褐色を防止し，鮮度のよい状態に保持できるようにしたマグロ肉の保存方法に関する。
(ウ)発明の技術的背景
マグロ肉は，肉色素のミオグロビン，血色素のヘモグロビンにより赤色をしていて，これに酸素が作用すると，初めオキシ型の明赤色に変わり，最終的にはミオグロビンのメト化によって褐色に変色することが知られている。本発明者は，上述したような点に対処して，種々検討をしたところ，マグロ肉を，凍結時に酸素透過率の小さい包装材料で真空パックする（ロー・パック）ことで，そのメト化をある程度防止することができることを知り得た。しかし，マグロをラウンド，ドレスあるいはセミ・ドレスのままで真空パックするには装置が大掛かりとなるとともに，凍結膨圧等の問題もある。
また，冷凍効率を良くするためには，包装材料として，なるべく薄いものを用いる必要があるが，当該薄い材質のものを用いる場合，マグロ肉の包装作業に手間が掛かるという問題があり，さらに，厚い材質のものを用いた場合は，凍結の遅れを無視できないおそれ，また，マグロは大型魚であるため，包装材料とマグロ肉との密着状態を得ることが難しい等の問題がある。
本発明は上述した点に対処して創案したものであって，その目的とするところは，マグロの肉質を鮮度の良い状態に保持するとともに，変色を防止できるようにしたマグロ肉の保存方法を提供することにある。
(エ)目的を達成するための手段
上記目的を達成するための手段としての本発明のマグロ肉の保存方法は，超低温冷凍処理したマグロ肉をブロック状にし，これを酸素透過率の低い合成樹脂製包装材料で真空パックして，当該合成樹脂製包装材料と当該ブロック状冷凍マグロ肉との間を密封状態としたものを再冷凍処理するようにした構成よりなる。
(オ)作用
そして，上記構成に基づく本発明のマグロ肉の保存方法は，一旦，マグロ肉を超低温で急速凍結させた後，これをブロック状にして真空パックすることにより，超低温による冷凍でのメト化を防止した状態を保持し，この状態で酸素との接触を防止させ，また，これを再冷凍することによりドリップ等の発生を防止させるように作用する。
(カ)真空パック工程
本工程は，マグロ肉ブロック状工程で，ブロック状化した冷凍マグロ肉を，酸素透過率の低い合成樹脂製材料（すなわち，酸素が透過し難い合成樹脂製材料）で包装し，密封状態とするための工程である。
ここで，合成樹脂製材料としては，ポリエチレンフィルム，ポリプロピレンフィルム，その他ラミネートフィルムよりなる袋体を用いている。そして，真空ポンプを用い，真空室内でもって冷凍マグロ肉を封入した袋体内を脱気シールするようにしている。
イ以上によれば，引用発明は，マグロ肉を酸素透過率の低い合成樹脂製包装材料で真空パックして冷凍保存するに当たって，ラウンド，ドレスあるいはセミ・ドレスのような大きな肉塊のままではなくブロック状にすることで，包装材料とマグロ肉との密着状態をより確実とし，酸素との接触を高度に防止することにより，メト化による変色を防止し，鮮度のよい状態に保持することを実現したものである。
(2)引用例２について


ア引用例２（甲２）には，おおむね以下の記載がある。
(ア)特許請求の範囲
畜肉，魚肉又はそれらの加工品に，還元剤及びカタラーゼを含有させることを特徴とする畜肉，魚肉又はそれらの加工品の退変色防止方法（請求項１）還元剤がアスコルビン酸類又はエリソルビン酸類である請求項１記載の退変色防
止方法（請求項２）
還元剤の濃度が１０～１００００ppm及びカタラーゼ活性が１unit／g以上となるように，還元剤及びカタラーゼを含有させる請求項１記載の退変色防止方法（請求項３）
(イ)従来の技術
牛肉，豚肉等の畜肉，鮪，鰹，鰺等の魚肉及びそれらの加工品（食肉品）においては，その赤身部分の色調の鮮やかさが消費者の購買意欲をそそる上で重要とされ，その色調の劣化は，商品価値を低下させる主原因となっている。食肉品の色調の構成成分となる色素は，ミオグロビン，ヘモグロビン等のヘム色素が主体であり，ヘム色素中の鉄が大気中の酸素と反応して酸化し，色調の劣化をもたらすことは従来から良く知られている事実である。その退変色を防止するため，炭酸ガス，酸素ガス，窒素ガス等の単独ガスあるいは混合ガスを用いてガス置換包装する方法，アスコルビン酸，エリソルビン酸やそれらのナトリウム塩等の還元剤を用いてヘム色素中の鉄を還元する方法，一酸化炭素，ニコチン酸アミド等を用いてヘム色素を安定化させる方法等が提案されている（【０００２】）。
(ウ)発明が解決しようとする課題
しかしながら，ガス置換包装や還元剤を用いた方法では，食肉品の種類，商品形態によって適用範囲が限定されるだけでなく，一般に効果の持続性が低いという問題点があった。さらに，還元剤を過剰に用いると，還元剤による変色が起こって逆効果になる欠点を有する。以上のように，従来の退変色防止方法にはそれぞれ問題点を有していることから，安全で効果の持続性の高い退変色防止方法の開発が望まれている。
したがって，本発明の目的は，安全で効果の持続性が高くかつ食肉品の品質及び鮮度の判断を消費者に誤らせるおそれのない食肉品の退変色防止方法及び退変色防止剤を提供し，食肉品の保存及び流通の際に生じる退変色を防止し新鮮な色調を長時間維持することを可能とすることである（【０００３】【０００４】）。
(エ)課題を解決するための手段
本発明者らは，食肉品の好ましからぬ変色を防止する方法について鋭意検討した結果，アスコルビン酸類，エリソルビン酸類等の還元剤及びカタラーゼを併用することによって，上記目的が達成できることを見出し，本発明に至った（【０００５】）。
イ以上のとおり，引用例２には，マグロ肉等の赤身肉のヘム色素中の鉄が大気中の酸素と反応して酸化，すなわちメト化して変色することを防止するために，アスコルビン酸やエリソルビン酸等の還元剤を１０～１００００ppm，すなわち０．００１～１％含有させることが記載されている。
(3)周知例１について
周知例１（甲４）には，おおむね以下の記載がある。
ア特許請求の範囲
冷凍用魚介類を被覆する吸水性シートと，その外側を覆うガスバリア性袋状体とからなる冷凍用魚介類の包装体であって，前記吸水性シートは，冷凍用魚介類側に位置する透水性シートと，透水性シートあるいは非透水性シートと，前記両シートの間に挟着された高吸水性樹脂とからなり，前記ガスバリア性袋状体はヒートシール性を有し，被覆後減圧下でヒートシールすることにより冷凍用魚介類を真空包装することができ，その後冷凍することができることを特徴とする冷凍用魚介類の包
装体（請求項１）
請求項１又は２に記載の冷凍用魚介類の包装体において，前記ガスバリア性袋状体が，２００cc/m2・24hrs・atm以下の酸素透過度を有することを特徴とする冷凍
用魚介類の包装体（請求項３）
イ発明の詳細な説明
本発明においてガスバリア性袋状体は，ガスバリア性フィルム，あるいはガスバリア性フィルムの貼合体からなるものであり，通常の真空包装の際に使用し得るものである。
上記ガスバリア性フィルムとしては，ポリオレフィン，ポリエステル，ポリアミド等のものを用いることができる。
このようなガスバリア性袋状体のフィルムあるいはフィルムの貼合体は，酸素透過度が２００cc/m2・24hrs・atm以下であるのが好ましい。酸素透過度が２００cc/m2・24hrs・atmを超えると，包装後包装系内に侵入してくる酸素により冷凍用魚介類が酸化しやすくなり，好ましくない。
(4)乙４について
乙４（国際公開２００３－２４２３６号）には，おおむね以下の記載がある。ア赤身魚肉等をプラスチックフィルムの包装材料によって密着包装する魚肉包装体及びその製造法に関する。包装材料としては，０℃の乾燥条件（０～１０％相対湿度条件）で酸素ガス透過度が２０cm3/m2･d･atm，厚さ２０～２００μm及び（断面積×２．５％引張割線弾性率）が１６００N以下であるものが用いられる。カツオ，マグロ等の赤身魚肉の変色防止及び変形防止に有効である。イ本発明は，上記従来の赤身魚肉の輸送，加工等の問題を解決すべくなされたものであって，ミオグロビンを含む赤身魚肉の酸化を抑制することによって赤身魚肉の優れた色調その他の品質を維持し，保存期間を延長することを目的とする。本発明者らは上記目的を達成すべく鋭意研究を重ねた結果，生の赤身魚肉を，プラスチックフィルムで，①０℃の乾燥条件（本発明においての乾燥条件は，０～１０％相対湿度条件を意味する）における酸素ガス透過度が２０cm3/m2･d･atm以下，②厚さが２０μm以上，２００μm以下であり，③フィルムの断面積と２．５％引張割線弾性率との積が１６００N以下である包装材料を用いて密着包装することによって上記目的が達成されることを見出した。


ウ本発明では，フィルムの酸素ガス透過度を０℃の乾燥条件において２０cm3/m2･d･atm以下とすることにより，赤身魚肉は密着包装後，速やかに還元型ミオグロビンによって発現される暗赤色若しくは赤紫色の色調となり，その後その色調が開封するまで保持されるとともに，肉に含まれる脂質の酸化も抑制される。開封後は，ミオグロビンのオキシ化によって数分から数時間で鮮紅色に発色し，酸化臭等劣化のない包装前の高品質な状態を復元することができる。エ密着包装に用いるプラスチックフィルムは，０℃の乾燥条件における酸素ガス透過度が２０cm3/m2･d･atm以下，好ましくは１２cm3/m2･d･atm以下，より好ましくは７cm3/m2･d･atm以下，最も好ましくは３cm3/m2･d･atm以下である。それによって，赤身魚肉の酸化を抑制し，ひいては変色などの品質劣化を抑制することができる。酸素ガス透過度が上記範囲を越えると，赤身魚肉の変色（ミオグロビンのメト化）や，脂質酸化が生じ，商品としての品質が損なわれるので好ましくない。３取消事由１（本件補正却下に係る判断の誤り）について
(1)相違点１について
ア相違点１について
相違点１は，ミオグロビン含有生食用赤身魚肉の加工食品が，本件補正発明では，還元剤を含有するものであり，該還元剤が，アスコルビン酸類又はエリソルビン酸類であり，該アスコルビン酸類又は該エリソルビン酸類の濃度が，アスコルビン酸又はエリソルビン酸としての重量換算で０．０５～１質量％であるのに対し，引用発明では，還元剤を含有するものではない点である。
前記２(1)のとおり，引用発明は，マグロ肉を酸素透過率の低い合成樹脂製包装材料で真空パックして冷凍保存するに当たって，ブロック状にすることで，包装材料とマグロ肉との密着状態をより確実とし，酸素との接触を高度に防止することにより，メト化による変色を防止し，鮮度のよい状態に保持することを実現したものである。
また，前記２(2)のとおり，引用例２には，マグロ肉等の赤身肉のヘム色素中の鉄が大気中の酸素と反応して酸化，すなわちメト化して変色することを防止するために，アスコルビン酸やエリソルビン酸等の還元剤を１０～１００００ppm，すなわち０．００１～１％含有させることが記載されている。両者は，マグロ肉と酸素との接触を断つことにより変色を防止するという技術思想において共通する。しかも，引用発明は，そのための手段として，酸素透過率の低い合成樹脂製包装材料で真空パックすることに加えて，マグロ肉をブロック状にして包装材料との密着状態をよりよくするという手段を採用しているから，更に他の手段を併用する動機付けを与えるものである。
したがって，引用発明において，引用例２記載のアスコルビン酸やエリソルビン酸等の還元剤を併用することとし，その際，その含有率を引用例２に記載された値に基づき最適化することは，当業者が容易になし得たことということができる。
イ原告の主張について
(ア)原告は，マグロ肉を始めとするミオグロビン含有生食用赤身魚肉の冷凍保存においては，一般的な食品の場合と異なり，酸素難透過性の包装材料の使用は避けられていたと主張する。
しかし，原告が主張するような事情があったとしても，酸素透過率の低い合成樹脂包装材料を用いる引用発明と還元剤とを組み合わせることを妨げる理由にはならないから，原告の上記主張は，失当である。
(イ)原告は，冷凍保存後の赤身魚肉の色を復元する技術は従来存在しないと主張する。
しかし，前記２(4)のとおり，保存中には酸素との接触を断つことにより暗赤色となり，開封後に好ましい鮮紅色を復元するという技術は，従来から存在していたものであるから，原告の上記主張は，採用することができない。(ウ)原告は，引用発明に引用例２の還元剤を含有させたとしても，引用発明の包装材料は本件補正発明のものよりも酸素透過率が高いため，本件補正発明の構成とはならず，開封後にマグロ肉の色が復元するという本件補正発明特有の効果が奏されないと主張する。
しかし，この点について，本件審決は，包装材料の酸素透過率を相違点２として挙げて判断しており，その判断に誤りがないことは，後記のとおりである。
(2)相違点２について
ア相違点２について
相違点２は，酸素難透過性包装材料が，本件補正発明では，２３℃における酸素透過度が５００cc/m2・24hrs・atm以下のものであるのに対し，引用発明では，ポリエチレンフィルム，ポリプロピレンフィルムである点である。前記２(3)及び(4)によれば，マグロ肉等を酸素に接触させずに真空パック保存するのに用いる合成樹脂製包装材料として，本件補正発明におけるものと同程度に酸素透過率の低いものは周知であったと認められる。そして，前記２(1)によれば，引用発明で用いる酸素透過率の低い合成樹脂製包装材料は，マグロ肉と酸素との接触を防止するためのものであるから，引用発明において上記周知の包装材料を用いることは当業者にとって自明である。
したがって，相違点２に係る本件補正発明の構成は，容易に想到することができる。
イ原告の主張について
(ア)原告は，甲１２を根拠として，マグロ肉のメト化は，酸素がごくわずかに存在する条件下で生じやすく，マグロ肉を酸素透過度の比較的高い包装材料で包装した方が，酸素透過度の低い包装材料で包装した場合よりも，マグロ肉のメト化を防止できることが技術常識であるとし，それによれば，引用発明において酸素透過性のより低いものを使えば冷凍保存中に変色が進行することが予測されるから，当業者であれば引用発明に周知の酸素難透過性包装材料を適用することはない旨主張する。
(イ)よって検討するに，甲１２（東京水産大学第７回公開講座編集委員会編「マグロ－その生産から消費まで－」（昭和５６年９月８日発行））には，おおむね以下の記載がある。
ａ包装後，－１０℃に貯蔵した場合についてメトミオグロビン生成率の推移を調べ，包装処理の変色に及ぼす影響をみた結果が図７．８に示してある。表面からmmまでの表層肉の肉色は，アルミ箔の袋中に真空包装したものが最も悪く，ポリエチレン袋中に含気包装したものが最もよい。一方，表面から３mmより内部の肉では，三者とも肉色にほとんど相違は見られない。貯蔵温度を－２０℃及び－３０℃に下げた場合でも，－１０℃貯蔵の場合と同様な傾向が認められる。アルミ箔の袋を用いて真空包装したマグロ肉の変色が速い理由は，酸素分圧が低いためである。
以上のことから，冷凍マグロの肉色保持を目的として包装処理を考える場合には，通気性の低い包装資材で真空包装するより，通気性で水蒸気透過性の低い包装資材で含気包装する方がよい。


令和元年９月１９日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成３１年（ワ）第１５６４号差止等請求反訴事件
口頭弁論終結日令和元年７月８日
判     決
反訴原   告   株式会   社あか   しや同訴訟代理人弁護士    以呂免     義   雄同           松   井   和   弘同           美   藤   慎太郎反訴被   告    広島筆   産業株   式会社同訴訟代理人弁護士    中   井   克   洋同           甲斐野     正   行同           川   崎   智   宏
主     文
１反訴原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は，反訴原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
１反訴被告は，別紙反訴被告商品目録記載の商品の製造及び販売を中止せよ。２反訴被告は，別紙物件目録記載の各物件を廃棄せよ。
第２事案の概要
１本件は，反訴原告が，反訴被告が販売等する別紙反訴被告商品目録記載のカラー筆ペン（以下「反訴被告商品」という。）は反訴原告が製造販売する周知の商品等表示である別紙反訴原告商品目録記載のカラー筆ペン（以下「反訴原告商品」という。）と類似の商品等表示を使用するものであり，これを譲渡等する行為は不正競争防止法２条１項１号所定の不正競争に該当するとして，反訴被告に対し，同法３条１項に基づき反訴被告商品の販売等の差止めを求めるとともに，同条２項に基づき反訴被告商品の販売等に供するなどした別紙物件目録記載の各物件の廃棄を求める事案である。
２前提事実（証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実。なお，本判決において書証を掲記する際には，枝番号の全てを含むときはその記載を省略することがある。）
(1)反訴原告と反訴原告商品
反訴原告は，筆墨文房具の製造及び販売仲介業等を目的とする株式会社である。反訴原告は，平成１４年にカラー筆ペン「彩」の販売を開始し，遅くとも平成１８年には，軸の色を濃紺色に変更した現行モデル（反訴原告商品）の販売を開始し，現在に至るまでその販売を継続している（乙１２，弁論の全趣旨）。
(2)反訴被告と反訴被告商品
反訴被告は，書画筆及び工業用刷毛の製造及び販売等を目的とする株式会社である。
反訴被告は，平成３０年３月頃から，カラー筆ペンである反訴被告商品を販売している（甲３，１６，１７）。
(3)反訴被告は，平成３０年１２月１９日，反訴原告を被告として，反訴原告が反訴被告に対し反訴被告商品の製造販売を中止する債務の不存在確認を求める訴え（当庁平成３０年（ワ）第１１３７１号債務不存在確認請求事件。以下「本件本訴」という。）を提起した。これに対し，反訴原告は，平成３１年２月２２日，本件本訴に対する反訴（本件）を提起した。これを受け，反訴被告は，令和元年５月２０日，本件本訴の訴えを取り下げ，反訴原告はこれに同意した。
３争点
(1)反訴原告商品の形態等の商品等表示性の有無及び周知性の有無（争点１）(2)反訴原告商品の形態等と反訴被告商品の形態等の類否及び混同のおそれの有
無（争点２）
第３争点に関する当事者の主張
１争点１（反訴原告商品の形態等の商品等表示性の有無及び周知性の有無）
（反訴原告の主張）
(1)反訴原告商品の形態等の特別顕著性
ア反訴原告商品の形態等（反訴原告商品自体の形態，販売時の包装態様（以下「包装態様」という。）及びカラーバリエーションの存在）は，以下のとおり，他社製のカラー筆ペンである別紙比較商品目録記載１～７の各商品（以下，これらを総称して「本件比較商品」ということがある。また，本件比較商品以外の商品を含め，同別紙記載の個別の商品について，同別紙記載の商品名又は略称を用いることがある。）の形態等とは異なる顕著な特徴（特別顕著性）を有する。イ特別顕著性の検討に当たり比較対象とすべき商品反訴原告商品はカラー筆ペンであるところ，筆ペンは，はがき，和紙又は色紙等の材質の紙に字等を書く際に用いられる。また，カラー筆ペンは，イラストを描いたり，文字をカラフルにデコレーションしたりするために用いられるものであり，筆のようなタッチで描くことができ，色の濃淡を付けたり，色を混ぜたりすることができる。
他方，マーカーやサインペンは，厚紙，光沢紙又は段ボールなど厚みのある紙に字等を書く際に用いられることが多く，木材等紙以外の物にも書くことができる。また，マーカーやサインペンを用いる際には，太さや色の濃淡をあまり変えない。このようにカラー筆ペンとマーカーやサインペンはその用途を異にし，同種の商品とはいえないから，他社製のマーカー又はサインペン（別紙比較商品目録記載８～１１，１４，１５及び１７の各商品等）は，カラー筆ペンである反訴原告商品の形態等の特別顕著性の判断に当たり比較対象とする同種商品に含まれず，他のカラー筆ペンとの比較で判断すべきである。
ウ特別顕著性の存在
(ｱ)商品の形態
ａ先口
反訴原告商品の先口（穂先と軸との間のプラスチック部分）付近は，軸から穂先に至るまで段差が小さく，滑らかになっていて，円錐形のような形状をしている。また，空気の通り道を確保しインク漏れを防止するための溝が，先口と軸との境界部分にある。反訴原告商品の先口の色は，インクと同色である。他方，本件比較商品の先口部分には，何段かの段差がある。また，リアルブラッシュ，アートブラッシュ及び筆まかせの先口に溝はあるが，その位置はいずれも反訴原告商品とは異なる。色については，本件比較商品のうちリアルブラッシュ及び四季織マーカー以外は，インクの色にかかわらず同じ色をしている。
ｂ穂先
筆ペンの穂先には，毛筆タイプ，軟筆タイプ（フェルトタイプ），硬筆タイプ，穂先が軸の両端にあるツインタイプがあるところ，反訴原告商品の穂先は毛筆タイプである。他方，本件比較商品のうちリアルブラッシュ及びアートブラッシュ以外は毛筆タイプではない。
反訴原告商品の穂先が毛筆タイプとなっているのは，筆の製造販売業者としての創意工夫によるものであり，反訴原告商品の独自の特徴である。
ｃキャップ
反訴原告商品のキャップは，クリップが付いており，色は透明である。これは，持ち運びの便宜のためにクリップを付けるとともに，キャップをした状態でもインクの色をした先口部分及び毛筆タイプの穂先を見られるようにしたものである。他方，筆日和，アートブラッシュ，四季織マーカー及びデュアルブラッシュのキャップは，クリップが付いておらず，また，透明でない。筆まかせ及び筆之助のキャップは，クリップは付いているものの，透明ではない。リアルブラッシュのキャップは，透明ではあるが，クリップは付いていない。


このように，キャップにクリップを付けるとともに透明にしているのは反訴原告商品のみであるところ，特に，店頭でも反訴原告商品の穂先が毛筆タイプのものであるとわかるようにしたことは，筆の製造販売業者である反訴原告の創意工夫であって，反訴原告商品の特徴である。
ｄ軸
反訴原告商品の軸は，グリップ及びカートリッジ交換の機能もないシンプルな構造であり，また，リアルブラッシュ，アートブラッシュ及び筆まかせと比較して長細く，色は濃紺色である。反訴原告商品は，こうした軸の特徴と先口や穂先の特徴とが相まって，全体として，本件比較商品に比して本物の筆のような印象を受けるものになっている。筆に近い印象を受けるようにしたことは，筆の製造販売業者である反訴原告の創意工夫であって，反訴原告商品の特徴である。他方，本件比較商品は，カートリッジ交換式になっていないものも多々あるものの，穂先のタイプ，軸の太さ，先口及びキャップの形状等の相違から，反訴原告商品とは異なる印象を受けるものになっている。
(ｲ)包装態様
反訴原告商品は，商品名，インクの色，ロゴ等が印刷された台紙と共に透明なビニール製袋に包装されて販売されている。
他方，リアルブラッシュは商品に直接ラッピングされるように包装され，アートブラッシュは硬いプラスチックと台紙によりパッケージされ，筆まかせは，商品名等が印刷されたビニール製袋に包装されて，それぞれ販売されている。このように，反訴原告商品と本件比較商品とは，商品としての包装態様が異なる。
(ｳ)カラーバリエーション
反訴原告商品は，インクの色として落ち着いた色合いを全３０色揃え，このカラーバリエーションを「日本の伝統色」として売り出している。他方，本件比較商品の多くは，インクの色は赤色，青色，黄色等の一般的な色合いのものであり，色数も，一部を除き反訴原告商品ほど豊富ではない。このような色合いの統一性及び豊富なカラーバリエーションを有する点は，反訴原告商品の独自の特徴である。
(ｴ)特徴の組合せ
反訴原告商品は，前記(ｱ)～(ｳ)のとおり，各形態等を個別に見ただけでも，本件比較商品の形態等とは異なる顕著な特徴を有しているところ，これらの特徴を全て備えた本件比較商品は存在しないから，各形態等を併せて見るとより一層，本件比較商品の形態等とは異なる顕著な特徴を有しているといえる。
(ｵ)反訴原告商品の形態等の周知性
反訴原告商品は，前記(ｱ)～(ｴ)のとおり，本件比較商品の形態等とは異なる顕著な特徴を有しているところ，１６年以上もの長期間にわたってその形態を使用しており，また，全国各地で販売され，全体としてその売上げは増加傾向にある。加えて，反訴原告商品は，中四国の多くの雑貨店等で小売店及び需要者に対する宣伝活動を積極的に行うとともに，需要者にとってアクセスが容易な各種媒体で紹介されているところ，反訴原告商品の特徴が「日本の伝統色」であることについては，そこで広く宣伝されており，その余の形態等も，当該媒体に触れれば自ずから目に入る。
これらのことに鑑みると，反訴原告商品は，その形態等により，反訴原告の商品であることを示す表示として需要者の間に広く認識されるようになっている。(ｶ)したがって，反訴原告商品の形態等は，反訴原告の商品等表示と認めるに足りる特別顕著性を有する。
(2)周知性
上記(1)ウ(ｵ)のとおり，反訴原告商品は，反訴原告の商品等表示として需要者の間に広く認識されている。
(3)小括
以上より，反訴原告商品の形態等は，商品等表示性及び周知性を有する。
（反訴被告の主張）
(1)反訴原告商品の形態等の特別顕著性
ア反訴原告商品の形態等は，以下のとおり，他社製の筆ペン，マーカー及びサインペンの形態等とは異なる顕著な特徴を有していない。イ特別顕著性の検討に当たり比較対象とすべき商品筆ペンは，筆記用具として先行する筆やサインペンのカテゴリーとして開発考案されたものであり，筆ペンに性質上必要ないし有用な要素は，サインペン等の構造や形態に依拠する。業界団体も，筆ペンをマーキングペンの一種に分類している。したがって，筆ペンである反訴原告商品の形態等の特別顕著性を判断するに当たっては，カラー筆ペンに限らず，他社製のマーカー及びサインペンも比較対象に含めるべきである。
ウ特別顕著性の不存在
(ｱ)商品の形態
ａ先口
反訴原告商品の先口の形状が反訴原告主張のとおりであることは認める。しかし，先口が円錐形で段差が小さいという点では，デュアルブラッシュが先行している。また，反訴原告商品の先口にある溝が軸との境界部分にあることは認める。しかし，溝がある商品は反訴原告商品以外にも存在し，その位置の差異は，その大きさから目に付きにくく，デザインとしてもその効能としても，需要者が殊更に目に留める形態ではない。
反訴原告商品の先口の色がインクと同色であることは認める。しかし，先口の色につきインクと同色を用いることは反訴原告商品の特徴ではなく，その筆記用具のインクの色を明示するために文房具業界において通常一般的に用いられてきた，ありふれた手法である。反訴原告商品は，これを採用したものにすぎない。
ｂ穂先
反訴原告商品の穂先が毛筆タイプであることは認める。しかし，反訴原告商品以外にも穂先が毛筆タイプの商品は存在するし，筆ペンの形態自体は遥かに先行して他社により商品化されており，カラーの筆ペンタイプの物も反訴原告商品に先行して市場に存在する。また，「筆」ペンというカテゴリーでは「ペン先が一定の色のインクを踏ませた毛筆であること」が商品の機能を確保するために必要不可欠な形態・構造であり，不正競争法防止法の保護の範囲外である。
ｃキャップ
反訴原告商品のキャップが反訴原告指摘の形態であることは認める。しかし，透明なキャップ，クリップ付きキャップは他社商品にもあり，透明なクリップ付きキャップは単にその組合せであって，その組合せが新たな特徴を生み出したとはいえない。
したがって，反訴原告商品のキャップは，格別な形態とはいえない。
ｄ軸
反訴原告商品の軸が，グリップはなく，カートリッジ交換式になっておらず，リアルブラッシュ，アートブラッシュ及び筆まかせと比較して長細く，濃紺色をしていることは認める。しかし，軸が長細いことは格別の特異性を有するものではない。また，反訴原告商品が本物の筆のような印象を受けるものとする点は，反訴原告の主観的なものにすぎないし，他社製の筆ペンのうち軸が長細いものでは，反訴原告商品と大差はない。
(ｲ)包装態様
反訴原告商品の包装態様は認める。しかし，反訴原告商品の包装態様は，格別なものとはうかがわれない。
(ｳ)カラーバリエーション