２争点(2)（本件職務発明の実施による実績報奨金）について
(1)本件職務発明の技術的範囲について
ア原告は，実績報奨金として対価を求める職務発明について，別紙１記載の発明（甲１出願）であって，国内外において特許されたものに加え，イオンアシスト法によりハイブリッド層を形成する技術をノウハウとして含む旨を主張する。
前記前提となる事実によれば，被告の新特許規程において実績報奨金の対象となるのは，実体審査を経て登録された特許権が顕著に実施されるか，これに基づいて収入等があった場合とされるから，それ自体特許としては登録されなかった甲１出願や，権利化されずノウハウに止まったにすぎないものは，実績報奨金の根拠にはならない。原告は，国内で販売されるＳＦＴ製品を購入，分析の上，ＳＦＴ製品が本件職務発明の実施にあたると主張していることから，ＳＦＴ製品が，国内の特許である本件特許を実施したものと認められるかにつき，まず検討することとする。
イ本件特許の特許請求の範囲は別紙２のとおりであるが，本件特許における請求項２ないし１０までの発明（以下請求項１も含めて「本件発明」という。）は，いずれも請求項１の従属項であり，以下の請求項１に記載の光学部材を前提としている。
【請求項１】
「プラスチック基材と，真空蒸着で形成された反射防止膜とを有する光学部材であって，反射防止膜中の少なくとも１層が，無機物質及び有機物質よりなるハイブリッド層であり，有機物質が以下の一般式（ｂ）又は（ｄ）で表わされる構造を有する変性シリコーンオイルであり，全てのハイブリッド層がイオンアシスト法で形成され，イオンアシスト法の条件が，加速電圧５０Ｖ～１５０Ｖ及び加速電流３０ｍＡ～１００ｍＡであり，かつプラスチック基材に最も遠い層がハイブリッド層である光学部材。（略）」
ウ本件明細書には，要旨次の記載がある（甲７）。(ｱ)「プラスチック基材と下地層との密着性確保及び蒸着物質の初期膜形成状態の均一化を図るために，下地層を形成する前にイオン銃前処理を行っても良い。イオン銃前処理におけるイオン化ガスは，酸素，アルゴン（Ａｒ）などを用いることができ，出力で好ましい範囲は，特に良好な密着性，耐摩耗性を得る観点から，加速電圧が５０Ｖ～２００Ｖ，加速電流が５０ｍＡ～１５０ｍＡである。」（【０００９】）
(ｲ)ハイブリッド層に使用されるのに好ましい有機物質（【００１１】～【００１９】），有機物質の成膜方法（【００２０】～【００２６】）の記載があり，「本発明における，ハイブリッド層中の有機物質の好ましい膜内含有率は，特に良好な物性改質効果が得られる点を考慮して，０．０２重量％～７０重量％であり，０．５重量％～２５重量％であると特に好ましい。（略）ハイブリッド層を形成する際には，無機物質，有機物質それぞれを別の蒸着源にて同時に蒸着して成膜するのが好ましい。この有機物質の無機物質に対する相対濃度は，有機物質及び／又は無機物質の加熱装置の表面温度を変えることにより制御できる。また，ハイブリッド層が，複数種の有機物質もしくは複数種の無機物質を含む場合には，別々の加熱装置で蒸着するのが好ましい。」（【００２３】）とされている。
(ｳ)実施例１～２０では，イオンアシスト法を併用した真空蒸着法で無機物質に対し有機物質が２８％～３７％の範囲で含まれているハイブリッド層を含む反射防止膜を形成している旨の記載がある（【００３３】～【００５８】）。
エ被告は，平成２０年２月２０日，本件特許の査定請求における拒絶査定に対し，査定不服審判を請求し，その際，請求項１における有機物質を限定するなどの補正をした。甲１出願当時，透光性基材と反射防止膜とを有する光学部材であって当該反射防止膜の層が無機物質及び有機物質よりなる層を有する反射防止層は，他の公開公報に記載があり，無機物質及び有機物質からなるハイブリッド層を真空蒸着法によって形成することも周知技術であった。さらに，真空蒸着法の一形態としてのイオンアシスト法は，甲１出願当時一般的に知られた技術であり，真空蒸着法による膜形成を行う際に，イオンアシスト法を採用することは，当業者であれば適宜選択しうることであった（甲７，乙１９）。オ以上，本件特許の特許請求の範囲及び本件明細書の記載からすると，本件職務発明は，反射防止膜を，本件特許の請求項１で定められた条件下でイオンアシスト法を用いた真空蒸着で形成し，その際，無機物質及び本件特許に所定の有機物質が存在する状態でハイブリッド層を形成することを内容とするものと認められる。
(2)被告のＳＦＴ製品の仕様
ア被告の技術標準書には，次の記載がある（乙１７の１ないし４）。
(ｱ)成膜方法
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●
(ｲ)使用原料
●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●
●●●●●●●●●●
(ｳ)膜構成
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
(ｴ)成膜条件
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
(ｵ)●●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
●●
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●イ以上の被告の技術標準書の内容は，ＳＦＴ製品の分析結果報告書（乙３）における，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●被告ＳＦＴ製品の仕様は上記のとおりであると認められる。
(3)被告の実施について
ア変性シリコーンオイルの使用


(ｱ)●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●「無機物質及び有機物質を含むハイブリッド層」が，形成されることはない。
(ｲ)原告は，技術標準書とは異なる分析結果を提出し（甲１３ないし１５，２２），これによれば，ＳＦＴ製品の反射防止膜に有機物に由来する炭素原子が存在するとされ，前記有機物は変性シリコーンオイルと推測されるなどとして，ＳＦＴ製品が本件発明の実施品であることを主張する。
しかしながら，上記分析については，反射防止膜中の金属原子の検出感度が設定により影響を受けていること（甲２２），炭素の検出は，試料汚染等の可能性もあること（乙１８）等が指摘されるのであり，直ちにこれを採用することはできず，ＳＦＴ製品の構成についての上記認定を覆すものではない。
イハイブリッド層の形成
(ｱ)原告は，仮に被告が蒸着原料として変性シリコーンオイルや有機化合物を使用していない場合であっても，その点は重要ではなく，「無機化合物と有機化合物に起因したハイブリッド膜が，反射防止膜中に存在するか否か」が問題であるとして，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●反射防止膜とハードコート層の有機化合物，及び反射防止膜と撥水層の有機化合物との間でハイブリッド層が形成されているので，やはり本件発明の実施にあたると主張する。しかし，本件明細書で開示されているのは，前記(1)イのとおり，反射防止膜の無機物質に対し，所定の有機物質を存在させ，その際の相対濃度を調整することによりハイブリッド層を制御・形成する方法であるが，原告が主張する方法は，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●これによるハイブリッド層の制御・形成は困難と推測される。
(ｲ)また，上記の様な方法で有機物と無機物が混在する層が形成される場合があるとしても，そこで形成される層は，前記(1)エで認定した，所定の有機物質を存在させ，無機物質との相対濃度を調整して制御・形成して成膜するという，本件発明が本来想定しているハイブリッド層とは異なるといわざるを得ない。
原告の主張するような場合も本件発明におけるハイブリッド層であるとすると，反射防止膜を形成する際に，ハードコート層に対しイオンアシスト法を適用して無機物質の反射防止膜を蒸着していく従来技術の場合にも，本件発明を実施したことになるが，本件発明が特許として登録されている点に照らせば，原告の主張は採用できない。(ｳ)以上によれば，ＳＦＴ製品が本件発明を実施したものと認めることはできず，この点についての原告の主張は理由がない。また，外国で販売されているＳＦＴ製品が，原告を発明者とする，被告の外国における特許を実施したものと認めるべき証拠もない。
なお，原告は，現行ＳＦＴ製品以前の旧ＳＦＴ製品について，特許第４６５４２３３号の特許請求の範囲に記載のある化合物を使用していた旨を被告が回答した事実があるとして，旧ＳＦＴ製品は本件発明を実施したものであった旨も主張するが，前記特許の発明者は原告ではなく（甲８），その実施の有無は原告と無関係であるし，前記特許の明細書に記載された化合物を使用していたというだけの理由から，旧ＳＦＴ製品が，本件特許の実施品にあたるとまでは認められない。
３結論
(1)そうすると，本件職務発明に関係する特許の登録補償金ないし登録報奨金について，未払部分が存するとは認められず，この点を理由とする原告の請求は理由がない。
また，本件職務発明が実施された事実は認められないから，実績報奨金の請求は前提を欠くというべきであり，その余の点について検討するまでもなく，この点についての原告の請求も理由がない。
(2)以上から，原告の請求は，理由がないからこれを棄却することとし，訴訟費用の負担につき民事訴訟法６１条を適用し，主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第２１民事部
裁判長裁判官
谷          有    恒
裁判官
田    原      美奈    子
裁判官
松阿    彌           隆
別紙１
特願２００１－３２７２５２
発明の名称反射防止膜を有する光学部材
【特許請求の範囲】
【請求項１】
プラスチック基材と，真空蒸着で形成された反射防止膜とを有する光学部材であって，反射防止膜中の少なくとも１層が，無機物質及び有機物質よりなるハイブリッド層である反射防止膜を有する光学部材。
【請求項２】
前記ハイブリッド層が，イオンアシスト法で形成されてなる請求項１に記載の反射防止膜を有する光学部材。
【請求項３】
前記ハイブリッド層の無機物質が，ＳｉＯ２である請求項１または２に記載の反射防止膜を有する光学部材。
【請求項４】
前記ハイブリッド層の無機物質が，ＳｉＯ２及びＡｌ２Ｏ３である請求項１又は２に記載の反射防止膜を有する光学部材。
【請求項５】
前記ハイブリッド層の無機物質が，Ｎｂ２Ｏ５，Ｔａ２Ｏ５，ＴｉＯ２，ＺｒＯ２及びＹ２Ｏ３から選ばれる少なくとも１種類の無機酸化物である請求項１または２記載の反射防止膜を有する光学部材。
【請求項６】
前記ハイブリッド層の有機物質が，変性シリコーンオイルである請求項１または２に記載の反射防止膜を有する光学部材。
【請求項７】
前記変性シリコ－ンオイルが以下の一般式（ａ）～（ｄ）で表されるいずれかの構造を有した請求項６に記載の反射防止膜を有する光学部材。一般式（ａ）：ポリシロキサンの側鎖に有機基を導入した変性シリコ－ンオイル
【化１】
一般式（ｂ）：ポリシロキサンの両末端に有機基を導入した変性シリコ－ンオイル
【化２】


一般式（ｃ）：ポリシロキサンの片末端に有機基を導入した変性シリコ－ンオイル
【化３】
一般式（ｄ）：ポリシロキサンの側鎖と両末端の両方に有機基を導入した変性シ
リコ－ンオイル
【化４】
（一般式（ａ）～（ｄ）において，式中のｍ，ｎは，それぞれ独立に０以上の整数を表し，一般式（ｃ）のＲは，炭素数１～１０のアルキル基を表す。）
【請求項８】
前記有機基が，アミノ基，エポキシ基，カルボキシル基，水酸基，メタクリル基，メルカプト基，フェノ－ル基及び炭素数１～１５のアルコキシ基から選ばれる少なくとも１種類の官能基を有し，反応性のシリコーンオイルである請求項７に記載の反射防止膜を有する光学部材。
【請求項９】
前記有機基が，炭素数１～１５のアルキル基，炭素数２～１５のエステル基，メチルスチリル基及び炭素数２～１５のポリエーテル基，から選ばれる少なくとも１種類の官能基を有し，非反応性のシリコーンオイルである請求項７に記載の反射防止膜を有する光学部材。
【請求項１０】
前記変性シリコーンオイルの数平均分子量が，２５０～６０００である請求項６～９のいずれか１項に記載の反射防止膜を有する光学部材。
【請求項１１】
前記ハイブリッド層の有機物質が，一般式（Ｉ）で表される化合物である請求項７に記載の反射防止膜を有する光学部材。
【化５】
（式中，x，ｚは，それぞれ独立に０以上の整数で，ｙは，１以上の整数である。Ｒ1～Ｒ6は，それぞれ独立に，水素，メチル基，エポキシ基，アミノ基，アクリル基，水酸基，カルボニル基，ビニル基，チオ－ル基，炭素－炭素三重結合基，炭素数１～１５のアルコキシシラン基，炭素数１～１５のアルキルアミノ基及び炭素数５～８の環状アルキル基から選ばれる有機基を表す。）
【請求項１２】
前記Ｒ1～Ｒ6のうち少なくとも１つがソルビタン残基（ソルビタンから水素を１つ除いた基）又はソルビタンエステル残基である請求項１１に記載の反射防止膜を有する光学部材。
【請求項１３】
前記一般式（Ｉ）で表される化合物が，ポリエチレングリコ－ルモノブチルモノグリシジルエ－テル，ポリエチレングリコ－ルジグリシジルエ－テル，ポリオキシエチレンα，ω－ビス－３－アミノプロピルエ－テル，ポリエチレングリコ－ルソルビタンモノラウレ－ト，ポリエチレングリコ－ルソルビタンモノオレ－ト又はポリオキシエチレンモノアクリレ－トである請求項１１に記載の反射防止膜を有する光学部材。
【請求項１４】
前記一般式（Ｉ）で表される化合物の数平均分子量が，２５０～６０００である請求項１１～１３のいずれか１項に記載の反射防止膜を有する光学部材。
【請求項１５】
前記ハイブリッド層の有機物質の膜内含有率が，０．０２重量％～７０重量％である請求項１～１４のいずれか１項に記載の反射防止膜を有する光学部材。
【請求項１６】
前記プラスチック基材と反射防止膜との間にニッケル（Ｎｉ），銀（Ａｇ），白金（Ｐｔ），ニオブ（Ｎｂ）及びチタニウム（Ｔｉ）から選ばれる少なくとも１種類からなる膜厚１～５ｎｍの下地層を施してなる請求項１～１５のいずれか１項に記載の光学部材。
【請求項１７】
前記ハイブリッド層が，反射防止膜中のプラスチック基材に最も近い層と，プラスチック基材に最も遠い層とに設けられた請求項１～１６のいずれか１項に記載の反射防止膜を有する光学部材。
【請求項１８】
前記反射防止膜が，プラスチック基材側から順に，いかに記す構成であることを特徴とする請求項１に記載の光学部材。
第１層：ＳｉＯ2＋Ａｌ2Ｏ3＋有機物質からなるハイブリッド層（層厚１０～１８０ｎｍ）
第２層：Ｎｂ2Ｏ5層（層厚   １～２５ｎｍ）
第３層：ＳｉＯ2＋Ａｌ2Ｏ3層（層厚１０～５０ｎｍ）
第４層：Ｎｂ2Ｏ5層（層厚   １０～５５ｎｍ）
第５層：ＳｉＯ2＋Ａｌ2Ｏ3層（層厚   １０～５０ｎｍ）第６層：Ｎｂ2Ｏ5層（層厚   １０～１２０ｎｍ）第７層：ＳｉＯ2＋Ａｌ2Ｏ3＋有機物質からなるハイブリッド層（層厚７０～１００ｎｍ）
別紙２
特許番号：特許第４３６２０３２号
発明の名称：反射防止膜を有する光学部材及びその製造方法
登録日：平成２１年８月２１日
【特許請求の範囲】
【請求項１】
プラスチック基材と，真空蒸着で形成された反射防止膜とを有する光学部材であって，反射防止膜中の少なくとも１層が，無機物質及び有機物質よりなるハイブリッド層であり，有機物質が以下の一般式（ｂ）又は（ｄ）で表わされる構造を有する変性シリコーンオイルであり，全てのハイブリッド層がイオンアシスト法で形成され，イオンアシスト法の条件が，加速電圧５０Ｖ～１５０Ｖ及び加速電流３０ｍＡ～１００ｍＡであり，かつプラスチック基材に最も遠い層がハイブリッド層である光学部材。
一般式（ｂ）：ポリシロキサンの両末端に有機基を導入した変性シリコーンオイル
【化１】
一般式（ｄ）：ポリシロキサンの側鎖と両末端の両方に有機基を導入したシリコ
ーンオイル
【化２】
（一般式（ｂ）及び（ｄ）において，式中のｍ，ｎは，それぞれ独立に０以上の整数を表し，有機基がアミノ基，エポキシ基，カルボキシル基，炭素数１～１５の水酸基含有炭化水素基，メタクリル基，メルカプト基，フェノ－ル基，炭素数１～１５のアルコキシ基，これらの基のうち１つ以上を置換基として有する炭素数１～１５の炭化水素基，及びこれら各基の組み合わせから選ばれるものである。）
【請求項２】
前記ハイブリッド層の無機物質が，ＳｉＯ2である請求項１に記載の反射防止膜を有する光学部材。


主                文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は，控訴人の負担とする。
事実及   び理由
第１控訴の趣旨
１原判決中，控訴人敗訴部分を取り消す。
２麹町税務署長が控訴人に対して平成２１年４月２８日付けでした控訴人の平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの事業年度に係る法人税額等の更正処分（平成２２年５月３１日付け更正処分により一部取り消された後のもの）のうち，所得金額４７６億４３７０万３３２０円を超える部分及び還付されるべき税額１１１億５６２７万４０６６円を下回る部分を取り消す。３麹町税務署長が控訴人に対して平成１８年５月３１日付けでした過少申告加算税賦課決定処分（平成２２年５月３１日付け更正処分により一部取り消された後のもの）のうち８８万５０００円を超える部分を取り消す。
第２事案の概要
１本件は，総合商社であり，Ａ株式会社（以下「Ａ」という。）が製造する自動車の完成品や組立部品の輸出及び海外での販売事業等を行っている控訴人が，タイ王国（以下「タイ」という。）において上記販売事業を行う関連会社であるタイ法人２社が発行した株式を額面価額で引き受け，これらを基に平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの事業年度（以下「本件事業年度」という。）の法人税の確定申告をしたのに対し，麹町税務署長が，上記各株式が法人税法施行令（平成１８年政令第１２５号による改正前のもの。以下，同じ。）１１９条１項３号所定の有利発行の有価証券に当たり，その引受価額と時価との差額相当分の利益が生じていたなどとして，法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をし，さらに，上記更正処分における所得金額及び納付すべき税額を増額する再更正処分をしたことから，控訴人が，上記再更正処分における所得金額５９８億６９３６万１５２０円のうち４７６億４３７０万３３２０円を超える部分（差額１２２億２５６５万８２００円），還付されるべき税額９６億９１９４万３６０１円のうち１１１億５６２７万４０６６円を下回る部分（差額１４億６４３３万０４６５円）及び過少申告加算税賦課決定処分における１億６４２６万１０００円のうち８８万５０００円を超える部分（差額１億６３３７万６０００円）の取消しを求める事案である。２原判決は，上記再更正処分のうち，所得金額５９７億０５６２万９５６０円を超える部分，納付すべき税額マイナス７５億１３８９万７６６１円を超える部分，過少申告加算税賦課決定処分のうち１億６３７７万円を超える部分の各取消請求を認め，その余の請求をいずれも棄却した。これを不服とする控訴人が控訴した。その後，麹町税務署長が，上記再更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分のうち原判決による取消しに係る部分を取り消す旨の更正処分及び変更決定処分を行ったことから，控訴人は，前記第１の２及び３記載のとおり，請求の減縮をした。
３前提事実並びに争点及び争点に関する当事者の主張は，次のとおり付け加えるほか，原判決「事実及び理由」中の第２の１ないし５記載のとおりであるから，これを引用する。
（原判決の補正）
(1)原判決書１７頁２２行目の末尾の次に，行を改めて，次のとおり加える。「(8)麹町税務署長は，原判決の内容を踏まえ，平成２２年５月３１日，本件更正処分及び本件賦課決定処分につき，所得金額５９７億０５６２万９５６０円，納付すべき税額マイナス７５億１３８９万７６６１円及び過少申告加算税額１億６３７７万円を超える部分を取り消す更正処分及び変更決定処分を行った（乙２６）。」
(2)ア２２頁８行目の末尾の次に，行を改めて，次のとおり加える。「なお，法人税法２２条２項が，「取引に係る収益の額」と規定し，「取引による収益の額」としていないのは，取引自体から生ずる収益だけでなく，取引に関係した基因から生ずる収益を含む意味である。発行会社と新株主との間に経済的利益の移転がない場合であっても，本件のように，控訴人が本件２社株を取得する取引によって，控訴人に当該取引に関係した基因から収益が生じておれば，当該収益は控訴人の益金の額を構成する。
ウ法人税法２２条４項は，一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算すべきことを注意的に規定したものにすぎない。控訴人による同項の規定をもって，「企業会計準拠原則」を採用したものとし，同条２項に含まれる「収益」の額を企業会計原則により解釈されるとの主張は，注意規定であるとするその前提においても，法規範である法人税法の解釈を企業会計原則が拘束するという点においても理由がない。」イ同頁１１行目の「新株発行の場面においては，」の次に「有利発行を受ける引受人は，発行会社から利益を移転されるのではなく，旧株主から利益を移転されることになる。しかし，」を加える。
(3)ア２３頁２行目から同頁３行目にかけての「これによれば，新株発行の場面においては，」を「そして，新株発行の場面においては，旧株主と新株主との間には基本的に何らの法律行為も法律関係もないのであるから，これについて「取引」の存在を認めるためには，当事者の予測可能性や租税法律主義における法的安定性等の観点から，」に改める。イ同頁１５行目の「例示であるから,」の次に「上記アのとおり，」を加える。
ウ同頁１８行目の「また，」の次に，次のとおり加える。「新株発行は，発行会社と引受人との間に「取引」を成立させるものであるが，法人税法２２条２項は，資産の譲渡について「有償」及び「無償」の要件を使い分けながら，「無償」による資産の譲受けを規定しているところ，有利発行のように，適正な額より低い対価をもってする資産の譲受けは「有償」の資産の譲受けに当たると解されるから，適正な額より低い対価をもってしたことを捉えて「無償」と解することはできないのであって，同項に該当しないことも明らかである。そして，」


(4)ア２４頁６行目の「これによれば，」を次のとおり改める。「この規定は，企業会計における法人の利益及び租税会計における法人の所得は，共通の観念であることから，二重の手間を避ける意味で，企業会計に準拠すべきことを規定しているものであるから，単なる注意規定と見るべきものではない。そして，企業会計原則によれば，」イ同頁２０行目の末尾の次に，次のとおり加える。「なお，法人税法施行令１１９条１項３号の規定は，有利発行の要件として，時価を下回る価額で新株が発行されたことに加え，当該新株を引き受けた者が当該新株に表章された当該発行会社の資産価値を取得する一方，その発行会社の既存の株主は，保有する株式の下落による経済的損失（以下「希薄化損失」という。）を被ることを規定していないし，このような希薄化損失は，いまだ実現していない含み損であるにとどまり，そうである限り，法人税法の採用する実現原則に照らし，課税に当たって考慮されるべきものではない。控訴人の主張は，法人税法等を正解しないものである。」(5)ア２６頁４行目の末尾の次に，行を改めて，次のとおり加える。「なお，控訴人は，法人税基本通達９－１－１３(4)に準じての意味として，(ａ)「当該新株の発行価額の決定日」又は(ｂ)「同日に最も近い日におけるその株式の発行法人の事業年度終了の時」と読み替えられた日における価額を求めることになるのであり，しかも，上記(ａ)又は(ｂ)のいずれを選択するかは納税者の選択に委ねられていると解すべき旨主張するが，当該新株の発行価額の決定日における１株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額とすることを意味するものにすぎず，控訴人の主張する読替えは，理由がない。」
イ同頁１７行目の「(ア)    」の次に，「本件各株式の価額が有利な発行価額であるか否かの判定は，本件各株式の発行価額を決定した日の価額を基準とするものであるから，発行価額を決定した日を特定する必要があるところ，」を加える。
(6)２７頁３行目の「のみならず，」の次に「「決定日前１月間の平均株価等」の」を加える。
(7)ア２８頁１行目の末尾の次に，行を改めて，次のとおり加える。「ウその他の本件各株式の価額の算定において考慮すべき事項について(ア)控訴人は，法人税法施行令１１９条１項３号に規定する「有利な発行価額」は，発行会社の１株当たりの純資産価額のみを基準として算定するのではなく，当該会社に係る諸般の事情を考慮して行われるべきであるとした上，Ｂ社の剰余金を株主である控訴人に配当する計画があったことなど８つの事情を挙げるが，いずれの事情も本件２社株の発行価額を決定するに当たり考慮すべきではないものであり，その主張は，失当である。
(イ)控訴人は，時価を下回る価額で新株が発行された場合には，当該新株を引き受けた者が当該新株に表章された当該発行会社の資産価値を取得する一方，その発行会社の既存の株主は，保有する株式につき希薄化損失を被るとし，このような新株発行時における希薄化損失について，益金の算定に当たって考慮すべきことを主張するが，法人税法は実現原則を採用し，未実現の利益を課税の対象から除外しており（法人税法２５条１項），含み益の増減は課税上考慮されないのであり，その主張は，理由がない。
なお，控訴人は，有利発行に該当するか否かの判断においても，希薄化損失を考慮すべきである旨主張するが，法人税基本通達２－３－７に定める「当該有価証券の発行価額を決定した日の現況における当該発行法人の有価証券の価額」とは，発行価額を決定した日の現況における１株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額をいうのであるから，その算定に当たり，新株の発行により減少が見込まれる発行済みの株式の価値など考慮する必要はないというべきである。
(ウ)本件各処分は，本件Ｃ株及び本件Ｂ株のいずれの引受けにおいても，本件Ｂ株の含み益を益金に計上しており，同一資産を二重に評価した違法があると主張するが，本件２社株は，本件子会社の増減資等の手続の過程において，本件Ｃ社株式については平成１６年４月３０日に，本件Ｂ社株式については同年１２月２０日に，控訴人がそれぞれ別個に引き受けたものであるから，本件２社株の引受けに係る益金については，それぞれ別個にその引受時の本件２社株の時価を基に算定すべきものである。
(エ)控訴人は，本件２社株の時価を純資産価額方式で算出する場合，法人税額相当額を控除すべきであると主張する。しかし，財産評価基本通達における純資産価額の計算において，評価差額に対する法人税額等相当額を控除したところでその純資産価額を計算することとされているのは，相続財産が株式である場合に，株式の保有を通じて会社の資産を所有する場合と個人事業主がその事業用資産を直接所有する場合との評価の均衡を図る必要があることに基づくものである。そうすると，会社が継続的に事業活動を行うことを前提とする評価を行う場合に，法人税額等相当額を控除しないとすることには合理性がある。」
イ同頁１１行目の「判断される。」から同頁１４行目の「するとしても，」までを次のとおり改める。
「判断されるだけでなく，当該株式の発行により，既存株主の株式の希薄化を生じ，既存株主に不利益を与えることも、有利発行の要件として必要であると解すべきである。
そして，上記発行価額決定日については，これを定義する法令は存在しないところ，株式の発行価額の決定過程を実質的に見ると，株主総会において，株主が自ら会社に必要な資金の額，市場の動向などを考慮して新株の発行価額を算出しているとの仮定はおよそ非現実的であり，実際には，取締役会等の当該会社の実質的意思決定機関が諸般の事情を考慮し専門的な判断に基づいて発行価額を算出し，それを株主総会に諮るという過程を経ている。このような実質にかんがみると，実質的な意思決定機関による決定の日と解すべきであり，本件各株式の発行は，控訴人グループのタイにおける事業に対する出資形態の変更の一環として行われたものであるから，グループを統括する控訴人の最終的な意思決定機関における決定日となるのであり，それは，控訴人の社長室会の決定日である平成１５年１０月７日となる。また，株式価額を算定する方式として，仮に１株当たりの純資産価額により株式を評価する方式（以下「純資産価額方式」という。）を採用することとして，発行価額決定日の時価を算出するとしても，発行会社の１株当たりの純資産価額のみを基準とすれば足りるものではなく，」ウ同頁１７行目の「公正な発行価額についても」の次に，次のとおり加える。


「，発行価額決定前の当該会社の株式価額（時価）のみならず，株価の騰落習性，売買出来高の実績，会社の資産状況，収益状況，配当状況，発行済み株式数，新たに発行される株式数，株式市況の動向，これから予測される新株の消化可能性等の諸事情を総合し，旧株主の利益と会社が有利な資本調達を実現するという利益との調和の中に求めながら，」エ同頁２０行目の「タイの」から２９頁２行目の「時価については，」までを削る。
(8)ア２９頁４行目の「当該新株の発行価額の決定日」を「当該事業年度終了の日」に改める。
イ同頁７行目の「参照），」を次のとおり改める。「），これを合理的に読み替えた(ａ)「当該新株の発行価額の決定日」又は(ｂ)「同日に最も近い日におけるその株式の発行法人の事業年度終了の時」における価額を求めることになる。そして，上記(ａ)又は(ｂ)のいずれを選択するかは納税者の選択に委ねられている。
また，上記(ｂ)の方式により時価の算定をするについての資料については，タイのボラティリティ（株価等の価格変動性）等を考慮すれば，期末決算書の数字は，各四半期における経営管理資料の数字と大きく乖離する可能性があるのであるから，いまだ確定していない中間決算や四半期決算の経営管理資料の数字を用いるべきではなく，直近の期末確定決算書の数字に基づいて判断すべきものである。
そうすると，」
ウ同頁１４行目の「法人税基本通達による」の次に「上記選択を認める」を加える。
エ同頁１７行目の「ａ    」の次に「確かに，被控訴人が主張するように，」を加える。
オ同頁１９行目の「なるところ，」を次のとおり改める。「なる。しかし，「有利な発行価額」に該当するか否かは，当該会社の収益状況，金融関係，配当状況，同業会社の株式価額との比較，売買実例等諸
般の事情を斟酌して決定されるべきところ，」
(9)ア３０頁６行目の「⑥」の次に「タイの市場ではボラティリティが極めて高く，」を加える。
イ同頁９行目から同頁１０行目にかけての「要因になる。」の次に，次のとおり加える。
「また，⑧新株の発行価額が有利な発行価額に該当するか否かを判断する場面は，法人税法の採用する実現原則が適用される場面とは無関係であるところ，実際に，控訴人は，本件Ｃ社株の引受けにより控訴人の子会社であるＤ社の資産価値の減少が，本件Ｂ社株の引受けにより既に控訴人の子会社となっていたＣ社の資産価値の減少がそれぞれ生じ，控訴人はその損失を被っているのであるから，このような希薄化損失は，有利な発行価額に該当するか否かの判断においても当然考慮されるべきである。」(10)３１頁１７行目の「そうすると，」を次のとおり改める。「そして，有利な発行価額であるかどうかは，既存株主の経済的利益との関係で実質的に判断されるべきものであり，本件２社株の発行に係る一連の増減資手続を俯瞰して，実質的にＣ社及びＢ社の既存株主から控訴人に利益が移転したかどうか，換言すれば，既存株主に損失が生じているかどうかが検討
されるべきところ，」
(11)ア３２頁１３行目の「％）」の次に「については，剰余金が既に特定人である控訴人に分配されることが予定されていたにもかかわらず，当該含み益」を加える。
イ同頁２０行目の末尾の次に，行を改めて，次のとおり加える。
「(ウ)法人税額相当額を控除すべきこと
株式を純資産価額方式で算定する場合に，法人税額等相当額を控除するのは，資産を直接保有する場合と会社を通じて間接保有する場合との評価の均衡を図るという趣旨に基づくものであり，その趣旨は当該会社が営業活動を順調に行っており，現実に解散することを前提としている場合でなくても妥当する（最高裁判所平成１７年１１月８日判決・判タ１１９８号１２１頁〔以下「最高裁平成１７年判決」という。〕，最高裁平成１８年判決参照）から，このような法人税額等相当額の控除は，通達上認められている相続税・贈与税の算定の場面に限定されるものではない。本件２社株の時価を純資産価額方式で算出する場合，法人税額相当額を控除すべきである。
ウ新株の発行価額が有利な発行価額であるかどうかは，上記のとおり、既存株主の経済的利益との関係で実質的に判断されるべきものであり，本件２社株の発行に係る一連の増減資手続を俯瞰して，実質的にＣ社及びＢ社の既存株主から控訴人に利益が移転したかどうか，換言すれば，既存株主に損失が生じているかどうかが検討されるべきところ，本件Ｃ社株の発行により同社の既存株主であるＤ社及びＥ社は，その保有するＣ社株につき損失を被るが，Ｄ社は，控訴人の１００％子会社であり，Ｅ社もその全株式を控訴人に直接又は間接に保有されていること，Ｂ社株については，Ａ及び三社友が既存株主であったが，一連の増減資手続の前後で保有する株式割合に変化がなく，Ｂ社の企業価値にも変化がなかったのであるから，既存株主から控訴人への利益の移転はなく，既存株主には損失が生じていないから，そもそも当時の商法上も税法上も有利発行に当たらない。
また，このように本件２社株の発行に係る一連の増減資手続を俯瞰して，実質的にＣ社及びＢ社の既存株主から控訴人に実質的に利益が移転したかどうかにより判断すべきことは，経営判断の原則の観点からの帰結でもある。」
第３当裁判所の判断
当裁判所は，麹町税務署長が控訴人に対して平成２１年４月２８日付けでした控訴人の本件事業年度に係る法人税額等の更正処分（平成２２年５月３１日付けでした更正処分により，所得金額は５９７億０５６２万９５６０円，納付すべき税額はマイナス７５億１３８９万７６６１円となっている。），同税務署長が控訴人に対して平成１８年５月３１日付けでした過少申告加算税賦課決定処分（平成２２年５月３１日付けでした更正処分により，金額は１億６３７７万円となっている。）は理由があり，控訴人の請求（減縮後のもの）は理由がないと判断する。
その理由は，次のとおり付け加えるほか，原判決「事実及び理由」中の第３の１ないし４記載のとおりであるから，これを引用する。
（原判決の補正）


１(1)原判決書３６頁５行目の「しているところ，」の次に「同項の列挙する取引は単なる例示にすぎないと解すべきであるから，」を加える。(2)同頁１１行目の末尾の次に，行を改めて，次のとおり加える。「法人税法２２条２項を限定列挙の規定と解した上で，形式的な文言解釈を試みる控訴人の上記主張は，採用することができない。」(3)同頁１９行目の冒頭から３７頁４行目の末尾までを次のとおり改める。「しかし，本件のような新株の発行においては，そもそも控訴人による現金の払込みと，その金額を超える時価の新株の取得という「取引」が存在しているのであり，法人税法２２条２項が，「取引に係る収益の額」と規定し，「取引による収益の額」としていないのは，取引自体から生ずる収益だけでなく，取引に関係した基因から生ずる収益を含む意味であるから，発行会社と新株主との間に経済的利益の移転がない場合であっても，有利発行により経済的利益を得ていれば，当該収益が益金を構成することになる。そうすると，控訴人が本件２社株を取得する取引によって，控訴人に対し当該取引に関係した基因から収益が生じていれば，当該収益は控訴人の益金の額を構成することになる。
なお，本件においては，控訴人が，その子会社等から新株を引き受けたものであるところ，控訴人の取得価額が株式の適正価額より低額であったことから，株式を引き受けた旧株主である控訴人と発行会社との間の取引に関係した基因により，控訴人について受贈益課税の対象となる利益が生じているか否かが問題となっているのに対し，最高裁平成１８年判決の事案は，株式を引き受けていない旧株主に寄付金課税をする上で，当該旧株主と発行会社との関係においてではなく，当該旧株主と新株主との間の関係における資産価値の移転を問題とした事案であるから，両者の事案は異なっており，本件においても，株式を引き受けていない旧株主と発行会社との関係において取引を構成しなければならない必要は全くない。そうすると，本件のような受贈益課税と最高裁平成１８年判決の事案のような寄付金課税とにより，益金を発生させる取引が異なることは当然であり，これが異なることを問題視する控訴人の主張は，理由がない。」
２３８頁５行目の末尾の次に，行を改めて，次のとおり加える。「新株の発行が有利発行に当たるかどうかにつき，控訴人は，当該新株発行に係る発行価額が時価よりも低額であることだけでなく，当該新株発行により既存株主の株式の希薄化を生じ，既存株主に不利益を与えることもその要件となる旨主張するが，法人税法及び同法施行令の解釈上そのような要件を読み取ることはできないのであって，その主張は，採用することができない。そこで，本件における本件２社株の発行価額が法人税法施行令１１９条１項３号にいう「有利な発行価額」に当たるかどうかについて検討することとし，
まず，有価証券の価額の算出方法について見るに，」
３３９頁１４行目の「ア」を「ア(ア)」に改める。４(1)４０頁６行目の末尾の次に，行を改めて，次のとおり加える。「なお，この点について，控訴人は，新株の発行価額が，法人税法施行令１１９条１項３号に規定する「有利な発行価額」に該当するか否かは，発行会社の１株当たりの純資産価額のみを基準として判断されるべきではなく，当該会社の収益状況，金融関係，配当状況，同業会社の株式価額との比較，売買実例等諸般の事情を考慮して決定されるべき旨主張するところ，なるほど，「有利な発行価額」に該当するか否かは，１株当たりの純資産価額のみを基準とするのではなく，諸般の考慮すべき事情を参酌しつつ判断すべきものであるといえるが，「有利な発行価額」に該当するか否かは，基本的には経済的利益に着目して判断されるべきものでありその最大の要素が１株当たりの純資産価額であるから，特段の事情のない限りは，法人税基本通達２－３－７（注）１の提示する当該株式の時価と発行価額との差額が当該株式の価額のおおむね１０％相当額以上であるか否かによって判断することで足りるといえる。」
(2)同頁７行目の冒頭に「(イ)」を加える。
５(1)４１頁１３行目の「前記アのとおり，」の次に「発行価額決定日における」を加える。
(2)同頁１９行目の「主張をするものではない。」を「主張をするものではないし，四半期決算書等の財務諸表の数字よりも，直近の期末確定決算書の数字の方が適切に実態を反映した合理的な資料であることを認めるに足りる証拠もない。」に改める。
６(1)４２頁２行目の「法人税基本通達９－１－１３(4)」を「法人税基本通達２－３－９が準用する同９－１－１３(4)」に改める。(2)同頁１８行目の「決定日」の次に「又は当該新株の発行価額の決定日」を加える。
(3)同頁２０行目の「採用することができず，」の次に，次のとおり加える。「かえって，前記のとおり，当該新株の発行価額の決定日における１株当たりの純資産価額を参酌すべきものである以上，端的に，発行価額の決定日に可及的に近接した日を基準日とする資料をその信頼性を吟味しながら用いることが合理的なものというべきであるところ，控訴人の主張するタイのボラティリティ等を考慮すれば，四半期決算資料を用いる方が合理性があるといえるのであるから，四半期決算資料を用いたことが上記通達に違反することはないといわなければならない。」
７(1)４５頁４行目の「ウ」を「エ」に改め，同頁３行目の末尾の次に，行を改めて，次のとおり加える。


「ウ控訴人は，有利な発行価額であるかどうかは，既存株主の経済的利益との関係で実質的に判断されるべきものであり，本件２社株の発行に係る一連の増減資手続を俯瞰して，実質的にＣ社及びＢ社の既存株主から控訴人に利益が移転したかどうか，換言すれば，既存株主に損失が生じているかどうかが検討されるべきところ，本件では，既存株主から控訴人への利益の移転はなく，既存株主には損失が生じていないから，当時の商法上も税法上も有利発行に当たらない旨主張する。しかし，本件２社株の発行自体から控訴人が受ける利益と，控訴人の有する既存株式が本件２社株の発行により受ける損失を分けずに一体として考えることは，法人税法が実現原則を採用し，未実現の利益を課税対象から除外することにより，含み益の増減は課税上考慮されないとし（法人税法２５条１項），資産の評価換えに伴う減額部分も損金の額に算入しないとすること（同法３３条１項）との整合性に問題があると考えられること，また，法人格の異なるグループ法人の間で増減資取引が行われたとしても，法人税法上は，各取引ごとに所得の発生や帰属が判断されるものであるから，本件について控訴人及びそのグループ会社により行われた増減資手続を一連一体のものととらえた上で，控訴人や控訴人以外の既存株主の利益の有無を検討しなければならないとする根拠はなく，控訴人の主張は立法政策としてはともかくとして，現行法令の解釈としては，採用することができない。そうすると，本件２社株の発行が有利発行に当たるとしても，益金の額の対象となるのは，控訴人及び控訴人の子会社を除いた第三者であるＡや三社友の株式に係る損失部分に限られるとする控訴人の主張も理由がないことになる。さらに，控訴人は，本件２社株の発行価額が，適正な評価手続に基づいて，かつ，第三者の評価を入手した上で決定された以上，課税処分に当たってもその判断を尊重すべきであって，課税処分において、事後的な判断によりそれと異なる価額を付し，当該発行価額を有利な発行価額であるとして課税することは，経営判断の原則の観点から許されない旨主張する。しかし，経営判断の原則は，役員が会社ないし株主等に対して委任関係に基づく善管注意義務違反に係る責任を負うかどうかを問題とするものであるところ，取締役が会社から免責を得ることと，会社が第三者から免責を得ることとは異なり，会社と第三者との間の法律関係を規律するものではないから，控訴人の主張は理由がない。」
(2)同頁５行目の末尾の次に，行を改めて，次のとおり加える。「なお，本件２社株について，法人税基本通達２－３－７（注）１の提示する当該株式の時価と発行価額との差額が当該株式の価額のおおむね１０％相当額以上であるか否かという基準により判断することを不合理とする特段の事情については，これを認めることはできないと考えるものであるが，この点については，後記(5)アにおいて改めて検討する。」８４７頁１２行目の末尾の次に，次のとおり加える。「また，⑧新株の発行価額が有利な発行価額に該当するか否かを判断する場面は，法人税法の採用する実現原則が適用される場面とは無関係であるところ，実際に，控訴人は，本件２社株の引受けにより，Ｄ社等の子会社の資産価値の減少による損失を被っているのであるから，有利な発行価額に該当するか否かの判断においては，このような希薄化損失は当然考慮されるべきものであるとも主張する。」
９４９頁４行目の末尾に「また，前記③の主張も，本件２社株の時価とは関係のない事情である。」を加える。
10(1)５１頁６行目の末尾の次に，行を改めて，次のとおり加える。
「(カ)前記⑧の主張（希薄化損失）について
本件２社株の発行価額の決定時点において，本件２社株を保有するＤ社等の株式価額が下落することが見込まれ，さらには，Ｄ社等の株式を保有する控訴人にＤ社等の株式に係る希薄化損失が生じる見込みであるとしても，本件２社株の発行価額が有利な発行価額であるか否かは，新たに発行される新株自体について検討されるべきものであり，当該新株の発行により減少が見込まれる既に発行済みの株式の価値を考慮する必要はないものである。
なお，控訴人は，本件２社株の発行が法人税法施行令１１９条１項３号括弧書にいう株主割当に実質的に当たるとするが，本件２社株の発行が株主割当でないことは明らかであり，理由がない。」
(2)同頁１３行目の「法人税法は，」の次に，次のとおり加える。「既に述べたとおり，保有資産については，内在する含み益の増減は課税上考慮しないこととし，それが譲渡される時点において，当該資産に発生していたそれまでの含み益又は含み損が一括して清算されて，はじめて利益又は損失の実現が生じ，その時点において，利益が実現すれば課税される関係が生
じるものと取り扱うこととして，」
11５２頁１６行目の冒頭に「エ」を加える。
12(1)５３頁３行目の「そして，」から同頁６行目の「１４(3)），」までを次のとおり改める。
「むしろ，このような相続税の分野における株式評価の取扱いと，会社が継続的に事業活動を行うことを前提とする法人税課税における株式評価の取扱いとが異なることは，合理的な措置として是認できるのであって，このような考え方に基づいて，平成１２年課法２－７による改正により，法人税課税における１株当たりの純資産価額の評価に当たり法人税額等相当額を控除しないこととされるに至ったものである（法人税基本通達９－１－１４(3)）。このような法人課税における株式評価において，法人税額等相当額を控除しな
いこととされるに至った趣旨及び経緯に加え，」
(2)同頁９行目の「でき，」を「できることを考慮すると，」に改め，同頁１０行目の末尾の次に，行を改めて，次のとおり加える。「また，法人税額等相当額を控除しないことを定める法人税基本通達９－１－１４(3)は，同通達が定められた平成１２年以前の事案に関する最高裁平成１７年判決及び同平成１８年判決にも抵触する点はないというべきである。」13６１頁１９行目の「○○」を「○○」に改める。
第４結論
以上によれば，控訴人の本件請求（減縮後のもの）を棄却した原判決は相当であり，本件控訴は理由がないから，これを棄却することとし，主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第１１民事部


主          文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理          由
上告代理人中田祐児ほかの上告受理申立て理由（ただし，排除されたものを除く。）について
１本件は，信託契約の受託者である被上告人らが，信託事務の遂行のために負担した借入金を自己の固有財産をもって弁済したと主張して，信託法（平成１８年法律第１０９号による改正前のもの。以下「旧信託法」という。）３６条２項本文に基づき，受益者である上告人に対し，負担した費用の補償を請求する事案である。上記信託契約において，受益者に対する費用補償請求権を定めた同項本文の適用を排除する旨の合意が成立していたか否かが争点となっている。２原審の適法に確定した事実関係の概要等は，次のとおりである。(1)上告人とＡ１信託銀行及び被上告人Ｘ２信託銀行（なお，Ａ１信託銀行は，平成１４年１月にＡ２信託銀行と商号変更し，平成１７年１０月に吸収合併及び商号変更により被上告人Ｘ１信託銀行となった。以下，被上告人Ｘ２信託銀行と併せていうときは，上記吸収合併等の前後を通じて，単に「被上告人ら」という。）は，兵庫県議会の議決を経た上で，昭和６２年１２月１日，上告人を委託者兼受益者，被上告人らを共同受託者とし，信託期間を契約締結の日から２８年間として，上告人がその所有に係る兵庫県加西市所在の土地（以下「本件信託土地」という。）を被上告人らに信託譲渡し，被上告人らにおいて，本件信託土地上にゴルフ場を中核とするスポーツ・レクリエーション施設（以下「本件信託施設」という。）を建設し，これを管理運営することを目的とする土地信託契約（以下「本件信託契約」という。）を締結した（以下，本件信託契約に基づき被上告人らが行うこととなる信託事業を「本件信託事業」という。）。本件信託契約においては，被上告人らが，７３億円（後に９４億円に変更された。）を限度として建設資金等を借り入れた上で本件信託施設を建設し，これを管理運用して得られる収益から借入金を返済し，その完済後は剰余金を信託配当として上告人に支払うものとされていた。
(2)本件信託契約は，昭和６１年法律第７５号による地方自治法の改正により創設された普通財産である公有地の信託制度に基づくものであるが，上記制度の創設に先立ち，自治省の「公有財産の有効活用等に関する調査研究会」が昭和６１年１月に取りまとめた報告書においては，信託財産の運用が当初の見通しと大きく異なった場合には，信託の終了に際し地方公共団体が債務を承継する可能性がある旨の記載がされており，また，自治事務次官は，上記改正後の同年５月，各都道府県知事及び各指定都市市長に宛てて，公有地の信託について通知を発し，公有地の信託には旧信託法等の適用があることに留意するよう注意を喚起した。(3)Ａ１信託銀行は，昭和６１年４月，上告人に対し，「土地信託制度の利用による兵庫県公有地の有効活用の御提案」と題する文書を提出した。同文書は，公有地の信託制度の概要等について説明したもので，その中には，信託受益権の性質として，利益享受に関しては所有者の権利と同一であり，管理・処分の成果損失は全て受益者に帰属する旨の記載がされていた。そして，上告人のＢ副知事は，昭和６２年９月，本件信託契約の締結に向けた兵庫県議会における審議に際し，本件信託土地の信託について，信託期間満了時に上告人が債務を引き継ぐことも制度的にはあり得る旨答弁した。
(4)本件信託契約に係る契約書（以下「本件契約書」という。）には，次のような条項があった。
ア信託財産に関する公租公課及び登記費用，設計監理費用，造成・建設工事等請負代金，借入金の返済金及び利息，本件信託土地及び本件信託施設の修繕・保存・改良の費用，損害保険料その他信託事務に必要な費用は，信託財産から支弁する（１８条本文）。
イ被上告人らは，信託の収支に不足金が生じる場合には，その処理方法について，あらかじめ上告人と協議しなければならない（２５条）。ウ被上告人らは，信託の終了時に借入金債務その他の債務（信託終了後支払を要する費用を含む。）が残存する場合には，上告人と協議の上，これを処理する（３２条２項３号）。
エ信託終了に要する費用は，信託財産から支弁する（３２条２項４号）。(5)被上告人らは，本件信託契約に基づき，建設資金等を借り入れた上で，本件信託土地上に本件信託施設を建設し，平成３年８月，その営業を開始した。ところが，阪神・淡路大震災が発生した平成７年以降，その入場者数は落ち込み，事業収支は悪化するに至った。被上告人らが作成し平成１３年１１月２０日に上告人に提出した中期経営健全化計画においては，信託配当が見込まれなくなるどころか，信託期間満了時に約８１億円もの借入金が残存する予定である旨の記載がされており，上告人と被上告人らは，平成１５年３月以降，本件信託事業に資金不足が生じた場合の処理方法について協議を重ねるようになった。(6)被上告人らは，借入金の金利負担を軽減するため，上告人の承認を得た上で，借換えをするなどしていたが，平成１３年４月２日，Ｃ銀行から低利で融資を受けた上でこれを借入金の弁済に充てた。上告人は，被上告人らがＣ銀行から受けた上記融資につき，同銀行との間で損失補償契約を締結し，被上告人らの債務につき事実上保証した。その後も，被上告人らは，Ｃ銀行からの借入れにつき弁済期が到来する都度，同銀行との間で借換えをして借入れを継続し，上告人もこれにつき損失補償契約を締結した。
(7)ところが，上告人は，平成１７年秋頃，被上告人らに対し，平成１８年４月３日を弁済期とするＣ銀行からの借入れの借換えについては損失補償契約を締結しない旨の意向を示した。被上告人らは，平成１７年１１月１８日付け文書により，上告人に対し，上記借換えについて上告人の損失補償契約を得ることができなければ，被上告人らがその固有勘定でこれを弁済せざるを得ない旨通知したところ，上告人は，同年１２月２６日付け文書により，被上告人らに対し，信託期間中に資金不足が生じた場合は，受託者の責任で対応すべきであり，損失補償契約を締結することはできない旨の通知をした。


(8)被上告人らは，Ｃ銀行からの借入れを継続することができず，他の金融機関からも融資を受けることができなかったため，平成１８年３月３１日及び同年４月３日，本件信託事業の遂行のために借り入れていた合計７８億７９００万円をＣ銀行等に返済した。
３所論は，本件信託契約においては受益者に対する費用補償請求権を定めた旧信託法３６条２項本文の適用を排除する旨の合意が成立していたというべきであるのに，かかる合意が成立していたとはいえないとして被上告人らが直ちに同請求権を行使することができるとした原審の判断が違法であるというのである。４そこで検討すると，上記事実関係によれば，公有地の信託制度の創設に先立ち，自治省の研究会が昭和６１年１月に取りまとめた報告書においては，信託財産の運用が当初見通しと大きく異なった場合には信託終了に際し地方公共団体が債務を承継する可能性があることが明記されており，同年５月の自治事務次官通知においても，公有地の信託には旧信託法等の適用があることに留意することとされていた上，Ａ１信託銀行が同年４月に上告人に提出した文書には，公有地の信託においても管理・処分の成果損失は全て受益者に帰属する旨が記載されており，上告人のＢ副知事も，本件信託契約締結の約２か月前である昭和６２年９月，兵庫県議会において，本件信託事業に関し，信託終了時に上告人が債務を引き継ぐ可能性がある旨の答弁をしているというのである。これらの事実に照らせば，公有地の信託といえども，旧信託法の規律に従い，受益者に対する費用補償請求権を定めた旧信託法３６条２項本文の適用があるのが原則であることが公有地の信託に関わる関係者の共通認識であり，上告人もその例外ではなかったものというべきである。したがって，本件信託契約において同項本文の適用を排除しようとするのであれば，そのための交渉が重ねられてしかるべきところ，上告人と被上告人らとの間において，本件信託契約の締結に至るまでの間に，かかる交渉がもたれたことは全くうかがわれない。
そして，本件契約書の契約文言を見ても，１８条本文は「信託事務に必要な費用は，信託財産から支弁する。」と定めているが，そこには受益者に対する費用補償請求権を定めた旧信託法３６条２項本文の適用を排除する趣旨の文言はなく，また，３２条２項４号は「信託終了に要する費用は，信託財産から支弁する。」と定めているが，そこにも旧信託法３６条２項本文の適用を排除する趣旨の文言はない。本件契約書３２条２項４号は，同条項が置かれた位置等に照らすならば，信託終了に際し，被上告人らが本件信託土地や本件信託施設を上告人に引き渡し，その登記名義を変更するなどの事務が伴うことから，これに要する費用の負担について定めたものにすぎないと解される。そして，本件契約書には，ほかに旧信託法３６条２項本文の適用を排除する旨を文言上明確に定めた条項はなく，かえって，本件契約書においては，不足金が生ずる場合の処理方法について，上告人と被上告人らがあらかじめ協議するものとされ（２５条），信託の終了時に借入金債務等が残存する場合には被上告人らが上告人と協議の上これを処理するとされているのであって（３２条２項３号），これらの条項は，被上告人らが負担した費用については，最終的に上告人がこれを負担する義務を負っていることを前提に，その具体的な処理の方針等について上告人が被上告人らと協議する機会を設けるべきことを定めたものと解することができる。
加えて，本件信託契約締結後の事情をみても，本件信託事業は平成７年から収支が悪化し，平成１３年１１月２０日に上告人に提出された被上告人ら作成の中期経営健全化計画においては，信託期間満了時に約８１億円もの借入金が残存する予定である旨の記載がされており，上告人と被上告人らは，平成１５年３月以降，本件信託事業に資金不足が生じた場合の処理方法について協議を重ねるようになったが，その協議の過程において，上告人が，被上告人らに対し，自己の費用補償義務を否定するような態度を示したことはうかがわれず，かえって，上告人は，複数回にわたって損失補償契約を締結してまで被上告人らの資金調達を支援してきたのであって，上告人は，平成１７年１２月２６日付け文書において，初めて自己の費用補償義務を明確に否定するに至ったというのである。
以上の事情に照らすと，本件信託契約において，受益者に対する費用補償請求権を定めた旧信託法３６条２項本文の適用を排除する旨の合意が成立していたとはいえないというべきである。
なお，本件契約書１８条本文は，被上告人らが上告人に対する費用補償請求権を行使するより先に，まず信託財産から費用の補償を受けるべきである旨を定めた規定であると解する余地がある。そうであるとしても，前記事実関係によれば，被上告人らが本件信託土地及び本件信託施設を売却することなく信託財産から補償を受けることは困難であるところ，これらを売却すれば信託目的が達成不能になることは明らかである。このような事情の下においては，被上告人らが，上告人に対し，旧信託法３６条２項本文所定の費用補償請求権を直ちに行使することは，本件契約書１８条本文によっても妨げられることはないと解するのが相当である。原審の判断は，これと同旨をいうものとして是認することができる。所論引用の各判例は，本件に適切でない。論旨は採用することができない。よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。なお，裁判官宮川光治の補足意見がある。
裁判官宮川光治の補足意見は，次のとおりである。
契約の解釈は，契約締結の前提とされていた了解事項，交渉の経緯，契約文言作成の経緯等を踏まえて，当事者意思を探求する作業であるところ，本件では，経緯において，公有地の信託にも旧信託法３６条２項本文の適用があることが関係者の共通認識であることが認められる一方，同項本文の適用を排除する旨の交渉がもたれたことはうかがわれないというのである。そして，同項本文の適用を排除する旨の合意が成立しているというためには，本件契約書において，それが明瞭に表示されていることを要するというべきところ，そのような文言を有する条項は存在しないというほかない。


令和元年８月２９日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２９年（ワ）第８２７２号損害賠償等請求事件
口頭弁論終結日令和元年６月１４日
判     決
原        告    株式会   社ハッ   ク同訴訟代理人弁護士    長谷川     敬   一同訴訟代理人弁理士    河   野   英   仁
被        告    時代健康研究株式会社
同訴訟代理人弁護士    堀   川      敦同訴訟代理人弁理士    茅   原   裕   二
主     文
１被告は，別紙被告商品目録表示のそうめん流し器「素麺物語」を製造し，使用し，譲渡し，貸し渡し，輸出し，若しくは輸入し，又はその譲渡若しくは貸渡しのための展示をしてはならない。
２被告は，原告に対し，１０４万４５８２円及びこれに対する平成２９年９月２０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。３原告のその余の主位的請求並びに廃棄請求及び損害賠償請求に係る各予備的請求をいずれも棄却する。
４訴訟費用は，これを５分し，その１を原告の負担とし，その余を被告の負担とする。
５この判決は，第２項に限り，仮に執行することができる。
事実及び理由
第１請求
１主文第１項と同旨。
２被告は，別紙被告商品目録表示のそうめん流し器「素麺物語」を廃棄せよ。３被告は，原告に対し，６３６万０８１０円及びこれに対する平成２９年９月２０日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１本件は，原告が，被告が別紙被告商品目録表示のそうめん流し器「素麺物語」（以下「被告商品」という。）を販売等した行為に関し，以下の各請求をする事案である。
(1)意匠権に関する請求（主位的請求）
原告は，被告商品の意匠（以下「被告意匠」という。）は別紙意匠権目録記載の原告の意匠権（以下「本件意匠権」という。）に係る意匠（以下「本件登録意匠」という。）に類似するものであり，被告の上記行為は本件意匠権を侵害するとして，被告に対し，以下の各請求をする。
ア意匠法３７条１項に基づく被告商品の販売等の差止請求（前記第１の１）
イ同条２項に基づく被告商品の廃棄請求（同２）
ウ本件意匠権侵害の不法行為に基づく損害賠償金６３６万０８１０円及びこれに対する不法行為後の日である平成２９年９月２０日（訴状送達の日の翌日。以下同じ。）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払請求
（同３）
(2)不正競争防止法に関する請求
ア同法２条１項１号関係
原告は，被告商品は周知の商品等表示である別紙原告新商品目録表示のそうめん流し器「流しそうめん風流    極」（以下「原告新商品」という。）の形態と類似の形態を使用するものであり，被告の上記行為は同号所定の不正競争に該当するとして，被告に対し，以下の各請求をする。
(ｱ)同法３条１項に基づく被告商品の販売等の差止請求（前記第１の１）(ｲ)同条２項に基づく被告商品の廃棄請求（同２）(ｳ)同法４条に基づく損害賠償金６３６万０８１０円及びこれに対する不正競争後の日である平成２９年９月２０日から支払済みまで民法所定の年５分の割合によ
る遅延損害金の支払請求（同３）
なお，原告は，上記各請求につき，いずれも，同趣旨の上記(1)の各請求に対し予備的併合の関係にあるとする。
イ同法２条１項３号関係
原告は，被告商品は原告新商品の形態を模倣したものであり，被告の上記行為は同号所定の不正競争に該当するとして，被告に対し，同法４条に基づく損害賠償金６３６万０８１０円及びこれに対する不正競争後の日である平成２９年９月２０日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払請求（前記第１の３）をする。
なお，原告は，上記請求につき，上記(1)ウの請求に対し予備的併合の関係にあるとする（上記ア(ｳ)の請求に対し選択的併合の関係にあると解される。）。２前提事実（証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実並びに裁判所に顕著な事実。なお，本判決において書証を掲記する際には，枝番号の全てを含むときはその記載を省略することがある。）
(1)本件意匠権
原告は，別紙意匠権目録記載の意匠権（本件意匠権）を有する。
(2)原告の販売商品等
ア原告は，意匠に係る物品を「そうめん流し器」とする本件意匠権を有するところ，本件登録意匠は，別紙意匠権目録の別紙本件登録意匠図面の【参考図】記載のとおり，概略，そうめんを吐水口の設けられた上部から下部のトレイ部に流すためのレール部を有するという構成を備えている（甲１。ただし，その基本的構成態様及び具体的構成態様については，後記のとおり当事者間に争いがある。以下，そうめん流し器のうち，概略の構成として本件登録意匠と同様に上部から下部のトレイ部に流すためのレール部を有するものを「ウォータースライダー型」と形容することがある。）。
また，原告は，本件登録意匠の意匠登録出願前から，ウォータースライダー型のそうめん流し器である「流しそうめん風流」（以下「原告旧商品」という。）を販売していた（乙３～５）。その後，原告は，同じくウォータースライダー型であるがトレイ部の形状を異にするそうめん流し器である原告新商品の販売を開始し（なお，その販売開始時期については，後記のとおり当事者間に争いがある。），現在に至るまでその販売を継続している。
(3)被告と被告商品
被告は，日用品の輸入，販売を目的とする株式会社であり，平成２９年４月１１日，商号を「株式会社皇基」から現在のものに変更した。被告は，遅くとも同年３月３日以降，ウォータースライダー型のそうめん流し器である被告商品を製造し，販売し，また，販売の申出をしている。
(4)意匠登録無効審判請求等


被告は，平成３０年４月１８日，特許庁に対し，本件意匠権の設定登録について，意匠登録無効審判を請求した（以下「本件審判請求」という。）。本件審判請求で被告が主張した無効理由は，本件登録意匠が，その意匠登録出願前に，①日本国内において公然知られた原告新商品の意匠（以下「原告新商品意匠」という。）と同一であるから，意匠法３条１項１号により意匠登録を受けることができないものであり（以下「無効理由１」という。），②日本国内において公然知られた原告旧商品の意匠（以下「原告旧商品意匠」という。）と類似する意匠であるから，同項３号により意匠登録を受けることができないものであり（以下「無効理由２」という。），また，③当業者が原告旧商品意匠等の形状に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものであるから，同条２項により意匠登録を受けることができないものであり（以下「無効理由３」という。），それぞれ，同法４８条１項１号に該当する，とするものである。
これに対し，特許庁は，平成３１年３月２０日，本件審判請求につき不成立とする審決をし（以下「本件審決」という。），本件審決は確定した（裁判所に顕著な事実）。
３争点
(1)意匠権関係（争点１）
ア本件登録意匠と被告意匠の類否（争点１－１）
イ無効理由の存否（争点１－２）
(ｱ)新規性欠如１について（争点１－２－１）
(ｲ)新規性欠如２について（争点１－２－２）
(ｳ)創作非容易性欠如について（争点１－２－３）
ウ原告の損害額（争点１－３）
(2)不正競争防止法２条１項１号関係（争点２）ア原告新商品の形態の商品等表示該当性及び周知性の有無（争点２－１）イ原告新商品の形態と被告商品の形態の類否及び混同のおそれの有無（争点２－２）
ウ原告の損害額（争点２－３）
(3)不正競争防止法２条１項３号関係（争点３）
ア被告商品の形態の模倣性（争点３－１）
イ原告の損害額（争点３－２）
第３争点に関する当事者の主張
１争点１（意匠権関係）
(1)争点１－１（本件登録意匠と被告意匠の類否）
（原告の主張）
ア被告意匠は，以下のとおり，本件登録意匠に類似する。
(ｱ)両意匠の構成
本件登録意匠の構成は，別紙図面対比表の「本件登録意匠」欄に表示のとおりである（斜視図を除く。）。他方，被告意匠の構成は，同「被告意匠」欄に表示のとおりである。
(ｲ)両意匠の対比
本件登録意匠と被告意匠の各構成を比較すれば，頂部の吐水口部分の形状を除き，全体的なデザインは酷似しており，需要者の視覚を通じた全体的な美感は吐水口部分の形状の相違を凌駕している。
また，流しそうめんを食するために使用するそうめん流し器について，需要者は，そうめんを流す環状のレール部と，流れ落ちたそうめんが最終的に到達し，回転器により回転するトレイ部の各形状には関心を持つが，頂部に視線を向けることはない。
したがって，被告意匠は，本件登録意匠に類似する。
イ原告旧商品意匠を参酌して本件登録意匠の要部を認定したとしても，被告意匠は，以下のとおり，本件登録意匠に類似する。
(ｱ)本件登録意匠の要部
原告旧商品意匠の構成を参酌すると，本件登録意匠の構成のうち，①トレイ部の先端部分の丸みを帯びた形状，②トレイ部の中心に設けられた楕円状の回転器の存在，③トレイ部のポンプ側に設けられた弧状仕切り壁の存在は，いずれも原告旧商品意匠の構成と異なる。したがって，本件登録意匠の要部は，上記①～③の構成である（別紙「構成対比表（当事者の主張）」の「本件登録意匠の構成態様」欄のうち「原告の主張」欄参照）。
(ｲ)両意匠の対比
別紙図面対比表の「本件登録意匠」欄及び「被告意匠」欄の各【正面図】，【背面図】及び【平面図】を対比すると，いずれも，①トレイ部の先端部分が丸みを帯びた形状をしており，②トレイ部の中心に楕円状の回転器が設けられている。また，被告意匠においても，③トレイ部のポンプ側に同一の形状及び高さを有する弧状仕切り壁が設けられている。
これらのことからすると，両意匠は，全体として共通の美感を生じさせているから，被告意匠は，本件登録意匠に類似する。
（被告の主張）
ア両意匠の構成
本件登録意匠の構成は，別紙「構成対比表（当事者の主張）」の「本件登録意匠の構成態様」欄のうち「被告の主張」欄記載のとおりである。また，被告意匠の構成は，同別紙の「被告意匠の構成態様」欄のうち「被告の主張」欄記載のとおりである。
イ本件登録意匠の要部
(ｱ)用途，使用態様
本件登録意匠に係る物品であるそうめん流し器は，トレイ部から吸い上げられた水が吐水口部分から流れ出てくる。需要者は，回転器に薬味を載せた上で，吐水口部分から流出した水を受ける水受け部分にそうめんを落とし，レール部を流れ落ちたり，トレイ部を回転したりするそうめんを食する。本件登録意匠に係るそうめん流し器のこうした用途，使用態様からすると，需要者が，吐水口部分の構成を把握せずに本件登録意匠の構成を把握することはあり得ず，また，そうめんが流れ落ちるレール部及びレール部でつかみきれなかったそうめんが流れ落ちるトレイ部のいずれの構成にも関心を持つ。
(ｲ)周知意匠・公知意匠
もっとも，トレイ部の構成については，そうめん流し器において，トレイ部内の中央に回転器を配置することにより楕円環状のプール部分を形成し，回転器の頂部に円状ボタン部分及びＤ字状皿部分を形成する構成のもの（以下，そうめん流し器のうち，上部から下部のトレイ部に流すためのレール部を有さず，上面が開口したトレイ部の中央に回転器を配置することによりプール部分を形成しているものを「流水プール型」と形容することがある。）は，本件登録意匠出願前に公知であった。
また，原告旧商品意匠は，本件登録意匠の意匠登録出願前に公然知られた意匠であるところ，その構成は，別紙「構成対比表（当事者の主張）」の「原告旧商品意匠の構成態様」欄のうち「被告の主張」欄記載のとおりである。本件登録意匠の構成と原告旧商品意匠の構成の間には，トレイ部の一部の形態以外に全く差異はない。(ｳ)これらの点に鑑みると，本件登録意匠の要部は，レール部及びトレイ部の形状ではなく，吐水口部分の形状である。


ウ両意匠の対比
(ｱ)本件登録意匠の構成と被告意匠の構成の間には，吐水口部分の形状に明らかな差異がある。したがって，仮に，本件登録意匠の要部が吐水口部分及びレール部の各形状であるとしても，被告意匠は，本件登録意匠に類似しない。(ｲ)原告は，①トレイ部の先端部分の丸みを帯びた形状，②トレイ部の中心に設けられた楕円状の回転器の存在，③トレイ部のポンプ側に設けられた弧状仕切り壁の存在が本件登録意匠の要部であるとも主張する。
しかし，ウォータースライダー型のそうめん流し器において，トレイ部の先端部分が丸みを帯びた形状であるのものは公知であったから，上記①は本件登録意匠の要部になり得ない。また，上記②及び③に係る構成については，両意匠の間で明らかな差異があり，これらの差異はいずれも看者の注意を引く部分である。したがって，被告意匠は，本件登録意匠に類似しない。
(2)争点１－２－１（新規性欠如１について）
（被告の主張）
本件登録意匠の構成は，以下のとおり，その意匠登録出願前に日本国内において公然知られた意匠である原告新商品意匠の構成と同一又は類似する。したがって，本件登録意匠は，意匠法３条１項１号又は同項３号に該当するから，本件意匠権の設定登録は，意匠登録無効審判により無効にされるべきものである（以下「新規性欠如１」という。）。
ア公知
(ｱ)インターネットショッピングサイト「楽天市場」内で販売される原告新商品に関するレビュー欄には，平成２６年６月１９日～平成２７年８月７日の間に投稿された複数のレビューが掲載されている（乙１の２，２の２）。このことから，原告新商品は，本件登録意匠の意匠登録出願前から販売されていたことが認められるから，原告新商品意匠は，本件登録意匠の意匠登録出願前に公然知られた意匠である。
(ｲ)原告は，甲１９及び２１等に基づき，原告新商品意匠は本件登録意匠の意匠登録出願前に公知であったことを否定する。
しかし，このうち甲２１（作成日：平成２８年１月１９日）については，当該書証によれば試験品のパッキンの色は黒とされているのに対し，原告新商品のパッキンの色は白であることから，甲２１が原告新商品の部品に係る輸入食品等試験成績証明書であることには疑問がある。
また，甲１９は，そもそも「インターネットアーカイブ」が提供するサービスである「WaybackMachine」（以下「Wayback    Machine」という。）が収集したウェブページの内容の正確性に疑問があるから，当該サービスにおいて平成２６年８月２７日に収集したとされる乙１の１のウェブページ（甲１９）の内容をもって，同日の時点で同ウェブページに掲載されていた商品が原告旧商品であったとは認められない。また，仮に同日の時点で掲載されていた商品が原告旧商品であったとしても，同日以降本件意匠登録出願前に投稿されたレビューも複数あり，その時点で掲載されていた商品が原告旧商品であることを裏付けるものではない。
イ両意匠の構成及び対比
本件登録意匠の構成は，別紙図面対比表の「本件登録意匠」欄に表示のとおりである。原告新商品意匠の構成は，同別紙の「原告新商品意匠」欄に表示のとおりである。
本件登録意匠と原告新商品意匠の各構成を対比すると，トレイ部及び回転器の色合いなどに若干の差異があるものの，本件登録意匠の構成は，原告新商品意匠の構成と明らかに同一であるか，少なくとも類似する。
（原告の主張）
原告新商品は本件登録意匠に対応する製品ではあるものの，原告新商品意匠は，以下のとおり，本件登録意匠の意匠登録出願前に日本国内において公然知られた意匠ではない。したがって，本件登録意匠は，意匠法３条１項１号又は同項３号に該当せず，本件意匠権の設定登録は，意匠登録無効審判により無効にされるべきものではない。
ア原告新商品の販売開始時期
原告新商品は，原告旧商品の後続モデルであるところ，その販売開始時期は平成２８年４月，少なくとも同年１月１９日以降である。このことは，原告が原告新商品を中国の製造委託先に発注したのが平成２７年１２月３日，原告新商品に係る輸入食品等試験検査証明書の取得が平成２８年１月１９日，製造された原告新商品の工場出荷が平成２８年４月１日であることと整合する。したがって，原告新商品意匠は，本件登録意匠の意匠登録出願前に日本国内において公然知られた意匠ではない。
イ被告が指摘するレビューページについて
WaybackMachineが平成２６年８月２７日に収集した乙１の１のウェブページ（甲１９）によれば，同日時点で乙１の１のウェブページに掲載されていた商品は，原告新商品ではなく原告旧商品であった。そうすると，乙１の２記載のレビューが原告新商品についてのものであることが立証されているとはいえない。このことは，乙２の２記載のレビューについても同様である。
(3)争点１－２－２（新規性欠如２について）
（被告の主張）
本件登録意匠は，以下のとおり，その意匠登録出願前に日本国内において公然知られた意匠である原告旧商品意匠に類似する。したがって，本件登録意匠は，意匠法３条１項３号に該当するから，本件意匠権の設定登録は，意匠登録無効審判により無効にされるべきものである（以下「新規性欠如２」という。）。
ア公知
原告旧商品意匠は，本件登録意匠の意匠登録出願前に公然知られた意匠である。
イ両意匠の構成
本件登録意匠は，別紙図面対比表の「本件登録意匠」欄に表示のとおりであり，その構成は，別紙「構成対比表（当事者の主張）」の「本件登録意匠の構成態様」欄のうち「被告の主張」欄記載のとおりである。他方，原告旧商品意匠は，別紙図面対比表の「原告旧商品意匠」欄に表示のとおりであり，その構成は，別紙「構成対比表（当事者の主張）」の「原告旧商品意匠の構成態様」欄のうち「被告の主張」欄記載のとおりである。
ウ対比
前記(1)（被告の主張）イ(ｱ)の用途，使用態様に加え，流水プール型のそうめん流し器で，回転器の頂部に円状ボタン部分及びＤ字状皿部分を形成する構成を有するものが公知であったことからすれば，本件登録意匠の要部は，吐水口部分及びレール部の形状である。
そして，本件登録意匠と原告旧商品意匠の各構成の間には，トレイ部の一部の形態以外に差異はない。したがって，本件登録意匠は，原告旧商品意匠に類似する。
（原告の主張）


本件登録意匠と原告旧商品意匠の各構成の間には，トレイ部に２つの差異点（本件登録意匠は丸みを帯びてレール部と共に一体感をもたらしているのに対し，原告旧商品意匠は角形であること，本件登録意匠はトレイ部に回転器が存するのに対し，原告旧商品意匠には存在しないこと）がある。
したがって，本件登録意匠は，原告旧商品意匠に類似しないから，意匠法３条１項３号に該当せず，本件意匠権の設定登録は，意匠登録無効審判により無効にされるべきものではない。
(4)争点１－２－３（創作非容易性欠如について）
（被告の主張）
本件登録意匠の構成は，以下のとおり，その意匠登録出願前に，当業者が，日本国内で公然知られた意匠である原告旧商品意匠に基づいて容易に創作することができたものである。したがって，本件登録意匠は，意匠法３条２項に該当するから，本件意匠権の設定登録は，意匠登録無効審判により無効にされるべきものである（以下「創作非容易性欠如」という。）。
ア両意匠の構成及び対比
前記(3)（被告の主張）のとおり，両意匠は，トレイ部の一部の形態にだけ差異がある。
イ差異点の創作容易性
上記差異点に係る本件登録意匠の構成（流水プール型のそうめん流し器で，回転器の頂部に円状ボタン部分及びＤ字状皿部分を形成する構成）は，前記(1)（被告の主張）イ(ｲ)のとおり，そうめん流し器の分野において公知な構成であった。したがって，原告旧商品意匠のうち分離可能な部品であるトレイ部の形態を上記公知な構成に置き換えることは，当業者にとって容易であった。これに対し，原告は，本件登録意匠のトレイ部の先端側の壁の高さとその反対側の弧状仕切り壁の高さが異なる点で，両者の高さが均一である上記公知な流水プール型のそうめん流し器の構成との間に差異があることを指摘する。しかし，原告旧商品意匠のトレイ部を上記公知な構成に置き換える際に，トレイの先端側の壁の高さよりも反対側の壁である弧状仕切り壁の高さを低くするのは当然であるし，壁の高さの微差には需要者の関心は及ばない。したがって，原告が指摘する差異点をもって，創作容易性は否定されない。
（原告の主張）
本件登録意匠の構成は，以下の点に鑑みると，原告旧商品意匠に基づいて容易に創作することができたものではない。したがって，本件登録意匠は，意匠法３条２項に該当せず，本件意匠権の設定登録は，意匠登録無効審判により無効にされるべきものではない。
ア被告が指摘する差異点に係る本件登録意匠の構成と公知意匠の構成の差異本件登録意匠は，楕円状のトレイ部の先端側の壁の高さと反対側の弧状仕切り壁の高さとが相違する。これに対し，被告が公知とするトレイ部の構成は，これらの高さが同じである。
また，本件登録意匠は，トレイ部の壁が直立している。これに対し，被告が公知とするトレイ部の構成は，トレイ部の壁が外側に向けてなだらかに傾斜している。
イ本件登録意匠の構成は新規のものであること
本件登録意匠の意匠登録出願時にまでに，原告旧商品のようなウォータースライダー型のそうめん流し器のトレイ部として，流水プール型のそうめん流し器のような構成のものを組み合わせたものは市場に全く存在しなかった。したがって，本件登録意匠は，原告旧商品意匠のトレイ部を，単に流水プール型のそうめん流し器に置換したものとはいえず，その創作は容易ではない。
(5)争点１－３（原告の損害額）
（原告の主張）
被告商品１台当たりの販売利益は８９４円（販売価格２９８０円／個，利益率約３０％）であり，平成２８年５月１３日から本件口頭弁論終結日（令和元年６月１４日）までの間における被告による被告商品の販売数量は７１１５個を下回ることはないと考えられる。そうすると，本件意匠権侵害行為である被告商品の販売により被告が得た利益の額は，６３６万０８１０円である。よって，意匠法３９条２項に基づき，同額が原告の逸失利益の額と推定される。また，本件意匠権侵害行為により被告が得た利益の額は，少なくとも，被告が自認する額（１０４万４５８２円）を下回ることはない。
（被告の主張）
否認ないし争う。
被告商品の販売により被告が得た利益の額については，１０４万４５８２円の限度で認め，それを超える部分は否認する。
２争点２（不正競争防止法２条１項１号関係）
(1)争点２－１（原告新商品形態の商品等表示該当性及び周知性の有無）
（原告の主張）
原告新商品の形態は，全体の外観が緑色であり，吐水を受けるレールは，真上から見た場合，やや潰れたような楕円形状を描きつつ曲がりながら下降して，水流が回転するトレイ部に注ぐ一方，水を吐水口に汲み上げるためのポンプは，吐水口を支える中央支柱内に収納されているという，特徴的なものである。このような原告新商品は，マスコミやインターネットで多く取り上げられていることからすると，周知性を獲得している。
（被告の主張）
原告新商品がマスコミやインターネットで取り上げられているからといって，原告新商品が周知性を獲得しているとはいえない。
(2)争点２－２（原告新商品形態と被告商品形態の類否及び混同のおそれの有無）
（原告の主張）
被告商品の形態は，前記(1)（原告の主張）で指摘した原告新商品の形態を全て備える。
原告新商品の需要者は，実物を検討することなく通販サイト等で購入することが多いため，外観の印象等で購入を決めることが多い。このため，被告商品の形態が原告新商品の形態を全て備えていることからすると，原告新商品の形態と被告商品の形態の間に混同のおそれがあることは明らかである。
（被告の主張）
原告新商品の形態は，前記１(2)（被告の主張）のとおり，本件登録意匠の形態と同一であるところ，本件登録意匠の形態は，前記１(1)（被告の主張）のとおり，被告意匠の形態と類似しない。
したがって，被告商品の形態は，原告新商品の形態と類似しない。そのため，原告新商品の形態と被告商品の形態の間に混同のおそれもない。
(3)争点２－３（原告の損害額）
（原告の主張）
本件の不正競争である被告商品の販売により被告が得た利益の額は，前記１(5)（原告の主張）のとおり，６３６万０８１０円である。よって，不正競争防止法５条２項に基づき，同額が原告の逸失利益の額と推定される。
（被告の主張）
否認ないし争う。
３争点３（不正競争防止法２条１項３号関係）
(1)争点３－１（被告商品の形態の模倣性）
（原告の主張）
ア実質的同一性


原告新商品の形態は，別紙図面対比表の「原告新商品意匠」欄記載のとおりである。また，被告商品の形態は，同「被告意匠」欄記載のとおりである。両者を対比すると，相違するのは頂部に在る吐水口部分の形状だけであり，両商品の全体的なデザインは酷似している。
そして，前記１(1)（原告の主張）のとおり，そうめん流し器の用途，使用態様からすると，需要者は，そうめんを流す環状のレール部及び流れ落ちたそうめんが回転するトレイ部の形状に関心を持ち，頂部に視線を向けることはない。したがって，商品全体としてみれば，原告新商品の形態と被告商品の形態は実質的に同一である。
イ依拠
株式会社トレードワン（以下「トレードワン」という。）は，平成２８年に原告新商品が使用されたテレビドラマの１シーンに係る動画を動画投稿サイトにアップし，原告新商品が自社商品であるかのような表示をしている。また，トレードワンは，被告商品の販売開始に先立つ平成２９年１月頃，自社商品の企画書に原告新商品の画像を無断使用していた。
原告は，これらの経緯を踏まえて，同年２月，トレードワンに対し，同社の企画販売しようとする商品につき権利侵害警告書を送付した。ところが，同社ではなく被告から，今後の製造販売については被告が実施していく予定であるとするとともに，当該商品は原告の意匠権を侵害していないなどと記載された書面が原告に対して送付されてきた。また，被告の卸売先は，通販サイトにおいて，被告商品について「トレードワンウォータースライダー型流しそうめん器    素麺物語」と表示して販売している。
これらの点に鑑みると，トレードワンと被告は実質的に一体であり，トレードワンが，原告新商品の形態を認識した上，これと形態が実質的に同一といえる被告商品を企画し，被告がその製造を行っていると考えられる。したがって，被告商品は，原告新商品の形態に依拠して製造されたものである。
ウ小括
以上によれば，被告商品は，原告新商品の形態を模倣した商品である。
（被告の主張）
前記２(2)（被告の主張）のとおり，被告商品の形態は，原告新商品の形態と同一ではない。よって，被告商品は，原告新商品の形態を模倣した商品ではない。
(2)争点３－２（原告の損害額）
（原告の主張）
本件の不正競争である被告商品の販売により被告が得た利益の額は，前記１(5)（原告の主張）のとおり，６３６万０８１０円である。よって，不正競争防止法５条２項に基づき，同額が原告の逸失利益の額と推定される。
（被告の主張）
否認ないし争う。
第４当裁判所の判断
１争点１－１（本件登録意匠と被告意匠の類否）について
(1)判断基準
登録意匠とそれ以外の意匠との類否の判断は，需要者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて行う（意匠法２４条２項）。この判断に当たっては，両意匠の基本的構成態様及び具体的構成態様を全体的に観察するとともに，意匠に係る物品の用途や使用態様，公知意匠等を参酌して，需要者の最も注意を引きやすい部分，すなわち要部を把握し，要部において両意匠の構成態様が共通するか否か，差異がある場合はその程度や需要者にとって美感を異にするものか否かを重視して，両意匠が全体として美感を共通にするか否かによって判断するのが相当である。
(2)本件登録意匠の構成態様
本件意匠権に係る意匠公報（甲１）によれば，本件登録意匠の基本的構成態様及び具体的構成態様は，それぞれ，別紙「構成対比表（裁判所の認定）」の「本件登録意匠」欄記載のとおり認めるのが相当である。
これに対し，被告は，本件登録意匠の基本的構成態様等につき，別紙「構成対比表（当事者の主張）」の「本件登録意匠の構成態様」欄のうち「被告の主張」欄記載のとおり主張する。
しかし，被告主張に係る本件登録意匠の基本的構成態様及び具体的構成態様は，本件登録意匠の構成全体を的確に把握し，これを基本的構成態様と具体的構成態様とに整理したものとはいい難い。したがって，この点に関する被告の主張は採用できない。
(3)本件登録意匠の要部
アそうめん流し器の用途及び使用態様
本件登録意匠に係る物品であるそうめん流し器は，連結したレール部に上流から水を流下させて適宜そうめんを流し，レール部上を流れるそうめん又はトレイ部内を回転するそうめんをすくい取って食することができるようにしたものである。イウォータースライダー型のそうめん流し器に係る公知意匠
(ｱ)原告旧商品意匠
前記第２の２(2)のとおり，原告旧商品は，本件登録意匠の意匠登録出願前から販売されていたものであるから，原告旧商品意匠は，本件登録意匠に先行する公知意匠であったと認められる。ここで，証拠（甲３６，３８，乙３～５，１２）及び弁論の全趣旨によれば，その構成態様は，本件登録意匠のものとの対比において，別紙「構成対比表（裁判所の認定）」の「原告旧商品意匠」欄記載のとおり認めるのが相当である。この点に関する各当事者の主張はいずれも採用できない。
(ｲ)乙１４記載の意匠
証拠（乙１４）及び弁論の全趣旨によれば，株式会社バンダイは，本件登録意匠の意匠登録出願前である平成２１年４月８日，「流しそうめんそうめんや」なる名称の商品の販売を開始したことが認められるから，当該商品の意匠は，本件登録意匠に先行する公知意匠である。
また，証拠（乙１４）及び弁論の全趣旨によれば，当該商品は，連結したレール部に上流から水を流下させて適宜そうめんを流し，レール部上を流れるそうめん又はトレイ部内にたまるそうめんをすくい取って食することができるようにしたものであり，ウォータースライダー型のそうめん流し器といえるところ，水路部の終端に位置するトレイ部の形状については，平面視した外形状が，左方を隅丸，長方形の右方を半円形状とする横長な略Ｄ字状で，垂直な周側面で囲まれた上面が開口したものであること，トレイ部内に置かれたざるでレール部からトレイ部内に流れ落ちたそうめんを受け止めるという使用態様が標準的なものとして想定されている一方で，回転器その他トレイ部に流れ落ちたそうめんをトレイ部内で回転させることを可能とする部材は含まれていないことが，それぞれ認められる。(ｳ)トレイ部の中央に流水プール型のように回転器を配置してプール部分を形成
しているものの有無
ａ原告新商品意匠について
被告は，原告が，本件登録意匠の意匠登録出願前から，本件登録意匠と全く同一の構成を有する原告新商品を販売していたと主張し，その根拠として，原告新商品に関するレビューページに掲載された複数のレビューの投稿日が本件登録意匠の意匠登録出願よりも前の日であることを指摘する。


しかし，証拠（甲１９）及び弁論の全趣旨によれば，WaybackMachineが平成２６年８月２７日に収集した同日時点における乙１の１のウェブページの内容から，その当時当該ウェブページに掲載されていた商品は，原告新商品ではなく原告旧商品であったことが認められる。
また，原告が，同日以降本件登録意匠の意匠登録出願の日である平成２７年８月２８日までの間に原告新商品の販売を開始したことを認めるに足りる証拠もない。そうすると，原告新商品意匠は，本件登録意匠に先行する公知意匠であったとは認められないから，本件登録意匠の要部を認定するに当たって参酌されるべきものではない。
これに対し，被告は，WaybackMachineの信頼性に疑義がある旨指摘するとともに，平成２６年８月２７日の時点で原告新商品の販売が開始されていなかったとしても，上記レビューには，同日より後で本件登録意匠の意匠登録出願の日より前となっているレビューも複数存在することを指摘する。
しかし，WaybackMachineの信頼性に関する被告の指摘はいまだ抽象的なものにすぎない。他方，乙１の１及び１の２並びに乙２の１及び２の２のURL等に鑑みると，商品紹介ページと当該商品のレビューページとは別ページとして構成されており，両者がどのように関連付けられているかは必ずしも明らかでない。そもそも，商品が旧型から新型にモデルチェンジしたような場合，新型につき別個の商品紹介ページが必ず作成されるのか，旧型の商品の紹介ページのうち商品の画像，価格等が入れ替えられる場合もあるのか，後者の場合，レビューページはどのような取扱いとなるのか，といった点が明らかでない。このため，レビューについては旧型の商品に関するものが残されたままとなる可能性があると考えることにも合理性がある。また，証拠上，原告が同日の時点で原告新商品の販売を既に開始していたことを具体的にうかがわせる事情を他に見出すこともできない。また，上記のとおり，平成２６年８月２７日～平成２７年８月２８日の間に原告新商品の販売が開始されたと認めるに足りる証拠もない以上，当該期間内に投稿されたレビューが原告新商品に関するものであると認めることもできない。したがって，被告指摘に係る各事情は，いずれも結論を左右するものではなく，この点に関する被告の主張は採用できない。
ｂその他の意匠について
本件の証拠及び弁論の全趣旨を総合的に考慮しても，本件登録意匠の意匠登録出願前までに，ウォータースライダー型のそうめん流し器において，トレイ部の中央に流水プール型のように回転器を配置してプール部分を形成しているものが存在したことを認めるに足りる証拠はない。
ウ流水プール型のそうめん流し器に係る公知意匠
(ｱ)乙７及び８記載の意匠
乙７は，「楽天市場」で取り扱われるそうめん流し器「流しそうめん機涼美」に係るレビューの紹介ページである。当該ページに投稿されたレビューには，本件登録意匠の意匠登録出願前のレビュー（平成２６年６月３０日～平成２７年８月１日）が複数存在しており，弁論の全趣旨とも併せ鑑みれば，本件登録意匠の意匠登録出願前から当該商品が販売されていたことが認められる。したがって，当該商品の意匠は，本件登録意匠に先行する公知意匠である。
そして，証拠（乙８）及び弁論の全趣旨によれば，当該商品は，上面が開口したトレイ型の形状の容器の中央に回転器を配置することによりプール部分を形成した流水プール型のそうめん流し器であり，トレイは，平面視した外形状が，両端を半円形状とするトラック形の角丸長方形で，上面が開口し，開口部側が底面より広く，周側面が，底面から開口部側にかけて傾斜していること，回転器は，上面が両端を半円形状とする角丸長方形からなる略直柱体であることが認められる。
(ｲ)乙９記載の意匠
乙９は，インターネットショッピングサイト「Amazon.co.jp」で取り扱われるそうめん流し器「涼流庵」に係る商品写真及びレビュー等の記載されたページである。当該ページに掲載されたレビューには，本件登録意匠の意匠登録出願前である平成２７年７月１４日付けのものが存在しており，弁論の全趣旨とも併せ鑑みれば，本件登録意匠の意匠登録出願前から当該商品が販売されていたことが認められる。したがって，当該商品の意匠は，本件登録意匠に先行する公知意匠である。そして，当該商品の商品写真及びレビュー内容から，当該商品は，上面が開口したトレイ型の形状の容器の中央に回転器を配置することによりプール部分を形成した流水プール型のそうめん流し器であり，トレイは，平面視した外形状が，両端を半円形状とするトラック形の角丸長方形で，上面が開口し，開口部側が底面より広く，周側面が，底面から開口部側にかけて傾斜していること，回転器は，上面が両端を半円形状とする角丸長方形からなる略直柱体であることが認められる。
(ｳ)乙１０記載の意匠
乙１０は，インターネットショッピングサイト「yodobashi.com」で取り扱われるそうめん流し器「涼味」に係る商品写真及び商品説明等の記載されたページである。当該ページには，当該商品の販売開始日が平成２７年４月２日である旨の記載があり，弁論の全趣旨とも併せ鑑みれば，本件登録意匠の意匠登録出願前から当該商品が販売されていたことが認められる。したがって，当該商品の意匠は，本件登録意匠に先行する公知意匠である。
そして，当該商品の商品写真から，当該商品は，上面が開口したトレイ型の形状の容器の中央に回転器を配置することによりプール部分を形成した流水プール型のそうめん流し器であり，トレイは，平面視した外形状が，両端を半円形状とするトラック形の角丸長方形で，上面が開口し，開口部側が底面より広く，周側面が，底面から開口部側にかけて傾斜していること，回転器は，上面が両端を半円形状とする角丸長方形からなる略直柱体であることが認められる。
(ｴ)乙１１記載の意匠


乙１１は，本件登録意匠の意匠登録出願前である平成２１年２月１６日に発行された意匠公報であり，その意匠に係る物品はそうめん流し器である。したがって，乙１１記載の意匠は，本件登録意匠に先行する公知意匠である。そして，当該意匠の説明には，「本商品はモーター部分より発生する水流で，本体の中に浮かべたソーメンを流して家庭で気軽にソーメン流しを楽しむことが出来る玩具である。外観は長方形の箱型で，小判型のくぼみがある。本体くぼみ中央部分にモーター部をセットし，…電源を入れると水流が起こり，水が回り始める。」と記載されている。また，その図面からは，当該意匠の形態につき，トレイと回転器から成り，トレイは，平面視した外形状が，上面が開口した横長長方形で，両端を半円形状とするトラック形の角丸長方形状の凹陥部を形成しており，その凹陥部の中央部分に回転器が配置されていること，回転器は，上面が両端を半円形状とする角丸長方形からなる略直柱体であることが認められる。そうすると，乙１１記載の意匠も流水プール型のそうめん流し器に係るものということができる。(ｵ)以上によれば，本件登録意匠の意匠登録出願前において，トレイ部の周側面の具体的形状にはいくつかの異なる態様のものがあるものの，平面視したトレイ部の外形状が，上面が開口し，両端を半円形状とするトラック形の角丸長方形を形成し，その中央に上面が両端を半円形状とする角丸長方形から成る略直柱体の回転器を配置するという構成は，流水プール型のそうめん流し器の構成として公知であったことが認められる。
エ検討
(ｱ)意匠全体に占める割合
本件登録意匠は，中央支柱部，レール部等から成る水路部及びトレイ部から成るところ，水路部のレール部が意匠全体に対して物理的に大きな割合を占める。したがって，レール部の形状は，本件登録意匠において特徴的な美感を生じさせ得るものである。
(ｲ)需要者の関心
本件登録意匠に係る物品であるそうめん流し器の用途（前記ア）からすれば，その需要者は，家庭等で流しそうめんを楽しもうとする一般消費者であると認められる。かかる需要者は，その使用態様（前記ア）に鑑みれば，そうめんの流れ方やすくい取りやすさに主に関心を持つと考えられるから，基本的には，真上や斜め上から見た水路部のうちのレール部及びトレイ部内部の形状に注目するものといえる。
(ｳ)公知意匠の参酌
ａもっとも，本件登録意匠の構成態様と原告旧商品意匠の構成態様を対比すると，別紙「構成対比表（裁判所の認定）」の「本件登録意匠」欄及び「原告旧商品意匠」欄に各記載のとおりであり，本件登録意匠のレール部の形態（具体的構成態様Ｇ）は，原告旧商品意匠のレール部分の形態に見られる構成である。また，本件登録意匠のトレイ部内部において周側面と回転器により形成されるプール部分の形状（具体的構成態様Ｉ）は，本件登録意匠の意匠登録出願前に公知であった流水プール型のそうめん流し器に係る意匠（前記イ）に見られる構成である。ｂしかし，意匠においては，様々な要素の組合せから構成される全体としての視覚情報が最終的には意味を有するものであり，一部に公知意匠が含まれていても，他の要素と併存することで全体としては異なる意匠を構成することもあり得る。このため，意匠の要部の認定に際しては，公知意匠を参酌する必要があるものの，公知意匠が包含されることをもって，直ちにその部分を要部から排除すべきものではない。
前記イのとおり，本件登録意匠の意匠登録出願前から存在するウォータースライダー型のそうめん流し器には，そのトレイ部として流水プール型のそうめん流し器のような形状のものはなく，流れるそうめんをすくい上げることを楽しむことができる部分はレール部だけであった。他方，本件登録意匠の意匠登録出願前から存在する流水プール型のそうめん流し器は，それ自体で意匠として完成しており，レール部を備えたものはなかったため，流れるそうめんをすくい上げることを楽しむことができる部分はトレイ部だけであった。
これに対し，本件登録意匠は，流しそうめんを楽しむことができる構成としてレール部及びトレイ部のいずれをも備えるという点で，その意匠登録出願の出願前にそれぞれ存在したウォータースライダー型及び流水プール型の各そうめん流し器の構成を組み合わせたことに特徴があり，これは，公知意匠には見られない新規な特徴といえる。また，前記(ｲ)のとおり，需要者は，そうめんの流れ方やすくい取りやすさに関心を持つ以上，本件登録意匠の構成態様のうち，水路部のうちのレール部と回転器を有するトレイ部とが結合して成る形状に注目すると考えられる。(ｴ)以上によれば，公知意匠の存在を参酌しても，需要者は，本件登録意匠のうち，水路部のレール部と回転器を有するトレイ部とが結合して成る形状に注目すると認められる。すなわち，このような形状をもって要部と見るのが相当である。これに対し，被告は，公知意匠の存在を指摘して，水路部のレール部分の形態及びトレイ部の形状は要部ではない旨主張するけれども，上記のとおり，この点に関する被告の主張は採用できない。
(4)被告意匠の構成態様
証拠（甲３，１０～１２）及び弁論の全趣旨によれば，被告意匠の構成態様は，別紙「構成対比表（裁判所の認定）」の「被告意匠」欄記載のとおりと認められる。この点に関する各当事者の主張は，いずれも採用できない。
(5)対比
ア本件登録意匠及び被告意匠の各構成態様を対比すると，別紙「構成対比表（裁判所の認定）」の「本件登録意匠」欄及び「被告意匠」欄に各記載のとおりであるところ，このうち下線部を付した箇所が差異点であり，それ以外の箇所が共通点である。
イ本件登録意匠の要部について
被告意匠も，水路部のレール部と回転器を有するトレイ部とが結合して成るものであり（基本的構成態様Ａ，Ｃ，Ｄ），この点で本件登録意匠と被告意匠は共通する。この共通点により，両意匠とも，ウォータースライダー型及び流水プール型の各そうめん流し器を別個独立に捉えた場合とは異なる新規な構成を有するという印象を生じる。
ウ本件登録意匠の要部以外の部分について
(ｱ)意匠全体に対して物理的に大きな割合を占めるだけでなく，需要者が関心を持つレール部の形態については，被告意匠の構成態様は，ヘアピンカーブ状に湾曲後に僅かに凹弧状に湾曲しているか否かを除けば，本件登録意匠の構成態様と共通する（具体的構成態様Ｇ）。
このうち，共通点は，意匠全体に対して占める物理的な割合が大きいことから，原告旧商品意匠のレール部の形態と同様の形態であるといっても，全体の印象に与える影響は大きいといえる。
他方，差異点は，かなり注意を払わなければ認識し難いほどに僅かな差異であり，全体の印象に与える影響は小さいといえる。


(ｲ)需要者が関心を持つトレイ部内部の形状については，被告意匠の構成態様は，回転器の上面の凹陥部の形状を除けば，本件登録意匠の構成態様と共通する（具体的構成態様Ｉ）。
このうち，共通点は，トレイ部内部の形状の中でも需要者が特に関心を持つと考えられるそうめんが流れる流路の形状についてのものであることから，流水プール型のそうめん流し器に係る前記各公知意匠と同様の形状であるといっても，全体の印象に与える影響は大きいといえる。
他方，差異点は，意匠全体に対して占める物理的な割合は小さいことから，全体の印象を左右するほどのものとはいえない。
(ｳ)そのほか，被告意匠には，①トレイ部の外形状（基本的構成態様Ｄ），②水路部の上端部分における吐水口部分の形状（具体的構成態様Ｆ）及び③トレイ部における左方基端部の中央支柱が接続するブロック材状部材の嵌装の有無（具体的構成態様Ｉ）において，本件登録意匠と差異がある。
このうち，①については，本件登録意匠及び被告意匠のいずれにおいても，真上から見た場合には水路部上端部分の皿状部材にその大部分が隠れる位置関係にあるとともに，トレイ部内部のそうめんが流れるトラック形部分の壁面を構成しない左方部分における差異であるから，流しそうめんを楽しむ際に需要者がさほど関心を向けない部分といえる。また，③については，トレイ部内部のそうめんが流れる部分に隣接するものの，そうめんの流れと直接的に関わるものではないことなどから，需要者がそうめん流しを楽しむ際に必ずしも関心を向けない部分である。これらのことから，①及び③の各差異点は，いずれも全体の印象に与える影響は小さいといえる。
他方，②については，そうめんを流すための水が吐出される部分であり，そうめんを流す際に必然的に需要者が目にする部分ではある。しかし，当該部分が意匠全体に対して物理的に占める割合は必ずしも大きくはなく，また，需要者がそうめん流しを楽しむに当たって吐水口部分の形状に強い関心を持つとも思われない。したがって，②の差異点は，全体の印象に大きな影響を与えるものではない。オ以上の点を踏まえると，両意匠は要部を共通にし，需要者に対し，本件登録意匠の意匠登録出願前に存在したウォータースライダー型及び流水プール型のそうめん流し器とは異なり，両者を組み合わせた新たなタイプのそうめん流し器であるという共通の印象を与えた上で，全体的に同様の形状をも備えているという印象を強く与えており，このような印象が前記差異点のもたらす印象により凌駕されるものではない。したがって，被告意匠は，本件登録意匠に類似するものと認められる。これに反する被告の主張はいずれも採用できない。
そうすると，被告による被告商品の販売等の行為は，本件意匠権を侵害するものである。
２争点１－２（無効理由の存否）について
被告は，本件において，本件意匠権の設定登録が意匠登録無効審判により無効にされるべき理由として３点を主張している。
しかし，前記第２の２(4)の認定事実に加え，証拠（甲４５）及び弁論の全趣旨によれば，本件において本件意匠権の設定登録が意匠登録無効審判により無効にされるべき理由として被告が主張する新規性欠如１及び同２並びに創作非容易性欠如は，それぞれ本件審判請求の無効理由１～３と「同一の事実及び同一の証拠」に基づくものといえる。
被告は，特許法１６７条を準用する意匠法５２条により，確定した本件審決に係る本件審判請求と「同一の事実及び同一の証拠」に基づいて本件意匠権の設定登録につき意匠登録無効審判を請求することができない。このため，被告は，本件において主張する理由により本件意匠権の設定登録につき意匠登録無効審判を請求することは，もはやできない。
意匠法５２条が準用する特許法１６７条の趣旨は，紛争の一回的な解決を図るため，審決が確定した後に同一の当事者等が同一の事実及び証拠に基づいて再び審判を請求することにより紛争を蒸し返すことを許さない点にある。そうすると，同条に当たる事情が存するときは，意匠法４１条が準用する特許法１０４条の３の「当該特許が特許無効審判により…無効にされるべきものと認められるとき」に当たらず，意匠権侵害訴訟における同条の主張は認められないと解するのが相当である。したがって，本件意匠権の設定登録は，意匠登録無効審判により無効にされるべきものとはいえない。この点に関する被告の主張は採用できない。
３差止請求・廃棄請求の可否について
(1)意匠権に関する請求関係
以上のとおり，被告商品の製造，販売等は，本件意匠権の侵害行為を構成するところ，被告の応訴態度に鑑みると，被告が被告商品を製造，販売等するおそれは依然としてあるといえる。したがって，被告商品の製造，販売等の差止めの必要性はあるから，差止請求は認められる。
他方，証拠（乙１５～２８，４７～５５）及び弁論の全趣旨によれば，被告は，輸入した被告商品を平成２９年６月１３日に販売したのを最後に，これ以降被告商品を製造，販売等した実績は認められず，現在，輸入した被告商品を全て販売済みであり，在庫を保有しているとは認められない。そうである以上，被告商品の廃棄については，その必要性を欠き，廃棄請求を認めることはできない。
(2)不正競争防止法に関する請求関係
原告は，予備的に，被告商品の販売が不正競争防止法２条１項１号所定の不正競争に当たることを前提に，同法３条２項に基づく廃棄請求をする。しかし，上記(1)と同様に，被告が被告商品の在庫を保有しているとは認められない以上，被告商品の販売が不正競争に当たるか否かについて判断するまでもなく，同項に基づく廃棄請求は認められない。
４争点１－３（原告の損害額）等について
(1)争点１－３（原告の損害額）
ア証拠（乙１５～５５）によれば，被告が被告商品の販売により得た利益の合計額は，１０４万４５８２円（売上合計額が２３３５万２８１８円，経費合計額が２２３０万８２３６円）であると認められる。
これに対し，原告は，被告商品１個当たりの販売利益が８９４円であることを前提に，被告商品の販売利益の合計が６３６万０８１０円に上るなどと主張する。しかし，被告商品１個当たりの販売利益が原告の主張額に上ることはもとより，被告商品の販売利益の合計が１０４万４５８２円を上回ると認めるに足りる証拠はないから，この点に関する原告の主張は採用できない。イそうすると，意匠法３９条２項に基づき，１０４万４５８２円が意匠権者である原告の受けた損害の額と推定されるところ，上記推定を覆滅する事由に関する被告の主張立証はない。
したがって，被告の本件意匠権侵害行為による原告の損害額は，１０４万４５８２円であると認められる。


平成３０年１１月２６日判決言渡
平成３０年（行ケ）第１００１６号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成３０年１０月１５日
判決
原告       シーカテクノロジー
アクチェンゲゼルシャフト
同訴訟   代理人   弁護士         萩    尾    保    繁
山    口    健    司
石    神    恒太    郎
関    口    尚    久
伊    藤    隆    大
佐    藤    信    吾
同訴訟   代理人   弁理士          関    根    宣    夫
塩      川    和    哉
被告         特許庁   長官
同指定   代理人          佐々    木    芳    枝
金      澤    俊    郎
粟      倉    裕    二
樋      口    宗    彦
板    谷    玲      子
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が不服２０１６－１６１５３号事件について平成２９年９月２０日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
本件は，特許出願拒絶査定に対する不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は，補正要件（独立特許要件〔進歩性〕）の適否，手続違背の有無，理由不備の有無である。
１特許庁における手続の経緯
原告は，名称を「多成分物質の計量及び混合装置」とする発明につき，平成２３年１２月２１日を国際出願日として特許出願（特願２０１３－５４５３５８号。請求項の数１５。以下「本願」という。）をし（パリ条約による優先権主張平成２２年１２月２４日〔以下「本願優先日」という。〕・欧州特許庁，国際公開ＷＯ２０１２／０８５０７５。甲１），平成２５年９月２６日に手続補正をした（請求項の数１５。甲２）が，平成２７年７月１３日付けで拒絶理由通知を受け（甲８。以下「本件拒絶理由通知」という。），平成２８年１月２１日に手続補正をした（請求項の数１８。甲３）が，平成２８年６月２３日付けで拒絶査定を受けた（甲９。以下「本件拒絶査定」という。）。そこで，原告は，平成２８年１０月２８日，拒絶査定不服審判請求（不服２０１６－１６１５３号）をするとともに（乙１５），手続補正をした（以下「本件補正」という。請求項の数１７。甲４）。特許庁は，平成２９年９月２０日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし（出訴期間９０日附加），その謄本は，同年１０月３日，原告に送達された。
２本願発明
(1)本願の出願当時の特許請求の範囲の請求項１～１５に係る発明（以下，請求項の番号を用いて「本願発明１」～「本願発明１５」といい，これらを総称して「本願発明」という。）は，次のとおりのものである（甲１）。
【請求項１】
（ａ）それぞれの物質成分を有する交換式カートリッジ（２．１，３．１）を収容するための，少なくとも２つの連結されているカートリッジ収容装置（２，３），（ｂ）前記カートリッジ収容装置（２，３）又は前記カートリッジ中に押し入る吐出ピストンによって前記カートリッジ（２．１，３．１）から成分出口を通して前記物質成分を同時に吐出するための，吐出装置（４，５，８，９，１１，１６），
及び
（ｃ）前記成分出口に接続され，吐出される前記物質成分を混合し，かつそれら
を混合状態で放出する，混合装置（７），
を具備しており，かつ（ｄ）少なくとも１つの前記吐出ピストン（１１）が，ねじ（１１．１）を有し，それによって前記吐出ピストン（１１）が，前記カートリッジ収容装置（２，３）に対して回転するときに，前記吐出ピストン（１１）を前記ねじによって前方へ駆動できるようにされている，多成分物質，特に多成分接着剤のための計量及び混合装置（１）。
【請求項２】
少なくとも１つのカートリッジ（３．１）が，少なくとも１種類の物質成分を保持している中空筒状体である，請求項１に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項３】
ねじ付きの少なくとも１つの前記吐出ピストン（１１）の前記ねじ（１１．１）が，中空筒形の少なくとも１つの前記カートリッジ（３．１）の壁と接している，請求項２に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項４】
少なくとも１つの前記カートリッジが，少なくとも１種類の物質成分を保持しているチューブ状バッグ（２．１）である，請求項１～２のいずれか一項に記載の計量及び混合装置。
【請求項５】
チューブ状バッグをカートリッジとして挿入することができるカートリッジ収容装置（３）のための少なくとも１つの前記吐出ピストン（１１）の前記ねじ（１１．１）が，前記カートリッジ収容装置の壁と接している，請求項４に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項６】
少なくとも１つのカートリッジ収容装置（２，３）が，中空筒状体を具備している，請求項１～５のいずれか一項に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項７】
少なくとも１つの吐出ピストン（１１，１６）が，雄ねじ（１１．１）を有する，請求項１～６のいずれか一項に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項８】
雄ねじ（１１．１）付きの少なくとも１つの前記吐出ピストン（１１）を保持している前記少なくとも１つのカートリッジ収容装置（３）又はカートリッジ（３．１）中に，前記吐出ピストン（１１）の前記雄ねじに対応する切込ねじが存在する，請求項７に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項９】
前記少なくとも１つの吐出ピストン（１１）の前記ねじ（１１．１）が，自分で切込ねじを切削するか，又は打ち抜いて前記カートリッジ収容装置（３）又はカートリッジ（３．１）に入るように，自己切削するように構成されている，請求項１～８のいずれか一項に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項１０】
少なくとも１つの吐出ピストン（１６）が，直線前方駆動吐出棒（４）を具備している，請求項１～９のいずれか一項に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項１１】
前記直線前方駆動吐出棒（４）が，前記前方駆動のために歯車又はスピンドルねじ部が係合できる通常の歯部を具備している，請求項１０に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項１２】


前記直線駆動吐出棒（４）が，歯部が係合できるスピンドルねじ部を具備している，請求項１０に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項１３】
前記吐出ピストン（１１，１６）の少なくとも１つが，通気装置を具備している，請求項１～１２のいずれか一項に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項１４】
前記カートリッジ収容装置（２，３）又はカートリッジ（２．１，３．１）の少なくとも１つが，通気装置（１４）を具備している，請求項１～１２のいずれか一項に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項１５】
通気装置として前記少なくとも１つのカートリッジ収容装置（２，３）又はカートリッジ（２．１，３．１）の内側の後方部分に，少なくとも１つの通気溝（１４）が，座ぐりされる，請求項１４に記載の計量及び混合装置（１）。(2)    平成２５年９月２６日の手続補正後の本願の特許請求の範囲の請求項１～１５に係る発明は，次のとおりのものである（甲２。下線部は変更部分である。）。
【請求項１】
（ａ）それぞれの物質成分を有する交換式カートリッジ（２．１，３．１）を収容するための，少なくとも２つの連結されているカートリッジ収容装置（２，３），（ｂ）前記カートリッジ収容装置（２，３）又は前記カートリッジ中に押し入る吐出ピストンによって前記カートリッジ（２．１，３．１）から成分出口を通して前記物質成分を同時に吐出するための，吐出装置（４，５，８，９，１１，１６），
及び
（ｃ）前記成分出口に接続され，吐出される前記物質成分を混合し，かつそれら
を混合状態で放出する，混合装置（７），
を具備しており，かつ（ｄ）少なくとも１つの前記吐出ピストン（１１）が，ねじ（１１．１）を有し，それによって前記吐出ピストン（１１）が，前記カートリッジ収容装置（２，３）に対して回転するときに，前記吐出ピストン（１１）を前記ねじによって前方へ駆動できるようにされている，多成分物質のための計量及び混合装置（１）。
【請求項２】
少なくとも１つのカートリッジ（３．１）が，少なくとも１種類の物質成分を保持している中空筒状体である，請求項１に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項３】
ねじ付きの少なくとも１つの前記吐出ピストン（１１）の前記ねじ（１１．１）が，中空筒形の少なくとも１つの前記カートリッジ（３．１）の壁と接している，請求項２に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項４】
少なくとも１つの前記カートリッジが，少なくとも１種類の物質成分を保持しているチューブ状バッグ（２．１）である，請求項１～２のいずれか一項に記載の計量及び混合装置。
【請求項５】
チューブ状バッグをカートリッジとして挿入することができるカートリッジ収容装置（３）のための少なくとも１つの前記吐出ピストン（１１）の前記ねじ（１１．１）が，前記カートリッジ収容装置の壁と接している，請求項４に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項６】
少なくとも１つのカートリッジ収容装置（２，３）が，中空筒状体を具備している，請求項１～５のいずれか一項に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項７】
少なくとも１つの吐出ピストン（１１，１６）が，雄ねじ（１１．１）を有する，請求項１～６のいずれか一項に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項８】
雄ねじ（１１．１）付きの少なくとも１つの前記吐出ピストン（１１）を保持している前記少なくとも１つのカートリッジ収容装置（３）又はカートリッジ（３．１）中に，前記吐出ピストン（１１）の前記雄ねじに対応する切込ねじが存在する，請求項７に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項９】
前記少なくとも１つの吐出ピストン（１１）の前記ねじ（１１．１）が，自分で切込ねじを切削するか，又は打ち抜いて前記カートリッジ収容装置（３）又はカートリッジ（３．１）に入るように，自己切削するように構成されている，請求項１～８のいずれか一項に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項１０】
少なくとも１つの吐出ピストン（１６）が，直線前方駆動吐出棒（４）を具備している，請求項１～９のいずれか一項に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項１１】
前記直線前方駆動吐出棒（４）が，前記前方駆動のために歯車又はスピンドルねじ部が係合できる通常の歯部を具備している，請求項１０に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項１２】
前記直線駆動吐出棒（４）が，歯部が係合できるスピンドルねじ部を具備している，請求項１０に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項１３】
前記吐出ピストン（１１，１６）の少なくとも１つが，通気装置を具備している，請求項１～１２のいずれか一項に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項１４】
前記カートリッジ収容装置（２，３）又はカートリッジ（２．１，３．１）の少なくとも１つが，通気装置（１４）を具備している，請求項１～１２のいずれか一項に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項１５】
通気装置として前記少なくとも１つのカートリッジ収容装置（２，３）又はカートリッジ（２．１，３．１）の内側の後方部分に，少なくとも１つの通気溝（１４）が，座ぐりされている，請求項１４に記載の計量及び混合装置（１）。(3)平成２８年１月２１日の手続補正後の本願の特許請求の範囲請求項１～１８に係る発明（以下，請求項の番号を用いて「本願補正前発明１」～「本願補正前発明１７」といい，これらを総称して「本願補正前発明」という。）は，次のとおりのものである（甲３。下線部は変更部分である。）。
【請求項１】
比較的大量に計量される材料成分と比較的少量で計量される材料成分とを含む多
成分物質のための計量及び混合装置（１）であって，
（ａ）それぞれの物質成分を有する交換式カートリッジ（２．１，３．１）を収容するための，少なくとも２つの連結されているカートリッジ収容装置（２，３），（ｂ）前記カートリッジ収容装置（２，３）又は前記カートリッジ中に押し入る吐出ピストンによって前記カートリッジ（２．１，３．１）から成分出口を通して前記物質成分を同時に吐出するための，吐出装置（４，５，８，９，１１，１６），
及び
（ｃ）前記成分出口に接続され，吐出される前記物質成分を混合し，かつそれら
を混合状態で放出する，混合装置（７），
を具備しており，かつ


＿（ｄ）少なくとも１つの前記吐出ピストン（１１）が，ねじ（１１．１）を有し，それによって前記吐出ピストン（１１）が，前記カートリッジ収容装置（２，３）に対して回転するときに，前記吐出ピストン（１１）を前記ねじによって前方へ駆動できるようにされており，かつ前記比較的少量で計量される材料成分を吐出するために用いられる，多成分物質のための計量及び混合装置（１）。
【請求項２】
少なくとも１つのカートリッジ（３．１）が，少なくとも１種類の物質成分を保持している中空筒状体である，請求項１に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項３】
ねじ付きの少なくとも１つの前記吐出ピストン（１１）の前記ねじ（１１．１）が，中空筒形の少なくとも１つの前記カートリッジ（３．１）の壁と接している，請求項２に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項４】
少なくとも１つの前記カートリッジが，少なくとも１種類の物質成分を保持しているチューブ状バッグ（２．１）である，請求項１～２のいずれか一項に記載の計量及び混合装置。
【請求項５】
チューブ状バッグをカートリッジとして挿入することができるカートリッジ収容装置（３）のための少なくとも１つの前記吐出ピストン（１１）の前記ねじ（１１．１）が，前記カートリッジ収容装置の壁と接している，請求項４に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項６】
少なくとも１つのカートリッジ収容装置（２，３）が，中空筒状体を具備している，請求項１～５のいずれか一項に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項７】
少なくとも１つの吐出ピストン（１１，１６）が，雄ねじ（１１．１）を有する，請求項１～６のいずれか一項に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項８】
雄ねじ（１１．１）付きの少なくとも１つの前記吐出ピストン（１１）を保持している前記少なくとも１つのカートリッジ収容装置（３）又はカートリッジ（３．１）中に，前記吐出ピストン（１１）の前記雄ねじに対応する切込ねじが存在する，請求項７に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項９】
前記少なくとも１つの吐出ピストン（１１）の前記ねじ（１１．１）が，自己切削又は自己穴あけによって，前記カートリッジ収納装置又は前記カートリッジの内壁に，対応する切り込みネジを作り出すように構成されている，請求項１～８のいずれか一項に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項１０】
少なくとも１つの吐出ピストン（１６）が，前記比較的大量に計量される材料成分を吐出するための直線前方駆動吐出棒（４）を具備している，請求項１～９のいずれか一項に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項１１】
前記直線前方駆動吐出棒（４）が，前記前方駆動のために歯車又はスピンドルねじ部が係合できる通常の歯部を具備している，請求項１０に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項１２】
前記直線前方駆動吐出棒（４）が，歯部が係合できるスピンドルねじ部を具備している，請求項１０に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項１３】
前記吐出ピストン（１１，１６）の少なくとも１つが，通気装置を具備している，請求項１～１２のいずれか一項に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項１４】
前記カートリッジ収容装置（２，３）又はカートリッジ（２．１，３．１）の少なくとも１つが，通気装置（１４）を具備している，請求項１～１２のいずれか一項に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項１５】
通気装置として前記少なくとも１つのカートリッジ収容装置（２，３）又はカートリッジ（２．１，３．１）の内側の後方部分に，少なくとも１つの通気溝（１４）が，座ぐりされている，請求項１４に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項１６】
前記混合装置（７）が，ダイナミックミキサーである，請求項１０に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項１７】
前記直線前方駆動吐出棒（４）を具備している前記少なくとも１つの吐出ピストン（１６）に，直線前方駆動を与え；前記ねじ（１１．１）を有する前記少なくとも１つの吐出ピストン（１１）に回転駆動を与え；かつ前記ダイナミックミキサーに回転駆動を与えるための，単一の共通の歯車駆動部を有する，請求項１６に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項１８】
比較的大量に計量される材料成分と比較的少量で計量される材料成分との量比が５０以上：１である，請求項１に記載の計量及び混合装置（１）。(4)本件補正後の本願の特許請求の範囲の請求項１～１７に係る発明（以下，請求項の番号を用いて「本願補正後発明１」～「本願補正後発明１７」といい，これらを総称して「本願補正後発明」という。）は，次のとおりのものである（甲４。下線部は変更部分である。）。
【請求項１】
比較的大量に計量される材料成分と比較的少量で計量される材料成分とを含む多
成分物質のための計量及び混合装置（１）であって，
（ａ）それぞれの物質成分を有する交換式カートリッジ（２．１，３．１）を収容するための，少なくとも２つの連結されているカートリッジ収容装置（２，３），（ｂ）前記カートリッジ収容装置（２，３）又は前記カートリッジ中に押し入る吐出ピストンによって前記カートリッジ（２．１，３．１）から成分出口を通して前記物質成分を同時に吐出するための，吐出装置（４，５，８，９，１１，１６），
及び
（ｃ）前記成分出口に接続され，吐出される前記物質成分を混合し，かつそれら
を混合状態で放出する，混合装置（７），
を具備しており，
前記比較的大量に計量される材料成分と前記比較的少量で計量される材料成分と
の量比が５０以上：１であり，かつ
（ｄ）少なくとも１つの前記吐出ピストン（１１）が，ねじ（１１．１）を有し，それによって前記吐出ピストン（１１）が，前記カートリッジ収容装置（２，３）に対して回転するときに，前記吐出ピストン（１１）を前記ねじによって前方へ駆動できるようにされており，かつ前記比較的少量で計量される材料成分を吐出するために用いられる，多成分物質のための計量及び混合装置（１）。
【請求項２】
少なくとも１つのカートリッジ（３．１）が，少なくとも１種類の物質成分を保持している中空筒状体である，請求項１に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項３】


ねじ付きの少なくとも１つの前記吐出ピストン（１１）の前記ねじ（１１．１）が，中空筒形の少なくとも１つの前記カートリッジ（３．１）の壁と接している，請求項２に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項４】
少なくとも１つの前記カートリッジが，少なくとも１種類の物質成分を保持しているチューブ状バッグ（２．１）である，請求項１～２のいずれか一項に記載の計量及び混合装置。
【請求項５】
チューブ状バッグをカートリッジとして挿入することができるカートリッジ収容装置（３）のための少なくとも１つの前記吐出ピストン（１１）の前記ねじ（１１．１）が，前記カートリッジ収容装置の壁と接している，請求項４に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項６】
少なくとも１つのカートリッジ収容装置（２，３）が，中空筒状体を具備している，請求項１～５のいずれか一項に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項７】
少なくとも１つの吐出ピストン（１１，１６）が，雄ねじ（１１．１）を有する，請求項１～６のいずれか一項に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項８】
雄ねじ（１１．１）付きの少なくとも１つの前記吐出ピストン（１１）を保持している前記少なくとも１つのカートリッジ収容装置（３）又はカートリッジ（３．１）中に，前記吐出ピストン（１１）の前記雄ねじに対応する切込ねじが存在する，請求項７に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項９】
前記少なくとも１つの吐出ピストン（１１）の前記ねじ（１１．１）が，自己切削又は自己穴あけによって，前記カートリッジ収納装置又は前記カートリッジの内壁に，対応する切り込みネジを作り出すように構成されている，請求項１～８のいずれか一項に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項１０】
少なくとも１つの吐出ピストン（１６）が，前記比較的大量に計量される材料成分を吐出するための直線前方駆動吐出棒（４）を具備している，請求項１～９のいずれか一項に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項１１】
前記直線前方駆動吐出棒（４）が，前記前方駆動のために歯車又はスピンドルねじ部が係合できる通常の歯部を具備している，請求項１０に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項１２】
前記直線前方駆動吐出棒（４）が，歯部が係合できるスピンドルねじ部を具備している，請求項１０に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項１３】
前記吐出ピストン（１１，１６）の少なくとも１つが，通気装置を具備している，請求項１～１２のいずれか一項に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項１４】
前記カートリッジ収容装置（２，３）又はカートリッジ（２．１，３．１）の少なくとも１つが，通気装置（１４）を具備している，請求項１～１２のいずれか一項に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項１５】
通気装置として前記少なくとも１つのカートリッジ収容装置（２，３）又はカートリッジ（２．１，３．１）の内側の後方部分に，少なくとも１つの通気溝（１４）が，座ぐりされている，請求項１４に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項１６】
前記混合装置（７）が，ダイナミックミキサーである，請求項１０に記載の計量及び混合装置（１）。
【請求項１７】
前記直線前方駆動吐出棒（４）を具備している前記少なくとも１つの吐出ピストン（１６）に，直線前方駆動を与え；前記ねじ（１１．１）を有する前記少なくとも１つの吐出ピストン（１１）に回転駆動を与え；かつ前記ダイナミックミキサーに回転駆動を与えるための，単一の共通の歯車駆動部を有する，請求項１６に記載の計量及び混合装置（１）。
３審決の理由の要点
(1)本件補正について
本件補正を却下する。
本願補正後発明１は，甲５（特開平８－５７３８４号公報，公開日平成８年３月５日）に記載された発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項の規定により，特許出願の際独立して特許を受けることができない。
ア甲５に記載された発明
甲５には，次の発明（以下「甲５発明」という。）が記載されていると認められる。「硬化剤と主剤とを含む二液混合物のための二液混合注出装置であって，（ａ）硬化剤および主剤を有する収納シリンダー１を収容するための，１つの本
体ケーシング５，
（ｂ）前記収納シリンダー１中に挿入される挿入栓３によって収納シリンダー１から連通口４を通して前記硬化剤および主剤を同時に注出するための，手動操作部
２０，ギア機構１８，ピストン杆１７，及び
（ｃ）前記連通口４に接続され，注出される前記硬化剤および主剤を混合し，か
つそれらを混合状態で注出する，注出ノズル６，
を具備しており，
前記硬化剤と前記主剤との量比が２：１であり，かつ
（ｄ）前記ピストン杆１７が，前記ギア機構１８に接続され，前記ピストン杆１７を前記ギア機構１８によって押圧移動できるようにされている，二液混合物のための二液混合注出装置。」
イ相違点
本願補正後発明１と甲５発明とは，次の点で相違する。
［相違点１］
本願補正後発明１の「カートリッジ収容装置」は，「少なくとも２つの連結されて
いる」ものであるのに対し，
甲５発明の「本体ケーシング５」は，一つであって，少なくとも二つの連結されているものではない点。
［相違点２］
本願補正後発明１は，「前記比較的大量に計量される材料成分と前記比較的少量で計量される材料成分との量比が５０以上：１」であり，また，上記「少なくとも１つの吐出ピストンが，駆動機構に接続され，吐出ピストンを駆動機構によって前方へ駆動できるようにされている」点に関して，本願補正発明１は，「少なくとも１つの前記吐出ピストンが，ねじを有し，それによって前記吐出ピストンが，前記カートリッジ収容装置に対して回転するときに，前記吐出ピストンを前記ねじによって前方へ駆動できるようにされており，かつ前記比較的少量で計量される材料成分
を吐出するために用いられる」ものであるのに対し，


甲５発明は，硬化剤と主剤との量比が２：１であり，また，上記「少なくとも１つの吐出ピストンが，駆動機構に接続され，吐出ピストンを駆動機構によって前方へ駆動できるようにされている」点に関して，甲５発明は，ピストン杆１７が，ギア機構１８に接続され，ピストン杆１７をギア機構１８によって押圧移動できるようにされている点。
ウ相違点についての判断
(ｱ)相違点１について
複数のカートリッジを収容装置に収容する際に，複数のカートリッジを各々個別の収容装置に収容し，それらの収容装置を連結するか，又は，複数のカートリッジを一つの収容装置に収容するかは，当業者が適宜選択し得る事項であり，甲５発明において，硬化剤の収納シリンダー１と主剤の収納シリンダー１とを各々個別のケーシングに収容して，両ケーシングを連結させることも，当業者が適宜なし得たことにすぎない。
(ｲ)相違点２について
駆動機構において，歯車機構や流体圧駆動機構などよりねじ機構の方が操作量に対して駆動される量が小さく，細かな調整が可能であることは，機械分野一般の技術常識であるところ，定量で材料成分を注出する装置において，ねじによる駆動機構を採用したものは，例えば，甲６（特表２００８－５３４１７５号公報，公表日平成２０年８月２８日）や甲７（米国特許第４８６３０７２号明細書，特許日１９８９年９月５日）に記載されるように周知である。
そして，甲５発明において，複数の材料成分を計量して注出するに当たり，それらの材料成分をどのような量比で注出するかは，生成する混合物の種類により設定されるものであるところ，その量比が５０以上：１という比の混合物である場合に，少量で計量される材料成分を精密に計量すべきことは，当業者であれば普通に想到する事項であり，その際，上記周知技術を採用して，ギア機構の代わりにねじ機構を採用することは，当業者が容易になし得たことである。以上からすると，甲５発明において，上記周知技術を適用して，相違点２に係る本願補正後発明１の発明特定事項とすることは，当業者であれば，容易になし得たことである。
そして，本願補正後発明１は，全体としてみても，甲５発明及び上記周知技術から予測される以上の格別な効果を奏するものではない。
(2)本願補正前発明について
ア本件補正は，前記(1)のとおり却下されたので，本願の特許請求の範囲に係る発明は，前記２(3)の本願補正前発明のとおりとなる。本願補正前発明１は，本願補正後発明１の発明特定事項のうち，「前記比較的大量に計量される材料成分と前記比較的少量で計量される材料成分との量比が５０以上：１であ」るという発明特定事項を省いたものに相当する。そうすると，本願補正前発明１の発明特定事項を全て含む本願補正後発明１が，前記(1)のとおり，甲５発明及び上記周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから，本願補正前発明１も，同様の理由により，甲５発明及び上記周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。そして，本願補正前発明１は，全体としてみても，甲５発明及び上記周知技術から予測される以上の格別な効果を奏するものではない。イ以上のとおり，本願補正前発明１は，特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないので，本願の他の請求項に係る発明について検討するまでもなく，本願は拒絶すべきものである。
第３原告主張の審決取消事由
１相違点２の容易想到性判断の誤り
(1)技術常識の認定の誤り
ア審決は，「駆動機構において，歯車機構や流体圧駆動機構などよりねじ機構の方が操作量に対して駆動される量が小さく，細かな調整が可能であることは，機械分野一般の技術常識である」と認定しているが，上記認定の根拠は不明であり，少なくとも，接着剤等の塗布装置の技術分野において，上記のような技術常識があるとの証拠は存在しない。
操作量に対する駆動量の大きさや精密さ等は，歯車機構の歯車の大きさ・ギア比や，ねじ機構のねじのピッチ等にも影響されるから，歯車機構や流体圧駆動機構などよりねじ機構の方が，常に，操作量に対して駆動される量が小さく，細かな調整が可能であるとはいうことはできない。
イ(ｱ)被告は，①歯車機構に別途のギア機構を設けず，かつ，②ねじのピッチｐがピニオンの半径ｒよりも相当程度小さいことを前提とすれば，被操作対象の操作量が同じときの被駆動対象の直線駆動量は，ねじ機構の方が歯車機構よりも小さくなる旨主張するが，ねじのピッチｐ及びピニオンの半径ｒの大きさは，歯車機構とねじ機構とが採用される装置の目的等に応じて，その都度，設計者が決めることである。また，被告の主張によると，甲５発明で用いられている歯車機構については，別途ギア機構が採用されている。
したがって，甲５発明の歯車機構は，ねじ機構よりも，操作量に対して駆動される量が小さく細かな調整が可能であるため，甲５発明で用いられている歯車機構を，ねじ機構に変更する動機付けがないことになる。
(ｲ)乙２の表９５には，マイクロメータ（ねじ機構）とダイヤルゲージ（歯車機構）との精度（目量）が，いずれも「０．０１～０．００１（ｍｍ）」と記載され，精度が両者等しいことが示されており，ねじ機構の方が細かな調整が可能であるとの審決の結論を否定している。
また，乙１０の【００３８】は，回転運動入力手段（ねじ機構）をピニオンギヤ（歯車機構）に変更できることを開示しているから，ねじ機構と歯車機構とが同等の機能を有していることを示しており，乙１０によると，ねじ機構の方が歯車機構の方が細かな調整が可能であり有利であるとはいえない。さらに，仮に，乙４～７から，接着剤等の粘性流体をねじ機構で少量吐出することが技術常識であったと認められたとしても，それをもって，ねじ機構の方が歯車機構よりも細かな調整が可能であるという技術常識が存在することを認めることはできない。
(2)周知技術の認定の誤り


ア審決では「定量で材料成分を注出する装置において，ねじによる駆動機構を採用したものは，例えば，刊行物２（判決注：甲６）や刊行物３（判決注：甲７）に記載されるように周知・・・である」と認定し，刊行物１（判決注：甲５）に記載のような定量で材料成分を注出する装置において，ギア機構の代わりその周知技術のネジ機構を適用することが容易であるとしている。しかし，甲６は，高粘度の内容物を，力をかけずに片手だけで送出できるように，ねじによる駆動機構を採用した注射器バレルを開示しているのであり，この注射器バレルでは，定量で材料成分を注出するために，ねじによる駆動機構が採用されているわけではない。また，甲７も，比較的硬質な材料を，力をかけずに片手だけで供給できるように，ねじによる駆動機構を採用したシリンダを開示しているのであり，このシリンダでは，定量で材料成分を注出するために，ねじによる駆動機構が採用されているわけではない。
したがって，当業者が，甲６及び７に共通の技術を把握するとするのであれば，それは，「定量で材料成分を注出する装置において，ねじによる駆動機構を採用した」装置ではなく，「粘度が高い材料成分等を片手の操作のみで注出する装置において，ねじによる駆動機構が採用されている装置」である。
審決における上記認定は，甲６及び７に記載された「粘度が高い材料成分等を片手の操作のみで注出する装置」の技術内容を，「定量で材料成分を注出する装置」への技術内容に，抽象化，一般化，及び／又は上位概念化した認定であり，恣意的な判断を容れるおそれがあるため，許されない。
イ(ｱ)本件補正後発明の装置では，少量で計量される材料成分が，非常に精確に計量される必要があるのに対して，甲６及び７に記載されている発明では，精確な計量を必要としているかどうかが不明確であり，審決が，甲６及び７を引用して，ねじ機構によって「定量で」計量することが周知であると認定したことは誤りである。
(ｲ)乙３～７は，本件拒絶理由通知においても，本件拒絶査定においても，一切言及されていない文献であり，乙３～７に基づく主張は，実質的に，甲５と新たな周知技術との組合せの主張であり，新たな公知技術に基づく無効主張であるから，本件訴訟の審理範囲外であり，認められない。
(3)相違点の判断の誤り
ア相違点２に係る本願補正後発明１の技術的特徴が容易想到であると認定判断するためには，相違点２に係る「吐出する多成分物質の量比が非常に大きい場合に，小さい量の材料成分をねじ機構で押し出すことが有利であること」が知られていることを，根拠と共に提示すべきである。
甲６及び７は，相違点２に係る本願補正後発明１の技術的特徴が容易想到であると認定するのには不十分である。
仮に，甲６及び７が「定量で材料成分を注出する装置において，ねじによる駆動機構を採用したもの」との周知技術を開示していたとしても，「駆動機構において，歯車機構や流体圧駆動機構などよりねじ機構の方が操作量に対して駆動される量が小さく，細かな調整が可能であること」が，「機械分野一般の技術常識」であるとは認められないから，甲５発明に当該周知技術を適用する動機付けがない。イ(ｱ)出願に係る発明と引用発明との相違点に係る技術的特徴を細分化した上で，細分化された技術的特徴のそれぞれを周知技術等であると認定し，相違点に係る技術的特徴の全体を周知技術等であると認定することは，容易想到性の判断において認められるべきではない。
(ｲ)被告は，実質的には，審決の認定した主引用発明である甲５発明を，別の発明に置き換えて，相違点２の容易想到性を主張しており，これは，新たな公知事実に基づく無効主張であるから，本件訴訟の審理範囲外であり，認められない。
(4)量の比についての誤り
ア(ｱ)ａ量の比が５０以上：１で用いられるような多成分物質については，本願出願当時において，本願補正後発明１のような計量及び混合装置又は甲５記載のような混合注出装置で塗布するという思想はおろか，事前に計量を行わずに塗布するという思想すらも存在していなかった。
したがって，当業者は，本願出願当時において，甲５記載の二液混合注出装置を，５０以上：１で二液を混合するような場合に適用しようとは考えなかったのであり，本件審決中の「刊行物１に記載された発明（判決注：甲５発明）において…の量比が５０以上：１という比の混合物である場合に」という前提部分の認定は，甲５発明にはあり得ない想定であるから，誤りである。
ｂこのことは，甲５記載の二液混合注出装置が，ギア機構の作動比率を異ならせることによって，二液の混合注出量を異ならせる機構を採用していることからも，裏付けられる。すなわち，ギア機構の作動比率を異ならせることによって，二液の量比が５０以上：１の混合注出量を達成しようとすれば，ギア比も５０以上対１の機構を採用しなければならないが，それほどギア比の異なる（大きさの異なる）ギア同士からなる機構を，甲５記載の「小型」で「容易に携帯可能」な「作業者が携帯可能な手動式の装置」（【０００６】，【００４４】参照）に採用することは，実際上困難又は不可能である。
(ｲ)ａ審決の「その量比が５０以上：１という比の混合物である場合に，少量で計量される材料成分を精密に計量すべきことは，当業者であれば普通に想到する事項であり，その際，周知技術を採用して，ギア機構の代わりにねじ機構を採用することは，当業者が容易になし得たことである。」という相違点２の容易想到性判断の論理付けについても，誤りがある。
甲５発明は，２：１の量比で二つの液を混合注出する装置に関するものであり，少量で計量される材料成分を精密に計量して混合注出するための装置ではない。甲６及び７は，粘度が高い内容物等を片手だけで注出するための装置を開示しているのみである。甲６及び７は，ねじによって前方に駆動できる放出ピストンを開示してはいるものの，これらの放出ピストンは，少量で計量される材料成分を精密に計量するために用いられるものではない。
したがって，当業者には，甲５記載の二つの直線前方駆動吐出棒（ピストン杆）のうちの片方を，甲６及び７記載のようなピストンに変更することの動機付けが存在していない。
審決の上記認定は，いわゆる後知恵である。
ｂ仮に，前記ａの認定がいわゆる後知恵ではなかったとしても，他の誤りがある。


前記ａの認定は，甲５発明において，その二液の混合比を２：１から，５０以上：１という混合比に変更した上で（以下「刊行物１仮発明Ａ」とする），その刊行物１仮発明Ａに，周知技術を適用すれば，相違点２に係る本願補正後発明１が容易であるとしている。これは，甲５発明から，いわば二つの段階を経て本願補正前発明１の構成に容易に至ると認定していることになる。すなわち，２：１の量比で二つの液を混合注出する甲５記載の装置において，５０以上：１という特殊な量比であっても同様に混合注出することに想到した上で（一つ目の段階），甲５記載の装置の二つのピストン杆のうちの片方のピストン杆に代えて，甲６及び７記載のようなピストンに変更することに想到し（二つ目の段階），相違点２に係る本願補正前発明１の構成に至る必要がある。そのため，格別な努力を要するといえる。イ(ｱ)従来技術においては，量の比が５０以上：１で用いられるような接着剤を塗布する方法として，別々に計量して混合した後に，ナイフコータ，印刷機等によって塗布する方法（甲１０，１１）のみが実質的に知られていた。乙１１～１３においては，５０以上：１で硬化剤を用いるような特殊な二液型接着剤が開示又は示唆されてはいるものの，そのような二液型接着剤は，特殊なタイプのものであることが理解できる。
これらの接着剤を本件補正後発明１のような計量及び混合装置又は甲５に記載されたような混合注出装置で，事前に計量を行わずに塗布するという思想は具体的に開示されていない。
(ｲ)甲５発明において，ギア比が「量比が５０以上：１」になる機構を採用した場合に，ギアの構造が大型化することが程度問題にすぎないとはいえない。甲５では，具体例として，量比が２：１である場合の構成のギア機構を有しているのであり，このギア機構を変更してその量比を多少変更することが想定されるとしても，それは，甲５に記載の「小型」で「容易に携帯可能」な「作業者が携帯可能な手動式の装置」において，ギア機構の変更によって実現される範囲内の量比のみである。
甲５発明においても，後述の甲５全体発明においても，「量比が５０以上：１」になる機構は想定されているとはいえない。
また，当業者は，甲５を見ても，甲５発明において二液の混合比率として量比が５０以上：１を選択する場合のギアの構造の複雑化という課題を認識できない。
(5)効果についての誤り
ア従来技術では，５０以上：１で混合するような多成分物質を必ず計量してから混合していたのに対して，本願補正後発明１の装置は，非常に少量で計量される材料成分を精密な量で吐出できるため，これらを事前に計量する必要をなくすことができる。
このような有利な効果は，甲５～７からは予想外であり，格別な効果であるといえる。特に，ギア機構の作動比率によって二液の混合注出量を調整する，容易に携帯できる二液混合注出装置である甲５発明では，５０以上：１の量比での混合注出を実現することは不可能又は困難であることに鑑みると，本願補正後発明１の効果は格別顕著である。
イ(ｱ)本件明細書の【０００３】等では，従来技術の課題として，量比が５０以上：１の場合に計量精度が問題になるとしており，【００１７】等において，その解決手段として，ねじ機構による吐出ピストンを使用して，精確な計量を実現する，すなわち，精確な量の吐出を実現するとしている。これらの記載によると，「非常に少量で計量される材料成分を精密な量で吐出して，これらを事前に計量する必要すらもなくすことができる」という有利な効果を明確に開示しているといえる。また，請求項１に記載の装置は「多成分物質のための計量及び混合装置」であり，請求項１では，カートリッジ収容装置，吐出装置，及び混合装置によって，「多成分物質のための計量及び混合装置」が特定されており，当業者であれば，本願補正後発明１の装置によると，「非常に少量で計量される材料成分を精密な量で吐出して，これらを事前に計量する必要すらもなくすことができる」ということは理解することができる。
(ｲ)甲５で実現される効果は，「計量精度が要求されない二液の接着剤を，事前に計量せずに混合塗布する」というものであり，「非常に少量で計量される材料成分を精密な量で吐出して，これらを事前に計量する必要すらもなくすことができる」というものではない。
(6)小括
本願補正後発明１についての本件審決の進歩性判断には誤りがあり，審決はその誤った判断に基づいて，本件補正を却下したものであるから，取り消されるべき違法がある。
２手続違背
(1)ア審決では，以下のように認定している（下線は，原告が強調のために付与した。）。
「駆動機構において，歯車機構や流体圧駆動機構などよりねじ機構の方が操作量に対して駆動される量が小さく，細かな調整が可能であることは，機械分野一般の技術常識であるところ，定量で材料成分を注出する装置において，ねじによる駆動機構を採用したものは，例えば，刊行物２（判決注：甲６）や刊行物３（判決注：甲７）に記載されるように周知・・・である。」
イしかし，このような認定は，本件拒絶理由通知及び本件拒絶査定においてされていない。なお，平成２９年１月４日付けの前置報告書についても同様である。
審査過程時においては，「甲６及び７からねじ機構が知られている。甲５の混合注出装置において，その少量で注出する方に，ねじ機構を採用することが容易である。」との論旨で本願発明の進歩性が否定されているのに対して，本件審決においては，「甲６及び７からねじ機構が知られており，このようなねじ機構が少量で計量するのに適していることが機械分野の一般常識であるから，甲５の混合注出装置において，その少量で注出する方に，ねじ機構を採用することが容易である。」という論旨に変更されている。
審決は，何ら根拠（文献）を示さずに，上記技術常識を認定しているだけであり，仮にこれが文献等で示されていたのであれば，審決の進歩性判断は，甲５～７に加えて，その文献等に基づいていたことになる。
これは，実質的にみると，審決において，「査定の理由と異なる拒絶の理由」（特許法１５９条２項）が追加されているということができるから，拒絶理由を通知して意見書提出の機会を与えるべきところ（特許法１５９条２項の準用する特許法５０条本文），それを欠いた手続上の瑕疵がある。


審決は，拒絶査定の容易想到性判断の理由付けが不適切であると認識して，その理由付けを変更したにもかかわらず，出願人に反論の機会を与えなかったのであり，特許法１５９条２項で準用する同法５０条本文の趣旨を逸脱している。ウ審査過程時の論旨では，甲６及び７記載のねじ機構を，当業者が甲５の混合注出装置において採用する動機付けが存在していないことになるため，審査過程時の拒絶理由について，原告が納得できるはずはない。一方で，本件審決時の拒絶理由では，その動機付けに当たる部分が追加されているため，仮に前記のような技術常識が存在するとしてそれを原告が審査過程時に認めていたのであれば，原告は，本願について，更なる補正を行う可能性があったといえる。したがって，前記手続上の瑕疵は，審決の結果に影響を及ぼすものである。(2)ア技術常識を当業者が当然備えているべきものであるからといって，その技術が技術常識であることを指摘すること及びその反論の機会を与えることなく拒絶審決をすることができないのは当然である。
「技術常識を当業者が当然備えているべきものである」として，反論の機会を与えなくてもよいとするのであれば，本願補正後発明のような，特殊な接着剤等のための計量及び混合装置に関する技術分野では，当業者には，接着剤等の化学系の技術分野の技術常識と，機械系の技術分野の技術常識との両方を当然に備える必要性が出てくるが，そのような状況を出願人に求めるのは，非現実的である。イねじ機構を採用したことの技術的意義は，審判請求時の補正の前から明確となっていた（平成２８年1月２１日付けの手続補正書〔甲３〕及び意見書〔甲１５〕）。
３理由不備
(1)ア審決の「駆動機構において，歯車機構や流体圧駆動機構などよりねじ機構の方が操作量に対して駆動される量が小さく，細かな調整が可能であることは，機械分野一般の技術常識である」という認定は，根拠が示されていない。そのため，原告は審決取消訴訟を提起したものの，どのように反論をすべきであるかどうかが不明確であり，その結果，裁判所にとっても審査の対象が明確になっているとはいえない。
イまた，審決は，その理由中で，「駆動機構において，歯車機構や流体圧駆動機構などよりねじ機構の方が操作量に対して駆動される量が小さく，細かな調整が可能である」と認定しているが，これは当業者にとって顕著な事実とはいえないから，証拠により認定することを要するというべきである。ウしたがって，審決は，特許法１５７条２項４号に違背しているため，取り消されるべき違法がある。
(2)最判昭和５９年３月１３日裁判集民事１４１号３３９頁（以下「昭和５９年判決」という。）が，判断の根拠を証拠による認定事実に基づき具体的に明示することを要しないとしているのは，当業者にとって顕著な事実についてのみであり，「ねじ機構の方が歯車機構よりも細かな調整が可能である」という点は，顕著な事実に当たらない。
第４被告の主張
１相違点２の容易想到性判断の誤りについて
(1)技術常識の認定の誤りについて
ア審決が認定した「駆動機構において，歯車機構や流体圧駆動機構などよりねじ機構の方が操作量に対して駆動される量が小さく，細かな調整が可能であること」（以下「本件技術事項１」という。）は，①歯車機構に別途のギア機構を設けないことと②ねじのピッチｐがピニオンの半径ｒよりも相当程度小さいことを前提とした上で，被操作対象の操作量が同じときの被駆動対象の直線駆動量は，ねじ機構の方が歯車機構よりも小さくなることを述べたものである。これを換言すると，本件技術事項１は，ねじ機構においては，歯車機構では必要であった別途のギア機構を設けるなど構造を複雑化することがなくても，被操作対象の操作量が同じときの被駆動対象の直線駆動量を小さくできることを意味する。イ(ｱ)ねじ機構及び歯車機構であるラックピニオン機構は，機械要素として極めて基本的な要素であって，様々な技術分野に用いられている（例えば，乙２の「マイクロメータ」と「ダイヤルゲージ」を参照。）。また，それらのメカニズムは，ごく単純なものであるから，機械分野一般の当業者において当然に熟知されている。前記アの本件技術事項１も，ごく単純なものであって，ねじ機構及びラックピニオン機構のメカニズムから機械分野一般の当業者が直ちに導き出せるものにすぎない。
そうすると，本件技術事項１が機械分野一般の技術常識であることは，自ずと明らかというべきである。
(ｲ)本願発明の技術分野である接着剤等の押出装置の技術分野（以下「本件技術分野」という。）においても，ねじ機構やラックピニオン機構が広く用いられている（甲５，乙３～１０）。また，本件技術分野では，ネジ機構とラックピニオン機構とは，適宜使い分けられるものである（乙１０）。したがって，本件技術事項１のような，ねじ機構とラックピニオン機構についてのごく単純な技術事項は，本件技術分野においても，当然に技術常識になっていたというべきである。
ウねじ機構により，接着剤等の粘性流体を少量吐出することは，本願優先日前に技術常識であった（乙４～７）。そして，これに，本件技術分野においてラックピニオン機構が広く採用されていたことを考え併せると，ねじ機構及びラックピニオン機構のいずれの選択肢も存在する中で，接着剤等の粘性流体を少量吐出する際に，ラックピニオン機構ではなく，ねじ機構が選択されたということは，本件技術事項１が，本件技術分野において技術常識であったことの証左であるといえる。
(2)周知技術の認定の誤りについて


ア(ｱ)甲６は，「注射器送出システム１００は，送出開口１０４を有する注射器バレル１０２，ねじ切りされたシャフト１０８を含んでいるプランジャ１０６を含んでいる。ねじ切りされたシャフトは，それ自身ねじ係合し，注射器バレル１０２の一部を形成し得るねじ切りされたナット１０３に，使用者が送出開口１０４を通して粘性材料を選択的に分配することを可能とするように，ねじ係合している。」（【００１８】）というものであるから，送出開口１０４を通して粘性材料を選択的に分配する装置であって，プランジャ１０６がねじ切りされたシャフト１０８を含んでおり，当該ねじ切りされたシャフト１０８は，それ自身ねじ係合し，注射器バレル１０２の一部を形成し得るねじ切りされたナット１０３に，上記の選択的な分配を可能とするように，ねじ係合している装置を開示している。また，甲７は，「Thepresentinvention   relatestoa   methodandapparatus   fordeliveringrelativelylow    viscosity,photo-curable    compositedental    fillingmaterial    toa    convenientsiteforuse   infillinga   dentalcavity.」（第１欄６行～９行）［本発明は，比較的粘度の低い，光硬化性の複合歯科充填材料を，歯の空洞を充填するのに用いられる所望の場所に，供給するための方法及び装置に関する。］（甲７の２の１頁７行～８行），「AsillustratedinFIGS.   2and3,   plunger14includes   adisc-shapedend   portion18which   isformedintegrallywith   ashank20   havingthreads22   formedtherein.」（第３欄２５行～２７行）［図２及び図３に示すように，プランジャ１４は，その中に形成されたネジ山２２を有するねじ２０と一体に形成された円盤状の端部分１８を含む。］（甲７の２の４頁８行～９行），「Theinnersurface   ofthecylinder   iscircularwith   threads38definedthereby.Threads38   incylinder12   matewiththreads   22onplunger   14.」（第３欄３４行～３７行）［シリンダの内面は円形であり，それによってねじ３８が画定される。シリンダ１２のねじ３８は，プランジャ１４のねじ２２とかみ合う。］（甲７の２の３頁１４行～１５行）というものであるから，光硬化性の複合歯科充填材料を供給するための装置であって，プランジャ１４はねじ２０を含んでおり，シリンダ１２の内面にはプランジャ１４のねじ２０とかみ合うねじ３８が画定されている装置を開示している。
以上によると，甲６及び７は，「定量で材料成分を注出する装置において，ねじによる駆動機構を採用したもの」（以下「本件技術事項２」という。）を開示している。(ｲ)審決は，甲６及び７を周知例として提示したものであり，当該各周知例から認定できる周知技術が，原告が主張するような共通の技術に限られなければならない理由はなく，当該各周知例が本件技術事項２を開示しているのであれば，本件技術事項２が周知であることを認定できる。
(ｳ)以上のとおり，甲６及び７は，本件技術事項２を開示しており，甲６及び７に記載された，ねじによる駆動機構は，ごく単純なメカニズムによって理解できるものであって，特定の用途だからこそ作用するといった特殊な機構というわけではない。また，本件技術事項２は，乙３～７にも開示があり，これらに記載のねじによる駆動機構も，特殊なものではない。
このように，多数の文献において本件技術事項２が開示されているのであるから，本件技術事項２は周知である。
イ仮に，周知技術として認定できるものが，粘度が高い材料成分等を片手の操作のみで注出する装置において，ねじによる駆動機構が採用されている装置にとどまるとしても，本件審決の結論を左右しない。
なぜなら，甲５発明において，二液の混合比率として「量比が５０以上：１」を選択する場合，当業者は，少量成分を注出するためのギア機構が複雑化するという課題を明らかに認識できるのであるから，その課題に直面した当業者であれば，「粘度が高い材料成分等を片手の操作のみで注出する装置において，ねじによる駆動機構が採用されている装置」という周知技術を，少量成分を注出するためのギア機構が複雑化するという上記課題の解決に関連する部分に着目して，「粘度が高い材料成分等を」「注出する装置において，ねじによる駆動機構が採用されている装置」という技術として把握することができ，そのような当業者は，後記(3)と同様の理由で，容易に相違点２の構成に至ることができるからである。
(3)相違点の判断の誤りについて
ア本件技術事項１に係る技術常識（以下「本件技術常識」という。）や本件技術事項２に係る周知技術（以下「本件周知技術」という。）を認定できることは，前記(1)及び(2)のとおりであるから，原告の主張は，その前提が失当である。イ審決がした相違点２の判断は，次のとおりの趣旨であって，誤りはない。(ｱ)甲５発明は，甲５の特定の部分に記載された発明である。一方，甲５には，下記の甲５の全体に記載された発明（以下「甲５全体発明」という。）が記載されている。
記「硬化剤と主剤とを含む二液混合物のための二液混合注出装置であって，（ａ）硬化剤および主剤を有する収納シリンダー１を収容するための，１つの本体
ケーシング５，
（ｂ）前記収納シリンダー１中に挿入される挿入栓３によって収納シリンダー１から連通口４を通して前記硬化剤および主剤を同時に注出するための，手動操作部２
０，ギア機構１８，ピストン杆１７，及び
（ｃ）前記連通口４に接続され，注出される前記硬化剤および主剤を混合し，かつ
それらを混合状態で注出する，注出ノズル６，
を具備しており，


前記硬化剤と前記主剤との割合が異なるものであり，かつ（ｄ）前記ピストン杆１７が，前記ギア機構１８に接続され，前記ピストン杆１７を前記ギア機構１８によって押圧移動できるようにされている，二液混合物のための二液混合注出装置。」（下線部は，「甲５発明」と相違する部分を示す。）甲５発明における二液の混合比率は２：１であるが，「例えば，一方のギア機構（１８ａ）と，他方のギア機構（１８ｂ）との作動距離比率を，２：１で形成した場合，…混合比率は，…同様に２：１となり，…」（【００３８】），「二液を異なる割合で混合可能な手動式の装置を提供する事により，二液性の，接着剤，塗料等の殆どの種類の使用を可能にしようとするものである。」（【０００６】），「このように，二液混合注出装置は，手動式の方法であっても，二液の量を異なる割合で混合注出する事ができる。そのため，二液性の，接着剤，塗料等の混合比率の異なる殆どの種類のものを使用する事ができ，二液性混合物の使用範囲を拡げて，優れた作業性を得る事が可能となる。」（【００１２】），「二液性の，接着剤，塗料等の混合比率の異なる殆どのものを使用する事ができ，…」（【００４３】）との記載からみて，甲５全体発明が二液の混合比率を２：１に限定するものではないことは，明らかである。また，甲５には，「このギア収納部(１６)の内部には，図１，図３に示す如く，収納シリンダー(１)内の二液混合物を加圧可能な一対の平行なピストン杆(１７)と，このピストン杆(１７)に接続し各々の作動比率が異なるギア機構(１８)と，各々のギア機構(１８)の共動を可能とする手動操作部(２０)とを形成する。」（【００１９】），「…硬化剤用のピストン杆（１７ａ）に接続する一方のギア機構（１８ａ）は，図３に示す如く，ラックギア部（２６），ピニオンギア部（３１）および中間ギア（３２）を設けている。…」（【００２４】），「また，主剤用のピストン杆（１７）に接続する他方のギア機構（１８ｂ）は，ラックギア部（２６），変速ギア（３６）および中間ギア（３２）を設けている。…」（【００２５】）との記載がある。そうすると，甲５全体発明は，「ラックギア部（２６）」を形成した「ピストン杆（１７）」からなる「ラック」が，「ピニオンギア部（３１）」からなる「ピニオン」と変速ギア（３６）や中間ギア（３２）からなる「別途のギア機構」とによって駆動させられる機構を備えるものであって，混合物の各々を加圧するピストン杆に接続する，上記のラック，ピニオン及び別途のギア機構からなるギア機構の作動比率を異ならせることで，二液の異なる混合比率に対応させることができるものである。(ｲ)二液の混合比率がきわめて大きい多成分物質は，本願優先日前にありふれたものであった（乙１１～１４）。
そうすると，甲５全体発明において，二液の混合比率としての「量比が５０以上：１」も，当業者にとって想定の範囲内であるというべきである。そして，その場合，甲５に記載されたギア機構のギア比を異ならせる程度は，二液の混合比率が２：１である甲５記載の実施例のものと比べれば，大きくなる。ここで，接着剤の使用量に限度があるとの観点からは，多量成分を注出する絶対量をより多量にするのではなく，少量成分を注出する絶対量をより少量とすべきであるから，甲５全体発明では，少量成分を注出するためのギア機構が複雑化することが明らかに予想される（甲５記載の実施例においても，少量成分に対応する「他方のギア機構（１８ｂ）」側の構造に「変速ギア（３６）」が設けられており，複雑化している（【００３６】）。）。
他方で，本件技術事項１（ねじ機構を用いると，歯車機構では必要であった別途のギア機構など構造を複雑化することがなくても，被操作対象の操作量が同じときの被駆動対象の駆動量を小さくできること）は，技術常識（本件技術常識）である。さらに，本件技術事項２（定量で材料成分を注出する装置において，ねじによる駆動機構を採用したもの）は，周知（本件周知技術）である。そうすると，甲５発明において，二液の混合比率である「２：１」は例示にすぎないところ，二液の混合比率として「量比が５０以上：１」を選択する場合，当業者は，少量成分を注出するためのギア機構が複雑化するという課題を明らかに認識できる。そして，当業者であれば，その課題を解決するために，本件技術常識に照らして，甲５発明の少量成分を注出するためのギア機構に代えて本件周知技術のようなねじ機構を採用して，相違点２の構成を得ることは，容易に想到し得たものである。
(4)量の比についての誤りについて
甲５全体発明において，混合比率は２：１に限定されるものではなく，「量比が５０以上：１」も，当然当業者にとって想定の範囲内である。また，甲５に記載された二液混合注出装置において，ギア比が「量比が５０以上：１」になる機構（例えば，大小の異なる径の歯車を同軸上に設けたものを多段に組み合わせたギア機構〔乙２のダイヤルゲージのギア機構もそうなっている。〕で実現することになる。）を採用した場合に，ギアの構造が大型化することがあるとしても，それは程度問題にすぎないから，甲５全体発明において，そのようなギア比が想定されていないとする根拠にはならない。
さらに，審決は，甲５全体発明において二液の混合比率として「量比が５０以上：１」を選択する場合のギアの構造の複雑化という課題を解決するために，ねじ機構を採用することの容易想到性を説示したものであるから，原告がいう「ギア比の異なる（大きさの異なる）ギア同士からなる機構を，甲５に記載の『小型』で『容易に携帯可能』な『作業者が携帯可能な手動式の装置』に採用することは実際上困難ないし不可能」という主張の当否は，審決がした相違点２の判断の結論を左右するものとはならない。
(5)効果についての誤りについて
ア本願の明細書には，原告が主張するような効果は記載されていない。イ仮に，本願補正後発明１が，原告が主張するような効果を奏するものであるとしても，当該効果は，格別顕著ではない。
なぜなら，甲５全体発明は，二液を異なる割合で混合注出するものであるから，事前に計量する必要がないし，また，非常に少量で計量される材料成分を精密な量で吐出できるという効果については，甲５全体発明でも実現できることであり，本件技術常識に照らすと，当業者が予測可能なことにすぎない。
２手続違背について


(1)ア本件拒絶査定は，本願補正前発明１の進歩性欠如を，甲５発明及び「吐出ピストンが，収容装置に対して回転するときに前方へ駆動できるようにされるねじを有した技術」という周知の技術（周知例は甲６及び７である。）に基づいて判断したものであり，審決は，本願補正後発明１の進歩性欠如を，甲５発明及び本件周知技術（周知例は甲６及び７である。）に基づいて判断したものである。したがって，両者の拒絶の理由は，実質的に異なるところはない。イ本件拒絶査定は，動機付けとして，機能の共通性及び技術分野の同一性を挙げており，本件技術常識は，本件技術分野の当業者が当然備えているものである。そして，原告は，本件拒絶査定に対する反論の機会が与えられた上で，審判請求書（乙１５）において，甲５発明と甲６及び７記載の技術とを組み合わせる動機付けがない旨を主張しているし，審決が本件技術常識を説示したのは，審判請求書における当該主張を踏まえたからにすぎないから，審判の審理手続に不意打ちと評価されるべき事情は存在しない。
ウしたがって，審決は，特許法１５９条２項で準用する同法５０条本文の規定に違背していない。
(2)仮に，審決が本件技術常識の説示をしたことをもって，審決の拒絶の理由が本件拒絶査定の理由と異なるものとなったとしても，次のとおり，本件技術常識の説示は，本件補正の却下の決定をするときに，審判請求時の補正（甲４）で限定された事項に対応してされたものであるから，特許法１５９条２項において読み替えて準用する同法５０条ただし書により，拒絶理由の通知を要しない。ア本件拒絶査定は，機能の共通性及び技術分野の同一性を動機付けとして述べているが，本件技術常識については明言していない。しかし，本件拒絶査定時の特許請求の範囲の請求項１に係る発明においては，「前記比較的大量に計量される材料成分と前記比較的少量で計量される材料成分との量比が５０以上：１であり」との限定がなかったので，比較的大量に計量される材料成分と比較的少量で計量される材料成分との量比が，例えば，２：１というような差が小さい場合も含まれていることになってしまい，その結果，「少なくとも１つの前記吐出ピストン（１１）が，ねじ（１１．１）を有」するとの発明特定事項の技術的意義が判然としないことになっていた。そのため，上記発明特定事項に係る相違点は，機能が共通する技術に単に置換することにより至ることができるものと評価できることになる。
そうすると，機能の共通性及び技術分野の同一性といった動機付けの説示でもって，拒絶の理由として足りることになる。
イしかし，本件補正によって，請求項１に係る発明に「前記比較的大量に計量される材料成分と前記比較的少量で計量される材料成分との量比が５０以上：１であり」との限定が付加されたことにより，ねじ機構を採用したことの技術的意義が，請求項１の記載から把握されるようになった。
そのため，審判合議体は，本件補正の独立特許要件の有無の審理に当たり，審判請求書（乙１５）及び平成２９年４月１３日に提出された上申書（乙１６）の内容を十分に精査した上で，審決において，本件拒絶査定における機能共通性及び技術分野同一性の動機付けの枠組みの範囲内で，審判請求時の補正により明確になったねじ機構を採用した技術的意義を考慮した動機付けを提示したものであり，それが本件技術常識である。
そして，審決は，本件補正が独立特許要件を満たさないことを理由に，本件補正を却下した。
３理由不備について
(1)審決の「駆動機構において，歯車機構や流体圧駆動機構などよりねじ機構の方が操作量に対して駆動される量が小さく，細かな調整が可能であることは，機械分野一般の技術常識である」という認定の根拠は，前記(1)のとおりである。(2)本件技術常識は，「当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者の技術上の常識又は技術水準とされる事実などこれらの者にとつて顕著な事実について判断を示す場合であるなど特段の事由」（昭和５９年判決）に該当するから，その判断の根拠を証拠による認定事実に基づき具体的に明示することを要しない。
第５当裁判所の判断
１本願に係る発明について
(1)本願発明は，前記第２の２記載のとおりであるところ，平成２５年９月２６日の手続補正後の本願明細書（甲１，２）には，本願発明について，次のとおりの記載がある（下線部は上記補正による変更部分である。）。
「【技術分野】
【０００１】
本発明は，多成分物質，特に多成分接着剤の計量及び混合装置に関する。この装置は，それぞれの接着剤成分を収容するための中空筒形の少なくとも２つの連結されているカートリッジ収容装置，そのカートリッジ中に押し入る吐出ピストンによって接着剤成分をカートリッジの出口を通してカートリッジから同時に吐出するための吐出装置，及びカートリッジの出口に接続され，そして吐出された接着剤成分を混合し，それらを混合状態で放出する混合装置を具備している。
【背景技術】
・・・
【０００３】
下記〈１〉項の前提部分によるそのような計量及び混合装置の一つの課題は，特にそれぞれの成分間の量比が大きいとき，例えば量比が５０：１，又はそれよりも大きいときに，計量精度が問題になることである。
・・・
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
したがって本発明の課題は，混合物に関して成分の大きな量的な違いのある場合でさえ，またその対応する計量及び混合装置の単純な生産条件下でさえ，高精度の要求条件を満たす，多成分物質用の計量及び混合装置，特に多成分接着剤用の計量及び混合装置を提案することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
この問題は，下記の各独立項の特徴によって解決される。本発明の有利な変形態様が下記の各従属項の主題である。
〈１〉（ａ）それぞれの物質成分を有する交換式カートリッジ（２．１，３．１）を収容するための，少なくとも２つの連結されているカートリッジ収容装置（２，３），
（ｂ）前記カートリッジ収容装置（２，３）又は前記カートリッジ中に押し入る吐出ピストンによって前記カートリッジ（２．１，３．１）から成分出口を通して前記物質成分を同時に吐出するための，吐出装置（４，５，８，９，１１，１６），
及び
（ｃ）前記成分出口に接続され，吐出される前記物質成分を混合し，かつそれら
を混合状態で放出する，混合装置（７），


を具備しており，かつ（ｄ）少なくとも１つの前記吐出ピストン（１１）が，ねじ（１１．１）を有し，それによって前記吐出ピストン（１１）が，前記カートリッジ収容装置（２，３）に対して回転するときに，前記吐出ピストン（１１）を前記ねじによって前方へ駆動できるようにされている，多成分物質，特に多成分接着剤のための計量及び混合装置（１）。
・・・
【０００９】
この問題は，ピストンの単純な直線前方駆動を使用するだけでなく，さらにこのピストンに，ピストンの一定の回転によって対応する前方駆動を生み出すことを確実にするねじを設けることによって，解決できる。正確に定めることができるきわめて簡単なねじのピッチのおかげで，一緒にされるそれぞれの成分のそれぞれの混合比の必要条件に基づいて，この前方駆動は非常に個別に調整することができる。
【００１０】
ここで，そのピストンが雄ねじを具備しており，そのピストンが一致して回転するときに，そのねじが前進して，それぞれのカートリッジ収容装置の，又は計量される成分を保持しているそのカートリッジの内部筒状体に入ることは，特に簡単である。ここで，カートリッジ内に雌ねじを設けることは一般には必要ですらない。ピストンのねじが対応する切込ねじ（ｎｅｇａｔｉｖｅｔｈｒｅａｄ）を自己切削（ｓｅｌｆ－ｃｕｔｔｉｎｇ）又は自己穴あけ（ｓｅｌｆｐｕｎｃｈｉｎｇ）によってカートリッジ又はカートリッジ収容装置の内壁に作り出せば十分である。ここで，二成分計量及び混合装置の場合，比較的大量に計量される材料成分がチューブ状バッグ等の中に収容されているカートリッジ収容装置は，ピストン用の直線駆動列（ｌｉｎｅａｒｄｒｉｖｅ    ｔｒａｉｎ）によって前進し，一方で，非常に慎重に計量すべき材料が硬質の筒形カートリッジ等の中に保持されているカートリッジ収容装置は，本発明によるねじ付きピストンを用いて，そのピストンの回転によって前進することが，特に有利である。
・・・
【００１７】
ねじを有し，かつその前方駆動がねじの回転によって決まる吐出ピストンを使用して，一方でねじピッチを合わせ，またもう一方で所望の計量に応じて駆動軸の円周速度を合わせることによって，きわめて正確な計量を非常に簡単な方法で実現することができる。
・・・
【発明を実施するための形態】
【００３２】
下記に，本発明を理解するために必要な特徴のみを描いた図を参照する好ましい実施例を用いて，本発明をさらに詳細に記述する。本発明は当然に，描写及び記述された実施例に限定されない。
【００３３】
図１は，例として示すチューブ状バッグ２．１用及び硬質カートリッジ３．１用の異なる直径及び異なる長さを有する２つのカートリッジ収容装置２及び３を具備している本発明の計量及び混合装置１の側面図を示す。大きい方のカートリッジ収容装置２は，リニアピストン１６によって動作する。このリニアピストンは，歯付き棒４に接続され，歯車駆動部８を用いてその歯付き棒により直線的に前方へ駆動されてカートリッジ収容装置２に入る。カートリッジ収容装置２よりも実質的に小さな直径を有し，かつさらにそれよりも実質的に短いカートリッジ収容装置３は，ロータリーピストンにより本発明に従って動作する。
このロータリーピストンは，そのカートリッジ収容装置３又はそこに挿入されるカートリッジ３．１の内側に打ち込まれるねじをその外側に有し，かつその回転により，ロータリーピストンとして構成されている吐出ピストンの前方駆動を生じさせる。このロータリーピストン１１は，歯車駆動部８に接続している回転軸５によって駆動する。この駆動部は，単一の駆動入力側の場合，３つの別の駆動出力側を有する。それらは，直線的に前方へ駆動する歯付き棒４のための出力部，回転用の回転軸５のための出力部，及びロータリーミキサー７を駆動する更なる回転用の駆動軸１０のための出力部である。２つのカートリッジ収容装置２及び３は，カートリッジ収容装置２及び３中に保持されている材料を，成分の出口からロータリーミキサー７へ運ぶカートリッジ継手６に出力側で接続され，またミキサーもカートリッジ継手６に接続されている。このようなロータリーミキサーの設計は一般に知られている。それは，更に，最前部に配置された吐出先端具１７を具備しており，それを通って混合済みの材料が最後に吐出される。
【００３４】
ここに描かれた計量及び混合装置１のこの実施形態の形態における歯車駆動部８は，電気モーター９によって駆動される。
【００３５】
図２及び３は，図１のカートリッジ収容装置３に挿入される小型カートリッジ３．１の反対方向を向いた２つの三次元図を詳細に示す。この目的のために準備された，外側にねじを具備しており，かつ回転して小型カートリッジ３．１に入るロータリーピストン１１を使用して，カートリッジ３．１内の材料の吐出口１２を経る吐出を，きわめて正確に計量することができる形で行わせることができる。
・・・
【図１】
【図２】
【図３】
」(2)前記２の２の認定事実及び前記(1)の本願明細書の記載によると，本願補正後発明について，次のとおり認められる。
ア本願補正後発明は，多成分物質，特に多成分接着剤の計量及び混合装置に関する（【０００１】）。
イ計量及び混合装置の一つの課題は，特にそれぞれの成分間の量比が大きいときに，計量精度が問題になることである（【０００３】）。したがって，本願補正後発明の課題は，混合物に関して成分の大きな量的な違いのある場合でさえ，高精度の要求条件を満たす，多成分物質用の計量及び混合装置の計量及び混合装置を提案することである（【０００６】）。
ウ本願補正後発明は，それぞれの物質成分を有する少なくとも二つの交換式カートリッジ中に押し入る吐出ピストンのうち，少なくとも一つの吐出ピストンがねじを有し，それによって，吐出ピストンがカートリッジ収容装置に対して回転するときに，吐出ピストンをねじによって前方へ駆動できる多成分物質のための計量及び混合装置である（【０００７】）。
エ本願補正後発明は，ねじを有し，かつ，その前方駆動がねじの回転によって決まる吐出ピストンを使用して，一方でねじピッチを合わせ，またもう一方で所望の計量に応じて駆動軸の円周速度を合わせることによって，極めて正確な計量を非常に簡単な方法で実現することができる（【００１７】）。２取消事由１（相違点２の容易想到性判断の誤り）について
(1)甲５発明
ア甲５には，次の記載がある。
「【０００１】


【産業上の利用分野】本発明は，二液性の，接着剤，塗料等の異なる二液を，手動操作によって目的部に混合注出するための，二液混合注出装置に係るものであって，作業性に優れた装置を提供しようとするものである。
【０００２】
【従来の技術】従来，二液混合注出装置には，電気，油圧，圧縮空気等の動力源を用いて，アクチュエーターの操作により，二液の混合注出を自動的に行う装置と，作業者が手作業で混合注出を行う手動式の装置とが知られている。【０００３】そして，手動式の装置には，作業者が人力で二液を加圧して行う方法が知られている。この従来の主動式の方法は，アクチュエーター等の複雑な動力器具を設置する必要がなく，装置を小型化して携帯できる利点を有していた。【０００４】また，二液性の，接着剤，塗料等には，二液の量を等しい割合で混合して用いるものと，二液の量を異なる割合で混合して用いるものとが知られている。そして，この二液性の，接着剤，塗料等の殆どのものが，二液の量を異なる割合で混合して用いるものとなっている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら，上記の従来公知の手動式の方法は，異なる二液を同一の力で加圧して行うため，二液の量は常に等しい割合となっていた。そのため，二液性の，接着剤，塗料等の殆どのものは，従来の手動式の装置を用いる事ができず，大型の自動式の装置を用いる必要があった。このため，作業者は，装置を携帯しながら作業を行う事ができず，作業の行動範囲を狭く限定され，作業性が極めて悪いものとなっていた。
【０００６】本発明は上述の如き課題を解決しようとするものであって，二液を異なる割合で混合可能な手動式の装置を提供する事により，二液性の，接着剤，塗料等の殆どの種類の使用を可能にしようとするものである。また，装置を小型化して形成し，作業者が携帯可能な手動式の装置を提供する事により，作業性を大幅に向上しようとするものである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】本発明は上述の如き課題を解決するため，異なる二液を別個に収納可能な一対の収納シリンダーを本体ケーシング内に形成し，この本体ケーシングの先端に，混合した二液の注出ノズルを形成するとともに収納シリンダー内の二液を加圧可能な一対のピストン杆を形成し，この一対のピストン杆を，各々作動比率の異なるギア機構に接続し，このギア機構に，ギア機構が共動可能な手動操作部を接続する事により，一対の収納シリンダーへのピストン杆の加圧移動量を異ならしめて形成した事を特徴とする。
【０００８】また，ギア機構は，ラックギア部とピニオンギア部とを形成しても良い。
・・・
【００１３】また，ギア機構には，ラックギア部とピニオンギア部とを形成すれば，構造を簡略化して，装置を廉価に製造する事が可能になるものである。
【００１４】
【実施例】以下本発明の一実施例を図面に於て説明すれば，（１）は一対の収納シリンダーで，二液性の，接着剤，塗料等の二液混合物を別個に収納可能とする。例えば，二液性接着剤を使用する場合は，図１に示す一方の収納シリンダー（１）に硬化剤を収納し，他方の収納シリンダー（１）に主剤を収納する事が可能である。【００１５】この収納シリンダー（１）は，円筒状に形成し，一方の端部を開放してシリンダー開口（２）を形成する。また，収納シリンダー（１）は，シリンダー開口（２）を密閉した状態で内部に挿入し得る挿入栓（３）を図１に示す如く形成する。また，収納シリンダー（１）は，先端部に各々連通口（４）を形成し，この連通口（４）を本体ケーシング（５）の注出ノズル（６）に連結可能とする。【００１６】この本体ケーシング（５）は，図１，図２に示す如く，一対の収納シリンダー（１）を平行に位置して格納可能な挿入スペース（７）を形成する。また，挿入スペース（７）は，収納シリンダー（１）の下面に接触可能な載置台（８）を設けている。また，本体ケーシング（５）は，挿入スペース（７）の前側に前部壁（１０）を位置する。この前部壁（１０）は，収納シリンダー（１）の連通口（４）を接続可能な流通口（１１）を各々貫通形成する。また，この各々の流通口（１１）は，本体ケーシング（５）の先端に位置する注出ノズル（６）に連通し，この注出ノズル（６）で混合した二液混合物の導出を可能とする。【００１７】また，本体ケーシング（５）は，前部壁（１０）の下端に，図１に示す如く，作業者が把持し得る握り部（１３）を固定突出する。この握り部（１３）の形成によって，作業者は，注出ノズル（６）の先端を注出目的部に正確に誘導する事が可能となる。
【００１８】また，本体ケーシング（５）は，下面に回動ピン（１４）を軸支し，この回動ピン（１４）を介して作動ケーシング（１５）を回動可能に接続する。そして，この作動ケーシング（１５）と本体ケーシング（５）とを接続する事により，内部にギア収納部（１６）を形成している。
【００１９】また，このギア収納部（１６）の内部には，図１，図３に示す如く，収納シリンダー（１）内の二液混合物を加圧可能な一対の平行なピストン杆（１７）と，このピストン杆（１７）に接続し各々の作動比率が異なるギア機構（１８）と，各々のギア機構（１８）の共動を可能とする手動操作部（２０）とを形成する。以下，ギア収納部（１６）の内部の構成を詳述する。
【００２０】このギア収納部（１６）は，上面を被覆する天板（２１）の内面に，螺子（２２）により一対のラックガイド（２３）を固定する。また，この一対のラックガイド（２３）の下面に，摺動溝（２４）を長さ方向に形成し，この摺動溝（２４）に一対のピストン杆（１７）を摺動可能に位置する。【００２１】この一対のピストン杆（１７）は，図１に示す如く，収納シリンダー（１）側の先端に，挿入栓（３）を突当て可能な加圧部（２５）を形成する。また，一対のピストン杆（１７）は，ギア機構（１８）を構成するラックギア部（２６）を下面に形成する。
【００２２】このように形成すると，ピストン杆（１７）は，ラックギア部（２６）を別個に形成する必要がなく，装置の構成を簡略化して，組み立て作業を容易に行う事が可能となる。


【００２３】また，ギア収納部（１６）は，ピストン杆（１７）の移動距離を確保するために，図１に示す如く，ギア収納部（１６）の背面側を被覆する背面板（２７）に，突出開口（２８）を形成し，この突出開口（２８）から，ピストン杆（１７）の後端部を外方に突出可能としている。
【００２４】また，ピストン杆（１７）に接続するギア機構（１８）は，各々作動比率を異なるものとして形成している。例えば，硬化剤用のピストン杆（１７ａ）に接続する一方のギア機構（１８ａ）は，図３に示す如く，ラックギア部（２６），ピニオンギア部（３１）および中間ギア（３２）を設けている。このギア機構（１８ａ）は，ピストン杆（１７）のラックギア部（２６）に係合可能なピニオンギア部（３１）を形成する。このピニオンギア部（３１）は，軸芯に従動軸（３３）を回動可能に挿通し，この従動軸（３３）の一端を，ギア収納部（１６）の両側を被覆する両側板（３４）に固定している。また，ピニオンギア部（３１）に係合可能な中間ギア（３２）を形成する。この中間ギア（３２）は，両側板（３４）間に軸支した主軸（３５）を軸芯に挿通している。
【００２５】また，主剤用のピストン杆（１７）に接続する他方のギア機構（１８ｂ）は，ラックギア部（２６），ピニオンギア部（３１），変速ギア（３６）および中間ギア（３２）を設けている。このギア機構（１８ｂ）は，ラックギア部（２６）に係合可能なピニオンギア部（３１）を形成する。このピニオンギア部（３１）は，硬化剤用のピニオンギア部（３１）よりも少ない歯数で形成し，軸芯に従動軸（３３）を挿通する。
・・・
【００３５】例えば，硬化剤の加圧動作を行う一方のギア機構（１８ａ）は，中間ギア（３２ａ）によってピニオンギア部（３１ａ）を回動する。また，このピニオンギア部（３１ａ）にラックギア部（２６ａ）を係合したピストン杆（１７ａ）は，先端の加圧部（２５ａ）を突出させる。
【００３６】また，上記一方のギア機構（１８ａ）の作動と同時に，主剤の加圧動作を行う他方のギア機構（１８ｂ）は，中間ギア（３２ｂ）によって変速ギア（３６）を回動する。そして，この変速ギア（３６）に接続した従動軸（３３）は，ピニオンギア部（３１ｂ）を共回りさせる。また，ピニオンギア部（３１ｂ）にラックギア部（２６ｂ）を係合するピストン杆（１７ｂ）は，先端の加圧部（２５ｂ）を突出させる。
【００３７】そして，ギア機構（１８）を共動させる事によって，一対のピストン杆（１７）は，加圧部（２５）を挿入栓（３）の外面に突当てる。また，ギア機構（１８）は，上述の如く，作動比率を各々異なるように形成している。そのため，加圧部（２５）は，ギア機構（１８）の作動比率に比例した速度で，挿入栓（３）を収納シリンダー（１）の内部に押圧し，この挿入栓（３）を介して，収納シリンダー（１）内の二液を各々異なる距離だけ押圧移動する。【００３８】また，加圧された二液性混合物は，押圧距離に比例した体積で収納シリンダー（１）の各々の挿通口（４）から押し出され，流通口（１１）に移動する。そして，注出ノズル（６）の内部で混合され，目的部に注出する事が可能となる。例えば，一方のギア機構（１８ａ）と，他方のギア機構（１８ｂ）との作動距離比率を，２：１で形成した場合，双方の収納シリンダー（１）から混合注出される二液性混合物の混合比率は，断面積が同一であれば，同様に２：１となり，二液を異なる割合で混合注出する事が可能となる。
・・・
【００４３】
【発明の効果】本発明は上述の如く構成したものであるから，二液混合注出装置は，手動式の方法であっても，二液の量を異なる割合で混合する事ができる。そのため，二液性の，接着剤，塗料等の混合比率の異なる殆どのものを使用する事ができ，二液性混合物の使用範囲を拡げて，優れた作業性を得る事が可能となる。
・・・
【図１】
【図２】
【図３】
」イ前記アの甲５の記載によると，甲５には，前記第２の３(1)アのとおりの甲５発明が記載されていると認められる。
(2)対比
甲５発明を本願補正後発明１と対比すると，前記第２の３(1)イのとおりの相違点が認められる。
(3)周知技術
ア甲６
(ｱ)甲６には，次のとおりの記載がある。
「【００１８】
ＩＩ．代表的な注射器送出システム
図１Ａ及び１Ｂは，それぞれ，注射器送出システム１００の分解組立図及び組み立てられたシステムの断面図を示している。注射器送出システム１００は，送出開口１０４を有する注射器バレル１０２，ねじ切りされたシャフト１０８を含んでいるプランジャ１０６を含んでいる。ねじ切りされたシャフトは，それ自身ねじ係合し，注射器バレル１０２の一部を形成し得るねじ切りされたナット１０３に，使用者が送出開口１０４を通して粘性材料を選択的に分配することを可能とするように，ねじ係合している。
【００１９】
注射器送出システム１００は，プランジャ把持部材１１０をさらに含んでいる。プランジャ把持部材１１０は，プランジャ１０６のレベル指示器用タブ１２０及び掴み用タブ１２１及びプランジャ把持部材１１０の内面に形成されている収容溝を介してプランジャ１０６と把持伝達状態にある。レベル指示器用タブ１２０と結合する溝１２３は，図１Ｂに見られる。プランジャ把持部材１１０の内面に形成されるもう一対の溝（不図示）が，掴み用タブ１２１と結合している。プランジャ把持部材１１０は，プランジャ１０６及びねじ切りされたシャフト１０８を鞘１１２の下に遮蔽するように，プランジャ１０６のねじ切りされたシャフト１０８を覆う鞘１１２を含んでいる。鞘１１２は，異物による入場または汚染を防止するようなシールされた環境を，ねじ切りされたシャフト１０８に対して提供する。
・・・
【００２６】


１つの実施多様（判決注：実施態様の誤記と認める。）によれば，注射器送出システム１００は，プランジャ把持部材１１０と注射器バレル１０２との間に運動用シール１２６を含み得る。そのような運動用シール１２６は，適切な柔軟材料（例えば，熱可塑性エラストマー）から形成され得る。運動用シール１２６は，歯科用材料またはその他の高粘性材料の送出中，注射器バレル１０２がプランジャ把持部材１１０に対して回転されるとき，異物による入場または汚染を防止するように，プランジャ把持部材１１０と注射器バレル１０２との間で緊密なシールを形成する。
・・・
【図１Ａ】
【図１Ｂ】
」(ｲ)前記(ｱ)の甲６の記載によると，甲６には，次の技術的事項（以下「甲６技術」という。）が記載されていると認められる。
「送出開口１０４を通して粘性材料を選択的に分配する装置であって，プランジャ１０６がねじ切りされたシャフト１０８を含んでおり，当該ねじ切りされたシャフト１０８は，それ自身ねじ係合し，注射器バレル１０２の一部を形成し得るねじ切りされたナット１０３に，上記の選択的な分配を可能とするように，ねじ係合して
いる装置」
イ甲７
(ｱ)甲７には，次のとおりの記載がある（訳文は甲７の２による。）。「本発明は，比較的粘度の低い，光硬化性の複合歯科充填材料を，歯の空洞を充填するのに用いられる所望の場所に，供給するための方法及び装置に関する。」（１欄６行～９行）
「図１を参照すると，本発明に従って構成されている複合材料の提供シリンジ１０が図示されている。図２に示されているように，シリンジ１０は，管又はシリンダ１２，プランジャ１４，及びスライダ１６を具備している。図２及び図３に示すように，プランジャ１４は，その中に形成されたネジ山２２を有するねじ２０と一体に形成された円盤状の端部分１８を含む。複合押出要素２９およびＯリング２３は，装置が操作されるときに複合材の全てが前進することを確実にする。ディスク１８は，約４センチメートルのオーダーの直径を有する。図２及び図４を参照すると，シリンダ１２は，図示の実施形態では，６つの面２６,２８,３０,３２,３４，及び３６を形成する外断面を有する。シリンダの内面は円形であり，それによってねじ３８が画定される。シリンダ１２のねじ３８は，プランジャ１４のねじ２２とかみ合う。シリンダ１２は，環状ビード４２を有する開放ポート４０によって一端が終端され，複合押出要素２９の表面２４に適合する表面４６を有するフィーダノズル４４によって他端が終端される。複合押出要素２９は，ノズル４４の前方部分に正確に嵌合する円筒面４８を有することに留意する。
図５に示すように，スライダ１６は，図４に示される面２６,２８,３０,３２,３４及び３６によって画成されたシリンダ１２の外面と嵌合する穴５２を有する。したがって，スライダ１６は，シリンダ１２に対する角度回転から拘束されながら，シリンダ１２の本体に沿って図１に矢印５４で示されている方向に自由に移動することができる。
使用中，プランジャ１４は，シリンダ１２内に，図１の実線および破線で示す位置に配置される。表面２４と嵌合面４６との間の空間は，光硬化性複合歯科充填材料５０で充填される。
図６は，雄型フロントピース－Ｏリング－複合押出要素システムの分解図である。Ｏリング２３は，雄型フロントピース２１の周りに嵌り，プランジャ軸２７の縁部に当接している。したがって，Ｏリング２３は，プランジャ軸２７の端部によって前方に付勢されるだけであり，プランジャが反転してねじ込みされる場合には，後退しない。雄型フロントピース２１は，複合押出要素２９の雌型の継手２５とかみ合う。雄型フロントピース２１，従ってプランジャ１４は複合押出要素２９に対して自由に回転し摺動する。したがって，複合押出要素２９は，プランジャ１４の前進作用によってのみ前進され，シャフトが反転してねじ込みされても，プランジャ１４と共に後退されない。
本発明のパッケージを使用することが望ましい場合，シリンジ１０は歯科医の手にしっかりと把持される。親指のパッド及び人差し指の側部は，スライダ１６を回転させるために使用され，残りの指はディスク１８をしっかりと把持し，その結果，プランジャ１４とシリンダ１２との間の相対的な角運動が生じる。スライダ１６を約４センチメートルの長さにすることによって，必要な作用が得られる。」（３欄２１行～４欄８行）
「図１
図２
図３
図４
図５
図６
」(ｲ)前記(ｱ)の甲７の記載によると，甲７には，次の技術的事項（以下「甲７技術」という。）が記載されていると認められる。
「比較的粘度の低い光硬化性の複合歯科充填材料を供給するための装置であって，プランジャ１４はねじ２０を含んでおり，シリンダ１２の内面にはプランジャ１４のねじ２０とかみ合うねじ３８が画定されている装置」
ウ周知技術
前記ア及びイによると，少なくとも，「材料成分を注出する装置において，ねじによる駆動機構（雄ねじが設けられた部材に対し，雌ねじが設けられた部材を螺合し，雄ねじが設けられた部材を回転させることで，雌ねじが設けられた部材を，雄ねじが設けられた部材の長手方向に移動させる送りねじ機構）を採用したもの」は，本願優先日前における周知技術であると認められる。
そして，甲６技術の「注射器バレル１０２」及び甲７技術の「シリンダ１２」は，それぞれ，その容量が決まっており，それらから注出される材料成分は「定量」であることが認められるから，本件技術事項２（「定量で材料成分を注出する装置において，ねじによる駆動機構（雄ねじが設けられた部材に対し，雌ねじが設けられた部材を螺合し，雄ねじが設けられた部材を回転させることで，雌ねじが設けられた部材を，雄ねじが設けられた部材の長手方向に移動させる送りねじ機構）を採用したもの」）も，本願優先日前における周知技術であると認められる。
(4)相違点２の判断
ア混合の対象となる二つの材料成分の量比について(ｱ)乙１１（特開平８－１８８７６４号公報，公開日平成８年７月２３日）は，二液架橋型水性接着剤に係る発明の公開特許公報であるところ，その特許請求の範囲【請求項４】には，「硬化剤（Ｂ）の配合量が，主剤（Ａ）に対して１～２０重量％（固形分換算）の量である請求項１乃至３のいずれか１つに記載の二液架橋型水性接着剤。」との記載がある。


乙１２（特開平１０－１４７７６３号公報，公開日平成１０年６月２日）は，水系接着剤に係る発明の公開特許公報であるところ，その発明の詳細な説明には，「【０００１】【産業上の利用分野】本発明は，初期接着力を改良した２液分別塗布型の水系接着剤に関する。」，「【００２３】上記の主剤成分と硬化剤成分の配合比率は，固形分重量換算値で，主剤成分１００部に対して，硬化剤成分０．２～５０部であり，これ以下でもこれ以上でも初期強度が発現しない。」との記載がある。乙１４（特開２０１０－１２６６５０号公報，公開日平成２２年６月１０日）は，マスキング用粘着テープ又はシートに係る発明の公開特許公報であるところ，その特許発明の範囲【請求項１】には，「基材と，基材の片面に形成された粘着剤層とを有するマスキング用粘着テープ又はシートであって，前記粘着剤層を形成するための粘着剤が，乳化重合によるアクリル系重合体をベースポリマーとして含有し，・・・」との記載が，その発明の詳細な説明には「【００１９】アクリル系重合体を調製するための乳化重合では，重合開始剤を用いることができる。・・・重合開始剤の使用量は，通常モノマー１００重量部に対して０．０１～１重量部程度の範囲から選択できる。」との記載がある。
以上の刊行物が，本願優先日前に公開されていたことを勘案すると，二液を混合して得られる接着剤等の多成分物質の混合比率を，５０以上：１（本願補正後発明１の数値限定）とすることは，特殊な数値限定であるということはできず，本願優先日前において，当業者が想定し得るものであると認められる。(ｲ)甲５には，「例えば，一方のギア機構(１８ａ)と，他方のギア機構(１８ｂ)との作動距離比率を，２：１で形成した場合，双方の収納シリンダー（１）から混合注出される二液性混合物の混合比率は，断面積が同一であれば，同様に２：１となり，二液を異なる割合で混合注出する事が可能となる。」（【００３８】）という記載がある。
この記載は，甲５の装置において，一方のギア機構(１８ａ)と，他方のギア機構(１８ｂ)との作動距離比率を２：１で形成しない場合や，双方の収納シリンダーの断面積を同一としない場合も想定されていることを示している。そして，当業者は，このような構成の装置においては，二液性混合物の混合比率は，（作動距離比率）×（断面積比率）となるから，作動距離比率と断面積比率をともに大きくすると，二液性混合物の混合比率をかなり大きくすることが可能であることを理解できる。また，甲５には，「【０００５】上記の従来公知の手動式の方法は，異なる二液を同一の力で加圧して行うため，二液の量は常に等しい割合となっていた。そのため，二液性の，接着剤，塗料等の殆どのものは，従来の手動式の装置を用いる事ができず，大型の自動式の装置を用いる必要があった。このため，作業者は，装置を携帯しながら作業を行う事ができず，作業の行動範囲を狭く限定され，作業性が極めて悪いものとなっていた。
【０００６】本発明は，上述の如き課題を解決しようとするものであって，二液を異なる割合で混合可能な手動式の装置を提供する事により，二液性の，接着剤，塗料等の殆どの種類の使用を可能にしようとするものである。」と記載されている。(ｳ)さらに，甲５には，二液性混合物の混合比率を５０以上：１とすることを妨げる記載もない。
(ｴ)以上のことからすると，甲５発明において，二液性混合物の混合比率を，５０以上：１とすることは，当業者が必要に応じて適宜設定し得る設計的事項にすぎないと認められる。
イピストンのギア機構による移動とねじによる駆動について(ｱ)ａ甲５発明における「ギア機構」について，甲５には，「一対のピストン杆を，各々作動比率の異なるギア機構に接続し，このギア機構に，ギア機構が共同可能な手動操作部を接続する」ものであること（【０００７】），「ギア機構は，ラックギア部とピニオンギア部を形成しても良い」こと（【０００８】），「ギア機構には，ラックギア部とピニオンギア部とを形成すれば，構造を簡略化して，装置を廉価に製造する事が可能になる」こと（【００１３】）が記載されている。回転体であるピニオンの歯をラックの歯と噛み合わせることにより回転運動を直線運動に変換するラックピニオン機構は，機械要素として広く用いられているものであり（乙２，８～１０，弁論の全趣旨），ピニオンを直接操作する場合は，半径ｒのピニオンを回転角θだけ操作すると，ラックはｒ・θだけ直線移動する。また，ピニオンにギア比ｇのギア機構を設けてギアを操作する場合，ラックはｇ・ｒ・θだけ直線移動する。
ｂ送りねじ機構は，機械要素として広く用いられているものであり（乙１～７，１０，弁論の全趣旨），ねじに切られたらせん状の溝のピッチをｐとし，ねじが回転角θだけ回転すると，駆動対象はｐ・θ／（２π）だけ直線移動する。ｃねじのピッチｐを，ピニオンの半径ｒより相当小さくすることは，可能である（乙１）のに対し，ラックピニオン機構で，送りねじ機構と同程度に駆動される量を細かく調整可能とするには，ギア機構のギア比ｇを相当小さくしなければならないところ，ギア機構のギア比ｇを相当小さくするためには，ギア機構を大型化又は複雑化せざるを得ない（乙１，２，弁論の全趣旨）。ｄ以上によると，「部材を直線移動させるための駆動機構において，ラックピニオン機構より送りねじ機構の方が，駆動機構を大型化又は複雑化せずに，操作量に対して駆動される量が小さく，細かな調整が可能であること」は，機械分野一般における技術常識であると認めるのが相当である。乙２の表９５の記載や乙１０の【００３８】の記載は，上記認定を左右するものではない。(ｲ)甲５の前記ア(ｲ)の【０００５】，【０００６】の記載によると，作業者が装置を携帯しながら作業を行うことができるよう，装置を小型化することは，甲５発明の課題であるといえるから，駆動機構を大型化又は複雑化しないことにより，装置を小型化するために，前記(ｱ)の技術常識を勘案して，甲５発明の少なくとも１つのピストン杆１７の駆動手段として，前記(3)の周知技術を適用して，駆動機構に係る相違点２の本願補正後発明１の構成とすることは，当業者が容易に想到し得たことであると認められる。
ウ小括


以上によると，本願補正後発明１は，甲５発明及び前記(3)の周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであり，審決における相違点２の容易想到性の判断は誤りがないから，取消事由１には理由がない。
(5)原告の主張について
ア技術常識の認定の誤りについて
原告は，「駆動機構において，歯車機構や流体圧駆動機構などよりねじ機構の方が操作量に対して駆動される量が小さく，細かな調整が可能であること」が，機械分野一般又は接着剤等の塗布装置の技術分野において，技術常識であるとは認められない旨主張する。
確かに，歯車機構における歯車の大きさ，ギア比や，ねじ機構におけるねじのピッチ等を任意に設定できるのであれば，それらをどのような数値に設定しても，歯車機構よりねじ機構の方が，操作量に対して駆動される量が小さく，細かな調整が可能であるとはいえない。
しかし，甲５発明には，前記(4)イ(ｲ)のとおり，装置の小型化という課題があることから，前記(4)イ(ｱ)の技術常識が認められることにより，この技術常識を勘案して甲５発明と前記(3)の周知技術との組合せの動機付けが認められるのであって，原告の上記主張は，前記結論を左右しない。
イ周知技術の認定の誤りについて
(ｱ)原告は，甲６及び７から認定できるのは，「粘度が高い材料成分等を片手の操作のみで注出する装置において，ねじによる駆動機構が採用されている装置」であり，「定量で材料成分を注出する装置において，ねじによる駆動機構を採用した装置」と抽象化，一般化，及び／又は上位概念化した認定をすることはできない旨主張する。
しかし，甲６及び７に基づいて前記(3)の周知技術を認定することができることは，前記(3)のとおりであって，原告が主張するように限定して認定すべき理由はないから，原告の上記主張は，採用することができない。
(ｲ)なお，原告は，乙３～７に基づく主張は，実質的に新たな公知技術に基づく無効主張であるから，認められない旨主張するが，前記(3)のとおり，甲６及び７に基づいて前記(3)の周知技術の存在が認められるのであって，甲５発明とこの周知技術に基づいて本件補正後発明1を容易に発明することができたかどうかの判断に当たって，その前提となる技術常識を認定するに際して乙３～７を斟酌したとしても，実質的に新たな公知技術に基づく無効主張を認めたものということはできず，原告の上記主張を採用することはできない。
ウ相違点の判断の誤りについて
(ｱ)原告は，相違点２に係る容易想到性が認められるためには，「吐出する多成分物質の量比が非常に大きい場合に，小さい量の材料成分をねじ機構で押し出ことが有利であること」が知られていることが根拠と共に示される必要があるが，甲６及び７は，その根拠として不十分である旨主張する。しかし，前記(4)イ(ｲ)のとおり，装置の小型化は，甲５発明の課題であるといえるから，駆動機構を大型化又は複雑化しないことにより，装置を小型化しつつ，細かな調整を可能とすべく，甲５発明の少なくとも１つのピストン杆１７の駆動手段として，前記(3)の周知技術を適用して，駆動機構に係る相違点２の本願補正後発明１の構成とすることは，当業者が容易に想到し得たことであると認められる。組合せの対象である周知技術の認定証拠である甲６及び７のみから，組合せの対象である主引用発明と副引用技術との組み合わせる動機付けが認定できる場合しか，容易想到性が認められないわけではないから，原告の上記主張は，採用することができない。
(ｲ)なお，原告は，出願に係る発明の相違点に係る技術的特徴を細分化した上で，細分化された技術的特徴のそれぞれを周知技術等であると認定し，相違点に係る技術的特徴の全体を周知技術等であると認定することは，容易想到性の判断において認められるべきではないと主張するが，上記のような判断方法が不適切であるというべき理由はないから，原告の上記主張は，採用することができない。また，原告は，被告は，実質的には，主引用発明である甲５発明を甲５全体発明に置き換えて相違点２の容易想到性を主張している旨主張するが，前記(4)のとおり，甲５全体発明を主引用発明として容易想到性を判断しているものではないから，原告の上記主張は，前記(4)の判断を左右しない。
エ量の比についての誤りについて
(ｱ)原告は，本願出願当時において，量の比が５０以上：１で用いられているような多成分物質を，事前に計量を行わずに，本願補正後発明１や甲５発明のような混合装置で塗布するという思想は存在していなかった，甲５発明は，２：１の量比で二つの液を混合注出する装置に関するものであり，少量で計量される材料成分を精密に計量して混合注出するための装置ではなく，甲６及び７は，粘度が高い内容物等を片手だけで注出するための装置を開示しているのみで，甲６及び７の放出ピストンは，少量で計量される材料成分を精密に計量するために用いられるものではないから，当業者は，甲５の二つの直線前方駆動吐出棒のうちの片方を，甲６及び７のようなピストンに変更することの動機付けは認められないなどと主張する。
しかし，甲５発明は，「二液を異なる割合で混合可能な手動式の装置を提供する事により，二液性の，接着剤，塗料等の殆どの種類の使用を可能にしようとするものである。」（【０００６】）のであって，前記(4)アのとおり，当該割合を５０以上：１とすることは，設計的事項であり，甲５発明に前記(3)の周知技術を組み合わせる動機付けがあると認められるから，原告の上記主張は，採用することができない。(ｲ)原告は，甲５発明において，二液の混合比を５０以上：１という特殊な量比に変更した上で，二つのピストン杆のうち片方を，甲６及び７のようなピストンに変更するのは，２段階を経ているから，容易想到性がない旨主張する。しかし，前記(4)の判断は，相違点２の内容のうち，機械的な構成要素に係るもの（すなわち，駆動機構）について前記(3)の周知技術を適用するのは容易想到であると判断し，また，相違点２の内容のうち，機能的な構成要素に係るもの（すなわち，量比）を設計的事項であると判断したものであって，容易想到性の判断方法として不適切であるということはできないから，原告の上記主張は，採用することができない。
オ効果についての誤りについて
原告は，本願補正後発明１の装置の「非常に少量で計量される材料成分を事前に計量する必要をなくすことができる」という有利な効果は，甲５～７からは予想外であり，格別の効果である旨主張する。


平成２６年８月２７日判決言渡
平成２５年（行ケ）第１０２７７号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２６年８月２０日
判決
原                  告        コンステリウムフラン   ス原                  告        コンステリウムロー   ルド
プロダクツ－レイヴンズウッド，エルエルシー
両名訴訟代理   人弁理   士        慶    田    晴    彦
松    田              真
太    田    恵    一
被                告        特許庁   長官指定代   理人       山    田              靖
大    橋    賢    一
小    川              進
板    谷    一    弘
堀    内    仁    子
主文
特許庁が不服２０１２－５０３９号事件について平成２５年５月２７日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告らの求めた判決
主文同旨。
第２事案の概要
本件は，特許出願に対する拒絶査定不服審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は，進歩性判断の当否である。以下，審決や文献の引用において「ロウ付け」という記載がある部分はすべて「ろう付け」と表記する。また，本願発明は，ブレージングシート，すなわち，芯材とろう材を熱間圧延工程でクラッド圧延した板に関するものであるところ，芯材は心材，ろう材は皮材とも呼ばれるが，「芯材」，「ろう材」と表記し，ブレージングシートがろう付けされる対象物は，母材，接合相手材と呼ばれるが，「母材」と表記することとする。
１特許庁における手続の経緯
原告らは，平成１６年１１月２４日，発明の名称を「ロウ付け用のアルミニウム合金製の帯材」とする国際特許出願をした（特願２００６－５４０５３０号。パリ条約による優先権主張，２００３年１１月２８日フランス共和国）が（甲２。出願時の名称は，原告コンステリウムフランスが「アルカン    レナリュ」，原告コンステリウムロールド    プロダクツ－レイヴンズウッド，エルエルシーが「アルカンロールド    プロダクツ－レイヴンズウッド，エルエルシー」。），平成２４年２月１４日，拒絶査定を受け，同年３月１６日，審判請求をするとともに（不服２０１２－５０３９号事件）手続補正をした。また，原告らは，平成２５年４月２日，再度手続補正をした（甲３。本件補正）。
特許庁は，平成２５年５月２７日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，同年６月１７日に原告らに送達された（附加期間９０日）。
２本願発明の要旨
本件補正後の請求項１記載の発明（本願発明）の要旨は，以下のとおりである。
【請求項１】
「管理された窒素の雰囲気下で無フラックスのろう付けによってろう付けされた部材を製造するための，重量パーセントで，少なくとも８０％のアルミニウム，ならびに，Ｓｉ＜１．０％Ｆｅ＜１．０％Ｃｕ＜１．０％   Ｍｎ＜２．０％Ｍｇ＜３．０％Ｚｎ＜６．０％Ｔｉ＜０．３％   Ｚｒ＜０．３％Ｃｒ＜０．３％Ｈｆ＜０．６％Ｖ＜０．３％Ｎｉ＜２．０％   Ｃｏ＜２．０％Ｉｎ＜０．３％Ｓｎ＜０．３％，合計０．１５％であるその他の元素それぞれ＜０．０５％，を含む芯材用のアルミニウム合金製の帯材または板材における，０．０１～０．５％のイットリウムの使用。」
３審決の理由の要点（争点と関係が薄い部分はフォントを小さく表記する。）本願発明は，特許法２９条２項に基づき特許を受けることができないものである。(1)刊行物２（特開２０００－３０３１３２号公報。甲１）記載の発明（引用発明）の認定
「真空雰囲気下でのろう付けによってろう付け部材を製造するための，重量％で，Ｓｉを０．６％，Ｆｅを０．７％，Ｍｎを１．２％，Ｚｎを０．１％，Ｙを０．１２％含有し，残部がアルミニウムおよび不可避的不純物よりなる芯材用アルミニウム合金製の帯材または板材。」
(2)本願発明と引用発明との対比
（一致点）
ろう付けによってろう付けされた部材を製造するための，重量パーセントで，少なくとも８０％のアルミニウム，及び，Ｓｉ＜１．０％Ｆｅ＜１．０％Ｃｕ＜１．０％   Ｍｎ＜２．０％Ｍｇ＜３．０％Ｚｎ＜６．０％Ｔｉ＜０．３％   Ｚｒ＜０．３％Ｃｒ＜０．３％Ｈｆ＜０．６％Ｖ＜０．３％Ｎｉ＜２．０％   Ｃｏ＜２．０％Ｉｎ＜０．３％Ｓｎ＜０．３％を含む芯材用のアルミニウム合金製の帯材又は板材における，０．０１～０．５％のイットリウムの使用。
（相違点１）
本願発明は，具体的に列記されていないその他の元素の含有量が，それぞれ０．０５％未満であり，合計で０．１５％未満であるのに対し，引用発明は，その他の元素に相当する不可避的不純物の含有量が規定されていない点。
（相違点２）
本願発明は，管理された窒素の雰囲気下でフラックスレスのろう付けによってろう付けされた部材を製造するための芯材用のアルミニウム合金製の帯材又は板材であるのに対し，引用発明は，真空雰囲気下でのろう付けによってろう付け部材を製造するための芯材用アルミニウム合金製の帯材又は板材である点。
(3)相違点についての検討
（相違点１）
「ＪＩＳＺ    ３２６３（１９９２）アルミニウム合金ロウ材及びブレージングシート」の「表６心材及び７０７２の化学成分」（ＪＩＳハンドブック    ３非鉄，２００２年１月３１日，財団法人日本規格協会，６９１～６９２頁）では，引用発明がベースとするアルミニウム合金３００３や３Ｎ０３等の心材用アルミニウム合金において，主要な化学成分を除く，その他の化学成分は，個々０．０５％以下，及び，合計０．１５以下と規定されているから，かかる規定により特定される引用発明の不可避的不純物の含有量と，本願発明のその他の元素の含有量とは，実質的に相違するものとはいえない。


また，仮に相違点１が実質的なものであるとしても，引用発明において，不可避的不純物の含有量を「ＪＩＳＺ    ３２６３（１９９２）」に基づいて個々０．０５％未満，及び，合計０．１５未満と規定することは，当業者が容易になし得ることである。
（相違点２）
真空ろう付け法が窒素ガス雰囲気ろう付け法とともにフラックスレスろう付け法の一手法であることは，技術常識として古くから広く知られているところである（特開昭６２－１３２５９号公報（乙１）の２頁左上欄１７行～右上欄３行，３頁左上欄１５行～１７行，竹本正「軽金属，Ｖｏｌ．４１，Ｎｏ．９（１９９１）」（乙２）ｐ．６３９の図１のアルミニウムのろう付け法の分類等，特開平９－８５４３３号公報（乙３）の段落【０００６】，【０００８】等参照。）から，刊行物２の従来技術に関する「自動車用熱交換器・・・は，・・・真空ろう付け等によりろう付けされ」との記載に基づいて，真空雰囲気下でのフラックスレスろう付け用の引用発明に係る芯材用アルミニウム合金製の帯材又は板材を，管理された窒素雰囲気下でのフラックスレスろう付け用の芯材用アルミニウム合金製の帯材又は板材として用いることは，当業者が容易になし得ることである。
よって，相違点２に係る用途変更は，当業者が容易に想到するものである。
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（相違点２の認定の誤り）
本願発明におけるイットリウムの用途は，管理された雰囲気下でフラックスを用いたろう付けのために用いられるのと同じ装備を用いて，管理された窒素の雰囲気下でフラックスレスのろう付けによってろう付けされた部材を製造するために，芯材にイットリウムを使用することである。他方，刊行物２におけるイットリウムの用途は，シリコン又はゲルマニウムの芯材への侵入に起因するエロージョンを抑制することである。
したがって，相違点２については，「本願発明は，管理された窒素の雰囲気下で無フラックスのろう付けによってろう付けされた部材を製造するための芯材用のアルミニウム合金製の帯材または板材におけるイットリウムの使用であるのに対し，引用発明は，エロージョンを抑制して真空雰囲気下でのろう付けによってろう付け部材を製造するための芯材用アルミニウム合金製の帯材または板材におけるイットリウムの使用である点。」（判決注：下線部は，審決の認定した相違点２と異なる部分であり，違いを明らかにするために，原告が付した。）と認定されるべきである。
２取消事由２（相違点２の判断の誤り）
(1)容易想到性
本願発明の課題は，フラックスを用いたろう付けのために用いられるものと同じ装備を用いたフラックスレスでのろう付けを可能とすることであるのに対し，引用発明の課題は，芯材へのエロージョンを抑制して，耐エロージョン特性に優れたアルミニウム合金ブレージングシートを提供することであるため，両者の課題は全く異なり，さらにはイットリウムの用途も，本願発明では窒素雰囲気下でのろう付けのときにフラックスの使用を避けるためであるのに対し，引用発明ではエロージョン抑制のためであり，全く異なるものである。
また，刊行物２には，真空中でのろう付けについて記載され，イットリウムの用途としては，シリコン，ゲルマニウムからのエロージョン抑制しか記載されていないから，イットリウムが，管理された窒素雰囲気下でのフラックスレスのろう付けを可能にしたことの示唆はない。引用発明におけるイットリウムは，その使用が必須ではなく，エロージョン抑制元素として好適でもなく，必ずしも芯材に含有されている必要もない。このような刊行物２の記載に鑑みると，好適なカルシウムやリチウムがあるにもかかわらず，本願発明のようにイットリウムを当業者が積極的に選択して芯材に含有させる動機付けはない。たとえ当業者が刊行物２に列挙されたエロージョン抑制元素の中からイットリウムを選択できたとしても，その用途はエロージョンを抑制することにあり，フラックスレスのろう付けのために芯材におけるイットリウムの使用が必須である本願発明の特徴点に到達できる試みをしたであろうという推測は成り立たない。
したがって，イットリウムの用途を考慮した相違点２に係る用途変更は，当業者が容易に想到するものではない。
(2)顕著な効果
本願発明は，芯材用のアルミニウム合金製の帯材又は板材に含まれる金属成分の割合が不等式で特定されているが，請求項記載の全範囲において，イットリウムの使用によるろう付け性の改善という顕著な効果があるから，進歩性が肯定される。被告は，本願発明の顕著な効果を否定するが，この点は，平成２４年７月２６日付審尋（甲４）と平成２４年１０月３１日提出の回答書（甲５）で議論された内容であり，その後の平成２４年１２月２７日付拒絶理由通知書（甲６）及び審決では一切この点に関する言及がないことからすると，審判合議体は，本願明細書の記載は，本願発明の全体についての顕著な効果として参酌できると判断したはずである。本願明細書の実施例の特定の合金組成における実験結果と発明の詳細な説明の記載，特に段落【００１７】の「この方法は，少なくとも８０重量％のアルミニウムを含むすべてのアルミニウム合金タイプに適用されることができ，とりわけ該アルミニウム合金タイプの元素は，無フラックスでのろう付けを可能にすることを目的とした特異な元素を添加する前に，以下の条件に対応している。すなわち，重量％で，Ｓｉ＜１．０％，Ｆｅ＜１．０％，Ｃｕ＜１．０％，Ｍｎ＜２．０％，Ｍｇ＜３．０％，Ｚｎ＜６．０％，Ｔｉ＜０．３％，Ｚｒ＜０．３％，Ｃｒ＜０．３％，Ｈｆ＜０．６％，Ｖ＜０．３％，Ｎｉ＜２．０％，Ｃｏ＜２．０％，Ｉｎ＜０．３％，Ｓｎ＜０．３％，その他の元素それぞれ＜０．０５％で合計０．１５％，残りはアルミニウム」という記載から，本願発明全体について顕著な効果があることを当業者は認識できる。
第４被告の反論
１取消事由１に対し


刊行物２には，審決が認定したように，「真空雰囲気下でのろう付けによってろう付け部材を製造するための，重量％で，Ｓｉを０．６％，Ｆｅを０．７％，Ｍｎを１．２％，Ｚｎを０．１％，Ｙを０．１２％含有し，残部がアルミニウム及び不可避的不純物よりなる芯材用アルミニウム合金製の帯材又は板材」が記載されている。一方，本願発明は，実質的には，「管理された窒素の雰囲気下で無フラックスのろう付けによってろう付けされた部材を製造するための，重量パーセントで，少なくとも８０％のアルミニウム，ならびに，Ｓｉ＜１．０％Ｆｅ＜１．０％    Ｃｕ＜１．０％Ｍｎ＜２．０％    Ｍｇ＜３．０％Ｚｎ＜６．０％    Ｔｉ＜０．３％Ｚｒ＜０．３％Ｃｒ＜０．３％    Ｈｆ＜０．６％Ｖ＜０．３％    Ｎｉ＜２．０％Ｃｏ＜２．０％Ｉｎ＜０．３％    Ｓｎ＜０．３％，合計０．１５％であるその他の元素それぞれ＜０．０５％，を含む芯材用のアルミニウム合金製の帯材または板材」に，０．０１～０．５％のイットリウムを含有する発明といえる。したがって，本願発明と引用発明を対比すると，両者は，「ろう付けによってろう付けされた部材を製造するための，重量パーセントで，少なくとも８０％のアルミニウム，ならびに，Ｓｉ＜１．０％Ｆｅ＜１．０％Ｃｕ＜１．０％   Ｍｎ＜２．０％Ｍｇ＜３．０％Ｚｎ＜６．０％Ｔｉ＜０．３％   Ｚｒ＜０．３％Ｃｒ＜０．３％Ｈｆ＜０．６％Ｖ＜０．３％Ｎｉ＜２．０％   Ｃｏ＜２．０％Ｉｎ＜０．３％Ｓｎ＜０．３％を含む芯材用のアルミニウム合金製の帯材または板材に，０．０１～０．５％のイットリウムを含有する」点で一致する。
審決では，イットリウムを「含有する」点について，本願発明において用いられている「使用」という用語を用いて一致点を認定した。それは，上述のとおり，本願発明におけるイットリウムの「使用」が，アルミニウム合金にイットリウムを「含有すること」にほかならないからである。
この点，原告は，本願発明はイットリウムの用途に関する発明であると主張するが，請求項１の特定は，用途発明の特定には該当しない。請求項が，例えば「イットリウムからなる○○○剤」というように，用途発明の形式で特定されていない。また，仮に請求項１における「使用」の特定が，形式的に何らかの用途の限定に該当するとしても，「管理された窒素の雰囲気下で無フラックスのろう付けによってろう付けされた部材を製造する」という本願発明の目的を達成のための具体的な構成は，イットリウムを単独で使用することではなく，アルミニウム合金に０．０１～０．５％のイットリウムを含有させることである。そうすると，本願発明の「使用」は，イットリウムをアルミニウム合金に「含有する」ことと，具体的な発明の実施の際において区別できないものである。
また，原告は，相違点２について，引用発明の「エロージョンを抑制する」という点を認定すべきであると主張する。しかし，エロージョンの抑制は，引用発明の効果であるから，発明の構成の対比において認定する必要はない。
２取消事由２に対し
(1)容易想到性
本願発明にいうイットリウムの「使用」とは，芯材用アルミニウム合金に，０．０１～０．５％のイットリウムを「含有すること」にほかならないから，本願発明はイットリウムの用途発明には該当しない。そして，真空ろう付け法が窒素ガス雰囲気ろう付け法とともにフラックスレスろう付け法の一手法であることは，技術常識として古くから広く知られているところである（乙１～７）。つまり，真空ろう付け法，窒素ガス雰囲気ろう付け法のいずれも，当業者においてフラックスレスのろう付け法としてよく知られた技術であり，また，ろう材がろう付け法を決定する上で重要な要素であることが技術常識であるとしても，引用発明はろう材を特定するものではないから，乙１，４～７に真空ろう付け法，雰囲気ろう付け法が並列して記載されている以上，真空ろう付け法と窒素ガス雰囲気ろう付け法とは，当業者にとって適宜置換可能な方法であるということができる。したがって，刊行物２に接した当業者であれば，ここに記載された材料からなる芯材用アルミニウム合金製の帯材又は板材を，真空ろう付け法だけでなく，窒素ガス雰囲気ろう付け法にも使用できることを容易に理解するといえる。
また，フラックスレス真空ろう付け法は，設備費（真空炉）が高く，メンテナンスが面倒である，炉内に付着するマグネシウムを定期的に除去することが必要である，ろう付けができない材料がある，などの実用上の問題点を有する。かかる問題を解決する手段として，マグネシウムの添加や高真空雰囲気調整を行わなくとも，溶融ろう合金のぬれ性や流動性を著しく改善でき，真空ろう付け法に比較し設備費も少ないフラックスレス窒素ガス雰囲気ろう付け法が広く知られているから（乙３，１０），刊行物２に接した当業者であれば，刊行物２に記載された材料からなる芯材用アルミニウム合金製の帯材又は板材を，真空ろう付け法だけでなく，窒素ガス雰囲気ろう付け法にも使用する動機付けがある。
したがって，引用発明において，芯材用アルミニウム合金製の帯材又は板材を「管理された窒素の雰囲気下でフラックスレスのろう付けによってろう付けされた部材を製造する」ことに適用してみることは，当業者が容易になし得ることであり，その結果，「管理された窒素の雰囲気下でフラックスレスのろう付けによってろう付けされた部材を製造できる」ことも，当業者が当然予測することである。この点，原告は，本願発明と引用発明とは課題が異なる旨主張する。しかし，本願発明と引用発明とは，芯材用のアルミニウム合金製の帯材又は板材の材料において一致しており，当業者の技術常識を踏まえれば，引用発明の材料を窒素の雰囲気下でフラックスレスのろう付けに適用してみることは，当業者が容易になし得るといえる。
また，原告は，刊行物２においてイットリウムは任意成分である旨主張する。しかし，引用発明は，審決が実施例から認定したものであって，イットリウムを含有するから，原告の主張は失当である。
(2)顕著な効果
引用発明の芯材用のアルミニウム合金製の帯材又は板材について，「管理された窒素の雰囲気下でフラックスレスのろう付けによってろう付け」という方法を適用すれば，本願発明と同様の効果が得られるといえる。