平成２５年８月２９日判決言渡し同日原本交付    裁判所書記官平成２４年第１２号著作権に基づく差止請求権不存在確認等請求，著作権侵害差止等請求控訴事件（原審・大阪地方裁判所平成２１年第２０１３２号（以下「甲事件」という。），平成２２年第４３３２号（以下「乙事件」という。））
口頭弁論終結日平成２５年５月３０日
判              決
控訴人（一審甲事件被告兼乙事件原告）Ａ
(以下「控訴人Ａ」という。)
控訴人（一審乙事件原告）            Ｂ上記両名訴訟代理人弁護士            西村    渡同                                  辻   本   希世士
被控訴人（一審甲事件原告兼乙事件被告）
竹井機   器工業   株式会   社
同訴訟   代理人   弁護士              本   橋   光一郎同                                  下田俊   夫
主              文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人らの負担とする。
事実及   び理由
第１控訴の趣旨
１原判決中主文１項及び３項を取り消す。
２被控訴人の控訴人Ａに対する請求をいずれも棄却する。３被控訴人は，原判決別紙１商品目録記載の各検査用紙を発行し，販売し，頒布してはならない。
４被控訴人は，前項記載の各検査用紙を廃棄せよ。５被控訴人は，控訴人らに対し，それぞれ２２００万円及びこれらに対する平

成２２年３月２６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１被控訴人は，亡Ｃとの間で，平成１２年１月１日に原判決別紙１商品目録記載１ないし４の各検査用紙（以下「本件各検査用紙」という。）について，原判決別紙２の著作物出版販売契約書に係る著作物出版契約（以下「本件出版契約」という。）を締結して本件各検査用紙を出版，販売していたところ，同契約で定められた当初の利用期間が満了したことから，被控訴人及び本件各検査用紙の著作権の相続人ら間で，同契約の存続を巡って紛争が生じた。２本件甲事件は，被控訴人，一審甲事件原告Ｄ（以下「一審原告Ｄ」という。）及び同Ｅ（以下「一審原告Ｅ」という。）が，主位的には，一審甲事件原告らと控訴人Ａとの間で，本件出版契約が存在していることの確認を求め，予備的に，被控訴人が，控訴人Ａとの間で，控訴人Ａが，Ｃから相続した著作権の持分権に基づき，被控訴人がする本件出版契約に基づく出版，販売行為に対する差止請求権を有しないことの確認を求め，一審原告Ｄ及び同Ｅが，控訴人Ａに対し，著作権法６５条３項に基づき，本件出版契約の更新に合意することを求めた事案である。
本件乙事件は，控訴人らが，本件出版契約が契約期間満了により終了したことを前提として，被控訴人に対し，控訴人らが有する本件各検査用紙の著作権の持分権に基づき，本件各検査用紙の出版，販売の差止等を求めるとともに，不法行為に基づき，それぞれ２２００万円の損害賠償及びこれらに対する不法行為の日の後である平成２２年３月２６日（訴状送達日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。３原審は，被控訴人の甲事件の主位的請求を認容し，一審原告Ｄ及び同Ｅの甲事件の請求については，主位的請求は確認の利益がなく不適法であるとしてその請求に係る訴えをいずれも却下し，予備的請求はいずれも棄却し，控訴人らの乙事件の請求をいずれも棄却したところ，控訴人らが控訴した。したがって，

当審における審理の対象は，被控訴人の控訴人Ａに対する甲事件の主位的請求及び予備的請求と控訴人らの被控訴人に対する乙事件の請求の当否である。４判断の基礎となる事実，争点及び争点に関する当事者の主張は，次のとおり，争点２に関する当審における控訴人らの補充主張とそれに対する被控訴人の反論を付加するほかは，原判決「事実及び理由」第２の１及び２並びに第３に記載されたとおりである（ただし，争点１に関する部分を除く。）から，同部分を引用する。
争点２に関する控訴人らの補充主張
本件訴訟の控訴審における和解協議の中で，控訴人らは，被控訴人の意向にも最大限配慮しつつ，本件各検査用紙の信頼性及び妥当性の検証作業を進める方向での和解を懸命に模索したが，被控訴人は，意味不明の理由を述べて検証に応じず，和解を打ち切った。このような被控訴人の態度は，本件各検査用紙の出版権者として不適格であることを如実に示すものであり，本件更新拒絶についての正当な理由を基礎付ける事由になる。
被控訴人の反論
被控訴人は，和解協議の中で，本件各検査用紙の信頼性及び妥当性の検証を一切拒否したわけではなく，真摯に検討した上で意見を述べていたのであり，他方，控訴人らは，当初から過大な要求を提示し続け，些細なことで本件出版契約を解除することを意図するなど，不誠実な態度であった。
第３当裁判所の判断
１争点２（本件更新拒絶に正当な理由があるか等）について当裁判所も，本件更新拒絶に著作権法６５条３項にいう正当な理由があるとは認められず，控訴人Ａがした本件更新拒絶は有効なものとは認められないから，本件出版契約は同契約３条の規定により更新されて存続しているものと認められ，その結果，被控訴人は，本件出版契約に基づき本件各検査用紙を出版，販売する権利を有することが認められると判断する。その理由は，次ののと

おり付加，補正し，次ののとおり控訴人らの当審における補充主張に対する判断を付加するほかは，原判決「事実及び理由」第４の２に記載されたとおりであるから，同部分を引用する。
原判決の補正等
ア２１頁９行目から２２頁８行目まで（イ項）を，次の文章に改める。「イそして，控訴人らは，上記問題点の詳細を指摘した上，これらの問題は，学会においても，かねてから指摘されていたと主張する。しかしながら，そのような指摘が学会でされていたことを認めるに足りる的確な証拠はない。


もっとも，ＹＧ性格検査に歪曲反応に弱い面があることについて，かねてから指摘されていたことは被控訴人も認めているところであり，ＹＧ性格検査が歪曲反応に弱い点を指摘するインターネット上の記事（乙５ないし７）も存在する上，控訴人らの上記指摘に沿う内容の見解を示す心理学者（Ｆ）作成の書面（乙の２［報告書］，［追加意見書］）も提出されている。
しかしながら，本件各検査用紙の販売数量が平成１９年に７１万４９７７部，平成２０年にも７０万０６８５部，平成２１年にも６６万２７３７部であること（当事者間に争いがない。）からすると，本件各検査用紙が，現在も，企業や官公庁などで採用試験や人事異動の参考資料として，あるいは学校で進路指導や生徒指導などに幅広く利用されており，その社会的需要が安定していることは明らかといえる。他方，控訴人らが指摘するような問題点を原因として，ＹＧ性格検査の利用者数が減少しているといったような事情は認められない。
そして，このような事実は，本件各検査用紙を用いた心理検査の結果には，確立した信頼性が現在もなお維持し続けられており，また控訴人らの主張する問題点の指摘が学会においてされ，また，それに沿う見解

を示す心理学者がいたとしても，それが多数意見とはなっていないことを示しているといえる。
したがって，控訴人らの主張する本件各検査用紙の抱える問題は，いずれも本件出版契約の更新拒絶についての「正当な理由」を基礎付ける事実としては十分なものではないといわなければならない。」イ２２頁末行の「改訂の必要があるとしても，」の後に，「本件出版契約の１２条に基づき，」を挿入する。
ウ２３頁１７行目の「背信行為であって，」の後に「著作権者の経済的利益を損なう可能性のあるものでもあり，」を挿入する。エ２４頁２４～２５行目の「昭和５８年頃」の後に「又はそれ以前」を挿入する。
オ２５頁１４行目から１６～１７行目の「明らかであるから，」までを，「そして，上記のとおり，被控訴人が，住友事業団分の著作権利用料を著作権の共有者らに支払ってきたことからすれば，住友事業団との関係の問題は，愛知県勤労会館に対する関係における問題と異なって，被控訴人が，その関係を著作権の共有者らに隠蔽しようとしていなかったものと考えられ（なお，控訴人らは，愛知県勤労会館の問題がＣに発覚した後，同会館への販売分については，コンサルタント料計算書等に「名古屋コンピューター用」などと他の分と区別した記載がなされるようになったのに，その時点で既に販売されていた住友事業団用紙につきそのような記載がされなかったのは，被控訴人がＣにこれを積極的に隠蔽していたからである旨主張する。しかしながら，Ｃが住友事業団の件を許諾していたのであれば，そのような記載をわざわざしなかったとしても不自然ではないから，記載されていない事実から，上記隠蔽の事実を認めることはできない。），」に改める。
カ２５頁２３行目に「微々たるものであるし」とあるのを「少額にとどま

るものであり（この点は，住友事業団によるＹＧ性格検査用紙の発行が昭和４１年頃からなされていたとしても，同様である。），上記のとおり，これに対応する著作権利用料は著作権の共有者に支払われていたものであるし」に改める。
控訴人らの当審における補充主張に対する判断控訴人らは，本件訴訟の控訴審における和解協議における被控訴人の態度は，本件各検査用紙の出版権者として不適格であることを示すものであり，本件更新拒絶についての正当な理由を基礎付ける事由になる旨主張する。しかしながら，その主張に係る事実は，本件訴訟係属後に起きた事実であって，更新時期が平成２２年１月１日である本件出版契約の更新拒絶のための「正当な理由」を基礎付ける事実とは直ちにはできないものである。また，その点は措くとしても，訴訟手続において和解協議に応じるか判決を求めるかは裁判を受ける権利を有する当事者の自由であって，その点の判断をもって不利に解することはできない上，証拠（乙ないし）及び弁論の全趣旨によれば，控訴審における和解手続の中で，控訴人らから，本件各検査用紙の内容，体裁等につき，信頼性及び妥当性の検証作業を行うため，学識経験者等に専門的知見についての照会を行い，その回答を踏まえて契約条件等を協議するとの提案がなされ，被控訴人も照会を行う点については概ね同意したが，控訴人らが提案した照会先が，前記Ｆを会長とする団体であったことなどから，被控訴人がこれに応じず，和解が打ち切りになったことが認められるのであって，被控訴人は，本件各検査用紙の信頼性及び妥当性を検証するための和解協議に全く応じなかったわけではなく，控訴審における和解への対応から，被控訴人が，本件各検査用紙の出版権者として不適格であると認めることもできない。
これらによれば，控訴人らの上記主張は採用できない。２以上によれば，被控訴人の，被控訴人と控訴人Ａとの間において，本件各検

査用紙の出版，販売に関して，本件出版契約が存在することの確認を求める甲事件主位的請求は，理由があるから認容されるべきであり，控訴人らの乙事件各請求は，いずれも本件出版契約が終了したことを前提とするものであるから，その余の点について判断するまでもなく，いずれも理由がなく棄却されるべきであり，これらと同旨の原判決は相当である。
よって，本件控訴を棄却することとして，主文のとおり判決する。
大阪高等裁判所第８民事部


平成２３年８月２５日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官
平成２２年(ワ)第２７２３号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成２３年６月７日
判            決
原      告                  株式会社サンファミリー同訴訟代理人弁護士          千田    適同                          徳村初   美同                          奥村太   朗同                          藤澤泰   子被      告                  株式会社ジェイビーエス同訴訟代理人弁護士          臼田寛   司
主            文
１被告は，原告に対し，３０００万円及びこれに対する平成２２年３月２日から支払済みまで年５％の割合による金員を支払え。
２訴訟費用は被告の負担とする。
３この判決は，１項に限り，仮に執行することができる。ただし，被告が２４００万円の担保を供するときは，その仮執行を免れることができる。
事実及   び理由
第１当事者の求めた裁判
１原告
(1)主文１，２項と同旨
(2)仮執行宣言
２被告
(1)原告の請求を棄却する。
(2)訴訟費用は原告の負担とする。
(3)仮執行免脱宣言
第２事案の概要
１前提事実（証拠等の掲記のない事実は当事者間に争いがない。）
(1)当事者
原告は，日用雑貨品の製造・販売を業とする株式会社である。被告は，日用雑貨品の卸販売を業とする株式会社である。
(2)原告商品
原告は，別紙商品目録記載１の包丁研ぎ器（以下「原告商品」という。）を，中国において委託製造の上，輸入し，平成１８年７月２１日以降，日本国内で販売している（甲２６の１，甲４５，弁論の全趣旨）。
(3)被告商品
被告は，平成２０年４月から，別紙商品目録記載２の包丁研ぎ器（以下「被告商品」という。）を，中国から購入（輸入）し，日本国内で販売している。
(4)商品形態の同一性
原告商品の形態と被告商品の形態は，実質的に同一である。
２原告の請求
原告は，被告商品の販売が，不正競争防止法（以下，単に「法」という。）２条１項３号に該当することを理由に，損害賠償内金３０００万円及びこれに対する不正競争行為の後である平成２２年３月２日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５％の割合による遅延損害金の支払を求めている。
３争点
(1)被告商品の形態は，原告商品の形態を模倣したものか    （争点１）(2)被告商品の形態は，商品の機能を確保するために不可欠な形態か
（争点２）
(3)被告は，被告商品の購入時に，被告商品の形態が原告商品の形態を模倣したものであることを知らず，かつ，知らないことにつき重大な過失がなかったか                                            （争点３）(4)損害額                                              （争点４）
第３争点に関する当事者の主張
１争点１（被告商品の形態は，原告商品の形態を模倣したものか）について
【原告の主張】
(1)原告が先行開発者であること
原告は，刃部をダイヤモンド粒子でメッキ加工した研ぎ器（以下「ダイヤモンド研ぎ器」という。）の製造・販売を企画し，平成１８年４月１３日，中国の商社「DARKHORSECO.,LTD」（以下「ダークホース社」という。）に商品の原案図（甲１の１・２）を送って，金型代と製造原価の見積を依頼した。なお，このときサンプルとして既存商品を渡しているが，上記メッキ加工用のサンプルであり，原告商品とは全く異なる形態のものである。この時点では，日本国内（原告が調査）にも中国国内（ダークホース社が調査）にも，上記原案図のような形態の商品は存在しなかった。そこで，原告は，原告商品について，ダークホース社から送付された最終図面（甲２）をもとに，中国で委託製造した上，これを輸入し，同年７月２１日から日本国内で販売した。
当初，原告商品の製造工場は，広東省の工場であったところ，ダークホース社から値上げ要請があったため，広東省東莞にある他の商社を通じ，浙江省杭州の「杭州博鋒金剛石工具有限公司」（以下「Ａ社」という。）に変更したが，不良品が多発したため，ダークホース社を通じて最初の工場に戻した。その後，製造価格を下げるため，再度，Ａ社に変更し，現在までＡ社が製造している。
なお，原告商品のパッケージ（甲１２）において発売元と記載されている株式会社ニーズ（以下「ニーズ」という。）は，原告の１００％子会社であり，原告の取り扱う商品について企画・開発を担当している。実際に原告商品の販売を行ったのはニーズではなく，原告である。
(2)被告商品が原告商品の模倣品であること
原告は，原告商品を増産するため，前記(1)のとおり，広東省東莞にある商社を通じて，Ａ社に製造を委託した。原告は，これに先立ち，平成１８年１１月ころ，Ａ社に対し，原告商品の図面や，原告商品を渡し，試作品を作らせたことがあったが，その時点では，発注は行わなかった。それにもかかわらず，Ａ社は，原告商品の模倣品を製造していたものと考えられ，被告がＡ社から購入した被告商品は，この模倣品である。
(3)被告の主張に対する反論
アＡ社商品について
前記(1)，(2)のとおり，Ａ社は原告商品の開発者ではなく，原告が開発者である。
したがって，Ａ社が原告商品の形態について権利を有することはない。
イＢ社商品について
前記(1)のとおり，原告商品の当初製造工場は広東省の工場ではあるが，広東省陽江の「和昌五金製品工場」（以下「Ｂ社」という。）ではない。
ウＣ社商品について
江蘇省の「江陰市立新金剛石工具有限公司」（以下「Ｃ社」という。）が，平成１７年３月１０日に開発していたという，柄部が波形のダイヤモンド研ぎ器（乙１６の１・２添付②の右上の写真の商品。以下「Ｃ社商品」という。）は，市場に出回っていたか明らかでない。また，Ｃ社商品は，原告商品とは異なり，刃部が平らな方状であるし，柄部が刃部と連続して一体となっている。
エＥ社商品（Ｄ社製造品）について
江蘇省の「常州市方元鋼銼有限公司」（以下「Ｄ社」という。）が製造したという半製品（乙２５）は，メッキ加工もパッケージもされておらず，柄部の穴が不揃いであるなど，現実に商品となったものとは考えられない。そして，Ｄ社のウェブサイト（甲３７）にも，このような商品は掲載されていない。


また，Ｄ社への注文主である，江蘇省の「江陰市砂輪厂」（以下「Ｅ社」という。）が送付したという図面（乙２３の１）も，コピーに過ぎず信用性が低い。さらに，Ｅ社は，現在「江陰市多菱工具有限公司（JiangyinDuolingTools    Co.,Ltd）」と社名変更しているところ，Ｅ社のウェブサイト（甲５８）に掲載された原告商品と同形態のダイヤモンド研ぎ器「DiamondSharpener」（以下「Ｅ社商品」という。）の写真には，変更後の社名しか記載されていないから，Ｅ社商品は，社名変更後に製造されウェブサイトに掲載された商品と考えられる。
【被告の主張】
(1)販売主体
原告商品を販売しているのはニーズであり，原告ではない。
(2)原告が開発者でないこと
原告は，原告商品を製造しておらず，原告商品を製造しているのは，後記(3)アのとおり，Ａ社であり，それ以前は，Ｂ社である。原告商品の原案図は，誰が作ったか明らかでない上，原告商品とは先端の形状が異なるし，柄部に穴も記載されていない。
また，上記原案図作成当時，既に，サンプルが存在した。
(3)他の開発者の存在
アＡ社
Ａ社は，平成１８年１１月２７日に，広東省東莞の仲介会社を通じて，原告商品の図面や商品見本を提供され，これらを参考に試作品を作ったが，原告から金型代等の支払もなく注文もなかったため，自社の資金・労力により商品を製造し，被告に販売した。Ａ社は，当該商品に係るすべての権利は自社にあると主張している。
原告は，被告に後れる平成２１年６月１５日以降に，Ａ社から当該商品を購入した者に過ぎない。
仮に，原告がＡ社との共同開発者であった場合でも，上記のとおり，被告商品はＡ社製造に係る真正品であるから，被告に対する権利行使はできない。
イＢ社
原告商品の当初製造工場は，Ｂ社であるところ，Ｂ社は，平成１８年７月から，自社の資金・労力により原告商品を製造・販売しており，原告商品に係るすべての権利は自社にあると断言している。
ウＣ社
Ｃ社は，平成１７年３月１０日に開発していたＣ社商品（乙１６の１・２添付②の右上の写真の商品）をもとに，原告商品を開発したものであり，原告商品に係るすべての権利は自社にあると断言している。なお，原告は，平成１８年１１月６日，ダークホース社を通じ，Ｃ社との間で原告商品の製造契約をしたものの，商品の一部を引き取っただけで契約を打ち切り，残りの商品の買取りを拒否している。
エＥ社
Ｄ社は，Ｅ社から注文を受けて，平成１７年４月から，Ｅ社商品を大量に製造・販売している。
また，Ｅ社は，Ｄ社に対し，平成１６年９月５日にＥ社商品の図面を送付して，金型と金属部品の製造を注文しており，同年から，日本の会社にも販売していた。実際，藤原産業株式会社は，平成１７年に，Ｅ社商品に係る情報及びサンプルを入手している。
オ原告商品の形態が先行商品形態でないこと
浙江省義烏の福田市場にある「新盛鎖業」は，平成１７年８月ころから，原告商品と同形態の商品を，店頭で一般に販売していたところ，株式会社フジキンは，同商品を同年１０月に購入し，同年１１月に，日本で販売した。
また，原告商品は，製造に際し，既存商品をサンプルとしているし，原告商品と類似の包丁研ぎ器は，平成１７年１１月から，株式会社総通（日本直販）により販売されている。
原告自身，原告商品の形態について，排他的権利がないことを承知していたため，他の取扱商品とは異なり意匠登録を受けていないし，複数の業者に製造を依頼しながら，原告商品の製造・販売権が原告のみに存する旨の契約も締結していないのであって，製造業者が原告商品を他社へ販売することを気にとめていなかった。
２争点２（被告商品の形態は，商品の機能を確保するために不可欠な形態か）
について
【被告の主張】
(1)刃部について
被告商品の刃部は，遅くとも平成１８年には陳腐なものとなっており，独自性がなく，商品の機能を確保するために不可欠な形態といえる。
(2)柄部について
被告商品の柄部は，包丁，ナイフ，鋸などの，細長い形状の商品に多数採用されており，商品の機能を確保するために不可欠な形態といえる。
(3)ありふれた形態であること
原告商品の形態は，一見してありふれたものであり，法２条１項３号の保護要件を欠く。
【原告の主張】
被告商品の機能を確保するために不可欠な形態とは，刃部と柄部の存在のみであり，その形状，模様，色彩，光沢，質感ではない。また，原告商品の柄部は概ね細長い波形であるが，柄部が細長いことは，必ずしも一般ではなく，商品の機能を確保するために不可欠な形態ではない。３争点３（被告は，被告商品の購入時に，被告商品の形態が原告商品の形態を模倣したものであることを知らず，かつ，知らないことにつき重大な過失がなかったか）について
【被告の主張】
(1)善意であったこと
被告は，平成２０年１月ころ，浙江省義烏の福田市場でダイヤモンド研ぎ器を発見し，その製造業者であるＡ社を探し出し，被告商品を購入（輸入）するに至ったものであり，このとき原告商品の存在は知らなかった。また，被告商品の売買契約時において，Ａ社からは，同社が同商品に係るすべての権利を有していると説明されていた。
被告が原告商品の存在を知ったのは，原告からの警告書が到達した平成２０年１２月９日である。
(2)重過失がなかったこと
原告程度の規模の業者は，日本国内に多数存在するし，膨大な種類がある生活用品の中で，原告商品はマイナーで目立たない商品である。原告自身，原告商品と類似の商品が，平成１７年１１月から日本直販で販売されていることを知らなかったのであるし，被告商品についても，発見して警告書を送付するまでに８か月を要している。
また，全国展開のホームセンターである株式会社コメリも，原告商品と類似の商品を，原告商品の販売開始後３年以内である平成２１年５月から販売しており，原告商品の存在を知らなかったと考えられる。したがって，被告において，原告商品の存在を知らないことにつき，重過失はない。
【原告の主張】
(1)悪意について


原告商品は，年商約４０億円の原告におけるヒット商品の１つであり，販売開始時（平成１８年７月２１日）から被告商品の輸入開始時までに，１３万９３２５個以上が日本国内において販売された。また，原告商品は，消費者へ小売販売される他，株式会社セシールや株式会社ベルーナといった通販会社や生協など，全国約１８０社に卸売販売されており，これらの販売先が，独自に，インターネットやショップチャンネル等で小売販売している。
また，原告は，原告商品を，毎年カタログに載せ，平成１９年には，テレビショッピングのショップチャンネルで放映し，新聞広告や生協のチラシなどでも宣伝していた。
しかも，被告商品のパッケージは，その形状や記載された文言が，原告商品と同様である。
したがって，平成２０年４月において，原告と同業者である被告が，原告商品の存在を知らなかったはずがなく，むしろ，原告商品がよく売れているため，同一形態である被告商品の輸入・販売を行ったと考えられる。
(2)重過失について
業者であれば，商品の輸入にあたり，同一形態の商品が販売されていないか，意匠登録がされていないかを調査すべきであるから，これを行っていない被告には重過失がある。
原告商品の開発に先立ち，原告は市場調査を行ったが，日本直販で販売されていたダイヤモンド研ぎ器は，原告商品とは全く異なる形態であった。また，株式会社コメリの販売していた包丁研ぎ器の形態は明らかにされていないし，仮に原告商品に類似していたとしても，被告の善意・無重過失を裏付けるものではない。
４争点４（損害額）について
【原告の主張】
(1)法５条１項に基づく損害額
ア被告の譲渡数量    ９万８４１９個
被告は，原告商品の販売開始から３年以内である平成２１年７月２０日までの間に，被告商品を下記(ア)から(カ)の合計９万８４１９個販売した。
(ア)株式会社セシールによる小売分                １６４５個(イ)株式会社ミスターマックスによる小売分    １万８８５２個(ウ)株式会社カネヒロによる小売分                    ９６個(エ)株式会社ネットプライスによる小売分          １８３３個(オ)ハーマンズ株式会社による小売分                ７６８個(カ)上新電機株式会社による小売分            ７万５２２５個イ原告商品の単位数量当たりの利益    ７４２.５円原告商品の単位数量当たりの利益は，下記(ア)から(イ)を控除した７４２.５円である。
〔計算式〕1,264－521.5＝742.
(ア)販売単価（平成２１年７月２０日までの平均）    １２６４円
売上額２億５２８２万５４６５円
販売個数１９万９９８２個
〔計算式〕252,825,465÷199,982＝1,264(イ)原価（平成２１年５月２８日までの平均）    合計５２１.５円仕入単価５１４円（梱包費，海上運賃，輸入手続費用込み）
仕入額１億０２７９万９１９４円
仕入個数１９万９６９６個
〔計算式〕102,799,194÷199,696＝514
国内輸送費７.５円
〔計算式〕514＋7.5＝521.
ウ損害額    ７３０７万６１０７円
前記ア，イからすれば，原告の損害は７３０７万６１０７円であり，本訴においては，このうち３０００万円を請求する。
〔計算式〕742.5×98,419＝73,076,107(2)販売することができないとする事情に係る反論原告商品の販売数量は，被告商品の販売開始前は，月平均６５８０個，多い月は１万個以上であったところ，被告商品の販売開始後は，月平均４１１９個に減少しており，被告商品の販売がなければ，原告は，被告商品と同じ数量の原告商品を販売することができた。
実際，前記(1)ア(イ)，(エ)，(カ)に係る仕入元である株式会社ドウシシャは，被告商品の販売開始以降，原告商品の取扱いを大幅に減少させている。
【被告の主張】
(1)単位数量当たりの利益について
原告は，原告商品の販売にあたり，一般管理費，広告宣伝費，ニーズへの支払，輸入諸経費，金型代などを支出しており，これらも経費として控除すべきである。
(2)販売することができないとする事情
被告商品の販売価格は，税込み９９８円ないし１２９０円であるところ，原告商品の販売価格は，税込み３９９０円であり，３倍以上の価格差がある。そして，包丁研ぎ器は生活必需品ではなく，価格差が需要量に決定的影響を与えるから，原告が，被告商品と同じ数量の原告商品を販売することはできなかったといえる。
なお，原告商品と類似の商品は，平成１９年４月には株式会社トレードワンにおいて，同年６月にはウィキャン株式会社において，それぞれ販売されていた。
第４当裁判所の判断
１争点１（被告商品は，原告商品の形態を模倣したものか）について
(1)原告商品の開発経緯
ア証拠（甲４，甲３６の１・２，甲４４，４５，証人Ｐ１，以下個別に掲記した証拠）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。(ア)原告は，平成１８年４月初めころ，株式会社小林工具製作所のダイヤモンド研ぎ器が売れているとの情報を入手し，原告においてもダイヤモンド研ぎ器を販売することを企画した。
株式会社小林工具製作所のダイヤモンド研ぎ器は，柄部はまっすぐな棒状であり，刃部は，三角形で，表裏が直面又は曲面で形成され，柄部との接合部近くで折曲されている形態のものであったが，原告商品については，柄部は女性でも握りやすい波形で，刃部は折曲していない形態とすることになった。
(イ)原告は，原告商品について，サイズ別（大・小）の原案図を作成した上，同年４月１３日にダークホース社に送付して見積を依頼し（甲１の１・２），刃部の材質（ダイヤモンド粒子でのメッキ加工）を示すためのサンプルも交付した。
ダークホース社は，同月２４日，原告商品の金型費及びサイズ毎の商品価格に係る見積書を提出した（甲２５の１）。
(ウ)また，原告は，特許事務所に対し，原告商品の構造上の特徴や形態について，他社の特許・実用新案権及び意匠権と抵触しないかの調査を依頼した。
上記特許事務所は，同年５月９日付けで，原告商品について，構造上の特徴は既に公知で，かつ，権利期間が満了しているものであり，意匠も同様であり，実施可能であるとの調査報告書を提出した（甲４３）。
(エ)ダークホース社は，同年５月３１日，原告に対し，原告商品の図面を送付した（甲２）。


そして，原告から金型が発注された後，同年６月１２日ころまで，原告とダークホース社との間で，試作品をもとに，完成品の形状や品質についてやりとりが行われ（甲３，３９～４２），原告商品の形態が確定した。
(オ)原告は，同年６月２０日以降，原告商品について，サンプル品として輸入するようになり（甲４８～５３の各１・２），同年７月２０日から大量生産を始め，同月２１日から日本国内での販売を開始した。イ以上の事実からすれば，原告商品は，原告がその形態を考案して開発し，製造販売したものと認められる。
被告は，原告が費用（金型代）を負担していないと主張するが，法２条１項３号の立法趣旨の１つが，開発者に対し，投下資本回収の機会を与えることであるとしても，金型代の出損自体は，同号の保護を受けるための必須要件ではない。しかも，本件においては，前記アのとおり，金型代の見積が取られ，その後，現実に原告商品が大量生産されているのであるから，金型代は支払われたものと認められる。
(2)他の開発者の存在について
これに対し，被告は，原告商品の開発者は原告ではないと主張するとともに，原告商品には先行商品が存在すると主張している。原告商品の開発者が原告であったとしても，原告商品が先行商品と実質的に同一である場合は，被告商品が原告商品の形態を模倣したものとはいえなくなる場合があるので，以下，検討する。
アＡ社について
Ａ社作成の「事情経過説明」と題する書面（乙１３の１・２）には，２００６（平成１８）年１１月２７日に，原告からの委託に基づき原告商品のサンプルを作成したものの，注文もなく費用の支払もなかったので，自社の資金と労力により製造・販売を行った旨が記載されている。しかしながら，前記(1)認定のとおり，原告商品は原告が開発したものであり，平成１８年7月２１日には日本国内で販売されていたと認められるところ，Ａ社が製造・販売したという商品は，これに後れるものである。
そもそも，上記書面の内容をみても，Ａ社は，商社を通じて，原告から図面とサンプルの提供を受け，試作品を製造したというだけであって，原告商品の形態の開発について何らかの貢献をしたわけでもないことが認められ，Ａ社に，原告商品の形態について，何らかの権利が発生することを理由づける記載はない。
イＢ社について
(ア)原告商品
被告は，原告商品の当初製造工場がＢ社であると主張する。確かに，Ｂ社作成の状況説明書（乙１５の１の１・２）には，２００６（平成１８）年７月から，ダイヤモンド研ぎ器を製造・販売していることが記載されており，Ｂ社の商品が撮影されたと思われる写真には，原告商品と実質的に同一性があると思われる商品も存在しているが（乙１５の２の１の中段左から２番目の商品），上記商品が，いつころ製造されたものかは明らかでない（写真の撮影時期は，乙１５の１の１の作成時ころであると推測される。）。
また，Ｂ社は，上記状況説明書において，原告から依頼を受けたというＡ社（乙１３の１・２）や，ダークホース社から依頼を受けたというＣ社（乙１６の１・２）とは異なり，原告ないしその関係者から製造依頼を受けたとは述べておらず，他に，製造，販売に至った具体的な経緯についても述べていない。
なお，被告は，原告商品の当初製造工場はＢ社であると主張しているところ，原告は，別会社であると否定しており，上記状況説明書の記載からも，Ｂ社が，原告商品の当初製造工場であることを窺わせるような事情は見あたらない。
そうすると，上記状況説明書が，Ｂ社が原告商品を２００６（平成１８）年７月ころに製造を始めたことの裏付けとはならず，原告商品を最初に製造した工場がＢ社であるとは認められない。
(イ)Ｂ社の商品
なお，Ｂ社作成の状況説明書（乙１５の１の１・２）には，２００６（平成１８）年７月から，ダイヤモンド研ぎ器を製造・販売していることが記載されているが，仮に，これが，原告商品と実質的に同一性があると思われる商品（乙１５の２の１の中段左から２番目の商品）のことであり，かつ，原告商品と関係なく，Ｂ社が独自に製造したという趣旨のものであるとしても，いつころ上記商品を製造したのかを裏付ける資料はない。
また，Ｂ社が作成した商品（上記商品）は，一見すると，原告商品と酷似しているが，これが偶然の一致と考えることは困難であり，どちらかが，どちらかを模倣したものというべきであるが，少なくとも，上記状況説明書に記載された時期にＢ社が中国国内で製造，販売を開始したものを，原告が，模倣し，Ｂ社と同じ時期である平成１８年７月から日本国内で販売することは不可能というべきである。したがって，Ｂ社が，平成１８年７月時点において，原告商品と実質的同一性のある商品を製造していたことを認めることもできない。
ウＣ社商品
Ｃ社作成の「事情経過説明」と題する書面（乙１６の１・２）には，２００５（平成１７）年３月にはＣ社商品（LX-0809）が開発されていたと記載されているが，Ｃ社商品は，刃部が三角形ではなく（乙１６の１・２添付②の右上の写真の商品），その形態において原告商品と大きく異なっている。
また，上記書面によれば，刃部が三角形で柄部が波形の商品は，Ｃ社が原告商品の製造依頼を受けた平成１８年１１月６日においても，未だ開発計画中だったというのであるから，仮に，その後，Ｃ社の上記商品が開発されたとしても，原告商品に後れるものである。
エＥ社商品（Ｄ社製造品）
(ア)原告商品とＥ社商品の形態の比較


原告商品の最終図面（甲２）によれば，原告商品は，全長２７１㎜（刃部１５８㎜，柄部１１３㎜），最大幅（柄部の中央部分）３０㎜，金属部分の厚さ４㎜，柄部後端部の穴の径１０㎜である。また，Ｅ社商品の設計図面（乙２３の１）によれば，Ｅ社商品の半製品（金属部分）は，全長２７１㎜（刃部１５４㎜，柄部１１７㎜），最大幅（柄部の中央部分）２９.７㎜，厚さ３.６㎜，柄部後端部の穴の径９.５㎜ないし１０㎜であり，原告商品の寸法と酷似している。また，原告商品（完成品）とＥ社商品の金属部分（半製品）とを比較しても，金属部分の形状は酷似している（甲５５の１～５，乙２６の１～５。なお，証人Ｐ１〔１０丁〕によると，原告商品では金属部分の製造工程において，研磨することにより形状を整えることが予定されており，その際，個体によって微妙な違いが生じることが予想される。）。
このように，両図面に記載された商品は，偶然の一致とは考えられない程度まで，酷似しており，原告商品とＥ社商品は，どちらかがどちらかを模倣したものと考えられる。
(イ)原告商品の開発経緯
そこで，原告商品の開発経緯についてみると，前記(1)アのとおり，原告商品の最終図面（甲２）には，その元となった，原告作成の原案図（甲１の１・２）が存在する。そして，同原案図によれば，原告商品（大）は，全長２５５㎜（刃部１５５㎜，柄部１００㎜），最大幅（刃部と柄部の境目部分）２５㎜，金属部分の厚さ４.５㎜，柄部後端部の穴の径１０㎜であり，Ｅ社商品の設計図面と比較すると，刃部の長さがほぼ同じであるのに全長は短く（つまり，柄部だけが短い。），刃部と柄部の境目部分が最も幅広になっているなど，全体的な印象を異にする。
したがって，上記原案図を出発点に開発された原告商品が，Ｅ社商品を模倣したものと考えることは困難である。
(ウ)Ｅ社商品の設計・製造・販売の時期についてＥ社からＤ社に渡されたというＥ社商品の設計図面（乙２３の１）には，原告商品の最終図面（甲２）とほぼ同じ形態の，柄部に板が取り付けられる前のダイヤモンド研ぎ器（金属部品のみの半製品）の図が記載されている。
そして，Ｅ社によれば，Ｅ社商品は，２００４（平成１６）年に，中国国内の販売企業から依頼を受けて設計したものであり，Ｄ社に図面をＦＡＸ送信して，金型と金属部品を注文し，同年に販売を開始したとされている（乙２９）。
しかし，設計図面については，原告商品は，開発経過に加え，平面図，側面図，断面図が存在するが，Ｅ社商品は，平面図しかなく，いかにしてその平面図となったかについての開発経過を示す資料はない。この点について，同図面を保管していたＤ社においては，５年ごとに各書類を処分しているというが，他の図面は処分済みであるというのに，平面図だけが残っている（乙２７）というのも不自然である。また，Ｅ社は，Ｅ社商品の設計時期及び販売開始時期について，被告に送付したメールでは，いずれも１９９９（平成１１）年と記載していたところ，上記ＦＡＸ送信の日が２００４（平成１６）年９月５日となっていることとの整合性を被告から指摘されて，いずれについても２００４年と修正している。これに対して，Ｄ社によれば，Ｅ社商品の設計図面をもらったのは，日付は覚えていないが２００４年の年末であり，その後，金銭のやりとりがあって，２００５（平成１７）年４月から，金型の製作をスタートし，金属部品のみの半製品を生産して，Ｅ社と，他の組立工場数社に販売したとされている（乙２３の１～３，乙２７，被告代表者）。特に，生産開始時期については，Ｄ社は，間違いなく２００５年であるとしている（乙２７）。なお，上記設計図面（乙２３の１）には，送信日付として「Sep.06200406:18（これに続く記載は不鮮明であるが，被告代表者は，午前と供述する〔被告代表者本人２頁〕。）」と印字されているが，簡単に希望する日時を設定することができることや，送信元や送信先が不明であるため，その入手経路が文書自体（後に加えられた書き込みは除く）からは分からないことに照らすと，上記設計図面の存在を重視することはできない。
このように，Ｅ社商品の設計・製造・販売の時期について，これを裏付ける証拠に不自然さを有するだけでなく，Ｄ社とＥ社の述べるところは食い違っている。
(エ)Ｅ社商品の製造・販売の状況について
Ｄ社は，２００５年だけでＥ社商品を１６万個販売したといい（乙２７），Ｅ社は，２００４年以降，Ｅ社商品を，日本とドイツにおいて１００万個販売したというが（乙３２），Ｅ社商品は，Ｅ社の主力商品とはされておらず（甲５８，乙２９の別紙３枚目），上記販売個数を裏付ける証拠の提出はない。
また，Ｅ社の社名は，現在は「江陰市多菱工具有限公司（JiangyingDuolingToolsCo.,Ltd）」であるが（乙２９），Ｄ社に図面を送付したとされる２００４年当時は「江陰市砂輪厂」である（乙２７）。そして，Ｅ社のウェブサイト（甲５８）では，商品の写真に旧社名が表示されているものや，新旧両方の社名が表示されているものが存在しており，このような商品は，社名変更前に製造・販売されていたものと考えられる。ところが，Ｅ社商品については，商品の写真に現社名（英語表記）しか表示されておらず，２００４年当時に販売されていたとは考えにくい。
(オ)検討
前記(イ)認定のとおり，原告商品は，その開発の経緯及び製造・販売の開始時期がはっきりしている一方，前記(ウ)のとおり，Ｅ社商品は，設計・製造・販売の時期がはっきりしない。
さらに，原告商品は，前記(イ)のとおり，原告の発案により開発されたものであり，Ｅ社商品の模倣品ではないと認められる一方，Ｅ社商品は，２００４年ないし２００５年から，国内外で数多く製造・販売されていたはずであるのに，前記(エ)のとおり，その流通過程，販売実績などは明らかでない。
これらのことからすれば，Ｅ社商品が原告商品に先行して製造・販売されていたとは考えがたい。
オ新盛鎖業の商品


新盛鎖業作成の「事情経過説明」と題する書面（乙３０の１）には，添付画像（原告商品）のような商品を，２００５（平成１７）年８月に江蘇省の商人から２０個購入し，浙江省義烏の福田市場の店舗で展示販売し，すべてを株式会社フジキンに販売したことが記載されている（乙３０の２）。また，株式会社フジキン作成の事情説明書（原告商品の画像添付）にも，これに沿う記載がある（乙３１）。
しかしながら，新盛鎖業が取り扱った商品が，実際にどんな形態であったかは明らかでなく（例えば，日本直販が，原告商品の写真を添付して行われた弁護士法２３条の２第２項に基づく照会に対し，これと類似の包丁研ぎ器であると回答した商品は，原告商品と実質的同一性があるとは言い難い形態のものである〔乙１８の１・２，乙２０の１・２］。），上記各書面の記載をもって，原告商品と実質的同一性がある先行商品が存在していたとは言い難い。
(3)被告商品の製造経緯
証拠（甲４５，乙１３の１・２）及び弁論の全趣旨によると，原告は，ダークホース社以外の商社を通じ，Ａ社に対し，原告商品のサンプルの製造を依頼したが，その時点では，発注するに至らなかった。その後，ダークホース社から値上要請を受けたことから，別の商社を通じて，Ａ社に対し，原告商品の製造を委託したが，不良品が多く，一旦，Ａ社に対する委託を中止した。
上記委託製造の開始時期は，原告作成の商品別仕入履歴表（甲４５）によると，平成１９年１月ころであったことが窺える。
被告は，その後の平成２０年４月ころ，Ａ社から，原告商品と実質的同一である被告商品を購入（輸入）し，日本国内で販売するようになった（前提事実(3)）。
通常，生産を委託された場合に，同じ金型から製造した商品を委託した者以外の者に譲渡することが許されるとは考えにくいところである。仮に，Ａ社が原告商品を他に供給してはならない旨の義務を課せられていなかったとしても，Ａ社としては，原告商品を単に製造しているだけで，同商品の形態について，法２条１項３号の権利を有しない以上，Ａ社が，日本国内で原告商品を販売することは，法２条１項３号に該当する行為というべきである。Ａ社から原告商品と同じ商品を購入し，日本国内において販売する行為は，他人の商品の形態を模倣した商品であることを知らず，かつ，知らないことにつき重大な過失がない場合を除き，同じく，法２条１項３号に該当するというべきである。
なお，被告従業員が被告代理人に送信したメール（乙１０）によると，Ａ社が原告との取引を始めたのは，平成２１年６月１５日とある。仮に，これが真実であるとすると，むしろ，平成２１年６月１５日までの間，Ａ社としては，原告に無断で，原告商品に依拠して，その形態を模倣し，これを被告に販売していたことにほかならない。
(4)結論
以上のとおり，原告商品は，原告が開発したものと認められる一方，これと実質的に同一性のある先行商品が存在していた事実は認められない。そして，原告商品と被告商品とは，同一形態のものであり（争いがない。），原告商品の試作品を製造しただけの製造元であるＡ社が，被告商品を製造しているのであるから，被告商品は，原告商品に依拠して作成された模倣品であると認められる。
２争点２（被告商品の形態は，商品の機能を確保するために不可欠な形態か）
について
研ぎ器には，多種多様な形態の刃部及び柄部並びにその組合せが考えられ，実際にも，多種多様な形態の商品が市場に流通している（甲４３，４４，４６，甲４７の２・３，乙６の１・２，乙１６の１・２の別紙，乙２１）。そして，各研ぎ器は，いずれも，研ぎ器としての機能が確保されているからこそ市場に流通していると考えられるのであって，被告商品の形態のみが，商品の機能を確保するために不可欠な形態であるということはできない。なお，被告は，原告商品の形態は，ありふれたものであると主張するが，証拠上，原告商品の販売開始時において，原告商品の形態がありふれたものであった事実は窺われない。
３争点３（被告は，被告商品の輸入時に，被告商品の形態が原告商品の形態を模倣したものであることを知らず，かつ，知らないことにつき重大な過失がなかったか）について
被告は，被告商品の取扱いを開始した経緯について，浙江省義烏の福田市場で商品を発見し，製造元であるＡ社を探し出して売買契約を締結したと説明しているが（乙１７），この事実は，被告が，原告商品を知らなかったことを裏付けるものではなく，知らなかったことについて重過失がなかったことを裏付けるものでもない。
また，被告は，被告商品の売買契約を締結するにあたり，Ａ社に対し，同社が同商品に関するすべての権利を有していることを直接確認したと主張し，被告代表者はこれに添う供述をするが，売主の言を信じたというだけでは，商品の輸入販売を行う業者として，重過失がなかったということはできない。そもそも，現時点でも，Ａ社の説明する内容（乙１３の１・２）は，Ａ社が原告商品の形態について何らかの権利を取得する説明となっていない（前記１(2)ア）にもかかわらず，被告としては，Ａ社に対し，その説明する内容の根拠について，何ら確かめることをしなかったものである。そして，被告商品の輸入にあたり，被告が，商品の権利関係について自ら何らかの調査を行った事実は認められないから，むしろ，被告は，輸入業者としての，基本的な注意義務さえ怠っていたと評価できる。以上のことからすれば，被告が，被告商品の輸入時に，被告商品の形態が原告商品の形態を模倣したものであることを知らず，かつ，知らないことにつき重大な過失がなかったとは認められない。
４争点４（損害額）について
前記３のとおり，被告は，被告商品に係る権利関係について，自ら調査を行わないまま被告商品を販売していたのであるから，不正競争を行って原告の営業上の利益を侵害したことについて過失があるといえ，法４条に基づく損害賠償義務を負う。
そして，原告は，法５条１項の推定による損害額を主張しているので，以下検討する。
(1)被告商品の譲渡数量    ９万７８０８個
前記１(1)認定のとおり，原告商品の販売開始日は平成１８年７月２１日であるところ，被告は，同日から３年以内である平成２１年７月２０日までの間に，被告商品を下記アないしカのとおり，合計９万７８０８個販売したと認められる。
ア株式会社セシールによる小売分                １６４５個（乙８）イ株式会社ミスターマックスによる小売分    １万８２４１個（甲３１）平成２０年９月から平成２１年７月まで（１１か月間）の販売個数（１万８８５２個）から，返品数（３個）と，平成２１年７月２１日から同月３１日まで（１１日間）に販売されたと推定できる個数（６０８個）を控除したもの。


〔計算式〕（18,852－3）－（18,852－3）÷11×11÷31＝18,241ウ株式会社カネヒロによる小売分                    ９６個（甲３２）エ株式会社ネットプライスによる小売分          １８３３個（甲３３）オハーマンズ株式会社による小売分                ７６８個（甲３４）カ上新電機株式会社による小売分            ７万５２２５個（甲３５）
(2)原告商品の単位数量当たりの利益
原告商品の単位数量当たりの利益は，下記アからイを控除した７４２.５円と認められる。
〔計算式〕1,264－521.5＝742.
ア販売単価（平成２１年７月２０日までの平均）    １２６４円売上額２億５２８２万５４６３円（甲２６の１～３６）
販売個数１９万９９８２個（甲２６の１～３６）
〔計算式〕252,825,463÷199,982＝1,264イ変動経費（平成２１年５月２８日までの平均）    ５２１.５円原告商品は，輸入時において，既に包装済みであり（甲２５の１），原告が行っていたのは販売のみと考えられるから，法５条１項の計算にあたって控除すべき変動経費となるのは，仕入代金（包装込み），輸入費用，販売先への輸送費である。
なお，被告は，これらの費用に加え，一般管理費，広告宣伝費，ニーズへの支払，金型代なども控除すべきと主張するが，これらは，前記アのとおり既に原告商品を大量に販売していた原告が，被告商品の譲渡数量分を追加販売するために必要な費用であるとは認められない。したがって，原告商品１個当たりの変動経費は，下記仕入単価及び国内輸送費の合計５２１.５円と認められる。
仕入単価５１４円（海上運賃及び輸入手続費用込み［弁論の全趣旨］）
仕入額１億０２７９万９１９４円（甲４５）
仕入個数１９万９６９６個（甲４５）
〔計算式〕102,799,194÷199,696＝514
国内輸送費７.５円（甲５７）
〔計算式〕514＋7.5＝521.
ウ販売することができないとする事情
被告は，原告商品と被告商品とは大きな価格差があるところ，包丁研ぎ器は生活必需品ではなく，価格差が需要量に決定的影響を与えるから，原告は被告商品の譲渡数量分の原告商品を販売することができなかったと主張するので，この点について検討する。
被告商品の小売価格は，税込み９４０円から２０７９円であるところ（甲２４の１～１１，甲２８の１～３，甲２９，３０），原告商品の小売価格は，税込み２３９４円から３９９０円である（甲２３の１～４）。したがって，被告商品の販売価格帯は，原告商品の販売価格帯の４割ないし５割程度といえる。
また，原告商品の競合品（被告商品以外で，原告商品の形態を模倣したと思われる商品は除く。）も相当数販売されていたことが窺われる（前記２）。
一方，原告商品は，研ぎ器において，多種多様な形態の商品が存在し（前記２），原告商品とは異なる形態の売れ筋商品も存在した中で（前記１(1)ア(ア)），前記アのとおり３年間で約２０万個を販売している。特に，被告商品の販売先の１つである株式会社セシールについては，原告商品の販売先でもあったところ，安価な被告商品に乗り換えられたことが認められる（甲４４）。
このような市場の状態を前提とすれば，上記程度の価格差や競合品の存在をもって，「販売することができないとする事情」を認めることができるが，これを過大に評価することはできず，多くともその３割程度を越えることはないというべきである。
(3)損害額
以上のとおりであるから，原告の損害は，被告商品の譲渡数量９万７８０８個（前記(1)）に，販売することができないとする事情を考慮して，７割を乗じた数量に，原告商品の単位数量当たりの利益７４２.５円（前記(2)）を乗じた５０８３万５７０８円と認められる。〔計算式〕742.5×97,808×0.7＝50,835,708
第５結    論
よって，原告の請求は理由があるからこれを認容し，主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第２６民事部
裁判長   裁判官            山   田   陽   三裁判官            達   野   ゆ   き
裁判官            西田昌   吾
別紙
商品    目録
１包丁研ぎ器「ダイヤモンドシャイン」
商品形態は，別紙写真１ないし５のとおり
２包丁研ぎ器「キレール」
商品形態は，別紙写真６ないし１０のとおり
（別紙写真５及び１０は掲載省略）
別紙写真１
正    面
別紙写真２
背    面
別紙写真３
側    面
別紙写真４
別紙写真６
正    面
別紙写真７
背    面
別紙写真８
側    面
別紙写真９


令和元年９月１１日判決言渡
平成３０年（ネ）第１０００６号特許権侵害行為差止等請求控訴事件・同年（ネ）第１００２２号同附帯控訴事件（原審・大阪地方裁判所平成２６年（ワ）第６１６３号）
口頭弁論終結日令和元年５月２７日
判                  決
控訴人兼附帯被控訴人    株式会   社カプ   コン（以下「控訴人」という。）
訴訟代理人弁護士          金    井      美智    子同                        重    冨      貴      光同                        古    庄      俊      哉同                        長谷    部      陽      平同                        澤              祥      雅補佐人弁理士           廣    瀬    文    雄被控訴人兼附帯控訴人    株式会社コーエーテクモゲームス（以下「被控訴人」という。）
訴訟代理人弁護士          佐    藤      安      紘同                        高    橋      元      弘同                        吉    羽      真一    郎同                        末    吉              亙訴訟代理人弁理士          鶴    谷      裕      二
主              文
１控訴人の本件控訴に基づき，原判決を次のとおり変更する。⑴被控訴人は，控訴人に対し，１億４３８４万３７１０円及びこれに対する平成２６年７月１１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
⑵控訴人のその余の請求をいずれも棄却する。
２被控訴人の附帯控訴を棄却する。
３訴訟費用（控訴費用，附帯控訴費用を含む。）は，第１，２審を通じてこれを７分し，その１を被控訴人の負担とし，その余を控訴人の負担とする。
４この判決の第１項⑴は，仮に執行することができる。
事実及   び理由
第１当事者の求めた裁判
１控訴の趣旨
⑴原判決のうち控訴人敗訴部分を取り消す。
⑵被控訴人は，控訴人に対し，９億８３２３万１１１５円及びこれに対する平成２６年７月１１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
２附帯控訴の趣旨
⑴原判決のうち被控訴人敗訴部分を取り消す。
⑵控訴人の請求をいずれも棄却する。
第２事案の概要（略語は，特に断りのない限り，原判決の例による。）
１事案の要旨
本件は，発明の名称を「システム作動方法」とする特許（特許第３３５０７７３号。請求項の数３。以下「本件特許Ａ」といい，本件特許Ａに係る特許権を「本件特許権Ａ」という。）及び発明の名称を「遊戯装置，およびその制御方法」とする特許（特許第３２９５７７１号。請求項の数１２。以下「本件特許Ｂ」といい，本件特許Ｂに係る特許権を「本件特許権Ｂ」という。）の特許権を有していた控訴人が，①被控訴人が業として，原判決別紙「イ号製品目録」記載の各ゲームソフト（以下，同別紙の「番号」に従い「イ－１号製品」などという。また，これらを併せて「イ号製品」と総称することがある。）を製造，販売又は販売の申出をしたことは，本件特許Ａの特許請求の範囲の請求項１及び２に係る発明についての本件特許権Ａの間接侵害（特許法１０１条４号）に該当する，又は，侵害行為を惹起したことにつき不法行為が成立する，②被控訴人が業として，原判決別紙「ロ号製品目録」記載の各ゲームソフト（以下，同別紙の「番号」に従い「ロ－１号製品」などという。また，これらを併せて「ロ号製品」と総称することがある。）を製造，販売したことは，本件特許Ｂの特許請求の範囲の請求項１及び８に係る発明についての本件特許権Ｂの間接侵害（同条１号，４号）に該当する，又は，侵害行為を惹起したことにつき不法行為が成立する旨主張して，被控訴人に対し，本件特許権Ａ及び本件特許権Ｂ侵害の不法行為又は一般不法行為に基づく損害賠償として，９億８３２３万１１１５円（本件特許Ａの実施料相当額８億９１２３万１１１５円，本件特許Ｂの実施料相当額４７００万円，弁護士・弁理士費用相当額４５００万円の合計額）及びこれに対する不法行為の後である平成２６年７月１１日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
なお，本件特許権Ａに関する各請求，本件特許権Ｂに関する各請求の関係は，それぞれ選択的併合の関係にあると解される。
原判決は，①本件特許Ａの特許出願前に日本国内で販売されていたゲーム装置「ファミリーコンピュータ」及び「ファミリーコンピューターディスクシステム」，ゲームソフト「魔洞戦紀」及び「勇士の紋章」並びにテレビを用いて実現されるゲームシステム（以下「本件ゲームシステムＡ１」という。）により公然知られた発明又は公然実施をされた発明と，本件特許Ａの特許請求の範囲の請求項１及び２に係る発明は同一であるから，これらの発明に係る本件特許Ａは，新規性欠如の無効理由があり，かかる無効の抗弁に対する訂正の再抗弁も認められないものであって，特許無効審判により無効にされるべきものと認められるため，本件特許権Ａの侵害に基づく損害賠償請求は理由がない，②ロ号製品を用いた遊戯装置は本件特許Ｂの特許請求の範囲の請求項１に係る発明の技術的範囲に属し，ロ号製品は本件発明Ｂ１に係る物の生産にのみ用いる物であるから，ロ号製品を製造，販売することは，本件特許権Ｂの間接侵害（特許法１０１条１号）に該当する，また，上記発明に係る本件特許Ｂは特許無効審判により無効にされるべきものとは認められないから，本件特許権Ｂの侵害に基づく損害賠償請求は，５１７万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があるとして，上記金員に係る請求のみを認容し，その余の控訴人の請求をいずれも棄却した。
控訴人は，原判決のうち控訴人敗訴部分を不服として，本件控訴を提起した。被控訴人は，原判決のうち被控訴人敗訴部分を不服として，本件附帯控訴を提起した。
２前提事実（争いのない事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨により認められる事実）
⑴当事者
控訴人は，ゲーム機器，ソフトウェア及び玩具等の企画，開発，製造，販売等を業とする株式会社である。
被控訴人は，コンピューターソフトウェア及びハードウェア並びにゲーム用娯楽機器の製造，制作，企画，販売等を業とする株式会社である。
⑵本件特許権Ａ


ア控訴人は，平成６年１２月９日，発明の名称を「システム作動方法」とする発明について特許出願（特願平６－３０６４２８号。以下「本件特許出願Ａ」といい，本件特許出願Ａの願書に添付した明細書を，図面も含めて「本件明細書Ａ」という。）をし，平成１４年９月２０日，本件特許権Ａの設定登録を受けた（特許第３３５０７７３号。甲Ａ２，６９）。イ(ア)控訴人は，平成２６年７月４日，原審に本件訴訟を提起した。その後，本件特許権Ａは，同年１２月９日の経過をもって存続期間が満了した。(イ)被控訴人は，平成２７年４月１７日，本件特許Ａについて，本件ゲームシステムＡ１により公然知られた発明又は公然実施をされた発明と同一であり新規性欠如の無効理由があることを理由として，特許無効審判（無効２０１５－８００１１０号事件。）を請求した（甲Ａ４８）。特許庁は，平成２８年１月２５日に口頭審理を行った後，同年６月２１日付けで，本件特許Ａの特許請求の範囲の請求項１に係る発明は本件ゲームシステムＡ１により公然知られた発明と同一であって新規性欠如の無効理由があり，同請求項２に係る発明は本件ゲームシステムＡ１により公然知られた発明又は公然実施をされた発明に基づき容易に発明をすることができたものであって進歩性欠如の無効理由があるから，これらの発明についての本件特許Ａを無効とする旨の審決の予告（乙Ａ３１）をした。
これに対し控訴人は，同年７月２８日付けで，請求項１ないし３からなる一群の請求項について，請求項１及び２を訂正し，請求項３を削除する旨の訂正請求（甲Ａ４２，４３）をした後，同年１１月２２日付けの訂正拒絶理由通知（甲Ａ４７）を受けたため，同年１２月５日付けで，訂正請求を補正（補正後の訂正を，以下「本件訂正Ａ」という。甲Ａ４４～４６）した。
特許庁は，平成２９年３月２４日，本件訂正Ａを認めた上，「請求項３に係る請求を却下する。請求項１及び２に係る請求は成り立たない。」との審決（以下「審決Ａ」という。甲Ａ４８）をした。(ウ)被控訴人は，審決Ａの取消しを求める審決取消訴訟を提起したが（平成２９年（行ケ）第１００９７号），知的財産高等裁判所は，平成３０年３月２９日，被控訴人の請求を棄却する判決（以下「判決Ａ」という。）をした（甲Ａ５１）。
被控訴人は，判決Ａに対する上告受理申立てをしたが，平成３１年３月７日，上告不受理の決定（甲Ａ６８）がされたため，判決Ａは確定し，それと共に審決Ａも確定した（甲Ａ６９）。
その間に，原審は，平成２９年１２月１４日，本件特許Ａの特許請求の範囲の請求項１及び２に係る発明は本件ゲームシステムＡ１により公然知られた発明又は公然実施をされた発明と同一であるから，これらの発明に係る本件特許Ａは特許無効審判により無効にすべきものと認められるとして，本件特許権Ａの侵害に基づく損害賠償請求は理由がないとする旨の原判決をした。
ウ本件訂正Ａ後の本件特許Ａの特許請求の範囲の請求項１及び２の記載は，次のとおりである（甲Ａ４６）。
【請求項１】
ゲームプログラムおよび／またはデータを記憶するとともに所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体（ただし，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）を上記ゲーム装置に装填してゲームシステムを
作動させる方法であって，
上記記憶媒体は，少なくとも，所定のゲームプログラムおよび／またはデータと，所定のキーとを包含する第１の記憶媒体と，所定の標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて所定の拡張ゲームプログラムおよび／またはデータを包含する第２の記憶媒体とが準備されており，上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータは，上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて，ゲームキャラクタの増加および／またはゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および／または場面の拡張および／または音響の豊富化を達成するためのゲームプログラムおよび／
またはデータであり，
上記第２の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填されるとき，上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込んでいる場合には，上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータと上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ，上記所定のキーを読み込んでいない場合には，上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータのみによってゲーム装置を作動させることを特徴とする，ゲームシステム作動方法。
【請求項２】
ゲームプログラムおよび／またはデータを記憶するとともに所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体（ただし，半導体ＲＯＭカセットを除くとともに，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）を上記ゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法であって，上記記憶媒体は，少なくとも，所定のゲームプログラムおよび／またはデータと，所定のキーとを包含する第１の記憶媒体と，所定の標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて所定の拡張ゲームプログラムおよび／またはデータを包含するとともに所定の制御プログラムを包含する
第２の記憶媒体とが準備されており，
上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータは，上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて，ゲームキャラクタの増加および／またはゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および／または場面の拡張および／または音響の豊富化を達成するためのゲームプログラムおよび／
またはデータであり，
上記第２の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填され，かつ，上記所定のキーが読み込まれていないときのみに，この第２の記憶媒体中の上記制御プログラムは，上記ゲーム装置に他の記憶媒体を装填させるインストラクションを表示させ，このインストラクションにしたがって装填された他の記憶媒体が上記所定のキーを包含する上記第１の記憶媒体である場合には，上記第２の記憶媒体中の上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ，他の記憶媒体が装填されない場合または装填された記憶媒体が上記所定のキーを包含する上記第１の記憶媒体でない場合には，上記第２の記憶媒体中の上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータのみによってゲーム装置を作動させることを特徴とする，ゲームシステム作動方法。
エ本件訂正Ａ後の本件特許Ａの特許請求の範囲の請求項１に係る発明（以下「本件発明Ａ１」という。）及び請求項２に係る発明（以下「本件発明Ａ２」という。）を構成要件に分説すると，次のとおりである。
(ア)本件発明Ａ１
Ａゲームプログラムおよび／またはデータを記憶するとともに所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体（ただし，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）を上記ゲーム装置に装填してゲー
ムシステムを作動させる方法であって，


Ｂ上記記憶媒体は，少なくとも，
Ｂ－１所定のゲームプログラムおよび／またはデータと，所定のキー
とを包含する第１の記憶媒体と，
Ｂ－２所定の標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて所定の拡張ゲームプログラムおよび／またはデータを包含する第２
の記憶媒体とが準備されており，
Ｃ上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータは，上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて，ゲームキャラクタの増加および／またはゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および／または場面の拡張および／または音響の豊富化を達成するためのゲームプ
ログラムおよび／またはデータであり，
Ｄ上記第２の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填されるとき，Ｄ－１上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込んでいる場合には，上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータと上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータの双方によってゲーム装置を
作動させ，
Ｄ－２上記所定のキーを読み込んでいない場合には，上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータのみによってゲーム装置を作動
させることを特徴とする，
Ｅゲームシステム作動方法。
(イ)本件発明Ａ２
Ｆゲームプログラムおよび／またはデータを記憶するとともに所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体（ただし，半導体ＲＯＭカセットを除くとともに，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）を上記ゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法
であって，
Ｇ上記記憶媒体は，少なくとも，
Ｇ－１所定のゲームプログラムおよび／またはデータと，所定のキー
とを包含する第１の記憶媒体と，
Ｇ－２所定の標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて所定の拡張ゲームプログラムおよび／またはデータを包含するとともに所定の制御プログラムを包含する第２の記憶媒体とが準備さ
れており，
Ｈ上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータは，上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて，ゲームキャラクタの増加および／またはゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および／または場面の拡張および／または音響の豊富化を達成するためのゲームプ
ログラムおよび／またはデータであり，
Ｉ上記第２の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填され，かつ，上記所定のキーが読み込まれていないときのみに，この第２の記憶媒体中の上記制御プログラムは，上記ゲーム装置に他の記憶媒体を装填させるイ
ンストラクションを表示させ，
Ｉ－１このインストラクションにしたがって装填された他の記憶媒体が上記所定のキーを包含する上記第１の記憶媒体である場合には，上記第２の記憶媒体中の上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデー
タの双方によってゲーム装置を作動させ，
Ｉ－２他の記憶媒体が装填されない場合または装填された記憶媒体が上記所定のキーを包含する上記第１の記憶媒体でない場合には，上記第２の記憶媒体中の上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータのみによってゲーム装置を作動させることを特徴とする，Ｊゲームシステム作動方法。
⑶本件特許権Ｂ
ア控訴人は，平成６年５月３１日，発明の名称を「遊戯装置，およびその制御方法」とする発明について特許出願（特願平６－１１９３４７号。以下「本件特許出願Ｂ」といい，本件特許出願Ｂの願書に添付した明細書を，図面も含めて「本件明細書Ｂ」という。）をし，平成１４年４月１２日，本件特許権Ｂの設定登録を受けた（特許第３２９５７７１号。甲Ｂ１，２）。本件特許権Ｂは，平成２６年５月３１日の経過をもって存続期間が満了した。
イ控訴人は，平成２７年９月９日，本件特許Ｂの特許請求の範囲の請求項１，４及び８の訂正（以下「本件訂正Ｂ」という。）を内容とする訂正審判を請求（訂正２０１５－３９００９８号事件。甲Ｂ１７）し，同年１２月３日，特許庁は，本件訂正Ｂを認める審決（甲Ｂ２４）をした。ウ本件訂正Ｂ後の本件特許Ｂの特許請求の範囲の請求項１及び８の記載は，次のとおりである（甲Ｂ２４）。
【請求項１】
遊戯者が操作する入力手段と，この入力手段からの信号に基づいてゲームの進行状態を決定あるいは制御するゲーム進行制御手段と，このゲーム進行制御手段からの信号に基づいて少なくとも遊戯者が上記入力手段を操作することにより変動するキャラクタを含む画像情報を出力する出力手段
とを有するゲーム機を備えた遊戯装置であって，
上記ゲーム進行制御手段からの信号に基づいて，ゲームの進行途中における遊戯者が操作している上記キャラクタの置かれている状況が特定の状
況にあるか否かを判定する特定状況判定手段と，
上記特定状況判定手段が特定の状況にあることを判定した時に，上記画像情報からは認識できない情報を，上記キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせるための体感振動情報信
号として送出する振動情報制御手段と，
上記振動情報制御手段からの体感振動情報信号に基づいて振動を生じさ
せる振動発生手段と，
を備えたことを特徴とする，遊戯装置。
【請求項８】
遊戯者が操作する入力手段と，この入力手段からの信号に基づいてゲームの進行状態を決定あるいは制御するゲーム進行制御手段と，このゲーム進行制御手段からの信号に基づいて少なくとも遊戯者が上記入力手段を操作することにより変動するキャラクタを含む画像情報を出力する出力手段とを有するゲーム機を備えた遊戯装置の制御方法であって，上記ゲーム進行制御手段からの信号に基づいて，ゲームの進行途中における遊戯者が操作している上記キャラクタの置かれている状況が特定の状況にあることを判定した時に，上記画像情報からは認識できない情報を，上記キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせるための体感振動情報信号として振動発生手段に送出するようにしたことを特徴とする，遊戯装置の制御方法。
エ本件訂正Ｂ後の本件特許Ｂの特許請求の範囲の請求項１に係る発明（以下「本件発明Ｂ１」という。）及び請求項８に係る発明（以下「本件発明Ｂ８」という。）を構成要件に分説すると，次のとおりである。
(ア)本件発明Ｂ１
Ａ遊戯者が操作する入力手段と，
Ｂこの入力手段からの信号に基づいてゲームの進行状態を決定あるい
は制御するゲーム進行制御手段と，
Ｃこのゲーム進行制御手段からの信号に基づいて少なくとも遊戯者が上記入力手段を操作することにより変動するキャラクタを含む画像情
報を出力する出力手段と
Ｄを有するゲーム機を備えた遊戯装置であって，


Ｅ上記ゲーム進行制御手段からの信号に基づいて，ゲームの進行途中における遊戯者が操作している上記キャラクタの置かれている状況が特定の状況にあるか否かを判定する特定状況判定手段と，Ｆ上記特定状況判定手段が特定の状況にあることを判定した時に，上記画像情報からは認識できない情報を，上記キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせるための体
感振動情報信号として送出する振動情報制御手段と，
Ｇ上記振動情報制御手段からの体感振動情報信号に基づいて振動を生
じさせる振動発生手段と，
Ｈを備えたことを特徴とする，遊戯装置。
(イ)本件発明Ｂ８
Ｉ遊戯者が操作する入力手段と，
Ｊこの入力手段からの信号に基づいてゲームの進行状態を決定あるい
は制御するゲーム進行制御手段と，
Ｋこのゲーム進行制御手段からの信号に基づいて少なくとも遊戯者が上記入力手段を操作することにより変動するキャラクタを含む画像情
報を出力する出力手段と
Ｌを有するゲーム機を備えた遊戯装置の制御方法であって，Ｍ上記ゲーム進行制御手段からの信号に基づいて，ゲームの進行途中における遊戯者が操作している上記キャラクタの置かれている状況が特定の状況にあることを判定した時に，上記画像情報からは認識できない情報を，上記キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせるための体感振動情報信号として振動
発生手段に送出するようにしたことを特徴とする，
Ｎ遊戯装置の制御方法。
⑷イ号製品の製造販売
被控訴人は，業として，イ号製品を製造し，別紙１「販売開始日一覧表」記載の販売開始日に，イ号製品の販売を開始した。
⑸ロ号製品の製造販売
被控訴人は，業として，ロ号製品を製造し，別紙１「販売開始日一覧表」記載の販売開始日に，ロ号製品の販売を開始した。
３争点
⑴本件特許権Ａについて
アイ号製品を用いたゲームの作動方法は本件発明Ａ１及びＡ２の技術的範
囲に属するか（争点１－１）
(ア)文言侵害の成否（争点１－１－１）
(イ)均等侵害の成否（争点１－１－２）
(ウ)間接侵害（特許法１０１条４号）の成否（争点１－１－３）(エ)実施行為の惹起行為による不法行為の成否（争点１－１－４）イ本件発明Ａ１及びＡ２に係る特許は特許無効審判により無効にされるべ
きものか（争点１－２）
(ア)本件ゲームシステムＡ１により公然知られた発明又は公然実施をされた発明に基づく本件発明Ａ１及びＡ２の進歩性の欠如の有無（争点１－２－１）
(イ)ＭＳＸ規格用のゲームソフト「ぎゅわんぶらあ自己中心派」及び「ぎゅわんぶらあ自己中心派２自称！強豪雀士編」並びにＭＳＸ規格のマシンを用いて実現されるゲームシステムにより公然知られた発明に基づく本件発明Ａ１及びＡ２の進歩性の欠如の有無（争点１－２－２）
ウ控訴人の損害の有無及び損害額（争点１－３）
⑵本件特許権Ｂについて
アロ号製品を用いた遊戯装置及びその制御方法は本件発明Ｂ１及びＢ８の
技術的範囲に属するか（争点２－１）
(ア)文言侵害の成否（争点２－１－１）
(イ)間接侵害（特許法１０１条１号）の成否（争点２－１－２）(ウ)間接侵害（特許法１０１条４号）の成否（争点２－１－３）(エ)実施行為の惹起行為による不法行為の成否（争点２－１－４）イ本件発明Ｂ１及びＢ８に係る特許は特許無効審判により無効にされるべ
きものか（争点２－２）
(ア)「ニンジャウォーリアーズ」というゲームが作動するゲーム装置により公然知られた発明又は公然実施をされた発明に基づく本件発明Ｂ１の
進歩性の欠如の有無（争点２－２－１）
(イ)「ニンジャウォーリアーズ」というゲームが作動するゲーム装置の制御方法により公然知られた発明又は公然実施をされた発明に基づく本件
発明Ｂ８の進歩性の欠如の有無（争点２－２－２）
ウ控訴人の損害の有無及び損害額（争点２－３）
第３争点に関する当事者の主張
１本件特許権Ａについて
⑴争点１－１－１（文言侵害の成否）について
ア控訴人の主張
イ号製品を用いたゲームシステムの作動方法（以下，原判決別紙「イ号製品目録」の「番号」に従い「イ－１号方法」などといい，これらを併せて「イ号方法」と総称することがある。）は，別紙２「イ号方法説明書（控訴人）」記載のとおりである。
そして，本件発明Ａ１及びＡ２の構成要件とイ号方法の構成との対比は別紙２「イ号方法説明書（控訴人）」記載のとおりであるから，イ号方法は，本件発明Ａ１及びＡ２の構成要件をすべて充足するものであって，本件発明Ａ１及びＡ２の技術的範囲に属する。
被控訴人は，①イ号方法はいずれも，構成要件Ｄ，Ｄ－１及びＤ－２，構成要件Ｉ及びＩ－２を充足せず，②イ号方法のうち，イ－１ないし８，１０ないし１５及び２３①号方法（以下「イ－１号方法等」と総称することがある。）は，構成要件Ｂ，Ｇ等を充足するものではない旨主張するが，以下のとおり理由がない。
(ア)構成要件Ｄ，Ｄ－１及びＤ－２について
被控訴人は，本件発明Ａ１の特許請求の範囲の記載，本件明細書Ａの記載，本件特許出願Ａの出願審査の際に控訴人が提出した意見書（乙Ａ１４の１，２）の記載によれば，本件発明Ａ１は，第２の記憶媒体がゲーム装置に装填された直後のステップで，「所定のキー」を読み込んでいるか否かを判定することを必要とすると解されるところ，イ号方法では，第２の記憶媒体がゲーム装置に装填された直後のステップで，「所定のキー」を読み込んでいるか否かを判定していないから，構成要件Ｄ，Ｄ－１及びＤ－２を充足しない旨主張する。


しかしながら，本件発明Ａ１は，その特許請求の範囲の文言上，「上記第２の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填される」（構成要件Ｄ）場面において，「ゲーム装置が所定のキーを読み込んでいる」という客観的条件を充足している場合には，「標準ゲームプログラムおよび／またはデータと拡張ゲームプログラムおよび／またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ」（構成要件Ｄ－１），かかる客観的条件を充足していない場合には，「標準ゲームプログラムおよび／またはデータのみによってゲーム装置を作動させる」（構成要件Ｄ－２）ことを構成要件とする発明であり，上記客観的条件の充足をどのようなタイミングで「判定する」かという事項を，構成要件として特定してはいない。そして，本件明細書Ａの記載によれば，本件発明Ａ１は，ゲーム装置が所定のキーを読み込んでいるか否かという場合分けによって，ゲーム装置を標準ゲームプログラム及び／又はデータと拡張ゲームプログラム及び／又はデータの双方により作動させるか，標準ゲームプログラム及び／又はデータのみにより作動させるかを決定する点に特徴を有するものであり，プログラム及び／又はデータを読み込む順序，所定のキーを読み込むタイミング，所定のキーを読み込んでいるか否かを判定するタイミングは，本件発明Ａ１の解決課題，解決手段，発明の特徴等と全く関係がないから，これらの要素を構成要件Ｄ，Ｄ－１及びＤ－２において特定する解釈を採用すべき理由はない。
また，被控訴人が指摘する控訴人の意見書（乙Ａ１４の１，２）の記載は，拒絶理由通知における引用例と本件発明Ａ１との相違点が，標準ゲームプログラムの内容の拡張の有無であることを説明する記述の一部であって，プログラム及び／又はデータを読み込む順序や，読込み・判定のタイミングを本件発明Ａ１の構成要件として特定することを意図した記載ではない。
したがって，イ号方法の第２の記憶媒体が，ゲーム装置に装填された直後のステップで，「第１の記憶媒体に包含された特定のゲームプログラムおよび／またはデータ」（所定のキー）を読み込んでいるか否かを判定していないとしても，イ号方法は，構成要件Ｄ，Ｄ－１及びＤ－２を充足する。
(イ)構成要件Ｉ及びＩ－２について
被控訴人は，本件発明Ａ２の特許請求の範囲の記載及び本件明細書Ａの記載によれば，構成要件Ｉ及びＩ－２は，第２の記憶媒体がゲーム装置に装填された直後のステップでインストラクションを表示させ，インストラクションが表示される前には標準ゲームプログラムによりゲーム装置を作動させないというものであり，かつ，標準ゲームプログラムによりゲーム装置を作動させる前に，「所定のキー」を読み込んでいるか否かを判定するステップを含むものであるところ，イ号方法では，第２の記憶媒体がゲーム装置に装填された後，インストラクションが表示される前であって，かつ，「第１の記憶媒体に包含された特定のゲームプログラムおよび／またはデータ」（所定のキー）が読み込まれる前に，標準ゲームプログラムによりゲーム装置が作動されるから，構成要件Ｉ及びＩ－２を充足しない旨主張する。
しかしながら，前記(ア)と同様の理由により，本件発明Ａ２が，インストラクションを表示させる前に標準ゲームプログラムによりゲーム装置を作動させないという事項や，標準ゲームプログラムによりゲーム装置を作動させる前に「所定のキー」を読み込んでいるか否かを判定するという事項を構成要件として含むと解することはできない。したがって，イ号方法の標準ゲームプログラムによるゲーム装置の作動時期が，第２の記憶媒体がゲーム装置に装填された後，インストラクションが表示される前であり，かつ，「第１の記憶媒体に包含された特定のゲームプログラムおよび／またはデータ」（所定のキー）が読み込まれる前であったとしても，イ号方法は，構成要件Ｉ及びＩ－２を充足する。
(ウ)構成要件Ｂ，Ｇ等について
被控訴人は，イ－１号方法等について，①アペンドディスク（第２の記憶媒体）に記録された本編ディスクプログラムの一部は，本編ディスク（第１の記憶媒体）に記録された本編ディスクプログラムの残りの一部と組み合わせられない限り，ゲーム機能の豊富化を達成することができないため，第２の記憶媒体に「拡張ゲームプログラム」は存在しない，②「所定のキー」と「拡張ゲームプログラム」は相互に排他的・択一的な概念であり，「拡張ゲームプログラム」に該当するゲームプログラム及び／又はデータは「所定のキー」に該当しないところ，イ－１号方法等において，第１の記憶媒体から読み込まれるデータは場面の拡張等に寄与しているから，これが「拡張ゲームプログラム」に該当するのであれば「所定のキー」に該当しない旨主張する。
しかしながら，上記①の点については，本件発明Ａ１及びＡ２において，「拡張ゲームプログラムおよび／またはデータは，上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて，ゲームキャラクタの増加および／またはゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および／または場面の拡張および／または音響の豊富化を達成するためのゲームプログラムおよび／またはデータであり」（構成要件Ｃ，Ｈ），「より高度かつ豊富なゲーム内容を実現するためのものである」（本件明細書Ａの【００３０】）ところ，「ため」の辞書的な意味は「役に立つこと」（甲Ａ４０）であるから，「拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」は，より高度かつ豊富なゲーム内容を実現するのに「役に立つ」ゲームプログラム及び／又はデータを意味するものであって，「単独で」より高度かつ豊富なゲーム内容を実現するゲームプログラム及び／又はデータを意味するものでない。
また，本件発明Ａ１及びＡ２の特徴は，前作ソフトとの組合せにより，後作ソフト単体では実現できない，ゲームキャラクタの増加，場面の拡張等の特典を開放すること（以下「特典開放」という。）にあるところ，ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ２が，その作動に際しプログラム及び／又はデータの処理のために使用できるＲＡＭの容量は３２ＭＢに過ぎない。そして，ＲＡＭの容量は，イ号製品に包含されたプログラム及び／又はデータの処理のためにも使用されることを考慮すると，イ－１号方法等において，イ号製品とシリーズものの関係にある本編ディスクから読み込んでＲＡＭに格納されるプログラム及び／又はデータの容量はごく限られたものとならざるを得ないから，イ－１号方法等における場面の拡張等を達成するプログラム及び／又はデータの大部分はイ号製品に記録されており，かかるプログラム及び／又はデータにより，構成要件Ｃ，Ｈの「ゲームキャラクタの増加および／またはゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および／または場面の拡張および／または音響の豊富化を達成」していると推測するのが合理的である。


次に，上記②の点については，「所定のキー」と「拡張ゲームプログラム」とが異なる概念であることは，両概念が相互に排他的・択一的な関係にあることを意味するものではない。本件明細書Ａにも，両者が排他的・択一的関係にあることを明記又は示唆する記載はなく，むしろ，「所定のキー」の意義に関し「狭義には，ゲームのタイトル，バージョンＮｏ．リリース時期，仕向先等，ゲーム内容に直接関係しない情報であってよいが，ゲーム結果等のゲームデータやプログラムの一部を含むことを妨げない。」と記載され（【００３２】），「所定のキー」がゲームデータやプログラム等を含む広い概念であることが明らかにされている。
したがって，イ－１号方法等において，第１の記憶媒体から読み込まれるデータが場面の拡張等に寄与しているとしても，それが同時に特典開放を行うか否かのキーとなるものであれば，「所定のキー」に該当する。
以上によれば，イ－１号方法等は，構成要件Ｂ，Ｇ等を充足する。
イ被控訴人の主張
イ号製品を用いたゲームシステムの作動方法（イ号方法）は，別紙３「イ号方法説明書（被控訴人）」記載のとおりであり，イ号方法に共通する基本的な構成は，以下のとおりである（以下，戦国無双猛将伝，戦国無双２猛将伝，戦国無双３猛将伝，真・三國無双２猛将伝，真・三國無双３猛将伝，真・三國無双４猛将伝，真・三國無双６猛将伝，真・三國無双７猛将伝，遙かなる時空の中で３十六夜記の各ディスクを総称して「アペンドディスク」，戦国無双，戦国無双２，戦国無双３，真・三國無双２，真・三國無双３，真・三國無双４，真・三國無双６，真・三國無双７，遙かなる時空の中で３の各ディスクを総称して「本編ディスク」，アペンドディスクにおいて本編ディスクプログラムをプレイできるようにするメニューを「ＭＩＸＪＯＹ」という。）。
①アペンドディスクをゲーム装置に装填する。
②アペンドディスクプログラムによってゲーム装置を作動させる。③アペンドディスクプログラムにより複数のモードが表示され，そのいずれかを選択する。
④上記③のモードのうち特定のゲームモードを選択するとゲーム画面に遷移しゲームをプレイできる。
⑤上記③のモードのうちＭＩＸＪＯＹを選択した場合，本編ディスクを装填するようメッセージが表示される。
⑥メッセージに従ってアペンドディスクを取り出し，本編ディスクを装填する。
⑦アペンドディスクを装填するようメッセージが表示される。⑧メッセージに従って本編ディスクを取り出し，アペンドディスクを装填する。
⑨アペンドディスクにおいて，本編ディスクプログラム及びアペンドディスクプログラムによってゲーム装置を作動させ，追加されたキャラクタを選択できるようになったり，他のモードでプレイすることができるようになる。
⑩本編ディスクではない他のゲームディスクを装填すると，本編ディスクを装填するようメッセージが表示される。
⑪上記⑤においてＭＩＸＪＯＹを選択した後であって，本編ディスクを装填する前であれば，ＭＩＸＪＯＹをキャンセルできる。以下のとおり，①イ号方法はいずれも，構成要件Ｄ，Ｄ－１及びＤ－２，構成要件Ｉ及びＩ－２を充足せず，②イ－１号方法等は，構成要件Ｂ，Ｇ等を充足しない。したがって，イ号方法は，本件発明Ａ１及びＡ２の技術的範囲に属するものではない。
(ア)構成要件Ｄ，Ｄ－１及びＤ－２について
構成要件Ｄ，Ｄ－１及びＤ－２は，「第２の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填されるとき」に，標準ゲームプログラム等と拡張ゲームプログラム等の双方によってゲーム装置を作動させるか，標準ゲームプログラム等のみによってゲーム装置を作動させるかを決定するため，その文言上，「所定のキー」を読み込んでいるかどうかを判定することを当然の前提とする。また，本件発明Ａ１は方法の発明であるから，経時的な要素を無視して構成要件の解釈をすることはできないところ，本件発明Ａ１が，「装填」→「所定のキーが読み込まれているか判断」→「ゲーム装置の作動」という経時的な要素を組み合わせることにより技術的思想を実現していることは明らかである。
そして，本件明細書Ａにも，【発明の作用および効果】として，「装填」→「所定のキーが読み込まれているか判断」→「ゲーム装置の作動」というステップから本件発明Ａ１の技術的思想が実現されることが明記されている（【００１８】）。
加えて，控訴人は，本件特許出願Ａの出願審査の際に提出した意見書（乙Ａ１４の１，２）に，本件発明Ａ１が「特に特徴を有」する点として，「第２の記憶媒体が包含する制御プログラムまたはゲーム機にあらかじめ装備する制御プログラムは，この第２の記憶媒体がゲーム機に装填されたとき，ゲーム機が所定のキーを読み込んでいるか否かを判断し，読み込まれていない場合には，この第２の記憶媒体に記憶されているゲーム内容のうち，標準のゲーム内容を作動させる一方，上記所定のキーが読み込まれている場合には，標準のゲーム内容および拡張したゲーム内容を作動させる。」と記載しており，本件発明Ａ１においては，記憶媒体が装填された後に，所定のキーが読み込まれているか否かを判定するステップがあることが当然の前提とされていた。
以上によれば，構成要件Ｄ，Ｄ－１及びＤ－２は，第２の記憶媒体によりゲーム装置を作動させる前に，「所定のキー」が読み込まれているか否かを判定することを前提とするものといえる。
一方，イ号方法では，アペンドディスクがゲーム機に装填されるときに「所定のキー」を読み込んでいるか否かを判定するという手順は取られず，「所定のキー」を読み込んでいるか否かに関わりなく，アペンドディスクプログラムによってゲーム機が作動する。
したがって，仮に，イ号方法のアペンドディスクが本件発明Ａ１の「第２の記憶媒体」に該当するとしても，イ号方法は，構成要件Ｄ，Ｄ－１及びＤ－２を充足しない。
(イ)構成要件Ｉ及びＩ－２について
前記(ア)と同様の理由により，構成要件Ｉ及びＩ－２は，「標準ゲームプログラム」を作動させる前に「所定のキー」が読み込まれているか否かを判定すること，「第２の記憶媒体」がゲーム装置に装填された直後のステップで「インストラクションを表示」させ，「インストラクション」が表示される前にゲーム装置を作動させないことを前提とするものである。


一方，イ号方法は，アペンドディスクがゲーム機に装填されると，「所定のキー」を読み込んでいるか否かに関わりなく，アペンドディスクプログラムによりゲーム機が作動され，その時点で，本編ディスクプログラムを装填するようメッセージを表示させることはなく，ＭＩＸＪＯＹを選択した場合に初めて，本編ディスクを装填するメッセージを表示させる。
したがって，イ号方法は，構成要件Ｉ及びＩ－２を充足しない。
(ウ)構成要件Ｂ，Ｇ等について
構成要件Ｂ－２及びＧ－２の「拡張ゲームプログラム」は，「第２の記憶媒体」に包含されるものであって，「ゲームキャラクタの増加および／またはゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および／または場面の拡張および／または音響の豊富化を達成するように形成された」プログラムである（構成要件Ｃ，Ｈ）。
一方，イ－１号方法等は，本編ディスクプログラムの全てがアペンドディスクに記録されているわけではなく，本編ディスクに記録された本編ディスクプログラムの一部をゲーム機に読み込み，アペンドディスクに記録された本編ディスクプログラムの残りの一部と組み合わせることにより，本編ディスクプログラムが完成し，ゲーム機が作動するものである。すなわち，イ－１号方法等では，アペンドディスクプログラムに記録された本編ディスクプログラムが本編ディスクプログラムに記録されたプログラム及び／又はデータと組み合わされなければ，「ゲームキャラクタの増加および／またはゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および／または場面の拡張および／または音響の豊富化」を達成することはできないのであるから，イ－１号方法等には，「拡張ゲームプログラム及び／又はデータ」及びそれを包含した「第２の記憶媒体」（構成要件Ｂ－２，Ｇ－２）は存在せず，構成要件Ｃ及びＨも充足しない。また，本件発明Ａ１及びＡ２は，「所定のキー」と「拡張ゲームプログラム」を別個の概念として規定するから，「拡張ゲームプログラム」として機能するキー情報が「拡張ゲームプログラム」に該当する場合には，当該キー情報は「所定のキー」になり得ない。
したがって，仮に，イ－１号方法等において，本編ディスク及びアペンドディスクに記録された本編ディスクプログラムが，全体として「拡張ゲームプログラム」に該当するとすれば，「所定のキー」（構成要件Ｂ－１，Ｄ－１，Ｄ－２，Ｇ－１，Ｉ－１，Ｉ－２）が存在せず，それを包含する「第１の記憶媒体」（構成要件Ｂ－１，Ｇ－１）も存在しない。
⑵争点１－１－２（均等侵害の成否）について
ア控訴人の主張
(ア)構成要件Ｄ，Ｄ－１及びＤ－２について
本件発明Ａ１は，ゲーム装置を標準ゲームプログラム及び／又はデータと拡張ゲームプログラム及び／又はデータの双方により作動させるか，標準ゲームプログラム及び／又はデータのみにより作動させるかを，ゲーム装置が所定のキーを読み込んでいる場合／読み込んでいない場合という場合分けによって決定する点に特徴がある。
そうすると，仮に，構成要件Ｄ，Ｄ－１及びＤ－２が，第２の記憶媒体がゲーム装置に装填された直後のステップで「所定のキー」を読み込んでいるか否かを判定することを必要とするとしても，プログラム及び／又はデータを読み込む順序，所定のキーを読み込むタイミング，所定のキーを読み込んでいるか否かを判定するタイミングは，本件発明Ａ１の本質的部分ではない。
そして，イ号方法においても本件発明Ａ１と同一の作用効果を達成することができ，イ号方法実施時点において構成要件Ｄ，Ｄ－１及びＤ－２の構成をイ号方法の構成に置換することは容易であったから，イ号方法は，本件発明Ａ１の構成と均等であって，その技術的範囲に属する。
(イ)構成要件Ｉ及びＩ－２について
仮に，構成要件Ｉ及びＩ－２が，第２の記憶媒体がゲーム装置に装填された直後のステップでインストラクションを表示させ，同表示がされる前に標準ゲームプログラムによりゲーム装置を作動させず，かつ，標準ゲームプログラムによりゲーム装置を作動させる前に「所定のキー」を読み込んでいるか否かを判定するステップを含むものであるとしても，前記(ア)と同様の理由により，インストラクション表示の手順やタイミング，インストラクション表示前のゲーム装置の作動，所定のキーを読み込むタイミング，所定のキーを読み込んでいるか否かを判定するタイミングは，本件発明Ａ２の本質的部分ではない。
そして，イ号方法においても本件発明Ａ２と同一の作用効果を達成することができ，イ号方法実施時点において構成要件Ｉ及びＩ－２の構成をイ号方法の構成に置換することは容易であったから，イ号方法は，本件発明Ａ２の構成と均等であって，その技術的範囲に属する。
イ被控訴人の主張
(ア)構成要件Ｄ，Ｄ－１及びＤ－２について
本件発明Ａ１は，構成要件Ｄ，Ｄ－１及びＤ－２が定める所定のキーを読み込むタイミング及び標準ゲームプログラムの作動タイミングによって，「第１のＣＤ－ＲＯＭと第２のＣＤ－ＲＯＭとを所有するユーザは，この第２のＣＤ－ＲＯＭをゲーム機に装填したとき，この第２のＣＤ－ＲＯＭに記憶されている標準のゲーム内容に加え，拡張されたゲーム内容を楽しむことが可能となる。」（本件明細書Ａの【００２０】）との効果を奏するものであるから，かかる構成要件は本件発明Ａ１の本質的部分である。
また，本件特許出願Ａ前に，本件ゲームシステムＡ１は公知の技術となっていたから，本件ゲームシステムＡ１と同様の構成を有するイ号方法は，本件特許出願Ａの当時の公知技術と同一である，又はかかる公知技術から容易に推考できたものである。
以上のとおり，イ号方法は，少なくとも均等の第１要件及び第４要件を満たさないから，本件発明Ａ１の構成と均等なものではなく，本件発明Ａ１の技術的範囲に属しない。
(イ)構成要件Ｉ及びＩ－２について
前記(ア)と同様の理由により，構成要件Ｉ及びＩ－２は本件発明Ａ２の本質的部分であり，イ号方法は，本件特許出願Ａの当時の公知技術と同一である，又はかかる公知技術から容易に推考できたものであるから，イ号方法は本件発明Ａ２の構成と均等なものではなく，本件発明Ａ２の技術的範囲に属しない。
⑶争点１－１－３（間接侵害（特許法１０１条４号）の成否）について
ア控訴人の主張
(ア)イ号製品は，これを購入したユーザが，ゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させるに当たり，必然的に本件発明Ａ１及びＡ２に係る方法（イ号方法）の使用にのみ用いられる。


したがって，被控訴人がイ号製品を製造，販売又は販売の申出をすることは，特許法１０１条４号所定の間接侵害行為に該当する。(イ)被控訴人は，①イ号製品のみを有するユーザは本件発明Ａ１及びＡ２の方法を実施することがなく，かつ，イ号製品には，単独でも十分楽しめる内容のゲームプログラムが備わっているから，イ号製品は，本件発明Ａ１及びＡ２の方法の使用「にのみ」用いる物ではない，②イ号製品はイ号方法を実施する装置の生産に用いられる物に過ぎないから，イ号製品を製造，販売又は販売の申出をすることは間接侵害行為に該当しない旨主張する。
しかしながら，上記①の点について，本件発明Ａ１及びＡ２は，標準ゲームプログラム及び／又はデータのみによってゲーム装置を作動させる構成と，標準ゲームプログラム及び／又はデータと拡張ゲームプログラム及び／又はデータの双方によってゲーム装置を作動させる構成の両構成を特定している点に特徴があるものであって，第２の記憶媒体を保有するユーザであれば，第１の記憶媒体を保有していなくとも，同発明の実施が可能である。本件発明Ａ１及びＡ２の「準備されており」（構成要件Ｂ－２，Ｇ－２）とは，ユーザが第１の記憶媒体と第２の記憶媒体とを現に保有することではなく，第１の記憶媒体と第２の記憶媒体がユーザにより購入可能な形で提供されている状態を意味するものであるから，本件発明Ａ１及びＡ２を実施する前提として，ユーザが第１の記憶媒体を保有している必要はない。
次に，上記②の点について，「その方法の使用にのみ用いる物」（特許法１０１条４号）には，単独で特許発明を実施する物だけでなく，他の物と組み合わせることにより特許発明を実施できる物も含まれると解すべきである。
したがって，被控訴人の上記主張は失当である。
イ被控訴人の主張
(ア)本件発明Ａ１及びＡ２の「第１の記憶媒体と…第２の記憶媒体とが準備されており」（構成要件Ｂ－２，Ｇ－２）とは，実施行為者において各記憶媒体がゲーム装置に装填可能に準備することを意味する。一方，イ号製品（アペンドディスク）が装填されたゲーム機においては，ＭＩＸＪＯＹを選択した場合に初めて「所定のキー」を読み込んでいるか否かによってゲーム装置を作動させるゲームプログラムが選択され，「インストラクションの表示」がされるところ，本編ディスクを保有していない場合はＭＩＸＪＯＹを選択することはないから，イ号製品のみを保有している場合に，本件発明Ａ１及びＡ２の方法を実施することはない。
そして，イ号製品には，現に，同製品しか有しておらず，同製品のみによりゲームを楽しむユーザが一定数存在するように，それ単独でも十分楽しめる内容のゲームプログラムが備わっているから，社会通念上，経済的，商業的又は実用的な他の用途がある。
したがって，イ号製品は，本件発明Ａ１及びＡ２の方法の使用「にのみ」用いる物ではない。
(イ)本件発明Ａ１及びＡ２を実施する物は，「本編ディスク及びアペンドディスクを装填したプレイステーションからなるゲームシステム」である。
一方，イ号製品は，イ号方法を実施する装置の生産に用いられる物に過ぎないから，「その方法の使用に…用いる物」（特許法１０１条４号）に該当しない。
(ウ)以上によれば，イ号製品の製造，販売又は販売の申出をすることは，特許法１０１条４号の間接侵害行為に該当しない。
⑷争点１－１－４（実施行為の惹起行為による不法行為の成否）について
ア控訴人の主張
イ号方法を使用する行為は本件発明Ａ１及びＡ２の実施行為に当たるところ，イ号方法の使用を直接的に行う主体は，イ号製品によるゲームをプレイするユーザである。
そうすると，被控訴人によるイ号製品の製造，販売及び販売の申出は，ユーザによる本件発明Ａ１及びＡ２の実施行為を惹起する行為であるから，ユーザが「業として」特許発明を実施しないために直接侵害が成立しないとしても，被控訴人の行為は不法行為を構成する。
イ被控訴人の主張
ユーザの行為は，業として方法の発明を実施するものではないから，特許権侵害は成立し得ない。したがって，ユーザの行為を教唆ないし幇助する行為は不法行為を構成しない。
⑸争点１－２－１（本件ゲームシステムＡ１により公然知られた発明又は公然実施をされた発明に基づく本件発明Ａ１及びＡ２の進歩性の欠如の有無）
について
ア本件発明Ａ１の進歩性の欠如の有無について
(ア)被控訴人の主張
ａ本件ゲームシステムＡ１により公然知られた発明又は公然実施をさ
れた発明
本件特許出願Ａ前から，ゲーム装置「ファミリーコンピュータ」及び「ファミリーコンピューターディスクシステム」，ゲームソフト「魔洞戦紀」及び「勇士の紋章」並びにテレビを用いて実現される本件ゲームシステムＡ１は，公然知られた発明又は公然実施をされた発明であった。
本件ゲームシステムＡ１の構成は，原判決別紙「公知発明１の構成（被告主張）」記載のとおりである（以下「公知発明１」という。）。
ｂ本件発明Ａ１と公知発明１の対比
本件発明Ａ１と公知発明１との相違点は，以下のとおりである。なお，公知発明１は「拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」を有するから，控訴人が主張する相違点１－３ないし１－５は存在しない。
（相違点１－１）
一の記憶媒体，二の記憶媒体が，本件発明Ａ１は，「記憶媒体（ただし，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」であるのに対し，公知発明１は「セーブデータなどを記憶可能なディスク」である点。
（相違点１－２）
本件発明Ａ１の「第１の記憶媒体」は，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除くから，「所定のキー」はセーブデータを含まないのに対し，公知発明１では，魔洞戦紀ＤＤＩに包含される「所定のキー」が，魔洞戦紀ＤＤＩに記憶されたセーブデータであって，魔洞戦紀ＤＤＩにセーブされたキャラクタのレベルが２１であることを示す情報である点。
ｃ相違点の容易想到性
(a)相違点１－１
読み出し専用の記憶媒体を用いた記憶媒体は，ゲームプログラムを記憶するＣＤ－ＲＯＭとして，本件特許出願Ａ前に周知であったから，上記周知技術を適用して，公知発明１の記憶媒体を「記憶媒体（ただし，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」とすることは，当業者が容易に想到できたものである。
⒝相違点１－２


相違点１－２に係る本件発明Ａ１の構成は，本件特許出願Ａ前に公然実施をされた，以下の先行技術等に開示されていた（乙Ａ１６の２，３６の１～４，３７の１・２，３８～４０）。
①ゲーム装置「ＭＳＸ」，ゲームソフト「沙羅曼蛇」及びゲームソフト「グラディウス２」を用いたゲームシステムの作動方法。②ゲーム装置「ＭＳＸ２＋」，ゲームソフト「プロ野球ファミリースタジアムペナントレース」及び「プロ野球ファミリースタジアムホームランコンテスト」を用いたゲームシステム作動方法。③ゲーム装置「ＭＳＸ２」，ゲームソフト「ぎゅわんぶらあ自己中心派」及び「ぎゅわんぶらあ自己中心派２自称！強豪雀士編」を用いたゲームシステムの作動方法。
また，複数の媒体を買いそろえていき，これら複数の媒体を用いてゲームプログラムを作動させることにより，ゲームシナリオの豊富化による場面の拡張及びキャラクタの増加，音響等の豊富化等を達成することは，ゲームソフト「ソーサリアン」，「大戦略Ⅱ」と「データコレクション」，「太平洋の嵐ＤＸ」と「バンディッツ」，「信長の野望・武将風雲録」により，本件特許出願Ａ前に周知であった。
しかるところ，公知発明１と上記先行技術及び周知技術は，いずれも，ビデオゲームという技術分野が同一であり，複数の媒体を買いそろえていき，これら複数の媒体を用いて標準ゲームプログラム及び／又はデータのみならず拡張ゲームプログラム及び／又はデータを作動させる点で，技術思想が同一である。
そして，公知発明１における「所定のキー」に相当する「キャラクタ（じゅんく）のレベルが１６以上であることを示す情報」とは，①魔洞戦紀ＤＤⅠが装填されたことを示すデータ及び②キャラクタ（じゅんく）のレベルが１６以上であるセーブデータであるところ，上記②の「キャラクタ（じゅんく）のレベルが１６以上である」という条件は，ゲームの難易度を適切なレベルに設定したり，娯楽性を高めたりするためのゲームのストーリー設計において，当業者が任意に設定できる条件である反面，上記①の「魔洞戦紀ＤＤⅠが装填された」という条件（以下「条件１」という。）のみを「所定のキー」としても，シリーズもののディスクを買いそろえてゆくことにより，標準のゲーム内容に加えて拡張されたゲーム内容を楽しむことを可能とさせるという，公知発明１の作用効果は失われないから，条件１のみによって所定のキーを構成することは，当業者において適宜設計できる事項である。
⒞控訴人は，公知発明１において，「所定のキー」をセーブデータを含まないものとすることに阻害事由がある旨主張する。しかしながら，相違点１－１及び１－２は，本件訂正Ａにより，「第１の記憶媒体」及び「第２の記憶媒体」から「セーブデータを記憶可能な記憶媒体」が除かれ，その結果，「所定のキー」からセーブデータが除かれたこと（「除くクレーム」とされたこと）により生じたものである。
除くクレームとする訂正により，形式的に主引用発明との間に相違点が存在すると認められる場合は，①相違点に係る構成によって，技術的観点から主引用発明と異なる作用効果が存在するか否かを検討し，②技術的意義が認められない場合には，実質的な相違点とはいえず新規性が否定されると解すべきであり，③技術的意義が認められた場合には，当業者において適宜なし得る設計事項に過ぎないか否かを検討し，設計事項に過ぎない場合には，進歩性が否定されると解すべきである。
本件訂正Ａは，シリーズ化された一連のゲームソフトを買い揃えていくことにより，豊富な内容のゲームを楽しむことができるようにするという本件発明Ａ１の課題との関係では，技術的な解決手段を示したものとはいえず，技術的意義がないものであって，本件発明Ａ１の作用効果や技術的思想は，本件訂正Ａの前後で変わらない。したがって，相違点１－１及び１－２は，実質的な相違点とはいえず，少なくとも，当業者が適宜なし得る設計事項であるとして本件発明Ａ１の進歩性を否定すべきである。
(イ)控訴人の主張
ａ本件ゲームシステムＡ１により公然知られた発明又は公然実施をさ
れた発明
本件ゲームシステムＡ１の構成は，原判決別紙「公知発明１の構成（原告主張）」記載のとおりである。
ｂ本件発明Ａ１と公知発明１の対比
本件発明Ａ１の「拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」は，標準のゲーム内容に加え，拡張されたゲーム内容を楽しむことが可能となるものであるから（本件明細書Ａの【００２０】等），標準のゲーム内容を置き換えるゲームプログラム及び／又はデータを含まないと解される。
公知発明１において，キャラクタがレベル２からスタートできるようにすることは，標準ゲームプログラムのみの場合のキャラクタのレベル値「レベル１」を「レベル２」に置き換えるものに過ぎず，標準のゲームに対して，何らゲーム内容を「加え」「拡張」するものではないから（例えば，「レベル１」と「レベル２」とは選択できない。また，「魔洞戦紀」ＤＤＩからレベル１６以上のキャラクタの転送をすることなく「勇士の紋章」のゲームをプレイしても，ゲームの進行によりゲームキャラクタのレベルの値は「レベル２」に到達する。），「標準のゲーム内容に加え，拡張されたゲーム内容を楽しむことが可能となる」（本件特許Ａ明細書【００２０】等）ものではない。また，公知発明１において，神殿で祈ることで回復アイテム（「くさのつゆ」及び「しろきのこ」）を取得できるようにすることは，神殿で祈った後の回復アイテムの数を，例えば，神殿で祈る前が「１個」であれば，祈った後は「２個」に置き換えるものであり，標準のゲーム（祈った後の回復アイテムの数「１個」）に対して，何らゲーム内容を「加え」「拡張」するものではないから（例えば，回復アイテムの数「１個」と「２個」は選択できない。また，「魔洞戦紀」ＤＤＩからレベル１６以上のゲームキャラクタの転送をすることなく「勇士の紋章」のゲームをプレイしても，ゲームの進行により回復アイテムの数は「２個」になる。），「標準のゲーム内容に加え，拡張されたゲーム内容を楽しむことが可能となる」（本件特許Ａ明細書【００２０】等）ものではない。
したがって，本件発明Ａ１と公知発明１とを対比すると，相違点１－１及び１－２のほかに，以下の相違点が存在する。
（相違点１－３）


本件発明Ａ１の「第２の記憶媒体」は，「所定の標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて所定の拡張ゲームプログラムおよび／またはデータを包含する」ものであるのに対し，公知発明１の「勇士の絞章ＤＤⅡ」は，「標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて，魔洞戦紀ＤＤＩから転送されたキャラクタの魔洞戦紀におけるレベルが１６以上（魔洞戦紀ＤＤⅠに記憶されたセーブデータ）であるときには，そのキャラクタの勇士の絞章におけるレベルが最初から２となり，神殿で祈ると「ゆうけんしのしそんじゅんくよ。がんばるのだぞ。」とのメッセージが表示され，アイテム「くさのつゆ」及び「しろきのこ」が１つ増えるという動作機能を実行するように標準ゲームプログラムおよび／またはデータを置き換える置換ゲームプログラムおよび／またはデータを包含する」ものであって，「拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」を包含しない点。
（相違点１－４）
本件発明Ａ１は，「上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータは，上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて，ゲームキャラクタの増加および／またはゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および／または場面の拡張および／または音響の豊富化を達成するためのゲームプログラムおよび／またはデータ」であるのに対し，公知発明１は，「置換ゲームプログラムおよび／またはデータは，標準ゲームプログラムおよび／またはデータに対して，キャラクタのレベルの置き換え，またはキャラクタのためのアイテムについての動作機能の置き換えを達成するように形成されたものであって，ゲームキャラクタの増加，ゲームキャラクタのもつ機能の豊富化，場面の拡張又は音響の豊富化のいずれも達成するようには形成されていないもの」である「置換ゲームプログラムおよび／またはデータ」であり，「拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」ではない点。
（相違点１－５）
本件発明Ａ１では，「上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込んでいる場合には，上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータと上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ」るのに対し，公知発明１では，「ファミリーコンピュータが，魔洞戦紀ＤＤＩから，キャラクタのレベルが２１，すなわち１６以上（魔洞戦紀ＤＤⅠに記憶されたセーブデータ）であることを示す情報を読み込んでいる場合には，置換ゲームプログラムおよび／またはデータによって置き換えられた標準ゲームプログラムおよび／またはデータのみによってファミコンゲームシステムを作動させ」るのであって，「標準ゲームプログラムおよび／またはデータ」と「拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」の双方によってゲーム装置を作動させるものではない点。
ｃ相違点の容易想到性について
公知発明１には，シリーズ化された一連のゲームソフトの前作を有していることで，後作を単体でプレイしたのでは達成することのできないゲーム内容を楽しめるという作用，機能が存在しないから，被控訴人の主張する先行技術と作用，機能が共通しない。
また，被控訴人が主張する周知技術は，本件発明Ａ１に関連した技術分野における技術ではないから，かかる技術の存在をもって，公知発明１に「拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」を設けることが設計的事項であるとはいえない。
さらに，書き換え可能なディスクをゲームソフト供給媒体として採用し，セーブデータを「所定のキー」とする構成である公知発明１に，書き換えができないＲＯＭカセットをゲームソフト供給媒体とする構成の上記先行技術を適用することには阻害要因がある。したがって，相違点１－１及び１－２に係る本件発明Ａ１の構成は，当業者が容易に想到できたものではない。
イ本件発明Ａ２の進歩性の欠如の有無について
(ア)被控訴人の主張
ａ本件ゲームシステムＡ１により公然知られた発明又は公然実施をさ
れた発明
本件ゲームシステムＡ１の構成は，原判決別紙「公知発明２の構成（被告主張）」記載のとおりでもある（以下「公知発明２」という。）。
ｂ本件発明Ａ２と公知発明２の対比
本件発明Ａ２と公知発明２との相違点は，以下のとおりである。なお，公知発明２は「拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」を有するから，控訴人が主張する相違点２－４ないし２－６は存在しない。
（相違点２－１）
本件発明Ａ２は，「記憶媒体（ただし…セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」であるのに対し，公知発明２では，セーブデータなどが記憶可能なディスクである点。
（相違点２－２）
本件発明Ａ２の「第１の記憶媒体」は，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除くから，「所定のキー」はセーブデータを含まないのに対し，公知発明２では，魔洞戦紀ＤＤⅠに包含される「所定のキー」が，魔洞戦紀ＤＤⅠに記憶されたセーブデータであって，魔洞戦紀ＤＤＩにセーブされたキャラクタのレベルが２１であることを示す情報である点。
（相違点２－３）
本件発明Ａ２は，「上記第２の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填され，かつ，上記所定のキーが読み込まれていないときのみに，この第２の記憶媒体中の上記制御プログラムは，上記ゲーム装置に他の記憶媒体を装填させるインストラクションを表示させ」るのに対し，公知発明２では，「勇士の絞章ＤＤⅡがディスクシステムに挿入されるとき，勇士の絞章ＤＤⅡ中のメニュー制御プログラムは，『まどうせんきのゆうけんし』とのメニュー項目をテレビの画面に表示し，さらにテレビの画面の『まどうせんきのゆうけんし』が選択されたときに，『まどうせんきのＡメンをいれてください』とのインストラクションを表示させ」るのであって，所定のキーが読み込まれていないときのみにインストラクションを表示させるものではない点。
ｃ相違点の容易想到性
(a)相違点２－１及び２－２
前記ア(ア)ｃと同様の理由により，相違点２－１及び２－２に係る本件発明Ａ２の構成は，当業者が容易に想到し得たものである。
⒝相違点２－３
ディスクなどの記憶媒体の装填が，後のソフトウェアの処理に関して意味を持つ場合に，画面等を介して操作者に対しディスクを装填することを促すことや，現在受け付けられない操作又は必要とされない操作について，操作者に対してその操作を促す表示をしないようにすることは，当業者による設計的事項であるから，相違点２－３に係る本件発明Ａ２の構成は，当業者が容易に想到し得たものである。
(イ)控訴人の主張
ａ本件ゲームシステムＡ１により公然知られた発明又は公然実施をさ
れた発明
本件ゲームシステムＡ１の構成は，原判決別紙「公知発明２の構成（原告主張）」記載のとおりである。
ｂ本件発明Ａ２と公知発明２の対比
前記ア(イ)ｂと同様の理由により，本件発明Ａ２の「拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」は，標準のゲーム内容を置き換えるゲームプログラム及び／又はデータを含まないと解される。したがって，本件発明Ａ２と公知発明２とを対比すると，相違点２－１ないし２－３のほかに，以下の相違点が存在する。
（相違点２－４）


本件発明Ａ２の「第２の記憶媒体」は，「所定の標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて所定の拡張ゲームプログラムおよび／またはデータを包含する」ものであるのに対し，公知発明２の「勇士の絞章ＤＤⅡ」は，「標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて，魔洞戦紀ＤＤＩから転送されたキャラクタの魔洞戦紀におけるレベルが１６以上（魔洞戦紀ＤＤⅠに記憶されたセーブデータ）であるときには，そのキャラク夕の勇士の絞章におけるレベルが最初から２となり，神殿で祈ると「ゆうけんしのしそんじゅんくよ。がんばるのだぞ。」とのメッセージが表示され，アイテム「くさのつゆ」及び「しろきのこ」が１つ増えるという動作機能を実行するように標準ゲームプログラムおよび／またはデータを置き換える置換ゲームプログラムおよび／またはデータを包含する」ものであって，「拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」を包含しない点。
（相違点２－５）
本件発明Ａ２は，「上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータは，上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて，ゲームキャラクタの増加および／またはゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および／または場面の拡張および／または音響の豊富化を達成するためのゲームプログラムおよび／またはデータ」であるのに対し，公知発明２では，「置換ゲームプログラムおよび／またはデータは，標準ゲームプログラムおよび／またはデータに対して，キャラクタのレベルの置き換え，またはキャラクタのためのアイテムについての動作機能の置き換えを達成するように形成されたものであって，ゲームキャラクタの増加，ゲームキャラクタのもつ機能の豊富化，場面の拡張又は音響の豊富化のいずれも達成するようには形成されていないもの」である「置換ゲームプログラムおよび／またはデータ」であり，「拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」ではない点。
（相違点２－６）
本件発明Ａ２は，「装填された他の記憶媒体が上記所定のキーを包含する上記第１の記憶媒体である場合には，上記第２の記憶媒体中の上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ」るのに対し，公知発明２では，「挿入された他のディスクが，キャラクタのレベルが２１，すなわち１６以上（魔洞戦紀ＤＤⅠに記憶されたセーブデータ）であることを示す情報を包含する上記魔洞戦紀ＤＤＩである場合には，置換ゲームプログラムおよび／またはデータによって置き換えられた標準ゲームプログラムおよび／またはデータのみによってファミコンゲームシステムを作動させ」るのであって，「標準ゲームプログラムおよび／またはデータ」と「拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」の双方によってゲーム装置を作動させるのではない点。
ｃ相違点の容易想到性について
(a)相違点２－１及び２－２
前記ア(イ)ｃと同様の理由により，相違点２－１及び２－２に係る本件発明Ａ２の構成は，当業者が容易に想到し得たものではない。
⒝相違点２－３
相違点２－３に係る本件発明Ａ２の構成は，被控訴人が主張するような設計的事項ではなく，当業者が容易に想到し得たものではない。
⒞小括
以上のとおり，相違点２－１ないし２－３に係る本件発明Ａ２の構成は，当業者が容易に想到し得たものではない。
⑹争点１－２－２（ＭＳＸ規格用のゲームソフト「ぎゅわんぶらあ自己中心派」及び「ぎゅわんぶらあ自己中心派２自称！強豪雀士編」並びにＭＳＸ規格のマシンを用いて実現されるゲームシステムにより公然知られた発明に基づく本件発明Ａ１及びＡ２の進歩性の欠如の有無）について
ア被控訴人の主張
(ア)本件発明Ａ１の進歩性の欠如
ａ本件特許出願Ａ前に公然知られた発明
(a)本件特許出願Ａ前に日本国内で販売されていた，ＭＳＸ規格用のゲームソフト「ぎゅわんぶらあ自己中心派」（昭和６２年１１月１１日発売。乙Ａ６１。以下「ぎゅわんぶらあ」という。）と同「ぎゅわんぶらあ自己中心派２自称！強豪雀士編」（平成元年４月２１日発売。乙Ａ１７の１。以下「ぎゅわんぶらあ２」という。），ＭＳＸ規格のゲーム装置「ＭＳＸ２」（昭和６０年６月１６日発売。乙Ａ６１。以下「ＭＳＸ２」という。）及びテレビを用いて実現されるゲームシステム（以下「本件ゲームシステムＡ３」という。）により，以下の発明が，公然知られたものであった（以下「公知発明３」という。）。
ａゲームプログラム及びデータを記憶するとともにセーブデータを記憶できない記憶媒体をＭＳＸ規格のマシン「ＭＳＸ２」に
装填してゲームシステムを作動させる方法であって，
ｂ上記記憶媒体は，
ｂ－１「ぎゅわんぶらあ」のゲームプログラム及びデータと，切換キーとを包含する「ぎゅわんぶらあ」ＲＯＭカセットと，ｂ－２「ぎゅわんぶらあ２」の所定の標準ゲームプログラム及びデータに加えて，追加で１２名の対戦相手を選択して対戦ができること，及び，「勝ち抜き戦」，「タコ討伐戦モード」という場面を拡張する所定の拡張ゲームプログラム及びデータを包含する「ぎゅわんぶらあ２」ＲＯＭカセットとが準備
されており，
ｃ上記拡張ゲームプログラム及びデータは，上記標準ゲームプログラム及びデータに加えて，ゲームキャラクタの増加及び場面の拡張を達成するためのゲームプログラム及び／又はデータであ
り，
ｄ上記「ぎゅわんぶらあ２」ＲＯＭカセットが上記ゲーム装置に
装填されるとき，
ｄ－１ＭＳＸ規格のマシン「ＭＳＸ２」が上記切換キーを読み込んでいる場合には，上記標準ゲームプログラム及びデータと上記拡張ゲームプログラム及びデータの双方によってゲーム
装置を作動させ，
ｄ－２上記切換キーを読み込んでいない場合には，上記標準ゲームプログラム及びデータのみによってゲーム装置を作動させ
ることを特徴とする，
ｅゲームシステム作動方法。


⒝控訴人は，標準ゲームプログラム及びデータ以外に「ぎゅわんぶらあ２」ＲＯＭカセットに記憶されているゲームデータは，対戦相手「持杉ドラ夫」のゲームデータのみである旨主張する。しかしながら，公知発明３の拡張ゲームプログラムが「ぎゅわんぶらあ２」ＲＯＭカセットに記憶されていることは，ゲームプログラムの解析結果及びゲーム動作により確認されている。すなわち，「ぎゅわんぶらあ２」の「拡張ゲームプログラム」は，追加で１２名の対戦相手を選択できる機能を有するものであるが，これらの対戦相手の氏名のデータは，「ぎゅわんぶらあ２」ＲＯＭカセットに記録されている（乙Ａ３７の１）。また，「ぎゅわんぶらあ２」の「拡張ゲームプログラム」は，「タコ討伐戦」という場面によってＭＳＸ２を作動させるが，この場面のグラフィックのデータは，「ぎゅわんぶらあ２」ＲＯＭカセットに記録されている（乙Ａ６３）。
そして，ゲーム装置ＭＳＸ２の起動時に「ぎゅわんぶらあ」ＲＯＭカセットが挿入されていれば，その後挿入されていなくとも，「ぎゅわんぶらあ２」の「拡張ゲームプログラム」によって，ゲーム装置ＭＳＸ２が作動することが確認されている（乙Ａ３６の１，３）。なお，控訴人は，「ぎゅわんぶらあ」と「ぎゅわんぶらあ２」の両方のＲＯＭカセットを装填し続けていない場合は，画面がフリーズする，ゲームが再起動するなどの現象が生じるため（甲Ａ５３），対戦相手を追加した状態でゲームを続行することは不可能である旨主張するが，失当である。
被控訴人において，上記現象が生じる直前に，「ぎゅわんぶらあ」ＲＯＭカセットを再装填して，「ぎゅわんぶらあ２」ＲＯＭカセットの挙動を確認したところ，①「ぎゅわんぶらあ」を装填したままでゲームを進行した場合と同様の画面遷移となったこと，②「ぎゅわんぶらあ」を装填していない状態でも，拡張ゲームプログラムによるゲーム進行が続行できることが確認された（乙Ａ７６）。かかる事実は，別紙４のフローチャートのように，「ぎゅわんぶらあ２」では，複数の段階で，「ぎゅわんぶらあ」に記憶されている切換キーを読み込んでいるか否かを判断して，「ぎゅわんぶらあ２」の拡張ゲームプログラムによってゲーム装置を作動させるか否かを判断していることを裏付けるものである。公知発明３は，常に「ぎゅわんぶらあ」を装填していないと，「ぎゅわんぶらあ２」の拡張ゲームプログラムによってゲーム装置を作動させないというものではない。
ｂ本件発明Ａ１と公知発明３の対比
本件発明Ａ１と公知発明３の相違点は，以下のとおりである。
（相違点１）
本件発明Ａ１の記憶媒体は，所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体であるのに対して，公知発明３の記憶媒体は，２つの記憶媒体を同時に装填することが可能な記憶媒体である点。
ｃ相違点の容易想到性
ゲームソフトの記憶媒体に大容量のＣＤ－ＲＯＭを用いることは，本件特許出願Ａ前の周知技術，慣用技術であり（乙Ａ２４，２５，４５，５０，６５～６７），かつ，異なる記憶媒体であってもそのゲームを移植することは，当業者がしばしば行っていたことであるから（乙Ａ１７の１，乙Ａ５６，５７，６２の１～４），公知発明３のゲームプログラム等の記憶媒体としてＣＤ－ＲＯＭを採用すること自体は，当業者が容易に想到し得たものである。
そして，公知発明３は，「ぎゅわんぶらあ」と「ぎゅわんぶらあ２」という２つの記憶媒体を同時にゲーム装置に装填することで，「ぎゅわんぶらあ」の切換キーをゲーム装置に読み込み，これにより「ぎゅわんぶらあ２」の拡張ゲームプログラムでゲーム装置を作動させるものであるところ，前記⑸のとおり，公知発明１では，切換キーをゲーム装置に読み込む方法として，ゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体を用いる方法が開示されている。また，かかる方法は，公知発明１で開示されているセーブデータを記憶可能な記憶媒体の場合だけでなく，記憶媒体をＣＤ－ＲＯＭとするゲーム装置においても採用されている。
そうすると，公知発明３の「ぎゅわんぶらあ」及び「ぎゅわんぶらあ２」を，記憶媒体を装填するスロットが１つであり，記憶媒体をＣＤ－ＲＯＭとするゲーム装置に移植する場合に，公知発明１に開示されている方法で切換キーをゲーム装置に読み込む方法（相違点１に係る本件発明Ａ１の構成）を採用することは，当業者が容易に想到し得たものである。
(イ)本件発明Ａ２の進歩性の欠如
ａ本件発明Ａ２と公知発明３の対比
本件発明Ａ２と公知発明３の相違点は，以下のとおりである。
（相違点２－１）
本件発明Ａ２の記憶媒体は，所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体であって，半導体ＲＯＭカセットを除いているのに対して，公知発明３の記憶媒体は，２つの記憶媒体を同時に装填することが可能な記憶媒体であり，半導体ＲＯＭカセットである点。
（相違点２－２）
本件発明Ａ２は，第２の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填され，かつ，所定のキーが読み込まれていないときのみに，この第２の記憶媒体中の制御プログラムは，ゲーム装置に他の記憶媒体を装填させるインストラクションを表示させるのに対して，公知発明３は，インストラクション表示をしない点。
ｂ相違点の容易想到性
前記(ア)ｃと同様の理由により，相違点２－１に係る本件発明Ａ２の構成を採用することは，公知発明２に開示された技術を採用することなどにより，当業者が容易に想到し得たものである。これと同様に，相違点２－２に係る本件発明Ａ２の構成も，公知発明２に開示されているインストラクション表示を採用することにより，当業者が容易に想到し得たものである。特に，「ぎゅわんぶらあ２」の取扱説明書（乙Ａ３９）には，「ぎゅわんぶらあ自己中心派を同時に使用していると，モード選択画面に変わり，３種類のモードを選ぶことができます。」，「『ぎゅわんぶらあ自己中心派』，『自称！強豪雀士編』の両方を組み合わせて遊ぶ場合，…３種類のモードを選ぶことができます。」とのインストラクションが記載されており，これを単にゲーム装置の画面に表示するだけであるから，そのようなインストラクション表示を行う動機付けもある。


さらに，ある行動をするように促すための表示をすることは，その行動をする必要がある場合にのみ意味があり，その行動をする必要がない場合にまで行動を促す表示をすることが無意味であることは経験則上明らかであるから，上記のインストラクション表示をする場合を，ゲーム装置に所定のキーを読み込ませる必要がある場合に限ることは，当業者が適宜なし得ることである。
イ控訴人の主張
(ア)本件発明Ａ１の進歩性の欠如の有無について
ａ本件特許出願Ａ前に公然知られた発明について
本件ゲームシステムＡ３により実施される方法は，ＭＳＸ規格のマシンを起動する前から，「ぎゅわんぶらあ２」ＲＯＭカセットがＲＯＭスロット１に，「ぎゅわんぶらあ」ＲＯＭカセットがＲＯＭスロット２にそれぞれ装填され，かつ，ゲーム装置の作動中に装填され続けていることを条件として，「ぎゅわんぶらあ」ＲＯＭカセットと「ぎゅわんぶらあ２」ＲＯＭカセットの両方のＲＯＭカセットに記録されたゲームプログラム及び／又はデータを読み込んで，対戦相手の追加及び対戦相手が追加された状態での「ぎゅわんぶらあ２」のゲームの進行が行われるゲームシステム作動方法であり（甲Ａ５２，５３），両ＲＯＭカセットは，ＭＳＸ規格のマシンの作動中に入れ換えできない記憶媒体である。
したがって，公知発明３は，以下のとおり認定されるべきである。「ＲＯＭスロット１及びＲＯＭスロット２の２つのＲＯＭスロットを有するＭＳＸ規格のマシンに半導体ＲＯＭカセットを装填してゲー
ムシステムを作動させる方法であって，
『ぎゅわんぶらあ２』ＲＯＭカセットがＲＯＭスロット１に，『ぎゅわんぶらあ』ＲＯＭカセットがＲＯＭスロット２にそれぞれ装填された状態で同マシンが起動され，かつ，同マシンの作動中に両ＲＯＭカ
セットが装填され続けることを条件として，
『ぎゅわんぶらあ』ＲＯＭカセットと『ぎゅわんぶらあ２』ＲＯＭカセットの双方のＲＯＭカセットに記録されたゲームプログラム及び／又はデータを読み込んでゲーム装置を作動させることを特徴とする，ゲームシステム作動方法。」
ｂ本件発明Ａ１と公知発明３の対比
本件発明Ａ１と公知発明３とを対比すると，少なくとも以下の相違点がある。
（相違点１－１）
本件発明Ａ１の記憶媒体は，所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体であるのに対し，公知発明３のＲＯＭカセットは，２個のＲＯＭスロットを有するＭＳＸ規格のマシンを起動する前から両方のＲＯＭスロットにＲＯＭカセット（「ぎゅわんぶらあ」ＲＯＭカセット及び「ぎゅわんぶらあ２」ＲＯＭカセット）が装填され，かつ，当該マシンの作動中に当該ＲＯＭカセットが装填され続ける，入れ換え不可能な記憶媒体である点。
（相違点１－２）
本件発明Ａ１においては，第２の記憶媒体がゲーム装置に装填されるとき，ゲーム装置が「所定のキー」を読み込んでいる場合には，標準ゲームプログラム及び／又はデータと拡張ゲームプログラム及び／又はデータの双方によってゲーム装置を作動させるのに対し，公知発明３においては，「ぎゅわんぶらあ２」ＲＯＭカセットがＲＯＭスロット１に，「ぎゅわんぶらあ」ＲＯＭカセットがＲＯＭスロット２にそれぞれ装填された状態でＭＳＸ規格のマシンが起動され，かつ，同マシンの作動中に両ＲＯＭカセットが各ＲＯＭスロットに装填され続けることを条件として，「ぎゅわんぶらあ」ＲＯＭカセットと「ぎゅわんぶらあ２」ＲＯＭカセットの双方のＲＯＭカセットに記録されたゲームプログラム及び／又はデータを読み込んでゲーム装置を作動させる点。
ｃ相違点の容易想到性について
(a)相違点１－１
公知発明３のＭＳＸ規格のマシンは，ＲＯＭスロット１及びＲＯＭスロット２の２つのＲＯＭスロットを有し，２個の記憶媒体に記録された情報を両方の記憶媒体を入れ換えることなく読み込むことができるから，同発明に入れ換え可能な記憶媒体を採用する動機付けはない。さらに，同発明のＭＳＸ規格のマシンでは，作動中にＲＯＭカセットを挿抜することが禁止されており（甲Ａ５４），マシンの作動中にＲＯＭカセットの挿抜を行うと，ショート等が生じる結果，ＲＯＭカセットに過電流が流れてＲＯＭカセットの内容が破壊される等の不具合が生じることから，入れ換え可能な記憶媒体をＲＯＭスロット１で使用することについて，阻害要因がある。また，公知発明３を，記憶媒体を装填するＲＯＭスロットが１つであり記憶媒体をＣＤ－ＲＯＭとするゲーム装置に置換した発明にして，さらに，公知発明１に開示されている方法で，切換キーをゲーム装置に読み込む方法を採用する動機付けはない。公知発明１は，前作のゲームをゲームキャラクタのレベルが１６となるまでプレイしたという，ユーザの技量や努力に対する評価ないし表彰として，ゲーム内容を置換することを技術思想とするものであり，当該技術思想の実現のために，セーブデータを記憶可能なディスクを記憶媒体とし，「魔洞戦紀にセーブされたキャラクタのレベルが２１であることを示す情報」（セーブデータ）を切換キーとすることを本質的な特徴とするものであるから，かかる特徴と相反し，セーブデータを記憶不可能なＲＯＭカセットを記憶媒体とする公知発明３に公知発明１を適用することには，阻害要因がある。
⒝相違点１－２
前記(a)と同様の理由により，公知発明３に，「魔洞戦紀にセーブされたキャラクタのレベルが２１であることを示す情報」（セーブデータ）を切換キーとする公知発明１の構成をあえて適用する動機付けはなく，むしろ阻害要因がある。
(イ)本件発明Ａ２の進歩性の欠如の有無について
ａ本件特許出願Ａ前に公然知られた発明について


前記(ア)ａと同様の理由により，本件ゲームシステムＡ３により実施される発明は，以下のとおり認定されるべきである。「ＲＯＭスロット１及びＲＯＭスロット２の２つのＲＯＭスロットを有するＭＳＸ規格のマシンに半導体ＲＯＭカセットを装填してゲー
ムシステムを作動させる方法であって，
インストラクションは表示されず，
『ぎゅわんぶらあ２』ＲＯＭカセットがＲＯＭスロット１に，『ぎゅわんぶらあ』ＲＯＭカセットがＲＯＭスロット２にそれぞれ装填された状態で同マシンが起動され，かつ，同マシンの作動中に両ＲＯＭカ
セットが装填され続けることを条件として，
『ぎゅわんぶらあ』ＲＯＭカセットと『ぎゅわんぶらあ２』ＲＯＭカセットの双方のＲＯＭカセットに記録されたゲームプログラムおよび／またはデータを読み込んでゲーム装置を作動させることを特徴と
する，
ゲームシステム作動方法。」
ｂ本件発明Ａ２と公知発明３の対比
本件発明Ａ２と公知発明３とを対比すると，少なくとも以下の相違点がある。
（相違点２－１）
本件発明Ａ２の記憶媒体は，所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体（半導体ＲＯＭカセットを除く）であるのに対し，公知発明３の記憶媒体はＲＯＭカセットであり，また，当該ＲＯＭカセットは，２個のＲＯＭスロットを有するＭＳＸ規格のマシンを起動する前から両方のＲＯＭスロットにＲＯＭカセット（「ぎゅわんぶらあ」ＲＯＭカセット及び「ぎゅわんぶらあ２」ＲＯＭカセット）が装填され，かつ，当該マシンの作動中に当該ＲＯＭカセットが装填され続ける，入れ換え不可能な記憶媒体である点。
（相違点２－２）
本件発明Ａ２は，第２の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填され，かつ，所定のキーが読み込まれていないときのみに，第２の記憶媒体中の制御プログラムがゲーム装置に他の記憶媒体を装填させるインストラクションを表示させるのに対し，公知発明３は，インストラクションを表示させない点。
（相違点２－３）
本件発明Ａ２においては，インストラクションに従って装填された記憶媒体が「所定のキー」を包含する第１の記憶媒体である場合には，第２の記憶媒体中の標準ゲームプログラム及び／又はデータに加えて拡張ゲームプログラム及び／又はデータの双方によってゲーム装置を作動させるのに対し，公知発明３においては，インストラクションに従って「ぎゅわんぶらあ」が装填されることはなく（ＭＳＸ規格のマシンを起動する前からＭＳＸ規格のマシンのＲＯＭスロット２に「ぎゅわんぶらあ」ＲＯＭカセットが装填されており，ＭＳＸ規格のマシンの作動中に「ぎゅわんぶらあ」ＲＯＭカセットを装填することはできない。），「ぎゅわんぶらあ２」ＲＯＭカセットがＲＯＭスロット１に，「ぎゅわんぶらあ」ＲＯＭカセットがＲＯＭスロット２にそれぞれ装填された状態でＭＳＸ規格のマシンが起動され，かつ，同マシンの作動中に両ＲＯＭカセットが装填され続けることを条件として，「ぎゅわんぶらあ」ＲＯＭカセットと「ぎゅわんぶらあ２」ＲＯＭカセットの双方のＲＯＭカセットに記録されたゲームプログラム及び／又はデータを読み込んでゲーム装置を作動させる点。
ｃ相違点の容易想到性について
前記(ア)ｃと同様の理由により，相違点２－１及び２－３に係る本件発明Ａ２の構成を採用することは，当業者が容易に想到し得たものではない。
また，相違点２－２に係る本件発明Ａ２の構成は，被控訴人が主張するように当業者が適宜なし得ることなどではなく，当業者が容易に想到し得たものではない。
⑺争点１－３（控訴人の損害の有無及び損害額）について
ア控訴人の主張
(ア)イ号製品の売上高
イ号製品の販売開始日は，別紙１「販売開始日一覧表」記載のとおりであり，販売開始日から本件特許権Ａの存続期間満了日である平成２６年１２月９日までの売上高（小売価格（消費税込み））は，総額８９億１２３１万１１５０円を下らない。
なお，イ号製品のうち，イ－１号製品等を除くイ－９，１６ないし２２，２３②及び２４ないし４０号製品（以下「イ－９号製品等」と総称することがある。）の上記期間における売上高は，別紙５「被控訴人の経理システムで売上高を把握できないイ号製品の売上高（税抜き）」の「売上高（円）」欄及び別紙６「被控訴人の経理システムで売上高を把握できるイ号製品の売上高（税抜き）」の「小売価格を基礎とした売上高（円）」欄記載の金額に，５％の消費税を加算した金額を下らない。(イ)特許法１０２条３項の実施料相当額算定の基礎となる販売価格ａ本件発明Ａ１及びＡ２は，イ号製品のユーザにおいて実施されるゲームシステム作動方法であるから，同方法に用いられるイ号製品につき実施料相当額を算定するのであれば，イ号製品のユーザへの販売価格である小売価格を基礎とするのが合理的である。イ号製品のような本件特許権Ａの間接侵害を構成する製品の製造販売に関する特許権者の許諾は，当該製品がユーザに販売されることを当然の前提とするから，その対価は，当該製品がユーザに販売される際の販売価格を基礎とする必要がある。
また，イ号製品は消費税を収受して販売するものである以上，消費税相当額についても売上高に含めて，実施料相当額を算定するのが合理的である。
仮に，イ号製品の卸値価格を基礎にするとしても，被控訴人が経理システム上売上を把握できないイ号製品には様々な種類が存在するから，イ号製品の卸値価格が一律小売価格の６５％である旨の被控訴人の主張は不自然である。また，被控訴人の主張する正味販売価格は，一義的・画一的に確定できる価格ではないから，特許法１０２条３項の損害額算定の基礎とすべきではない。
ｂ被控訴人は，イ号製品に同梱されているアイテムがある場合，間接侵害品の売上高は同梱されているアイテム数で補正した金額とするのが合理的である旨主張する。


しかしながら，イ号製品は，同梱されたアイテムを含む製品全体で一個の商品（販売単位）であり，製品の販売等行為全体が一個の特許権侵害を構成する。そして，いずれのイ号製品も，ユーザが本件発明Ａ１及びＡ２の方法を実施してゲームをプレイするために当該製品を購入するという事実は否定されないから，被控訴人の上記主張は失当である。
加えて，以下のとおり，被控訴人の上記主張が不合理であることを示す諸事情が存在する。
(a)イ－１８，２１，２３②，２５，２７，３０，３２，３６，３８及び４０号製品は，本件発明Ａ１及びＡ２の「第１の記憶媒体」と「第２の記憶媒体」に相当する各記憶媒体を同梱するものである。これらの製品は，同梱された各記憶媒体の両方を使用して，本件発明Ａ１及びＡ２の特徴である特典開放を積極的に行わせるためのものである。
⒝イ－１９及び２３②号製品に同梱されている製品は，単体でゲームをプレイできるものではなく，本件発明Ａ１及びＡ２の「第２の記憶媒体」に相当するゲームソフトで使用する，キャラクタの能力値等が最大の状態のデータが記録されているだけの，同ソフトの付属物であるから（甲Ａ６７），ゲームソフトと等価値ではない。⒞イ－３９及び４０号製品に同梱されている製品は，ゲームのキャラクタを描いたカード，シール等，ゲームのプレイと無関係の物品に過ぎず，ゲームソフトの従たる付属物であるから，ゲームソフトと等価値ではない。
(ウ)本件特許Ａの実施料率
以下の諸事情を考慮すると，本件特許Ａの実施料率は，前記(イ)のイ号製品の販売価格（小売価格（消費税込み））の１０％を下らない。ａ「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調査研究報告書～知的財産（資産）価値及びロイヤルティ料率に関する実態把握～」本編２（乙Ｂ２８。以下「本件調査報告書」という。）によれば，「家具，ゲーム」の技術分野における実施料率は，平均２．５％，最大値４．５％，最小値０．５％である。
そして，特許法１０２条３項が，特許権侵害に対する民事上の救済制度の見直しを図った規定であることからすると，同条に係る実施料率は，通常のライセンス契約（訴訟上の和解を含む。）における実施料率を超える水準となるべきであり，本件特許権Ａの重要性に鑑みれば，上記実施料率は，「家具，ゲーム」の実施料率の最大値４．５％の２倍を超える水準とするのが合理的である。
ｂ本件発明Ａ１及びＡ２は，前作ソフトとの組合せにより，後作ソフト単体では実現できない，ゲームキャラクタの増加，場面の拡張等の特典を開放することによって，ユーザにとっては，１回の購入金額が適正なシリーズもののＣＤ－ＲＯＭを買い揃えてゆくことにより，最終的に極めて豊富な内容のゲームソフトを入手したのと同じになり，メーカーにとっては，開発コストが相当かかる膨大な内容のゲームソフトを，ユーザが購入しやすい方法で実質的に提供することができるという効果を奏する（本件明細書Ａの【００２２】）。本件発明Ａ１及びＡ２は，被控訴人がイ号製品の取扱説明書に明記してユーザに向けて積極的に訴求し（甲Ａ５～１１），ユーザ向けの雑誌でも特記されており（甲Ａ５９～６４），イ号方法における極めて重要な要素である。
ｃ本件発明Ａ１及びＡ２は，単体のソフトウェアないしシステムの要素として注目されるにとどまらず，需要者から，被控訴人の商号を冠して「コーエー商法」と呼称されるなど（甲Ａ６５），被控訴人のゲーム事業全体のビジネスモデルと評価されて，極めて高い関心を集め，商業的成功の要因とも評価されている。
ｄ本件特許Ａは，判決Ａ（甲Ａ５１）において有効性が確認され，本件訴訟においても，裁判所から有効である旨の心証が示されたものである。かかる事実は，特許無効リスクを払拭するとともに，被控訴人の悪質性を基礎付ける。
ｅ控訴人と被控訴人は，いずれも国内大手ゲームメーカーであり，直接的かつ極めて強い競合関係にある。また，控訴人は，競業者とはクロスライセンス契約しか締結せず，金銭と引換えに実施許諾を行う通常のライセンス契約は締結しない方針を採用する。
そのため，控訴人が被控訴人に対して本件特許Ａの実施許諾を行う場合に，業界水準の実施許諾料とすることはあり得ず，極めて高い実施許諾料が必要となる。
ｆイ号製品は，被控訴人の主力商品であり，販売規模は大きく，その利益率は４０％を下らない。
ｇ仮に，イ号製品の一部が本件発明Ａ１及びＡ２の技術的範囲に属しないならば，被控訴人は，特典開放に関する技術として上記発明以外の技術がある中で，イ号製品の大部分につき，あえて上記発明の技術的範囲に属する技術を選択したことになる。かかる事実は，類似技術に対する本件発明Ａ１及びＡ２の有用性を示すものであり，本件特許Ａの需要の高さを示すものである。
なお，被控訴人は，セーブデータを「所定のキー」とする方法，「拡張ゲームプログラム等」の一部を「所定のキー」とする方法，第２の記憶媒体に「拡張ゲームプログラム等」のみを記憶する方法等により，本件発明Ａ１及びＡ２を容易に回避可能である旨主張するが，①セーブデータを「所定のキー」とする方法と本件発明Ａ１及びＡ２とは技術思想が異なり，作用効果も異なること（判決Ａ），②「拡張ゲームプログラム等」の一部を「所定のキー」とする方法では，ゲーム機に２つのスロットを設けて両スロットの記憶媒体の「拡張ゲームプログラム等」を組み合わせて標準のゲーム内容と拡張したゲーム内容を作動させることなどが必要となるが，本件発明Ａ１及びＡ２では，第１の記憶媒体に記憶された「所定のキー」の読み込みというシンプルな処理で，第２の記憶媒体の標準のゲーム内容と拡張したゲーム内容を作動させることが可能となること，③第２の記憶媒体に「拡張ゲームプログラム等」のみを記憶する方法では，第２の記憶媒体単体でゲーム装置を作動できず，本件発明Ａ１及びＡ２の効果（本件明細書Ａの【００２２】）を奏さないことから，これらの方法は本件発明Ａ１及びＡ２を回避する技術ではない。
ｈ被控訴人は，ユーザ向け雑誌等において特典開放について紹介するなど，本件発明Ａ１及びＡ２の実施を積極的に宣伝広告している（甲Ａ５９）。
(エ)控訴人の損害


以上によれば，イ号製品の販売による控訴人の損害額は，８億９１２３万１１１５円（８９億１２３１万１１５０円×１０％）を下らない。また，弁護士費用及び弁理士費用相当額は，本件特許権Ｂの侵害関係と併せて４５００万円を下らない。
イ被控訴人の主張
(ア)イ号製品の売上高
控訴人の主張を否認ないし争う。
なお，別紙１「販売開始日一覧表」記載の販売開始日から本件特許権Ａの存続期間満了日までのイ－９号製品等の売上高は，別紙７「売上高（補正後）」の「売上高」欄記載のとおりである。
(イ)特許法１０２条３項の実施料相当額算定の基礎となる販売価格特許法１０２条３項の実施料相当額算定の基礎となる販売価格は，卸売価格から輸送費等の一定の費用を控除した正味販売価格とし，消費税を含まないものとすること，また，イ－９号製品等のうち，イ－１７ないし１９，２１，２３②，２５ないし２７，３０，３２，３６及び３８ないし４０号製品については，別紙７「売上高（補正後）」の「補正売上高（売上高÷アイテム数）」欄記載のとおり，補正することが相当である。その理由は，以下のとおりである。
ａ本件調査報告書記載の実施料率は，本件調査報告書記載のアンケート結果を基準にするところ，同アンケートは，「正味販売高」に対する料率を想定の上，回答されている（乙Ａ１１５）。「正味販売価格」とは，一般的に，総販売価格から，輸送費，保険料，倉庫保管費用，リベート，包装梱包費，販売地によって変動する可能性のある費用を控除した残額である（乙Ａ１１６）。
ｂ前記ａのとおり，実施料相当額算定の基礎となる販売価格は正味販売価格とすべきところ，正味販売価格に消費税は含まれない。ｃ(a)イ－１８，２１，２３②，２５，２７，３０，３２，３６，３８及び４０号製品には，イ号製品（アペンドディスク）に対応する本編ディスクが同梱されているが，本編ディスクは，本件特許権Ａの侵害品ではない。また，イ号製品とこれに対応する本編ディスクを同時に販売した場合，本件発明Ａ１及びＡ２の作用効果（本件明細書Ａの【００２２】，【００４０】）を奏しない。
⒝イ－１９及び２３②号製品には，イ号製品以外のゲームソフトのほか，「最強データ収録ＣＤ－ＲＯＭ」という記憶媒体及び「ω－Ｆｏｒｃｅ秘伝攻略法」の２つの特典（イー１９号製品），「最強データ収録ＣＤ－ＲＯＭ」という記憶媒体及び特製アイテムとして真･三國無双シリーズの登場人物の関係が一目で分かる｢人物相関図｣と鎌倉・銭洗弁財天で祈祷済みの｢御宝銭｣（イー２３②号製品）が付属している。
⒞平成１７年９月２２日に希望小売価格９８００円で発売されたイ－３９号製品には，「水野十子原画資料集」及び「スチルイラストアートカード」８枚が同梱されているところ，同日付で発売された，上記グッズが同梱されていないイ－３５号製品の希望小売価格は４９８０円であるから，上記グッズの価格は，侵害品であるイ号製品とほぼ等価値である。
また，イ－４０号製品には，イ号製品以外のゲームソフト５点，各種グッズ９点が同梱されている。
(ウ)本件特許Ａの実施料率
以下の諸事情を考慮すると，本件特許Ａの実施料率は，高くとも，前記(イ)のイ号製品の販売価格（正味販売価格（消費税含まず）をアイテム数で除した価格）の０．２％であり，ＭＩＸＪＯＹができることを全く宣伝していないイ－９及び３４号製品，パック商品であるイ－１７ないし１９，２１，２３②，２５ないし２７，３０，３２，３６，３８及び４０号製品はその半分の０．１％である。
ａ本件調査報告書によれば，「家具，ゲーム」の技術分野には，「ビデオゲーム，すなわち２次元以上の表示ができるディスプレイを用いた電子ゲーム」のような全体の一部に特許発明が実施されているもの以外に，「家具」，「カードゲーム，盤上ゲーム，ルーレットゲーム；小遊技動体を用いる室内用ゲーム」も含まれるため，本件特許Ａの実施料率は，上記実施料率の平均値より低くなる。
ｂ本件発明Ａ１及びＡ２は，合計６回の訂正を経て，ようやく新規性欠如の無効理由を回避するとともに，進歩性が認められたに過ぎず，進歩性の程度は高くない。
また，①セーブデータを「所定のキー」とする方法，②「拡張ゲームプログラム等」の一部を「所定のキー」とする方法，③第２の記憶媒体に「拡張ゲームプログラム等」のみを記憶する方法により，本件発明Ａ１及びＡ２と同様の作用効果を奏しながら，同発明を回避することができる。上記の方法は，当業者が現に採用し（乙Ａ２～１３，１６の１・２，１７の１・２，２０の２・３，２１の１・２，２３の１・２，２３の３の１・２，２８，３０，３６の１～４，３７の１・２，４１，４５，７１，７３の１～４，７４），又は，容易に採用し得るものであって，かかる方法に対する本件発明Ａ１及びＡ２の技術的な優位性はない。
ｃ控訴人が競業者に対してライセンスを許諾しない方針を採用していることは否認する。控訴人は，競業者と特許クロスライセンス契約を締結し，「ライセンスなどの特許権の有効活用を促進」するとしたプレスリリースを公開しており（乙Ａ８３の１～３），むしろ開放的ライセンスポリシーを採用している。


ｄ(a)イ号製品が装填されたゲーム装置において，「所定のキー」を読み込んでいるか否かによってゲーム装置を作動させるゲームプログラムを選択するのは，ＭＩＸＪＯＹを選択した場合であるところ，本編ディスクを保有していない場合は，ＭＩＸＪＯＹを選択することはない。イ号製品の購入者のうち，これに対応する本編ディスクを保有していない者は約２０％おり（乙Ａ１，８４の１～４），これらの者は，本件発明Ａ１及びＡ２を実施することはない。⒝イ号製品は，武将やステージを新規に追加するものというよりは，「違った遊びを提供するという概念で開発」されたものであり，本編ディスクではプレイできなかったモードを提供することが主眼となった製品であって（乙Ａ８５の１），それ単体でも十分楽しめる内容である。その反面，ＭＩＸＪＯＹをすることで可能となるのは，以下のとおり，本編ディスクでプレイできたモードやシナリオをアペンドディスクでもプレイできるというものであり，ＭＩＸＪＯＹを行う場面は限定されている。
①イ－１６ないし２３①号製品が装填されたゲーム装置では，それ単体でも，「列伝モード」，「修羅モード」，「チャレンジモード」という，本編ディスクにはないモードでプレイできる（乙Ａ８５の１～３）。
他方，上記製品においてＭＩＸＪＯＹを選択した場合に初めてプレイ可能なモードは，「無双モード」及び「フリーモード」であるが（甲Ａ７），これらのモードは，本編ディスク単体でもプレイ可能である（乙Ａ８６）。
ＭＩＸＪＯＹをすることで「無双モード」及び「フリーモード」をプレイすることのメリットは，本編ディスクで全キャラクタ（武将）を出現させていなくても，４２人全キャラクタでプレイができるというものであり，本編ディスクをあまり進めていないユーザにとってはメリットがあるものの（乙Ａ８５の１），本編ディスクを通常にプレイし，既に希望の武将でのプレイをしていていたユーザからすれば，メリットはほとんどない。
②イ－２４～３０号製品が装填されたゲーム装置では，それ単体でも，「外伝モード」，「立志モード」，「修羅モード」，「チャレンジモード」という，本編ディスクにはないモードでプレイできる（乙Ａ８７の２～４，７）。
他方，上記製品においてＭＩＸＪＯＹを選択した場合に初めてプレイ可能なモードは，「無双モード」と「フリーモード」であるが（甲Ａ８），これらのモードは，本編ディスク単体でもプレイ可能である（乙Ａ８８）。
ＭＩＸＪＯＹをすることで「無双モード」及び「フリーモード」をプレイすることのメリットは，簡単な難易度「入門」でこれらのモードをプレイできるという程度であり（乙Ａ８７の２），本編ディスクを通常にプレイしているユーザからすれば，メリットはほとんどない。
③イ－３１ないし３３号製品が装填されたゲーム装置では，本編ディスクでは登場しなかった３名の新武将を追加するとともに（乙Ａ８９の１），それ単体でも，「レジェンドモード」，「チャレンジモード」等の本編ディスクにはないモードでプレイできる。
他方，上記製品においてＭＩＸＪＯＹを選択した場合に初めてプレイ可能なモードは，「ストーリーモード」と「クロニクルモード」であるが（甲Ａ９），これらのモードは，本編ディスク単体でもプレイ可能である（乙Ａ９０）。
ＭＩＸＪＯＹをすることで「ストーリーモード」及び「クロニクルモード」をプレイすることのメリットは，好きな武将で初めからプレイできる，２人プレイが可能になるといった程度であり（乙Ａ８９の１），本編ディスクを通常にプレイしているユーザからすれば，２人プレイを使用する以外に，ＭＩＸＪＯＹをするメリットはほとんどない。
④イ－３４号製品が装填されたゲーム装置では，本編ディスクでは登場しなかった５名の新武将を追加するとともに（乙Ａ８２の５），それ単体でも，「ストーリーモード」，「フリーモード」，「将星モード」，「チャレンジモード」でプレイできる。他方，上記製品においてＭＩＸＪＯＹを選択した場合には，本編ディスクでプレイできたシナリオで「ストーリーモード」をプレイできるに過ぎず（甲Ａ１０），このシナリオは，本編ディスク単体でもプレイ可能である。
⑤イ－９号製品が装填されたゲーム装置では，本編ディスクでは登場しなかった１０名の新武将を追加するとともに（乙Ａ８２の１），それ単体でも，「無双演武」，「模擬演武」，「創史演武」，「村雨城」，「腕試し」でプレイできる（乙Ａ８２の１）。他方，上記製品においてＭＩＸＪＯＹを選択した場合には，本編ディスクでプレイできたシナリオで「無双演武」をプレイできるに過ぎず（乙Ａ８２の１），このシナリオは，本編ディスク単体でもプレイ可能である（乙Ａ９３）。
ｅ(a)イ号製品の購入時に行ったユーザに対するアンケート結果を見ると，購入動機で最も高いのは，無双シリーズ，真・三國無双シリーズ，戦国無双シリーズのファンだからという理由であり，被控訴人のファンだからという理由も強い購入動機となっている（乙Ａ８４の１～６）。
無双シリーズが人気を博している理由は，通常攻撃，チャージ，無双乱舞という攻撃が簡単な操作で行われ，フィールドを縦横無尽に駆け巡りながら無数の敵をなぎ倒す爽快感にある。このような操作性に加えて，真・三國無双シリーズ，戦国無双シリーズでは，武将たちをモチーフとした美形キャラを採用していることが，女性ファンを獲得することとなった（乙Ａ９８）。
また，三國志や戦国時代をモチーフにした，シリーズとして高い人気を保つゲーム（乙Ａ９９）を制作してきた被控訴人が開発した歴史アクションゲームであることも，真・三國無双シリーズ，戦国無双シリーズの人気を支える一要因であり，その購入動機としても，「三國志ファンだから」という理由が高い割合となっている（乙Ａ８４の３～６）。
⒝イ－３５～４０号製品は，女性向け恋愛シミュレーションゲームシリーズの製品であり，プレーヤーはその世界で重要な役割を担うヒロインであり，周囲を取り巻く男性たちとの恋愛を成就させることを目的とする（乙Ａ１０４）。女性向け恋愛シミュレーションゲームは，既存のゲームとはビジネススキームが全く異なり，その購入動機は，ＭＩＸＪＯＹができることではない。
イ－３５～４０号製品は，女性向け恋愛シミュレーションゲームの先駆者たる被控訴人の開発チーム及びそのリリースタイトルへの評価，費用と労力をかけたメディアミックス戦略による購入意欲の向上，魅力的なキャラクタの創作といった被控訴人の施策によって購入されるものである。
(エ)控訴人の損害


控訴人の主張を否認ないし争う。
２本件特許権Ｂについて
⑴争点２－１－１（文言侵害の成否）について
ア控訴人の主張
ロ号製品を用いた遊戯装置（以下，ロ号製品の番号に応じて「ロ－１号装置」などといい，併せて「ロ号装置」と総称する。）の構成は，原判決別紙「ロ号装置説明書１…」，同「ロ号装置説明書４…」及び同「ロ号装置説明書７…」（以下，総称して「原判決別紙「ロ号装置説明書（控訴人）」」という。）記載のとおりである。そして，本件発明Ｂ１の構成要件とロ号装置の構成との対比は原判決別紙「ロ号装置説明書（控訴人）」記載のとおりであるから，ロ号装置は，本件発明Ｂ１の構成要件をすべて充足するものであって，本件発明Ｂ１の技術的範囲に属する。
ロ号装置の制御方法（以下，ロ号製品の番号に応じて「ロ－１号方法」などといい，併せて「ロ号方法」と総称する。）の構成は，原判決別紙「ロ号方法説明書１…」，同「ロ号方法説明書４…」及び同「ロ号方法説明書７…」（以下，総称して「原判決別紙「ロ号方法説明書（控訴人）」」という。）記載のとおりである。そして，本件発明Ｂ８の構成要件とロ号方法の構成との対比は原判決別紙「ロ号方法説明書（控訴人）」記載のとおりであるから，ロ号方法は，本件発明Ｂ８の構成要件をすべて充足するものであって，本件発明Ｂ８の技術的範囲に属する。
被控訴人は，①ロ号装置は，構成要件ＥないしＧを充足せず，②ロ号方法は，構成要件Ｍを充足するものではない旨主張するが，以下のとおり理由がない。
(ア)構成要件ＥないしＧについて
被控訴人は，①本件発明Ｂ１の特許請求の範囲（請求項１）の記載，本件発明Ｂ１の作用効果，本件特許出願Ｂの出願審査の経過等を参酌すると，構成要件Ｅ及びＦの「特定の状況」とは「画像情報からは認識できない」ものであり，構成要件Ｆの「画像情報からは認識できない情報を，…体感振動情報信号として送出する振動情報制御手段」には，特定の状況にあることが画像情報から認識できる情報をも，体感振動情報信号として送出する振動情報制御手段は含まないと解されるところ，ロ号製品は，霊がキャラクタの近くにいる場合には霊それ自体やフィラメントの発光等によって画像情報から認識でき，他方で，そのような状況が画面から認識できないか否かにかかわらず振動を発生させているのであるから，構成要件ＥないしＧを充足しない，②仮に上記①の解釈が採用されず，かつ，ロ号製品において，ある一場面で，画像情報において霊自体やフィラメント発光が確認できない状態で振動が発生しているとしても，かかる時間はわずか数秒間であり，少なくともその場面の前後では，必ず霊自体やフィラメント発光等によって霊がキャラクタの近くにいる状況が確認できるのだから，構成要件Ｆの「画像情報からは認識できない情報を，…体感振動情報信号として送出する振動情報制御手段」を充足しない旨主張する。
しかしながら，上記①の点については，本件発明Ｂ１の特許請求の範囲（請求項１）の記載上，構成要件Ｅ及びＦの「特定の状況」が「画像情報からは認識できない」ものであるとの限定や，「振動情報制御手段」が，「画像情報からは認識できない情報」のみを送出するものであるとの限定は付されていない。
また，本件明細書Ｂには，「特定の状況は例外なく画像情報からは認識できないものでなければならない」などの記載はない。本件明細書Ｂの記載によれば，ゲーム画面は時々刻々と変化することが想定されているため（【００２２】），ある瞬間において画像情報から認識できる情報も，別の瞬間には画像情報から認識できないことも当然に想定されているものであって，その瞬間において，周囲が画像情報からは認識できない情報を，ユーザのみが振動発生手段の振動によって認識できるのであれば，「周囲にその特定の状況を悟られることなく，自己のみが知り得る秘密の状態の下でゲームを進行していく」という本件発明Ｂ１の作用効果を奏する。
なお，控訴人が本件特許出願Ｂの出願審査の際に提出した意見書（乙Ｂ４の７の２）には，「今回の補正の趣旨は要するに，請求項２，３，９，１０において，体感振動情報は，請求項１，８の場合と同様，画像情報からは認識できない情報であることを限定したものです。」との記載があるが，上記意見は，本件発明Ｂにおける体感振動情報は画像情報から認識できない情報であると特定したに過ぎず，画像情報から認識できない情報以外を体感振動情報として送出することを除外するものではない。
以上によれば，ゲーム中のある場面において，キャラクタが置かれている状況が特定の状況であることが画像情報からは認識できない状況下で，当該特定の状況にあることを判定した時に，その情報を体感振動情報信号として送出するものであれば，画像情報からは認識できない情報を体感振動情報信号として送出する制御を行っていることになる。そして，ロ号装置は，時々刻々とゲームの状況が変化するゲームであり，ある場面では，キャラクタの近くに霊がいる状況にあることを画面から認識することができたとしても，別の場面では，画面上に霊が表示されず，かつ，フィラメントも点灯していないにもかかわらず，コントロ－ラを振動させ，キャラクタと霊との距離が近くなればなるほど振動する間隔が短くなっていく制御を行っているから，構成要件ＥないしＧを充足する。
なお，被控訴人は，ロ－７ないし９号製品では，フィラメントの表示という，画像情報から認識できる情報により，キャラクタの近くに霊がいる状況にあることを常に認識できる旨主張する。
しかしながら，原判決が認定したとおり，ロ－７ないし９号製品において，フィラメントが赤色点灯される視野角度には制限があり，少なくとも霊がキャラクタの後方にいる場合には点灯されないものであって（甲Ｂ８の２（０：４０付近），甲Ｂ２３の２（１：３０～１：３４）等），被控訴人の主張は失当である。
次に，上記②の点について，被控訴人の主張は，画面上霊それ自体が表示されておらず，かつ，フィラメントが点灯していない場面で，キャラクタと霊との距離に応じて間欠周期の異なる間欠的な振動が発生している際に，場合によっては，その前後の表示から，遊技者において，霊がキャラクタの近くにいることを推測することができる場合があり得ることを指摘しているに過ぎず，かかる事実をもって，構成要件ＥないしＧの充足性が否定されるものではない。
(イ)構成要件Ｍについて
被控訴人は，前記(ア)と同様の理由により，ロ号方法は構成要件Ｍを充足しない旨主張するが，前記(ア)と同様の理由により，ロ号方法は構成要件Ｍを充足する。
イ被控訴人の主張


ロ号装置及びロ号方法の構成が控訴人の主張するとおりであることは否認し，ロ号装置及びロ号方法が本件発明Ｂ１及びＢ８の構成要件を全て充足することは争う。
以下のとおり，①ロ号装置は，構成要件ＥないしＧを充足せず，②ロ号方法は，構成要件Ｍを充足するものではない。したがって，ロ号装置は本件発明Ｂ１の技術的範囲に属するものではなく，ロ号方法は本件発明Ｂ８の技術的範囲に属するものではない。
(ア)構成要件ＥないしＧについて
以下のとおり，本件発明Ｂ１の特許請求の範囲（請求項１）の記載，本件明細書Ｂの記載及び本件特許Ｂの出願審査の経過によれば，構成要件Ｅ及びＦの「特定の状況」とは「画像情報からは認識できない」ものであり，構成要件Ｆの「画像情報からは認識できない情報を，…体感振動情報信号として送出する振動情報制御手段」には，特定の状況にあることが画像情報から認識できる情報をも，体感振動情報信号として送出する振動情報制御手段は含まないと解される。
ａ構成要件Ｆは，「上記特定状況判定手段が特定の状況にあることを判定した時に，上記画像情報からは認識できない情報を，…体感振動情報信号として送出する振動情報制御手段」であり，単に特定の状況にあることを判定した場合に振動を発生させるというものではなく，あくまで，画像情報からは認識できない情報を，体感振動情報信号として送出する制御を行うことが記載されている。
したがって，構成要件Ｆを充足するためには，振動情報制御手段が，①特定の状況にあることを判定した時に振動情報を送出する制御を行うこと，②画像情報からは認識できない情報を送出するという制御を行うことを満たす必要がある。
上記２つの要素を共に満たす振動情報制御手段及び制御方法の構成として考えられるのは，特定状況判定手段が判定する「特定の状況」そのものが「画像情報からは認識できない情報」である場合に限られる。
ｂ本件明細書Ｂには，本件発明Ｂ１は，他の遊戯者や周辺の見物人は，上記画像を見ているだけではその特定の状況を認識することができない結果，遊戯者は，周囲にその特定の状況を悟られることなく，自己のみが知り得る秘密の状態の下でゲームを進行できるという作用効果を奏するものであることが記載されており（【００２２】～【００２５】），実施例も，画像情報からは認識できない情報のみを送出している（【００４５】，【００５４】，【００５６】等）。また，本件明細書Ｂには，ゲームが進行する中（当然に画面の表示が時々刻々と変化する中）であっても，自己のみが知り得る秘密の状態を維持することが記載されており（【００２４】），ゲーム進行中のある瞬間において画像情報から認識できる情報であっても，別の瞬間においては画像情報から認識できない情報を体感振動情報として送出するような構成は許容していない。
上記の作用効果を奏するように構成要件Ｅ及びＦを解釈すると，「特定の状況」そのものが「画像情報からは認識できない情報」であると解される。
ｃ構成要件Ｆの「画像情報からは認識できない情報」を体感振動情報信号として送出するとの構成は，請求項１，８のみならず請求項２，３，９及び１０においても補正によって追加されている。本件特許出願Ｂの願書に最初に添付された明細書（乙Ｂ４の１の２）における特許請求の範囲では，本件特許Ｂの請求項２等は，画像情報から認識できる情報と認識できない情報のいずれの情報であっても，それが危険な状態又は有利な状態での体感振動情報を送出するものであった。これに対し，画像情報から認識できる情報に基づいて危険な状態又は有利な状態にあることを判定した場合に，体感振動情報信号として送出する振動情報制御手段が記載された引用文献を根拠に，進歩性が欠如する旨の拒絶理由通知（乙Ｂ４の６）がされたため，控訴人は，請求項２，３等において，「画像情報からは認識できない情報」を体感振動情報信号として送出する振動制御手段に減縮する補正を行うとともに（乙Ｂ４の７の４），意見の内容（乙Ｂ４の７の２）の中で，「今回の補正の趣旨は要するに，請求項２，３，９，１０において，体感振動情報は，請求項１，８の場合と同様，画像情報からは認識できない情報であることを限定したものです。」と述べたものであり，体感振動情報を送出する振動制御手段は，画像情報からは認識できない情報のみであると限定するために，本件発明Ｂ１と同様の構成要件を付加したものである。
ｄしたがって，構成要件Ｆの「上記画像情報からは認識できない情報を…体感振動情報信号として送出する振動情報制御手段」には，特定の状況にあることが画像情報から認識できる情報をも体感振動情報信号として送出する振動情報制御手段は含まないものと解される。そうすると，ロ号装置は，霊が近くにいる場合に，そのことが画面から認識できないか否かにかかわらず振動を発生させる点で，構成要件Ｆを充足せず，また，「特定の状況」たる霊がキャラクタに所定距離以内に近接したという状況は，画像情報から認識できる情報であるため，構成要件Ｅを充足しない。さらに，ロ号装置は上記「振動情報制御手段」を備えないことから，構成要件Ｇも充足しない。ｅ仮に，前記ｄの解釈が採用されず，かつ，ロ号装置において，ある一場面で画像情報において霊自体やフィラメント発光が確認できない状態で振動自体が発生しているとしても，その場面の前後の画像情報における霊自体，フィラメント発光及びその輝度等によって，遊戯者はなおキャラクタが霊に接近したこと及びその距離を把握できるから，構成要件Ｆの「画像情報からは認識できない情報を，…体感振動情報信号として送出する振動情報制御手段」は存在しない。また，ロ号装置では，特定の状況に係る情報が画像情報から認識できなくなる場面は数秒間であって，このようなごく短時間において画像情報から認識できなくなる場合が存在するとしても，「周囲にその特定の状況を悟られることなく，自己のみが知り得る秘密の状態の下でゲームを進行していく」という本件発明Ｂ１の作用効果を奏しない。したがって，少なくとも，ロ号装置は構成要件Ｆを充足しない。なお，ロ－７ないし９号製品は，ロ－１ないし６号製品と異なり，フィラメント自体の表示という画像情報から認識できる情報によって，キャラクタの近くに霊がいる状況にあることを常に認識できるものである。
(イ)構成要件Ｍについて
前記(ア)と同様の理由により，ロ号方法は構成要件Ｍを充足しない。⑵争点２－１－２（間接侵害（特許法１０１条１号）の成否）について
ア控訴人の主張


ロ号製品は，本件発明Ｂ１の技術的範囲に属する遊戯装置であるロ号装置を構成するＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ２本体に装填してゲームを実行するためのゲームソフトであり，かかる用途以外に，社会通念上，経済的，商業的又は実用的な用途はないから，「その物の生産にのみ用いる物」（特許法１０１条１号）に該当する。
ロ号装置においてユーザが振動機能を実際に使用するか否かは，上記認定を左右し得る事情ではない。
イ被控訴人の主張
ロ号製品が装填されたゲーム機は，振動機能をＯＦＦにした状態で使用されることがある以上，ロ号製品は本件発明Ｂ１に係る物の生産に「のみ」用いる物に当たらない。
⑶争点２－１－３（間接侵害（特許法１０１条４号）の成否）について
ア控訴人の主張
ロ号製品は，本件発明Ｂ８の技術的範囲に属するロ号方法の使用に用いられる遊戯装置であるロ号装置を構成するＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ２本体に装填してゲームを実行するためのゲームソフトであるから，ロ号方法「の使用に…用いる物」（特許法１０１条４号）である。
そして，ゲームにおいて振動機能が重要な機能を担っており，初期設定がＯＮにされていることに照らせば，振動機能をＯＦＦにした状態でのみ使用し続けるという使用形態は，ロ号製品の経済的，商業的又は実用的な使用形態ではないから，ロ号製品はロ号方法の使用に「のみ」用いる物である。
イ被控訴人の主張
ロ号製品は，控訴人が本件発明Ｂ８の技術的範囲に属すると主張するロ号方法の使用に用いられる物であるロ号装置の生産に用いられる物に過ぎないから，特許法１０１条４号所定の間接侵害を構成しない。また，ロ号製品が装填されたゲーム機は，振動機能をＯＦＦにした状態で使用されることがある以上，ロ号製品はロ号方法の使用に「のみ」用いる物に当たらない。
⑷争点２－１－４（実施行為の惹起行為による不法行為の成否）について
ア控訴人の主張
被控訴人は，ロ号製品の製造，販売により，本来的には特許権Ｂの侵害となるユーザによる実施行為を惹起しているから，不法行為責任を負う。
イ被控訴人の主張
控訴人の主張は争う。
⑸争点２－２－１（「ニンジャウォーリアーズ」というゲームが作動するゲーム装置により公然知られた発明又は公然実施をされた発明に基づく本件発明Ｂ１の進歩性の欠如の有無）について
ア被控訴人の主張
(ア)「ニンジャウォーリアーズ」というゲームが作動するゲーム装置によ
り公然知られた発明又は公然実施をされた発明
「ニンジャウォーリアーズ」というゲームが作動するゲーム装置（以下「本件ゲーム装置Ｂ」という。）の構成は，原判決別紙「公知発明ｂ－１の構成（被告主張）」記載のとおりであり，本件特許出願Ｂ前に公然知られた発明又は公然実施をされた発明であった（以下「公知発明ｂ１」という。）。
(イ)本件発明Ｂ１と公知発明ｂ１の対比
本件発明Ｂ１と公知発明ｂ１の相違点は，以下のとおりである。
（相違点１）
本件発明Ｂ１の「振動情報制御手段」は，「上記特定状況判定手段が特定の状況にあることを判定した時に，上記画像情報からは認識できない情報を，上記キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせるための体感振動情報信号として送出する」ものであるのに対し，公知発明ｂ１の「ボディソニック駆動情報制御部」は，「上記特定状況判定部がニンジャキャラクタの近くに戦車が存在する状況にあることを判定した時に，上記画像情報からは認識できないニンジャキャラクタの近くに戦車が存在することをボディソニック駆動情報信号として送出する」ものであり，キャラクタの置かれている状況に応じて振動の間欠周期を異ならせるものではない点。
(ウ)相違点の容易想到性
ａ乙Ｂ１８記載の発明との組合せ
(a)本件特許出願Ｂ前に頒布された刊行物である実開平６－３４６９３号公報（乙Ｂ１８）には，レールの継ぎ目における振動が間欠的に発生し，その間欠的な振動の周期が車両の速度に応じて変化することにより，臨場感のあるゲームを提供する技術が開示されている（【００５６】，【００６０】）。
また，レールの継ぎ目が車輪と接触する場面がゲームの画面に表示されないことは当業者に明らかであるから，乙Ｂ１８には，レールの継ぎ目が車輪と接触するという，画面からは認識できない情報に基づいて振動を生じさせる技術も開示されている。
したがって，乙Ｂ１８には，キャラクタたる車両が走行しているレールの上を特定の速度で通過しているという状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせる技術及び画像からは認識できない情報を体感振動信号として振動発生手段に送出する技術（以下「乙Ｂ１８発明」という。）という，相違点１に係る本件発明Ｂ１の構成が開示されている。
⒝公知発明ｂ１と乙Ｂ１８発明は，振動を発生する遊技機という技術分野が一致し，キャラクタの置かれた状況に応じた振動を発生させることで臨場感のあるゲームを提供すること及び画像情報から認識できない情報を体感振動信号として振動発生手段に送出するという作用・機能においても一致する。
また，振動を用いた体感ゲームにおいて，キャラクタの置かれた状況に応じた異なる振動を体感的に取得させることにより迫力や現実感を増大させるために，振動に変化を与える課題や技術は，本件特許出願Ｂ前に周知であった（乙Ｂ６，７，１８～２０，２２～２４，３８～４０）。
さらに，公知発明ｂ１における振動は，戦車の走行による地響きが発生している状態をプレーヤーに伝えていることは明らかであり，戦車が停止する場面も存在する。戦車が停止している時は，本来であれば，戦車の走行による地響きも発生しないのが自然であるから，戦車の走行による地響きは，間欠的な振動の間欠周期が異なることと親和性がある。また，公知発明ｂ１における振動は，振動が全くなくなるものではないものの，振動開始後，約３秒間の振動，ごく短い時間の振動のきわめて少ない状態というパターンを４回繰り返した後に，戦車が出現するものであり（乙Ｂ１７），振動の種類を異ならせている。


加えて，道路上を走行する車両の振動は，通常は間欠振動であり（乙Ｂ４１），現実の世界では，戦車等の走行車両が停止したところから走行を開始する場合には，間欠的に生じる振動の間欠周期が長くなり，走行速度が加速されることで間欠的に生じる振動の間欠周期が短くなるのだから，公知発明ｂ１においても，より現実に近い振動を発生させるために，戦車が停止したところから走行を開始するという低速での走行時には，間欠的に生じる振動の間欠周期を長くし，ニンジャキャラクタに近づくにつれて，走行速度が加速されるとともに振動の間欠周期を短くすることも，当業者であれば容易に想到することである。
そうすると，公知発明ｂ１に乙Ｂ１８発明を組み合わせる動機付けが存在することは明らかであり，公知発明ｂ１と乙Ｂ１８発明に基づき本件発明Ｂ１を発明することができたものである。ｂ「キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間
欠周期を異ならせる」周知技術との組合せ
(a)本件特許出願Ｂ前に頒布された刊行物である特開平５－１９２４４９号公報（乙Ｂ６）には，敵が発射した弾丸がキャラクタたるプレイヤーに命中することによりプレイヤーが受けたダメージの程度という状況に応じて，プレイヤーの握る銃に間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせる技術が開示されている（【０００５】，【００２０】，【００２１】，【００２３】，【００２６】）。本件特許出願Ｂ前に頒布された刊行物である実開平５－５８１８４号公報（乙Ｂ１９）には，キャラクタたる自動車の置かれている状況に応じて，ステアリングホイールに間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせる技術が開示されている（【０００９】，【００１０】，【００２４】～【００２６】）。
本件特許出願Ｂ前に頒布された刊行物である特開平５－２７７２５８号公報（乙Ｂ２０）には，どの程度の曲がり度合いで曲がったかというキャラクタたる自動車の置かれている状況に応じて，間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせる技術が開示されている（【００１１】，【００２４】）。
加えて，前記ａのとおり，乙Ｂ１８にも，キャラクタたる車両が走行しているレールの上を特定の速度で通過しているという状況に応じて，間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせる技術が開示されている。
以上によれば，本件特許出願Ｂの当時，キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせることは，当業者にとって周知の技術（以下「周知技術１」という。）であった。
⒝乙Ｂ６及び１８ないし２０に記載された前記(a)の技術は，振動を発生する遊技機という技術分野が一致し，いずれも，臨場感や高度な現実感を得るために，「キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせる」という構成を採用するものである。
他方，公知発明ｂ１はベンチシートにボディソニックを採用しているところ，ボディソニックは，音だけでは伝えられない迫真の臨場感を得るための技術であるから（乙Ｂ２１），更に高度な現実感や臨場感を得ようとして，「キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせる」こと，例えば，戦車がニンジャキャラクタに近接する度合いに応じて，又は，戦車の走行状態や走行速度に応じて，間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせる技術を採用する動機付けが存在する。
以上によれば，公知発明ｂ１に周知技術１を組み合わせることに困難性はなく，かかる組合せは当業者が通常の創意工夫の範囲内で容易になし得るものである。
ｃ「キャラクタの置かれている状況に応じて振動の種類を異ならせる」
周知技術との組合せ
(a)前記ｂのとおり，振動を用いた体感ゲームにおいて，そのキャラクタの置かれた状況に応じた異なる振動を体感的に知得できることにより迫力や現実感を増大させるために，振動に変化を与える技術は，本件特許出願Ｂ前に発売されたゲーム機において多数採用されていた（以下「周知技術２」という。）。
このような「キャラクタの置かれている状況に応じて振動の種類を異ならせる技術」は，前記ｂのとおり，乙Ｂ６及び１８ないし２０に記載されているほか，本件特許出願Ｂ前に頒布された刊行物である特開昭６３－１７４６８１号公報（乙Ｂ７），特開平４－８３８１号公報（乙Ｂ２４），特開平５－３０３３２４号公報（乙Ｂ３９）及び実開平５－８４３８５号公報（乙Ｂ４０）にも開示されている。
⒝前記(a)のとおり，キャラクタの置かれた状況に応じた異なる振動を体感的に知得できることにより迫力や現実感を増大させるために，振動に変化を与える課題や技術は，多くの特許文献及びゲーム実機において開示された周知な課題や技術である。
そのため，公知発明ｂ１に，キャラクタの置かれている状況に応じて振動の種類を異ならせる構成を採用することは当業者であれば容易である。
なお，相違点１に係る本件発明Ｂ１の構成の技術的意義は，キャラクタの置かれている状況に応じて振動の種類を異ならせることにより，遊戯者が一層高度な現実感やスリルを味わうという効果を奏することにあり，異なる振動の種類を間欠的に生じる振動に限定することに技術的意義はないから，かかる振動の種類の相違は，実質的な相違点ではない。
また，仮に，上記の点が実質的な相違点であるとしても，その振動として，「間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせ」る振動を採用することは，当業者であれば適宜選択できる設計的事項である。
イ控訴人の主張
(ア)「ニンジャウォーリアーズ」というゲームが作動するゲーム装置によ
り公然知られた発明又は公然実施をされた発明
原判決別紙「公知発明ｂ－１の構成（被告主張）」のうち，構成ａないしｄ及びｇは認め，構成ｅ及びｆは否認する。本件ゲーム装置Ｂの構成は，原判決別紙「公知発明ｂ－１の構成（原告主張）」記載のとおりである。
公知発明ｂ１は，ニンジャキャラクタの位置を対象として「特定の状況」を判定するのではなく，ゲームステージの背景が所定の位置までスクロールした状況にあるか否かを対象として「特定の状況」を判定するものであるから，構成ｅを有しない。


また，公知発明ｂ１は，上記「特定の状況」の判定時にベンチシートの振動が開始するが，キャラクタと戦車の距離関係は判定されないことから，「キャラクタの近くに存在する戦車の存在」ではなく，単に，ゲームステージを戦車が走行していることをボディソニック駆動情報信号として送出して，ベンチシートの振動を発生させるに過ぎない。そして，この振動は，振動開始時点から約２秒間，間断なく続く継続的なものであり，間欠周期を短くして頻繁に生じるものではなく，原判決別紙「公知発明ｂの振動状況」の②の部分の振動も，振動自体は継続的に発生しており，間欠周期は一定であるから，構成ｆを有しない。
(イ)本件発明Ｂ１と公知発明ｂ１の対比
本件発明Ｂ１と公知発明ｂ１の相違点は，以下のとおりである。
（相違点１－１）
本件発明Ｂ１の「特定状況判定手段」は，「上記ゲーム進行制御手段からの信号に基づいて，ゲームの進行途中における遊戯者が操作している上記キャラクタの置かれている状況が特定の状況にあるか否かを判定する」ものであるのに対し，公知発明ｂ１の「特定状況判定部」は，「上記ゲーム進行制御部からの信号に基づいて，ニンジャウォーリアーズのゲームの進行途中におけるニンジャキャラクタの動きに合わせて右から左への一方向のみにスクロ－ルするゲームステージの背景が所定の位置までスクロ－ルした状況にあるか否かを判定する」ものであり，「ゲームの進行途中における遊戯者が操作している上記キャラクタの置かれている状況」を対象として，「特定の状況」を判定するものではない点。
（相違点１－２）
本件発明Ｂ１の「振動情報制御手段」は，「上記特定状況判定手段が特定の状況にあることを判定した時に，上記画像情報からは認識できない情報を，上記キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせるための体感振動情報信号として送出する」ものであるのに対し，公知発明ｂ１の「ボディソニック駆動情報制御部」は，「上記特定状況判定部がニンジャキャラクタの動きに合わせて右から左への一方向のみにスクロ－ルするゲームステージの背景が所定の位置までスクロ－ルした状況にあることを判定した時に，ゲームステージを戦車が走行していることを，上記ニンジャキャラクタの置かれている状況にかかわらず，所定の時間，継続的に振動を発生させるボディソニック駆動情報信号として送出する」ものであり，間欠的な振動を生じるものでもなければ，キャラクタの置かれている状況に応じて振動の間欠周期を異ならせるものでもない点。
(ウ)相違点の容易想到性について
ａ乙Ｂ１８発明との組合せ
(a)乙Ｂ１８記載の発明は，走行する車両とレールの継ぎ目が接触する際の「瞬時的な振動」を再現することに意義があり，副次的な効果として，レールの継ぎ目が等間隔であることから，「瞬時的な振動」の間隔を変化させることにより，遊戯者に対し，「映像や効果音」との相乗効果で，車両のスピードが変化したかのように感じさせることを可能とするものである（【０００４】，【０００５】，【００５６】）。「車両のスピードが変化したこと」は，「映像や効果音」との相乗効果で感じることができるものとされており，「画像情報からは認識できない情報」ではない。
したがって，乙Ｂ１８には，画像情報からは認識できない情報を，間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせるための体感振動信号として振動発生手段に送出する構成は開示されていない。⒝公知発明ｂ１のボディソニック駆動による振動は，右から左方にスクロールする背景画像のうち柱がゲーム画面中央に到達した時に開始し，ゲーム画面右方向から戦車がフレームインし，その後，ゲーム画面左方にフレームアウトして所定時間経過後に停止するものである。かかる振動は，戦車がゲームステージに登場することに対応して発生することにより，戦車の走行音を発生させるとともに，走行による戦車の「地響き」が発生している状態を表現し，プレーヤーが臨場感や高度の現実感を得られるようにすることを目的とするものであるから，戦車の走行音とともに，戦車がゲームステージに登場している限り継続的に発生させなければ，その目的を達成できない。
一方，乙Ｂ１８記載の発明は，レール上を走行する車両において，レールの継ぎ目ごとに瞬時的な振動を再現することを目的とし，副次的な効果として，レールの継ぎ目が等間隔であることから，その振動が発生する時間的間隔が車両の速度によって変化するという性質を利用して，映像や効果音とともに，「車両スピードが変化したこと」を遊戯者に知覚させるものであり，かかる振動の構成は，公知発明ｂ１における戦車の走行による「継続的な」地響きを再現する振動とは相容れない。
なお，公知発明ｂ１では，約３秒毎に４回振動に強弱が生じているが，これは，発射された砲弾がニンジャキャラクタの近くで爆発するのに合わせて，戦車の地響きを示す振動とは全く別の振動が発生しており，それによって振動の振幅が変化しているに過ぎないから，かかる振動の存在は，公知発明ｂ１に乙Ｂ１８発明を組み合わせる動機付けを肯定する要因とはならない。
また，乙Ｂ４１には，「環状７号線，高円寺付近歩道，交通量６０～１００台／分」（図１ａ）という環境で測定した道路交通振動は，人体に感じられない６０ｄＢ以下を除くと間欠振動であるということが記載されているに過ぎず，上記の環境下において発生する道路交通振動は，公知発明ｂ１において戦車が走行している場面の振動とは全く異なるから，公知発明ｂ１における振動を間欠的な振動と認定する根拠や，戦車の振動を間欠的な振動に変更することの容易想到性の根拠となるものではない。
以上によれば，公知発明ｂ１に乙Ｂ１８記載の発明を適用する動機付けはなく，むしろ阻害要因がある。
ｂ周知技術１との組合せ
乙Ｂ６には，味方の被弾によるダメージの程度に応じて振動の時間を異ならせる技術が，乙Ｂ１９には，プレーヤーの自動車の他の自動車や他の物体への接触，悪路走行，コーナーの走行等の一定の事象が生じた場合に振動を発生させる技術が，乙Ｂ２０には，ハンドルがどの程度の曲がり度合いで曲がったかという回転角度の絶対値の大きさに略比例して，振動の強弱を異ならせる技術が，それぞれ開示されている。
しかしながら，これらの技術は，単に「特定の状況」の判定が行われる都度，振動を発生させる技術に過ぎず，乙Ｂ６，１９及び２０に，「キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせている」技術が開示されているものではない。キャラクタの置かれている状況に応じて振動の間欠周期を異ならせることと，単に一定の事象が生じた際に振動を発生させ，特定の事象が複数回発生した結果を全体として見たときに，振動が発生する間隔が異なっていることには，明白な違いがある。
したがって，上記の文献により周知技術１が存在したとは認められない。


また，仮に，本件出願Ｂ当時に周知技術１が存在したとしても，前記ａのとおり，公知発明ｂ１に周知技術１を適用する動機付けはなく，むしろ阻害要因がある。
ｃ周知技術２との組合せ
周知技術２は，単に一定の事象が発生した際に，振動の種類を異ならせることによって当該事象を表現する技術に過ぎず，「キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせる」ことによって，「画像情報からは認識できない情報」を遊戯者に知得させる本件発明Ｂ１とは全く異なる技術である。したがって，公知発明ｂ１に周知技術２を組み合わせたとしても，本件発明Ｂ１には至らない。
⑹争点２－２－２（「ニンジャウォーリアーズ」というゲームが作動するゲーム装置の制御方法により公然知られた発明又は公然実施をされた発明に基づく本件発明Ｂ８の進歩性の欠如の有無）について
ア被控訴人の主張
本件ゲーム装置Ｂの制御方法の構成は，原判決別紙「公知発明ｂ－８の構成（被告主張）」記載のとおりであり，本件特許出願Ｂ前に公然知られた発明又は公然実施をされた発明であった（以下「公知発明ｂ８」という。）。そして，前記⑸アと同様の理由により，本件発明Ｂ８は，公知発明ｂ８と乙Ｂ１８発明，周知技術１又は周知技術２に基づき，当業者が容易に発明をすることができたものである。
イ控訴人の主張
原判決別紙「公知発明ｂ－８の構成（被告主張）」のうち，構成ｈないしｌ及びｎは認め，構成ｍは否認する。
本件ゲーム装置Ｂの制御方法の構成は，原判決別紙「公知発明ｂ－８の構成（原告主張）」記載のとおりである。
そして，前記⑸イと同様の理由により，本件発明Ｂ８は，公知発明ｂ８と乙Ｂ１８発明，周知技術１又は周知技術２に基づき，当業者が容易に発明をすることができたものではない。
⑺争点２－３（控訴人の損害の有無及び損害額）について
ア控訴人の主張
(ア)ロ号製品の売上高
ロ号製品の販売開始日は，別紙１「販売開始日一覧表」記載のとおりであり，販売開始日から本件特許権Ｂの存続期間満了日である平成２６年５月３１日までの売上高（小売価格（消費税込み））は，総額９億４０００万円を下らない。
(イ)本件特許Ｂの実施料率
以下の諸事情を考慮すると，本件特許Ｂの実施料率は，ロ号製品の上記売上高（小売価格（消費税込み））の５％を下らない。ａ本件調査報告書（乙Ｂ２８）によれば，「家具，ゲーム」の技術分野における平均実施料率は２．５％である。
ｂ前記１⑺ア(ウ)ａのとおり，特許法１０２条３項に係る実施料率は，通常のライセンス契約（訴訟上の和解を含む。）における実施料率を超える水準となるべきである。
ｃロ号装置では，霊がキャラクタに接近するにつれて振動の間欠周期が短くなり，霊がキャラクタから遠ざかるにつれて振動の間欠周期が長くなることによって，プレイヤーは，画像情報からは認識できない霊がキャラクタに接近しているか否かを知得するとともに，当該振動により，霊に対する接近度合いと心臓の鼓動とが一致しているかのような雰囲気を味わえ，高度な現実感や十分な迫力が得られるものであって，本件発明Ｂ１の作用効果が効果的に生じている。ｄ上記ｃの作用効果が発揮される場面は，原判決が判示するような，「霊がキャラクタの背後で接近し又は遠ざかるのに対して，キャラクタが向きを維持し続けるという状況に限られる」わけではない。すなわち，霊は移動するため，キャラクタが霊を探して向きを変えたとしても，当然に霊を画面上認識できる状況になるわけではない。また，霊を倒すためには霊を撮影する必要があり，そのためには，屋敷内を探索する時の第三者的視点からの画面である「フィールドモード」から，キャラクタがカメラを構えて霊を撮影する時のカメラのファインダーから見える視界を想定した「ファインダーモード」に画面を切り替える必要があるところ，ファインダーモードは画面上の視野が大幅に制限されるため，霊を常に画面上の表示範囲又はフィラメントの点灯範囲に捉えられるわけではなく，この場合に，プレイヤーは，振動の間欠周期の変化によって，霊が接近し又は遠ざかっているかを判断する（甲Ｂ３７の１～３）。
ｅ上記ｃの作用効果は，キャラクタと霊との距離に応じて振動の強弱を変えるような他の技術的手段では代替できない。
ｆ上記ｃの作用効果は，ロ号製品の訴求力の一つになっている。ｇゲームソフトであれば，ストーリー，グラフィック，サウンド等の事項が購買の訴求力となっていることは当然であり，ゲームの技術分野における平均実施料率は，これらの事項が考慮されたものである。
(ウ)控訴人の損害
以上によれば，ロ号製品の販売による控訴人の損害額は，４７００万円（９億４０００万円×５％）を下らない。また，弁護士費用及び弁理士費用相当額は，本件特許権Ａの侵害関係と併せて４５００万円を下らない。
イ被控訴人の主張
(ア)ロ号製品の売上高
控訴人主張の販売期間におけるロ号製品の売上高が９億４０００万円を下らないことは認める。
(イ)本件特許Ｂの実施料率
以下の諸事情を考慮すると，本件特許Ｂの実施料率は，高くとも，前記(ア)のロ号製品の売上高の０．１％である。
ａ本件特許Ｂは，新規性欠如の無効理由を回避するために，訂正等を繰り返した結果，その特許性が認められるとしても，「上記特定状況判定手段が特定の状況にあることを判定した時に，上記画像情報からは認識できない情報を，上記キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせるための体感振動情報信号として送出する」ことに特許性が認められるものに過ぎない。ｂロ号装置において本件発明Ｂ１及びＢ８の作用効果が発揮される場面は，キャラクタの近くに霊が存在するが，画面上霊の存在を認識することができず，かつ，フィラメントが発光していない状況下で，キャラクタと霊との距離に応じて間欠周期の異なる間欠的な振動が発生する場面に限られる。
そして，プレイヤーが，キャラクタを操作して霊を倒すことが求められるというゲームの性質上，プレイヤーは，通常，画像上で霊の存在を認識できる位置にキャラクタを操作しようとするから，上記のような場面は極めて限定的にしか生じず，一般ユーザのプレイ動画を元にすれば，プレイ時間全体の１％以下である（乙Ｂ４２の１，４２の２の１～９）。


ｃキャラクタの置かれている状況を，間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせることでプレイヤーに伝達するという本件発明Ｂ１及びＢ８に代替する方法として，画像情報，音響，振動の振幅を変えるなどの方法があり，本件明細書Ｂにも，振動の振幅を異ならせる方法は，間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせる場合と同様の作用効果を発揮する旨記載されている（【００３１】，【００４２】）。ｄロ号装置は，ホラーゲームであり，設定されたマップ内を探索し，謎を解いていくことでストーリーが展開するものである。そのため，ロ号製品の訴求力は，作り込まれたストーリー，美しいグラフィック，本物にこだわったサウンドによる演出，美少女キャラクタにあり（乙Ｂ３２の１１及び２３，乙Ｂ３３，３５），少なくとも本件発明Ｂ１及びＢ８の作用効果に訴求力はない。
ｅ被控訴人は，ロ号製品の宣伝広告等で，本件発明Ｂ１及びＢ８の作用効果を含めた振動機能について述べたことはない。
(ウ)控訴人の損害
控訴人の主張を否認ないし争う。
第４当裁判所の判断
当裁判所は，①イ号方法のうち，イ－９号製品等を用いた方法は，本件発明Ａ１の技術的範囲に属し，これらの品を製造，販売又は販売の申出をすることは，本件発明Ａ１についての本件特許権Ａの間接侵害（特許法１０１条４号）に該当する，また，本件発明Ａ１に係る特許は，特許無効審判により無効となるべきものとはいえない，②その余のイ号方法（イ－１号製品等を用いた方法）は，本件発明Ａ１の構成要件Ｂ－２及び本件発明Ａ２の構成要件Ｇ－２を充足せず，本件発明Ａ１及びＡ２の構成と均等なものでもないから，本件発明Ａ１及びＡ２の技術的範囲に属するものではない，③ロ号装置は，本件発明Ｂ１の技術的範囲に属し，ロ号製品を製造，販売することは，本件発明Ｂ１についての本件特許権Ｂの間接侵害（特許法１０１条１号）に該当する，また，本件発明Ｂ１に係る特許は，特許無効審判により無効となるべきものとはいえない，④本件特許権Ａ及び本件特許権Ｂ侵害の不法行為による控訴人の損害賠償請求は，１億４３９４万３７１０円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があるものと判断する。その理由は，以下のとおりである。
１本件特許権Ａについて
⑴争点１－１－１（文言侵害の成否）について
ア本件明細書Ａの記載事項等について
(ア)本件発明Ａ１及びＡ２の特許請求の範囲（請求項１，２）の記載は，前記第２の２⑵ウのとおりである。
本件明細書Ａ（甲Ａ２，４５，４６）の発明の詳細な説明には，次のような記載がある（下記記載中に引用する「図１及び２」については別紙８を参照）。
ａ【０００１】
【産業上の利用分野】
本願発明は，たとえば家庭用ゲーム機などの情報処理装置を対象としたシステム作動方法に関し，より詳しくは，ＣＤ－ＲＯＭなどの高密度記憶媒体をソフトウェア供給媒体として使用する場合に好適なシステム作動方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
たとえば，家庭用ゲーム機の分野においては，このゲーム機本体を所有しているユーザを対象として，半導体ＲＯＭカセット等によってゲームソフトが供給される。ユーザは，このゲームソフトを家庭用ゲーム機本体に装着してゲームを楽しむ。
【０００３】
従来，ゲーム機本体の機能能力の限界，半導体ＲＯＭカセットの容量の限界等の理由により，ＲＯＭカセットは，その容量とユーザが入手可能な価格に見合ったゲーム内容（ゲームプログラム，データ等）を包含するにすぎなかった。
【０００４】
ところで，最近にいたっては，家庭用ゲーム機本体もいわゆる３２ビットのＣＰＵを搭載した高速型が開発され，また，ゲームソフト供給媒体としても，ＣＤ－ＲＯＭが採用されつつある。
【０００５】
ＣＤ－ＲＯＭは，その記憶容量が一般的に約５００ＭＢもあり，半導体ＲＯＭに比較して約１００倍以上の容量をもつ。ゲームソフトは，ゲーム進行プログラム，制御プログラム等のプログラム，および，映像データ，サウンドデータ等のデータを含んで構成されるが，このゲームソフト供給媒体としてＣＤ－ＲＯＭを使用すると，理論上，半導体ＲＯＭに比較して１００倍以上の内容のゲームソフトを記憶しておくことができる。
【０００６】
しかしながら，上記のように膨大な内容のゲームソフトを開発し，かつこれをＣＤ－ＲＯＭに記憶させて供給することが技術的に可能であったとしても，そのゲームソフトの開発コストが高騰し，比較的低年齢層を対象とするユーザが１回に支払うことができる価格で供給することが困難となるという問題がある。
【０００７】
本願発明は，このような事情のもとで考え出されたものであって，たとえば，シリーズ化された一連のゲームソフトを買い揃えて行くことによって，豊富な内容のゲームを楽しむことができるようにすることをその課題とする。
ｂ【０００８】
【課題を解決するための手段】
上記の課題を解決するため，本願発明では，次の技術的手段を採用する。
【００１２】
本願発明の第１の側面によれば，ゲームプログラムおよび／またはデータを記憶する記憶媒体を所定のゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法であって，上記記憶媒体は，少なくとも，所定のゲームプログラムおよび／またはデータと，所定のキーとを包含する第１の記憶媒体と，所定の標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて所定の拡張ゲームプログラムおよび／またはデータを包含する第２の記憶媒体とが準備されており，上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータは，上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータに対し，ゲームキャラクタの増加および／またはゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および／または場面の拡張および／または音響の豊富化を達成するように形成されたものであり，上記第２の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填されるとき，上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込んでいる場合には，上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータと上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ，上記所定のキーを読み込んでいない場合には，上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータのみによってゲーム装置を作動させることを特徴とする，ゲームシステム作動方法が提供される。
ｃ【００１５】
【発明の作用および効果】


情報処理装置の具体例としては家庭用ゲーム機があり，記憶媒体の具体例としてはＣＤ－ＲＯＭがあり，これに記憶されるプログラムおよび／またはデータの具体例としては，いわゆるゲームソフトがある。
【００１６】
第１のＣＤ－ＲＯＭには，シリーズもののゲーム内容の他に所定のキーが記憶される。この場合，ゲーム内容は，たとえば，ＣＤ－ＲＯＭの記憶容量の一部を使用した，ユーザが１回の支払いで購入可能な価格に見合ったものとされる。
【００１７】
第２のＣＤ－ＲＯＭには，所定の制御プログラムおよびシリーズもののゲーム内容が記憶されるが，たとえば，この第２のＣＤ－ＲＯＭを単独で使用する場合を予定した標準のゲーム内容に加え，拡張したゲーム内容が記憶される。この拡張したゲーム内容には，たとえば，標準のゲーム内容に対し，ゲームキャラクタの増加，ゲームキャラクタのもつ機能の豊富化，場面の拡張，音響の豊富化等を達成するためのプログラムおよび／またはデータが含まれる。この第２のＣＤ－ＲＯＭの価格は，たとえば，ユーザが１回の支払いで購入可能な価格に設定される。
【００１８】
第２のＣＤ－ＲＯＭが包含する制御プログラムまたはゲーム機にあらかじめ装備する制御プログラムは，この第２のＣＤ－ＲＯＭがゲーム機に装填されたとき，ゲーム機が所定のキーを読み込んでいるか否かを判断し，読み込まれていない場合には，この第２のＣＤ－ＲＯＭに記憶されているゲーム内容のうち，標準のゲーム内容を作動させる一方，上記所定のキーが読み込まれている場合には，標準のゲーム内容および拡張したゲーム内容を作動させる。
【００１９】
上記制御プログラムは，たとえば「○○シリーズの☆☆☆のＣＤ－ＲＯＭをお持ちの場合は，ゲーム機に装填してください。」といったインストラクションを画面に表示させ，ユーザに対して第１のＣＤ－ＲＯＭの装填を促すようにすることもできる。この場合，第１のＣＤ－ＲＯＭの装填後，再度第２のＣＤ－ＲＯＭを装填したときに，上記キーがゲーム機に読み込まれていると判断され，標準のゲーム内容と拡張されたゲーム内容とが作動させられることになる。
【００２０】
上記の場合，第１のＣＤ－ＲＯＭと第２のＣＤ－ＲＯＭとを所有するユーザは，この第２のＣＤ－ＲＯＭをゲーム機に装填したとき，この第２のＣＤ－ＲＯＭに記憶されている標準のゲーム内容に加え，拡張されたゲーム内容を楽しむことが可能となる。
【００２１】
このようにして，第３，第４のＣＤ－ＲＯＭを同様の手法によって提供するようにし，シリーズが進むにしたがって，そのＣＤ－ＲＯＭに標準のゲーム内容に加え，それ以前のＣＤ－ＲＯＭを所有しておれば，各ＣＤ－ＲＯＭに包含されているキーを順次ゲーム機に読み込ませることによって，次第に高度かつ豊富な拡張ゲーム内容を楽しむことができるようにすることができる。
【００２２】
したがって，ユーザにとっては，一回の購入金額が適正なシリーズもののＣＤ－ＲＯＭを買い揃えてゆくことによって，最終的にきわめて豊富な内容のゲームソフトを入手したのと同じになる。また，メーカにとっては，開発コストが相当かかる膨大な内容のゲームソフトを，ユーザが購入しやすい方法で実質的に提供することができるようになる。
ｄ【００２３】
【実施例の説明】
以下，本願発明の好ましい実施例を，図面を参照しつつ具体的に説明する。
【００２４】
図１は，本願発明に係るシステム作動方法の使用に際して用いられる家庭用ゲームセットを示す概略図，図２は，上記システム作動方法の一例を示すフローチャートである。
【００２５】
図１に示すように，本実施例に係るゲームセットは，家庭用ゲーム機Ｓと，このゲーム機にゲームソフトを供給するための記憶媒体としての複数枚のＣＤ－ＲＯＭ１，２，３とを含んで構成される。
【００２８】
図１に示されるように，ＣＤ－ＲＯＭ１，２，３は，たとえば，シリーズもののゲーム内容を記憶したものであり，初回にリリースされたものをここでは第１のＣＤ－ＲＯＭ１，第２弾，第３弾としてリリースされたものを第２のＣＤ－ＲＯＭ２，第３のＣＤ－ＲＯＭ３と呼ぶ。ただし，第４弾以降も続く場合がある。図１に示される場合，このゲーム機のユーザは，第１，第２および第３の，シリーズ３部作のＣＤ－ＲＯＭ１，２，３を所有していることになる。
【００２９】
初回にリリースされた第１のＣＤ－ＲＯＭ１には，少なくともゲーム用プログラムおよびデータＡ1，ならびに，第１キーＣ1が記憶されている。第１キーＣ1は，当該第１のＣＤ－ＲＯＭ１を用いてゲームを行う場合には意味をなさず，後述するように，第２のＣＤ－ＲＯＭ２および／またはそれ以降のＣＤ－ＲＯＭとの関連において，意味をなす。
【００３０】


そして，第２のＣＤ－ＲＯＭ２には，標準ゲームプログラムおよびデータＡ2，拡張ゲームプログラムおよびデータＡ2'，制御プログラムＢ2，ならびに第２キーＣ2が記憶されている。ここで，標準ゲームプログラムおよびデータＡ2とは，この第２ＣＤ－ＲＯＭ２を単独で使用することを予定したものである。また，拡張ゲームプログラムおよびデータＡ2'とは，上記標準ゲームプログラムおよびデータＡ2によって実現される標準ゲーム内容に比較し，より高度かつ豊富なゲーム内容を実現するためのものである。たとえば，ゲームキャラクタの増加，ゲームキャラクタのもつ機能の豊富化，場面の拡張，音響の豊富化等がこの拡張ゲームプログラムおよびデータＡ2'によって実現される。ここで第２キーＣ2は，当該第２のＣＤ－ＲＯＭ２のみを用いてゲームを行う場合には意味をなさず，第３のＣＤ－ＲＯＭ３および／またはそれ以降のＣＤ－ＲＯＭとの関連において意味をなす。また，本願実施例において制御プログラムＢ2がもつべき機能については後述する。
【００３１】
同じく，第３のＣＤ－ＲＯＭ３には，この第３のＣＤ－ＲＯＭ３を単独で使用することを予定した標準ゲームプログラムおよびデータＡ3，制御プログラムＢ3より高度かつ豊富なゲーム内容を実現するための拡張ゲームプログラムおよびデータＡ3'，ならびに第３のキーＣ3が記憶されている。この第３のＣＤ－ＲＯＭ３についての拡張ゲームプログラムおよびデータＡ3'は，第２のＣＤ－ＲＯＭ２についての拡張ゲームプログラムおよびデータＡ2'よりも，より一層拡張の程度が高められたものとされる。ここで第３キーＣ3は，当該第３のＣＤ－ＲＯＭ３のみを用いてゲームを行う場合には意味をなさず，図示しない第４のＣＤ－ＲＯＭおよび／またはそれ以降のＣＤ－ＲＯＭとの関連において意味をなすものである。
【００３２】
なお，上記第１，第２および第３キーＣ1，Ｃ2，Ｃ3は，狭義には，ゲームのタイトル，バージョンＮｏ．リリース時期，仕向先等，ゲーム内容に直接関係しない情報であってよいが，ゲーム結果等のゲームデータやプログラムの一部を含むことを妨げない。通常，このようなキー情報は，記憶媒体の所定の領域にコード化する等して所定の形式で記憶しておき，制御プログラムによってこの情報を読み取り，何らかの論理によってキーであると認識させることができればよい。
【００３３】
次に，図２のフローチャートを参照し，図１に示すように，第１ないし第３のＣＤ－ＲＯＭ１，２，３を所有するユーザが第２のＣＤ－ＲＯＭ２の拡張ゲームを楽しむ場合を例にとり，本願発明方法の一例を説明する。
【００３４】
第２のＣＤ－ＲＯＭ２がゲーム機ＳのＣＤドライブ装置４に装填されると，第２のＣＤ－ＲＯＭ２中の制御プログラムＢ2がゲーム機１に読み込まれる。こうして読み込まれた制御プログラムは，以下の制御を行う。
【００３５】
まず，第１のＣＤ－ＲＯＭ１がもつべき第１キーＣ1がすでにゲーム機Ｓに読み込まれいるかどうかを判断する（ステップ００１）。ゲーム機Ｓに通常の揮発性のＲＡＭをバッテリーバックアップし，あるいは不揮発性の記憶機能を設けるなどして，すでに上記第１キーＣ1が読み込まれている場合には（ステップ００１でＹＥＳ），当該第２のＣＤ－ＲＯＭ２中の標準ゲームと拡張ゲームとを実行するべく制御を行う（ステップ００２）。
【００３６】
ステップ００１において第１キーＣ1が読み込まれていないと判断された場合には（ステップ００１でＮＯ），第１のＣＤ－ＲＯＭ１のゲーム機Ｓへの装填をユーザに促すインストラクション表示を行う（ステップ００３）。これは，たとえば，テレビジョン装置の画面に「○○シリーズの☆☆☆のＣＤ－ＲＯＭをお持ちの場合は，ゲーム機に装填してください」といった表示をするなどして行う。一定時間内に（ステップ００４でＹＥＳ），第１のＣＤ－ＲＯＭ１がゲーム機Ｓに装填されると（ステップ００５でＹＥＳ），第１キーＣ1が読み込まれたかどうかが判断される（ステップ００６）。第１キーが読み込まれていると判断されると（ステップ００６でＹＥＳ），再度の第２ＣＤ－ＲＯＭ２をゲーム機Ｓに装填することをユーザに促すインストラクションを表示する（ステップ００７）。これは，たとえば，テレビジョン装置の画面に「元のＣＤ－ＲＯＭをゲーム機に装填してください」といった表示をするなどして行う。一定時間内に（ステップ００８でＹＥＳ），第２のＣＤ－ＲＯＭ２が装填されると（ステップ００９でＹＥＳ），当該第２のＣＤ－ＲＯＭ２中の標準ゲームと拡張ゲームとを実行するべく制御を行う（ステップ０１０）。上記インストラクション表示後一定時間内に第２のＣＤ－ＲＯＭ２が装填されない場合には（ステップ００９でＮＯ），制御を終了する（ステップ０１１）。
【００３７】


一方，ステップ００３で第１のＣＤ－ＲＯＭ１を装填するべきインストラクション表示を行ったにもかかわらず，一定時間内に第１のＣＤ－ＲＯＭ１がゲーム機Ｓに装填されない場合（ステップ００５でＮＯ），および，上記インストラクション表示にしたがって一定時間内に装填された第１のＣＤ－ＲＯＭ１から第１キーＣ1が読み込まれなかった場合（ステップ００６でＮＯ）にも，再度第２のＣＤ－ＲＯＭ２の装填をユーザに促すインストラクション表示を行う。この場合，たとえば，テレビジョン装置の画面に「拡張ゲームを実行するためのキーが読み取れませんでしたので，標準ゲームを実行します。再度元のＣＤ－ＲＯＭを装填してください」といった表示をすることにより行う。一定時間内に（ステップ０１３でＹＥＳ），第２のＣＤ－ＲＯＭ２が装填されると（ステップ０１４でＹＥＳ），当該第２のＣＤ－ＲＯＭ２中の標準ゲームのみを実行するべく制御を行う（ステップ０１５）。上記インストラクション表示後一定時間内に第２のＣＤ－ＲＯＭ２が装填されない場合には（ステップ０１４でＮＯ），制御を終了する（ステップ０１６）。
【００３８】
すなわち，上記実施例によれば，ユーザは，第２のＣＤ－ＲＯＭ２と第１のＣＤ－ＲＯＭ１を所有している故に，第２のＣＤ－ＲＯＭ２中の標準ゲームのみならず，拡張したゲームを楽しむことができる。もし，このユーザが第１のＣＤ－ＲＯＭ１を所有していない場合には，上記した制御において，第１キーＣ1を読み取ることができないから，第２のＣＤ－ＲＯＭ２中の標準ゲームしか楽しむことができないことになる。
【００４０】
たとえば，第１のＣＤ－ＲＯＭから第ＮのＣＤ－ＲＯＭの価格をユーザが１回で支払い可能な価格に設定しておけば，これらのシリーズもののＣＤ－ＲＯＭを買い揃えてゆくことによって，最終的にきわめて豊富な内容のゲームソフトを入手したのと同じになる。また，メーカにとっては，開発コストが相当かかる膨大な内容のゲームソフトを，ユーザが購入しやすい方法で実質的に提供することができるようになる。
【００４１】
本願発明方法は，上記した実施例に限定されない。たとえば，上記実施例では，キーの判断を第２以降のＣＤ－ＲＯＭ中の制御プログラムによって行うようにしているが，これに代えて，たとえばゲーム機の記憶部に上記制御を行うプログラムを格納しておき，これによって上記のキーの判断を行うようにすることもできる。
【００４２】
さらに，上記実施例では，記憶媒体としてＣＤ－ＲＯＭを使用し，情報処理装置としてゲーム機を使用したが，これに代えて，他の記憶媒体としてたとえばフロッピーディスク，ハードディスク，光磁気（ＭＯ）ディスクを使用し，また他の情報処理装置としてたとえばパーソナルコンピュータを使用してもよい。
(イ)前記(ア)の記載事項によれば，本件明細書Ａの発明の詳細な説明には，本件発明Ａ１及びＡ２に関し，次のような開示があることが認められる。従来，家庭用ゲーム機の分野においては，ゲーム機本体を所有しているユーザを対象として，半導体ＲＯＭカセット等によりゲームソフトが供給されていたが，最近に至って，３２ビットのＣＰＵを搭載した高速型の家庭用ゲーム機本体が開発され，記憶容量が半導体ＲＯＭの１００倍以上あるＣＤ－ＲＯＭが，ゲームソフト供給媒体として採用されつつある（【０００２】～【０００５】）。
しかしながら，膨大な内容のゲームソフトを開発し，ＣＤ－ＲＯＭに記憶させて供給することが技術的に可能だとしても，そのゲームソフトの開発コストが高騰し，比較的低年齢層を対象とするユーザが１回に支払える価格で供給することが困難となるという問題がある（【０００６】）。「本願発明」は，このような事情のもとで考え出されたものであって，例えば，シリーズ化された一連のゲームソフトを買い揃えていくことにより，豊富な内容のゲームを楽しめるようにすることを課題とするものであり，かかる課題を解決するための手段として，ゲームプログラム及び／又はデータを記憶する記憶媒体を所定のゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法であって，上記記憶媒体は，少なくとも，所定のゲームプログラム及び／又はデータと，所定のキーとを包含する第１の記憶媒体と，所定の標準ゲームプログラム及び／又はデータに加えて所定の拡張ゲームプログラム及び／又はデータを包含する第２の記憶媒体とが準備されており，上記拡張ゲームプログラム及び／又はデータは，上記標準ゲームプログラム及び／又はデータに対し，ゲームキャラクタの増加及び／又はゲームキャラクタのもつ機能の豊富化及び／又は場面の拡張及び／又は音響の豊富化を達成するように形成されたものであり，上記第２の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填されるとき，上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込んでいる場合には，上記標準ゲームプログラム及び／又はデータと上記拡張ゲームプログラム及び／又はデータの双方によってゲーム装置を作動させ，上記所定のキーを読み込んでいない場合には，上記標準ゲームプログラム及び／又はデータのみによってゲーム装置を作動させることを特徴とする，ゲームシステム作動方法という構成を採用した（【０００７】，【００１２】）。この構成により，第１の記憶媒体と第２の記憶媒体とを所有するユーザは，第２の記憶媒体に記憶されている標準のゲーム内容に加え，拡張されたゲーム内容を楽しむことが可能となるから，ユーザにとっては，一回の購入金額が適正なシリーズものの記憶媒体を買い揃えてゆくことによって，最終的に極めて豊富な内容のゲームソフトを入手したのと同じになり，メーカにとっては，膨大な内容のゲームソフトを，ユーザが購入しやすい方法で実質的に提供できるという効果を奏する（【００２０】，【００２２】，【００４０】）。
イ本件発明Ａ１の技術的範囲の属否について
(ア)構成要件Ｄ，Ｄ－１及びＤ－２の意義


ａ(a)本件発明Ａ１の特許請求の範囲（請求項１）の記載によれば，「第２の記憶媒体」は「所定の標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて所定の拡張ゲームプログラムおよび／またはデータを包含する」ものであり（構成要件Ｂ－２），「上記第２の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填されるとき」（構成要件Ｄ）に，「上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込んでいる場合には，上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータと上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ」（構成要件Ｄ－１），「上記所定のキーを読み込んでいない場合には，上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータのみによってゲーム装置を作動させる」（構成要件Ｄ－２）ことを理解できる。一方，上記特許請求の範囲には，「上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込」む時期について，「上記第２の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填され」た直後のステップであって，第２の記憶媒体によりゲーム装置が作動する前の時点に限定して解釈すべき根拠となる記載はない。
⒝次に，前記ア(イ)のとおり，本件明細書Ａの発明の詳細な説明には，「本願発明」は，第２の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填されるとき，上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込んでいる場合には，上記標準ゲームプログラム及び／又はデータと上記拡張ゲームプログラム及び／又はデータの双方によってゲーム装置を作動させ，上記所定のキーを読み込んでいない場合には，上記標準ゲームプログラム及び／又はデータのみによってゲーム装置を作動させるという構成を採用することにより，第１の記憶媒体と第２の記憶媒体とを所有するユーザは，第２の記憶媒体に記憶されている標準のゲーム内容に加え，拡張されたゲーム内容を楽しむことが可能となる等の効果を奏することが記載されており，この点に技術的意義があるものと認められる。
そして，本件発明Ａ１の上記技術的意義に照らすと，「上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込」む時期を，「上記第２の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填され」た直後のステップであって，第２の記憶媒体によりゲーム装置が作動する前の時点に限る必然性は見いだし難い。本件明細書Ａ全体をみても，「上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込」む時期を上記の時点に限定することによって，その他の時点で上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込む場合と比して有利な効果を生じるなどの技術的意義があることについての記載も示唆もない。
⒞以上の本件発明Ａ１の特許請求の範囲（請求項１）の記載及び本件明細書Ａの記載によれば，本件発明Ａ１の「上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込」む時期は，「上記第２の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填され」ている場面であれば足り，第２の記憶媒体がゲーム装置に装填された直後のステップであって，第２の記憶媒体によりゲーム装置が作動する前の時点に限定されるものではないと解すべきである。
ｂこれに対し被控訴人は，①本件発明Ａ１の特許請求の範囲（請求項１）の記載，②本件明細書Ａの【００１８】の記載，③本件特許出願Ａの出願審査の際に控訴人が提出した意見書（乙Ａ１４の１，２）の記載によれば，構成要件Ｄ，Ｄ－１及びＤ－２は，第２の記憶媒体によりゲーム装置を作動させる前に，「所定のキー」が読み込まれているか否かを判定することを前提とする旨主張する。
まず，上記①及び②の点については，前記ａのとおり，本件発明Ａ１の特許請求の範囲（請求項１）の記載及び本件明細書Ａの記載によれば，本件発明Ａ１の「上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込」む時期は，第２の記憶媒体がゲーム装置に装填された直後のステップであって，第２の記憶媒体によりゲーム装置が作動する前の時点に限定されるものではないと解すべきである。
次に，上記③の点について，本件特許出願Ａの出願審査の際に控訴人が提出した意見書（乙Ａ１４の１，２）には，「第２の記憶媒体が包含する制御プログラムまたはゲーム機にあらかじめ装備する制御プログラムは，この第２の記憶媒体がゲーム機に装填されたとき，ゲーム機が所定のキーを読み込んでいるか否かを判断し，読み込まれていない場合には，この第２の記憶媒体に記憶されているゲーム内容のうち，標準のゲーム内容を作動させる一方，上記所定のキーが読み込まれている場合には，標準のゲーム内容及び拡張したゲーム内容を作動させる。」との記載がある。
しかしながら，上記記載から直ちに，控訴人が，本件発明Ａ１の技術的範囲につき，第２の記憶媒体がゲーム機に装填された直後のステップであって，ゲーム機が作動する前の時点で「所定のキー」が読み込まれているか否かを判定する構成のものに限定する趣旨のものである旨主張したものと理解することはできない。また，上記意見書は，その記載全体をみれば，拒絶理由通知に記載された引用例１の発明と本件訂正Ａ前の本件特許Ａの特許請求の範囲の請求項１に係る発明とは，標準ゲームプログラムの内容の拡張という概念の有無において相違するものであるから，引用例１の発明に基づき上記本件訂正Ａ前の発明を容易に発明することができたものではない旨を主張したものと理解できる。
以上によれば，被控訴人の上記主張は採用することができない。
(イ)構成要件Ｂ等の意義
ａ(a)本件発明Ａ１の特許請求の範囲（請求項１）の記載によれば，「所定の拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」は，「標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて，ゲームキャラクタの増加および／またはゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および／または場面の拡張および／または音響の豊富化を達成するためのゲームプログラムおよび／またはデータ」であり，「第２の記憶媒体」に「包含」されるものであって，「上記第２の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填され」，「上記ゲーム装置が」「第１の記憶媒体」が「包含する」「所定のキーを読み込んでいる場合に」，「上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータと上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ」ることを理解できる。
このように，構成要件Ｂ－２の「所定の拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」は，「上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータ」とともにゲーム装置を作動させるものであり，第２の記憶媒体に記憶されるものであって，第２の記憶媒体がゲーム装置に装填されるときにゲーム装置を作動させることが可能なものであることからすると，「所定の拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」とは，第２の記憶媒体にその全部が記憶されているものを意味するのであり，第１の記憶媒体と第２の記憶媒体とに分かれて記憶されているものは含まれないと理解できる。


⒝次に，本件明細書Ａの発明の詳細な説明には，前記ア(ア)のとおり，「本願発明」は，所定のゲームプログラム及び／又はデータと，所定のキーとを包含する第１の記憶媒体と，所定の標準ゲームプログラム及び／又はデータに加えて所定の拡張ゲームプログラム及び／又はデータを包含する第２の記憶媒体とが準備されており，第２の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填されるとき，上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込んでいる場合には，上記標準ゲームプログラム及び／又はデータと上記拡張ゲームプログラム及び／又はデータの双方によってゲーム装置を作動させる構成を有するものである旨が記載されている。
他方，本件明細書Ａには，「所定の拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」が第１の記憶媒体と第２の記憶媒体とに分かれて記憶されている構成について明示ないし示唆する記載はない。むしろ，本件発明Ａ１の実施例に関する【００３５】ないし【００３７】の記載は，第１のＣＤ－ＲＯＭ（第１の記憶媒体）から拡張ゲームプログラムやデータを読み込むことはおよそ想定していないと理解できるものなのであり，このことも，上記の理解を裏付けるものといえる。
なお，本件明細書Ａには，「上記第１，第２および第３キーＣ1，Ｃ2，Ｃ3は，狭義には，ゲームのタイトル，バージョンＮｏ．リリース時期，仕向先等，ゲーム内容に直接関係しない情報であってよいが，ゲーム結果等のゲームデータやプログラムの一部を含むことを妨げない。」との記載があるが（【００３２】），同記載は，所定のキーにゲームデータやプログラムの一部を含むことが可能である旨を示したものであって，第１の記憶媒体に記憶されたゲームデータやプログラムを拡張ゲームプログラム／及びデータとして使用することが可能である旨を示すものであるとは理解できない。⒞以上の本件発明Ａ１の特許請求の範囲（請求項１）の記載及び本件明細書Ａの記載によれば，本件発明Ａ１の「所定の拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」は，「第２記憶手段」にその全てが記録されるものを意味するのであって，「第１記憶手段」と「第２記憶手段」とに分かれて記憶されるものは含まれないと解される。ｂこれに対し控訴人は，「拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」は，より高度かつ豊富なゲーム内容を実現するのに「役に立つ」ゲームプログラム及び／又はデータを意味するものであって，「単独で」より高度かつ豊富なゲーム内容を実現するゲームプログラム及び／又はデータを意味するものではない旨主張する。
しかしながら，「拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」は，前記ａのとおり解されるものであり，控訴人の上記主張は採用することができない。
(ウ)イ号方法の構成要件充足性について
ａイ号方法のうちイ－１号方法等以外のもの
証拠（甲Ａ５，７～９，１１，１４，１９，２１～２５）及び弁論の全趣旨によれば，イ号方法のうちイ－１号方法等以外のもの（イ－９，１６ないし２２，２３②及び２４ないし４０号方法。以下「イ－９号方法等」と総称する。）の構成は，別紙９「イ号方法の構成」記載のとおりであると認められる。
そして，本件発明Ａ１の構成要件とイ－９号方法等の構成との対比は，別紙９「イ号方法の構成」記載のとおりであるから，イ－９号方法等は，本件発明Ａ１の構成要件をすべて充足するものであって，本件発明Ａ１の技術的範囲に属するものと認められる。
これに対し被控訴人は，イ－９号方法等の構成は，別紙３「イ号方法説明書（被控訴人）」記載のとおりであり，イ－９号方法等は構成要件Ｄ，Ｄ－１及びＤ－２を充足するものではない旨主張する。しかしながら，上記主張は，構成要件Ｄ，Ｄ－１及びＤ－２は，第２の記憶媒体によりゲーム装置を作動させる前に，「所定のキー」が読み込まれているか否かを判定するものであると解することを前提とするところ，かかる解釈を採用できないことについては，前記(ア)ａのとおりである。
したがって，被控訴人の上記主張は，その前提を欠くものであって，採用することはできない。
ｂイ－１号方法等
控訴人は，①イ－１号方法等は，別紙２「イ号方法説明書（控訴人）」記載のとおりであり，同方法と本件発明Ａ１及びＡ２の構成要件との対比は同別紙記載のとおりであるから，同方法は，本件発明Ａ１及びＡ２の構成要件をすべて充足する，②ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ２が，その作動に際しプログラム及び／又はデータの処理のために使用できるＲＡＭの容量は３２ＭＢであるところ，その容量は，ＭＩＸＪＯＹを実行することによりイ号製品に包含されたプログラム及び／又はデータの処理のためにも使用されることを考慮すると，イ－１号方法等において，イ号製品とシリーズものの関係にある本編ディスクから読み込んでＲＡＭに格納されるプログラム及び／又はデータの容量はごく限られたものとならざるを得ないから，イ－１号方法等における場面の拡張等を達成するプログラム及び／又はデータの大部分はイ号製品に記録されており，かかるプログラム及び／又はデータにより，構成要件Ｃ，Ｈの「ゲームキャラクタの増加および／またはゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および／または場面の拡張および／または音響の豊富化を達成」していると推測するのが合理的である旨主張する。
これに対し被控訴人は，イ－１号方法等では，アペンドディスクに記録された本編ディスクプログラムが本編ディスクに記録されたプログラム及び／又はデータと組み合わされなければ，「ゲームキャラクタの増加および／またはゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および／または場面の拡張および／または音響の豊富化」を達成することはできないのであるから，イ－１号方法等には，「拡張ゲームプログラム及び／又はデータ」及びそれを包含した「第２の記憶媒体」（構成要件Ｂ－２，Ｇ－２）は存在せず，構成要件Ｃ及びＨも充足しない旨主張する。
そこで，イ－１号方法等が本件発明Ａ１及びＡ２の構成要件を充足するか否かについて検討する。
(a)証拠（甲Ａ３，１２，１７）及び弁論の全趣旨によれば，イ－１ないし５号方法について，以下の事実が認められる。