なお，被告販売製品においては，リード端子スズめっきを溶接する前と，めっき後のすすぎの工程を経た後とを比較すると，スズの元素濃度が減少しているから（乙８６），酸化スズも減少していると考えられる。したがって，被告販売製品において，「酸化スズ形成処理」は行われていないというべきである。また，原告は，構成要件１Ｃの「ウィスカの成長抑制処理」の具体的意義も明らかにしないまま，同文言の存在を無視して，溶接部に酸化スズが少しでも存在すれば構成要件１Ｃをも充足すると主張しているものであり，明らかに失当である。イ争点１－３（被告販売製品は構成要件２Ａを充足するか）について
【原告の主張】
構成要件２Ａは，「前記の酸化スズ形成処理により，前記リード線と前記アルミ芯線との溶接部に少なくともＳｎＯまたはＳｎＯ２が含まれてなる，」と規定する。前記ア【原告の主張】において主張したとおり，被告販売製品の溶接部には，酸化スズ（ＳｎＯ又はＳｎＯ２）が存在しているから，被告販売製品は，構成要件２Ａを充足する。
【被告の主張】
上記ア【被告の主張】で主張したとおり，原告は，「酸化スズ形成処理」の具体的意義を明確にしていないし，被告販売製品において，「酸化スズ形成処理」は行われていないから，被告販売製品は構成要件２Ａを充足しない。ウ争点１－４（被告販売製品は構成要件１０Ｃを充足するか）について
【原告の主張】
(ｱ)構成要件１０Ｃの解釈
構成要件１０Ｃは，「前記溶接部分の少なくとも一部に，ＳｎＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる皮膜が形成されてなることを特徴とする，」と規定する。ここで，被告も「ＳｎＰＯＸ」が「リン酸スズ」であることを認めていること，「Ｓｎ２Ｐ２Ｏ７」のように化学量論的組成を明確に示す表記に代えて「ＳｎＰＯ３．５」のように元素組成のみを示す表記がされる慣行があることからして，構成要件１０Ｃの「ＳｎＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる」とは，「リン酸スズからなる」ことを意味すると解すべきである。
(ｲ)被告販売製品の構成
東レリサーチセンターが，被告販売製品における溶接部分の表面をＸＰＳ及びオージェ電子分光法・深さ方法分析（以下「ＡＥＳ」という。）により分析したところ，被告販売製品の溶接部分の表面の同じ分析深さでＳｎ，Ｏ及びＰが存在することが確認され，また，Ｓｎ－Ｏ結合及びＰ－Ｏ結合が存在することが確認された（甲７，１０の１ないし１０の５，１６）。このことから，被告販売製品の溶接部の表面には，リン酸スズ，すなわち，「ＳｎＰＯＸ（ｘは２～４を表す）」が存在していると推認できる。
この点について，被告は，被告販売製品の溶接部の表面に「ＳｎＰＯＸ（ｘは２～４を表す）」が存在することの立証がされていないと主張するが，熱処理や溶剤処理によって形成される皮膜は，結晶体のような精製された化合物とは異なり，多くの格子欠陥を有する非結晶状態となっていることがほとんどである。したがって，被告販売製品における溶接部の表面にも，Ｓｎ，Ｐ及びＯが化学量論性の高い状態にあるリン酸スズとは異なる乱雑な構造で存在していると考えられる。このような状態の物質をＸＰＳで分析した場合には，ケミカルシフトの分布した多数のピークが重なり合ったピークが計測されることとなるから，必ずしも単結晶膜のような精製された化合物のような明確なピークが観察されるものではない。したがって，被告販売製品は構成要件１０Ｃを充足する。
【被告の主張】
(ｱ)構成要件１０Ｃの解釈
原告は，構成要件１０Ｃの「ＳｎＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる」とは，「リン酸スズからなる」ことを意味すると解すべきと主張するが，リン酸スズには，「ＳｎＰＯＸ（ｘは２～４を表す）」以外のものが存在しているのであるから，構成要件１０Ｃは，文字どおり「ＳｎＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる」ものと解するべきである。
(ｲ)被告販売製品の構成について
原告が提出する被告販売製品の分析結果（甲７，１０の１ないし１０の５，１６）によっても，同一の深さ領域でＰ，Ｓｎ及びＯが検出されたことと，Ｓｎ－Ｏ結合とＰ－Ｏ結合が存在していると推察されたことが示されているのみであるところ，一般に，リン酸スズの分子構造としては様々なものが知られていること，被告販売製品の表面にはＣ，Ａｌ，Ｆｅ，Ｃｕ等の元素も検出されたことなどからして，被告販売製品の溶接部分の一部に「ＳｎＰＯＸ（ｘは２～４を表す）」が存在していることは立証されていないというべきである。
仮に，溶接部の表面に「ＳｎＰＯＸ（ｘは２～４を表す）」が存在していたとしても，すすぎの工程において，リンを有する物質のほとんどは除去されるのであるから，極めて微量が存在するにすぎず，これらからなる「皮膜」が形成されているとは到底言い難い状態にあると考えられる（乙８６）。
エ争点１－５（被告販売製品は構成要件１１Ａを充足するか）について
【原告の主張】
(ｱ)構成要件１１Ａの解釈
構成要件１１Ａは，「スズが存在する部分において，スズ表面にＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる皮膜が形成されてなる，」と規定する。ここで，本件明細書２の段落【００３８】に「ＳｎＰＯＸが形成されていない部分，すなわちＳｎが存在している部分においても，そのＳｎ表面上にＰＯＸからなるリン系化合物の皮膜が形成される。」と記載していることからして，構成要件１１Ａの「ＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる」とは，リン酸そのものではなく，リン酸塩を意味すると解すべきである。
(ｲ)被告販売製品の構成


東レリサーチセンターが，被告販売製品における溶接部分の表面をＸＰＳ及びＡＥＳにより分析したところ，被告販売製品の溶接部分の表面の同じ分析深さでＳｎ，Ｏ及びＰが存在することが確認され，また，Ｓｎ－Ｏ結合及びＰ－Ｏ結合が存在することが確認されたほか，Ｃｕ等のタブ端子を構成する元素由来のピークも確認された（甲７，１０の１ないし１０の５，１６）。したがって，被告販売製品のスズ表面には，例えばリン酸銅等のリン酸塩，すなわち，「ＰＯＸ（ｘは２～４を表す）」が存在していると推認できる。
したがって，被告販売製品は構成要件１１Ａを充足する。
【被告の主張】
(ｱ)構成要件１１Ａの解釈
原告は，構成要件１１Ａの「ＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる」とは，リン酸そのものではなくリン酸塩を意味すると解すべきと主張するが，「ＰＯＸ」とは「酸化リン」を意味するものであるから，原告の解釈は誤りである。
(ｲ)被告販売製品の構成について
原告が提出する被告販売製品の分析結果（甲１０の１ないし１０の５）は，単に「ＰＯＸ（リン酸塩）の状態が主成分であると考えられる」と述べるにとどまっており，「ＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる」の存在は立証されていないというべきである。
仮に，溶接部の表面にＰＯＸ（ｘは２～４を表す）が存在していたとしても，すすぎの工程において，リンを有する物質のほとんどは除去されるのであるから，極めて微量が存在するにすぎず，これらからなる「皮膜」が形成されているとは到底言い難い状態にあると考えられる（乙８６）。
(2)本件各発明についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認
められるか（争点２）
ア争点２－１（本件発明１－１及び同１－２についての各特許に無効理由１〔新規性欠如〕は認められるか）について
【被告の主張】
(ｱ)乙３８発明①
本件優先日前に日本国内で頒布された刊行物である特開２０００－２７７３９８号公報（以下「乙３８公報」という。）には，コンデンサ用リード線に関する次の発明（以下「乙３８発明①」という。）が開示されている。「すずめっきされた銅線の端部に，アルミニウム線が溶接されたコンデンサ用リード線であって，前記すずめっきされた銅線と前記アルミニウム線との溶接部に，ウィスカが発生するのを防止するための高温加熱が施された，コンデンサ用リード線。」
(ｲ)本件発明１－１と乙３８発明①の対比
乙３８発明①の「すずめっきされた銅線」が本件発明１－１の「芯材表面にスズからなる金属層が形成されてなるリード線」に，乙３８発明①の「アルミニウム線」が本件発明１－１の「アルミ芯線」に，乙３８発明①の「ウィスカが発生するのを防止するための高温加熱」が本件発明１－１の「ウィスカの成長抑制処理」に，それぞれ相当する。
したがって，本件発明１－１と乙３８発明①とは，「芯材表面にスズからなる金属層が形成されてなるリード先端部に，アルミ芯線が溶接されてなり，前記リード線と前記アルミ芯線との溶接部に，ウィスカの成長抑制処理が施されてなる」との点において一致し，次の点において形式的に相違する。ａ本件発明１－１の「アルミ芯線」は「圧扁部」を有するのに対し，乙３８発明①の「アルミニウム線」がこれを有するか不明である点（以下「相違点１－Ａ」という。）
ｂ本件発明１－１は「電解コンデンサ用タブ端子」であるのに対し，乙３８発明①は「コンデンサ用リード線」である点（以下「相違点１－Ｂ」という。）ｃ本件発明１－１は，「ウィスカ抑制処理が，酸化スズ形成処理である」のに対し，乙３８発明①の「ウィスカが発生するのを防止するための高温加熱」が酸化スズ形成処理であるか不明である点（以下「相違点１－Ｃ」という。）
(ｳ)本件発明１－２と乙３８発明①の対比
本件発明１－２と乙３８発明①とを対比すると，上記(ｲ)の相違点１－Ａないし同１－Ｃのほか，次の点において形式的に相違する。
本件発明１－２は，「前記の酸化スズ形成処理により，前記リード線と前記アルミ線との溶接部に少なくともＳｎＯまたはＳｎＯ２が含まれてなる」のに対し，乙３８発明①がこのような構成を備えているか不明である点（以下「相違点２－Ａ」という。）。
(ｴ)相違点についての検討
ａ相違点１－Ａについて，コンデンサ用リード線に用いられるアルミニウム線が圧扁部を有することは本件優先日時点での技術常識であったから（乙４０，４１），相違点１－Ａに係る構成は，当該技術常識を参酌することにより乙３８公報から導き出せる事項であり，乙３８公報に記載されているに等しいというべきである。ｂ相違点１－Ｂについて，アルミニウム線と銅線等が溶接されたコンデンサ用リード線を，電解コンデンサ用のタブ端子として用いることは，本件優先日時点での技術常識であったから（乙３９，４０），相違点１－Ｂに係る構成は，当該技術常識を参酌することにより乙３８公報から導き出せる事項であり，乙３８公報に記載されているに等しいというべきである。
ｃ相違点１－Ｃについて，乙３８公報には，「ウィスカが発生するための高温加熱」として，約１５０℃で約２１分間加熱することが開示されているところ，約１５０℃の温度条件で加熱されたスズめっきの表面に酸化スズが形成されることは，本件優先日時点の技術常識であったから（乙４２ないし４４），相違点１－Ｃに係る構成は，当該技術常識を参酌することにより乙３８公報から導き出せる事項であり，乙３８公報に記載されているに等しいというべきである。ｄ相違点２－Ａについて，乙３８公報には，「ウィスカが発生するための高温加熱」として，約１５０℃で約２１分間加熱することが開示されているところ，約１５０℃の温度条件で加熱されたスズめっきの表面に酸化スズが形成されること，及び，ＳｎＯ２は酸化スズのうち最も代表的なものであることは，本件優先日時点の技術常識であったから（乙４２ないし４４），相違点２－Ａに係る構成は，当該技術常識を参酌することにより乙３８公報から導き出せる事項であり，乙３８公報に記載されているに等しいというべきである。
(ｵ)小括


以上によれば，本件発明１－１及び同１－２は，いずれも実質的に乙３８公報に記載された発明というべきであるから，本件発明１－１及び同１－２についての各特許は，いずれも特許法２９条１項３号の規定に違反してされたものであり，同法１２３条１項２号の無効理由があるから，特許無効審判により無効にされるべきものである。
したがって，原告は，被告に対し，本件特許権１を行使することができない（特許法１０４条の３第１項）。
【原告の主張】
従来，タブ端子において，鉛フリーのリード線を用いると，アルミ線を溶接した部分にウィスカが生じるが，これを防ぐためにウィスカ成長抑制する処理を施せば，リード線のはんだ濡れ性が阻害されてしまうという，背反する課題があった。本件発明１－１及び同１－２は，このような課題に対し，ウィスカがスズ金属単体からなることを確認した上で，溶接部分の残留応力を取り除くばかりでなく，これに加え，溶接部分のスズを酸化スズに変成しておくことにより，スズの結晶変態を抑制し，ウィスカの発生を抑制できることを見いだしたものであり，更に，はんだ濡れ性を損なうことのない適度な条件（熱処理における温度や時間，溶剤処理における溶剤の種類，濃度及び温度）を明らかにする画期的な発明である。他方，乙３８公報は，ウィスカの発生原因や，タブ端子の処理方法とウィスカ抑制との関係，はんだ濡れ性とウィスカの成長抑制との両立などについて何ら検討されておらず，単に当時の公知事項を記載したにすぎないものである。被告は，乙３８公報に，本件発明１－１及び同１－２が記載されているに等しいと主張するが，乙３８公報で開示されているスズめっきは，スズ金属１００パーセントとは限らないのに対し，本件発明１－１，同１－２の「芯材表面にスズからなる金属層が形成されてなるリード先端部に，」とある「スズ」とは，本件明細書１の段落【００１２】，同【００３３】の記載からして，スズ金属１００パーセントを意味するものであるから，この点において相違しているといえる。また，乙３８公報記載の熱処理により酸化スズが形成されることがあったとしても，それはたまたま空気中で熱処理がされたためであって，より効率的な真空下での熱処理であれば酸化スズは生じないはずである。
したがって，本件発明１－１及び同１－２が，乙３８公報に記載されているに等しいということはなく，これらの発明が新規性を有することは明らかである。イ争点２－２（本件発明１－１及び同１－２についての各特許に無効理由２〔進歩性欠如〕は認められるか）について
【被告の主張】
(ｱ)相違点に係る容易想到性
仮に，上記ア【被告の主張】(ｲ)において主張した相違点が乙３８公報に実質的に記載されているとはいえず，これらの点が本件発明１－１及び同１－２と乙３８発明①との実質的な相違点であったとしても，次のとおり，これらの相違点に係る構成は，本件優先日時点において，当業者が周知技術を適用し，又は技術常識を参酌することにより，容易に想到することができた。
ａ相違点１－Ａについて，コンデンサ用リード線に用いられるアルミニウム線に圧扁部を設けることは，本件優先日時点の周知技術であったところ（乙４０，４１），乙３８発明①に上記周知技術を適用して相違点１－Ａに係る本件発明１－１の構成とすることは，本件優先日当時，当業者が容易に想到できたことである。ｂ相違点１－Ｂについて，アルミニウム線と銅線等が溶接されたコンデンサ用リード線を，電解コンデンサ用のタブ端子として用いることは，本件優先日時点の周知技術であったところ（乙３９ないし４１），乙３８発明①に上記周知技術を適用して相違点１－Ｂに係る本件発明１－１の構成とすることは，本件優先日当時，当業者が容易に想到できたことである。
ｃ相違点１－Ｃについて，約１５０℃の温度条件で高温加熱することにより，スズめっきの表面に酸化スズが形成されることは，本件優先日当時の技術常識であったから（乙４２ないし４４），乙３８発明①の「加熱処理」をもって酸化スズ形成処理とすることは，本件優先日当時，上記技術常識を考慮することにより当業者が容易に想到できたことである。
また，コンデンサ用リード線のスズめっきが施された部分に，加熱処理を施すことによって適切な量の酸化スズを形成させて，はんだ濡れ性とウィスカの発生抑制を両立させることは，本件優先日当時の技術常識を参酌することにより当業者が容易に予期し得たものであり（乙３８，４６ないし４８），本件発明１－１は，相違点１－Ｃに係る構成を備えることにより，当業者が予期しない格別顕著な効果を奏するものではない。
ｄ相違点２－Ａについて，約１５０℃の温度条件で高温加熱することにより，スズめっきの表面に酸化スズが形成されること，及び，形成された酸化スズが少なくともＳｎＯ２を含むことは，本件優先日当時の技術常識であったから（乙４２ないし４５），乙３８発明①の「加熱処理」により，溶接部に少なくともＳｎＯ２が含まれるようにすることは，本件優先日当時，上記技術常識を考慮することにより当業者が容易に想到できたことである。
また，上記ｃで主張したところに照らせば，本件発明１－２は，相違点２－Ａに係る構成を備えることにより，当業者が予期しない格別顕著な効果を奏するものではない。
(ｲ)小括
以上によれば，本件発明１－１及び同１－２は，本件優先日当時，乙３８発明①に周知技術を適用し，又は技術常識を参酌することにより，当業者が容易に発明することができたものであるから，本件発明１－１及び同１－２についての各特許は，いずれも特許法２９条２項の規定に違反してされたものであり，同法１２３条１項２号の無効理由があるから，特許無効審判により無効にされるべきものである。したがって，原告は，被告に対し，本件特許権１を行使することができない（特許法１０４条の３第１項）。
【原告の主張】
前記ア【原告の主張】で主張したとおり，本件発明１－１及び同１－２は，タブ端子において，溶接部分の残留応力を取り除くばかりでなく，スズを酸化スズに変成しておくことによって，ウィスカの発生を抑制できることを見いだしたものであり，更に，はんだ濡れ性を損なうことのない適度な条件を明らかにする画期的な発明である。
他方，乙３８公報では，ウィスカの発生原因や，タブ端子の処理方法とウィスカ抑制との関係，はんだ濡れ性とウィスカの成長抑制との両立などについては何ら検討されていない。
被告が提出する乙４６ないし４８号証にも，酸化スズを形成することがウィスカの成長抑制に効果がある旨の記載はないし，はんだ濡れ性との両立についても何ら検討されていない。


したがって，ウィスカの成長抑制処理とはんだ濡れ性とを両立しようとした本件発明１－１及び同１－２が，乙３８公報に記載された発明から容易に発明できたものということはできないから，本件発明１－１及び同１－２が進歩性を有することは明らかである。
ウ争点２－３（本件発明１－１及び同１－２についての各特許に無効理由３〔実施可能要件違反〕は認められるか）について
【被告の主張】
(ｱ)本件発明１－１は，「前記リード線と前記アルミ芯線との溶接部に，ウィスカの成長抑制処理が施されてなり，前記のウィスカ抑制処理が，酸化スズ形成処理である，」との構成を備えることにより，はんだ濡れ性を損なうことなく，溶接部からのスズウィスカの発生が抑制された電解コンデンサ用タブ端子を提供することを目的とする発明と解される。
ところで，スズが乾いた空気にさらされることによって酸化し，表面に酸化スズを形成することは，本件優先日当時における技術常識であるが（乙３），本件明細書１の発明の詳細な説明には，「酸化スズ形成処理」として，スズが空気中にさらされて形成される酸化スズと比較して，どの程度更に酸化スズを形成させる処理であれば，本件発明１－１の作用効果を奏するかが記載されていない。実施例においても，タブ端子に熱処理や溶剤処理を施した旨は記載されているものの，酸化スズの形成量について一切評価を行っていない。
仮に，酸化スズの形成量を，「ウィスカの成長を抑制することができる程度の量」を解釈したとしても，本件明細書１の発明の詳細な説明には，どの程度ウィスカの成長を抑制した場合に「ウィスカの成長を抑制することができる」と判断できるのかが記載されていないので，結局，どの程度の酸化スズを形成する処理が「酸化スズ形成処理」に当たるのか理解できない。
したがって，本件明細書１の発明の詳細な説明の記載及び本件優先日時点の技術常識を考慮しても，当業者にとって，どの程度の量の酸化スズを形成すれば本件発明１－１の作用効果を奏するのか明らかではなく，本件発明１－１は，当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を必要とするものである。(ｲ)また，本件明細書１の発明の詳細な説明に記載された実施例は，特定の温度条件での熱処理又は特定の溶剤を用いる溶剤処理を行っているが，当該実施例に記載された特定の条件以外に，どのような条件で熱処理又は溶剤処理を行えば，本件発明１－１の作用効果を奏するのかは明らかではない。また，熱処理又は溶剤処理以外の「酸化スズ形成処理」によっても本件発明１－１の作用効果を奏するかは明らかではない。
したがって，本件明細書１の発明の詳細な説明の記載及び本件優先日当時の技術常識を考慮しても，当業者にとって，実施例に記載された特定の条件以外の熱処理若しくは溶剤処理により，又は熱処理及び溶剤処理以外の「酸化スズ形成処理」により本件発明１－１の作用効果を奏するのか明らかではなく，本件発明１－１は，当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を必要とするものである。
(ｳ)上記(ｱ)又は(ｲ)の点において，本件明細書１の発明の詳細な説明の記載は，当業者が本件発明１－１の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていないから，本件発明１－１についての特許は，特許法３６条４項１号の規定に違反してされたものであり，同法１２３条１項４号の無効理由があるから，特許無効審判により無効にされるべきものである。
また，同様の理由により，本件発明１－２についての特許も，特許無効審判により無効にされるべきものである。
したがって，原告は，被告に対し，本件特許権１を行使することができない（特許法１０４条の３第１項）。
【原告の主張】
本件明細書１の発明の詳細な説明には，実施例として，１１０℃，１３０℃，１８０℃にて熱処理を行った場合には，このような熱処理を行わない場合と比べて，はんだ濡れ性を損なうことなくウィスカの成長を抑制できたこと，他方で，２００℃にて熱処理を行った場合にははんだ濡れ性が損なわれたことが記載されている（段落【００３３】ないし同【００３６】）。同様に，メタ珪酸ナトリウム又はケイフッ化アンモニウムにて溶剤処理を行った場合には，このような溶剤処理を行わない場合と比べて，ウィスカの成長を抑制できたことも記載されている（段落【００３７】ないし同【００４０】）。
これらの記載に接した当業者は，特定の温度条件による熱処理又は特定の溶剤による溶剤処理を行うことにより，はんだ濡れ性を損なうことなく，ウィスカの成長を抑制できることを理解することができる。
したがって，本件明細書１の発明の詳細な説明の記載は，当業者が本件発明１－１及び同１－２の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されているといえ，これらの発明についての各特許が，実施可能要件に違反してされたということはない。
エ争点２－４（本件発明１－１及び同１－２についての各特許に無効理由４〔サポート要件違反〕は認められるか）について
【被告の主張】
(ｱ)本件発明１－１は，「前記リード線と前記アルミ芯線との溶接部に，ウィスカの成長抑制処理が施されてなり，前記のウィスカ抑制処理が，酸化スズ形成処理である，」との構成を備えることにより，はんだ濡れ性を損なうことなく，溶接部からのスズウィスカの発生が抑制された電解コンデンサ用タブ端子を提供することを目的とする発明と解される。
ところで，本件明細書１の実施例は，タブ端子に熱処理又は溶剤処理を施し，ウィスカ長さ及びはんだ濡れ性の評価を行っているが，溶接部に酸化スズが形成されているかについては，一切評価を行っていない。したがって，上記熱処理や溶剤処理が「酸化スズ形成処理」かは明らかではなく，「酸化スズ形成処理が施されてなり」との構成を備えることにより，所期の課題を解決できることについても明らかではない。
仮に，実施例に記載された熱処理又は溶剤処理によって酸化スズが形成されているとしても，当該実施例に記載された特定の条件以外の熱処理又は溶剤処理により所期の課題を解決できることは明らかではないし，熱処理及び溶剤処理以外の「酸化スズ形成処理」によって所期の課題を解決できることも明らかではない。このように，本件明細書１の発明の詳細な説明には，当業者において，本件優先日当時の技術常識に照らして，本件発明１－１の構成（本件明細書１の特許請求の範囲の請求項１記載の構成）を備えることにより所期の課題を解決できることが認識できる程度に記載も示唆もされていない。
したがって，当業者が本件明細書１の発明の詳細な説明の記載内容及び本件優先日当時の技術常識を考慮しても，当該特定の内容を特許請求の範囲の請求項１の全範囲に拡張ないし一般化することはできない。


(ｲ)上記(ｱ)の点において，本件発明１－１は，発明の詳細な説明に記載したものということはできないから，本件発明１－１についての特許は，特許法３６条６項１号の規定に違反してされたものであり，同法１２３条１項４号の無効理由があるから，特許無効審判により無効にされるべきものである。また，同様の理由により，本件発明１－２についての特許も，特許無効審判により無効にされるべきものである。
したがって，原告は，被告に対し，本件特許権１を行使することができない（特許法１０４条の３第１項）。
【原告の主張】
スズが高温環境下で酸素と反応して酸化スズが形成されること，酸化スズの形成によりスズウィスカの発生が抑制できること自体は，被告も認めるとおり本件優先日時点での周知事項であったから（乙４２ないし４８），当業者は，同周知事項に照らして，本件明細書１に記載された実施例が開示する処理が，酸化スズ形成処理であり，ウィスカの成長抑制処理であることを認識することができる。したがって，本件発明１－１及び同１－２は，発明の詳細な説明に記載したものといえ，本件発明１－１及び同１－２についての各特許が，サポート要件に違反してされたということはない。
オ争点２－５（本件発明１－１及び同１－２についての各特許に無効理由５〔明確性要件違反〕は認められるか）について
【被告の主張】
(ｱ)物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において，当該特許請求の範囲の記載が明確であるといえるのは，出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか，又はおよそ実際的でないという事情が存するときに限られると解される。本件発明１－１は，「前記リード線と前記アルミ芯線との溶接部に，ウィスカの成長抑制処理が施されてなり，前記のウィスカ抑制処理が，酸化スズ形成処理である，」との構成を備えるものであり，「ウィスカ抑制処理」と「酸化スズ形成処理」は，電解コンデンサ用タブ端子を製造するための一工程であるから，本件発明１－１に係る特許請求の範囲には，物の製造方法が記載されている。そして，本件優先日当時，電解コンデンサ用タブ端子を，その構造又は特性により直接特定することが不可能であるか，又はおよそ実際的でないという事情が存したとは認められない。(ｲ)また，スズが乾いた空気にさらされることにより酸化して表面に酸化スズを形成することは，本件優先日当時の技術常識であるところ（乙３），本件発明１－１に係る特許請求の範囲には，「酸化スズ形成処理」との記載はあるが，酸化スズの形成量を規定しておらず，当該「酸化スズ形成処理」が，スズが空気中にさらされて形成された酸化スズと比して，更にどの程度酸化スズを形成する処理であるのか明らかではない。
仮に，酸化スズの形成量を「ウィスカの成長を抑制することができる程度の量」と解釈したとしても，どの程度ウィスカの成長を抑制した場合にウィスカの成長を抑制することができると判断できるかが明確でないため，やはり「酸化スズ形成処理」による酸化スズの形成量を特定することができない。(ｳ)上記(ｱ)又は(ｲ)の点において，本件発明１－１に係る特許請求の範囲の記載は不明確であるから，本件発明１－１についての特許は，特許法３６条６項２号の規定に違反してされたものであり，特許無効審判により無効にされるべきものである。
また，同様の理由により，本件発明１－２についての特許も，特許無効審判により無効にされるべきものである。
したがって，原告は，被告に対し，本件特許権１を行使することができない（特許法１０４条の３第１項）。
【原告の主張】
本件発明１－１及び同１－２に係る特許請求の範囲に記載された「ウィスカ抑制処理」と「酸化スズ形成処理」は，形式的には製造方法であるが，当該処理後のタブ端子の溶接部に酸化スズが形成されていることを間接的に規定したものであることが明らかであるから，特許請求の範囲の記載が不明確であるとはいえない。また，本件明細書１の発明の詳細な説明には，実施例として，熱処理を行う場合の温度条件や，溶剤処理を行う場合の溶剤，これらの処理を行った場合のウィスカの成長抑制程度について詳細に開示しているから，酸化スズの形成量やウィスカの成長抑制程度が規定されていないとしても，そのことをもって特許請求の範囲の記載が不明確になるということはない。
したがって，本件発明１－１及び同１－２に係る特許請求の範囲の記載は明確であり，本件発明１－１及び同１－２についての各特許が明確性要件に違反してされたということはない。
カ争点２－６（本件発明２－１０及び同２－１１についての各特許に無効理由１〔新規性欠如〕は認められるか）について
【被告の主張】
(ｱ)乙３８発明②
本件特許２の出願日前に日本国内で頒布された刊行物である乙３８公報には，コンデンサ用リード線に関する次の発明（以下「乙３８発明②」という。）が開示されている。
「すずめっきされた銅線の端部に，アルミニウム線が溶接されたコンデンサ用リード線であって，温度９０℃～９９℃で約１２分間の条件で，ファインクリーナ３１５で洗浄された，コンデンサ用リード線。」
(ｲ)本件発明２－１０と乙３８発明②の対比
乙３８発明②の「すずめっきされた銅線」が本件発明２－１０の「芯材表面にスズからなる金属層が形成されてなるリード線」に，乙３８発明②の「アルミニウム線」が本件発明２－１０の「アルミ芯線」に，それぞれ相当する。したがって，本件発明２－１０と乙３８発明②とは，「芯材表面にスズからなる金属層が形成されてなるリード先端部に，アルミ芯線が溶接されてなる」との点において一致し，次の点において形式的に相違する。
ａ本件発明２－１０の「アルミ芯線」は「圧扁部」を有するのに対し，乙３８発明②の「アルミニウム線」がこれを有するか不明である点（以下「相違点１０－Ａ」という。）
ｂ本件発明２－１０は「タブ端子」であるのに対し，乙３８発明②は「コンデンサ用リード線」である点（以下「相違点１０－Ｂ」という。）ｃ本件発明２－１０のタブ端子は，「前記溶接部の少なくとも一部に，ＳｎＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる皮膜が形成されてなる」のに対し，乙３８発明②がこのような構成を有するか不明である点（以下「相違点１０－Ｃ」という。）
(ｳ)本件発明２－１１と乙３８発明②の対比


本件発明２－１１と乙３８発明②とを対比すると，上記(ｲ)の相違点１０－Ａないし同１０－Ｃのほか，次の点において形式的に相違する。本件発明２－１１は，「スズが存在する部分において，スズ表面にＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる皮膜が形成されてなる」のに対し，乙３８発明②がこのような構成を有するか不明である点（以下「相違点１１－Ａ」という。）。
(ｴ)相違点についての検討
ａ相違点１０－Ａについて，コンデンサ用リード線に用いられるアルミニウム線が圧扁部を有することは本件特許２の出願日時点での技術常識であったから（乙４０，４１），相違点１０－Ａに係る構成は，当該技術常識を参酌することにより乙３８公報から導き出せる事項であり，乙３８公報に記載されているに等しいというべきである。
ｂ相違点１０－Ｂについて，アルミニウム線と銅線等が溶接されたコンデンサ用リード線を，タブ端子として用いることは，本件特許２の出願日時点での技術常識であったから（乙３９ないし４１），相違点１０－Ｂに係る構成は，当該技術常識を参酌することにより乙３８公報から導き出せる事項であり，乙３８公報に記載されているに等しいというべきである。
ｃ相違点１０－Ｃについて，そもそも「ＳｎＰＯ   Ｘ（ｘは２～４を表す）」という化合物は一般に知られておらず，また，原告が構成要件１０Ｃにいう「皮膜」の意義を明らかにしないから，本件発明２－１０に係る特許請求の範囲の記載は不明確であるというべきであるが，仮に，「ＳｎＰＯＸ（ｘは２～４を表す）」が一般的なリン酸スズを意味し，かつ，「皮膜」が「タブ端子をリン系溶剤を用いて洗浄することによってタブ端子の溶接部分に形成されるもの」を意味するとの前提に立つと，相違点１０－Ｃに係る構成は，乙３８公報に記載されているに等しいといえる。すなわち，乙３８公報には，コンデンサ用リード線をアルカリ性洗浄液で洗浄すること，洗浄工程は９０℃ないし９９℃で約１２分間の条件で洗浄する工程であること，洗浄剤としてファインクリーナ３１５（縮合リン酸塩等を含むアルカリ洗浄液である。乙４９）などの洗浄液を用いることが開示されているところ，スズめっきリン酸塩を含む溶液で９０℃ないし９９℃で約１２分間洗浄するとリン酸スズが形成されることは，本件特許２の出願日時点の技術常識であったから（乙５０，５１），相違点１０－Ｃに係る構成は，当該技術常識を参酌することにより乙３８公報から導き出せる事項であり，乙３８公報に記載されているに等しいというべきである。
ｄ相違点１１－Ａについて，そもそも「ＰＯＸ（ｘは２～４を表す）」という化合物は一般に知られておらず，また，原告が構成要件１１Ａにいう「皮膜」の意義を明らかにしないから，本件発明２－１１に係る特許請求の範囲の記載は不明確であるというべきであるが，仮に，「ＰＯＸ（ｘは２～４を表す）」がＰとＯをと有するリン化合物を意味し，かつ，「皮膜」が「タブ端子をリン系溶剤を用いて洗浄することによってタブ端子の溶接部分に形成されるもの」を意味するとの前提に立つと，相違点１１－Ａに係る構成は，乙３８公報に記載されているに等しいといえる。すなわち，乙３８公報には，コンデンサ用リード線をアルカリ性洗浄液で洗浄すること，洗浄工程は９０℃ないし９９℃で約１２分間の条件で洗浄する工程であること，洗浄剤としてファインクリーナ３１５（縮合リン酸塩等を含むアルカリ洗浄液である。乙４９）などの洗浄液を用いることが開示されているところ，スズ－銀合金めっき等を，縮合リン酸塩であるピロリン酸ナトリウムを含む溶液で洗浄することにより，めっき表面にＰとＯを有するリン化合物が形成されることは，本件特許２の出願日時点の技術常識であったから（乙５２），相違点１１－Ａに係る構成は，当該技術常識を参酌することにより乙３８公報から導き出せる事項であり，乙３８公報に記載されているに等しいというべきである。
(ｵ)小括
以上によれば，本件発明２－１０及び同２－１１は，いずれも実質的に乙３８公報に記載された発明というべきであるから，本件発明２－１０及び同２－１１についての各特許は，いずれも特許法２９条１項３号の規定に違反してされたものであり，同法１２３条１項２号の無効理由があるから，特許無効審判により無効にされるべきものである。
したがって，原告は，被告に対し，本件特許権２を行使することができない（特許法１０４条の３第１項）。
【原告の主張】
従来，タブ端子において，鉛フリーのリード線を用いると，アルミ線を溶接した部分にウィスカが生じるが，これを防ぐためにウィスカ成長抑制する処理を施せば，リード線のはんだ濡れ性が阻害されてしまうという，背反する課題があった。本件発明２－１０及び同２－１１は，このような課題に対し，ウィスカの発生原因（融点が低く，低温状態でも結晶変態を起こしうるというスズの特性）に着目し，溶接部分の残留応力を取り除くばかりでなく，溶接部分の表面にリン酸系化合物の皮膜を形成することにより，スズがディスロケーションによって結晶成長することを抑制し，ウィスカの発生を抑制できることを見いだしたものである。他方，乙３８公報は，ウィスカの発生原因や，タブ端子の処理方法とウィスカ抑制との関係，はんだ濡れ性とウィスカの成長抑制との両立などについて何ら検討されておらず，単に当時の公知事項を記載したにすぎないものである。被告は，乙３８公報に，本件発明２－１０及び同２－１１が記載されているに等しいと主張する。
しかしながら，乙３８公報で開示されているスズめっきは，スズ金属１００パーセントとは限らないのに対し，本件発明２－１０及び同２－１１の「芯材表面にスズからなる金属層が形成されてなるリード先端部に，」とある「スズ」とは，スズ金属１００パーセントを意味するものであるから，両発明は，まず，この点において相違している。
次に，乙３８公報に開示されている「ファインクリーナ３１５による洗浄」は，アルミニウム線の脱脂や，溶接時に発生するカーボンの除去を目的とするものであって，この場合には，洗浄液中の縮合リン酸塩の濃度は低く調製されると考えられるから，本件発明２－１０や同２－１１のようにリン化合物の皮膜は形成されない。また，乙３８公報で用いられる洗浄液は，「ファインクリーナ３１５」に限られるものでなく「非エッチング型弱アルカリクリーナ」とされているのであるから，洗浄液としてリン酸塩を含まない溶剤が使用された場合には，リン化合物の皮膜が形成されることはない。


さらに，乙５１号証に記載されている「リン酸及びホスホン酸を含む金属表面用化成処理水溶液」は，金属表面のスズめっき層をエッチングするものであり，乙３８公報に記載された「非エッチング型弱アルカリクリーナ（商品名：ファインクリーナ３１５）」とは化学組成が異なっている。また，乙５０号証には，スズ－亜鉛合金めっきをリン酸に水素ナトリウムを含む溶液で処理することによりリン酸塩皮膜が形成されることが記載されているにとどまり，本件発明２－１０及び同２－１１のように，リン酸塩溶液を用いてスズめっきを処理することによりリン酸スズ皮膜を形成することについては記載されていない。
加えて，乙５２号証には，スズ－銀合金めっきを熱処理して形成された酸化膜を縮合リン酸塩溶液で処理することにより，当該酸化膜を除去することが記載されているにとどまり，スズ－銀合金めっきをリン酸塩溶液で洗浄すればリン化合物が形成されるという技術事項を開示するものではないし，仮にこれが開示されているとしても，スズめっきにおいても同様にリン化合物が形成されるとは限らないというべきである。
以上のとおり，本件発明２－１０及び同２－１１が，乙３８公報に記載されているに等しいということはなく，これらの発明が新規性を有することは明らかである。キ争点２－７（本件発明２－１０及び同２－１１についての各特許に無効理由２〔進歩性欠如〕は認められるか）について
【被告の主張】
(ｱ)相違点に係る容易想到性
仮に，上記カ【被告の主張】(ｲ)において主張した相違点が乙３８公報に実質的に記載されているとはいえず，これらの点が本件発明２－１０及び同２－１１と乙３８発明②との実質的な相違点であったとしても，次のとおり，これらの相違点に係る構成は，本件特許２の出願日時点において，当業者が周知技術を適用し，又は技術常識を参酌することにより，容易に想到することができた。ａ相違点１０－Ａについて，コンデンサ用リード線に用いられるアルミニウム線に圧扁部を設けることは，本件特許２の出願日時点の周知技術であったところ（乙４０，４１），乙３８発明②に上記周知技術を適用して相違点１０－Ａに係る本件発明２－１０の構成とすることは，本件特許２の出願日当時，当業者が容易に想到できたことである。
ｂ相違点１０－Ｂについて，アルミニウム線と銅線等が溶接されたコンデンサ用リード線を，タブ端子として用いることは，本件特許２の出願日時点の周知技術であったところ（乙３９ないし４１），乙３８発明②に上記周知技術を適用して相違点１０－Ｂに係る本件発明２－１０の構成とすることは，本件特許２の出願日当時，当業者が容易に想到できたことである。
ｃ相違点１０－Ｃについて，そもそも「ＳｎＰＯ   Ｘ（ｘは２～４を表す）」という化合物は一般に知られておらず，また，原告が構成要件１０Ｃにいう「皮膜」の意義を明らかにしないから，本件発明２－１０に係る特許請求の範囲の記載は不明確であるというべきであるが，仮に，「ＳｎＰＯＸ（ｘは２～４を表す）」が一般的なリン酸スズを意味し，かつ，「皮膜」が「タブ端子をリン系溶剤を用いて洗浄することによってタブ端子の溶接部分に形成されるもの」を意味するとの前提に立つと，乙３８発明②から相違点１０－Ｃに係る構成とすることは，本件特許２の出願日当時，当業者が容易に想到できたことである。
すなわち，スズめっきリン酸塩を含む溶液で９０℃ないし９９℃で約１２分間洗浄するとリン酸スズが形成されることは，本件特許２の出願日時点の技術常識又は公知事項であったから（乙５０，５１），乙３８発明②のコンデンサ用リード線をファインクリーナ３１５を用いて温度９０℃ないし９９℃で約１２分間洗浄することにより，スズめっきが施された溶接部にリン酸スズが形成されることは，本件特許２の出願日当時，上記技術常識又は公知事項を考慮することにより当業者が容易に想到できたことである。
また，コンデンサ用リード線のスズめっきが施された部分に，リン系溶剤による洗浄処理を施してリンを含む層を形成させて，ウィスカの発生を抑制させることは，本件特許２の出願日当時の技術常識を参酌することにより当業者が容易に予期し得たものであり（乙５３），本件発明２－１０が，相違点１０－Ｃに係る構成を備えることにより，当業者が予期しない格別顕著な効果を奏するものではない。ｄ相違点１１－Ａについて，そもそも「ＰＯＸ（ｘは２～４を表す）」という化合物は一般に知られておらず，また，原告が構成要件１１Ａにいう「皮膜」の意義を明らかにしないから，本件発明２－１１に係る特許請求の範囲の記載は不明確であるというべきであるが，仮に，「ＰＯＸ（ｘは２～４を表す）」がＰとＯとを有するリン化合物を意味し，かつ，「皮膜」が「タブ端子をリン系溶剤を用いて洗浄することによってタブ端子の溶接部分に形成されるもの」を意味するとの前提に立つと，乙３８発明②から相違点１１－Ａに係る構成とすることは，本件特許２の出願日当時，当業者が容易に想到できたことである。
すなわち，スズ－銀合金めっき等を，縮合リン酸塩であるピロリン酸ナトリウムを含む溶液で洗浄することにより，めっき表面にＰとＯを有するリン化合物が形成されることは，本件特許２の出願日時点の技術常識又は公知事項であったから（乙５２），乙３８発明②のコンデンサ用リード線をファインクリーナ３１５を用いて温度９０℃ないし９９℃で約１２分間洗浄することにより，スズめっきの表面近傍にＰとＯを有するリン化合物が形成されることは，本件特許２の出願日当時，上記技術常識又は公知事項を考慮することにより当業者が容易に想到できたことである。また，上記ｃで主張したところに照らせば，本件発明２－１１は，相違点１１－Ａに係る構成を備えることにより，当業者が予期しない格別顕著な効果を奏するものではない。
(ｲ)小括
以上によれば，本件発明２－１０及び同２－１１は，本件特許２の出願日当時，乙３８発明②に周知技術を適用し，又は技術常識若しくは公知事項を参酌することにより，当業者が容易に発明することができたものであるから，本件発明２－１０及び同２－１１についての各特許は，いずれも特許法２９条２項の規定に違反してされたものであり，同法１２３条１項２号の無効理由があるから，特許無効審判により無効にされるべきものである。
したがって，原告は，被告に対し，本件特許権２を行使することができない（特許法１０４条の３第１項）。
【原告の主張】


乙５３号証では，８５℃での洗浄処理の後，更に１８０℃の処理を行うことにより，ウィスカの成長を抑制することができたということであって，洗浄処理及び熱処理によって圧縮圧力を低下させることによりウィスカの成長を抑制したと認識している。ここで，洗浄工程については，リン酸アンモニウム水溶液のみならず硼砂やホウ酸アンモニウム水溶液を用いていても同程度の効果があるとしているから，溶接部分にリン酸系化合物が形成されることをもってウィスカの成長を抑制できるとは認識していない。
これに対し，本件発明２－１０及び同２－１１は，ウィスカの発生原因に着目した上で，溶接部分の表面にリン酸系化合物（ＳｎＰＯＸ又はＰＯＸ）の皮膜を形成することにより，スズの結晶成長を抑制し，ウィスカを抑制する方法を確立したものであり，乙３８公報や乙５３号証に記載された発明とは技術的思想が根本的に異なるものである。
したがって，本件発明２－１０及び同２－１１が，本件特許２の出願日当時，乙３８公報に記載された発明から当業者が容易に発明することができたということはない。
ク争点２－８（本件発明２－１０及び同２－１１についての各特許に無効理由３〔実施可能要件違反〕は認められるか）について
【被告の主張】
(ｱ)本件発明２－１０について
本件発明２－１０は，「前記溶接部分の少なくとも一部に，ＳｎＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる皮膜が形成されてなることを特徴とする，」との構成を備えるものである。
しかしながら，本件明細書２の発明の詳細な説明に記載された実施例においては，タブ端子を，トリポリリン酸ナトリウムを含む溶剤中に８５℃で１０分間浸漬して洗浄処理を行い（実施例１），また，リンのイオン注入を行っている（実施例２）が，これらの実施例において，溶接部にＳｎＰＯＸが形成されたことや，ＳｎＰＯＸからなる皮膜が形成されたことを全く確認していない。むしろ，既に主張したとおり，「ＳｎＰＯＸ（ｘは２～４を表す）」という化合物が一般に知られていないことからすれば，これらの実施例においても，「ＳｎＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる皮膜」は形成されていないというべきである。
また，上記実施例１及び同２以外のいかなる条件であれば，溶接部に「ＳｎＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる皮膜」を形成することができるか，本件明細書２の発明の詳細な説明の記載によっても理解することができない。以上のとおり，本件発明２－１０は，当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を必要とするものである。
(ｲ)本件発明２－１１について
ａ本件発明２－１１についても，上記(ｱ)で指摘したところが妥当する。ｂ本件発明２－１１は，「スズが存在する部分において，スズ表面にＰＯ   Ｘ（ｘは２～４を表す）からなる皮膜が形成されてなる，」との構成を備えるものである。しかしながら，本件明細書２の発明の詳細な説明に記載された実施例では，溶接部にＰＯＸが形成されたことや，ＰＯＸからなる皮膜が形成されたことを全く確認していない。むしろ，既に主張したとおり，「ＰＯＸ（ｘは２～４を表す）」という化合物が一般に知られていないことからすれば，これらの実施例においても，「ＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる皮膜」は形成されていないというべきである。また，実施例以外のいかなる条件であれば，溶接部に「ＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる皮膜」を形成することができるか，本件明細書２の記載によっても理解することができない。
以上の点からも，本件発明２－１１は，当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を必要とするものである。
(ｳ)上記(ｱ)のとおり，本件明細書２の発明の詳細な説明の記載は，当業者が本件発明２－１０の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていないから，本件発明２－１０についての特許は，特許法３６条４項１号の規定に違反してされたものであり，同法１２３条１項４号の無効理由があるから，特許無効審判により無効にされるべきものである。
また，上記(ｲ)のとおり，本件発明２－１１についての特許も，本件発明２－１０についての特許と同様に，特許無効審判により無効にされるべきものである。したがって，原告は，被告に対し，本件特許権２を行使することができない（特許法１０４条の３第１項）。
【原告の主張】
本件明細書２の発明の詳細な説明の段落【００３７】には，「本発明者らがＡＥＳスペクトル分析等によって分析したところ，溶接部分の表面にはＳｎＰＯＸ（ｘは２～４）のリン酸化合物が形成されていることを確認した。」と記載されており，当業者は，本件明細書２の発明の詳細な説明に記載された実施例に従い得られたタブ端子をＡＥＳスペクトル分析等によって分析することによって，「ＳｎＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる皮膜」を確認できるといえる。このことは，「ＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる皮膜」についても同様である。したがって，本件発明２－１０及び同２－１１は，当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を必要とするものではなく，これらの発明についての各特許が，実施可能要件に違反してされたということはない。ケ争点２－９（本件発明２－１０及び同２－１１についての各特許に無効理由４〔サポート要件違反〕は認められるか）について
【被告の主張】
(ｱ)本件発明２－１０について
本件発明２－１０は，溶接部分からのスズウィスカが発生しないタブ端子を提供することを目的とする発明と解される。


ところで，本件明細書２の発明の詳細な説明に記載された実施例では，タブ端子を，トリポリリン酸ナトリウムを含む溶剤中に８５℃で１０分間浸漬して洗浄処理を行い（実施例１），また，リンのイオン注入を行っている（実施例２）が，これらの実施例において，溶接部にＳｎＰＯＸが形成されたことや，ＳｎＰＯＸからなる皮膜が形成されたことは，全く確認されていない。むしろ，既に主張したとおり，「ＳｎＰＯＸ（ｘは２～４を表す）」という化合物が一般に知られていないことからすれば，これらの実施例においても，「ＳｎＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる皮膜」は形成されていないというべきである。そうすると，当業者は，本件明細書２の発明の詳細な説明の記載内容及び本件特許２の出願日の技術常識を考慮しても，本件発明２－１０が「前記溶接部分の少なくとも一部に，ＳｎＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる皮膜が形成されてなる」との構成を備えることにより，溶接部分からのスズウィスカが発生しないタブ端子を提供するとの所期の課題を解決できると認識することはできない。
仮に，実施例における洗浄処理やイオン注入により「ＳｎＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる皮膜」が形成されると仮定しても，当該実施例に記載された特定の条件以外の方法によっても「ＳｎＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる皮膜」が形成されるかは明らかではなく，やはり当業者は，本件明細書２の発明の詳細な説明の記載内容及び本件特許２の出願日の技術常識を考慮しても，本件発明２－１０が「前記溶接部分の少なくとも一部に，ＳｎＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる皮膜が形成されてなる」との構成を備えることにより，溶接部分からのスズウィスカが発生しないタブ端子を提供するとの所期の課題を解決できると認識することはできない。このように，本件明細書２の発明の詳細な説明には，当業者において，本件特許２の出願日当時の技術常識に照らして，本件発明２－１０の構成を備えることにより所期の課題を解決できることが認識できる程度の記載がなく，その示唆もないから，請求項に係る発明の範囲まで，発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化することはできない。
(ｲ)本件発明２－１１について
ａ本件発明２－１１についても，上記(ｱ)で指摘したところが妥当する。ｂ本件発明２－１１も，溶接部分からのスズウィスカが発生しないタブ端子を提供することを目的とする発明と解される。
本件明細書２の実施例において，スズが存在する部分にＰＯＸが形成されたことや，ＰＯＸからなる皮膜が形成されたことは全く確認されておらず，むしろ，「ＰＯＸ（ｘは２～４を表す）」という化合物が一般に知られていないことからすれば，これらの実施例において「ＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる皮膜」は形成されていないというべきである。そうすると，当業者は，本件明細書２の発明の詳細な説明の記載内容及び本件特許２の出願日の技術常識を考慮しても，本件発明２－１１が「スズが存在する部分において，スズ表面にＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる皮膜が形成されてなる」との構成を備えることにより，溶接部分からのスズウィスカが発生しないタブ端子を提供するとの所期の課題を解決できると認識することはできない。
仮に，実施例における洗浄処理やイオン注入により「ＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる皮膜」が形成されると仮定しても，当該実施例に記載された特定の条件以外の方法によっても「ＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる皮膜」が形成されるかは明らかではなく，やはり当業者は，本件明細書２の発明の詳細な説明の記載内容及び本件特許２の出願日の技術常識を考慮しても，本件発明２－１１が「スズが存在する部分において，スズ表面にＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる皮膜が形成されてなる」との構成を備えることにより，溶接部分からのスズウィスカが発生しないタブ端子を提供するとの所期の課題を解決できると認識することはできない。このように，本件明細書２の発明の詳細な説明には，当業者において，本件特許２の出願日当時の技術常識に照らして，本件発明２－１１の構成を備えることにより所期の課題を解決できることが認識できる程度の記載がなく，その示唆もないから，請求項に係る発明の範囲まで，発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化することはできない。
(ｳ)上記(ｱ)のとおり，本件発明２－１０は，発明の詳細な説明に記載したものということはできないから，本件発明２－１０についての特許は，特許法３６条６項１号の規定に違反してされたものであり，同法１２３条１項４号の無効理由があるから，特許無効審判により無効にされるべきものである。また，上記(ｲ)のとおり，本件発明２－１１についての特許も，本件発明２－１０についての特許と同様に，特許無効審判により無効にされるべきものである。したがって，原告は，被告に対し，本件特許権２を行使することができない（特許法１０４条の３第１項）。
【原告の主張】
スズの表面をリン酸ナトリウム（ＮａＨ２ＰＯ４）等のリン酸塩溶液で処理すると，その表面にリン酸スズを主体とするリン酸塩皮膜が形成されることは，被告も認めるとおり本件特許２の出願日時点での周知事項であったから（乙５０），当業者は，トリポリリン酸ナトリウムを用いて溶剤処理した場合にもリン酸スズを主体とするリン酸塩皮膜が形成されると認識することができる。また，被告が主張するように，リン酸スズにはＳｎ２Ｐ２Ｏ７等が存在し，これはＳｎＰＯ３．５（すなわち，ＳｎＰＯＸにおけるｘ＝３．５に相当）にほかならない。
したがって，本件発明２－１０及び同２－１１は，発明の詳細な説明に記載したものといえ，本件発明２－１０及び同２－１１についての各特許が，サポート要件に違反してされたということはない。
コ争点２－１０（本件発明２－１０及び同２－１１についての各特許に無効理由５〔明確性要件違反〕は認められるか）について
【被告の主張】
(ｱ)本件発明２－１０について


本件発明２－１０は，「前記溶接部分の少なくとも一部に，ＳｎＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる皮膜が形成されてなる」との構成を備えるものであるが，既に主張したとおり，「ＳｎＰＯＸ（ｘは２～４を表す）」という化合物が一般に知られていないこと，本件明細書２には「皮膜」における「ＳｎＰＯＸ（ｘは２～４を表す）」の分布の程度が記載されておらず，実施例でも「ＳｎＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる皮膜」が形成されたことの確認が行われていないことからすれば，「ＳｎＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる皮膜」の意義が不明確である。
(ｲ)本件発明２－１１について
ａ本件発明２－１１についても，上記(ｱ)で指摘したところが妥当する。ｂ本件発明２－１１は，「スズが存在する部分において，スズ表面にＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる皮膜が形成されてなる」との構成も備えるが，既に主張したとおり，「ＰＯＸ（ｘは２～４を表す）」という化合物が一般に知られていないこと，本件明細書２には「皮膜」における「ＰＯＸ（ｘは２～４を表す）」の分布の程度が記載されておらず，実施例でも「ＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる皮膜」が形成されたことの確認が行われていないことからすれば，「ＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる皮膜」の意義が不明確である。
(ｳ)上記(ｱ)のとおり，本件発明２－１０に係る特許請求の範囲の記載は不明確であるから，本件発明２－１０についての特許は，特許法３６条６項２号の規定に違反してされたものであり，同法１２３条１項４号の無効理由があるから，特許無効審判により無効にされるべきものである。
また，上記(ｲ)のとおり，本件発明２－１１についての特許も，本件発明２－１０についての特許と同様に，特許無効審判により無効にされるべきものである。したがって，原告は，被告に対し，本件特許権２を行使することができない（特許法１０４条の３第１項）。
【原告の主張】
当業者にとって，「皮膜」とは，化成処理（ある金属の表面に化学薬品等の処理液を作用させて化学反応を起こさせる処理）を行った際に形成される化成皮膜を意味することが明らかであるから，皮膜の厚みが特定されていないとしても，そのことをもって特許請求の範囲の記載が不明確になるというものではない。したがって，本件発明２－１０及び同２－１１についての各特許が，明確性要件に違反してされたということはない。
(3)争点３（許諾による通常実施権は認められるか）について
【被告の主張】
原告と被告は，平成１０年８月１７日，「双方の所有するアルミ電解コンデンサ用タブ端子の製造に関する，特許および実用新案権を相互に無償で許諾する」旨が記載された「通常実施権許諾書」（乙６）を取り交わしている（以下「本件クロスライセンス契約」という。）。
本件クロスライセンス契約は，その締結に至る経緯や，契約締結時に存在していた特許権が保護期間満了により消滅した後にもその取扱いをめぐって交渉がされたこと，契約締結後に取得した特許権について個別にライセンス契約の交渉はされなかったことなどに鑑みれば，契約締結時に存在していた特許権及び実用新案権のみならず，原告と被告が将来保有することとなる特許権及び実用新案権をも対象としていることが明らかである。
そうすると，本件クロスライセンス契約は，本件特許権１及び同２もその対象に含むものであるから，被告は，本件特許権１及び同２について，同契約に基づく許諾による通常実施権を有するというべきである。
【原告の主張】
一般的な契約慣行や「双方の所有する・・・特許および実用新案権」との通常実施権許諾書の文言からして，本件クロスライセンス契約の対象となった権利は，同契約の締結時に原告及び被告が保有していた特許権及び実用新案権であって，将来取得するであろう権利は対象となっていない。
したがって，被告が，本件クロスライセンス契約に基づき，本件特許権１及び同２について許諾による通常実施権を有しているということはない。(4)争点４（先使用による通常実施権は認められるか）について
【被告の主張】
仮に，被告販売製品が本件発明１－１，同１－２，同２－１０及び同２－１１の技術的範囲に含まれるとすれば，被告は，これらの発明を知らないでその発明をした者から知得して，日本国内において，遅くとも平成１４年１２月２７日から現在に至るまで，被告販売製品と同じ構成を有する電解コンデンサ用タブ端子（以下「本件先使用製品」という。）を販売する事業をしているから（乙５８ないし６１，６４ないし７８），被告は，本件発明１－１及び同１－２に係る本件特許権１並びに本件発明２－１０及び同２－１１に係る本件特許権２について先使用による通常実施権を有する（特許法７９条）。
なお，原告は，本件発明１－１，同１－２，同２－１０及び同２－１１にいう「芯材表面にスズからなる金属層」とは，鉛を含まないスズめっきによる金属層を意味するなどと主張するが，そもそも，特許請求の範囲に「鉛を含まない」などの限定はないから，原告の上記主張は，その前提において誤りがある。また，仮に，原告の上記主張を前提としても，本件先使用製品には，鉛フリーのスズめっきが施されたものも存在していたから（乙７９，８０），被告が先使用による通常実施権を有することに変わりはないというべきである。
【原告の主張】
被告が提出する書証（乙５８ないし６１，６４）は，いずれも仕様書や図面にすぎず，被告が平成１４年１２月２７日時点で本件先使用製品を販売していたことの裏付けにはならないというべきである。
仮に，被告が平成１４年１２月２７日時点で本件先使用製品を販売していたと認められたとしても，本件先使用製品は，リード線に鉛を含むものであるところ，本件発明１－１，同１－２，同２－１０及び同２－１１にいう「芯材表面にスズからなる金属層」とは，鉛を含まないスズめっきによる金属層を意味するから，被告が，これらの発明に係る特許権について先使用による通常実施権を有するということはない。
(5)争点５（被告製品の差止め及び廃棄の必要性は認められるか）について
【原告の主張】


被告が販売する電解コンデンサ用タブ端子には，製品名や型式番号が付されておらず，わずかに「品名」が付されているのみであるが，この「品名」は，取引先の電解コンデンサの仕様等に応じて付されているものであり，膨大な数に上る。したがって，被告製品を製品名，型式番号又は「品名」により特定することは困難である。他方で，原告は，被告製品を図面及び構造によって特定しており，これによれば，上記のとおり無数に存在する電解コンデンサ用タブ端子のうち，本件発明１－１，同１－２，同２－１０又は同２－１１の技術的範囲に含まれるすべての電解コンデンサ用タブ端子について，原被告間の紛争を一回的に解決することができる。既に主張したとおり，被告による被告販売製品の製造，譲渡，輸出及び譲渡又は輸出の申出は，本件特許権１及び同２を侵害する行為であるところ，被告が，被告販売製品以外にも，同一の構成を有する電解コンデンサ用タブ端子（被告製品）を製造し，譲渡し，輸出し，又は譲渡若しくは輸入の申出をしていることが推認できるから（なお，被告は，被告とは法人格が異なるものの実質的には被告と一体の関係にある株式会社改伸工業に被告製品を製造させている。），被告販売製品のみならず，図面及び構造によって特定される被告製品についても，差止め及び廃棄が認められるべきである。
【被告の主張】
原告の主張は否認し，又は争う。
(6)争点６（原告が受けた損害の額）について
【原告の主張】
ア逸失利益（５３００万円）
被告は，平成２４年８月１日から平成２７年１月３１日までの間に，被告製品を販売して少なくとも１０億６０００万円の売上をあげた。過去の実施許諾の事例等からして，本件各発明の実施に対し受けるべき金銭の額としては，売上高の５パーセントが相当である。
したがって，特許法１０２条３項の規定により，原告は，被告に対し，１０億６０００万円×０．０５＝５３００万円を，自己が受けた損害の額として請求できる。
イ弁護士費用（５３０万円）
被告による本件各特許権の侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は，５３０万円である。
【被告の主張】
原告主張の損害の発生及びその額は，争う。
なお，被告製品の特定が不十分であり，その売上高については，認否することができない。
第３当裁判所の判断
１争点２－２（本件発明１－１及び同１－２についての各特許に無効理由２〔進歩性欠如〕は認められるか）について
事案に鑑み，まず，争点２－２から検討する。
(1)乙３８公報に記載された発明の構成
ア乙３８公報の記載
本件優先日前に日本国内で頒布された刊行物である乙３８公報には，次の記載がある（各項目末尾の【】は，乙３８公報の段落番号を示す。）。「本発明は，すずめっきされた銅線とアルミニウム線とが溶接されたコンデンサ用リード線の製造方法に関するものである。」【０００１】「本発明の課題は，ウィスカの発生を防止することができるコンデンサ用リード線の製造方法を提供することである。」【０００４】
「本発明は，以下のような解決手段により，前記課題を解決する。すなわち，請求項１の発明は，すずめっきされた銅線とアルミニウム線とが溶接されたコンデンサ用リード線の製造方法であって，前記コンデンサ用リード線をアルカリ性洗浄液で洗浄する洗浄工程と，前記コンデンサ用リード線から前記アルカリ性洗浄液を除去する洗浄液除去工程と，前記コンデンサ用リード線を高温加熱して，溶接部にウィスカが発生するのを防止する乾燥工程とを含むコンデンサ用リード線の製造方法である。」【０００５】
「請求項２の発明は，請求項１に記載のコンデンサ用リード線の製造方法において，前記洗浄工程は，温度９０℃～９９℃で約１２分間洗浄する工程であり，前記乾燥工程は，温度約１５０℃で約２１分間加熱する工程であることを特徴とするコンデンサ用リード線の製造方法である。」【０００６】「コンデンサ用リード線１は，図１に示すように，極めて純度の高いすずがめっきされた銅線１０とアルミニウム線１１とを溶接部１２で溶接したものである。」
【０００７】
「前記洗浄装置２０は，例えば，アルミニウム及びその合金用の非エッチング型弱アルカリクリーナ（商品名：ファインクリーナ３１５）などの洗浄液によって，コンデンサ用リード線１を洗浄する洗浄槽である。この洗浄装置２０は，温度９０℃～９９℃の洗浄液でコンデンサ用リード線１を約１２分間洗浄して，アルミニウム線１１を脱脂したり，銅線１０とアルミニウム線１１とを溶接するときに発生するカーボンを除去する。」【０００８】
「前記乾燥装置２５は，コンデンサ用リード線１を加熱して乾燥するとともに，溶接部１２にウィスカが発生するのを防止する装置である。この乾燥装置２５は，コンデンサ用リード線１を温度約１５０°で約２１分間加熱する。」【００１０】「本発明の実施形態では，コンデンサ用リード線１をアルカリ性の洗浄液で洗浄し，このコンデンサ用リード線１から洗浄液を除去した後に，このコンデンサ用リード線１を加熱している。その結果，アルカリ性の洗浄液で洗浄した後に，コンデンサ用リード線１を温度約１５０℃で約２１分間加熱して，溶接部１２にウィスカが発生するのを防止することができる。」【００１２】「例えば，本発明の実施形態では，コンデンサ用リード線１を温度１５０℃で２１分間加熱しているが，例えば，温度１００℃～１２５℃で４時間程度加熱してもよい。」【００１４】
「本発明によれば，コンデンサ用リード線をアルカリ性洗浄液で洗浄し，前記コンデンサ用リード線から前記アルカリ性洗浄液を除去し，前記コンデンサ用リード線を加熱して，溶接部にウィスカが発生するのを防止するので，ウィスカの発生を防止することができる。」【００１５】
イ以上の乙３８公報の記載によれば，乙３８公報には，次の発明（以下「引用発明１」という。）が記載されているものと認められる。
１ａ：すずがめっきされた銅線１０の端部に，
１ｂ：アルミニウム線１１が溶接されたコンデンサ用リード線１であって，１ｃ：前記すずがめっきされた銅線１０と前記アルミニウム線１１との溶接部１２に，ウィスカが発生するのを防止する加熱処理が施された，１ｄ：（乙３８公報には，加熱処理により酸化スズが形成されるかについての記載はない。）
１ｅ：コンデンサ用リード線。
２ａ：（乙３８公報には，加熱処理により溶接部１２にＳｎＯ又はＳｎＯ２が含まれることとなるかについての記載はない。）


(2)引用発明１と本件発明１－１及び同１－２との対比ア引用発明１の「すずがめっきされた銅線１０」が本件発明１－１及び同１－２の「芯材表面にスズからなる金属層が形成されてなるリード線」に，引用発明１の「アルミニウム線１１」が本件発明１－１及び同１－２の「アルミ芯線」に，引用発明１の「ウィスカが発生するのを防止する加熱処理」が本件発明１－１及び同１－２の「ウィスカの成長抑制処理」に，それぞれ相当するものと認められる。イ(ｱ)この点について，原告は，乙３８公報に記載された「すずがめっきされた銅線１０」の「すずめっき」はスズ金属１００パーセントとは限らないのに対し，本件発明１－１及び同１－２の「スズからなる金属層」はスズ金属１００パーセントを意味すると主張しており，引用発明１の「すずがめっきされた銅線１０」が本件発明１－１及び同１－２の「芯材表面にスズからなる金属層が形成されてなるリード線」に当たらない旨主張しているとも解される。
しかしながら，本件発明１－１及び同１－２に係る特許請求の範囲には，「スズからなる金属層」がスズ金属１００パーセントのものに限られるとの限定はない。また，乙３８公報の段落【０００２】及び同【０００３】には，「従来より，極めて純度の高いすずがめっきされた銅線１１０とアルミニウム線１１１とが溶接されたコンデンサ用リード線１０１が知られている。・・・このために，従来より，すずめっきに鉛を添加して，ウィスカ１１３の発生を防止していた。」，「しかし，現在，環境問題に関心が集まっており，鉛の使用を制限又は全廃する計画が話題になっており，・・・このために，環境対策として，鉛の使用ができず，コンデンサ用リード線の溶接部から発生するウィスカの対策が急務になっている。」などの記載があり，引用発明１も，鉛を用いることなくウィスカの発生を防止することを目していることが明らかであるから，乙３８公報に記載された「すずめっき」が，スズ金属１００パーセントのものを殊更に排除しているものとは認め難いというべきである。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。(ｲ)なお，本件発明１－１及び同１－２の「ウィスカの成長抑制処理」は，特許請求の範囲の文言上，「ウィスカの成長を抑制するための処理」という意義と解するほかないところ，引用発明１における「加熱処理」も，乙３８公報の段落【００１２】に記載されているとおり，ウィスカの成長を抑制するための処理として記載されているのであるから，本件発明１－１及び同１－２の「ウィスカの成長抑制処理」に当たるというべきである。
ウ一致点
本件発明１－１及び同１－２と引用発明１とは，「芯材表面にスズからなる金属層が形成されてなるリード先端部に，アルミ芯線が溶接されてなり，前記リード線とアルミ芯線との溶接部に，ウィスカの成長抑制処理が施されてなる」点において一致している。
エ相違点
(ｱ)本件発明１－１と引用発明１とは，次の各点において相違する（なお，後記ｃの相違が実質的なものであるか否かについては，後述する。）。ａ本件発明１－１の「アルミ芯線」は「圧扁部」を有するのに対し，引用発明１の「アルミニウム線１１」がこれを有するか不明である点（以下「相違点１－１」という。）。
ｂ本件発明１－１は「電解コンデンサ用タブ端子」であるのに対し，引用発明１は「コンデンサ用リード線」である点（以下「相違点１－２」という。）。ｃ本件発明１－１の「ウィスカの成長抑制処理」は「酸化スズ形成処理」であるのに対し，引用発明１の「ウィスカが発生するのを防止するための加熱処理」が「酸化スズ形成処理」であるか不明である点（以下「相違点１－３」という。）。(ｲ)本件発明１－２と引用発明１とは，上記相違点１－１ないし同１－３に加え，次の点において相違する（なお，この相違が実質的なものであるか否かについては，後述する。）。
本件発明１－２は，「前記酸化スズ形成処理により，前記リード線と前記アルミ線との溶接部に少なくともＳｎＯまたはＳｎＯ２が含まれてなる」のに対し，引用発明１の「ウィスカが発生するのを防止するための加熱処理」により，溶接部にＳｎＯ又はＳｎＯ２が含まれることとなるか不明である点（以下「相違点２」という。）。
(3)相違点についての検討
ア相違点１－１について
本件優先日前に日本国内において頒布された刊行物である特開平９－２１３５９２号公報（乙４０）及び特開平９－１３９３２６号公報（乙４１）には，アルミニウム丸棒線と銅下地錫引鉄線又は銅被覆鋼線が溶接されたコンデンサ用リード線において，アルミニウム丸棒部の一部を扁平部とすることが記載されているから（乙４０の段落【０００２】等，乙４１の段落【０００２】等），コンデンサ用リード線に用いられるアルミニウム線に圧扁部を設けることは，本件優先日時点における周知技術であったものと認められ，これを引用発明１に適用することを妨げるべき事由は見当たらない。
そうすると，乙３８公報に接した当業者において，引用発明１に上記周知技術を適用して，相違点１－１に係る構成とすることは，本件優先日当時，容易に想到できたことであるといえる。
イ相違点１－２について
本件優先日前に日本国内において頒布された刊行物である特開平９－４５５７９号公報（乙３９），特開平９－２１３５９２（乙４０）及び特開平９－１３９３２６号公報（乙４１）には，それぞれ，コンデンサ用リード線をタブ端子とすること（乙３９の段落【００１３】等），アルミ線丸棒部と銅下地錫引鉄線とが接合された外部引き出しリード線をアルミ電解コンデンサに用いること（乙４０の段落【０００２】等），スズめっきが施されたＣＰ線（銅被覆鋼線）をアルミ電解コンデンサ用のタブ端子とすること（乙４１の段落【０００２】等）が記載されているから，スズがめっきされた銅線とアルミニウム線が溶接されたコンデンサ用リード線をアルミ電解コンデンサ用のタブ端子とすることは，本件優先日時点における周知技術であったものと認められ，これを引用発明１に適用することを妨げるべき事由は見当たらない。
そうすると，乙３８公報に接した当業者において，引用発明１に上記周知技術を適用して，相違点１－２に係る構成とすることは，本件優先日当時，容易に想到できたことであるといえる。
ウ相違点１－３について


(ｱ)本件優先日前に日本国内において頒布された大木道則ほか編「化学辞典」（東京化学同人）（乙４２），特開平９－２７４０６０号公報（乙４３），木村恵英ほか「錫めっきコンタクトの温度サイクルによる劣化メカニズムとその加速試験法」電子通信学会技術研究報告Ｒ８３－６３（乙４４）及び朝倉信幸ほか「端子圧着部における皮膜の電気的破壊についての一考察」矢崎技術レポート第２０号（乙４５）には，それぞれ，「スズは室温では空気中で安定であるが，高温では酸素と反応してＳｎＯ２となる。」（乙４２の７１５頁），「錫メッキ層の表面には，時効によって，酸化錫の皮膜が形成される」（乙４３の段落【００１４】），「室温の大気中に放置してその時効によって形成される酸化皮膜の厚さ，通常大気中で１５０℃という高温雰囲気下に１時間放置したときに形成される酸化皮膜の厚さ」（乙４３の段落【００２０】），スズめっきコネクタについて「高温になると・・・露出した錫表面は高温のために急速に酸化される。」（乙４４の５６頁），Ｃｕ－Ｓｎ－Ｆｅ－Ｐ合金にＣｕ（銅）下地めっきとＳｎ（スズ）めっきとを施したテスト端子を１２０℃で１０００時間放置した場合に「Ｓｎめっき材料ではほとんどが酸化錫（Ⅳ）（ＳｎＯ２）であった」（乙４５の８２頁）との各記載がある。これらの記載からすれば，スズめっきを空気中で高温加熱すると，その表面に酸化スズ（ＳｎＯ２）が形成されることは，本件優先日当時の技術常識であったものと認められる。(ｲ)相違点１－３は，「本件発明１－１の『ウィスカの成長抑制処理』は『酸化スズ形成処理』であるのに対し，引用発明１の『ウィスカが発生するのを防止するための加熱処理』が『酸化スズ形成処理』であるか不明である点」である。ここで，乙３８公報には，前記(1)アで認定したとおり，「例えば，本発明の実施形態では，コンデンサ用リード線１を温度１５０℃で２１分間加熱しているが，例えば，温度１００℃～１２５℃で４時間程度加熱してもよい。」との記載があって（段落【００１４】），上記「コンデンサ用リード線１」は，「極めて純度の高いすずがめっきされた銅線１０とアルミニウム線１１とを溶接部１２で溶接したもの」というのであるから（段落【０００７】），上記(ｱ)に認定した本件優先日当時の技術常識に照らせば，乙３８公報に「ウィスカが発生するのを防止するための加熱処理」の実施例として記載されたコンデンサ用リード線１を温度１５０℃で２１分間加熱する処理によって，溶接部に酸化スズが形成されることは，当業者にとって明らかというべきである。したがって，引用発明１の「ウィスカが発生するのを防止するための加熱処理」は，本件発明１－１の「酸化スズ形成処理」に当たるものと認められる。
この点について，原告は，乙３８公報記載の熱処理により酸化スズが形成されることがあったとしても，それはたまたま空気中で熱処理がされたためであって，より効率的な真空下での熱処理であれば酸化スズは生じないはずであると主張するが，乙３８公報には，コンデンサ用リード線の加熱処理を真空下で行うべき旨の記載はなく，少なくとも空気中で加熱処理を行う態様を排除しているとは認め難いから，原告の主張を採用することはできない。
以上によれば，相違点１－３は，実質的な相違点とは認め難い。
エ相違点２について
相違点２は，「本件発明１－２は，『前記酸化スズ形成処理により，前記リード線と前記アルミ線との溶接部に少なくともＳｎＯまたはＳｎＯ２が含まれてなる』のに対し，引用発明１の『ウィスカが発生するのを防止するための加熱処理』により，溶接部にＳｎＯ又はＳｎＯ２が含まれることとなるか不明である点」であるが，上記ウ(ｱ)に認定した本件優先日当時の技術常識に照らせば，乙３８公報に「ウィスカが発生するのを防止するための加熱処理」の実施例として記載されたコンデンサ用リード線１を温度１５０℃で２１分間加熱する処理によって，溶接部に酸化スズ（少なくともＳｎＯ２）が形成されることは，当業者にとって自明というべきである。したがって，相違点２は，実質的な相違点とは認め難い。
オ小括
以上のとおり，本件発明１－１及び同１－２と引用発明１とを対比した相違点のうち，相違点１－３及び同２はいずれも実質的な相違点とは認め難く，相違点１－１及び同１－２については，本件優先日当時，当業者において引用発明１に上述した周知技術を適用して同相違点に係る構成とすることはいずれも容易想到であったというべきであるから，本件発明１－１及び同１－２は，いずれも，本件優先日当時，当業者が引用発明１及び上述した周知技術に基づいて容易に発明することができたものと認められる。
(4)原告の主張について
原告は，要旨，従来，鉛フリーのリード線をタブ端子として用いる場合に，ウィスカの成長抑制とはんだ濡れ性との両立という課題があったところ，本件発明１－１及び１－２は，ウィスカの発生機序に着目し，溶接部分の残留応力を取り除くばかりでなく，これに加え，溶接部分のスズを酸化スズに変性させておくことにより，スズの結晶変態を抑制し，ウィスカの発生を抑制できることを見いだしたものであり，更に，はんだ濡れ性を損なうことのない適度な条件（熱処理における温度や時間，溶剤処理における溶剤の種類，濃度及び温度）を明らかにする画期的な発明であると主張する。
しかしながら，特許請求の範囲には，「熱処理における温度や時間，溶剤処理における溶剤の種類，濃度及び温度」などの「適度な条件」による構成の限定はないのであるから，「適度な条件」を明らかにしたことを理由として本件発明１－１及び同１－２の進歩性が認められるということにはならない。また，ウィスカの発生機序に着目し，溶接部分のスズを酸化スズに変成させておくことによりスズの結晶変態を抑制したとの点についても，特許請求の範囲には記載のない発明の作用機序を主張するにとどまるものであって，「物」の発明であるところの本件発明１－１及び同１－２が，引用発明１とその構成において異なることを指摘するものとは認められない。
したがって，原告の上記主張を採用することはできない。
(5)争点２－２の小括
以上によれば，本件発明１－１及び同１－２は，本件優先日当時，引用発明１及び上述した周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものというべきであるから，これらの発明についての各特許は，特許法２９条２項の規定に違反してされたものであり，同法１２３条１項２号の無効理由があるから，特許無効審判により無効にされるべきものである。


したがって，原告は，被告に対し，本件特許権１を行使することができないから（特許法１０４条の３第１項），本件特許権１の侵害を原因とする原告の請求は，その余の争点につき判断するまでもなく，いずれも理由がない。２争点２－７（本件発明２－１０及び同２－１１についての各特許に無効理由２〔進歩性欠如〕は認められるか）について
(1)乙３８公報に記載された発明の構成
前記１アに認定した乙３８公報の記載によれば，本件特許２の出願日前に頒布された刊行物である乙３８公報には，次の発明（以下「引用発明２」という。）が記載されているものと認められる。
１０ａ：すずがめっきされた銅線１０の端部に，
１０ｂ：アルミニウム線１１が溶接されたコンデンサ用リード線１であって，１０ｃ：（乙３８公報には，溶接部１２の少なくとも一部にＳｎＰＯＸ〔ｘは２～４を表す〕からなる皮膜が形成されているかについての記載はない。）１０ｄ：コンデンサ用リード線。
１１ａ：（乙３８公報には，すずが存在する部分において，すずの表面にＰＯＸ〔ｘは２～４を表す〕からなる皮膜が形成されているかについての記載はない。）
(2)引用発明２と本件発明２－１０及び同２－１１との対比ア引用発明２の「すずがめっきされた銅線１０」が本件発明２－１０及び同２－１１の「芯材表面にスズからなる金属層が形成されてなるリード線」に，引用発明２の「アルミニウム線１１」が本件発明２－１０及び同２－１１の「アルミ芯線」に，それぞれ相当するものと認められる。
なお，乙３８公報に記載された「すずがめっきされた銅線１０」の「すずめっき」はスズ金属１００パーセントとは限らないのに対し，本件発明２－１０及び同２－１１の「スズからなる金属層」はスズ金属１００パーセントを意味する，との原告の主張は，前記１(2)アで述べたところと同様の理由により，採用することができない。
イ一致点
本件発明２－１０及び同２－１１と引用発明２とは，「芯材表面にスズからなる金属層が形成されてなるリード先端部に，アルミ芯線が溶接されてなる」点において一致している。
ウ相違点
(ｱ)本件発明２－１０と引用発明２とは，次の各点において相違する（なお，後記ｃの相違が実質的なものであるか否かについては，後述する。）。ａ本件発明２－１０の「アルミ芯線」は「圧扁部」を有するのに対し，引用発明２の「アルミニウム線１１」がこれを有するか不明である点（以下「相違点１０－１」という。）。
ｂ本件発明２－１０は「タブ端子」であるのに対し，引用発明２は「コンデンサ用リード線」である点（以下「相違点１０－２」という。）。ｃ本件発明２－１０は，「前記溶接部分の少なくとも一部に，ＳｎＰＯ   Ｘ（ｘは２～４を表す）からなる皮膜が形成されて」いるのに対し，引用発明２の「溶接部１２」に「ＳｎＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる皮膜」が形成されているか不明である点（以下「相違点１０－３」という。）。
(ｲ)本件発明２－１１と引用発明２とは，上記相違点１０－１ないし同１０－３に加え，次の点において相違する（なお，この相違が実質的なものであるか否かについては，後述する。）。
本件発明２－１１は，「スズが存在する部分において，スズ表面にＰＯＸ〔ｘは２～４を表す〕からなる皮膜が形成されて」いるのに対し，引用発明２のスズが存在する部分に「ＰＯＸ〔ｘは２～４を表す〕からなる皮膜」が形成されているか不明である点（以下「相違点１１」という。）。
(3)相違点についての検討
ア相違点１０－１について
前記１(3)アで認定説示したところによれば，コンデンサ用リード線に用いられるアルミニウム線に圧扁部を設けることは，本件特許２の出願日（本件優先日より後である。）時点においても周知技術であったものと認められ，これを引用発明２に適用することを妨げるべき事由は見当たらないから，乙３８公報に接した当業者において，引用発明２に上記周知技術を適用して，相違点１０－１に係る構成とすることは，本件特許２の出願日当時，容易に想到できたことであるといえる。
イ相違点１０－２について
前記１(3)イで認定説示したところによれば，スズがめっきされた銅線とアルミニウム線が溶接されたコンデンサ用リード線をアルミ電解コンデンサ用のタブ端子とすることは，本件特許２の出願日（本件優先日より後である。）時点においても周知技術であったものと認められ，これを引用発明２に適用することを妨げるべき事由は見当たらないから，乙３８公報に接した当業者において，引用発明２に上記周知技術を適用して，相違点１０－２に係る構成とすることは，本件特許２の出願日当時，容易に想到できたことであるといえる。
ウ相違点１０－３について
(ｱ)本件特許２の出願日当時の技術常識
ａ本件特許２の出願日前に日本国内で頒布された刊行物である特開平１１－３１４３１１号公報（乙５０）には，次の記載がある（各項目末尾の【】は，同公報の段落番号等を示す。）。
「薄鋼板の片面（：缶外面となる面）に１．０～２０．０ｇ／㎡の錫めっき皮膜を有し，その上にリン量換算で０．１～１０ｇ／㎡のリン酸錫を主体とするリン酸塩皮膜を・・・有することを特徴とする加工性，塗料密着性，耐食性に優れた缶用片面樹脂被覆鋼板。」【請求項１】
「リン酸塩皮膜の構造については，リン酸錫が主体であり，・・・リン酸塩皮膜の形成方法としては，一般的な塗布，浸漬法及び電解法があり，浴温度，電解条件を含め通常の条件で問題はなく，特に限定するものではない。」【００１０】「実施例通常の方法で冷間圧延，及び焼鈍された低炭素冷延鋼板（１）に通常の方法で脱脂・酸洗を行った後，缶外面に相当する鋼板面については（２）及び（３）に示す条件で錫あるいは錫－亜鉛合金めっきを施し，更にその上に（４）に示す条件でリン酸塩皮膜を形成させた。」【００１８】


「（４）リン酸塩皮膜形成条件（ａ）リン酸塩皮膜Ａ    ・ＮａＨ２ＰＯ４：１００ｇ／Ｌ・Ｈ３ＰＯ   ４：３０ｇ／Ｌ・ロール塗布    ・乾燥：１５０℃１分（ｂ）リン酸塩皮膜Ｂ・ＮａＨ２ＰＯ４：１００ｇ／Ｌ    ・Ｈ３ＰＯ４：３０ｇ／Ｌ・Ｍｇ（Ｈ２ＰＯ４）２：１０ｇ／Ｌ・ロール塗布    ・乾燥：１５０℃１分」【００１９】ｂ本件特許２の出願日前に日本国内で頒布された刊行物である特開平７－２８６２８５号公報（乙５１）には，次の記載がある（各項目末尾の【】は，同公報の段落番号を示す。）。
「本発明は鉄，あるいは鉄系合金の金属表面，特にスズメッキした鉄の表面に化成皮膜を構成するのに使用する金属表面用化成処理水溶液に関する。」【０００１】「上記のようなスズメッキ缶の化成処理の方法として，オルトリン酸及び／又はその塩をＰＯ４換算で１～３０ｇ／ｌ，シュウ酸及び／又はその塩をシュウ酸換算で０．００５～５ｇ／ｌ，及び２価のスズイオンを０．００５～０．５ｇ／ｌ含有し，ｐＨが３～５の水溶液でスズメッキ缶を化成処理する方法が・・・記載されている。」【０００３】
「また，リン酸イオン１～５０ｇ／ｌ，酸素酸イオン０．２～２０．０ｇ／ｌ，スズイオン０．０１～５．０ｇ／ｌ，縮合リン酸イオン０．０１～５．０ｇ／ｌを含有し，ｐＨ２～６からなる水溶液で化成処理する方法が，・・・記載されている。」
【０００４】
「本発明は，上記従来の課題に鑑みてなされたものであり，その目的は，耐食性，塗膜密着性に優れた化成皮膜を金属表面に形成する金属表面用化成処理水溶液を提供することである。」【０００９】
「上記目的を達成するために，少なくともリン酸イオンとホスホン酸化合物とスズイオンとを含有し，かつｐＨが５．０以下である金属表面用化成処理水溶液を提供する。」【００１０】
「上記金属表面用化成書類水溶液において，第１成分のリン酸イオンの供給源は，オルトリン酸，又はその塩が挙げられる。」【００１２】「本発明の化成処理水溶液をスズメッキした鉄等の金属表面に適用するには，まず金属表面を脱脂，水洗いし，次いで浸漬法，スプレー法などの任意の方法で化成処理水溶液を塗布する。処理温度は，一般に常温～８０℃，好ましくは４０℃～６０℃である。また，処理時間は，通常約５秒～２分，好ましくは２０～６０秒である。そして，化成処理水溶液の塗布の後，水洗，純水による洗浄，乾燥の順で処理を完了する。」【００２６】
「本発明に係る金属表面用化成処理水溶液により，スズメッキ缶表面を処理すると，主に金属表面のスズメッキ層がリン酸及びホスホン酸化合物によってエッチングされ，スズイオンが化成処理浴中に溶出するが，このスズイオンはリン酸及びホスホン酸化合物と反応して不溶性のリン酸スズを形成する。このリン酸スズがスズメッキ缶の露出鉄面を化成皮膜として被覆する。」【００２７】ｃ上記ａ及びｂの記載によれば，少なくとも１重量パーセント程度のリン酸塩を含有する溶剤を用いてスズめっきの表面を処理することにより，スズめっき層のスズが溶出し，これがリン酸と反応してリン酸スズを形成し，このリン酸スズがスズめっきの表面を化成皮膜として被覆することは，本件特許２の出願日当時の技術常識であったものと認められる。
(ｲ)相違点１０－３についての検討
ａ相違点１０－３は，「本件発明２－１０は，『前記溶接部分の少なくとも一部に，ＳｎＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる皮膜が形成されて』いるのに対し，引用発明２の『溶接部１２』に『ＳｎＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる皮膜』が形成されているか不明である点」である。
ここで，乙３８公報には，前記１(1)アで認定したとおり，「前記洗浄装置２０は，例えば，アルミニウム及びその合金用の非エッチング型弱アルカリクリーナ（商品名：ファインクリーナ３１５）などの洗浄液によって，コンデンサ用リード線１を洗浄する洗浄槽である。この洗浄装置２０は，温度９０℃～９９℃の洗浄液でコンデンサ用リード線１を約１２分間洗浄して，アルミニウム線１１を脱脂したり，銅線１０とアルミニウム線１１とを溶接するときに発生するカーボンを除去する。」との記載があるところ（段落【０００８】），「ファインクリーナ３１５」は，縮合リン酸塩を２５ないし３０質量パーセント含有するアルカリ洗浄液であるから（乙４９，５６。これが希釈された溶液が洗浄に使用されるとしても，同溶液中のリン酸塩の濃度は少なくとも１重量パーセント程度になるものと解される。乙４９，９２，９３参照。），上記(ｱ)に認定した本件特許２の出願日当時の技術常識に照らせば，乙３８公報に記載されたコンデンサ用リード線１を温度９０℃ないし９９℃の温度で約１２分間洗浄するとの処理を経ることにより，溶接部の少なくとも一部にリン酸スズ（ＳｎＰＯＸ）からなる皮膜（原告は，争点１－３に関し，本件発明２－１０にいう「ＳｎＰＯＸ」が「リン酸スズ」を意味し，かつ，同発明にいう「皮膜」が「熱処理や溶剤処理によって形成される」「多くの格子欠陥を有する非結晶状態」であっても構わない旨主張している。）が形成されることは，当業者にとって自明というべきである（なお，「ＳｎＰＯ３．５」とも表記しうるピロリン酸スズ（Ⅱ）〔Ｓｎ２Ｐ２Ｏ７〕が安定な化合物として知られていることからして〔乙１〕，溶接部に形成されたリン酸スズの少なくとも一部は，「ＳｎＰＯＸ（ｘは２～４を表す）」に当たると合理的に推認できる。）。


ｂところで，乙３８公報には，「そして，コンデンサ用リード線１は，液回収装置２１内でエアを吹き付けられて，水洗装置２２内で洗浄液が洗い流される（洗浄液除去工程），次に，コンデンサ用リード線１は，遠心分離機２３によって純水を除去された後に，エアブロー２４によって純水が除去される。」（段落【００１１】）などの記載があり，「ファインクリーナ３１５」による洗浄処理の後に洗浄液除去工程や水洗工程が予定されているが，乙５１号証の段落【００２６】にも，「化成処理水溶液の塗布の後，水洗，純水による洗浄，乾燥の順で処理を完了する。」との処理が記載されており，これにも関わらず，同【００２７】のように，「このスズイオンはリン酸及びホスホン酸化合物と反応して不溶性のリン酸スズを形成する。このリン酸スズがスズメッキ缶の露出鉄面を化成皮膜として被覆する。」として，リン酸スズによる皮膜が形成されているのであるから，引用発明２のコンデンサ用リード線１は，洗浄処理に引き続く洗浄液除去工程や水洗工程を経た後にも，リン酸スズからなる皮膜を備えているものと認めるのが相当である。また，本件発明２－１０では，リン酸スズからなる皮膜を意図的に形成するためにタブ端子をリン系溶剤で洗浄するのに対し，乙３８公報における「ファインクリーナ３１５」による洗浄は，同公報の段落【０００８】にあるように，「アルミニウム１１を脱脂したり，銅線１０とアルミニウム線１１とを溶接するときに発生するカーボンを除去する」ことを目的とするものであるから，洗浄工程の目的が異なっているが，工程の目的が異なっていたとしても，これによって得られる「物」が変わらないのであれば，「物」の発明としての同一性を否定することはできないところ，本件発明２－１０に係る特許請求の範囲には，単に「前記溶接部分の少なくとも一部に，ＳｎＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる皮膜が形成されてなる」と記載されているにとどまり，当該皮膜の厚みやリン量換算でどの程度のリン酸スズが形成されているべきかについては何らの限定も付していないのであるから，引用発明２のコンデンサ用リード線１と本件発明２－１０のタブ端子を，この点において区別することは困難というほかはない。
ｃしたがって，相違点１０－３は，実質的な相違点とは認め難い。
エ相違点１１について
(ｱ)本件特許２の出願日当時の技術常識
ａ本件特許２の出願日前に日本国内で頒布された刊行物である特開２００２－１６１３９６号公報（乙５２）には，次の記載がある（各項目末尾の【】は，同公報の段落番号等を示す。）。
「アウターリード部２の表面に錫－銀合金めっきを施した後，表面の洗浄を行い表面に付着しためっき液を除去し，熱風炉において電子部品用リードフレーム１に熱処理を行った。熱風の温度は７０℃～２１０℃の範囲で任意に設定できる。７０℃以下とすると加熱による効果が低く，２１０℃以上とすると錫－銀合金めっき皮膜８が溶融してしまうため好ましくない。・・・本実施の形態においては１５０℃で４０秒間熱処理を行った。」【００６８】
「続いて，錫－銀合金めっき皮膜８の最表面に形成された酸化層等をエッチングするために三リン酸ナトリウムを含む処理液で処理する。具体的には，濃度が１２０ｇ／Ｌ，液温が６０℃の三リン酸ナトリウム・１２水和物水溶液に３０秒間浸漬して，錫－銀合金めっき皮膜８の最表面の酸化層等をエッチングする。」【００６
９】
「（実施例１）三リン酸ナトリウムを含む処理液で処理した後，更にリン酸化合物とカルボン酸化合物を含む溶液で錫－銀合金めっき皮膜８の表面を洗浄処理する工程を加えたこと以外は実施の形態１と同様にして電子部品用リードフレーム１を形成した。」【００８５】
「リン酸化合物としては，リン酸，三リン酸ナトリウム，リン酸水素二ナトリウム，亜リン酸，亜リン酸ナトリウム，亜リン酸水素ナトリウム，ピロリン酸ナトリウム等が用いられる。本実施例では濃度７０ｇ／Ｌの亜リン酸水素ナトリウムと，濃度３０ｇ／Ｌのピロリン酸ナトリウムと，カルボン酸化合物として，濃度４０ｇ／Ｌのピロリジン－２－カルボン酸とを含む６０℃の水溶液に３０秒間浸漬して処理した。」【００８６】
「更に本実施例においては，実施の形態１と同様の方法により結晶相の組成分析を行った。分析の結果，この錫－銀合金めっき皮膜８の結晶層はＳｎ相，Ａｇ４Ｓｎ相，Ａｇ相の３相より構成されていることがわかった。」【００８９】「更に本実施例においては，形成された錫－銀合金めっき皮膜８に含まれる物質の微量分析を行った。錫－銀合金めっき皮膜８の微量分析は，ＴＯＦ－ＳＩＭＳ／ＰｈｙｓｉｃａｌＥｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ社製    ＴＲＩＦＴを使用した飛行時間型二次イオン質量分析法を用いた。なお，一次イオン種Ｇａ＋，二次イオン種Ｐｏｓｉｔｉｖｅ／Ｎｅｇａｔｉｖｅで測定した。分析の結果，この錫－銀合金めっき皮膜８表面には分子量３１，６３，７９に相当するリン化合物Ｐ，ＰＯ２，ＰＯ３が測定された。」【００９０】
「（実施例２）めっきにより錫－銀合金めっき皮膜８を形成した後，その表面に熱処理を行わないこと以外は実施例１と同様にして電子部品用リードフレーム１を形成した。」【００９１】


「更に本実施例においては，実施の形態１と同様の方法により結晶相の組成分析を行った。分析の結果，この錫－銀合金めっき皮膜８の結晶相はＳｎ相，Ａｇ４Ｓｎ相の２相により構成されており，これにより，熱処理することによりＡｇ４Ｓｎは一部がＡｇ，Ｓｎに変化することがわかった。」【００９３】ｂ上記ａの記載によれば，スズ－銀合金めっきの表面を７０℃～２１０℃の範囲で熱処理するとＡｇ４Ｓｎは一部がＡｇ，Ｓｎに変化すること，その後，リン酸塩を含有する少なくとも６０℃の溶剤を用いて少なくとも３０秒間，錫－銀合金めっきの表面を処理することにより，その表面にリン化合物Ｐ，ＰＯ２，ＰＯ３が形成されることは，本件特許２の出願日当時の技術常識であったものと認められる。
(ｲ)相違点１１についての検討
ａ相違点１１は，「『スズが存在する部分において，スズ表面にＰＯ   Ｘ（ｘは２～４を表す）からなる皮膜が形成されて』いるのに対し，引用発明２のスズが存在する部分に『ＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる皮膜』が形成されているか不明である点」である。
ここで，乙３８公報には，前記１(1)アで認定したとおり，「前記洗浄装置２０は，例えば，アルミニウム及びその合金用の非エッチング型弱アルカリクリーナ（商品名：ファインクリーナ３１５）などの洗浄液によって，コンデンサ用リード線１を洗浄する洗浄槽である。この洗浄装置２０は，温度９０℃～９９℃の洗浄液でコンデンサ用リード線１を約１２分間洗浄して，アルミニウム線１１を脱脂したり，銅線１０とアルミニウム線１１とを溶接するときに発生するカーボンを除去する。」との記載があるところ（段落【０００８】），「ファインクリーナ３１５」は，縮合リン酸塩を２５ないし３０質量パーセント含有するアルカリ洗浄液であるから（乙４９，５６），上記(ｱ)に認定した本件特許２の出願日当時の技術常識に照らせば，乙３８公報に記載されたコンデンサ用リード線１を温度９０℃ないし９９℃の温度で約１２分間洗浄するとの処理を経ることにより，溶接部のスズが存在する部分において，スズ表面にリン化合物Ｐ，ＰＯ２，ＰＯ３からなる皮膜が形成されることは，当業者にとって明らかというべきである。
ｂなお，前記ウ(ｲ)ｂのとおり，乙３８公報では，「ファインクリーナ３１５」による洗浄処理の後に洗浄液除去工程や水洗工程が予定されているが，乙５２号証の段落【００６９】にも，「更に，電子部品表リードフレーム１の側面に漏れた銀を電気的に除去し，洗浄した後乾燥させる。」との処理が記載されており，これと同様の処理による実施例１（同【００８５】）においてスズ－銀合金めっき皮膜８表面にはリン化合物Ｐ，ＰＯ２，ＰＯ３が測定されたというのであるから，引用発明２のコンデンサ用リード線１は，洗浄処理に引き続く洗浄液除去工程や水洗工程を経た後にも，リン化合物Ｐ，ＰＯ２，ＰＯ３からなる皮膜を備えているものと認めるのが相当である。
また，本件発明２－１１では，ＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる皮膜を意図的に形成するためにタブ端子をリン系溶剤で洗浄するのに対し，前記ウ(ｲ)ｂのとおり，乙３８公報における「ファインクリーナ３１５」による洗浄は，アルミニウムの脱脂及びカーボンの除去が目的となっているが，工程の目的が異なっていたとしても，これによって得られる「物」が変わらないのであれば，「物」の発明としての同一性を否定することはできないところ，本件発明２－１１に係る特許請求の範囲には，単に「スズが存在する部分において，スズ表面にＰＯＸ（ｘは２～４を表す）からなる皮膜が形成されてなる」と記載されているにとどまり，当該皮膜の厚みやリン量換算でどの程度のＰＯＸが形成されているべきかについては何らの限定も付していないのであるから，引用発明２のコンデンサ用リード線１と本件発明２－１１のタブ端子を，この点において区別することは困難というほかはない。原告は，仮に，乙５２号証にスズ－銀合金めっきをリン酸塩溶液で洗浄すればリン化合物が形成されることが記載されていたとしても，スズめっきにおいても同様にリン化合物が形成されるとは限らないと主張するが，乙５２号証の段落【００９３】に記載されているとおり，スズ－銀合金めっきを熱処理することにより，Ａｇ４Ｓｎは一部がＡｇ，Ｓｎに変化するというのであるから，スズめっきにおいてもリン化合物が形成されると考えるのが自然であって，原告の上記主張は採用することができない。
ｃしたがって，相違点１１は，実質的な相違点とは認め難い。
オ小括
以上のとおり，本件発明２－１０及び同２－１１と引用発明２とを対比した相違点のうち，相違点１０－３及び相違点１１は実質的な相違点とは認め難く，相違点１０－１及び同１０－２については，本件特許２の出願日当時，当業者において引用発明２に上述した周知技術を適用して同相違点に係る構成とすることはいずれも容易想到であったというべきであるから，本件発明２－１０及び同２－１１は，本件特許２の出願日当時，いずれも当業者が引用発明２及び上述した周知技術に基づいて容易に発明することができたものと認められる。
(4)原告の主張について
原告は，要旨，従来，鉛フリーのリード線をタブ端子として用いる場合に，ウィスカの成長抑制とはんだ濡れ性との両立という課題があったところ，本件発明２－１０及び同２－１１は，ウィスカの発生機序に着目し，溶接部分の残留応力を取り除くばかりでなく，これに加え，溶接部分の表面にリン酸系化合物の皮膜を形成することにより，スズがディスロケーションによって結晶成長することを抑制し，ウィスカの発生を抑制できることを見いだしたものであると主張する。しかしながら，溶接部分の表面にリン酸系化合物の皮膜を形成することにより，スズがディスロケーションによって結晶成長することを抑制したというのは，特許請求の範囲には記載のない発明の作用機序を主張するにとどまるものであって，「物」の発明であるところの本件発明２－１０及び同２－１１が，引用発明２とその構成において異なることを指摘するものとは認められないから，原告の上記主張を採用することはできない。
(5)争点２－７の小括


平成２６年５月１６日判決言渡
平成２５年（ネ）第１００４３号債務不存在確認請求控訴事件（原審・東京地裁平成２３年（ワ）第３８９６９号事件）
口頭弁論終結日平成２６年３月３１日
判                  決
控訴人        三星電   子株式   会社訴訟代理人弁護士      大      野      聖      二同                    三      村      量      一同                    田      中      昌      利同                    市      橋      智      峰同                    井      上      義      隆同                    小      林      英      了同                    飯      塚      暁      夫同                    井      上              聡同                    逵      本      憲      祐同                    岡      田      紘      明訴訟代理人弁理士      鈴      木              守補佐人   弁理士        大      谷              寛被控訴   人      アップルジャパン株式会社訴訟承継人
ＡｐｐｌｅＪａｐａｎ合同会社
訴訟代理人弁護士      長      沢      幸      男同                    矢      倉      千      栄同                    永      井      秀      人同                    稲      瀬      雄      一同                    石      原      尚      子同                    金      子      晋      輔

同                    蔵      原      慎一    朗同                    片      山      英      二同                    北      原      潤      一同                    岡      本      尚      美同                    岩      間      智      女同                    梶      並      彰一    郎訴訟代理人弁理士      大      塚      康      徳同                    加      藤      志麻    子補佐人   弁理士        大      塚      康      弘同                    坂      田      恭      弘
主                  文
１原判決を次のとおり変更する。
２被控訴人による別紙物件目録１及び３記載の各製品の生産，譲渡，貸渡し，輸入又はその譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡若しくは貸渡しのための展示を含む。）について，控訴人が被控訴人に対して特許第４６４２８９８号特許権の侵害を理由とする損害賠償請求権を有しないことを確認する。
３被控訴人による別紙物件目録２及び４記載の各製品の生産，譲渡，貸渡し，輸入又はその譲渡若しくは貸渡しの申出（譲渡若しくは貸渡しのための展示を含む。）について，控訴人が被控訴人に対して有する特許第４６４２８９８号特許権の侵害を理由とする損害賠償請求権が，金９９５万５８５４円及びこれに対する平成２５年９月２８日から支払済まで年５分の割合による金額を超えて存在しないことを確認する。４被控訴人のその余の請求を棄却する。
５訴訟費用は第１審，第２審を通じてこれを３分し，その２を控訴人の，その余を被控訴人の負担とする。

６控訴人に対し，この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を３０日と定める。
第１控訴の趣旨
１原判決を取り消す。
２被控訴人の請求を棄却する。
３訴訟費用は第１審，第２審とも被控訴人の負担とする。
第２事案の概要
１事案の要旨
本件は，被控訴人（第１審原告）が，被控訴人による別紙物件目録記載の各製品（以下「本件各製品」と総称し，同目録１記載の製品を「本件製品１」，同目録２記載の製品を「本件製品２」などという。）の生産，譲渡，輸入等の行為は，控訴人（第１審被告）が有する発明の名称を「移動通信システムにおける予め設定された長さインジケータを用いてパケットデータを送受信する方法及び装置」とする特許第４６４２８９８号の特許権（以下，この特許を「本件特許」，この特許権を「本件特許権」という。）の侵害行為に当たらないなどと主張し，控訴人が被控訴人の上記行為に係る本件特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求権を有しないことの確認を求めた事案である。
原判決は，本件製品１及び３は本件特許に係る発明の技術的範囲に属しないとする一方，本件製品２及び４については，本件特許に係る発明の技術的範囲に属するとしつつも，控訴人による本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使は権利濫用に当たると判断して，被控訴人の請求を全部認容した。控訴人は，これを不服として本件控訴を提起した。
２争いのない事実等（証拠の摘示のない事実は，公知事実若しくは争いのない事実であるか，又は弁論の全趣旨により認められる事実である。）
(1)当事者
ア被控訴人は，パーソナル・コンピュータ，コンピュータ関連機器のハードウ

ェア及びソフトウェア，コンピュータに関連する付属機器の販売等を目的とする合同会社である。
なお，被控訴人は，平成２３年１０月３０日に，米国法人のアップルインコーポレイテッド（以下「アップル社」という。）の子会社であるアップルジャパン株式会社を吸収合併し，本件訴訟における同社の地位を承継した（以下においては，上記吸収合併前のアップルジャパン株式会社についても「被控訴人」という。）。イ控訴人は，電子電気機械器具，通信機械器具及び関連機器とその部品の製作，販売等を目的とする韓国法人である。
(2)本件特許権
ア控訴人（特許登録原簿上の名称「サムスン    エレクトロニクスカンパニーリミテッド」）は，平成１８年５月４日，本件特許に係る国際特許出願（国際出願番号・ＰＣＴ／ＫＲ２００６／００１６９９，優先日・平成１７年５月４日，優先権主張国・韓国，日本における出願番号・特願２００８－５０７５６５号。以下「本件出願」という。）をし，平成２２年１２月１０日，本件特許権の設定登録を受けた（甲１の１，２）。
イ本件特許の特許請求の範囲は，請求項１ないし１４から成り，その請求項１及び８の記載は，次のとおりである（以下，請求項８に係る発明を「本件発明１」，請求項１に係る発明を「本件発明２」といい，本件発明１及び２を併せて「本件各発明」という。）。
「【請求項１】移動通信システムにおけるデータを送信する方法であって，上位階層からサービスデータユニット(ＳＤＵ）を受信し，前記ＳＤＵが一つのプロトコルデータユニット(ＰＤＵ)に含まれるか否かを判定する段階と，前記ＳＤＵが一つのＰＤＵに含まれる場合に，ヘッダーとデータフィールドを含む前記ＰＤＵを構成する段階と，ここで，前記ヘッダーは，一連番号（ＳＮ）フィールドと，前記ＰＤＵが分割，連結，またはパディングなしに前記データフィールドに前記ＳＤＵを完全に含むことを指示する１ビットフィールドと，を含み，前記ＳＤＵが一つのＰＤ


Ｕに含まれない場合に，前記ＳＤＵを伝送可能なＰＤＵのサイズにより複数のセグメントに分割し，各ＰＤＵのデータフィールドが前記複数のセグメントのうち一つのセグメントを含む複数のＰＤＵを構成する段階と，ここで，前記各ＰＤＵのヘッダーは，ＳＮフィールド，少なくとも一つの長さインジケータ（ＬＩ）フィールドが存在することを示す１ビットフィールド，そして前記少なくとも一つのＬＩフィールドを含み，前記ＰＤＵの前記データフィールドが前記ＳＤＵの中間セグメントを含むと，前記ＬＩフィールドは前記ＰＤＵが前記ＳＤＵの最初のセグメントでも最後のセグメントでもない中間セグメントを含むことを示す予め定められた値に設定され，前記ＰＤＵを受信器に伝送する段階と，を有することを特徴とするデータ送信方法。」
「【請求項８】移動通信システムにおけるデータを送信する装置であって，上位階層からサービスデータユニット(ＳＤＵ）を受信し，前記ＳＤＵが一つのプロトコルデータユニット(ＰＤＵ)に含まれるか否かを判定し，前記ＳＤＵを伝送可能なＰＤＵサイズによって少なくとも一つのセグメントに再構成するための伝送バッファと，一連番号（ＳＮ）フィールドと１ビットフィールドをヘッダーに含み，前記少なくとも一つのセグメントをデータフィールド内に含む少なくとも一つのＰＤＵを構成するヘッダー挿入部と，前記ＳＤＵが一つのＰＤＵに含まれる場合に，前記ＰＤＵが分割，連結，パディングなしに前記データフィールドに前記ＳＤＵを完全に含むことを示すように前記１ビットフィールドを設定し，前記ＰＤＵの前記データフィールドが前記ＳＤＵの中間セグメントを含む場合，少なくとも一つの長さインジケータ（ＬＩ）フィールドが存在することを示すように前記１ビットフィールドを設定する１ビットフィールド設定部と，前記ＳＤＵが一つのＰＤＵに含まれない場合に，前記少なくとも一つのＰＤＵの前記１ビットフィールド以後にＬＩフィールドを挿入し，設定するＬＩ挿入部と，ここで，前記ＰＤＵの前記データフィールドが前記ＳＤＵの中間セグメントを含む場合，前記ＬＩフィールドは前記ＰＤＵが前記ＳＤＵの最初のセグメントでも最後のセグメントでもない中間セグメントを含
むことを示す予め定められた値に設定され，前記ＬＩ挿入部から受信される少なくとも一つのＰＤＵを受信部に伝送する送信部と，を含むことを特徴をするデータ送信装置。」
ウ本件各発明を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下，各構成要件を「構成要件Ａ」，「構成要件Ｂ」などという。)。
(ｱ)本件発明１（請求項８）
Ａ移動通信システムにおけるデータを送信する装置であって，Ｂ上位階層からサービスデータユニット(ＳＤＵ）を受信し，前記ＳＤＵが一つのプロトコルデータユニット(ＰＤＵ)に含まれるか否かを判定し，前記ＳＤＵを伝送可能なＰＤＵサイズによって少なくとも一つのセグメントに再構成するための伝送バッファと，
Ｃ一連番号（ＳＮ）フィールドと１ビットフィールドをヘッダーに含み，前記少なくとも一つのセグメントをデータフィールド内に含む少なくとも一つのＰＤＵ
を構成するヘッダー挿入部と，
Ｄ前記ＳＤＵが一つのＰＤＵに含まれる場合に，前記ＰＤＵが分割，連結，パディングなしに前記データフィールドに前記ＳＤＵを完全に含むことを示すように前記１ビットフィールドを設定し，前記ＰＤＵの前記データフィールドが前記ＳＤＵの中間セグメントを含む場合，少なくとも一つの長さインジケータ（ＬＩ）フィールドが存在することを示すように前記１ビットフィールドを設定する１ビットフ
ィールド設定部と，
Ｅ前記ＳＤＵが一つのＰＤＵに含まれない場合に，前記少なくとも一つのＰＤＵの前記１ビットフィールド以後にＬＩフィールドを挿入し，設定するＬＩ挿入部
と，
Ｆここで，前記ＰＤＵの前記データフィールドが前記ＳＤＵの中間セグメントを含む場合，前記ＬＩフィールドは前記ＰＤＵが前記ＳＤＵの最初のセグメントでも最後のセグメントでもない中間セグメントを含むことを示す予め定められた値に

設定され，
Ｇ前記ＬＩ挿入部から受信される少なくとも一つのＰＤＵを受信部に伝送する
送信部と，
Ｈを含むことを特徴をするデータ送信装置。
(ｲ)本件発明２（請求項１）
Ｉ移動通信システムにおけるデータを送信する方法であって，Ｊ上位階層からサービスデータユニット(ＳＤＵ）を受信し，前記ＳＤＵが一つのプロトコルデータユニット(ＰＤＵ)に含まれるか否かを判定する段階と，Ｋ前記ＳＤＵが一つのＰＤＵに含まれる場合に，ヘッダーとデータフィールドを含む前記ＰＤＵを構成する段階と，ここで，前記ヘッダーは，一連番号（ＳＮ）フィールドと，前記ＰＤＵが分割，連結，またはパディングなしに前記データフィールドに前記ＳＤＵを完全に含むことを指示する１ビットフィールドと，を含み，Ｌ前記ＳＤＵが一つのＰＤＵに含まれない場合に，前記ＳＤＵを伝送可能なＰＤＵのサイズにより複数のセグメントに分割し，各ＰＤＵのデータフィールドが前記複数のセグメントのうち一つのセグメントを含む複数のＰＤＵを構成する段階と，ここで，前記各ＰＤＵのヘッダーは，ＳＮフィールド，少なくとも一つの長さインジケータ（ＬＩ）フィールドが存在することを示す１ビットフィールド，そして前記少なくとも一つのＬＩフィールドを含み，


Ｍ前記ＰＤＵの前記データフィールドが前記ＳＤＵの中間セグメントを含むと，前記ＬＩフィールドは前記ＰＤＵが前記ＳＤＵの最初のセグメントでも最後のセグメントでもない中間セグメントを含むことを示す予め定められた値に設定され，
Ｎ前記ＰＤＵを受信器に伝送する段階と，
Ｏを有することを特徴とするデータ送信方法。
(3)被控訴人の行為等
ア被控訴人は，アップル社が製造した本件各製品を輸入・販売している。イ本件各製品は，本件発明１の構成要件Ａ及びＨを充足する。本件各製品にお

けるデータ送信方法は，本件発明２の構成要件Ｉ及びＯを充足する。ウ本件各製品は，第３世代移動通信システムないし第３世代携帯電話システム（３Ｇ）（ThirdGeneration）の普及促進と付随する仕様の世界標準化を目的とする民間団体である３ＧＰＰ（ThirdGenerationPartnership   Project）が策定した通信規格であるＵＭＴＳ規格（UniversalMobileTelecommunications   System）に準拠した製品である（乙１ないし５。以下，３ＧＰＰが定める通信規格を「３ＧＰＰ規格」ということがある。）。
ＵＭＴＳ規格とは，３ＧＰＰで策定された第３世代移動通信システムの総称であり，多数の技術仕様からなっている。ＵＭＴＳ規格のうちの無線通信規格には，Ｗ－ＣＤＭＡ方式（WidebandCodeDivision   MultipleAccess。一般に「Ｗ－ＣＤＭＡ」といった場合には，ＵＭＴＳ規格と同義に使われる例もあるが，本判決においては，「Ｗ－ＣＤＭＡ」といった場合には，３ＧＰＰの技術仕様書（TechnicalSpecification。以下「ＴＳ」と表記することがある。）のうち，２５シリーズに規定されている方式を指すものとする。）のほか，ＬＴＥ方式（LongTermEvolution。３ＧＰＰのＴＳのうち３６シリーズに規定されている。）などがある。
(4)本件特許に関するＦＲＡＮＤ宣言
ア   ３ＧＰ   Ｐを結   成した   標準化   団体の   一つで   あるＥ   ＴＳＩ   （EuropeanTelecommunicationsStandardsInstitute）（欧州電気通信標準化機構）は，知的財産権の取扱いに関する方針として「ＩＰＲポリシー」（IntellectualPropertyRightsPolicy）を定めている。
ＩＰＲポリシー（２００９年４月８日付けのもの）には，次のような規定がある（甲１２，１６０。原文英語）。
「３方針の目的
３．１ＥＴＳＩは，総会が提議した，ヨーロッパの通信セクターの技術的な目的に最も資する解決策に基づく規格および技術仕様を作成することを目的としている。この目的を推進するため，ＥＴＳＩのＩＰＲについての方針は，ＥＴＳＩおよ

び会員，ＥＴＳＩ規格および技術仕様を適用するその他の，規格の準備および採用，適用への投資が，規格または技術仕様についての必須ＩＰＲを使用できない結果無駄になる可能性があるというリスクを軽減するためのものである。この目的を達成するに当たり，ＥＴＳＩのＩＰＲについての方針では，通信分野での一般利用の標準化の必要性と，ＩＰＲの所有者の権利との間のバランスを取ることが求められる。３．２ＩＰＲの所有者は，ＥＴＳＩの会員またはその関連会社，第三者であるかによらず，規格および技術仕様の実装で，ＩＰＲの使用につき適切かつ公平に補償されるものとする。」
「４ＩＰＲの開示
４．１・・・各会員は，自らが参加する規格または技術仕様の開発の間は特に，ＥＴＳＩに必須ＩＰＲについて適時に知らせるため合理的に取り組むものとする。特に，規格または技術仕様の技術提案を行う会員は，善意をもって，提案が採択された場合に必須となる可能性のあるその会員のＩＰＲについてＥＴＳＩの注意を喚起するものとする。」
「４．３上記の第４．１項に従っての義務は，ＥＴＳＩにこの特許ファミリーの構成要素について適時に知らされた場合には，すべての既存および将来のその特許ファミリーの構成要素につき満たされたとみなされる。・・・」
「６ライセンスの可用性
６．１特定の規格または技術仕様に関連する必須ＩＰＲがＥＴＳＩに知らされた場合，ＥＴＳＩの事務局長は，少なくとも以下の範囲で，当該のＩＰＲにおける取消不能なライセンスを公正，合理的かつ非差別的な条件（fair,reasonableandnon-discriminatorytermsand   conditions）で許諾する用意があることを書面で取消不能な形で３カ月以内に保証することを，所有者にただちに求めるものとする。・製造で使用するべく，ライセンシー自身の設計で，カスタマイズした部品およびサブシステムを製造または過去から引き続き製造する権利を含む，製造。・上記で製造した機器の販売または賃貸，処分。

・機器の修理または使用，動作，および
・方法の使用。
上記の保証は，ライセンスの相互供与に同意することを求めるという条件に従い行われる場合がある。・・・
６．２特許ファミリーの指定された構成要素に関する，第６．１項に従っての保証は，保証が行われた時点で指定したＩＰＲを除外する旨を明示する書面がある場合を除き，その特許ファミリーのすべての既存および将来の必須ＩＰＲに適用されるものとする。当該の除外の範囲は，明示的に指定されたＩＰＲに限定されるものとする。


６．３要請されたＩＰＲの所有者の保証が許諾されない場合，委員会の委員長は，適切な場合，ＥＴＳＩ事務局と協議の上，問題が解決するまで，委員会が規格または技術仕様についての作業を停止すべきかどうかについて判断し，および／または関連の規格または技術仕様の承認を行うものとする。」「１２このポリシーは，フランス法に準拠する。」「１５定義（判決注：本判決においても「必須」，「ＩＰＲ」，「会員」，「特許ファミリー」の語を，以下の定義に基づいて用いることとする。）
・・・
６ＩＰＲに適用される「必須」とは，（商業的ではなく）技術的な理由で，標準化の時点で一般に利用可能な通常の技術慣行および最新技術を考慮し，ＩＰＲに抵触せずに規格に準拠する機器または方法を製造または販売，賃貸，処分，修理，使用または動作できないことを意味する。疑義を回避するため，規格が技術的な解決策でのみ実行可能で，すべてがＩＰＲに抵触する例外的な場合で，当該のすべてのＩＰＲは必須とみなされるものとする。
７「ＩＰＲ」とは，商標以外の知的財産権の適用を含む，法律により参照された知的財産権を意味するものとする。疑義を回避するため，体裁に関連する権利または機密情報，企業秘密，同様のものは，ＩＰＲの定義から除外される。・・・

９「会員」とは，ＥＴＳＩの会員または賛助会員を意味するものとする。会員の参照は，文脈が許す場合には常に，その会員およびその関連会社と解釈されるものとする。・・・
１３「特許ファミリー」とは，優先順位の高い文書それ自体を含む，一般に１つ以上の優先順位のあるすべての文書を意味するものとする。疑義を回避するため，「文書」は特許および実用新案，その応用を表す。」
イ(ｱ)控訴人は，１９９８年（平成１０年）１２月１４日，ＥＴＳＩに対し，ＵＭＴＳ規格としてＥＴＳＩが推進しているＷ－ＣＤＭＡ技術に関し，控訴人の保有する必須ＩＰＲライセンスを，ＥＴＳＩのＩＰＲポリシー６．１項に従って，「公正，合理的かつ非差別的な条件」（fair,reasonableand   non-discriminatorytermsandconditions）（以下「ＦＲＡＮＤ条件」という。）で許諾する用意がある旨の誓約（宣言）をした（甲５）。
(ｲ)控訴人は，２００７年（平成１９年）８月７日，ＥＴＳＩに対し，ＥＴＳＩのＩＰＲポリシー４．１項に従って，本件出願の優先権主張の基礎となる韓国出願の出願番号，本件出願の国際出願番号（ＰＣＴ／ＫＲ２００６／００１６９９）等に係るＩＰＲが，ＵＭＴＳ規格（ＴＳ２５．３２２等）に関連して必須ＩＰＲであるか，又はそうなる可能性が高い旨を知らせるとともに，ＥＴＳＩのＩＰＲポリシー６．１項に準拠する条件（ＦＲＡＮＤ条件）で，取消不能なライセンスを許諾する用意がある旨の宣言（以下「本件ＦＲＡＮＤ宣言」という。）をした（甲１３）。本件ＦＲＡＮＤ宣言には，その有効性等はフランス法に準拠するとの文言及び規格に関し相互にライセンスを供与することを求めるとの条件に従い行われるとの文言が含まれていた。
(5)本件訴訟に至る経緯等
ア控訴人は，平成２３年４月２１日，被控訴人による本件各製品の生産，譲渡，輸入等の行為が本件各発明に係る本件特許権の直接侵害又は間接侵害（特許法１０１条４号，５号）を構成する旨主張して，特許法１０２条に基づく差止請求権を被

保全権利として，被控訴人に対し，本件各製品の生産，譲渡，輸入等の差止め等を求める仮処分命令の申立て（東京地方裁判所平成２３年（ヨ）第２２０２７号事件。以下「本件仮処分の申立て」という。）をした。
イ被控訴人は，平成２３年９月１６日，本件訴訟を提起した。控訴人は，同年１２月６日，「ｉＰｈｏｎｅ４Ｓ」についても，同様の仮処分の申立て（東京地方裁判所平成２３年（ヨ）第２２０９８号事件。以下「別件仮処分の申立て」という。）をした。
控訴人は，平成２４年９月２４日，本件仮処分の申立てのうち，本件製品１及び３を対象とする部分を取り下げた。
ウ東京地方裁判所は，平成２５年２月２８日，原判決を言い渡し，同日，本件仮処分の申立て及び別件仮処分の申立てについても，控訴人による本件特許権の行使は権利濫用に当たるとして申立てを却下する旨の決定をした。
３争点
本件の争点は，①本件各製品についての本件発明１の技術的範囲の属否(争点１)，②本件発明２に係る本件特許権の間接侵害（特許法１０１条４号，５号）の成否（争点２），③特許法１０４条の３第１項の規定による本件各発明に係る本件特許権の権利行使の制限の成否（争点３），④本件各製品に係る本件特許権の消尽の有無（争点４），⑤控訴人の本件ＦＲＡＮＤ宣言に基づく本件特許権のライセンス契約の成否（争点５），⑥控訴人による本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使の権利濫用の成否（争点６）及び⑦損害額（争点７）である。
第３争点に関する当事者の主張
１争点１（本件各製品についての本件発明１の技術的範囲の属否）について
(1)控訴人の主張
ア本件各製品の構成
(ｱ)本件各製品は，３ＧＰＰ規格であるＵＭＴＳ規格（Ｗ－ＣＤＭＡ方式）に準拠したものであるから，３ＧＰＰが２００６年（平成１８年）９月に策定した３Ｇ


ＰＰ規格の技術仕様書「３ＧＰＰＴＳ   ２５．３２２Ｖ６．９．０」（甲１の３，乙６。以下「本件技術仕様書Ｖ６．９．０」という。）記載の構成を備えている。そして，本件技術仕様書Ｖ６．９．０の「４．２．１．２アンアクナリッジドモード（ＵＭ）ＲＬＣエンティティ」，「４．２．１．２．１送信ＵＭ    ＲＬＣエンティティ」，「９．２．１．３ＵＭＤ    ＰＤＵ」，「９．２．２．５エクステンションビット（Ｅ）」及び「９．２．２．８長さインジケータ（ＬＩ）」（以下，それぞれを「４．２．１．２項」，「４．２．１．２．１項」などという。）によれば，本件各製品は，いずれも，次のとおりの構成を有している（以下，各構成を「構成ａ」，「構成ｂ」などという。)。
ａ本件各製品は，移動通信システムにおいてデータを送信する装置である。ｂ本件各製品は，上位階層からサービスデータユニット(ＳＤＵ）を受信し，ＳＤＵが一つのプロトコルデータユニット(ＰＤＵ)の利用可能なスペースより大きい場合には適当なサイズのＰＤＵに分割するための伝送バッファを有している（別紙３ＧＰＰＴＳ２５．３２２    Ｖ６．９．０（抜粋）（以下「別紙ＴＳ」という。）の１及び２記載の４．２．１．２項及び４．２．１．２．１項参照）。ｃ本件各製品は，一連番号（ＳＮ）フィールドとＥビットフィールドを有するＵＭＤヘッダと，長さインジケータ（ＬＩ）とを含むＲＬＣヘッダをデータに対して付加するヘッダ付加部を有する（別紙ＴＳの３記載の９．２．１．３項参照）。ｄヘッダ付加部は，ＰＤＵに含まれるものが分割，連結，パディングされていない完全なＳＤＵの場合には完全なＳＤＵが含まれることを示す「０」を設定し，ＰＤＵに含まれるものが完全なＳＤＵでない場合にはＥビットに長さインジケータが存在することを示す「１」を設定する（別紙ＴＳの４記載の９．２．２．５項参照）。
ｅヘッダ付加部は，ＳＤＵが一つのＰＤＵに含まれない場合に，少なくとも一つのＰＤＵのＥビットフィールド以後にＬＩフィールドを挿入する（別紙ＴＳの５(1)記載の９．２．２．８項参照）。

ｆヘッダ付加部は，ＰＤＵのデータフィールドがＳＤＵの最初のセグメントでも最後のセグメントでもないセグメントを含む場合，ＬＩフィールドは，ＰＤＵがＳＤＵの最初のセグメントでも最後のセグメントでもないセグメントを含むことを示す予め定められた値（「１１１１１１０」又は「１１１    １１１１１１１１    １１１０」）を設定する（別紙ＴＳの５(2)記載の９．２．２．８項参照）。ｇ本件各製品は，ヘッダ付加部から受信される少なくとも一つのＰＤＵを受信側のエンティティに伝送する送信部を有している。
ｈ本件各製品は，データを送信することができる装置である。(ｲ)ａカナダ法人のチップワークス社による実機テスト（以下「本件実機テスト」という。）の報告書（乙１３）は，本件製品２及び４が，本件技術仕様書Ｖ６．９．０の「AlternativeE-bit解釈」（代替的Ｅビット解釈）に基づく機能（９．２．２．５項及び９．２．２．８項）を実装していることを示している。このことは，電気通信大学Ａ教授作成の鑑定意見書（乙１４）からも裏付けられる。(a)本件実機テストに「基地局エミュレータ」として用いた機器は，ドイツ法人のロー   デ・シ   ュワル   ツ社製   の無線   機テス   タ「Ｃ   ＭＷ５   ００    universalradiocommunicationtester」（以下「ＣＭＷ５００」という。）である。ＣＭＷ５００は，Ｗ－ＣＤＭＡ方式に対応したもので，実際のネットワークと同様の通信環境を実現することができる機器である（乙１４の１０頁，乙４１）。ＣＭＷ５００は，ＧＣＦ(GlobalCertificationForum)   及びＰＴＣＲＢ(PCSType   CertificationReviewBoard)といった国際的な機関による認証を受けている。テスト１「ＰＤＵサイズ：４８８ビット，ＳＤＵサイズ：４８０ビット」は，「ＰＤＵが分割，連結，パディングされていない完全なＳＤＵを含む場合」のデータサイズの組合せである。なお，ＰＤＵサイズがＳＤＵサイズより８ビットだけ大きくなっているのは，ＳＤＵをＰＤＵに変換する際に８ビットのＰＤＵヘッダ（一連番号（ＳＮ）の７ビット＋Ｅビットの１ビット）が付加されることを考慮したためである（乙１４の１０頁）。

テスト２「ＰＤＵサイズ：８０ビット，ＳＤＵサイズ：４８０ビット」は，最初と最後を除いたＰＤＵ（例えば，２番目のＰＤＵ）が「中間セグメント」に該当するデータサイズの組合せであり，この中間セグメントとしてのＰＤＵをモニタするものである（乙１４の１１頁）。
(b)本件実機テストの結果は，次のとおりである。①ＰＤＵがＳＤＵを完全に含む場合（テスト１）には，一連番号（ＳＮ）に続くＥビットが「０」となり，長さインジケータを含まないＰＤＵが出力されている（乙１３の図１２，１４）。


②ＰＤＵがＳＤＵの中間セグメントを含む場合（テスト２）には，一連番号（ＳＮ）に続くＥビットが「１」となり，長さインジケータとして所定値（１１１１１１０）を含むＰＤＵが出力されている（乙１３の図１３，１５）。(c)９．２．２．５項には，代替的Ｅビット解釈として，「次のフィールドは，分割，連結，パディングされていない完全なＳＤＵ」である場合，Ｅビットを「０」とし，「次のフィールドは，長さインジケータとＥビット」である場合，Ｅビットを「１」とすることが，９．２．２．８項には，代替的Ｅビット解釈が設定され，かつ，ＰＤＵがＳＤＵの中間セグメントを含む場合，７ビットの長さインジケータが用いられるときは，値「１１１１１１０」を持つ長さインジケータを用いることが記載されている。
本件実機テストの結果におけるＥビットの値及び長さインジケータの値（前記(b)）は，本件技術仕様書Ｖ６．９．０の代替的Ｅビット解釈に基づく機能と整合しており，本件製品２及び４が上記機能を実装していることを示すものといえる。ｂこの点に関し被控訴人は，本件実機テストの結果の「Interpretation」の欄に「次のオクテット：データ（「nextoctet:data」）」と表示されており，「分割，連結，パディングされていない完全なＳＤＵ」と表示されていないから，本件実機テストでは，代替的Ｅビット解釈ではなく，本件技術仕様書Ｖ６．９．０の９．２．２．５項記載の「NormalE-bit解釈」（通常Ｅビット解釈）（別紙ＴＳの４参照）が

用いられているなどと主張する。
しかし，代替的Ｅビット解釈において，Ｅビットに「０」が設定される場合，次に続くビット列が「データ」（ただし，「完全なＳＤＵ」の「データ」である。）であることには相違がないから，「Interpretation」の欄に「次のオクテット：データ（「nextoctet:data」）」と表示されていることは本件実機テストに代替的Ｅビット解釈が使用されていることと相反するものではない。
また，控訴人が通常Ｅビット解釈に従った場合（ＣＭＷ５００の設定画面の「altE_bitinterpretation」のチェックボックス（乙１３の図１１）にチェックを入れない場合）についての比較テストの結果を確認したところ，チェックを入れた場合と入れない場合とでは，ＰＤＵヘッダの構成が異なっており，しかも，チェックを入れない場合には通常Ｅビット解釈に従ったＰＤＵヘッダが出力されていた（乙５５の３５頁ないし３８頁）。かかる比較テストの結果は，本件実機テストにおいて，通常Ｅビット解釈ではなく，代替的Ｅビット解釈が用いられていることを明確に示すものである。
したがって，被控訴人の上記主張は理由がない。
イ構成要件Ｂ及びＤの充足
(ｱ)本件技術仕様書Ｖ６．９．０の９．２．２．５項記載の代替的Ｅビット解釈は，以下に述べるとおり，本件発明１の構成要件Ｂ及びＤの内容を開示したものである。
本件発明１は，「ＳＤＵが一つのプロトコルデータユニット(ＰＤＵ）に含まれるか否かを判定し」（構成要件Ｂ），「前記ＳＤＵが一つのＰＤＵに含まれる場合に，前記ＰＤＵが分割，連結，パディングなしに前記データフィールドに前記ＳＤＵを完全に含むことを示すように前記１ビットフィールドを設定」（構成要件Ｄ）する構成を備えている。
構成要件Ｄの文言，本件特許に係る明細書（甲１の２。以下，図面を含めて「本件明細書」という。）の段落【００２２】及び図５Ａによれば，構成要件Ｄの「前記

ＳＤＵが一つのＰＤＵに含まれる場合」とは，「前記ＰＤＵが分割，連結，パディングなしに前記データフィールドに前記ＳＤＵを完全に含む」場合，すなわち，「ＳＤＵのサイズがＰＤＵのペイロードのサイズに完全に一致する場合」を意味するものであり，ＳＤＵが連結されてＰＤＵに格納されている場合やＳＤＵがパディングとともにＰＤＵに格納されている場合は，これに含まれない。そして，９．２．２．５項には，「代替的Ｅビット解釈」として，「次のフィールドは，分割，連結，パディングされていない完全なＳＤＵ」である場合，すなわち，ＳＤＵがＰＤＵに完全に含まれる（一致する）場合は，Ｅビットを「０」とし，そうでない場合は，Ｅビットを「１」とすることが記載されており（別紙ＴＳの４参照），上記記載は，ＳＤＵがＰＤＵに完全に含まれる（一致する）か否かの判定を行い，その判定結果に従ってＥビットを上記のように設定することを規定するものといえるから，構成要件Ｂの「ＳＤＵが一つのプロトコルデータユニット(ＰＤＵ)に含まれるか否か」を「判定」する構成及び構成要件Ｄの「前記ＳＤＵを完全に含むことを示すように前記１ビットフィールドを設定」する構成を開示している。なお，４．２．１．２．１項（別紙ＴＳの２参照）と９．２．２．５項との関係は，４．２．１．２．１項は，Ｅビットのタイプによらず，ＳＤＵがＰＤＵよりも大きいか否かを判定するという包括的な記載にとどまり，代替的Ｅビット解釈が使用される場合の具体的な比較の手法は，９．２．２．５項に記載されていると合理的に理解することができる。
(ｲ)以上を前提とすると，本件各製品の構成ｂ及びｄは，構成要件Ｂ及びＤをそれぞれ充足する。
ウ構成要件Ｃ，ＥないしＧの充足
本件各製品の構成ｃは構成要件Ｃを，構成ｅは構成要件Ｅを，構成ｆは構成要件Ｆを，構成ｇは構成要件Ｇをそれぞれ充足する。
エまとめ
(ｱ)以上のとおり，本件各製品は，本件発明１の構成要件ＢないしＧを充足し，


また，本件各製品が構成要件Ａ及びＨを充足することは，前記争いのない事実等(3)イのとおりである。
したがって，本件各製品は，本件発明１の構成要件を全て充足するから，その技術的範囲に属する。
(ｲ)これに対し被控訴人は，本件各製品が本件発明１の技術的範囲に属するというためには，本件各製品が本件発明１の構成要件に記載された全ての機能を現実のネットワーク上で実行していることを立証する必要があるところ，代替的Ｅビット解釈は，通常Ｅビット解釈のオプション的なものであり，通信事業者が代替的Ｅビット解釈を使用するようにネットワークを設定していることについての立証がないから，本件各製品が本件発明１の技術的範囲に属しない旨主張する。しかし，本件各製品は，本件発明１の構成要件を全て充足し，代替的Ｅビット解釈を実施する構成を備えている以上，本件発明１の技術的範囲に属するというべきであり，現実のネットワーク上で通信事業者が代替的Ｅビット解釈を使用するようにネットワークを設定しているかどうかは本件発明１の技術的範囲の属否とは無関係である。
したがって，被控訴人の上記主張は失当である。
(2)被控訴人の主張
ア本件各製品の構成について
(ｱ)本件各製品におけるＵＭＴＳ規格に関連する処理は，本件各製品に実装されたベースバンドチップによって行われている（以下，本件各製品に実装されているベースバンドチップを「本件ベースバンドチップ」という。）。本件ベースバンドチップは，アップル社がインテル社（IntelCorporation）製のチップをその完全子会社であるインテル・アメリカ社（IntelAmericas,Inc.）を通じて購入し，実装したものである。
本件製品１及び３には，インテル社製のベースバンドチップ「ＰＭＢ８８７８」が搭載されているところ，「ＰＭＢ８８７８」が準拠している３ＧＰＰ規格は，本件

出願の優先日前に公開された「リリース５」と呼ばれるバージョンであり，代替的Ｅビット解釈は含まれていないから，本件製品１及び３が控訴人主張の構成ｂないしｇを有することは争う。
また，本件製品２及び４が控訴人主張の構成ｂないしｇを有することは不知である。
(ｲ)ａ控訴人主張の本件実機テストの報告書（乙１３）は，本件製品２及び４が代替的Ｅビット解釈に基づく機能を実装していることを基礎付けるものではない。すなわち，本件実機テストは，基地局のように振る舞うエミュレータに携帯端末を接続し，テスト端末からエミュレータに送信されるデータを解析するためのソフトウェアを用いてテストを行っているにすぎないものであり，このような現実のネットワークとは異なる単なるテスト環境において実施したテストの結果によって，本件各製品が現実のネットワークにおいて代替的Ｅビット解釈に基づく機能を実行できることを示すものではない。
ｂまた，本件実機テストの報告書（乙１３）には，次のような不備又は問題点があり，本件製品２及び４が代替的Ｅビット解釈に基づく機能を実装していることを基礎付けるものではない。
(a)乙１３の図１２及び図１４のテストログ（テスト１）においては，「Byte」欄の「６８」の２列目の行において，Ｅビットが「０」に設定されるとともに，「Interpretation」欄に「nextoctet:data」（訳文「次のオクテット：データ」）と記載されている。このように「次のフィールド」が「データ」と記載されていることからすると，本件実機テストは，代替的Ｅビット解釈ではなく，通常Ｅビット解釈が使用されている場合（本件技術仕様書Ｖ６．９．０の９．２．２．５項の「通常Ｅビット解釈」のビット「０」の場合）であると考えるのが素直である。また，乙１３の図１２及び図１４のテストログに示されているビット列は，テスト製品から出力されたデータの一部でしかないため，ＰＤＵが分割，連結，パディングされていない一つの完全なＳＤＵを含んでいるのか，別のものを含んでいるの

か定かでないから，そもそも図１２及び図１４のテストログを根拠として，テストに用いた製品が代替的Ｅビット解釈を使用しているとの結論を導くことはできない。なお，乙１３の図１１の「altE_bitinterpretation」のチェックボックスにチェックが入っていることと，テスト製品において実際に代替的Ｅビット解釈が使用されるかどうかとは無関係である。
(b)乙１３の図１３及び図１５のテストログ（テスト２）における「１１１１１１０」という値が設定された長さインジケータが，中間セグメントを含む長さインジケータにだけ設定されることを裏付ける証拠がない以上，上記値が中間セグメントを含むＰＤＵの存在を示していると結論付けることはできない。また，乙１３の図１３及び図１５も，図１２及び図１４と同様に，テスト製品から出力されたＳＤＵの表示部分を表示するにとどまり，ＳＤＵの他のセグメントがどのような状態になっているか明らかにされていない。したがって，図１３及び図１５は，テスト製品が代替的Ｅビット解釈を実装していることを基礎付けるものとはいえない。
イ構成要件Ｂ及びＤの非充足
本件発明１の構成要件Ｂ及びＤは，以下のとおり，本件技術仕様書Ｖ６．９．０記載の構成と異なる構成のものであるから，仮に控訴人が主張するように本件各製品が本件技術仕様書Ｖ６．９．０に準拠した構成を備えているとしても，本件各製品が構成要件Ｂ及びＤを充足するとはいえない。
(ｱ)構成要件Ｂについて
構成要件Ｂの「前記ＳＤＵが一つのＰＤＵに含まれるか否かを判定」との記載と構成要件Ｄの「前記ＳＤＵが一つのＰＤＵに含まれる場合に，前記ＰＤＵが分割，連結，パディングなしに前記データフィールドに前記ＳＤＵを完全に含むことを示す」との記載を総合すると，構成要件Ｂにおける「前記ＳＤＵが一つのＰＤＵに含まれる」とは，「ＳＤＵが一つのＰＤＵに完全に含まれる（一致する）」ことを意味すると解すべきである。


このように本件発明１は，構成要件Ｂにおいて，ＳＤＵが一つのＰＤＵに完全に含まれる（一致する）か否かを判定する方式を採用している。他方で，本件技術仕様書Ｖ６．９．０の４．２．１．２．１項の「ＲＬＣＳＤＵがＵＭＤＰＤＵの利用可能なスペースの長さより大きい場合」に「ＲＬＣ    ＳＤＵを適当なサイズのＵＭＤＰＤＵｓに分割する。」との記載によれば，４．２．１．２．１項記載の判定方式は，ＳＤＵの分割が必要か否かを決定することを目的とし，ＳＤＵがＰＤＵの利用可能な領域よりも大きいか否か（ＳＤＵとＰＤＵの大小関係）を判定する方式であって，ＳＤＵが一つのＰＤＵに完全に含まれる（一致する）か否かを判定する方式とは異なるものである。
また，控訴人主張の本件技術仕様書Ｖ６．９．０の９．２．２．５項の記載は，Ｅビットに設定される「０」又は「１」という値をそれぞれどのように解釈すべきかについて規定しているにすぎず，判定方式については何ら述べていない。したがって，本件各製品が本件技術仕様書Ｖ６．９．０に準拠した構成ｂを備えていることをもって，本件各製品が構成要件Ｂを充足するとはいえない。
(ｲ)構成要件Ｄについて
構成要件Ｄにいう「前記ＳＤＵが一つのＰＤＵに含まれる場合」とは，①パディングが生じている場合（すなわち，ＳＤＵがパディングとともにＰＤＵに格納される場合），②連結が生じている場合（すなわち，ＳＤＵが一つ又は複数の他のＳＤＵと連結され，ＰＤＵに格納される場合），③分割，連結及びパディングのいずれも生じていない場合（すなわち，ＳＤＵのサイズがＰＤＵのペイロードのサイズに完全に一致する場合）を全て対象とするものであるから，構成要件Ｄを充足するというためには，上記①又は②の場合であっても，「ＰＤＵが分割，連結又はパディングなしにＳＤＵを完全に含むことを示すように１ビットフィールドが設定」されなければならない。
他方で，本件技術仕様書Ｖ６．９．０記載の代替的Ｅビット解釈においては，上記③の場合にのみ，ＰＤＵが完全なＳＤＵを含むことを示すように１ビットフィー

ルドが設定されるのであるから，構成要件Ｄと本件技術仕様書Ｖ６．９．０に準拠した構成ｄとでは，ＰＤＵが分割，連結又はパディングされていないＳＤＵを含むことを示すように１ビットフィールドが設定される条件が異なるとともに，ＰＤＵが連結又はパディングの生じているＳＤＵを含む場合の１ビットフィールドの設定方法が異なっている。
したがって，本件各製品が本件技術仕様書Ｖ６．９．０に準拠した構成ｄを備えていることをもって，本件各製品が構成要件Ｄを充足するとはいえない。ウ本件各製品が本件発明１の構成要件に記載された全ての機能を実行できるこ
との立証がないこと
本件各製品が本件発明１の技術的範囲に属するというためには，本件各製品が本件発明１の構成要件に記載された全ての機能を実行できることを立証する必要があり，そのためには，ネットワーク通信事業者が代替的Ｅビット解釈を使用できるようにネットワークを構成していることを示す必要があるというべきである。すなわち，代替的Ｅビット解釈は，本件各製品それ自体が単独で実行できるものではなく，いかなる携帯端末も，代替的Ｅビット解釈を使用するようネットワークから指示されない限り，基地局へのデータ送信に際し，デフォルトの「通常Ｅビット解釈」を実行するのであり，その場合には，本件発明１の構成要件Ｄ及びＦが規定する内容に従ってＥビットや長さインジケータが設定されることはないのであるから，本件各製品が本件発明１の構成要件に記載された全ての機能を実行するには，ネットワーク通信事業者が代替的Ｅビット解釈を使用できるようにネットワークを構成していなければならない。
しかるに，本件においては，ネットワーク通信事業者が代替的Ｅビット解釈を使用できるようにネットワークを構成していることを示す証拠は存在せず，本件各製品が本件発明１の構成要件に記載された全ての機能を実行できるものといえないから，本件各製品は本件発明１の技術的範囲に属しない。
エまとめ

以上のとおり，本件各製品は，本件発明１の構成要件を充足せず，また，本件発明１の構成要件に記載された全ての機能を実行できるものといえないから，本件発明１の技術的範囲に属しない。
２争点２（本件発明２に係る本件特許権の間接侵害（特許法１０１条４号，５号）の成否）について
(1)控訴人の主張
ア本件各製品におけるデータ送信方法の構成
前記１(1)アの本件各製品の構成によれば，本件各製品におけるデータ送信方法（以下「本件方法」という。）は，次のとおりの構成を有している（以下，各構成を「構成ｉ」，「構成ｊ」などという。）。
ｉ本件方法は，移動通信システムにおいてデータを送信する。ｊ本件方法は，上位階層からサービスデータユニット(ＳＤＵ）を受信し，ＳＤＵが一つのプロトコルデータユニット(ＰＤＵ)に含まれるか否かを判定する。ｋＳＤＵが一つのプロトコルデータユニット(ＰＤＵ)に含まれる場合に，ヘッダとデータを含むＰＤＵを構成する。ここで，ヘッダには，一連番号フィールドと，ＰＤＵに含まれるのが分割，連結，パディングされていない完全なＳＤＵを含むことを示す値「０」が設定されるＥビットフィールドとを含む。ｌＳＤＵが一つのプロトコルデータユニット(ＰＤＵ)の利用可能なスペースより大きい場合には，適当なサイズのＰＤＵに分割する。ここで，ヘッダには，一連番号フィールドと，ＰＤＵに含まれるのが完全なＳＤＵでない場合に，長さインジケータが存在することを示す値「１」が設定されるＥビットフィールドと，長さインジケータとを含む。


ｍＰＤＵのデータフィールドがＳＤＵの最初のセグメントでも最後のセグメントでもないセグメントを含む場合，ＬＩフィールドは，ＰＤＵがＳＤＵの最初のセグメントでも最後のセグメントでもないセグメントを含むことを示す予め定められた値（「１１１１１１０」又は「１１１    １１１１１１１１    １１１０」）が設

定される。
ｎ本件方法は，ＰＤＵを受信側のエンティティに伝送する。ｏ本件方法は，データを送信する。
イ本件方法が本件発明２の技術的範囲に属すること(ｱ)本件方法の構成ｊないしｎは，本件発明２の構成要件ＪないしＮをそれぞれ充足する。
この点に関し，被控訴人は，本件発明２の構成要件Ｊ及びＬは，本件技術仕様書Ｖ６．９．０記載の構成と異なる構成のものであるから，本件方法が構成要件Ｊ及びＬを充足するとはいえない旨主張するが，前記１(1)イで構成要件Ｂ及びＤについて述べたのと同様の理由により，構成要件Ｊ及びＬは，本件技術仕様書Ｖ６．９．０記載の代替的Ｅビット解釈の内容を開示したものであるから，被控訴人の上記主張は理由がない。
(ｲ)以上のとおり，本件方法は，本件発明２の構成要件ＪないしＮを充足し，また，本件方法が構成要件Ｉ及びＯを充足することは，前記争いのない事実等(3)イのとおりである。
したがって，本件方法は，本件発明２の構成要件を全て充足するから，その技術的範囲に属する。
ウ間接侵害の成立
(ｱ)特許法１０１条４号の間接侵害
特許発明に係る方法の使用に用いる物に，当該特許発明を実施しない使用方法自体が存する場合であっても，当該特許発明を実施しない機能のみを使用し続けながら，当該特許発明を実施する機能は全く使用しないという使用形態が，その物の経済的，商業的又は実用的な使用形態として認められない限り，その物を製造，販売等することによって侵害行為が誘発される蓋然性が極めて高いことに変わりはないというべきであるから，「その方法の使用にのみ用いる物」（特許法１０１条４号）に当たると解するのが相当である（知的財産高等裁判所平成２３年６月２３日判決
参照）。
そして，本件各製品において本件発明２を実施する機能を全く使用しないということは，その経済的，商業的又は実用的な使用形態としておよそ想定することができないことから，本件各製品は，本件発明２の「その方法の使用にのみ用いる物」に当たるものといえる。
そうすると，被控訴人が本件各製品を輸入し，販売する行為は，本件発明２に係る本件特許権の間接侵害（特許法１０１条４号）を構成するというべきである。
(ｲ)特許法１０１条５号の間接侵害
本件発明２は，「従来技術によるＶｏＩＰ通信方式でＲＬＣフレーミング方式を使用する場合に，不必要なＬＩフィールドの使用によって限定された無線リソースが非効率的に使用されるという問題点」（本件明細書の段落【００１２】）を解決課題とし，「パケットサービスを支援する移動通信システムで，無線リンク制御階層のプロトコルデータユニット(ＲＬＣＰＤＵ）のヘッダーサイズを減少させて無線リソースを効率的に使用する方法及び装置を提供すること」（段落【００１３】）等を発明の目的とし，「限定された無線伝送リソースを効率的に使用する」等の効果を有する（段落【００１８】）ものである。本件各製品は，本件発明２の使用に用いる物であって，本件発明２の上記課題の解決に不可欠なものである。また，被控訴人は，控訴人による本件仮処分の申立てを受けたことにより，本件発明２が特許発明であること及び本件各製品が本件発明２の実施に用いられていることについて知ったものといえる。
そうすると，被控訴人が本件各製品を輸入し，販売する行為は，本件発明２に係る本件特許権の間接侵害（特許法１０１条５号）を構成するというべきである。
エまとめ
以上のとおりであるから，被控訴人が本件各製品を輸入し，販売する行為は，本件発明２に係る本件特許権の間接侵害（特許法１０１条４号，５号）を構成する。
(2)被控訴人の主張

ア本件方法が本件発明２の技術的範囲に属しないこと(ｱ)前記１(2)アで述べたのと同様の理由により，本件各製品はいずれも代替的Ｅビット解釈に基づく機能を実装しているといえないから，本件方法は，控訴人主張の構成ｊないしｎを有しない。
また，本件発明２の構成要件Ｊ及びＬは，前記１(2)イで述べたのと同様の理由により，本件技術仕様書Ｖ６．９．０記載の構成と異なるから，本件方法が構成要件Ｊ及びＬを充足するとはいえない。
したがって，本件方法は，構成要件ＪないしＮを充足しないから，本件発明２の技術的範囲に属しない。
(ｲ)また，前記１(2)ウのとおり，ネットワーク通信事業者が代替的Ｅビット解釈を使用できるようにネットワークを構成していることを示す証拠は存せず，本件各製品において実際に代替的Ｅビット解釈が使用されていることの立証はないから，本件方法は，本件発明２の技術的範囲に属しない。
イ間接侵害の不成立
(ｱ)特許法１０１条４号又は５号の間接侵害の成立には，少なくとも発明が第三者により直接実施されていることを要すると解すべきであるところ，第三者が本件発明２を直接実施していることについての主張立証はない。(ｲ)本件各製品において実際に代替的Ｅビット解釈が使用されていることの立証はなく，また，本件各製品には，本件発明２を実施しない機能のみを使用する使用形態が存在し，その使用形態は経済的，商業的又は実用的な使用形態であるから，本件各製品は，本件発明２の「その方法の使用にのみ用いる物」（特許法１０１条４号）に当たらない。
(ｳ)３ＧＰＰ規格に準拠した実際の通信において，ＳＤＵのサイズがＰＤＵのサイズに一致する割合はあまりに低く，本件発明２の効果を奏する場面は非常に限られているから，本件各製品は，本件発明２による「課題の解決に不可欠なもの」（特許法１０１条５号）に当たらない。

ウまとめ


以上のとおりであるから，被控訴人が本件各製品を輸入し，販売する行為が本件発明２に係る本件特許権の間接侵害を構成するとの控訴人の主張は，理由がない。３争点３（特許法１０４条の３第１項の規定による本件各発明に係る本件特許権の権利行使の制限の成否）について
(1)被控訴人の主張
本件各発明に係る本件特許には，以下のとおりの無効理由があり，特許無効審判により無効にされるべきものであるから，特許法１０４条の３第１項の規定により，控訴人は，被控訴人に対し，本件特許権を行使することができない。
ア無効理由１（甲３による新規性欠如）
本件各発明は，以下のとおり，本件出願の優先日前に頒布された刊行物である甲３（特開２００４－１７９９１７号公報）に記載された発明と実質的に同一であるから，本件各発明に係る本件特許には，特許法２９条１項３号に違反する無効理由（同法１２３条１項２号）がある。
(ｱ)甲３の記載事項
甲３の段落【０００１】，【０００３】，【０００４】，【０００８】，【０００９】，【００１３】，【００２５】，【００２６】，【００２８】，【００２９】，【００３１】，図２，３，８及び９によれば，甲３には，本件各発明の構成要件が全て開示されている。
(ｲ)控訴人の主張について
控訴人は，甲３には，構成要件Ｄ（Ｋ），Ｆ（Ｍ）の開示がない旨主張するが，以下のとおり，理由がない。
ａ構成要件Ｄ（Ｋ）について
(a)甲３の段落【０００８】に，図３のＰＤＵ５０について，｢僅か一つのＳＤＵが，完全にＰＤＵ５０のデータ領域５８を充填する場合，ビット５５ａは０で，ＬＩは出現しないことを表示する。｣との記載がある。この「ビット５５ａ」は，「拡張子ビット（extensionbit）」であり（段落【０００８】），１ビットのバイナリデ

ータ（「０」か「１」）である（図３）。
このように拡張子ビット（Ｅビット）が「０」に設定され得るため，甲３には，構成要件Ｄ（Ｋ）の「前記ＳＤＵが一つのＰＤＵに含まれる場合に，前記ＰＤＵが分割，連結，パディングなしに前記データフィールドに前記ＳＤＵを完全に含むことを示すように前記１ビットフィールドを設定」する設定部があることが開示されているといえる。
(b)ＳＤＵには様々なサイズがあるため，一つのＳＤＵが三つ以上のセグメントに分割される場合も不可避的に起こり得るのであり，その場合，中間セグメント（最初のセグメントでも最後のセグメントでもないセグメント）を含むＰＤＵが当然生じるのであるから，甲３に接した当業者であれば，甲３に，中間セグメントを含むＰＤＵが開示されていることを明確に理解できる。そして，ＰＤＵが中間セグメントを含む場合には，Ｅビットが「０」に設定される｢僅か一つのＳＤＵが，完全にＰＤＵ５０のデータ領域５８を充填する場合」（段落【０００８】）に該当しないことからすると，中間セグメントを含むＥビットの値は，「１」に設定するほかない。また，甲３の「代替ＰＤＵ」の一例である｢パディングＰＤＵ」（段落【００２６】，【００３１】，図８及び９等）は，パディングＰＤＵの前後のＰＤＵを結合する役割を果たすため，「中間セグメントを含むＰＤＵ」に対応する。そうすると，甲３には，構成要件Ｄ（Ｋ）の「前記ＰＤＵの前記データフィールドが前記ＳＤＵの中間セグメントを含む場合，少なくとも一つの長さインジケータ（ＬＩ）フィールドが存在することを示すように前記１ビットフィールドを設定する１ビットフィールド設定部」があることが開示されているといえる。
ｂ構成要件Ｆ（Ｍ）について
甲３は，中間セグメントを含むＰＤＵに対応する「パディングＰＤＵ」について，ＬＩフィールドが「特別コードを設定し，全て１である。・・・残りのＰＤＵ・・・が未定義の部分を埋めるだけで，無視しても構わない情報を保持している」ことを開示し（段落【００２６】），また，特別なＬＩを含むパディングＰＤＵの数値とし

て，図８において，予め定められた値｢１１１１１１１１１１１１１１１｣（１５桁）の長さインジケータ（ＬＩ）１５６ａを，図９において，予め定められた値｢１１１１１１１｣（７桁）の長さインジケータ（ＬＩ）１５６ｂを開示している。したがって，甲３には，構成要件Ｆ（Ｍ）の「前記ＰＤＵの前記データフィールドが前記ＳＤＵの中間セグメントを含む場合，前記ＬＩフィールドは前記ＰＤＵが前記ＳＤＵの最初のセグメントでも最後のセグメントでもない中間セグメントを含むことを示す予め定められた値に設定され」ることが開示されているといえる。
(ｳ)小括
以上によれば，本件各発明は，甲３に記載された発明と同一のものであって，新規性が欠如している。
イ無効理由２（甲３を主引例とする進歩性欠如①）本件各発明は，以下のとおり，本件出願の優先日前に頒布された刊行物である甲３に記載された発明と技術常識に基づいて，当業者が容易に想到することができたものであるから，本件各発明に係る本件特許には，特許法２９条２項に違反する無効理由（同法１２３条１項２号）がある。
(ｱ)本件各発明と甲３に記載された発明との一致点及び相違点本件各発明と甲３に記載された発明とは，甲３に記載された発明が，構成要件Ｆ（Ｍ）の「前記ＰＤＵの前記データフィールドが前記ＳＤＵの中間セグメントを含む場合，前記ＬＩフィールドは前記ＰＤＵが前記ＳＤＵの最初のセグメントでも最後のセグメントでもない中間セグメントを含むことを示す予め定められた値」を設定する構成を有するかどうか明らかでない点で相違し，その余の構成は一致する。


(ｲ)相違点の容易想到性
①甲３には，「１種類のデータからなる同じ長さを有するデータを完全に含む２種類のＰＤＵを区別するために長さインジケータに予め定義された値を設定する」という技術思想が開示されていること（段落【０００８】，【００２６】，図８及び９等），②技術的な観点からみても，２種類のＰＤＵを区別するために，長さインジ

ケータを予め定義された値に設定する方法は，当業者にとって，最も現実的でかつ簡明な方法であり，当然に選択されるべきものであったこと（甲３９の段落【０００７】等）などからすると，当業者は，甲３と技術常識に基づいて，前記(ｱ)の相違点に係る本件各発明の構成を容易に想到することができたものといえる。
(ｳ)小括
以上によれば，本件各発明は，甲３に記載された発明と技術常識に基づいて当業者が容易に想到することができたものであるから，進歩性が欠如している。ウ無効理由３（甲３を主引例とする進歩性欠如②）本件各発明は，以下のとおり，本件出願の優先日前に頒布された刊行物である甲３及び   甲４（   ３ＧＰ   Ｐのワ   ーキン   ググル   ープの   議事録   「L2   OptimizationforVoIP(R2-050969）」）に記載された発明に基づいて，当業者が容易に想到することができたものであるから，本件各発明に係る本件特許には，特許法２９条２項に違反する無効理由（同法１２３条１項２号）がある。
(ｱ)相違点の容易想到性
本件各発明と甲３に記載された発明との一致点及び相違点は，前記イ(ｱ)のとおりである。
そして，甲４には，２種類のＰＤＵ（同じ長さを持ち，全体として１種類となるデータを含むもの。）を識別できないという課題（具体的には，一つのＳＤＵを完全に含むＰＤＵと中間セグメントを含むＰＤＵとを区別することができないという問題）が生じること，長さインジケータに予め定められた特定の値を設定することによって上記課題を解決するという技術思想が開示されていること（図２及び３等）などからすると，当業者は，甲３及び甲４に基づいて，上記相違点に係る本件各発明の構成を容易に想到することができたものといえる。
(ｲ)小括
以上によれば，本件各発明は，甲３及び甲４に記載された発明に基づいて当業者が容易に想到することができたものであるから，進歩性が欠如している。

エ無効理由４（甲３を主引例とする進歩性欠如③）本件各発明は，以下のとおり，本件出願の優先日前に頒布された刊行物である甲３及び甲３９（特表２００２－５２７９４５号公報）に基づいて，当業者が容易に想到することができたものであるから，本件各発明に係る本件特許には，特許法２９条２項に違反する無効理由（同法１２３条１項２号）がある。(ｱ)本件各発明と甲３に記載された発明との一致点及び相違点本件各発明と甲３に記載された発明とは，甲３に記載された発明が，①構成要件Ｄ（Ｋ）の「前記ＳＤＵが一つのＰＤＵに含まれる場合に，前記ＰＤＵが分割，連結，パディングなしに前記データフィールドに前記ＳＤＵを完全に含むことを示すように前記１ビットフィールドを設定し，前記ＰＤＵの前記データフィールドが前記ＳＤＵの中間セグメントを含む場合，少なくとも一つの長さインジケータ（ＬＩ）フィールドが存在することを示すように前記１ビットフィールドを設定する１ビットフィールド設定部」の構成を有するかどうか明らかでない点（以下「相違点①」という。），②構成要件Ｆ（Ｍ）の「前記ＰＤＵの前記データフィールドが前記ＳＤＵの中間セグメントを含む場合，前記ＬＩフィールドは前記ＰＤＵが前記ＳＤＵの最初のセグメントでも最後のセグメントでもない中間セグメントを含むことを示す予め定められた値」を設定する構成を有するかどうか明らかでない点（以下「相違点②」という。）で相違し，その余の構成は一致する。
(ｲ)甲３９の記載事項
甲３９には，①データを受信する側において，分割されたデータを正しく組み立てるために長さインジケータを使用する必要があること（【要約】），②ＰＤＵに含まれるＳＤＵが当該ＰＤＵにおいて終了するか，それとも次のＰＤＵに続いているのかを区別するために，ＳＤＵの中間セグメントを含むＰＤＵに長さインジケータが挿入され，そこに予め定義された値が設定されること（【要約】，段落【０００６】，【００１０】，【００１９】）が開示されている。また，本件出願の出願経過において発せられた平成２２年３月３０日付け拒絶理

由通知書（甲４４）は，甲３９には，長さインジケータに予め定義された値を設定することによって，ＳＤＵに関する「特殊な情報」を示し，「上記特殊な情報は，・・・下位層ＰＤＵのヘッダにおいて，ペイロードユニットのどの１つ又はそれ以上がセグメント長さ情報を含むかを指示する（本願の「中間セグメントが存在することを示す値に設定され」に相当）点が記載されている」と述べている。これに対し控訴人は，平成２２年１０月６日付け意見書において，上記拒絶理由通知書で述べられていた点を争わなかったのであるから，甲３９が長さインジケータを用いて中間セグメントの存在を示すことを開示していることを控訴人も認めていたものといえる。
(ｳ)相違点の容易想到性
ａ相違点①について


①本件出願の優先日前に，一つのＳＤＵを完全に含むＰＤＵとＳＤＵの中間セグメントを含むＰＤＵとを区別する必要があることは，当業者に十分に認識されていたこと，②甲３９によれば，ＳＤＵの中間セグメントを含むＰＤＵに長さインジケータが挿入されるため，当該ＰＤＵのＥビットは，長さインジケータが存在することを示すように設定されること（前記(ｲ)）に照らすならば，甲３に甲３９を組み合わせることにより，一つのＳＤＵが完全にＰＤＵに含まれるかどうか，又はＰＤＵがＳＤＵの中間セグメントを含み，長さインジケータが存在するかどうかを示すために１ビットフィールドを設定すること（相違点①に係る本件各発明の構成）は，当業者であれば，容易に想到することができたものといえる。
ｂ相違点②について
前記(ｲ)のとおり，甲３９には，相違点②に係る本件各発明の構成が開示されている。
そうすると，当業者は，甲３及び甲３９に基づいて，相違点②に係る本件各発明の構成を容易に想到することができたものといえる。
(ｴ)小括
以上によれば，本件各発明は，甲３及び甲３９に記載された発明に基づいて当業

者が容易に想到することができたというべきである。
オ無効理由５（甲１の４を主引例とする進歩性欠如）本件各発明は，以下のとおり，本件出願の優先日前に頒布された刊行物である甲１の４（３ＧＰＰ規格の技術仕様書「３ＧＰＰＴＳ    ２５．３２２Ｖ６．３．０」。以下「本件技術仕様書Ｖ６．３．０」という。）に記載された発明と技術常識に基づいて，当業者が容易に想到することができたものであるから，本件各発明に係る本件特許には，特許法２９条２項に違反する無効理由（同法１２３条１項２号）がある。
(ｱ)本件各発明と甲１の４に記載された発明との一致点及び相違点甲１の４には，本件技術仕様書Ｖ６．３．０記載の「通常Ｅビット解釈」が開示されている。
そして，本件各発明と甲１の４に記載された発明とは，甲１の４記載の「通常Ｅビット解釈」が，①ＰＤＵが分割，連結又はパディングされていないＰＤＵを含む場合，長さインジケータが出現しない点（以下「相違点１」という。），②ＰＤＵがＳＤＵの中間セグメントを含む場合，長さインジケータが挿入され，それに中間セグメントの存在を示す特別な値が設定される点（以下「相違点２」という。）で相違し，その余の構成は一致する。
(ｲ)本件出願の優先日前の技術常識
以下の点は，本件出願の優先日前の技術常識であった。ａ固定ビットレートの音声コーデックを使用するＶｏＩＰアプリケーションが，同じサイズのＳＤＵを頻繁に発生させること（甲１の２，４２，９２）ｂ受信したデータがデータパケットのデータフィールドを完全に充填する場合（一つのＳＤＵがＰＤＵのデータフィールドを完全に充填する場合）に，ヘッダーサイズを減らすことができること（甲３の段落【０００８】の「僅か一つのＳＤＵが，完全にＰＤＵ５０のデータ領域５８を充填する場合，ビット５５ａは０で，ＬＩは出現しないことを表示する。」との記載，甲４０）

ｃＰＤＵのデータフィールドに長さインジケータを用いて中間セグメントが含まれることを示すこと（甲３９の段落【００１９】，甲４３）
(ｳ)相違点の容易想到性
ａＰＤＵヘッダーの最初のＥビットに０を設定し，長さインジケータを省略することによって，ＰＤＵヘッダーのデータ量を減少させることができること，そのようにしてＰＤＵヘッダーのデータ量を減少させることのできるＰＤＵは４種類（①ＳＤＵの最初セグメントを含むＰＤＵ，②ＳＤＵの中間セグメントを含むＰＤＵ，③ＰＤＵのデータフィールドのサイズと一致する，ＳＤＵの最後セグメントを含むＰＤＵ，④ＰＤＵのデータフィールドのサイズと一致する，一つのＳＤＵを含むＰＤＵ）しか存在しないことは，当業者のよく知るところであり，甲１の４記載の「通常Ｅビット解釈」は，上記②及び③の２種類のＰＤＵについて，Ｅビットに０を設定し，長さインジケータを省略することを選択している。甲１の４記載の「通常Ｅビット解釈」が，ＳＤＵの中間セグメントを含むＰＤＵの長さインジケータ（上記②）を省略したのは，多くのアプリケーションでは，ＰＤＵデータフィールドよりも大きいサイズのＳＤＵが頻繁に発生し，その当然の帰結として，ＳＤＵの中間セグメントを含むＰＤＵも頻繁に発生することになることから，そのようなＰＤＵのヘッダーサイズを小さくすれば，トータルでのオーバーヘッドを減少させ，データ伝送をより効率的に行うことが可能となるためであり，中間セグメントを含むＰＤＵの長さインジケータを省略する方が，完全に一致するＳＤＵを含むＰＤＵの長さインジケータを省略するよりもヘッダーのデータ量を節約できると認識していたことを強く示唆するものである。同時に，長さインジケータを省略することのできるＰＤＵの種類が上記のとおり限られていることからすると，３ＧＰＰは，ＰＤＵデータフィールドに完全に一致するＳＤＵの発生頻度が高い場合には，そのようなＳＤＵを含むＰＤＵの長さインジケータを省略することにより，データ伝送のオーバーヘッドを減少させることができると認識していたこともうかがわれる。


一方，構成要件Ｄ（Ｋ）の「前記ＳＤＵが一つのＰＤＵに含まれる場合に，前記ＰＤＵが分割，連結，パディングなしに前記データフィールドに前記ＳＤＵを完全に含むことを示すように前記１ビットフィールドを設定」（以下「構成要件Ｄ(a)」という。）は，長さインジケータを省略するＰＤＵについて上記④の１種類を選択したものであり，これは，本件出願の優先日前に，固定ビットレートの音声コーデックを使用するＶｏＩＰアプリケーションが，同じサイズのＳＤＵを頻繁に発生させること（前記(ｲ)ａ）が当業者によく知られていたからである。このように甲１の４記載の「通常Ｅビット解釈」と構成要件Ｄ(a)は，データ伝送の効率を向上させるために，発生頻度の高いＳＤＵを含むＰＤＵの長さインジケータを省略することにより，データ伝送のオーバーヘッドを減少させるという技術思想が共通する。
ｂ(a)構成要件Ｄ(a)の構成を採用した場合，構成要件Ｄ（Ｋ）の「前記ＰＤＵの前記データフィールドが前記ＳＤＵの中間セグメントを含む場合，少なくとも一つの長さインジケータ（ＬＩ）フィールドが存在することを示すように前記１ビットフィールドを設定」（以下「構成要件Ｄ(b)」という。）の構成が自動的かつ必然的に導き出される。
すなわち，Ｅビットは０か１という値しかとり得ない以上，構成要件Ｄ(a)の構成を採用し，ＰＤＵが分割，連結又はパディングされていないＰＤＵを含む場合，当該ＰＤＵの最初のＥビットを０に設定することを選択すると，それ以外の種類のデータを含むＰＤＵの最初のＥビットは，必ず１に設定されることになるから，ＰＤＵがＳＤＵの中間セグメントを含む場合，当該ＰＤＵの最初のＥビットは，「少なくとも一つの長さインジケータ（ＬＩ）フィールドが存在することを示すように」，１に設定されることとなる。
(b)また，構成要件Ｄ(a)の構成を採用した場合，構成要件Ｄ(b)の構成とともに，構成要件Ｆ（Ｍ）の「前記ＰＤＵの前記データフィールドが前記ＳＤＵの中間セグメントを含む場合，前記ＬＩフィールドは前記ＰＤＵが前記ＳＤＵの最初のセグメ

ントでも最後のセグメントでもない中間セグメントを含むことを示す予め定められた値に設定」の構成が自動的かつ必然的に導き出される。すなわち，一つのＳＤＵを完全に含むＰＤＵにおいて，最初のＥビットを０に設定し，長さインジケータを省略する以上は，中間セグメントを含むＰＤＵにおいては，必ず最初のＥビットを１に設定し，長さインジケータを挿入しなければならず，その長さインジケータには，ＰＤＵのどこでＳＤＵが終了するかを示す値か，ＰＤＵデータフィールドに格納されたデータの種類を示す予め定められた値のいずれかが設定される。そして，ＳＤＵが中間セグメントにおいて終了することがない以上，中間セグメントを含むＰＤＵの長さインジケータには，ＰＤＵデータフィールドに格納されたデータの種類（つまり，中間セグメント）を示す予め定められた値に設定する構成（構成要件Ｆ（Ｍ）の構成）を採用するほかない。ｃそして，本件出願の優先日前に，固定ビットレートの音声コーデックを使用するＶｏＩＰアプリケーションが，同じサイズのＳＤＵを頻繁に発生させること，一つのＳＤＵがＰＤＵのデータフィールドを完全に充填する場合に，ヘッダーサイズを減らすことができること，ＰＤＵのデータフィールドに長さインジケータを用いて中間セグメントが含まれることを示すことが，いずれも技術常識であったこと（前記(ｲ)）からすると，一つのＳＤＵがＰＤＵのデータフィールドを完全に充填する頻度が高い，特定のＶｏＩＰアプリケーションに関し，甲１の４記載の「通常Ｅビット解釈」において，上記技術常識を適用して，中間セグメントを含むＰＤＵの代わりに，一つのＳＤＵを完全に含むＰＤＵのヘッダーから長さインジケータを省略するという設計変更を行うことは，当業者にとって容易であり，しかも，そのような設計変更を行った場合，中間セグメントを含むＰＤＵに予め定められた値の長さインジケータを挿入することは自動的かつ必然的に導き出されるのであるから，当業者は，甲１の４記載の「通常Ｅビット解釈」と技術常識に基づいて，相違点１（構成要件Ｄ(a)）及び相違点２（構成要件Ｄ(b)及びＦ（Ｍ））に係る本件各発明の構成を容易に想到することができたものといえる。

ｄこれに対し控訴人は，中間セグメントを含むＰＤＵに長さインジケータを付加するとオーバーヘッドが増加することになるから，甲１の４記載の「通常Ｅビット解釈」に構成要件Ｆ（Ｍ）の構成を適用することには阻害要因がある旨主張する。しかし，たとえ中間セグメントを含むＰＤＵに関してはオーバーヘッドが増加することになるとしても，一つのＳＤＵを完全に含むＰＤＵについてはヘッダーサイズを減少させることができ，特定のＶｏＩＰアプリケーションが使用される場面においてはオーバーヘッドが小さくなるのであるから，甲１の４記載の「通常Ｅビット解釈」に構成要件Ｆ（Ｍ）の構成を適用することに阻害要因はない。したがって，控訴人の上記主張は失当である。
(ｴ)小括
以上によれば，本件各発明は，甲１の４に記載された発明と技術常識に基づいて，当業者が容易に想到することができたというべきである。
(2)控訴人の主張
ア無効理由１に対し
(ｱ)甲３には，本件各発明の構成要件Ｄ（Ｋ），Ｆ（Ｍ）の開示がない点で，甲３に記載された発明と本件各発明は相違する。


ａ被控訴人が指摘する甲３の図３についての｢僅か一つのＳＤＵが，完全にＰＤＵ５０のデータ領域５８を充填する場合，ビット５５ａは０で，ＬＩは出現しないことを表示する。｣（段落【０００８】）との説明は，段落【０００６】に「図３はＡＭデータＰＤＵ５０の簡略図で，３ＧＰＰＴＳ２５．３２２Ｖ３．８．０．規範に掲載されている。」との記載があるとおり，代替的Ｅビット解釈が３ＧＰＰ規格に採用される前の３ＧＰＰ規格の技術仕様書である「３ＧＰＰＴＳ    ２５．３２２Ｖ３．８．０」（乙７。以下「本件技術仕様書Ｖ３．８．０」という。）について説明したものであって，その記載内容は，現在の３ＧＰＰ規格でいう通常Ｅビット解釈のものである。これに対し，通常Ｅビット解釈には，「前記ＰＤＵが分割，連結，パディングなしに前記データフィールドに前記ＳＤＵを完全に含む」場合につ

いて全く記載がない。
また，段落【０００８】の上記記載を字義通りに解釈しても，｢僅か一つのＳＤＵが，完全にＰＤＵ５０のデータ領域５８を充填する」という表現は，ＳＤＵとＰＤＵのサイズが一致する場合のみならず，ＳＤＵの方がサイズが大きく，分割された最初のセグメントや中間セグメントがＰＤＵを充填する場合にも，これに該当し，構成要件Ｄ（Ｋ）の「前記ＰＤＵが分割，連結，パディングなしに前記データフィールドに前記ＳＤＵを完全に含む」場合のみを意味するものではない。したがって，甲３は，構成要件Ｄ（Ｋ）を開示するものではない。ｂ前記ａのとおり，甲３においては，中間セグメントがＰＤＵを充填する場合にも，「ビット５５ａは０で，ＬＩは出現しない」に該当するので，「前記ＰＤＵの前記データフィールドが前記ＳＤＵの中間セグメントを含む場合，前記ＬＩフィールドは前記ＰＤＵが前記ＳＤＵの最初のセグメントでも最後のセグメントでもない中間セグメントを含むことを示す予め定められた値に設定され」ること（構成要件Ｆ（Ｍ））もない。
また，「パディングＰＤＵ」は，「実際のＳＤＵデータを備えず，ＳＤＵデータが不測のデータ中断の発生により破棄される時にだけ用いられる」もので，ＳＤＵを充填したものではなく（甲３の段落【００２６】），ＳＤＵとは全く無関係であり，ＳＤＵとの関係を観念することも，中間セグメントを観念することも不可能であるから，中間セグメントを含むＰＤＵに対応するものではない。しかも，「パディングＰＤＵ」である限り，「拡張子ビット１５５ａ」は常に１に設定され，中間セグメントかどうかによって拡張子ビット１５５ａの値が変更されるものではないから，「パディングＰＤＵ」は，完全なＳＤＵを含むＰＤＵと中間セグメントを含むＰＤＵとを区別する技術ではない。
したがって，甲３は，構成要件Ｆ（Ｍ）を開示するものではない。(ｲ)以上によれば，被控訴人主張の無効理由１は理由がない。
イ無効理由２に対し

(ｱ)前記ア(ｱ)ａのとおり，甲３には構成要件Ｄ（Ｋ）の開示がないから，本件各発明と甲３に記載された発明とは，甲３に記載された発明が構成要件Ｄ（Ｋ）の構成を有しない点においても相違する。
(ｲ)甲３に記載された従来技術は，本件技術仕様書Ｖ３．８．０の内容であり，それ自体が規格として成立しているから，完全なＳＤＵを含むＰＤＵと中間セグメントを含むＰＤＵを区別できないという課題は存在しない。また，２種類のＰＤＵを区別するために，長さインジケータを予め定義された値に設定することが，技術的な観点から，当然の選択であったとはいえない。したがって，当業者が甲３と技術常識に基づいて構成要件Ｆ（Ｍ）の構成を容易に想到することができたものとはいえない。
(ｳ)以上によれば，被控訴人主張の無効理由２は理由がない。
ウ無効理由３に対し
(ｱ)前記イ(ｱ)及び(ｲ)のとおり，本件各発明と甲３に記載された発明とは，甲３に記載された発明が構成要件Ｄ（Ｋ）の構成を有しない点においても相違し，また，甲３に記載された従来技術には，完全なＳＤＵを含むＰＤＵと中間セグメントを含むＰＤＵを区別できないという課題は存在しない。
(ｲ)甲４に記載された発明は，ＰＤＵ同士を区別できないという問題ではなく，「前のＲＬＣＰＤＵを失った場合，ＳＤＵ全体が受信されたかどうかが分からない。」（訳文３頁最終行）という課題を解決するための方策であって，甲３に記載された発明とは課題が異なる。
しかも，甲４に記載された内容は，「ＬＩの予約値のうち一つを使用：この場合，追加ＬＩは，一番目のＲＬＣＳＤＵが完全に含まれるＲＬＣ    ＰＤＵに含まれなければならない。その結果，１２.２kbpsペイロードのうち３％に相当する部分がオーバーヘッドとなる。」（訳文５頁１行～３行）というもので，ＳＤＵが完全に含まれる場合に，長さインジケータの予約値を用いるという本件発明１と正反対の技術であり，また，甲４には，中間セグメントに長さインジケータの予約値を用いる

ことは記載されていない。
したがって，当業者が甲３及び甲４に基づいて構成要件Ｆ（Ｍ）の構成を容易に想到することができたものとはいえない。
(ｳ)以上によれば，被控訴人主張の無効理由３は理由がない。
エ無効理由４に対し


(ｱ)甲３９には，本件各発明の構成要件Ｄ（Ｋ），Ｆ（Ｍ）の開示がない。ａもっとも，甲３９には，「ＰＤＵの第１ＰＤＵに，そのＰＤＵのＳＤＵが次のＲＬＣＰＤＵに続いていることを指示する所定値を有する長さ指示子が与えられてもよい。」（段落【００１９】）との記載があるが，上記記載は，ＳＤＵが次のＰＤＵに続いていること（最後のセグメントでないこと）を示すものではあっても，最初のセグメントでないことを示すものではないから，（最初のセグメントでも最後のセグメントでもない）中間セグメントであることを示すものではなく，上記記載をもって，甲３９に構成要件Ｆが開示されているとはいえない。この点に関し被控訴人は，本件特許の出願経過において，控訴人が，平成２２年１０月６日付け意見書において，同年３月３０日付け拒絶理由通知書（甲４４）で甲３９について述べられていた点を争わなかったのであるから，甲３９が長さインジケータを用いて中間セグメントを示すことを控訴人も認めていた旨主張する。しかし，上記のとおり，甲３９には，中間セグメントについての開示はなく，また，審査官が拒絶の理由を発見しなかった「請求項２の要素」（甲４４）に基づき早期の権利化を図ることも，何ら不自然なことではないから，出願経過において意見書で明示的に争わなかったからといって甲３９が長さインジケータを用いて中間セグメントを示すことを控訴人が認めていたことにはならない。したがって，被控訴人の上記主張は理由がない。
ｂまた，甲３９においては，段落【００１９】の「ＳＤＵが現在ＰＤＵの終わりに終了する場合には，ＰＤＵの終わりを正確に指す長さ指示子の値によりそれが示される。」との記載があるとおり，ＰＤＵが完全なＳＤＵを含む場合には，長さ指

示子（長さインジケータ）が用いられることは明らかであり，甲３９には，構成要件Ｄ（Ｋ）とは逆のことが記載されている。
(ｲ)上記のとおり，甲３９には，本件各発明の構成要件Ｄ（Ｋ），Ｆ（Ｍ）の開示がなく，また，甲３と甲３９とを組み合わせる動機付けは何ら存在しないから，本件各発明は，甲３及び甲３９に基づき当業者が容易に想到することができたものとはいえない。
したがって，被控訴人主張の無効理由４は理由がない。
オ無効理由５に対し
(ｱ)ａ本件出願の優先日前において，実際の通信環境において，ＳＤＵのサイズがＰＤＵのサイズと完全に一致する割合が大きいことは，当業者には知られていなかったから（甲４２等は，被控訴人主張の裏付けにはならない。），完全なＳＤＵを含むＰＤＵにおいてヘッダーの情報を減らそうという動機付けはない。また，甲１の４記載の通常Ｅビット解釈においては，ヘッダーに含まれる長さインジケータは，ＳＤＵの最終オクテットがＰＤＵの最終オクテットに一致する場合には，予め定められた値を設定することとされており（訳文９頁の表には，「直前のＲＬＣＰＤＵは，ＲＬＣ    ＳＤＵの最終セグメントで過不足なく満たされ，直前のＲＬＣＰＤＵにはＲＬＣ    ＳＤＵの終端を示す「長さインジケータ」が存在しない」場合には，長さインジケータに「０００００００」というビット列を用いることが記載されている。），必要なものであったから，ＳＤＵのサイズとＰＤＵのサイズとが完全に一致する場合にも，長さインジケータを省略することは想定されていなかった。実際の通信環境において，ＳＤＵのサイズがＰＤＵのサイズと完全に一致するというような状況が相当頻繁に起こり，かつ，そのことを当業者が認識しなければ，既にリリースされた規格を変更してまで，長さインジケータを省略しようということには想到し得ない。
ｂ甲１の４記載の通常Ｅビット解釈におけるＬＩは，ＳＤＵを連結，パディングしたときに，どこまでが一つのＳＤＵであるかを示す必要があることから，「ＰＤ

Ｕ内で終了する各ＲＬＣＳＤＵの最終オクテットを示す」もの（訳文４頁「９．２．２．８」）として定義されたことにより，ＳＤＵの最終オクテットが存在しない中間セグメントにおいてはＬＩが出現しないだけであり，通常Ｅビット解釈において，頻繁に発生する中間セグメントを含むＰＤＵにおいて，ＬＩを省略しようという技術思想があったとはいえない。
ｃ被控訴人は，構成要件Ｄ(a)の構成を採用した場合，構成要件Ｄ(b)の構成及び構成要件Ｆ（Ｍ）の構成が自動的かつ必然的に導き出される旨主張するが，以下のとおり，失当である。


(a)シーケンス番号に続く１ビットフィールドについて，甲１の４においては，「後続のオクテットが「長さインジケータ」及びＥビットであるか否かを示す」（訳文４頁「９．２．２．５」）という意味を有し，この関係で「Ｅビット」と呼んでいる。これに対し，被控訴人の主張においては，ＳＤＵのサイズがＰＤＵのサイズと完全に一致（構成要件Ｄ(a)）するか否かを示す意味を有し，その関係で“Ｅビット”と呼んでいるため，甲１の４記載の「Ｅビット」とは意味内容が異なる。被控訴人は，構成要件Ｄ(a)の構成を採用し，ＰＤＵが分割，連結又はパディングされていないＰＤＵを含む場合（ＳＤＵのサイズがＰＤＵのサイズと完全に一致する場合），当該ＰＤＵの最初のＥビットを「０」に設定することを選択すると，それ以外の種類のデータを含むＰＤＵの場合には，ＰＤＵがＳＤＵの中間セグメントの場合も含め，最初のＥビットは「１」に設定せざるを得ないので，構成要件Ｄ(a)の構成を採用した場合，構成要件Ｄ(b)の構成が必然的に導き出され，さらには，中間セグメントを含むＰＤＵの長さインジケータは，中間セグメントを示す予め定められた値に設定する構成要件Ｆ（Ｍ）の構成が必然的に導き出される旨主張する。しかし，中間セグメントを含むＰＤＵのＥビットが「１」であるなら，完全なＳＤＵを含むＰＤＵのＥビットは「０」であるから，両者を区別するという目的を達している。また，被控訴人の主張は，構成要件Ｄ(a)を採用したことにより構成要件Ｄ(b)が必然であるという段階では，シーケンス番号に続く１ビットフィールドは，

ＳＤＵのサイズがＰＤＵのサイズと完全に一致するか否かを示すという異なる意味を持った“Ｅビット”であることを前提とし，構成要件Ｄ(b)から構成要件Ｆ（Ｍ）が必然であるという段階では，シーケンス番号に続く１ビットフィールドは，甲１の４記載の従来の「Ｅビット」であることを前提とするものであって，失当である。さらに，仮に完全なＳＤＵを含むＰＤＵから，長さインジケータを省略し，シーケンス番号に続く１ビットフィールドを完全なＳＤＵを含むことを示すビット（“Ｅビット”）として用い，「０」によって完全なＳＤＵを含むことを示すことができたとしても，中間セグメントにおいては，完全なＳＤＵを含まないから，シーケンス番号に続く１ビットフィールドが「１」となるだけであり，中間セグメントに長さインジケータを挿入する構成にはならない。
このように構成要件Ｄ(a)を採用することが必然的かつ自動的に構成要件Ｄ(b)及びＦ（Ｍ）の採用につながることにはならない。
(b)また，仮に被控訴人が主張するように構成要件Ｄ(a)を採用することが必然的かつ自動的に構成要件Ｄ(b)及びＦ（Ｍ）の採用につながるとすれば，構成要件Ｄ(a)を採用する段階において，構成要件Ｄ(b)及びＦ（Ｍ）をも採用した構成（代替的Ｅビット解釈）について検討することになるが，「代替的Ｅビット解釈を使うとトータルでオーバーヘッドが増加」すること（甲１２４），被控訴人も代替的Ｅビット解釈は非効率で実装される可能性は極めて低いと主張していることからすれば，構成要件Ｄ(a)を採用することについて阻害要因があるといえる。(ｲ)以上によれば，当業者が甲１の４記載の通常Ｅビット解釈と技術常識に基づいて，相違点１及び２に係る本件各発明の構成を容易に想到することができたものとはいえない。
したがって，被控訴人主張の無効理由５は理由がない。４争点４（本件各製品に係る本件特許権の消尽の有無）について
(1)被控訴人の主張
ア控訴人のインテル社に対するライセンス許諾

(ｱ)本件各製品におけるＵＭＴＳ規格に関連する処理は，本件各製品に実装された本件ベースバンドチップによって行われている。
仮に本件各製品が本件各発明を実施しているとすれば，本件各発明の本質的な工程は，本件各製品の一部品である本件ベースバンドチップにより実施されているといえるから，本件ベースバンドチップは，本件発明１に係る本件特許権の間接侵害品に当たる。
本件ベースバンドチップは，アップル社が米国においてインテル社製のチップセットをその完全子会社であるインテル・アメリカ社を通じて購入し，実装したものである。
この点に関し，控訴人は，インテル社製の本件ベースバンドチップのアップル社に対する販売は，ＩＭＣ社（インテル・モバイル・コミュニケーションズＧＭＢＨ。旧インフィニオン社）が行っている旨主張するが，そのような事実は存在しない。(ｲ)インテル社と控訴人は，１９９３年（平成５年）１月１日を効力発生日とする特許クロスライセンス契約（甲２０の１，１６２。以下「控訴人とインテル社間のライセンス契約」という。）を締結した。
控訴人は，控訴人とインテル社間のライセンス契約において，控訴人の保有する特許のうち，契約満了日（２００９年１２月３１日）前の日付を第１優先日とする全ての特許権（本件特許権を含む。）に関し，インテル社に対し，「インテル・ライセンス対象製品」（半導体材料，半導体素子又は集積回路から構成される製品を含む。）の製造，販売（子会社等を経由した間接的な販売を含む。）等に関する全世界的なライセンスを許諾した。
控訴人とインテル社間のライセンス契約により許諾される権利の範囲には，インテル社が直接的又は子会社経由等により間接的にチップセットを販売する権利，当該ライセンスが，インテル社のみならず，その子会社にまで及ぶようにする権利が含まれ（甲２０の１第３．１項，３項），また，同契約の存続条項（甲２０の１第６．４項）により，ある特許がいったん許諾対象に該当すると，インテル社及びその子

会社は，同契約の満了時期にかかわらず，当該特許の存続期間が満了するまでその特許に対するライセンスを有する。
したがって，インテル社がインテル・アメリカ社を介してアップル社に本件ベースバンドチップを販売することは，控訴人とインテル社間のライセンス契約に基づくライセンス許諾の範囲内である。
イ本件各発明に係る本件特許権の消尽


最判平成９年７月１日・民集５１巻６号２２９９頁（以下「ＢＢＳ事件最高裁判決」という。）は，「我が国の特許権者又はこれと同視し得る者が国外において特許製品を譲渡した場合においては，特許権者は，・・・譲受人から特許製品を譲り受けた第三者及びその後の転得者に対しては，・・・当該製品について我が国において特許権を行使することは許されないものと解するのが相当である。」と判示した。ＢＢＳ事件最高裁判決にいう「特許権者と同視し得る者」から実施権者を除外すべき理由はないから，「特許権者と同視し得る者」にはインテル社などのライセンシーも含まれると解すべきである。
また，本件発明１は，送信側のＲＬＣ層と受信側のＲＬＣ層との間のデータの送受信に関する技術であり，全て本件ベースバンドチップのみで実装可能であるから，本件ベースバンドチップは，本件特許権についてＢＢＳ事件最高裁判決のいう「特許製品」に当たると解するべきである。
仮に，本件発明１の「データ送信装置」（構成要件Ｈ）が本件ベースバンドチップではなく，これを組み込んだ最終製品である本件各製品と解される場合においても，本件ベースバンドチップは，本件発明１に係る特許権の間接侵害品に該当する。譲渡対象物が部品であったとしても，最終製品に関する物の発明に係る特許権の間接侵害品に当たるのであれば，譲渡者は，当該部品を譲り受けた譲受人及びその後の転得者において当該部品を用いて最終製品に関する物の発明に係る特許権を実施することができることを前提としていたというべきであるから，当該部品は，ＢＢＳ事件最高裁判決にいう「特許製品」に該当すると解すべきである。したがって，本

件ベースバンドチップもＢＢＳ事件最高裁判決にいう「特許製品」に該当する。また，物の発明と実質的に同一の技術内容に係る方法の発明に係る特許権についても，当該方法の発明に関して特許権者が「特許発明の公開の代償を確保する機会」が保障されていたという事情が存在する限り，方法の発明に係る特許権に基づく権利行使も許されないと解すべきである。
本件ベースバンドチップは直接侵害品又は間接侵害品として「特許製品」に当たり，控訴人がインテル社に本件ベースバンドチップの販売のライセンスをした際に，控訴人に「特許発明の公開の代償を確保する機会」が保障されていたことから，控訴人がインテル社の下流顧客に対して本件発明１に係る本件特許権の権利行使をすることは許されず，また，本件発明２は，本件発明１と実質的に同一の技術内容に係る方法の発明であり，本件発明１に係る本件特許権の権利行使が許されない以上，本件発明２に係る本件特許権の権利行使も許されないというべきである。したがって，控訴人から本件特許のライセンスを許諾されたインテル社が米国において本件ベースバンドチップをインテル・アメリカ社を介してアップル社に販売したことによって，本件ベースバンドチップに関し本件各発明に係る本件特許権が消尽した。
ウまとめ
以上によれば，控訴人は，被控訴人に対し，本件ベースバンドチップを実装した本件各製品について本件特許権を行使することができない。
(2)控訴人の主張
被控訴人は，本件ベースバンドチップに関し本件各発明に係る本件特許権が消尽した旨を主張するが，以下のとおり理由がない。
ア控訴人とインテル社間のライセンス契約の終了
控訴人とインテル社間のライセンス契約は，２００９年（平成２１年）６月３０日に契約期間満了により終了しており，同契約には，契約期間満了後のライセンスの存続条項は存在しない。したがって，インテル社は，本件特許権について無権限

者であるから，アップル社がインテル社から本件ベースバンドチップの譲渡を受けたことをもって，本件各発明に係る本件特許権が消尽する余地はない。
イライセンス契約の許諾対象製品に非該当
控訴人とインテル社間のライセンス契約（甲２０の１・３，１６２，１６３）には，第三者から製品設計が提供される場合の第三者向けインテル社製品をライセンスの対象外とする規定（３．２項）及び限定した製造委託のみを許容する規定（３．７項）が存在することからすると，同ライセンス契約において許諾対象とされた「インテル・ライセンス対象製品」は，インテル社自身により製造された製品又はインテル社が設計図等を提供して製造委託した製品を意味すると解すべきである。しかるに，本件ベースバンドチップは，インテル社ではなくＩＭＣ社（旧インフィニオン社）によって開発され，製造されたもの（正確には，ＩＭＣ社から第三者へ製造委託されたもの）であるから，本件ライセンス契約の「インテル・ライセンス対象製品」に該当しない。
ウ国際消尽の要件の非充足
ＢＢＳ事件最高裁判決は，譲渡人が目的物である特許製品について有する全ての権利に，我が国に輸入する権利（及び，我が国において使用し，譲渡する権利）が含まれていることを国際消尽成立のための前提としているというべきであるから，ＢＢＳ事件最高裁判決にいう「我が国の特許権者と同視し得る者」とは，目的物である特許製品を我が国に輸入する権利（及び，我が国において使用し，譲渡する権利）を有している者を意味することは明白である。
しかるに，インテル社は，目的物である特許製品（携帯電話機，タブレット型コンピュータ）について，我が国に輸入する権利（及び，我が国において使用し，譲渡する権利）を有するものでないから，インテル社が「我が国の特許権者と同視し得る者」に該当しない。
また，インテル社からアップル社が譲渡を受けた本件ベースバンドチップは，本件各発明の「データ送信装置」ないし「データ送信方法」ではない以上，ＢＢＳ事

件最高裁判決にいう「特許製品」に該当しない。
さらに，インテル社自身が，携帯電話機やタブレット型コンピュータなどの最終製品を対象としたライセンスの許諾までは受けないことを内容としたライセンス契約（控訴人とインテル社間のライセンス契約）に合意した以上，本件ベースバンドチップが携帯電話機等に組み込まれることを控訴人が予想しても，控訴人がインテル社から「データ送信装置」，「データ送信方法」に関する本件各発明の公開の代償を得られるものではないから，控訴人に上記代償を確保する機会が保障されていたものといえないことは明らかであるし，また，本件ベースバンドチップが特許製品である本件各製品全体の価格に占める部品単価の割合は僅少であり，このような一部のみの利得機会をもって全部の利得機会を得たと評価することもできない。
エまとめ


以上のとおり，アップル社がインテル社から本件各製品の一部品である本件ベースバンドチップを譲り受けたからといって，本件各発明に係る本件特許権が消尽するものではないから，控訴人が本件各製品について本件特許権を行使することができないとの被控訴人の主張は，その前提を欠き，理由がない。５争点５（控訴人の本件ＦＲＡＮＤ宣言に基づく本件特許権のライセンス契約の成否）について
(1)被控訴人の主張
ア本件ＦＲＡＮＤ宣言に関する準拠法
(ｱ)控訴人は，１９９８年（平成１０年）１２月１４日，ＥＴＳＩに対し，ＵＭＴＳ規格に必須である控訴人保有の特許をＦＲＡＮＤ条件（ＥＴＳＩのＩＰＲポリシー６．１項所定の公正，合理的かつ非差別的な条件）で許諾する用意がある旨の誓約（宣言）をし，さらに，２００７年（平成１９年）８月７日，ＥＴＳＩに対し，本件出願の優先権主張の基礎となる韓国出願の出願番号，本件出願の国際出願番号等を明示した上で，ＵＭＴＳ規格に必須である控訴人保有の特許をＦＲＡＮＤ条件で取消不能なライセンスを許諾する用意がある旨の宣言（本件ＦＲＡＮＤ宣言）を

した。
ＦＲＡＮＤ条件による規格必須特許のライセンス宣言は，ＥＴＳＩの会員のみならず，非会員をも含むあらゆる者を対象とするものであるから（「ＩＰＲについてのＥＴＳＩの指針」（甲１６，１６１）），アップル社及び被控訴人も，本件ＦＲＡＮＤ宣言の対象となり得る。
(ｲ)本件ＦＲＡＮＤ宣言及びＩＰＲポリシーの準拠法は，フランス法であるから（甲１３，ＩＰＲポリシー１２項），本件ＦＲＡＮＤ宣言の効力，本件ＦＲＡＮＤ宣言に基づくライセンス契約の成立要件等については，フランス法が適用される。
イ控訴人と被控訴人間のライセンス契約の成立
(ｱ)控訴人がＥＴＳＩに対して行った本件ＦＲＡＮＤ宣言は，フランス法において法的拘束力のある申込み（又は「継続的な申し入れ（offrepermanente）」）であると考えるのに必要な要素（許諾対象特許，許諾される権利内容等）が全て含まれているから，「ある当事者が当該規格を実装することで承諾される，実際のライセンスの申出」を構成する。そして，フランス法上，承諾は，行為又は合意の履行によってされるから，被控訴人が本件各製品の輸入販売を開始したことによって，控訴人の上記ライセンスの申込みに対する黙示の承諾がされ，これにより控訴人と被控訴人との間で，本件特許権についてライセンス契約が成立したといえる。(ｲ)ａ控訴人の本件ＦＲＡＮＤ宣言において特定のライセンス料率が定まっていないことは，ライセンス契約の成立を妨げるものではない。フランス法上，売買契約に関しては，特定の金額が定まっていることがその成立の要素となっているのに対し，ライセンス契約は，売買契約とは異なる特殊な契約に位置付けられ，当事者が契約を締結する上で，ライセンス料の合意があることが必須要件とされていない。また，フランス法上，裁判所がＦＲＡＮＤ条件のライセンス料率を決定することが可能である。
ｂフランス法においては，ライセンスを構成する行為は，書面により締結されるべきであり，書面がない場合には，無効になると規定されているが（知的財産法
Ｌ．６１３－８条５項），一方で，書面に対して義務を負う当事者の署名があれば，当該書面は，法的拘束力を有することとされている。
この点，控訴人の本件ＦＲＡＮＤ宣言は，控訴人の署名のある書面によってされているから，書面性の要件が充たされており，被控訴人の署名がないことは，書面性の要件とは関係がない。また，フランス法上，ライセンス契約の書面性の要件は，「ライセンシーの特定の利益を守る目的」で課されたことから，書面の欠如を理由として契約の無効を主張できるのは，書面の欠如により保護されるべき当事者（ライセンシー）のみであり，本件において，控訴人は無効主張をする資格を有しない。(ｳ)また，本件ＦＲＡＮＤ宣言については，控訴人及びＥＴＳＩ間の第三者のためにする契約（stipulationpourautrui）と構成することも可能である。フランス法上，両当事者間の合意の交換によって，第三者に有利な義務を負う約束ができると解される。受益者である被控訴人は，契約の成立を目的として約束を受諾する必要はなく，受益者には約束者（控訴人）に対する即時かつ直接の権利が与えられると解される。
(ｴ)仮に控訴人の本件ＦＲＡＮＤ宣言が，実装行為によって承諾されるような申込みに当たらない場合であっても，少なくとも，本件ＦＲＡＮＤ宣言は，拘束力ある契約を締結する旨の誓約に該当するというべきである。このように，控訴人は，被控訴人に対して，フランス法上，ライセンスを許諾する義務を負っているのであるから，損害賠償請求をすることは許されない。
ウ準拠法を日本法と解した場合について
仮に本件ＦＲＡＮＤ宣言の準拠法を日本法と解した場合であっても，本件ＦＲＡＮＤ宣言は控訴人による通常実施権許諾契約の申込みと解され，また，被控訴人がＵＭＴＳ規格の実装行為を行うことによって承諾されるから，日本法の下でもライセンス契約が成立していたと解されることになる。
エまとめ
以上のとおり，控訴人がＥＴＳＩに対して行った本件ＦＲＡＮＤ宣言がＦＲＡＮ

Ｄ条件による本件特許権のライセンス契約の申込みに，被控訴人が本件各製品の輸入販売を始めたことが上記申込みに対する黙示の承諾に当たり，控訴人と被控訴人間で本件特許権についてＦＲＡＮＤ条件によるライセンス契約が成立したから，控訴人は，本件特許権を行使することができない。
(2)控訴人の主張


ア契約の申込みの不存在
契約の成立により，当事者は当該契約を履行すべき法的義務を負うものであるから，申込みは，承諾によって直ちに契約を成立させ得る程度に具体的であることを要する。
しかるに，控訴人の本件ＦＲＡＮＤ宣言には，対価（実施料率），期間及び地理的範囲といった契約の要素というべき重要事項の一切が含まれておらず，当事者が負うべき具体的義務が何ら特定されていないから，これがライセンス契約の申込みに該当することはない。
この点，フランス法においても，ライセンス契約が成立するためには，契約の重要な要素（例えば，対価，対象特許，地域，期間）を明確にした申込み及びそれに合致した承諾が必要であると解されており，本件においては，それらを明確にした申込みはないから，ライセンス契約が成立する余地はない。なお，フランスの最高裁判所（破毀院）の判決において，ロイヤルティ（対価）がライセンス契約の必須要素であるか否かを取り扱ったものはない。
イ承諾の不存在
(ｱ)前記アのとおり，そもそも控訴人から本件特許権のライセンス契約の申込みがされた事実が存在しないのであるから，これに対する被控訴人の承諾が存在することはない。
(ｲ)これに対し被控訴人は，被控訴人が本件各製品を輸入販売等したことによって上記申込みに対する黙示の承諾がされた旨を主張する。しかし，被控訴人は規格の実装により意思の合致が認められる理由を述べていな

い。また，仮に被控訴人の主張が肯定されるならば，特許技術の利用者は，単に規格を実装する行為をとるだけで，承諾を権利者に表明することなく，しかも対価を支払うことなく，当該特許技術を利用できることとなるが，そのような帰結が非常識であることは明らかである。
したがって，被控訴人の上記主張は失当である。
ウ書面性の要件の欠如
(ｱ)仮にライセンスの成否についてフランス法を準拠法とする被控訴人の主張を前提としても，フランス法においては，特許ライセンス契約は書面によらなければならないとされており，本件特許について，控訴人と被控訴人との間のライセンス契約に関する書面は存在しないから，被控訴人主張のライセンス契約は成立していない。
(ｲ)これに対し，被控訴人は，控訴人の本件ＦＲＡＮＤ宣言には，義務者である控訴人の署名があるので，特許ライセンス契約の成立に必要な書面性の要件を充足する旨を主張する。
しかし，①本件ＦＲＡＮＤ宣言には，ライセンス契約の目的，対価，期間及び地理的範囲といった契約の内容を表すのに必要な条項が含まれていないこと，②本件ＦＲＡＮＤ宣言に被控訴人の署名が付されていない以上，双方当事者の意思が合致したか否かが不明確であること，③本件ＦＲＡＮＤ宣言は，相互にライセンス契約を受けることが前提とされており，他方当事者であるライセンシーも義務者になるのであるから，他方当事者である被控訴人の署名を不要とすることができないことからすると，被控訴人主張の控訴人と被控訴人間のライセンス契約は書面性の要件を充たしていない。
したがって，被控訴人の上記主張は，理由がない。
エまとめ
以上のとおり，本件ＦＲＡＮＤ宣言に基づいて控訴人と被控訴人間で本件特許権についてライセンス契約が成立したとの被控訴人の主張は，理由がない。

６争点６（控訴人による本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使の権利濫用の成否）について
(1)被控訴人の主張
以下の諸事情に鑑みれば，控訴人が被控訴人に対し，本件特許権に基づく損害賠償請求権を行使することは，権利の濫用（民法１条３項）に当たり，許されない。
ア本件特許の適時開示義務違反
ＥＴＳＩのＩＰＲポリシー４．１項は，ＥＴＳＩの会員が，開発済み又は開発中の標準規格に必須となり得る知的財産権を保有する場合，これをＥＴＳＩに適時に開示することを義務付けている。この趣旨は，標準策定の参加者が標準規格を構成する特許の存在を秘匿すると，標準化のワーキンググループが当該特許の代わりの技術を標準規格に採用することを検討したり，当該特許を標準規格から外す旨の決定を行ったりする機会が奪われると同時に，標準規格を実装する者や，標準化団体が代替的技術を選択する機会も奪われることになるので，ＥＴＳＩの会員にその保有する標準規格に必須となり得る知的財産権の適時開示義務を負わせたものである。控訴人は，本件出願の優先日の属する月である２００５年（平成１７年）５月，控訴人が特許を取得しようとしていた技術を含む変更要請書を作成し，これを３ＧＰＰのワーキンググループに提示し，その後本件特許に係る標準規格が決まってから，約２年経過後の２００７年（平成１９年）８月に至るまで本件特許の存在をＥＴＳＩに開示しなかった。
このように控訴人は，意図的にＩＰＲポリシー４．１項の適時開示義務に違反したものである。
イ本件仮処分の申立てが報復的な対抗措置であることアップル社は，２０１１年（平成２３年）４月，米国において，控訴人に対し，標準規格と関係のないアップル社保有の特許権等を侵害したとして，その侵害行為の差止請求訴訟を提起した。
控訴人は，同月，アップル社の上記提訴に対する報復的な対抗措置として，被控

訴人に対し，控訴人がＵＭＴＳ規格の必須特許であるとの宣言（以下，この宣言に係る特許を「必須宣言特許」という。）をした本件特許権に基づき本件各製品の販売等の差止めを求める本件仮処分の申立てなどをした。
ウ本件ＦＲＡＮＤ宣言に基づくライセンス契約締結義務違反及び誠実交渉義務
違反
(ｱ)「ＩＰＲについてのＥＴＳＩの指針」１．４項（甲１６，１６１）は，第三者は，ＥＴＳＩ規格の利用者として，ＩＰＲポリシー６．１項に基づき，規格に関し，ＦＲＡＮＤ条件でライセンスが許諾される権利を有することを定めている。アップル社及び被控訴人は，控訴人の本件ＦＲＡＮＤ宣言によって，必須宣言特許のライセンスを受ける権利を有するから，控訴人は，必須宣言特許である本件特許権についてライセンス契約を締結する義務（ライセンス契約締結義務）を負うというべきである。また，控訴人は，少なくとも，必須宣言特許のライセンスに関し誠実に交渉すべき義務（誠実交渉義務）を負うというべきである。しかし，控訴人は，以下に述べるとおり，ライセンス契約締結義務及び誠実交渉義務に違反している。


(ｲ)ａ前記イのとおり，控訴人がアップル社の提訴に対する報復的な対抗措置として本件仮処分の申立てを行ったことは，必須宣言特許のライセンスに関する控訴人のライセンス契約締結義務に違反する行為である。
控訴人の本件仮処分の申立ての意図は，アップル社及び被控訴人に対し，ＦＲＡＮＤ宣言でのライセンスを許諾する意思はなく，必須特許宣言をした本件特許権に基づく差止請求権を行使して被控訴人及びアップル社を脅かすことにより，アップル社が提訴した事件を牽制し，有利に進めようとしているにすぎない。ｂアップル社は，控訴人に対して，２０１１年（平成２３年）４月２９日付け書簡（甲６の１）で，控訴人が主張している個々の必須宣言特許及び同社の必須宣言特許ポートフォリオ（以下，「特許ポートフォリオ」とは，ある者の有する特許権の集合を指す趣旨で用いる。）に関して，ＦＲＡＮＤ条件に適ったロイヤルティ又は

一時金について問い合わせをし，その後，再三要求を繰り返したが，結局，同年７月２５日まで，控訴人から具体的なロイヤルティの提案はされなかった。同日，控訴人からアップル社に対して，同日付け書簡（甲２９）において，具体的な料率が提示された。これは，本件各製品及び本件ベースバンドチップの平均販売価格をそれぞれ６００ドル及び１５ドルであると考えた場合，ほぼ本件ベースバンドチップと同程度の金額のロイヤルティを要求していることとなる。仮にアップル社が同様のライセンス料率を他のＵＭＴＳ規格に関する必須宣言特許の保有者に対して支払うと仮定すると，アップル社は，ＵＭＴＳ規格に関する全ての必須宣言特許についてライセンスを受けるために，本件ベースバンドチップの平均販売価格の約１８倍のライセンス料を支払わなければならなくなる。以上の経緯によれば，控訴人の提示したロイヤルティはＦＲＡＮＤ条件によるものではない。これに対して，アップル社は，同年８月１８日，同日付け書簡（甲３４の４）で，控訴人に対し，必須宣言特許に関するライセンス料率算定の枠組みを提示した。しかし，控訴人は，アップル社の提案した枠組みを拒否し，また，具体的な代案も一切示さなかった。
控訴人は，翌年１２月になるまで，約１年半もの間，新たな代案を提示しなかった。控訴人は，アップル社に対する２０１２年（平成２４年）１２月３日付けの書簡（乙６４）で，従前の提案の半分以下の料率を提案した。しかし，控訴人は，その算定方法について具体的な説明をしていない。また，同月の，控訴人とアップル社の和解交渉の場面において，控訴人は，アップル社が控訴人に対して一時金を支払うという条件で，両者のＵＭＴＳ規格等に関する必須となる特許のポートフォリオについてクロスライセンスを行うという提案をした。しかし，この提案も，アップル社の知的財産権（標準規格に関しないもの）の侵害によって生じる控訴人の責任について免除を受けた上で世界的な紛争に関して和解をするという前提条件が付されていた。控訴人が同月に行ったこれらの提案は，いずれもＦＲＡＮＤ条件からかけ離れたものである。

控訴人は，いまだにＦＲＡＮＤ条件に適合するライセンスの提案を行っておらず，アップル社に対して提示するライセンスの提案が，他のライセンシーに対するライセンス条件と比して差別的ではないということを裏付ける情報の提供も行っていない。
ｃまた，現在に至るまで，控訴人は，自社の主張する必須宣言特許について，特許単位でのライセンスを行うように求めるアップル社の要請に応じていない。ＥＴＳＩのＩＰＲポリシー６．１項は「特定の規格または技術仕様に関連する一つの必須ＩＰＲがＥＴＳＩに知らされた場合」としており，ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス許諾が原則として個々の特許単位であることを明らかにしている。ポートフォリオ全体でのライセンス条件を強要することを許してしまえば，必須宣言特許の保有者がＦＲＡＮＤ条件でのライセンス義務を容易に潜脱することが可能になる弊害が生じる。
(ｳ)さらに，控訴人は，被控訴人が平成２５年５月１６日付け書簡（乙６６）で求めた，必須宣言特許ポートフォリオ及びそれに関するクロスライセンスの提案の評価に必要な情報の提供を行っておらず，また，アップル社において控訴人のライセンス提案がＦＲＡＮＤ条件に適合するものであるかどうかを判断するのに必要な情報（控訴人と他社との間の必須宣言特許のライセンス契約に関する情報等）の提供を拒んでいる。このように控訴人は誠実交渉義務にも違反している。(ｴ)以上のとおり，アップル社は，控訴人に対し，ライセンス料の算定根拠を詳細に説明した上で，繰り返し確定的なライセンスの申出を行ったにもかかわらず，控訴人は，従前の申出をいまだに維持し，当該申出に係るライセンス料の算定根拠も，アップル社の申出に対する代案も示すことなく，一方で，必須宣言特許である本件特許権に基づいて差止めを求める本件仮処分の申立てを維持し，アップル社に対して，必須宣言特許に基づく差止仮処分命令の脅威を背景として圧力をかけている。
このような控訴人の一連の行為は，特許発明に係る技術が標準規格に組み込まれ

ることによりその技術に内在する価値を大幅に超える力，つまり，標準規格の実装者から不当に高いロイヤルティや非必須知的財産権のクロスライセンスを取得する力を特許権者に与えかねないという，いわゆる「ホールドアップ状況」（標準規格に取り込まれた技術の権利行使によって標準規格の利用を望む者が利用できなくなる状況）の策出行為に当たるものである。
以上によれば，控訴人は，必須宣言特許である本件特許権についてのライセンス契約締結義務及び誠実交渉義務に違反しているというべきである。(ｵ)この点に関し，控訴人は，アップル社がＦＲＡＮＤ条件による「確定的なライセンスの申出」を行っていないから，控訴人に誠実交渉義務が発生していない旨主張する。


しかし，ＥＴＳＩのＩＰＲポリシー，控訴人の本件ＦＲＡＮＤ宣言及びその準拠法であるフランス法のいずれにおいても，必須宣言特許権者が誠実交渉義務を負う条件として，ＵＭＴＳ規格の実施希望者に対して，「確定的なライセンスの申出」を行うことを求める規定は存しない。「確定的なライセンスの申出」は，ライセンス契約成立の要件ではなく，また，特許権者の誠実交渉義務発生の要件でもない。日本法においても，「確定的なライセンスの申出」を要求する根拠は存しない。仮に日本法において控訴人の誠実交渉義務の発生要件としてアップル社又は被控訴人の「確定的なライセンスの申出」が必要であるとしても，アップル社は，控訴人に対し，ＦＲＡＮＤ条件でのライセンス契約締結の限りで，本件特許権の有効性及び抵触性を争わないとの意思を示し，「確定的なライセンスの申出」を行っている。さらに，仮にライセンス希望者がＦＲＡＮＤ条件でのライセンスの申出を行うに際し特許の有効性や抵触性を争う権利を放棄しなければならないとすれば，必須宣言特許権者は，後に当該特許が必須でなかったことや，当該特許の有効性や抵触性が認められないことが判明したとしても，ライセンシーからその点を指摘されることから免れることができる結果となり，しかも，ライセンシーから特許の有効性や抵触性を争われることを免れるという利益を得るために，本来は必須特許ではない

ものについて，必須特許であるという過剰な宣言を助長しかねないこととなり，妥当でない。
したがって，控訴人の上記主張は，理由がない。
エ独占禁止法違反
控訴人の一連の行為は，「ホールドアップ状況」を策出するものであって（前記ウ(ｴ)），標準規格を広く普及させることを目的とする３ＧＰＰの趣旨に反するものであるとともに，私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（以下「独占禁止法」という。）の不公正な取引方法に関する規定（２条９項２号，一般指定２項ないし４項，１４項等）のいずれかに該当する可能性が高く，独占禁止法違反になる。また，控訴人が訴訟対象となっている必須特許のみを対象とするライセンスを拒否し，控訴人の保有する必須特許ポートフォリオ全体を対象とする一括ライセンスのみを求めることも，不公正な取引方法（一般指定１０項又は１２項）に該当する。
オＴＲＩＰｓ協定違反
ＴＲＩＰｓ協定３１条は，国内法令によって強制実施権等，特許権者の許諾を得ずに行われる特許使用を認める場合について考慮するべき事項を定めた規定である。したがって，損害賠償の場面を想定した規定ではないし，裁判所が特許権侵害を認定した場合において，いかなる場合にも損害賠償請求を認めなければならないという規定でもなく，控訴人の損害賠償請求を権利濫用と認めるに妨げとはならない。
カまとめ
以上のとおり，控訴人が意図的に本件特許について適時開示義務に違反したこと，控訴人の本件仮処分の申立てが報復的な対抗措置であること，控訴人が本件ＦＲＡＮＤ宣言に基づく必須宣言特許である本件特許権についてのライセンス契約締結義務及び誠実交渉義務に違反して「ホールドアップ状況」を策出していること，かかる控訴人の一連の行為が独占禁止法に違反することなどの諸事情に鑑みれば，控訴人が被控訴人に対し，本件特許権に基づく損害賠償請求権を行使することは，権利の濫用に当たり許されないというべきである。

(2)控訴人の主張
被控訴人が控訴人による本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使が権利濫用に当たることを基礎付ける事情として挙げる諸点は，以下に述べるとおり，前提となる事実が存在しないか，そもそも権利濫用を基礎付ける事情に当たらない。アＩＰＲポリシーの適時開示義務違反の主張に対し(ｱ)被控訴人が適時開示義務違反の根拠とするＥＴＳＩのＩＰＲポリシー４．１項（甲１２）は，自らの特許権等を開示するために合理的な努力を求めているが，当該規定はＥＴＳＩの会員に対してＥＴＳＩとの関係を規定するものであり，第三者との関係を規定するものではなく，その違反に対する制裁は何ら想定されていない。
また，ＥＴＳＩとの関係での手続義務違反があることが，当然に，本件特許権の行使が権利濫用に該当するとの結論を導くものではない。(ｲ)被控訴人は，控訴人のＥＴＳＩに対する本件特許の開示が，本件出願の優先日から起算して約２年後であったことをもって，控訴人に適時開示義務違反がある旨主張する。
しかし，必須特許宣言は，会社において，特許の抽出，規格に必須であることの精査を行い，適正な社内手続を経て行われるものであり，相応の労力と期間を要するとともに，会社としての決定と行為を要するものであることはいうまでもなく，それゆえに，一般的に，ＥＴＳＩの会員における特許の開示に要する期間として１年から２年の期間が必要となる。
控訴人のＥＴＳＩに対する本件特許の開示が本件出願の優先日から起算して約２年後であったが，同期間は，通常の実務の水準に沿うものであって，控訴人において適時開示のための合理的な努力を怠ったものではなく，適時開示義務に反するとはいえない。
したがって，被控訴人の上記主張は理由がない。
イ本件仮処分の申立てが報復的な対抗措置等であるとの主張に対し

被控訴人は，控訴人の本件仮処分の申立てが，アップル社が控訴人に対して米国において差止請求を行った後に申し立てられたことをもって，報復的な対抗措置であり，アップル社が申し立てた事件を牽制し，有利に進めようとするものである旨主張する。
しかし，アップル社が控訴人に対して米国で差止請求を行った事件は，本件とは別個の事件であるし，控訴人が本件特許権の侵害行為の差止請求をする権利を有することの当然の効果として，被控訴人が当該侵害行為の差止請求を受けることは法が当然に予定しているのであり，控訴人による権利行使がアップル社からの権利行使に後れたことをもって「報復的な対抗措置」，「アップル社が申し立てた事件の牽制」等との非難を受けるいわれはない。ＥＴＳＩのＩＰＲポリシーにおいても，差止請求権の行使が明示的に禁じられてはいない。また，アップル社は，訴訟の結果が出るまでライセンス料を支払う意思のない者（unwillinglicensee）であり，真にライセンスを取得する意思がないにもかかわらず，ライセンスを希望するかのように装って，ライセンス料を払うことなく特許を利用するという「逆ホールドアップ」を行っているから，控訴人が本件仮処分命令の申立てをすることに不当な点はない。
したがって，被控訴人の上記主張は，理由がない。


ウ本件ＦＲＡＮＤ宣言に基づくライセンス契約締結義務違反及び誠実交渉義務
違反の主張に対し
(ｱ)ライセンス契約締結義務の不存在
ＥＴＳＩに対するＦＲＡＮＤ宣言によって生じる特許権者の義務は，ライセンスを受けることを希望する者との間で，その申出を受けて，ＩＰＲポリシー６．１項所定のＦＲＡＮＤ条件でライセンスを行うという基本原則に従って，誠実に交渉，協議する義務（誠実交渉義務）である。ＦＲＡＮＤ宣言がされたからといって，いかなる場合にも，控訴人が，ライセンス契約を締結する義務（ライセンス契約締結義務）を負担するものではない。

被控訴人は，ＦＲＡＮＤ宣言によりライセンス契約締結義務を負うとする主張する。しかし，被控訴人が同主張の根拠とする「ＩＰＲについてのＥＴＳＩの指針」（甲１６，１６１）は，「具体的なライセンス条件及び交渉は企業間の商業上の問題であり，ＥＴＳＩ内で対処されるものではない」（４．１項）と規定しており，同主張は，ＥＴＳＩが個々のライセンス契約の交渉に関与しない方針であることと矛盾する。
したがって，控訴人に本件ＦＲＡＮＤ宣言に基づくライセンス契約締結義務違反があるとの被控訴人の主張は，理由がない。
(ｲ)誠実交渉義務の不発生
ａＦＲＡＮＤ宣言によりその宣言をした者に課せられる義務の内容については，各国の公共政策に直接的に関わる問題であるため日本法固有の観点から判断し得るものである。そして，日本法の観点からは，誠実交渉義務が生じるのは，ライセンス対象特許の有効性を争うことなく，真にライセンスを受けることを希望する「確定的なライセンスの申出」が必要であると解すべきである。被控訴人は，アップル社が控訴人に対し，２０１２年（平成２４年）３月４日，同年９月１日及び７日にＦＲＡＮＤ条件による「確定的なライセンスの申出」を行った旨主張するが，いずれも理由がない。
(a)被控訴人主張の２０１２年（平成２４年）３月４日の申出は，控訴人の特許の抵触性と有効性を争うものであるから，そもそも「確定的なライセンスの申出」に該当しない。
また，上記申出の内容は，不合理に低額なライセンス料率を提示するものであって，交渉が成立しないことを知った上で，申出の外形を形式的に作出しただけの真にライセンスを受ける意思のないものであり，上記申出が「確定的なライセンスの申出」に該当することはあり得ない。
(b)被控訴人主張の２０１２年（平成２４年）９月１日及び７日の申出（甲１０９，１１０）は，控訴人の特許が非侵害ないし無効であることを指摘しつつ，宣言

者による必須性の検証を提案している点で（訳文３頁），依然として控訴人の特許の抵触性と有効性を争うことを留保するものであるから，「確定的なライセンスの申出」とはいえない。また，アップル社は，特許権が消尽していると主張する製品については実施料を請求すべきでない（ロイヤリティの算定の基礎とすべきでない）旨主張しており（訳文４頁），特許消尽の主張が特許権侵害の主張に対する抗弁であることに鑑みれば，このような主張をすることは，依然として特許の抵触性を争っているに等しいから，「確定的なライセンスの申出」とはいえない。(c)以上のとおり，被控訴人主張のアップル社の申出は，真にライセンスを希望する確定的な申出とはいえないから，控訴人には誠実交渉義務が生じているとはいえない。
ｂこの点に関連して，被控訴人は，他のライセンシーに対するライセンス条件について，秘密保持義務に違反しない範囲でアップル社に開示することは可能であるのに，控訴人がライセンス条件を開示しないことを非難する旨の主張をしている。しかし，本件ＦＲＡＮＤ宣言により控訴人に課される義務は，確定的なライセンス申出を行う者に対して誠実に交渉，協議する義務であって，他社へのライセンス条件を開示する義務は存在しない。また，アップル社は確定的なライセンスの申出を行っておらず，控訴人は被控訴人に対して何ら義務を負っていないというべきであるから，被控訴人の上記主張は失当である。
また，控訴人と他社との間のライセンス契約に関する情報は，秘密保持義務が課されており，提供できる性質のものではない。
(ｳ)誠実交渉義務違反の不存在
ａ控訴人は，終始一貫して，アップル社に対して両社の間で誠実に交渉することを求めており，誠実交渉義務に違反していない。
すなわち，控訴人は，２０１２年（平成２４年）４月１８日付け回答書（乙４２）において，アップル社に対しＦＲＡＮＤ条件でのライセンスの用意があることを伝え，アップル社が真剣な提案を行うことを促している。また，控訴人は，２０１２

年（平成２４年）９月７日付け書簡（甲１１１）において，アップル社に対して交渉の再開を提案し，同年９月２５日以前に会談を行うことを提案した。また，控訴人は，同年１２月１８日には，アップル社に対して，ＵＭＴＳ規格等に関する必須特許ポートフォリオを対象とした１０年間のクロスライセンスの対価として多額の一時金を支払うことを内容とする新たな提案も行っている。そして，控訴人とアップル社は，平成２５年２月７日開催の会合において，●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●その内容を記載した覚書（ドラフト）を作成した。このように，控訴人は，終始一貫して，アップル社に対して両者の間で誠実に交渉することを求めてきた。控訴人が２０１１年（平成２３年）７月２５日付けの書簡（甲２５）で示したライセンス料率は，いわゆるHeadlineinitialoffer   であり，ＦＲＡＮＤ条件に従う必要はなく，その後の経緯を見れば，交渉が継続され，控訴人から対案が示されているのであるから，重視されるべきではない。ｂまた，被控訴人は，控訴人がアップル社に対してＦＲＡＮＤ条件でのライセンスの提示を行っておらず，また代案を示すことなく，被控訴人に対して差止請求を行っており，かかる行為はアップル社及び被控訴人に対するＦＲＡＮＤ条件でのライセンスを拒絶する行為である旨主張する。


しかし，アップル社が「確定的なライセンスの申出」を行っていないことは前述したとおりであるから，控訴人の行為がＦＲＡＮＤ条件でのライセンスを拒絶する行為であるとの被控訴人の主張は，その前提を欠き失当である。ｃむしろ，これまでに控訴人の誠実な交渉姿勢に応えてこなかったのは，アップル社側であって，本件で問題とするべきなのは，真にライセンスを取得する意思がないにもかかわらず，ライセンスを希望するかのように装って，実施料を支払うことなく，必須宣言特許を利用する，いわゆる「逆ホールドアップ」状況である。アップル社は，平成２５年２月７日開催の会合で，覚書（ドラフト）の作成段階にまで至っていた●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●また，アップル

社は，同年５月１６日付けの書簡（乙６６）でも，本件特許権がライセンス交渉の対象とならないことを明確に示している。このような交渉態度に照らすならば，アップル社は，真摯にライセンスを受ける意思を有していない者（unwillinglicensee）であるというべきである。
ｄ以上のとおり，控訴人が誠実交渉義務に違反するとの被控訴人の主張は，理由がない。
(ｴ)ＦＲＡＮＤ条件での実施料相当額の請求についてＦＲＡＮＤ宣言は，無償での特許権の利用を認めるものではないから，ＦＲＡＮＤ条件での実施料相当額の請求が，ＦＲＡＮＤ宣言をしていることを根拠として制限される理由はない。ＦＲＡＮＤ宣言をしたことを理由として，何らかの制限があるか否かが議論されるのは，差止請求権に関してであって，損害賠償請求権に関してではない。
エ独占禁止法違反の主張に対し
被控訴人は，控訴人の一連の行為が独占禁止法所定の不公正な取引方法に該当し，同法に違反する旨主張する。
しかし，被控訴人の上記主張は，控訴人に適時開示義務違反があること，控訴人が報復目的の対抗措置として本件仮処分の申立てを行っていることなどを根拠とするものであるが，その前提において誤りがあるから，失当である。
オＴＲＩＰｓ協定に関する主張に対し
我が国は，ＴＲＩＰｓ協定を批准しているところ，ＴＲＩＰｓ協定３１条は，加盟国が，特許権者の許諾を得ていない特許の使用に関して，これを認める場合には，特許権者に対して金銭的補償を行うことを求め，かかる金銭的補償に関しては裁判所が決定するべき旨を規定している。本件においても，特許権者たる控訴人には，当然に金銭的補償が与えられるべきであり，控訴人による損害賠償請求権の行使が許されないとされるべき理由は存在しない。
カまとめ

以上のとおり，控訴人の本件特許権に基づく損害賠償請求権の行使が権利濫用に当たるとの被控訴人の主張は，前提となる事実が存在しないか，権利濫用を基礎付ける事情に当たらないから，理由がない。また，控訴人による損害賠償請求を否定することはＴＲＩＰｓ協定に違反する。
７争点７（損害額）
(1)控訴人の主張
被控訴人による本件特許権の相当実施料に基づく支払債務は，後記の計算式のとおりである。
本件特許権の相当実施料率は，本件特許権の技術分野である通信機器の実施料率に倣って，原則として売上高の５．７％であり，少なく見積もっても１％を下回らないとするのが合理的である。もっとも，原判決においては，本件特許権がＥＴＳＩのＩＰＲポリシーでいう必須ＩＰＲであると認定されており，被控訴人もこれを前提にした主張をしているので，かかる観点から，相当実施料率を修正する必要がある。
必須ＩＰＲである特許権の累積的実施料率の上限に関しては，被控訴人が売上高の５％と主張していることから，裁判の迅速化を図るために，これを争わない。また，被控訴人が提出したＢの追加宣誓書（甲１３４）には，ＵＭＴＳ規格に必須と宣言された特許ファミリーのうち，実際に必須であるのは５２９ファミリーである旨が記載されているので，控訴人もこれを採用する。本件特許権の実施料率は，次の計算式で求められることになる。
（計算式）５％×１／５２９＝約０．００９５％
これに，本件製品２及び４の発売から平成２５年９月２８日までの売上高を乗ずると，次の計算式のとおり，相当実施料額が算定される。
（計算式）
本件製品２●（省略）●円×５％×１／５２９≒●（省略）●万円本件製品４●（省略）●円×５％×１／５２９≒●（省略）●万円

(2)被控訴人の主張
ＦＲＡＮＤ宣言がされた特許の価値を適切に評価するには，標準規格に組み込まれる前の発明本来の価値を基準としなければならない。ＦＲＡＮＤ宣言された特許権の実施料率は，当該製品を構成する部品のうち，標準化された技術に関係するものを基準にして設定されなければならず，また，実施料率は，全ての必須宣言特許に係る実施料の支払額が高くなりすぎないよう考慮して決定しなければならない。