仮に，審決の一致点の認定を前提としても，審決が行った相違点２と相違点３の認定が誤っていることは明らかである。
すなわち，審決は，本件発明１の光出射側鏡面及び光反射側鏡面の膜がＡｌＮであるのに対して，引用発明は「ＡｌＮを含むＡｌ１－ｘ－ｙ－ｚＧａｘＩｎｙＢｚＮ（０≦ｘ，ｙ，ｚ≦１，かつ，０≦ｘ＋ｙ＋ｚ≦１）である点」が相違点であると認定しているところ，本件発明１のＡｌＮと，引用発明の「ＡｌＮを含むＡｌ１－ｘ－ｙ－ｚＧａｘＩｎｙＢｚＮ（０≦ｘ，ｙ，ｚ≦１，かつ，０≦ｘ＋ｙ＋ｚ≦１）」では，ＡｌＮにおいて一致しているのであり，相違点ではない。
したがって，これが相違することを前提とする相違点２及び３の認定は誤りである。
３取消事由３（本件発明１の容易想到性判断の誤り）(1)一般式からＡｌＮを選択することの容易性について第１次判決は，「ＡｌＮがレーザ光に対して透明であることは当事者間に争いがなく，上記一般式においてｘ＝ｙ＝ｚ＝０を代入した場合には，保護層の材料が『ＡｌＮ』となることは明らかである。そして，【００３９】には，Ａｌを含有した窒化物半導体材料を用いることが開示されており，刊行物１中において，特段，ｘ＝ｙ＝ｚ＝０を代入することを阻む事情についての記載はない。また，刊行物１には，窒化物半導体レーザダイオードの活性層及び従来の保護層の熱膨張係数について，『例えば，上述のＭＱＷ活性層６４の熱膨張係数（３．１５×１０－６Ｋ－１）と保護層６９の熱膨張係数（１．６×１０－７Ｋ－１）とは大きく異なる。』（【０００９】）との記載及び『保護層２０ａおよび２０ｂを形成するＧａＮの熱膨張係数は３．１７×１０－６Ｋ－１であり，ＭＱＷ活性層１４の熱膨張係数（３．１５×１０－６Ｋ－１）と非常に近い』（【００３３】）との記載があり，また，ＡｌＮの熱膨張係数については，文献（甲１４，乙３～６）によってばらつきがあるものの，２．２２７×１０－６Ｋ－１ないし６．０９×１０－６Ｋ－１の範囲に収まっているから，いずれの数値をとるにせよ，ＡｌＮの熱膨張係数は，従来の保護層の熱膨張係数（１．６×１０－７Ｋ－１）と比較して，活性層の熱膨張係数（３．１５×１０－６Ｋ－１）に近く，そのことからも，一般式において，ｘ＝ｙ＝ｚ＝０を代入した材料であるＡｌＮからなる保護層は，従来の保護層（ＳｉＯ２又はＴｉＯ２）よりも窒化物半導体レーザダイオードと熱膨張係数の整合がとれているといえる。さらに，ＡｌＮが窒化物系半導体であることから，前記のとおり，従来の保護層（ＳｉＯ２又はＴｉＯ２）に比べて窒化物半導体レーザダイオードの活性層との格子整合がとれることも明らかである。」と述べる。
第１次判決が上記で述べるとおり，ＡｌＮがレーザ光に対して透明であること，従来技術と比較して，ＡｌＮが熱膨張係数や格子整合性に優れていることなどから，ＡｌＮは保護層の材料として当業者に理解できるように甲１に開示されている。したがって，当業者であれば，ＡｌＮを保護層とする発明を甲１から認識することができるのであるから，引用発明の保護層としてＡｌＮを選択することは容易である。
(2)ＡｌＮを選択した場合の引用発明と甲２の間に，審決の認定するような，
組合せの阻害事由，動機の欠如は存在しないこと
審決は，甲２のＡｌＮ保護層は，熱伝導性が良いことを理由に選択されているのに対し，引用発明においては，保護層の材料は，従来の保護層に比べ，窒化物半導体レーザダイオードと格子定数及び熱膨張係数が整合するという観点から選択されており，このような観点からは引用発明においてＡｌＮ保護層が選択されるとは直ちにいえないと判断した。
しかし，ＡｌＮは，引用発明においては，従来技術と比較して熱膨張係数や格子整合性に優れていることから選ばれている一方，甲２では，熱伝導性の良さにより選ばれているからといって，引用発明に甲２の技術を組み合わせることが阻害されるものではない。引用発明（甲１）には，保護層の材料として熱伝導性が良好な材料は適当でないとの記載があるわけでもない。熱膨張係数や格子整合性に優れていることと，熱伝導性が良好なことは，保護層の材料として両立する性質である。したがって，引用発明の保護層の材料としてＡｌＮを選択し，甲２の技術と組み合わせることに何ら障害はない。
また，甲２のＡｌＮ保護層にパッシベーション膜を付加する技術は，ＡｌＮ保護層を更に保護する改良技術であるが，ＡｌＮ保護層は，引用発明においてパッシベーション膜なしでは機能し得ないというものではなく，甲１にパッシベーション膜の記載がないことから，引用発明においてＡｌＮ膜が選択されないという審決の論理は成り立たない。むしろ，引用発明のＡｌＮ層には，甲２のパッシベーション膜を付加して改良する動機が存在する。
(3)被告の主張に対し
ア被告は，被告の反論３(3)において，阻害事由を主張するが，甲１において，保護層をＭＯ－ＣＶＤ法あるいはＭＢＥ法で形成することは，請求項１を引用する請求項４の構成であって，好ましい実施形態として記載されたものにすぎない。したがって，甲１は保護層をスパッタリング法で形成することを排除するものではない。


さらに，そもそも，本件発明と引用発明の相違点で，甲２の記載に基づいて参照されている事項は，①光出射側鏡面の低反射膜を２層以上積層することと，②その場合の各層の屈折率の関係である。これらの事項は，半導体レーザ素子において一般的に適用し得る事項である。
したがって，甲１に甲２の上記①，②の技術を適用することに阻害要因がないことは明らかである。
イまた，被告は，被告の反論３(2)のとおり主張するが，甲２に窒化物半導体の記載がないのは，甲２が平成１年の特許出願の公開公報であり，窒化物半導体レーザ素子が発明される前に記載された文献であるからにすぎない。半導体レーザ素子において，①光出射側鏡面の低反射膜を２層以上積層し，②その場合，各層が所定の屈折率の関係を満たすようにすることは，半導体の種類によらず取り得る構成であり，そのことは当業者にとって自明である。被告の主張は，上記の技術常識を無視するものであり明らかに誤っている。
第４被告の反論
１取消事由１に対し
(1)第２次審決は，一致点の認定について，第１次審決と同じ認定をしているところ，第１次判決は，「引用発明と本件発明１との一致点・相違点について見ると，一致点及び相違点１については審決が認定したものと同一である」としている。したがって，当該一致点の認定が第１次判決の認定に反していないことは明らかである。
(2)第１次判決は，引用発明に開示されている保護層は「ＡｌＮを含む一般式」と認定したものであって，原告の主張するように「保護層がＡｌＮからなる発明」が開示されているとは認定していない。そして，第１次判決が第１次審決を取り消した理由は，第１次審決が「ＡｌＮが開示されていると認めることはできない」としたのに対して，第１次判決は一般式に含まれるという限度でＡｌＮは開示されていると認定したからであって（すなわち，第１次審決が甲１の保護層を「ＧａＮ」としたことに対し，ＡｌＮを含む一般式の発明が開示されているとしたものである。），第１次判決が甲１にＡｌＮという個別具体的な保護層にかかる発明が開示されていると認定したからではない。加えて，第１次判決は，第２次審決が認定したとおりの相違点２及び３を挙げ，引用発明にＡｌＮの保護層からなる発明が開示されていないことを前提とした容易想到性の検討課題を述べている。このように，第１次判決は，引用発明に一般式で示される保護層からなる発明が開示されていると判断しただけであって，ＡｌＮの保護層からなる発明が開示されていると認定したのではないから，保護層の点は一致点ではない。よって，これに沿った第２次審決の一致点の認定は第１次判決の拘束力に反しておらず，行政事件訴訟法３３条１項違反は認められない。
２取消事由２に対し
一般式で開示された引用発明がある場合に，直ちにその一般式の中の一つの組成のみによって特定された発明が開示されているとはいえないことは，特許・実用新案審査基準第２章１．５．３（３）に記載のとおりである。そして，第１次判決は，引用発明に開示されているのは「ＡｌＮを含む一般式」の保護層にかかる発明であると認定し，特定の組成であるＡｌＮの保護層にかかる発明は開示されていないと判断したのであるから，当該認定に従えばＡｌＮが一致点となるはずがない。したがって，原告の主張は失当である。
３取消事由３に対し
甲１には，一般式の保護層にかかる発明しか記載されていないのであるから，そのような一般式の保護層に代えて（あるいは，当該一般式の中から），ＡｌＮという特定組成の保護層を採用することが容易想到といい得るためには，それを導くための積極的な理由・動機が必要不可欠である。このことは，上記一般式が「ＡｌＮを含むＡｌ１-ｘ-ｙ-ｚＧａｘＩｎｙＢｚＮ（０≦ｘ，ｙ，ｚ≦１，かつ，０≦ｘ＋ｙ＋ｚ≦１）」であり，この中にはまさに無限の組合せが含まれることからも明らかである。しかるところ，以下で述べるとおり，このような理由・動機は，甲１にも，他の引用例にも，全く記載も示唆もされていないのであるから，相違点２及び３は容易想到とはいえない。
(1)まず，甲１の実施例１～６の記載を見ると，具体的な組成からなる保護層としては，活性層と非常に格子定数や熱膨張係数が近いＧａＮ（ＩｎＧａＮ）の保護膜からなる発明しか記載されておらず，その他にもＡｌＮを選択するための動機となる記載は存在しないのであるから，甲１の開示に基づいて，引用発明における「一般式の保護層」を「ＡｌＮの保護層」とすることは容易とはいえない。(2)次に，甲１（引用発明）と甲２発明の組合せに基づき，引用発明の一般式からＡｌＮという特定の保護層からなる発明を想到することが容易かについて検討したとしても，審決が述べるとおり（前記第第２，４，(4)イ（ア）），甲２は熱伝導性の観点から選択されたものであるが，引用発明の保護層は，従来の保護層（ＳｉＯ２又はＴｉＯ２）に比べ，窒化物半導体レーザダイオードと格子定数及び熱膨張係数が整合するという観点から選択されたものであって，かかる観点からＡｌＮ保護層が選択されるとは直ちにいえない。ＡｌＮ保護層は熱伝導性は良いものの，大気雰囲気中の水分と反応して分解，変質することを防ぐためのパッシベーション膜を必要とするところ，上記一般式で表される保護層の材料はＡｌＮに限られないから，引用発明において，パッシベーション膜という付加的な構成要素を必要とするＡｌＮを選択する動機は見当たらない。
また，甲２は，窒化物半導体レーザダイオードではなく，ＡｌＧａＡｓ系，ＩｎＧａＡｌＰ系，及びＩｎＧａＡｓＰ系の半導体レーザに関する発明である。これらの材料においてＡｌＮを使用することが知られているからといって，直ちに，これとは格子定数も熱膨張係数も異なる窒化物半導体レーザダイオードに関する引用発明に適用できる，とすることもできない。


(3)原告が引用発明におけるＡｌＮの選択の容易性を基礎付けるとして指摘する第１次判決の引用部分は，単にＡｌＮが一般式の中から除外されていないことの根拠を述べているにすぎず，引用発明に記載されている無数の保護層の材料の中で特にＡｌＮが格子定数及び熱膨張係数の整合性に優れているというようなことは何も述べておらず，動機付けについて言及されているとはいえない。(4)さらに，引用発明と甲２発明を組み合わせることには，阻害事由もある。すなわち，引用発明は，従来技術において保護層を形成するために用いられていたスパッタリング法や電子ビーム蒸着法に課題があるため，保護層を「ＭＯ－ＣＶＤ法あるいはＭＢＥ法」というダメージを与えない方法で形成することを一つの特徴とする発明である。
しかるところ，甲２は，甲１が課題としているスパッタリング法によって保護層を形成する技術であるから，この点からして，引用発明と甲２発明を組み合わせることには阻害要因があることが明らかである。
(5)また，相違点３について，甲２発明は，ＡｌＮ保護膜の上にＡｌ２Ｏ３パッシベーション膜を形成するものであるから，引用発明に甲２発明を適用するのであれば，光反射側鏡面についても，光出射側鏡面と同様に，これにＡｌＮ保護膜が形成されたその上にＡｌ２Ｏ３パッシベーション膜が形成されるというべきであって，甲２発明を適用するに当たり，ＡｌＮ膜のみを抜き出して適用することはできない。そして，引用発明の光反射側鏡面にＡｌＮ保護膜とＡｌ２Ｏ３パッシベーション膜とが形成されると，「ＡｌＮ保護膜」と「低屈折率層と高屈折率層とを低屈折率層から積層して終端が高屈折率層となるように交互に積層してなる高反射膜」との間に「Ａｌ２Ｏ３パッシベーション膜」が形成されることになるため，保護膜に接して上記高反射膜が形成される本件発明１とは別個の発明が想到されることになる。したがって，組合せの容易性以前の問題として，そもそも，引用発明と甲２発明とを組み合わせても本件発明１は想到されない。
第５当裁判所の判断
１本件発明１について
本件明細書（甲１１）によれば，本件発明１につき以下のことを認めることができる。
本件発明１は，発光ダイオードやレーザダイオードに使用される，高出力で信頼性に優れた窒化ガリウム系発光素子に関するものである（【０００１】）。従来の窒化物半導体発光素子は，光反射側の鏡面にＳｉＯ２とＴｉＯ２との積層膜を複数積層した高反射膜を形成して，発振光を光出射側の鏡面から効率的に取り出せるようにしているが（【０００２】），高出力で動作させると，光反射側の鏡面において端面破壊が起きやすくなり，寿命が低下するという問題があり，また，高出力で動作させる場合，スロープ効率が低いと，駆動電流が大きくなってしまうという問題もあった（【０００３】）。
そこで，本件発明１は，高出力動作時における端面破壊を抑制して寿命を向上させ，かつ，スロープ効率の高い，高信頼性の窒化物半導体発光素子を提供することを目的とし（【０００４】），ストライプ状の発光層の両端面に，光出射側鏡面と光反射側鏡面を持つ共振器構造を有する窒化ガリウム系発光素子において，光出射側鏡面に，窒化ガリウムより低い屈折率を有する低反射膜を，該光出射側鏡面から屈折率が順に低くなるように２層以上積層しているので，光出射側鏡面から発振光が直接空気中に取り出される場合に比べ，発振光の反射が抑制され，光出射側鏡面から取り出される発振光の割合を増加させることができる。また，光出射側鏡面に接した第１の低反射膜を，ＺｒＯ２，ＭｇＯ，Ａｌ２Ｏ３，Ｓｉ３Ｎ４，ＡｌＮ及びＭｇＦ２から選ばれたいずれか１種の材料で形成したので，動作時における窒化ガリウムと低反射膜との反応による光出射側鏡面の劣化を抑制することができるため，発光素子の寿命を向上でき（【０００６】，【００１７】～【００１９】），さらに，スロープ効率と寿命を向上させることができ，高出力で高信頼性の発光素子を提供できる（【０１１５】）。
また，光反射側鏡面に，ＺｒＯ２，ＭｇＯ，Ｓｉ３Ｎ４，ＡｌＮ及びＭｇＦ２から選ばれたいずれか１種からなる単一層の保護膜を接して形成し，かつ，該保護膜に接して，低屈折率層と高屈折率層とを低屈折率層から積層して終端が高屈折率層となるように交互に積層してなる高反射膜を形成するようにしたので，端面破壊を抑制して高出力作動時における寿命を向上させることができる（【００２３】，【００２４】，【０１１８】）。
２引用発明について
甲１によれば，引用発明について，以下のとおり認められる。引用発明は，窒化物半導体レーザ装置に関するものである（【０００１】）。従来の窒化物半導体レーザ装置では，レーザダイオードの両端面にＳｉＯ２又はＳｉＮからなる保護層を設けてレーザ端面の劣化を防ぐ構造（【０００３】）や，レーザダイオードの側端面（後面）に，ＳｉＯ２層とＴｉＯ２層が交互に複数対積層された反射層を設ける一方，発振光が取り出される前側端面（前面）には，ＳｉＯ２の保護層を設ける構造が採用されていた（【０００５】）。しかし，このような従来の窒化物半導体レーザ装置では，寿命，特に高出力時の寿命が短いという問題があった（【０００７】）。
その原因は，（１）レーザダイオードは複数の結晶層から構成されているのに対し，保護層や反射層はＳｉＯ２あるいはＴｉＯ２で形成されているのでアモルファス層であり，両者は格子定数が異なるので，界面において格子不整合が起こり，結晶層中に格子欠陥が生じることや，（２）レーザダイオードを構成する複数の結晶層の熱膨張係数と，保護層及び反射層の熱膨張係数が異なるために，動作中（特に高出力動作中）に結晶層に歪みが発生し，結晶欠陥が発生又は増加することにある（【０００８】，【０００９】）。


そこで，引用発明は，従来よりも寿命が長い高信頼性を有する窒化物半導体レーザ装置を提供することを目的とする（【００１０】）。引用発明は，窒化物半導体レーザダイオードと，窒化物半導体レーザダイオードのレーザ端面に設けられた保護層とを有し，保護層は，窒化物半導体レーザダイオードが発振する光に対して透明であるＡｌ１－ｘ－ｙ－ｚＧａｘＩｎｙＢｚＮ（０≦ｘ，ｙ，ｚ≦１，かつ，０≦ｘ＋ｙ＋ｚ≦１）からなり（【００１１】，【００２４】，【００２６】，【００３９】），窒化物半導体レーザダイオードは，ＩｎｕＧａ１－ｕＮ／ＩｎｖＧａ１－ｖＮ（０≦ｕ≦１，０≦ｖ≦１，）からなる多重量子井戸活性層を有し（【００４１】），保護層に接して，窒化物半導体レーザダイオードが発振する光を反射する反射層を更に有し，反射層は，屈折率が互いに異なる第１及び第２層が交互に積層された積層構造を有し，第１層及び第２層は，それぞれ．ＳｉＯ２及びＴｉＯ２（【００５９】），又は窒化物半導体レーザダイオードが発振する光に対して透明であり，かつ，屈折率が互いに異なる２種類のＡｌ１－ｘ－ｙ－ｚＧａｘＩｎｙＢｚＮ（０≦ｘ，ｙ，ｚ≦１，かつ，０≦ｘ＋ｙ＋ｚ≦１）からなる，窒化物半導体レーザ装置であって，窒化物半導体レーザダイオードが，アンドープのＩｎ０．０２Ｇａ０．９８Ｎ／Ｉｎ０．１５Ｇａ０．８５Ｎからなる多重量子井戸活性層を有し（【００２７】），多重量子井戸活性層の前面及び後面に保護層が形成され，後面に設けられた保護層の上に，ＳｉＯ２層及びＴｉＯ２層が交互に５対積層された反射層が形成された（【００５９】），窒化物半導体レーザ装置であって，このような構造とすることによって，従来の保護層に比して，保護層と窒化物半導体レーザダイオードが格子整合し，また，両者の熱膨張係数も整合するため（【００２４】），上記の目的が達成されるというものである。３取消事由１（行政事件訴訟法３３条１項違反及び一致点の認定の誤り）につ
いて
(1)原告は，第２次審決における一致点の認定は，第１次判決において取り消された第１次審決の認定と同一であり，引用発明における保護層として，「ＡｌＮ」が開示されているとした第１次判決の認定に反するものであるから，行政事件訴訟法３３条１項に違反し，また，一致点の認定を誤っていると主張する。しかし，原告の主張は，第１次判決を正解しないものであって，失当である。すなわち，第１次判決は，第１次審決が，引用発明における保護層の認定において，すべての実施形態において保護層の組成として「ＧａＮ」が記載されているにとどまり，「ＡｌＮ」は開示されていないとしたのに対し，その認定の誤りを指摘し，甲１において，「保護層の材料として『ＡｌＮ』が除外されているとはいえず，甲１には，レーザ光に対して透明であり，かつ，ＡｌＮを含む一般式からなる材料が開示されている」と認定したものである。その上で，同判決は，「上記に認定した引用発明と本件発明１との一致点・相違点について見ると，一致点及び相違点１については審決が認定したものと同一である」とし，正しく認定した相違点２”及び３”について，第２次審決の認定とほぼ同じ認定（なお，相違点２に関して，第２次審決では，第１次判決で判示された相違点２”の「…引用発明は，窒化ガリウムより低い屈折率を有する膜が，…」を「…引用発明は，窒化ガリウムより低い屈折率を有する低反射膜が，…」と，相違点２”の「膜」を「低反射膜」に変更した上で，相違点２を認定しているが，これは，相違点２の認定において，本件発明１に関する記載が「光出射側鏡面の膜に関し，本件発明１は，「…低反射膜が…」…のに対して，」となっていることから，対応関係にある引用発明の「膜」を「低反射膜」に変更して表記を統一したものであると認められ，実質的な記載内容を変更するものではない。）をした上で，「そうすると，相違点２”に関し，引用発明における保護層としてＡｌＮを含むＡｌ１－ｘ－ｙ－ｚＧａｘＩｎｙＢｚＮ（０≦ｘ，ｙ，ｚ≦１，且つ，０≦ｘ＋ｙ＋ｚ≦１）からなる層」の中から『ＡｌＮ』を選択することについての容易想到性の有無，並びに保護層の材料として『ＡｌＮ』を選択したとして，それを積層すること及び光出射側鏡面から屈折率が順に低くなるように２層以上積層することについての容易想到性の有無について検討し，同様に相違点３”に関する本件発明１の構成についての容易想到性，さらには，相違点１に関する本件発明１の構成についての容易想到性の有無を判断して，本件発明１が引用発明から容易に発明することができたか否かの結論に至る必要がある。」としている。そして，第２次審決は，上記判示を踏まえ，第１次判決が指摘するとおりに，一致点，相違点２及び３を認定したものであるから，第２次審決に行政事件訴訟法３３条１項の違反がないことは明らかである。
(2)また，原告は，本件発明１と引用発明の一致点には，「該光出射側鏡面に接した低反射膜が，窒化ガリウムより低い屈折率を有するＡｌＮであり，該光反射側鏡面に接して形成される単一層の保護膜がＡｌＮである」ことが認定されねばならなかったと主張する。


しかし，第１次判決の説示は，上記に記載したとおりであって，引用発明には，「レーザ光に対して透明であり，かつ，ＡｌＮを含む一般式からなる材料」が開示されているとしたものであって，「ＡｌＮ」からなる材料が開示されているとはしていない。このことは，今後，「引用発明における保護層としてＡｌＮを含むＡｌ１－ｘ－ｙ－ｚＧａｘＩｎｙＢｚＮ（０≦ｘ，ｙ，ｚ≦１，且つ，０≦ｘ＋ｙ＋ｚ≦１）からなる層」の中から「ＡｌＮ」を選択することについての容易想到性の有無」を検討する必要があることを指摘していることから十分に理解できることである。したがって，原告の上記主張は採用できない。
(3)さらに，原告は，甲１の保護層がＡｌＮであることの認定ではなかったとすれば，ＧａＮの保護層のみが記載されているとした第１次審決の認定が誤っていても，審決の結論に影響を及ぼす誤りとはいえず，第１次審決は，取り消されなかったはずであると主張する。
しかし，この点についても，第１次判決は，上記記載の今後の検討課題について指摘した上で，「ここまで至って，引用発明を主たる公知技術としたときの本件発明１の容易想到性を認めなかった審決の結論に誤りがあるか否かの判断に至ることができる」とした上で，当事者の主張立証対応を指摘し，これに鑑みて，「このような主張立証の対応は，特許庁の審決の取消訴訟で一般によく行われてきた審理態様に起因するものと理解されるので，当裁判所としては，当事者双方の主張立証が上記のようにとどまっていることに伴って，主張立証責任の見地から，本件発明１の容易想到性の有無についての結論を導くのは相当でなく，前記のとおりの引用発明の認定誤りが審決にあったことをもって，少なくとも審決の結論に影響を及ぼす可能性があるとして，ここでまず審決を取り消し，続いて検討すべき争点については審判の審理で行うべきものとするのが相当と考える。」としており，審決の結論に影響を及ぼす「可能性」を前提に第１次審決を取り消したものであるから，上記主張は採用できない。
以上からすれば，取消事由１に理由がないことは明らかである。
４取消事由２（相違点２及び３の認定誤り）
原告は，ＡｌＮと，引用発明の「ＡｌＮを含むＡｌ１－ｘ－ｙ－ｚＧａｘＩｎｙＢｚＮ（０≦ｘ，ｙ，ｚ≦１，かつ，０≦ｘ＋ｙ＋ｚ≦１）」では，ＡｌＮにおいて一致しているのであるから，審決のした相違点２及３の相違点の認定は，誤りであると主張する。
しかし，「『ＡｌＮ』を含む一般式」と「ＡｌＮ」とは異なっており，「ＡｌＮ」が本件発明１と引用発明との一致点とならないことは，前記３のとおりであるから，原告の主張は採用できない。取消事由２には理由がない。５取消事由３（本件発明１の容易想到性判断の誤り）について(1)引用発明の一般式の中からＡｌＮを選択することの容易想到性について原告は，原告の主張３（1)のとおり，第１次判決を引用した上で，ＡｌＮがレーザ光に対して透明であること，従来技術と比較して，ＡｌＮが熱膨張係数や格子整合性に優れていることなどから，ＡｌＮは保護層の材料として当業者に理解できるように甲１に開示されており，甲２等を参酌するまでもなく，ＡｌＮの選択は容易に想到し得ると主張する。
しかし，第１次判決の上記説示部分は，甲１には，保護層として，ＧａＮのみが開示されており，ＡｌＮが除外されているとの第１次審決の判断に対して，ＡｌＮが甲１における一般式から除外されていないことを示す理由を述べた部分にすぎず，上記の事実は，容易想到性を裏付ける事実の一部になり得るとしても，それのみで直ちにＡｌＮを選択することの容易想到性を基礎付けるものではない。また，引用発明における活性層は，ＩｎｕＧａ１－ｕＮ／ＩｎｖＧａ１－ｖＮ（０≦ｕ，ｖ≦１）からなる多重量子井戸活性層であり，この認定に関して当事者間に争いはないところ，上記組成による活性層を有する引用発明において，保護層としてＡｌＮを選択することについての容易想到性につき，原告は具体的に説明をしていない。Ａｌ１－ｘ－ｙ－ｚＧａｘＩｎｙＢｚＮに示される一般式から無数に考えられる組合せの中から，上記のとおり，格子定数や熱膨張係数との整合性が一つの選択基準として甲１（特に，【００２４】，【００３９】，【００４２】，【００４３】等）に示される中で，あえて，上記活性層に含まれるＧａやＩｎを一切含まない保護層であるＡｌＮを選択することについて，十分な動機付けが示されたものということはできない。したがって，原告の上記主張は採用できない。
(2)仮に，一般式からＡｌＮを選択することを容易に想到し得ることと解したとしても，以下に述べるとおり，甲１と甲２の組合せにより，相違点２及び３に係る構成が容易に想到し得たものということはできない。ア前提として，甲２によれば，甲２発明につき，以下のとおり認められる。甲２発明は，高出力動作時でも端面が劣化することのない信頼性の高い半導体レーザ素子に関するものである（１頁左下欄）。
従来，半導体レーザ素子では，活性層の対抗する一対の共振面端面に，熱伝導性に優れた結晶質ＡｌＮ膜からなる保護膜を形成して，端面の酸化低減や放熱性の確保を図っていたが，ＡｌＮ保護膜には，大気雰囲気中の水分と反応することにより，分解し，変質してしまうことがあり，分解し，変質してしまったＡｌＮ膜は，もはや充分に半導体レーザ素子の端面を保護することができないという技術課題が存した。


甲２発明は，上記の課題を解決するためになされたものであり，その目的とするところは，大気雰囲気中で高出力動作を行っても端面劣化が生じにくい信頼性の高い半導体レーザ素子を提供することにある（以上，２頁左上欄～右下欄）。そのため，甲２発明の半導体レーザ素子は，一対の対向する共振器端面のうち少なくとも一方の共振器端面が，該共振器端面上に形成されたＡｌＮ等からなる放熱用誘電体膜と，該放熱用誘電体膜上に形成されたＡｌ２Ｏ３等からなるパッシベーション膜とを備えており，該放熱用誘電体膜は，該パッシベーション膜の熱伝導率よりも高い熱伝導率を有し，該パッシベーション膜は，該放熱用誘電体膜よりも高い耐水性を有しているところ，このような構造を採用することにより，上記の目的が達成される（２頁右下欄～３頁左下欄）。
イ以上を前提として検討する。
まず，甲１の一般式の中から，ＡｌＮを選択することを想到した上で，ＡｌＮを保護膜として使用した場合に，大気雰囲気中の水分と反応することにより，分解し，変質するとの課題があることに着目し，更にそれを解決するための構成としてＡｌ２Ｏ３により構成されるパッシベーション膜を採用するというのは，引用発明から容易に想到し得たものを基準にして，更に甲２記載の技術を適用することが容易であるという，いわゆる「容易の容易」の場合に相当する。そうすると，引用発明に基づいて，相違点２及び３に係る構成に想到することは，格別な努力が必要であり，当業者にとって容易であるとはいえない（加えて，ＡｌＮを保護膜として使用する場合に上記の課題があることは，甲１の記載からは明らかでないところ，仮に，そのような課題が自明の課題であると解した場合には，そのような課題があるにもかかわらず甲１の一般式からあえてＡｌＮを選択すること自体が，容易でないことに帰着する。）。
ウなお，原告の審判段階における主張には，甲１に甲２発明を組み合わせることにより，甲２のＡｌＮを保護膜として選択することが容易である旨主張したと窺われる記載（審決５頁中段）があることから，引用発明に甲２を組み合わせてＡｌＮを選択し，これと同時にパッシベーション膜として甲２の実施例であるＡｌ２Ｏ３を選択することにより，相違点２及び３に係る構成に至るとの点についても検討する。
（ア）甲１は，窒化物半導体レーザ装置に関し，レーザダイオードの両端面における劣化を防ぎ，従来のよりも寿命が長い高信頼性を有する窒化物半導体レーザ装置を提供することを技術課題とするものである。一方，甲２発明は，半導体レーザ素子に関するものではあるが，前提となっている半導体材料の材質は，ＡｌＧａＡｓ系，ＩｎＧａＡｌＰ系，ＩｎＧａＡｓＰ系（５頁左上欄１７～２０行）である。
そして，甲１には，保護層を「ＡｌＮを含むＡｌ１－ｘ－ｙ－ｚＧａｘＩｎｙＢｚＮ（０≦ｘ，ｙ，ｚ≦１，且つ，０≦ｘ＋ｙ＋ｚ≦１）からなる層」とすることによって，保護層と窒化物半導体レーザダイオードが格子整合し，両者の熱膨張係数も整合するとの課題解決原理が記載されているところ，この一般式では，いかなる数字を代入しても，必ず「Ｎ」が組成に含まれることになり，「窒化物半導体レーザ装置」における活性層に常に「Ｎ」が含まれていることに照らすと，窒化物系の結晶についての格子整合が考慮に入れられたものと推測できる。そうすると，窒化物系レーザ装置に関する引用発明に，甲２における「Ｎ」を活性層に含まない半導体素子の端面に用いられる保護層を採用することが，容易に想到されるとはいい難い。したがって，甲１における保護層として，直ちに甲２の保護膜を適用するとの動機付けがあるとは認められない。
この点につき，原告は，甲２に窒化物半導体の記載がないのは，甲２が平成１年の特許出願の公開公報であり，窒化物半導体レーザ素子が発明される前に記載された文献であるからにすぎないと主張する。しかし，保護層として，甲２で前提とされたＡｌＧａＡｓ系，ＩｎＧａＡｌＰ系，ＩｎＧａＡｓＰ系の半導体素子に用いられる保護層と同じ材料を窒化物半導体において同様に使用できることが技術常識であると認めるに足りる証拠は提出されていないことからすれば，上記主張は，上記判断を左右するものでない。
（イ）上記（ア）の点に加えて，上記保護膜とパッシベーション膜を同時に採用した場合には，以下の問題がある。すなわち，ＡｌＮの屈折率は，甲１の【００５３】及び甲２の記載（３頁左下欄１４～１６行）によれば，２．０であるところ，Ａｌ２Ｏ３の屈折率は，約１．６であるから，光出射側鏡面については，相違点２に係る「該光出射側鏡面から屈折率が順に低くなるように２層以上積層され」との構成を満たす。しかし，光反射側鏡面に関しては，高い屈折率を持つＡｌＮの外側（発光層でない側）にそれよりも低い屈折率のＡｌ２Ｏ３が接する構造となる。そうすると，引用発明に上記保護膜とパッシベーション膜を同時に適用したとしても，「光反射側鏡面には，…単一層の保護膜が接して形成され，かつ，該保護膜に接して，低屈折率層と高屈折率層とを低屈折率層から積層して終端が高屈折率層となるように交互に積層」するという本件発明１の構成に至らない。以上によれば，いずれにせよ，甲１発明から相違点２及び３に係る構成を容易に想到するということはできない。
したがって，原告の主張は採用できず，取消事由３には理由がない。なお，本件発明３～７の容易想到性判断も，本件発明１についてのそれを前提とするものであり，これについても本件発明１に関する判断と同様である。
第６結論
以上によれば，原告主張の取消事由には理由がない。よって，原告の請求を棄却することとし，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第２部
裁判長裁判官
清水   節
裁判官
中村   恭
裁判官
中武由紀


平成２８年７月２０日判決言渡
平成２７年(行ケ)第１０１８５号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２８年７月４日
判       決
原            告     株式会   社シロ   ク訴訟代理人弁護士     永    島    孝    明
安    國    忠    彦
朝    吹    英    太
安    友    雄一    郎
野    中    信    宏
訴訟代理人弁理士     若    山    俊    輔被            告      アップルインコーポレイテッド被            告      ＡｐｐｌｅＪａｐａｎ合同会社代表者   代表社   員     アップルオペレーションズ
インタ   ーナシ   ョナル
２名訴訟代理人弁護士     長      沢    幸    男
矢    倉    千    栄
蔵    原    慎一    朗
２名訴訟代理人弁理士     大      塚    康    徳２名訴訟復代理人弁理士     大      塚    康    弘
木    村    秀    二
江    嶋    清    仁
大    戸    隆    広
主       文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１原告の求めた裁判
特許庁が無効２０１４－８００００５号事件について平成２７年８月１１日にした審決中，特許第３８６７２２６号の請求項１，２，４及び６に記載された発明についての特許を無効とするとの部分を取り消す。
第２事案の概要
本件は，特許無効審決に対する取消訴訟である。争点は，①訂正請求書の補正（特許法１３４条の２第９項で準用する同法１３１条の２第１項）の可否，②訂正請求（特許法１３４条２第１項ただし書）の適否，③新規性・進歩性判断（特許法２９条）の誤りの有無及び④先願発明との同一性（特許法２９条の２）の有無である。
１特許庁における手続の経緯
原告は，名称を「複数の指示部位で操作可能なタッチパネルシステム」とする発明について，平成１２年２月１５日に特許出願（特願２０００－３６３１７号）をし，平成１８年１０月２０日，その設定登録（特許第３８６７２２６号，請求項の数２０）を受けた（本件特許）。（甲１７）
被告が，平成２６年１月９日に本件特許の請求項１，２，４及び６に係る発明についての特許無効審判請求（無効２０１４－８００００５号）をしたところ（甲１８），特許庁が平成２７年１月２１日付けで本件特許の上記各項に係る発明についての特許を無効とするとの審決の予告をしたので（甲１９），原告は，同年３月３０日付けで本件特許の請求項１，２，４及び６の訂正請求（本件訂正）と請求項１の従属項である請求項３，５，７～９及び１０を請求項１の記載を引用しない独立項に訂正する訂正請求をした。（甲２０，２１）
これに対して特許庁が訂正拒絶理由を通知したことから（甲２３），原告は，平成２７年６月１１日付け手続補正書で，本件訂正に係る訂正請求書及び訂正明細書の補正（本件補正）をした。（甲２５）
特許庁は，平成２７年８月１１日，本件補正を却下し，また，本件訂正を認めず，「平成２７年３月３０日付け訂正請求に係る，請求項３，５，７，８，９，１０についての訂正を認める。特許第３８６７２２６号の請求項１，２，４，６に記載された発明についての特許を無効とする。」との審決をし，その謄本は，同月２０日，原告に送達された。
２本件発明の要旨
設定登録時の本件特許の請求項１，２，４及び６に係る発明（以下，請求項の番号に従って「本件発明１」のようにいい，本件発明１，本件発明２，本件発明４及び本件発明６を併せて「本件発明」という。）の各特許請求の範囲の記載は，次のとおりである。
(1)本件発明１
「情報処理装置と，該情報処理装置に接続され，複数の指示部位を有する指示体による入力検出面へのタッチ動作を前記情報処理装置へ伝えるための，前記入力検出面にタッチされる指示部位の指示位置を検出する位置検出手段を備えたタッチパネルとを有するタッチパネルシステムであって，該タッチパネルシステムは，前記タッチパネルの入力検出面に同時に又は順にタッチされる指示部位の数を
カウントするカウント手段と，
前記位置検出手段により検出される複数の指示部位のうち最外端にある２個所の指示部位の指示位置の間の距離を算出する距離算出手段と，前記カウント手段によりカウントされる指示部位の数に加えて，前記距離算出手段により算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化に応じて前記情報処理装置が所定の動作を行うようにする制御手段と，を具備することを特徴とする複数の指示部位で操作可能なタッチパネルシステム。」
(2)本件発明２
「請求項１に記載のタッチパネルシステムであって，前記カウント手段は，該複数の指示部位が隣接しているときは１つの指示部位がタッチされたものとして指示部位の数をカウントすることを特徴とする複数の指示部位で操作可能なタッチパネルシステム。」
(3)本件発明４
「請求項１に記載のタッチパネルシステムであって，前記制御手段は，前記位置検出手段により検出される複数の指示部位の指示位置のうち最初若しくは最後にタッチされる指示位置を，指示部位の指示位置として前記情報処理装置が所定の動作を行うようにすることを特徴とする複数の指示部位で操作可能なタッチパネルシステム。」
(4)本件発明６
「請求項１に記載のタッチパネルシステムであって，前記情報処理装置の所定の動作とは，指示部位の指示位置を最初にタッチした位置に静止しておく動作を含むことを特徴とする複数の指示部位で操作可能なタッチパネルシステム。」
３審決の理由の要点
以下，本件の争点に関連する部分について摘示する。
(1)本件補正の可否及び本件訂正の適否について審決は，請求の趣旨の要旨の変更に当たるとして本件補正を認めず，これを前提に本件補正前の本件訂正の適否について検討した結果，本件訂正は，特許法１３４条の２第１項ただし書各号に規定する事項を目的としていないとして，本件訂正も認めなかった。
ア本件訂正の内容
本件訂正は，本件発明１の下記①の構成（訂正前構成）を（本件発明１を引用する本件発明２，本件発明４及び本件発明６も同様の訂正となる。），同②のとおりの構成（本件訂正に対する関係では，「訂正後構成」と，本件補正に対する関係では，「補正前構成」という。）に訂正するものである（削除された部分を＜＞で，付加された部分を[]と下線で示す。）。
①訂正前構成


「前記カウント手段によりカウントされる指示部位の数に加えて，前記距離算出手段により算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化に応じて前記情報処理装置が所定の動作を行うようにする制御手段と，」
②訂正後構成（補正前構成）
「＜前記カウント手段によりカウントされる指示部位の数に加えて，＞前記距離算出手段により算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化[，及び前記カウント手段により前記一定の時間においてカウントされる指示部位の数又は該数の過渡的な変化]に応じて[，特定の時間において算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化，及び前記特定の時間においてカウントされる指示部位の数又は該数の過渡的な変化に対応した所定の動作から選ばれる所定の動作を，]前記情報処理装置が＜所定の動作を＞行うようにする制御手段と，」
イ本件補正の内容
本件補正は，訂正後構成を，下記③のとおりの構成（補正後構成）に補正するものである（削除された部分を＜＞と波下線で示す。）。「前記距離算出手段により算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化，及び前記カウント手段により前記一定の時間においてカウントされる指示部位の数＜又は該数の過渡的な変化＞に応じて，特定の時間において算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化，及び前記特定の時間においてカウントされる指示部位の数＜又は該数の過渡的な変化＞に対応した所定の動作から選ばれる所定の動作を，前記情報処理装置が行うようにする制御手段と，」
ウ本件補正の可否
①訂正事項の内容の一部を削除する補正は，その要旨を変更するものである。②（指示部位の）「数」という文言により表される概念と，（指示部位の）「数の過渡的な変化」とういう文言により表される概念とは相互に異なり，前者は後者を内包していないから，本件補正によって本件発明の内容に実質的な変更が生じないとはいえない。
③したがって，本件補正は，特許法１３４条の２第９項で準用する同法１３１条の２第１項の規定に違反し，訂正後構成の補正は認められない。
エ本件訂正の適否
要件の組合せが，訂正前構成においては，①「指示部位の数」に加えて「指示位置の間の距離」，又は，②「指示部位の数」に加えて「指示位置の間の距離の過渡的な変化」という２つであったが，訂正後構成においては，①「指示位置の間の距離」及び「指示部位の数」，②「指示位置の間の距離」及び「指示部位の数の過渡的な変化」，③「指示位置の間の距離の過渡的な変化」及び「指示部位の数」，又は，④「指示位置の間の距離の過渡的な変化」及び「指示部位の数の過渡的な変化」という４つとなり，本件訂正は，「特許請求の範囲の減縮」（特許法１３４条の２第１項ただし書第１号），「誤記又は誤訳の訂正」（同項ただし書第２号）及び「明瞭でない記載の釈明」（同項ただし書第３号）のいずれにも該当しない。(2)新規性・進歩性判断及び先願発明との同一性について
ア証拠方法及び無効理由
甲１：国際公開第９９／３８１４９号
甲２：特開平７－２３０３５２号公報
甲３：特開平１１－１１９９１１号公報
甲４：特開平９－１４６７０８号公報
甲５：特開２０００－１６３０３１号公報
以下，甲１～甲５に記載の発明を，証拠番号に従い，それぞれ，「甲１発明」のようにいう。
本件の争点に関連する無効理由（審決が無効と判断した無効理由）の要点は，下表のとおりである。番号については，裁判所で付した。
番号対象発明    主引用発明理由
１本件発明１    甲１発明本件発明１は，甲１発明である。２本件発明１は，甲１発明から容易に発明することができた。３甲２発明    本件発明１は，甲２発明から容易に発明することができた。
４本件発明２
甲２発明本件発明２は，甲２発明から容易に発明することができた。５本件発明２は，甲２発明と甲３発明から容易に発明することができた。
６本件発明４    甲２発明本件発明４は，甲２発明と甲４発明から容易に発明することができた。
７本件発明６    甲２発明本件発明６は，甲２発明と甲４発明から容易に発明することができた。
８本件発明４    甲１発明本件発明４は，甲１発明と甲４発明から容易に発明することができた。
９本件発明６    甲１発明本件発明６は，甲１発明と甲４発明から容易に発明することができた。
１０本件発明１    甲５発明本件発明１は，甲５発明と同一である。
イ引用発明の認定
(ｱ)甲１発明の認定
甲１には，次の甲１発明が記載されている。
「マルチタッチ表面装置は，
平らにした手４全体，指先，親指，手のひら，および他の導電性タッチデバイスのマルチタッチ表面２への近接を検出するマルチタッチ表面２に埋め込まれた
近接センサアレイと，
近接センサアレイの各近接センサからの読み出しを行う電子スキャンハードウ
ェア６と，
近接センサアレイ全体のスキャンによって未処理の近接画像を形成し，バックグランドセンサオフセットをすべて取り除く校正モジュール８と，手の表面の接触部が識別できるように前記オフセット修正された近接画像を分割し，連続する画像によって移動するその接触部を追跡し識別する接触追跡及び
識別モジュール１０と，
接触追跡及び識別モジュール１０の手識別モジュール２４７によって評価されている手の割当てが，最終的な好適仮定である場合，さらに指の識別を検査し，指のカウントのような識別統計を編集する処理を行い，識別された接触部の経路から，手のコンフィグレーションを識別し，検出された手の動作に応答するソフトウェアアルゴリズムを含んでいるタイプ入力認識モジュール１２，指同期検出モジュール１４，動き要素抽出モジュール１６，ペン
グリップ検出モジュール１７と，
コード動作認識器１８とを備え，


指同期検出モジュール１４は，指のサブセットの同時押圧またはリリースに対して一つの手の指の動作を調べ，そのような同時の動作が検出されると，同期しているサブセットにおける指の組合せの識別は，コード動作認識器１８に移され，コード動作認識器１８は，同期検出器１４によって識別された同期された指のサブセットと，動き要素抽出モジュール１６で抽出された動作の方向及び速度との両方に依存するコードタップまたは動作イベント，例えば，２本以上の指の接触部から一番内側と一番外側の指の接触部を見つけ出し，一番内側と一番外側の指の接触部間の距離の変化から計算した拡大縮小速度成分を生成し，これらイベントはホスト通信インタフェース２０に送られ，ホスト通信インタフェース２０は，イベントをホストコンピュータシステムに送信し，ホストコンピュータシステムは，両手と複数の指４がディスプレイスクリーン上のグラフィックオブジェクトを操作できるようにビジュアルディスプレイ装置２４に出力する統合された手操作の入力装置のシステム。」
(ｲ)甲２発明の認定
甲２には，次の甲２発明が記載されている。
「同時複数ジェスチャ指示処理装置であって，
表面弾性波方式タッチプレートを用いた同時複数タッチ位置検出装置７と，液晶ディスプレイを用いた表示装置８と，情報処理装置９とを有し，同時複数タッチ位置検出装置７と表示装置９は一体化されており，同時複数タッチ位置検出装置７は，情報処理装置９に対して，検出したタッチ位置の個数とタッチ位置のＸ，Ｙ座標を出力し，同時複数タッチ位置検出装置７から得られる，同時にタッチされた複数のタッチ位置情報を受けた情報処理装置９のＭＰＵ９１が，メモリ９２，９４内に格納した情報処理プログラムに従って，同時複数ジェスチャ操作に対応した情報処理を行うものであり，情報処理装置９のＭＰＵ９１は，タッチ位置を検出した同時複数タッチ位置検出装置７から一定時間ごとに，入力されたタッチ位置から，対象物の指定方法と，ジェスチャ操作の指示内容を
判定し，
対象物の指定方法には，１つ以上のタッチ位置が１つ以上の対象物の外郭内にあるか否かを判定し，１つ以上のタッチ位置が１つ以上の対象物の外郭内にあれば，外郭内指定と判定する外郭内指定，あるいは全タッチ位置が単一の対象物の外郭上にあるか否かを判定し，全タッチ位置が単一の対象物の外郭上にあれば，指定方法を外郭上指定と判定する外郭上指定等があり，親指と人差指で図形Ｅ，Ｆの外郭内を指示した後，各タッチ位置を伸縮変形移動することにより，図形Ｅ，Ｆを図形Ｅ’，Ｆ’の位置に個別移動することができ，伸縮移動の判定は，前の時間のタッチ位置ｅ(Ｘｅ，Ｙｅ)，ｆ(Ｘｆ，Ｙｆ)と今回のタッチ位置ｅ’(Ｘｅ’，Ｙｅ’)，ｆ’(Ｘｆ’，Ｙｆ’)とを比較したときに，対応するタッチ位置間におけるＸ座標の差分ｘ１(「Ｘｅ’－Ｘｅ」)とｘ２(「Ｘｆ’－Ｘｆ」)及びＹ座標の差分ｙ１(「Ｙｅ’－Ｙｅ」)とｙ２(「Ｙｆ’－Ｙｆ」)（符号を考慮する）の比がどのタッチ位置についても同じであり，かつ，ｘ１とｘ２の符号が逆であるか，ｙ１とｙ２の符号が逆であるときに，伸縮変形であると判定，すなわち，ｙ１/ｘ１＝ｙ２/ｘ２であり（ｘ１＝ｘ２＝０のときはこの条件は考慮しない），かつ，ｘ１×ｘ２が負または
ｙ１×ｙ２が負であるとき，伸縮変形であるとし，
変形量（伸縮比）は，移動前の図形Ｅ，Ｆ上のタッチ位置をｅ(Ｘｅ，Ｙｅ)，ｆ(Ｘｆ，Ｙｆ)とし，これらの点が，移動後にｅ’(Ｘｅ’，Ｙｅ’)，ｆ’(Ｘｆ’，Ｙｆ’）の位置に来たとすると，(Ｘｆ’－Ｘｅ’)/(Ｘｆ－Ｘｅ)として求まり，その位置は，移動前の図形Ｅ上のタッチ位置ｅが，移動後のタッチ位置ｅ’に来るということから決まり，ＭＰＵ９１は，移動後の位置に図形Ｅ’，Ｆ’を表示するためのデータをインターフェース部９６に送り，インターフェース部９６は，映像信号を生成して，表示装置８に送り，
表示装置８は，映像信号に従って表示する同時複数ジェスチャ指示処理装置。」
(ｳ)甲３発明の認定
甲３には，次の甲３発明が記載されている。
「平面状表示領域を有する表示手段と，平面状に形成され，表示領域上に配置され，操作位置を表す出力を導出する透光性タッチスイッチと，タッチスイッチの出力に応答し，タッチスイッチにおける１または複数の同時に操作された位置の相互に分断されたグループの操作数を検出する操作数検出手段と，タッチスイッチの出力に応答し，タッチスイッチにおける１または複数の同時に操作された位置の相互に分断されたグループに含まれる接触した行方向または列方向の電極の数を検出し，その検出した電極の数に対応した圧力を表す出力を導出する圧力信号導出手段と，タッチスイッチの出力に応答し，操作位置の移動操作方向を検出する操作方向検出手段と，タッチスイッチの出力に応答し，タッチスイッチの操作速度を検出してレベル弁別する操作速度弁別手段と，操作数検出手段と，圧力信号導出手段と，操作方向検出手段と，操作速度検出手段との各出力に応答し，被制御装置に，操作数，操作圧力，移動操作方向および移動速度のうちの複数の各組合せに対応した動作を行わせる制御手段とを含むスイッチ装置において，前記操作数検出手段は，タッチスイッチにおいて検出された接触点の座標に基づいて，隣接する接触点同士を同じ個別のグループとして接触点をグループ化して分類し，グループ化によって生じたグループの数を計数し，これを指の数，すなわち操作数とするものであるスイッチ装置。」
(ｴ)甲４発明の認定
甲４には，次の甲４発明が記載されている。
「タッチパネル３２が張り付けられている表示画面に例えばダブル・タップによ
りオープンさせられるアイコン３６があり，
アイコン３６の枠内に例えば操作者の人さし指３４を押しつけると，タッチパネル３２からは，アイコン３６内の人さし指３４の置かれている位置を表す座標
データが第１のタップ位置として記憶され，
人さし指３４をタッチパネル３２のアイコン３６に押しつけたままで，所定時間内に例えば中指４０でタッチパネル３２の別の位置をタップすると，人さし指３４と中指４０とを結ぶ線の中点の位置の座標データが出力され，該座標データ
を第２のタップ位置として記憶し，


記憶した第２のタップ位置が，第１のタップ位置からの所定の範囲内に収まっているかどうかを比較し，第２のタップ位置が所定範囲内にあれば第１のタップ位置でダブル・タップが発生したと判断するタッチパネルのタッチ入力方法。」
(ｵ)甲５発明の認定
本件特許出願後に公開された甲５には，次の甲５発明が記載されている。「表示部６０に透明なタッチパネル等を重ねて構成され，ユーザーが地図画像の拡大，縮小，回転，スクロール等の操作を入力するために，地図画像が表示された表示部上で行った指の移動履歴を検出する指動作検出部１０と，指動作検出部１０で得られた検出データが入力され，前記検出データ，所与のプログラム等基づいて地図画像を生成する処理を行う処理部２０を有する電子ブックであって，タッチパネルへの２点目の接触があった場合，地図画像が表示されている場合には地図操作の処理を行い，２点目の接触が無かった場合には，接触点が移動しているか否かを検出し，移動している場合には，接触面積及び接触圧力によって
指示入力されている処理内容を判断し，
ツールバーのアイコンへの接触があった場合には各種アイコン処理が行われ，『検索用タグ』や『本の厚み』や『しおり』や『しおり挿入用矢印』等の各種入力マークへの接触であった場合には入力マーク操作処理が行われ，ユーザーが例えば左手の指で『南インド』のタグを，右手の指で『宿泊』のタグを同時にタッチした場合には，１回の操作でダイレクトに『南インドの宿泊』の情報が掲載された先頭ページが表示されるような論理積条件での検索操作が行
われ，
地図操作の処理においては，２点間の距離の変化を演算し，２点間の距離が拡大している場合には，拡大距離に応じた拡大処理を行い，２点間の距離が縮小し
ている場合には，縮小距離に応じた縮小処理を行い，
例えば，ユーザーが指２５０で検索用タグの『地図』２２０の欄をタッチすると，画面内に，『インド』の全体地図２６０が表示され，『ボンベイ』付近の情報を得たい場合には，に示すように親指と人差し指を近づけた状態で画面上『ボンベイ』のあたりに親指と人差し指をおいて，親指と人差し指を遠ざける方向に動かす動作（地図の拡大ジェスチャー）を行うと，親指と人差し指の移動履歴に応じて拡大された地図画像が表示，即ち，親指と人差し指の離れる度合いが大きい程，縮尺が小さくより詳細な地図が表示され，地図を縮小したい場合には，最初に親指と人差し指を離した状態で画面上に表示された地図の上におき，親指と人差し指が近づく方向に動かす動作（地図の縮小ジェスチャー）を行うと，親指と人差し指の移動履歴に応じて縮小された地図画像が表示されるように構成されている電子ブック。」
ウ一致点・相違点の認定
審決は，無効理由１～無効理由１０に関して，下表の第１欄の各発明がそれぞれ第２欄～第４欄の引用発明に対して，下表のとおり，相違点がないか又は相違点１～相違点６があると認定した（相違点２’，相違点７～相違点９は，本件の争点とは関係しない。また，審決中では，相違点２’も「相違点２」と表記されている。）。
第１欄第２欄    第３欄第４欄
甲１発明甲２発明    甲５発明
本件発明１相違点はない。
（無効理由１・２）
相違点１
（無効理由３）
相違点はない。
（無効理由１０）
本件発明２
相違点２’
相違点１
相違点２
（無効理由４・５）
相違点７
本件発明４
相違点５
（無効理由８）
相違点１
相違点３
（無効理由６）
相違点８
本件発明６
相違点６
（無効理由９）
相違点１
相違点４
（無効理由７）
相違点９
【相違点１】本件発明１（又は，本件発明２，本件発明４及び本件発明６のうち本件発明１の構成を引用する部分）は，「前記位置検出手段により検出される複数の指示部位のうち最外端にある２個所の指示部位の指示位置の間の距離を算出する距離算出手段」，及び「前記カウント手段によりカウントされる指示部位の数に加えて，前記距離算出手段により算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化に応じて前記情報処理装置が所定の動作を行う制御手段」を具備するのに対し，甲２発明は，「前記カウント手段によりカウントされる指示部位の数に加えて，前記位置検出手段により検出される複数の指示部位のうち最外端にある２個所の指示部位の指示位置に関連する値，又は該指示位置に関連する値の過渡的な変化に応じて前記情報処理装置が所定の動作を行うようにする制御手段」は具備するものの，上記のような距離算出手段及び制御手段を具備していない点。【相違点２】本件発明２は，「前記カウント手段は，該複数の指示部位が隣接しているときは１つの指示部位がタッチされたものとして指示部位の数をカウントする」構成を有するのに対し，甲２発明のカウント手段は，そのような構成を有するものではない点。
【相違点３】本件発明４は，「前記制御手段は，前記位置検出手段により検出される複数の指示部位の指示位置のうち最初若しくは最後にタッチされる指示位置を，指示部位の指示位置として前記情報処理装置が所定の動作を行うようにする」構成を有するのに対し，甲２発明は，そのような制御手段を有するものではない点。【相違点４】本件発明６は，「前記情報処理装置の所定の動作とは，指示部位の指示位置を最初にタッチした位置に静止しておく動作を含む」構成を有するのに対し，甲２発明は，所定の動作が，そのような動作を含むものではない点。【相違点５】本件発明４は，「前記制御手段は，前記位置検出手段により検出される複数の指示部位の指示位置のうち最初若しくは最後にタッチされる指示位置を，指示部位の指示位置として前記情報処理装置が所定の動作を行うようにする」構成を有するのに対し，甲１発明は，そのような制御手段を有するものではない点。【相違点６】本件発明６は，「前記情報処理装置の所定の動作とは，指示部位の指示位置を最初にタッチした位置に静止しておく動作を含む」構成を有するのに対し，甲１発明は，所定の動作が，そのような動作を含むものではない点。
エ対比及び相違点の判断
(ｱ)無効理由１について（本件発明１の新規性の有無）甲１発明と本件発明１とを対比すると，相違点はない。なお，争点に関する審決の説示部分は，次のとおり。


「甲１発明の『コード動作認識器１８は，同期検出器１４によって識別された同期された指のサブセットと，動き要素抽出モジュール１６で抽出された動作の方向及び速度との両方に依存するコードタップまたは動作イベント，例えば，２本以上の指の接触部から一番内側と一番外側の指の接触部を見つけ出し，一番内側と一番外側の指の接触部間の距離の変化から計算した拡大縮小速度成分を生成し，これらイベントはホスト通信インタフェース２０に送られ，ホスト通信インタフェース２０は，イベントをホストコンピュータシステムに送信し，ホストコンピュータシステムは，両手と複数の指４がディスプレイスクリーン上のグラフィックオブジェクトを操作できるようにビジュアルディスプレイ装置２４に出力する」ものであり，『ホストコンピュータシステム』が，『両手と複数の指４がディスプレイスクリーン上のグラフィックオブジェクトを操作できるようにビジュアルディスプレイ装置２４に出力する』ための制御手段を有することは明らかであり，当該制御手段が，本件発明１の『前記カウント手段によりカウントされる指示部位の数に加えて，前記距離算出手段により算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化に応じて前記情報処理装置が所定の動作を行うようにする制御手段』に相当する。
なお，甲１発明が本件発明１の『前記カウント手段によりカウントされる指示部位の数に加えて，前記距離算出手段により算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化に応じて前記情報処理装置が所定の動作を行うようにする制御手段』に相当する構成を有していることについては，被請求人（原告）も争っていない…。」(ｲ)無効理由２について（本件発明１の進歩性の有無）本件発明１に包含されている具体的態様が甲１に記載されているとまではいえないものの，甲１発明から当業者が容易に想到し得た具体的態様について考えると，本件発明１は，甲１発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものといえる。
(ｳ)無効理由３について（相違点１の判断）
マルチタッチパネルシステムにおいて，位置検出手段により検出される２個所の指示部位の指示位置の間の距離を算出し，算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化に応じて所定の動作を行うことは，本件特許の出願前周知の技術である（甲１の５８頁４～１０行目，７３頁２～１２行目，甲１４の【００１５】～【００１７】【００４６】参照）。甲２には，タッチ位置が相互の位置関係を伸縮変形するか否かをタッチ位置相互の距離が変わるかどうかで判定することが示されており（【０２１０】），甲２発明において，上記周知技術を適用し，相違点１に係る構成を具備するようにすることは，当業者が容易になし得る。また，その作用効果も，甲２発明に上記周知技術を適用したものから，当業者であれば予想できる範囲内のものである。
したがって，本件発明１は，甲２発明及び周知技術に基いて，当業者が容易に発明をすることができる。
(ｴ)無効理由４について（相違点１及び相違点２の判断）①上記(ｳ)のとおり，相違点１は容易想到である。②マルチタッチパネルにおいて，指の接触位置を検出するために信号の減衰を利用する場合に，２本の指が接触（隣接）してタッチパネルにタッチされた際，信号の減衰領域が分離せずに重畳し，１つの減衰領域が形成されてしまい，その結果として，タッチパネルシステムが１本の指としてカウントするものとなることは明らかである（甲２の【００３９】参照）。そうすると，甲２発明の「カウント手段」は，相違点２に係る構成を有するものといえ，相違点２は，実質的な相違点ではない。
③したがって，本件発明２は，甲２発明及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができる。
(ｵ)無効理由５について（相違点１及び相違点２の判断）①前記(ｳ)のとおり，相違点１は容易想到である。②上記(ｴ)のとおり，相違点２は実質的な相違点ではない。さらに，甲３発明の操作数検出手段は，２本の指が隣接してタッチスイッチに接触された際，１つのグループが形成され，その結果として１本の指としてカウントすることが明らかであるところ，甲２発明と甲３発明は，タッチパネルに接触した指の数をカウントするものであるから，甲３発明の操作数検出手段が甲２発明においても有用であることも明らかである。そうすると，甲２発明において，指の数の「カウント手段」に，甲３発明の操作数検出手段を採用することにより，相違点２に係る本件発明２の構成を具備するようにすることは，当業者が容易になし得る。③したがって，本件発明２は，甲２発明及び甲３発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができる。
(ｶ)無効理由６について（相違点１及び相違点３の判断）①前記(ｳ)のとおり，相違点１は容易想到である。②甲４発明は，人差し指３４をタッチパネル３２のアイコン３６に押し付けたまま，中指４０でタッチパネル３２の別の位置をタップし，人差し指３４の置かれている位置を表す第１のタップ位置と第２のタップ位置が所定範囲内であればダブル・タップと認識し，第１のタップ位置にあるアイコン３６をオープンするものであるから，相違点３に係る本件発明４の構成を示している。そして，甲２発明と甲４発明は，共に，タッチパネルを複数の指でタッチ操作することにより，情報処理装置に所定の動作を行うシステムに関するものであるから，甲２発明の同時複数ジェスチャ指示処理装置に，上記甲４発明が示すタッチ入力方法を適用することは，当業者であれば容易に想到し得る。
③したがって，本件発明４は，甲２発明，甲４発明及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができた。
(ｷ)無効理由７について（相違点１及び相違点４の判断）①前記(ｳ)のとおり，相違点１は容易想到である。②甲４発明は，人差し指３４をタッチパネル３２のアイコン３６に押し付けたまま，中指４０でタッチパネル３２の別の位置をタップし，人さし指３４の置かれている位置を表す第１のタップ位置と第２のタップ位置が所定範囲内であればダブル・タップと認識し，第１のタップ位置にあるアイコン３６をオープンするものであるから，相違点４に係る本件発明６の構成を示している。そして，甲２発明と甲４発明は，共に，タッチパネルを複数の指でタッチ操作することにより，情報処理装置に所定の動作を行うシステムに関するものであるから，甲２発明の同時複数ジェスチャ指示処理装置に，上記甲４発明が示すタッチ入力方法を適用することは，当業者であれば容易に想到し得る。
③したがって，本件発明６は，甲２発明，甲４発明及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができた。
(ｸ)無効理由８について（相違点５の判断）


甲４発明は，人差し指３４をタッチパネル３２のアイコン３６に押し付けたまま，中指４０でタッチパネル３２の別の位置をタップし，人差し指３４の置かれている位置を表す第１のタップ位置と第２のタップ位置が所定範囲内であればダブル・タップと認識し，第１のタップ位置にあるアイコン３６をオープンするものであるから，相違点５に係る本件発明４の構成を示している。そして，甲１発明と甲４発明は，共に，タッチパネルを複数の指でタッチ操作することにより，情報処理装置に所定の動作を行うシステムに関するものであるから，甲１発明の統合された手操作の入力装置のシステムに，上記甲４発明が示すタッチ入力方法を適用することは，当業者であれば容易に想到し得る。
したがって，本件発明４は，甲１発明及び甲４発明に基づいて，当業者が容易に発明をすることができた。
(ｹ)無効理由９について（相違点６の判断）
甲４発明は，人差し指３４をタッチパネル３２のアイコン３６に押し付けたまま，中指４０でタッチパネル３２の別の位置をタップし，人差し指３４の置かれている位置を表す第１のタップ位置と第２のタップ位置が所定範囲内であればダブル・タップと認識し，第１のタップ位置にあるアイコン３６をオープンするものであるから，相違点６に係る本件発明６の構成を示している。そして，甲１発明と甲４発明は，共に，タッチパネルを複数の指でタッチ操作することにより，情報処理装置に所定の動作を行うシステムに関するものであるから，甲１発明の統合された手操作の入力装置のシステムに，上記甲４発明が示すタッチ入力方法を適用することは，当業者であれば容易に想到し得る。
したがって，本件発明６は，甲１発明，甲４発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
(コ)無効理由１０について（本件発明１と本件発明５の同一性）本件発明１と甲５発明は，相違点がなく，同一である。また，本件発明の発明者は，甲５発明の発明者と同一ではなく，本件特許出願時にその出願人が甲５発明に係る特許出願の出願人と同一でもない。
なお，争点に関連する審決の説示部分は，次のとおり。「甲５発明は，『タッチパネルへの２点目の接触があった場合，地図画像が表示されている場合には地図操作の処理を行い，２点目の接触が無かった場合には，接触点が移動しているか否かを検出し，移動している場合には，接触面積及び接触圧力によって指示入力されている処理内容を判断し，ツールバーのアイコンへの接触があった場合には各種アイコン処理が行われ，「検索用タグ」や「本の厚み」や「しおり」や「しおり挿入用矢印」等の各種入力マークへの接触であった場合には入力マーク操作処理が行われ』るから，当該検出手段は，本件発明１の『前記タッチパネルの入力検出面に同時に又は順にタッチされる指示部位の数をカウントするカウント手段』に相当する構成を有することは明らかである。なお，甲５発明が本件発明１の『前記タッチパネルの入力検出面に同時に又は順にタッチされる指示部位の数をカウントするカウント手段』に相当する手段を有することについても，被請求人（原告）も争っていない…。」
「甲５発明の『電子ブック』は，複数の指で操作可能であるから，本件発明１の『複数の指示部位で操作可能なタッチパネルシステム』に相当するといえる。なお，甲５発明と本件発明１が『複数の指示部位で操作可能なタッチパネルシステム』の点で一致することについても，被請求人（原告）は争っていない…。」
第３原告主張の審決取消事由
１取消事由１（本件補正の可否に関する判断の誤り）審決は，本件補正が，訂正請求書に係る請求の趣旨の要旨を変更するものと判断し，これを却下した。
ここに，特許法１３４条の２第９項で準用する特許法１３１条の２第１項において，訂正請求書の補正が訂正請求書に係る請求の趣旨の要旨の変更になるか否かは，補正前の訂正事項と補正後の訂正事項とを対比し，訂正を求める範囲が補正によって実質的に拡張又は変更されるかどうかの観点から判断されるべきである。本件補正は，「指示部位の数の過渡的な変化」との訂正を含む本件訂正に係る各訂正事項につき，これを，「指示部位の数の過渡的な変化」を除く訂正にとどめるとする趣旨のものであって，減縮的変更に該当するから，訂正を求める範囲が拡張又は変更されたものではなく，要旨の変更には該当しない。そうすると，本件補正の却下決定は，違法である。
２取消事由２（本件訂正の適否に関する判断の誤り）審決は，本件訂正が，特許請求の範囲の減縮を目的とするものではないと判断し，本件訂正を認めなかった。
ここで，特許法１３４条の２第１項ただし書において，訂正が特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるか否かは，訂正前後の発明の要旨を対比し，特許請求の範囲が実質的に拡張又は変更されるかどうかの観点から判断されるべきである。本件訂正は，制御手段のカウント手段によりカウントされる指示部位の数又はその数の過渡的な変化を，「一定の時間」にカウントされるものに限定したものである。そうすると，訂正前構成においては，指示部位の数又はその数の過渡的な変化が「一定の時間」にカウントされるかどうかにかかわらない態様を包含するものであったのに対し，訂正後構成においては，その一部を実施態様とすることになり，実質的に特許請求の範囲を拡張又は変更するものではない。なお，数の変化は数の存在を前提としており，「指定部位の数の過渡的な変化に応じて」は「指示部位の数に応じて」の実施態様に包含されるものであるから，「指示部位の数の過渡的な変化」を加える訂正は，カウントされる対象の拡張ではなく，限定である。そうすると，本件訂正を認めなかった審決の判断には，誤りがある。
３取消事由３（無効理由に対する判断の誤り）
(1)取消事由３－１（本件発明の認定の誤り）
―無効理由１～１０の認定判断に対し―
前記１及び２のとおり，本件補正及び本件訂正は，いずれも適法であるから，本件補正に係る本件訂正を考慮しない審決の本件発明の認定には，誤りがある。(2)取消事由３－２（本件発明１と甲１発明の相違点認定の誤り）
―無効理由１，２，８及び９の認定判断に対し―
原告は，審決の甲１発明の認定と，本件発明１と甲１発明との間に相違点がないとする審決の認定を争う。両発明は，次の点で相違する。
ア本件補正及び本件訂正に基づくもの
前記１及び２のとおり，本件補正及び本件訂正は，いずれも適法であるところ，甲１には，本件補正に係る本件訂正に係る構成の記載はないから，同構成は，本件発明１と甲１発明との相違点となる。
イ甲１発明の認定誤りに基づくもの
(ｱ)ホストコンピューターシステムの動作


審決は，甲１発明のホストコンピュータシステムが有する，「両手と複数の指４がディスプレイスクリーン上のグラフィックオブジェクトを操作できるようにビジュアルディスプレイ装置２４に出力する」ための制御手段が，本件発明１の「前記カウント手段によりカウントされる指示部位の数に加えて，前記距離算出手段により算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化に応じて前記情報処理装置が所定の動作を行うようにする制御手段」に相当すると認定した。しかしながら，甲１のグラフィックオブジェクトとは，手や指によるディスプレイスクリーン上での操作を補助又は誘導するために画面上に表示されるアイコンなどをいうものであるが（甲１に対応する公表特許公報である特表２００２－５０１２７１号〔甲１６〕の【０００３】【０００４】参照），甲１には，甲１発明のホストコンピュータが，このグラフィックオブジェクトをビジュアルディスプレイ装置２４に出力する動作が記載されているものの（１８頁２７～３０行目，甲１６の【０１１１】），この動作がいかなるものに応じるようにするか，いかなるものから選ばれるかについては，何らの記載もない。
そうすると，甲１のホストコンピュータがグラフィックオブジェクトを操作する制御手段であるとはいえない。
したがって，審決の上記認定には，誤りがあり，この点は，相違点を構成する。
（被告の反論に対し）
グラフィックオブジェクトが指によって操作されるということは，そのグラフィックオブジェクトは，その操作の前段階において，既にビジュアルディスプレイ装置に出力されていたこととなる。すなわち，そのグラフィックオブジェクトのビジュアルディスプレイ装置への出力は，指による操作とは別異の手段によって行われたていたことになる。したがって，グラフィックオブジェクトが指によって操作されることをもって，ホストコンピュータシステムが，グラフィックオブジェクトを操作する制御手段であると根拠付けることはできない。
(ｲ)距離の算出等
甲１発明の目的は，異なる手のコンフィギュレーションを通じて，様々な手操作入力の種類を識別することであり（甲１の８頁「発明の要約」第１～２段落，甲１６の【００２３】【００２４】），手のコンフィギュレーションによる識別は，手の形状による識別であって，指の数や指の間の距離が異なる場合であっても同一に分類され得るものである（甲１の５頁第３段落１文，１１頁第２段落，１８頁第３段落，２４頁最終段落～２５頁第１段落，３０頁第１段落，甲１６の【００１４】【００３８】【０１０９】【０１３１】【０１５３】）。また，甲１発明において，距離の変化から拡大縮小速度成分を計算するのは，手のコンフィギュレーションを識別する情報を得るために行われるものにすぎず，計算された速度が同じであっても，識別されたコンフィギュレーションが異なれば異なる動作が行われる（甲１の１２頁第２段落，甲１６の【００４０】）。さらに，甲１発明において，指カウントの識別統計を編集するのも，手のコンフィギュレーションを識別する情報を得るために行われるものにすぎず，指カウントの数が同じであっても，識別されたコンフィギュレーションが異なれば異なる動作が行われる（甲１の４３頁第２段落，第３段落，甲１６の【０２２１】【０２２２】）。しかも，コード動作識別装置によって識別された各手のコードは，各コードを識別するための数や距離などの入力事象とは独立して，これとは無関係に所定の動作に対応付けられている（甲１の７２頁１９～２７行目，甲１６の【０３１９】～【０３２２】参照）。そうすると，甲１発明は，本件発明１のように，カウントされる指示部位の数や，指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化に応じて所定の動作を行うものではない。
したがって，審決の上記認定には，誤りがあり，この点は，相違点を構成する。
ウ小括
以上から，本件発明１と甲１発明とは，次の点で相違し，審決には，相違点看過の誤りがある。
【相違点Ａ’】本件発明１のタッチパネルシステムは，「前記距離算出手段により一定の時間において算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化，及び前記カウント手段により前記一定の時間においてカウントされる指示部位の数に応じて，特定の時間において算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化，及び前記特定の時間においてカウントされる指示部位の数に対応した所定の動作から選ばれる所定の動作を，前記情報処理装置が行うようにする制御手段」を具備するものであるのに対して，甲１発明のタッチパネルシステムは，ホストコンピュータシステムが，両手と複数の指４がディスプレイスクリーン上のグラフィックオブジェクトを操作できるようにビジュアルディスプレイ装置２４に出力するという動作を行うものにすぎず，そのような制御手段を具備しない点。(3)取消事由３－３（本件発明１と甲１発明の相違点の判断の誤り）
―無効理由２，８及び９の認定判断に対し―
審決は，本件発明１が，甲１発明に基づいて当業者が容易に発明することができたと判断する。
しかしながら，甲１発明は，本件発明１とは異なる制御手段を用いるものであり，上記(2)の相違点Ａ’の構成は，当業者が容易に想到し得たものではない。したがって，審決の容易想到性の判断には，誤りがある。(4)取消事由３－４（本件発明１と甲２発明との相違点の認定の誤り）
―無効理由３～７の認定判断に対し―
原告は，審決の甲２発明の認定を争うが，本件発明１と甲２発明とが，少なくとも審決の認定する相違点１の点で相違することは争わない。両発明は，次の点でも相違する。
アカウント手段
審決は，甲２発明の「タッチ位置」が本件発明１の「指示位置」に相当することを前提として，本件発明１のタッチパネルシステムと甲２発明の同時複数ジェスチャ指示処理装置が，いずれも，「前記タッチパネルの入力検出面に同時に又は順にタッチされる指示部位の数をカウントするカウント手段」を具備する点で一致すると認定する。
しかしながら，本件発明の「指示部位」とは，複数の指示部位を有する指示体についてのものであり，「指示位置」とは異なるものであるから，「指示部位」と「指示体」とが一致するとは限らない（本件発明２参照）。また，甲２の「（パネル１をタッチする）物体」（【００３８】【００３９】）が，本件発明１の「指示部位」に相当するとしても，甲２発明は，その「物体」の数をカウントするものではない。そうすると，審決の上記一致点の認定は誤りであり，本件発明１と甲２発明とは，次の点で相違する。
【相違点Ｂ】本件発明１のタッチパネルシステムは，「前記タッチパネルの入力検出面に同時に又は順にタッチされる指示部位の数をカウントするカウント手段」を具備し，ここにいう「指示部位」は，「複数の指示部位を有する指示体」についてのものであるのに対して，甲２発明の同時複数タッチ位置検出装置７は，タッチされる位置の個数を検出する手段を具備するにすぎず，そのようなカウント手段を具備しない点。
イ制御手段


審決は，甲２発明と本件発明１とが，カウント手段によりカウントされる指示部位の数に応じて情報処理装置が所定の動作を行う制御手段を具備する点において一致することを前提に，甲２発明が，本件発明１の制御手段を有するとの認定をする。しかしながら，上記アのとおり，甲２発明の同時複数ジェスチャ指示処理装置は，本件発明１のカウント手段を有しないから，上記制御手段も有しないことになる。そうすると，審決の上記認定は誤りであり，本件発明１と甲２発明とは，次の点で相違する。
【相違点Ｃ】本件発明１のタッチパネルシステムは，「前記カウント手段によりカウントされる指示部位の数…に応じて前記情報処理装置が所定の動作を行うようにする制御手段」を具備するのに対して，甲２発明の同時複数タッチ位置検出装置７は，そのような手段を具備しない点。
ウ小括
以上から，審決には，相違点看過の誤りがある。
(5)取消事由３－５（本件発明１と甲２発明との相違点の判断の誤り）
―無効理由３～７の認定判断に対し―
審決は，本件発明１が，甲２発明に基づいて当業者が容易に発明することができたと判断する。
しかしながら，甲２発明は，本件発明１のようにタッチされるものが，複数の指示部位を有する指示体における指示部位であるか否かを区別しない技術思想に立脚しているから，上記(4)の相違点Ｂ及び相違点Ｃの構成は，いずれも，当業者が容易に想到し得たものではない。
したがって，審決の相違点の判断には，誤りがある。
(6)取消事由３－６（本件発明１と甲５発明との相違点の認定の誤り）
―無効理由１０の認定判断に対し―
原告は，審決の甲５発明の認定を争わないが，本件発明１と甲５発明との間に相違点がないとする審決の認定を争う。両発明は，次の点で相違する。
アカウント手段
審決は，甲５発明の「タッチパネルへの２点目の接触」があったことにより処理が行われることから，本件発明１のタッチパネルシステムと甲５発明の電子ブックが，いずれも，「前記タッチパネルの入力検出面に同時に又は順にタッチされる指示部位の数をカウントするカウント手段」を具備する点で一致すると認定する。しかしながら，本件発明の「指示部位」とは，複数の指示部位を有する指示体についてのものであるところ，甲５発明は，タッチパネルへの２点の接触のみを問題とするものであり，この２つの接触点が複数の指示部位を有する指示体によって接触された指示部位であることは特定されていない。甲５の「手が有する２本の指」（【００７５】【０１５６】）が，本件発明１の「指示部位」に相当するとしても，甲５発明は，その指示部位の数をカウントするものではない（【０１５６】～【０１６４】）。
そうすると，審決の上記一致点の認定は誤りであり，本件発明１と甲５発明とは，次の点で相違する。
【相違点Ｄ】本件発明１のタッチパネルシステムは，「前記タッチパネルの入力検出面に同時に又は順にタッチされる指示部位の数をカウントするカウント手段」を具備するのに対して，甲５発明はそのような手段を具備しない点。
イ制御手段
審決は，甲５発明と本件発明１とが，カウント手段によりカウントされる指示部位の数に応じて情報処理装置が所定の動作を行う制御手段を具備する点において一致することを前提に，甲５発明が，本件発明１の制御手段を有するとの認定をする。しかしながら，上記アのとおり，甲５発明の電子ブックは，本件発明１のカウント手段を有しないから，上記制御手段も有しないことになる。そうすると，審決の上記認定は誤りであり，本件発明１と甲５発明とは，次の点で相違する。
【相違点Ｅ】本件発明１のタッチパネルシステムは，「前記カウント手段によりカウントされる指示部位の数…に応じて前記情報処理装置が所定の動作を行うようにする制御手段」を具備するのに対して，甲５発明はそのような手段を具備しない点。
ウ小括
以上から，本件発明１と甲５発明とが同一であるとした審決の認定には，誤りがある。
(7)取消事由３－７（本件発明２と甲２発明との相違点の判断の誤り）
―無効理由４・５の認定判断に対し―
原告は，審決の甲３発明の認定と，本件発明２と甲２発明とが相違点２の点で相違することは争わないが，甲２発明のカウント手段が相違点２の構成を有するので相違点２が実質的な相違点とは認められないとする審決の判断を争う。相違点２は，実質的な相違点であり，かつ，その構成は，当業者が容易に想到できるものではない。
ア無効理由４の認定判断に対して
甲２発明は，押圧のレベル（Ｚ座標）に応じて，複数の候補位置からタッチ位置を選択することによって個々のタッチ位置を判定するものであるが，当該選択に当たって指標として用いられる特徴量は，タッチ場所における接触面積に依存する（【００１３】【００３９】【００４５】【００４８】【００４９】【００５２】）。そうすると，甲２発明は，Ｚ座標によって，選択されるタッチ位置の個数が変わるものであるから，仮に，２本の指が接触（隣接）してタッチパネルにタッチされ，信号の減衰領域が分離せずに重畳し，１つの減衰領域が形成されてしまった場合であっても，２本の指の接触面積に相当する値が検出されるから，甲２発明のタッチパネルシステムは，２つのタッチ位置として検出することとなり，審決が認定するように，１本の指としてカウントされるものではない。一方，２つのタッチ位置の減衰量が同一であってＺ座標に差異が生じない場合には，４つのタッチ位置が検出されることになる。
そうすると，甲２発明のカウント手段は，相違点２の構成を有するものではなく，相違点２は，実質的な相違点である。
イ無効理由５の認定判断に対して
審決は，甲３発明の操作数検出手段がする接触点のグループ化によれば，２本の指が隣接してタッチスイッチに接触された際に１本の指としてカウントされるとの認定を前提に，甲３発明の操作数検出手段が甲２発明においても有用であると判断する。
しかしながら，甲３発明において行う接触点のグループ化は，接触する指の本数の判定を行うことを目的とするものである一方（甲３の【００５５】），甲２発明は，タッチ位置を検出することを目的とするものであって，タッチする指の本数の判定を行うことを目的とするものではないから（甲２の【００１０】【００１１】【００１２】），甲２発明に甲３発明の操作数検出手段を採用する動機付けはない。かえって，甲２発明において，甲３発明の接触点のグループ化を行うならば，甲２発明の目的であるタッチ位置の検出の精度が低下するから，当業者が，甲２発明に甲３発明の操作数検出手段を採用して相違点２に係る本件発明２の構成とすることは，容易ではない。
ウ小括


以上のとおり，審決の相違点２の判断には，誤りがある。(8)取消事由３－８（本件発明４と甲１発明との相違点の判断の誤り）
―無効理由８の認定判断に対し―
原告は，審決の甲４発明の認定と，本件発明４と甲１発明とが相違点５の点で相違することは争わないが，相違点５が容易想到であるとする審決の判断を争う。審決は，甲１発明の統合された手操作の入力装置のシステムに，甲４発明のタッチ入力方法を適用することは，当業者であれば容易に想到し得ると判断する。しかしながら，甲１発明は，異なる手のコンフィギュレーションを通じて様々な手操作入力の種類を識別するシステム及び方法を提供することを目的とするところ，手のコンフィギュレーションの同定は，タッチの全体像を考慮した方が正確に行うことができると考えられる。ところが，甲４発明に基づいて，最初又は最後にタッチされる位置を指示位置として決定することは，タッチの識別の精度を低下させるものであるばかりか，手のコンフィギュレーションの同定により識別された手操作入力の種類とは無関係に出力を行うことになるため，甲１発明の目的に相反するともいえる。また，甲１発明において，後記に被告が主張するような，最初の指示位置によって動作の対象を指定し，最初の指示位置とその後の指示位置との関係によって動作の種類を指定するとの動機付けはない。
そうすると，甲１発明に甲４発明のタッチ入力方法を適用して相違点５に係る本件発明４の構成とすることは，当業者において容易に想到できない。したがって，審決の相違点５の判断には，誤りがある。(9)取消事由３－９（本件発明４と甲２発明との相違点の判断の誤り）
―無効理由６の認定判断に対し―
原告は，審決の甲４発明の認定と，本件発明４と甲２発明とが相違点３の点で相違することは争わないが，相違点３が容易想到であるとする審決の判断を争う。審決は，甲２発明の同時複数ジェスチャ指示処理装置に，甲４発明のタッチ入力方法を適用することは，当業者であれば容易に想到し得ると判断する。しかしながら，甲２発明は，図形の平行移動，回転移動，伸縮変形の指示を行うための装置に関する発明であるから（甲２の【０１８６】【０１９３】），甲４発明に基づいて，最初にタッチされる位置を指示位置として動作を行うようにしたならば，平行移動，回転移動，伸縮変形の指示が行われたにもかかわらず，それに対応する平行移動，回転移動，伸縮変形ができないことになり，甲２発明の発明の効果が損なわれることになる。また，甲２発明において，後記に被告が主張するような，最初の指示位置によって動作の対象を指定し，最初の指示位置とその後の指示位置との関係によって動作の種類を指定するとの動機付けはない。そうすると，甲２発明に甲４発明のタッチ入力方法を適用して相違点３に係る本件発明４の構成とすることは，当業者において容易に想到できない。したがって，審決の相違点３の判断には，誤りがある。(10)取消事由３－１０（本件発明６と甲１発明との相違点の判断の誤り）
―無効理由９の認定判断に対し―
原告は，審決の甲４発明の認定と，本件発明６と甲１発明とが，相違点６の点で相違することは争わないが，相違点６が容易想到であるとする審決の判断を争う。審決は，甲１発明の統合された手操作の入力装置のシステムに，甲４発明のタッチ入力方法を適用することは，当業者であれば容易に想到し得ると判断する。しかしながら，上記(8)のとおり，甲１発明は，異なる手のコンフィギュレーションを通じて様々な手操作入力の種類を識別するシステム及び方法を提供することを目的とするところ，手のコンフィギュレーションの同定は，タッチの全体像を考慮した方が正確に行うことができると考えられる。ところが，甲４発明に基づいて，指示位置を最初にタッチした位置に静止しておくことは，タッチの識別の精度を低下させるものであるばかりか，手のコンフィギュレーションの同定により識別された手操作入力の種類とは無関係に出力を行うことになるため，甲１発明の目的に相反するともいえる。また，甲１発明において，後記に被告が主張するような，最初の指示位置によって動作の対象を指定し，最初の指示位置とその後の指示位置との関係によって動作の種類を指定するとの動機付けはない。そうすると，甲１発明に甲４発明のタッチ入力方法を適用して相違点６に係る本件発明６の構成とすることは，当業者において容易に想到できない。したがって，審決の相違点６の判断には，誤りがある。(11)取消事由３－１１（本件発明６と甲２発明との相違点の判断の誤り）
―無効理由７の認定判断に対し―
原告は，審決の甲４発明の認定と，本件発明６と甲２発明とが相違点４の点で相違することは争わないが，相違点４が容易想到であるとする審決の判断を争う。審決は，甲２発明の同時複数ジェスチャ指示処理装置に，甲４発明のタッチ入力方法を適用することは，当業者であれば容易に想到し得ると判断する。しかしながら，前記(9)のとおり，甲２発明は，図形の平行移動，回転移動，伸縮変形の指示を行うための装置に関する発明であるから（甲２の【０１８６】【０１９３】），甲４発明に基づいて，指示位置を最初にタッチした位置に静止しておいたならば，平行移動，回転移動，伸縮変形の指示が行われたにもかかわらず，それに対応する平行移動，回転移動，伸縮変形ができないことになり，甲２発明の発明の効果が損なわれることになる。また，甲２発明において，後記に被告が主張するような，最初の指示位置によって動作の対象を指定し，最初の指示位置とその後の指示位置との関係によって動作の種類を指定するようにするとの動機付けはない。そうすると，甲２発明に甲４発明のタッチ入力方法を適用して相違点４に係る本件発明４の構成とすることは，当業者において容易に想到できない。したがって，審決の相違点４の判断には，誤りがある。
第４被告の反論
１取消事由１（本件補正の可否に関する判断の誤り）に対して原告は，本件補正が，訂正を求める範囲を拡張又は変更するものではないと主張する。
しかしながら，本件補正によって，補正前構成においては，指示部位の数の過渡的な変化を考慮する制御手段（Ａ）であったのが，補正後構成においては，指示部位の数の過渡的な変化を考慮しない制御手段（Ｂ）に変更されている。これは，複数の訂正事項のうちの一部を削除するもの（例えば，「α」及び「β」という訂正事項を，「α」又は「β」のいずれかとすること）ではなく，従来の訂正請求に代えて新たな訂正請求を行うものであり，要旨の変更に該当する。そうすると，本件補正の却下決定は，適法である。


２取消事由２（本件訂正の適否に関する判断の誤り）に対して原告は，本件訂正が，特許請求の範囲の減縮を目的とするものと主張する。しかしながら，「数」という文言により表される概念と「数の過渡的な変化」という文言により表される概念は相互に異なり，前者が後者を内包するものではないから，訂正前構成の「指示部位の数に応じて，所定の動作を行う」実施態様は，訂正後構成の「指示部位の数の過渡的な変化に応じて，所定の動作を行う」実施態様を包含しない。この点は，「一定の時間において」という事項がそれぞれの要件に加わったところで，何ら変わりはない。
そうすると，本件訂正は，特許請求の範囲の減縮を目的としないから，本件訂正を認めなかった審決の判断には，誤りはない。
３取消事由３（無効理由に対する判断の誤り）に対して(1)取消事由３－１（本件発明の認定の誤り）に対して前記１及び２のとおり，本件補正及び本件訂正は，いずれも違法であるから，本件補正に係る本件訂正を考慮しない審決の本件発明の認定には，誤りはない。(2)取消事由３－２（本件発明１と甲１発明の相違点認定の誤り）に対して
ア本件補正及び本件訂正に基づくもの
前記１及び２のとおり，本件補正及び本件訂正は，いずれも違法であるから，本件補正に係る本件訂正に係る構成を考慮しない審決の相違点の認定には，誤りはない。
イ甲１発明の認定誤りに基づくもの
(ｱ)ホストコンピューターシステムの動作
原告は，甲１発明のホストコンピュータによりビジュアルディスプレイ装置２４に出力されているグラフィックオブジェクトの動作が，いかなるものに応じるようにするか，いかなるものから選ばれるかについて，甲１には何ら記載がないから，甲１発明が，本件発明１の「前記カウント手段によりカウントされる指示部位の数に加えて，前記距離算出手段により算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化に応じて前記情報処理装置が所定の動作を行うようにする制御手段」を有するものではないと主張する。
ａ禁反言
原告は，無効審判手続において，甲１発明が，本件発明１の上記制御手段を有することを認めていたから（乙３の９頁１７行～１０頁１５行目参照），原告が，本件訴訟の段階でこれを覆すことは，禁反言の法理に基づき許されない。
ｂ甲１の記載
仮に，上記ａの自認を覆す主張が許されるとしても，次のとおり，甲１発明は，本件発明１の上記制御手段を有するといえるから，原告の主張は，失当である。甲１には，マウスカーソル，マウスポインタ，ウィンドウ及び前景オブジェクト，すなわち，グラフィックオブジェクトが，指によって操作されることが記載されている（７２頁１９～２７行目）。そうすると，甲１発明において，ホストコンピュータシステムは，グラフィックオブジェクトをビジュアルディスプレイ装置に出力するという動作を，指による操作に応じて行っているといえる。したがって，審決の一致点の認定には，誤りはない。
（原告の再反論に対し）
グラフィックオブジェクトが操作される場合，変化前のグラフィックオブジェクトは，操作によって変化後のグラフィックオブジェクトに置き換わる。甲１には，グラフィックオブジェクトが指によって操作されることが記載されているのであるから，甲１のホストコンピュータシステムは，何らかの手段でビジュアルディスプレイ装置に変化前のグラフィックオブジェクトを出力し，この変化前のグラフィックオブジェクトに対する指による操作を受け付け，それに応じて変化後のグラフィックオブジェクトをビジュアルディスプレイ装置に出力するという動作を当然に行う。
(ｲ)距離の算出等
甲１には，指の数に加えて，指の間の距離の過渡的な変化に応じてホストコンピュータシステムが所定の動作を行うようにすることが記載されている（５７頁１７行～５８頁１１行目）。また，甲１には，「コード動作認識装置によって識別された各手のコードは，各コードを識別するための数や距離などの入事象とは独立して，これとは無関係に，所定の動作に対応付けられている。」との記載はなく，各コードがそれぞれ独立して構成され得るとの記載があるだけであり，各コードと各コードを識別するための数や距離などの入力事象とが独立しているものではない。したがって，審決の一致点の認定には，誤りはない。
ウ小括
以上から，本件発明１と甲１発明とに相違点がないとした審決の認定には，誤りはない。
(3)取消事由３－３（本件発明１と甲１発明の相違点の判断の誤り）に対して原告は，相違点Ａ’の構成は，当業者が容易に想到し得たものではないと主張する。
しかしながら，本件発明１と甲１発明との間には相違点がないから，本件発明１が甲１発明に基づいて容易に想到できるとした審決の判断には，誤りはない。(4)取消事由３－４（本件発明１と甲２発明との相違点の認定の誤り）に対して
アカウント手段
原告は，甲２発明が，本件発明１の「前記タッチパネルの入力検出面に同時に又は順にタッチされる指示部位の数をカウントするカウント手段」を有しないと主張する。
ａ禁反言
原告は，無効審判手続において，甲２発明が，本件発明１の上記カウント手段を有することを認めていたから（乙３の１５頁７～１９行目参照），本件訴訟の段階でこれを覆して，上記カウント手段を有しないと主張することは，禁反言の法理に基づき許されない。
ｂ甲２の記載
仮に，原告が上記ａの自認を覆す主張が許されるとしても，次のとおり，甲２発明は，本件発明１の上記カウント手段を有するといえるから，原告の主張は，失当である。
本件発明における「指示部位」及び「指示位置」は，請求項１の記載によれば，「指示部位」とは「位置を指し示すために用いられる部位」を意味し，「指示位置」とは「指示部位によって指し示される入力検出面の位置」を意味すると解される。そうすると，甲２の記載（【００３８】【００３９】）によれば，甲２発明の「（パネル１をタッチする）物体」及び「タッチ位置」は，それぞれ，本件発明１の「指示部位」及び「指示位置」にそれぞれ対応する。甲２発明では，パネル１をタッチする物体が個別に識別される限り，タッチ位置の数は，パネル１をタッチする物体の数に一致する。そのため，甲２発明において，タッチ位置の数をカウントすることは，パネル１をタッチする物体の数をカウントすることにほかならない。なお，本件発明が，タッチされる指示位置と指示部位とが数において完全に一致するとは限らない態様を含むことがあり得るとしても，本件発明は，タッチされる指示位置と指示部位が数において一致する態様を含まないわけでないから，この点は，本件発明１と甲２発明とが相違することの根拠にはならない。そうすると，甲２発明は，本件発明１の上記カウント手段を有するから，相違点Ｂは存在しない。
イ制御手段
原告は，甲２発明が，本件発明１の制御手段を有しないと主張する。
ａ禁反言


原告は，無効審判手続において，甲２発明が，本件発明１の上記制御手段を有することを認めていたから（乙３の１５頁７～１９行目参照），本件訴訟の段階でこれを覆して，上記制御手段を有しないと主張することは，禁反言の法理に基づき許されない。
ｂ甲２の記載
仮に，原告が上記ａの自認を覆す主張が許されるとしても，上記アｂのとおり，甲２発明は，本件発明１のカウント手段を有するから，これを有しないことを前提に制御手段を有しないとする原告の主張は失当であり，相違点Cは存在しない。
ウ小括
以上から，審決の相違点の認定には，誤りはない。
(5)取消事由３－５（本件発明１と甲２発明との相違点の判断の誤り）に対して原告は，相違点Ｂ及び相違点Ｃの構成は，いずれも，当業者が容易に想到し得たものではないと主張する。
しかしながら，上記(4)のとおり，相違点Ｂ及び相違点Ｃのいずれも存しないから，その容易想到性は問題となり得ない。
したがって，審決の相違点の判断には，誤りがない。
(6)取消事由３－６（本件発明１と甲５発明との相違点の認定の誤り）に対して
アカウント手段
原告は，甲５発明が，本件発明１の「前記タッチパネルの入力検出面に同時に又は順にタッチされる指示部位の数をカウントするカウント手段」を有しないと主張する。
ａ禁反言
原告は，無効審判手続において，甲５発明が，本件発明１の上記カウント手段を有することを認めていたから（乙３の１９頁４～１６行目参照），本件訴訟の段階でこれを覆して，上記カウント手段を有しないと主張することは，禁反言の法理に基づき許されない。
ｂ甲５の記載
仮に，原告が上記ａの自認を覆す主張が許されるとしても，次のとおり，甲５発明は，本件発明１の上記カウント手段を有するといえるから，原告の主張は，失当である。
甲５には，甲５発明の２つの接触点は，手が有する２本の指によるものであるとの記載があり（【００７５】【０１５６】），甲５発明の「２本の指を有する手」は，本件発明１の「複数の指示部位を有する指示体」に相当する。そうすると，甲２発明は，本件発明１の上記カウント手段を有するから，相違点Ｄは存在しない。
イ制御手段
原告は，甲５発明が，本件発明１の制御手段を有しないと主張する。
ａ禁反言
原告は，無効審判手続において，甲５発明が，本件発明１の上記制御手段を有することを認めていたから（乙３の１５頁７～１９行目参照），本件訴訟の段階でこれを覆して，上記制御手段を有しないと主張することは，禁反言の法理に基づき許されない。
ｂ甲５の記載
仮に，原告が上記ａの自認を覆す主張が許されるとしても，上記アｂのとおり，甲５発明は，本件発明１のカウント手段を有するから，これを有しないことを前提に制御手段を有しないとする原告の主張は失当であり，相違点Ｅは存在しない。
ウ小括
以上から，審決の相違点の認定には，誤りはない。
(7)    取消事由３－７（本件発明２と甲２発明との相違点の判断の誤り）―
無効理由４・５の認定判断に対し―
原告は，相違点２は，実質的な相違点であり，かつ，その構成は，当業者が容易に想到できるものではないと主張する。
ア無効理由４の認定判断に対して
甲２発明では，押圧のレベル（Ｚ座標）に応じて，複数の候補位置からタッチ位置の選択が行われるものの，Ｚ座標の値が変わったとしても，選択されるタッチ位置の個数が変わることはない（【００２２】【００２３】【００４４】【００４８】【００４９】【００５１】【００５２】【図１】～【図３】）。甲２発明は，接触面積が２本の指の接触面積に相当する場合でも，減衰領域はＸ軸及びＹ軸とも１箇所だけになるから，検出されるタッチ位置も１つだけとなるのであり，原告が主張するように，１つの減衰領域を２つのタッチ位置として検出するものではない。したがって，原告の主張には根拠がなく，相違点２は，実質的な相違点ではない。
イ無効理由５の認定判断に対して
甲３発明は，指の数を判定するために，接触点のグループの数を計数する（甲３の【００５６】）。また，甲２発明は，タッチ位置の数を計数することも目的とする（甲２の【０２０５】）と記載されている。したがって，甲２発明と甲３発明は，タッチ位置（接触点のグループ）の数を計数するものであるという点で共通するから，甲２発明に甲３発明の操作数検出手段を適用する動機付けはある。しかも，甲２発明においてタッチ位置が隣接していることをもってグループ化を行う場合には，まず，タッチ位置を検出し，その後，隣接しているタッチ位置をグループ化することになるから，タッチ位置のグループ化は，その前に行われるタッチ位置の検出の精度に何ら影響を与えるものではない。
したがって，審決が本件発明２が甲２発明及び甲３発明に基づいて容易に発明できるとする審決の判断には，誤りはない。
ウ小括
以上のとおり，審決の相違点２の判断には，誤りはない。(8)    取消事由３－８（本件発明４と甲１発明との相違点の判断の誤り）に
対して
原告は，甲１発明に甲４発明のタッチ入力方法を適用することは，甲１発明の目的に反するから，甲１発明に甲４発明のタッチ入力方法を適用して相違点５に係る本件発明４の構成とすることは，当業者において容易に想到できないと主張する。しかしながら，甲１発明と甲４発明は，共に，タッチパネルを複数の指でタッチ操作することにより，情報処理装置に所定の動作を行うシステムに関するものであるから，甲１発明に，甲４発明のタッチ入力方法を組み合わせる動機付けはある。甲４発明の「人さし指３４をタッチパネル３２のアイコン３６に押しつけたまま，中指４０でタッチパネル３２の別の位置をタップし，人さし指３４の置かれている位置を表す第１のタップ位置と第２のタップ位置が所定範囲内であればダブル・タップと認識し，第１のタップ位置にあるアイコン３６をオープンする」との構成は，最初の指示位置によって動作の対象を指定し，最初の指示位置とその後の指示位置との関係によって動作の種類を指定するというものである。この構成を甲１発明に適用すると，最初の指示位置によって手操作入力の対象が指定され，最初の指示位置とその後の指示位置との関係を与える手のコンフィギュレーションを通じて，手操作入力の種類が識別されることになる。このように，甲４発明の構成を甲１発明に適用しても，甲１発明の目的に反することはない。


したがって，本件発明４が甲１発明及び甲４発明に基づいて容易に発明できるとする審決の判断には，誤りはない。
(9)    取消事由３－９（本件発明４と甲２発明との相違点の判断の誤り）に
対して
原告は，甲２発明に甲４発明のタッチ入力方法を適用することは，甲２発明の発明の効果を損なうか，甲２発明に甲４発明のタッチ入力方法を適用して相違点３に係る本件発明４の構成とすることは，当業者において容易に想到できないと主張する。
しかしながら，上記(8)のとおり，甲４発明は，最初の指示位置によって動作の対象を指定し，最初の指示位置とその後の指示位置との関係によって動作の種類を指定するというものである。この構成を甲２発明に適用すると，最初の指示位置によって動作の対象が指定され，最初の指示位置とその後の指示位置との関係によって平行移動，回転移動，伸縮変形が行われることになる。このように，甲４発明の構成を甲２発明に適用しても，甲２発明の発明の効果が損なわれることはない。したがって，本件発明４が，甲２発明，甲４発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとする審決の判断には，誤りはない。(10)取消事由３－１０（本件発明６と甲１発明との相違点の判断の誤り）
に対して
原告は，甲１発明に甲４発明のタッチ入力方法を適用することは，甲１発明の目的に反するから，甲１発明に甲４発明のタッチ入力方法を適用して相違点６に係る本件発明６の構成とすることは，当業者において容易に想到できないと主張する。しかしながら，甲１発明と甲４発明は，共に，タッチパネルを複数の指でタッチ操作することにより，情報処理装置に所定の動作を行うシステムに関するものであるから，甲１発明には，甲４発明のタッチ入力方法を組み合わせる動機付けがある。上記(8)のとおり，甲４発明は，最初の指示位置によって動作の対象を指定し，最初の指示位置とその後の指示位置との関係によって動作の種類を指定するというものである。この構成を甲１発明に適用すると，最初の指示位置によって手操作入力の対象が指定され，最初の指示位置とその後の指示位置との関係を与える手のコンフィギュレーションを通じて，手操作入力の種類が識別されることになる。このように，甲４発明の構成を甲１発明に適用しても，甲１発明の目的に反することはない。
したがって，本件発明６が，甲１発明，甲４発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとする審決の判断には，誤りはない。(11)取消事由３－１１（本件発明６と甲２発明との相違点の判断の誤り）
に対して
原告は，甲２発明に甲４発明のタッチ入力方法を適用することは，甲２発明の目的に反するから，甲２発明に甲４発明のタッチ入力方法を適用して相違点６に係る本件発明６の構成とすることは，当業者において容易に想到できないと主張する。しかしながら，上記(8)のとおり，甲４発明は，最初の指示位置によって動作の対象を指定し，最初の指示位置とその後の指示位置との関係によって動作の種類を指定するというものである。この構成を甲２発明に適用しても，甲２発明の発明の効果が損なわれることはない。
したがって，本件発明６が甲２発明及び甲４発明に基づいて容易に発明できるとする審決の判断には，誤りはない。
第５当裁判所の判断
１認定事実
(1)本件発明について
本件訂正前の明細書及び図面（本件明細書，甲１７）の記載によれば，本件発明は，次のとおりのものと認められる。
ア技術分野
本件発明は，コンピュータ等の情報処理装置へ指示体を用いて入力を行うことが可能なタッチパネルを用いたシステムに関し，特に，指示体として複数の指等により種々の入力操作が可能なタッチパネルシステムに関する。（【０００１】）
イ課題及び課題解決手段
従来のタッチパネルでは，アイコンが小さな場合にアイコンのタッチを判別しにくい，クリック操作とドラッグ操作との判別がしにくい，アイコンのドラッグ・アンド・ドロップ操作によりファイル等を移動する場合に目的のところにファイルをドロップしづらい，ダブルクリック操作の判別が困難である，右クリック操作やスクロール操作等が実現できない，などの問題があり，タッチパネル一体型表示装置は，銀行のＡＴＭ端末等，一定の操作しか行わない特定の用途に限った環境で利用されることが多かった。（【０００９】～【００１１】）本件発明は，上記の実情にかんがみ，タッチパネルの入力検出面にタッチされる指や位置指示具の数（指なら本数）をカウントし，複数の指が同時に又は順にタッチされた場合に，その指と指の間の距離，太さ，更にはそれらの過渡的な変化量に対応して，マウスポインタの操作，キー入力操作，表示関係の操作等を行うようにし，より直感的な操作が可能なタッチパネルシステムを提供しようとするものである。（【００１２】）
この目的を達成するために，本件発明は，前記第２，２の構成をとった。
ウ実施形態
本件発明では，光遮断方式の光学式座標検出方式のタッチパネルを用いるが，精度をあまり必要としないのであれば，感圧抵抗被膜型タッチパネルを用いることも可能である。（【００２７】）
本件発明では，指示位置座標と，１次元ＣＣＤで受光した光量から，①光量が０の領域がある個所の数をカウントし，光量が０の領域が複数あった場合にその間の距離を計算した距離情報か，又は，②光量が０の領域の幅（指示体の太さの情報）の情報（光量が０の領域が複数あった場合には，それらをまとめて１つの指示体とする。）を用いる。（【００３３】）
図７は，光量が０の領域が３個所（３５，３６，３７）ある場合である。この状態で距離情報を得るには，最外端にある２個所の光量が０の領域の中心点座標を座標計算方法によって求め，さらに，その中心点間の距離３８を算出し，これを３つの位置指示具が存在する場合の距離情報とする。（【００３５】）光量が０の領域の数をカウントする場合は，各１次元ＣＣＤからのカウント数のうち，数が多い方を採用することで，入力された位置指示具の正確な数をカウントすることができる。（【００３７】）


指示体の太さの算出方法は，図１０のとおり，光量が０の領域の最外端同士の端から端をとり，その幅４１を位置指示具の太さとして検出する。指示体の指示位置座標も，例えば幅４１の真中の中心位置の座標とする。（【００４０】）図１１は，タッチパネルの入力検出面に２本の指を揃えて同時にタッチし（Ｔ１），そのまま１つの指をスライドさせて動かした場合である。２本の指を揃えてタッチした場合の光量が０の領域間の幅（指示体の太さ）は，幅４５内に収まり，この幅をあらかじめ認知して決定しておけば，この段階で２本の指を揃えて同時にタッチしたことを認識することができる。２本の指のうちの一方の指をスライド移動させると（Ｔ２），指示体の太さが徐々に増えていく。このときの太さの過渡的な変化量は，一定の時間４８の間に増えた太さ４７である。（【００４１】）図１２は，２本の指で順にタッチパネルの入力検出面をタッチした場合である。１本の指でタッチした後（Ｔ１），２本目の指を離れた場所にタッチした時（Ｔ２）の太さの過渡的な変化量は，一定の時間４８の間に増えた太さ４９である。変化量４９が所定の変化量以上であれば指が１本から２本となったと判断し，変化量が所定の変化量以下であれば指をスライドさせたと判断する。（【００４２】）位置指示具に対応する光量が０の領域の距離の過渡的変化においても，太さの過渡的変化と同様の処理で判断可能である。（【００４４】）図１３(a)は，アイコン等のボタンを操作する場合である。指５０でアイコン５１をタッチすると，アイコン５１が左クリックされたと判断し，ＡＰＩをコールしてマウスポインタを操作する。本件発明によれば，複数の指での操作が可能であるため，例えば，ボタンが指よりも小さい場合，図１３(b)に示すように，２本の指で小さいボタン５２を挟むことで，左クリックされたと判断してマウスポインタを操作すれば，指でボタンを隠すことがなくなり，より直感的な操作が可能となる。（【００４６】【００４７】）
図１６は，アイコンのドラッグ・アンド・ドロップ操作の場合である。例えば，まず人差し指でアイコン５９をタッチし，次に，中指を人差し指から少し離れた場所にタッチする（図１６(a)）。そして，中指を人差し指とそろえるように寄せ，人差し指と中指でアイコン５９を挟むようにする（図１６(b)）。このとき，光量が０の領域は，始めは２個所にあるが，その領域間の距離はゆっくりとした過渡的な変化量で減っていき１個所になる。この情報を基に，デバイスドライバは，アイコンを挟んだと判断し，左クリックを押したままの状態として，ＡＰＩをコールしてマウスポインタを操作する。次に，２本の指を揃えた状態で入力検出面にタッチしたまま移動させると，ドラッグ操作と判断してアイコン５９をドラッグさせる（図１６(c)）。そして，所望の位置で中指を入力検出面から離すことでドロップ操作と判断する（図１６(d)）。ドロップ操作は，人差し指と中指を再度離す操作としてもよく，単に，２本の指を所望の位置でタッチパネルから離す操作としてもよい。（【００５４】）
指示位置座標は，最初にタッチした位置に静止しておくことが望ましい。人差し指でアイコン５２をタッチした場合，デバイスドライバが検知する光量が０の領域は１個所であり，その中心を指示位置座標としておく。次に，人差し指はそのままの状態で中指を人差し指にそろえてタッチする（図１４(a)）。このとき，光量が０の領域の太さが，あるいは，領域間の距離の過渡的変化から，指をそろえてタッチしたと判断し，この場合の指示位置座標は，人差し指のタッチした場所，すなわち，アイコン５２の位置のまま固定しておく。その後，中指をスライドさせると（図１４(b)），光量が０の領域の太さの変化が，あるいは，領域間の距離の変化が緩やかに増加するため，その過渡的な変化量から指をスライドさせたと判断する。このとき，座標点はアイコンの位置のまま固定しておき，ダブルクリック操作としてＡＰＩをコールしてマウスポインタを操作する。こうすることで，アイコンに対しては同じ場所でダブルクリックをしたことになる。指示位置座標を静止しておくのは，最初にタッチした位置ではなく，最後にタッチした位置で静止しておくことも可能である。すなわち，人差し指でアイコンの近傍をタッチし，次に中指でアイコンをタッチするという動作でも構わない。（【００５０】）本件発明のタッチパネルシステムによれば，入力される位置指示具の数をカウントし，複数の場合はその距離・太さ，更には過渡的変化量に応じて，所定の動作を行うようにすることができるため，指示体として複数の指により種々の入力操作が可能なタッチパネルシステムが実現でき，より直感的な操作が可能となるという効果を奏する。（【００６３】）
(2)甲２発明について
甲２の記載によれば，甲２発明は，次のとおりのものと認められる。
ア産業上の利用分野
甲２発明は，指や掌やペンなどを用いてタッチされた位置を検出するタッチ位置検出装置に関し，特に，同時に複数のタッチが行われたときに，個々のタッチ位置を検出することができるタッチ位置検出装置及びこれを用いたタッチ指示処理装置に関する。（【０００１】）
イ課題
従来のデジタル方式のタッチパネルは，耐久性に問題があるほか，同時にタッチされた複数のタッチ位置を移動させて，指示し，その指示に応じた処理を行うものではない。（【０００９】）
甲２発明の目的は，指や掌やペンなどにより，順次又は同時に行われる複数のタッチの位置を検出し，当該タッチ位置に応じた処理を行え，又は，順次又は同時に行われる複数のタッチ位置の移動を検出し，この移動指示に従って表示装置上に表示された表示対象物を移動させて表示することができるとともに，耐久性のあるタッチ指示処理装置を提供することである。（【００１０】～【００１２】）
ウ構成


①甲２発明の同時複数ジェスチャ指示処理装置は，ＣＡＤにおいて，表示されている２次元または３次元の図形を平行移動，回転移動，伸縮変形する場合に，平行移動，回転移動，伸縮変形の指示を行うことができる。（【０１９３】）②甲２発明の同時複数ジェスチャ指示処理装置は，[1]表面弾性波方式タッチプレートを用いた同時複数タッチ位置検出装置７と，液晶ディスプレイを用いた表示装置８と，情報処理装置９とを有し，[2]同時複数タッチ位置検出装置７と表示装置９は一体化されており，[3]同時複数タッチ位置検出装置７は，情報処理装置９に対して，検出したタッチ位置の個数とタッチ位置のＸ，Ｙ座標を出力し，同時複数タッチ位置検出装置７から得られる，同時にタッチされた複数のタッチ位置情報を受けた情報処理装置９のＭＰＵ９１が，メモリ９２，９４内に格納した情報処理プログラムに従って，同時複数ジェスチャ操作に対応した情報処理を行うものであり，情報処理装置９のＭＰＵ９１は，タッチ位置を検出した同時複数タッチ位置検出装置７から，一定時間ごとに入力されたタッチ位置から，対象物の指定方法と，ジェスチャ操作の指示内容を判定する。（【０２１６】～【０２１９】【０２５２】）③タッチパネル１において，タッチ位置のＸ，Ｙ座標の検出は，タッチパネル１をタッチする物体（指，スタイラス）によってガラス１５面を伝わる超音波エネルギが吸収され，閾値レベルを越える受信振幅の減衰があったかどうかで決められる。そして，減衰のあった位置をＸ，Ｙ軸上のタッチ位置とする。（【００３８】【００３９】【００４８】）
Ｚ座標値については，音波の吸収度合が接触面積（指，あるいは他の柔軟な物質では圧力の関数となる。）に比例することを利用して，減衰が確認された位置における，Ｘ，Ｙ軸上の信号の減衰量（Ｐａ，Ｐｂ）で決定される。信号の減衰量（Ｐａ，Ｐｂ）は，押圧を表すことになる。（【００４５】【００４９】）④図１に示すタッチ位置Ｔａ，Ｔｂをそれぞれ通過する信号波Ｗ２ｘとＷ２ｙは，そのタッチ押圧Ｐａ，Ｐｂに応じ減衰する。図３に示すように，信号波の減衰している位置及び減衰レベルから，Ｘ位置Ｘ１に押圧Ｐａ，Ｘ位置Ｘ２に押圧Ｐｂを，Ｙ位置Ｙ１に押圧Ｐａ，Ｙ位置Ｙ２に押圧Ｐｂを検出したという信号（{Ｘ１，Ｐａ}，{Ｘ２，Ｐｂ}，{Ｙ１，Ｐａ}，{Ｙ２，Ｐｂ}の組合せ）を受けた同時複数タッチ位置判定部２４は，Ｘ検出位置Ｘ１，Ｘ２，Ｙ検出位置Ｙ１，Ｙ２とその押圧Ｐａ，Ｐｂの組合せ判定により，タッチ位置Ｔａ（Ｘ１，Ｙ１）とタッチ位置Ｔｂ（Ｘ１，Ｙ１）を検出する。これは，可能な４つの候補位置から，Ｘ位置における押圧のレベル（Ｚ座標）と等しいＹ位置における押圧のレベルを有する組合せを見つけることである。これにより，Ｘ位置におけるタッチ位置（タッチの中心位置）とＹ位置におけるタッチ位置との対応付けが行え，タッチ位置（Ｘ，Ｙ）を検出できる。（【００５１】【００５２】）⑤甲２発明において，対象物の指定方法には，[1]１つ以上のタッチ位置が１つ以上の対象物の外郭内にあるときに判定される外郭内指定，[2]全タッチ位置が単一の対象物の外郭上にあるときに判定される外郭上指定，[3]全タッチ位置の内側に対象物があるときに判定される範囲内指定がある。外郭内指定においては，伸縮変形指示では各対象物を個別移動し，外郭上指定においては，伸縮変形指示では対象物を伸縮変形し，範囲指定においては，伸縮変形指示では全対象物を伸縮変形する。（【０１９１】【０１９４】【０１９６】～【０２０３】【図２１】）⑥甲２発明では，親指と人差指で図形Ｅ，Ｆの外郭内を指示した後，各タッチ位置を伸縮変形移動することにより，図形Ｅ，Ｆを図形Ｅ’，Ｆ’の位置に個別移動することができる。（【０２３４】）
伸縮移動の判定は，前の時間のタッチ位置ｅ(Ｘｅ，Ｙｅ)，ｆ(Ｘｆ，Ｙｆ)と今回のタッチ位置ｅ’(Ｘｅ’，Ｙｅ’)，ｆ’(Ｘｆ’，Ｙｆ’)とを比較したときに，対応するタッチ位置間におけるＸ座標の差分ｘ１(＝Ｘｅ’－Ｘｅ)とｘ２(＝Ｘｆ’－Ｘｆ)及びＹ座標の差分ｙ１(＝Ｙｅ’－Ｙｅ)とｙ２(＝Ｙｆ’－Ｙｆ)（符号を考慮する）の比がどのタッチ位置についても同じであり，かつ，ｘ１とｘ２の符号が逆であるか，ｙ１とｙ２の符号が逆であるときに，伸縮変形であると判定，すなわち，ｙ１/ｘ１＝ｙ２/ｘ２であり（ｘ１＝ｘ２＝０のときはこの条件は考慮しない。），かつ，ｘ１×ｘ２が負又はｙ１×ｙ２が負であるとき，伸縮変形であるとする。（【０２３５】）
変形量（伸縮比）は，移動前の図形Ｅ，Ｆ上のタッチ位置をｅ(Ｘｅ，Ｙｅ)，ｆ(Ｘｆ，Ｙｆ)とし，これらの点が，移動後にｅ’(Ｘｅ’，Ｙｅ’)，ｆ’(Ｘｆ’，Ｙｆ’）の位置に来たとすると，(Ｘｆ’－Ｘｅ’)/(Ｘｆ－Ｘｅ)として求まり，その位置は，移動前の図形Ｅ上のタッチ位置ｅが，移動後のタッチ位置ｅ’に来るということから決まる。（【０２５２】）⑦ＭＰＵ９１は，移動後の位置に図形Ｅ’，Ｆ’を表示するためのデータをインターフェース部９６に送り，インターフェース部９６は，映像信号を生成して，表示装置８に送り，表示装置８は，映像信号に従って表示する。（【０２１８】【０２５
２】）
(3)甲４発明について


甲４の記載によれば，甲４発明は，次のとおりのものと認められる。
ア技術分野
甲４発明は，パーソナル・コンピュータやファクトリー・オートメーション機器等のディスプレイ上に配置されたタッチパネルの駆動方法及びタッチ入力方法に関する。（【０００１】）
イ課題
近年，アイコンの大きさが小さくなってきていること等から，タッチパネルを用いた指での直接指示では操作が困難になっているほか，ダブル・タップを行うことも困難になっている。甲４発明は，パーソナル・コンピュータやファクトリー・オートメーション機器等に搭載された高分解能ディスプレイ上に配置されたタッチパネル上でダブル・タップの認識を容易にするタッチパネルの駆動方法及びタッチ入力方法を提供することを目的とする。（【００１０】～【００１５】）
ウ構成
タッチパネル３２が張り付けられている表示画面に，例えばダブル・タップによりオープンさせられるアイコン３６があり，アイコン３６の枠内に例えば操作者の人さし指３４を押しつけると（図１(a)），タッチパネル３２からは，アイコン３６内の人さし指３４の置かれている位置を表す座標データが第１のタップ位置として記憶される。（【００２１】【００２５】～【００２７】【００３５】～【００３７】）人さし指３４をタッチパネル３２のアイコン３６に押しつけたままで，所定時間内に例えば中指４０でタッチパネル３２の別の位置をタップすると（図１(b)），人さし指３４と中指４０とを結ぶ線の中点の位置（矢印４２の先端の位置）の座標データが出力され，該座標データを第２のタップ位置として記憶する。（【００２２】【００２６】～【００２９】【００３８】【００３９】）中指４０による所定時間内のタップが終了して，タッチパネル３２のアイコン３６にだけ人差し指が３４が置かれていると（図１(c))，アイコン３６内の人差し指３４の置かれている位置（矢印４４の先端の位置）を出力する。（【００２３】）記憶した第２のタップ位置が，第１のタップ位置からの所定の範囲内に収まっているかどうかを比較し，第２のタップ位置が所定範囲内にあれば第１のタップ位置でダブル・タップが発生したと判断する。（【００４０】）エ効果
甲４発明によれば，従来のダブル・タップのやり方のように，目標の位置を１本の指で短時間に２回押さえる必要がない，つまり，目標の位置から指を離さなくてもよいので，正確かつ容易にダブル・タップを認識させることができるようになる。さらに，甲４発明によれば，第２の指で他の場所をタップするわずかの時間の前後における第１の指の位置情報を用いてダブル・タッピングの判断をするので，もし，目標の位置に押しつけている第１の指が不安定に動いたとしても，従来の１本指によるダブル・タップの不安定さに比較して，格段の向上が得られる。（【００１９】【００２０】）
２取消事由１（本件補正の可否に関する判断の誤り）について
(1)検討
本件補正は，前記第２，３(1)イのとおり，補正前構成（訂正後構成）において，制御手段が情報処理装置に行わせる所定の動作の選択候補を，次の①特定の時間において算出される「指示位置の間の距離」と特定の時間においてカウントされる「指示部位の数」との組合せに対応した所定の動作②特定の時間において算出される「指示位置の間の距離」と特定の時間においてカウントされる「指示部位の数の過渡的な変化」との組合せに対応した所定の動作③特定の時間において算出される「指示位置の間の距離の過渡的な変化」と特定の時間においてカウントされる「指示部位の数」との組合せに対応した所定の動作④特定の時間において算出される「指示位置の間の距離の過渡的な変化」と「指示部位の数の過渡的な変化」との組合せに対応した所定の動作のいずれかとしていたものを，①③のいずれかとする補正後構成に補正するとともに，補正前構成（訂正後構成）において，制御手段が情報処理装置に行わせる所
定の動作の選択を，次の
①’距離算出手段により算出される「指示位置の間の距離」及びカウント手段により一定の時間においてカウントされる「指示部位の数」②’距離算出手段により算出される「指示位置の間の距離」及びカウント手段により一定の時間においてカウントされる「指示部位の数の過渡的な変化」③’距離算出手段により算出される「指示位置の間の距離の過渡的な変化」及びカウント手段により一定の時間においてカウントされる「指示部位の数」④’距離算出手段により算出される「指示位置の間の距離の過渡的な変化」及びカウント手段により一定の時間においてカウントされる「指示部位の数の過渡的な
変化」
のいずれかに応じてするとしていたものを，①’③’のいずれかとする補正後構成に補正するものである。
そうすると，補正後構成は，所定の動作が何に応じて選択されるか，及び，所定の動作の選択候補を変更するものであり，審理対象が実質的に変更されているものであるから，訂正請求書の趣旨の要旨を変更するものであり，特許法１３４条の２第９項で準用する同法１３１条の２第１項規定に違反するものである。
(2)原告の主張について
原告は，本件補正は，「指示部位の数の過渡的な変化」との訂正を含む本件訂正に係る各訂正事項につき，これを，「指示部位の数の過渡的な変化」を除く訂正にとどめるとする趣旨のものであって，減縮的変更に該当するから要旨の変更には該当しないと主張する。
しかしながら，特許法１３１条の２第１項は，審理遅延を防止するために，審理対象の変動を禁止したものであるところ，補正前構成（訂正後構成）は，その全体が一体として，制御手段が情報処理装置にさせる所定動作の選択のための条件を規定するものであるから，これを規定する発明特定事項の要素が補正後構成において減少していても，補正前構成（訂正後構成）の全体が変更されていることにほかならない。そうすると，審理対象は変動しており，本件補正は，要旨の変更に該当する。
原告の上記主張は，採用することができない。
(3)小括
以上のとおり，本件補正を却下した審決の判断には，誤りはなく，取消事由１は，理由がない。
３取消事由２（本件訂正の適否に関する判断の誤り）について
(1)検討
本件訂正は，前記第２，３(1)アのとおり，訂正前構成において，制御手段が情報
処理装置に行わせる所定の動作の選択を，次の
①カウント手段によりカウントされる「指示部位の数」及び距離算出手段によ
り算出される「指示位置の間の距離」
②カウント手段によりカウントされる「指示部位の数」及び距離算出手段によ
り算出される「指示位置の間の距離の過渡的な変化」
のいずれかに応じてするとしていたものを，次の
①カウント手段によりカウントされる「指示部位の数」及び距離算出手段によ


り算出される「指示位置の間の距離」
①’カウント手段によりカウントされる「指示部位の数の過渡的な変化」及び距
離算出手段により算出される「指示位置の間の距離」
②カウント手段によりカウントされる「指示部位の数」及び距離算出手段によ
り算出される「指示位置の間の距離の過渡的な変化」
②’カウント手段によりカウントされる「指示部位の数の過渡的な変化」及び距離算出手段により算出される「指示位置の間の距離の過渡的な変化」
のいずれかに応じるとし，さらに，
Ａカウント手段によりカウントされる指示部位の数又は該数の過渡的な変化は
「一定時間」においてカウントされるものにし，
Ｂ所定の動作は，「特定の時間において算出される指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化，及び前記特定の時間においてカウントされる指示部位の数又は該数の過渡的な変化に対応した所定の動作」との組合せから選ばれるものとするとの訂正後構成に訂正するものである。
そうすると，本件訂正は，所定の動作が何に応じて選択されるかについて，訂正前においては，上記①②の２つとしていたものを，訂正後においては，①①’②②’の４つにするものであるから，特許請求の範囲の減縮を目的とするものとはいえない。
(2)原告の主張について
原告は，「指定部位の数の過渡的な変化」に係る実施態様は，「指示部位の数」に係る実施態様にもともと包含されており，「指示部位の数の過渡的な変化」を加えても，カウントされる対象の更なる限定にすぎず，そうすると，本件訂正は，制御手段のカウント手段によりカウントされる指示部位の数又はその数の過渡的な変化を「一定の時間」にカウントされるものに限定したものであると主張する。しかしながら，指示部位の数をカウントしても，直ちに当該数の過渡的な変化が判明するわけではなく，数の過渡的な変化を知るためには，特定の時点において数をカウントする構成に加えて，複数の時点の数を比較するという更なる追加の構成を必要とするから，「指示部位の数」は，「指示部位の数の過渡的な変化」を含むものではない。そうすると，本件訂正は，「指示部位の数」に加えて「指示部位の数の過渡的な変化」をも加えた態様を特許請求の範囲に含めるようにしたものである。この付加された態様は，たとえ「一定の時間」という限定を付したとしても，訂正前構成に付加された態様である点に変りはない。
したがって，原告の上記主張は，採用することができない。
(3)   小括
以上から，本件訂正を認めなかった審決の判断には，誤りはなく，取消事由２は，理由がない。
４取消事由３－１（本件発明の認定の誤り）について上記２，３のとおり，本件補正及び本件訂正は，いずれも適法にされたものではないから，これらを考慮しなかった審決の認定には，誤りはない。したがって，取消事由３－１は，理由がない。
以下，本件訂正前の本件発明を前提として検討するが，事案にかんがみ，以下，①取消事由３－４（本件発明１と甲２発明との相違点の認定の誤り），②取消事由３－５（本件発明１と甲２発明との相違点の判断の誤り），③取消事由３－７（本件発明２と甲２発明との相違点の判断の誤り），④取消事由３－９（本件発明４と甲２発明との相違点の判断の誤り）及び⑤取消事由３－１１（本件発明６と甲２発明との相違点の判断の誤り）について，まず，判断する。
５取消事由３－４（（本件発明１と甲２発明との相違点の認定の誤り）について(1)相違点の認定について
前記１(2)のとおり，甲２発明として審決が認定するところに誤りはなく，また，原告は，本件発明１と甲２発明とが，相違点１の点で相違することは争っていない。原告は，本件発明１と甲２発明とは，前記第３，３(4)アに記載の相違点Ｂ及び同イに記載の相違点Ｃの点で相違すると主張するので，以下，検討する。
アカウント手段（相違点Ｂ）
原告は，甲２発明は，本件発明１の「指示部位」に相当する「（パネル１をタッチする）物体」の数をカウントするものではないから，甲２発明は，本件発明１のカウント手段を有するものではないと主張する。
確かに，本件発明１は，指示位置と関係しない指示部位の数をカウントするものではなく，本件発明１においてカウントされているのは，指示位置を示した指示部位の数である。一方，前記１(2)のとおり，甲２発明の同時複数タッチ位置検出装置７は，タッチ位置における音波信号の減衰量を利用して，複数同時にタッチされる位置の個数を検出するものではあるが，その位置は，同時複数タッチ位置検出装置７にタッチした指の位置である。したがって，甲２発明において，検出したタッチ位置の個数とタッチした指の個数とは一致し，タッチされる位置の個数を検出することと，タッチされる指示部位の数をカウントすることとは同義である。そうすると，甲２発明において，タッチされる位置の個数を検出することと，本件発明１において，指示部位の数をカウントすることとは，実質的に異なるものではない。そうすると，本件発明１のカウント手段は，甲２発明の同時複数タッチ位置検出装置７のうな態様のカウント手段を含むものといえる。なお，原告は，本件発明２においては，「指示部位」と「指示位置」とが一致していないと指摘するが，これは，本件発明２と甲２発明との相違点（相違点２）として構成されているところであり，本件発明１と甲２発明とに相違点があることの根拠とはならない。したがって，甲２発明の同時複数タッチ位置検出装置７は，本件発明１の指示部位の数をカウントするカウント手段に相当するといえるから，甲２発明は，本件発明１のカウント手段を有すると認められる。
以上のとおり，原告の上記主張は，採用することができない。
イ制御手段（相違点Ｃ）
原告は，甲２発明の同時複数ジェスチャ指示処理装置は，本件発明１のカウント手段を有しないから，これを有することを前提にする本件発明１の制御手段も有しないと主張する。
しかしながら，上記アのとおり，甲２発明は，本件発明１の指示部位の数をカウントするカウント手段を有するから，原告の上記主張は，採用することができない。
(2)小括
以上から，審決の相違点の認定には，誤りがない。
したがって，取消事由３－４は，理由がない。
６取消事由３－５（本件発明１と甲２発明との相違点の判断の誤り）について原告は，審決の相違点１の判断そのものについては争っておらず，また，本件発明１と甲２発明とが，相違点Ｂ及び相違点Cの点で相違するものでないことは，上記５に認定のとおりである（いずれにせよ，審決の説示するところに照らして，審決の相違点１の判断には，誤りはない。）。


以上によれば，本件発明１と甲２発明との相違点についての審決の判断には，誤りはない。
したがって，取消事由３－５は，理由がない。
７取消事由３－７（本件発明２と甲２発明との相違点の判断の誤り）について
(1)相違点の２の実質的相違点性
前記第２，３(2)ウのとおり，相違点２は，「本件発明２は，『前記カウント手段は，該複数の指示部位が隣接しているときは１つの指示部位がタッチされたものとして指示部位の数をカウントする』構成を有するのに対し，甲２発明のカウント手段は，そのような構成を有するものではない点。」というものであり，審決は，同エ(ｴ)のとおり，甲２発明において，２本の指が接触（隣接）して１つの減衰領域が形成されてしまえば，１本の指としてカウントされるから，相違点２は，実質的な相違点ではないと判断する。
前記１(2)ウのとおり，甲２発明は，指の接触位置を検出するために信号の減衰量に基づいて，接触位置のＸＹ座標を検出するものであるから（【００３８】【００３９】【００４８】），複数の指が接触（隣接）してタッチパネルにタッチされた際に，信号の減衰領域が分離していなければ１つの減衰領域しか形成されず，その結果として，１つの減衰領域に対応したＸＹ座標が検出されることは自明である。そして，前記５(1)アのとおり，甲２発明において，タッチされる位置の個数を検出することと，タッチされる指示部位の数をカウントすることとは同義であるから，上記の場合には，タッチパネルが上記１つの減衰領域を１本の指としてカウントするといえる（なお，本件発明２の発明特定事項が，１つの指示部位により生じた１つの指示位置と，複数の指示部位により生じた１つの指示位置との差異を判別することまで規定しているとは認められない。）。
そうすると，甲２発明のカウント手段は，相違点２に係る本件発明２の構成を有しているものであるから，相違点２は実質的なものではない。
(2)原告の主張に対して
原告は，１本の指の接触面積と２本の指の接触面積は異なるから，両者のＺ座標値は異なり，甲２発明においては，たとえ２本の指によりされた信号の減衰領域が分離しないとしても，１本の指によるタッチ位置が検出されることにはならないと主張する。
しかしながら，前記１(2)ウのとおり，Ｚ座標値は，Ｘ軸上及びＹ軸上にそれぞれ複数の座標値が検出された場合に，通常，あるタッチ位置においては１つのＺ座標値しかないことに基づき，どのＸ座標値が，どのＹ座標値との組合せであるかを，Ｚ座標値が共通することを利用して判定するためのものである（【００５１】【００５２】）。甲２には，指の本数に応じた固有のＺ座標値を事前に定めておくような記載はなく，そうであれば，信号の減衰領域が分離せずに１つのＸ，Ｙ座標値しか検出されないならば，Ｚ座標値の大小にかかわらず，１つのタッチ位置が検出されることは，甲２に記載されているに等しい事項である。
原告の上記主張は，採用することができない。
(3)小括
以上から，審決の相違点２の判断には，誤りはない。
したがって，取消事由３－７は，理由がない。
８取消事由３－９（本件発明４と甲２発明との相違点の判断の誤り）について
(1)相違点３について
原告は，審決の甲４発明の認定と，本件発明４と甲２発明とが，相違点３の点で相違することは争っていない。
前記第２，３(2)ウのとおり，相違点３は，「本件発明４は，『前記制御手段は，前記位置検出手段により検出される複数の指示部位の指示位置のうち最初若しくは最後にタッチされる指示位置を，指示部位の指示位置として前記情報処理装置が所定の動作を行うようにする』構成を有するのに対し，甲２発明は，そのような制御手段を有するものではない点。」というものであり，審決は，同エ(ｶ)のとおり，甲２発明の同時複数ジェスチャ指示処理装置に，上記甲４発明が示すタッチ入力方法を適用することは，当業者であれば容易に想到し得ると判断する。原告は，甲２発明に甲４発明のタッチ入力方法を適用することは，甲２発明の効果を損なうと主張するので，以下，検討する。
(2)検討
前記1(3)に認定によれば，甲４発明は，「位置検出手段により検出される複数の指示部位の指示位置のうち最初にタッチされる指示位置を，指示部位の指示位置として情報処理装置が所定の動作を行うようにする」構成を示している。そして，甲２発明と甲４発明は，共に，タッチパネルを複数の指でタッチ操作することにより，情報処理装置に所定の動作を行うシステムに関するものであり，技術分野において共通するところ，甲２発明は，伸縮変形の操作のほかに，複数の指示位置の間の距離を変えずに行う回転や平行移動の操作を含む発明であって，この技術分野においては，操作を多様又は容易なものとすることは，当然に内在する技術的な要求である。さらに，甲２発明と甲４発明は，複数の指示部位の指示位置の間の距離の算定を基礎として所定の動作が行われる点で共通する。そうすると，甲２発明において，上記内在する技術的要求に従って，甲４発明のタッチ入力方法を追加的に加えることは，当業者であれば容易に想到できることである。
(3)原告の主張について
原告は，甲２発明において，最初にタッチされる位置を指示位置として動作を行うようにしたならば，伸縮変形等ができないことになると主張する。しかしながら，上記主張は，相違点３について前提を誤認するものである。すなわち，本件発明４は，「複数の指示部位の指示位置のうち最初…にタッチされる指示位置を，指示部位の指示位置として前記情報処理装置が所定の動作を行う」と規定され，「所定の動作」は「前記所定の動作」とはされていないから，本件発明１の「指示位置の間の距離又は該距離の過渡的な変化に応じて前記情報処理装置が所定の動作を行う」における「所定の動作」と異なってもよいものと認められる。つまり，特許請求の範囲の記載上，本件発明４は，本件発明１において制御手段が情報処理装置に行わせる「所定の動作」の条件を更に限定するものだけではなく，本件発明１において制御手段が情報処理装置に行わせる「所定の動作」の種類を付加した構成を含むものと解される。相違点３の判断は，この後者の場合をいうものであって，甲２発明において，最初にタッチされる位置を指示位置として動作を行うようにする構成を付加しても，これと異なる「所定の動作」である対象物の伸縮変形等ができなくなるものではない。
原告の上記主張は，採用することができない。
(4)小括
以上から，審決の相違点３の判断には，誤りはない。
したがって，取消事由３－８は，理由がない。


平成２７年１２月８日判決言渡
平成２６年（行ウ）第３８１号特別掛金賦課処分取消請求事件
主                  文
１被告が平成２５年６月２４日付けで原告に対してした特別掛金１億１３８５万５７５９円の納入告知を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実    及び    理由
第１請求
主文と同旨
第２事案の概要
本件は，原告が，株式会社Ａ（以下「Ａ」という。）を吸収合併したことに伴い，厚生年金保険法（平成２５年法律第６３号による改正前のもの。以下同じ。）に基づき設立された厚生年金基金である被告から，Ｂ厚生年金基金規約（以下「本件規約」という。）附則１４条１項に基づき，特別掛金の納入の告知を受けたことに対し，同納入告知の取消しを求める事案である。
１関係法令等の定め
本件に関係する厚生年金保険法（以下「法」又は「厚年法」という。）その他の関係法令及び本件規約（平成２５年１０月１８日付け関東信越厚生局長による関厚発１０１８第６１号による規約の一部変更認可前のもの。以下同じ。）の定めは，別紙「関係法令等の定め」に記載のとおりである（甲５，乙５，２０）。
２前提事実（証拠等を掲げていない事実は当事者間に争いがない。）
(1)当事者等
ア被告は，法１０６条にいう基金である。
イ原告は，印刷業等を行う株式会社である。
ウＡは，主に印刷業を行う株式会社であり，神奈川県相模原市α×番１４号所在のＡの事業所（本店。以下「本件事業所」という。）は被告の設立事業所であったところ，平成２５年４月１日付けでＡを吸収合併消滅会社，原告を吸収合併存続会社とする吸収合併（以下「本件合併」という。）がされた。
(2)特別掛金の納入の告知に至る経緯等
ア平成２５年３月２９日付けで，Ａ名義で被告に対し，以下の各記載のある「事業主及び被保険者の同意について」と題する書面（以下「本件同意書面」という。）が提出された（甲２１，乙２）。
(ア)当事業所が被告の設立事業所から削除されることについて，法１４４条１項の規定による事業主として同意します。
(イ)当事業所が被告の設立事業所から削除されることについて，同事業所の被保険者に法１４４条１項の規定による同意を求めたところ，被保険者３７名中３６名の同意があったことを証明します。イ(ア)平成２５年４月１日付けで，Ａ名義で被告に対し，本件事業所に係る全喪届（以下「被告宛て全喪届」という。）が提出された（甲２０，乙１）。
(イ)日本年金機構は，平成２５年４月１５日付けで，Ａに宛てて，本件事業所に使用されていた３７名の被保険者について健康保険及び厚生年金保険の資格喪失が確認された旨通知した（甲１８）。(ウ)平成２５年５月１４日，Ａ名義で日本年金機構に対し，法施行規則１３条の２第１項に基づき本件事業所に係る適用事業所全喪届（以下「機構宛て全喪届」という。）が提出された（乙６。以下，同項が規定する廃止，休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったことを「適用事業所の全喪」又は単に「全喪」という。）。
(エ)平成２５年５月１４日，Ａ名義で被告に対し，本件事業所に使用されていた３７名に係る加入員資格喪失届（以下「本件資格喪失届」という。）が提出された（甲１９，乙４）。
ウ平成２５年４月１日付けで，Ａ名義で被告に対し，以下の記載のある被告脱退報告書（以下，「本件脱退報告書」といい，本件同意書面，被告宛て全喪届及び本件資格喪失届と併せて，「本件各書面」という。）が提出された（甲２２，乙３）。
「当社は，平成２５年４月１日付けで，Ｃ株式会社と，同社を吸収合併存続会社，当社を吸収合併消滅会社とする吸収合併を行いました。これにより，当社は，厚生年金保険法上の適用事業所でなくなるとともに，当社の全役職員は貴基金の加入員資格を喪失し，よって，当社は当然に貴基金を脱退しましたので，その旨報告いたします。」エ被告は，平成２５年６月２４日付けで，原告に対し，本件規約附則１４条に基づき，Ａに係る特別掛金１億１３８５万５７５９円（以下「本件特別掛金」という。）を納入するよう告知した（甲４。以下，この納入告知を「本件納入告知」という。）。
オ(ア)平成２５年９月１８日，被告の代議員会が開催され，本件事業所を被告の設立事務所から削除する旨の本件規約の一部を変更する旨の議決がされた（乙１８）。
(イ)被告は，平成２５年１０月２日，関東信越厚生局長に対し，上記(ア)のとおり本件規約の一部を変更することについて認可の申請をし（乙１９），同局長は，同月１８日，これを認可した（関厚発１０１８第６１号。乙５）。
(3)本件訴えに至る経緯
ア原告は，平成２５年８月１９日，社会保険審査会に対し，本件納入告知を取り消すことを求める旨の審査請求をした。
イ社会保険審査会は，平成２６年４月２８日付けで，原告の上記アの審査請求を棄却する旨の裁決をした。
ウ原告は，平成２６年８月１１日，本件訴えを提起した（顕著な事実）。
３争点
(1)被告の設立事業所が吸収合併に伴い適用事業所の全喪となった場合に，被告は，当該設立事業所の事業主に対し，本件規約附則１４条１項（以下「本件規定」ということがある。）に基づき特別掛金を徴収することができるか否か。
(2)Ａが「脱退の申出」（本件規定）を行ったか否か。
４争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)（吸収合併の場合に本件規定に基づき特別掛金を徴収することの可否）について
（被告の主張）
ア適用事業所の全喪と設立事業所の地位との関係


(ア)適用事業所の廃止，休止その他の事情が生じた場合，当然に適用事業所として全喪するのではなく，当該適用事業所の事業主が，法施行規則１３条の２第１項の全喪届を提出することにより全喪するのであり，全喪届の提出又は任意適用取消申請（法施行規則１３条の２第１項ただし書，１４条）に対する大臣認可がされるまでの間は，法７条によりみなし適用事業所として存続する。下記（原告の主張）ア(ア)における原告の主張は，厚年法を正解しない原告独自の主張である。(イ)基金の設立事業所となるためには厚生年金保険の適用事業所であることが前提であるとしても，厚年法上，適用事業所を全喪すれば当然に設立事業所の地位を喪失することを定めた規定はない。(ウ)設立事業所の減少は，法１１５条１項３号の「基金の設立に係る適用事業所の名称及び所在地」の変更として規約変更事項に当たり，代議員会の承認決議が必要とされ（法１１８条１項１号），かつ，厚生労働大臣の認可が効力要件とされており（法１１５条２項，基金令２条２号），これらの手続はいわゆる任意脱退の場合と適用事業所の全喪の場合で区別されていない。
上記のように厚年法が設立事業所の減少に代議員会の決議を要求した趣旨は以下のとおりである。すなわち，厚生年金基金が，国の運営する厚生年金保険制度の一部を代行する公益的性格を有するため，基金には，一設立事業所の主観的意思ないし事情のみによって，他の加入員の利益が害されたり，他の設立事業所との間に不公平が生じたりしないように調整する責任が課されている。このことを設立事業所の脱退に関していうと，①設立事業所の脱退に伴い大量の加入員が減少して基金存続のための法定人数要件（５０００人）を欠くに至る場合には，大臣による改善命令を経て解散命令による解散となり，基金に残される加入員らの上乗せ部分（３階部分）を受給する期待権が一方的に侵害されることになる。また，②基金は，設立事業所の脱退後においても，当該設立事業所の従業員等に対する将来の年金給付義務を負担し続けるのであり，当該設立事業所が特別掛金を納入して脱退する場合であっても，脱退後の資金運用リスクは基金の残存事業所が全て負担しなければならない。これらの場合に，基金は，基金脱退を希望する事業所の利益と基金に残される事業所の加入員及び事業主の利益を調整する必要があり，厚年法は脱退事業所と残存事業所の公平維持の観点から，代議員会が脱退不承認の決議をする余地を認めたのである。
(エ)厚年法及びその関連法令並びに本件規約上，設立事業所が基金に対する何らの意思表示もなく法律上当然に基金を脱退することを定めた規定は一切存在しないから，設立事業所が吸収合併された場合に，被告が代議員会による規約変更決議等を経ずに当該設立事業所を本件規約の設立事業所から削除することは，厚年法及び本件規約違反となる。(オ)したがって，機構宛て全喪届により「適用事業所の全喪」を生じたとしても，当然に基金の「設立事業所の減少」を生じさせるものではなく，厚年法所定の手続が完了するまでは，当該事業所は基金の設立事業所であり続ける。
イ本件規定の「脱退の申出」の意義
(ア)「脱退の申出」とは，当該事業所の事業活動自体は継続されている場合において，当該事業主の経営方針等からされる「基金の設立事業所でなくなる旨の申出」のことであり，具体的には①被告からいわゆる任意脱退して厚生年金保険の適用事業所のみとなる旨の申出，②吸収合併・事業譲渡等に伴い全喪事業所からされる被告脱退の申出である。(イ)②の場合，当該事業所の事業活動の実態がなくなるわけではなく，吸収合併先・事業譲渡先においてそのまま継続され，吸収合併先・事業譲渡先において厚生年金保険の適用事業所としての事業実態を保有し続ける点において，①の場合，当該事業所の事業活動の実態には何ら変わりないものの，被告の設立事業所ではなくなることと，その実質において共通する。
①及び②の場合はともに，当該事業所の事業活動の実態には何ら変わりはないものの，被保険者にとっては基金からの厚生年金の上乗せ・加算給付部分が切り捨てられて厚生年金のみとなり，福利厚生の実質切り下げにつながるため，いずれの場合にも法１４４条１項の手続が必要とされている。
②の場合について，当該設立事業所に係る加入員等に対し基金が将来支給することとなる年金の原資として脱退時点で既に生じている不足額を，基金の残存事業所に押し付けて脱退してもよい理由はなく，この場合のみ，被告が特別掛金の徴収をしない合理的な理由は存在しない。(ウ)いかなる場合を脱退時特別掛金の賦課事由とするかについては，法令に反しない範囲で，個々の基金の実情に応じて基金独自の規約を定めることができる。被告は，吸収合併により消滅する事業所からは「脱退の申出」を受けることにより脱退時特別掛金を賦課しているのである。(エ)関東信越厚生局健康福祉部年金課からの行政指導文書（甲２３）及び厚生労働省の「【参考】当該通知に係る相談事例」と題する書面（乙１６）において，上記(ア)の②の申出を同①の申出と同等に取り扱うべきことが示されている。厚生労働省は，Ｄ協会からの照会に対して，「設立事業所が全喪したことによる規約の変更のうち，基金の設立事業所が経営方針による合併や事業譲渡等の場合であって，基金が，当該事業所に対して，特別掛金の納入告知処分を予定している場合について，任意脱退と同様の取扱いとする。」旨回答している（乙１７の１・２）。被告の「脱退の申出」に係る取扱いは，上記厚生労働省の認識に沿うものである。
(オ)したがって，「脱退の申出」の意義は上記(ア)のとおりに解される。
（原告の主張）
ア適用事業所の全喪により設立事業所の地位を喪失すること(ア)吸収合併により消滅会社の事業所に使用される被保険者は，全員が被保険者たる資格を喪失することになり（法１４条２号），被保険者全員が被保険者たる地位を失うことにより，当該事業所は全喪して適用事業所に該当しないことになる（法６条１項）。全喪届の提出は行政庁に対する事後報告の意味を有するのみである。
なお，法７条は吸収合併による消滅会社の事業所に適用されず，同条によりみなし適用事業所として存続することはない。


(イ)厚生年金基金制度における設立事業所の主な役割は，加入員から掛金を徴収して納付し，自らの負担分について掛金を負担することにあり，吸収合併により，設立事業所の加入員が将来を含めて確定的に存在しなくなり，設立事業所が厚年法上の適用事業所でもなくなった場合，設立事業所の主な役割は終了しており，もはやその地位を維持する意味はなくなる。
そもそも，適用事業所であることは，基金の設立事業所に該当することの大前提であること（法１１７条３項）にも照らせば，吸収合併消滅会社の事業所は，適用事業所に該当しなくなった結果として，基金に対する意思表示を行うことなく当然に，基金の設立事業所としての地位を喪失し，基金を離脱する。
(ウ)法１４４条１項は，「基金がその設立事業所を・・・減少させる」という文言からして，設立事業所からの任意脱退の申出を基金が認めることで初めて脱退の効力が生じるという場面を想定し，その場合の基金の行為規範を定めたものであり，全喪による脱退の場合に，設立事業所の地位が失われる要件として規約変更の認可は必要ない。
イ本件規定の「脱退の申出」の意義
(ア)「脱退の申出」とは，任意脱退の申出，すなわち，その脱退の申出を基金が承認することによって初めて脱退の効果が生じるような，基金に対する意思表示をいうと解され，吸収合併により当該設立事業所が適用事業所及び設立事業所の地位を喪失した場合が含まれると解することはできない。
(イ)「申出」の文理上の意味は，希望・要求・意見等を進んで言って出ることであって，単なる報告がこれに当たらないことは文理上明らかであり，一般的な年金実務及び被告内部において「任意脱退」は「適用事業所の全喪による脱退」とは全く異なる概念と解されており，「脱退の申出」という文言から，「任意脱退」のみならず，吸収合併・事業譲渡等に伴い全喪事業所からされる基金脱退の申出まで読み取ることには無理がある。厚生年金基金の特別掛金は，一方的・強制的に賦課徴収されるものであるから，課税要件明確主義（憲法８４条）の趣旨に鑑み，特別掛金の要件に関する規定は文言通り解釈されるべきである。本件規定は，設立事業所が基金から任意脱退する場合に当該設立事業所に対し特別掛金を納付させるように監督官庁から指導がされたことを受けて制定されたものである。その後の本件規定の改正経緯において，合併等が特別掛金の対象になる条項案が廃案とされている。被告が，吸収合併による場合にも特別掛金を課したいのであれば，本件規定を吸収合併による場合も含むように改正すれば足りたはずで，他の基金ではそのような明文の規定を設けているものが多い。
(ウ)したがって，「脱退の申出」の意義は上記(ア)のとおりに解される。
(2)争点(2)（脱退の申出の有無）について
（被告の主張）
Ａは，被告に対し，適用事業所の全喪とは別に基金からの脱退の意味で，機構宛て全喪届とは別に被告宛て全喪届を提出し，法１４４条１項に従って本件同意書面を提出し，本件規定所定の「脱退の申出」として本件脱退報告書を提出し，脱退の申出をしたことを前提として本件資格喪失届を提出した。以上のとおり，Ａは被告に対し本件各書面を提出し，「脱退の申出」を行った。
（原告の主張）
被告宛て全喪届は，本件事業所に所属する加入員の全員が加入員の資格を喪失したことを届け出るものであり，本件資格喪失届も含め，合併により当然に発生した事実を事後報告するものにすぎない。
本件同意書面は，法１４４条１項上の手続書類であるが，厚生労働省の通達により同条項の規定内容を超えた手続が定められたため，この通達に従ったものにすぎず，本件同意書面の有無により設立事業所の地位の帰すうが変わるものではない。本件脱退報告書は，その内容のとおり，吸収合併により当然に設立事業所の地位を喪失して脱退したことを事後的に報告したものにすぎない。
以上のとおり，本件各書面は，その脱退の申出を基金が承認することによって初めて脱退の効果が生じるような，基金に対する意思表示ではなく，「脱退の申出」がされたことはない。
第３当裁判所の判断
１争点(1)（吸収合併の場合に本件規定に基づき特別掛金を徴収することの可否）
について
(1)吸収合併の場合における設立事業所の地位の帰すう
ア適用事業所の全喪と設立事業所の地位との関係
基金は，加入員の老齢について給付を行ない，もって加入員の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とし（法１０６条），加入員又は加入員であった者の老齢に関し，老齢年金給付の支給等を行うことをその業務とする（法１３０条）。基金による老齢年金給付は，老齢厚生年金の一部を代行する（法４４条の２第１項）とともに，法１３２条２項が規定するいわゆる上乗せ給付を行うものである。
そして，設立事業所とは，基金が設立された適用事業所をいうものとされているところ（法１１７条３項），基金は，適用事業所の事業主が設立し（法１１０条），適用事業所の事業主及びその被保険者をもって組織するものであって（法１０７条），基金が，厚生年金保険の上乗せ給付を行うものであることからしても，適用事業所であることは設立事業所の地位を有することの前提であると解される。そうすると，設立事業所が，廃止，休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったとき（適用事業所の全喪）には，設立事業所にも該当しなくなる（以下，設立事業所に該当しなくなることを「設立事業所の地位を喪失する」という。）というべきである。
イ被告の主張についての検討
(ア)被告が主張するように，厚年法上，適用事業所を全喪すれば当然に設立事業所の地位を喪失することを定めた規定は存在しないが，適用事業所ではなくなったのに設立事業所として存続することを前提とした規定も見当たらないのであって，厚年法に，適用事業所を全喪すれば設立事業所の地位を喪失することを定めた規定がないことから，当然に，適用事業所を全喪しても設立事業所として存続すると解することはできない。
(イ)基金の規約を変更するには代議員会の議決が必要とされ（法１１８条１項１号），規約に定められた設立事業所（法１１５条１項３号）の一つを削除するには代議員会の議決が必要である。また，法１１５条２項及び基金令２条２号によれば，法１４４条の規定による厚生年金基金の設立に係る適用事業所の増加又は減少に係る場合には，厚生労働大臣の認可も必要である。


この点について，「厚生年金基金の設立要件について」と題する厚生省年金局企業年金課長・厚生省年金局数理課長による通知（平成元年３月２９日付け企年発第２３号・年数発第４号）は，平成２０年１２月３日付けで改正されたところ，同改正により，「(1)設立事業所の事業主が死亡したとき(2)法人が破産手続開始の決定により解散したとき」の「いずれかに該当するに至った場合を除き，設立事業所を減少させる規約の変更については認可の対象であり，当該減少の場合には，法１４４条に基づき，厚生年金適用事業所の事業主及び被保険者の同意を得ている必要があること」という事項が設けられた（以下，上記改正後の上記通知を「本件通知」という。乙９，１６，１７の１・２）。これに伴い，関東信越厚生局健康福祉部年金課は，「平成２１年４月から設立事業所の全喪による『届出』の一部が『認可申請』に変わります。」と題する案内文書（以下「本件案内文書」という。）を作成したところ，これには「従来，設立事業所が全喪したことによる規約の変更につきましては，厚生局長あての届出とされていましたが，」上記の改正により，「基金の設立事業所が合併や事業譲渡等により全喪することとなった場合については，任意脱退に準じた認可申請が必要となります。」という記載がある（甲２３）。
(ウ)本件通知や本件案内文書を前提とすれば，設立事業所の事業主が吸収合併されたために適用事業所として全喪したことに伴い，設立事業所の地位を喪失した場合，基金の規約から当該設立事業所を削除するためには，代議員会の議決及び厚生労働大臣の認可を要することになる。しかしながら，法１１８条１項１号は，規約の変更には代議員会の議決を経なければならないとして，規約の変更の手続を定めたものにすぎず，法１１５条２項が，一定の場合には，厚生労働大臣の認可を受けなければ，規約の変更の効力を生じないと規定したのは，基金が老齢厚生年金の一部を代行するなどの公的な性格を有することに鑑み，基金の運営に係る事項につき厚生労働大臣の監督に服させるべく，規約変更の手続を定めたものである。いずれの規定も，基金の設立事業所が全喪によりその地位を喪失するという場合に，規約の変更がされない限り，設立事業所の地位が喪失されないという趣旨を含むものと解することはできない。
(エ)被告が前記第２の４(1)（被告の主張）ア(ウ)において主張する①及び②の場合に，基金に残る設立事業所の加入員及び事業主が不利益を被るため，基金が利害調整を図る必要があるとしても，基金は，その規約における特別掛金の徴収要件の定め方によって，利害調整を図ることが可能であるし，上記のとおり，法１１８条１項１号は，規約変更の手続を定めたものにすぎず，設立事業所が全喪によりその地位を喪失するには代議員会の承認を要するという内容を含むものと解することはできない。
被告は，特別掛金を納入した場合でも，その後の資金運用リスクがある旨主張するが，全喪した適用事業所の事業主は，その後の資金運用に関与する余地がない以上，その資金運用リスクを負担すべきものではなく，残存した設立事業所の事業主及び被保険者（加入員）がこれを負担しても，不相当であるとは解されない。
(オ)前記第２の４(1)（被告の主張）ア(オ)における被告の主張は，規約変更の手続が完了するまでは，全喪した適用事業所は基金の設立事業所であり続けるという趣旨に解されるが，そうであれば，被告としては，本件規約の変更手続を完了した後に本件納入告知をすべき筋合いであるが，被告は，前提事実(2)エ及びオのとおり，それ以前に本件納入告知をしており，このような事実経過は上記の被告の主張と矛盾するものである。
(2)本件規定の「脱退の申出」の意義
ア本件規定は，「脱退の申出（括弧内略）を行った設立事業所」の事業主から特別掛金を徴収する旨規定するところ，「申出」という用語は，一般に，特定の意思を表示することを表すために用いられるものであって，一定の事柄を知らせる届出やある事実を知らせる報告等とは区別されるものである。本件規定における「脱退の申出」とは，設立事業所が基金に対し脱退する旨の意思を表示することをいい，申出をするまでは設立事業所の地位にあることを前提としたものであると解される。所定の事由が生じた場合に当然に基金から脱退し，そのことを基金に対して報告したり届け出たりすることを「脱退の申出」に含まれるということはできず，本件規定は，申出以前に設立事業所の地位を喪失している場合も特別掛金を徴収することを規定したものと解することはできない。
したがって，本件規定の「脱退の申出」とは，当該申出の時点において設立事業所の地位にある事業所からされるいわゆる任意脱退の申出をいうと解するのが相当である。
イ本件規定は，平成１１年３月１８日付け厚生省収年第１０２７号認可（以下「本件認可」という。）により付加されたものである（甲８，乙２０。なお，本件規定にはその後に改正された部分がある。）。被告が厚生大臣に対し本件認可に係る申請をした際に提出した規約変更理由書には，「この規約の変更は，設立事業所の任意脱退により，基金財政の弱体化を阻止する目的をもって，未償却過去勤務債務による特別掛金等について，脱退事業所事業主から所定の額の納付をさせることができる規定を，規約附則に加えることとするものである。」と記載されている（甲８）。本件認可当時の本件通知には，「基金から脱退する事業所の掛金の負担」という項目に「複数の企業が集まって設立する基金にあっては，事業所が基金から任意脱退する時点において次の(1)～(4)〔略〕のいずれかに該当すると見込まれるような場合には，設立事業所間の公平を図るため当該事業所が負担すべきと考えられる額を算定し，その負担すべきと考えられる額を当該事業所から特別掛金として徴収することを規約に定めること。」という記載があり，本件規定もこれに従って付加されたものと認められる（甲７，弁論の全趣旨）。
ウ上記イによれば，被告自身も，本件認可に係る申請当時，本件規定の「脱退の申出」の意義を，上記アと同様，いわゆる任意脱退の申出と解していたというべきである。


本件認可後の本件規定は，「脱退の申し出又は事業の全部又は一部の譲渡（他の設立事業所に譲渡する場合を除く。以下「営業譲渡」という。）の申し出を行った設立事業所」と規定しており（甲６，８），上記イの規約変更理由書に営業譲渡の場合の明示的な言及がないが，本件規定には「脱退の申し出」と「営業譲渡の申し出」が別に規定されたのであり，「脱退の申し出」に営業譲渡の場合が含まれるわけではなく，「脱退の申し出」とはやはり任意脱退の申出を意味すると解さざるを得ない。この点も踏まえると，「任意脱退」とは，適用事業所として全喪したのではなく，適用事業所として存続するものの，自らの意思で基金から脱退する場合を想定しており，設立事業所の事業主が吸収合併された場合を含むということはできない。
(3)被告の主張についての検討
ア前記第２の４(1)（被告の主張）イ(イ)及び(ウ)について脱退の申出がされた場合以外に，他の設立事業所との公平のため特別掛金を徴収する必要がある場合があるとしても，基金の規約において特別掛金を徴収する場合を規定した上で特別掛金を徴収すべきであることは，被告もその主張の前提としている（被告は，本件規定がなくとも法１３８条５項に基づき本件特別掛金を徴収することができるなどとは主張していない。）。本件規約に脱退の申出がされた場合以外の規定がない以上，特別掛金徴収の必要性があってもこれを徴収することができないのはやむを得ないことである。
吸収合併・事業譲渡等の場合に法１４４条１項所定の手続が必要であるとしても，同項は「基金がその設立事業所を増加させ，又は減少させる」と規定しており，同項が，いわゆる任意脱退の場合にも吸収合併・事業譲渡等の場合にも適用されるということをもって，同項と異なる文言である本件規定の「脱退の申出」の意義を論じることはできない。イ前記第２の４(1)（被告の主張）イ(エ)について(ア)本件案内文書では，上記(1)イ(イ)のとおり，合併や事業譲渡等により全喪することとなった場合は，任意脱退に準じるとされており，任意脱退に含まれるものとはされていないから，本件案内文書の記載は，必ずしも被告の主張に沿うものではない。
(イ)証拠（乙１７の２）には，厚生労働省が，Ｄ協会からの照会に対し，平成２１年３月１９日，「設立事業所が全喪したことによる規約の変更のうち，基金の設立事業所が経営方針による合併や事業譲渡等の場合であって，基金が，当該事業所に対して，特別掛金の納入告知処分を予定している場合について，任意脱退と同様の取扱いとする。」と回答した旨が記載されている。
上記記載は，合併や事業譲渡等の場合について，基金が，当然に特別掛金の納入告知処分をすることを前提としたものではなく，特別掛金を徴収するかどうかは当該基金次第，すなわち，当該基金の規約の定め次第であるという前提であるようにも解される。そうであるとすると，上記記載も被告の主張に沿うものということはできない。
(4)まとめ
以上によれば，本件規定の「脱退の申出」は，当該申出の時点において設立事業所の地位にある事業所からされるいわゆる任意脱退の申出をいい，設立事業所の事業主である法人が吸収合併され，適用事業所として全喪し，設立事業所の地位を喪失した場合には，本件規定を根拠として特別掛金を徴収することはできないというべきである。
２争点(2)（脱退の申出の有無）について
(1)前提事実(1)ウのとおり，本件事業所の事業主であるＡは，本件合併により原告に吸収合併され，前提事実(2)イ(ウ)のとおり，日本年金機構に対し機構宛て全喪届が提出されており（なお，同(イ)のとおり，日本年金機構は，本件事業所に使用されていた３７名の被保険者について健康保険及び厚生年金保険の資格喪失を確認している。），本件事業所は適用事業所として全喪したものと認められる（被告も，機構宛て全喪届の提出により本件事業所が適用事業所として全喪したことを争うものではない。）。そうすると，上記１(1)で説示したとおり，設立事業所が適用事業所として全喪した場合，設立事業所の地位を喪失すると解されるのであるから，本件事業所は，適用事業所として全喪したことに伴い，本件規約変更の手続が完了することを待つまでもなく，被告の設立事業所の地位も喪失したというべきである。
(2)上記(1)によれば，本件事業所が適用事業所として全喪したものの，被告の設立事業所であり続けることを前提に，本件各書面の提出をもって「脱退の申出」（本件規定）がされたということはできない。また，上記１のとおりである以上，本件においてＡが「脱退の申出」を行うということを観念することはできず，本件各書面の提出をもって「脱退の申出」をしたということはできない（なお，本件脱退報告書には，前提事実(2)ウのとおり，本件事業所が，本件合併により当然に被告を脱退した旨の記載があるのみであり，これを「脱退の申出」というのも困難である。）。なお，被告が前記第２の４(1)（被告の主張）ア(ア)において主張するように，全喪事由が生じたことにより当然に適用事業所として全喪するのではなく，当該適用事業所の事業主が，法施行規則１３条の２第１項の全喪届を提出することにより全喪するものとしても，全喪届は，適用事業所の全喪の手続において日本年金機構に提出されるものであり，被告に対する申出ではなく，上記１のとおり，「脱退の申出」とは，当該申出の時点において設立事業所の地位にある事業所からされるいわゆる任意脱退の申出をいうものであることからすると，全喪届の提出がこれに当たるということはできない。
第４結論
以上によれば，本件納入告知は違法であり，原告の請求は理由があるからこれを認容することとして，主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第２部
裁判長裁判官     増    田              稔裁判官      村      田      一      広裁判官      高      橋      心      平
別紙
関係法令等の定め
第１厚生年金保険法
１６条（適用事業所）
(1)１項
次の各号のいずれかに該当する事業所若しくは事務所（以下単に「事業所」という。）又は船舶を適用事業所とする。
１号次に掲げる事業の事業所又は事務所であって，常時５人以上の従業員
を使用するもの
イないしタ〔略〕
２号前号に掲げるもののほか，国，地方公共団体又は法人の事業所又は事
務所であって，常時従業員を使用するもの
３号〔略〕
(2)２項    〔略〕
(3)３項
１項の事業所以外の事業所の事業主は，厚生労働大臣の認可を受けて，当該事業所を適用事業所とすることができる。
(4)４項    〔略〕
２７条


前条１項１号又は２号の適用事業所が，それぞれ当該各号に該当しなくなったときは，その事業所について同条３項の認可があったものとみなす。
３８条
(1)１項
６条３項の適用事業所の事業主は，厚生労働大臣の認可を受けて，当該事業所を適用事業所でなくすることができる。
(2)２項    〔略〕
４９条（被保険者）
適用事業所に使用される７０歳未満の者は，厚生年金保険の被保険者とする。
５１４条（資格喪失の時期）
９条又は１０条１項の規定による被保険者は，次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日（〔括弧内略〕）に，被保険者の資格を喪失する。１号死亡したとき。
２号その事業所又は船舶に使用されなくなったとき。３号８条１項又は１１条の認可があったとき。
４及び５号〔略〕
６４３条（年金額）
(1)１項
老齢厚生年金の額は，被保険者であった全期間の平均標準報酬額（括弧内略）の１０００分の５．４８１に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
(2)２及び３項    〔略〕
７４４条の２（厚生年金基金に関連する特例）
(1)１項
被保険者であった期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であった期間である者に支給する老齢厚生年金については，４３条１項に規定する額は，同項に定める額から当該厚生年金基金の加入員であった期間に係る１３２条２項に規定する額（その額が４３条１項に定める額を上回るときは，同項に定める額）を控除した額とする。
(2)２ないし４項    〔略〕
８１０６条（基金の目的）
厚生年金基金（以下「基金」という。）は，加入員の老齢について給付を行い，もって加入員の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とする。
９１０７条（組織）
基金は，適用事業所の事業主及びその適用事業所に使用される被保険者をもって組織する。
10１１０条（設立）
(1)１項
１又は２以上の適用事業所について常時政令で定める数以上の被保険者を使用する事業主は，当該１又は２以上の適用事業所について，基金を設立することができる。
(2)２項
適用事業所の事業主は，共同して基金を設立することができる。〔以下略〕
11１１１条
(1)１項
適用事業所の事業主は，基金を設立しようとするときは，基金を設立しようとする適用事業所に使用される被保険者の２分の１以上の同意を得て，規約をつくり，厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(2)２及び３項    〔略〕
12１１５条（規約）
(1)１項
基金は，規約をもって次に掲げる事項を定めなければならない。
１及び２号〔略〕
３号基金の設立に係る適用事業所の名称及び所在地（〔括弧内略〕）
４ないし９号〔略〕
１０号掛金及びその負担区分に関する事項
１１ないし１５号〔略〕
(2)２項
前項の規約の変更（政令で定める事項に係るものを除く。）は，厚生労働大臣の認可を受けなければ，その効力を生じない。
(3)３及び４項    〔略〕
13１１７条（代議員会）
(1)１項
基金に代議員会を置く。
(2)２項
代議員会は，代議員をもって組織する。
(3)３項
代議員の定数は，偶数とし，その半数は，設立事業所（基金が設立された適用事業所をいう。以下同じ。）の事業主において設立事業所の事業主（その代理人を含む。）及び設立事業所に使用される者のうちから選定し，他の半数は，加入員において互選する。
(4)４ないし７項    〔略〕
14１１８条
(1)１項
次に掲げる事項は，代議員会の議決を経なければならない。
１号規約の変更
２ないし４号〔略〕
(2)２ないし４項    〔略〕
15１２２条（加入員）
基金の設立事業所に使用される被保険者は，当該基金の加入員とする。
16１３０条（基金の業務）
(1)１項
基金は，１０６条の目的を達成するため，加入員又は加入員であった者の老齢に関し，年金たる給付（以下「老齢年金給付」という。）の支給を行うものとする。
(2)２ないし５項    〔略〕
17１３２条
(1)１項    〔略〕
(2)基金が支給する老齢年金給付であって，老齢厚生年金の受給権者に支給するものの額は，当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となった被保険者であった期間のうち同時に当該基金の加入員であった期間（括弧内略）の平均標準報酬額（括弧内略）の１０００分の５．４８１に相当する額に加入員たる被保険者であった期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない。
(3)３ないし５項    〔略〕
18１３８条（掛金）
(1)１項
基金は，基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に関する事業に要する費用に充てるため，掛金を徴収する。〔以下略〕
(2)２ないし４項    〔略〕
(3)５項
基金の設立事業所が減少する場合（設立事業所の事業主が，分割又は事業の譲渡により他の設立事業所の事業主以外の事業主にその事業の全部又は一部を承継させる場合その他の設立事業所の減少に相当するものとして厚生労働省令で定める事由が生じた場合を含む。）において，当該減少に伴い他の設立事業所に係る掛金が増加することとなるときは，当該基金は，当該増加する額に相当する額として厚生労働省令で定める計算方法のうち規約で定めるものにより算定した額を，当該減少に係る設立事業所の事業主から掛金として一括して徴収するものとする。
(4)６項    〔略〕
19１３９条（掛金の負担及び納付義務）
(1)１及び２項    〔略〕
(2)３項
前条５項及び６項の規定により徴収する掛金については，事業主が負担するものとする。ただし，加入員は政令で定める基準に従い規約で定めるところにより，当該掛金の一部を負担することができる。
(3)４ないし８項    〔略〕
20１４４条（設立事業所の増減）
(1)１項


基金がその設立事業所を増加させ，又は減少させるには，その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の２分の１以上の同意を得なければならない。
(2)２ないし５項    〔略〕
第２厚生年金保険法施行規則（以下「法施行規則」という。）１１３条の２（適用事業所に該当しなくなった場合の届出）
(1)１項
適用事業所の事業主（船舶所有者を除く。以下この項において同じ。）は，廃止，休止その他の事情により適用事業所に該当しなくなったときは，当該事実があった日から５日以内に，次に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならない。ただし，１４条の規定により申請をするときは，この限りではない。
１号事業主の氏名又は名称及び住所
２号事業所の名称及び所在地
３号該当しなくなった年月日及びその事由
(2)２項
前項の届書には，適用事業所に該当しなくなったことを証する書類を添えなければならない。
(3)３ないし６項    〔略〕
２１４条（任意適用取消の申請）
(1)１項
法８条１項の規定による認可を受けようとする事業主は，厚生年金保険任意適用取消申請書（括弧内略）を日本年金機構に提出しなければならない。
〔以下略〕
(2)２項    〔略〕
第３厚生年金基金令（ただし，平成２６年政令第７３号により廃止される前のもの。以下「基金令」という。）２条（規約の変更）
法１１５条２項に規定する政令で定める事項は，次に掲げるとおりとする。
１号〔略〕
２号法１１５条１項３号に掲げる事項の変更（法１４４条の規定による厚生年金基金の設立に係る適用事業所の増加又は減少に係る場合を除く。）
３ないし７号〔略〕
第４厚生年金基金規則（ただし，平成２６年厚生労働省令第２０号により廃止される前のもの。以下「基金規則」という。）
１３２条の３の２（設立事業所の減少に係る掛金の一括徴収）法１３８条５項の厚生労働省令で定める事由は，次のとおりとする。１号設立事業所の事業主が，分割又は事業の譲渡により他の設立事業所の事業主以外の事業主にその事業の全部又は一部を承継させる場合２号前号に規定する場合のほか，規約で定めるところにより，設立事業所に
使用される当該基金の加入員の数が減少する場合
２３２条の３の３
(1)１項
法１３８条５項の厚生労働省令で定める計算方法は，次のいずれかの方法とする。
１号当該減少に係る設立事業所（以下この条において「減少設立事業所」という。）が減少しないとしたならば基金が減少設立事業所の事業主から徴収することとなる３２条５項に規定する過去勤務債務に係る掛金の
額の予想額の現価とする方法
２号減少設立事業所が減少する日（以下この条において「減少日」という。）における年金給付等積立金の額が，当該日を令３９条の３第２項１号に規定する基準日とみなして同項の規定の例により計算した額を下ることが見込まれる場合において，当該下る額の見込額のうち減少設立事業所に係る分として規約で定めるところにより合理的に計算した額とする方法３号前２号の額のうちいずれか大きい額とする方法４号その他厚生労働大臣が定めるところにより計算した額とする方法（厚生労働大臣が定める場合に限る。）
(2)２ないし４項〔略〕
第５本件規約
１４条（設立事業所の範囲）
この基金の設立事業所（この基金が設立された厚生年金保険の適用事業所をいう。以下同じ。）となることができる厚生年金保険の適用事業所の範囲は，神奈川県に所在する次の各号に掲げる適用事業所とする。〔以下略〕
１及び２号〔略〕
２５条（設立事業所の名称及び所在地）
この基金の設立事業所の名称及び所在地は，別表第１〔略〕のとおりとする。３附則１４条（未償却過去勤務債務等の額の一括納付）
(1)１項
この基金は，給付に要する費用に充てるため，脱退の申出（基金の分割及び権利義務の移転による脱退を除く。）を行った設立事業所（以下「減少設立事業所」という。）に係る未償却過去勤務債務等の額を，減少設立事業所に係る特別掛金として当該減少設立事業所の事業主から徴収するものとする。
(2)２項
この基金は，前項の規定による特別掛金のほか，この基金の設立事業所に使用される加入員の数が減少する場合において，次の各号のいずれかに掲げる事由に該当した場合において，当該加入員の減少に係る未償却過去勤務債務等の額を，加入員の減少に係る特別掛金として当該加入員が減少した設立事業所（以下「加入員減少事業所」という。）の事業主から徴収するものとする。
１号設立事業所の事業主が，会社分割（会社分割後のすべての事業所がこの基金の設立事業所となる場合を除く。）を行い，当該設立事業所の加入員の一部を他の設立事業所以外の事業所に転籍させることにより，こ
の基金の加入員の資格を喪失させた場合
２号設立事業所の事業主が，事業の全部又は一部の譲渡（他の設立事業所に譲渡する場合を除く。）を行い，当該設立事業所の加入員の全部又は一部を他の設立事業所以外の事業所に転籍させることにより，この基金
の加入員の資格を喪失させた場合
(3)３項
１項に規定する減少設立事業所及び２項に規定する加入員減少事業所（以下「減少設立事業所等」という。）の事業主から徴収することとなる特別掛金は，次の各号に掲げる額とする。
１号未償却過去勤務債務相当額
２号繰越不足金相当額
３号資産評価調整額相当額
(4)４項    〔略〕
４附則１５条（減少設立事業所等に係る特別掛金の額）前条１項又は２項に定める減少設立事業所等に係る特別掛金の額は，次の各号に掲げる額の合計額とする。
１号前条３項１号に定める額
次のアに掲げる額とイに掲げる額を合算して得た額


平成２４年５月２４日判決言渡
平成２３年（行ケ）第１０４１２号審決取消請求事件
平成２４年４月１７日口頭弁論終結
判                決
原                    告      有限会   社新英   プラナ   ーズ被                    告      特許庁   長官指定代   理人       加      内      慎      也同                            長      島      孝      志同                            田      部      元      史同                            芦      葉      松      美
主                文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
特許庁が不服２０１０－１８５８号事件について平成２３年１０月２０日にした審決を取り消す。
第２当事者間に争いのない事実
１特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「カタカナ英語変換システム」とする発明について，平成１７年７月６日に特許出願（特願２００５－２２４６４８号。請求項の数２。以下「本願」という。）をしたが，平成２１年１０月５日付けで拒絶査定を受けた。これに対し，原告は，平成２２年１月１２日付けで，上記拒絶査定に対する不服審判請求（不服２０１０－１８５８号）をした。特許庁は，平成２３年１０月２０日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決をし，その謄本は同年１１月１４日に原告に送達された。
２特許請求の範囲の記載
本願の特許請求の範囲の請求項１の記載は，次のとおりである（以下，請求項１に係る発明を「本願発明」という。）。
「【請求項１】
コンピュータ上で動作する日本語応用プログラムに日本語を入力するシステムにおいて，英語を語源とする片仮名表記語（以降，カタカナ英語と呼ぶ）の入力方式を，その他の片仮名，平仮名，漢字，英数字および記号の入力方式とは別に構築したシステム。カタカナ英語の入力方式は，専用の英語・カタカナ英語対応表を持つデータベースを設け，そのデータベースを基に，利用者が入力した英語の文字列をカタカナ英語に変換し，それで得られたカタカナ英語を日本語応用プログラムに渡す方式とする。このカタカナ英語入力方式は，現行のローマ字仮名変換方式は使っていない。カタカナ英語を除く片仮名，平仮名，漢字，英数字および記号の入力方式は，日本工業規格ＪＩＳＸ４０６４の仮名漢字変換システムまたはそれに準拠するシステムとするが，日本語が入力できるものであれば特に限定はしない。」
３審決の理由
審決の理由は，別紙審決書写しのとおりである。要するに，本願発明は，特開平９－１５３０４４号公報（以下「引用例」という。）に記載された発明及び周知技術に基づき，容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項により特許を受けることができないというものである。
審決は，上記結論を導くに当たり，引用例に記載された発明（以下「引用発明」という。）の内容，同発明と本願発明との一致点，相違点について，次のとおり認定した。
(1)引用発明の内容
「日本語を入力するシステムにおいて，英単語に対応するカナ文字（以降，カタカナ英語と呼ぶ）の入力方式を，かな漢字変換の入力方式とは別に構築したシステム。カタカナ英語の入力方式は，専用の英単語・カナ文字対応表を持つ辞書ファイルを設け，その辞書ファイルを基に，操作者が入力した英単語をカタカナ英語に変換し，それで得られたカタカナ英語を出力する方式とする。このカタカナ英語入力方式は，現行のローマ字仮名変換方式は使っていない。」
(2)一致点及び相違点
ア一致点
「日本語を入力するシステムにおいて，英語を語源とする片仮名表記語（以降，カタカナ英語と呼ぶ）の入力方式を，その他の片仮名，平仮名，漢字，英数字および記号の入力方式とは別に構築したシステム。カタカナ英語の入力方式は，専用の英単語・カナ文字対応表を持つデータベースを設け，そのデータベースを基に，操作者が入力した英単語をカタカナ英語に変換し，それで得られたカタカナ英語を出力する方式とする。このカタカナ英語入力方式は，現行のローマ字仮名変換方式は使っていない。」
イ相違点
「本願発明の『日本語を入力するシステム』は，『コンピュータ上で動作する日本語応用プログラム』に日本語を入力するシステムであって，『得られたカタカナ英語』を『日本語応用プログラムに渡す』方式であるのに対し，引用発明の『日本語を入力するシステム』は，『コンピュータ上で動作する日本語応用プログラム』に日本語を入力するシステムとは限らず，また『得られたカタカナ英語』を『日本語応用プログラムに渡す』方式とは限らない（引用例には，『日本語応用プログラム』に関する記載がない。）点。」
第３当事者の主張
１取消事由に関する原告の主張
審決には，以下のとおり，本願発明と引用発明の対比の誤り，及びこれを前提とした容易想到性判断の誤りがある。
すなわち，学校教育では，米国式英語と英国式英語の違いを教えるべきであるところ，現在，マイクロソフト社の日本語入力システムでは，カタカナ英語（英語を語源とするカタカナ表記の英語）から英語を出力する際，米国式英語しか出力することができないのに対し，本願発明は，米国式英語を標準にし，必要に応じて英国式英語を出力できるように構成することができる。また，本願発明は，カタカナ英語につき，短音式表記（ＪＩＳ形式）か長音式表記（国語規範）のいずれかを優先出力として固定できるように構成されており，操作上の不便なくカタカナ英語の抑制や使用法の統一を図ることができる。さらに，本願発明は，カタカナ英語を入力した際，同音異義のカタカナ英語を区別するため，語源である英語の意味が表示されるとともに，英語とカタカナ英語の双方向変換が可能である。上記のとおり，本願発明は，①語源である英語について，米国式か，英国式かを選択できる，②カタカナ英語は，短音式表記（ＪＩＳ形式）か，長音式表記（国語規範）に設定できる，③同音異義のカタカナ英語を区別するために，語源である英語の意味が表示される，との３つの技術が同時に働き，カタカナ英語を適切に処理することができるのに対し，引用例には，かかる技術が記載も示唆もされていない。また，引用発明は，カナ文字表記とアルファベット表記のいずれかを知っていれば，正しい文字を入力することができ，操作性を向上させることができる，カナ英字辞書の辞書サイズを削減することができるとの効果を奏するのに対し，本願発明は，カタカナ英語の濫用の抑制，カタカナ英語の使用方法の統一，日本人の平均的な英語のレベル向上との効果を奏するものであって，本願発明と引用発明では奏する効果も異なる。
以上のとおり，審決の本願発明と引用発明との対比には誤りがあり，これを前提とした本願発明の容易想到性判断にも誤りがある。


なお，審決は，本願発明と引用発明との対比のみを行っているが，本願発明と引用例以外の文献記載の発明とも対比をするべきである。また，審決は，本願発明の容易想到性のみを判断しているが，本願発明のみならず，本願の請求項２に記載された発明についても検討すべきである。
２被告の反論
原告が主張する，本願発明の課題解決方法及び効果は，特許請求の範囲の記載に基づかない主張であり，失当である。また，審決は，引用例から引用発明を認定し，それを本願発明と対比させて，一致点及び相違点を認定し，その相違点について周知技術を考慮して，当業者（その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者）が容易に発明をすることができたと認定，判断したのであって，他の文献の記載や本願の請求項２記載の発明について検討していないとしても，その対比方法に誤りはなく，これを前提とした本願発明の容易想到性判断にも誤りはない。
第４当裁判所の判断
当裁判所は，原告の取消事由の主張には理由がなく，本願発明は，引用発明及び周知技術に基づき，容易に発明をすることができたものであるから，特許法２９条２項により特許を受けることができないとした審決に誤りはないものと判断する。その理由は，以下のとおりである。
１事実認定
(1)本願発明に係る特許請求の範囲の記載は，前記第２の２記載のとおりである。すなわち，本願発明は，コンピュータ上で動作する日本語応用プログラムに日本語を入力するシステムにおいて，英語を語源とする片仮名表記の文字（以下「カタカナ英語」という。）の入力方式を，その他の片仮名，平仮名，漢字，英数字および記号の入力方式とは別に構築したシステムとし，カタカナ英語の入力方式は，専用の英語・カタカナ英語対応表を持つデータベースを設け，そのデータベースを基に，利用者が入力した英語の文字列をカタカナ英語に変換し，それで得られたカタカナ英語を日本語応用プログラムに渡す方式とし，このカタカナ英語入力方式は，現行のローマ字仮名変換方式は使っておらず，カタカナ英語を除く片仮名，平仮名，漢字，英数字および記号の入力方式は，日本工業規格ＪＩＳＸ４０６４の仮名漢字変換システムまたはそれに準拠するシステムとするが，日本語が入力できるものであれば特に限定はしないとの，カタカナ英語変換システムに係る発明である。
(2)引用例の記載
引用例（甲１８）には，次の記載がある。
「【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は，文字処理装置およびカナ英字変換装置に関し，特に同一の概念についてカナ文字表記とアルファベット表記の両方が存在する単語の，カナコードから英字コードへの変換処理と英字コードからカナコードへの変換処理とを含む文字処理装置およびカナ英字変換装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来，この種の文字処理装置においては，カナ表現する場合の入力方法と英字表現する場合の入力方法がそれぞれ異なっていた。例えば，“データ”とカナ表現する場合には“ＤＥーＴＡ”とローマ字型の入力，または“データ”とカナ字型の入力が必要であり，“ＤＡＴＡ”と表現する場合には，“ＤＡＴＡ”とアルファベットの入力が必要である。
【０００３】これらの入力のわずらわしさを解決することを目的として，例えば特開平２－２８９０３２号公報にはアルファベットの入力をカナ文字に変換することが提案され，また特開平３－５０６６８号公報にはカナ文字の入力をアルファベトに変換することが提案されている。」
「【０００６】・・・本発明は・・・少なくともカナ文字表記とアルファベット表記のいずれか一方を知っていれば正しい文字を入力できる操作性を向上した文字処理装置およびカナ英字変換装置を提供することを目的とする。【０００７】また，本発明は，カナ文字表記とアルファベット表記との間の変換方向を指示する必要をなくして操作性を向上させるとともに，変換用辞書の辞書サイズを削減することができる文字処理装置およびカナ英字変換装置を提供することを目的とする。」
「【００１８】入力装置１は，漢字・英字・カナ・記号等を入力するための文字キーの他に，変換キーや確定キー，漢字変換キー，英字変換キー等の各種のコマンドキーを備えたキーボードである。ここで，英字変換キーは，カナ文字と英単語との間の変換を指示するコマンドキーである。」
「【００２３】カナ英字変換手段６は，入力装置１から英字変換キーがキー入力されると，文書メモリ７上の未確定のカナコード列を用いてカナ英字辞書５を検索し，変換候補の英字コード列を取得して文書メモリ７に設定する機能を持つものである。また，未確定の英字コード列を用いてカナ英字辞書５を検索し，変換候補のカナコード列を取得して文書メモリ７に設定する機能も持つ。」「【００２９】まず，最初に入力装置１から操作者が“ＤＥーＴＡ”（または“データ”）と入力し，英字変換キーを押下したとすると，この入力を受けた入力処理手段２は，文字コード列を文書メモリ７に格納し，カナ英字変換手段６に制御を渡す。カナ英字変換手段６は，文書メモリ７から“データ”を読み出し，カナ英字辞書５を“データ”をキーに検索して“ＤＡＴＡ”，“Ｄａｔａ”等を取得し，これらの変換候補の英字コード列を文書メモリ７に設定し，表示制御手段９に制御を渡す。表示制御手段９は，文書メモリ７に設定された英字コード列を表示処理し，表示装置８に変換候補の英字文字列として表示させる。
【００３０】操作者は，変換したい英字文字列“ＤＡＴＡ”が表示装置８に表示されたときに，入力装置１の確定キーを押下して確定する。【００３１】これとは逆に，入力装置１から“ＤＡＴＡ”と入力し，英字変換キーを押下したときには，カナ英字変換手段６は，“データ”から“ＤＡＴＡ”を取得した場合と同様に，カナ英字辞書５の検索時のキーを“ＤＡＴＡ”として“データ”を取得することが可能である。」
「【００３４】・・・本発明の第２の実施の形態に係るカナ英字変換装置２０は，被変換単語を格納する入力バッファメモリ２１と，カナ英字辞書２２と，入力バッファメモリ２１に格納された単語のコード種別を自動判定し，そのコード種別に応じてカナ英字辞書２２を検索してカナ文字表記からアルファベット表記への変換またはその逆方向への変換を実行するカナ英字変換手段２３と，カナ英字変換手段２３による変換結果を格納する出力バッファメモリ２４と，を備えている。また，カナ英字変換装置２０は，その接続されているワードプロセッサ等の文書処理装置２５との間で変換指示２６および変換完了通知２７の通信動作を行う。」「【００３９】文書処理装置２５が，被変換対象単語を入力バッファメモリ２１に格納し，格納後に変換指示２６を行うと，カナ英字変換装置２０のカナ英字変換手段２３が始動して，次のように動作する。


【００４０】すなわち，カナ英字変化手段２３は，入力バッファメモリ２１に格納されている被変換対象単語のコード種別を判定する。【００４１】ここで，被変換対象単語がカナコードである場合には，五十音順インデックス２２１を検索して，入力バッファメモリ２１に格納されている単語と等しい単語がカナ表記カラム２２４に設定されているカナ英字変換テーブル２２３のエントリーを位置づけ，そのエントリーのアルファベット表記カラム２２５に設定されている単語を変換結果として取得する。例えば，操作者がローマ字型で“ＫＯーＴＯ”，またはカナ字型で“コート”と入力し，カナ英字変換キーを押下した場合には，対応する英単語“ＣＯＡＴ”を取得することができ，またその他の変換候補の英単語として“ＣＯＵＲＴ”を取得することができる。【００４２】これに対し，被変換対象単語が英字コードである場合には，アルファベット順インデックス２２２を検索して，入力バッファメモリ２１に格納されている単語と等しい単語がアルファベット表記カラム２２５に設定されているカナ英字変換テーブル２２３のエントリーを位置づけ，そのエントリーのカナ表記カラム２２４に設定されている単語を変換結果として取得する。例えば，操作者が“ＣＯＡＴ”と入力し，カナ英字変換キーを押下した場合には，対応するカナ文字“コート”を取得することができる。
【００４３】なお，被変換対象単語がカナコードであるか英字コードであるかの判別が困難である場合には，五十音順インデックス２２１およびアルファベット順インデックス２２２の両方を検索してカナ英字変換テーブル２２３の検索を行うようにするとよい。
【００４４】その後，カナ英字変換手段２３は，取得された変換結果を出力バッファメモリ２４に設定した後，文書処理装置２５に対して変換完了通知２７を行い，その動作を終了する。」
２判断
(1)上記引用例の記載によれば，引用例には，日本語を入力するシステムにおいて，カタカナ英語の入力方式を，かな漢字変換の入力方式とは別に構築したシステムとし，カタカナ英語の入力方式は，専用の英単語・カナ文字対応表を持つ辞書ファイルを設け，その辞書ファイルを基に，操作者が入力した英単語をカタカナ英語に変換し，それで得られたカタカナ英語を出力する方式とし，このカタカナ英語入力方式は，現行のローマ字仮名変換方式は使っていないとの，発明が記載されているものと認められる。そこで，本願発明と引用発明を対比すると，日本語を入力するシステムにおいて，カタカナ英語の入力方式を，その他の片仮名，平仮名，漢字，英数字及び記号の入力方式とは別に構築したシステムとし，カタカナ英語の入力方式は，専用の英単語・カナ文字対応表を持つデータベースを設け，そのデータベースを基に，操作者が入力した英単語をカタカナ英語に変換し，それで得られたカタカナ英語を出力する方式とし，このカタカナ英語入力方式は，現行のローマ字仮名変換方式を使っていないとの点で一致し，本願発明の「日本語を入力するシステム」は，「コンピュータ上で動作する日本語応用プログラム」に日本語を入力するシステムであって，「得られたカタカナ英語」を「日本語応用プログラムに渡す」方式であるのに対し，引用例には，「日本語応用プログラム」に関する記載がなく，引用発明の「日本語を入力するシステム」は，「コンピュータ上で動作する日本語応用プログラム」に日本語を入力するシステムとは限らず，また，「得られたカタカナ英語」を「日本語応用プログラムに渡す」方式とは限らない点で相違するものと認められる。上記相違点について検討すると，「コンピュータ上で動作する日本語応用プログラム」に日本語を入力するシステムや，このようなシステムにおいて，利用者の入力や変換によって得られた単語を「日本語応用プログラムに渡す」方式とすることは，周知の技術事項と認められる。そうすると，本願発明は，引用発明に周知技術を適用することにより，容易に想到することができたといえ，審決の容易想到性判断に誤りはない。
(2)原告の主張について
これに対し，原告は，本願発明は，①語源である英語について，米国式か，英国式かを選択できる，②カタカナ英語は，短音式表記（ＪＩＳ形式）か，長音式表記（国語規範）に設定できる，③同音異義のカタカナ英語を区別するために，語源である英語の意味が表示される，との３つの技術が同時に働き，カタカナ英語を適切に処理することができるのに対し，引用例には，かかる技術が記載も示唆もされていない，また，本願発明は，カタカナ英語の濫用の抑制，カタカナ英語の使用方法の統一，日本人の平均的な英語のレベル向上との効果を奏するものであって，本願発明と引用発明では奏する効果も異なる，と主張する。しかし，本願発明に係る特許請求の範囲の記載は，前記第２の２記載のとおりであり，原告が主張する本願発明に係る上記技術事項及び効果は，特許請求の範囲の記載に基づかない主張であって，失当である。
また，原告は，本願発明と引用例以外の文献記載の発明とも対比をするべきであるとか，本願発明のみならず，本願の請求項２に記載された発明についても検討をするべきであるなどと主張する。しかし，上記のとおり，審決の本願発明と引用発明との対比方法に誤りはなく，引用例以外の文献の記載や本願の請求項２に記載された発明について検討するまでもなく，本願発明は，特許法２９条２項により特許を受けることができないものである。したがって，原告の上記主張は，いずれも独自の見解であって，その主張自体失当である。
(3)小括
以上のとおり，審決には本願発明と引用発明の対比に誤りはなく，これを前提とした容易想到性判断にも誤りはない。
なお，原告は，「審決で引用されている当業者とは，事実上，当市場を独占するマイクロソフト社である。マイクロソフト社が市場を独占している状況で（甲１７），被告が，審決で，本願発明の拒絶の理由づけとして，『当業者』を引き合いに出すのは不適切である。」と主張するが，「当業者」とは，特許法２９条２項に規定する「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者」のことであり，特定の業者を指すものではないから，原告の主張は失当である。
３結論
以上のとおり，原告の主張する取消事由には理由がなく，他に審決にはこれを取り消すべき違法は認められない。その他，原告は，縷々主張するが，いずれも，理由がない。よって，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
芝      田      俊      文
裁判官
西              理      香
裁判官
知      野              明


令和元年９月１８日判決言渡
平成３１年(行ケ)第１００３６号審決取消請求事件
口頭弁論終結日令和元年６月２６日
判決
原告                    Ｘ
同訴訟   代理人   弁護士    古澤康治
同     岩本直樹
同訴訟   代理人   弁理士    相原   正
被告   紀州住   機建設   株式会   社
同訴訟   代理人   弁理士    西原広徳
主文
１特許庁が取消２０１７－３００４２１号事件について平成３１年２月２７日にした審決を取り消す。
２訴訟費用は被告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
主文第１項と同旨
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等（後掲各証拠及び弁論の全趣旨から認められる事実）
⑴原告は，次の商標（以下「本件商標」という。）の商標権者である（甲１）。
登録番号   第５６３９８７９号
登録出願日平成２５年７月９日
設定登録日平成２５年１２月２７日
登録商標（標準文字）アンドホーム
商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務
第３７類建設工事，建築工事に関する助言，建築物の
施工管理，建築設備の運転・点検・整備
第４２類建築物の設計，測量，地質の調査，デザイン
の考案，建築又は都市計画に関する研究
⑵被告は，本件商標の指定役務中，第４２類「測量，地質の調査，建築又は都市計画に関する研究」についての不使用を理由として，商標法５０条１項に基づき，商標登録取消審判請求をし，平成２９年７月３日，同請求が登録された（取消２０１７－３００４２１号）。
⑶特許庁は，上記請求について審理した上，平成３１年２月２７日，「登録第５６３９８７９号商標の指定役務中，第４２類「測量，地質の調査，建築又は都市計画に関する研究」についての商標登録を取り消す。」旨の審決（以下「本件審決」という。また，取消しに係る役務を「取消対象役務」という。）をした。その謄本は，同年３月７日，原告に送達された。⑷原告は，平成３１年３月２３日，本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
２本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりであり，その要旨は，次のとおりである。
原告の被告に対する本件商標の使用許諾は認められないから，被告が通常使用権者として，本件商標を使用したものとは認められない。また，Ｋ（以下「Ｋ」という。なお，本件審決では「Ｋ氏」と記載されている。）は，本件商標の通常使用権者であると認めうるとしても，取消対象役務について本件商標を使用したものとは認められない。
したがって，原告が，前記取消審判請求の登録前３年以内（平成２６年７月３日から平成２９年７月２日までの期間である。以下「要証期間」という。）に日本国内において，商標権者，専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが取消対象役務について本件商標を使用していたことを証明したとは認められない。
よって，本件商標は，商標法５０条の規定により，取消対象役務について，その登録を取り消すべきものである。
３取消事由
⑴原告の被告に対する使用許諾についての判断の誤り（取消事由１）⑵Ｋによる本件商標の使用についての判断の誤り（取消事由２）
第３原告主張の取消事由
１取消事由１（原告の被告に対する使用許諾についての判断の誤り）⑴本件審決は，被告と原告の間に何らかの契約関係があったことはうかがわれるが，本件商標の使用許諾が含まれていると認めることはできないと判断したが，これは次のとおり誤りである。
⑵被告は，原告から本件商標の使用の許諾及びブランドデザインを含むコンサルティングを受けていた。また，被告は，自社ブランドを構築する際，検討している呼称について商標検索を行い，その過程で，原告が本件商標を取得していることに気づいたはずである。被告が警告書によって初めて気づいたというのは不自然であり，呼称についても許諾を得ていたというべきである。
２取消事由２（Ｋによる本件商標の使用についての判断の誤り）⑴本件審決は，取消対象役務について本件商標を使用していないことを主たる理由としてＫによる「使用」を否定する判断をしたが，これは次のとおり誤りである。
⑵まず，商標法５０条所定の「使用」は，当該商標がその指定商品又は指定役務について何らかの態様で使用されていれば足り，出所表示機能を果たす態様に限定されるものではないと解される。
⑶「使用」の該当性について
ア商標法２条３項３号について
商標法２条３項３号について，標章が付される対象物は，役務を提供する者が，その役務を提供するに当たり，その役務の提供を受ける者（以下「需要者」という。）の利用に供する物であればよく，需要者が直接に利用する物に限られないというべきである。
住宅を建築するには，地盤調査が必要となるところ，Ｋが注文者らに示した資金計画表には，「地盤改良工事費用（予定費）◎地盤調査の結果により工事費用が変動いたします」と記載されている。本件では，実際の地盤調査は，Ｋの下請けである東昇技建株式会社（以下「東昇技建」という。）が行った。
そして，地盤調査の項目が記載されている資金計画表や建築図面の提供を受けながら，Ｋと何度も打合せを重ねて家づくりを行う注文者は，Ｋから地盤調査の役務の提供を受けていると認識するはずである。よって，Ｋが資金計画表に「アンドホーム」の標章を付したことは，地質の調査の役務を提供するに当たり，需要者の利用に供する物に標章を付する行為といえる。
イ商標法２条３項４号について
本件において，Ｋは，地盤調査について東昇技建に調査を依頼したが，注文者との関係ではＫが地盤調査を行ったと評価すべきである。そして，上記アのとおり，役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物である資金計画表に「アンドホーム」の標章を付していることから，役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為があったといえる。
ウ商標法２条３項８号について
商標法２条３項８号の「取引書類」には，注文書・納品書等が含まれる。
本件では，Ｋは，契約書，各種見積もり，資金計画表を，注文者に交付したから，商標法２条３項８号に該当する。


また，Ｋは，代表取締役を務めていた株式会社松山中央不動産（以下「松山中央不動産」という。）のホームページにおいて，会社を設立した平成２７年１２月２４日からシンプルハウスを設立した平成２８年６月９日までの間のいずれかの時期において，「アンドホーム」の標章を付した広告をしていた。かかる行為も，商標法２条３項８号に該当する。本件審決はこの点について判断をしておらず，審理不尽の違法がある。⑷以上のとおり，通常使用権者であるＫは，要証期間内に，取消対象役務について，本件商標を使用したものである。
第４被告の反論
１取消事由１（原告の被告に対する使用許諾についての判断の誤り）について⑴争う。次のとおり，原告の主張は失当であり，被告による「アンドホーム」又は「アンドホーム建築設計事務所」の標章の使用は，本件商標の通常使用権者による商標の使用ではない。
⑵原告は，被告が原告からコンサルティングを受けていたことなどを主張する。しかしながら，ブランドデザインのコンサルティングを受けることと商標の使用許諾を受けることは全く別のものである。
また，原告は，被告が自社ブランドを構築する際に商標検索を行い，原告の商標取得に気がついたはずであるなどと主張する。しかしながら，そのような事実はない。
２取消事由２（Ｋによる本件商標の使用についての判断の誤り）について⑴本件商標を取消対象役務について取り消した本件審決の判断に誤りはない。
⑵原告は，商標法５０条の「使用」につき，出所表示機能を果たす態様に限定されるものではないなどと主張する。しかしながら，本件は，原告及びＫが取消対象役務を提供せず，あるいは取消対象役務に本件商標を使用していないものであるから，失当である。
⑶前提とする事実関係について（書証の成立の真正等も含む）被告は，原告が主張する事実関係を争うものである。また，原告がその事実関係を裏付けるものとして提出する書証につき，その成立及び信用性を争う。具体的な主張は，次のとおりである。
ア請負契約書，資金計画表及び建築図面について
まず，請負契約書（甲２０から２２まで），資金計画表（甲３０，３１，３３から３５まで，３８，４３，４５，５１，５２），及び建築図面（甲２９，３２，３６，３７，４０）は，その注文者又は宛先がマスキングされているから，証拠としての関連付けがされていない。また，これらの証拠は，甲２２以外，本件審判手続において写しが原本として提出され，原本そのものは提出されていない。請負契約書（甲７０，７１）の成立の真正及び信用性も争う。
次に，資金計画表には，打ち合わせにおける内容の変更に関する書き込みが一切ない。何度も打ち合わせをして資金計画を変更したのであれば，建築図面と同様，資金計画表にも注文者の要望等が書き込まれ，それに基づき新たな資金計画表を作成するはずである。一切書き込みがないことは，資金計画表が打ち合わせに現実に用いられたものでないことを示すものというべきであり，少なくとも資金計画表は，ねつ造された書面である可能性が非常に高い。
そして，原告は，本件審判手続における各書証の写しにおいて注文者の氏名及び住所を全てマスキングし，営業秘密であると述べるなどしていた。このような原告の行動も，原告の提出する各書証がねつ造されたものであることを示すものである。
以上のとおり，原告が提出したこれらの書証は，ねつ造されたものと判断せざるを得ず，証拠能力がないものであり，仮に証拠能力があったとしても証明力がないものである。
イ建築確認申請書及び建築計画概要書について
原告は，建築確認申請書（甲５９）及び建築計画概要書（甲６０）をもって，屋号として「アンドホーム」の名称を使用していたと主張する。しかしながら，この証拠は，成立の真正が認められたとしても，建築確認申請の際に屋号として「アンドホーム」の名称を記載したことを示すにすぎず，取消対象役務の提供に本件商標を使用したことを示すものではない。
また，確認済証の交付がされるまでは工事に着工できないところ，確認済証の交付は，株式会社シンプルハウスが設立された平成２８年６月９日と同日であり，工事着工予定年月日は同月１０日とされているから，少なくとも実際の工事着工時にはＫは「株式会社シンプルハウス」の名称で事業を行っていたこととなる。
したがって，これらの証拠は，Ｋが「アンドホーム」の名称を用いて取消対象役務を行ったことを示すものではない。
ウＫの本件審判手続における証言及び陳述書についてＫは，要証期間に建築士事務所として登録していなかったところ，かかる事実は，建築設計を行ったとするＫの証言（甲５８）と矛盾する。また，Ｋは，本件審判手続における証言及び陳述書（甲１９）において，「建築工事中の看板はアンドホームで工事は行います。」と述べている。しかしながら，前記証言における反対尋問において，Ｋは，看板は全て「シンプルハウス」名義であったと述べており，これらの内容は一致しない。
そして，Ｋは，陳述書（甲１９，５０）では，自らが設計を行っていたことを述べていたにもかかわらず，証人尋問では，設計及び建築図面の作成をしているのはコラボハウスの設計士であってＫは設計及び建築図面の作成をしてないことを述べており（甲５８），上記陳述書の記載は真実ではないと判断せざるを得ない。
したがって，Ｋの陳述書及び証言は真実ではない。
エ注文者の陳述書について
注文者の陳述書（甲６２，６６）の成立の真正及びその信用性を争う。これらの陳述書は，言及している時期及び書類が不明確であって，Ｋが要証期間に本件商標を取消対象役務について使用したことの証拠としては信用性がない。また，これらの陳述書は，前記ウのＫの陳述書と同様，信用性が低い。
オ名刺について
名刺（甲６３，６７，６８（いずれも枝番を含む。以下，枝番のある書証を掲げる場合は同じ。））については，その存在は不知であり，要証期間にＫから注文者らに渡された点は否認する。かかる名刺の作成日は明らかでなく，１，２日で容易に作成できるものである。また，かかる名刺には「アンドホーム」だけではなく「ＡｎｄＨｏｍｅＧｒｏｕｐ」という「アンドホーム」と不一致の記載がある。
カ保証書について
保証書（甲６４，６９）については，否認又は不知である。なお，当該保証書には，発行日の記載もない上に，発注者として「アンドホーム」の名称が記載されているだけであり，実際に地盤調査をしたのは東昇技建であって，「アンドホーム」の名称にて取消対象役務を要証期間に提供した証拠とはならない。
キメールについて
メール（甲６５）については，否認又は不知である。なお，メール及びメールを表示する画面は容易に改竄やねつ造が可能なものである上に，本メールには要証期間に「アンドホーム」の名称を用いて取消対象役務を提供した証拠となるべき記載はない。
ク地盤調査報告書について


地盤調査報告書（甲４９）の成立の真正及び信用性を争う。
ケ書証の提出時期について
なお，甲６２から６９までの書証は，原告準備書面提出期限を過ぎ，かつ，被告準備書面提出後に提出されたものであるが，それまで提出できなかった事情のあるような入手困難な証拠ではない。これらの証拠は，被告に反論の機会を与えないように意図的に口頭審理期日直前に作成，提出されたものであると考えざるを得ない。
⑷「使用」の該当性について
ア商標法２条３項３号について
原告は，資金計画表の交付をもって商標法２条３項３号の「使用」に該当すると主張する。
しかしながら，そもそも，かかる資金計画表は，同号所定の「その提供を受ける者の利用に供する物」に該当するものではない。また，資金計画表には，地盤調査により変動する「地盤改良工事費用」の記載はあっても，地盤調査の費用については記載されていない。注文者がＫから地盤調査の役務の提供を受けていると認識することはない。そして，「地盤調査報告書」（甲４９）を受けた注文者は，「アンドホーム」が地盤調査を行ったのではなく，東昇技建が地盤調査を行ったと認識する。注文者らも，その陳述書において，Ｋが地盤調査の手配をしたのであって，地盤調査そのものをしたのではないとの認識を示している（甲６２，６６）。
以上によれば，Ｋは，「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付する行為」を行っていない。
イ商標法２条３項４号について
原告は，Ｋが資金計画表に「アンドホーム」の標章を付して建築物の設計を行ったことをもって，商標法２条３項４号に該当するなどと主張する。
しかしながら，上述のとおり，Ｋは本件役務「地質の調査」を提供していない。資金計画表にも地盤調査の費用に関する項目の記載がない。以上によれば，Ｋは，「地質の調査」について，「役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付する行為」を行っていない。
ウ商標法２条３項８号について
原告は，契約書，各種見積もり，資金計画表の交付をもって商標法２条３項８号に該当すると主張する。
しかしながら，注文から納品までの役務提供期間に本件商標を付して役務を提供したことが感得されるような証拠は提出されていない。これまでに述べたとおり，Ｋは，取消対象役務を「アンドホーム」の名称にて提供していない。
また，原告が取引書類であると主張する上記書類を，Ｋが，展示，頒布等したとも認められない。
更に，原告は松山中央不動産のホームページで広告をしていたと主張する。しかしながら，原告の提出する証拠は要証期間に広告を行っていたことの証拠になるものではない。
⑸名目的な使用であることについて
原告は，被告が「アンドホーム」又は「アンドホーム建築設計事務所」の名称を使用していることを知っていたにも関わらず，Ｋに一時的に「アンドホーム」の名称を使用させたものである。
そうすると，原告は，被告への警告をする前に，Ｋに「アンドホーム」の名称を一時的に使用させて不使用取消を免れようとしたか，あるいは，被告が精力的に使用することにより「アンドホーム」又は「アンドホーム建築設計事務所」に化体させた業務上の信用を不当にＫへ移転させようとしたと考えられる。
Ｋによる平成２８年４月の同時期の３件だけについての使用は，反復継続性に欠ける名目的な使用であるから，そもそも業としての使用にあたらず，不使用取消を免れさせる「使用」には該当しない。
第５当裁判所の判断
１認定事実
⑴被告は，原告が提出する書証につき，その成立の真正及び信用性を争うので，まずこの点について検討する。
原告が，Ｋによる本件商標の使用の事実に関して提出する書証の記載内容は次のとおりである。
ア工事請負契約書（甲７０）に係る新築工事に関する書証(ｱ)平成２８年４月７日付け工事請負契約書の写し（甲７０。これは甲２０のマスキングを外した契約書の写しである。以下「工事請負契約書１」といい，同契約書に係る契約を「工事請負契約１」という。）には，その表紙に，注文者として夫婦２名の氏名（以下「注文者１」という。）及び請負業者として「アンドホーム代表Ｋ」と記載されている。また，同契約書本文にも，請負業者である「アンドホーム」と注文者１とが，松山市内の木造ガルバリウム鋼板葺２階建の工事請負契約（着手平成２８年５月下旬，完成同年９月下旬，請負代金額合計１３０２万３１９２円。「建物の売買代金はアンドホーム仕様によるもの」などとする記載がある。）を締結する旨の記載が存在し，末尾には，注文者１の各署名押印と「アンドホーム代表    Ｋ」の記名押印が存在する。同契約書は，収入印紙が貼付され，契印もなされるなどしており，少なくともその写しからは，内容及び外観上不自然な点は見当たらない。
(ｲ)工事請負契約１の建築工事に対応する平成２８年６月９日付けの確認済証及び添付書類一式の原本（甲５９）には，確認申請書も含まれており，同申請書の「工事施工者」欄には，不動文字で，氏名「Ｋ」，営業所名「アンドホーム」などと記載されている。
また，かかる確認済証の確認対象とされた建物の建築計画概要書の写し（甲６０。原告は，平成３１年４月２３日に松山市建築指導課において謄写したものと説明する。）には，「工事施工者」欄に，氏名「代表取締役Ｋ」（不動文字である「Ｋ」の前に手書きで代表取締役」と挿入されたもの。）及び営業所名「株式会社シンプルハウス」（不動文字である「アンドホーム」との記載を手書きの二重線で削除した上で，その横に記載されたもの。）などと記載されており，備考欄には平成２８年６月１５日に工事施工者変更届が提出された旨が手書きで記載されている。
(ｳ)工事請負契約１の経過に関する書証として，①平成２８年３月２日付け，同月８日付け，同月２８日付け，同年４月５日付け及び同月２２日付けの各建築図面の写し（甲２９，３２，３６，３７，４０），②同年３月２日付け，同月７日付け，同月２０日付け，同月２３日付け，同月２６日付け，同年４月８日付け，同年５月１０日付け及び同月１４日付けの各資金計画表の写し（甲３０，３１，３３から３５まで，３８，４３，４５），③名刺の原本（甲６３），④保証書の原本（甲６４），⑤Ｋが注文者１に宛てたメール２通の表示画面を撮影して印刷したもの（甲６５）が提出されている。


①各建築図面は，いずれも，建物の平面図及び立面図が記載されたものであるが，「アンドホーム」との標章の記載は存在しない。②各資金計画表は，いずれも，「アンドホーム資金計画表」との見出しの下に，工事代金（その内訳は，建物工事費，建物付帯工事，お客様持ち込み費用，土地代金などの不動産関連の支払費用である。）及び工事代金以外の費用（その内訳は，登記費用，銀行費用，建物オプション費用である。建物オプション費用には，地盤改良工事費用（予定費）との項目や，値引項目が含まれる。）の内訳や建築費用合計額が記載されるとともに，住宅ローンの借入金額とみられる記載や頭金の記載，それを踏まえた毎月の支払金額等が記載されている。建物オプション費用の内訳部分には，「地盤改良工事費用（予定費）」４０万円の項目において「◎地盤調査の結果により工事費用が変動いたします。」「（５．４万円～５０万円程度の価格差があります。）」との記載があり，また，「アンドホーム契約値引き（役員承認）」（ただし，一部端が切れている記載もある。）として値引き額が記載されている。平成２８年４月８日付けの資金計画表（甲３８）の「建物工事費」１３５５万１１９２円及び「建物付帯工事」９７万７０００円の合計額から「建物契約印紙費用」５０００円及び「アンドホーム契約値引き（役員承認）」１５０万円を控除すると，前記(ｱ)の契約金額と同じ１３０２万３１９２円となる。
③名刺は，両面印刷されており，表面及び裏面のいずれにも，「代表Ｋ」との記載とともに，事業者又は屋号を示すものとして「アンドホーム」との記載がある。日付けの記載は存在しない。
④保証書は，地盤総合保証の保証書であり，工事請負契約１の対象である建物につき，東昇技建が実施した地盤調査について，地盤の不同沈下に起因する建物の不具合によって発生した損害を保証することなどを内容とするものであり，仕事発注者として「アンドホーム」と記載されている。また，かかる保証契約は，建設会社と地盤調査会社等の請負契約の成立を前提とする旨の記載がある一方で，発行日などの日付けの記載は存在しない。
⑤のメールの写真は，それぞれ「２０１６年３月４日」及び「２０１６年４月２８日」に，Ｋから注文者１に送信したとみられる内容のメールを撮影し，印刷したものであり，いずれのメールにも，「アンドホームＫ」との表示が存在する。
これらの各書証につき，その内容及び外観上不自然な点は見当たらない。
(ｴ)陳述書（甲６２）は，注文者１（夫）が，工事請負契約１の経過につきその認識を記載した書面であって，Ｋに対して土地探しから相談して，Ｋから建物の図面や見積りについて説明を受けるなどして，最終的に契約を締結したことなどが記載された上で，末尾に，注文者１の住所及び署名押印が存在する。
イ工事請負契約書（甲２１）に係る新築工事に関する書証平成２８年４月２４日付け工事請負契約書の写し（甲２１。ただし，注文者の住所及び氏名はマスキングされたもの。）には，その表紙に請負業者として「アンドホーム」，同契約書本文に，請負業者である「アンドホーム」が注文者と工事請負契約を締結する旨の記載が存在し，末尾には，「アンドホーム代表    Ｋ」の記名押印が存在する。ウ工事請負契約書（甲７１）に係る新築工事に関する書証(ｱ)平成２８年４月２４日付け工事請負契約書の原本（甲７１。これは甲２２のマスキングを外した契約書の原本である。以下「工事請負契約書３」といい，同契約書に係る契約を「工事請負契約３」という。）には，その表紙に，注文者として夫婦２名の氏名（以下「注文者３」という。）及び請負業者として「アンドホーム」と記載されている。また，同契約書本文にも，請負業者である「アンドホーム」と注文者３とが，松山市内の木造ガルバリウム鋼板葺２階建の工事請負契約（着手平成２８年６月下旬，完成同年１０月中旬，請負代金額合計１２４１万３２７０円。「建物の売買代金はアンドホーム仕様によるもの」などとする記載がある。）を締結する旨の記載が存在し，末尾には，注文者３の各署名押印と「アンドホーム代表    Ｋ」の記名押印が存在する。同契約書は，収入印紙が貼付され，契印もされるなどしており，その内容及び外観上不自然な点は見当たらない。
(ｲ)工事請負契約３により建築された建物の建築計画概要書の写し（甲９）には，「工事施工者」欄に，いずれも不動文字により，氏名「代表取締役Ｋ」及び営業所名「シンプルハウス」などと記載されており，「アンドホーム」との標章の記載はない。また，確認済証交付年月日は平成２８年７月１４日と記載されている。
(ｳ）工事請負契約３の経過に関する書証として，⑥平成２８年３月３０日付け及び同年５月２９日付けの各資金計画表の写し（甲５１，５２），⑦名刺２種類の写し（甲６７，６８），⑧地盤調査報告書の写し（甲４９）及びその保証書の写し（甲６９）が提出されている。⑥各資金計画表の見出しや項目等の体裁は，いずれも前記ア(ｳ)の②と同様である。ただし，「地盤改良工事費用（予定費）」の金額については，平成２８年３月３０日付けのものが４０万（工事請負契約１の金額と同額である。）と記載されているのに対し，同年５月２９日付けのものが７万９９２０円と記載されている。そして，値引きについては，単に「（役員承認建物オプション値引き）」などとして値引き額の記載があるにとどまる。また，建物の仕様について「アンドホームオープン前契約」「コラボハウス注文住宅仕様」という記載が存在する。平成２８年５月２９日付けの資金計画表（甲５２）の「建物工事費」１２４４万１２７６円及び「建物付帯工事」９８万２０００円の合計額から「建物契約印紙費用」１万円及び「（役員承認建物オプション値引き）」１００万円を控除すると，前記(ｱ)の契約金額とほぼ同じ１２４１万３２７６円となる。


⑦各名刺の写しは，両面印刷の名刺を片面ずつコピーしたものとみられるところ，甲６７の名刺は甲６３のものと同じ体裁であり，甲６８の名刺は，片面に，「代表Ｋ」及び事業者又は屋号を示すものとして「アンドホーム」の記載がある。日付けの記載は存在しない。⑧地盤調査報告書の写しは，東昇技建が工事請負契約３の工事に関して平成２８年５月２５日に実施した地盤調査の報告書であり，「ビルダー様名称」として「アンドホーム」の記載が存在する。そして，同報告書の基礎仕様審査書の考察欄では，調査地について「ベタ基礎により対応可能」とされており，これは，同報告書において地盤改良を必要としないと判断されたことを意味する。また，保証書は，かかる報告書を受けて発行された地盤総合保証の保証書であり，注文者３の工事請負契約の対象である建物につき，前記④と同種の保証をすることを内容とするものである。保証書には仕事発注者として「アンドホーム」と記載されており，かかる保証契約は，建設会社と地盤調査会社等の請負契約の成立を前提とする旨の記載がある。いずれも発行日の記載は存在しない。(ｴ)   陳述書（甲６６）は，注文者３（妻）が，工事請負契約３の経過につきその認識を記載した書面であって，希望の土地を見つけた段階でＫを紹介され，Ｋから図面や資金計画表について説明を受けるなどして，最終的に契約を締結したことなどが記載された上で，末尾に，注文者３の住所及び署名押印が存在する。
⑵前記⑴ア(ｱ)(ｳ)(ｴ)，イ，ウ(ｱ)(ｳ)(ｴ)の各書証につき，被告は，その成立の真正を争うとともに，その信用性についても争うので，順に検討する。アまず，上記各書証の成立の真正についてみると，原本で提出されているもの（甲６２から６４まで，６６，７１）と写しが原本として提出されているもの（甲２１，２９から３８まで，４０，４３，４５，４９，５１，５２，６５，６７から７０まで）とが存在する。そして，信用性の点につき別途の検討を要するとしても，その記載内容や外観，この点に関する本件審判手続の証人尋問におけるＫの供述内容（甲５８）によれば，当該各書証の名義人として表示された者の意思に基づいて当該各書証が作成されたこと，すなわち各書証の成立の真正（写しを原本として提出する書証についてはその原本の存在も含む。）が認められる。
イこれに対し，被告は上記のとおり各書証の成立の真正を争うものの，被告自身が名義人であるなど，被告がその作成過程を認識し得る書証は含まれておらず，当該各書証に名義人として表示された特定の作成者の意思に基づかずに当該各書証が作成されたことについて具体的な事実関係を主張するものではない。むしろ，被告の主張は，各書証の作成名義ではなく，その作成時期や記載内容の信用性を争うものである（前記第４の２⑶参照）。そうすると，当該各書証の成立の真正に関する被告の主張は採用できず，前記アの通り，前記⑴にみた各書証の成立の真正が認められる。⑶次に，書証の信用性について検討する。
ア前提として，各書証の作成経過についてみると，Ｋは，本件審判手続の証人尋問（甲５８）において，建設会社の従業員を辞めて事業を始める際に，原告に相談したところ，原告から本件商標の使用を許されたため，平成２８年１月末頃から，「アンドホーム」の名称で，客から注文を受けて建物の設計と建築をする住宅の事業を始めたこと，「アンドホーム」の名称で，少なくとも３件の契約をしたこと，その３件の契約は，Ｋが，名刺を渡して自己紹介をした上で，その注文者らと直接やりとりをしながら，何度も資金計画表や建築図面等を修正して注文者らに提案し，最終的に契約書を交わして契約を締結したこと，上記建築図面は，Ｋ自らがラフな図面を描いた上で他の設計士に依頼して作ってもらったこと，上記資金計画表は全てＫが作成したこと，資金計画表の「建物の設計申請費用」とは，建築図面を作って市の検査に出すための費用であること，同表に記載されている「地盤改良工事費用」は，地盤調査費用及びその調査の結果土地が軟らかいことが判明した場合に必要となる改良工事の費用が計上されていること，資金計画表の「建物工事費」及び消費税と，「建物付帯工事」費用の合計額から，先にもらっている「建物契約印紙費用」を引いて，「アンドホーム契約値引き（役員承認）」を引くと，契約書の請負代金額となること（なお，建物印紙の金額を足すかのような供述をするが，文脈に照らし言い間違いであることは明らかである。），地盤調査は東昇技建に依頼して行ってもらったこと，平成２８年６月９日に「アンドホーム」から「シンプルハウス」に名前を変えて法人化したこと，契約をした３件についてはいずれも建築工事を完了したことを供述する。
また，Ｋは，上記尋問において，建築確認申請書については，「アンドホーム」で出したか「シンプルハウス」で出したかは今手控えがないので分からないとしつつも，平成２８年６月９日以降，銀行との関係では，「アンドホーム」で出した事前審査関係書類をシンプルハウス名義のものに差し替えるなどしたが，役所の関係の申請等は現場監督がしていたので分からないなどという趣旨の供述をする。
そして，Ｋは，陳述書（甲１９，５０）においても，概ね同趣旨の供述をしている。
イ工事請負契約１に係る確認済証及びその添付書類一式（甲５９）及び同契約に係る建築計画概要書（甲６０）は，行政官庁に提出され，行政官庁において保管されていた文書の写しであるから，当該行政官庁に対して行った手続の内容に関する証拠としては信用性が高いといえるところ，これによれば，平成２８年６月９日の建築確認申請の際にＫが営業所名を「アンドホーム」として手続をし，同月１５日に営業所名を「株式会社シンプルハウス」に変更する手続をしたことが認められる。かかる事実は，前記アのＫの供述内容のうち，Ｋが，平成２８年６月９日に「アンドホーム」から「シンプルハウス」に名前を変えて法人化したが，それまでの間は「アンドホーム」の名称で建物の建築等の事業を行っていたという，最も重要な部分を裏付けるものである。
そうすると，前記アのＫの供述内容のうち，「アンドホーム」の名称での契約締結やその契約において提供した役務等に係る点については，上記のとおり，重要な点において裏付けが存する上，その供述内容全体も，合理的なものであって不自然な点は存しないから，基本的には信用できるというべきである。