「戦国無双猛将伝」ＤＶＤ－ＲＯＭによりＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ２を作動させ，「結合」モードを選択した場合，「戦国無双」ＤＶＤ－ＲＯＭを装填するようメッセージが表示され，メッセージに従って「戦国無双猛将伝」ＤＶＤ－ＲＯＭを取り出し，「戦国無双」ＤＶＤ－ＲＯＭを装填すると，再度，「戦国無双猛将伝」ＤＶＤ－ＲＯＭを装填するようメッセージが表示される。そこで，メッセージに従って「戦国無双」ＤＶＤ－ＲＯＭを取り出し，「戦国無双猛将伝」ＤＶＤ－ＲＯＭを装填すると，ＭＩＸＪＯＹが有効となり，「戦国無双」のシナリオやキャラクタでプレイできる。具体的には，①「無双演武」のゲームモードにキャラクタが１６人追加され，追加されたキャラクタに基づくシナリオが追加され，②「模擬演武」のゲームモードへの１６個の章が追加され，③「無限城」のゲームモードに「奈落・改」ステージ及び「虚空・改」ステージが追加され，④「仕合」のゲームモードに「決戦」ステージ，「捕物」ステージ及び「速攻」ステージが追加され，⑤「腕試し」のゲームモードが追加される。
また，ＭＩＸＪＯＹを有効にするため，メニューから「結合」を選択すると，「『戦国無双』のディスクからデータを読み込みますよろしいですか？」とのインストラクションが表示される。⒝控訴人は，上記のとおり，ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ２において使用できるＲＡＭの容量等を根拠として，本編ディスクプログラム及びデータの大部分はアペンドディスクに記録されており，かかるプログラム及び／又はデータにより，場面の拡張等が達成されている旨主張するが，これを裏付けるに足りる客観的な証拠はない。かえって，前記(a)のとおり，ＭＩＸＪＯＹを有効にするためにメニューから「結合」を選択すると，「『戦国無双』のディスクからデータを読み込みますよろしいですか？」とのインストラクションが表示されること，「結合」により追加される機能は，いずれも「戦国無双」のステージやキャラクタであることからすると，「戦国無双猛将伝」ＤＶＤ－ＲＯＭにこれらのプログラム及び／又はデータの全てが存在するとは考えにくく，「戦国無双」ＤＶＤ－ＲＯＭにこれらのプログラム及び／又はデータが少なくとも一部は存在し，メッセージに従って「戦国無双」ＤＶＤ－ＲＯＭを挿入したときに，同ＤＶＤ－ＲＯＭから，「戦国無双」ゲームプログラム及び／又はデータの一部を読み込んでいるものと推認される。そうすると，イ－１ないし５号方法の構成は，別紙９「イ号方法の構成」記載のとおりであると認められ，同認定を左右する証拠はない。
⒞前記⒝と同様に，証拠（甲Ａ４，６，１２，１４，１８，２０）及び弁論の全趣旨によれば，イ－６ないし８，１０ないし１５及び２３①号方法の構成は，別紙９「イ号方法の構成」記載のとおりであると認められる。
⒟以上のとおり，イ－１号方法等の構成は別紙９「イ号方法の構成」記載のとおりであるところ，同方法の構成と本件発明Ａ１及びＡ２の構成要件との対比は，同別紙記載のとおりである。
そして，前記(イ)のとおり，本件発明Ａ１の「所定の拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」は，「第２の記憶媒体」にその全てが記録されるものであって，「第１の記憶媒体」と「第２の記憶媒体」に分かれて記憶されるものは含まれないと解されることから，イ－１号方法等は，「第２の記憶媒体」に「所定の拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」が「包含」されるものではなく，本件発明Ａ１の構成要件Ｂ－２，Ｃ及びＤ－１を充足せず，同様の理由により，本件発明Ａ２の構成要件Ｇ－２，Ｈ及びＩ－１を充足しない。
したがって，イー１号方法等は，本件発明Ａ１及びＡ２の技術的範囲に属するものとは認められない。
⑵争点１－１－２（均等侵害の成否）について
前記⑴イ(ウ)ｂのとおり，イ－１号方法等は，「第２の記憶媒体」に「所定の拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」が「包含」されるものではない点において本件発明Ａ１及びＡ２と相違するところ，控訴人は，かかる相違点について，イ－１号方法等が本件発明Ａ１及びＡ２の構成と均等なものである旨の主張をしていない。
したがって，イ－１号方法等は，本件発明Ａ１及びＡ２の構成と均等なものであるとは認められない。
⑶争点１－１－３（間接侵害（特許法１０１条４号）の成否）についてア前記⑴のとおり，イ－９号方法等は，本件発明Ａ１の技術的範囲に属するものである。
そして，イ－９号製品等は，別紙９「イ号方法の構成」記載のとおり，ゲーム装置であるＷｉｉ（イ－９号製品），ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ２（イ－１６ないし２２，２３②，２４ないし３０及び３５ないし４０号製品）及びＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ３（イ－３１ないし３４号製品）に装填してゲームシステムを作動させるためのゲームソフトであり，上記ゲーム装置に装填されて使用される用途以外に，社会通念上，経済的，商業的又は実用的な他の用途はないから，イ－９号方法等の使用にのみ用いる物であると認められる。
したがって，特許法１０１条４号により，被控訴人が，業として，イ－９号製品等の製造，販売及び販売の申出をする行為は，本件特許権Ａを侵害するものとみなされる。


イこれに対し被控訴人は，①本件発明Ａ１の「第１の記憶媒体と…第２の記憶媒体とが準備されており」とは，実施行為者において各記憶媒体をゲーム装置に装填可能に準備することを意味するものであるところ，本編ディスクを保有せずにイ－９号製品等のみを保有しているユーザは，ＭＩＸＪＯＹを選択することはないから，本件発明Ａ１の方法を実施することがなく，かつ，イ－９号製品等には，単独でも十分楽しめる内容のゲームプログラムが備わっているから，イ－９号製品等は，社会通念上，経済的，商業的又は実用的な他の用途を有するものであって，本件発明Ａ１の方法の使用にのみ用いる物ではない，②本件発明Ａ１を実施する物は，「本編ディスク及びアペンドディスクを装填したプレイステーションからなるゲームシステム」であり，イ－９号製品等は，イ－９号方法等を実施する装置の生産に用いられる物に過ぎないから，「その方法の使用に…用いる物」に該当しない旨主張する。
そこで，被控訴人の上記主張について検討する。
(ア)ａまず，上記①の点について，本件発明Ａ１の特許請求の範囲（請求項１）の記載によれば，本件発明Ａ１は，「所定のゲームプログラムおよび／またはデータと，所定のキーとを包含する第１の記憶媒体と，所定の標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて所定の拡張ゲームプログラムおよび／またはデータを包含する第２の記憶媒体とが準備されており，」（構成要件Ｂ－１，Ｂ－２）「上記第２の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填されるとき，」（構成要件Ｄ），「上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込んでいる場合には，上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータと上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ，上記所定のキーを読み込んでいない場合には，上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータのみによってゲーム装置を作動させることを特徴とする，」（構成要件Ｄ－１，Ｄ－２）「ゲームシステム作動方法」（構成要件Ｅ）であることを理解できる。
そして，上記構成要件Ｄ，Ｄ－１及びＤ－２の記載によれば，ユーザが第２の記憶媒体のみを保有し，第１の記憶媒体を保有しない場合でも，ユーザにおいて「上記第２の記憶媒体」を「上記ゲーム装置に装填」すること，その際に，「上記所定のキーを読み込んでいない場合」に当たるとして，「上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータのみによってゲーム装置を作動させる」ことは可能であることを理解できる。
一方，本件発明Ａ１の特許請求の範囲（請求項１）には，「第１の記憶媒体と，…第２の記憶媒体とが準備されて」いることについて，「準備」をする主体は実施行為者（ゲームをプレイするユーザ）であり，「準備」とは各記憶媒体をゲーム装置に装填可能に準備すること，すなわち，「上記第２の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填されるとき」に，実施行為者において第１の記憶媒体を保有することであると解釈すべき根拠となる記載はない。
ｂ次に，前記⑴ア(イ)のとおり，本件明細書Ａの発明の詳細な説明には，「本願発明」の技術的意義が記載されているところ，かかる技術的意義を達成するために，「第１の記憶媒体と…第２の記憶媒体とが準備されており」の意味を，実施行為者（ゲームをプレイするユーザ）において各記憶媒体をゲーム装置に装填可能に準備することに特定する必然性は見いだし難い。このように特定しなくとも，ゲームソフトメーカ等により第１の記憶媒体及び第２の記憶媒体が提供され，ユーザにおいてこれを入手することが可能な状況にあれば，上記技術的意義は達成可能であると考えられる。
ｃ以上の本件発明Ａ１の特許請求の範囲（請求項１）の記載及び本件明細書Ａの記載によれば，本件発明Ａ１の「第１の記憶媒体と…第２の記憶媒体とが準備されており」とは，ゲームソフトメーカ等により第１の記憶媒体及び第２の記憶媒体が提供され，ユーザにおいてこれを入手することが可能な状況を意味するものであって，ユーザにおいて各記憶媒体を現に保有することを意味するものではないと解される。そして，同様の理由により，「上記第２の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填されるとき」に，実施行為者において第１の記憶媒体を保有することが必要であるとは解されない。
したがって，イ－９号製品等を保有するユーザが，本編ディスクを保有していないとの事実は，イ－９号製品等が本件発明Ａ１の方法の使用にのみ用いる物であるとの判断を左右するものではない。(イ)次に，上記②の点については，本件発明Ａ１は，「記憶媒体…を上記ゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法」（構成要件Ａ）であって，「上記第２の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填される」（構成要件Ｄ）ことを発明特定事項とするものであるから，「上記第２の記憶媒体」に相当するイ－９号製品等は，「その方法の使用に…用いる物」に該当するといえる。また，特許法１０１条４号の「その方法の使用にのみ用いる物」は，当該「物」のみにより当該特許発明を実施するものである旨の限定は付されていないから，他の物と組み合わせることにより当該特許発明を実施する物も「物」に含まれると解される。(ウ)以上によれば，被控訴人の上記主張は採用することができない。⑷争点１－１－４（実施行為の惹起行為による不法行為の成否）について控訴人は，被控訴人によるイ－１号製品等の製造，販売及び販売の申出は，ユーザによる本件発明Ａ１及びＡ２の実施行為を惹起する行為であるから，ユーザが「業として」特許発明を実施しないために直接侵害が成立しないとしても，被控訴人の行為は不法行為を構成する旨主張する。しかしながら，前記⑴及び⑵のとおり，イ－１号方法等は，本件発明Ａ１及びＡ２の技術的範囲に属するものとは認められないから，被控訴人によるイ－１号製品等の製造，販売及び販売の申出は，ユーザによる本件発明Ａ１及びＡ２の実施行為を惹起する行為とはいえない。
したがって，控訴人の上記主張は，その前提を欠くものであって，採用することができない。
⑸争点１－２－１（本件ゲームシステムＡ１により公然知られた発明又は公然実施をされた発明に基づく本件発明Ａ１及びＡ２の進歩性の欠如の有無）
について
ア本件ゲームシステムＡ１により公然知られた発明又は公然実施をされた
発明
(ア)証拠（乙Ａ２～６，８～１０，１３，１４（枝番号を含む。））及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。


本件特許出願Ａ（平成６年１２月９日）前に発売されていたファミリーコンピュータ（昭和５８年発売。乙Ａ５の３），ファミリーコンピュータディスクシステム（昭和６１年２月２１日発売。乙Ａ６の２），ゲームソフト「魔洞戦紀」（昭和６１年１２月１９日発売。乙Ａ３の２），ゲームソフト「勇士の紋章」（昭和６２年５月２９日発売。乙Ａ３の４）及びテレビを用いて実現されるゲームシステムを作動させる方法は，本件特許出願Ａの前に，公然知られていた（以下「本件公知発明１」という。）。
本件公知発明１の構成は，次のとおりである。
ａファミリーコンピュータとディスクシステムとテレビとから構成され，ディスクを用いてゲームを行うファミコンゲームシステムにおいて，セーブデータなどを記憶可能で，ゲームプログラム及び／又はデータを記憶するファミコンゲームシステムの動作中に入れ換え可能なディスクをディスクシステムに挿入して，ファミコンゲームシステム
を作動させる方法であって，
ｂ上記ディスクは，ＲＷＭ（読み書き可能メモリ）であって，ｂ－１魔洞戦紀のゲームプログラム及び／又はデータと，魔洞戦紀にセーブされたキャラクタのレベルが２１であることを示す情報
とを包含する魔洞戦紀ＤＤⅠと，
ｂ－２標準ゲーム機能部分を実行する標準ゲームプログラム及び／又はデータに加えて，魔洞戦紀ＤＤⅠから転送されたキャラクタの魔洞戦紀におけるレベルが１６以上であるときには，そのキャラクタの勇士の紋章におけるレベルが最初から２となり，神殿で祈ると「ゆうけんしのしそんじゅんくよ。がんばるのだぞ。」とのメッセージが表示され，アイテム「くさのつゆ」及び「しろきのこ」が１つ増えるという動作機能を実行する拡張ゲームプログラム及び／又はデータを包含する勇士の紋章ＤＤⅡとが準備
されており，
ｃ拡張ゲームプログラム及び／又はデータは，標準ゲームプログラム及び／又はデータに対して，キャラクタのレベルの増加，又はキャラクタのためのアイテムの増加を達成するように形成されたものであ
り，
ｄ勇士の紋章ＤＤⅡがディスクシステムに挿入されるとき，ｄ－１ファミリーコンピュータが，魔洞戦紀ＤＤⅠから，キャラクタのレベルが２１，すなわち１６以上であることを示す情報を読み込んでいる場合には，標準ゲーム機能部分を実行する標準ゲームプログラム及び／又はデータと拡張ゲーム機能部分を実行する拡張ゲームプログラム及び／又はデータの双方によってファミ
リーコンピュータを作動させ，
ｄ－２ファミリーコンピュータが，魔洞戦紀ＤＤⅠから，キャラクタのレベルが１６以上であることを示す情報を読み込んでいない場合には，標準ゲーム機能部分を実行する標準ゲームプログラム及び／又はデータのみによってファミリーコンピュータを作動
させる，
ｅファミコンゲームシステム作動方法。
(イ)これに対し控訴人は，本件発明Ａ１の「拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」は，標準のゲーム内容に加え，拡張されたゲーム内容を楽しむことが可能となるものであるから（本件明細書Ａの【００２０】等），標準のゲーム内容を置き換えるゲームプログラム及び／又はデータを含まないと解され，本件発明Ａ１と公知発明１との間には，相違点１－１及び１－２のほかに，相違点１－３ないし１－５が存在する旨主張する。
そこで検討するに，本件発明Ａ１の特許請求の範囲（請求項１）の記載によれば，「所定の拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」は，「標準ゲームプログラムおよび／またはデータに加えて，ゲームキャラクタの増加および／またはゲームキャラクタのもつ機能の豊富化および／または場面の拡張および／または音響の豊富化を達成するためのゲームプログラムおよび／またはデータ」であり，「第２の記憶媒体」に「包含」されるものであって，「上記第２の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填され」，「上記ゲーム装置が」「第１の記憶媒体」が「包含する」「所定のキーを読み込んでいる場合に」，「上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータと上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ」ることを理解できる。一方，上記特許請求の範囲には，「上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータと上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ」た場合に動作する「上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータ」が，「上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータ」の全部であると限定して解釈すべき根拠となる記載はない。そして，本件明細書Ａの発明の詳細な説明にも，「上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータと上記拡張ゲームプログラムおよび／またはデータの双方によってゲーム装置を作動させ」る場合とは，「上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータ」の一部しか作動しない場合を含まないものであり，「上記標準ゲームプログラムおよび／またはデータ」の全部が動作することが必要であると解釈すべき根拠となる記載はない。
前記(ア)のとおり，本件公知発明１の「勇士の紋章ＤＤⅡ」は，魔洞戦紀ＤＤⅠから転送されたキャラクタの魔洞戦紀におけるレベルが１６以上であるときには，①そのキャラクタの勇士の紋章におけるレベルが最初から２となり，②神殿で祈ると「ゆうけんしのしそんじゅんくよ。がんばるのだぞ。」とのメッセージが表示され，アイテム「くさのつゆ」及び「しろきのこ」が１つ増える，という動作機能を実行するゲームプログラム及び／又はデータを包含するものである。
そうすると，上記①の点は，「勇士の紋章」の標準のゲーム内容であればレベル１からスタートするゲームキャラクタのレベル（乙Ａ４の２・１１枚目，乙Ａ８の１・８頁）をレベル２からスタートできるようにするものであり（乙Ａ４の１・８枚目），上記②の点は，標準のゲーム内容であれば金貨（ＧＯＬＤ）で支払わなければ取得できないアイテム（乙Ａ４の１・１３枚目，乙Ａ４の２・８枚目）を神殿で祈ることで取得できるようにするものであって（乙Ａ９・２頁，乙Ａ１０・３頁），いずれも新たな機能をゲームキャラクタに持たせるものであるから，これが「ゲームキャラクタのもつ機能の豊富化」に当たることは明らかである。また，上記②の点は，「勇士の紋章」の標準のゲームの内容であれば，神殿で祈ると「あなたのたたかいがぶじおわりますよう。あくまに    わざわいを！」とのメッセージのみが表示される場面を，神殿で祈ると「ゆうけんしのしそんじゅんくよ。がんばるのだぞ。」とのメッセージが表示され，アイテム「くさのつゆ」及び「しろきのこ」が１つ増えるという場面とするものであるから，これが「場面の拡張」に当たることも明らかである。
以上によれば，本件公知発明１の「勇士の紋章ＤＤⅡ」は，「標準ゲーム機能部分を実行する標準ゲームプログラム及び／又はデータ」に加えて，「ゲームキャラクタのもつ機能の豊富化」及び「場面の拡張」を達成するためのゲームプログラム及び／又はデータ，すなわち，本件発明Ａ１の「拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」を包含するものといえる。


したがって，控訴人の上記主張は採用することができない。(ウ)他方，被控訴人は，公知発明１における「所定のキー」に相当する「キャラクタ（じゅんく）のレベルが１６以上であることを示す情報」とは，①魔洞戦紀ＤＤⅠが装填されたことを示すデータ及び②キャラクタ（じゅんく）のレベルが１６以上であるセーブデータである旨主張する。そこで検討するに，証拠（甲Ａ４の１，４の２，１３の２）及び弁論の全趣旨によれば，本件ゲームシステムＡ１において，まず，勇士の紋章ＤＤⅡを装填し，次いで，「まどうせんきのＡメンをいれてください」というインストラクションに基づき，魔洞戦紀ＤＤⅠを装填し，キャラクタ「じゅんく」を選択した後，再度，勇士の紋章ＤＤⅡを装填した場合には，勇士の紋章においてもキャラクタ「じゅんく」でプレイできることが認められる。
しかしながら，魔洞戦紀ＤＤⅠを装填することにより当然に，本件発明Ａ１の「拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」に相当する，本件公知発明１の「ゲームキャラクタのもつ機能の豊富化」及び「場面の拡張」を達成するためのゲームプログラム及び／又はデータと，標準ゲームプログラム及び／又はデータの双方によって，ファミリーコンピュータが作動されるものではない。前記(ア)及び(イ)のとおり，本件公知発明１の「標準ゲームプログラムおよび／またはデータと拡張ゲームプログラム及び／又はデータの双方によってファミリーコンピュータを作動させ」るには，魔洞戦紀ＤＤⅠから，キャラクタ（じゅんく）のレベルが１６以上であるセーブデータを読み込むことが必要であり，かかるデータを読み込んでいない場合には，上記のようにインストラクションに基づき魔洞戦紀ＤＤⅠを装填するなどの作業をしたとしても，本件公知発明１の「標準ゲームプログラムおよび／またはデータのみによってファミリーコンピュータを作動させる」こととなる。
以上によれば，上記①のデータは，本件公知発明１の「拡張ゲームプログラムおよび／またはデータ」を作動させる条件であるとはいえないから，本件発明Ａ１の「所定のキー」に相当する本件公知発明１の「キャラクタ（じゅんく）のレベルが１６以上であることを示す情報」には，上記①のデータは含まれないといえる。
したがって，被控訴人の上記主張は採用することができない。
イ本件発明Ａ１と本件公知発明１の対比
本件発明Ａ１と本件公知発明１とを対比すると，以下の相違点が存在することが認められる。
（相違点１－１）
一の記憶媒体，二の記憶媒体が，本件発明Ａ１は，「記憶媒体（ただし，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」であるのに対し，本件公知発明１は「セーブデータなどを記憶可能なディスク」である点。
（相違点１－２）
本件発明Ａ１の「第１の記憶媒体」は，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除くから，「所定のキー」はセーブデータを含まないのに対し，本件公知発明１では，魔洞戦紀ＤＤＩに包含される「所定のキー」が，魔洞戦紀ＤＤＩに記憶されたセーブデータであって，魔洞戦紀ＤＤＩにセーブされたキャラクタのレベルが２１であることを示す情報である点。
ウ相違点の容易想到性について
(ア)本件公知発明１の技術思想
本件公知発明１の内容に加え，前記アに掲記の各証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば，①ディープダンジョン（ＤＤ）シリーズの後作「勇士の紋章」は，前作「魔洞戦紀」の続編であって，両者は，魔洞戦紀において，魔王が勇剣士に倒され平和を取り戻したものの，勇士の紋章において，魔王が復活し，勇剣士が再び冒険するという一連のストーリーを有するゲームであること，②「魔洞戦紀」の勇剣士のキャラクタを，「勇士の紋章」に転送することにより，「魔洞戦紀」の「勇剣士」を，「勇士の紋章」の「勇士」として復活させることができること，③「魔洞戦紀」において，キャラクタのレベルが１６以上であれば，レベル１からではなく，レベル２のキャラクタとして「勇士の紋章」でプレイできること，④このような場合に，「魔洞戦紀」から転送されたレベル１６以上のキャラクタは，「勇士の紋章」においては「勇剣士の子孫」として復活すること，⑤「魔洞戦紀」のキャラクタリストは，「魔洞戦紀」において，特定のキャラクタでゲームをプレイしている途中で中断し，その後，中断した場面からゲームを再開してプレイするために，ディスクにセーブされたものと解されることが認められる。
上記認定事実によれば，本件公知発明１は，前作と後作との間でストーリーに連続性を持たせた上，後作のゲームにおいても，前作のゲームのキャラクタでプレイしたり，前作のゲームのプレイ実績により，後作のゲームのプレイを有利にしたりすることによって，前作のゲームをプレイしたユーザに対して，続編である後作のゲームもプレイしたいという欲求を喚起し，これにより後作のゲームの購入を促すという技術思想を有するものと認められる。
(イ)相違点１－１について
前記(ア)のとおり，本件公知発明１は，キャラクタでプレイするゲームにおいて，セーブされたキャラクタを前作のゲームから後作のゲームに転送するものであり，前作のゲームにおいて，プレイ途中でセーブして，なおかつ，キャラクタのレベルが１６以上である場合に，後作のゲームにおいて，ゲームのプレイが有利になるという特典が与えられるものである。
そうすると，本件公知発明１は，少なくとも，前作において，ゲームをプレイ途中でセーブするとともに，ゲームをある程度達成した，すなわち，前作のゲームにおいて，キャラクタのレベルが１６以上となるまでプレイしたという実績があることが，後作においてプレイを有利にするための必須の条件であり，「キャラクタ」，「プレイ実績」を示す情報を前作の記憶媒体にセーブできることが本件公知発明１の前提であって，「キャラクタ」，「プレイ実績」の情報をセーブできない記憶媒体を採用すると，前作のゲームにおける「キャラクタ」，「プレイ実績」の情報が記憶媒体に記憶されないこととなり，「前作のゲームのキャラクタで，後作のゲームをプレイする」，「前作のキャラクタのレベルが１６以上であると，後作において拡張ゲームプログラムを動作させる」という本件公知発明１を実現することができなくなることは明らかである。
したがって，仮に，被控訴人の主張するとおり，ゲームプログラム及び／又はデータを記憶する媒体としてＣＤ－ＲＯＭを用いることが本件特許Ａの出願前において周知技術であり，また，同一タイトルのゲームをＣＤ－ＲＯＭやＲＯＭカセットに移植することが一般的に行われている事項であったとしても，本件公知発明１において，記憶媒体を，ゲームのキャラクタやプレイ実績をセーブできない「記憶媒体（ただし，セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く。）」に変更する動機付けはなく，そのような記憶媒体を採用することには，阻害要因がある。以上のとおりであるから，本件公知発明１において，相違点１－１に係る本件発明Ａ１の構成とすることは，当業者が容易に想到し得たものであるとは認められない。


(ウ)相違点１－２について
前記(イ)と同様の理由により，本件公知発明１において，相違点１－２に係る本件発明Ａ１の構成を採用することは，動機付けを欠き，むしろ阻害要因があるというべきであるから，当業者が容易に想到し得たものであるとは認められない。
(エ)被控訴人の主張について
これに対し被控訴人は，相違点１－１及び１－２は，本件訂正Ａにより，「第１の記憶媒体」及び「第２の記憶媒体」から「セーブデータを記憶可能な記憶媒体」が除かれ，その結果，「所定のキー」からセーブデータが除かれたこと（「除くクレーム」とされたこと）により生じたものであることを前提として，除くクレームとする訂正により，形式的に主引用発明との間に相違点が存在すると認められる場合は，①相違点に係る構成によって，技術的観点から主引用発明と異なる作用効果が存在するか否かを検討し，②技術的意義が認められない場合には，実質的な相違点とはいえず新規性が否定されると解すべきであり，③技術的意義が認められた場合には，当業者において適宜なし得る設計事項に過ぎないか否かを検討し，設計事項に過ぎない場合には，進歩性が否定されると解すべきであるところ，本件訂正Ａは，シリーズ化された一連のゲームソフトを買い揃えていくことにより，豊富な内容のゲームを楽しむことができるようにするという本件発明Ａ１の課題との関係では，技術的な解決手段を示したものとはいえず，技術的意義がないものであって，本件発明Ａ１の作用効果や技術的思想は，本件訂正Ａの前後で変わらないから，相違点１－１及び１－２は，実質的に相違点とはいえず，少なくとも，当業者が適宜なし得る設計事項である旨主張する。しかしながら，前記(イ)及び(ウ)のとおり，本件公知発明１において，相違点１－１及び１－２に係る本件発明Ａ１の構成を採用することは，動機付けを欠き，むしろ阻害要因があるというべきものである。また，本件発明Ａ１において，「第１の記憶媒体」及び「第２の記憶媒体」を「セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く」ものとすることは，前作のプレイ実績にかかわらず，後作において拡張ゲームプログラム及び／又はデータによってゲームを楽しむことができるという作用効果を奏するものであって，技術的意義を有するものであることからすると，相違点１－１及び１－２は，実質的な相違点であるといえるし，当業者が適宜なし得る設計事項であるとは認められない。したがって，被控訴人の上記主張は採用することができない。
(オ)小括
以上のとおり，本件公知発明１において，相違点１－１及び１－２に係る本件発明Ａ１の構成とすることには，動機付けがなく，むしろ阻害要因があるため，当業者が容易に想到し得たこととは認められない。したがって，本件発明Ａ１は，当業者が本件公知発明１に基づき容易に発明をすることができたものであるとは認められない。⑹争点１－２－２（ＭＳＸ規格用のゲームソフト「ぎゅわんぶらあ自己中心派」及び「ぎゅわんぶらあ自己中心派２自称！強豪雀士編」並びにＭＳＸ規格のマシンを用いて実現されるゲームシステムにより公然知られた発明に基づく本件発明Ａ１及びＡ２の進歩性の欠如の有無）についてア「ぎゅわんぶらあ」，「ぎゅわんぶらあ２」及びＭＳＸ規格のマシンを用いて実現されるゲームシステムにより公然知られた発明(ア)証拠（乙Ａ１７，２９，３０，３６，３９，４０，６１，６２（枝番号を含む。））及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。本件特許出願Ａ（平成６年１２月９日）前に発売されていたＭＳＸ規格のマシン「ＭＳＸ２」（乙Ａ２９，６１），ＭＳＸ規格用のゲームソフト「ぎゅわんぶらあ」（昭和６２年１１月１１日発売。乙Ａ６２の１），同ゲームソフト「ぎゅわんぶらあ２」（平成元年４月２１発売。乙Ａ１７の１）及びテレビを用いて実現されるゲームシステムを作動させる方法は，本件特許出願Ａの前に，公然知られていた（以下「本件公知発明３」という。）。
本件公知発明３の構成は，次のとおりである。
ａＲＯＭカセットスロット１と，ＲＯＭカセットスロット２とを有するＭＳＸ規格のマシン「ＭＳＸ２」に，ゲームプログラムを記憶したＲＯＭカセットを装填してゲームシステムを作動させる方法であって，
ｂ上記ＲＯＭカセットとして，
ｂ－１「ぎゅわんぶらあ」のキャラクタ１２人での「フリー対戦」，「勝ち抜き戦」をプレイできる「ぎゅわんぶらあ」のゲームプログラムおよびデータと，所定のキーとを含む「ぎゅわんぶらあ」
ＲＯＭカセットと，
ｂ－２「ぎゅわんぶらあ２」のキャラクタ１６人での「フリー対戦」をプレイできるゲームプログラムおよびデータに加えて所定の拡張ゲームプログラムおよびデータを含む「ぎゅわんぶらあ２」Ｒ
ＯＭカセットとが準備されており，
ｃ上記拡張ゲームプログラムおよびデータは，「フリー対戦」，「勝ち抜き戦」，「タコ討伐戦」の３種類のモードを選択でき，「フリー対戦」モードを選択すると，「ぎゅわんぶらあ２」のキャラクタ１６人に加えて「ぎゅわんぶらあ」のキャラクタ１２人の合計２８人のキャラクタでの「フリー対戦」をプレイでき，「勝ち抜き戦」モードを選択すると，「ぎゅわんぶらあ２」のキャラクタ１６人と「ぎゅわんぶらあ」のキャラクタ１２人の合計２８人での「勝ち抜き戦」をプレイでき，「タコ討伐戦」モードを選択すると，「『ぎゅわんぶらあ』と『ぎゅわんぶらあ２』を組み合わせた総勢２８人のキャラクタを『タコ側』と『アンチタコ側』に分けて，東京の雀荘をどちらが制覇するかを競う『タコ討伐戦』」をプレイするためのゲームプログラムおよ
びデータであり，
ｄ上記「ぎゅわんぶらあ２」ＲＯＭカセットを上記ＲＯＭカセットスロット１に装填して上記マシン「ＭＳＸ２」の電源を入れ，起動させ
るとき，
ｄ－１上記「ぎゅわんぶらあ２」ＲＯＭカセットを上記ＲＯＭカセットスロット１に装填し，上記「ぎゅわんぶらあ」ＲＯＭカセットを上記ＲＯＭカセットスロット２に装填して，上記マシン「ＭＳＸ２」を所定のキーを読み込んでいる状態で起動させると，「ぎゅわんぶらあ２」のキャラクタ１６人での「フリー対戦」をプレイできるゲームプログラムおよびデータと，「ぎゅわんぶらあ」のゲームプログラムおよびデータと，拡張ゲームプログラムおよ
びデータとによってマシン「ＭＳＸ２」を動作させ，


ｄ－２上記「ぎゅわんぶらあ２」ＲＯＭカセットのみを上記ＲＯＭスロット１に装填して，上記マシン「ＭＳＸ２」を所定のキーを読み込んでいない状態で起動させると，「ぎゅわんぶらあ２」のキャラクタ１６人での「フリー対戦」をプレイできるゲームプログラムおよびデータのみによってマシン「ＭＳＸ２」を動作させる，ｅゲームシステム作動方法。
(イ)これに対し被控訴人は，①「ぎゅわんぶらあ２」ＲＯＭカセットと「ぎゅわんぶらあ」ＲＯＭカセットとを使用したときに，増加する１２人のキャラクタの氏名のフォントデータが，「ぎゅわんぶらあ２」ＲＯＭカセットに記録され，「タコ討伐戦」のグラフィックが，「ぎゅわんぶらあ２」ＲＯＭカセットに記録されていること，ゲーム装置ＭＳＸ２の起動時に「ぎゅわんぶらあ」ＲＯＭカセットが挿入されていれば，その後挿入されていなくとも，「ぎゅわんぶらあ２」の「拡張ゲームプログラム」によって，ゲーム装置ＭＳＸ２が作動すること（乙Ａ３６の１，３）を根拠に，拡張ゲームデータ及び拡張ゲームプログラムの全部が「ぎゅわんぶらあ２」ＲＯＭカセットに記録されている旨，②公知発明３は，常に「ぎゅわんぶらあ」を装填していないと，「ぎゅわんぶらあ２」の拡張ゲームプログラムによってゲーム装置を作動させないというものではなく，別紙４のフローチャートのように，「ぎゅわんぶらあ２」では，複数の段階で，「ぎゅわんぶらあ」に記憶されている切換キーを読み込んでいるか否かを判断して，「ぎゅわんぶらあ２」の拡張ゲームプログラムによってゲーム装置を作動させるか否かを判断している旨主張する。しかしながら，上記①の点については，証拠（甲Ａ５３，乙Ａ７６）及び弁論の全趣旨によれば，マシンＭＳＸ２に，「ぎゅわんぶらあ２」ＲＯＭカセットと「ぎゅわんぶらあ」ＲＯＭカセットの双方を装填して，フリー対戦を選択した後に，「ぎゅわんぶらあ」ＲＯＭカセットを抜くと，対戦相手の選択画面（「ぎゅわんぶらあ」のキャラクタである「持杉ドラ夫」の顔画像）が表示されずに再起動となること，同様に，勝ち抜き戦を選択した後に「ぎゅわんぶらあ」ＲＯＭカセットを抜くと，対戦相手を表示する画面において，「ぎゅわんぶらあ」のキャラクタの顔画像が表示されずにフリーズすること，タコ討伐戦を選択した後に「ぎゅわんぶらあ」ＲＯＭカセットを抜くと，「つれていく人」（キャラクタ）の選択画面において，「持杉ドラ夫」の顔画像が表示されずにフリーズすることが認められる。
これらの事実は，「ぎゅわんぶらあ２」ＲＯＭカセットに記録されているのは，「ぎゅわんぶらあ」に登場する１２人のキャラクタを選択するための氏名のフォントデータ，タコ討伐戦のグラフィックデータであり，「ぎゅわんぶらあ」に登場する１２人のキャラクタの顔画像，性格，ツキ，技術力などのゲームを行うためのデータは，「ぎゅわんぶらあ」ＲＯＭカセットのみに記録されていることを推認させるものといえる。なお，証拠（乙Ａ３６の１，３）によれば，マシンＭＳＸ２に，「ぎゅわんぶらあ２」ＲＯＭカセットと「ぎゅわんぶらあ」ＲＯＭカセットの双方を装填して，フリー対戦を選択し，対戦相手の選択画面から「ぎゅわんぶらあ」のキャラクタを対戦相手として選択して，フリー対戦を開始した後に，「ぎゅわんぶらあ」ＲＯＭカセットを抜くと，対戦相手の画像が表示された状態で１半荘分ゲームが進行することが認められる。しかし，このように「ぎゅわんぶらあ」ＲＯＭカセットを抜いた状態でもゲームを進行できるのは，「ぎゅわんぶらあ」のキャラクタを対戦相手として選択した際に，マシンＭＳＸ２に装填された「ぎゅわんぶらあ」ＲＯＭカセットから，これらのキャラクタのデータを読み取っていることによるものと推測するのが合理的であるから，かかる事実は，上記推認を左右するものではない。
加えて，「ぎゅわんぶらあ」にある勝ち抜き戦モードは，「ぎゅわんぶらあ２」ＲＯＭカセットのみをゲーム装置に装填した場合には動作しないプレイモードであるところ（乙Ａ３９，４０），勝ち抜き戦のゲームプログラムが「ぎゅわんぶらあ２」ＲＯＭカセットに記録されていることを認めるに足りる証拠はない。
以上によれば，「ぎゅわんぶらあ２」ＲＯＭカセットと「ぎゅわんぶらあ」ＲＯＭカセットの双方を装填して行われる「フリー対戦」，「勝ち抜き戦」，「タコ討伐戦」において，増加する「ぎゅわんぶらあ」の１２人のゲームキャラクタのデータは，「ぎゅわんぶらあ」ＲＯＭカセットに記録されているものであって，２８人のキャラクタでプレイする場合，「ぎゅわんぶらあ２」ＲＯＭカセットと「ぎゅわんぶらあ」ＲＯＭカセットの双方をマシンＭＳＸ２に装填し続ける必要があると認められる。
次に，上記②の点について，前記(ア)のとおり，本件公知発明３は，「ぎゅわんぶらあ２」ＲＯＭカセットを上記ＲＯＭカセットスロット１に装填し，上記「ぎゅわんぶらあ」ＲＯＭカセットを上記ＲＯＭカセットスロット２に装填して，上記マシン「ＭＳＸ２」の電源を入れ，起動させると，「フリー対戦」，「勝ち抜き戦」，「タコ討伐戦」の３種類のモードを選択でき，合計２８人のキャラクタでこれらのゲームをプレイできる一方，上記「ぎゅわんぶらあ２」ＲＯＭカセットのみを上記ＲＯＭスロット１に装填してマシン「ＭＳＸ２」を起動させると，「ぎゅわんぶらあ２」のキャラクタ１６人でのフリー対戦のみをプレイできるものであるから，同発明において本件発明Ａ１の「所定のキー」に相当するのは，「ぎゅわんぶらあ」ＲＯＭカセットがＲＯＭカセットスロット２に装填されたという事実のみであるといえる。


なお，上記のとおり，本件公知発明３において，合計２８人のキャラクタでの「フリー対戦」，「勝ち抜き戦」及び「タコ討伐戦」をプレイするためには，「ぎゅわんぶらあ」ＲＯＭカセットと「ぎゅわんぶらあ２」ＲＯＭカセットの双方をマシンＭＳＸ２に装填し続け，「ぎゅわんぶらあ」ＲＯＭカセットから，「ぎゅわんぶらあ」に登場する１２人のキャラクタのデータや「勝ち抜き戦」のデータ等を逐次ゲーム装置に読み取る必要があるが，これらの動作は，ゲームを遂行するために必要な動作に過ぎないものであって，「所定のキー」に該当するものではない。したがって，被控訴人の上記主張は採用することができない。
イ本件発明Ａ１と本件公知発明３の対比
本件発明Ａ１と本件公知発明３とを対比すると，その相違点は，以下のとおりであると認められる。
（相違点１）
本件発明Ａ１の記憶媒体は，所定のゲーム装置の作動中に入れ換え可能な記憶媒体であるのに対して，本件公知発明３の記憶媒体はゲーム装置の作動中に入れ換え不可である点。
（相違点２）
ゲーム装置が所定のキーを読み込み，標準ゲームプログラム及びデータと拡張ゲームプログラム及びデータの双方によってゲーム装置を作動させる際に，本件発明Ａ１では，第２の記憶媒体を装填するのに対して，本件公知発明３では，第１の記憶媒体（「ぎゅわんぶらあ」ＲＯＭカセット）と第２の記憶媒体（「ぎゅわんぶらあ２」ＲＯＭカセット）の双方を装填している必要がある点。
（相違点３）
ゲーム装置が所定のキーを読み込んでいる場合に，標準ゲームプログラム及びデータと拡張ゲームプログラム及びデータの双方によってゲーム装置を作動させる際の拡張ゲームプログラム及びデータが，本件発明Ａ１では，第２の記憶媒体に包含されるのに対し，本件公知発明３では，第２の記憶媒体（「ぎゅわんぶらあ２」ＲＯＭカセット）に全部が記録されておらず，第１の記憶媒体（「ぎゅわんぶらあ」ＲＯＭカセット）に一部が記録されている点。
ウ相違点の容易想到性について
事案に鑑み，相違点２及び３から検討する。
前記アのとおり，本件公知発明３では，拡張ゲームプログラム及びデータの全部が第２の記憶媒体（「ぎゅわんぶらあ２」ＲＯＭカセット）に記録されているわけではなく，第１の記憶媒体（「ぎゅわんぶらあ」ＲＯＭカセット）に一部が記録されており，標準ゲームプログラム及びデータと拡張ゲームプログラム及びデータの双方によってゲーム装置を作動させる際に，第１の記憶媒体と第２の記憶媒体の双方を装填している必要があるところ，このような構成を採ることによりゲーム装置が適切に機能しているのであるから，この構成をあえて変更して，第１の記憶媒体に記録されている拡張ゲームプログラム及びデータと同じものを第２の記憶媒体にも記録させる動機付けはない。また，本件特許出願Ａの前に，そのような技術が当業者に周知であったことを認めるに足りる証拠もない。したがって，本件公知発明３において，①ゲーム装置が所定のキーを読み込んでいる場合に，第１の記憶媒体と第２の記憶媒体との双方を同時に装填せずに，第２の記憶媒体のみを装填することにより，標準ゲームプログラム及びデータと拡張ゲームプログラム及びデータの双方によってゲーム装置を作動させること（相違点２に係る本件発明Ａ１の構成），②標準ゲームプログラム及びデータと拡張ゲームプログラム及びデータの双方によってゲーム装置を作動させる際の拡張ゲームプログラム及びデータを第２の記憶媒体（「ぎゅわんぶらあ２」ＲＯＭカセット）に全部記録させること（相違点３に係る本件発明Ａ１の構成）は，いずれも，当業者が容易に想到し得た事項ということはできない。
エ小括
以上のとおり，本件公知発明３において，相違点２及び３に係る本件発明Ａ１の構成とすることは，当業者が容易に想到し得たこととは認められない。
したがって，本件発明Ａ１は，当業者が本件公知発明３に基づき容易に発明をすることができたものであるとは認められない。⑺争点１－３（控訴人の損害の有無及び損害額）について控訴人は，特許法１０２条３項により算定される損害額を主張する。同項は，特許権侵害の際に特許権者が請求し得る最低限度の損害額を法定した規定であり，同項による損害は，原則として，侵害品の売上高を基準とし，そこに，実施に対し受けるべき料率を乗じて算定すべきである。アその特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額(ア)特許法１０２条３項所定の「その特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額」については，平成１０年法律第５１号による改正前は「その特許発明の実施に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭」と定められていたところ，「通常受けるべき金銭の額」では侵害のし得になってしまうとして，同改正により「通常」の部分が削除された経緯がある。
特許発明の実施許諾契約においては，技術的範囲への属否や当該特許が無効にされるべきものか否かが明らかではない段階で，被許諾者が最低保証額を支払い，当該特許が無効にされた場合であっても支払済みの実施料の返還を求めることができないなど様々な契約上の制約を受けるのが通常である状況の下で事前に実施料率が決定されるのに対し，技術的範囲に属し当該特許が無効にされるべきものとはいえないとして特許権侵害に当たるとされた場合には，侵害者が上記のような契約上の制約を負わない。そして，上記のような特許法改正の経緯に照らせば，同項に基づく損害の算定に当たっては，必ずしも当該特許権についての実施許諾契約における実施料率に基づかなければならない必然性はなく，特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき，実施に対し受けるべき料率は，むしろ，通常の実施料率に比べて自ずと高額になるであろうことを考慮すべきである。
したがって，実施に対し受けるべき料率は，①当該特許発明の実際の実施許諾契約における実施料率や，それが明らかでない場合には業界における実施料の相場等も考慮に入れつつ，②当該特許発明自体の価値すなわち特許発明の技術内容や重要性，他のものによる代替可能性，③当該特許発明を当該製品に用いた場合の売上げ及び利益への貢献や侵害の態様，④特許権者と侵害者との競業関係や特許権者の営業方針等訴訟に現れた諸事情を総合考慮して，合理的な料率を定めるべきである。
(イ)認定事実
ａ本件特許Ａについての実際の実施許諾契約の実施料率は，本件訴訟に現れていない。
そして，証拠（乙Ａ１１５，１１６，乙Ｂ２８）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。


(a)株式会社帝国データバンクが「知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調査研究報告書～知的財産（資産）価値及びロイヤルティ料率に関する実態把握～（平成２２年３月）」（乙Ｂ２８。本件調査報告書）を作成するに当たって行った，特許権に関するロイヤルティ率情報のアンケート（以下「本件アンケート」という。）の結果を記載した表２－２には，技術分類を「家具，ゲーム」とする特許のロイヤルティ料率の平均は２．５％（最大値４．５％，最小値０．５％，標準偏差１．５％）（件数１４件）と記載されている。
⒝本件調査報告書には，本件アンケート調査結果の回答及び集計に当たっての前提条件について，①ライセンス・アウト（ライセンスを与える側）の立場での回答であること，②国内同業他社へのライセンスを想定していること，③通常実施権（ライセンス提供先を独占的にする訳ではなく，複数の者とライセンスを行うことができる形態）によるライセンスを想定していること，④正味販売高に対する料率を想定していること，⑤特殊な事情（エンタイアマーケットバリュールール（特許技術が製品の一部に使われているだけだとしても，侵害された部品を含む製品全体の単価に基づいて損害額を計算するルール）によるロイヤルティ算定，契約相手の事情など）を捨象したケースであること，⑥ロイヤルティ料率相場はカテゴリ選択肢で回答であるが，集計時には各選択肢の中央値をロイヤルティ料率として集計を行ったことが記載されている。
⒞経済産業省知的財産政策室編の「ロイヤルティ料率データハンドブック～特許権・商標権・プログラム著作権・技術ノウハウ～」（平成２２年８月３１日発行）の「Ⅱ各国のロイヤルティ料率」には，①ロイヤルティ算定方式として最も広く採用されているのは，定率方式であり，そのロイヤルティは，「対象製品の販売価格×ロイヤルティ料率」として算定されること，②販売価格の対象となるロイヤルティベースには，総販売価格，純販売価格（正味販売価格），小売価格等が使用されるが，実務面では，純販売価格（正味販売価格）が採用されることが比較的多いとされること，③純販売価格（正味販売価格）は，総販売価格から一定の費用項目を控除した残額として定義され，控除費用項目としては，一般的に，輸送費，保険料，倉庫保管費用，リベート，包装梱包費等，販売地によって変動する可能性のある費用項目が中心となるが，業界慣行や製品種類等によって異なることが記載されている。
ｂ前記⑴アのとおり，本件発明Ａ１は，ゲームプログラム及び／又はデータを記憶する記憶媒体を所定のゲーム装置に装填してゲームシステムを作動させる方法であって，上記記憶媒体は，少なくとも，所定のゲームプログラム及び／又はデータと，所定のキーとを包含する第１の記憶媒体と，所定の標準ゲームプログラム及び／又はデータに加えて所定の拡張ゲームプログラム及び／又はデータを包含する第２の記憶媒体とが準備され，上記第２の記憶媒体が上記ゲーム装置に装填されるとき，上記ゲーム装置が上記所定のキーを読み込んでいる場合には，上記標準ゲームプログラム及び／又はデータと上記拡張ゲームプログラム及び／又はデータの双方によってゲーム装置を作動させることにより，ユーザにとっては，一回の購入金額が適正なシリーズものの記憶媒体を買い揃えてゆくことによって，最終的に極めて豊富な内容のゲームソフトを入手したのと同じになり，メーカにとっては，膨大な内容のゲームソフトを，ユーザが購入しやすい方法で提供できるという効果をもたらすものである。
このように，本件発明Ａ１は，ゲームシステム作動方法の発明であり，その構成及び効果は上記のとおりであるところ，イ－９号方法等は本件発明Ａ１の技術的範囲に属するものであり，イ－９号製品等は，ゲーム装置に装填してゲームを実行するためのゲームソフトであって，本件発明Ａ１の「第２の記憶媒体」に相当する，同発明を実施するために不可欠の物である。そして，前記⑴イのとおり，イ－９号製品等は，本編ディスク（第１の記憶媒体）から所定のキーを読み込むことにより，アペンドディスク（第２の記憶媒体）に記録された標準のゲームプログラム及び／又はデータに加えて，拡張ゲームプログラム及び／又はデータを作動させることができるものであるから，本件発明Ａ１は，イ－９号製品等にとって，相応の重要性を有するものといえる。
また，家庭用ゲーム機などの情報処理装置を対象としたシステム作動方法に関し，本件発明Ａ１の上記技術についての代替技術が存在することはうかがわれない。
ｃ(a)前記ｂのとおり，本件発明Ａ１は，イ－９号製品等に記録された拡張ゲームプログラム及び／又はデータを作動するに当たり不可欠な技術であるところ，家庭用ゲーム機本体に装着してゲームを楽しむゲームソフトにおけるゲームキャラクタのもつ機能，場面，音響が豊富であることは，通常，需要者の購入動機に影響を与えるものといえる。
そして，被控訴人は，イ－９号製品等を販売するに当たり，製品解説書（甲Ａ５，７，８，１０，１１）において，ＭＩＸＪＯＹ機能について紹介し，前作のディスク（本編ディスク）があると本作（アペンドディスク）とのＭＩＸＪＯＹを楽しむことができ，前作のシナリオを本作のキャラクタでプレイしたり，前作では特定のキャラクタとのみ迎えることができたエンディングを全てのキャラクタと迎えることができたりする旨を説明している。
これらの事情を考慮すると，本件発明Ａ１をイ－９号製品等に用いることにより被控訴人の売上げ及び利益に貢献するものと認められる。
⒝他方，証拠（乙Ａ８４，９４～９６，９８～１０１，１０４～１１４（枝番号を含む。））及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
①イ－９号製品等のうち，イ－９，１６～２２，２３②及び２４ないし３４号製品は，被控訴人が開発し，平成１２年に販売を開始した「真・三國無双シリーズ」及び同１６年に販売を開始した「戦国無双シリーズ」のゲームソフトである。同シリーズのゲームソフトは，ゲームソフト市場において，継続的に上位の販売個数を計上している。
同シリーズの人気の要因は，戦国時代や三国志をモチーフにした歴史アクションゲームであること，キャラクタがフィールドを縦横無尽に駆け巡りながら無数の敵をなぎ倒す爽快感，通常攻撃，チャージ，無双乱舞という攻撃が全てボタンを押すだけの簡単な操作で行えること，武将たちをモチーフとした美形キャラを採用するというキャラクタの魅力などである旨評価されている。イ－９号製品等の購入時にユーザに対して行ったアンケート結果（乙Ａ８４の１～６）では，同製品を購入したきっかけとして，「戦国無双のファンだから」，「三国志のファンだから」，「無双シリーズのファンだから」という点を挙げる者が最も多く，「コーエー（被控訴人）のファンだから」という点を挙げる者も２割程度存在する。


被控訴人は，イ－９号製品等の販売に当たり，テレビコマーシャル，雑誌広告，雑誌記事等により，同製品の宣伝広告を行った。これらの宣伝広告では，前作の本編ディスクを保有することによりＭＩＸＪＯＹ機能を使用できることも紹介されているが，全体的に見ると，ゲームのストーリやキャラクターの紹介などに宣伝広告の重点が置かれていた。
②イ－９号製品等のうち，イ－３５ないし４０号製品は，被控訴人が開発し，平成１２年に販売を開始した「遥かなる時空の中で」シリーズのゲームソフトである。「遥かなる時空の中で」シリーズは，女子高校生が日本の過去と類似した異世界に移動し，その世界を舞台として男性と恋愛を成就させることを目的とする，和風ファンタジー恋愛シミュレーションゲームである。同シリーズを含む被控訴人の製作する女性向け恋愛ゲーム「ネオロマンスシリーズ」のゲームソフトは，女性向け恋愛シミュレーションゲームソフトの市場の中で，継続的に上位の販売個数を計上している。イ号製品の購入時にユーザに対して行ったアンケート結果（乙Ａ１０６）では，同製品を購入したきっかけとして，「当シリーズのファンだから」という点を挙げる者が最も多く，「ルビーパーティー（被控訴人の社内における女性向けゲーム開発チーム）のファンだから」という点を挙げる者も３割程度存在した。また，「ネオロマンスシリーズ」のユーザーに対するアンケート結果では，購入動機としてキャラクタを挙げる者が半数を超えている。「遥かなる時空の中で」シリーズは，ゲームソフトの発売に先駆け漫画の連載をスタートし，その販売部数は累計２５０万部（全１４巻中１１巻の時点）に達した。被控訴人は，このほかにも，各種イベントの開催，テレビアニメの放映，ＣＤ商品，ＤＶＤ商品の販売などを実施し，上記ゲームソフトの販売促進を図った。以上によれば，イ－９号製品等は，ゲームのキャラクタや内容，販売方法にそれぞれ工夫があり，そのことが，需要者に対する大きな訴求力となっており，これらと比較すると，本件発明Ａ１のイ-９号製品等の売上への貢献度は，低いものといえる。
加えて，被控訴人がイ－９号製品等を販売するに当たり，ＭＩＸＪＯＹの機能として取扱説明書や解説書（甲Ａ５，７，８，１０，１１，乙Ａ８２（枝番号を含む。））に記載したり，宣伝したりする機能（乙Ａ８２の１・９頁，乙Ａ８２の６・３頁等）のうち，本編ディスク（本件発明Ａ１の「第１の記憶媒体」に相当）のセーブデータを引き継ぐ機能は，本件発明Ａ１に係る機能ではない。⒞証拠（乙Ａ８０，１１８，１１９）及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。
①イ－９号製品等のうち，イ－１７ないし１９，２１，２３②，２５ないし２７，３０，３２，３６，３８及び４０号製品は，別紙７「売上高（補正後）」の「アイテム内容」欄記載のとおり，本件発明Ａ１の「第２の記憶媒体」に当たるゲームソフト（記憶媒体）のほかに，１個ないし５個の当該ゲームソフトと同一のシリーズ（「真・三國無双シリーズ」，「戦国無双シリーズ」又は「遥かなる時空の中でシリーズ」）のゲームソフト（記憶媒体）が含まれるパッケージ商品である。
②イ－９号製品等のうち，イ－１９及び２３②号製品には，上記複数のゲームソフトのほかに，「最強データ収録ＣＤ－ＲＯＭ」が付属する。このＣＤ－ＲＯＭは，ゲーム本体を行う記憶媒体ではなく，本件発明Ａ１の「第２の記憶媒体」に当たるゲームソフトで使用するデータ（キャラクタの能力値等が最大の状態のデータ）が記録されている。
③イ－９号製品等のうち，イ－３９号製品には，別紙７「売上高（補正後）」の「アイテム内容」欄記載のとおり，本件発明Ａ１の「第２の記憶媒体」に当たるゲームソフトのほかに，グッズ（水野十子原画資料集，スチルイラストアートカード８枚）が同梱されている。
なお，イ－３９号製品の希望小売価格は９８００円であり，これと同日付で発売された上記ゲームソフト（イ－３５号製品）の希望小売価格は４９８０円である。
④イ－９号製品等のうち，イ－４０号製品には，別紙７「売上高（補正後）」の「※同梱グッズ」に記載のグッズが同梱されている。
ｄ控訴人と被控訴人は，いずれもゲーム機器，ソフトウェアの製造，販売等を業とする株式会社であり，競業関係にある。
(ウ)実施に対し受けるべき金銭の額
ａ前記(イ)のとおり，本件訴訟において本件特許Ａの実際の実施許諾契約の実施料率は現れていないところ，本件特許Ａの技術分野が属する分野の近年の統計上の平均的な実施料率が，本件アンケート結果では２．５％（最大値４．５％，最小値０．５％，標準偏差１．５％）であり，同実施料率は正味販売高に対する料率を想定したものであることが認められる。そして，このことを踏まえた上，侵害品に係るゲームソフトにおいては，ゲームのキャラクタや内容，販売方法の工夫等が，その売り上げに大きく貢献していることは否定できないとはいえ，本件発明Ａ１に係る技術も，売上げの向上に相応の貢献をしていると認められることや，本件発明Ａ１の代替となる技術は存在しないこと，控訴人と被控訴人は競業関係にあることなど，本件訴訟に現れた事情を考慮すると，特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき，本件での実施に対し受けるべき料率（以下「本件実施料率Ａ」という。）は，消費税相当額を含む被控訴人の正味販売価格に対し，３．０％を下らないものと認めるのが相当である。
ｂ被控訴人は，別紙１「販売開始日一覧表」記載の販売開始日から本件特許権Ａの存続期間満了日までのイ－９号製品等の売上高（被控訴人の卸売価格）が，別紙７「売上高（補正後）」の「売上高」欄記載のとおりであると主張するところ，イ－９号製品等の売上高（被控訴人の卸売価格）が上記金額を超えるものであることを認めるに足りる証拠はない。そこで，同金額に消費税相当額（５％）を加えた金額を，実施料算定の基礎となる価格とするのが相当である。


もっとも，前記(イ)ｃ⒞のとおり，イ－９号製品等のうちには，本件発明Ａ１の「第２の記憶媒体」に該当するゲームソフトのほかに，１個ないし５個の当該ゲームソフトと同一シリーズのゲームソフト（記憶媒体）が含まれるパッケージ商品も存在するところ，これらのゲームソフトは，本件発明Ａ１についての本件特許権Ａを侵害するものではなく，かつ，イ－９号製品等に含まれなくとも，単体で販売の対象となる商品である。また，前記(イ)ａ⒝のとおり，本件調査報告書には，本件アンケート調査結果の回答及び集計に当たっての前提条件について，特殊な事情（エンタイアマーケットバリュールール（特許技術が製品の一部に使われているだけだとしても，侵害された部品を含む製品全体の単価に基づいて損害額を計算するルール）によるロイヤルティ算定，契約相手の事情など）を捨象したケースであることが記載されている。そうすると，侵害品以外のゲームソフトの価格に相当する部分については，本件実施料率Ａを乗じるべき販売価格から控除するのが相当というべきであるから，イ－９号製品等の販売価格を侵害品であるゲームソフトとそれ以外のゲームソフトとの合計数で除したものをもって，本件実施料率Ａを乗ずべき売上高とするのが相当である。また，前記(イ)ｃ⒞のとおり，イ－１９及び２３②号製品には，本件発明Ａ１の「第２の記憶媒体」に該当するゲームソフトのほかに，「最強データ収録ＣＤ－ＲＯＭ」やグッズが同梱されているものもあるが，上記ＣＤ－ＲＯＭは，ゲームソフトで使用するデータ（キャラクタの能力値等が最大の状態のデータ）が記録されているに過ぎず，それらが単独で商品として流通するものではないから，当該製品の販売価格全体をもって，本件実施料率Ａを乗ずべき売上高とするのが相当である。
他方，イ－３９号製品（「遥かなる時空の中で３十六夜記プレミアムＢＯＸ」（希望小売価格９８００円））は，同日付で発売されたイ－３５号製品（「遥かなる時空の中で３十六夜記」（希望小売価格４９８０円））に対して，４８２０円高く価格が設定され，その製品の相違は同梱グッズのみであって，イ－３９号製品に含まれる同梱グッズの価格は，おおむね同製品の２分の１に相当するものといえるから，同製品の販売価格の２分の１を本件実施料率Ａを乗ずべき売上高とするのが相当である。
さらに，イ－４０号製品（「遥かなる時空の中でプレミアムＢＯＸコンプリート」）は，本件発明Ａ１の「第２の記憶媒体」に該当するゲームソフトのほかに，これと同一の「遥かなる時空の中でシリーズ」のゲームソフト５個が含まれるところ，同製品についても，イ－３９号製品と同様に，同梱グッズの価格は，これと対応するゲームソフトの価格のおおむね２分の１に相当するものといえる。そうすると，同製品の販売価格の１２分の１をもって，本件実施料率Ａを乗ずるべき売上高とするのが相当である。
ｃ以上によれば，本件特許権Ａの侵害について，特許法１０２条３項により算定される損害額は，別紙１０のとおり計算され，その合計額は１億１６６７万３７１０円となる。
(エ)控訴人の主張について
控訴人は，①本件発明Ａ１及びＡ２は，イ号製品のユーザにおいて実施されるゲームシステム作動方法であること，イ号製品のような本件特許権Ａの間接侵害を構成する製品の製造販売に関する特許権者の許諾は，当該製品がユーザに販売されることを当然の前提とすることなどから，実施料率算定の基礎となるイ－９号製品等の売上高は，被控訴人の卸売価格ではなく小売価格とすべきである，②イ－９号製品等に同梱されるアイテムがある場合でも，イ号製品は，同梱されたアイテムを含む製品全体で一個の商品（販売単位）であり，製品の販売等行為全体が一個の特許権侵害を構成するから，イ－９号製品等の販売価格全体が本件実施料率Ａに乗ずべき価格となる旨主張する。
しかしながら，上記①の点については，控訴人の主張を裏付けるに足りる客観的な証拠はない。前記(イ)ａのとおり，本件特許Ａの技術分野が属する分野の近年の統計上の平均的な実施料率は，正味販売高に対する料率を想定したものであることからすると，実施料算定の元となる売上高は，被控訴人のイ－９号製品等の販売価格，すなわち卸売価格とするのが相当である。
上記②の点については，前記(ウ)ｂのとおり，イ－９号製品等のうち，本件発明Ａ１の「第２の記憶媒体」に該当するゲームソフト以外のゲームソフトを含むものや，同梱されたグッズが，商品構成や価格構成上，明らかにゲームソフトとは別の価値を有するもの，すなわち，別個の商品として扱われていると判断し得るものについては，これらのゲームソフト及びグッズの価格に相当する金額を本件実施料率Ａを乗ずべき価格から控除するのが相当である。
控訴人の主張するその余の点も，前記(ウ)の判断を左右するものではない。
(オ)被控訴人の主張について
被控訴人は，①実施料率算定の基礎となるべき正味販売価格に消費税相当額は含まれない，②本件調査報告書によれば，「家具，ゲーム」の技術分野には，「ビデオゲーム」のような全体の一部に特許発明が実施されているもの以外に，「家具」，「カードゲーム，盤上ゲーム，ルーレットゲーム；小遊技動体を用いる室内用ゲーム」も含まれるため，本件特許Ａの実施料率は，上記実施料率の平均値（２．５％）より低くなる，③同梱グッズについても，別紙７「売上高（補正後）」記載のとおり，そのアイテム数に応じて売上高を補正すべきである，④本件発明Ａ１は，セーブデータを「所定のキー」とする方法，「拡張ゲームプログラム等」の一部を「所定のキー」とする方法，第２の記憶媒体に「拡張ゲームプログラム等」のみを記憶する方法により，同発明と同様の作用効果を奏しながら，同発明を回避することができる，⑤控訴人は，競業者と特許クロスライセンス契約を締結し，「ライセンスなどの特許権の有効活用を促進」するとしたプレスリリースを公開しており（乙Ａ８３の１～３），むしろ開放的ライセンスポリシーを採用している，⑥イ号製品は，武将やステージを新規に追加するものというよりは，「違った遊びを提供するという概念で開発」されたものであり，本編ディスクではプレイできなかったモードを提供することが主眼となった製品であって，それ単体でも十分楽しめる内容である反面，ＭＩＸＪＯＹをすることで可能となるのは，本編ディスクでプレイできたモードやシナリオをアペンドディスクでもプレイできるというものであり，ＭＩＸＪＯＹを行う場面は限定されている旨主張する。


しかしながら，上記①の点については，消費税相当額も被控訴人の販売価格の一部としてそれに含まれているものであるから，損害額の算定に当たって消費税相当額を控除すべき理由はない。
上記②の点については，前記(イ)ａ(a)のとおり，本件アンケート結果を記載した，本件調査報告書の表２－２には，技術分類を「家具，ゲーム」とする特許のロイヤルティ料率の平均は２．５％であり，件数は１４件である旨が記載されているものの，アンケート回答者の保有する特許の内容，特許の実施品について，具体的な記載はない。したがって，本件調査報告書の記載からは，本件特許Ａの実施料率が，上記実施料率の平均値より低くなると認めることはできない。
上記③の点については，前記(イ)ｃ⒞のとおり，イ－９号製品等に同梱されているグッズは，本件発明Ａ１の「第２の記憶媒体」に相当するゲームソフトの付属物というべきものであって，単独で商品として流通するものではないから，イ－３９及び４０号製品に同梱されたグッズを除き，当該製品の販売価格全体をもって，本件実施料率Ａを乗ずべき売上高とするのが相当である。
上記④の点については，i）前記⑸ウ(エ)のとおり，本件発明Ａ１において，「第１の記憶媒体」及び「第２の記憶媒体」を「セーブデータを記憶可能な記憶媒体を除く」ものとすることは，前作のプレイ実績にかかわらず，後作において拡張ゲームプログラム及び／又はデータによってゲームを楽しむことができるという技術的意義を有するものであり，セーブデータを「所定のキー」とする方法は，本件発明Ａ１と同様の作用効果を奏するものではなく，また，記憶媒体をセーブデータを記憶可能なものにした場合は，大量の記憶容量を有し，安価で大量生産が可能なＣＤ－ＲＯＭ，ＤＶＤ－ＲＯＭ等の読み出し専用メモリーを用いることができなくなること，ii）本件発明Ａ１は，第１の記憶媒体に記憶された「所定のキー」を読み込むだけで，第２の記憶媒体に記録された標準ゲームプログラム及び拡張ゲームプログラムによりゲーム装置を作動させるものであって，装置の作動中に第１の記憶媒体を入れ換え可能なものであるが，「拡張ゲームプログラム等」の一部を「所定のキー」とする方法では，標準ゲームプログラム及び拡張ゲームプログラムによるゲーム装置の作動中に，第１の記憶媒体を装填し続ける必要があること，iii）第２の記憶媒体に「拡張ゲームプログラム等」のみを記憶する方法では，第２の記憶媒体単体で，標準ゲームプログラム及び拡張ゲームプログラムによりゲーム装置を作動させることができないことから，これらの方法が本件発明Ａ１の代替技術であるとはいえない。上記⑤の点については，たとえ，特許権者が開放的ライセンスポリシーを有しているとしても，そのことは，特許権侵害者に対して事後的に定めるべき実施料率を下げる理由にはならないものというべきである。上記⑥の点については，前記(イ)ｃ(a)のとおり，本件発明Ａ１によりゲームキャラクタのもつ機能，場面，音響が豊富になるという効果は，通常，需要者の購入動機に影響を与えるものであるといえ，イ－９号製品等においても，ＭＩＸＪＯＹ機能により，前作のシナリオを本作のキャラクタでプレイしたり，前作では特定のキャラクタとのみ迎えることができたエンディングを全てのキャラクタと迎えることができたりするものであって，被控訴人は製品解説書でかかる機能を紹介し，宣伝しているものである。そうすると，本件発明Ａ１は，これをイ－９号製品等に用いることにより被控訴人の売上及び利益に相応の貢献をするものと認められるものであって，イ－９号製品等が単体でも十分楽しめるものか否かという点や，ＭＩＸＪＯＹを行う場面が限定されているか否かという点は，上記判断を左右するものではない。
被控訴人の主張するその余の点も，前記(ウ)の判断を左右するものではない。
イ小括
以上のとおりであるから，控訴人について，特許法１０２条３項により算定される損害額に，弁護士費用・弁理士費用を加えた金額が控訴人の損害額と認められる。
そして，被控訴人の不法行為と相当因果関係にある弁護士費用及び弁理士費用は，上記により算定される損害額の約１割である１１６６万円を下らないと認めるのが相当であるから，控訴人の損害額は，１億２８３３万３７１０円（１億１６６７万３７１０円＋１１６６万円）である。
２本件特許権Ｂについて
⑴争点２－１－１（文言侵害の成否）について
ア本件明細書Ｂの記載事項等について
(ア)本件発明Ｂ１及びＢ８の特許請求の範囲（請求項１，８）の記載は，前記第２の２⑶ウのとおりである。
本件明細書Ｂ（甲Ｂ２，２４）の発明の詳細な説明には，次のような記載がある（下記記載中に引用する「図１及び２」については別紙１１を参照）。
ａ【０００１】
【産業上の利用分野】
本願発明は，遊戯装置およびその制御方法に関し，詳しくは，業務用ゲーム機や家庭用ゲーム機におけるゲームの進行に際して，遊戯者による入力手段の操作により上記ゲームの進行にその遊戯者が参加するように構成され，かつそのゲームの進行状態に応じてその遊戯者に振動を体感的に伝達するように構成された遊戯装置およびその制御方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年においては，業務用ゲーム機や家庭用ゲーム機などを使用して行われるゲームとして，遊戯者がゲームの中のキャラクタ等とは無関係にそのゲームの進行を全て一方的に決定しあるいは制御するように構成したもの以外に，遊戯者の入力操作により移動するキャラクタ等が存在して遊戯者がそのゲームの進行に参加するように構成したものが実用化されている。
【０００３】
この遊戯者の参加によるゲームは，ジョイスティックレバーや押しボタン等から構成される入力手段を上記各種ゲーム機に取り付け，そのゲーム機に備えられあるいは接続されているＣＲＴやＬＣＤなどの画像出力手段を視認しながら遊戯者が上記入力手段を操作することにより，そのゲームの進行中において自己に対応する仮想人物画像等の行動を制御するものである。
【０００４】
この種のゲームの具体的内容としては，たとえば格闘技等のスポーツに係るものや，冒険あるいはレースに係るもの，さらには宝探しを行うものなど，種々の分野にわたるものが提案されあるいは実用化されている。そして，この種のゲームの進行途中においては，ゲーム機に備えられあるいは接続されているスピーカ等の音響出力手段から様々な音響が発せられるように構成されている。
ｂ【０００５】
【発明が解決しようとする課題】


ところで，上記従来の各種ゲーム機により行い得る遊戯者参加ゲームは，そのゲームの途中において自己に対応する仮想人物画像等の置かれている状況が変化した場合等に，ゲーム機専用のスピーカから音響が発せられるものが主流を占めている。したがって，自己と他者とで勝負を決するようなゲームにおいては，上記スピーカから発せられた音響が自己だけでなく他者にも聞こえてしまうことになり，たとえば他者に対して秘密にしておきたい状態等が存在する場合であっても，その秘密状態を維持しておくことは不可能である。
【０００６】
このため，ゲームの内容が全てオープンなものとなり，十分なスリル感を味わえなくなるばかりでなく，音響が発せられることに起因して，自己のみが知っている情報に基づいて秘密のうちにゲームを進行させるといったことができなくなり，この種のゲームを製作する上での自由度ないし選択の幅が小さくなるという問題を有している。
【０００７】
加えて，この種のゲームは，そのゲーム進行途中において発せられる音声や効果音のみによって，遊戯者にある程度の現実感や迫力を与えようとしているのが実情であるが，このような手法では，遊戯者は聴覚および視覚だけでその雰囲気を味わうに留まり，より高度な現実感や十分な迫力等が得られず，娯楽性や面白さに欠けるという難点がある。
【０００８】
本願発明は，上述の事情のもとで考え出されたものであって，ゲームの進行途中における自己の置かれている状況を，視覚および聴覚以外の感覚をもって知得できるようにするとともに，相手方に対して秘密状態の下でゲームを進行させることなどを可能にし，これによりゲーム製作上の自由度を増大させ，かつ高度な現実感や十分な迫力が得られる遊戯装置を提供することをその課題とする。
ｃ【０００９】
【課題を解決するための手段】
上記の課題を解決するため，本願発明では，次の技術的手段を講じている。
【００１０】
すなわち，本願の請求項１に記載した発明は，遊戯者が操作する入力手段と，この入力手段からの信号に基づいてゲームの進行状態を決定あるいは制御するゲーム進行制御手段と，このゲーム進行制御手段からの信号に基づいて少なくとも遊戯者が上記入力手段を操作することにより変動するキャラクタを含む画像情報を出力する出力手段とを有するゲーム機を備えた遊戯装置であって，上記ゲーム進行制御手段からの信号に基づいて，ゲームの進行途中における遊戯者が操作している上記キャラクタの置かれている状況が特定の状況にあるか否かを判定する特定状況判定手段と，上記特定状況判定手段が特定の状況にあることを判定した時に，上記画像情報からは認識できない情報を，体感振動情報信号として送出する振動情報制御手段と，上記振動情報制御手段からの体感振動情報信号に基づいて振動を生じさせる振動発生手段と，を備えたことを特徴としている。
【００１３】
この場合，上記請求項１ないし３のいずれかに記載の遊戯装置において，上記特定状況判定手段は，上記ゲームの進行途中における上記キャラクタの置かれている状況が所定の規則性をもって変化しているか否かを判定するものであり，この変化していることが判定された時に，上記振動情報制御手段から上記キャラクタの状況の変化の態様に応じて変化する体感振動情報信号が送出されるように構成されているものであってもよい（請求項４）。
【００１７】
一方，本願の請求項８に記載した発明は，遊戯者が操作する入力手段と，この入力手段からの信号に基づいてゲームの進行状態を決定あるいは制御するゲーム進行制御手段と，このゲーム進行制御手段からの信号に基づいて少なくとも遊戯者が上記入力手段を操作することにより変動するキャラクタを含む画像情報を出力する出力手段とを有するゲーム機を備えた遊戯装置の制御方法であって，上記ゲーム進行制御手段からの信号に基づいて，ゲームの進行途中における遊戯者が操作している上記キャラクタの置かれている状況が特定の状況にあることを判定した時に，上記画像情報からは認識できない情報を，体感振動情報信号として振動発生手段に送出するようにしたことを特徴としている。
ｄ【００２２】
【発明の作用及び効果】
上記請求項１に記載した発明によれば，遊戯者が入力手段を操作することにより，ゲーム進行制御手段からの信号に基づいて，出力手段（少なくともディスプレイ等）から時々刻々と変化する画像表示がなされてゲームが進行する。この場合，遊戯者は，入力手段を操作することによりそのゲームに参加した状態にある。具体的には，たとえば上記出力手段に表示される画像の中に，遊戯者による入力手段の操作に伴ってその行動が変化する人物画像等のキャラクタが存在していれば，そのキャラクタを自己の意志に基づいて移動させることにより，遊戯者がそのゲームに参加した状態にある。
【００２３】
そして，このようなゲームの進行途中における上記ゲーム進行制御手段からの信号に基づいて特定状況判定手段が，遊戯者の置かれている状況，すなわち遊戯者により操作されている上記キャラクタの置かれている状況が，特定の状況にあるか否かを判定する。そして，特定の状況にあることが判定された時点で，振動情報制御手段から振動発生手段に対して，画像情報からは認識できない情報が，体感振動情報信号として送出される。
【００２４】
これにより，上記出力手段により画像として表示されていない内容が，所定の体感振動として上記振動発生手段に生じることになる。したがって，遊戯者は，この振動発生手段を身体に接触させておけば，この時に生じる振動を体感的に知得して，ゲームの進行状態が特定の状況にあることを知得できるのに対して，他の遊戯者や周辺の見物人は，上記画像を見ているだけではその特定の状況を認識することができない。
【００２５】
この結果，遊戯者は，周囲にその特定の状況を悟られることなく，自己のみが知り得る秘密の状態の下でゲームを進行していくことができるとともに，振動を体感的に知得できることにより迫力や現実感が増大することになる。
【００３１】
一方，上記請求項４に記載した発明によれば，ゲームの状況が時々刻々と変化している場合において，上記特定状況判定手段は，そのゲームの状況が所定の規則性にしたがって変化している場合に，特定状況にあると判定する。そして，この判定がなされることにより，上記ゲームの変化の態様に応じた体感振動情報信号，たとえば遊戯者の置かれている状況の危険度が大きくなるにつれて振動の振幅を大きくしたり，あるいは振動の発生周期を短くするための体感振動情報信号が送出される。これにより，遊戯者は一層高度な現実感やスリルを味わえることになる。
ｅ【００３６】
【実施例の説明】
以下，本願発明の好ましい実施例を，図面を参照しつつ具体的に説明する。
【００３７】
図１は，本願発明に係る遊戯装置の概略システムを示すブロック図である。同図に示すように，この遊戯装置２０は，大別すると，振動発生手段である音響体感器１と，家庭用または業務用のゲーム機２１と，このゲーム機２１からの出力信号に基づいて上記音響体感器１を制御する制御手段３１とから構成されている。
【００３８】


詳述すると，上記ゲーム機２１は，たとえばジョイスティックレバー２２および押しボタン式スイッチ２３を有する入力手段２４と，各種のゲーム情報を記憶しているゲーム情報記憶手段２５と，上記入力手段２４およびゲーム情報記憶手段２５からの信号に基づいてゲームの進行状態を決定あるいは制御するゲーム進行制御手段２６と，このゲーム進行制御手段２６からの音響信号ａを受けて利用者に対して可聴音響を発する音響出力手段２７と，上記ゲーム進行制御手段２６からの画像信号ｂを受けて利用者に対して画像表示を行う画像出力手段２８と，を備えている。
【００３９】
一方，上記制御手段３１は，上記ゲーム進行制御手段２６からの信号に基づいて，進行中のゲームにおける遊戯者の入力手段２４の操作による画像上のキャラクタの置かれている状況が特定の状況にあるか否かを判定する特定状況判定手段３２と，この特定状況判定手段３２からの信号に基づいて，上記音響信号ａに所定の制御を施し，これを体感振動情報信号ｃとして上記音響体感器１のスピーカ６に送出する振動情報制御手段３３と，を備えている。
【００４０】
上記特定状況判定手段３２は，たとえば，進行中のゲームにおける遊戯者が操作しているキャラクタの置かれている状況が危険な状態にあるか安全な状態にあるかの判定や，あるいはそのキャラクタにとって有利な状態にあるか不利な状態にあるかの判定などを行う。そして，この判定結果が危険な状態にある場合や，有利な状態にある場合には，上記振動情報制御手段３３から，それ以外の場合には送出されない情報が体感振動情報信号ｃとして音響体感器１に対して送出される。
【００４１】
この場合，上記振動情報制御手段３３から送出される体感振動情報信号ｃには，上記ゲーム進行制御手段２６から画像出力手段２８に送出される画像信号ｂには含まれていない情報がインプットされている。したがって，ＣＲＴやＬＣＤ等で構成される上記画像出力手段２８による画像を見ていただけでは把握できない情報が，体感振動情報として上記音響体感器１のスピーカ６に対して伝送されることになる。
【００４２】
また，上記特定状況判定手段３２が，ゲーム進行中におけるキャラクタの置かれている状況が特定の状況にあることを判定した場合には，上記振動情報制御手段３３から，それ以外の場合に送出されていない情報が体感振動情報信号ｃとして音響体感器１に対して送出される。その一例として，上記判定結果が，危険な状態や，有利な状態にあることを判定した場合には，その判定がなされた時点で初めて振動を生じさせるための体感振動情報信号ｃが送出される。また，他の例として，上記体感振動情報信号ｃが振動を間欠的に生じさせるものであればその間欠周期（発生周期）を異ならせるための信号が送出され，あるいは振動の周波数や振幅を異ならせるための体感振動情報信号ｃが送出される。
【００４４】
一方，上記のような構成を備えた遊戯装置２０の使用態様としては，その具体例を挙げれば，以下に示す通りである。
【００４５】
すなわち，図２に示すように，画像出力手段２８の所定の表示領域を，縦横に複数のブロック４０に仮想区分し，これらのうちの所定数のブロック４０内における符号Ｘで示す箇所に地雷が埋められているものとする。そして，地雷Ｘが埋められている状態は，画像として表示されない。したがって，遊戯者は，各ブロック４０のうちの何れのブロックに地雷Ｘが埋められているのかを，認識することができない状態にある。
【００４６】
このような状態で，遊戯者が上記入力手段２４を適宜操作することにより，同図に示す特定のキャラクタ４１が移動することになるが，このキャラクタ４１が鎖線で示すように地雷Ｘの埋められているブロック４０に隣接するブロックに侵入した時点で，上記特定状況判定手段３２が，遊戯者の置かれている状況が危険な状況にあると判定する。図示例の状態は，地雷Ｘの存在するブロック４０に縦方向に対して隣接するブロックに侵入する場合を想定したものであるが，横方向に対して隣接するブロックに侵入した場合であっても，上記特定状況判定手段３２は，遊戯者が危険な状況にあると判定する。
【００４７】
このようにして危険な状況の判定がなされた場合には，上記特定状況判定手段３２からの信号に基づいて上記振動情報制御手段３３が音響信号ａに対して所定の制御を施し，耳に聞こえない低周波領域の音響信号を体感振動情報信号ｃとして音響体感器１のスピーカ６に送出する。この場合，上記特定状況判定手段３２は，キャラクタ４１が地雷Ｘに近づいているか，あるいは遠ざかっているかを判定し，近づいている場合には，その離間距離が短くなるにつれて上記低周波領域の音響信号の間欠周期を序々に小さくして振動が頻繁に生じるようにし，逆に遠ざかっている場合には，その離間距離が長くなるにつれて上記間欠周期を序々に大きくして振動の発生頻度を低下させるようにしてもよい。すなわち，地雷Ｘに対する接近度合いと心臓の鼓動とが一致したような雰囲気を味わえるようにするのである。
(イ)前記(ア)の記載事項によれば，本件明細書Ｂの発明の詳細な説明には，本件発明Ｂ１に関し，次のような開示があることが認められる。近年，業務用ゲーム機や家庭用ゲーム機等を使用して行われるゲームとして，遊戯者が，ゲーム機の画像出力手段を視認しながら入力手段を操作することにより，自己に対応する仮想人物画像等の行動を制御するものが実用化されている（【０００２】，【０００３】）。上記ゲームでは，仮想人物画像等の置かれている状況が変化した場合等に，ゲーム機のスピーカから音響が発せられるものが主流を占めているが，自己と他者とで勝負を決するゲームにおいては，上記音響が他者にも聞こえてしまうため，ゲームの内容が全てオープンとなり，十分なスリル感を味わえなくなるほか，音響が発せられることに起因して，自己のみが知っている情報に基づいて秘密のうちにゲームを進行させることができなくなり，ゲーム製作上の自由度が小さくなるという問題がある。加えて，音声や効果音だけでは，遊戯者は聴覚及び視覚でその雰囲気を味わうにとどまるため，より高度な現実感や十分な迫力等が得られず，娯楽性や面白さに欠けるという難点がある（【０００５】～【０００７】）。


「本願発明」は，ゲームの進行途中における自己の置かれている状況を，視覚及び聴覚以外の感覚をもって知得できるようにするとともに，相手方に対して秘密状態の下でゲームを進行させることなどを可能にし，これによりゲーム製作上の自由度を増大させ，かつ高度な現実感や十分な迫力が得られる遊戯装置を提供することを課題とする（【０００８】）。「本願発明」の遊戯装置は，遊戯者が操作する入力手段と，この入力手段からの信号に基づいてゲームの進行状態を決定あるいは制御するゲーム進行制御手段と，このゲーム進行制御手段からの信号に基づいて少なくとも遊戯者が上記入力手段を操作することにより変動するキャラクタを含む画像情報を出力する出力手段とを有するゲーム機を備えた遊戯装置であって，上記ゲーム進行制御手段からの信号に基づいて，ゲームの進行途中における遊戯者が操作している上記キャラクタの置かれている状況が特定の状況にあるか否かを判定する特定状況判定手段と，上記特定状況判定手段が特定の状況にあることを判定した時に，上記画像情報からは認識できない情報を，体感振動情報信号として送出する振動情報制御手段と，上記振動情報制御手段からの体感振動情報信号に基づいて振動を生じさせる振動発生手段とを備えたことを特徴とする（【０００９】，【００１０】）。上記特定状況判定手段は，上記キャラクタの置かれている状況が所定の規則性をもって変化しているか否かを判定するものであり，変化していることが判定された時に，上記振動情報制御手段から上記キャラクタの状況の変化の態様に応じて変化する体感振動情報信号が送出されるように構成されるものでもよい（【００１３】）。「本願発明」は，上記構成を備えることにより，遊戯者が，周囲にその特定の状況を悟られることなく，自己のみが知り得る秘密の状態の下でゲームを進行できるとともに，振動を体感的に知得できることにより迫力や現実感が増大するという効果を奏する（【００２５】）。また，ゲームの状況が所定の規則性に従い変化している場合に，上記特定状況判定手段が特定状況にあると判定し，ゲームの変化の態様に応じた体感振動情報信号，例えば，振動の発生周期（間欠周期）を短くするための体感振動情報信号を送出することにより，遊戯者は一層高度な現実感やスリルを味わえるという効果を奏する（【００３１】，【００４２】，【００４７】）。
イ技術的範囲の属否について
(ア)構成要件ＥないしＧの意義
ａ本件発明Ｂ１の特許請求の範囲（請求項１）の記載によれば，「特定の状況」（構成要件Ｅ，Ｆ）とは，「キャラクタの置かれている状況」であり，当該「状況にあるか否か」を「特定状況判定手段」により判定されるものであること，「振動情報制御手段」（構成要件Ｆ，Ｇ）とは，「上記特定状況判定手段が特定の状況にあることを判定した時に，上記画像情報からは認識できない情報を，上記キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせるための体感振動情報信号として送出する」手段であることを理解できる。
一方，特許請求の範囲には，「特定の状況」について定義した規定はなく，上記「特定の状況」をゲーム中の全場面において「画像情報からは認識できない」状況であると解釈すべき根拠となる記載はない。また，特許請求の範囲には，「振動情報制御手段」から「送出」される「体感振動情報信号」について，「画像情報からは認識できない情報を，上記キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせるための」もののみであると解釈すべき根拠となる記載はない。
ｂ次に，前記ア(イ)のとおり，本件明細書Ｂの発明の詳細な説明には，「本願発明」の遊戯装置は，遊戯者が操作する入力手段と，この入力手段からの信号に基づいてゲームの進行状態を決定あるいは制御するゲーム進行制御手段と，このゲーム進行制御手段からの信号に基づいて少なくとも遊戯者が上記入力手段を操作することにより変動するキャラクタを含む画像情報を出力する出力手段とを有するゲーム機を備えた遊戯装置であって，上記ゲーム進行制御手段からの信号に基づいて，ゲームの進行途中における遊戯者が操作している上記キャラクタの置かれている状況が特定の状況にあるか否かを判定する特定状況判定手段と，上記特定状況判定手段が特定の状況にあることを判定した時に，上記画像情報からは認識できない情報を，体感振動情報信号として送出する振動情報制御手段と，上記振動情報制御手段からの体感振動情報信号に基づいて振動を生じさせる振動発生手段とを備えるという構成を採用することにより，遊戯者が，周囲にその特定の状況を悟られることなく，自己のみが知り得る秘密の状態の下でゲームを進行できるとともに，振動を体感的に知得できることにより迫力や現実感が増大するという効果を奏すること，また，ゲームの状況が所定の規則性に従い変化している場合に，上記特定状況判定手段が特定状況にあると判定し，ゲームの変化の態様に応じた体感振動情報信号，例えば，振動の発生周期（間欠周期）を短くするための体感振動情報信号を送出することにより，遊戯者は一層高度な現実感やスリルを味わえるという効果を奏することが記載されており，この点に本件発明Ｂ１の技術的意義があるものと認められる。
そして，本件発明Ｂ１の上記技術的意義に照らすと，上記「特定の状況」をゲーム中の全場面において「画像情報からは認識できない」状況に限定したり，上記「振動情報制御手段」から「送出」される「体感振動情報信号」を，「画像情報からは認識できない情報を，上記キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせるための」もののみとする必然性はみいだし難い。例えば，ゲーム中のある場面において，キャラクタの置かれている状況が特定の状況にあることを画像情報から認識でき，その情報を体感振動情報信号として送出したとしても，ゲーム中の別の場面では，キャラクタの置かれている状況が上記特定の状況にあることを画像情報から認識できないのであれば，かかる場面において，キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせるための体感振動情報信号を送出することにより，前記ア(イ)の本件発明Ｂ１の効果を奏するといえる。


加えて，本件明細書Ｂ全体をみても，「特定の状況」や「振動情報制御手段」から「送出」される「体感振動情報信号」を上記のとおり限定することによって，かかる限定を付さない場合と比して有利な効果を生じるなどの技術的意義があることについて記載も示唆もない。ｃ以上の本件発明Ｂ１の特許請求の範囲（請求項１）の記載及び本件明細書Ｂの記載を総合すれば，①「特定の状況」（構成要件Ｅ，Ｆ）とは，「キャラクタの置かれている状況」であり，当該「状況にあるか否か」を「特定状況判定手段」により判定されるものであって，「上記特定状況判定手段が特定の状況にあることを判定した時に，上記画像情報からは認識できない情報を，上記キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせるための体感振動情報信号として送出する」ものであれば，その状況が，ゲームの全場面において「画像情報からは認識できない」状況である必要はなく，②「振動情報制御手段」（構成要件Ｆ，Ｇ）とは，「上記画像情報からは認識できない情報を，上記キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせるための体感振動情報信号」として「送出」する機能を有するものであれば，当該機能のみを有するものに限定されないと解される。
ｄこれに対し被控訴人は，①構成要件Ｆは，単に特定の状況にあることを判定した場合に振動を発生させるというものではなく，あくまで，画像情報からは認識できない情報を，体感振動情報信号として送出する制御を行うことが記載されているものであって，かかる振動情報制御手段及び制御方法の構成として考えられるのは，特定状況判定手段が判定する「特定の状況」そのものが「画像情報からは認識できない情報」である場合に限られる，②本件明細書の記載も，ゲーム進行中のある瞬間において画像情報から認識できる情報であっても，別の瞬間においては画像情報から認識できない情報を体感振動情報として送出するような構成は許容しておらず，したがって，「特定の状況」そのものが「画像情報からは認識できない情報」に限定されると解される，③控訴人は，本件特許出願Ｂの出願審査の際に，請求項２，３等において，「画像情報からは認識できない情報」を体感振動情報信号として送出する振動制御手段に減縮する補正を行うとともに（乙Ｂ４の７の４），意見の内容（乙Ｂ４の７の２）の中で「今回の補正の趣旨は要するに，請求項２，３，９，１０において，体感振動情報は，請求項１，８の場合と同様，画像情報からは認識できない情報であることを限定したものです。」と述べたものであり，体感振動情報を送出する振動制御手段は，画像情報からは認識できない情報のみであると限定するために，本件発明Ｂ１と同様の構成要件を付加したものである旨主張する。
しかしながら，上記①及び②の点については，前記ｃのとおり，本件発明Ｂ１の特許請求の範囲（請求項１）の記載及び本件明細書Ｂの記載によれば，「特定の状況」は，その状況が，ゲームの全場面において「画像情報からは認識できない」状況である必要はないと解すべきである。
次に，上記③の点については，証拠（乙Ｂ４（枝番号を含む。））によれば，控訴人は，当初，特許請求の範囲の請求項２を「上記危険な状態にない時には送出されない情報を，体感振動情報信号として送出する振動情報制御手段」，請求項３を「上記有利な状態にない時には送出されない情報を，体感振動情報信号として送出する振動情報制御手段」としていたところ，本件特許出願Ｂの出願審査の際に，審査官から，引用例１（乙Ｂ６）に危険な状態での体感信号が記載され，引用例２（乙Ｂ７）に有利な状態での体感振動が記載されているとして拒絶理由通知を受けたため，請求項２を「上記画像情報からは認識できない情報であって上記危険な状態にない時には送出されない情報を，体感振動情報信号として送出する振動情報制御手段」，請求項３を「上記画像情報からは認識できない情報であって上記有利な状態にない時には送出されない情報を，体感振動情報信号として送出する振動情報制御手段」と補正し，その趣旨は「請求項１，８と同様，画像情報からは認識できない情報であることを限定したものです。」と述べたことが認められる。
そして，上記補正及び意見書の内容全体をみると，同補正は，単に，体感振動情報信号として送出するものを画像情報からは認識できない情報に特定したに過ぎず，ある場面においては画像情報から認識できないが，別の場面においては画像情報からは認識できる情報を体感振動情報信号として送出する構成までを排除したと認めることはできない。
したがって，被控訴人の上記主張は採用することができない。
(イ)ロ号装置の構成要件充足性について
ａ証拠（甲Ｂ３～５，１３～１５）及び弁論の全趣旨によれば，ロ号装置の構成は，原判決別紙「ロ号装置説明書（控訴人）」記載のとおりであると認められる。
そして，本件発明Ｂ１の構成要件とロ号装置の構成との対比は，原判決別紙「ロ号装置説明書（控訴人）」記載のとおりであるから，ロ号装置は，本件発明Ｂ１の構成要件をすべて充足するものであって，本件発明Ｂ１の技術的範囲に属するものと認められる。ｂこれに対し被控訴人は，①ロ号装置においては，ある一場面の画像情報では霊自体やフィラメント発光が確認できない状態で振動自体が発生しているとしても，その場面の前後の画像情報では霊自体，フィラメント発光及びその輝度等によって，キャラクタが霊に接近したこと及びその距離を把握できるから，構成要件Ｆの「画像情報からは認識できない情報を，…体感振動情報信号として送出する振動情報制御手段」はない。また，ロ号装置では，特定の状況に係る情報が画像情報から認識できなくなる場面は数秒間であって，このようなごく短時間において画像情報から認識できなくなる場合が存在するとしても，「周囲にその特定の状況を悟られることなく，自己のみが知り得る秘密の状態の下でゲームを進行していく」という本件発明Ｂ１の作用効果を奏しないから，ロ号装置は構成要件Ｆを充足しない，②ロ－７ないし９号製品は，ロ－１ないし６号製品と異なり，フィラメント自体の表示という画像情報から認識できる情報によって，キャラクタの近くに霊がいる状況にあることを常に認識できるから，少なくともロ７ないし９号装置は構成要件Ｆを充足しない旨主張する。そこで，被控訴人の上記主張について検討する。
(a)認定事実
証拠（甲Ｂ８，１３～１５，２１～２３，乙Ｂ１～３，２９～３１（枝番号を含む。））及び弁論の全趣旨によれば，以下の事実が認められる。


①ロ－１ないし３号製品は，プレイヤーが，主人公であるゲームキャラクタを操り，廃墟の「氷室邸」内で，行方不明の兄を捜索するというゲームであり，襲いかかってくる霊を射影機（カメラ）で撮影し，霊の魂を吸収，撃退しながらゲームを進め，霊の攻撃を何回か受けて体力が０になるとゲームオーバーとなる。キャラクタが怨霊及び浮遊霊に接近したことがプレイヤーに伝達される方法には，フィラメントの赤色点灯，振動，サウンド及び画面上の霊の描写がある。
フィラメントの赤色点灯は，キャラクタの視野２７０度以内で，キャラクタと霊との距離８ｍ以内の場合に表示され，その範囲内から霊が存在しなくなった場合に消灯する。
振動は，キャラクタの視野３６０度以内で，霊との距離８ｍ以内の場合に生じ，生じる振動は間欠的であり，キャラクタと霊の距離が近くなると間欠周期が短くなり，遠くなると長くなる。すなわち，振動は，霊がキャラクタの後方９０度以内にいるため，赤色灯が点灯しない場合にも発生する。
②ロ－４ないし６号製品は，プレイヤーが，主人公であるゲームキャラクタを操って，迷い込んだ「皆神村」を探索し，村から脱出するための手段を探すというゲームであり，その過程で，上記①のロ－１ないし３号製品と同様に，射影機を使って霊を撮影するものである。キャラクタが怨霊及び浮遊霊に接近したことがプレイヤーに伝達される方法には，フィラメントの赤色点灯，振動，サウンド及び画面上の霊の描写がある。
ロ－４ないし６号製品も，ロ－１ないし３号製品と同様に，キャラクタと霊との距離が８ｍ以内で，画面上に霊が表示されておらず，キャラクタの視野２７０度以内にない（すなわち霊がキャラクタの後方に存在する）場合には，霊が近くにいることが画面情報から認識することができないが，間欠的な振動は生じており，そのまま霊がキャラクタに近づくと間欠周期が短くなり，遠ざか
ると長くなる
③ロ－７ないし９号製品は，プレイヤーが，主人公であるゲームキャラクタを操り，悪夢で訪れる「眠りの家」を探索し，その謎を解き明かすというゲームであり，その過程で，上記①及び②のロ－１ないし６号製品と同様に，射影機を使って霊を撮影するものである。
キャラクタが怨霊，ランダム怨霊及び浮遊霊に接近したことがプレイヤーに伝達される方法には，フィラメントの表示と赤色点灯，振動，サウンド及び画面上の霊の描写がある。
フィラメントの表示は，キャラクタと霊との距離１０ｍ以内の場合に表示され，フィラメントの赤色点灯は，少なくとも霊がキャラクタの後方にいる場合を除き距離８ｍ以内の場合に表示され，その範囲内から霊が存在しなくなった場合には消灯する。なお，被控訴人の従業員が作成した報告書（乙Ｂ２９）には，上記フィラメントの赤色点灯はキャラクタの視野３６０度以内で表示される旨の記載があるが，これを裏付ける客観的な証拠は存在しない。むしろ，証拠（甲Ｂ８の２（０：４０付近）及び甲Ｂ２３の２（１：３０～１：３４等））によれば，ロ－７ないし９号製品では，霊がキャラクタの背後にいる場面では，フィラメントの赤色点灯がされていないものと認められる。振動は，キャラクタの視野３６０度以内で，霊との距離８ｍ以内の場合に生じ，生じる振動は間欠的であり，キャラクタと霊の距離が近くなると間欠周期が短くなり，遠くなると長くなる。
⒝被控訴人の上記①の主張について
前記(ア)のとおり，本件発明Ｂ１の「振動情報制御手段」とは，「上記画像情報からは認識できない情報を，上記キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせるための体感振動情報信号」として「送出」する機能を有するものであれば，当該機能のみを有するものに限定されないと解される。そして，前記(a)の認定事実によれば，ロ号製品は，いずれも，ゲームキャラクタと霊との距離が８ｍ以内で，画面上に霊が表示されておらず，キャラクタの視野２７０度以内にない（すなわち霊がキャラクタの後方に存在する）場合には，霊が近くにいることが画面情報から認識することができないが，間欠的な振動は生じており，そのまま霊がキャラクタに近づくと間欠周期が短くなり，遠ざかると長くなるものであると認められるものであるから，ロ号製品が，「画像情報からは認識できない情報を，…体感振動情報信号として送出する振動情報制御手段」を有することは明らかである。
⒞被控訴人の上記②の主張について
ロ－７ないし９号製品についても，ロ－１ないし６号製品と同様に，本件発明Ｂ１の「画像情報からは認識できない情報を，…体感振動情報信号として送出する振動情報制御手段」を有することについては，前記(a)③のとおりであるから，ロ－７ないし９号製品についても，ロ－１ないし６号製品と同様に，フィラメントが赤色点灯される視野角度には制限があり，少なくとも霊がキャラクタの後方にいる場合には点灯されないものと認めるのが相当である。
⒟小括
以上によれば，被控訴人の上記主張は採用することができない。⑵争点２－１－２（間接侵害（特許法１０１条１号）の成否）についてロ号製品は，ロ号装置を構成するＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ２本体に装填してゲームを実行するためのゲームソフトであり，そうである以上，ＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ２本体に装填されて使用される用途以外に，社会通念上，経済的，商業的又は実用的な他の用途はない。
したがって，ロ号製品は，ロ号装置の生産にのみ用いる物である。そして，前記⑴のとおり，ロ号装置は，本件発明Ｂ１の技術的範囲に属する遊戯装置であるから，ロ号製品は，物の発明である本件発明Ｂ１に係る物の生産にのみ用いる物であると認められる。
これに対し被控訴人は，ロ号製品が装填されたゲーム機が振動機能をＯＦＦにした状態で使用されることがある（乙Ｂ５の１，２）から，ロ号製品は本件発明Ｂ１に係る物の生産に「のみ」用いる物に当たらない旨主張する。しかしながら，ロ号装置が物の発明である本件発明Ｂ１の各構成要件の構成を備えている以上，ロ号装置においてユーザが機器の振動機能を実際に使用するか否かは，ロ号製品が「その物の生産にのみ用いる物」に当たるか否かの判断を左右し得る事情ではない。
したがって，特許法１０１条１号に基づき，ロ号製品を製造，販売することは，本件特許権Ｂを侵害するものとみなされる。
⑶争点２－２－１（「ニンジャウォーリアーズ」というゲームが作動するゲーム装置により公然知られた発明又は公然実施をされた発明に基づく本件発明Ｂ１の進歩性の欠如の有無）について
ア「ニンジャウォーリアーズ」というゲームが作動するゲーム装置により
公然知られた発明又は公然実施をされた発明について


「ニンジャウォーリアーズ」は，株式会社タイトーが昭和６３年２月下旬に発売した，連続した横３画面による大スクリーンを採用したＴＶゲーム機であり，そのゲーム内容は，魔力による独裁政治を行う魔王を倒すため，革命派が作ったサイボーグ忍者が活躍するというストーリーであって，ナイフや銃で襲ってくる敵兵等を倒しながらサイボーグ忍者が画面右方向へ進んでいき，背景にスラム街，軍事基地，ビル街等が展開し，ジェット機や戦車なども登場する（乙Ｂ１２）。
(ア)構成ａないしｄ，ｇ及びｈについて
構成ａないしｄ，ｇ及びｈが原判決別紙「公知発明ｂ－１の構成（被告主張）」記載のとおりであることについては，当事者間に争いがない。
(イ)構成ｅについて
証拠（甲Ｂ１８の１～３，Ｂ２５）及び弁論の全趣旨によれば，「ニンジャウォーリアーズ」では，ゲームステージ背景の５つ並んだコンテナのうち一番右のコンテナ（５という数字が記されたコンテナ）の右側にある柱がゲーム画面の略中央に位置したときに，ベンチシートの振動が開始することが認められる。そうすると，「ニンジャウォーリアーズ」において，特定状況判定部は，ニンジャキャラクタの近くに戦車が存在する状況にあるか否かを直接判定するものではない。
もっとも，ニンジャキャラクタの画面右方向への移動に合わせて，背景画面が画面の右から左へと一方向のみにスクロ－ルし，一度画面の左端を通過した背景は，ニンジャキャラクタを画面左方向へ移動させても再度表示されないこと（甲Ｂ１８の１～３）に照らすと，ゲームステージの背景が所定の位置までスクロ－ルした状況にあることを判定するということは，ニンジャキャラクタが当該ステージ位置まで移動した状況を判定することにほかならない。そして，証拠（乙Ｂ１４～１６）によれば，その状況に至ると，戦車の走行による振動を模したベンチシートの振動が開始されることが認められるから，ニンジャキャラクタが当該ステージ位置まで移動したことをもって，戦車が近くにいる状況を判定しているといえる。
そして，構成ｅのその余の部分については当事者間に争いがない。したがって，構成ｅは，原判決別紙「公知発明ｂ－１の構成（被告主張）」記載のとおりであると認められる。
(ウ)構成ｆについて
証拠（甲Ｂ１８の１～３，乙Ｂ１４，１６，１７）によれば，①「ニンジャウォーリアーズ」のベンチシートの振動開始後，しばらくするとゲーム画面に戦車が現れ，その後，戦車がゲーム画面から消え，間もなくしてベンチシートの振動も停止すること，②この間の振動の状況は，原判決別紙「公知発明ｂの振動状況」の図のとおりであること，③同図の②の部分の囲み部分では，画面上，砲弾が着弾して爆発しており，そのために振動が微弱になっていることが認められる。そして，被控訴人は，このような振動状況について，同図の②の部分には，同図の①の部分と異なる間欠周期の間欠的に生じる振動がある旨主張する。そこで検討するに，同図の①の部分では，小刻みに振幅の大きな部分と振幅の微弱な部分とが交互に生じている。しかしながら，一般に体感振動は身体にかかる力の強弱によって生じるものであるところ，本件明細書Ｂでは，そのような振動の中で振動を間欠的に生じさせるものとそうでないものとがあることが前提とされている（【００４２】）ことからすると，本件発明Ｂ１における「間欠的に生じる振動」とは，単に強弱が連続するというものではなく，振動がある部分とない部分が連続するものを意味すると解される。そして，このような間欠的に生じる振動の「間欠周期を異ならせる」とは，そのような強弱の連続部分と不連続部分とが繰り返されることにより生じる周期があり，キャラクタの置かれている状況に応じてその周期を異ならせることをいうと解される。そうすると，同図の①の部分の小刻みな振動は，振動の強弱が連続しているに過ぎない継続的な振動であるから，間欠的な振動には当たらないというべきである。この点について，被控訴人は，本件明細書Ｂの【００４７】を指摘して，本件発明Ｂ１では小刻みな振動も間欠的な振動とされていると主張するが，上記の検討からすると，同部分の記載の「間欠周期を序々に小さくして」，「間欠周期を序々に大きくして」とは，強弱の連続部分と不連続部分とが繰り返されることにより生じる周期を小さく又は大きくすることを意味すると解するのが相当であるから，被控訴人の主張は採用できない。
したがって，構成ｆは，「上記特定状況判定部がニンジャキャラクタの近くに戦車が存在する状況にあることを判定した時に，上記画像情報からは認識できないニンジャキャラクタの近くに戦車が存在することをボディソニック駆動情報信号として送出するボディソニック駆動情報制御部と」と認定するのが相当である。
イ本件発明Ｂ１と公知発明ｂ１の対比
本件発明Ｂ１と公知発明ｂ１とを対比すると，以下の相違点が存在することが認められる。
（相違点１）
本件発明Ｂ１と公知発明ｂ１とは，本件発明Ｂ１の「振動情報制御手段」は，「上記特定状況判定手段が特定の状況にあることを判定した時に，上記画像情報からは認識できない情報を，上記キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせるための体感振動情報信号として送出する」ものであるのに対し，公知発明ｂ１の「ボディソニック駆動情報制御部」は，「上記特定状況判定部がニンジャキャラクタの近くに戦車が存在する状況にあることを判定した時に，上記画像情報からは認識できないニンジャキャラクタの近くに戦車が存在することをボディソニック駆動情報信号として送出する」ものであり，キャラクタの置かれている状況に応じて振動の間欠周期を異ならせるものではない点。
ウ相違点の容易想到性について
(ア)乙Ｂ１８記載の発明との組合せ
ａ乙Ｂ１８（実開平６－３４６９３号公報。平成６年５月１０日公開）には，次のような記載がある（下記記載中に引用する「図１ないし３」については別紙１２を参照）。
(a)【０００１】
【産業上の利用分野】
本考案は，列車，自動車，飛行機，船舶等の乗り物その他動植物，人形を模した物に自らが搭乗して動きを体感する遊戯機に関し，主にレール上を走行する乗り物に適した遊戯機に関する。
【０００２】
【従来技術】
遊戯者自らが搭乗して動きを体感する揺動遊戯機は，従来でも各種あり，そのうちエアシステムにより搭乗席を揺動させる例（特開昭61-31185号，実開昭   58－77785号公報等）も多く提案されている。
上記例はいずれもエアシリンダを用い，搭乗席を揺動させることができるが，実際の乗り物に生じる振動を再現することはできない。
【０００３】


走行時に車体に加わる振動を再現したものに同じ出願人に係る実願平1-35510号（実開平２－126687   号公報）の例がある。同例は，操縦席が設けられた揺動部材を支持し，かつ揺動するシリンダを直列に２個設け一方を揺動用にし他方を振動専用に用いたものであった。
⒝【０００４】
【解決しようとする課題】
このようにシリンダを直列に２個つなげるため，シリンダの個数が多くなりコストが嵩む問題がある。
また同公報記載の遊戯機は揺動部材の前端を１点支持し，後端にシリンダを介装して支持する構成なので，シリンダへの負荷が大きく，常に負荷を負っていてシリンダの作動による揺動部材の動きは緩急があるにしても滑らかな動きおよび振動とならざるを得ない。したがってレール走行車両が受けるレールの継目の瞬時的な振動や，方向転換時の急激な動きといったものを再現するのは困難である。
またモータ駆動による揺動方式では微振動やクイックレスポンスの表現ができなかった。
【０００５】
本考案はかかる点に鑑みなされたもので，その目的とする処は，１つのシリンダで揺動と振動を起こすことが可能で，瞬時的な振動や動きを再現できる揺動遊戯機を供する点にある。
⒞【０００６】
【課題を解決するための手段および作用】
上記目的を達成するために，本考案は遊戯者が乗る搭乗席が設けられた揺動部材と，同揺動部材を基台上方に中央１点で支持する支持部材と，前記揺動部材の前部左右２箇所にそれぞれ基台との間に介装されて該揺動部材を動かす２個の複動形シリンダと，同両シリンダに高圧と低圧の２種類の圧力を切換えて供給する圧力供給手段と，同圧力供給手段を制御する制御手段とを備える揺動遊戯機とした。
【０００７】
圧力供給手段が高圧と低圧の２種類の圧力を切換えて複動形シリンダに供給できるので，低圧駆動状態のシリンダに反対方向へ高圧を加えたり抜いたりすることで，振動を再現することができ，また揺動部材は中央１点で支持され，２個のシリンダにはあまり負荷が加わらないので，シリンダ上部または下部での振動を変わりなく再現できるとともにシリンダの駆動が容易で瞬時に揺動部材を動かすことができる。
⒟【０００８】
【実施例】
以下図１ないし図28に図示した本考案に係る一実施例について説明する。
図１は本考案に係る揺動遊戯機１の全体斜視図である。
【０００９】
同揺動遊戯機１は，レール上を走行するトロッコの動きを摸したもので，背もたれを有する２人乗りのシート３が基台２の上方で揺動する。
シート３の前方にはアップライトの筐体４があり，筐体４にモニターＴＶ５が嵌め込まれており，モニターＴＶ５の下方を手前に突出して操作盤６が設けられている。
【００１０】
操作盤６には，左右にそれぞれシューティングスティック７が全方位に揺動自在に立設され，シューティングスティック７の頭部には押しボタン式のシューティングボタン８が設けられている。またシューティングスティック７の横にはスタートボタン９が２個並んで設けられている。
【００１１】
したがって２人の遊戯者が，シート３に並んで着座すると前方にモニターＴＶ５が位置し，両者がスタートボタン９を押すと，ゲームがスタートし，モニターＴＶ５には，図２および図３に示すようにトロッコに乗った人が進行方向を見たときのレール10や周囲の様子さらに前方をトロッコ11に乗って走っている敵   12等が映し出される。
【００５６】
図２および図３に図示するようなモニターＴＶ５の映像に同期してシート３が揺動および振動し，前記のように走行時の細かい振動が再現でき，上りや下りの加速や減速も振動の変化により表現可能で，例えば，加速時にはレール継ぎ目の振動の間隔を徐々に縮め，逆に減速時にはその間隔を長くすることにより遊戯者は映像および効果音との相乗効果で，あたかもスピードが変化したかの如くに感じることができる。
【００５７】
またトロッコがジャンプしたような場合は空中飛行中振動を停止したり，場面の変化に応じて効果的に振動を加える等の手法がとれる。
レールがカーブしている場所にくるとレールに合わせたシート３が右傾または左傾し，それも素早い切換えを行うことによりトロッコに振り回されているような感覚を遊戯者に与え臨場感に富むゲームを楽しむことができる。
さらに坂の上り下りはシート３の前傾・後傾により表現できる。
【００５８】
なお衝突等の急停車時には，前傾させ，突然の坂道などの急加速時には後傾させることにより，より臨場感のある擬似体験をすることができる。
(e)【００６０】
【発明の効果】
本考案は，揺動部材を揺動させるシリンダが，同時に振動を生じさせるので，特別振動用のシリンダを必要とせずコストの低減を図ることができる。
中央で１点支持された揺動部材において低圧駆動状態のシリンダに反対方向へ高圧を加えたり抜いたりしてシリンダの上部または下部での振動を変わりなく再現することができるので，単純な動きで複数の動きすなわち微振動からローリング，ピッチング等の多種多様な振動を再現できるとともに特にレール走行車両の動きに近似し臨場感のあるゲームを楽しむことができる。
ｂ前記ａの記載事項によれば，乙Ｂ１８には，次のような開示があることが認められる。


自らが搭乗して動きを体感する遊戯機，主にレール上を走行する乗り物に適した遊戯機に関し（【０００１】），レール走行車両が受けるレールの継目の瞬時的な振動や，方向転換時の急激な動きといった瞬時的な振動や動きを再現できるように，１つのシリンダで揺動と振動を起こすことが可能な揺動遊戯機であって（【０００４】，【０００５】），レール上を走行するトロッコの動きを模し（【０００９】），モニターＴＶの映像に同期してシートが揺動および振動し，走行時の細かい振動が再現でき，上りや下りの加速や減速も振動の変化により表現可能で，例えば，加速時にはレール継ぎ目の振動の間隔を徐々に縮め，逆に減速時にはその間隔を長くすることにより遊戯者は映像および効果音との相乗効果で，あたかもスピードが変化したかの如くに感じることができ，トロッコがジャンプしたような場合は空中飛行中振動を停止したり，場面の変化に応じて効果的に振動を加える等の手法がとられ，レールがカーブしている場所にくるとレールに合わせたシート３が右傾または左傾し，それも素早い切換えを行うことによりトロッコに振り回されているような感覚を遊戯者に与え，坂の上り下りはシートの前傾・後傾により表現でき，衝突等の急停車時には，前傾させ，突然の坂道などの急加速時には後傾させることなどにより，単純な動きで複数の動きすなわち微振動からローリング，ピッチング等の多種多様な振動を再現できるとともに，特にレール走行車両の動きに近似し臨場感に富むゲームを楽しむことができる遊戯機（【００５６】～【００６０】）（以下，「本件乙Ｂ１８発明」という。）。以上によれば，乙Ｂ１８には，モニターＴＶの映像との相乗効果により，トロッコのスピードの変化をレール継ぎ目の振動の間隔を変化させることにより表現し，臨場感を表すことが開示されている。一方，上記のようなトロッコのスピードの変化はモニターＴＶの映像で認識できるものであるから，乙Ｂ１８における振動は，画像情報からは認識できない情報に基づいたものとはいえない。したがって，乙Ｂ１８は，相違点１に係る本件発明Ｂ１の構成，すなわち，「上記特定状況判定手段が特定の状況にあることを判定した時に，上記画像情報からは認識できない情報を，上記キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせるための体感振動情報信号として送出する」を開示するものではない。ｃ公知発明ｂ１のボディソニック駆動による振動は，右から左方にスクロールする背景画像のうち柱がゲーム画面中央に到達した時に開始し，ゲーム画面右方向から戦車がフレームインし，その後，ゲーム画面左方にフレームアウトしてから所定時間経過後に停止するものである（乙Ｂ１４，乙Ｂ１６，甲Ｂ１８（枝番号を含む。））。かかる振動は，戦車がゲームステージに登場することに対応して発生することにより，戦車の走行音を発生させるとともに，走行による戦車の「地響き」が発生している状態を表現し，プレーヤーが臨場感や高度の現実感を得られるようにすることを目的としていることは明らかである。戦車は，無限軌道により地面を走行するのであるから，走行による地響きは継続的なものと認められる。
他方，本件乙Ｂ１８発明は，レール上を走行するトロッコにおいて，レールの継ぎ目ごとに振動が発生し，その振動が発生する時間間隔が速度によって変化するという性質を利用して，それをゲーム上で再現することにより，映像及び効果音との相乗効果によりゲームの臨場感を高めたものである。
そうすると，トロッコのスピードの変化をレールの継ぎ目による振動の時間間隔の変化により表す本件乙Ｂ１８発明を，レール上で走行するという前提を離れて，地面を無限軌道により走行する戦車の地響きに適用することは容易でないというべきであり，公知発明ｂ１と本件乙Ｂ１８発明とに基づいて，キャラクタの置かれている状況に応じて振動の間欠周期を異ならせることを当業者が容易に想到し得たとはいえない。
ｄこれに対し被控訴人は，①公知発明ｂ１と本件乙Ｂ１８発明とは，キャラクタの置かれた状況に応じた振動を発生させることで臨場感のあるゲームを提供するという作用・機能において，更には，画像情報から認識できない情報を体感振動信号として振動発生手段に送出するという作用・機能においても一致する旨，②戦車が停止している時は，本来であれば，戦車の走行による地響きも発生しないのが自然であるから，戦車の走行による地響きは，間欠的な振動の間欠周期が異なることと親和性がある旨，③道路上で走行する車両の振動が間欠的である（乙Ｂ４１）旨主張する。
まず，上記①の点については，前記ｂのとおり，本件乙Ｂ１８発明は，トロッコの動きに近似し臨場感に富むゲームを楽しむものであって，トロッコの速度をレールの継ぎ目の通過の振動で近似したのであり，トロッコの速度はモニターＴＶの映像により認識可能であるから，画像情報から認識できない情報を体感振動信号として振動発生手段に送出するものではなく，この点において公知発明ｂ１とは決定的に異なる。
次に，上記②の点については，戦車が走行している時に振動を発生させ，戦車が走行していない時に振動を発生させないようにするということは，戦車が走行しているか走行していないかにより振動を発生させるか，発生させないかを制御しているのであり，キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に振動を生じさせるものでもないし，間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせるものでもない。さらに，上記③の点については，乙Ｂ４１は，振動公害問題としての道路交通振動を，道路際のある地点で複数の車両が走行する状態で振動を測定した結果，その地点の道路の振動が間欠的であることを示したものであり，車両の走行が示す振動が間欠的であることを示したものではなく，公知発明ｂ１における戦車の走行による地響きを示す振動とは関係がない。
以上のとおり，被控訴人の上記主張はいずれも採用することができない。
(イ)「キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間
欠周期を異ならせる」周知技術との組合せ
ａ乙Ｂ６について
(a)乙Ｂ６（特開平５－１９２４４９号公報）には，次のような記載がある。
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明はビデオ式銃撃戦ゲーム装置及びそのゲーム装置を制御する方法に関する。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の目的は，味方の被弾が直接体感できるビデオ式銃撃戦ゲーム装置を安価に提供すること，及び，そのゲーム装置を制御する新規な方法を提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記の課題は，上記公知のビデオ式銃撃戦ゲーム装置に於いて，模擬銃又はその支持装置に振動発生装置を設けると共に，被弾信号が発生したときは一定時間その振動発生装置を作動させる回路を設けたことに依って達成される。
【００２０】


一方，敵が発射した弾丸がプレイヤーに命中すると，プレイヤーにダメージが与えられ，ライフのメモリが減少する。これと同時に画面上に爆発パターンが表示され，ライフメモリパネルがフラッシュする。ここまでのゲーム展開は公知のものと同断である。
【００２１】
而して，本発明に係るビデオ式銃撃戦ゲーム装置に於いては，上記のプロセスに次いで，振動発生装置７が起動され，プレイヤーの銃が左右に激しく振動するようになる。然るときは，プレイヤーはこの振動により照準合わせが困難となるため，銃把４３を強く握り，全力を挙げて模擬銃４を押さえ込んで射撃を続けるため，恰も激しい白兵戦状態となる。而して，プレイヤーの被ったダメージに応じて予め定められた時間が経過すると，振動発生装置７がＯＦＦとなり，模擬銃４の振動が停止する。
【００２２】
叙上の如く，又，図２に示す如く，本発明に係るビデオ式銃撃戦ゲーム装置に於いては，模擬銃支持装置６に振動発生装置７が設けられており，これによりプレイヤーが被弾したときには，模擬銃４に強い振動が与えられ，これがプレイヤーの身体に伝達されるので，強い臨場感が感受されると共に，この振動により射撃が妨害され，ゲームが不利となるので，プレイヤーは銃把を強く握り締め応戦を続けることとなる。このためプレイヤーの興奮が高められ，ゲームに対する興趣が持続するものである。
⒝前記(a)の記載事項によれば，乙Ｂ６には，ビデオ式銃撃戦ゲーム装置において（【０００１】），プレイヤが被弾を直接体感できるように（【０００５】），模擬銃又はその支持装置に振動発生装置を設けると共に，被弾信号が発生したときは一定時間その振動発生装置を作動させる回路を設け（【０００６】），敵が発射した弾丸がプレイヤに命中すると，振動発生装置が起動され，模擬銃に強い振動が与えられ（【００２０】），プレイヤの銃が左右に激しく振動し，プレイヤの被ったダメージに応じて予め定められた時間が経過すると，振動発生装置がＯＦＦとなり，模擬銃の振動が停止する（【００２１】）ことが開示されている。
一方，乙Ｂ６に開示されているのは，キャラクタが被弾したときに，プレイヤの被ったダメージの程度により，一定時間振動を継続させる技術であって，その振動を間欠的にさせる技術ではない。敵が発射した弾丸の命中が間欠的であることにより，結果的に銃の振動が間欠的に生じることがあるとしても，かかる技術は，キャラクタの置かれている状況に応じて，振動の間欠周期を異ならせた体感振動を生じさせる技術とは異なるものである。
また，弾丸の命中は，ディスプレイ装置の画面で爆発パターンにより認識できるから（【００２０】），被弾によりプレイヤの被ったダメージの程度は，画像情報からは認識できない情報ではない。したがって，乙Ｂ６には，本件発明Ｂ１の「上記画像情報からは認識できない情報を，上記キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせるための体感振動情報信号として送出する振動情報制御手段」に相当する構成の開示があるとは認められない。
⒞これに対し被控訴人は，「敵が正しくプレイヤーに向けて銃撃を行ったとされる場合」は，ゲーム中に，止んで，また起きるから，「模擬銃４」に与えられる「振動」も，止んで，また起こるものであり，この「振動」が発生する間隔（周期）は，一定ではなく異なる，すなわち，「模擬銃４」に与えられる「振動」の間欠周期は異なる旨主張するが，この技術が，キャラクタの状況に応じて，振動の間欠周期を異ならせるものではないことは，前記⒝で指摘したとおりである。
したがって，被控訴人の上記主張は採用することができない。
ｂ乙Ｂ１９について
(a)乙Ｂ１９（実開平５－５８１８４号公報）には，次のような記載がある。
【０００１】
【産業上の利用分野】
本考案は，ドライブビデオゲーム機のステアリングホイール振動装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
ゲームセンターなどに設置されているドライブビデオゲーム装置は，プレーヤーがハンドル，アクセル，ブレーキ，クラッチ切換などを操作して，ビデオ表示面における自動車を走行させて運転技術を競うものである。
【０００８】
【考案が解決しようとする課題】
…従来のドライブビデオゲーム機では，ステアリングホイール４のセンタリング機構と振動機構とが別々に設けられているためステアリング装置全体が大型化し，コスト高となるという問題があった。
【０００９】
また，モーター１３の反復駆動によってステアリングホイール４に反復振動を与えているが，このようなモーター１３の反復駆動では，高速な振動が与えられず，また実際の本物の自動車操作におけるステアリングホイールの振動感とは全く違った感じしか得られないという問題もあった。
【００１０】
本考案はこのような問題点を解決したドライブビデオゲーム機のステアリングホイール振動装置を提供することを目的としている。
【００１２】
【作用】
このようにしたため，本考案のドライブビデオゲーム機のステアリングホイール振動装置では，センタリングカムの接触端面が付勢手段によって回転ローラーに押圧されているので，ステアリングシャフト及びステアリングホイールは基準位置に戻るように常に付勢されている。そして，反復回動手段によってセンタリングカムを反復回動すると，センタリングカムの円周方向に肉厚が変化した接触端面が，ローラーに強く押圧されているので，ステアリングシャフト及びステアリングホイールは回転方向の振動を与えられる。
【００２４】
従って，ビデオ表示面でプレーヤーの自動車が他の自動車，他の物体に衝突したり，悪路を走行したり，コーナーをするどく曲がったりするようなゲーム状況に応じて制御装置（図示せず）でモーター６０の駆動の早さ，時間などを制御すれば，ステアリングホイール２３に強弱，時間の長さを選んで回転方向の振動を与えることができる。
【００２５】
【考案の効果】
本考案のドライブビデオゲーム機のステアリングホイール振動装置は，以上のようにステアリングホイール２３のセンタリング機能を有するセンタリングカム４０によって，ステアリングホイール２３への振動機能をも果たすことができ，従来のように別個に設けていたものを兼用できるから装置全体を小型化，簡略化できる。
【００２６】
また，スプリング５２による軸方向への押圧力をセンタリングカム４０を介して回転方向の揺動運動に変換しているので，実際の本物の自動車走行におけるような感じの高速な振動が得られ，また，図４～図６から明らかなように，図４でアーム板４１が揺動した場合と，図５あるいは図６で揺動した場合とでは，スプリング５２による押圧力が異なり，図６のようにステアリングホイール２３を大きく回動するほど押圧力が大きいので，振動も強くなり，急カーブを曲がったり，急なハンドル操作をしたとき程強い振動が生じることになり，図８で示した従来のようにどの回動角でも同一の振動力が生じる場合より，はるかに実際のドライブのような臨場感をプレーヤーに与えることができる。


⒝前記(a)の記載事項によれば，乙Ｂ１９には，ビデオ表示面における自動車を走行させて運転技術を競うドライブビデオゲーム機のステアリングホイール振動装置に関し（【０００１】），ステアリングホイール４へのモーター１３の反復駆動では，高速な振動が与えられず，また実際の本物の自動車操作におけるステアリングホイールの振動感とは全く違った感じしか得られないという問題等を解決することを目的とし（【０００９】，【００１０】），スプリングによる軸方向への押圧力をセンタリングカムを介して回転方向の揺動運動に変換するという構成を採用することにより，実際の本物の自動車走行におけるような感じの高速な振動が得られ（【００２６】），ビデオ表示面でプレーヤーの自動車が他の自動車，他の物体に衝突したり，悪路を走行したり，コーナーをするどく曲がったりするようなゲーム状況に応じて，制御装置でモーターの駆動の早さ，時間などを制御すれば，ステアリングホイールに強弱，時間の長さを選んで回転方向の振動を与えることができる（【００２４】）ことが記載されている。
このように，乙Ｂ１９に開示されているのは，プレーヤーの自動車が他の自動車，他の物体に衝突したり，悪路を走行したり，コーナーをするどく曲がったりしたときに，そのようなゲーム状況に応じて，ステアリングホイールに与えられる振動の強弱，時間の長さを選択して制御する技術であって，その振動を間欠的にするよう制御する技術ではない。
また，自動車の衝突，悪路，コーナーなどのゲームの状況はビデオ表示画面で認識できるから（【００２４】），プレーヤーの自動車が他の自動車，他の物体に衝突したりするなどのゲーム状況は，画像情報からは認識できない情報ではない。
したがって，乙Ｂ１９には，本件発明Ｂ１の「上記画像情報からは認識できない情報を，上記キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせるための体感振動情報信号として送出する振動情報制御手段」に相当する構成の開示があるとは認められない。
⒞これに対し被控訴人は，ステアリングホイールの振動は，不規則に発生したり止まったりする，間欠的に生じる振動であることは明らかであり，例えば，ステアリングホイールの第１の振動が発生した時刻から，第２の振動が発生する時刻までが，間欠周期の第１の周期であり，該第２の振動が発生した時刻から，第３の振動が発生する時刻までが，第２の周期であるところ，第１の周期と第２の周期は通常異なるから，ステアリングホイールの振動の間欠周期が異なることとなることは自明である旨主張する。
しかしながら，仮に，ステアリングホイールの第１の振動が発生した時刻から第２の振動が発生する時刻までを第１の周期とし，該第２の振動が発生した時刻から第３の振動が発生する時刻までを第２の周期とした場合に，第１の周期と第２の周期とが異なるとしても，前記ａ⒞と同様に，かかる技術は，特定のゲーム状況（例えば，他の自動車に衝突した場合，他の物体に衝突した場合，悪路を走行している場合，コーナーをするどく曲がっている場合）に応じて，「ステアリングホイール２３」に与える振動の「間欠周期」を異ならせているものとはいえない。
したがって，被控訴人の上記主張は採用できない。
ｃ乙Ｂ２０について
(a)乙Ｂ２０（特開平５－２７７２５８号公報）には，次のような記載がある。
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は，ステアリングホイールの回転操作によりビデオゲーム装置の表示画面上の車両映像が左右に操舵されまたは車両外映像が左右に変化するビデオゲーム装置において，前記ステアリングホイールの操舵反力や不整地走行のキックバックや走行中のステアリングホイールの振動を付与することができるビデオゲーム装置用ステアリング装置に関するものである。
【０００２】
【従来技術】
普通の自動車においては，不整地を走行する際に，タイヤへの衝撃がキックバックとしてハンドルに伝わり，また操舵角に対応して操舵反力が大きくなる。またパワーステアリング装置を備えた自動車では，操舵角の増加に対応して操舵反力を増大させ，しかも車速の増加に対応して操舵反力を増大させるようになっていた。
【０００４】
【解決しようとする課題】
前記実開平2-98989   号公報に記載されたものでは，１本のエアシリンダを利用し，該エアシリンダを，クランクを介し（同公報第３図に図示の実施例），あるいは菱形リンクを介して（同公報第４図に図示の実施例），ステアリングシャフトに連結し，または２本のエアシリンダを利用し，該２本のエアシリンダのピストン先端が相対する姿勢で一直線上に配置し，該両ピストン先端の間にステアリングシャフトと一体のクランク先端を配置したため，ステアリングハンドルが中立に近い状態では，比較的大きな操舵反力が得られ易いが，操舵角が大きくなると，エアシリンダ内の空気圧力を増大させても，操舵反力が大きくならない不都合があった。
【０００５】
また前記公報第１図ないし第２図に図示の実施例では，ステアリングシャフトと平行な軸を中心として揺動するアームの一端にエアシリンダの一端を枢着し，ステアリングシャフトにカムを一体に装着し，前記アームの先端のカムフォロワーを前記カムに係合しているため，ステアリングハンドルが中立に近い状態であるか否かを問わず，大きな操舵反力が得られなく，しかもキックバックも小さく，実際に自動車を操縦している場合と異なった操舵感覚をプレーヤに与えていた。
【０００６】
【課題を解決するための手段および作用効果】
本発明は，このような難点を克服したビデオゲーム装置用ステアリング装置の改良に係り，ステアリングホイールの回転操作によりビデオゲーム装置の表示画面上の車両映像が左右に操舵され，または車両外映像が左右に変化するビデオゲーム装置用ステアリング装置において，前記ステアリングホイールと一体のステアリングシャフトと，該ステアリングシャフトに一体に結合されたクランクアームと，該クランクアームの周方向２個所にそれぞれ先端が枢着され基端がそれぞれ固定部分に枢着された２本の往復動アクチエータと，該各往復動アクチエータの両端ポートにそれぞれ付設された切換弁と，該切換弁を介して前記各往復動アクチエータの両端ポートに接続された流体源とよりなることを特徴とするものである。
【０００７】
本発明は前記したように構成されているので，前記往復動アクチエータの基端とステアリングシャフトとを結ぶ基準線上に，前記２本の往復動アクチエータの一方のセンターリング往復動アクチエータが指向したステアリングホイール中立状態において，該センターリング往復動アクチエータを短縮させるように，前記流体源から前記切換弁を介して該センターリング往復動アクチエータに圧力流体を供給することにより，左右いずれかの方向へ操舵されたステアリングホイールに対し中立位置に復帰させる方向へ操舵反力を与えることができる。
【００１１】
また本発明においては，前記クランクアームの方向に対応して前記２本の往復動アクチエータの両ポートに圧力流体を選択的に供給するとともにこの供給状態を間欠的に切換えることにより，前記ステアリングホイールに振動状態またはキックバック状態を与えることができる。
【００２４】


さらに図示されないアクセルペダルの踏込みにより，ビデオゲーム装置の表示画面上の自動車映像または自動外映像で自動車の車速が或る限度を越えた場合，または映像上の路面が凸凹となった場合には，ステアリングホイール１を振動させる状態を発生させることもできる。
【００２５】
すなわちステアリングホイール１の操舵角θが－45°～45°の範囲内では，図６に図示するように，ノーマルオープン型３ポート電磁弁22，ノーマルクローズ型３ポート電磁弁23   をいずれも切換動作させず，センタリングエアシリンダー15には，センタリングエアシリンダー15を短縮させる力ｐのみを発生させて，操舵反力を残留させながら，ノーマルクローズ型３ポート電磁弁24，25には，これを短時間内に交互に動作させてアクションエアシリンダー16に短縮力および伸長力を交互に発生させれば，ステアリングホイール１には左右の振動力が付与される。
【００３１】
このように図１ないし図11に図示の実施例では，操舵角θがどのような範囲にあっても，２本のセンタリングエアシリンダー15およびアクションエアシリンダー16の協同動作により，操舵角θの絶対値の大きさに略比例した大きさの操作反力を発生させることができ，また振動や，キックバックも発生させることができるため，プレーヤは実際に自動車を運転したと同様な運転感覚を持つことができる。
⒝前記(a)の記載事項によれば，乙Ｂ２０には，ステアリングホイールの回転操作によりビデオゲーム装置の表示画面上の車両映像が左右に操舵され，または車両外映像が左右に変化するビデオゲーム装置において，エアシリンダーとアクチエータとを用いた機構により，ビデオゲーム装置の表示画面上の自動車映像又は自動外映像で自動車の車速がある限度を越えた場合，又は映像上の路面が凸凹となった場合には，ステアリングホイールを振動させる状態を発生させ，キックバックも発生させることができるため，プレーヤは実際に自動車を運転したと同様な運転感覚を持つことができる（【０００１】，【００２４】，【００３１】）ことが開示されている。このように，乙Ｂ２０に開示されているのは，ビデオゲーム装置の表示画面上の路面が凹凸になった場合等に，ステアリングホイールに振動を発生させるという技術であって，その振動を間欠的にする情報を送る技術ではない。凹凸の路面が断続的であることにより，結果的に振動が間欠的に起こることがあるとしても，かかる技術は，キャラクタの置かれている状況に応じて，振動の間欠周期を異ならせた体感振動を生じさせる技術とは異なるものである。また，路面の状況は表示画面で認識することができるから（【００２４】），乙Ｂ２０における振動は，画像情報からは認識できない情報ではない。
したがって，乙Ｂ２０には，本件発明Ｂ１の「上記画像情報からは認識できない情報を，上記キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせるための体感振動情報信号として送出する振動情報制御手段」に相当する構成の開示があるとは認められない。
⒞これに対し被控訴人は，「自動車の車速がある限度を越えた場合」又は「路面が凸凹となった場合」が発生する事象は，ゲーム中において間欠的に起こり，その発生間隔（すなわち周期）は異なること，すなわち，ステアリングホイールの振動の間欠周期が異なることは自明である旨主張するが，これが，キャラクタの置かれた状況に応じて，振動の間欠周期を異ならせているものではないことは，前記⒝で指摘したとおりである。
また，被控訴人は，乙Ｂ２０の【００１１】の記載を根拠に，乙Ｂ２０が振動の発生の有無を間欠的に切り換えることができる技術を開示しており，間欠周期の異なる振動を発生させていることは明らかである旨主張するが，同段落には，２本の往復動アクチエータの両ポートに圧力流体を選択的に供給するとともにこの供給状態を間欠的に切り換えることにより，ステアリングホイールに振動状態を与えることが記載されているのであり，振動の有無を間欠的に切り換えるものではない。
したがって，被控訴人の上記主張は採用できない。
ｄ相違点の容易想到性について
被控訴人は，乙Ｂ６及び１８ないし２０に「キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせる」技術が開示されていることから，同技術は周知であって（周知技術１），公知発明ｂ１に周知技術１を組み合わせることにより，本件相違点に係る本件発明１の構成を容易に想到することができた旨主張する。しかしながら，前記ａないしｃのとおり，乙Ｂ６，１９及び２０に「キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせる」技術が開示されていると認めることはできないから，同技術が本件出願Ｂ当時に周知であったと認めることはできない。したがって，被控訴人の上記主張は，その前提を欠くものであり，失当である。
(ウ)「キャラクタの置かれている状況に応じて振動の種類を異ならせる」
周知技術との組合せ
ａ乙Ｂ７，２４，３９及び４０について
(a)乙Ｂ７（特開昭６３－１７４６８１号公報）には，遊戯者の操作に対して魚からの「当たり」や「引き」に相当する反応が遊戯者に体感されるようにして，視覚的にも体感的にも実際の釣りの感覚を楽しむことができる遊戯機に関し，制御部は，記憶手段に記憶されている釣り条件と各検出信号とから，釣り上げ成功や釣り上げ途中等の釣り状況を判断し，その釣り状況に対応して揺動負荷手段や回転負荷手段を駆動し，遊戯者に，模倣竿やリール回転ハンドルを通じて釣り状況に応じた反応を伝え，釣り状況に対応した画像信号を作成して表示器に送出することにより，遊戯者は表示器の画面を通じて視覚的に釣り状況を把握することができる釣り遊技機が記載されている（２頁右上欄１５行～左下欄１０行等）。


⒝乙Ｂ２４（特開平４－８３８１号公報）には，高速ドライブや宇宙戦争に擬して変化する画面に対応しつつ所定の操作を行い，操縦テクニックや射撃感覚を楽しむ体感ゲーム機に関し，遊戯者の正面手前の見やすい角度に追尾スコープ８を位置させ，一定速度で回転する背景映像Ｔの前面で，目標映像４を，揺動手段６によって上下左右に不規則揺動させ，遊戯者は体感レバー１０を両手で把持し，追尾スコープ８の照準マークＭ１と目標映像４のターゲットマークＭ２が一致するよう，追尾体７を適宜揺動させ，マークＭ１とマークＭ２が一致しそうになったら，トリガ部材９の発射ボタン９ａを押圧すると，部材９ｂ，９ｃ，９ｄ，９ｅ，を介して，部材９ｆがスイッチ５の押圧部材５ａに向けて押圧され，この時，部材９ｆと部材５ａの中心線が不一致であると，ミサイル発射音が生じるとともに，偏心量Ｓ１の小振幅振動を体感レバー１０に伝達し，一方，部材９ｆと部材５ａの中心線が首尾よく一致すると，命中モードにスイッチオンするとともに，背景映像Ｔ及び目標映像４が急峻に明るくなると同時に爆発音を生じ，体感レバー１０に大振幅を伝達する体感ゲーム機が記載されている（１頁左欄１７行～２頁右欄１０行等）。
⒞乙Ｂ３９（特開平５－３０３３２４号公報）には，搭乗して模擬運転を楽しむことができる運転玩具に関し，スイッチキー９をオンすると，運転玩具１が起動され，風景表示装置６に風景が静止した状態で映し出され，この状態からプレイヤーがアクセルペダル８を踏み込むと，前記風景が連続的に移り変わり，風景内を走っているかのイメージがプレイヤーの頭の中に惹起され，ハンドル５を左右に回転させると，ベース２に対して車体４がハンドル５の回転方向に旋回するとともに，風景表示装置６に表示された風景がハンドル５の回転方向とは反対に動き，風景内を曲線走行しているかのイメージがプレイヤーの頭の中に惹起され，アクセルペダル８の踏込み量によって振動の大きさを変え，アイドリング状態のときは振動が大きく，アクセルペダル８を踏み込んで走行したときには振動が小さくなる運転玩具が記載されている（【００１４】～【００１６】，【００２５】，【００２８】）。
⒟乙Ｂ４０（実開平５－８４３８５号公報）には，遊戯者がシート２に座ってゲーム画面３を見ながらハンドル４，シフトレバー５，およびアクセル，ブレーキ等のペダル６を操作することによってゲーム展開を行うテレビゲーム機において，シート下方に振動を発生させるモータ１２を有する振動ユニット１０を設け，モータ１２の回転速度を可変可能に制御すれば，種々の周期で振動を行なうことができ，モータの回転動作を往復直線動作に変換してシートに伝えることができる構成なので，遊戯者の操作，又はゲーム画面に従って，シート全体を振動させ，遊戯者により臨場感を与えることができるテレビゲーム機が記載されている（【０００１】，【０００２】，【０００５】，【０００９】，【００１０】，【００１２】，【００１６】，【００１７】）。
(e)以上のとおり，乙Ｂ７，２４，３９及び４０には，いずれも，ゲームの画面に連動させて振動を起こし，プレーヤに臨場感を与えるゲーム装置が記載されている。
ｂ相違点の容易想到性について
前記(ア)ａ，前記(イ)ａないしｃ及び前記ａのとおり，乙Ｂ６，７，１８ないし２０，２４，３９及び４０には，「ゲームの状況に応じ，ゲームの画面に連動させて体感振動を与える技術」が開示されていることから，同技術は本件出願Ｂ当時に周知のものであった（周知技術２）と認められる。
そして，被控訴人は，振動の種類を異ならせる手段として間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせることは，複数ある選択肢のうちの一つを選択したという意味しかなく，状況に応じて振動の大きさ（強弱）を異ならせる技術（周知技術２）が開示されていれば，振動の種類を異ならせるために，間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせることは，実質的な相違点ではなく，当業者であれば適宜選択できる設計的事項に過ぎない旨主張する。
しかしながら，そもそも，周知技術２は，ゲーム画面と連動させて振動を変化させる技術であって，この点において，画面からは認識できない情報を体感振動として伝える公知発明ｂ１とは決定的に異なるから，両者を組み合わせることはできないものというべきである。加えて，本件発明Ｂ１の「キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせるための体感振動情報信号として送出する振動情報制御手段」について，本件明細書Ｂには，「ゲームの変化の態様に応じた体感振動情報信号，たとえば遊戯者の置かれている状況の危険度が大きくなるにつれて振動の振幅を大きくしたり，あるいは振動の発生周期を短くするための体感振動情報信号が送出される。これにより，遊戯者は一層高度な現実感やスリル感を味わえることになる。」（【００３１】），「このようにして危険な状況の判定がなされた場合には，上記特定状況判定手段３２からの信号に基づいて上記振動情報制御手段３３が音響信号ａに対して所定の制御を施し，耳に聞こえない低周波領域の音響信号を体感振動情報信号ｃとして音響体感器１のスピーカ６に送出する。この場合，上記特定状況判定手段３２は，キャラクタ４１が地雷Ｘに近づいているか，あるいは遠ざかっているかを判定し，近づいている場合には，その離間距離が短くなるにつれて上記低周波領域の音響信号の間欠周期を序々に小さくして振動が頻繁に生じるようにし，逆に遠ざかっている場合には，その離間距離が長くなるにつれて上記間欠周期を序々に大きくして振動の発生頻度を低下させるようにしてもよい。すなわち，地雷Ｘに対する接近度合いと心臓の鼓動とが一致したような雰囲気を味わえるようにするのである。」（【００４７】）と記載されている。そうすると，本件発明Ｂ１において，体感振動情報信号として，間欠周期を異ならせることは，遊戯者に危険度の大きさを実感させることにより一層高度な現実感やスリル感を味わわせ，さらに危険への接近度合いと心臓の鼓動とが一致したような雰囲気を味わわせるという，単に振動の振幅を異ならせることとは異なる作用効果を奏するから，公知発明ｂ１において，ニンジャキャラクタの置かれた状況に応じて振幅を異ならせることと，本件発明Ｂにおける間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせることとが，実質的な相違点でないとか，当業者が適宜選択できる設計的事項であるということはできない。したがって，被控訴人の上記主張は，採用することができない。⑷争点２－３（控訴人の損害の有無及び損害額）について
ア認定事実
(ア)本件特許Ｂについての実際の実施許諾契約の実施料率は，本件訴訟に現れていない。


そして，本件特許Ｂの技術分野が属する分野の近年の統計上の平均的な実施料率について，前記１⑺のとおりの事実が認められる。(イ)前記⑴アのとおり，本件発明Ｂ１の遊戯装置は，ゲーム進行制御手段からの信号に基づいて，ゲームの進行途中における遊戯者が操作しているキャラクタの置かれている状況が特定の状況にあるか否かを判定する特定状況判定手段と，上記特定状況判定手段が特定の状況にあることを判定した時に，画像情報からは認識できない情報を，体感振動情報信号として送出する振動情報制御手段と，上記振動情報制御手段からの体感振動情報信号に基づいて振動を生じさせる振動発生手段とを備えたことを特徴とするものであり，かかる構成を備えることにより，遊戯者が，周囲にその特定の状況を悟られることなく，自己のみが知り得る秘密の状態の下でゲームを進行できるとともに，振動を体感的に知得できることにより迫力や現実感が増大するという効果をもたらし，また，ゲームの状況が所定の規則性に従い変化している場合に，上記特定状況判定手段が特定状況にあると判定し，ゲームの変化の態様に応じた体感振動情報信号，例えば，振動の発生周期（間欠周期）を短くするための体感振動情報信号を送出することにより，遊戯者は一層高度な現実感やスリルを味わえるという効果をもたらすものである。
このように，本件発明Ｂ１は，遊戯装置の発明であり，その構成及び効果は上記のとおりであるところ，ロ号装置は本件発明Ｂ１の技術的範囲に属するものであり，ロ号製品は，ロ号装置を構成するＰｌａｙＳｔａｔｉｏｎ２本体に装填してゲームを実行するためのゲームソフトである。そして，前記⑴イのとおり，ロ号製品は，プレイヤーが，主人公であるゲームキャラクタを操り，キャラクタに襲いかかってくる霊を射影機（カメラ）で撮影し，霊の魂を吸収，撃退しながらゲームを進め，霊の攻撃を何回か受けて体力が０になるとゲームオーバーとなるものであるから，霊を撮影する際の場面に関する本件発明Ｂ１は，ロ号製品にとって，相応の重要性を有するものといえる。
他方，ロ号製品において本件発明Ｂ１の作用効果が発揮される場は，キャラクタの近くに霊が存在するが，画面上霊の存在を認識することができず，かつ，フィラメントが発光していないという状況下で，キャラクタと霊との距離に応じて間欠周期の異なる間欠的な振動が発生する場面である。このような場面は，前記⑴イのとおり，ロ号製品において生じ得るものの，キャラクタと霊との位置関係，フィラメントの点灯範囲及び振動の発生範囲に照らせば，そのような場面が生じるのは，霊を撮影しようとする場面の中の一部に限られるものと考えられることからすると，ロ号製品にとって，本件発明Ｂ１の重要性は，さほど高いものではなく，イ－９号製品等における本件発明Ａの重要性に比べても，その価値は低いものというべきである。
もっとも，ロ号製品は，プレイヤーが，主人公であるゲームキャラクタを操り，キャラクタに襲いかかってくる霊を射影機（カメラ）で撮影し，霊の魂を吸収，撃退しながらゲームを進めるものであることからすると，プレイヤーにとって，キャラクタと霊との距離を常に把握しておくことは重要であり，画像情報からは霊の存在を認識できない場合にも，間欠周期の異なる間欠的な振動により霊との距離を認識することができるという本件発明Ｂ１の効果は，ゲームを進める上で相応の重要性を有するものであるといえる。そのため，ロ号製品における本件発明Ｂ１の重要性を過度に低く評価するのは相当でない。
また，業務用ゲーム機や家庭用ゲーム機における，ゲームの進行状態に応じてその遊戯者に振動を体感的に伝達するように構成された遊戯装置に関し，本件発明Ｂ１の上記技術についての代替技術が存在することはうかがわれない。
(ウ)前記(イ)のとおり，本件発明Ｂ１は，ロ号製品のゲームにとって重要な意味を有する霊の撮影の場面に使用される技術であるところ，この点は需要者の購入動機に影響を与えるものであるから，本件発明Ｂ１をロ号製品に用いることにより被控訴人の売上げ及び利益に貢献するものと認められる。
一方，証拠（甲Ｂ１３，乙Ｂ３２の１１，２３，乙Ｂ３３～３５）によれば，ロ号製品は，射影機（カメラ）によって霊を倒すという独自の設定，和にこだわったビジュアル，音による演出，ゲームキャラクタが，需要者に対する大きな訴求力となっており，これらと比較すると，本件発明Ｂ１のロ号製品の売上への貢献度は低いものと認められる。(エ)控訴人と被控訴人は，いずれもゲーム機器，ソフトウェアの製造，販売等を業とする株式会社であり，競業関係にある。
イ実施に対し受けるべき金銭の額
前記アのとおり，本件訴訟において本件特許Ｂの実際の実施許諾契約の実施料率は現れていないところ，本件特許Ｂの技術分野が属する分野の近年の統計上の平均的な実施料率が，本件アンケート結果では２．５％（最大値４．５％，最小値０．５％，標準偏差１．５％）である。このことに加え，本件発明Ｂ１に係る技術は，侵害品であるゲームソフトにとってそれなりに意味を有するものであり，かつ代替性もないものであるとはいえ，ロ号製品の売上げ及び利益への貢献度は，同製品の設定，ビジュアル，演出，キャラクターなど訴求力の高いものと比較すると低く，イー９号製品等における本件発明Ａの重要性と比べても，その価値は低いものであること，控訴人と被控訴人は競業関係にあることなど，本件訴訟に現れた事情を考慮すると，特許権侵害をした者に対して事後的に定められるべき，本件での実施に対し受けるべき料率は１．５％を下らないものと認めるのが相当である。
したがって，本件特許権Ｂの侵害について，特許法１０２条３項により算定される損害額は，１４１０万円（９億４０００万円×１．５％）となる。
ウ小括
以上のとおりであるから，控訴人について，特許法１０２条３項により算定される損害額に，弁護士費用・弁理士費用を加えた金額が控訴人の損害額と認められる。
そして，被控訴人の不法行為と相当因果関係にある弁護士費用及び弁理士費用は，上記により算定される損害額の１割に当たる１４１万円を下らないと認めるのが相当であるから，控訴人の損害額は，１５５１万円（１４１０万円＋１４１万円）である。
３まとめ
⑴前記１によれば，控訴人の本件特許権Ａに係る請求は，本件発明Ａ１についての本件特許権Ａの間接侵害の不法行為に基づき，１億２８３３万３７１０円及びこれに対する不法行為の後である平成２６年７月１１日（訴状送達の日の翌日）から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。


平成２３年１２月２６日判決言渡
平成２２年（行ケ）第１０３６７号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２３年９月７日
判                  決
原            告        イプセンファルマ    ソシエテパール
アクシオンサンプリフィエ
訴訟代理人弁理士        遠      藤      朱      砂同                      中      島              拓同                      小板    橋      浩      之同                      波多    野      寛      海同                      吉      田              匠同                      倉      内      基      弘被            告        特    許    庁    長    官指定代   理人         田      中      耕一    郎同                      鈴      木      恵理    子同                      唐      木      以知    良同                      芦      葉      松      美
主                  文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
３この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日と定める。
事実    及び    理由
第１請求
特許庁が不服２００７－３１１３４号事件について平成２２年７月５日にした審決を取り消す。
主文同旨
第２争いのない事実
１特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「副甲状腺ホルモンの類似体」とする発明について，平成８年７月３日に国際特許出願をした（国際出願番号ＰＣＴ／ＵＳ９６／１１２９２，出願番号特願平９－５０５８９７。パリ条約による優先権主張    平成７年７月１３日，平成７年９月６日，平成８年３月２９日米国。以下「本願」といい，同出願に係る外国語書面の翻訳文を「本件当初明細書」という。）（甲４）。原告は，平成１９年８月１０日付けで拒絶査定を受け（甲１１），同年１１月１９日，拒絶査定不服審判（不服２００７－３１１３４号事件）を請求し（甲１２），同年１２月１９日，明細書を変更する旨の手続補正書を提出した（以下「本件補正」という。）（甲１３）。
特許庁は，平成２２年７月５日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は同年７月２６日に原告に送達された（甲１７）。
２特許請求の範囲
本件補正による補正後の明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項１は次のとおりである（以下，上記請求項１に係る発明を「本件発明」といい，同発明に係るペプチドを「本件ペプチド」という。）（甲１３）。【請求項１】式：［Ｇｌｕ２２，２５，Ｌｅｕ２３，２８，３１，Ａｉｂ２９，Ｌｙｓ２６，３０］ｈＰＴＨｒＰ(１－３４)ＮＨ２のペプチド。
３本件審決の理由
本件審決の理由は，別紙審決書写しのとおりであり，その要旨は，次のとおりである（甲１７）。
(1)容易想到性について
ア本願優先日前に頒布された刊行物であるＴｈｅ    Ｊｏｕｒｎａｌｏｆ    ＢｉｏｌｏｇｉｃａｌＣｈｅｍｉｓｔｒｙ（１９９５    Ｍａｒ），Ｖｏｌ.２７０，Ｎｏ.１２，ｐ.６５８４－６５８８（甲７の１。以下「引用文献」という。）に記載された発明（以下「引用発明」といい，同発明に係るペプチドを「引用発明ペプチド」という。）の内容，本件発明と引用発明との一致点及び相違点は，次のとおりである。
(ｱ)引用発明の内容
ｈＰＴＨｒＰ(１－３４)ＮＨ２の５位をＩｌｅに，１９位をＧｌｕに，２１位を
Ｖａｌに置換したペプチド
(ｲ)一致点
構成アミノ酸の数個を置換した，ｈＰＴＨｒＰ(１－３４)ＮＨ２のペプチド
(ｳ)相違点
本件発明では，２２及び２５位をＧｌｕに，２３，２８及び３１位をＬｅｕに，２９位をＡｉｂに，２６及び３０位をＬｙｓに置換したものであるのに対し，引用発明では，５位をＩｌｅに，１９位をＧｌｕに，２１位をＶａｌに置換したもので
ある点
イヒト副甲状腺ホルモン関連タンパク質（ｈＰＴＨｒＰ。以下「ＰＴＨｒＰ」ということがある。）の改変体を製造しようとすること，その際，ヒト副甲状腺ホルモン（ｈＰＴＨ。以下「ＰＴＨ」ということがある。）とＰＴＨｒＰとでアミノ酸残基の異なる部位に着目することは，引用文献に接した当業者であれば，容易に想到し得たことであり，ｈＰＴＨｒＰ(１－３４)ＮＨ２の改変体において，ＰＴＨとＰＴＨｒＰとで共通するアミノ酸が占める部位以外の部位である，２２，２３，２５，２６，２８，２９，３０及び３１位のアミノ酸を置換しようとすることは，当業者が容易になし得た。
本件明細書には，本件ペプチドのＰＴＨレセプターへの結合及びアデニル酸シクラーゼ活性の刺激に対する効果が記載されておらず，本件発明が格別の効果を奏するとはいえない。
したがって，本件発明は，引用発明に基づいて，当業者が容易に発明することができたものである。
(2)平成１４年法律第２４号による改正前の特許法３６条４項違反について本件明細書の発明の詳細な説明には，本件ペプチドが奏する効果についての具体的な記載はなく，所定の効果を示すことについて，具体的な技術的説明も記載されておらず，本件発明について当業者が実施することができるように明確かつ十分に記載されていないから，平成１４年法律第２４号による改正前の特許法（以下「特許法」という。）３６条４項に規定する要件を満たしていない。
第３当事者の主張
１取消事由に関する原告の主張


本件審決は，本件ペプチドの構成に関する容易想到性の判断の誤り（取消事由１），容易想到性の判断の前提としての本件ペプチドの効果に関する認定の誤り（取消事由２），特許法３６条４項違反についての判断の誤り（取消事由３）があり，本件審決の結論に影響を及ぼすから，違法として取り消されるべきである。(1)本件ペプチドの構成に関する容易想到性の判断の誤り（取消事由１）アＰＴＨ及びＰＴＨｒＰは，共通のＰＴＨ／ＰＴＨｒＰレセプターへ結合して，シグナルを発生し，多くの生物学的な作用を分担する。レセプターへの結合活性や安定性に優れたＰＴＨ及びＰＴＨｒＰの改変体は，ホルモン関連疾患等の治療に用いることができるため，当該改変体の創製は，本願優先日当時，当業者にとって技術課題であった。
イヒトのＰＴＨ，ＰＴＨｒＰ及び本件ペプチドにおける１ないし３４位のアミノ酸残基は，別紙１（甲１４の２の一部を転記したもの）のとおりである。ＰＴＨとＰＴＨｒＰとで３４のアミノ酸残基のうち異なる部位は，１，５，８，１０，１１，１４ないし１９，２１ないし２３，２５ないし３１，３３及び３４位の合計２３か所（以下「本件２３か所」という。）であり，本件ペプチドとＰＴＨとでは，１，５，８，１０，１１，１４ないし１９，２１，２３，２５，２７，２９ないし３１，３３及び３４位の合計２０か所で，本件ペプチドとＰＴＨｒＰとでは，２２，２３，２５，２６及び２８ないし３１位の合計８か所で異なっている。引用文献の表Ⅱに記載された引用発明ペプチド［Ｉｌｅ５，Ｇｌｕ１９，Ｖａｌ２１］ＰＴＨｒＰ（１－３４）のＡＲ－４０細胞への結合能はＩＣ５０＝約３８ｎＭであるが，このリガンドは本件ペプチドと，５，１９，２１ないし２３，２５，２６，２８ないし３１位の合計１１箇所でアミノ酸残基が異なっている（別紙１参照）。ウ引用文献においては，本件２３か所のうち５位，１９位，２１位の重要性にのみ着目してＰＴＨとＰＴＨｒＰを改変した数個の改変体のＡＲ－４０細胞への結合能を測定しているが，表Ⅱ記載のリガンド［Ｉｌｅ５］ＰＴＨｒＰ（１－３４）は，ＰＴＨｒＰの５位のヒスチジン（Ｈｉｓ）をＰＴＨと同じイソロイシン（Ｉｌｅ）へ置換したものであり，ＡＲ－Ｃ４０細胞への結合能を向上させることが開示されている。一方，表Ⅱ記載のリガンド［Ｈｉｓ５］ＰＴＨ（１－３４）は，ＰＴＨの５位のイソロイシン（Ｉｌｅ）をヒスチジン（Ｈｉｓ）に置換したものであるが，ＡＲ－４０細胞への結合能が顕著に低下することが開示されている。また，甲１ないし３，５及び７並びに乙３の公知文献によると，当業者は，Ｎ末端１ないし１３位並びに２０，２４及び３２位の全てについて置換可能であるか検討しており，その結果からも上記各部位のアミノ酸の果たす機能は完全には解明できておらず，上記各部位のアミノ酸の置換をさらに検討することは自然である。以上のとおり，引用発明ペプチドと本件ペプチドとでは，相違するアミノ酸残基が１１か所あり，上記公知文献等によると，引用発明ペプチドやＰＴＨｒＰの３４アミノ酸残基中，本件２３か所にのみに着目して改変部位を選択する根拠は示唆されておらず，また，ＰＴＨｒＰにつき本件２３か所中の特定の８か所の改変を想起させるものではない。
エ改変に用いる置換アミノ酸として，天然のアミノ酸のほか，非天然のアミノ酸を用いることも可能であり，甲２，４及び５には，置換アミノ酸として合計７１種類のアミノ酸が記載されている。したがって，ペプチド中のアミノ酸それぞれにつき７１種類のアミノ酸が選択できるのであり，引用発明ペプチドから本件ペプチドを得るためには，天文学的数値の選択肢があり，当業者は引用発明から本件発明を容易に想到することはできない。
オ本件ペプチドは，ＰＴＨｒＰの３０位のグルタミン酸（Ｇｌｕ）（酸性，親水性）がリシン（Ｌｙｓ）（塩基性，親水性）に置換されているが，３０位のアミノ酸残基は，ＰＴＨではアスパラギン酸（Ａｓｐ），ＰＴＨｒＰではグルタミン酸（Ｇｌｕ）といずれも酸性残基であるのに対して，性質の異なる塩基性残基でも目的の効果が達成できることは，本件明細書の実施例により初めて確認された。したがって，ＰＴＨｒＰの３０位を上記のように置換することは，当業者にとって容易ではない。カ以上によると，引用発明ペプチドやＰＴＨｒＰの特定の部位を特定数選択し，特定のアミノ酸で置換して，被検者の骨の成長を刺激することができる新規な本件ペプチドを得ることは，当業者には容易ではなかった。(2)容易想到性の判断の前提としての本件ペプチドの効果に関する認定の誤り
（取消事由２）
ア本件審決は，本件ペプチドの効果は不明であるから，本件発明が格別の効果を奏するとはいえないと判断した。また，この点に関して，被告は，特定のペプチド改変体に係る発明が容易想到でないとされるためには，解決すべき課題やペプチド改変体の構造のみならず，当該特定のペプチド改変体の奏する効果が予測できない顕著なものである必要があるとしている。


しかし，特定のペプチド改変体に係る発明が容易想到でなく，特許されるべきであるとされるためには，当該特定のペプチド改変体が，引用文献及び技術常識から，当業者が容易に想起できない効果を有することで十分であり，その効果が予測できない顕著なものである必要はない。そして，以下のとおり，当業者は，本件明細書の記載及び技術常識から，本件ペプチドの効果を認識することができる。(ｱ)本件明細書には，発明の目的を達成する手段として本件ペプチドが記載されており，発明の詳細な説明には，本件ペプチドは，被検者の骨の成長を刺激することができるため，単独であるいはビスホスホネートやカルシトニン等の抗骨吸収抑制治療と同時に投与される際に，骨粗鬆症や骨折の治療に有用であることが記載されており，表１（別紙２のとおりである。）には，ＰＴＨ改変体である３０種のペプチドが奏する効果として，ＰＴＨレセプターへの結合に関する具体的データ，即ち，ＳａＯＳ－２細胞上のＰＴＨレセプターに対しての結合親和性（ＩＣ５０値），及び，アデニル酸シクラーゼ活性を刺激する活性（ＥＣ50値）も具体的に記載されている。したがって，当業者は，本件ペプチドの効果として，ＰＨＴレセプターへの結合及びアデニル酸シクラーゼ活性の刺激に対する効果，すなわち，被検者の骨の成長を刺激することができる効果を直接的に理解できる。
(ｲ)ａまた，ＰＴＨ（１－３４）は２個の両（親媒）性のアルファヘリックス（親水性及び疎水性クラスター領域を有するヘリックス）ドメインを有することが知られており，第１αへリックス（Ｎ末端側）は４－１３番目のアミノ酸残基間に，第２αへリックス（Ｃ末端側）は２１－２９番目のアミノ酸残基間に，それぞれ形成されている。これらのαへリックス構造は，ＰＴＨ／ＰＴＨｒＰレセプターとの結合特異性に寄与していると考えられている。したがって，ＰＴＨ又はＰＴＨｒＰ改変体において第１及び第２αへリックスが存在すれば，ＰＴＨ／ＰＴＨｒＰレセプターとの結合特異性が確保されていると理解できる。当業者は，本願優先日当時に利用可能であったペプチドの構造解析法で解析すれば，本件ペプチドが，２個のαへリックス構造を有し，その位置はＰＴＨのαへリックスとおおよそ同じ位置を保っているので，ＰＴＨ／ＰＴＨｒＰレセプターとの結合特異性を示し，被検者の骨の成長を刺激することができる効果を有すると認識できる。αへリックスドメインのアミノ酸配列相同性を検討すると，本件ペプチドの第１αへリックス構造を構成する４－１３位は，ＰＴＨｒＰと１００％（１０／１０）の相同性を，第２αへリックス構造を構成する２１－２９位は，ＰＴＨと４４％（４／９），ＰＴＨｒＰと３３％（３／９）の相同性を示す。ＰＴＨ及びＰＴＨｒＰは２１ないし２９位において共通の効果を示す構造を有すると考えられるから，ＰＴＨとＰＴＨｒＰとでアミノ酸残基が異なる位置では，どちらのアミノ酸残基が選択されても共通の効果を示す第２αへリックス構造を形成できる可能性が高いと考えられる。本件ペプチドの２１ないし２９位は，ＰＴＨ又はＰＴＨｒＰいずれかのアミノ酸残基と６７％（６／９）の相同性を示しており，置換したアミノ酸の特性から検討しても，本件ペプチドは，ＰＴＨ及び／又はＰＴＨｒＰと同様の第２へリックス構造をとると解される。したがって，当業者は，本件ペプチドが，ＰＴＨ及び／又はＰＴＨｒＰと同様の２個のαへリックス構造を有し，ＰＴＨ／ＰＴＨｒＰレセプターとの結合特異性を示し，被検者の骨の成長を刺激することができる効果を有すると認識できる。
ｂさらに，本願優先日当時，ＰＴＨ及びＰＴＨｒＰは，２個のヘリックスをＮ末端及びＣ末端に有しており，Ｎ末端へリックスはレセプターのシグナル発生機構に関係し，Ｃ末端へリックスはレセプターへの結合親和性に関係し，レセプターへの特異的結合は，ヘリックスの立体構造並びに疎水性及び親水性アミノ酸の分布が主な決定要因であることは，当業者の常識であった。
本件ペプチドのＮ末端へリックス構造を形成するアミノ酸ドメインはＰＴＨｒＰと同一であるので，当業者は本件ペプチドのシグナル発生に関する機能が維持されていることは当然理解できる。
ＰＴＨ及びＰＴＨｒＰは，いずれもヘリックスの２１ないし３１位領域で明確な疎水クラスター及び親水クラスターが形成されているから，レセプターへの結合は，Ｃ末端のへリックス構造においてこれらクラスター構造が保持されれば確保されることが理解される。本件ペプチドにはＣ末端へリックス構造が存在し，かつヘリックスホイール分析によると，本件ペプチドのＣ末端へリックスの２１ないし３１位はＰＴＨｒＰと同じアミノ酸部位により構成された疎水クラスター及び親水クラスターを形成し，ＰＴＨｒＰと比較すると更に２２及び２９位のアミノ酸残基も親水クラスターの構成要素となっている。このように疎水クラスター及び親水クラスター構造も強く保存されているので，当業者は，本件ペプチドにレセプターへの結合機能が保存されていることが理解できる。


したがって，当業者は，本件ペプチドは，レセプターへ結合する機能が維持されており，かつ，レセプターのシグナルを発生する機能も維持されているから，「被検者の骨の成長を刺激することができる効果」を有すると認識することができる。イ(ｱ)さらに，以下のとおり，本件ペプチドには予測できない顕著な効果があり，当業者は，本件明細書の記載からそのことを認識することができる。本件ペプチドは，ＰＴＨ及び／又はＰＴＨｒＰ（１－３４）の半分以下の量でアデニル酸シクラーゼ活性を５０％刺激することが可能であり，２倍以上の活性を示した。特にＰＴＨｒＰ（１－３４）との対比では，２．８倍の顕著な高活性を示す。また，本件ペプチドとＰＴＨ（１－３４）とを腹腔内単回注射したところ，本件ペプチドは，ＰＴＨと同程度の投与量及び最大血中濃度で，ＰＴＨより最大濃度到達時間が遅いにもかかわらず，血中濃度の持続時間が非常に長く（消失半減時（ｔ１／２）が遅い），かつ全身クリアランス（ＣＬｔｏｔ＝消失速度／血中濃度：一定時間内に薬物が代謝・排泄される量を体積で換算した価）も非常に小さいため，曝露量が顕著に大きい。
このように，本件ペプチドは，ＰＴＨやＰＴＨｒＰよりも，患者への投与量，投与回数を少なくして負担を減少させることができるという，当業者が予測できなかった極めて優れた効果を有する。
本件明細書の表１（別紙２）から，ＰＴＨの疎水クラスターを構成するアミノ酸中，いずれかのアミノ酸を疎水性の高いアミノ酸に置換すると結合性が上昇し，その結果ｃＡＭＰ活性も上昇すること，嵩高いアミノ酸残基が多くなると逆に結合性が低下し，それに応じて活性も低下するという結果が確認できる。そして，公知のへリックスホイール分析を本件ペプチドに適用し，かつ上記の表１から確認できる結果を参照することにより，本件ペプチドのＣ末端へリックスの疎水クラスター及び親水クラスターの作用機能は，ＰＴＨｒＰのものよりも強力になり，その結果，本件ペプチドがレセプターへ結合する機能はＰＴＨｒＰよりも優れたものに強化されていることが認識できる。
(ｲ)なお，上記効果を具体的に示す甲１０の表Ａ並びに甲１４の３の表Ｂ’及びＤ記載のデータ（以下「本件データ」という。）は，本件明細書には明示されていない。しかし，本件明細書中には，本件ペプチドは，「被検者の骨の成長を刺激することができ，骨粗鬆症や骨折の治療に有用」な効果を有するとして，具体的，明示的な記載があり，本件データは本件ペプチドそのものに内在する効果であり，しかも，アデニル酸シクラーゼ活性は本件明細書にも記載されていた評価項目であり，さらに，前記のとおり，当業者は本件明細書の記載から，本件ペプチドの効果は予測できない顕著なものであることを認識できるのであるから，本件データは，本件明細書に記載された本件ペプチドの効果を確認する補強データとして，参酌されるべきである。
ウ以上のとおり，本件ペプチドの効果は本件明細書から明確であり，さらに，本件ペプチドは従来技術のペプチドと比較して極めて優れた効果を奏するものであるから，本件発明は容易想到とはいえない。
この点，被告は，本件明細書には本件ペプチドが奏する効果は記載されていないと主張する。しかし，化学物質の発明であれば，一律に「物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野」であるとして，出願時に実施例でその効果を開示することを求めることは不当であり，明細書に当該発明の効果が具体的に開示されている必要はない。本件ペプチドが，「被検者の骨の成長を刺激することができる」効果を示すことは，通常の技術常識を備えた当業者であれば，本件明細書の記載から認識できる。
(3)特許法３６条４項違反についての判断の誤り（取消事由３）ア本件明細書において本件ペプチドの構造は特定されており，前記のとおり，当業者は，ヘリックス構造の立体的解析，ヘリックスホイール分析技術等を含む本願優先日当時の技術常識に基づき，本件明細書の記載から，本件ペプチドが目的とする効果を奏し，かつＰＴＨｒＰよりも優れた効果を奏することは容易に認識できる。したがって，本件ペプチドの具体的数値データは必要ではない。また，当業者は，本件明細書の記載により，本件ペプチドを合成することが可能である。
本件発明は，被検者の骨の成長を刺激することができ，骨粗鬆症や骨折の治療に有用である新規なＰＴＨｒＰペプチド改変体の発明であり，本件明細書の表１（別紙２）に列記されたペプチドと同様に，本件ペプチドが被検者の骨の成長を刺激することができる効果を有することは明らかである。
したがって，当業者は，本件明細書及び本願優先日当時の技術常識に基づき，本件ペプチドをどのように製造し，どのように使用するか理解できるから，本件明細書の詳細な説明には，本件発明について当業者が実施することができるように明確かつ十分に記載されている。
なお，化学物質の発明であっても物の構造に基づく効果の予測は可能であり，本件データや回答書（甲１６）の参考図３，６及び７に基づく主張も，本件明細書の記載に基づいたものであるから，これらも勘案されるべきである。イ本件審決は，明細書に代表的な実施例が記載されている必要があるところ，本件明細書にはその記載がないから，本件発明は，容易想到であると判断する。しかし，本件明細書の表１（別紙２）に記載された実施例は，本件当初明細書に記載されている２つの一般式で表され，本件ペプチドも含まれる特徴的技術思想を共有する多数のペプチドの代表例であるので，表１の実施例は本件発明の代表的実施例といえる。また，本件ペプチドと表１のペプチドとは，「Ｎ末端へリックスのシグナル発生機能，及びＣ末端へリックスの疎水－親水クラスター構造を維持することによるレセプター結合機能，が保存されて目的とする効果を維持しているＰＴＨ／ＰＴＨｒＰ改変体」である共通の技術的思想を有し，本件ペプチドの効果は表１の実施例に基づき認識可能であるから，表１の実施例は代表的実施例であるといえる。さらに，本件ペプチドのように，その物をどのように作り，どのように使用するかを理解することができ，当業者がその発明の実施をすることができる場合にまで，代表的な実施例が求められているわけではない。
ウ以上のとおり，本件明細書の発明の詳細な説明には，本件発明について，当業者が実施することができるよう，明確かつ充分に記載されており，特許法３６条４項の要件を満たしている。
２被告の反論


(1)本件ペプチドの構成に関する容易想到性の判断の誤り（取消事由１）に対して本願優先日当時，基本的機能を共有するタンパク質には，当該機能に特徴的に強く保存されたアミノ酸配列が存在すること，既にいくつかの相同な配列が同定されているペプチドにおいて，強く保存されたアミノ酸配列を保存しつつ，座位ごとにバリエーションを持たせるように改変することによって，更に同様の機能を有すると考えられるペプチドを化学的に製造することができることは，当業者にとって周知の技術的事項であった。新規で活性のあるＰＴＨ又はＰＴＨｒＰの改変体を得るため，Ｎ末端１３アミノ酸ドメイン並びにＣ末端２１アミノ酸残基のうちＰＴＨ及びＰＴＨｒＰに共通する２０位，２４位，３２位を保存しつつ，その他の座位ごとに公知例とは異なるバリエーションを持たせようとすることは，通常の研究プロセスにおける常套手段であり，引用文献に接した当業者が，更に別の改変体を製造しようとして，ＰＴＨｒＰのＣ末端２１アミノ酸残基に包含される２２，２３，２５，２６及び２８ないし３１位のアミノ酸残基を置換した改変体を製造しようとすることは，容易に想到し得たことである。
本願優先日前に頒布された乙３（国際公開第９５／１１９８８号）には，ラットＰＴＨの３０位のアスパラギン酸（Ａｓｐ）（酸性，親水性）をリシン（Ｌｙｓ）（塩基性，親水性）に置換しても，その活性が維持又は向上することが記載されており，当業者は，同様の活性を有する既に公知のヒトＰＴＨｒＰについても，３０位の酸性残基を塩基性残基に置換しても，その活性を維持又は向上する可能性があると認識したといえるから，ヒトＰＴＨｒＰの３０位のグルタミン酸Ｇｌｕ（酸性，親水性）をリシンＬｙｓ（塩基性，親水性）に置換する阻害事由はない。(2)容易想到性の判断の前提としての本件ペプチドの効果に関する認定の誤り
（取消事由２）に対して
アタンパク質，ペプチドの技術分野，特に，生理活性を有するタンパク質の活性が維持された部分ペプチド断片の技術分野において，その１つのアミノ酸残基を置換した場合においてもなおその活性が維持されるか否かは不明であって，たとえアミノ酸配列からαヘリックス構造等の高次構造が存在することや，ペプチドの活性に影響しない部位の１，２の保存的アミノ酸置換であれば活性が維持されるであろうことが予測可能であったとしても，それはあくまでも予測可能であるというだけであり，実際にアミノ酸を置換したペプチド改変体を製造してその活性を確認しなければ，その予測の真偽は不明であるということが，本願優先日前の技術常識である。
原告は，「ＰＴＨ又はＰＴＨｒＰ改変体において第１及び第２αへリックスが存在すれば，受容体との結合特異性が確保されていると理解できる」と主張するが，この点は本件当初明細書には記載されておらず，本願優先日当時，当業者に周知の技術的事項であったともいえず，さらに，たとえあるリガンドが対応する受容体と結合して複合体を形成したとしても，その生物学的効果が常に維持されるものではないことは，本願優先日当時の当業者に自明な技術的事項であるから，第１及び第２αへリックスが存在することがＰＴＨ又はＰＴＨｒＰ改変体にアゴニスト活性が存在することを証明することにはならない。
イまた，物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属するペプチドを含む化学物質の発明が容易想到でないと判断するためには，解決すべき課題やペプチド改変体の構造のみならず，引用発明と比較した有利な効果を有し，かつ，その効果が当業者であっても予測できない格別顕著なものであることが必要といえる。そして，引用発明と比較した有利な効果を有すること，それが顕著な効果であることは，出願当初の明細書に記載されているか，当業者が技術常識に基づき出願当初の明細書の記載からそのような効果があることが推認できることが必要である。本件当初明細書には，特許請求の範囲として，ＰＴＨ及びＰＴＨｒＰ改変体が一般式（マーカッシュ形式の化学構造式）で表示され，発明の詳細な説明に，当該一般式に含まれる改変体の例が一行記載として記載され，当該一般式に含まれるペプチド改変体のうちＰＴＨ改変体である３０種のペプチドについては，表１（別紙２）にその奏する効果（Ｋｄ値及びＥＣ５０値）も記載されているのに対して，ＰＴＨｒＰ改変体に関する具体的な実施例は全く記載されていない。ところで，ＰＴＨ改変体とＰＴＨｒＰ改変体はアミノ酸配列が大きく異なる物質であり，ＰＴＨ改変体やＰＴＨｒＰ改変体は，改変の位置及び種類によって活性に変化が生じるから，ＰＴＨｒＰ改変体である本件ペプチドが，ＰＴＨ又はＰＴＨ改変体と同様の効果を奏することを予想することはできないといえる。したがって，本件ペプチドが上記３０種のペプチドと同じ効果を奏するペプチドであり，上記３０種のペプチドに関する記載をもって，本件ペプチドの効果が本件当初明細書に記載されているに等しいということはできない。
また仮に，本件ペプチドが上記３０種のペプチドと同じ効果を奏し，その効果が本件当初明細書に記載されているに等しいと当業者が理解できたとしても，上記表１に列記された３０種のペプチドの奏する効果（ＥＣ５０＝０．５～３０（ｎＭ））は，原告が審判請求書についての平成２０年５月１５日付手続補正書（甲１４の１）の表Ｂにおいて新たに追加したＰＴＨ及びＰＴＨｒＰの奏する効果（ＥＣ５０＝０．４０±０．１６（ｎＭ）及び０．４８±０．１６（ｎＭ））よりも低いものがほとんどであるから，表１に列記された３０種のペプチドがＰＴＨ及びＰＴＨｒＰに比べ予測できない優れた効果を奏するとはいえない。したがって，本件ペプチドには当業者が予測できない優れた効果があるとはいえない。


さらに，本件ペプチドの効果が本件当初明細書から推測できたとしても，せいぜい上記表１に列記された効果と同程度のものであるか，それらより劣る可能性がある。したがって，本願の後に実施された試験結果に基づいて，上記表１に記載された効果を大きく超える格別な効果を奏することを新たに提示したとしても，その効果は，本件当初明細書に記載された事項の範囲内のものではなく，当業者であっても推測することができないものであるから，本件当初明細書に記載されていたとはいえないし，上記表１に記載の効果を補強するものでもない。甲１４の３の表Ｄにおいて本件ペプチドの奏する効果として記載されている消失半減時（ｔ１／２）や全身クリアランス（ＣＬｔｏｔ＝消失速度／血中濃度）という評価項目及びその具体的な数値は，表１を含め本件当初明細書には一切記載されておらず，これら本件当初明細書の記載に基づかない評価項目及び数値に基づいて本件ペプチドが格別の効果を奏するとする原告の主張は，失当である。(3)特許法３６条４項違反についての判断の誤り（取消事由３）に対してペプチドを含む化学物質の発明については，単に化学構造式を提示するだけではなく，その活性等の有用性を明細書において明らかにしなければ，何に使用できるか分からず，実施可能に記載されているということができない。リガンドの改変体が高次構造を維持し受容体との結合特性を維持するものであったとしても，そのことと生理活性を維持することとは同視できない。また，本件ペプチドがＰＴＨ及びＰＴＨｒＰの高次構造である２個のαヘリックス構造を保存することのみを根拠として，本件ペプチドの生理活性に重要な部位が不活化されていないということもできない。
本件当初明細書にはＰＴＨｒＰ改変体に関する具体的な試験例は全く記載されておらず，ＰＴＨ改変体とＰＴＨｒＰ改変体はアミノ酸配列が大きく異なる物質であり，ＰＴＨｒＰ改変体である本件ペプチドがＰＴＨ又はＰＴＨ改変体と同様の効果を奏することは予想できない。したがって，本件当初明細書の表１（別紙２）に列記されたペプチドと同様に，本件ペプチドが被検者の骨の成長を刺激することができる効果を有することが明らかであるとはいえない。
以上のとおり，本件発明については，明細書に当業者が実施可能な程度に記載されているとはいえない。
第４当裁判所の判断
当裁判所は，本件ペプチドは，当業者が，容易に製造，作製することができるものであって，また，本件当初明細書には，本件発明につき当業者が予測することができない効果が記載されているとは認められないことから，当業者は，引用発明を基礎として，何らの困難を伴うことなく，本件発明に至ることができるものと判断する。その理由は，以下のとおりである。
１はじめに
本件発明は，その特許請求の範囲を「式：［Ｇｌｕ２２，２５，Ｌｅｕ２３，２８，３１，Ａｉｂ２９，Ｌｙｓ２６，３０］ｈＰＴＨｒＰ(１－３４)ＮＨ２のペプチド。」とするものである。
発明が，特許法２９条２項に違反しないと判断されるためには，その前提として，常に，当該発明の効果が，当初明細書の「特許請求の範囲」又は「発明の詳細な説明」に記載又は示唆されていることが求められるものではない。しかし，先願主義の下，発明を公開した代償として，発明の実施についての独占権を付与することによって，発明に対するインセンティブを高め，産業の発展を促進することを目的とする特許制度の趣旨に照らすならば，当該発明による格別の効果が，当初明細書に記載又は示唆されているか否かは，発明の容易想到性の判断を左右するに当たって，重要な判断要素になることはいうまでもない。
特に，本件のような，アミノ酸配列を規定したペプチドに係る発明については，①特定のアミノ酸配列が，ペプチドにおける既知のアミノ酸配列を変化させて，ペプチドの物性を改良することは，全ての当業者が試みるものと解されること，②アミノ酸の数が少ないペプチドについて，当該発明の効果を切り離して，単に製造をするだけであれば，さほど技術的な困難を伴わないと解されること等の諸事情を勘案すると，容易想到性の有無を判断するに当たり，当該発明の効果は，重要な技術的意味を有する考慮要素とされるべきである。
もっとも，当該発明の効果は，常に，当初明細書に記載されていることを要するものではなく，当初明細書に記載されなかった効果について，追加記載ないし事実主張や立証の補充が，全て排斥されるとまではいえない。しかし，前記特許制度の趣旨に照らすならば，本件のようなアミノ酸配列を規定したペプチドに係る発明については，当初明細書に記載されなかった効果についての追加記載及び事実主張や立証の補充が許容される場合は，限定される場合が多いものと解するのが相当である。
以上の点を踏まえて，本件発明の容易想到性の有無を判断する。２本件ペプチドの構成に関する容易想到性の判断の誤り（取消事由１）及び容易想到性の判断の前提としての本件ペプチドの効果に関する認定の誤り（取消事由２）について
取消事由１及び２は，互いに重複する内容を含む主張であるから，併せて判断する。
(1)事実認定
ア引用発明の内容は，第２の３(1)ア(ｱ)記載のとおりであり，本件発明と引用発明の相違点は同ア(ｳ)記載のとおりである。
イ本願の出願経緯等


原告は，平成８年７月３日に本願に係る出願手続を行ったが，本件当初明細書においては，請求項の数は３１であり，特許請求の範囲として，ＰＴＨ及びＰＴＨｒＰ改変体が一般式（いわゆるマーカッシュ形式の化学構造式）で表示され（なお，特許請求の範囲の請求項１（ＰＴＨ改変体に関する発明）及び請求項２１（ＰＴＨｒＰ改変体に関する発明）は，別紙３記載のとおりである。），「発明の詳細な説明」に，当該一般式に含まれる改変体の例が羅列して記載され，当該一般式で表示されたＰＴＨ改変体のうち３０種のペプチドについては，表１（別紙２）にその奏する効果（Ｋｄ値及びＥＣ５０値）が記載されていた（甲４）。原告は，本願につき分割出願を行い，平成１５年１月１６日，分割された後の特許請求の範囲を補正する旨の手続を行った（請求項の数１）（甲８）。特許庁から，特許法３６条６項１号違反，同条４項違反，２９条２項を理由として，平成１９年３月２６日付けで拒絶理由通知がされ，原告は，同年７月２日付け意見書に，本件ペプチドのＰＴＨレセプターへの結合分析（Ｋｄ値）及びアデニル酸シクラーゼ活性の刺激分析（ＥＣ５０値）の結果を記載して，特許庁に提出した。これらの分析結果は，Ｋｄ値が０．００９６μＭ，ＥＣ５０値が０．３５ｎＭであった（甲９，１０）。
原告は，本願につき拒絶査定を受け，平成１９年１１月１９日，拒絶査定不服審判を請求し，同年１２月１９日，本件補正を行ったが，特許請求の範囲は，平成１５年に補正されたものと同一であり，本件当初明細書における表１もそのまま残されている（甲４，８，１３）。
さらに，原告は，平成２０年５月１５日，上記審判請求における請求の理由を追加する旨の手続補正書を提出した。同書面には，本件ペプチドとｈＰＴＨ（１－３４）及びｈＰＴＨｒＰ（１－３４）のＥＣ５０値を比較対比した表（表Ｂ’），並びに，本件ペプチドとｈＰＴＨ（１－３４）とを腹腔内単回注射して，最大血中濃度，暴露量，最大濃度到達時間，消失半減時，クリアランスの測定結果（表Ｄ）が記載されている（甲１４の１，１４の３）。
ウ本件明細書の記載
本件明細書の「発明の詳細な説明」には，次のような記載がある（甲１３）。
「発明の背景
副甲状腺ホルモン（ＰＴＨ）は，副甲状腺によって産生されるポリペプチドである。成熟循環性形態のホルモンは，８４アミノ酸残基から構成される。ＰＴＨの生物学的な作用は，Ｎ－末端のペプチド断片（例えば，１から３４番目のアミノ酸残基）によって再現されうる。副甲状腺ホルモン関連タンパク質（ＰＴＨｒＰ）は，ＰＴＨとＮ－末端相同性のある１３９～１７３アミノ酸タンパク質である。ＰＴＨｒＰは，共通のＰＴＨ／ＰＴＨｒＰレセプターへの結合などの多くのＰＴＨの生物学的な作用を分担する。・・・ＰＴＨは，骨の量及び質を改善することが示された。・・・間欠的に投与されるＰＴＨの同化作用が，同時抗吸収療法（ｃｏｎｃｕｒｒｅｎｔａｎｔｉｒｅｓｏｒｐｔｉｖｅｔｈｅｒａｐｙ）を伴うまたは伴わないにかかわらず骨粗鬆症の男性及び女性で観察された。」
「【００１４】本発明の各ペプチドは，被検者（即ち，ヒト患者等の哺乳動物）の骨の成長を刺激することができる。したがって，本発明のペプチドは，単独であるいはビスホスホネートやカルシトニン等の抗吸収療法（ａｎｔｉｒｅｓｏｒｐｔｉｖｅｔｈｅｒａｐｙ）と同時に投与される際に，骨粗鬆症や骨折の治療に有用である。
【００１５】本発明のペプチドは，製薬上許容できる塩の形態で提供されてもよい。このような塩の例としては，以下に限られないが，有機酸（例えば，酢酸，乳酸，マレイン酸，クエン酸，リンゴ酸，アスコルビン酸，コハク酸，安息香酸，メタンスルホン酸，トルエンスルホン酸，またはパモイックアシッド（ｐａｍｏｉｃａｃｉｄ）），無機酸（例えば，塩酸，硫酸，またはリン酸），および高分子酸（ｐｏｌｙｍｅｒｉｃａｃｉｄ）（例えば，タンニン酸，カルボキシメチルセルロース，ポリ乳酸，ポリグリコール酸，またはポリ乳酸－グリコール酸の共重合体）が挙げられる。
【００１６】治療上有効な量の本発明のペプチドおよび製薬上許容できる担体（例えば，炭酸マグネシウム，ラクトース，または治療化合物がそれと共にミセルを形成できるリン脂質）で，被検者への（例えば，経口，静脈内，経皮的，肺，経膣，皮下，経鼻的，イオン導入，または気管内による）投与を目的とする治療用組成物（例えば，ピル，錠剤，カプセル，または液体）を形成する。経口投与を意図するピル，錠剤，またはカプセルは，活性組成物を小腸中を未消化な状態で通過させるのに十分な時間，胃内で胃酸または腸の酵素から保護するための物質で被覆してもよい。治療用組成物はまた，皮下または筋肉内投与を目的とする生分解性のまたは非生分解性の徐放性配合物の形態であってもよい。・・・持続的な投与はまた，埋込型または外部型ポンプ（例えば，インフューサイド（登録商標）ポンプ（ＩＮＦＵＳＡＩＤＴＭｐｕｍｐ））を用いることにより達成されてもよい。投与は，例えば，一日に一回投与等の間欠的に，あるいは，例えば，徐放性配合物等を低投与量で連続的に行われてもよい。」
「【００２１】構造


ＰＴＨ（１－３４）は２個の両性のアルファらせんドメインを有することが既に報告された。・・・第一のα－ヘリックスは４から１３番目のアミノ酸残基間に形成されるが，第二のα－ヘリックスは２１から２９番目のアミノ酸残基間に形成される。」
「【００２３】合成
本発明のペプチドは，標準的な固相合成によって調整できる。・・・［Ａｉｂ３４］ｈＰＴＨ（１－３４）ＮＨ２の調整方法を以下に説明する。本発明の他のペプチドは，当該分野における通常の知識を有するものによって同様の方法により調製できる。」
「【００３１】機能分析
Ａ．ＰＴＨレセプターへの結合
本発明のペプチドについて，ＳａＯＳ－２（ヒトの骨肉腫細胞）上に存在するＰＴＨレセプターへの結合能を試験した。」
「【００３３】結合アッセイを様々な本発明のペプチドについて行い，各ペプチドについて，ＩＣ５０値（モノ－１２５Ｉ－［ＮＬｅ８，１８，Ｔｙｒ３４（３－１２５Ｉ）］ｂＰＴＨ（１－３４）ＮＨ２の結合の最大阻害の半分値（ｈａｌｆｍａｘｉｍａｌｉｎｈｉｂｉｔｉｏｎ））を算出した。
【００３４】表１に示されるように，すべての試験ペプチドは，ＳａＯＳ－２細胞上のＰＴＨレセプターに対して高い結合親和性を有していた。
Ｂ．アデニル酸シクラーゼ活性の刺激
本発明のペプチドのＳａＯＳ－２細胞の生物学的な応答の誘導能を測定した。」「【００３５】試験ペプチドに関する代表的なＥＣ５０値（アデニル酸シクラーゼの最大刺激の半分値（ｈａｌｆｍａｘｉｍａｌ    ｓｔｉｍｕｌａｔｉｏｎｏｆａｄｅｎｙｌａｔｅｃｙｃｌａｓｅ））を算出し，表１に示した。すべての試験ペプチドは，骨芽細胞の増殖（例えば，骨の成長）の近位のシグナルとして示唆される生物学的な経路である，アデニル酸シクラーゼ活性の潜在的な刺激剤であることが分かった。
【００３６】【表１】（別紙２のとおり）」
なお，上記の記載は，本件当初明細書の「発明の詳細な説明」も同様である（甲４）。
エ引用文献の記載
引用文献は，その表題を「副甲状腺ホルモン（ＰＴＨ）－ＰＴＨ－関連ペプチドハイブリッドペプチドは，リガンドの１－１４及び１５－３４ドメイン間の機能的相互作用を明らかにする。」（日本語訳）とするものである（甲７の１，７の２）。引用文献には，以下の記載がある（甲７の１，７の２）。「副甲状腺ホルモン（ＰＴＨ）及び副甲状腺ホルモン関連ペプチド（ＰＴＨｒＰ）は，共通のＰＴＨ／ＰＴＨｒＰレセプターに結合する。これらリガンドにおける構造－機能関係を研究するため，我々は，構造類似性の高い１－１４部分を交換したＰＴＨ－ＰＴＨｒＰハイブリッドペプチドを合成し，機能性評価を行った。」（６５８４頁左欄１行目から６行目の訳。なお，訳は，基本的には甲７の２及び本件審決中でなされている甲７の１の訳に基づくものである。以下同様である。）「全体的に，結果は，ＰＴＨ及びＰＴＨｒＰの双方とも，１－１４ドメインと１５－３４ドメインはレセプターに結合する際に相互作用をし，５，１９，２１残基が直接的又は間接的にこの相互作用に寄与しているという仮説と一致した。」（６５８４頁左欄２３行目から２７行目の訳）
「アミノ末端及びカルボキシル末端の改変を組み合わせた効果・・・［Ｉｌｅ５，Ｇｌｕ１９］ＰＴＨｒＰ（１－３４）がＡＲ－Ｃ４０細胞へ，［Ｇｌｕ１９］ＰＴＨｒＰ（１－３４）のそれより１４０倍も大きく，ＰＴＨｒＰ（１－３４）そのもののそれとほぼ等しいアフィニティで結合することが見いだされた（表Ⅱ）。Ｉｌｅ５の改変は，Ｖａｌ２１の改変効果，及びＧｌｕ１９／Ｖａｌ２１の組み合わせ改変の効果を修正できる（表Ⅱ）。したがって，これらの結果は，ハイブリッドペプチドを用いた評価と一致する。Ｉｌｅ５改変のアフィニティ強化効果は，Ｉｌｅ５改変が，ＰＴＨｒＰ（１－３４）そのもののアフィニティ，及び，２４位の不変性ロイシンをグルタミン酸に置換することによって，結合アフィニティが非常に弱くなったアナログである［Ｇｌｕ２４］ＰＴＨｒＰ（１－３４）の結合アフィニティをも改善したことを考慮すると，１９位及び２１位を置換したアナログに限られない。」（６５８５頁右欄下から７行目から６５８６頁左欄１４行目の訳）
「表Ⅱ
５，１９及び２１位におけるリガンド改変のレセプター結合に対する効果リガンドを，ＡＲ－Ｃ４０細胞への１２５Ｉ－［Ｎｌｅ８，１８，Ｔｙｒ３４］ｂＰＴＨ（１－３４）ＮＨ２の結合を阻害する能力についてのラジオレセプター競合アッセイによって測定した。ＩＣ５０値は，３回以上の実験から得られたデータの平均±Ｓ．Ｅ．である。
リガンド                          ＡＲ－Ｃ４０細胞への結合（ＩＣ５０）
ｎＭ


ＰＴＨｒＰ（１－３４）                              １５±２［Ｇｌｕ１９］ＰＴＨｒＰ（１－３４）            １，４００±５００［Ｖａｌ２１］ＰＴＨｒＰ（１－３４）                ２５０±７０［Ｇｌｕ１９，Ｖａｌ２１］ＰＴＨｒＰ（１－３４）５，５００±１，２００［Ｉｌｅ５］ＰＴＨｒＰ（１－３４）                 ３．８±１．０［Ｉｌｅ５，Ｇｌｕ１９］ＰＴＨｒＰ（１－３４）         １０±３［Ｉｌｅ５，Ｖａｌ２１］ＰＴＨｒＰ（１－３４）         １５±３［Ｉｌｅ５，Ｇｌｕ１９，Ｖａｌ２１］ＰＴＨｒＰ（１－３４）３８±５［Ｇｌｕ２４］ＰＴＨｒＰ（１－３４）                ＞１０，０００［Ｉｌｅ５，Ｇｌｕ２４］ＰＴＨｒＰ（１－３４）   １，７００±３００ＰＴＨ（１－３４）                                ８．７±２．０［Ａｒｇ１９］ＰＴＨ（１－３４）                    ２．８±０．８［Ｈｉｓ５］ＰＴＨ（１－３４）                  ７，３００±１，２００［Ｈｉｓ５，Ａｒｇ１９］ＰＴＨ（１－３４）            ４１０±６０
」（６５８６頁右欄の訳）
オ本願優先日前に頒布された刊行物の記載
(ｱ)Ｂｉｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ（１９９０），Ｖｏｌ.２９，ｐ．１５８０－１５
８６（甲１）
上記刊行物には，次のような記載がある。
「本研究は，より強力なＰＴＨ及びＰＴＨｒＰのアンタゴニストを設計するための合理的なアプローチのための基礎を提供するものであって，これは，既に構造的な操作に対する寛容性が確立されたアンタゴニストの配列内で，（レセプターの結合活性を増加させるために）疎水性残基を導入することに基づいている。」（１５８０頁要約欄下から３行目から最終行の訳）
「副甲状腺ホルモン関連タンパク質（ＰＴＨｒＰ）と副甲状腺ホルモン（ＰＴＨ）とは，Ｎ末端ドメインに相同性がある（図１）。
いくつかの研究室においてｉｎｖｉｔｒｏやｉｎ    ｖｉｖｏで得られた結果が示唆しているのは，従来ＰＴＨレセプターと考えられていたものと，このホルモン（注：ＰＴＨｒＰのことである。）との相互作用によって，ＰＴＨｒＰの生物学的活性の発現が生じるということである。ＰＴＨｒＰ及びＰＴＨの両方のＮ末端フラグメント（３４アミノ酸長）は，同様の生物学的特徴を示す（Ｈｏｒｉｎｏｕｃｈｉｅｔａｌ．，１９８７；Ｋｅｍｐ    ｅｔａｌ．，１９８７）。・・・この生物学的活性の類似は，Ｎ末端１３アミノ酸ドメイン以外の無視できないほどの構造的な相違にもかかわらず，生じている。」（１５８０頁左欄１１行目から２３行目の訳）「図１：ヒトＰＴＨ及びヒトＰＴＨｒＰのＮ末端配列１－３４の比較。両配列の共通残基は，六角形の中心に一文字表記をしている。アミノ酸が異なる部位は，２つの一文字表記で表している。六角形の上側角の文字はＰＴＨに対応し，下側角の文字はＰＴＨｒＰに対応している。・・・」（１５８１頁左欄図１の訳。ただし，５位は「Ｈ」と「Ｉ」が上下逆の誤記であると思われる。）「表Ⅱ：ウシ腎臓皮質膜を用いたＰＴＨ及びＰＴＨｒＰ由来のアゴニストアナログ及びアンタゴニストアナログの結合活性及びシクラーゼ活性
」（１５８３頁表Ⅱの訳）
「Ａｌａ１２，Ｄ－Ａｌａ１２，Ａｉｂ１２を含むアゴニストアナログ（１－３）のＫｂ及びＫｍは，それぞれ，０．７～１．０ｎＭ及び０．６～１．５ｎＭである。これらの値は，元のアナログである（Ｉ）で得られた値（０．７ｎＭ）と近い。Ｐｒｏ１２アナログ（４）は，結合活性及びシクラーゼ活性の点で，［Ｔｙｒ３４］ｈＰＴＨ（１－３４）ＮＨ２（Ｉ）より約８４０～３５００倍，小さな値を示した。」（１５８３頁左欄４行目から１０行目の訳）
(ｲ)特開平６－１８４１９８号公報（甲２）
甲２は，発明の名称を「ペプチド類」とする発明に係る公開特許公報である。同公報で公開された明細書の特許請求の範囲の請求項８は，ＰＴＨ配列の１ないし３８位のα－アミノ酸単位のうち少なくとも１個は，ＰＴＨｒＰ中の対応する位置に存在するα－アミノ酸単位により置換されているＰＴＨ化合物に関する発明に係るものであり，請求項１２は，残りの１ないし３８位にある１またはそれ以上のα－アミノ酸単位が天然または非天然アミノ酸単位によりさらに置換されている請求項８のＰＴＨ化合物に関する発明に係るものである。


上記発明におけるＰＴＨ化合物では，ＰＴＨ配列の１ないし３４位を含む，１ないし３８位のすべてについて，置換可能であることが示されている。また，「発明の詳細な説明」には，以下の記載がある。「【０００１】【産業上の利用分野】本発明は，副甲状腺ホルモン（ＰＴＨ）の変異型，それらの製造方法，それらを含む薬学的調製物および医薬としてのそれらの用途に関するものである。」
「【０１８０】したがって本発明化合物は，カルシウム涸渇もしくは再吸収の増大に伴う骨の状態の全て，または，骨におけるカルシウムの固定が望ましい，例えば種々の起源の骨粗鬆症（例えば，若年性，閉経の，閉経後の，外傷後の，老齢による，またはコルチコステロイド療法もしくは非働性を原因とする，），骨折，骨格の脱ミネラル化に伴う急性および慢性状態を含む骨障害，骨軟化症，歯根膜の骨喪失または関節炎もしくは骨関節炎による骨喪失，または副甲状腺機能低下症の処置といった骨の全ての状態の予防または処置を適応とする。」さらに，実施例として，ｈＰＴＨ（１－３４）ないし（１－３８）について，１か所又は複数か所のアミノ酸残基を置換した例が列記されている。
(ｳ)特開昭６３－３１３８００号公報（甲３）
甲３は，発明の名称を「副甲状腺ホルモン拮抗剤」とする発明に係る公開特許公報である。同公報には，ｈＰＴＨの８，１２，１８及び３４位の全部又は一部のアミノ酸残基を置換してなる，拮抗剤の効果を有するペプチドに関する発明が記載されている。
同公報に掲載された明細書の「発明の詳細な説明」には，次のような記載がある。「ＰＴＨの二次構造分析では，１２位付近の領域においてＰＴＨがベータ－ターンであることが推定された。・・・本発明では，二次構造コンホーメーションを安定化させるために，この領域において一連のアミノ酸置換を行った。」（３頁左上欄７行目から１４行目）
(ｴ)特開平５－３２０１９３号公報（甲５）
甲５は，発明の名称を「副甲状腺ホルモン誘導体」とする発明に係る公開特許公報であり，その発明は，ＰＴＨ（１－３４）の３，１４ないし１７，２５ないし２７及び３４位のうち１ないしそれ以上を他のアミノ酸残基で置換したＰＴＨ誘導体に関するものである。
上記公報の「発明の詳細な説明」には，以下のような記載がある。「【０００１】【従来の技術】副甲状腺ホルモン（ＰＴＨ）は副甲状腺で合成された後，その標的器官である骨，腎臓，腸に作用して，主に血中カルシウムやリン酸イオンの濃度を調節する重要な働きをしている。ＰＴＨは８４個のアミノ酸からなるペプチドホルモンであるがその生物学的作用はＮ末端（１－３４位）のペプチドフラグメントで再現できる事が知られている・・・。」「【０００２】【発明が解決しようとする課題】ＰＴＨの生物学的作用からして，これを医薬として用いれば種々の骨疾患等に対する有用な医薬品になりうる事が期待されるが，ペプチドが有する次のような性質がそれを困難にしている。１．体内で種々の酵素により分解を受けやすい。２．種々の経路における体内への吸収効率が非常に低い。３．例えば酸化等，種々の物理化学的条件にたいし，不安定である。このような問題点を解決すべく，又当該ホルモンの構造活性相関を解明すべく，ＰＴＨ（１－３４）活性フラグメントについて種々の誘導体の合成がなされてきた。」また，【実施例２】の表２（段落【００２２】）には，［Ｄ－Ａｌａ３］ｈＰＴＨ（１－３４）の生物活性がｈＰＴＨ（１－３４）との相対活性で表すと２．１７に上昇することが記載されている。
(ｵ)国際公開第９３／０６８４６号（甲６の１）甲６の１は，表題を「ＰＡＲＡＴＨＹＲＯＩＤＨＯＲＭＯＮＥ    ＡＮＡＬＯＧＵＥＳＡＮＤ    ＵＳＥＩＮ    ＯＳＴＥＯＰＯＲＯＳＩＳＴＲＥＡＴＭＥＮＴ」（訳・副甲状腺ホルモンアナログ及びその骨粗鬆症治療での使用）とする国際特許出願の内容を公開したものであるが，これには次のような記載がある。「本発明は，天然副甲状腺ホルモンの２３位が置換された副甲状腺ホルモンアナログに関し，このアナログは，副甲状腺ホルモンオイルの収縮期血圧及び拡張期血圧への典型的作用，平滑筋弛緩及び血管平滑筋カルシウム交換への作用，並びに心臓への陽性変周期及び陽性変力作用を生じることなしに，骨細胞内のカルシウム交換に効果があることが発見された。」（１頁４行目から１１行目の訳）(ｶ)国際公開第９５／１１９８８号及びその翻訳文（特表平９－５０４１７７号公報）（乙３）
乙３は，発明の名称を「ＰＴＨ活性を有する化合物およびこれをコードする組み換えＤＮＡベクター」とする国際特許出願の内容を公開したものであるが，ＰＴＨの１１位をＡｒｇに置換すると活性を維持すること，１３位をＡｒｇやＧｌｕに置換すると完全な活性を，Ｇｌｙに置換すると４０％より高い活性を示すこと，１９，２２及び３０位を正の電荷の残基に置換すると活性が維持されるか，又はわずかに高められることが記載されている（特表平９－５０４１７７号公報の７３頁から７４頁）。
(2)本件ペプチドの相違点に係る構成に至ることの容易想到性について上記認定事実に基づいて，容易想到性の有無について判断する。ア引用文献及び上記刊行物の記載内容を要約すると，以下のとおりである。す
なわち，


ａ引用文献には，ＰＴＨｒＰ改変体のＡＲ－Ｃ４０細胞への結合の測定結果を示した表（表Ⅱ）が記載されているが，引用文献で開示されているＰＴＨｒＰ改変体は，いずれも５，１９及び２１位の一部又は全部のアミノ酸残基を置換したものであり，特に，５位をＩｌｅに置換したときにＡＲ－Ｃ４０細胞への結合活性が向上するとの技術が開示されている。
ｂ甲１には，ＰＴＨ並びにＰＴＨｒＰの改変体について，「表Ⅱ：ウシ腎臓皮質膜を用いたＰＴＨ及びＰＴＨｒＰ由来のアゴニストアナログ及びアンタゴニストアナログの結合活性及びシクラーゼ活性」が記載されているが，表Ⅱに列記されているヒト及びウシのＰＴＨ並びにＰＴＨｒＰの改変体は，８，１２，１８及び３４位（ヒトについては１２及び３４位）の全部又は一部を置換したものである。このうち１２位は本件２３か所には含まれていない部位である。さらに，この表によると，１２位にどのアミノ酸を置換するかによって，結合活性及びシクラーゼ活性が上昇したり低下したりするとの技術が開示されている。
ｃ甲２には，ＰＴＨ配列の１ないし３８位のα－アミノ酸単位のうち少なくとも１個が，ＰＴＨｒＰ中の対応する位置に存在するα－アミノ酸単位により置換されているＰＴＨ化合物，残りの１ないし３８位にある１またはそれ以上のα－アミノ酸単位が天然または非天然アミノ酸単位によりさらに置換されているＰＴＨ化合物が記載されている。これによると，１ないし３８位の全てのアミノ酸残基につき置換の可能性があることが開示されている。
ｄ甲３には，ヒトＰＴＨの８，１２，１８及び３４位の全部又は一部のアミノ酸残基を置換することによって副甲状腺ホルモン拮抗剤が製造されることが開示されている。
ｅ甲５には，ＰＴＨ（１－３４）の３，１４ないし１７，２５ないし２７及び３４位のうち１ないしそれ以上を他のアミノ酸残基で置換したＰＴＨ誘導体が開示されている。このうち３位は，本件２３か所には含まれていない部位であるが，［Ｄ－Ａｌａ３］ｈＰＴＨ（１－３４）は生物活性が上昇することが記載されている。ｆ甲６の１に記載されているのは，ＰＴＨの２３位のみを置換した改変体であり，この改変体は骨細胞内のカルシウム交換に効果があることが開示されている。ｇ乙３には，ＰＴＨの１３位の置換で活性が高められることが開示されているが，１３位は本件２３か所には含まれていない。
イ以上によると，①レセプターへの結合に優れたＰＴＨ及びＰＴＨｒＰの改変体を製造するに当たり，本件２３か所のみならず，任意の部位における，任意の個数のアミノ酸残基を置換することが，実際に試みられており，本願優先日当時，当業者において，ヒトＰＴＨｒＰ（１－３４）ＮＨ２の改変体を製造するに当たり，１ないし３４位の全てについて，任意の個数のアミノ酸残基を置換することが可能であることが技術常識であり，②本願優先日当時，置換に当たって選択されるアミノ酸は，天然アミノ酸に限られず，非天然アミノ酸も含まれること等が技術常識であった。
そうすると，改変体の有する効果を考慮に入れることなく，単に，引用発明ペプチドの１ないし３４位の任意の部位を天然又は非天然アミノ酸に置換して，ヒトＰＴＨｒＰ（１－３４）ＮＨ２の改変体を得ることには，格別の困難はない。したがって，このようなヒトＰＴＨｒＰ（１－３４）ＮＨ２の改変体の一つである本件ペプチドの構成に至ることは，当業者において，容易になし得たといえる。
(3)本件発明の効果について
本件発明の効果の観点から，容易想到性の有無について，さらに検討する。
ア本件当初明細書の記載
本件当初明細書の「発明の詳細な説明」には，本件発明の効果に関し，以下の記載がある。すなわち，①表１（別紙２）には，本件当初明細書の特許請求の範囲に記載されているＰＴＨ改変体のうち３０個のペプチドについて，ＰＴＨレセプターへの結合及びアデニル酸シクラーゼ活性の刺激に関する試験結果が記載されている（なお，表１には，本件当初明細書の特許請求の範囲に記載されているＰＴＨｒＰ改変体についての試験結果はなかった。）。また，②本件当初明細書の特許請求の範囲に記載されていた各ペプチドは，被検者の骨の成長を刺激することができ，骨粗鬆症や骨折の治療に有用であるとの記載がある。
本件当初明細書の表１（別紙２）にはＰＴＨ改変体のうち３０個のペプチドについての試験結果が記載されているだけで，ＰＴＨｒＰ改変体の試験結果は記載されていないところ，上記表１に記載されているＰＴＨ改変体には，本件ペプチドと置換する部位及び置換するアミノ酸が同一の改変体は含まれていない。また，３か所以上で置換が行われている改変体は，いずれも，本件ペプチドでは置換が行われていない部位での置換を含んでおり，しかも，８か所において置換が行われている改変体は［Ｃｈａ７，１１，Ｎｌｅ８，１８，３１，Ａｉｂ１６，１９，Ｔｙｒ３４］ｈＰＴＨ（１－３４）ＮＨ２の１個しかない（なお，これも，３１位以外は，置換が行われている部位が本件ペプチドとは全て異なっている。）。
イ効果に関する記載の位置づけについて


本件当初明細書の特許請求の範囲においては，発明に係るＰＴＨ改変体及びＰＴＨｒＰ改変体が，いわゆるマーカッシュ形式の化学構造式で記載されており（請求項１及び２１は，別紙３記載のとおり），本件ペプチドは，請求項２１の化学構造式で記載されたＰＴＨｒＰ改変体のうちの１個にすぎない。また，引用文献及び上記刊行物の記載によると，本願優先日当時，ＰＴＨやＰＴＨｒＰの改変体について，置換する部位や置換に使用するアミノ酸により，活性に差異があり，改変後のペプチドの構成からその効果を予測することは困難であったといえること，本件ペプチドのように，３４個のアミノ酸残基のうち８か所（全体の約４分の１）のアミノ酸残基が置換されたような場合，当業者において，事後に効果確認のための試験等をすることなく，特定の効果を認識ないし予測することは困難であったといえる。
(4)小括
以上の事実を前提とすると，本件発明は，容易に想到し得た発明であったと判断すべきである。すなわち，
ア別紙１記載のとおり，ヒトのＰＴＨ（１－３４）ＮＨ２とＰＴＨｒＰ（１－３４）ＮＨ２とでは，１，５，８，１０，１１，１４ないし１９，２１ないし２３，２５ないし３１，３３及び３４位の合計２３か所（本件２３か所）においてアミノ酸残基が異なっている。このように，ＰＴＨとＰＴＨｒＰは，アミノ酸配列が大きく異なるにもかかわらず，同様の生物学的特徴を示すことから，ＰＴＨ又はＰＴＨｒＰのアナログの構造活性相関や生体内動態を検証するための実験系において，ＰＴＨとＰＴＨｒＰとを同等に取り扱うことは，本願優先日当時，当業者にとって周知の事項であったといえる。
イまた，前記のとおり，ＰＴＨ又はＰＴＨｒＰの改変体については，様々な部位で様々なアミノ酸残基への置換が行われていたが，置換する部位や置換に使用するアミノ酸によって，その改変体が示す活性に差異が生じており，その効果を予測することは困難であったこと，特に，本件ペプチドではヒトＰＴＨｒＰ（１－３４）ＮＨ２のうち８か所においてアミノ酸残基の置換が行われており，その効果を予測することは極めて困難であったことからすると，ＰＴＨｒＰ改変体をＰＴＨ改変体と同じように使用することができると考えられるとしても，本件当初明細書における上記記載内容のみでは，当業者において，本件当初明細書に本件ペプチドの効果について実質的に開示がされていたとはいえず，また，本件当初明細書に当時の技術常識から当業者が本件発明の効果を認識できる程度の記載があったとも認められない。
ウ「第４，１    はじめに」において言及したとおり，本件のような，アミノ酸配列を規定したペプチドに係る発明については，①ペプチドにおける既知のアミノ酸配列を変化させて，ペプチドの物性を改良することは，全ての当業者が試みるものであり，かつ，②アミノ酸の数が少ないペプチドについて，当該発明の効果を切り離して，単に製造をするだけであれば，さほど技術的な困難を伴わないと解されること等に照らすならば，本件ペプチドは，当業者において，引用発明に基づいて，容易に，その構成に至ることができたものというべきであり，本件発明には，当業者が予測できない効果が存在すると認めることもできないことから，本件発明は，当業者が，引用発明に基づき，容易に想到し得た発明といえる。
エ原告の主張に対して
原告は，本件明細書において本件ペプチドの構造は特定されているのであるから，当業者は，ヘリックス構造の立体的解析，ヘリックスホイール分析技術等を含む本願優先日当時の技術常識に基づき，本件明細書の記載から，本件ペプチドが目的とする効果を奏し，かつＰＴＨｒＰよりも優れた効果を奏することは容易に認識できると主張する。
しかし，本件当初明細書においては，特許請求の範囲がいわゆるマーカッシュ形式の化学構造式で記載され，その発明には本件ペプチドを含む多数のＰＴＨ及びＰＴＨｒＰの改変体が含まれていたこと，ＰＴＨやＰＴＨｒＰの改変体は，置換する部位及び置換するアミノ酸によって，その活性が異なること，本件当初明細書の「発明の詳細な説明」には，置換する部位の特定及び置換するアミノ酸の方向性（例えば，疎水性／中性／親水性，塩基性／中性／酸性，嵩高いもの／嵩高くないもの等），さらには置換と２個のα－ヘリックスとの関係に関して何らの記載又は示唆がないことが認められる。そうすると，本件補正の結果，発明に係る改変体が本件ペプチドに特定されたとしても，当業者が，ヘリックス構造の立体的解析，ヘリックスホイール分析技術等を含む本願優先日当時の技術常識に基づいて，本件ペプチドの効果を認識することができるとは認められない。
また，原告は，本件ペプチドの効果の認定に当たっては，本件データも勘案されるべきであると主張する。
しかし，上記のとおり，本件発明については，本件当初明細書にその効果が示されておらず，また，本件当初明細書に当業者がその効果を認識できる程度の記載があるとは認められないことからすると，出願後になされた試験結果を勘案することはできないというべきである。
３結論
以上のとおり，原告主張の取消事由１及び２は理由がなく，その余の点について判断するまでもなく，本件審決にはこれを取り消すべき違法はない。その他，原告は，縷々主張するが，いずれも理由がない。よって，主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第３部
裁判長裁判官
飯      村      敏      明
裁判官
八      木      貴美    子
裁判官
知      野              明
別紙１


12    34    56    78    910    1112    13hPTHＳ    ＶＳ    ＥＩ    ＱＬ    ＭＨ    ＮＬ    ＧＫhPTHrPＡ    ＶＳ    ＥＨ    ＱＬ    ＬＨ    ＤＫ    ＧＫ本件ペプチドＡ    ＶＳ    ＥＨ    ＱＬ    ＬＨ    ＤＫ    ＧＫ引用発明ペプチドＡ    ＶＳ    ＥＩ    ＱＬ    ＬＨ    ＤＫ    ＧＫ1415    1617    1819    2021    2223    2425    2627    2829    3031    3233    34hPTHＨ    ＬＮ    ＳＭ    ＥＲ    ＶＥ    ＷＬ    ＲＫ    ＫＬ    ＱＤ    ＶＨ    ＮＦhPTHrPＳ    ＩＱ    ＤＬ    ＲＲ    ＲＦ    ＦＬ    ＨＨ    ＬＩ    ＡＥ    ＩＨ    ＴＡ本件ペプチドＳ    ＩＱ    ＤＬ    ＲＲ    ＲＥ    ＬＬ    ＥＫ    ＬＬ    AibＫ    ＬＨ    ＴＡ引用発明ペプチドＳ    ＩＱ    ＤＬ    ＥＲ    ＶＦ    ＦＬ    ＨＨ    ＬＩ    ＡＥ    ＩＨ    ＴＡ
別紙２
別紙３      当初明細書の特許請求の範囲の請求項１及び２１
１下記式のペプチド：
ただし，
Ａ１はＳｅｒ，Ａｌａ，またはＤａｐであり；
Ａ３はＳｅｒ，Ｔｈｒ，またはＡｉｂであり；
Ａ５はＬｅｕ，Ｎｌｅ，Ｉｌｅ，Ｃｈａ，β－Ｎａｌ，Ｔｒｐ，Ｐａｌ，Ｐｈｅま
たはｐ－Ｘ－Ｐｈｅであり…；
Ａ７はＬｅｕ，Ｎｌｅ，Ｉｌｅ，Ｃｈａ，β－Ｎａｌ，Ｔｒｐ，Ｐａｌ，Ｐｈｅ，
またはｐ－Ｘ－Ｐｈｅであり…；
Ａ８はＭｅｔ，Ｎｖａ，Ｌｅｕ，Ｖａｌ，Ｉｌｅ，Ｃｈａ，またはＮｌｅであり；Ａ１１はＬｅｕ，Ｎｌｅ，Ｉｌｅ，Ｃｈａ，β－Ｎａｌ，Ｔｒｐ，Ｐａｌ，Ｐｈｅま
たはｐ－Ｘ－Ｐｈｅであり…；
Ａ１２はＧｌｙまたはＡｉｂであり；
Ａ１５はＬｅｕ，Ｎｌｅ，Ｉｌｅ，Ｃｈａ，β－Ｎａｌ，Ｔｒｐ，Ｐａｌ，Ｐｈｅま
たはｐ－Ｘ－Ｐｈｅであり…；
Ａ１６はＳｅｒ，Ａｓｎ，Ａｌａ，またはＡｉｂであり；
Ａ１７はＳｅｒ，Ｔｈｒ，またはＡｉｂであり；
Ａ１８はＭｅｔ，Ｎｖａ，Ｌｅｕ，Ｖａｌ，Ｉｌｅ，Ｎｌｅ，Ｃｈａ，またはＡｉｂ
であり；
Ａ１９はＧｌｕまたはＡｉｂであり；
Ａ２１はＶａｌ，Ｃｈａ，またはＭｅｔであり；
Ａ２３はＴｒｐまたはＣｈａであり；
Ａ２４はＬｅｕまたはＣｈａであり；
Ａ２７はＬｙｓ，Ａｉｂ，Ｌｅｕ，ｈＡｒｇ，Ｇｌｎ，またはＣｈａであり；
Ａ２８はＬｅｕまたはＣｈａであり；
Ａ３０はＡｓｐまたはＬｙｓであり；
Ａ３１はＶａｌ，Ｎｌｅ，若しくはＣｈａである，または欠損しており；
Ａ３２はＨｉｓである，または欠損しており；
Ａ３３はＡｓｎである，または欠損しており；


Ａ３４はＰｈｅ，Ｔｙｒ，Ａｍｐ，若しくはＡｉｂである，または欠損しており；Ｒ1およびＲ2は，それぞれ独立して，Ｈ，Ｃ1-12   アルキル，Ｃ2-12アルケニル，Ｃ7-20フェニルアルキル，Ｃ11-20ナフチルアルキル，Ｃ1-12ヒドロキシアルキル，Ｃ2-12   ヒドロキシアルケニル，Ｃ7-20ヒドロキシフェニルアルキル，若しくはＣ11-20ヒドロキシナフチルアルキルであり；またはＲ1およびＲ2の一方及び一方のみがＣＯＥ1   であり，この際，Ｅ1はＣ1-12アルキル，Ｃ2-12   アルケニル，Ｃ7-20フェニルアルキル，Ｃ11-20ナフチルアルキル，Ｃ1-12ヒドロキシアルキル，Ｃ2-12ヒドロキシアルケニル，Ｃ7-20   ヒドロキシフェニルアルキル，若しくはＣ11-20ヒドロキシナフチルアルキルであり；およびＲ3はＯＨ，ＮＨ2，Ｃ1-12アルコキシ，またはＮＨ－Ｙ－ＣＨ2－Ｚであり，この際，ＹはＣ1-12炭化水素部分であり，ＺはＨ，ＯＨ，ＣＯ2Ｈ，またはＣＯＮＨ2で
あり；
Ａ5，Ａ7，Ａ8，Ａ11，Ａ15，Ａ18，Ａ21，Ａ23，Ａ24，Ａ27，Ａ28及びＡ31の少なくとも一はＣｈａである，またはＡ3，Ａ12，Ａ16，Ａ17，Ａ18，Ａ19及びＡ34の少なくとも一は
Ａｉｂである；
またはこれらの製薬上許容できる塩。
２１下記式のペプチド：
ただし，
Ａ１はＡｌａ，Ｓｅｒ，またはＤａｐであり；
Ａ３はＳｅｒまたはＡｉｂであり；
Ａ５はＨｉｓ，Ｉｌｅ，またはＣｈａであり；
Ａ７はＬｅｕ，Ｃｈａ，Ｎｌｅ，β－Ｎａｌ，Ｔｒｐ，Ｐａｌ，Ｐｈｅ，またはｐ
－Ｘ－Ｐｈｅであり…；
Ａ８はＬｅｕ，Ｍｅｔ，またはＣｈａであり；
Ａ１０はＡｓｐまたはＡｓｎであり；
Ａ１１はＬｙｓ，Ｌｅｕ，Ｃｈａ，Ｐｈｅ，またはβ－Ｎａｌであり；
Ａ１２はＧｌｙまたはＡｉｂであり；
Ａ１４はＳｅｒまたはＨｉｓであり；
Ａ１５はＩｌｅ，またはＣｈａであり；
Ａ１６はＧｌｎまたはＡｉｂであり；
Ａ１７はＡｓｐまたはＡｉｂであり；
Ａ１８はＬｅｕ，Ａｉｂ，またはＣｈａであり；
Ａ１９はＡｒｇまたはＡｉｂであり；
Ａ２２はＰｈｅ，Ｇｌｕ，Ａｉｂ，またはＣｈａであり；Ａ２３はＰｈｅ，Ｌｅｕ，Ｌｙｓ，またはＣｈａであり；
Ａ２４はＬｅｕ，Ｌｙｓ，またはＣｈａであり；
Ａ２５はＨｉｓ，Ａｉｂ，またはＧｌｕであり；
Ａ２６はＨｉｓ，Ａｉｂ，またはＬｙｓであり；
Ａ２７はＬｅｕ，Ｌｙｓ，またはＣｈａであり；
Ａ２８はＩｌｅ，Ｌｅｕ，Ｌｙｓ，またはＣｈａであり；
Ａ２９はＡｌａ，Ｇｌｕ，またはＡｉｂであり；
Ａ３０はＧｌｕ，Ｃｈａ，Ａｉｂ，またはＬｙｓであり；Ａ３１はＩｌｅ，Ｌｅｕ，Ｃｈａ，若しくはＬｙｓである，または欠損しており；
Ａ３２はＨｉｓであるまたは欠損しており；
Ａ３３はＴｈｒであるまたは欠損しており；
Ａ３４はＡｌａであるまたは欠損しており；


平成２８年１２月７日判決言渡同日原本交付    裁判所書記官平成２７年（ワ）第１９６６１号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２８年１０月６日
判      決
原告       湖北工業株式会   社
同訴訟代理人弁護士       吉武賢次
同       宮嶋   学
同         髙田泰彦
同         柏   延之
同       砂山   麗
同         高橋三郎
同         白井   徹
同補佐人   弁理士        永井浩之
同         中村行孝
同         浅野真理
被告       株式会社アプトデイト
同訴訟代理人弁護士       根本   浩
同       松山智恵
同         野呂悠登
同         勝浦敦嗣
同       小松紘士
同         戸松良太
同         寺垣俊介
同       水戸悠貴
同         足立   拓
同         杉本   圭
同       横山竜一
同訴訟   復代理   人弁護   士      江   頭   あがさ
同補佐人   弁理士        赤堀龍吾
同       斉藤直彦
主      文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
１被告は，別紙１被告製品目録(1)記載の電解コンデンサ用タブ端子を製造し，譲渡し，若しくは輸出し，又は譲渡若しくは輸出の申出をしてはならない。２被告は，別紙１被告製品目録(1)記載の電解コンデンサ用タブ端子を廃棄せよ。３被告は，原告に対し，５８３０万円及びこれに対する平成２７年７月２３日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
１本件は，発明の名称を「電解コンデンサ用タブ端子」とする特許第４４５２９１７号の特許権（以下「本件特許権１」といい，その特許を「本件特許１」という。また，本件特許１の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書１」という。）及び発明の名称を「タブ端子の製造方法およびその方法により得られるタブ端子」とする特許第４７３２１８１号の特許権（以下「本件特許権２」といい，その特許を「本件特許２」という。また，本件特許２の願書に添付した明細書及び図面を併せて「本件明細書２」という。）の特許権者である原告が，別紙１被告製品目録(1)記載の電解コンデンサ用タブ端子（以下「被告製品」という。）は，本件特許１の願書に添付した特許請求の範囲の請求項１記載の発明（以下「本件発明１－１」という。），同２記載の発明（以下「本件発明１－２」という。），本件特許２の願書に添付した特許請求の範囲の請求項１０記載の発明（以下「本件発明２－１０」という。）及び同１１記載の発明（以下「本件発明２－１１」という。）の各技術的範囲に属するから，被告が被告製品を製造し，譲渡し，輸出し，又は譲渡若しくは輸出の申出をする行為は，本件特許権１及び同２を侵害する行為であると主張して，①特許法１００条１項に基づき，被告に対し，被告製品の製造，譲渡，輸出及び譲渡又は輸出の申出の差止めを求め，②同条２項に基づき，被告に対し，被告製品の廃棄を求めるとともに，③特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権（対象期間は，平成２４年８月１日から平成２７年１月３１日までである。）に基づき，被告に対し，損害賠償金５８３０万円（逸失利益５３００万円及び弁護士費用５３０万円の合計）及びこれに対する不法行為後の日である平成２７年７月２３日から支払済みまでの民法所定年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた（本件特許権１の侵害を原因とする請求と，本件特許権２の侵害を原因とする請求とは，選択的併合の関係にあるものと解される。）事案である。２前提事実等（当事者間に争いがないか，後掲の証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実等）
(1)当事者
原告は，電気機械，工作機械，通信機械器具及び同部分品の設計製造並びに販売等を目的とする株式会社であり，電解コンデンサ用タブ端子を製造販売している。被告は，弱電器部品の製造等を目的とする株式会社である（弁論の全趣旨）。なお，被告が電解コンデンサ用タブ端子を自ら製造しているか否かについては，争いがある。
(2)本件特許権１及び同２
ア原告は，次の内容の本件特許権１の特許権者である（甲１，２）。
特許番号      特許第４４５２９１７号
登録日     平成２２年２月１２日
出願番号     特願２００３－４２９１１６
出願日     平成１５年１２月２５日
優先権主   張番号      特願２００２－３８１５７０優先日     平成１４年１２月２７日（以下「本件優先日」という。）
優先権   主張国      日本国
発明の   名称     電解コンデンサ用タブ端子特許請求の範囲    別紙２（特許第４４５２９１７号公報）の
【特許請求の範囲】欄記載のとおり
イ原告は，次の内容の本件特許権２の特許権者である（甲３，４）。
特許番号     特許第４７３２１８１号
登録日     平成２３年４月２８日
出願番号     特願２００６－３８２１２
出願日     平成１８年２月１５日
発明の   名称     タブ端子の製造方法およびその方法により得られる
タブ端子
特許請求の範囲    別紙３（特許第４７３２１８１号公報）の
【特許請求の範囲】欄記載のとおり
(3)本件発明１－１，同１－２，同２－１０及び同２－１１の各構成要件の分説ア本件発明１－１を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下，分説に係る各構成要件を符号に対応して「構成要件１Ａ」などという。）。１Ａ：芯材表面にスズからなる金属層が形成されてなるリード線端部に，１Ｂ：圧扁部を有するアルミ芯線が溶接されてなる電解コンデンサ用タブ端子で
あって，
１Ｃ：前記リード線と前記アルミ芯線との溶接部に，ウィスカの成長抑制処理が
施されてなり，
１Ｄ：前記のウィスカ抑制処理が，酸化スズ形成処理である，１Ｅ：電解コンデンサ用タブ端子。
イ本件発明１－２の構成要件は，引用に係る本件発明１－１の構成要件（上記ア）と，次の構成要件２Ａに分説される。


２Ａ：前記の酸化スズ形成処理により，前記リード線と前記アルミ芯線との溶接部に少なくともＳｎＯまたはＳｎＯ２が含まれてなる，ウ本件発明２－１０を構成要件に分説すると，次のとおりである（以下，分説に係る各構成要件を符号に対応して「構成要件１０Ａ」などという。）。１０Ａ：芯材表面にスズからなる金属層が形成されてなるリード線端部に，１０Ｂ：圧扁部を有するアルミ芯線が溶接されてなるタブ端子であって，１０Ｃ：前記溶接部分の少なくとも一部に，ＳｎＰＯＸ（ｘは２～４を表す）から
なる皮膜が形成されてなることを特徴とする，
１０Ｄ：タブ端子。
エ本件発明２－１１を構成要件は，引用に係る本件発明２－１０の構成要件（上記ウ）と，次の構成要件１１Ａに分説される。
１１Ａ：スズが存在する部分において，スズ表面にＰＯＸ（ｘは２～４を表す）か
らなる皮膜が形成されてなる，
(4)被告の行為
被告は，別紙４被告製品目録(2)記載①ないし⑪の電解コンデンサ用タブ端子（以下，個別には同目録の番号に応じて「被告販売製品①」などといい，これらを総称して単に「被告販売製品」という。）のうち，平成２２年２月頃から現在まで，被告販売製品①，同②及び同④ないし同⑪を譲渡し又はこれらについて譲渡の申出をし，被告販売製品④について輸出し又はこれについて輸出の申出をし，平成２２年２月頃から平成２６年７月５日までの間，被告販売製品③を譲渡し又はこれについて譲渡の申出をした。
被告販売製品は，表面にスズめっきを施したＣＰ線（被告販売製品①，同②，同④ないし同⑪）又は銅線（被告販売製品③）をリード線とし，これに，圧扁部と丸棒部からなるアルミ芯線が溶接されている電解コンデンサ用タブ端子である。なお，原告は，被告販売製品が被告製品の構成を全て備えている旨主張しているところ，被告は，この点は否認するものの，被告販売製品が構成要件１Ａ，１Ｂ，１Ｅ，１０Ａ，１０Ｂ及び１０Ｄを充足することは，争っていない。
３争点
(1)被告販売製品は本件各発明の技術的範囲に属するか（争点１）ア被告販売製品は構成要件１Ｃを充足するか（争点１－１）イ被告販売製品は構成要件１Ｄを充足するか（争点１－２）ウ被告販売製品は構成要件２Ａを充足するか（争点１－３）エ被告販売製品は構成要件１０Ｃを充足するか（争点１－４）オ被告販売製品は構成要件１１Ａを充足するか（争点１－５）(2)本件各発明についての特許は特許無効審判により無効とされるべきものと認
められるか（争点２）
ア本件発明１－１及び同１－２についての特許について(ｱ)無効理由１（新規性欠如）は認められるか（争点２－１）(ｲ)無効理由２（進歩性欠如）は認められるか（争点２－２）(ｳ)無効理由３（実施可能要件違反）は認められるか（争点２－３）(ｴ)無効理由４（サポート要件違反）は認められるか（争点２－４）(ｵ)無効理由５（明確性要件違反）は認められるか（争点２－５）イ本件発明２－１０及び同２－１１についての特許について(ｱ)無効理由１（新規性欠如）は認められるか（争点２－６）(ｲ)無効理由２（進歩性欠如）は認められるか（争点２－７）(ｳ)無効理由３（実施可能要件違反）は認められるか（争点２－８）(ｴ)無効理由４（サポート要件違反）は認められるか（争点２－９）(ｵ)無効理由５（明確性要件違反）は認められるか（争点２－１０）(3)許諾による通常実施権は認められるか（争点３）(4)先使用による通常実施権は認められるか（争点４）(5)被告製品の差止め及び廃棄の必要性は認められるか（争点５）
(6)原告が受けた損害の額（争点６）
４争点に対する当事者の主張
(1)争点１（被告販売製品は本件各発明の技術的範囲に属するか）についてア争点１－１（被告販売製品は構成要件１Ｃを充足するか）及び争点１－２（被告販売製品は構成要件１Ｄを充足するか）について
【原告の主張】
構成要件１Ｃは，「前記リード線と前記アルミ芯線との溶接部に，ウィスカの成長抑制処理が施されてなり，」と規定し，構成要件１Ｄは「前記のウィスカ抑制処理が，酸化スズ形成処理である，」と規定する。
東レリサーチセンターが，被告販売製品における溶接部分の表面をＸ線光電子分光法（以下「ＸＰＳ」という。）により分析したところ，酸化スズ（ＳｎＯ又はＳｎＯ２）が確認された（甲７）。これは，同溶接部に酸化スズ形成処理がされたことを示している。
したがって，被告販売製品は構成要件１Ｃ及び同１Ｄをいずれも充足する。
【被告の主張】
被告販売製品において，リード線とアルミ芯線との溶接部の表面に酸化スズが存在することは認める。
原告は，構成要件１Ｄの「酸化スズ形成処理」について，「溶接部に少なくともＳｎＯ又はＳｎＯ２」が形成されていることをもって，構成要件１Ｄを充足する旨主張するが，構成要件１Ｄの「酸化スズ形成処理」の具体的意義を明確にしていない。そもそも，電解コンデンサ用タブ端子のうちスズめっきが施された部分は，大気中に置いておくことにより自然と酸化物を形成するから，その溶接部の表面に酸化スズが存在することは技術常識である（乙３，４）。したがって，「酸化スズ形成処理」というからには，上記のような自然に形成される酸化スズが存在するのみでは足りず，通常よりも多くの量の酸化スズを形成させるような何らかの処理が想定されているものと解される。