本件訂正により，構成要件Ｄ’の「通信機能停止の指示を入力する前記入力手段は，前記通信機能停止を示すアイコンと同じ図柄のイラストにより使用者が分かるようにされている」という要件が追加された（以下「訂正事項②」という。）。
これは，通信機能停止の指示を入力する入力手段にイラストが描かれ，もって当該イラストにより当該入力手段が分かるようにされていることを意味すると解すべきであり，したがって，相手方製品は構成要件Ｄ’を充足しないというべきであるが，もし万一，かかるクレーム解釈が成り立たないとすれば，訂正事項②に係る訂正は，明細書に記載した事項の範囲内においてされた訂正とはいえず，本件訂正は，新規事項追加の訂正要件違反がある（特許法１２６条５項）。
（抗告人）
争う。
(8)争点８（構成要件Ａ’における訂正事項につき特許請求の範囲の実質的変更の有無）について
（相手方）
訂正事項①は，およそ携帯電話端末であれば普遍的に有する「電源切手段」という周知技術を追加したものにすぎず，何ら進歩性のある作用効果を生むような構成の追加ではないが，もし万一，これと異なる認定があり得るとすれば，訂正事項①は，特許請求の範囲を実質的に変更するものであることが明らかである（特許法１２６条６項）。
（抗告人）
争う。
(9)争点９（構成要件Ｄ’における訂正事項につき特許請求の範囲の実質的変更の有無）について
（相手方）
訂正事項②も，およそ携帯電話端末であれば普遍的に適用可能な「携帯電話端末の動作状況を示すアイコンを，当該動作状況を生じさせる入力手段上に示す」，「入力手段上のアイコンを，当該動作状況が生じた時に表示手段に表示されるアイコンと『同じ図柄のイラスト』にする」という周知技術を「通信機能停止」という動作状態に適用したものにすぎず，何ら進歩性のある作用効果を生むような構成の追加ではないが，もし万一，これと異なる認定があり得るとすれば，訂正事項②は，特許請求の範囲を実質的に変更するものであることが明らかである（特許法１２６条６項）。
（抗告人）
争う。
第３当裁判所の判断
１争点１（相手方製品は本件訂正発明の技術的範囲に属するか）について
(1)構成要件Ａ’の充足性について
相手方製品が本件訂正前の本件発明の構成要件Ａを充足することは，当事者間に争いがない。本件訂正発明の構成要件Ａ’は，本件発明の構成要件Ａに，「端末全体への電源供給の停止を行うための電源切手段」が付加され，構成要件Ａの「指示を入力する手段」が「通信機能停止の指示を入力する入力手段」と訂正されたものである。
本件発明の構成要件Ａの上記「指示を入力する手段」は，もともと構成要件Ｃが，構成要件Ａの上記「指示を入力する手段」を受けて，「前記入力手段から通信機能を停止させる指示が入力された場合，・・・」と規定されていたことから明らかなように，通信機能を停止させる「指示を入力する手段」であったから，本件訂正発明の構成要件Ａ’の「通信機能停止の指示を入力する入力手段」は，構成要件Ａの「指示を入力する手段」と実質的に同一である。したがって，相手方製品は，本件訂正発明の構成要件Ａ’の「通信機能停止の指示を入力する入力手段」との要件を充足する。また，疎明資料（疎甲３７）によれば，相手方製品は，ケース右上の「端末全体への電源供給の停止を行うための電源切手段」オン／オフボタンを長押しした後に表示手段に表示される電源オフ画面において，赤いスライダをドラッグすることにより，端末全体への電源供給が停止されるものと認められる。したがって，相手方製品は，構成要件Ａ’の「端末全体への電源供給の停止を行うための電源切手段」を有するものと認められる。以上によれば，相手方製品は，本件訂正発明の構成要件Ａ’を充足する。(2)相手方製品が本件訂正発明の構成要件Ｂ’を充足することは，当事者間に争いがない。
(3)構成要件Ｃ’の充足性について
ア疎明資料及び審尋の全趣旨によれば，相手方製品における「機内モード」機能につき，以下の事実が認められる。
(ア)「設定」から「機内モード」をオンにする指示を入力すると，通信機能以外の機能は停止しないが，以下の通信機能がいずれも停止する。
ａ携帯電話ネットワーク（音声及びデータ）
ｂWi-Fi
ｃBluetooth
ｄＧＰＳ
ｅ位置情報サービス
（疎甲４，５，８，１１，３２）
(イ)「機内モード」をオンにすると，上記通信機能の停止と同時に，ディスプレイ上部のステータスバーの受信レベルの表示位置に，受信レベルの表示に代わり，機内モードアイコンが表示される。（疎甲８，１３，３２）
(ウ)「機内モード」がオンの状態であっても，「設定」＞「一般」からWi-Fiをオンにすれば，「機内モード」のままWi-Fi   による無線通信が可能となる。このとき，機内モードアイコンは表示されたまま，その右隣に，Wi-Fi通信が可能であることを示す扇形のアイコンが表示される。（疎甲８，１１，３２，疎乙１，２）
また，「機内モード」オンの状態でBluetoothをオンにすれば，「機内モード」のままBluetoothによる無線通信が可能となる。このとき，機内モードアイコンは表示されたまま，ステータスバーの右側に，Bluetooth通信が可能であることを示すアイコンが表示される。（疎甲８，１１，３２）
イ上記ア(ア)によれば，相手方製品における「機内モード」をオンにする指示は，当該指示が入力された場合，携帯電話端末全体の電源を切ることなく，携帯電話ネットワーク通信，Wi-Fi通信，Bluetooth通信を含む全通信機能を停止させる効果をもたらすのであるから，構成要件Ｃ’にいう「通信機能」の意義を携帯電話ネットワーク通信に限定するか，Wi-Fi通信，Bluetooth通信等を含む全ての通信機能と解するかにかかわらず，「通信機能を停止させる指示」に該当し，入力された場合に「電源を切らずに当該通信機能を停止させる」ものと認められる。
ウ次に，相手方製品における機内モードアイコンが構成要件Ｃ’にいう「通信機能停止を示すアイコン」に該当するか否かを検討する。(ア)上記ア(ウ)のとおり，相手方製品における機内モードアイコンは，Wi-Fi通信やBluetooth   通信が可能な状態であっても表示され続けているものであるから，構成要件Ｃ’にいう「通信機能」を「全通信機能」と解するのであれば，機内モードアイコンは，「（全）通信機能停止を示すアイコン」とはいえないと考えられる。


この点，抗告人は，構成要件Ｃ’においては，「前記入力手段から通信手段を停止させる指示が入力された場合」，すなわち，相手方製品でいえば「機内モード」をオンに設定する指示が入力された場合に表示されていれば足り，その後の操作を考慮する必要はないなどと主張する。しかし，本件訂正後の本件明細書（疎甲３５，３６）の段落【００１４】，【００２９】，【００３１】，【００３３】，【００４１】，【００４２】等によれば，本件訂正発明において「通信機能停止を示すアイコン」を要求した技術的意義は，当該アイコン表示中に使用者に通信機能が停止していることを容易に認識させるところにあると認められ，「使用者に通信機能が停止していることを容易に認識させる」効果を奏するものでなければならないと解される。
相手方製品における機内モードアイコンは，機内モードをオンにした直後の全通信機能停止中において表示されているものであるが，前記ア(ウ)のとおり，Wi-Fiや   Bluetoothがオンにされ，全通信機能停止でない状態においても表示されているものであるから，使用者は，機内モードアイコンが表示されているのを見ただけでは，現在，全通信機能が停止しているのか否かを認識することはできず，全通信機能が停止しているか否か（Wi-FiやBluetooth   がオンにされていないか）を確認するためには，（受信レベルの位置にない）Wi-Fiアイコン及びBluetooth   アイコンの有無を合わせて確認しなければならない。
相手方製品における機内モードアイコンの機能は上記のとおりであるから，構成要件Ｃ’にいう「通信機能停止」を「全通信機能停止」と解釈した場合，機内モードアイコンは，「使用者に全通信機能が停止していることを容易に認識させる」効果を奏しておらず，「（全）通信機能停止を示すアイコン」とはいえないと考えられる。
(イ)そこで，構成要件Ｃ’にいう「通信機能停止」が，全通信機能の停止を意味するのか，携帯電話ネットワーク通信機能の停止を意味するのか検討する必要がある。
ａ本件特許の原出願当時，「通信機能」という語に一義的に明確な定義が与えられていた証拠はない。本件特許の原出願の明細書及び訂正前後の各明細書（疎甲１，２８，３０，３５，３６）にも，「通信機能」を定義した箇所はない。
ｂそこで，本件訂正発明にいう「通信機能」の意義は，本件明細書の記載及び図面を考慮し，本件特許の原出願当時の技術常識に照らし，原出願及び訂正前後の各明細書全体を通じて統一的な意味に解釈すべきである。
本件明細書（疎甲３５，３６）の段落【０００２】，【０００５】，【０００６】，【００１０】には，携帯電話端末と基地局との間で行われる通信用接続情報の交信についての記載がある。そして，段落【０００６】，【０００７】，【０００９】には，従来技術における課題として，従来の携帯電話端末と基地局との間で行われる通信用接続情報の交信は，使用者の要求で停止することができなかったため，無線信号の発着信を禁止されている場所，例えば病院や飛行機等において携帯電話端末を所持している場合，使用者は携帯電話端末全体の電源を切らなければならず，通信機能とは無関係の電話帳や電子手帳機能等も使えなくなってしまい，不便であるという問題点があったことが記載されている。
また，段落【００１０】には，従来の携帯電話端末では，基地局のあるエリアから相当離れた場所においても基地局との通信用接続情報の交信を試みるため，無駄な電力を消費してしまうという問題点があったことが記載されている。
段落【００１１】には，本件訂正発明は上記実情に鑑みてなされたもので，携帯電話端末での通信が禁止されている場所でも通信以外の機能を使用可能として利便性を向上させ，また，エリア外における無駄な電力消費を防ぐことができる携帯電話端末を提供することを目的とすることが記載されている。
段落【００１４】には，上記従来技術の問題点を解決するための本件訂正発明の内容として，「通信機能」と，「通信機能」以外の機能を有する携帯電話端末であること，入力手段から「通信機能」を停止させる指示が入力された場合，電源を切らずに当該「通信機能」を停止させることなどが記載され，これによって，例えば，病院等の無線通信禁止区域において，「通信機能」のみを停止させて電子手帳機能や電話帳機能等はそのまま用いることができ，利便性を向上させることができることが記載されている。
これらの記載に照らすと，本件訂正発明において「通信機能を停止させる」ことの技術的意義は，①病院や飛行機等の携帯電話端末での通信が禁止されている場所でも通信以外の機能を使用可能として利便性を向上させることと，②エリア外における無駄な電力消費を防ぐことにあると認められる。
本件訂正発明における「通信機能を停止させる」ことの技術的意義が上記のとおりであるとすると，そこでいう「通信機能」とは，①病院や飛行機等において，機器に影響を与える可能性があるとして禁止されるような通信機能であり，また②エリア外においても基地局と通信をしようとして電力を消費するような通信機能であり，つまりは携帯電話ネットワークによる通信機能をいうものと解される。本件明細書（疎甲１，３５，３６）中には，そこでいう「通信機能」が，携帯電話ネットワーク通信機能以外の通信機能を包含していることをうかがわせるような記載はない。
ｃさらに，本件特許の原出願当時の，携帯電話端末の通信機能にかかる技術常識について検討する。
Wi-Fi（ワイファイ）とは，無線ＬＡＮの標準規格IEEE802.11   の互換性を保証するために定められたブランド名であり（疎甲１６，１７），１９９９年８月に設立された業界団体であるWi-FiAlliance（旧ＷＥＣＡ。２００２年１０月に名称変更）が認定している（疎甲１６，１７，２０）。したがって，Wi-Fi規格は，本件特許の原出願日である平成１０年（１９９８年）４月１７日（疎甲１，２８）時点においては存在しなかったものである。なお，Wi-Fi対応の携帯電話が市場に出荷され始めたのは２００３年末からである（疎甲２５）。以上によれば，本件特許の原出願当時，携帯電話端末が有する「通信機能」としてWi-Fi通信機能は想定されていなかったことは明らかである。
また，Wi-Fiは無線ＬＡＮの規格であるが，本件特許の原出願当時，携帯電話端末が有する通信機能としてWi-Fi以外の無線ＬＡＮ通信機能が想定されていた証拠もない。
ｄBluetooth（ブルートゥース）とは，デジタル家電やパソコン，携帯電話などを無線でつなぐ，短距離通信の世界共通規格であり，１９９８年５月に結成された業界団体であるBluetoothSIG   が規格を策定しており，最初の規格である「Bluetooth1.0」が策定されたのは１９９９年７月である（疎甲１６，２０）。なお，Bluetooth対応の携帯電話機が製品化されたのは，２００１年末頃である（疎甲２７）。以上によれば，本件特許の原出願当時，携帯電話端末が有する「通信機能」としてBluetooth通信機能は想定されていなかったことは明らかである。


また，本件特許の原出願当時，携帯電話端末が行う通信機能としてBluetooth以外の短距離通信機能が想定されていた証拠もない。その他，本件特許の原出願当時，携帯電話端末が行う通信機能として，携帯電話ネットワーク通信機能以外の通信機能が想定されていた証拠はない。
ｅ以上によれば，原出願からの分割出願による本件訂正発明にいう「通信機能」とは，携帯電話ネットワーク通信機能を意味するものと解するのが相当である。
(ウ)相手方製品における機内モードアイコンは，機内モードをオンにして携帯電話ネットワーク通信機能が停止した場合に表示されるアイコンであり，これが表示されている場合，使用者は少なくとも携帯電話ネットワーク通信機能が停止していることを容易に認識することができるものであるから，構成要件Ｃ’にいう「通信機能停止を示すアイコン」に該当する。
エ以上によれば，相手方製品において，「設定」から「機内モード」をオンにする操作をし，携帯電話ネットワーク通信機能を停止させる指示である機内モードをオンにする指示が入力された場合，携帯電話端末の電源を切ることなく携帯電話ネットワーク通信機能を停止させると共に，ディスプレイの受信レベルの表示位置に携帯電話ネットワーク通信機能停止を示す機内モードアイコンが表示されるのであるから，相手方製品は，構成要件Ｃ’を充足する。
(4)構成要件Ｄ’の充足性について
疎明資料（疎甲４，５，８，１１，１３，３２）及び審尋の全趣旨によれば，相手方製品の「設定」画面には，飛行機のイラストが示されており，この飛行機のイラストが示されているのと同一の矩形領域内の○部分をスワイプすることにより，「機内モード」がオンになること，「機内モード」をオンにすると，通信機能（携帯電話ネットワーク（音声及びデータ），Wi-Fi，Bluetooth,ＧＰＳ，位置情報サービス）が停止すると同時に，ディスプレイ上部のステータスバーの受信レベルの表示位置に，受信レベルの表示に代わり，機内モードアイコンが表示されること，上記の飛行機のイラストと機内モードアイコンとは，背景の有無のほか，若干の違いはあるものの，その違いは，注意深く比較してみて初めて分かる程度の僅かなものにすぎず，相手方製品の使用者において同じ飛行機の図柄であると認識され得るものであることが認められる。
そうすると，相手方製品において，「通信機能停止の指示を入力する入力手段」である上記○部分が存在するのと同一の矩形領域内に，通信機能停止を示す機内モードアイコンと同じ飛行機の図柄であると使用者が認識し得る飛行機のイラストが示されているから，相手方製品の「通信機能停止の指示を入力する入力手段」は，「前記通信機能停止を示すアイコンと同じ図柄のイラストにより使用者が分かるようにされている」ものと認められる。したがって，相手方製品は，構成要件Ｄ’を充足する。(5)相手方製品が本件訂正発明の構成要件Ｅ’を充足することは，当事者間に争いがない。
(6)小括
以上によれば，相手方製品は，本件訂正発明の技術的範囲に属する。２争点３（乙１１公報に記載された乙１１発明を主引例とする進歩性の有無）
について
(1)乙１１発明について
乙１１公報には，次の乙１１発明が記載されている（疎乙１１）。ａＰＣＴ１０を閉じた状態又は開いた状態で電話ユニット３２によって行われる通信機能と，ＰＣＴ１０を開いた状態でＰＤＡユニット３１によって行われる通信機能以外の機能と，ＰＣＴ１０を閉じた状態で電話ユニット３１の電源のオン／オフを切り替える電話電源スイッチ１３，ＰＣＴ１０を開いた状態で電話ユニット３１の電源のオン／オフを切り替える電話電源スイッチ２６と，移動電話表示画面１１，ＰＤＡ表示画面２３とを有
する携帯電話端末であって，
ｃ－１電話電源スイッチ１３又は２６から電話ユニット３２の電源をオフする指示が入力された場合，ＰＤＡユニット３１の電源を切らずに電話ユ
ニット３２の電源を切って通信機能を停止させ，
ｃ－３電話電源スイッチ２６のそばには，電話電源オン表示灯２８が設けられ，電話ユニット３２の電源がオンで，ＰＣＴ１０を開いた状態で点灯
し，それ以外の状態で消灯する
ｅ携帯電話端末。
(2)乙１１発明と本件訂正発明との対比
ア一致点
乙１１発明と本件訂正発明は，次の点で一致する。
ａ通信機能と，通信機能以外の機能と，通信機能停止の指示を入力する入力手段と，データを表示する表示手段とを有する携帯電話端末であっ
て，
ｃ前記入力手段から通信機能を停止させる指示が入力された場合，端末全体の電源を切らずに当該通信機能を停止させると共に，通信機能停止
を示す表示を表示する
ｅ携帯電話端末
イ相違点
乙１１発明と本件訂正発明とは，次の相違点１ないし４で相違する。(ア)本件訂正発明においては，「表示手段に，少なくとも受信レベルやバッテリ残量の表示が行われ」るが，乙１１発明において移動電話表示画面１１又はＰＤＡ表示画面２３にそのような表示が行われるか否かは
明らかでない点（相違点１）
(イ)本件訂正発明においては，通信手段を停止させる指示が入力された場合，前記表示手段に表示されている受信レベルの表示位置に通信機能停止を示すアイコンを表示するのに対し，乙１１発明においては，電話電源オン表示灯２８の消灯により電話ユニット３２の電源オフを表示す
る点（相違点２）
(ウ)本件訂正発明が「端末全体への電源供給の停止を行うための電源切手段」を有するのに対し，乙１１発明はこれを有してない点（相違点３）
(エ)本件訂正発明においては，「通信機能停止の指示を入力する前記入力手段は，前記通信機能停止を示すアイコンと同じ図柄のイラストにより使用者が分かるようにされている」のに対して，乙１１発明において
は，このような構成を有していない点（相違点４）
ウ抗告人の主張について


抗告人は，相違点３に関し，本件訂正発明は，電源切手段により端末全体の電源を切らずに通信機能を停止する構成を備えるのに対し，乙１１発明は，通信機能と通信機能以外の機能を別個の電源手段により停止する点において，両者は相違すると主張する。同主張は，本件訂正発明は，「端末全体への電源供給の停止を行うための電源切手段」を有しており，このような電源切手段によって通信機能を停止するのに対し，乙１１発明は，「端末全体への電源供給の停止を行うための電源切手段」を有しておらず，このような電源切手段とは別の電源手段によって通信機能を停止するとの主張，すなわち，乙１１発明と本件訂正発明とは，上記相違点１ないし４に加えて，本件訂正発明は，「端末全体への電源供給の停止を行うための電源切手段」によって通信機能を停止するのに対し，乙１１発明は，このような電源切手段とは別の電源手段によって通信機能を停止する点において相違する旨をいうものと解される。
しかし，本件特許の特許請求の範囲及び本件明細書（疎甲３５，３６）の記載によれば，従来の携帯電話端末では，携帯電話での通信が禁止されている場所では，携帯電話端末全体の電源を切らなければならず，通信機能以外の機能も使えなくなってしまい不便であるという問題があったことから（【０００６】～【０００９】），本件訂正発明は，携帯電話端末での通話が禁止されている場所でも通信以外の機能を使用可能として利便性を向上させることを目的として（【００１１】），「前記入力手段から通信手段を停止させる指示が入力された場合」に携帯電話端末全体の「電源を切らずに当該通信機能を停止させる」という構成を採用することにより（【００１７】～【００２０】，【００２２】，【００２３】，【００２５】～【００２９】，【００３６】～【００３９】），使用者の意志によって随時通信機能を停止させて，携帯電話での通信が禁止されている場所でも通信以外の機能を使うことができるようにすることで，上記の問題を解決したものである（【００３０】，【００４０】，【００４３】）。すなわち，本件明細書の「本装置の特徴部分である通信停止キー６ｄは，特定機能キーの一種で，使用者が通信機能の停止指示を入力するキーであり，このキーが押下されると携帯電話端末の通信機能が停止するようになっている。･･･」（【００２３】）及び「…使用者が入力部６の通信停止キー６ｄを押下すると（１００），入力部６の通信停止キー６ｄから停止認識部１３に対して予め定められた信号が出力され（１０１），停止認識部１３が該信号を受信すると通信機能の停止指示を認識して制御部１０に対して停止要求信号を出力する。」（【００２５】）などの記載から明らかなように，本件訂正発明は，「通信機能停止の指示を入力する入力手段」（構成要件Ａ’）と「前記入力手段から通信手段を停止させる指示が入力された場合，電源を切らずに当該通信機能を停止させる」（構成要件Ｃ’）との構成により，携帯電話端末全体の「電源を切らずに当該通信機能を停止させる」（構成要件Ｃ’）ものであって，抗告人が主張するような，「端末全体への電源供給の停止を行うための電源切手段」（構成要件Ａ’）によって通信機能を停止するものとは認められない。他方，乙１１発明は，「電話電源スイッチ１３又は２６から電話ユニット３２の電源をオフする指示が入力された場合，ＰＤＡユニット３１の電源を切らずに電話ユニット３２の電源を切って通信機能を停止させ」（ｃ－１）るものであるから，端末全体の電源を切らずに通信機能を停止させる構成を備えていると認められる。
そうすると，本件訂正発明と乙１１発明とは，端末全体の「電源を切らずに当該通信機能を停止させる」構成を備えている点で一致し，抗告人が主張する相違点は存在しないから，抗告人の上記主張は理由がない。
(3)相違点の容易想到性について
ア相違点１について
本件特許の原出願時(平成１０年４月１７日)より前に頒布された，乙３文献（ノキア製造の携帯電話端末「NOKIA9000    Communicator」のUser’sManual・疎乙３）の２－８頁，特開平９－２８４８４８号の公開特許公報（疎乙１６）の【図８】，【図９】，特開平１０－３９８４２号の公開特許公報（疎乙１７）の【０００３】，【００１９】，【図３】の（Ｂ），特開平１０－６３２２０号の公開特許公報（疎乙１８）の【００１２】，【図２】，特開平１０－８４４０５号の公開特許公報（疎乙１９）の【図７】には，「表示手段に，受信レベルやバッテリ残量の表示が行われる」技術が開示されているものと認められる。
上記によれば，本件特許の原出願時において，携帯電話端末という技術分野において，表示手段に受信レベルやバッテリ残量を表示することは周知技術であったと認められる。
したがって，乙１１発明において，上記周知技術に基づいて，相違点１に係る本件訂正発明の構成とすることは，当業者が容易に想到し得たものと認められる。
イ相違点２について
(ア)乙３文献（疎乙３）の２－８頁には，「通信手段を停止させる指示が入力された場合，表示手段に表示されている受信レベルの表示位置に通信機能停止を示す」文字列を表示する技術が開示されているものと認められる。また，本件特許の原出願時(平成１０年４月１７日)より前に頒布された，ＩＢＭ製造の携帯電話「Simon」のUSERSMANUAL（疎乙１３）の１１頁，１７頁～１８頁には，携帯電話端末の動作状況をアイコンによって表示手段に表示する技術が開示されており，本件特許の原出願時において，携帯電話端末の動作状況をアイコンによって表示手段上に表示することは周知技術であったと認められる。
したがって，乙１１発明において，上記周知技術に基づいて，通信手段を停止する場合に，受信レベルの表示位置に通信機能停止を示すアイコンを表示するとの構成（相違点２に係る本件訂正発明の構成）とすることは，当業者が容易に想到し得たものと認められる。(イ)抗告人は，本件訂正発明の「通信機能停止を示すアイコン」とは，通信ができる状態から通信ができない状態になったことを示すアイコンを意味するから，乙１１発明に上記の周知技術を付加しても，通信ができる状態から通信ができない状態となる操作を行ったことを，使用者に対して視覚的にわかりやすく知らせるという本件訂正発明の技術的意義を実現できるものではないと主張する。


令和元年５月２３日判決言渡
平成３０年（行ケ）第１０１２３号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成３１年４月１８日
判              決
原            告          株式会社ドクター中松創研被            告            特許庁長官指定代   理人             井    上      博      之同                          小      野    忠    悦同                          関      口    哲    生同                          須      永              聡同                          阿      曾    裕    樹
主文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が不服２０１７－１２５１４号事件について平成３０年７月９日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
(1)原告は，平成２６年９月２４日，発明の名称を「トンネルの構造」とする発明について特許出願（特願２０１４－１９３８６１号。請求項の数１。以下「本願」という。甲５）をした。
原告は，平成２８年２月１日付けの拒絶理由通知（甲６）を受けたため，同年４月２７日付けで特許請求の範囲について手続補正（以下「第１次補正」という。甲８）をした後，同年９月２８日付けの拒絶理由通知（甲９）を受け，さらに，平成２９年４月２５日付けで拒絶査定（甲１１）を受けた。(2)原告は，平成２９年８月２３日，拒絶査定不服審判（不服２０１７－１２５１４号事件）を請求するとともに，同日付けで，特許請求の範囲について手続補正（以下「本件補正」という。甲１３）をした。その後，特許庁は，平成３０年７月９日，本件補正を却下する旨の決定をした上で，「本件審判の請求は，成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，同年８月１日，原告に送達された。(3)原告は，平成３０年８月３０日，本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
２特許請求の範囲の記載
(1)本願の願書に最初に添付した特許請求の範囲の請求項１（以下「旧請求項１」という。）の記載は，以下のとおりである（甲５）。
【請求項１】
２枚の天井板をそれぞれ一端で合わせ込み，他端をトンネルの側壁に所定の角度で押しつけて構成されるトンネルの構造。
(2)第１次補正後の特許請求の範囲の請求項１の記載は，以下のとおりである（下線部は補正箇所である。以下，第１次補正後の請求項１に係る発明を「本願発明」という。甲８）。
【請求項１】
２枚の天井板をそれぞれ一端で合わせ込み，他端をトンネルの側壁に所定の角度で押しつける構成であって，前記合わせ込み部からトンネルの天井に排気用の隔壁を取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形成される複数の排気ダクトを形成し得ることを特徴とするトンネルの構造。(3)本件補正後の特許請求の範囲の請求項１の記載は，以下のとおりである（以下，本件補正後の請求項１に係る発明を「本件補正発明」という。甲１３）。
【請求項１】
天井板１２と天井板１３を角θで突き合わせ，前記突き合わせ部分１４とトンネル１の天井の間に隔壁１５を設ける。前記天井板１２，１３と隔壁１５とトンネル１天井の３つに囲まれた２つの排気ダクトＡ，Ｂを形成する事を特徴とするトンネルの構造。
３本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりである。その要旨は，①第１次補正後の請求項１に「天井板１２，１３と隔壁１５とトンネル１天井の３つに囲まれた２つの排気ダクトＡ，Ｂを形成すること」を追加する本件補正は，本願の願書に最初に添付した明細書，特許請求の範囲（旧請求項１）又は図面（以下，これらを併せて「当初明細書等」といい，また，上記明細書と図面を併せて「当初明細書」という。甲５）に記載された事項の範囲内においてしたものとはいえないから，新規事項の追加に当たり，特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たしておらず，また，本件補正発明は，本願の出願日前に頒布された刊行物である甲１（特開２０１４－１１８７４２号公報）に記載された発明（以下「引用発明」という。）及び周知事項に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであり，同法２９条２項により特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから，同法１７条の２第６項において準用する同法１２６条７項に違反するため，本件補正は，同法１５９条１項において準用する同法５３条１項により却下されるべきものである，②旧請求項１に「合わせ込み部からトンネルの天井に排気用の隔壁を取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形成される複数の排気ダクトを形成し得ること」を追加する第１次補正は，当初明細書等に記載された事項の範囲内においてしたものとはいえないから，新規事項の追加に当たり，同法１７条の２第３項に規定する要件を満たしておらず，また，本願発明の発明特定事項を全て含み，さらに限定したものに相当する本件補正発明と同様に，本願発明も，引用発明及び周知事項に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたものであるから，同法２９条２項により特許を受けることはできず，本願は拒絶されるべきものであるというものである。
(2)本件審決が認定した引用発明，本件補正発明と引用発明の一致点及び相違点は，次のとおりである。
ア引用発明
トンネルの上部に天井板２を設けて換気洞３を形成するトンネルの構造において，トンネルの側壁に基端を固定し，上向き傾斜される左右の天井板２の先端は突き合わせ状態として連結し，換気洞３は天井板２とトンネ
ル１に囲まれた排気ダクトである，トンネルの構造
イ本件補正発明と引用発明の一致点及び相違点
（一致点）
「天井板と天井板を角θで突き合わせ，前記天井板とトンネル天井に囲まれた排気ダクトを形成する，トンネルの構造」である点。
（相違点）
本件補正発明が「突き合わせ部分１４とトンネル１の天井の間に隔壁１５を設け」，「前記天井板１２，１３と隔壁１５とトンネル１天井の３つに囲まれた２つの排気ダクトＡ，Ｂを形成する」のに対し，引用発明がそのような特定がなされていない点。
第３当事者の主張
１取消事由１（第１次補正に係る補正要件の判断の誤り）について
(1)原告の主張


本件審決は，第１次補正後の請求項１の「合わせ込み部からトンネルの天井に排気用の隔壁を取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形成される複数の排気ダクトを形成し得ること」は，当初明細書等には記載がなく，当初明細書等の記載から自明な事項ともいえないから，当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものであり，第１次補正は，新規事項の追加に当たり，特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たしていない旨判断した。しかしながら，第１次補正後の請求項１の「複数の排気ダクト」とは，複数の排気を含めた換気が可能なダクト程の意味である。そして，当初明細書の「該吊り金具３の他端は固着部５を介して天井板２に取り付けられ，天井板２を吊っている。このように，天井板２でトンネルを２分しているのは，排気を行うためである」（【０００２】），「吊り金具に沿って隔壁を設け，その一方を送風ダクト，他方を排気ダクトとして，トンネル内の換気を行っているものである。」（【０００３】）との記載及び図２には，「複数の排気ダクト」として，２分され，又は隔壁が設けられたことにより，一方が送風ダクト，他方が排気ダクトとされたものが示されている。したがって，第１次補正は，当初明細書等に記載された事項の範囲内においてした補正であって，新規事項の追加に当たらないから，本件審決の上記判断は誤りである。
(2)被告の主張
換気ダクトの技術分野においては，「送気」，「排気」の用語は明確に使い分けられており（例えば，甲２の【０００４】，甲３の【０００８】，甲４の【００１７】），「換気」，「送気」，「排気」の用語を同じような意味で用いることは，一般的には行われていない。
そして，当初明細書には，「複数の排気ダクト」とは，「複数の換気ダクト」を意味することの記載も示唆もなく，また，当初明細書の【０００３】では，排気ダクトの用語は，送気（送風）ダクトと使い分けて使用されている。
そうすると，第１次補正後の請求項１の「複数の排気ダクト」とは，文字通り「複数の排気ダクト」と解するのが相当であるところ，当初明細書等には，「複数の排気ダクト」の記載はないし，当初明細書等の記載から「複数の排気ダクト」が自明な事項ともいえない。
したがって，第１次補正は新規事項の追加に当たるとした本件審決の判断に誤りはない。
２取消事由２（本願発明の進歩性の判断の誤り）について
(1)原告の主張
本願発明と引用発明は，本願発明は，天井板とトンネルの側壁とを固定するために，取付金具を用いずに，「２枚の天井板」の「他端をトンネルの側壁に所定の角度で押しつける構成」を有するのに対し，引用発明は，天井板の基端をトンネルの側壁に固定する「取付金具」を用い，本願発明の「他端をトンネルの側壁に所定の角度で押しつける構成」を有していない点で相違する。
このように本願発明は，「取付金具」を用いずに，十分に強度のある側壁を用いて，天井板をトンネルの側壁に所定の角度で押し付けているのに対し（当初明細書の【０００８】ないし【００１０】），引用発明は，トンネルの側壁にリベット等で固定された「取付金具」に天井板を支持させており，両発明の技術的思想は全く異なるものである。
また，本願発明の「他端をトンネルの側壁に所定の角度で押しつける構成」は，甲１ないし４に記載がない。
したがって，本件審決には，本願発明と引用発明との上記相違点を看過し，その結果，本願発明は，引用発明及び周知技術に基づいて，当業者が容易に発明をすることができたとの判断をした誤りがある。
(2)被告の主張
本願発明の「他端をトンネルの側壁に所定の角度で押しつける構成」は，文字通り，天井板の他端が所定の角度でトンネルの側壁に押しつけられていることを意味するが，一般的に建設されるトンネルのサイズやトンネル内に配置される天井板のサイズ及び重量から考えて，天井板の他端とトンネルの側壁の間には，天井板の重量をトンネルの側壁に伝達する何らかの取付具が存在することは明らかである。
甲１の記載事項（【００１６】，図１）によれば，引用発明において，天井板２の重量は「取付金具７」を介して「トンネルの側壁」によって支持されているから，本願発明の「他端をトンネルの側壁に所定の角度で押しつける構成」を有している。
したがって，本件審決において，本願発明の「他端をトンネルの側壁に所定の角度で押しつける構成」を，本願発明と引用発明の相違点と認定しなかったことに誤りはない。
第４当裁判所の判断
１取消事由１（第１次補正に係る補正要件の判断の誤り）について
(1)当初明細書等の記載事項について
ア当初明細書等の特許請求の範囲（旧請求項１）の記載は，前記第２の２(1)記載のとおりである。
当初明細書（甲５）には，次のような記載がある（下記記載中に引用する「図１」から「図３」については別紙を参照）。
(ア)【技術分野】
【０００１】
本発明はトンネルの構造に関し，更に詳しくは安全なトンネルの構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
道路や鉄道では，山を貫通するトンネルが用いられる。特に，高速道路では，道路を可能な限りまっすぐに維持するため，トンネルが設けられる。
図１は従来のトンネルの構成図である。図において，１は天井，７は側壁，６は道路，８はトンネルを通過する車である。２は天井板である。３は天井板２を吊る吊り金具である。４は天井１に取り付けられたナットで構成される結合部，吊り金具３は該結合部４に締め付けられるボルトで構成される。該吊り金具３の他端は固着部５を介して天井板２に取り付けられ，天井板２を吊っている。このように，天井板２でトンネルを２分しているのは，排気を行なうためである。１０，１１はトンネル内を照らすライトである。
【０００３】
即ち，吊り金具３に沿って隔壁を設け，その一方を送風ダクト，他方を排気ダクトとして，トンネル内の換気を行なっているものである。
(イ)【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
前述した従来のトンネルでは，天井板２を吊り金具３で吊っているため，結合部４に経年劣化が生じ，吊り金具３が結合部４から外れてしまうという問題があった。
現に，２０１２年１２月２日に，東京方面と山梨方面を結ぶ笹子トンネルで天井板の崩落事故が発生し，この崩落事故に巻き込まれ，９名が死亡するという大惨事となった。
本発明はこのような課題に鑑みてなされたものであって，天井板の崩落事故が発生しないトンネルの構造を提供することを目的としている。
(ウ)【課題を解決するための手段】
【０００５】
前記した課題を解決する本発明は，


２枚の天井板をそれぞれ一端で合わせ込み，他端をトンネルの側壁に所定の角度で押しつけて構成されるトンネルの構造としたものである。
【発明の効果】
【０００６】
本発明によれば，天井板を吊り金具で吊る構成ではないので，天井板の崩落を起こすことがなく，安全なトンネルを実現することができる。
(エ)【発明を実施するための形態】
【０００８】
以下，図面を参照して本発明の実施例を詳細に説明する。図２は本発明の一実施例を示す構成図である。図１と同一のものは，同一の符号で示す。
なお，図１に示したライト１０，１１は
図において，１は天井，７は側壁，６は道路，８は車である。１２,１３は天井板，１４はこれら天井板１１,１２を真ん中で合わせ込む結合部である。該結合部１４は，外れることがないように，しっかり固定されている。これら天井板１２,１３の他端はそれぞれ側壁７に水平方向に対して所定の角度θで押しつけられている。天井板１０，１１としては，例えば鉄筋入りのコンクリート板が用いられるが，強化プラスチックでもよい。結合部１４から天井１に換気用の隔壁１５が設けられている。このように構成されたトンネルの構造について説明する。
【０００９】
図３は本発明に係るトンネルの説明図である。天井板１２が側壁７に所定の角度θで押しつけられる。この時の側壁にかかる力をＦとする。この力Ｆを水平方向と垂直方向に分解する。水平方向の成分はＦｃｏｓθ，垂直方向の成分はＦｓｉｎθで表される。
この水平方向の成分Ｆｃｏｓθは側壁７から与えられる力Ｆ１で釣り合う。また垂直方向の成分Ｆｓｉｎθは道路６が形成される大地からの力Ｆ２で釣り合う。地面からの力Ｆ２は十分に大きくすることができる。問題は側壁７の強度である。Ｆｃｏｓθに釣り合う力Ｆ１を発揮する必要があるため，十分に強度のある側壁７とすることが必要である。なお，換気用の側壁１５は空間を仕切るだけでよいので，強固な構造とする必要はない。上述の説明では，天井板１２側について説明したが，天井板１３側についても全く同様である。
【００１０】
本発明によれば，天井板を天井から吊るのではなく，天井板を支える力は，大地と側壁からの力により与えられるので，天井板の崩落という事故は起きない。
(オ)【産業上の利用可能性】
【００１１】
本発明は高速道路のみならず，軌道式の電車又は列車用のトンネルにも等しく適用することができる。
イ前記アの記載事項によれば，当初明細書等には，次のような開示があることが認められる。
従来のトンネルの構造は，天井に取り付けられた結合部にボルトで締め付けられた吊り金具で天井板を吊る構成としていたため，結合部に経年劣化が生じ，吊り金具が結合部から外れてしまい，天井板の崩落事故が発生するという問題があった（【０００２】，【０００４】）。「本発明」は，天井板の崩落事故が発生しないトンネルの構造を提供することを目的とするものであり，上記問題を解決するための手段として，２枚の天井板をそれぞれ一端で合わせ込み，他端をトンネルの側壁に所定の角度で押しつけて構成されるトンネルの構造とした（【０００４】，【０００５】）。「本発明」は，天井板を吊り金具で吊る構成ではないため，天井板の崩落を起こすことがなく，安全なトンネルを実現することができるという効果を奏する（【０００６】）。
(2)補正の適否について
ア第１次補正は，旧請求項１について，「合わせ込み部からトンネルの天井に排気用の隔壁を取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形成される複数の排気ダクトを形成し得ること」を追加し，「２枚の天井板をそれぞれ一端で合わせ込み，他端をトンネルの側壁に所定の角度で押しつける構成であって，前記合わせ込み部からトンネルの天井に排気用の隔壁を取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形成される複数の排気ダクトを形成し得ることを特徴とするトンネルの構造」（第１次補正後の請求項１）に補正（下線部は補正箇所）するものである。
しかるところ，当初明細書等には，第１次補正後の請求項１の「複数の排気ダクト」の用語について定義した記載はない。


そして，①甲２（特開２０１４－１４８８８２号公報）の「これらのうち，横流換気方式は，トンネル軸方向から見たときに全体が逆Ｔ字状断面となるように，トンネル内空間を天井で上下に仕切るとともに天井の上方に拡がる頂部空間をさらに隔壁で左右に仕切って該隔壁の一方の側を送気ダクト，他方の側を排気ダクトとしたものであり，…交通量が多い場合には，十分かつ安定した換気性能を確保することが可能であるため，特に長大トンネルでは，数多く採用されてきた。」（【０００４】）との記載，②甲３（特開２０１４－１３２１４６号公報）の「送気ダクト側天井板パネル（１）と排気ダクト側天井板パネル（２）は，それぞれの側でトンネル側面壁に設けられた天井板受台（３）と隔壁板下側受台（６）により支持される。送気ダクト側天井板パネル（１）と排気ダクト側天井板パネル（２）の長さを，天井板受台（３）と隔壁板下側受台（６）との水平距離より大きくすることにより，両側の天井板パネルは山型の構造をもち，送気ダクト側天井板パネル（１）と排気ダクト側天井板パネル（２）がお互いに押し合うことで，トンネル天井からのアンカーボルトと釣り金具による重量保持に依存することなく，隔壁板下側受台（６）と天井板受台（３）との位置ずれを防止する程度の固定で，通行部分（９）への落下を防止することができる。」（【０００８】）との記載及び図１，③甲４（登録実用新案第３１８３４２２号公報）の「この天井構造の連結具６の頂部とトンネル１の最頂部１ａの間に，仕切板７が張られており，仕切板７によって，天井板４，５の上方には，従来と同様に左右で送気路９，排気路１０が形成されている。もっとも，この仕切板７には，従来のように，天井板を保持するつり棒を設ける必要はない。」（【００１７】）との記載を総合すれば，本願の出願日当時，トンネルの技術分野において，「排気」と「送気」は明確に区別され，「排気ダクト」と「送気ダクト」は，別の用語として，使い分けられていたこと，トンネル内の換気を行うために，天井，天井板及び隔壁で形成される二つの空間をそれぞれ「排気ダクト」及び「送風ダクト」として用いることは技術常識であったことが認められる。そうすると，第１次補正後の請求項１の「複数の排気ダクト」とは，「排気ダクト」が複数存在することを意味するものであり，これには，排気ダクトが一つのみの場合は含まれないと解するのが相当である。イ次に，当初明細書等には，図１の従来のトンネルの構成図に関し，「４は天井１に取り付けられたナットで構成される結合部，吊り金具３は該結合部４に締め付けられるボルトで構成される。該吊り金具３の他端は固着部５を介して天井板２に取り付けられ，天井板２を吊っている。このように，天井板２でトンネルを２分しているのは，排気を行なうためである。１０，１１はトンネル内を照らすライトである。」（【０００２】），「即ち，吊り金具３に沿って隔壁を設け，その一方を送風ダクト，他方を排気ダクトとして，トンネル内の換気を行なっているものである。」（【０００３】）との記載がある。上記記載によれば，図１の従来のトンネルにおいて，天井１と天井板２の間の空間が吊り金具３に沿った隔壁によって２分され，一方を「送風ダクト」，他方を「排気ダクト」として換気を行っていることを理解できる。当初明細書等には，上記「送風ダクト」を「排気ダクト」として構成することなどにより，トンネルに「複数の排気ダクト」を形成することについては記載も示唆もない。
以上によれば，第１次補正後の請求項１の「合わせ込み部からトンネルの天井に排気用の隔壁を取り付けたことによりこれとトンネル天井壁で形成される複数の排気ダクトを形成し得ること」は，当初明細書等に記載はなく，当初明細書等の記載から自明な事項とはいえないものである。また，上記技術常識に照らすと，排気ダクトと送風ダクトとは，「対」となって換気機能を果たすことからすれば，排気ダクト及び送風ダクトを備える換気方式と複数の排気ダクトを備える換気方式とは，技術的思想を異にするものと認められる。
したがって，第１次補正は，当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものと認められるから，当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものではないというべきである。
(3)原告の主張について
原告は，第１次補正後の請求項１の「複数の排気ダクト」とは，複数の排気を含めた換気が可能なダクト程の意味であり，当初明細書の【０００２】，【０００３】及び図２には，「複数の排気ダクト」として，２分され，又は隔壁が設けられたことにより，一方が送風ダクト，他方が排気ダクトとされたものが示されているから，第１次補正は，当初明細書等に記載された事項の範囲内においてした補正である旨主張する。
しかしながら，前記(2)ア認定のとおり，第１次補正後の請求項１の「複数の排気ダクト」とは，「排気ダクト」が複数存在することを意味するものであり，これには，排気ダクトが一つのみの場合は含まれないと解するのが相当であるから，原告の上記主張は，その前提において採用することができない。
(4)小括
以上によれば，第１次補正は，当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものではなく，新規事項の追加に当たり，特許法１７条の２第３項所定の補正要件を満たしていないから，本願は，同法４９条１号の規定により拒絶されるべきものである。
したがって，これと同旨の本件審決の判断に誤りはないから，原告主張の取消事由１は理由がない。
２結論
以上のとおり，原告主張の取消事由１は理由がないから，その余の取消事由について判断するまでもなく，本件審決にこれを取り消すべき違法は認められない。
したがって，原告の請求は棄却されるべきものである。
知的財産高等裁判所第４部
裁判長裁判官          大      鷹    一    郎裁判官          國      分    隆    文裁判官          筈      井    卓    矢
（別紙）
【図１】
【図２】
【図３】


主        文
１本件控訴を棄却する。
２控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第１控訴の趣旨
１原判決中乙事件に関する部分を取り消す。
２被控訴人は，控訴人に対し，１７８万円及びこれに対する平成２２年１月１２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。３訴訟費用は，乙事件につき第１，２審とも被控訴人の負担とする。
４第２項につき仮執行の宣言
第２事案の概要（略語は原判決の表記による。）
１本件は，福岡市議会議員である控訴人が，被控訴人に対し，福岡市長（市長）により平成２１年４月１日行われた，控訴人に対する同年度の政務調査費３１２万円（月額２６万円の１２か月分）の交付決定（本件交付決定）に基づき平成２２年１月１２日を交付日とする同年１月分から同年３月分までの政務調査費合計７８万円及び遅延損害金の支払を求めるとともに，同日，市長が，被控訴人には控訴人に対して平成１６年度及び平成１７年度の各政務調査費の残余金合計１０１万２９６２円の返還請求権（本件返還請求権）があるとした上，これを自働債権，控訴人が被控訴人に対して有する政務調査費についての上記交付請求権（本件交付請求権）を受働債権とし，対当額で相殺した（本件相殺）として，上記交付請求に係る政務調査費を交付しなかったことは，控訴人の政務調査活動を妨害したものであり，国家賠償法１条１項に該当するなどとして，慰謝料１００万円及び遅延損害金の支払を求めた事案である（原審乙事件）。
原審は，本件交付請求権は，本件相殺により消滅したとして，本件交付請求権に基づく政務調査費の支払請求を棄却し，併せて，本件相殺は適法であって，これが国家賠償法１条１項に該当するものではないとして，控訴人の請求を棄却した。
そこで，控訴人がこれを不服として控訴した。なお，控訴人は，原審において，市長が控訴人に対して平成２１年２月２７日付けでした平成１６年度分及び平成１７年度分の政務調査費の各残余金及びこれらに対する遅延利息の合計１０１万２９６２円の返還を求める旨の決定（本件命令）につき，主位的にその取消しを，予備的にその無効確認を求め（原審甲事件），これが乙事件と併合されたが，原審が，本件命令は抗告訴訟の対象となる行政処分に当たらず，甲事件に係る訴えは不適法であるとしてこれを却下したものの，控訴人において，これに対して不服申立てをしていないため，甲事件に関しては，当審において審理判断の対象とならない。
２前提事実
前提事実については，原判決２頁末行目の「平成２０年法律第６９条」を「平成２０年法律第６９号」と改めるほかは，原判決の｢事実及び理由」欄の第２の２のとおりであるから，これを引用する。
３争点及び争点に関する当事者の主張
(1)残余金の有無及び額の判断基準（争点１）
（被控訴人の主張）
被控訴人は，控訴人に対し，平成１６年度及び平成１７年度の政務調査費に関して，本件命令のとおり，残余金１０１万２９６２円の返還請求権（本件返還請求権）を有している。
ア交付対象議員は，政務調査費の交付総額から，収支報告書の支出欄に記載された適正経費の総額を控除して残余金がある場合に，残余金返還義務を負うところ，控訴人の平成１６年度及び平成１７年度の政務調査費に関する収支報告書（本件各収支報告書）に記載された本件各切手代が適正経費でないことは当事者間に争いがない。
イ控訴人は，本件各切手代とは別に，収支報告書に記載のない適正経費を支出していたとして，収支報告書の支出欄を増額修正した上，これを含めて控除すると，残余金はなくなる旨主張するが，提出期限を過ぎた後に，収支報告書の支出欄を増額修正することはできない。理由は以下のとおりである。
(ア)政務調査費の支出対象は，当該年度に議員が実施した調査研究活動に要する経費であり，収支報告書の提出期限の経過により政務調査費の交付額が確定した後において，収支報告書の支出欄を増額修正することは，制度上認められない。
(イ)控訴人の主張は，政務調査費の交付額確定後になって，不適正支出が判明したことを契機として，当初の自らの充当判断を覆し，既に特定されている個別の支出内容を後になって差し替えることにより，不適正支出相当額の返還を免れようとするものであり，政務調査費制度の透明性及び公正性を害する。
(ウ)政務調査費の支出の増額修正を認めると，収支報告書の増額修正があるごとに，議長が支出内容の確認・検査を行わなければならず，正確な事実関係の把握が困難であり，交付額が確定しない不安定な状態が継続するなど，制度の適正かつ円滑な運用に支障が生じる。なお，控訴人が指摘する収支報告書の記載の訂正は，減額修正に係るものであり，不適正な支出が含まれていたことが判明したとして，当該市議あるいは市議団から自主的に政務調査費を返還したいとの申入れがあり，返還手続を適正に行うために行ったものであって，本件と事情を異にする。
ウ福岡市議会事務局（事務局）が，収支報告書の作成に当たり収支を一致させるように指導したということはない。
（控訴人の主張）
ア交付対象議員は，政務調査費の交付総額から，適正経費の総額を控除して残余がある場合に限り，その返還義務を負う。このことは，地方自治法１００条１３項が，政務調査費を，議員の調査研究に資するために必要な経費の一部として定めていることからも明らかである。イそして，控訴人は，後記(2)（控訴人の主張）アのとおり，平成１６年度及び平成１７年度において，本件各切手代を除いても，いずれも年間３１２万円を上回る適正経費を支出していたのであるから，これを控除する必要がある。本件各収支報告書を，上記適正経費を含めて訂正（増額）した上，これを控除するべきである。
なお，被控訴人は，平成２２年８月に，他の福岡市議会議員については，平成１８年度分ないし平成２０年度分の収支報告書の修正を認めている（甲２８（枝番含む），２９）。
ウ控訴人は，事務局から，収支報告書の収支を一致させるように指導を受けたところ，収支が一致する適正経費がなかったため，やむなく本件各切手を購入し，収支を一致させて，本件各収支報告書を提出したのである。(2)控訴人主張に係る適正経費の支出の有無（争点２）
（被控訴人の主張）
仮に，政務調査費の支出の増額修正が認められるとしても，控訴人主張に係る支出は，適正経費の支出とは認められない。
ア補助員等雇用費について


補助員等雇用費は，控訴人が提出した平成１６年度から平成１９年度までの各収支報告書においては，いずれもこれが２１６万円（月額１８万円の給与で補助員１人を１２か月雇用）と計上されていたが，平成２０年８月８日に示された新たな収支報告書において，平成１６年度及び平成１７年度の補助員等雇用費のみが，２５２万円（月額２１万円の給与で補助員１人を１２か月雇用）に増額して計上されており，不自然である。
イ事務所費及び調査旅費について
平成１６年度及び平成１７年度の事務所費，調査費及び諸事務費（自動車ガソリン代）については，領収書が提出されておらず，客観的に証明されているとはいえない。
また，いずれの年度も，当該事務所費の支出に当たり必要となる本件要領３条７号所定の「事務所設置届」が控訴人から議長に提出されておらず，政務調査費の事務所費の支出に必要な手続がとられていない。
ウ諸事務費について
諸事務費のうち，郵便料金については，郵便局の正規の領収書が提出されていない。
（控訴人の主張）
平成１６年度及び平成１７年度における政務調査費の収支は，正しくは以下のとおりである。
ア平成１６年度
(ア)収入                            合計３１２万０００３円ａ政務調査費交付金                  ３１２万００００円ｂ預金利息                                        ３円(イ)支出                            合計４４６万５０２５円ａ資料購入費                      合計１０万９３８０円ｂ広報広聴費                      合計５４万６０５０円ｃ補助員等雇用費                合計２５２万００００円ｄ調査旅費                          合計６万００００円ｅ事務所費                        合計１２万００００円ｆ諸事務費                      合計１１０万９５９５円(ウ)不足金                              １３４万５０２２円
イ平成１７年度
(ア)収入                            合計３１２万０００６円ａ政務調査交付金                    ３１２万００００円ｂ預金利息                                        ６円(イ)支出                            合計４４２万８２０５円ａ資料購入費                      合計１０万９３８０円ｂ広報広聴費                      合計５２万７５５０円ｃ補助員等雇用費                合計２５２万００００円ｄ調査旅費                          合計６万００００円ｅ事務所費                        合計１２万００００円ｆ諸事務費                      合計１０９万１２７５円(ウ)不足金                              １３０万８１９９円
(3)本件相殺の有効性（争点３）
（被控訴人の主張）
本件返還請求権と本件交付請求権とを相殺することができる。ア本件返還請求権は，本件命令により具体的に発生したものと認められる。
政務調査費の交付については，その実質的法律関係は給付関係であり，公金より支出されるという点で補助金類似の性格を有するものであって，補助金の交付についての規定が準用されるものというべきである。そして，福岡市補助金交付規則（福岡市規則第３５号）では，既に交付された補助金について，その返還が命ぜられた（１９条）にもかかわらず，これが返還されない（未納付である）場合，その者に対して，交付すべき補助金があるときは，相当の限度において，当該補助金額と未納付額とを相殺することができることになっている（２１条）ところ，交付すべき補助金につき，これが事前交付による場合（１７条１項ただし書）にも，同２１条の規定が準用されることになっているから，事前交付されている本件交付請求権についても，上記要件を充たすことになる。
そして，本件交付請求権と本件返還請求権は，いずれも政務調査費交付制度に関するものであり，同種の実体関係に基づく債権であるから，相殺を認めたとしても一方当事者に不利益・不公平にはならないし，法令上，相殺は禁止されていないから，本件相殺は有効である。イ仮に，本件命令が行政処分に当たらないとしても，本件条例１３条を直接の根拠として，政務調査費の残余額の返還義務が発生しており，本件各収支報告書の提出期限がその弁済期になるものと解されるから，本件返還請求権の発生が認められる。その余の事情については，アと同様である。
（控訴人の主張）
本件返還請求権と本件交付請求権とを相殺することはできない。ア政務調査費は，市長に申請を行い，関係書類を提出した上，交付決定がされ，その使用は，被控訴人から交付された金員を用いなければならないのであるから，特定されたものであり，他と相殺することはできないというべきである。
イ本件交付請求権が相殺されると，控訴人は，政務調査費交付金の支給を受けられず，調査研究活動を行えなくなるから，本件相殺は，控訴人の調査研究活動を妨害するものであって許されない。
第３当裁判所の判断
１争点１（残余金の有無及び額の判断基準）及び同２（控訴人主張に係る適正経費の有無）について
(1)本件返還請求権の存否については，交付対象議員の残余金返還義務について規定した本件条例１３条が，「交付対象議員は，その年度において交付を受けた政務調査費の総額から，（中略）交付対象議員がその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合は，これを速やかに市長に返還しなければならない。」と定めているところ，上記にいう「交付対象議員がその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額」につき，被控訴人は，収支報告書の支出欄に記載された適正経費の総額をいうものと主張するのに対し，控訴人は，これを否定し，その支出が適正経費としてのものであれば足りる旨主張する。
そこで検討すると，そもそも政務調査費は，議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付されるものであるから（地方自治法１００条１３項），地方自治法は，政務調査費の交付を受けた議員がその交付額を上回る金額の上記経費を支出することを禁ずるものではないと解される。もっとも，政務調査費の制度を定めた地方自治法の趣旨は，議会の審議能力を強化し，議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため，議会における議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し，併せてその使途の透明性を確保しようとする点にあり，地方自治法１００条１４項に規定する政務調査費の収支報告書の制度は，上記のような政務調査費制度の立法趣旨，特にそれが議員活動の公費による助成という性格を有するところから，その使途の適正と透明性を確保すべきであるとの見地に立って，特に収支報告書の制度を創設したものと解される。


上記趣旨及び規定を受けて，本件条例は，交付対象議員は，政務調査費の収支を明らかにした会計帳簿を備え，領収書等の証拠書類を整理するなどして，政務調査費の経理を明確に行わなければならない旨（９条２項，１２条１項），本件要領は，交付対象議員は，政務調査費の出納を管理し，金銭出納簿の記載や支出の根拠となるべき領収書，証票類を常に整理しておくべきこと，政務調査費の保管については，専用の預金口座を備えるものとする旨（４条）をそれぞれ定め，いずれも政務調査費の使途の透明性を確保しようとしているのであり，特に，帳簿作成については，支出の都度作成することが当然予定されるものであることからすれば，交付対象議員が交付を受けた政務調査費は，自己の財産とは別口座で管理し，支出の都度，政務調査費から支出することを明確にして，会計帳簿に記載することが要求されているものである。
そうすると，本件条例１３条にいう「交付対象議員がその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額」とは，使途基準に適合した経費であって，収支報告書の支出欄に記載されたものの総額をいうものと解すべきであり，これに反する控訴人の主張は採用することができない。
(2)次に，収支報告書の記載に誤りがあった場合，その訂正が認められるか否かを検討すると，政務調査費の制度においては，政務調査費の使途の適正と透明性が求められ，これを収支報告書の記載，管理方法等によって確保しようとする趣旨からすれば，収支に関して誤りがあった場合には，資料を添付するなどして速やかに訂正等を行うことも認められるものというべきである。
そこで，進んで，本件につき，収支報告書に上記誤りがあったか否かについて検討すると，前記前提事実及び証拠（甲７，８，１４，乙１６（枝番があるものはこれを含む。），原審証人Ａ，原審控訴人本人）によれば，平成１９年９月７日，控訴人が政務調査費により購入した本件各切手を当該年度ではなく，次年度に使用したことを認めた旨の報道がされたこと，そこで，事務局総務課長（以下「総務課長」という。）が，控訴人に対して事情聴取をしたところ，控訴人は，郵便の発送作業が遅れたが，出納整理期間内に発送すれば問題はないとの認識であったと回答したこと，同月１１日，総務課長が控訴人に対して再度確認したところ，控訴人は，自己負担としていた郵送代を本件各切手を購入することにより精算したものであって問題はない旨の回答をしたこと，福岡市議会議長（議長）は，これに対して不適正な支出であって自主的に返還するよう控訴人に求めたこと，控訴人は，その後，事務局から収支報告書の収支を一致させるよう指導を受けたなどと主張するようになり，平成２０年８月８日頃には，「平成１６年度及び平成１７年度における政務調査費の収支報告書の提出について」と題する書面（甲７，８）を議長宛てに提出して，本件各切手代とは別に，適正支出があり，政務調査費の収支報告書を増額修正してほしい旨主張するに至ったことが認められ，これらの事実によれば，そもそも控訴人が提出した収支報告書の内容は，控訴人の提出当時の認識と合致していたものであり，上記訂正を要する誤りがあったとは認められない上，控訴人は，本件各切手代を政務調査費から支出したことについて，議長から不適正支出であって自主的に返納するようにとの指摘を受けて１年近くたった後，収支報告書の支出の差し替えともいうべき訂正を求めているのであるから，上記政務調査費の制度の趣旨に照らして，このような訂正ができるものということはできない。結局，平成１６年度及び平成１７年度における，控訴人が交付を受けた政務調査費の総額からその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除した金額は，本件各切手の購入代金と同額であり，控訴人は被控訴人に対し，同額の返還義務を負うというべきである。(3)なお，控訴人は，控訴人が提出した本件各収支報告書の記載について，正確な記載ができない事情があった旨主張し，平成１６年度及び平成１７年度において，政務調査費の交付総額を上回る支出をしていたものの，事務局から，収支報告書の収支を一致するように指導されたために，やむなく本件各収支報告書に本件各切手代としてこれを記載したと主張するとともに，事務局から，収支報告書に添付する領収書等の合計金額は，政務調査費の交付総額を超えてはならないという指導を受けた旨の供述をする（原審控訴人本人９項）。
しかしながら，被控訴人はこれを否認しているところ，控訴人本人の上記供述を裏付ける客観的証拠はなく，また，一般に，領収書等の合計金額が交付総額と一致することはほとんどないのであるから，事務局がそのような，いわば無理を強いることをしたとするのは不自然の感を免れないし，平成１６年４月５日に行われた，控訴人が当時所属していたＢ党福岡市議団の政務調査費に関する勉強会において，事務局が，収支報告書に併せて提出する領収書に記載された金額の合計が，政務調査費の交付総額を超えた場合でも，そのまま領収書を提出して差し支えない旨を説明していたこと（乙２）に照らしても，控訴人本人の上記供述は採用し難い。
なお，控訴人が，事務局職員の発言等を誤解し，収支報告書に添付する領収書等の合計金額は，政務調査費の交付総額を超えてはならないものと誤信して，本件各切手を購入し，これを収支報告書に記載したとしても，本件各収支報告書の記載内容を後に変更することが許されることにはならない。(4)以上から，争点２については，その判断の要を見ない。
２争点３（本件相殺の有効性）について
(1)本件相殺の自働債権である本件返還請求権の額は，本件各切手代に相当する残余金元本８６万８４５０円である。


なお，被控訴人は，本件条例１３条が残余金の具体的な弁済期を定めているという前提に立ち，上記残余金元本のほか，平成１６年度の残余金４３万６０００円に対する同年度の収支報告書提出期限後である平成１７年５月３日から本件命令の日である平成２１年２月２７日までの遅延利息（５％）及び平成１７年度の残余金４３万２４５０円に対する同年度の収支報告書提出期限後   である   平成１   ８年５   月２日   から上   記本件   命令の   日まで   の遅延   利息（５％）についての各請求権があるとして，これを相殺の自働債権とするもののようであるが，本件条例１３条の「速やかに市長に返還しなければならない」との規定文言のみによっては，残余金の具体的な弁済期が定まっていると解することは困難であるし，福岡市税外収入金の督促及び延滞金条例（乙１３）の規定によれば，延滞金発生の前提として，市長は，納期限後２０日以内に督促状を発しなければならない旨の規定が存するところ，本件全証拠によっても，被控訴人が，控訴人に対し，本件命令以前の時点で，かかる督促状を発した事実は認められないから，上記遅延利息が発生していたと認めるには足りない。
(2)次に，本件相殺の有効性について見ると，本件相殺の受働債権である本件交付請求権，すなわち平成２２年１月から３月分までの政務調査費の交付請求権については，相殺を禁止する旨の法規上の規定はないが，政務調査費の制度は，いわゆる地方分権一括法の施行により地方公共団体の自己決定権や自己責任が拡大し，その議会の担う役割がますます重要なものとなってきていることに鑑み，議会の審議能力を強化し，議員の調査研究活動の基盤の充実を図るため，議会における会派又は議員に対する調査研究の費用等の助成を制度化し，併せてその使途の透明性を確保しようとしたものであるから，その趣旨を損なうことなく運用されなければならない。そこで，本件を見ると，政務調査費の交付が，地方自治法１００条１３項が定めるとおり，政務調査活動の費用の一部を交付するものにすぎず，政務調査費の相殺によっては，直ちに調査研究活動に支障を来すものとはいい難いこと，政務調査費は，その使用額のほか，使途の適合性や手続的要件を充たしているかといった審査を経て残余金があるときには，その返還が義務づけられていることに加え，本件相殺の自働債権が，平成２１年２月２７日にされた本件命令の対象である，被控訴人の控訴人に対する平成１６年度政務調査費の残余金４３万６０００円及び平成１７年度政務調査費の残余金４３万２４５０円の返還請求を内容とするものである（本件返還請求権），他方，本件相殺の受働債権が，本件交付決定による平成２１年の政務調査費３１２万円のうち，平成２２年１月１２日を交付日とする同年１月分から同年３月分までの７８万円の交付請求権（本件交付請求権）であること，平成２１年２月２７日に本件相殺の通知がされたことが明らかであること等，その債権の性質，関連性，発生時期の接着性等にも照らすと，本件相殺は，控訴人に支給されるべき政務調査費の金額に関する調整的な意味合いを有するにとどまるのであって，政務調査費の制度の趣旨を損なうおそれがあるものということはできず，相殺として有効なものというべきである。これに反する控訴人の主張は採用することができない。
そうすると，平成２２年１月１２日の時点で，被控訴人は控訴人に対して合計８６万８４５０円の残余金返還請求権を有していたものと認められるから，控訴人の被控訴人に対する７８万円の本件交付請求権は，本件相殺により，全額について消滅したこととなる。
３以上によれば，本件請求を認容した原判決は相当であり，本件控訴は理由がないから棄却することとして，主文のとおり判決する。
福岡高等裁判所第５民事部
裁判長裁判官          西              謙      二裁判官          足      立      正      佳裁判官          石      山      仁      朗
（原裁判等の表示）
主                    文
１原告の甲事件の請求に係る訴えをいずれも却下する。２原告の乙事件の請求をいずれも棄却する。
３訴訟費用は，甲，乙事件とも原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
１甲事件
(1)主位的請求
被告が原告に対し，平成２１年２月２７日付けでした政務調査費交付金残余金１０１万２９６２円の返還命令決定処分を取り消す。
(2)予備的請求
被告が原告に対し，平成２１年２月２７日付けでした政務調査費交付金残余金１０１万２９６２円の返還命令決定処分は無効であることを確認する。
２乙事件
被告は，原告に対し，１７８万円及びこれに対する平成２２年１月１２日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要等
１事案の概要
甲事件は，福岡市議会議員である原告が，市長が原告に対して平成２１年２月２７日付けでした平成１６年度分及び平成１７年度分の政務調査費の各残余金及びこれらに対する遅延利息の合計１０１万２９６２円の返還を求める旨の決定（以下「本件命令」という。）につき，いずれも残余金はないとして，主位的に本件命令の取消しを，予備的に本件命令の無効確認を求めた事案である。
乙事件は，原告が，被告に対して，政務調査費交付請求権に基づき，平成２２年１月分から同年３月分までの政務調査費７８万円及びこれに対する当該政務調査費の交付日である平成２２年１月１２日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに，被告が上記政務調査費を上記交付日に交付しなかったことにより，原告の調査研究活動が妨害されたなどとして，国家賠償法１条１項に基づき，慰謝料１００万円及びこれに対する上記同日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
２前提事実
(1)関連法令等（公知の事実，乙１，同６，同１１）ア   地方自   治法（   平成２   ０年法   律第６   ９条に   よる改   正前の   もの。   以下同じ。）
(ア)１００条１３項
普通地方公共団体は，条例の定めるところにより，その議会の議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として，その議会における会派又は議員に対し，政務調査費を交付することができる。この場合において，当該政務調査費の交付の対象，額及び交付の方法は，条例で定めなければならない。
(イ)同条１４項
前項の政務調査費の交付を受けた（中略）議員は，条例の定めるところにより，当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする。


イ福岡市政務調査費の交付に関する条例（平成１６年３月２９日条例第４３号。以下「本件条例」という。）
(ア)２条１項
政務調査費は，福岡市議会の会派（以下「会派」という。）並びに３条１項の規定により９万円の額を選択した会派に所属する議員及びいずれの会派にも所属しない議員に対して交付する。
(イ)３条１項
会派に対し交付する政務調査費の月額は，３５万円又は９万円の額のうちから各会派が選択した額に，当該会派の所属議員数を乗じて得た額とする。
(ウ)同条２項
２条１項に規定する議員（以下「交付対象議員」という。）に対し交付する政務調査費の月額は，２６万円とする。
(エ)８条
（前略）交付対象議員は，政務調査費を別に定める使途基準に従って使用するものとし，市政に関する調査研究のため必要な経費以外のものに充ててはならない（以下，上記使途基準に適合する経費を「適正経費」という。）。
(オ)９条２項
交付対象議員は，交付を受けた政務調査費の経理を明確に行わなければならない。
(カ)１１条１項
政務調査費の交付を受けた（中略）交付対象議員は，別に定める様式により，政務調査費に係る収入及び支出の報告書（以下「収支報告書」という。）を作成し，議長に提出しなければならない。
(キ)同条２項
収支報告書は，前年度の交付に係る政務調査費について，毎年４月３０日までに提出しなければならない。
(ク)１２条１項
政務調査費の交付を受けた（中略）交付対象議員は，政務調査費の収支を明らかにした会計帳簿を備えるとともに，領収書等の証拠書類を整理し，これらの書類を当該政務調査費に係る収支報告書の提出期限の日の翌日から起算して５年を経過する日まで保管しなければならない。
(ケ)同条２項
政務調査費の交付を受けた議員は，前項の領収書等の証拠書類であって１件当たり５万円以上の支出に係るものの写しを，（中略）収支報告書と併せて提出しなければならない。
(コ)１３条
（前略）交付対象議員は，その年度において交付を受けた政務調査費の総額から，（中略）交付対象議員がその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合は，これを速やかに市長に返還しなければならない。
(サ)１４条１項
議長は，１１条１項の規定により提出された収支報告書及び１２条２項の規定により提出された領収書等の証拠書類の写しを，提出期限の日の翌日から起算して５年を経過する日まで保存しなければならない。
(シ)同条２項
何人も，議長に対し，前項の収支報告書の閲覧を請求することができる。
ウ福岡市政務調査費取扱要領（平成１６年４月１日から平成１９年３月３１日まで施行されていたもの。以下「本件要領」という。）
(ア)４条
政務調査費の支出手続は，次の各号に掲げるとおりとする。
ａ４号
（前略）議員は，政務調査費の出納を管理し，金銭出納簿の記載や支出の根拠となるべき領収書，証   票類を常に整理しておくも   のとする。
ｂ５号
政務調査費の   保管につい   ては，専用の   預金口座を   備えるもの   とする。
(イ)６条１項
議長は，本件条例１１条１項及び１２条２項の規定により提出された収支報告書及び領収書等の証拠書類の写しの内容を検査し，必要があると認めるときは，（中略）議員に対し，関係書類の提出を求めることができる。
(ウ)同条２項
議長は，関係書類等の処理に不   適切なものがあると認めたと   きは，（中略）議員に対し，その修正を命ずることができる。(2)市長は，平成１６年４月１日，原告に対する平成１６年度の政務調査費３１２万円（月額２６万円の１２か月分）の交付決定をし，原告に対し，平成１７年１月１１日までに合計３１２万円を交付した。
（争いがない事実，乙１２）
(3)原告は，平成１７年３月３１日までの間に，交付を受けた政務調査費のうち，４３万６０００円を除き，適正経費に支出した。その上で，原告は，同日，郵便局において，４３万６０００円分の切手を購入し，「福岡市議会Ｃ」宛ての領収証書を受領し，政務調査費の収支について備え付けていた会計帳簿にその旨の記載をした。
そして，原告は，同年４月１８日，福岡市議会議長（以下「議長」という。）に対し，次の内訳の平成１６年度の収支報告書（以下「平成１６年度収支報告書」という。）を提出した。原告がイ(ウ)の諸事務費として記載した費用は，上記切手の購入代金であったが，原告は，平成１６年度内には上記切手を使用しなかった。
ア収入                                合計３１２万０００３円(ア)政務調査費交付金                      ３１２万００００円(イ)預金利息                                            ３円イ支出                                合計３１２万００００円(ア)広報広聴費                              ５２万４０００円(イ)補助員等雇用費                        ２１６万００００円(ウ)諸事務費（切手）                        ４３万６０００円ウ残余金                                                ３円（争いがない事実，甲３，同５の１及び１６，原告本人）(4)市長は，平成１７年４月１日，原告に対する平成１７年度の政務調査費３１２万円（月額２６万円の１２か月分）の交付決定をし，原告に対し，平成１８年１月１０日までに，合計３１２万円を交付した。
（争いがない事実）


(5)原告は，平成１８年３月３１日までの間に，交付を受けた政務調査費のうち，４３万２４５０円を除き，適正経費に支出した。その上で，原告は，同日，Ｄ郵便局において，２０万２４５０円分，同日，Ｅ郵便局で２３万円分の各切手を購入し，「福岡市議会Ｃ」宛ての領収証書を受領し，政務調査費の収支について備え付けていた会計帳簿にその旨の記載をした。原告は，同年４月２８日，議長に対し，次の内訳の平成１７年度の収支報告書（以下「平成１７年度収支報告書」といい，平成１６年度収支報告書と併せて「本件各収支報告書」という。）を提出した。原告がイ(ウ)の諸事務費として記載した費用のうち，４３万２４５０円は，上記切手の購入代金であったが，原告は，平成１７年度内には上記切手を使用しなかった。ア収入                                合計３１２万００００円(ア)政務調査費交付金                      ３１２万００００円(イ)預金利息                                            ６円イ支出                                合計３１２万００００円(ア)広報広聴費                              ５０万００００円(イ)補助員等雇用費                        ２１６万００００円(ウ)諸事務費（切手）                        ４６万００００円ウ残余金                                                ６円（争いがない事実，甲３，同６の１及び１５，１６，原告本人）(6)原告は，その後，報道機関の取材に対し，平成１６年度収支報告書に記載された４３万６０００円分の切手及び平成１７年度収支報告書に記載された切手のうち４３万２４５０円分（以下「本件各切手」という。）について，いずれも当該年度内に使用されたものではないと回答し，このことは平成１９年９月７日付けの新聞記事に掲載された。
（乙５，同１６）
(7)市長は，本件各切手がいずれも当該年度内に使用されたものでないことから，本件各切手の購入代金は適正経費に該当しないと判断し，平成２１年２月２７日，原告に対して，平成１６年度政務調査費の残余金４３万６０００円及びこれに対する平成１７年５月３日から平成２１年２月２７日まで年５分の割合による遅延利息（総額５１万９３７７円），並びに，平成１７年度政務調査費の残余金４３万２４５０円及びこれに対する平成１８年５月２日から平成２１年２月２７日まで年５分の割合による遅延利息（総額４９万３５８５円）の合計１０１万２９６２円の返還を求める旨の決定をした（本件命令）。
（争いがない事実，甲３）
(8)市長は，平成２１年４月１日，原告に対する同年度の政務調査費３１２万円（月額２６万円の１２か月分）の交付決定（以下「本件交付決定」という。）をした。
（甲１８の２）
(9)原告   は，同   年６月１   ５日，   本件命令   の取消し   を求める   訴えを提   起した（甲事件）。
（顕著な事実）
(10)市長は，平成２２年１月１２日，原告に対し，被告が原告に対して有する残余金１０１万２９６２円の返還請求権（以下「本件返還請求権」という。）を自働債権とし，原告が被告に対して有する，同日を交付日とする同年１月分から同年３月分までの政務調査費７８万円の交付請求権（以下「本件交付請求権」という。）を受働債権として，これらを対当額で相殺する旨を通知した（以下「本件相殺」という。）。
（甲１０，同１１）
(11)原告は，同年１月１８日，政務調査費７８万円の交付等を求める訴えを提起した（乙事件）。
（顕著な事実）
３争点及び当事者の主張
(1)本件命令の行政処分性等（本案前の争点－争点１）
ア原告の主張
本来，政務調査費の返還請求については，任意の催告又は民事訴訟によるべきであるが，被告は，本件命令を行い，これに基づいて，本件相殺を行うなどしているから，本件命令を取り消す必要がある。仮にそうでないとしても，本件命令は法律上の根拠を欠き，無効であり，被告は，本件相殺後の残額についても相殺を予定しているので，無効確認の利益がある。
イ被告の主張
(ア)市長は，政務調査費に係る予算執行上の責任者として，交付対象議員から提出を受けた収支報告書の記載内容の審査及び確認を行い，条例を根拠とする優越的地位に基づき，当該議員の本件条例１３条に基づく残余金の返還義務を具体的に発生させ，その範囲ないし内容を一方的に確定するのであるから，市長の返還命令は行政処分と解すべきである。また，政務調査費は，市長が行政処分である交付決定を行うことによって支給されるが，当該年度の政務調査費の交付総額及び残余金の額は，市長が，交付対象議員から提出を受けた収支報告書の記載内容を審査及び確認するという精算行為によって確定するものであるから，返還命令は，交付決定の当初から予定されている行政処分であり，両者は政務調査費交付制度上不可分一体の関係にある。
さらに，政務調査費は，公益を目的として公金より支出されるという点において補助金類似の性格を有するのみならず，地方議会の構成員たる議員という身分に付随して交付されるため極めて公的性格の高い特別な助成金であることからすると，その使途の透明性を確保し，適正な運用を図っていくことがより強く要請されるから，政務調査費に係る予算執行上の責任者である市長に，返還命令権限を付与することが必要かつ合理的である。
(イ)無効確認請求については，原告は，行政事件訴訟法３６条に規定する原告適格を有せず，訴えの利益もないから不適法である。
(2)残余金の有無及び額の判断基準（争点２）
ア原告の主張
(ア)交付対象議員は，政務調査費の交付総額から，収支報告書の支出欄に記載のないものを含めた適正経費の総額を控除して残余がある場合に限り，その返還義務を負う。
このことは，地方自治法１００条１３項が，政務調査費を，議員の調査研究に資するために必要な経費の一部として定めていることからも明らかである。
(イ)原告は，後記(3)アのとおり，平成１６年度及び平成１７年度において，本件各切手代を除いても，いずれも年間３１２万円を上回る適正経費を支出していた。
原告は，福岡市議会事務局（以下「事務局」という。）から，収支報告書の収支を一致させるように指導を受けたところ，収支が一致する適正経費がなかったため，やむなく本件各切手を購入し，収支を一致させて，本件各収支報告書を提出したのである。
このように，本件各収支報告書の記載内容には誤りがあるから，訂正が認められるべきである。


イ被告の主張
交付対象議員は，政務調査費の交付総額から，収支報告書の支出欄に記載された適正経費の総額を控除して残余がある場合に，残余金返還義務を負うのであり，収支報告書の提出期限を過ぎた後に，その支出欄を増額修正することはできない。
理由は以下のとおりである。
(ア)政務調査費の支出対象は，当該年度に議員が実施した調査研究活動に要する経費であり，収支報告書の提出期限の経過により政務調査費の交付額が確定した後において，収支報告書の支出欄を増額修正することは，制度上認められない。
(イ)原告の主張は，政務調査費の交付額確定後になって，不適正支出が判明したことを契機として，当初の自らの充当判断を覆し，既に特定されている個別の支出内容を後になって差し替えることにより，不適正支出相当額の返還を免れようとするものであり，政務調査費制度の透明性及び公正性を害する。
(ウ)政務調査費の支出の増額修正を認めると，消滅時効にかかるまでの５年間は，収支報告書の増額修正がある毎に，議長が支出内容の確認・検査を行わなければならず，時間の経過等により正確な事実関係の把握が困難であるし，長期間にわたって交付額が確定しない不安定な状態となり，制度の適正かつ円滑な運用に支障が生じる。
(3)原告主張に係る適正経費の支出の有無（争点３）
ア原告の主張
平成１６年度及び平成１７年度における政務調査費の収支は，正しくは以下のとおりである。
(ア)平成１６年度
ａ収入                            合計３１２万０００３円(ａ)政務調査費交付金                  ３１２万００００円(ｂ)預金利息                                        ３円ｂ支出                            合計４４６万５０２５円(ａ)資料購入費                      合計１０万９３８０円(ｂ)広報広聴費                      合計５４万６０５０円(ｃ)補助員等雇用費                合計２５２万００００円(ｄ)調査旅費                          合計６万００００円(ｅ)事務所費                        合計１２万００００円(ｆ)諸事務費                      合計１１０万９５９５円ｃ不足金                              １３４万５０２２円
(イ)平成１７年度
ａ収入                            合計３１２万０００６円(ａ)政務調査交付金                    ３１２万００００円(ｂ)預金利息                                        ６円ｂ支出                            合計４４２万８２０５円(ａ)資料購入費                      合計１０万９３８０円(ｂ)広報広聴費                      合計５２万７５５０円(ｃ)補助員等雇用費                合計２５２万００００円(ｄ)調査旅費                          合計６万００００円(ｅ)事務所費                        合計１２万００００円(ｆ)諸事務費                      合計１０９万１２７５円ｃ不足金                              １３０万８１９９円
イ被告の主張
仮に，政務調査費の支出の増額修正が認められるとしても，原告主張に係る支出は，適正経費の支出とは認められない。
(ア)補助員等雇用費について
補助員等雇用費は，原告が提出した平成１６年度から平成１９年度の収支報告書においては，いずれも２１６万円（月額１８万円の給与で補助員１人を１２か月雇用）と計上されていたが，平成２０年８月８日に示された新たな収支報告書において，平成１６年度及び平成１７年度の補助員等雇用費のみが，２５２万円（月額２１万円の給与で補助員１人を１２か月雇用）に増額して計上されており，不自然である。
(イ)事務所費及び調査旅費について
平成１６年度及び平成１７年度の事務所費，調査費及び諸事務費（自動車ガソリン代）については，領収書が提出されておらず，客観的に証明されているとはいえない。
また，いずれの年度も，当該事務所費の支出に当たり必要となる本件要領３条７号所定の「事務所設置届」が原告から議長に提出されておらず，政務調査費の事務所費の支出に必要な手続がとられていない。
(ウ)諸事務費について
諸事務費のうち，郵便料金については，郵便局の正規の領収書が提出されていない。
(4)本件相殺の有効性（争点４）
ア被告の主張
本件命令により，本件返還請求権が具体的に発生したものと認められる。仮に，本件命令に処分性がないとしても，本件条例１３条を直接の根拠として，政務調査費の残余額の返還義務が発生しており，本件各収支報告書の提出期限がその弁済期になるものと解されるから，本件返還請求権の発生が認められる。
そして，本件交付請求権と本件返還請求権は，いずれも政務調査費交付制度に関するものであり，同種の実体関係に基づく債権であるから，相殺を認めたとしても一方当事者に不利益・不公平にはならないし，法令上，相殺は禁止されていないから，本件相殺は有効である。
イ原告の主張
前記(2)及び(3)のとおり，原告は残余金返還義務を負わないから，本件相殺は無効である。
また，本件交付請求権が相殺されると，原告は，政務調査費交付金の支給を受けられず，調査研究活動を行えなくなるから，本件相殺は，原告の調査研究活動を妨害するものであって許されない。
(5)国家賠償法上の違法性の有無（争点５）
ア原告の主張
前記(4)イのとおり，本件相殺は無効であるから，被告が平成２２年２月１２日に政務調査費７８万円を交付しなかったことは違法である。原告は，被告の上記違法行為によって，調査研究活動を妨害され，また，本件相殺があたかも有効であるかのような報道がなされたために名誉を著しく毀損された。
これによって原告が受けた精神的損害に対する慰謝料としては１００万円が相当である。
イ被告の主張
前記(4)アのとおり，本件相殺は有効であるから，被告が政務調査費７８万円を交付しなかったことは違法ではない。
第３当裁判所の判断
１争点１（本件命令の行政処分性）について
(1)判断


原告が本件命令の取消し又は無効確認を求めるためには，本件命令が「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当することを要する（行訴法３条２項，同条４項）ところ，ここでいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」とは，公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち，その行為によって，直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうと解される（最高裁昭和３９年１０月２９日第一小法廷判決・民集１８巻８号１８０９頁参照）。これを本件についてみると，地方自治法及び本件条例上，市長の返還命令に関する規定は存在しないし，本件条例１３条は，「交付対象議員は，その年度において交付を受けた政務調査費の総額から，（中略）交付対象議員がその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合は，これを速やかに市長に返還しなければならない。」と規定して，市長の返還命令などといった特別な手続を経ることなく，交付対象議員の残余金返還義務を一般的に生じさせる旨規定しているものと考えられる。
また，市長の返還命令があったとしても，残余金返還義務の有無及び額を確定するなどの効力があると解するべき根拠は法及び条例上見当たらないし，これによって，滞納処分による強制執行を行い得るというような効果が生じる旨の法的根拠も見当たらない。
そうすると，本件命令は，法令上の直接の根拠を有するものではなく，また，法律効果としても，原告に対して，被告が当該返還命令に係る金額の本件条例１３条の規定する残余金債権を有する旨の認識を持っている旨の観念の通知をし，その支払を催告する効力を有するにすぎないというべきであり，公定力を有するものとは解されず，市長の返還命令を受けた交付対象議員は，行政訴訟によって，その取消等を求めるまでもなく，直ちに民事訴訟手続において残余金返還義務の不存在を主張して救済を求めることができるものと解され，本件命令は，「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当しないというべきである。
そうだとすれば，甲事件に係る原告の各訴えは，その余の点について判断するまでもなく，いずれも不適法であるから却下を免れない。
(2)原告の主張に対する判断
原告は，本件命令により相殺等が行われていること等を理由に，本件命令の取消，無効確認を求める必要があるとし，本件命令により原告の法的地位が不安定となっている旨主張するものと解され，確かに，本件命令は，行政処分の体裁で原告に送付されているから（甲３），原告がそのように受け止めることも無理はないともいえる。
しかしながら，前記判断のとおり，本件命令は，直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものに該当するとはいえず，原告は政務調査費の残余金返還義務の有無，金額について紛争があるときは，本件命令の有無にかかわらず，民事訴訟において，救済を受ける機会を与えられているものと解されるから，原告の上記主張は採用できない。
また，原告は，本件命令は，法律上の根拠を欠き，無効である等ともいうが，行政事件訴訟法上の無効確認訴訟は，その対象となる行為が行政処分であることを要するのであり，本件命令が行政処分性を欠く以上，不適法といわざるを得ない。
(3)被告の主張に対する判断
ア被告は，本件命令の行政処分性を争わず，むしろ，交付対象議員から収支報告書の提出を受けた市長が，その記載内容の審査及び確認を行い，条例に基づく優越的地位に基づき，交付対象議員の残余金返還義務を具体的に発生させ，その範囲ないし内容を一方的に確定するのであるから，市長の返還命令は行政処分と解すべきであると主張する。
しかしながら，行政処分性については自白の対象となるものではなく，上記(1)のとおり，地方自治法及び本件条例には，市長の返還命令の根拠となる規定が存しないのみならず，本件条例の施行規程（乙４）や本件要領を併せ見ても，返還命令の前提となる市長による収支報告書の審査に関する規定や，返還命令の効力等に関する規定が何ら存しないのであるから，本件条例が，政務調査費の残余金の返還に関して，市長に優越的地位を付与していると認めることはできず，被告の主張は採用できない。イまた，被告は，各年度の政務調査費の交付総額及び残余金の有無ないし額は，市長の精算行為によって確定するから，市長の返還命令は，交付決定の当初から予定されている行政処分であり，両者は政務調査費交付制度上不可分一体の関係にあると主張する。
しかしながら，前記前提事実記載のとおり，議員に対する政務調査費の交付額は，本件条例３条で，一律月額２６万円（年額３１２万円）と定められているから，市長の交付決定によって政務調査費の交付額は確定するのであるし，本件命令も，平成１６年度，平成１７年度の政務調査費について，平成２１年に行われているのであり，政務調査費の交付を受けたすべての交付対象議員について，収支報告書の提出後間もなく，精算行為を行って，残余金の有無及びその範囲を確定する等の手続が行われているといった事実も認められない。
また，仮に返還命令が精算行為の意味を有するものとすると，いったん返還命令がなされた後に，適正経費に当たらない他の支出が判明したような場合には，さらなる残余金の返還はもはや求め得ないということになると考えられるが，このことも妥当性を欠くというべきである。以上からすれば，市長の交付決定と返還命令とが不可分一体の関係にあると解すべき理由はなく，被告の上記主張も採用できない。ウさらに，被告は，政務調査費は，その使途の透明性を確保し，適正な運用を図っていくことが強く要請されるから，政務調査費に係る予算執行上の責任者である市長に，返還命令権限を付与することが必要かつ合理的である旨の主張をする。
しかしながら，上記(1)のとおり，被告は，交付対象議員に対して不当利得返還請求訴訟を提起するなどして，残余金を回収することができるのであるから，市長に返還命令権限が付与されていると解さなければ，政務調査費の使途の透明性を確保するという目的が達せられないとはいえないし，また，仮に，市長に返還命令権限を付与することが上記目的を達するのに合理的であるとしても，それはどのような条例を制定するのが適当かという問題であって，現行の本件条例の解釈とは区別して考えるべき問題である。
したがって，被告の上記主張もこれを採用することができない。２争点２（残余金の有無及び額の判断基準）について
(1)判断
交付対象議員の残余金返還義務について規定した本件条例１３条は，「交付対象議員は，その年度において交付を受けた政務調査費の総額から，（中略）交付対象議員がその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合は，これを速やかに市長に返還しなければならない。」と定めているところ，上記にいう「交付対象議員がその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額」の意義が問題となる。


この点，本件条例及び関係法規の規定において，交付を受けた政務調査費から支出するものかどうかは留保し，後に，年度末等において，政務調査費に充当する支出を選択することが許される旨の規定はない。かえって，本件条例上，交付対象議員は，政務調査費の収支を明らかにした会計帳簿を備え，領収書等の証拠書類を整理するなどして，政務調査費の経理を明確に行わなければならないこと（９条２項，１２条１項），本件要領には，交付対象議員は，政務調査費の出納を管理し，金銭出納簿の記載や支出の根拠となるべき領収書，証票類を常に整理しておくべきこと，政務調査費の保管については，専用の預金口座を備えるものとすること（４条）が定められており，これらの規定，なかんずく，帳簿作成については，支出の都度作成することが当然予定されるものであることからすれば，交付対象議員が交付を受けた政務調査費は，自己の財産とは別口座で管理し，支出の都度，政務調査費から支出することを明確にして，会計帳簿に記載することが要求されているものであり，「交付対象議員がその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した」といい得るには，単に，使途基準に合致していれば足りるものとは解されず，その支出の時に，交付を受けた政務調査費から支出する意思をもってなされることを要するものと解するべきである。
ところが，原告は，前記前提事実(3)及び(5)のとおり，各年度の末日に，切手を購入して，「福岡市議会Ｃ」宛ての領収証書を受領し，その旨，備え付けていた政務調査費の帳簿に記載し，これを議長に提出する収支報告書に転記して提出しているのであり，その意思が，交付を受けた政務調査費から上記切手の購入代金を支出することにあったことは明らかであり，原告はその余の政務調査費については特に問題なく支出していたことが窺われ，年度の各末日に切手代金として，政務調査費の残額をほとんど（残余はいずれも数円）使い切っていることからすれば，原告が切手代金に代わるものとして本件において主張しているその余の費用について，政務調査費から支出する意思がなかったことは明らかである。
そして，上記切手代金が政務調査費としての適正経費に該当しないことは当事者間に争いがないから，平成１６年度及び平成１７年度における，原告が交付を受けた政務調査費の総額からその年度において市政の調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除した金額は，上記切手購入代金と同額であり，原告は被告に対し，同額の返還義務を負うというべきである。
なお，被告は，上記に関し，収支報告書の提出までは，どの支出を政務調査費から支出したものかどうかを交付対象議員が決定し得るとの趣旨の主張をしているが，この主張が，被告における収支報告書等の審査上，支出時にさかのぼった審査が事実上できないことに言及したものであれば，これを首肯することができるが，支出時に政務調査費から支出する意思があったかどうかを不問とし，帳簿等も後にまとめて記載するような取扱いを是認するものであれば，本件条例の趣旨に反し，適切でないといわざるを得ない。
(2)原告の主張について
ア原告は，地方自治法１００条１３項が，政務調査費を，議員の調査研究に資するために必要な経費の「一部」として定めていることを理由に，交付対象議員が残余金返還義務を負うのは，政務調査費の交付総額から，収支報告書への記載の有無等を問わず，適正経費の支出の総額を控除して残余がある場合に限られると主張する。
しかし，上記条項は，議員の調査研究活動の費用が，普通地方公共団体から支給される政務調査費のみならず，それ以外の原資からも賄われるのがむしろ通常であり，その全額を交付することも，また，交付金額に調査研究活動を制限することも相当でないことから，政務調査費を「必要な経費の一部」と定めたにすぎないものと解され，当該文言をもって直ちに残余金の有無及び額の判断基準が導かれるものではない。そして，前記(1)に述べた本件条例等の規定に加え，政務調査費が公金から支出されるものであり，交付対象議員がこれを支出するに際しては公私混同を避け，厳正に行うべきであることからすれば，政務調査費から支出するものか，本来の自己の財産から支出するものかを明確にすべきであるというのが，本件条例の制定趣旨であると考えられるのであり，およそ使途基準に該当する支出があれば足りるとする原告の上記主張は採用することができない。
イ原告は，収支報告書の記載内容に誤りがある場合には，当然訂正が認められるべきである旨主張する。
しかしながら，前記認定事実によれば，原告が提出した収支報告書の内容は，原告の提出当時の意思と合致していたものであり，誤りがあったとは認められない。
また，原告の上記主張を，経費の適格性に基づく錯誤があった場合には，訂正が認められるべきであるとの主張と解するとしても，当該年度内に適正でないことが判明した経費への支出について自己の財産をもって補填し，改めて政務調査費の中から適正な支出を行ったような場合には格別，前記の本件条例の趣旨からすれば，後になって，政務調査費から支出する意思のなかった支出を，政務調査費から支出したことにするなどとして差し替えを行うようなことは，許されないものと解するべきである。なお，前記(1)のような見地からすれば，政務調査費から支出する意思で，適正経費の支出がなされたのに，誤記その他の理由により，これと異なる収支報告書の記載をしてしまったような場合には，交付対象議員は，そのことを帳簿及び領収書等によって証明し，収支報告書を訂正することも許されると解されるが，本件においては，原告が切手代金に代わるものとして支出したと主張する経費は，政務調査費から支出する意思でなされたものではないことが明らかであるから，上記の場合には該当しないというべきである。
また，本件条例上，会計帳簿等が，収支報告書の提出期限の日の翌日から５年間保管されることとなっているが（１２条１項），これは，交付対象議員に対し，会計帳簿等の保管義務を課すことで，収支報告書の記載内容の正確性を担保しようとしたものであって，会計帳簿の保管期間内であれば，収支報告書の記載内容を変更できるという趣旨でないことは明らかである。
ウ原告は，平成１６年度及び平成１７年度において，政務調査費の交付総額を上回る支出をしていたものの，事務局から，収支報告書の収支を一致するように指導されたために，やむなく本件各収支報告書に本件各切手代を記載したと主張するとともに，事務局から，収支報告書に添付する領収書等の合計金額は，政務調査費の交付総額を超えてはならないという指導を受けた旨の供述をする（原告本人９項）。


平成２７年７月２８日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２６年（ワ）第１８８４２号特許権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成２７年５月２６日
判            決
東京都品川区＜以下略＞
原        告         ヒロセ   電機株   式会社同訴訟代理人弁護士         田   中   伸一郎同                 高   石   秀   樹同                 松   野   仁   彦同訴訟代理人弁理士         須   田   洋   之同補佐   人弁理   士         豊   島   匠   二
横浜市＜以下略＞
被        告         イリソ電子工業株式会社同訴訟代理人弁護士         佐   藤   安   紘同                 高   橋   元   弘同                 末   吉      亙同補佐   人弁理   士         大   竹   正   悟
主            文
１原告の請求をいずれも棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及   び理由
第１請求
１被告は，別紙被告製品目録記載の被告製品を製造し，販売し，もしくは輸出し，輸入し，又は販売の申出をしてはならない。
２被告は，別紙被告製品目録記載の被告製品を廃棄せよ。３被告は，原告に対し，２億１６４０万円及びこれに対する平成２６年８月１８日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
第２事案の概要
本件は，発明の名称を「多接点端子を有する電気コネクタ」とする２件の特許権を有する原告が，電気コネクタを製造・販売する被告に対し，これらの行為が原告の上記特許権をいずれも侵害する旨主張して，同製品の製造等の差止め，同製品の廃棄，並びに損害賠償金２億１６４０万円及びこれに対する訴状送達日である平成２６年８月１８日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
１前提事実（当事者間に争いがない。）
当事者
原告及び被告は，いずれも電子部品の製造，加工及び販売等を業とする株式会社である。
原告の特許権
ア原告は，次の特許権（以下，「本件特許権１」といい，この特許を「本件特許１」という。）を有している。
なお，本件特許１に係る特許請求の範囲の請求項１の記載は，本判決添付の同特許に係る特許公報の該当項記載のとおりである（以下，請求項１に係る発明を「本件特許発明１」という。）。
発明の名称    多接点端子を有する電気コネクタ
出願日      平成２０年８月５日
出願番号     特願２００８－２０１５８３
登録日      平成２５年２月１５日
登録番号     特許第５１９７２１６号
イ原告は，次の特許権（以下，「本件特許権２」といい，この特許を「本件特許２」といい，本件特許１と本件特許２を併せて「本件特許」と総称する。）を有している。
なお，本件特許２に係る特許請求の範囲の請求項１及び２の記載は，本判決添付の同特許に係る特許公報の該当項記載のとおりである（以下，請求項１に係る発明を「本件特許発明２－１」といい，請求項２に係る発明を「本件特許発明２－２」といい，本件特許発明１，２－１，２－２を併せて「本件特許発明」と総称する。）。
発明の名称    多接点端子を有する電気コネクタ
出願日      平成２３年６月３日
分割の表示    特願２００８－２０１５８３の分割
原出願日     平成２０年８月５日
登録日      平成２５年３月１５日
登録番号     特許第５２２０８８８号
本件特許発明１，２－１及び２－２の構成要件（以下，分説した構成要件をそれぞれの符号に従い「構成要件Ａ」などという。）ア本件特許発明１を構成要件に分説すると，以下のとおりである。
１Ａ
①    端子が複数の弾性腕を有し，
②    相手コネクタとの嵌合時に，該複数の弾性腕にそれぞれ形成された突状の接触部が相手端子に一つの接触線上で順次弾性接触するように
なっており，
③    端子は金属板の板面を維持したまま作られていて，④    該端子の板厚方向に間隔をもってハウジングに配列されている
⑤    電気コネクタにおいて，
１Ｂ端子の複数の弾性腕は，相手端子との接触位置を通りコネクタ嵌合方向に延びる接触線に対して一方の側に位置しており，１Ｃ上位の弾性腕が上端から下方に延び上記接触線に向う斜縁を有して
いて該斜縁の下端に接触部を形成し，
１Ｄ上記複数の弾性腕の接触部は，下方に向け順に位置しており，１Ｅ上位に位置する弾性腕の接触部に対して下位となる接触部を有する弾性腕の上端が上記上位の弾性腕の接触部に近接しており，１Ｆコネクタ嵌合時に相手端子と最初に接触する接触部から順に相手端子に対する接触圧が小さくなっていることを特徴とする１Ｇ多接点端子を有する電気コネクタ。
イ本件特許発明２－１を構成要件に分説すると，以下のとおりである。
２Ａ
①    端子が基板に接続される接続部を有すると共に，
②    自由端が嵌合側へ向け並んで延び，
③    ハウジングの壁面との間にすき間をもって弾性変位可能な第一弾性部の嵌合側端部に第一接触部が形成された第一弾性腕と④    第二弾性部の嵌合側端部に第二接触部が形成された第二弾性腕を有
し，
⑤    相手コネクタとの嵌合時に，該第一弾性腕と第二弾性腕にそれぞれ形成された突状の第一接触部と第二接触部が相手端子に嵌合側から順
次弾性接触するようになっており，
⑥    端子は金属板の板面を維持したまま作られていて，該端子の板厚方向に間隔をもってハウジングに配列されている電気コネクタにおいて，２Ｂ端子の第一弾性腕と第二弾性腕は，相手端子との接触位置を通りコネクタ嵌合方向に延びる接触線に対して一方の側に位置しており，２Ｃ第一弾性腕の第一接触部は，接触線に対し直角もしくは嵌合側に鋭角をなす嵌合側と反対側の縁部と該縁部よりも嵌合側に位置する斜縁
とで略三角形突状をなし，
２Ｄ第二弾性腕の第二接触部が上記第一接触部の上記縁部の嵌合側と反
対側に近接して位置し，


２Ｅ上記第一弾性部の嵌合側と反対側端部から第二弾性腕の嵌合側端部までのコネクタ嵌合方向での距離に比べ，第二弾性腕の全長の方が長
く設定されている
２Ｆことを特徴とする多接点端子を有する電気コネクタ。ウ本件特許発明２－２を構成要件に分説すると，以下のとおりである。
２Ｇ
①    端子が基板に接続される接続部を有すると共に，
②    自由端が嵌合側へ向け並んで延び，
③    ハウジングの壁面との間にすき間をもって弾性変位可能な第一弾性部の嵌合側端部に第一接触部が形成された第一弾性腕と④    第二弾性部の嵌合側端部に第二接触部が形成された第二弾性腕を有
し，
⑤    相手コネクタとの嵌合時に，該第一弾性腕と第二弾性腕にそれぞれ形成された突状の第一接触部と第二接触部が相手端子に嵌合側から順
次弾性接触するようになっており，
⑥    端子は金属板の板面を維持したまま作られていて，該端子の板厚方向に間隔をもってハウジングに配列されている電気コネクタにおいて，２Ｈ端子の第一弾性腕と第二弾性腕は，相手端子との接触位置を通りコネクタ嵌合方向に延びる接触線に対して一方の側に位置しており，２Ｉ第一弾性腕の第一接触部は，該第一弾性腕の嵌合側端部から嵌合側と反対側へ延びて相手端子との接触側に向かう斜縁を有し，２Ｊ相手コネクタと接触する接点から第一接触部の突出基部に向けた直線と，上記斜縁を通る直線とでなす角度が鋭角であり，２Ｋ第二弾性腕の第二接触部が上記第一接触部の嵌合側と反対側の縁部
の嵌合側と反対側に近接して位置し，
２Ｌ上記第一弾性部の嵌合側と反対側端部から第二弾性腕の嵌合側端部までのコネクタ嵌合方向での距離に比べ，第二弾性腕の全長の方が長
く設定されていることを特徴とする
２Ｍ多接点端子を有する電気コネクタ。
被告の行為
被告は，業として，遅くとも平成２５年２月１５日以降，別紙被告製品目録記載の製品を製造，販売している（以下，別紙被告製品目録記載１の製品を「被告製品１」，同目録記載２の製品を「被告製品２」といい，これらを「被告製品」と総称する。）。
被告製品の構成要件充足性
被告製品が，本件特許発明１の１Ｂ，１Ｆ以外の構成要件を充足することにつき，当事者間に争いがない（ただし，被告は，構成要件１Ａ，１Ｃに関し，被告製品の外側接触子は「外側湾曲部の嵌合側と反対側端部」から外側接触子の嵌合側端部までの部分を含む旨主張する。）。また，被告製品が，本件特許発明２－１の２Ｂ，２Ｅ以外の構成要件を充足すること，本件特許発明２－２の２Ｈ，２Ｌ以外の構成要件を充足することにつき，当事者間で争いがない（ただし，被告は，構成要件２Ａ，２Ｃ，２Ｇ，２Ｉ，２Ｊに関し，被告製品の外側接触子につき上記同旨を主張する。）。
２争点
被告製品が本件特許発明の技術的範囲に属するか否か
ア被告製品は，本件特許発明１の構成要件１Ｂ，本件特許発明２－１の構成要件２Ｂ，本件特許発明２－２の構成要件２Ｈをそれぞれ充足するか
（争点１）
イ被告製品は，本件特許発明１の構成要件１Ｆを充足するか（争点２）ウ被告製品は，本件特許発明２－１の構成要件２Ｅ，本件特許発明２－２
の構成要件２Ｌをそれぞれ充足するか（争点３）
本件特許の無効事由の有無
ア本件特許発明は，乙１０に記載された発明により，新規性又は進歩性を
欠如するか（争点４）
イ本件特許発明２－１及び２－２に係る特許は，乙２に記載された発明に
より，拡大先願要件違反となるか（争点５）
ウ本件特許発明２－１に係る特許は，補正要件に違反するか（争点６）
原告の損害額（争点７）
３争点に関する当事者の主張
争点１（被告製品の構成要件１Ｂ，２Ｂ，２Ｈ充足性）について
ア原告の主張
構成要件１Ｂは，「内側接触子」と「外側接触子」の各２つの接触部が，相手端子とその一つの側で接触することを限定するものにすぎず，相手端子が挿入されない弾性腕の根元部分はおよそ問題とならない。そして，被告製品の「内側接触子」と「外側接触子」の各２つの接触部は，相手端子とその一つの側で接触しているから，被告製品は同構成要件を充足する（別紙１の図１－３参照）。
なお，嵌合終了時に相手コネクタが達しない弾性腕の根元が接触線に対して一方の側に位置することは，有効嵌合長を長くすることには何ら関係しない。構成要件２Ｂ，２Ｈについても同様である。
イ被告の主張
構成要件１Ｂは，複数の弾性腕を弾性部も含めて全長にわたって接触線に対して一方の側に位置させることによって有効嵌合長を長くするという課題を解決するものである。
しかるに，被告製品１の内側接触子の湾曲部分の一部は，別紙１の図１－３における直線Ｘをまたいで外側接触子とは反対側に位置している。原告の主張によれば，湾曲部も「複数の弾性腕」を構成するから，被告製品１では，外側接触子と内側接触子は「接触線に対して一方の側」に位置しておらず，「接触線に対して」双方に分かれて位置していることになる。この点は被告製品２においても同様である。したがって，被告製品は構成要件１Ｂを充足しない。
同様に，被告製品は，構成要件２Ｂ及び２Ｈを充足しない。
争点２（被告製品の構成要件１Ｆ充足性）について
ア原告の主張
特許請求の範囲の記載文言等からすれば，構成要件１Ｆの「嵌合時」が，相手コネクタが各弾性腕にそれぞれ形成された突状の接触部と順次弾性接触していく途中の期間を意味することは明らかである。また，「接触圧」（接圧）は，操作者がコネクタを嵌合する過程で感じる負荷を意味するところ，反力の増加度合いが高いほど操作者が負荷を強く感じることは明らかである。


以上からすれば，構成要件１Ｆの「コネクタ嵌合時」は，相手端子が挿入されて，上位の接触部及び下位の接触部を弾性変形させていく途中の時点を意味し，「接触圧」とは，単位変位量当たりの反力（単位はＮ／ｍｍ）を意味するものである。
そして，被告製品はいずれも，プラグ３０との嵌合時に，プラグ端子３１と最初に接触する外側突出部２２Ｃはプラグ端子３１に対し単位変位量２．６６Ｎ／ｍｍ程度の反力を加え，その次に相手端子２２Ｃと接触する内側突出部２３Ｂは２．３３Ｎ／ｍｍ程度の反力を加える。このように，被告製品は，コネクタ嵌合時に，プラグ端子３１と最初に接触する外側突出部２２Ｃから順にプラグ端子３１に対する単位変位量当たりの反力が小さくなっている。したがって，被告製品は構成要件１Ｆを充足する。
イ被告の主張
本件特許発明１における「接触圧」とは「２つの物体が触れた際に生じる力（荷重）」を意味することが明らかである。
そして，被告製品１及び２ともに，外側接触子２２に相当するフロント端子と相手端子との接触圧は０．５６ニュートン（Ｎ）であり，他方，内側接触子２３に相当するリア端子と相手端子との接触圧は０．６３ニュートン（Ｎ）である。
このように，被告製品の内側突出部２３Ｂとプラグ端子３１との接触圧は外側突出部２２Ｃとプラグ端子３１との接触圧よりも大きくなっているから，被告製品は構成要件１Ｆを充足しない。
争点３（被告製品の構成要件２Ｅ，２Ｌ充足性）について
ア原告の主張
構成要件２Ｅ及び２Ｌの「第二弾性腕の全長」とは，被告製品の「第二弾性腕」が曲線部分を含んでいる以上，その道のりを意味する。そして，外側湾曲部２２Ｂの内側端部から内側接触子２３の外側端部までの直線Ｘの方向の距離は３．６４ｍｍであり，内側接触子２３の全長は４．２９ｍｍであるから，前者に比べ後者の方が長く設定されている（別紙２の図１－４，別紙３の図２－４参照）。
もっとも，仮に「第二弾性腕の全長」が直線距離を意味するとしても，被告製品は，第一弾性部の嵌合側と反対側端部から第二弾性腕の嵌合側端部までのコネクタ嵌合方向での距離に比べ，第二弾性腕の全長の方が長く設定されている（第一弾性腕の根元部分は，ハウジングに接しているため弾性変形しないから，「第一弾性腕」の一部ではない。）から，被告製品は，いずれにしても，構成要件２Ｅ及び２Ｌを充足する。
イ被告の主張
構成要件２Ｅ及び２Ｌの「第二弾性腕の全長」とは，「第二弾性腕の嵌合側端部と第二弾性腕の嵌合側と反対側端部までを直線で測った距離」であると解すべきである。
そして，被告製品において，外側湾曲部２２Ｂの嵌合側と反対側端部から内側接触子２３の嵌合側端部までの「コネクタ嵌合方向での距離」は，内側接触子２３の「全長」と同一であるから，被告製品は，構成要件２Ｅ及び２Ｌを充足しない。
争点４（新規性又は進歩性欠如の有無）について
ア被告の主張
本件特許発明１は，本件特許１の特許出願前に頒布された米国特許３６３１３８１号公報（乙１０，１９７１年（昭和４６年）１２月２８日発行，以下「乙１０文献」という。）に記載された発明（以下「乙１０発明」という。）と同一である。すなわち，乙１０文献には，本件特許発明１の構成要件の全てが開示されている。
仮に，本件特許発明１と乙１０発明とが，「上位の弾性腕が上端から下方に延び上記接触線に向う斜縁を有していて該斜縁の下端に接触部を形成」（構成要件１Ｃ）するという構成において相違点を有するとしても，そのような相違点は，以下のとおり，特開２００３－１６８５０５号公報（乙１２）を組み合わせることにより，また，本件特許１出願時の周知技術（乙１３ないし乙１９）に照らして，当業者が適宜設計し得る事項に該当し，容易想到である。
すなわち，乙１２には，「弾性腕が上端から下方に延び上記接触線に向かう斜縁を有していて該斜縁の下端に接触部を形成し」との構成が開示されている。また，乙１２には，隆起部（接触部）の傾斜を緩慢にすることで，コネクタ結合時の接触抵抗を低くすることができ，その結果，コンタクト片と露出片との摩擦を小さくするとともに，コネクタ結合時の操作性（円滑性）を高めることができる旨記載されている。更に，乙１３ないし乙１９に照らせば，接触部が直線状の「斜縁」を有するとの構成が本件特許１出願時において技術常識であったことは明らかである。
以上のとおり，本件特許発明１は新規性又は進歩性を欠く。本件特許発明２－１と乙１０発明とは，「本件特許発明２－１の第一弾性腕の第一接触部は，接触線に対し直角もしくは嵌合側に鋭角をなす嵌合側と反対側の縁部と該縁部よりも嵌合側に位置する斜縁とで略三角形突状をなしているのに対し，乙１０発明のばね脚２２（＝第一弾性腕）の突出部２６（＝第一接触部）は，接触線に対し略半円状をなしている点」において相違する。
しかし，主引例記載の発明である乙１０発明の課題（接触圧が大きすぎると挿抜が困難になるとの課題）を解決するために，乙１０発明に，乙１２（副引例）に開示されている端子２３の隆起部２３ａを組み合わせる動機付けがあることは明らかである。また，電気コネクタの端子において，接触部の形状を略三角形状にすることは，乙１３ないし乙１９に記載されているとおり，本件特許２の原出願日における技術常識であった。
したがって，本件特許発明２－１は，乙１０発明と乙１２記載の発明を組み合わせることにより，また，本件特許２－１出願当時の周知技術（乙１３ないし乙１９）に基づき，当業者が容易に発明することができたものであるから，進歩性を欠く。


本件特許発明２－２と乙１０発明とは，「本件特許発明２－２の第一弾性腕の第一接触部は，該第一弾性腕の嵌合側端部から嵌合側と反対側へ延びて相手端子との接触側に向かう斜縁を有し，相手コネクタと接触する接点から第一接触部の突出基部に向けた直線と，上記斜縁を通る直線とでなす角度が鋭角であるのに対して，乙１０発明のばね脚２２（＝第一弾性腕）の突出部２６（＝第一接触部）は，接触線に対し略半円状をなしている点」において相違する。
しかし，前記載の発明を組み合わせ
ることにより，また，本件特許２の原出願日当時の周知技術（乙１３ないし１９）に基づき，当業者が容易に想到できたものであるから，本件特許発明２－２も進歩性を欠く。
イ原告の主張
乙１０発明は，本件特許発明１の４５年前の，桁違いに大きなコネクタの構成を開示するもので，本件特許発明１等が対象とする超小型コネクタの設計製造に際して参考にすることはあり得ず，そもそも先行技術として不適格なものである。
乙１０発明においては，端子の下位となる接触部を有する弾性腕の上端と上位の弾性腕の接触部との間の距離は約０．６インチと設定されている上，半円状のばね脚の上端突出部３８の半径の長さ分だけ上位の弾性腕の接触部に近接できない構成となっているため，本件特許発明１の「近接」の要件を有しないから，構成要件１Ｅを開示せず，乙１０発明に基づく新規性喪失の主張は失当である。
なお，「近接」とは，「帯状の金属板をその肉厚方向に屈曲して端子を得る」場合には得られない距離を意味するものである。また，本件特許発明１の構成要件１Ｆは，嵌合時の接触圧に関して，接触部がその変位量当たりの接触圧の大きさが小さくなっていくことを限定するものであるが，乙１０発明においては，嵌合行為のため各端子の接触圧の大小を限定することは必要なく，そのように「接触圧」を限定することは何ら記載されていない。「荷重」の大小関係は乙１０発明の技術思想とは関係がなく，乙１０文献はこの点に関していかなる関係でもよいと放置しているにすぎない。
このほか，乙１０発明における「長ばね脚２２」の接触部近辺は半円形状であって「斜縁」ではなく，半円形状の途中に接触部が形成されており，接触部が「下端」に設けられてはいない。
そして，この「長ばね脚２２」の接触部近辺を，乙１２の隆起部２３ａのように三角形状で，接触部分が尖っている形状に変更すると，コネクタを抜去するときの接触抵抗は大きくなってしまい，コンタクト要素及びプリント回路基板上の導電域に損傷・過剰摩耗を引き起こすという乙１０発明の懸念が現実化してしまう。
以上からすれば，乙１０発明の「長ばね脚２２」の接触部近辺の形状を乙１２～１９のように三角形状に変更することの動機付けはなく，むしろ阻害事由が存在する。
乙１０発明において，上位の弾性腕に相当する「長ばね脚２２」の「接触部」は略三角形突状でなく，半円形状であるから，構成要件２Ｃを有しない。そして，乙１０発明の上位の弾性腕に相当する「長ばね脚２２」の接触部近辺の形状を，半円形状から乙１２～１９のように三角形状に変更することの動機付けはなく，むしろ阻害事由が存在する。同様に，乙１０発明は，本件特許発明２－２の構成要件２Ｉ，２Ｊを有しない上，前記のとおり，長ばね脚２２の「接触部」を半円形状から三角形状に変更することの動機付けがない。
争点５（拡大先願要件違反の有無）について
ア被告の主張
本件特許発明２－１及び２－２は，本件特許２の原出願日（平成２０年８月５日）より前に出願された特開２００９－１９９７６６号公報（乙２）に記載された発明（以下「乙２発明」という。）と同一であるから，特許法２９条の２に該当し，特許を受けることができない。
イ原告の主張
乙２の図１１は斜視図であるため，第１コンタクト腕部３１Ａの下端と第２コンタクト腕部３２Ａの下端の高さを比較できない。また，同図では，第２コンタクト腕部３２Ａが曲線であるという技術事項を示しているとは解されない。以上からすれば，乙２発明は，本件特許発明２－１の構成要件２Ｅ，同発明２－２の構成要件２Ｌを有しないから，本件特許発明２－１，２－２と同一ではなく，拡大先願要件違反は存在しない。
争点６（補正要件違反の有無）について
ア被告の主張
本件特許発明２－１については，平成２４年１２月３日付けで，構成要件２Ｃに「もしくは嵌合方向に鋭角をなす」との文言が付加されている（以下「本件補正」という。）ところ，本件補正は，本件特許２の当初明細書等の記載の範囲を超えた，新規事項を追加する補正であり，特許法１７条の２第３項に規定する要件を満たさない。したがって，本件特許発明２－１に係る特許は無効にされるべきものである。
イ原告の主張
当初明細書（乙３の１）から存在する図２，図４では，第一弾性腕２２の第一接触部２２Ｃないし２２Ｃ－２を含む部分の角度は，それぞれ概ね「直角」，「鋭角」に描かれている。このように，当該部位の角度を「鋭角」にするという技術思想は当初から開示されていたから，補正要件違反はない。
争点７（原告の損害額）について
ア原告の主張
主位的主張（特許法１０２条２項に基づく主張）
被告は，遅くとも平成２５年２月１５日以降，本件特許１及び２を侵害する被告製品を製造販売しており，本訴提起時までの売上高は合計１０億８２００万円を下らない。
また，被告製品の１台当たりの限界利益率は２０％を下らない。したがって，被告による本件特許１及び２の侵害により原告が受けた損害額は，特許法１０２条２項により，少なくとも２億１６４０万円を下らない。
予備的主張（特許法１０２条３項に基づく主張）
おり，被告製品の売上高は合計１０億８２００万円を下らない。また，仮に本件特許１及び２が第三者に実施許諾された場合の実施料率は，少なくとも１０％を下らない。
したがって，被告による本件特許１及び２の侵害により原告が受けた損害額は，特許法１０２条３項により，少なくとも１億０８２０万円を下らない。
イ被告の主張
いずれも否認ないし争う。
第３当裁判所の判断


１争点１（被告製品の構成要件１Ｂ，２Ｂ，２Ｈ充足性）について
被告製品の構成要件１Ｂの充足性について
ア本件特許１に係る明細書（甲２）には以下の記載がある。「したがって，相手コネクタの相手端子に対し本願発明コネクタの対応端子がその複数の弾性腕に形成されたそれぞれの接触部で接触することとなる。本発明では，相手端子が一つの平坦面ではなく段状をなす各面に接触部を形成している場合には，上記仮想線としての接触線は段の数だけ互いに平行に存在するが，本発明の端子の複数の弾性腕はいずれの接触線に対しても一方の側に位置する。」（段落【００１１】）「第一弾性腕２２は，基部２１側の部分の左側縁が延長された被取付部２２Ａと，該被取付部２２Ａよりも上方部分が段状に幅が小さくなりそのまま上方へ延びる第一弾性部２２Ｂを有し，該第一弾性部２２Ｂの上端に右方へ突出せる第一接触部２２Ｃが設けられている。」（段落【００２６】）
「これに対し，第二弾性腕２３は，上記基部２１から，上記第一弾性腕２２の第一弾性部２２Ｂよりも若干小さい幅で上方に延びる第二弾性部２３Ａを有している。該第二弾性部２３Ａは上記第一弾性腕２２の第一接触部２２Ｃの直下まで延びていて，該第二弾性部２３Ａの上端に右方へ突出する第二接触部２２Ｂが設けられている。該第二弾性腕２３の第二接触部２３Ｂと上記第一弾性腕２２の第一接触部２２Ｃのそれぞれの突端を通る線Ｘ’は，図３（Ａ）に見られる相手コネクタ３０の対応端子３１の対応接触部３１Ａ（の接触面）を通りコネクタ嵌合方向に延びる仮想の接触線Ｘと平行であり，該接触線Ｘに対して距離δだけ偏位している。この距離δは，相手コネクタ３０の嵌合時に，第一弾性腕２２そして第二弾性腕２３が相手コネクタ３０の端子３１に当接して変位する弾性変位量となる。このように，本実施形態では，一つの端子２０が有する二つの弾性腕，すなわち，第一弾性腕２２と第二弾性腕２３は，上記接触線Ｘに対し一方の側に位置し，それらの弾性変位量も同じδである。しかし，第一弾性腕２２と第二弾性腕２３は，それらの幅，長さが違うので，固有振動数は互いに異なっている。この固有振動数は，コネクタが使用される装置，特に切削加工時に生ずる振動のもとで使用される工作機械等においては，この振動の周波数が予め知られている場合が多いのでこの周波数と異なるように設定される。」（段落【００２７】）
イ本件特許発明１の構成要件１Ｂにおいては，「端子の複数の弾性腕は，相手端子との接触位置を通りコネクタ嵌合方向に延びる接触線に対して一方の側に位置しており」と定められている。
一方，被告製品においては，原告自身が作成した「被告製品１説明書」の一部である別紙１の図１－３（別紙４の図１－２も参照）のとおり，「第二弾性腕」（本件特許発明１の請求項では，本件特許発明２の請求項と異なり，「第一弾性腕」「第二弾性腕」との表現は使われておらず，単に「複数の弾性腕」と記載されるのみであるが，明細書においては「第一弾性腕」「第二弾性腕」との表現が用いられている。）に相当する部分の一部（内側接触子２３のうち内側湾曲部２３Ａの根元部分）が，内側接触子のその他の部分や「第一弾性腕」に相当する外側接触子とは，接触線Ｘに対して反対側に存在しており，この位置関係については当事者間に争いがない。
そして，被告製品における内側接触子２３のうち内側湾曲部２３Ａは，接触線Ｘの反対側に存在する根元部分も含めて，全体として，腕状の形態をなすものであるから，上記根元部分が本件特許発明１の「弾性腕」の一部に含まれないと解するのは困難である。このことは，前記アのとおり，明細書の発明の実施形態の説明において，本件特許発明１の「第一弾性腕２２」は「被取付部２２Ａ」，「第一弾性部２２Ｂ」及び「第一接触部２２Ｃ」からなり，「第二弾性腕２３」は「第二弾性部２３Ａ」，「第二接触部２３Ｂ」からなる旨，それぞれ記載されていることからも裏付けられる。
この点に関し，原告は，構成要件１Ｂにつき，被告製品における「内側接触子」と「外側接触子」の各２つの接触部が相手端子とその一つの側で接触することを限定するものにすぎず，相手端子が挿入されない弾性腕の根元部分はおよそ問題とならない旨主張する。しかし，前記のとおり，構成要件１Ｂは，「端子の複数の弾性腕は，相手端子との接触位置を通りコネクタ嵌合方向に延びる接触線に対して一方の側に位置しており」というものであり，弾性腕が接触線の一方側に位置するか否かを問題としているのであって，弾性腕の根元部分が問題とならないというような解釈を裏付ける記載はないから，原告の上記主張は特許請求の範囲の記載に基づかないものである上，明細書を精査しても，このように解すべき根拠は何ら見当たらないから，原告の上記主張は採用できない。
ウ以上のとおり，被告製品における「第二弾性腕」に相当する部分の一部は，接触線の他の側に延びているため，被告製品は本件特許発明１の構成要件１Ｂを充足しない。
被告製品の構成要件２Ｂ，２Ｈの充足性について
本件特許発明２における構成要件２Ｂ，２Ｈについても，構成要件１Ｂと実質的に同様に定められている（本件特許発明１の「複数の弾性腕」が本件特許発明２の「第一弾性腕」及び「第二弾性腕」に相当する。）ことに加え，本件特許２に係る明細書（甲４）の段落【００１２】，【００２５】，【０
明細書（甲２）の記載
と実質的に同様の記載があるため，本件特許発明２の「第一弾性腕」及び「第二弾性腕」と接触線との位置関係については，本件特許発明１と同様に解すべきである。
以上からすれば，被告製品は本件特許発明の構成要件１Ｂ，２Ｂ，２Ｈをいずれも充足しない。


２争点２（被告製品の構成要件１Ｆ充足性）について念のため，被告製品の構成要件１Ｆ充足性についても検討する。ア本件特許１に係る明細書（甲２）には，以下の記載がある。「・・・山型とされる接触部は接圧の確保のために，山型の形状は一定の高さが要求される。・・・」（段落【０００６】）「・・・また，上記複数の弾性腕の接触部はコネクタ嵌合時に相手端子と最初に接触する接触部から順に相手端子に対する接触圧が小さくなっており，相手コネクタを嵌合するときに，最初の接触部を圧したその勢いで，次の弾性腕の接触部を圧することができるので，小さい挿入力で弾性変形させることができ，コネクタ嵌合が容易となる。」（段落【００１２】）
「・・・第一弾性腕２２（前者）を押し拡げるのに要する指圧（操作者がコネクタ嵌合時に相手コネクタを押し込む力であり，接触部での接圧に比例する。）と第二弾性腕２３（後者）を押し拡げるのに要する指圧とを比べると，相手端子が第一弾性腕２２の方が先に当接するので，通常，前者の指圧の方が大きい。したがって，前者の第一接触部２２Ｃの直下に後者の第二接触部２３Ｂが位置しているので，相手端子は前者を押し拡げた勢いで後者を難なく押し拡げる。具体的には，相手端子との接圧は，前者が後者の２倍以上であると，上記の効果が顕著である。好ましくは，前者と後者の接圧比は２対１である。これらの関係は，接触部における弾性変位量が仮に前者そして後者において同じでも，両者の剛性をそのような関係となるように，長さ・幅を決めることにより得られる。」（段落【００３６】）
イまず，「接触圧」との文言について，原被告双方が異なる解釈を採っているため，この点について検討する。
「圧」とは「おしつける力」を意味し，「接触」とは「近づきふれること，さわること」を意味する（広辞苑第６版，乙１参照）。そして，これらの文言の通常の解釈からすれば，本件特許発明１における「接触圧」との文言は，複数の物体が互いに接触する際に生じる力ないし圧力を意味するものと解されるところ，次に指摘する本件特許１の明細書の記載を参酌すれば，上記文言は，複数の物体が互いに接触する際に生じる力を意味すると解すべきである。
すなわち，本件特許１の明細書（甲２）において，前記ア「・・・上記複数の弾性腕の接触部はコネクタ嵌合時に相手端子と最初に接触する接触部から順に相手端子に対する接触圧が小さくなっており，相手コネクタを嵌合するときに，最初の接触部を圧したその勢いで，次の弾性腕の接触部を圧することができるので，小さい挿入力で弾性変形させることができ・・・」「指圧（操作者がコネクタ嵌合時に相手コネクタを押し込む力であり，接触部での接圧に比例する。）」などと記載されていることからすれば，同明細書の記載は「接触圧」を力と同視しているものといえ，「接触圧」が相手端子と各弾性腕の接触部との間で生じる力を意味すること，すなわち「力」であることが明らかといえる。これに対し，原告は，「接触圧」とは単位変位量当たりの反力（Ｎ／ｍｍ）を意味する旨主張する。しかし，これは通常の文言解釈に反する上，原告の上記解釈を根拠付けるような明細書上の記載は存在しないため，原告の上記主張を採用することはできない。
このほか，原告は，上記「接触圧」が，嵌合終了時点ではなく嵌合途中の数値を指すとも主張するところ，既に検討したところによれば，この点について判断するまでもなく，原告の同主張は採用できない。ウ原告は，「接触圧」に関する自らの解釈を前提として，被告製品が構成要件１Ｆを充足する旨主張するが，「接触圧」に関する原告の解釈を採用できないことは前記イのとおりであって，被告製品が「接触圧」に関する構成要件１Ｆを充足することを認めるに足りる証拠はない。以上のとおり，被告製品が本件特許発明１の構成要件１Ｆを充足するとは認められない。
３争点４（新規性又は進歩性欠如の有無）について前記１及び２のとおり，被告は本件特許発明を実施しているとは認められないため，原告の請求は理由がないものであるが，念のため，乙１０文献に基づく本件特許発明の新規性又は進歩性欠如の有無についても検討する。ア乙１０文献は，米国特許第３６３１３８１号公報（１９７１年（昭和４６年）１２月２８日発行）であり，本件特許１の特許出願前に頒布されたものであって，これには以下の各記載がある（いずれも訳文参照）。「本発明はプリント回路基板用の超小形多重電気コネクタに関する。」
（１頁１４行）
「ただし，接触圧が大きすぎると，コネクタへのプリント回路基板の挿抜がより困難になるばかりか，接点，特にプリント回路基板の極めて薄い導電域の摩耗が増えてしまう。」（２頁３～５行）「・・・レセプタクルに収容されるコンタクト要素Ｃの数に対応した数のポケット１６，１６が溝に沿って長手方向に互いに距離を置いて形成される。各コンタクト要素は，ポケット１６によって位置決めされ，かつ一部が収容される。」（３頁２４～２６行）
「各コンタクト要素Ｃは音叉，即ち二又部材の形態で構成され，基部２０とこの基部から上方に延在する一対のばね脚２２及び２４とを備えるように一枚の導電体シートから形成される。」（３頁２９行～４頁２行）
「２つのばね脚２２，２４は，プリント回路基板Ｂの接触領域３０，３０に係合するように適合化された側方突出部２６及び２８をそれぞれ上端に有する。」（４頁３～５行）
「・・・このシート形状のコンタクト要素は，図１及び図２に最も良く示されているようにレセプタクルのポケット１６内にプリント回路基板の平面に対して直角な平面に，配置される構造を有する。」（４頁８～１０行）
「上記のようにばね脚２２及び２４は長さが互いに異なる。」（４頁１１行）
「また，各コンタクト要素の基部２０は，溝孔３４をばね脚間に設けて形成される。この溝孔３４は，前記ばね脚のそれぞれに加えられうる異なる接触圧又は荷重特性を決定するように構成される。」（４頁１５～１７行）


「上記の構造を採ることにより，荷重特性については，いくつかの選択をすることが可能になる。たとえば，２つのばね脚にかかる荷重を等しくしても良いし，短ばね脚にかかる荷重より長ばね脚にかかる荷重を小さくしても良い。また，長ばね脚にかかる荷重より短ばね脚にかかる荷重を小さくしても良い。これら選択肢は，ばね脚間の溝孔３４の下端の構成を決めることで調整される。」（４頁２３～２７行）「上記のように，これらコンタクト要素は１シートインチの導電材料から形成される。この材料は燐青銅であることが好ましく，金又は銀鍍金されることが好ましい。」（４頁２８行～５頁１行）イ前記アの各記載，及び乙１０文献の「FIG.1」，「FIG.2」に基づき，本件特許発明１と乙１０発明とを対比することとする。
の各記載に加え，乙１０文献の「FIG.1」，
「FIG.2」を総合すれば，乙１０文献には，コンタクト要素Ｃがばね脚２２及び２４を有し，プリント回路基板Ｂとの嵌合時に，複数のばね脚２２及び２４にそれぞれ形成された突状の突出部２６及び２８がプリント回路基板Ｂに一つの接触線上で順次弾性接触するようになっており，コンタクト要素Ｃは一枚の導電体シートから形成されていて，コンタクト要素Ｃが溝に沿って長手方向に距離を置いてレセプタクルＲのポケット１６に配列されている電気コネクタが開示されている。そして，プリント回路基板Ｂは本件特許発明１の「相手コネクタ」，コンタクト要素Ｃは「端子」，ばね脚２２及び２４は「複数の弾性腕」，突出部２６及び２８は「接触部」，レセプタクルＲは「ハウジング」にそれぞれ相当する。また，コンタクト要素Ｃは金属板である導電体シートの板面を維持したまま作られている。
以上からすれば，乙１０文献には構成要件１Ａが開示されているといえる。
また，乙１０文献の「FIG.2」等からすれば，乙１０発明では，コンタクト要素Ｃのばね脚２２及び２４（「端子の複数の弾性腕」に相当する。）がプリント回路基板Ｂ（「相手端子」に相当する。）との接触位置を通りコネクタ嵌合方向に伸びる接触線に対して一方の側に位置している。したがって，乙１０文献には構成要件１Ｂが開示されているといえる。
乙１０文献の「FIG.2」において，ばね脚２２の突出部２６の半円状部分のうち上半分が「斜縁」に該当するといえ，同文献には，ばね脚２２がその上端から下方に延び接触線に向かう「斜縁」を有し，その「下端」に突出部２６（接触部）を形成することが開示されている。そして，ばね脚２２は，構成要件１Ｃの「上位の弾性腕」に該当するから，乙１０文献には構成要件１Ｃが開示されていることになる。乙１０文献の「FIG.2」等からすれば，乙１０文献には，ばね脚２２の突出部２６及びばね脚２４の突出部２８が，下方に向け順に位置していることが開示されており，構成要件１Ｄが開示されているといえる。乙１０文献では，コンタクト要素Ｃ（端子）を，金属板である導電体シートの板面を維持したまま作成しており，上位に位置する突出部２６と下位となるばね脚２４の上端との距離が十分に近接しているといえ，構成要件１Ｅが開示されているといえる。
また，乙１０文献のとおりの記載があるところ，
「荷重」とは，本件特許発明１の「接触圧」と同義と解され，長ばね脚であるばね脚２２の突出部２６が嵌合時にプリント回路基板と最初に接触し，その後，短ばね脚であるばね脚２４の突出部２８がプリント回路基板Ｂに接触するが，長ばね脚にかかる荷重より短ばね脚にかかる荷重を小さくしてもよいことが記載されている。そのため，乙１０文献には，コネクタ嵌合時にプリント回路基板Ｂ（相手端子）と最初に接触する突出部２６（接触部）から順にプリント回路基板Ｂ（相手端子）に対する接触圧が小さくなっていることを特徴とする電気コネクタが開示されているといえ，乙１０文献には，構成要件１Ｆが開示されているといえる。そして，乙１０文献には，複数の接触部を有する端子を利用する電気コネクタが開示されており，構成要件１Ｇが開示されているといえる。以上のとおり，乙１０文献には本件特許発明１の構成要件の全てが開示されているから，乙１０発明は本件特許発明１と同一であり，本件特許発明１は新規性を欠くことになる。
原告は，乙１０発明につき，本件特許発明１の４５年前の桁違いに大きなコネクタの構成を開示するもので，先行技術として不適格である旨主張する。しかし，本件特許発明１の特許請求の範囲において，コネクタの大きさは何ら特定されておらず，原告の上記主張は特許請求の範囲の記載に基づくものではなく，採用できない。
また，原告は，半円形状をもって「斜縁」であるとはいえず，また接触部が半円形状部分の下端ではなく途中に設けられているため，乙１０文献は構成要件１Ｃを開示していない旨主張する。
しかし，本件特許１に係る明細書（甲２）の図４等においても，平坦な第一弾性部上端から接触線に向かう「斜縁」にかけて，折れ線状ではなく，直線部分と直線部分とが曲線部分を経て接続されるように描かれているところ，同明細書においても「斜縁」が直線状で曲線を含まないなどとは記載されていない。そして，「斜縁」の作用効果については同明細書に特段の記載がないものの，段落【００３５】   しかる後に，相手コネクタ３０を降下させる。相手コネクタ３０はその外壁３３が上記コネクタ１のハウジング１０の本体部１１の外面で案内され，該相手コネクタ３０の嵌合凹部３６で上記本体部１１に嵌合し始める。嵌合当初では，相手コネクタ３０の嵌入壁３７に設けられた端子３１が，コネクタ１の端子２０の第一弾性腕２２に設けられた第一接触部２２Ｃに当接し，その当接圧で左右両側の第一弾性腕２２同士を左右に押し拡げて弾性変形させる・・・」との記載があり，同記載及び図３，４によれば，上方から挿入される相手端子は「斜縁」との接触により第一弾性腕を左右に押し広げることになるから，「斜縁」は相手端子との当接から第一弾性腕を押し広げるに至る過程を円滑に行わせる作用を有するものと解される。そして，この作用を実現するためには，「斜縁」の角部が面取りされていれば足りるものと解される。
また，接触部が斜縁の下端ではなく途中に設けられているとの原告の主
張に関しても，斜縁
明において，斜縁の下端に「接触部」が形成されているといえる。したがって，原告の上記主張は採用できない。


イ次に，原告は，構成要件１Ｅに関し，乙１０発明においては接触部間距離が約０．６インチもあるため「近接」の要件を充たさないと主張する。しかし，そもそも本件特許発明１Ｅの「近接」との文言は，定量的なものではなく定性的なものであって，これによって本件特許１が直ちに無効となるとまではいえないとしても，具体性に欠ける不明確な文言である。原告は，「近接」とは「帯状の金属板をその肉厚方向に屈曲して端子を得る」場合には得られない距離を意味する旨主張するが，同主張を採用してもなお，「近接」の具体的内容は不明確であるといわざるを得ない。そのことを前提として乙１０発明をみると，乙１０文献における「各ばね脚２２，２４の幅も，図４に示されているように０．０２５インチ台である。」（訳文５頁２～３行）との記載に加え，「FIG.4」におけるばね脚の幅と「突出部２６と突出部２８の上端」の距離の大小関係等からすれば，乙１０発明において，突出部２６と突出部２８の上端とは十分に「近接」しているといえる。
このほか，原告は，乙１０発明の接触部が半円状なので，半径の長さ分だけ上位の弾性腕の接触部に近接していないとも主張する。しかし，前記「斜縁」に該当し，同「斜縁」の下端点が「接触部」である以上，原告の上記主張は前提において誤りである。いずれにしても，上記のとおり，乙１０発明において，突出部２６と突出部２８の上端とは十分に「近接」しているといえ，原告の上記主張は採用できない。
ウ更に，原告は，構成要件１Ｆの「接触圧」に関して，充足論における主張を前提として，乙１０発明における「荷重」は構成要件１Ｆにおけるまた，原告は，「荷重」の大小関係は乙１０発明の技術思想とは関係がなく，乙１０文献はこの点に関していかなる関係でもよいと放置している
にすぎない旨の記載からすれば，乙１０文献には
この点について開示があることは明らかである。
ア前   同様に，本件特許発明２－１と乙１０発明とを対比すると，構成要件２－Ｃのうち，「本件特許発明２－１の第一弾性腕の第一接触部は，略三角形突状をなしているのに対して，乙１０発明のばね脚２２（＝第一弾性腕）の突出部２６は，接触線に対し略半円状をなしている点」（相違点１），「本件特許発明２－１の第一弾性腕の第一接触部において，嵌合側と反対側の縁部が，接触線に対し直角もしくは嵌合側に鋭角をなすのに対して，乙１０発明ではそのような特定がされていない点」（相違点２）が相違し，その他は一致する。なお，両発明は，第一接触部が嵌合側に斜縁を有する点においては一致する。
イケーブル用コネクタに関する発明が記載された特開２００３－１６８５０５号公報（乙１２）には，「本発明の課題は，・・・接触信頼性の向上，操作性の向上を図ることができる平型柔軟ケーブル用コネクタの技術を提供することにある。」（段落【００１３】），「前記コンタクト片には，導体露出部に接触する隆起部が設けられると共に，その隆起部の傾斜が緩慢に設定されていることが望ましい。・・・この隆起部の傾斜を緩慢に設定することで，コネクタ結合時の接触抵抗を低くすることができる。・・・」（段落【００１９】），「また，コンタクト片２３ｂのばね長を長くできることは，それ自体の弾力性によってコンタクト片２３ｂと露出片１２との接触抵抗（摩擦）を小さくし，コネクタ結合時の操作性（円滑性）を高めることが容易になる。」（段落【００４１】），「端子２３には，導体露出部１２ａに接触する隆起部２３ａが設けられている。・・・」（段落【００４２】）と記載されており，図４には，略三角形状の隆起部２３ａが描かれている。
また，本件特許１及び２の出願前に頒布された乙１３（米国特許第３４１４８７１号公報，発明の名称「２つの戻り止めフラップを有する弾発舌片手段を有する電気コネクタ」）には，「図９は板ばね型コネクタを示す。このコネクタは追加の導線接続部２１と追加の戻り止めフラップ２２とを備える。このコネクタの接続部は，互いに独立した複数の平らな弾発舌片で構成されている。・・・」との記載があり（訳文６～８行），「FIG.9」には，（本件特許発明でいう）接触線に対しほぼ直角となる縁部及び同縁部よりも嵌合側に位置する斜縁とで三角形状となった接触部が描かれている。
同様に，本件特許１及び２の特許出願前に頒布された乙１４（特開昭４７－１５３２号公報，発明の名称「電気接続装置」）には，「本発明の目的は整合する電気接続器と信頼し得る電気接続を行うことができる電気接点を提供しようとするにある。」（５頁６～８行），「第１図は回路板１のようなオス接続素子を取り付けた従来既知の典型的な接続器を示す。」（６頁１７～１８行），「接触腕１２は回路板１を接触させるための接触部分１１を具える。」（６頁２０行～７頁１行）との記載があり，「Fig.3」には，（本件特許発明でいう）接触線に対しほぼ直角となる縁部及び同縁部よりも嵌合側に位置する斜縁とで三角形状となった接触部が描かれている。
また，本件特許１及び２の特許出願前に頒布された乙１５（特開平６－７６８９６号公報，発明の名称「回路板エッジコネクタ」）には，「・・・もちろん，この接触部の形状は本発明から逸脱することなく大きく変化させることができる。この主接触領域２６は円形，平面，三角形，台形などでもよく，同様な結果が得られる。・・・」（段落【００１８】）との記載がある。
更に，本件特許１及び２の出願前に頒布された乙１６（特開２００３－２６４０１５号公報，発明の名称「直交接続用コネクタ」）には，「プラグ１０には，その本体モールド１１の内部に複数の端子１２が整列配置され，該端子１２はソケット２の端子３と接触する接触片１２ａを具備する。・・・」（段落【００１１】）との記載があり，図２には，三角形状となった接触部が描かれている。


主          文
原判決を破棄する。
被上告人の控訴を棄却する。
控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。
理          由
上告代理人諏訪康雄ほかの上告受理申立て理由及び上告参加代理人茅根熙和，同春原誠，同和田健児の上告受理申立て理由（ただし，いずれも排除されたものを除く。）について
１本件は，被上告人に所属する組合員（以下「被上告人所属者」という。）らが上告参加人（以下「参加人」という。）から運転士に発令されないことが所属労働組合を理由とする不利益な取扱い及び被上告人に対する支配介入であり不当労働行為に当たるとする被上告人の救済申立てにつき，千葉県地方労働委員会（当時）が救済命令を発したところ，再審査の申立てを受けた中央労働委員会が不当労働行為の成立を否定して上記命令を取り消し，上記救済申立てを棄却する旨の命令（以下「本件命令」という。）をしたため，被上告人がその取消しを求める事案である。
２原審の適法に確定した事実関係等の概要は，次のとおりである。参加人は，昭和６２年４月１日，日本国有鉄道改革法等に基づき，日本国有鉄道（以下「国鉄」という。）が経営していた東日本区域の旅客鉄道事業等を承継して設立された株式会社である。
被上告人は，昭和６２年３月３１日までは国鉄の，同年４月１日からは参加人等の職員のうち，旧Ｃ局管内の動力車に関係のある者で組織された労働組合である。参加人の職員の労働組合としては，被上告人のほかにＡ労組（以下「Ａ労組」という。）やＢ労組（以下「Ｂ労組」という。）等がある。ア国鉄においては，国鉄職員採用規程による合格者で動力車乗務員を希望し動力車乗務員採用試験に合格した者について，新規採用時教育を経て鉄道学園の普通課程動力車乗務員予科で教育を受け，同予科修了後に助士職等に従事し，その後に試験を受けて普通課程動力車乗務員本科に入り，同本科修了後に士職見習として実務練習に従事し，実務試験に合格すれば運転士資格を取得して，運転士に発令されるという養成体系を基本として，運転士の養成が行われていた。この養成体系は昭和５２年度の採用者から実施されており，同５４年度に上記予科に入った者までは，ほぼ全員が上記体系のとおり養成されて運転士に発令されたが，同５５年度から同５７年度までに上記予科に入った者については，上記体系がそれまでと一部異なる形で運用されるなどし，運転士資格取得後の運転士への発令（以下「運転士発令」ともいう。）を留保されていた。上記のような国鉄における職員の採用は，昭和５７年度が最後であった。
イ他方，参加人は，昭和６３年５月に就業規則の細則として昇進基準を定め，この昇進基準において，運転士になろうとする者は，運転士試験を受けて合格した後に所定の教育を受け，その修了試験に合格すれば運転士資格を取得するが，運転士発令は需給状況等を勘案してするものとされ，上記修了試験合格及び運転士発令の各段階でそれぞれ昇格するものとされていた。そして，昇進基準の説明資料では，運転士については，一部の例外的な経路を除いて，その前段階で車掌職を経験することを標準的な昇進経路とするものとされ，このことは被上告人を含む参加人の労働組合にも説明された。このような昇進経路が定められたのは，国鉄において，運転士や車掌等の系統ごとの意識が強く，それがサービスの低下等につながっていたことから，その弊害を解消することを目的とするものであった。参加人のＣ支社は，昭和６３年以降，次のような形で運転士発令を行った。
ア運転士経験者に対する運転士発令
Ｃ支社では，国鉄において運転士を経験していた職員で直営売店等に配属されていた者から，昭和６３年から平成元年にかけて６０名を運転士に発令した。このうち，被上告人所属者は２３名であった。
イ運転士発令留保者に対する車掌職を経た運転士発令Ｃ支社では，昭和６３年１２月に予定されていたＤ線の暫定開業に伴い平成元年夏に車掌が不足することが見込まれる一方，新たに定められた前記の昇進基準に基づく車掌試験等を行って車掌を確保することは時期的に困難な面があった。そこで，前記アのとおり，昭和５５年度から同５７年度までに前記予科に入って運転士資格を取得した者で，国鉄における運転士発令が留保されたため運転士の経験がなく，国鉄における前記体系の下で養成されたため車掌職の経験もない者（以下「本件未発令者」という。）に，補完教育と呼ばれる車掌となるための教育を施して車掌に発令することとし，選考の手続を経た上，車掌となることを希望した者１５名から７名を選んで補完教育を行い，昭和６３年１２月に車掌に発令した。この７名はいずれもＡ労組に所属する組合員（以下「Ａ労組所属者」という。）であり，被上告人所属者はいずれも車掌となることを希望しなかった。Ｃ支社は，平成２年にＤ線のＥ駅開業等により運転士が不足することが見込まれ，需要に応じた運転士発令ができる人材を確保する必要があったことから，同元年も，本件未発令者のうち希望する者から補完教育の対象者の選考を行った。同支社は，現場長において将来運転士となるためには車掌職を経験した方がよい旨を説明して本件未発令者との面談を行い，選考の手続を経た上，車掌となることを希望した者２９名から１５名を選んで補完教育を行い，平成２年１月に車掌に発令した。補完教育の対象として選ばれたのは，Ａ労組所属者が希望者９名全員，被上告人所属者が希望者１１名のうち３名であり，その余の３名はＢ労組に所属する者であった。なお，被上告人所属者であった上記３名は，運転士発令に至る前に被上告人を脱退した。
Ｃ支社は，以上のようにして車掌職を経験した本件未発令者を平成元年から同２年にかけて運転士に発令した。なお，本件未発令者に対する補完教育は，平成２年以降は行われていない。
ウ昇進基準に基づく運転士発令


Ｃ支社では，平成３年以降，昇進基準に基づく運転士発令をすることが可能になったことから，原則として新規に所定の試験に合格した者で車掌職の経験を積ませた者の中から昇進基準に基づいて運転士発令を行っている。なお，Ｃ支社では，運転士の経験のない者に対する運転士発令については，車掌職の経験をほぼ必要不可欠な条件とする運用がされていたところ，上記のとおり，平成２年以降は本件未発令者に対する車掌への発令のための補完教育は行われていなかった。そして，本件未発令者のうち被上告人所属者については，１名が昇進基準に基づくものとは別途の発令として平成１２年に運転士に発令されたが，他の者は運転士に発令されていない。また，本件未発令者のうちＡ労組所属者であって運転士発令をされていない者は，平成４年時点で，そのほとんどがＣ支社の非現業の職員又は運転士発令を希望しない者であった。
被上告人は，国鉄の労働組合であった頃から，いわゆる国鉄の分割民営化に反対する立場を明確にし，ストライキを含む反対闘争を行った。また，参加人が設立された以後も，平成元年には営業，売店及び研修職場における２度のストライキや列車を止めるストライキを実施し，同２年１月及び３月にも断続的にストライキを実施した。
他方，参加人の幹部は，昭和６２年に開かれた経営計画の考え方等の説明会において，穏やかな労務政策を採る考えはない，参加人の方針に対する反対派はしゅん別して断固として追及する，等距離外交は考えていないなどと述べたり，同年に開かれたＡ労組の定期大会において，反対派が残っていることは残念なことであり，Ａ労組が参加人における一企業一組合になることを期待する旨を述べたりした。被上告人は，参加人が平成元年の補完教育の対象者の選考に当たって所属労働組合による差別を行ったものであり，同２年以降は補完教育を廃止して昇進基準に基づく運転士発令を行っているのも，本件未発令者のうち被上告人所属者を運転士にさせないことを目的とするものであって，所属労働組合による差別であるなどと主張している。
３原審は，上記事実関係等の下で，次のとおり判断して，不当労働行為の成立を否定した本件命令を取り消すべきものとした。
本件未発令者のうち，平成元年の補完教育を希望した被上告人所属者は１１名いたが対象者として選ばれたのは３名にすぎず，他方，同年の補完教育を希望したＡ労組所属者は９名全員が対象者として選ばれるなど，その選考において著しい差異が生じているところ，参加人は被上告人所属者が適性や成績で劣るというような主張や立証を一切しておらず，このような差異が生じたのは所属労働組合が選考の考慮要素とされたことを強く推定させる。参加人の幹部は被上告人に対する嫌悪や敵対的な態度を表明しているのであるから，選考を担当したＣ支社の幹部においても同様の意識を有していた蓋然性は高い。平成４年の時点でＡ労組所属者に運転士への発令の必要がある者はいないかごく少数にとどまっていたとうかがわれ，参加人が補完教育を廃止し，以後は昇進基準に基づいて職員を運転士に発令してその需要を満たし，本件未発令者を運転士の登用の経路から排除したのは，上記の時点で本件未発令者のうち運転士になることを希望した者の全てないし大半が被上告人所属者であったためであると考えざるを得ない。参加人は，本件未発令者からの運転士への発令に関して，所属労働組合を理由として被上告人所属者を不利益に扱い，被上告人の弱体化を図ったものというべきであり，労働組合法７条１号本文にいう不利益な取扱い及び同条３号の支配介入による不当労働行為が成立する。４しかしながら，原審の上記判断は是認することができない。その理由は，次のとおりである。
平成元年の補完教育の対象者の選考において，本件未発令者のうち，Ａ労組所属者については希望者全員が対象者として選ばれたのに対し，被上告人所属者については対象者として選ばれたのは希望者の一部にとどまっていた。しかしながら，前記２イのとおり，参加人が昭和６３年５月に定めた昇進基準においては運転士発令が昇進として位置付けられていたものであり，その昇進に至る過程の一つと解される補完教育の対象者の選考に当たり，本件未発令者のうち補完教育を希望した被上告人所属者の中で対象者に選ばれなかった者の能力や勤務成績等が，対象者に選ばれたＡ労組所属者と比較して劣るものでなかったということについては，被上告人が一応の立証をすべきところ，そのような事情はうかがわれない。また，上記選考においても被上告人所属者３名が補完教育の対象者として選ばれていることに加え（上記３名は運転士発令に至る前に被上告人を脱退したというのであるが，それが参加人からの働きかけによるものと認めるべき事情はうかがわれない。），上記選考とほぼ同じ時期に，国鉄において運転士を経験していた被上告人所属者２３名が参加人によって運転士に発令されてもいるところである。そして，参加人は，平成２年以降は補完教育を行わずに昇進基準に基づいて運転士発令をしているが，この同年以降の運用の下において，同元年までの補完教育を受けなかった本件未発令者が原則として運転士に発令されなくなったことは，所属労働組合が被上告人である者と他の組合である者との間で異なるものではない。また，補完教育が行われた当時において，被上告人所属者である本件未発令者のうち，平成元年の補完教育を希望しながら対象者に選ばれなかった者については補完教育の対象者とはしないとの参加人の判断が示されていたものということができ，その余の者は車掌職の経験が運転士発令に至る標準的な昇進経路であることが周知されていた中で車掌となるための補完教育を受けることを希望していなかったものであって，その後，昇進基準に基づく運転士発令に加えてこれらの者を対象として改めて同様の教育の機会を特に設けるべき需給状況の変化等の事情が生じていたともうかがわれない。
これらの事情によれば，平成元年の補完教育の対象者に係る選考の結果が上記のとおりであることや，前記２のように被上告人がストライキを含む反対闘争を行っている中で参加人の幹部が参加人の方針に対する反対派の労働組合への敵対的な姿勢を示す発言をしていたことなどを考慮しても，参加人が補完教育の対象者の選考において所属労働組合を理由として被上告人所属者を不利益に取り扱ったものとまでいうことはできず，また，参加人が平成２年以降は補完教育を行わなかったことが，上記のような選考の結果や補完教育に係る希望の状況，運転士及び車掌の需給状況等を踏まえて同年以降は運転士発令を所定の標準的な形で行う趣旨で採られた措置であるという以上に，殊更に被上告人所属者を運転士の登用の経路から排除する目的に出たものであるということもできない。


平成２８年１１月３０日判決言渡同日原本領収    裁判所書記官平成２８年（行ケ）第１００４２号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成２８年１０月１２日
判     決
原        告    ＪＸエネルギー株式会社同訴訟代理人弁理士    長谷    川    芳    樹
城    戸    博    兒
吉    住    和    之
平    野    裕    之
中    塚        岳
被        告    特許庁長官
同指定代理人       日比    野    隆    治
冨    士    良    宏
豊    永     茂    弘
冨    澤    武    志
尾    崎    淳    史
主     文
１原告の請求を棄却する。
２訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１請求
特許庁が不服２０１４－１５２９６号事件について平成２７年１２月２８日にした審決を取り消す。
第２事案の概要
１特許庁における手続の経緯等
(1)原告は，平成２０年１０月７日，発明の名称を「潤滑油組成物」とする特許出願をしたが（特願２００８－２６１０７１号。請求項数４。以下「本願」という。甲１），平成２６年４月２５日付けで拒絶査定を受けた（甲２）。(2)原告は，平成２６年８月４日，これに対する不服の審判を請求したところ（甲３），特許庁は，これを不服２０１４－１５２９６号事件として審理し，平成２７年５月２６日付けで拒絶理由を通知した（以下「本件拒絶理由通知」という。甲４）。
(3)原告は，平成２７年７月３０日，特許請求の範囲を補正したものの（以下「本件補正」という。請求項数５。甲５），特許庁は，同年１２月２８日，「本件審判の請求は，成り立たない。」との別紙審決書（写し）記載の審決（以下「本件審決」という。）をし，その謄本は，平成２８年１月１２日，原告に送達された。(4)原告は，平成２８年２月１０日，本件審決の取消しを求めて本件訴訟を提起した。
２特許請求の範囲の記載
本件補正後の特許請求の範囲の請求項１の記載は，次のとおりである（甲５）。以下，本件補正後の請求項１に記載された発明を，「本願発明」という。また，その明細書（甲１，５）を，「本願明細書」という。なお，「／」は，原文の改行部分を示す（以下同じ。）。
【請求項１】尿素アダクト値が２．５質量％以下，４０℃における動粘度が１８ｍｍ２／ｓ以下，粘度指数が１２５以上，且つ，９０％留出温度から５％留出温度を減じた値が７０℃以下である潤滑油基油成分を，基油全量基準で１０質量％～１００質量％含有する潤滑油基油と，／粘度指数向上剤と，／を含有し，／１００℃における動粘度が４～１２ｍｍ２／ｓであり，粘度指数が１４０～３００であることを特徴とする潤滑油組成物。
３本件審決の理由の要旨
(1)本件審決の理由は，別紙審決書（写し）記載のとおりである。要するに，以下のとおり，本願発明は，①発明の詳細な説明に記載したものであるとはいえず，その特許請求の範囲の記載が，特許法３６条６項１号に規定する要件（以下「サポート要件」ということがある。）を満たしておらず，②その明細書の発明の詳細な説明の記載が，当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとはいえず，同条４項１号に規定する要件（以下「実施可能要件」ということがある。）を満たしていないから，特許を受けることができないものであって，本願は拒絶すべきものである，というものである。
(2)サポート要件について
本願発明の課題は，潤滑油の４０℃及び１００℃における動粘度及び１００℃におけるＨＴＨＳ粘度を低減し，粘度指数を向上し，－３５℃におけるＣＣＳ粘度，（－４０℃におけるＭＲＶ粘度）を著しく改善できる潤滑油組成物を提供することである。
本願発明は，「尿素アダクト値が２．５質量％以下，４０℃における動粘度が１８ｍｍ２／ｓ以下，粘度指数が１２５以上，且つ，９０％留出温度から５％留出温度を減じた値が７０℃以下である」と特定される潤滑油基油成分を，基油全量基準で１０質量％～１００質量％含有するものとされていることから（以下「質量％」を単に「％」と記載することがある。），本願明細書の実施例４に係る潤滑油組成物と比較例３に係る潤滑油組成物とを，１５％：８５％の割合で混合した基油（以下「ケースＡ」という。）を想定する（本願発明で特定された潤滑油基油成分に相当するのは「基油２」のみであって，その含有量は１５％となり，本願発明で特定された潤滑油基油成分以外の潤滑油基油成分に相当するのは「基油４」のみであって，その含有量は８５％となる。）。実施例４に係る潤滑油組成物と比較例３に係る潤滑油組成物とは，低温特性に大きな差があり，前者については，高評価であり，本願発明の課題が解決される旨記載されているのに対し，後者については，本願発明の課題を解決し得ない旨記載されていることから，当業者は，本願明細書の実施例の記載から，ケースＡが本願発明の課題を解決すると理解することはないというべきである。また，本願発明で特定された潤滑油基油成分に関し，実施例における含有量である７０％又は１００％から大きく離れた下限値である１０％の近傍において，実施例と同様の低温特性を示すであろうことについて合理的な説明がされているとはいえず，本願発明で特定された潤滑油基油成分以外の潤滑油基油成分に関し，この含有量が８５％であって，上限値である９０％の近傍であるケースＡについて，実施例と同様の低温特性を示すであろうことについて合理的な説明がされているとはいえない。したがって，本願明細書の記載は，技術常識を考慮しても，当業者において，ケースＡが本願発明の課題を解決できるものであると理解するとはいえない。
そうすると，本願明細書の発明の詳細な説明は，本願発明の一部については本願発明の課題が解決できることが記載されているとしても，これを本願発明の全範囲にまで一般化できることについては，当業者が理解できるように記載されているとすることはできない。
(3)実施可能要件について


本願発明の課題について，当業者が理解できるように記載されているものとすることができないことは，前記(2)のケースＡのとおりであり，発明の詳細な説明の記載は，当業者が実施できるように明確かつ十分に記載されているものとすることができない。
４取消事由
(1)手続違背（取消事由１）
(2)サポート要件に係る判断の誤り（取消事由２）(3)実施可能要件に係る判断の誤り（取消事由３）
第３当事者の主張
１取消事由１（手続違背）について
〔原告の主張〕
本件拒絶理由通知においては，「発明特定事項と課題の解決との関係（作用機序）が記載されておらず，実施例は限られた特性のものに限られている」ことを，サポート要件及び実施可能要件を満たしていない根拠としていた。しかし，本件審決は，「ケースＡの潤滑油組成物は所望の低温特性を示さない」ことを，サポート要件及び実施可能要件を満たしていない根拠としている。以上のとおり，サポート要件及び実施可能要件を満たしていないとする根拠は，本件審決と本件拒絶理由通知とでは異なっている。そして，本件拒絶理由通知に接した原告において，特に，潤滑油基油成分に相当する「基油２」の含有量が１５％である「ケースＡ」を想定すべき事情は存しない。
したがって，「ケースＡの潤滑油組成物は所望の低温特性を示さない」ことを根拠とするサポート要件及び実施可能要件違反の拒絶理由を通知することなくされた本件審決に係る手続は，特許法１５９条２項で準用する同法５０条に違背し，原告の防御権を不当に奪ったものといえる。
〔被告の主張〕
本願発明がサポート要件及び実施可能要件違反であるとする理由について，本件拒絶理由通知では，「実施例に係る記載を検討しても･･･潤滑油基油成分が基油全量基準で７０質量％又は１００質量％含有する限られた実施例のみであり，当該実施例に係る記載に基づき，本願発明が包含し得る実施態様の全てについてまで，上記本願発明の課題を解決できるものと認識することはできない」と記載し，特許請求の範囲に記載された発明における潤滑油基油成分の含有量が７０質量％又は１００質量％以外の態様についてのサポート要件違反を指摘していたのを，本件審決では，そのような特許請求の範囲に記載された発明における具体的態様として，ケースＡを想定して判断したにすぎない。
以上のとおり，本件審決における本願を拒絶すべきものであるとする理由は，既に本件拒絶理由通知においても指摘されていたものというべきであって，本件審判手続には，原告が主張するような手続違背はない。
２取消事由２（サポート要件に係る判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)当業者が特にケースＡを想定すべき事情はないこと本件審決は，ケースＡを想定した上で，本願明細書は，当業者において，技術常識を考慮したとしても，ケースＡの場合について，本願発明の課題を解決できることが理解されるように記載されているとはいえない旨判断した。しかし，本願明細書の記載に接した当業者において，本願発明の課題との関係で特にケースＡを想定すべき事情は全く存在しない（本願発明は，課題を解決した潤滑油組成物に，課題を解決しない潤滑油組成物を混合することにより，課題を解決しようとするものではない。）から，当業者が，発明の詳細な説明の記載からケースＡを想定し，本願発明の課題を解決できないと認識することはない。(2)ケースＡの潤滑油組成物は本願発明の課題を解決すること仮に，本願明細書の記載に接した当業者において，本願発明の課題との関係で特にケースＡを想定すべき事情があったとしても，以下のとおり，当業者であれば，ケースＡの潤滑油組成物により本願発明の課題を解決できると認識する。
ア本願発明の課題
本願発明の課題は，「省燃費性，低蒸発性と低温粘度に優れ，ポリ－α－オレフィン系基油やエステル系基油等の合成油や低粘度鉱油系基油を用いずとも，１５０℃における高温高せん断粘度を維持しながら，省燃費性，ＮＯＡＣＫにおける低蒸発性と－３５℃以下における低温粘度とを両立させることができ，特に潤滑油の４０℃および１００℃における動粘度および１００℃におけるＨＴＨＳ粘度を低減し，粘度指数を向上し，－３５℃におけるＣＣＳ粘度，（－４０℃におけるＭＲＶ粘度）を著しく改善できる潤滑油組成物を提供すること」（【０００７】）である。すなわち，高温・高せん断の影響を受けた状態での潤滑油の実効粘度の確保に関する「１５０℃におけるＨＴＨＳ粘度（高温高せん断粘度）の維持（粘度指数の向上）」と，「省燃費性（特に潤滑油の４０℃及び１００℃における動粘度と１００℃におけるＨＴＨＳ粘度の低減）」，「ＮＯＡＣＫにおける低蒸発性」並びにエンジン低温始動性に関する「－３５℃以下における低温粘度（特に－３５℃におけるＣＣＳ粘度）の改善」とを両立させることにある。
イ本件審決の判断
本件審決は，ケースＡの潤滑油組成物が本願発明の課題を解決できないことを論理的に帰結できていない。
すなわち，本件審決では，ケースＡの潤滑油組成物により本願発明の課題が解決されるか否かを検討するのではなく，ケースＡの潤滑油組成物が実施例１ないし６の潤滑油組成物と同様の低温特性を示すか否かが検討されているが，これを検討したところで，本願明細書が，当業者において，ケースＡの場合について，本願発明の課題を解決できることが理解されるように記載されているとはいえないとの結論には至らない。本願発明の課題は，単に所望の低温特性を有することではないから，当業者が，ケースＡの低温特性のみに着目して，ケースＡの場合，本願発明の課題を解決し得ないと推認することはない。
ウ本願明細書の記載


(ア)本願明細書の記載（【表３】）から，実施例４の潤滑油組成物の４０℃動粘度，１００℃動粘度，１００℃ＨＴＨＳ粘度，１５０℃ＨＴＨＳ粘度，－３５℃ＣＣＳ粘度が，それぞれ３６．４ｍｍ２／ｓ，８．７ｍｍ２／ｓ，５．２１ｍＰａ・ｓ，２．６０ｍＰａ・ｓ，２７００ｍＰａ・ｓであり，比較例３の潤滑油組成物のそれらが，それぞれ３８．９ｍｍ２／ｓ，８．６ｍｍ２／ｓ，５．３５ｍＰａ・ｓ，２．６０ｍＰａ・ｓ，７７００ｍＰａ・ｓであることが分かる。ここで，実施例４と比較例３の潤滑油組成物の４０℃動粘度，１００℃動粘度，１００℃ＨＴＨＳ粘度，１５０℃ＨＴＨＳ粘度，－３５℃ＣＣＳ粘度を対比すると，両者は「１５０℃におけるＨＴＨＳ粘度が同程度のものであるが」，後者に比べて，前者は，「４０℃動粘度，１００℃動粘度，１００℃ＨＴＨＳ粘度およびＣＣＳ粘度が低く，低温粘度および低温粘度特性が良好であった。」ことが理解される（【０１２２】）。そして，この結果から，当業者は，実施例４の潤滑油組成物により本願発明の課題が解決できると認識する。
(イ)ケースＡの潤滑油組成物は，実施例４の潤滑油組成物と比較例３の潤滑油組成物を混合したものであり，前記(ア)によれば，「４０℃動粘度，１００℃動粘度，１００℃ＨＴＨＳ粘度およびＣＣＳ粘度が低く，低温粘度および低温粘度特性が良好」な実施例４の潤滑油組成物を混合したケースＡの潤滑油組成物と，それを混合しない比較例３の潤滑油組成物は，「１５０℃におけるＨＴＨＳ粘度が同程度のものであるが」，後者に比べて，前者は，「４０℃動粘度，１００℃動粘度，１００℃ＨＴＨＳ粘度およびＣＣＳ粘度が低く，低温粘度および低温粘度特性が良好」なものであり，当業者は，ケースＡの潤滑油組成物によっても本願発明の課題を解決できると推論する。なお，当業者の上記推論が正しいことは，甲７によって，裏付けられる。
エ被告の主張について
被告は，省燃費性と併せて考慮されるべき本願発明の課題に係る低温粘度特性（低温特性）は，従来の潤滑油と同等のレベルではなく，それよりも著しく改善されたレベル（従来の潤滑油の特性を超えるレベル）に達しているか否かを基準に評価されるべきものであり，当業者は，ケースＡの低温特性が，本願発明の課題を解決できるレベルに達しているとは認識し得ない旨主張する。しかし，そのようなことは，本願明細書には記載されていない。
また，被告は，低温特性の優劣は，「４５００ｍＰａ・ｓ以下」という数値（あるいはその近傍値）を境界値として評価されているということができ，この境界値からみても，当業者は，ケースＡの低温特性が，本願発明の課題を解決できるレベルに達しているとは認識し得ない旨主張する。しかし，ＣＣＳ粘度を「４５００ｍＰａ・ｓ以下」としたものは，本願発明の例示にすぎない（【０１１５】）。本願明細書には，本願発明の課題を解決できるか否かが「４５００ｍＰａ・ｓ以下」という数値（あるいはその近傍値）を境界値として評価されるなどとは記載されていない。
本願明細書の記載からは，少なくとも，実施例１ないし６の潤滑油組成物が本願発明の課題を解決できるか否かが，実施例１ないし６の潤滑油組成物と比較例１ないし３の潤滑油組成物の１５０℃におけるＨＴＨＳ粘度，４０℃動粘度，１００℃動粘度，１００℃ＨＴＨＳ粘度及びＣＣＳ粘度を対比することにより区別されていることが分かる（【０１２２】）。したがって，仮にケースＡを想定できたならば，ケースＡが本願発明の課題を解決できるか否かは，ケースＡの潤滑油組成物と比較例３の潤滑油組成物の１５０℃におけるＨＴＨＳ粘度，４０℃動粘度，１００℃動粘度，１００℃ＨＴＨＳ粘度及びＣＣＳ粘度を対比することにより区別するのが合理的であると当業者は理解する。そして，かかる対比により，当業者は，ケースＡの潤滑油組成物によっても，本願発明の課題を解決できると推論する。
(3)小括
以上によれば，本件審決のサポート要件に係る判断は，誤りである。
〔被告の主張〕
(1)本件審決におけるサポート要件の判断手法
本件審決は，特許請求の範囲に記載された発明が，当業者からみて，発明の詳細な説明の記載により当該発明の課題を解決できると認識できるものではないと判断し，その具体的な判断根拠を示すに当たって，例示すべき具体的態様として「ケースＡ」を挙げたにすぎない。
そして，本件審決は，本願発明が潤滑油基油成分の含有量につき「基油全量基準で１０～１００質量％」と規定していることを踏まえ，当該含有量の広範な数値範囲のうち，特にその下限値付近の態様に着目し，当該下限値付近の態様の一例として，ケースＡを挙げたものであるが，本願明細書に接した当業者は，本願発明が上記規定を有する以上，その数値範囲に属する種々の態様を，本願発明の具体的態様として何らの困難もなく普通に想定できるといえる。
したがって，本件審決が，サポート要件を検討し，その判断根拠を示すに当たって，当業者が容易に想定し得る態様の一例として「ケースＡ」を挙げたことに，違法とされるべき点はない。
(2)ケースＡが本願発明の課題を解決できるとは認識し得ないこと
ア本願発明の課題


本願発明の課題が，【０００７】に記載されたとおりのものであるとしても，省燃費性と併せて考慮されるべき本願発明の課題に係る低温粘度特性（低温特性）は，従来の潤滑油と同等のレベルではなく，それよりも著しく改善されたレベル（従来の潤滑油の特性を超えるレベル）に達しているか否かを基準に評価されるべきものである（【０００４】，【０００７】）。
イケースＡの評価
(ア)ケースＡは，低温特性が良好で本願発明の課題を解決することが示された実施例４に係る潤滑油組成物（１５％）と，低温特性が大きく劣るため本願発明の課題を解決し得ないとされる比較例３に係る潤滑油組成物（８５％）との混合物であることから，当業者であれば，ケースＡの低温特性は，その組成の大半を占める比較例３の特性に似通ったものであると推認する。
上記推認が妥当であることは，甲７の実験結果が示すとおりである。すなわち，甲７の実験結果によれば，ケースＡのＣＣＳ粘度は「７１００」であり，その低温特性は，本願明細書に比較例として記載された態様と同等のレベルであることが理解される。ここで，前記アのとおり，本願発明の課題，特に，省燃費性と併せて考慮されるべき低温特性は，従来の潤滑油と同等のレベルではなく，それよりも著しく改善されたレベル（従来の潤滑油の特性を超えるレベル）に達しているか否かを基準に評価されるべきものであるところ，ケースＡの低温特性は，比較例（従来の潤滑油）と同等のレベルであるといわざるを得ない。
(イ)本願明細書には，「－３５℃におけるＣＣＳ粘度…を著しく改善することができる。例えば，本発明の潤滑油組成物によれば，－３５℃におけるＣＣＳ粘度を４５００ｍＰａ・ｓ以下とすることができる。」（【０１１５】）との記載があり，この「４５００ｍＰａ・ｓ以下」という数値（あるいはその近傍値）を境界値として，【表３】では実施例と比較例とが区別され，【０１２２】では，実施例，比較例それぞれが評価されている。
そうすると，低温特性の優劣（本願発明の課題を解決できるか否か）は，当該境界値を目安に評価されているということができ，この境界値からみても，当業者は，ケースＡの低温特性が，本願発明の課題を解決できるレベルに達しているとは認識し得ない。
(ウ)以上のとおり，本願明細書の記載に接した当業者は，ケースＡが本願発明の課題を解決できるレベルに達しているとは認識し得ない。
(3)小括
以上によれば，本件審決のサポート要件に係る判断に誤りはない。３取消事由３（実施可能要件に係る判断の誤り）について
〔原告の主張〕
(1)法令解釈の誤り
本件審決は，特許法３６条４項１号の「その実施をすることができる程度に明確かつ十分に，記載」を，「発明の課題を解決できることについて，当業者が理解できるように記載」と解釈している。
しかし，物の発明における発明の実施とは，その物を生産，使用等することをいうから，特許法３６条４項１号の「その実施をすることができる」とは，その物を作ることができ，かつ，その物を使用できることを意味し，物の発明については，明細書にその物を生産する方法及び使用する方法についての具体的な記載が必要であるが，そのような記載がなくても，明細書及び図面の記載並びに出願当時の技術常識に基づき，当業者がその物を作ることができ，かつ，その物を使用できるのであれば，実施可能要件を満たすというべきである。
(2)ケースＡは実施可能であること
仮に，本願明細書の記載に接した当業者において，実施可能性との関係で特にケースＡを想定すべき事情があったとしても，当業者であれば，実施例４の潤滑油組成物と比較例３の潤滑油組成物を混合してケースＡの潤滑油組成物を作ることができると認識する。また，ケースＡの潤滑油組成物は，前記２〔原告の主張〕(2)ウ(イ)のとおり，本願発明の課題に対応する効果を奏するものであるから（【００１７】，【０１２２】），当業者は，ケースＡの潤滑油組成物を，そのような効果を奏するものとして使用することができる。
(3)小括
以上によれば，本件審決の実施可能要件に係る判断は，誤りである。
〔被告の主張〕
(1)実施可能要件の判断手法
本願発明は，「潤滑油組成物」という物の発明であるから，本願発明が実施可能であるというためには，本願明細書及び図面の記載並びに本願の出願当時の技術常識に基づき，当業者が，本願発明の潤滑油組成物を作ることができ，かつ，当該潤滑油組成物を使用できる必要があるところ，特に後者の「使用できる」といえるためには，発明の詳細な説明に，当該潤滑油組成物が，少なくとも何らかの技術上の意義のある態様で使用することができること（所期する作用効果を奏すること）を裏付ける記載を要するというべきである。
そして，本願発明の潤滑油組成物が，技術上の意義のある態様で使用することができるか否か，あるいは所期する作用効果を奏するか否かは，本願発明の課題が解決できるか否かにほかならない。
したがって，本願発明の課題が解決できるか否かの検討を踏まえて，実施可能要件違反とした本件審決の判断に誤りはない。
(2)ケースＡが実施可能であるとはいえないこと前記２〔被告の主張〕(2)のとおり，ケースＡによって本願発明の課題は解決できないのであるから，当業者において，ケースＡの潤滑油組成物を，所期の効果を奏するものとして使用することができるとする原告の主張は，失当である。
(3)小括
以上によれば，本件審決の実施可能要件に係る判断に誤りはない。
第４当裁判所の判断
１本願発明について
(1)本願発明に係る特許請求の範囲（請求項１）は，前記第２の２記載のとおりであるところ，本願明細書（甲１，５）の発明の詳細な説明には，おおむね，次の記載がある。
ア技術分野
【０００１】本発明は潤滑油組成物に関する。
イ背景技術
【０００２】従来，内燃機関や変速機，その他機械装置には，その作用を円滑にするために潤滑油が用いられる。特に内燃機関用潤滑油（エンジン油）は内燃機関の高性能化，高出力化，運転条件の苛酷化などに伴い，高度な性能が要求される。したがって，従来のエンジン油にはこうした要求性能を満たすため，摩耗防止剤，金属系清浄剤，無灰分散剤，酸化防止剤などの種々の添加剤が配合されている。【０００３】近時，潤滑油に求められる省燃費性能は益々高くなっており，高粘度指数基油の適用や各種摩擦調整剤の適用などが検討されている…。


ウ発明が解決しようとする課題
【０００４】しかしながら，従来の潤滑油は，省燃費性と低温粘度特性との両立という点で，未だ改善の余地がある。
【０００５】一般的な省燃費化の手法として，製品の動粘度の低減や，粘度指数向上つまり基油粘度の低減と粘度指数向上剤の添加を組み合わせることによるマルチグレード化などが知られている。しかしながら，製品粘度の低減や，基油粘度の低減は厳しい潤滑条件（高温高せん断条件）における潤滑性能を低下させ，摩耗や焼き付き，疲労破壊等の不具合が発生原因となることが懸念される。そこでそれらの不具合を防止し，耐久性を維持するために，高温高せん断粘度（ＨＴＨＳ粘度）を維持することが必要となる。つまり，実用性能を維持しながら，さらに省燃費性を付与するためには，１５０℃におけるＨＴＨＳ粘度を維持し，４０℃および１００℃の動粘度および１００℃におけるＨＴＨＳ粘度を低減し，粘度指数を向上することが重要となる。
【０００６】一方，ＣＣＳ粘度やＭＲＶ粘度などの低温性能を向上するだけであれば，４０℃および１００℃の動粘度の低減や，基油粘度を低減しつつ粘度指数向上剤を添加することによるマルチグレード化などを行えばよい。しかし，製品粘度の低減や基油粘度の低減は，厳しい潤滑条件（高温高せん断条件）における潤滑性能を低下させ，摩耗や焼き付き，疲労破壊等の不具合が発生原因となることが懸念される。なお，これらの不具合はポリ－α－オレフィン系基油やエステル系基油等の合成油や低粘度鉱油系基油などの低温粘度に優れる潤滑油基油を併用すればある程度解消できる。しかし，上記合成油は高価であり，他方，低粘度鉱油系基油は一般的に粘度指数が低くＮＯＡＣＫ蒸発量が高い。そのため，それらの潤滑油基油を配合すると，潤滑油の製造コストが増加し，あるいは，高粘度指数化及び低蒸発性を達成することが困難となる。また，これら従来の潤滑油基油を用いる場合，省燃費性の改善には限界がある。
【０００７】本発明は，このような実情に鑑みてなされたものであり，省燃費性，低蒸発性と低温粘度に優れ，ポリ－α－オレフィン系基油やエステル系基油等の合成油や低粘度鉱油系基油を用いずとも，１５０℃における高温高せん断粘度を維持しながら，省燃費性，ＮＯＡＣＫにおける低蒸発性と－３５℃以下における低温粘度とを両立させることができ，特に潤滑油の４０℃および１００℃における動粘度および１００℃におけるＨＴＨＳ粘度を低減し，粘度指数を向上し，－３５℃におけるＣＣＳ粘度，（－４０℃におけるＭＲＶ粘度）を著しく改善できる潤滑油組成物を提供することを目的とする。
エ課題を解決するための手段
【０００８】上記課題を解決するために，本発明は，尿素アダクト値が２．５質量％以下，４０℃における動粘度が１８ｍｍ２／ｓ以下，粘度指数が１２５以上，且つ，９０％留出温度から５％留出温度を減じた値が７０℃以下である潤滑油基油成分を，基油全量基準で１０質量％～１００質量％含有する潤滑油基油と，粘度指数向上剤と，を含有し，１００℃における動粘度が４～１２ｍｍ２／ｓであり，粘度指数が１４０～３００であることを特徴とする潤滑油組成物を提供する。
オ発明の効果
【００１７】本発明の潤滑油組成物は，省燃費性と低蒸発性および低温粘度特性に優れており，ポリ－α－オレフィン系基油やエステル系基油等の合成油や低粘度鉱油系基油を用いずとも，１５０℃におけるＨＴＨＳ粘度を維持しながら，省燃費性とＮＯＡＣＫ蒸発量および－３５℃以下における低温粘度とを両立させることができ，特に潤滑油の４０℃および１００℃の動粘度と１００℃におけるＨＴＨＳ粘度を低減し，－３５℃におけるＣＣＳ粘度，（－４０℃におけるＭＲＶ粘度）を著しく改善することができる。
カ発明を実施するための最良の形態
【００２０】本発明の潤滑油組成物は，尿素アダクト値が４質量％以下，４０℃における動粘度が２５ｍｍ２／ｓ以下，粘度指数が１２０以上，且つ，Ｔ９０－Ｔ５が７５℃以下である潤滑油基油成分（以下，便宜的に「本発明に係る潤滑油基油成分」という。）を，基油全量基準で１０質量％～１００質量％含有する潤滑油基油（以下，便宜的に「本発明に係る潤滑油基油」という。）を含有する。【００２１】本発明に係る潤滑油基油成分は，尿素アダクト値，４０℃における動粘度及び粘度指数，Ｔ９０－Ｔ５が上記条件を満たすものであれば，鉱油系基油，合成系基油，または両者の混合物のいずれであってもよい。【００２２】本発明に係る潤滑油基油成分としては，粘度－温度特性，低温粘度特性および熱伝導性の要求を高水準で両立させることが可能であることから，ノルマルパラフィンを含有する原料油を，尿素アダクト値が４質量％以下，４０℃における動粘度が２５ｍｍ２／ｓ以下，粘度指数が１２０以上，且つ，Ｔ９０－Ｔ５が７５℃以下となるように，水素化分解／水素化異性化することにより得られる鉱油系基油または合成系基油，あるいは両者の混合物が好ましい。【００２３】本発明に係る潤滑油基油成分の尿素アダクト値は，粘度－温度特性を損なわずに低温粘度特性を改善し，かつ高い熱伝導性を得る観点から，上述の通り４質量％以下であることが必要であり，…さらに好ましくは２．５質量％以下，…である。…


【００２４】また，本発明に係る潤滑油基油成分の４０℃動粘度は，２５ｍｍ２／ｓ以下であることが必要であり，好ましくは１８ｍｍ２／ｓ以下，…である。…潤滑油基油成分の４０℃動粘度が２５ｍｍ２／ｓを超える場合には，低温粘度特性が悪化し，また十分な省燃費性が得られないおそれがあり，…。【００２５】本発明に係る潤滑油基油成分の粘度指数は，低温から高温まで優れた粘度特性が得られるよう，また低粘度であっても蒸発しにくいためには，その値は１２０以上であることが必要であり，好ましくは１２５以上，…である。…【００２６】また，本発明に係る潤滑油基油成分の蒸留性状に関し，９０％留出温度から５％留出温度を減じた値Ｔ９０－Ｔ５は７５℃以下であることが必要であり，好ましくは７０℃以下，…である。…Ｔ９０－Ｔ５が７５℃を超える場合には，潤滑油の蒸発損失が大きく，蒸発損失を小さく抑えた場合には，省燃費性が劣る可能性があるため，好ましくない。…
【００２７】本発明に係る潤滑油基油成分の製造には，ノルマルパラフィンを含有する原料油を用いることができる。原料油は，鉱物油又は合成油のいずれであってもよく，あるいはこれらの２種以上の混合物であってもよい。…【００３２】上記の原料油について，得られる被処理物の尿素アダクト値，４０℃における動粘度，粘度指数およびＴ９０－Ｔ５がそれぞれ上記条件を満たすように，水素化分解／水素化異性化を行う工程を経ることによって，本発明に係る潤滑油基油成分を得ることができる。…
【００５０】本発明に係る潤滑油基油は，本発明に係る潤滑油基油成分のみで構成されていてもよいが，本発明に係る潤滑油基油成分以外の潤滑油基油成分をさらに含有してもよい。本発明に係る潤滑油基油が本発明に係る潤滑油基油成分以外の潤滑油基油成分をさらに含有する場合，本発明に係る潤滑油基油成分の含有割合は，本発明に係る潤滑油基油の全量を基準として，１０～１００質量％であり，…さらに好ましくは７０～９３質量％，最も好ましくは８０～９５質量％である。当該含有割合が１０質量％未満の場合には，必要とする低温粘度，省燃費性能が得られないおそれがある。
【００５１】本発明に係る潤滑油基油成分以外の潤滑油基油成分としては，特に制限されないが，鉱油系基油，合成系基油又はこれらから選ばれる２種以上の潤滑油の任意混合物が挙げられる。…
【００５４】本発明に係る潤滑油基油成分と他の潤滑油基油成分とを併用する場合，他の潤滑油基油成分の割合は，本発明に係る潤滑油基油の全量を基準として，９０質量％以下とすることが好ましい。
【００５５】また，本発明の潤滑油組成物は，粘度指数向上剤を含有する。本発明の潤滑油組成物に含まれる粘度指数向上剤は特に制限はなく，…。【００７６】本発明における粘度指数向上剤の含有量は，組成物全量基準で，好ましくは０．１～５０質量％…である。粘度指数向上剤の含有量が０．１質量％より少なくなると，粘度指数向上効果や製品粘度の低減効果が小さくなることから，省燃費性の向上が図れなくなるおそれがある。また，５０質量％よりも多くなると，製品コストが大幅に上昇すると共に，基油粘度を低下させる必要が出てくることから，厳しい潤滑条件（高温高せん断条件）における潤滑性能を低下させ，摩耗や焼き付き，疲労破壊等の不具合が発生原因となることが懸念される。【０１０６】本発明の潤滑油組成物の１００℃における動粘度は，４～１２ｍｍ２／ｓであることが必要であり，…，特に好ましくは６ｍｍ２／ｓ以上である。また，…特に好ましくは８ｍｍ２／ｓ以下である。１００℃における動粘度が４ｍｍ２／ｓ未満の場合には，潤滑性不足を来たすおそれがあり，１２ｍｍ２／ｓを超える場合には必要な低温粘度および十分な省燃費性能が得られないおそれがある。【０１０７】また，本発明の潤滑油組成物の粘度指数は，１４０～３００の範囲であることが必要であり，…最も好ましくは２５０～３００である。本発明の潤滑油組成物の粘度指数が１４０未満の場合には，ＨＴＨＳ粘度を維持しながら，省燃費性を向上させることが困難となるおそれがあり，さらに－３５℃における低温粘度を低減させることが困難となるおそれがある。また，本発明の潤滑油組成物の粘度指数が３００以上の場合には，低温流動性が悪化し，更に添加剤の溶解性やシール材料との適合性が不足することによる不具合が発生するおそれがある。【０１０８】また，本発明の潤滑油組成物は，１００℃における動粘度及び粘度指数が上記要件を満たすことに加えて，以下の要件を満たすことが好ましい。【０１０９】本発明の潤滑油組成物の４０℃における動粘度は，４～５０ｍｍ２／ｓであることが好ましく，…，特に好ましくは２５ｍｍ２／ｓ以上である。また，…，特に好ましくは３０ｍｍ２／ｓ以下である。４０℃における動粘度が４ｍｍ２／ｓ未満の場合には，潤滑性不足を来たすおそれがあり，５０ｍｍ２／ｓを超える場合には必要な低温粘度および十分な省燃費性能が得られないおそれがある。【０１１０】本発明の潤滑油組成物の１００℃におけるＨＴＨＳ粘度は，６．０ｍＰａ・ｓ以下であることが好ましく，…最も好ましくは４．５ｍＰａ・ｓ以下である。また，３．０ｍＰａ・ｓ以上であることが好ましく，…最も好ましくは４．２ｍＰａ・ｓ以上である。ここでいう１００℃におけるＨＴＨＳ粘度とは，ＡＳＴＭＤ４６８３に規定される１００℃での高温高せん断粘度を示す。１００℃におけるＨＴＨＳ粘度が３．０ｍＰａ・ｓ未満の場合には，蒸発性が高く，潤滑性不足を来たすおそれがあり，６．０ｍＰａ・ｓを超える場合には必要な低温粘度および十分な省燃費性能が得られないおそれがある。


【０１１１】本発明の潤滑油組成物の１５０℃におけるＨＴＨＳ粘度は，３．５ｍＰａ・ｓ以下であることが好ましく，…特に好ましくは２．７ｍＰａ・ｓ以下である。また，２．０ｍＰａ・ｓ以上であることが好ましく，…，最も好ましくは２．６ｍＰａ・ｓ以上である。ここでいう１５０℃におけるＨＴＨＳ粘度とは，ＡＳＴＭＤ４６８３に規定される１５０℃での高温高せん断粘度を示す。１５０℃におけるＨＴＨＳ粘度が２．０ｍＰａ・ｓ未満の場合には，蒸発性が高く，潤滑性不足を来たすおそれがあり，３．５ｍＰａ・ｓを超える場合には必要な低温粘度および十分な省燃費性能が得られないおそれがある。
【０１１３】ＨＴＨＳ（１００℃）／ＨＴＨＳ（１５０℃）は，上記の通り２．０４以下であることが好ましく，…特に好ましくは１．７０以下である。ＨＴＨＳ（１００℃）／ＨＴＨＳ（１５０℃）が２．０４を超える場合には十分な省燃費性能や低温特性が得られないおそれがある。また，ＨＴＨＳ（１００℃）／ＨＴＨＳ（１５０℃）は，好ましくは０．５０以上，…特に好ましくは１．３０以上である。ＨＴＨＳ（１００℃）／ＨＴＨＳ（１５０℃）が０．５０未満の場合には基材の大幅なコストアップや添加剤の溶解性が得られないおそれがある。【０１１４】また，本発明の潤滑油組成物のＮＯＡＣＫ蒸発量は，好ましくは８質量％以上，…さらに好ましくは１８質量％以上であり，好ましくは３０質量％以下，…特に好ましくは２２質量％以下である。特にＮＯＡＣＫ蒸発量を１８～２０質量％とすることで，蒸発損失の防止と低温特性，さらには省燃費性能をバランスよく達成することができる。
【０１１５】本発明の潤滑油組成物は，上記構成を有するため，省燃費性と低蒸発性および低温粘度特性に優れており，ポリ－α－オレフィン系基油やエステル系基油等の合成油や低粘度鉱油系基油を用いずとも，１５０℃におけるＨＴＨＳ粘度を維持しながら，省燃費性とＮＯＡＣＫ蒸発量および－３５℃以下における低温粘度とを両立させることができ，特に潤滑油の４０℃および１００℃の動粘度と１００℃におけるＨＴＨＳ粘度を低減し，－３５℃におけるＣＣＳ粘度，（－４０℃におけるＭＲＶ粘度）を著しく改善することができる。例えば，本発明の潤滑油組成物によれば，－３５℃におけるＣＣＳ粘度を４５００ｍＰａ・ｓ以下とすることができる。また，本発明の潤滑油組成物によれば，－４０℃におけるＭＲＶ粘度を１００００ｍＰａ・ｓ以下とすることができる。
キ実施例
【０１１７】（実施例１～６，比較例１～４）実施例１～６及び比較例１～４においては，それぞれ以下に示す基油及び添加剤を用いて表３に示す組成を有する潤滑油組成物を調製した。なお，潤滑油組成物の調製の際には，その１５０℃におけるＨＴＨＳ粘度が２．５５～２．６５の範囲内となるようにした。基油１～５の性状を表１，２に示す。
（基油）
Ｏ－１（基油１）：ｎ－パラフィン含有油を水素化分解／水素化異性化した鉱油Ｏ－２（基油２）：ｎ－パラフィン含有油を水素化分解／水素化異性化した鉱油Ｏ－３（基油３）：ｎ－パラフィン含有油を水素化分解／水素化異性化した鉱油
Ｏ－４（基油４）：水素化分解基油
Ｏ－５（基油５）：水素化分解／水素化異性化基油
（添加剤）
Ａ－１（粘度指数向上剤１）：ＰＳＳＩ＝２０，ＭＷ＝４００，０００，Ｍｗ／ＰＳＳＩ＝２×１０４の非分散型ポリメタクリレート系添加剤（アルキルメタアクリレート混合物（アルキル基：メチル基，炭素数１２～１５の直鎖アルキル基，炭素数１６～２０の直鎖アルキル基）９０モル％と，炭素数２２の分岐鎖アルキル基を有するアルキルメタアクリレート１０モル％とを主構成単位として重合させて得られる共重合体）
Ａ－２（粘度指数向上剤２）：ＰＳＳＩ＝４０，Ｍｗ＝３００，０００，Ｍｗ／Ｍｎ＝４．０，Ｍｗ／ＰＳＳＩ比＝７．２５×１０３の分散型ポリメタクリレート系添加剤（ジメチルアミノエチルメタクリレート及びアルキルメタアクリレート混合物（アルキル基：メチル基，炭素数１２～１５の直鎖アルキル基）を主構成単位として重合させて得られる共重合体）


Ａ－３（粘度指数向上剤３）：ＰＳＳＩ＝２８，Ｍｗ＝２００，０００，Ｍｗ／Ｍｎ＝４．３，Ｍｗ／ＰＳＳＩ比＝７．１４×１０３の分散型ポリメタクリレート（ジメチルアミノエチルメタクリレート及びアルキルメタアクリレート混合物（アルキル基：メチル基，炭素数１２～１５の直鎖アルキル基，炭素数１６～１８の直鎖アルキル基）を主構成単位として重合させて得られる共重合体）Ｂ－１（その他の添加剤）：添加剤パッケージ（金属系清浄剤（ＣａサリシレートＣａ量２０００ｐｐｍ），無灰分散剤（ホウ素化ポリブテニルコハク酸イミド），酸化防止剤（フェノール系，アミン系），摩耗防止剤（アルキルリン酸亜鉛Ｐ量８００ｐｐｍ），摩擦調整剤（ＭｏＤＴＣＭｏ量４００ｐｐｍ，エステル系無灰摩擦調整剤，ウレア系無灰摩擦調整剤），流動点降下剤，消泡剤等を含む）。【０１１８】【表１】（別紙本願明細書図表目録のとおり）【０１１９】【表２】（別紙本願明細書図表目録のとおり）【０１２０】［潤滑油組成物の評価］実施例１～２及び比較例１～４の各潤滑油組成物について，４０℃又は１００℃における動粘度，粘度指数，４０℃又は１００℃におけるＨＴＨＳ粘度，ＮＯＡＣＫ蒸発量（１ｈ，２５０℃），－３５℃におけるＣＣＳ粘度，－４０℃におけるＭＲＶ粘度を測定した。各物性値の測定は以下の評価方法により行った。得られた結果を表３に示す。
（１）動粘度：ＡＳＴＭＤ－４４５
（２）ＨＴＨＳ粘度：ＡＳＴＭＤ４６８３
（３）ＮＯＡＣＫ蒸発量：ＡＳＴＭＤ    ５８００
（４）ＣＣＳ粘度：ＡＳＴＭＤ５２９３
（５）ＭＲＶ粘度：ＡＳＴＭＤ３８２９
【０１２１】【表３】（別紙本願明細書図表目録のとおり）【０１２２】表３に示したように，実施例１～６及び比較例１～３の潤滑油組成物は，１５０℃におけるＨＴＨＳ粘度が同程度のものであるが，比較例１～３の潤滑油組成物に比べて，実施例１～６の潤滑油組成物は，４０℃動粘度，１００℃動粘度，１００℃ＨＴＨＳ粘度およびＣＣＳ粘度が低く，低温粘度および粘度温度特性が良好であった。この結果から，本発明の潤滑油組成物が，省燃費性と低温粘度に優れ，ポリ－α－オレフィン系基油やエステル系基油等の合成油や低粘度鉱油系基油を用いずとも，１５０℃における高温高せん断粘度を維持しながら，省燃費性と－３５℃以下における低温粘度とを両立させることができ，特に潤滑油の４０℃および１００℃における動粘度を低減し，粘度指数を向上し，－３５℃におけるＣＣＳ粘度を著しく改善できる潤滑油組成物であることがわかる。(2)前記(1)の記載によれば，本願明細書には，本願発明に関し，以下の点が開示されているものと認められる。


ア本願発明は，潤滑油組成物に関する（【０００１】）。内燃機関用潤滑油（エンジン油）は，内燃機関の高性能化，高出力化，運転条件の苛酷化などに伴い，高度な性能が要求されるところ，近時，潤滑油に求められる省燃費性能も益々高くなっている（【０００２】，【０００３】）。一般的な省燃費化の手法として，製品の動粘度の低減や，基油粘度の低減と粘度指数向上剤の添加を組み合わせることによるマルチグレード化などが知られているが，製品粘度の低減や，基油粘度の低減は，厳しい潤滑条件における潤滑性能を低下させ，摩耗や焼き付き，疲労破壊等の不具合の発生原因となることが懸念される。そこで，実用性能（１５０℃ＨＴＨＳ粘度）を維持しながら，さらに省燃費性を向上すること（４０℃動粘度，１００℃動粘度，１００℃ＨＴＨＳ粘度の低減）が重要となる（【０００５】）。また，ＣＣＳ粘度やＭＲＶ粘度などの低温性能を向上するだけであれば，４０℃及び１００℃の動粘度の低減や，基油粘度を低減しつつ粘度指数向上剤を添加することによるマルチグレード化などを行えばよいが，製品粘度の低減や基油粘度の低減は，厳しい潤滑条件における潤滑性能を低下させ，摩耗や焼き付き，疲労破壊等の不具合の発生原因となることが懸念される。これらの不具合は，ポリ－α－オレフィン系基油やエステル系基油等の合成油や低粘度鉱油系基油などを併用すればある程度解消できるが，それらの潤滑油基油を配合すると，潤滑油の製造コストが増加し，あるいは，高粘度指数化及び低蒸発性を達成することが困難となる（【０００６】）。以上のとおり，従来の潤滑油は，実用性能（１５０℃ＨＴＨＳ粘度）を維持しながら，さらに省燃費性（４０℃動粘度，１００℃動粘度，１００℃ＨＴＨＳ粘度の低減）と低温粘度特性（ＣＣＳ粘度やＭＲＶ粘度の低減）とを両立するという点で，いまだ改善の余地があった（【０００４】）。イ本願発明は，前記アの事情に鑑みて，省燃費性，低蒸発性と低温粘度に優れ，ポリ－α－オレフィン系基油やエステル系基油等の合成油や低粘度鉱油系基油を用いずとも，１５０℃における高温高せん断粘度を維持しながら，省燃費性，ＮＯＡＣＫにおける低蒸発性と－３５℃以下における低温粘度とを両立させることができ，特に潤滑油の４０℃及び１００℃における動粘度並びに１００℃におけるＨＴＨＳ粘度を低減し，粘度指数を向上し，－３５℃におけるＣＣＳ粘度，（－４０℃におけるＭＲＶ粘度）を著しく改善できる潤滑油組成物を提供することを目的とし（【０００７】），かかる課題の解決手段として，特許請求の範囲の請求項１に記載の構成を採用したものである（【０００８】，【００２０】，【００５０】，【００５５】）。
ウ本願発明の潤滑油組成物は，省燃費性と低蒸発性及び低温粘度特性に優れており，ポリ－α－オレフィン系基油やエステル系基油等の合成油や低粘度鉱油系基油を用いずとも，１５０℃におけるＨＴＨＳ粘度を維持しながら，省燃費性とＮＯＡＣＫ蒸発量及び－３５℃以下における低温粘度とを両立させることができ，特に潤滑油の４０℃及び１００℃の動粘度と１００℃におけるＨＴＨＳ粘度を低減し，－３５℃におけるＣＣＳ粘度，（－４０℃におけるＭＲＶ粘度）を著しく改善することができるという効果を奏する（【００１７】，【０１０６】～【０１１１】，【０１１３】～【０１１５】）。
２取消事由１（手続違背）について
(1)原告は，サポート要件及び実施可能要件を満たしていないとする根拠が，本件審決と本件拒絶理由通知とでは異なっているところ，本件拒絶理由通知に接した原告において，特に，潤滑油基油成分に相当する「基油２」の含有量が１５％である「ケースＡ」を想定すべき事情は存しないから，「ケースＡの潤滑油組成物は所望の低温特性を示さない」ことを根拠とするサポート要件及び実施可能要件違反の拒絶理由を通知することなくなされた本件審決に係る手続は，特許法１５９条２項で準用する同法５０条に違背する旨主張する。
(2)証拠（甲４，６）によれば，以下の事実が認められる。ア特許庁は，原告に対し，平成２７年５月２６日付け拒絶理由通知書（甲４）により，本願について拒絶をすべき理由として，請求項１ないし４に係る特許請求の範囲の記載が，特許法３６条６項１号に規定する要件を満たしていないこと，請求項１ないし４に係る発明について，発明の詳細な説明の記載が，同条４項１号に規定する要件を満たしていないことを通知した（本件拒絶理由通知）。上記通知書には，特許法３６条６項１号及び同条４項１号に規定する要件を満たしていない点として，①本願明細書の発明の詳細な説明の記載を検討しても，本願発明の発明特定事項の「潤滑油基油の尿素アダクト値を４質量％以下，４０℃における動粘度を２５ｍｍ２／ｓ以下，粘度指数を１２０以上，且つ，９０％留出温度から５％留出温度を減じた値を７５℃以下とする」ことと課題の解決（【０００７】）との関係（作用機序）が記載されておらず，②実施例に係る記載を検討しても，基油１～５について，潤滑油基油成分が基油全量基準で７０質量％又は１００質量％含有する限られた実施例のみであり，当該実施例に係る記載に基づき，本願発明が包含し得る実施態様の全てについてまで，本願発明の課題を解決できるものと認識することはできないことが記載されている。
イ原告は，特許庁に対し，平成２７年７月３０日，本件拒絶理由通知に対する意見書（甲６）を提出した。


上記意見書には，本件補正後の特許請求の範囲の記載及び発明の詳細な説明の記載は特許法３６条６項１号及び同条４項１号に規定する各要件を満たしているとして，前記アの拒絶理由に対し，①本願明細書には，本願発明の課題（【０００７】）が，尿素アダクト値，４０℃における動粘度，粘度指数，並びに９０％留出温度から５％留出温度を減じた値がそれぞれ特定条件を満たす潤滑油基油成分を特定量含有する潤滑油基油と，粘度指数向上剤とを含有し，１００℃における動粘度及び粘度指数がそれぞれ特定条件を満たす潤滑油組成物によって解決できることが判明したことが記載されており（【００１７】等），潤滑油基油の尿素アダクト値についての記載（【００１０】，【００１１】，【００２６】等），４０℃における動粘度についての記載（【００２４】等），粘度指数についての記載（【００２５】等），９０％留出温度から５％留出温度を減じた値についての記載（【００２６】等）から，当業者であれば，本願発明の発明特定事項と課題の解決との関係（作用機序）を容易に理解することができ，②サポート要件の判断にあたって，潤滑油基油成分について，実施例以外にさらに具体例の記載を求められるべき理由はなく，また，本願発明に係る潤滑油基油成分のうち実施例以外のものを使用できると認識できない事情もないこと，③本願明細書には，潤滑油基油成分の尿素アダクト値，４０℃における動粘度，粘度指数，並びに９０％留出温度から５％留出温度を減じた値がそれぞれ本願所定の条件を満たすことが，課題の解決に寄与するものであることを，具体例の開示がなくても当業者に理解できる程度の記載がある上，かかる技術事項と課題解決との関係を裏付ける実施例も開示されているのであるから，サポート要件を満たしていること等が記載されている。(3)本件審決は，サポート要件及び実施可能要件について，前記第２の３(2)及び(3)のとおり判断したものであるところ，その理由は，要するに，本願発明に包含される具体的な潤滑油組成物である実施例４（１５質量％）と比較例３（８５質量％）との混合物である「ケースＡ」を想定し，当該「ケースＡ」について本願発明の課題を解決できることを当業者において理解することはできないから，本願発明の課題が解決できることを本願発明の全範囲にまで一般化できず，本願発明はサポート要件及び実施可能要件を満たさないというものである。ここで，上記「ケースＡ」は，組成物全量中に粘度指数向上剤やその他の添加剤を含むことを踏まえて計算すると，本発明の潤滑油基油成分に相当する「基油２」を基油全量基準で約１５％含有する潤滑油基油と，粘度指数向上剤とを含有し，１００℃における動粘度が４～１２ｍｍ２／ｓであり，粘度指数が１４０～３００である潤滑油組成物であると認められるから，拒絶理由通知書（甲４）に記載されていた「実施例に係る記載を検討しても，基油１～５について，潤滑油基油成分が基油全量基準で７０質量％又は１００質量％含有する限られた実施例のみであり，当該実施例に係る記載に基づき，本願発明が包含し得る実施態様の全てについてまで，本願発明の課題を解決できるものと認識することはできない」との点（前記(2)ア②）における「本願発明が包含し得る実施態様」の具体例に該当するということができる。そして，本件審決は，「本願明細書の【００５０】等には，本発明の潤滑油基油成分の含有割合が１０質量％未満となる場合について言及されているものの，例えば，全ての実施例における含有量である７０質量％又は１００質量％から大きく離れた下限値である１０質量％の近傍において，例えば，実施例１ないし５と同様な低温特性を示すであろうことについて，首肯し得る合理的な説明がされていないこと」をも踏まえ，「ケースＡ」について本願発明の課題を解決できることを当業者において理解することはできないと判断するものである。そうすると，本件審決におけるサポート要件及び実施可能要件違反に係る判断の理由は，拒絶理由通知書（甲４）に記載されていた内容（前記(2)ア②）と異なるものとはいえず，本件審決が本件拒絶理由通知と異なる理由について判断したものということはできない。
そして，拒絶理由通知書には，上記内容（前記(2)ア②）が記載されていたところ，これは，本発明の潤滑油基油成分の含有割合の点において，本発明に係る潤滑油基油成分を基油全量基準で７０質量％又は１００質量％含有する本願明細書に記載された実施例とは大きく異なり，その割合が特許請求の範囲に記載された「基油全量基準で１０質量％～１００質量％」という数値範囲の下限値に，より近いような潤滑油組成物についても，本願発明の課題を解決できるものと認識することはできない旨を指摘するものであるということができるから，本発明の潤滑油基油成分の含有割合が基油全量基準で１０質量％という下限値に，より近いような潤滑油組成物についても，本願発明の課題を解決できるとする根拠について，反論する機会があったというべきである。なお，この点は，原告において，具体的に「ケースＡ」を想定し，又は想定すべきであったか否かにかかわらない。(4)以上によれば，本件審決に係る手続に，特許法１５９条２項で準用する同法５０条の違反があったということはできない。よって，取消事由１は，理由がない。３取消事由２（サポート要件に係る判断の誤り）について(1)特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合するか否かは，特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し，特許請求の範囲に記載された発明が，発明の詳細な説明に記載された発明で，発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否か，また，発明の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものと解される。
(2)特許請求の範囲の記載
本願発明の特許請求の範囲の記載は，前記第２の２記載のとおりである。すなわち，本願発明は，潤滑油基油と粘度指数向上剤を含み，「１００℃における動粘度が４～１２ｍｍ２／ｓであり，粘度指数が１４０～３００である」潤滑油組成物であって，当該潤滑油基油は，「尿素アダクト値が２．５質量％以下，４０℃における動粘度が１８ｍｍ２／ｓ以下，粘度指数が１２５以上，且つ，９０％留出温度から５％留出温度を減じた値が７０℃以下である潤滑油基油成分」（本発明に係る潤滑油基油成分）を，「基油全量基準で１０質量％～１００質量％」含有することが特定されたものである。


(3)発明の詳細な説明の記載
ア本願明細書の発明の詳細な説明には，前記１(2)のとおり，本願発明は，従来の潤滑油が，実用性能（１５０℃ＨＴＨＳ粘度）を維持しながら，さらに省燃費性（４０℃動粘度，１００℃動粘度，１００℃ＨＴＨＳ粘度の低減）と低温粘度特性（ＣＣＳ粘度やＭＲＶ粘度の低減）とを両立するという点で，いまだ改善の余地があったという事情に鑑みて，省燃費性，低蒸発性と低温粘度に優れ，ポリ－α－オレフィン系基油やエステル系基油等の合成油や低粘度鉱油系基油を用いずとも，１５０℃における高温高せん断粘度を維持しながら，省燃費性，ＮＯＡＣＫにおける低蒸発性と－３５℃以下における低温粘度とを両立させることができ，特に潤滑油の４０℃及び１００℃における動粘度並びに１００℃におけるＨＴＨＳ粘度を低減し，粘度指数を向上し，－３５℃におけるＣＣＳ粘度，（－４０℃におけるＭＲＶ粘度）を著しく改善できる潤滑油組成物を提供することを目的とし，特許請求の範囲の請求項１に記載の構成を採用することにより，省燃費性と低蒸発性及び低温粘度特性に優れており，ポリ－α－オレフィン系基油やエステル系基油等の合成油や低粘度鉱油系基油を用いずとも，１５０℃におけるＨＴＨＳ粘度を維持しながら，省燃費性とＮＯＡＣＫ蒸発量及び－３５℃以下における低温粘度とを両立させることができ，特に潤滑油の４０℃及び１００℃の動粘度と１００℃におけるＨＴＨＳ粘度を低減し，－３５℃におけるＣＣＳ粘度，（－４０℃におけるＭＲＶ粘度）を著しく改善することができるという効果を奏するものであることが記載されている。イまた，【００２１】ないし【００２６】には，「本発明に係る潤滑油基油成分」の尿素アダクト値，４０℃動粘度，粘度指数及び９０％留出温度から５％留出温度を減じた値は，本願発明に係る潤滑油組成物の低温粘度特性，省燃費性，低蒸発性，粘度－温度特性などと密接な関係があることが記載されていることから，「本発明に係る潤滑油基油成分」と「その他の潤滑油基油成分」を混合した「潤滑油基油」全体の尿素アダクト値，４０℃動粘度，粘度指数及び９０％留出温度から５％留出温度を減じた値などの物性値も，同様に，本願発明に係る潤滑油組成物の低温粘度特性，省燃費性，低蒸発性，粘度－温度特性などの物性と密接な関係があることが理解できる。
ウ前記アによれば，本願発明の課題に関連する潤滑油組成物の物性は，１５０℃ＨＴＨＳ粘度，４０℃動粘度，１００℃動粘度，１００℃ＨＴＨＳ粘度，ＮＯＡＣＫ蒸発量，－３５℃ＣＣＳ粘度，－４０℃におけるＭＲＶ粘度及び粘度指数であるところ，本願明細書には，１５０℃ＨＴＨＳ粘度が２．５５～２．６５の範囲内となるように調製した実施例１ないし６及び比較例１ないし３の各潤滑油組成物について，４０℃動粘度（ｍｍ２／ｓ），１００℃動粘度（ｍｍ２／ｓ），粘度指数，１００℃ＨＴＨＳ粘度（ｍＰａ・ｓ），１５０℃ＨＴＨＳ粘度（ｍＰａ・ｓ），ＮＯＡＣＫ蒸発量（１ｈ，２５０℃），－３５℃ＣＣＳ粘度（ｍＰａ・ｓ），－４０℃ＭＲＶ粘度（ｍＰａ・ｓ）を測定した結果が示されている（【０１１７】，【表３】）。


そして，【０１２２】には，実施例１ないし６は，比較例１ないし３に比べて，４０℃動粘度，１００℃動粘度，１００℃ＨＴＨＳ粘度及びＣＣＳ粘度が低く，低温粘度及び粘度温度特性が良好であったこと，実施例１ないし６の上記評価結果に基づき，本願発明の潤滑油組成物が，省燃費性と低温粘度に優れ，ポリ－α－オレフィン系基油やエステル系基油等の合成油や低粘度鉱油系基油を用いずとも，１５０℃における高温高せん断粘度を維持しながら，省燃費性と－３５℃以下における低温粘度とを両立させることができ，特に潤滑油の４０℃及び１００℃における動粘度を低減し，粘度指数を向上し，－３５℃におけるＣＣＳ粘度を著しく改善できる潤滑油組成物であることが分かることが記載されているから，上記記載から，実施例１ないし６は，本願発明の課題を解決できるものであるのに対し，比較例１ないし３は，本願発明の課題を解決できないものであることが理解できる。エまた，実施例と比較例は全て，潤滑油としての実用性能を表す１５０℃ＨＴＨＳ粘度が「２．６０～２．６１」となるように調製されたものである（【０１１７】，【表３】）。そこで，実施例１～６と比較例１～３において，１５０℃ＨＴＨＳ粘度以外の物性値をみると，①本願明細書には，潤滑油組成物のＮＯＡＣＫ蒸発量は，好ましくは８質量％以上，さらに好ましくは１８質量％以上であり，好ましくは３０質量％以下，特に好ましくは２２質量％以下であり，１８～２０質量％とすることで，蒸発損失の防止と低温特性，さらには省燃費性能をバランスよく達成することができることが記載されているところ（【０１１４】），ＮＯＡＣＫ蒸発量は，実施例１ないし６では「１０．８～１９．４」の範囲に，比較例１ないし３では「１２．２～１４．０」の範囲にあり，②本願明細書には，潤滑油組成物の１００℃動粘度は，４～１２ｍｍ２／ｓであることが必要であり，特に好ましくは，６ｍｍ２／ｓ以上，８ｍｍ２／ｓ以下であることが記載されているところ（【０１０６】），１００℃動粘度は，実施例１ないし６では「７．２～９．０」の範囲に，比較例１ないし３では「８．６～８．９」の範囲にあって，これらの物性値において，両者の数値範囲は重なることが分かる。
他方，③本願明細書には，潤滑油組成物の４０℃動粘度は，４～５０ｍｍ２／ｓであることが好ましく，特に好ましくは２５ｍｍ２／ｓ以上，３０ｍｍ２／ｓ以下であることが記載されているところ（【０１０９】），４０℃動粘度は，実施例１ないし６では「２５．６～３７．３」の範囲に，比較例１ないし３では「３８．９～４０．４」の範囲にあり，④本願明細書には，潤滑油組成物の粘度指数は，１４０～３００の範囲であることが必要であり，最も好ましくは２５０～３００であることが記載されているところ（【０１０７】），粘度指数は，実施例１ないし６では「２２４～２６９」の範囲に，比較例１ないし３では「２０９～２１１」の範囲にあり，⑤本願明細書には，潤滑油組成物の１００℃におけるＨＴＨＳ粘度は，６．０ｍＰａ・ｓ以下であることが好ましく，最も好ましくは４．５ｍＰａ・ｓ以下であり，３．０ｍＰａ・ｓ以上であることが好ましく，最も好ましくは４．２ｍＰａ・ｓ以上であることが記載されているところ（【０１１０】），１００℃ＨＴＨＳ粘度は，実施例１ないし６では「４．２９～５．２６」の範囲に，比較例１ないし３では「５．３５～５．４９」の範囲にあり，⑥本願明細書には，－３５℃ＣＣＳ粘度に関し，「例えば，本発明の潤滑油組成物によれば，－３５℃におけるＣＣＳ粘度を４５００ｍＰａ・ｓ以下とすることができる。」と記載されているところ（【０１１５】），－３５℃ＣＣＳ粘度は，実施例１ないし６では「１８００～４０００」の範囲に，比較例１ないし３では「４８５０～７７００」の範囲にあり，⑦本願明細書には，－４０℃ＭＲＶ粘度に関し，「本発明の潤滑油組成物によれば，－４０℃におけるＭＲＶ粘度を１００００ｍＰａ・ｓ以下とすることができる。」と記載されているところ（【０１１５】），実施例１ないし６では「３７００～９３００」の範囲に，比較例１ないし３では「１２５００～２８０００」の範囲にあり，これらの物性値において，実施例１ないし６の数値の方が，比較例１ないし３の数値よりも優れていることが分かる。
そうすると，前記ウのとおり，実施例１ないし６は，本願発明の課題を解決できるものであるのに対し，比較例１ないし３は，本願発明の課題を解決できないものであるところ，本願発明の課題を解決することができるというためには，１５０℃ＨＴＨＳ粘度が２．６０～２．６１程度となるように潤滑油組成物を調製した場合に，４０℃動粘度，１００℃動粘度，１００℃ＨＴＨＳ粘度，ＮＯＡＣＫ蒸発量，－３５℃ＣＣＳ粘度，（－４０℃におけるＭＲＶ粘度）及び粘度指数の数値を総合的に検討した結果，比較例１ないし３で代表される従来の技術水準を超えて，実施例１ないし６と同程度に優れたものとなることが必要であることを理解できる。オさらに，【表３】をみると，実施例１ないし６及び比較例１ないし３は，いずれも粘度指数向上剤を含有するものであり，「１００℃動粘度が４～１２ｍｍ２／ｓ，粘度指数が１４０～３００」という本願発明の発明特定事項を満たすものであるが，前記ウのとおり，実施例１ないし６は，本願発明の課題を解決できるものであるのに対し，比較例１ないし３は，本願発明の課題を解決できないものであるとされていることから，実施例１ないし６と比較例１ないし３の各潤滑油組成物の物性の違いは，主として，含有する「潤滑油基油」の物性の違いによるものであることが理解できる。


そして，【表１】ないし【表３】によれば，本願発明の特許請求の範囲に含まれる実施例１ないし５の「潤滑油基油」は，「本発明に係る潤滑油基油成分」である基油１又は２を１００質量％含有する潤滑油基油（実施例１，２，４），あるいは，基油１又は２を７０質量％と比較例２，３で用いた基油４を３０質量％含有する潤滑油基油（実施例３，５）であることから，「潤滑油基油」が「本発明に係る潤滑油基油成分」を７０～１００重量％含むものについて，「本発明に係る潤滑油基油成分」と同じかそれに近い物性を有し，本願発明の課題を解決できることを理解することができる。
(4)本願発明の課題を解決できると認識できる範囲前記(3)によれば，本願明細書の記載に接した当業者は，「本発明に係る潤滑油基油成分」を７０質量％～１００質量％程度多量に含む，「本発明に係る潤滑油基油成分」と同じかそれに近い物性の「潤滑油基油」を使用し，粘度指数向上剤を添加して，１００℃における動粘度を４～１２ｍｍ２／ｓとし，粘度指数を１４０～３００とした潤滑油組成物は，本願発明の課題を解決できるものと認識できる。他方，本願発明は，「本発明に係る潤滑油基油成分以外の潤滑油基油成分としては，特に制限されない」ものであるところ（【００５１】），一般に，複数の潤滑油基油成分を混合して潤滑油基油とする場合，少量の潤滑油基油成分の物性から，潤滑油基油全体の物性を予測することは困難であるという技術常識に照らすと，本願明細書の【００５０】や【００５４】の記載から，直ちに当業者において，「本発明に係る潤滑油基油成分」の基油全量基準の含有割合が少なく，特許請求の範囲に記載された「基油全量基準で１０質量％～１００質量％」という数値範囲の下限値により近いような「潤滑油基油」であっても，その含有割合が７０質量％～１００質量％程度と多い「潤滑油基油」と，本願発明の課題との関連において同等な物性を有すると認識することができるということはできない。しかるに，本願明細書には，この点について，合理的な説明は何ら記載されていない。
(5)本願発明のサポート要件適合性
本願発明は，前記(2)のとおり，「本発明に係る潤滑油基油成分」を，「基油全量基準で１０質量％～１００質量％」含有することが特定されたものであるが，前記(4)のとおり，当業者において，本願明細書の発明の詳細な説明の記載から，「本発明に係る潤滑油基油成分」の基油全量基準の含有割合が少なく，特許請求の範囲に記載された「基油全量基準で１０質量％～１００質量％」という数値範囲の下限値により近いような「潤滑油基油」であっても，本願発明の課題を解決できると認識するということはできない。
また，「本発明に係る潤滑油基油成分」の基油全量基準の含有割合が少なく，特許請求の範囲に記載された「基油全量基準で１０質量％～１００質量％」という数値範囲の下限値により近いような「潤滑油基油」であっても，本願発明の課題を解決できることを示す，本願の出願当時の技術常識の存在を認めるに足りる証拠はない。
したがって，本願発明の特許請求の範囲は，本願明細書の発明の詳細な説明の記載により，当業者が本願発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものということはできず，サポート要件を充足しないといわざるを得ない。
(6)原告の主張について