また、安定性・均一性を確保する点についても、製剤化のための添加物については一般に慣用の基本製剤処方というものがあり、これに本件のメシル酸カモスタットのような活性成分を加えて製剤化するだけであって、後発医薬品の製造者は製剤化技術（製造基準や試験方法）を独自に開発するわけではなく、新たな技術開発は必要でない。
さらに、剤形の工夫についても、後発医薬品の製造承認のための加速試験や生物学的同等性試験は服用しやすい剤形の開発を目的とするものではなく、服用しやすい剤形の開発のためのデータが得られるものでもない。被告ら製剤の製造にあたり、被告らが服用しやすい剤形の工夫のための実験を行った事実もない。２　本件特許発明はメシル酸カモスタットという物質に係る発明であるから、特許明細書に事細かな製剤方法まで記載されているわけではない。しかし、先発医薬品と同一の効力を得るだけであれば、剤形の工夫にせよ、添加剤の工夫にせよ、先発医薬品を実際に分析し、その添付文書を検討して、先発医薬品を模倣するだけで容易に結論を得ることができる。
（一）　原告製剤であるフォイパン錠の場合、一錠一三〇ｍｇで一錠中の有効成分は一〇〇ｍｇであり、被告ら製剤についてもこれとほぼ同一である。一般的に、製剤一錠中に許容できる最大薬物含量は、活性成分の溶解性・圧縮・成型性・崩壊性等の活性成分の物性によって変化するものであり、これらの物性が良好であればあるほど一錠に多くの活性成分を加えることができ、添加剤を少なくすることができる。しかし、物性が良好であっても、全く添加剤等を加えずに製剤化することはできず、一錠の活性成分の量は全体の八〇％程度が限界であり、それ以上加えると溶解性・圧縮・成型性・崩壊性等の点で問題が出てくるといわれている。原告製剤の場合、有効成分の量は約七七％で右の八〇％に近い。このことはメシル酸カモスタットの物性が安定しており、添加物の選択が簡単で量も少なくてすみ、製剤化が極めて容易であることを示しているのである。
（二）　もっとも、後発医薬品においては、右の添加剤について先発医薬品と異なるものを使用することがないわけではない。また、被告らが使用するメシル酸カモスタットの原末は控訴人の製造したものではないため、原告製剤と異なる物性を示すことがあり、原告製剤と同じ水準の製剤を製造するためには添加剤を変えたり加減することが必要となる場合もある。
しかし、厚生省が添加剤として許可している物質は現段階で一三四六品目あり、そのうち常用されているものはごく少数で、使用される組み合わせも限定されているのであって、本件のメシル酸カモスタット製剤のように格別の製剤化検討を要しないものについては特に工夫を要することはない。
ちなみに、そのような添加剤として広範に使われているものは、賦形剤（乳酸、トウモロコシデンプン、結晶セルロース、Ｄマンニトール、無水リン酸水素カルシウム、白糖）、結合剤（ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ポピドン、トウモロコシデンプン、メチルセルロース）、崩壊剤（トウモロコシデンプン、多価カルボキシメチルセルロースのカルシウム塩）、滑沢剤（ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸カルシウム、タルク、ステアリン酸）等であり、それ以外のものは例外的にしか用いられることがない。従って、後発医薬品を製剤する場合、先発医薬品を分析し、それに近いないしは類似の特性を持つ添加剤の組み合わせによって製剤し、崩壊試験等を行ってみて製造承認を得るに必要な水準のデータが得られなければ、構成補助剤の比率を変えたり過不足させたりすれば良いだけである。
さらに、被告らのような後発品メーカーの場合、添加剤については経験的に数種類の組み合わせを基本形として保有しており、その特性を熟知しているので、既知の基本形の中から、活性成分の化学構造・物理化学的性質に最適と考えられる基本形を選択して製剤し、それについて崩壊試験等を行って、結果が悪ければ前記のような修正を施すことも行われている。つまり、後発医薬品の製剤化において、新たに独自の技術を開発するなどということはないのである。３　以上のように、後発医薬品の製剤化検討は、既存の知識と技術によって極めて簡易に行うことのできるものであり、わずかな知識と簡易な実験によって構成されるもので、技術進歩のために行われるものではない。まして、本件のメシル酸カモスタットの場合、前記のごとく物性が安定しているため、添加剤の組成が開示されていないとしても製剤化することはいとも簡単であり、技術開発としての側面はありえず、前記一２（二）（１）ないし（３）のいずれにも該当しない。従って、被告ら製剤につき製造承認申請のために行う各種試験は特許法六九条一項の「試験又は研究」には該当しないというべきである。
【被告共和薬品らの補充主張】
一　後発医薬品の製造承認申請において必要な資料を得るための試験は次の段階を経る必要がある。
１　製剤化（製剤の処方とその製造方法）の検討
（一）　製剤の処方とは、医薬品における有効成分（本件においてはメシル酸カモスタット）とそれ以外の配合物質（添加物）を決定し製剤化することである。添加物は、通常、許可された一三四六品目の中から各製薬メーカーがそれぞれのノウハウ・経験に基づき選択しその配合比を定めるが、製剤中の有効成分が体内で均一に分散し適切に放出されるのに必要な添加物として賦形剤・結合剤・崩壊剤等があり、その他、矯味剤・安定化剤・滑沢剤・コーティング剤・光沢化剤等を当該医薬品の有効成分・用途等に応じて配合しなければならない。ところが、本件メシル酸カモスタットの特許公報では、「有効量、投与方法、製剤化のための事項など」について、当該医薬発明を当業者が容易に実施することができる程度に記載されていないばかりか、メシル酸カモスタットの人に対する用途として開示されている内容も極めて限定的であるから、これを見ただけでは当業者といえども人に対する医薬品を製造することは不可能である。しかるに、原告は、原告製剤の製造処方を企業秘密として開示せず製造承認申請書等も開示していない。
そのため、後発医薬品開発メーカーである被告らは、製剤化について自社の技術・ノウハウを駆使して試作を繰り返し、製造承認申請に必要な試験に供する製剤を完成させるが、さらに、包装状態・非包装状態の各製剤に関する安定性試験を別途実施し、温度や湿度など諸条件に対する影響を確認すると共に製剤検討を重ねて安定した製剤を作らなければならないのである。
なお、この製剤化の検討において特許出願に至るような技術を開発する場合が多々ある。
（二）　製造方法の検討
製剤の処方が明らかであっても、製造方法が異なることによって、当該製剤の安定性が著しく相違する場合があるため、後発医薬品製造メーカでは作業手順を含めた製造方法を検討する必要が生ずる。また、製剤化のための適切な機器の選択、その運転条件（回転数、時間、温度等）の設定が必要であり、品質の安定した製剤化が可能な要件を検討しなくてはならない。


２　製造承認申請のための各種試験
（一）　後発医薬品は、先発医薬品と有効成分や剤形が同一であっても、必ずしも有効性や安全性が同等ということではなく、製剤化の相違によっては副作用が発生することがある。そのため、後発医薬品の有効性や安全性を確認するために規格試験・加速試験・生物学的同等性試験が課されている。
生物学的同等性試験について、固形剤を例にとれば、通常胃の中でまず固形剤の崩壊が起こり、次に薬物の固形粒子が消化管液に溶け、さらに消化管粘膜を通過して血中に入る。従って、同じ剤形であっても製剤化の具体的内容が相違すると、人体各器官中での崩壊割合・溶解率・吸収速度が異なり、経過時間による血中濃度が異なって来る。つまり、同一・同量の有効成分が体内に摂取されたとしても、同じ治療効果を発揮するとはいえないのである。
（二）　被告らの行った各種試験
被告ら製剤に関する製剤化の内容、すなわち有効成分・分量、製造方法は、各社それぞれのノウハウ・企業秘密に属する事項であり詳細は明らかにすることはできないが、①賦形剤については五種類の物質を用い（その内容は各社によって異なる）、②結合剤については各社同じ物質を用いているが、その使用量は全く異なっていて、最大で三倍以上の開きがあり、③崩壊剤については五種類の物質から各社それぞれに選択し、同じ物質を用いた場合でも使用量の格差は最大で三倍以上の開きがあり、④滑沢剤、コーティング剤、光沢化剤についても各メーカーによる差異があった。
二　以上のように、被告らの製造したメシル酸カモスタット製剤の化学的組成はすべて異なるのであり、化学的組成が不明な先発医薬品及び同組成が相互に異なる後発医薬品同士であるにもかかわらず、先発医薬品と生物学的に同等である医薬品をそれぞれ開発した点において、被告らの行った各種試験は技術改良・進歩に他ならないというべきである。
医薬品製剤化の技術開発は特定の医薬品を目的としないで抽象的・一般的に行われることはなく、特定の医薬品の製剤化を企図する過程で初めて製剤化の技術開発が行われるのである。そして、右の開発過程において知得したノウハウに基づき新たな特許出願に至る場合も多々あるのであり、本件のメシル酸カモスタット製剤の開発過程において結果的に特許出願に至るような発明がなされなかったとしても、それは結果論に過ぎない。
しかも、医薬品は製造承認を受けて市販された後も、先発品・後発品を問わず常に医薬品としての安全性の調査が継続されるのであるから、一社でも多くの製薬メーカーが当該医薬品の試験をし後発医薬品の製造販売を行うことは、有効性及び安全性の面において社会一般の利益に貢献するものでもある。
【被告東和薬品の補充主張】
一　原告は、後発医薬品につき製剤化のための添加物には一般に慣用の基本製剤処方というものがあるというが、製剤の有効成分としてメシル酸カモスタットを加えるだけで、安定性・均一性のみならず、先発医薬品との生物学的同等性までもが確保できるような慣用の基本製剤処方などは存在しない。後発医薬品であっても、有効成分毎に各種の添加物（賦形剤・結合剤・安定化剤・吸収促進剤・溶解補助剤・崩壊剤・滑沢剤・皮膜剤＝コーティング剤等）の種類及び量を種々選択して、処方および製造方法を数多くの試行錯誤を経て決定するのである。これらの検討の結果として錠剤の崩壊性、硬度等の最低具備すべき物性はもとより、安定性・均一性及び先発医薬品との生物学的同等性がようやく確保されることとなる。
使用する添加物の種類及び量の違い、製造方法の違い、原末の結晶形等によって、バイオアベイラビリティ（生物学的利用性＝血中に取り込まれた薬物の量とその速度をいう）の違いや中毒の発生まで生じ得るのであって、後発医薬品においても、安定性試験や人における生物学的同等性試験（バイオアベイラビリティが同等であることを試験する）が必要とされているのはそのためである。公知の慣用の基本製剤処方なるものがあり、これに活性成分を加えるだけでこと足りるかのような原告の主張は全くの誤りであり、後発医薬品の開発には各種添加物の選択等の技術開発が必要であり、これらが蓄積されることで製剤技術の発展が図られることは否定できない。
二　そもそも、先発医薬品と有効成分・投与経路・効能効果・用法用量・剤形・含量が同じである後発医薬品について、生物学的同等性試験が要求されるのは、何らかの未知の要因や、有効成分及び賦形剤の原材料の出所・製法等の相違によって生物学的には同等でない場合があることから、医薬品としての有効性・安全性を確保するために、そのような場合であるか否かを明らかにする必要があることによるものである。生物学的同等性試験によって、後発医薬品が先発医薬品と同等であるか否かが判明するということも技術の進歩をもたらすものというべきである。また、後発医薬品の製造承認申請のために、製剤の溶解性・吸収性・服用の便宜性等について各種試験を行うことは、先発医薬品の成分・効能と同等の製剤の型・用量・用法の製剤を得るための技術上の知見にとどまらず、広く薬剤の規格や製剤化技術に関し技術的・基礎的な知見をも得ることができ、これにより将来にわたる製薬技術進歩の基礎となりうる各種知見や情報が得られるのであって、この意味でも、後発医薬品の製造承認申請のために実施される各種試験は、広く科学技術の進展に寄与しているということができる。
三　特許法六九条一項に規定する「試験」には何の限定も付されていないから、その解釈においては、特許法の目的や「試験」に特許権の効力を及ぼさないこととした立法趣旨などから認められる特段の限定解釈事由がない限り、文言通りに解釈すべきものである。すなわち、後発医薬品の製造承認申請のためにする試験も「試験」であるから、それが同法六九条一項の「試験」に該当しないというためには右の特段の事由を必要とする。
特許制度が一定期間の発明の利用の独占を認めているのは、発明の独占利用による収益の独占が発明活動の大きな動機付けとなりうるからであり、試験が特段の限定を付されずに一般的に特許権の効力の外とされたのは、試験は一般的に特許権者の収益独占を損なわないからに他ならない。程度の差はあれ、試験が学問・技術の進歩という大きな公益目的に寄与することを考慮すると、試験の自由に対する無用の制約は避けるべきである。「試験」に特段の限定を付さない六九条一項の規定はこの見地から当然視されるものであり、特段の限定は、特許保護による発明奨励を損なうような試験、具体的には特許期間中の収益独占を損なうこととなる試験に限って付されるべきものであり、それが六九条一項の文言の素直な解釈である。
第四　当裁判所の判断


当裁判所も、被告らが薬事法の製造承認申請に必要な各種試験を行うために被告ら製剤を製造使用したことは、特許法六九条一項にいう「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当たり、従って、原告の本件請求は理由がないものと認定判断するが、その理由は、次に付加する他は、原判決事実及び理由中の「第四　争点１（一）及び争点１（二）に対する当裁判所の判断」（原判決一〇二頁末行から同一二六頁八行目まで、ただし、原判決一二三頁一〇行目冒頭から同一二五頁四行目末尾までを削除する。）に記載のとおりであるからこれを引用する。一　特許法六九条一項の「試験又は研究のためにする特許発明の実施」の意義１　特許法は、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。」（一条）と定めて、「発明の保護」と「発明の利用」との調和を図りつつ、発明の奨励すなわち技術の進歩による産業の発達を目指すことを明らかにしている。そして、右の目的を達成するために出願制度を採用し、登録された特許権については、「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。」（六八条本文）と定めて、特許権の独占的効力を保護する一方、特許出願の内容については公開を義務付けることによって技術内容を一般に公表し（六四条）、それによって広く発明の利用を促して新たな特許発明の出現を期し、また、特許権の存続期間を一定期間に限ることによって（六七条）、発明の保護にも限界を設け、それ以後は発明の自由な活用を保障して産業の活発化や社会生活の便宜をも図っているものである。
右のように、「発明の保護」を図る一方で「発明の利用」との調和を図り、全体として社会の技術水準を向上させて産業の発展を期するためには、公開された特許発明の技術内容を第三者が自由に調査研究して、その技術内容を確認し利用可能性の有無・程度等を検討する機会を十分に保障しなければならない。特許法が「特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。」（六九条一項）と定めているのも、そうした趣旨によるものと解される。２　ところで、特定の特許発明に対する「試験又は研究」と目されるものの中にも様々な目的を有するものが考えられる。
（ア）当該特許発明を基礎として新たな技術の開発を目指し、あるいは当該特許発明の部分的改良を期すなどの積極的な応用を目的とする場合、（イ）特許権者から実施権の設定を受けるか否かを検討するため、あるいは将来存続期間満了後に自ら当該特許発明を実施するために、発明の技術内容を分析し確認しようとする場合、（ウ）そうした積極的な目的を持たず、単に発明の技術内容を理解し新たな知見を得ようとするに止まる場合、（エ）当該特許発明を迂回し特許権を侵害しないような技術を探索するという回避的な目的の場合、また、（オ）従来の技術と比較して特許発明がはたして新規性・進歩性等の特許要件を備えているか否かを追試験する場合、さらには、（カ）特許発明を故意に模倣して侵害品を製作し販売することを目的とする場合等である。
このように「試験又は研究」の中にも種々の態様があり得るのであるが、「試験又は研究」は、その目的の如何にかかわらず、少なくとも特許発明を検査分析してその技術内容を確認するという限度ではすべてに共通する面を有している。「試験又は研究」が有する右のような共通の性格からすると、同項にいう「試験又は研究」とは、その結果が直ちに一定の成果として現われそれが直接技術の進展に寄与する場合に限らず、当該特許発明を多面的に検査分析することにより、当該発明の安定的利用に寄与し又は将来の技術の進展の基礎となるべき資料が得られるに止まって、いわば間接的に技術の進展に寄与するにすぎない場合をも含むものと解するのが相当である。
ところで、特許法六九条一項は、「試験又は研究のためにする特許発明の実施」とのみ規定して、「試験又は研究」の内容について何らの限定をも付していないから、右規定の文言からみると、前記のような態様の「試験又は研究」のためにする実施のすべてに特許権の効力が及ばないと解する余地もある。しかしながら、特許法六九条一項が設けられた趣旨が、前記のように「発明の保護」と「発明の利用」とを調和させ全体として社会の技術水準を向上させて産業の発展を期することにある以上、前記態様の「試験又は研究」のすべてに特許権の効力が及ばないものと解するのは相当でなく、同項の「試験又は研究」とはあくまで広く技術の進展に資するもの、あるいはそれを目的とするものでなければならず、特許権の存続期間内に販売目的で特許発明を用いた製品を製造・備蓄する等、前記（カ）のような態様の行為はもはや右の「試験又は研究」には当たらないというべきである。
二　後発医薬品の製造承認申請のためにする被告ら製剤の製造と特許法六九条一項
の「試験又は研究」
１　後発医薬品は、先発医薬品と同一の有効成分を同一量含む同一剤形の製剤で、先発医薬品と用法用量が同一の医薬品であるから、薬事法上、後発医薬品の製造承
認申請に際して必要とされるのは、
（１）　後発医薬品の規格および試験方法に関する資料（２）　後発医薬品の流通期間中における品質の安定性を短期間で推定する目的で
実施される「加速試験」に係る資料
（３）　後発医薬品が先発医薬品と生物学的に同等であることを証明する目的で実
施される「生物学的同等性試験」に係る資料
（４）　当該有効成分の毒性、薬理作用、吸収、分布、代謝、排泄及び臨床試験等、安全性と有効性に関する文献等のリスト等の資料で足り、右のうち（４）の資料は、先発医薬品の製造承認申請のために実施した試験結果の文献等を利用して作成した資料を添付することで足りるとされているので、後発医薬品の製造承認のための試験としては、右（２）の加速試験と（３）の生物学的同等性試験の他に、（１）に関する確認試験、製剤試験のみが必要とされている（甲三・四四、乙三、弁論の全趣旨）。
２　右のように、後発医薬品の製造承認申請に当たっては、薬事法上要求される各種試験等は簡略化されているが、先発医薬品と同一の化学物質を用い同一の有効成分を同一量含む製剤であっても、原料の物理化学的性質の差や製造工程・添加物など製剤化・製造方法の差によって、薬効成分や治療有効成分が吸収され作用部位で利用される速さや量（生物学的利用性＝バイオアベイラビリティといわれる）が異なるため、製造メーカーや剤形が異なると治療効果に差異が生じることがあるとされている。


とくに右のバイオアベイラビリティは剤形によって影響を受け易く、例えば、錠剤やカプセル剤のように薬物を吸収するのに崩壊・分散・溶解という過程を経ることが必要な医薬品では、有効成分の粒子径や結晶形の如何によって溶解速度が左右され、また、製剤化にあたって使用される結合剤・崩壊剤・滑沢剤・賦形剤あるいはコーティング剤等によっても溶解速度が左右されることが指摘されている。したがって、先発医薬品と同等の後発医薬品を製造するには、先発医薬品と同一の化学物質を同一の製造法・精製法で製造して同一の粒子径や結晶形を実現しなければならず、製剤化にあたっても、有効成分と添加物との配合割合を定め、添加物の種類・量を賦形剤・安定化剤・崩壊剤・滑沢剤・コーティング剤等の複数の物質のうちから適正に選定して使用しなければならない。
しかるに、後発医薬品の製造に当たって参酌すべき先発医薬品に関する情報は、特許明細書の記載から、化学物質の特定・同定資料・一般的製造法・有用性（用途）等、製剤の有効成分の特定・薬理効果等（薬理試験・投与量・投与方法等）・毒性等を知ることはできるものの、それ以上には必ずしも十分な情報が開示されているわけではない。
とくに、先発医薬品の有効成分である化学物質の詳細な製造法は製造承認申請書には記載されるが、右申請書が開示されることはないため、後発医薬品を製造する際には同一組成の化学物質を製造するため後発医薬品メーカーの側で独自にその製造法・精製法を設定しなければならず、また、製剤化に関しても、先発医薬品の製剤化において前記の賦形剤等の各物質のうちいかなる銘柄・種類・品等のものが使用されたかを知ることは必ずしも容易ではない（先発医薬品の添付文書や医薬品インタビューフォームを入手すれば、先発医薬品の組成、すなわち有効成分の含量・添加物の種類は判明するが、その配合割合は明らかではない）ため、後発医薬品メーカーの側で独自に薬効・副作用・安全性を確認して製剤化に用いる物質を選定しその成分割合を設定しなければならない。
（甲四六・四九、乙一六、丙五・九、弁論の全趣旨）
３　このように、後発医薬品の規格や製剤化に関する製造基準（有効成分毎の添加物の種類や量、処方や製造方法等）、その試験方法は、被告らが被告ら製剤の溶解性・吸収性・服用の便宜性についての各種の試験研究を踏まえてそれぞれに実現しているものと認められ、その過程で後発医薬品の各成分・効能に相応しい剤形、用量、用法に関する様々な技術上の知見を得ることができるのであるから、後発医薬品の製造承認申請のためにする各種試験等は、それが新規発明や利用発明に直結する性格の技術研究ではなく、直ちに製薬技術に関する新たな改良進歩が得られるものではないとしても、薬剤の規格や製剤化技術等製薬に関する幅広い技術的・基礎的検討を経て、それが蓄積されることにより、将来にわたる製薬技術進歩の基礎となりうる各種知見や情報が得られるものであって、その点において、広く科学技術の進展に寄与しているものというべきである。
４　そして、被告らが本件特許権の存続期間満了前に被告ら製剤を販売し、あるいは備蓄する目的でその製造を行ったものでないこととは、原判決「第二　事案の概要」の基礎となる事実（原判決九頁三行目から同一五頁二行目まで）及び弁論の全趣旨から明らかである。
してみると、本件において、本件特許権の存続期間満了後に後発医薬品の製造販売を行う目的で、右存続期間満了前に後発医薬品たる被告ら製剤につき薬事法所定の各種試験を行うことは、特許法六九条一項にいう「試験又は研究のためにする特許発明の実施」に当たるものと認めるのが相当である。従って、被告らが被告ら製剤につき右試験を行ったことが本件特許権を侵害したものということはできない。
三　本件特許権の存続期間満了後の販売差止請求及び損害賠償請求原告のこの点に関する主張は、被告らが本件特許権の存続期間中に被告ら製剤につき薬事法上の製造承認のために各種試験を行ったことが特許権の侵害に当たることを前提とするものであるが、右前提を採用できないことは前記一・二で認定判断したとおりであるから、右主張はその余の点について判断するまでもなく理由がない。
なお、原告は、後発医薬品につき薬事法の製造承認を受けて薬価基準に収載されるまでの審査期間は現在通常二七ヶ月を下らないとして、その間は、存続期間満了後であっても本件特許権につき原告が独占的利益を確保できる法的地位にあると主張するが、右の期間は、国民の生命・健康を安全に維持するために、厚生大臣が限られた人的・物的施設の下で後発医薬品の安全性を審査するために必要な期間として行政上設けたものにすぎず、人的・物的施設の拡充や政策的な判断の如何によってその審査期間の長短は左右されるのであるから、そのような行政上の目的に従って裁量により定められた期間を直ちに特許権者に保障された法的な利益の保護期間とすることはできないことはいうまでもない。
第五　以上の次第で、控訴人の本件請求は、その余について判断するまでもなく理由がなく棄却すべきであるから、これと同旨の原判決は相当であって本件控訴は理由がない。
よって、主文のとおり判決する。
（口頭弁論終結日　平成一一年一月一四日）
大阪高等裁判所第八民事部
裁判長裁判官　小林茂雄
裁判官　小原卓雄
裁判官　山田陽三
別紙目録
＜８４７７４－００１＞


平成１０年（行ケ）第２３０号審決取消請求事件（平成１１年９月２９日口頭弁論終結）
判　　　　　決
原　　　　　　告　　　東海ゴム工業株式会社
代表者代表取締役　　　【Ａ】
訴訟代理人弁理士　　　【Ｂ】
同　　　　　　　　　　【Ｃ】
同　　　　　　　　　　【Ｄ】
同　　　　　　　　　　【Ｅ】
被　　　　　　告　　　特許庁長官　【Ｆ】
指定代理人　      　　【Ｇ】
同　　　　　　　　　　【Ｈ】
同                    【Ｉ】
同　　　　　　　　　　【Ｊ】
主　　　　　文
特許庁が、平成８年審判第１５４３５号事件について、平成１０年６月１９日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた判決
１　原告
主文と同旨
２　被告
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は、昭和６１年６月３０日にした実用新案登録出願（実願昭６１ー１００６１５号）を、昭和６３年４月２６日に特許出願に変更し（特願昭６３ー１０３４０９号）、さらに、同年１０月１２日、その一部を分割し、新たな特許出願として、名称を「流体封入式防振ブッシュ」とする発明（以下「本願発明」という。）につき特許出願（特願昭６３ー２５６４２５号）をしたところ、平成６年１０月１９日に出願公告がされたが、平成８年８月２０日に拒絶査定を受けたので、原告は、同年９月１８日、これに対する不服の審判請求をした。同請求は、平成８年審判第１５４３５号事件として特許庁に係属し、原告は、平成８年１０月１６日、願書に添付した明細書について補正（以下「本件補正」という。）をしたが、特許庁は、平成１０年６月１９日、「平成８年１０月１６日付けの手続補正を却下する」との補正の却下の決定（以下「本件却下決定」という。）をするとともに、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その各謄本は、平成１０年７月６日、原告に送達された。
２　本件補正の内容
(1)　本件補正前の明細書（出願公告時の明細書、以下「公告明細書」という。）の特許請求の範囲（以下「補正前特許請求の範囲」という。）は、「内筒部材と、該内筒部材の外側に振動入力方向に偏心して配置された外筒部材と、それら内筒部材と外筒部材との間の離隔距離の大きい側の部位に介装されて、それら内筒部材と外筒部材とを弾性的に連結する、外周面に開口するポケット部を備えたゴム弾性体と、それら内筒部材と外筒部材との間の離隔距離の小さい側の部位に設けられた、ブッシュ軸心方向に貫通する空所と、前記ゴム弾性体の前記ポケット部の開口が前記外筒部材で流体密に閉塞されることにより形成された、所定の非圧縮性流体が封入せしめられた受圧室と、前記内筒部材と外筒部材との間に設けられた貫通空所内において、前記ゴム弾性体とは独立した膨出変形の容易な薄肉壁部で少なくとも一部が画成されている一方、該ゴム弾性体にては画成されないようにして形成された、前記受圧室と同様の非圧縮性流体が封入せしめられた平衡室と、該平衡室と前記受圧室とを相互に連通せしめるオリフィスとを、含むことを特徴とする流体封入式防振ブッシュ。」というものである。
(2)　本件補正に係る平成８年１０月１６日付手続補正書に記載された特許請求の範囲は、「内筒部材と、該内筒部材の外側に振動入力方向に偏心して配置された外筒部材と、それら内筒部材と外筒部材との間の離隔距離の大きい側の部位に介装されて、それら内筒部材と外筒部材とを弾性的に連結すると共に、外周面に開口し且つ軸方向両側の壁部が一定厚さで軸直角方向に延びるポケット部を備えたゴム弾性体と、それら内筒部材と外筒部材との間の離隔距離の小さい側の部位に設けられた、ブッシュ軸心方向に貫通する空所と、前記ゴム弾性体の前記ポケット部の開口が前記外筒部材で流体密に閉塞されることにより形成された、所定の非圧縮性流体が封入せしめられた受圧室と、前記内筒部材と外筒部材との間に設けられた貫通空所内において、前記ゴム弾性体とは独立した膨出変形の容易な薄肉壁部で少なくとも一部が画成されている一方、該ゴム弾性体にては画成されないようにして形成された、前記受圧室と同様の非圧縮性流体が封入せしめられた平衡室と、該平衡室と前記受圧室とを相互に連通せしめるオリフィスとを、含むことを特徴とする流体封入式防振ブッシュ。」（注、下線部が補正箇所である。）というものであり、本件補正は、上記補正前特許請求の範囲におけるゴム弾性体で構成されるポケット部を、「軸方向両側の壁部が一定厚さで軸直角方向に延びるポケット部」と特定する事項を含むものである。
３　本件却下決定及び審決の理由の要点
(1)　本件却下決定は、別添決定書写し記載のとおり、本件補正が公告明細書及び図面の記載した事項の範囲を超えて発明の構成に関する事項を変更するものであって、特許法（平成５年法律第２６号による改正前のもの、以下同じ。）１７条の３第１項各号のいずれにも当たらず、不適法なものであるから、同法１５９条１項の規定により準用される同法５４条１項の規定により却下すべきものであるとした。


(2)　審決は、別添審決書写し記載のとおり、本願発明の要旨を補正前特許請求の範囲記載のとおりと認定したうえ、本願発明が、欧州特許公開第１７２７００号公報（１９８６年２月２６日公開、以下「引用例」という。）に実質的に記載された発明に相当するから、特許法２９条１項３号の規定により特許を受けることができないとした。
第３　原告主張の審決取消事由の要点
審決の理由中、引用例に記載された発明の「チューブ３」、「アウタースリーブ１」、「弾性変形壁体４」、「マウント装置軸心方向」、「ワーキングチャンバ５」、「補償室１２」、「通路１１」及び「液圧減衰マウント装置」が、それぞれ本願発明の「内筒部材」、「外筒部材」、「ゴム弾性体」、「ブッシュ軸心方向」、「受圧室」、「平衡室」、「オリフィス」及び「流体封入式防振ブッシュ」に相当することは認める。
審決は、誤って本件補正を却下した本件却下決定の判断を前提としたために、本願発明の要旨の認定を誤り（取消事由１）、また、引用例記載事項を誤認して、引用例記載の発明と本願発明との一致点の認定を誤った（取消事由２）ものであるから、違法として取り消されなければならない。
１　取消事由１（本願発明の要旨の認定の誤り）
(1)　本件却下決定は、本件補正が公告明細書及び図面の記載した事項の範囲を超えて発明の構成に関する事項を変更するものであるとする理由として、「出願公告時の明細書及び図面の記載について検討すると、少なくとも明細書には、上記補正の内容について記載がないばかりか示唆もされていない。」（決定書４頁６～９行）、「第１図のゴム弾性体のⅡ－Ⅱ断面図である第２図、及び第４図のゴム弾性体のⅤ－Ⅴ断面図である第５図の限りでは、その断面において『軸方向両側の壁部の一部がほぼ一定厚さで略軸直角方向に延びるポケット部』と解することもできる。しかしながら、一般にこの種図面は、設計図面のような一定の基準によって、寸法までも正確に記載されているものでなく、少なくとも、本願のこれら図面においてこのポケット部を設計図面のように記載しなければならない特段の事情も見いだすことができない。」（同４頁１０行～５頁１行）、「出願人（注、原告）は、上記手続補正書により、ポケット部を上記のように特定して、ポケット部に『予荷重によるゴム弾性体の圧縮変形が、平衡室の軸方向両側の壁部において殆ど剪断変形を伴わない圧縮変形として生ぜしめられて、しっかりと入力荷重を支えることが出来る』といった技術的意味を持たせようとするものである・・・しかしながら、このような技術的意味を有するポケット部の構成については、出願公告時の明細書及び図面には、全く記載がされていないばかりか示唆もされていない。」（同６頁４～１５行）と判断したが、いずれも誤りである。
すなわち、公告明細書（甲第３号証）の第２図、第５図には、本願発明において「軸方向両側の壁部が一定厚さで軸直角方向に延びる」ポケット部の構成が明確に図示されている。
本来、明細書及び図面は、当業者が容易に実施できるように発明を開示するものであるから、形状等を図面の記載に基づいて認定することは一律に否定されるべきではない。図面に基づき、必要に応じて明細書の記載を参酌することにより、当業者が実施できる程度に認識できる事項は、それを補正の根拠とすることが認められるものというべきである。しかも、本件においては、公告明細書の図面が設計図に等しい程の精度で記載されていることが当業者にとって明らかであり、一般的な特許図面に見られるようなポンチ絵等と同一視することは妥当ではない。また、公告明細書には、「ゴム弾性体１４は、前記パワーユニットの取付けにより、内筒金具１０と外筒金具１６との間でそれらの偏心方向で圧縮変形せしめられるようになっており、」（甲第３号証５欄６～９行）、「このような構造のエンジンマウントを用いてパワーユニットを防振支持させるに際しては、前述のように、パワーユニットの取付けにより、ゴム弾性体１４が内筒金具１０と外筒金具１６の偏心方向で圧縮変形せしめられるようにする。」（同７欄１７～２１行）、「このように、本実施例に従う円筒型エンジンマウントによれば、ゴム弾性体１４が内筒金具１０と外筒金具１６との間で圧縮変形されるような形態で用いることにより、従来の流体封入式円筒型エンジンマウントと同様に、低周波数域の入力振動に対して良好な減衰効果を発揮させることができる上、その耐久性を従来の流体封入式円筒型エンジンマウントよりも向上させることができるのであり、従来の流体封入式円筒型エンジンマウントよりも優れた実用性を得ることができるのである。」（同８欄２０～２８行）との各記載があって、ポケット部の軸方向両側の壁部を構成するゴム弾性体が内筒金具と外筒金具の間でそれらの偏心方向で圧縮変形せしめられるものである旨、及びこのようなポケット部の構成を採用したことにより、その耐久性を向上させることができるという技術的効果が明記されている。上記公告明細書の第２、第５図の図示を、これらの記載と併せて考慮すれば、ポケット部の軸方向両側の壁部の特定の構成は、当業者において明らかに認識され得るものである。したがって、本件補正は、公告明細書又は図面に記載した事項の範囲内において、特許請求の範囲を減縮することを目的とするもの（特許法第１７条の３第１項第１号）に当たるから、本件補正が同項各号のいずれにも当たらず、不適法なものであるとして、これを却下した本件却下決定は誤りである。そして、そうだとすれば、かかる本件却下決定の判断を前提とし、本願発明の要旨を補正前特許請求の範囲記載のとおりと認定した審決の発明の要旨の認定が誤りであることも明白である。
(2)　被告は、明細書又は図面に発明の構成が記載されているとするためには、その発明の構成を特定するための技術的意味を有する事項が実質的に記載されていなければならないと主張するが、たとえ明細書に明示されていなくとも、当業者にとって自明な事項であり、明細書又は図面の記載から容易に把握することができる技術事項、あるいは明細書又は図面の記載を合理的に解釈すれば、当業者が当然に理解し得る技術事項は補正によって発明の構成要件に付加することが許されるべきものである。


また、被告は、公告明細書の第２、第５図において、軸方向両側の壁部の一部がほぼ一定厚さで略軸直角方向に延びるポケット部を観察することができるとしながら、それは、第２、第５図に係る特定の切断面においてであり、それだけでは、軸方向両側の壁部が一定厚さで軸直角方向に延びるポケット部の構成が記載されているとすることはできないと主張するところ、この主張の趣旨は、要するに、第２、第５図に係る特定の切断面においては、軸方向両側の壁部が一定厚さで軸直角方向に延びるポケット部が見られても、他の切断面については不明であるから、全体として、軸方向両側の壁部が一定厚さで軸直角方向に延びるポケット部の構成が記載されているとは認められないというものと解される。しかしながら、一般に、この種の機械的構造物において断面図を示す場合には、代表的な一切断面に係る断面図を示し、他の切断面については、その形状に変化がある箇所に限って、別の断面図で示すということが行われてきたのであり、当業者間においては、それが当然のこととして認識されている。仮に被告の主張に従うとすれば、構造物の構成を示すためには断面図が無限に必要であることになり、全く現実的ではない。さらに、被告は、上記主張の根拠として、一般に特許出願の願書に添付する図面は、当該発明の技術内容を説明する便宜のために描かれるものであって、設計図面に要求されるような正確性をもって描かれているとは限らない旨を挙げている。しかしながら、特許出願の願書に添付する図面により、仮に長さや角度等を特定することができないにしても、形状や形態に関しては、該図面が正確性をもって描かれていないとすることは相当ではない。仮に、形状や形態に関してまでも、図面が何らの判断基準を示すものでないとするならば、技術事項の正確な把握は到底望み得ないことが明らかである。
２　取消事由２（一致点の認定の誤り）
審決は、引用例に「チューブ３と、該チューブ３の外側に振動入力方向に偏心して配置されたアウタースリーブ１と、それらチューブ３とアウタースリーブ１との間の離隔距離の大きい側の部位に介装されて、それらチューブ３とアウタースリーブ１とを弾性的に連結する、外周面に開口するポケット部を備えた弾性変形壁体４と、それらチューブ３とアウタースリーブ１との間の離隔距離の小さい側の部位に設けられた、マウント装置軸心方向に貫通する空所と、前記弾性変形壁体４の前記ポケット部の開口が前記アウタースリーブ１で流体密に閉塞されることにより形成された、所定の非圧縮性流体が封入せしめられたワーキングチャンバ５と、前記チューブ３とアウタースリーブ１との間に設けられた貫通空所において、前記弾性変形壁体４とは独立した膨出変形の容易な薄肉壁部で少なくとも一部が画成されている一方、該弾性変形壁体４にて画成されないようにして形成された、前記ワーキングチャンバ５と同様の非圧縮性流体が封入せしめられた補償室１２と、該補償室１２と前記ワーキングチャンバ５とを相互に連通せしめる通路１１とを、含む液圧減衰マウント装置。」（審決書４頁８行～５頁９行）が記載されているとし、引用例記載の液圧減衰マウント装置（本願発明の流体封入式防振ブッシュに相当）が、(ａ)チューブ３（同内筒部材に相当）とアウタースリーブ１（同外筒部材に相当）を偏心して配置し、それらの離隔距離の大きい側に弾性変形壁体４（同ゴム弾性体に相当）を介装した構成（以下「構成ａ」という。）と、(ｂ)チューブ３とアウタースリーブ１との間の離隔距離の小さい側に、マウント装置軸心方向（同ブッシュ軸心方向に相当）に貫通する空所を形成し、該貫通空所において、弾性変形壁体４とは独立した薄肉壁部で画成された補償室１２（同平衡室に相当）を形成した構成（以下「構成ｂ」という。）の、両者を同時に採用して組み合せた構成を備えている旨認定した。
しかしながら、引用例の図面１～１５のうち、図面１～３、６～１３に記載された液圧減衰マウント装置は、構成ａと構成ｂのいずれも備えておらず、また、図面４、５に記載された液圧減衰マウント装置は、構成ｂを備えているが、構成ａを備えておらず、さらに、図面１４、１５に記載された液圧減衰マウント装置は、構成ａを備えているが、構成ｂを備えていない。したがって、引用例には、構成ａ、構成ｂのいずれか一方のみを単独で備えた構成は開示されているものの、構成ａ、構成ｂを同時に採用して、一体的に組み合わせた構成は記載されていないのであるから、審決の上記引用例記載の発明の認定は誤りである。そして、そうであれば、本願発明と引用例記載の発明とは、本願発明が構成ａと構成ｂとを同時に採用して一体的に組み合わせたものであるのに対し、引用例記載の発明は構成ａ、構成ｂの両者又は少なくともそのいずれか一方を備えていない点において相違していることが明らかであるから、「本願発明と引用例に記載された発明は、両者に実質的に相違する点がなく、全て一致している。」（審決書６頁１～３行）とした審決は、一致点の認定を誤ったものであることが明白である。
第４　被告の反論の要点
審決の認定・判断は正当であり、原告主張の取消事由は理由がない。１　取消事由１（本願発明の要旨の認定の誤り）について明細書又は図面に、発明の構成が記載されているとするためには、その発明の構成を特定するための技術的意味を有する事項が実質的に記載されていなければならない。
本願発明における公告明細書の第１図、第４図は本願発明に従うＦＦ車用の円筒型エンジンマウントの一例を示すものであるところ、第２図は第１図のⅡ－Ⅱ断面図、第５図は第４図のⅤ－Ⅴ断面図であって、それぞれ当該特定の切断面においては、軸方向両側の壁部の一部がほぼ一定厚さで略軸直角方向に延びるポケット部を観察することができるものである。
しかしながら、一般に特許出願の願書に添付する図面は、当該発明の技術内容を説明する便宜のために描かれるものであって、設計図面に要求されるような正確性をもって描かれているとは限らないものであるから、上記第２、第５図により、特定の切断面において、軸方向両側の壁部の一部がほぼ一定厚さで略軸直角方向に延びるポケット部を観察することができるからといって、それだけでは、軸方向両側の壁部が一定厚さで軸直角方向に延びるポケット部の構成が記載されているとすることはできないのである。


この点につき、原告は、被告の上記主張に従えば、断面図が無限に必要となって、現実的ではないと主張するが、他の切断面も一様にすることや、切断面に変化を付けることを特徴とする旨意図したのであれば、他の方向の切断面を示したり、あるいは文言で表現することで発明を説明することが可能であって、原告が主張するように断面図が無限に必要となるわけではない。また、原告は、特許庁に提出した本件審判に係る平成８年１０月１６日付審判請求理由補充書に、ポケット部の構成を「軸方向両側の壁部が一定厚さで軸直角方向に延びる」と特定することについて、「予荷重によるゴム弾性体の圧縮変形が、平衡室の軸方向両側の壁部において殆ど剪断変形を伴わない圧縮変形として生ぜしめられて、しっかりと入力荷重を支えることが出来る」（乙第１号証３頁６～８行）という特定の技術的意味を記載しているが、上記のとおり、視覚的にも、軸方向両側の壁部が一定厚さで軸直角方向に延びるポケット部の構成が記載されているとはいえない上記第２、第５図に、まして上記のような特定の技術的意味を有する構成が記載されているとする合理的な理由はない。
この点について、原告は、公告明細書の記載（甲第３号証５欄６～９行、７欄１７～２１行、８欄２０～２８行）を引用して、ゴム弾性体が内筒金具と外筒金具の間でそれらの偏心方向で圧縮変形せしめられるものであることが公告明細書に明記されていると主張する。
しかしながら、公告明細書の「従来、非圧縮性流体が封入せしめられる流体室が、何れも、円筒状のゴム弾性体に形成されたポケット部を流体収容空間とする状態で形成されており、円筒部材と外筒部材とがそれらの全周においてゴム弾性体で連結せしめられていた・・・そして、そのために、この種の従来の流体封入式防振ブッシュでは、・・・その使用状態において振動入力方向に所定の予荷重が加えられる場合、ゴム弾性体の一部に引張力が作用することが避けられず、大振幅振動の入力時において、その引張力が著しく大きくなって、ゴム弾性体の耐久性、ひいては防振ブッシュの耐久性が著しく低下するといった問題があった。」（同号証３欄９～２２行）、「本実施例のエンジンマウントでは、・・・マウント軸心方向に貫通する空所３４が設けられているため、たとえパワーユニットの重量荷重によって両金具１０，１６間の離隔距離が大きくなっても、・・・ゴム弾性体１４に大きな引張力が作用させられるようなことはない。従って、大振幅振動入力時においても、・・・ゴム弾性体１４、ひいてはエンジンマウントの耐久性が著しく低下することが良好に回避されることとなる。」（同８欄７～１９行）等の記載に鑑みて、公告明細書の原告引用箇所に記載されている「ゴム弾性体１４が内筒金具１０と外筒金具１６との間で圧縮変形せしめられる」とは、ゴム弾性体が内筒金具と外筒金具との間で大きな引張力を伴わないで圧縮変形される程度のことを意味しており、上記審判請求理由補充書中に記載されているような、ゴム弾性体が内筒金具と外筒金具との間で殆ど剪断変形を伴わないで圧縮変形されることを意味するものではない。公告明細書記載の実施例において、ゴム弾性体が内筒金具と外筒金具との間で最も大きく力を受けるのは、軸方向に延びる仕切壁（第１図においてⅢ－Ⅲ線が通る断面部分Ｖ字状のゴム弾性体の部分）であり、この部分で、ゴム弾性体が内筒金具と外筒金具との間で相当な剪断変形を伴って圧縮変形されることは明らかであるから、本願発明においては、ゴム弾性体が内筒金具と外筒金具との間で殆ど剪断変形を伴わないで圧縮変形されることが意図されていたものとは解されない。のみならず、ポケット部の軸方向両側の壁部を一定厚さで軸直角方向に延びる形状とすることにより、該壁部において予荷重によるゴム弾性体の圧縮変形が生じ、その応力によって入力荷重を支える場合を考慮するとしても、垂直に起立したゴム弾性体よりなる板状物体に対し垂直方向の荷重が作用した場合には、ゴム弾性体の材質、荷重方向と垂直な断面の各方向の寸法と形状、さらには荷重方向の長さとの関係により、多くの場合、座屈が生じてその荷重を支えることができないことは技術常識であり、加えて、本願発明のポケット部のように内部に液体が存在するときには、内圧が外方に作用するので座屈の可能性がより高くなるから、一定厚さで軸直角方向に延びるポケット部が、圧縮変形の応力により荷重を支える作用効果を奏するには、このような弾性体の材質、ポケット部の軸方向両側の壁部の厚さ寸法等の問題が存し、これと荷重との関係が明瞭に記載されている必要があるというべきであるが、公告明細書には、そのような特定の条件に関する記載も示唆もない。
したがって、原告の上記主張は根拠がないものである。以上のように、公告明細書又は図面に、本願発明の構成として、「軸方向両側の壁部が一定厚さで軸直角方向に延びる」ポケット部が技術的意味を持って記載されているとはいえないのであるから、本件補正は、公告明細書及び図面に記載した事項の範囲を超えて発明の構成に関する事項を変更するものであって、特許法１７条の３第１項各号のいずれにも当たらないものといわざるを得ない。したがって、本件却下決定には何ら誤りはなく、その判断を前提とした審決の本願発明の要旨の認定にも誤りはない。
２　取消事由２（一致点の認定の誤り）について
原告は、引用例の図面１～１５に、構成ａ、構成ｂのいずれか一方のみを単独で備えた構成は開示されているものの、構成ａ、構成ｂを同時に採用して、一体的に組み合わせた構成は記載されていないから、審決の引用例記載の発明の認定が誤りであると主張する。


しかしながら、引用例の図面１～１５は、いずれも、その特許請求の範囲において特定された発明の実施例に係るものであるが、引用例には、互いに異なる実施例の態様の技術的意味についても明確に記載されている。例えば、原告が、構成ｂを備えているが、構成ａを備えていないとする図面４、５に関して、引用例には、「しかし、変形できる壁と自由なベローズはくっついている必要はない。図４と図５は、本発明の第２の実施例を示しており、ベローズ壁１３（注、本願発明の薄肉壁部に相当）と変形できる壁４間の、チューブ３近辺での結合はない。それゆえ、ベローズ壁１３と変形できる壁４は流路１１を通る液体の動きによる影響のみで、独自の動きをすることができる。」（甲第４号証訳文８頁１５～１９行）との記載があって、弾性変形壁体とは独立した薄肉壁部で画成された補償室１２を形成すること（構成ｂ）は１態様として記載されており、これと他の構成との間に分離できないという格別の結合があるものではない。それ故、原告が、構成ａを備えているが、構成ｂを備えていないとする図面１４、１５の実施例においても、変形できる壁（弾性変形壁体）４と自由なベローズ１３（薄肉壁部）とがくっついている必要はなく、ベローズ壁１３と変形できる壁４間とをチューブ３近辺で結合のない構成とすること（すなわち、ベローズ壁１３を弾性変形壁体４から独立したものとして、構成ｂを備えた構成とすること）が可能であることは自明である。そして、審決が認定した引用例記載の発明は、引用例に記載された発明の特定の実施例、例えば図面１４，１５として記載されたものの構成の一部を、同じ発明の他の特定の実施例、例えば図面４，５として記載されたものの一部の構成に置き換えたものに相当するところ、これを引用例の発明の一態様として把握することは可能であるから、本願発明は実質的に引用例に記載された発明と認めることができるのである。
したがって、審決がした引用例記載の発明の認定に誤りはない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（本願発明の要旨の認定の誤り）について(1)　本件補正が、出願公告後の拒絶査定に対する不服の審判請求の後になされ（特許法１７条の３）、これに対し、同法１５９条１項により準用される同法５４条１項に基づいて本件却下決定がなされるとともに、本件補正による特許請求の範囲の補正がなかったものとして、審判請求を不成立とする審決がなされたことは、当事者間に争いがない。
ところで、同法５４条３項が「第１項の規定による却下の決定に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、第１２１条１項の審判を請求した場合における審判においては、この限りでない。」と定め、同法１５９条１項が同法５４条を１２１条１項の審判に準用していることに鑑みれば、原告は、前示審決に対する取消請求の訴えである本訴において、本件却下決定の違法を主張し、もって本件却下決定を前提としてなされた審決の違法を主張することができるものと解するのが相当である。
そして、原告の主張する取消事由１が、かかる趣旨の審決取消事由であることは明白であるので、該取消事由の主張に則り、まず、本件却下決定が違法であるとする事由の当否について判断する。
(2)　本件補正が、補正前特許請求の範囲におけるゴム弾性体で構成されるポケット部を、「軸方向両側の壁部が一定厚さで軸直角方向に延びるポケット部」と特定する事項を含むものであり、補正前特許請求の範囲を前示第２の２の(2)のとおり補正するものであることは、当事者間に争いがない。
ところで、公告明細書（甲第３号証）には、本願発明におけるゴム弾性体で構成されるポケット部について、その「軸方向両側の壁部が一定厚さで軸直角方向に延びる」ものであると特定する明示の記載は存在しない。しかしながら、公告明細書（甲第３号証）には、「図面の簡単な説明」として、「第１図は本発明に従うＦＦ車用の円筒型エンジンマウントの一例を示す横断面図であり、第２図・・・は・・・第１図におけるⅡ－Ⅱ断面図・・・である。第４図は第１図のエンジンマウントにおけるゴム弾性体の一体加硫成形品を示す第１図に対応する断面図であり、第５図・・・は・・・第４図におけるⅤ－Ⅴ断面図・・・である。」（同号証９欄末行～１０欄７行）との記載があり、第２、第５図（本願発明に含まれる円筒型エンジンマウントの軸方向の切断面を示す断面図）には、ゴム弾性体で構成されるポケット部において、軸方向両側の壁部が一定厚さで軸直角方向に延びていることが示されている。
他方、公告明細書（甲第３号証）には、各図面で示される実施例に係るものとして、「ゴム弾性体１４は、前記パワーユニットの取付けにより、内筒金具１０と外筒金具１６との間でそれらの偏心方向で圧縮変形せしめられるようになっており、これにより、パワーユニットの取付状態においては、内筒金具１０と外筒金具１６とが略同心的に位置せしめられるようになっている。」（同号証５欄６～１１行）との記載があり、この記載によれば、そこに記載された円筒型エンジンマウントは、パワーユニットの取付状態において、内筒金具１０と外筒金具１６との間でそれらの偏心方向でゴム弾性体を圧縮変形させ、内筒金具１０と外筒金具１６とを略同心的に位置させることになるような外力、すなわち、第２，第５図において、外筒金具１６と内筒金具１０との間で、外筒金具１６を下方に（相対的に内筒金具１０を上方に）変位させようとする外力（予荷重）が働くものと理解される。そうすると、圧縮変形を受けるゴム弾性体の少なくとも主要なものの１つが、ポケット部の軸方向の両側の壁部であることが明らかであり（なお、公告明細書（甲第３号証）には、「軸方向の両側の壁部」についても明示の記載はないが、ゴム弾性体が外周面に開口する「ポケット部」を備えた構成である以上、該ゴム弾性体が軸方向の両側に、形状や厚さはともあれ、壁部を形成するものであることは自明である。）、該壁部は、圧縮変形を受けて、その応力で外力を支える機能を有することがたやすく理解されるものである。そして、その場合に、該壁部が前示外力を支えるためには、力の作用面である外筒金具の内面及び内筒金具の外面に対して垂直であることが有利であり、また、一定の厚さとすることには、一般に均一の強度をもたらし、材料の無駄をなくすという技術的意味があることは、いずれも技術常識に属する事項であると認められる。


そうすると、公告明細書（甲第３号証）の記載上、本願発明において、ポケット部の軸方向の両側の壁部が、一定厚さでなく、あるいは軸直角方向に延びるものでないとする特段の技術的理由は見当たらないから、公告明細書の記載に関する前示の点を踏まえれば、前示第２、第５図に示された軸方向両側の壁部が一定厚さで軸直角方向に延びるポケット部は、当該各図に係る切断面限りのものではなく、該ポケット部がそのような構成であることを示すものであり、かつ、前示公告明細書及び図面の記載は、その「軸方向両側の壁部が一定厚さで軸直角方向に延びるポケット部」の構成を実質的に開示しているものと解するのが相当である。(3)　被告は、公告明細書の「ゴム弾性体１４は・・・圧縮変形せしめられる」との記載が、ゴム弾性体が内筒金具と外筒金具との間で大きな引張力を伴わないで圧縮変形される程度のことを意味しているにすぎないと主張するが、上如のとおりであるから、その主張は誤りというべきである。
また、被告は、特許出願の願書に添付する図面が、当該発明の技術内容を説明する便宜のために描かれるものであって、設計図面のような正確性をもって描かれているとは限らないから、第２、第５図により、特定の切断面において、軸方向両側の壁部の一部がほぼ一定厚さで略軸直角方向に延びるポケット部を観察することができるからといって、軸方向両側の壁部が一定厚さで軸直角方向に延びるポケット部の構成が記載されているとすることはできないと主張するところ、特許出願の願書に添付する図面が設計図面のような正確性をもって描かれているとは限らないことはその主張のとおりであって、したがって、例えば、図面に描かれた特定部位の寸法や角度、その比などについて、その図面のみに基づいて明細書又は図面に開示されていると認めることは、通常の場合困難であるというべきであるが、発明の基本的な形状やそれを決定する特徴などは、設計図面のような正確性をもたない図面であっても、比較的正確に表現できるものであるから、このようなものについて図面から看取できる内容が、発明の詳細な説明の記載、これからたやすく導き得る事項、技術常識などに照らして、技術的意義等を有するものと認められ、かつ、図面から看取される内容のものと解することを妨げるような事情がない場合には、該内容が明細書又は図面に開示されているものと解することが相当であり、そのような場合にまで、発明の基本的な形状やこれを決定する特徴などが、逐一明細書に予め記載されていなければならないわけではない。そして、本件補正に係る「軸方向両側の壁部が一定厚さで軸直角方向に延びるポケット部」の構成が、このような意味で、公告明細書及び図面に記載されているものと認められることは前示のとおりであるから、被告の前示主張は、結局採用することができない。被告は、さらに、一定厚さで軸直角方向に延びるポケット部が、座屈を生じないで、圧縮変形の応力により荷重を支える作用効果を奏するには、弾性体の材質、ポケット部の軸方向両側の壁部の厚さ寸法等の問題が存し、これと荷重との関係が明瞭に記載されている必要があるというべきであるが、公告明細書には、そのような特定の条件に関する記載も示唆もないと主張する。しかしながら、本願発明の流体封入式防振ブッシュに加わり得る荷重との関係で、それが、座屈（圧縮応力が臨界値に達したとき、急激に面外（横方向）への変位を伴う大きな変形が生じる現象をいうものと解される。）の生じ得る荷重の範囲内となるよう、弾性体の材質や軸方向両側の壁部の厚さ寸法等を適宜選択することは、当業者が当然に行い得る設計事項に属する事柄であるというべきであるから、被告主張の条件に関する記載等が公告明細書にないことが、公告明細書及び図面が「軸方向両側の壁部が一定厚さで軸直角方向に延びるポケット部」の構成を実質的に記載しているとすることの妨げになるということはできない。
(4)　前示のとおり、公告明細書及び図面には、「軸方向両側の壁部が一定厚さで軸直角方向に延びるポケット部」の構成が実質的に記載されているものと認められるから、本件補正は、公告明細書及び図面に記載された事項の範囲内で、特許請求の範囲を減縮することを目的とするもの（特許法第１７条の３第１項第１号）に当たるものというべきであり、そうであれば、本件補正が公告明細書及び図面の記載した事項の範囲を超えて発明の構成に関する事項を変更するものであって、同項各号のいずれにも当たらず、不適法なものであるとして、これを却下した本件却下決定は誤りであるといわざるを得ない。そして、審決は、かかる本件却下決定に基づいて、本願発明の要旨を補正前特許請求の範囲記載のとおりと認定したものであるから、その認定は、本件却下決定が誤りである限度において誤りであり、かつ、この誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。２　以上によれば、その余の取消事由につき判断するまでもなく、原告の本訴請求は理由があるので、これを認容することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法７条、民事訴訟法６１条を適用して、主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第１３民事部
裁判長裁判官    　田中康久
裁判官    　石原直樹
裁判官    　清水節


主　　　文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事　　　実
第一　当事者の求めた裁判
一　控訴人（第一審原告）
「原判決を取り消す。被控訴人は、原判決別紙目録記載の梁吊金物（以下「被控訴人製品」という。）を製造販売し、若しくは販売のために展示してはならない。被控訴人は、被控訴人製品を廃棄せよ。被控訴人は、控訴人に対し、金四〇〇〇万円及びこれに対する昭和六三年四月二八日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決及び仮執行の宣言。
二　被控訴人（第一審被告）
主文同旨の判決。
第二　当事者の主張
当事者双方の主張は、次のとおり付加するほかは、原判決の「事実及び理由　第二　事案の概要」に摘示のとおりであるから、これを引用する。
一　控訴人の主張
１　本件考案のナットに関する実質的構成要件
本件考案のナットに関する特徴（実質的構成要件）は「外周面に環体を嵌着するための溝を有し、且つ、内周面に雌螺子孔部分と無螺子孔部分（遊嵌部分）を有するナット」である。
（１）　本件考案の実用新案登録請求の範囲におけるナットに関する記載本件考案の実用新案登録請求の範囲には、ナットに関し、「クランプのボルトに螺合される雌螺子孔を有する筒状の螺子体の一側外周が縮径段状とされ、且つ段状部に雄螺子が設けられていると共に該段状部には、前記雄螺子に螺合する雌螺子を有し、且つ前記ボルトに遊嵌される管体が螺着されているナット」と記載されているが、右記載は、ナットが①雌螺子孔部分と遊嵌部分とに分離されて別個の部品から成り、②雌螺子孔部分である筒状の螺子体と遊嵌部分である管体が「螺着」されている構成に限定されることを意味するものではない。
（２）　本件考案の技術的思想
本件考案の技術的思想からして、本件考案におけるナットの構成としては、雌螺子孔部分と無螺子孔部分（遊嵌部分）が設計上分離されていようと一体のものであろうとその具体的構造の如何を問わないものである。
すなわち、
本件考案の公告公報（以下「本件公報」という。）の考案の詳細な説明の記載に基づけば、本件考案は、構築物における梁用鋼材の水平吊上げに供されるクランプに係るものであるところ（本件公報第一欄一九行目）、従来のこの種のクランプは、第一に、クランプ部分とナット部分が独立しており、クランプを梁用鋼材等に取り付ける作業時あるいは運搬時においてナットの落下若しくは紛失を誘起し、特に高所における作業時には非常に危険性をともなうものであり（同第一欄二二行目ないし二六行目）、第二に、従来のこの種のクランプは、鈑に突設した螺子桿の全周面に雄螺子を刻設してあるため、吊上げ時の梁用鋼材の揺動等による桿の鈑側の螺子山部の損傷が起こり易く、その損傷を生じた場合、薄い鈑体等の吊上げを行なうに際して緊締し得ない不都合のあるものであった（同第一欄二七行目ないし第二欄三行目）が、本件考案は、このような技術的課題を解決するために、第一に、クランプ部分の鈑１とナット部分の環４ｃのそれぞれにフック６、６を設けて、これらを適宜の長さのワイヤー等の索条５をもって連結させ、ナットの落下及び紛失の危惧を無からしめたのであるが（同第四欄一一行目ないし一四行目）、それだけの工夫ではナット４をボルト状の桿３に螺合する際にワイヤー等の索条５が捩れる不都合があるので、さらにその技術的課題を解決するために、ナットの外周面の適宜の部分に縮径段状部を設け、ワイヤー等の索条の連結される環体４ｃが回動自在に遊嵌し得るようにし、その捩れを生じないようにしたものである（同第四欄三三行目ないし三七行目）から、本件考案には、まず、ナットの外周面に縮径段状部を設けることによって回動自在の環体を設置することを可能にし、そのうえで鈑部分とナット部分の環体とを索条で連結することにより、従来のナットの落下及び紛失の危険を回避し、かつ、索条の捩れを生じないように工夫した点に新しい技術的思想が存するものである。


したがって、本件考案におけるナットの構成としては、回動自在の環体を設置できる溝さえ備えていれば右技術的課題を解決するに十分であって、本来、ナット部分を二個の部品により構成するか一体のものとするか、あるいは固着手段を螺着とするか溶着とするか等、その具体的構造の如何を問わないものである。さらに、本件公報の考案の詳細な説明の記載に基づけば、本件考案は、前述の第二の技術的課題を解決するために、ナットの内周面に雌螺子孔部分と拡径の無螺子孔部分（遊嵌部分）を設けて、無螺子孔部分がボルト状の桿に遊嵌する構成を採用し、梁用鋼材が接触して損傷を受け易いボルトの鈑側部分の螺子山の刻設を省略し得るようにしたものである（同第四欄一五行目ないし二四行目）。すなわち、本件考案は、第二に、ナット内周面上部に拡径の無螺子孔部分（遊嵌部分）を設けることにより、ボルトの鈑側部分の螺子山の刻設を省略しても支障のないように工夫したことに技術的思想が存するのである。したがって、本件考案におけるナットの構成としては、内周面に雌螺子孔部分と無螺子孔部分（遊嵌部分）を設けてさえいれば右技術的課題を解決するに十分であって、雌螺子孔部分と無螺子孔部分（遊嵌部分）が設計上分離されていようと一体のものであろうと、本来、その具体的構造の如何を問わないものである。（３）　考案の詳細な説明におけるナットの構成に関する記載本件公報の考案の詳細な説明のうち、同第二欄二〇行目ないし第三欄五行目及び第三欄四一行目ないし第四欄八行目の各記載によれば、本件考案の構成の特徴として記載されるナットの構成は、いずれも「嵌通孔内壁の一測半部に雌螺子を刻設し、他測半部を平滑な拡径孔としたナット」で、その「外周面に設けた周凹溝内に回動自在に環体を嵌着し」たものとされており、すなわち、外周面に環体を嵌着するための溝を有し、かつ、内周面に雌螺子孔部分と無螺子孔部分（遊嵌部分）を有することだけが要件とされ、その具体的構造の如何は問われていない。そのうえ、同第四欄二〇行目ないし二二行目にはナットの構造として螺子体４ａと管体４ｂとを分離した別個の部品とする必要性がなく、むしろ両者は一体のものとして理解されていることを窺わせる記載がある。
ところが、考案の詳細な説明には、
ナットを雌螺子孔部分と無螺子孔部分（遊嵌部分）に分離すること自体の技術的効果、及び、ナットを構成する二つの管体の組付方法を「螺着」とすることによる技術的効果について、いずれも一切記載されていないのであって、これらの具体的構成に特別の意味が与えられていない。
（４）　本件考案のナットに関する実質的構成要件
本件公報の考案の詳細な説明におけるナットの構成についての記載及び本件考案の技術的思想からすれば、本件考案のナットは、その具体的構造が二部品に分離されていようとなかろうと、あるいは分離されている部分がどの部分であろうと、さらには、固着手段が螺着であろうと溶着であろうとを問わず、その外周面に環体を嵌着するための縮径段状部（溝）を有し、かつ、内周面に雌螺子孔部分と無螺子孔部分（遊嵌部分）を有する限り、その目的を達することができるのであり、本件考案におけるナットが①雌螺子孔部分と遊嵌部分とに分離されて別個の部品から成り、②雌螺子孔部分である筒状の螺子体と遊嵌部分である管体が「螺着」されている構成を有する旨の内容となっているのは、本件考案の目的を達成するために必要とされる「外周面に環体を嵌着するための溝を有し、且つ、内周面に、雌螺子孔部分と無螺子孔部分（遊嵌部分）を有するナット」という本来の構成要件を具体的に代表させる趣旨であって、それ以外の構成を除くことを意図したものではない。したがって、本件考案のナットに関する特徴すなわち実質的な構成要件は、「外周面に環体を嵌着するための溝を有し、且つ、内周面に雌螺子孔部分と無螺子孔部分（遊嵌部分）を有するナット」と理解されるべきである。（５）　本件考案の出願前の技術水準と本件考案の進歩性本件考案の出願前においては、本件考案と同一構造のクランプはもとより、これに近似する構造を有する他社のクランプは一切存在しなかった（甲第一九号証）。唯一、近似する構造を有するといえるものは、控訴人の出願にかかる実開五五―一七〇〇六号「梁吊上用クランプ」（乙第三号証）であった。本件考案は、控訴人が
独自に開発し、
利用していたこの実開昭五五―一七〇〇六号のクランプの改良にかかる考案であり、この改良点に進歩性を認められて登録を受けるに至ったものであるが、進歩性を認められた改良点が「外周面に環体を嵌着するための溝を有し、且つ、内周面に、雌螺子孔部分と無螺子孔部分（遊嵌部分）を有するナット」に「回動自在に嵌着されている環体」の「周面に設けられたフック」と「鈑体に設けられたフックとがワイヤー等の索条で連結されている」という本件考案の構成上の特徴であって、かかる改良点が本件考案の重要な技術的思想である。
前述のとおりの本件考案の出願前の技術水準、本件考案が登録されるに至った経緯からすれば、本件考案にあっては、進歩性を認められた右改良点が昀も重要性を有する構成要件である。
したがって、①ナット本体が雌螺子孔部分と遊嵌部分とに分離されて二個の部品から構成され、あるいは、②雌螺子孔部分である筒状の螺子体と遊嵌部分である管体が「螺着」されている構成を有する旨の内容となっているのは、「外周面に環体を嵌着するための溝を有し、且つ、内周面に雌螺子孔部分と無螺子孔部分（遊嵌部分）を有するナット」に「回動自在に嵌着されている環体」の「周囲に設けられたフック」と「鈑体に設けられたフックとがワイヤー等の索条で連結されている」という構成を具体的に代表させる趣旨であり、他の構成を除くことを意図したものではない。
２　被控訴人製品の構成との比較
（１）　被控訴人製品のナットの構造との比較
被控訴人製品のナット４３′構造は、「吊金物のボルト３の遊嵌される無螺子孔部分４７と前記ボルト３に螺合される雌螺子孔部分４５とを有する管体４３の雌螺子孔部分４５を有する一側外周が縮径段状部４３ｃとされ、この縮径段状部４３ｃには管体４１が嵌着されて、前記管体４３の縮径段状部に一体に溶着されているナット」である。


この構造は、本件考案のナットに関する特徴のうち、第一に、外周面に環体を嵌着するための溝を有するとの要件を充足し、第二に、内周面に雌螺子孔部分と無螺子孔部分（遊嵌部分）を有するとの要件を充足する。
したがって、
被控訴人製品は、本件考案における技術的課題を解決するためのナットの構成をすべて充足し、かつ、本件考案の技術的思想のすべてを網羅し、さらに、ナットの外周面に溝を有することにより回動自在の環体を設置できること及び内周面上部に遊嵌部分を設けることによりボルトの鈑側部分の螺子山の刻設を省略できるというナットの構成から帰する作用効果も同一である。
そして、本件考案においてそのナットの構成を具体的に代表した雌螺子孔部分と遊嵌部分を分割するとの具体的構造について、被控訴人製品はこれを一体として成型された構成としているが、これは、本件考案との具体的な設計上の差異に過ぎず、かえって本件公報には記載されていない環体等の事後的な取り換え又は変更を可能にするという作用効果を奏しない点で技術的不利益を有するものである。また、本件考案においてそのナットの構成を具体的に代表した部品の固着方法を「螺着」とするとの具体的構造について、被控訴人製品はこれを「溶着」としているが、これも本件考案との具体的な設計上の差異に過ぎず、かえって環体の事後的な取り換え又は変更を不能にするうえ、二つの管体の嵌挿当接面を十分に溶接するには高度の溶接技術とコストを必要とする等の技術的不利益を有するものである。したがって、被控訴人製品は、本件考案と同一か若しくはその改悪実施に係るものであり、本件考案の技術的範囲に含まれるものである。
（２）　仮に、被控訴人製品の構造が本件考案の構成要件のうちナットに関する要件を充足しないものとしても、両者は技術的に均等であるから、被控訴人製品は、本件考案の技術的範囲に含まれるものである。
すなわち、本件考案は、ナットがクランプ本体から落下若しくは紛失することを防止すること、及び、吊上げ時の梁用鋼材の揺動等による桿の鈑側の螺子山部の損傷を防止することを目的としており、その目的を達成するために、ナットの外周面に回動自在の環体を設置できる溝を設け、その内周面に雌螺子部分と遊嵌部分を設けているものである。
そして、被控訴人製品は、その構造の特徴から、
ナットがクランプ本体から落下若しくは紛失することを防止すること、及び、吊上げ時の梁用鋼材の揺動等による桿の鈑側の螺子山部の損傷を防止することを目的とした製品であることは明らかであり、その目的において本件考案と同一である。また、被控訴人製品の技術的構成は、右目的を達成するためにナットに溝を設けてその溝に回動自在の環体を設置するものであり、かつ、ナットの内周面に雌螺子部分と遊嵌部分を設けているものであって、その技術的構成においても本件考案と同一である。
さらに、そのような技術的構成により、被控訴人製品は、ワイヤー等の索条が捩れずにナットの落下紛失を防止するという作用効果、及びボルト状の桿の鈑側部分の雄螺子の刻設を省略してその損傷を防止し多回数に亘る使用を可能にするという作用効果においても、本件考案と同一である。
したがって、ナットを一体として成型されたものとし、これに環体の脱落防止のための管体を溶着した被控訴人製品のナットに関する構成ないし技術は、ナットの雌螺子部分と遊嵌部分を別個の部品としてこれを螺着した構成である本件考案と、発明の目的、技術的構成及び作用効果のすべてにおいて同一であり、実質的な構成要件でない部分においてのみ、技術ないし構成の置換がなされているというべきである。そして、右のように本件考案のナットに関する技術ないし構成を、被控訴人製品のナットの構成に置換することは、単に設計上の変更に過ぎず、あるいは、本件考案の出願前の当業者において周知又は慣用の技術によるものであるから、出願時における当業者ならば実用新案登録請求の範囲の記載から当然に想到し得る程度のものである。すなわち、
①　本件考案のナットの組付け方法が「螺着」の手段を用いているのに対し、被控訴人製品が「溶着」の手段を用いているが、そもそも、本件考案のナットの組付け方法に関する構成要件として「螺着」を採用したのは、「嵌着」のような脱落し易い組付け方法では適さず、少なくとも荷重等の力が加わっても容易に脱落しない固
着方法という趣旨であり、
そのような固着方法を具体的に代表したに過ぎないものであることは本件公報の考案の詳細な説明の記載から明らかであり、被控訴人製品の採用する「溶着」の手段は、本件考案の関連する技術分野の当業者において、任意かつ自由に選択実施されている周知又は慣用の技術であったものである。
梁用鋼材等を吊り上げる作用を有する製品の場合に、「溶着」の手段が「螺着」の手段に置換され得る周知又は慣用の技術であったことは、本件考案の出願前に発行されている甲第一〇（実用新案出願公告公報昭五七―六九六〇号）、一一（実用新案出願公開公報昭五六―八六二五一号の願書添付の明細書）、一二（実用新案出願公告公報昭五〇―七六五六号）号証の記載からも明らかである。②　本件考案のナットが「雌螺子孔部分である筒状の螺子体と遊嵌部分である管体が組み付けられている」のに対し、被控訴人製品のナットは「雌螺子孔部分と遊嵌部分の両方性質を併せ持つ管体に、環体の脱着防止のための管体が組み付けられている」構成を有している点で相違するが、この点についても、被控訴人製品は本件考案の構成に対して周知又は慣用の技術を用いているに過ぎないものである。本件考案のナットは、主として環体の嵌着のための溝を設けるのに製作上便宜であることから、二個の部品により構成してその間に右環体を嵌着させているものであるが、被控訴人製品のナットの構成は、環体を嵌着させるための溝を設けるためにナット本体を二個の部品から構成させていることにおいて、本件考案と共通しており、その技術的思想は同一である。そして、ナット本体を二個の部品により構成させるとして、これを具体的にどのような部品により構成するかは主としてナットに環体を嵌着させる便宜を考慮のうえでの単なる設計上の問題であって、被控訴人製品のナットのような構成を選択することは、環体を嵌着させるためのナットの構成としては昀も基本的な技術であり、本件考案の出願時の当業者において容易に推考し得る周知又は慣用の技術手段である。
また、本件考案にあっては、


ナット本体の内側側面の雌螺子孔部分と遊嵌部分とが二個の部品に別れているのに対し、被控訴人製品のナット本体はこの点では一個の部品の内側側面に雌螺子孔部分と遊嵌部分を設けている点に相違が見られることについては、本件考案のナットを二個の部品に分けているのは主として環体の嵌着のための溝を設けるのに製作上便宜であることによるものであり、内側側面に雌螺子孔部分と遊嵌部分を設ける必要があることからそのような構成をとっているのではなく、また、二個の管体の組み合わせに代えて一個の管体の内側側面に雌螺子孔部分と遊嵌部分を設ける技術は、本件考案の出願時の当業者において容易に実現できるものであって、この点においても被控訴人製品は、本件考案に単に設計変更を施したものに過ぎない。よって、被控訴人製品におけるナットの構成は、本件考案におけるナットの構成と均等であり、さらに被控訴人製品は、本件考案のその余の構成要件をすべて充足するものであるから、全体として本件考案の均等物であるというべきであり、本件考案の技術的範囲に属するものである。
二　被控訴人の主張
被控訴人製品の構成は、本件考案の技術ないし構成を置換したものではなく、単なる設計上の変更ではない。また、出願時における当業者ならば実用新案登録請求の範囲の記載から当然に想到し得る程度のものでもない。本件考案と被控訴人製品とは構成が大きく異なり、その作用効果も大きく異なっており、均等物とはいえない。
１　構成について
本件考案のナットについての構成要件は、「外周面に環体を嵌着するための溝を有し、且つ、内周面に雌螺子孔部分と無螺子孔部分（遊嵌部分）を有するナット」とすることはできず、二分割された一つである「雌螺子を刻設した内周面と雄螺子を刻設した縮径段状部を持つ「螺子体４ａ」と、もう一つの段設された内周面に螺子体４ａの雄螺子部に螺合する「雌螺子を刻設した管体４ｂを回動自在環４ｃを介して螺着してなる」ものであるのに対し、被控訴人製品は、右４ａ、４ｂにあたる部分を分割せず、一体として４３のナットとし、さらに単なる環４１を縮径段状部
に嵌入、
溶着させたものであって、螺着と溶着の差につきるものではなく、本件考案の構成要件とは全く異なる。
２　作用効果について
被控訴人製品には次のような本件考案とは異なる作用効果がある。（１）　本件考案では、ボルト３にナット４を螺着したり、これを外したりする作業を反復する際、環体４ａと４ｂが分離し、回動環４ｃも外れてしまう可能性があり、また螺着に際して常に人の動作が入り、それが完全かの問題が起きるのに対し、溶着が完全であれば、被控訴人製品にはこれがない。（２）　控訴人は、本件考案は、環体４ａと４ｂを螺着とする目的の一つとして、回動環４ｃが交換できることを挙げているが、その結果、環体４ａの脱落の可能性が生じているのに対し、被控訴人製品には、回動環４２の交換を不能とすることによって、ナット４３の脱落の可能性を無くし、より安全性の確保が可能となっている。この結果、作業途中、あるいは、運搬途中での緩みの点検も不要となる。（３）　本件考案は、鋼材の荷重を受ける重要な部分を大きく二分割のうえ螺着をしているため、ナットそのものの強度が弱くなっているが、被控訴人製品は一体成型のナット４３で荷重を受け、環体４１は鋼材の荷重を受けず、単に回動環４２の脱落防止作用のみを負担しているので、同じ材質、大きさの製品を比べた場合、強度が本件考案より増大し、安全である。
三　控訴人の再反論
（１）　二の２の（１）及び（２）について
本件考案のナットの両管体の螺合はスパナ等の治具によって行なわれ（なお、かかる螺合は通常は製作時の一回限りである。）、ボルトに対する組付けが繰り返されても両管体の固着状態が常に保持されるように、十分な螺子溝を両管体に条設してナットが成形されることは、この種の大荷重を支えるクランプにおいては自明のことである。さらに、衝撃に対する強度の点からは、かえって、本件考案の方が優れているのである。すなわち、被控訴人製品における溶着は、衝撃により溶着面が剥離して両管体が一度に分離してしまう虞れを常に有しており、加えて、その溶接状態を外部から確かめることができないのであるから、この点では、逆に、衝撃によって分離することない螺着の方が、溶着よりもより強固に両管体の組付け状態を維持し得る方法であり、より安全性の確保が可能となる。固着方法としての「螺着」を採用するか、「溶着」を採用するかは、必要に応じた任意の選択に属する事項である。
（２）　二の２の（３）について
昀終的に鋼材の荷重を受けるのは、本件考案では４ａの「雌螺子部」であり、被控訴人製品では４５の「雌螺子部」であるから、この点において両者の間に差異は無い。
第三　証拠関係（省略）
理　　　由
一　控訴人は、本件考案の技術的思想及び技術的課題からみて、本件考案のナットは「外周面に環体を嵌着するための溝を有し、且つ、内周面に雌螺子部分と無螺子孔部分（遊嵌部分）を有する」ことを特徴とするものであって、①ナットは雌螺子孔部分と遊嵌部分とに分離されて別個の部品から成り、②雌螺子孔部分である筒状の螺子体と遊嵌部分である管体が「螺着」されている構成を有するものに限られるものではなく、被控訴人製品のナットは、右特徴を充足するから、本件考案の技術的範囲に属すると主張する。


控訴人の右主張が理由がないことは、次に付加するほか原判決六頁五行目ないし九頁二行目の認定判断のとおりであるから、これを引用する。１　実用新案法二六条、特許法七〇条（平成二年法律三〇号による改正前のもの）によれば、実用新案の技術的範囲は願書に添付された明細書の実用新案登録請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないのであり、実用新案法五条四項（昭和六二年法律二七号による改正前のもの）によれば、実用新案登録請求の範囲には、考案の詳細な説明に記載した考案の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない。しかして、ナットに関し本件考案の実用新案登録請求の範囲には、「該クランプのボルトに螺合される雌螺子孔を有する筒状の螺子体の一側外周が縮径段状とされ、且つ段状部に雄螺子が設けられていると共に該段状部には、前記雄螺子に螺合する雌螺子を有し、且つ前記ボルトに遊嵌される管体が螺着されて
いるナット」と記載されているところ、
右記載はその記載文言自体から前記引用に係る原判決摘示（原判決六頁九行目「本件考案における」から七頁二行目まで）のとおり解すべきことは明らかであり、本件公報の考案の詳細な説明を参酌して解釈する余地のないものである。確かに、成立に争いのない甲第二号証（本件公報）によれば、本件考案は、梁吊上げクランプにおいて、ナットがクランプ本体から落下若しくは紛失することを防止するとともに、ナットとクランプ本体を結ぶワイヤー等の索条の捩れを避け、かつ吊上げ時の梁用鋼材の揺動等による桿の鈑側の螺子山部の損傷を防止することを技術的課題とするものであることが認められるところ、梁吊上げクランプにおいて、ナットの雌螺子部分と無螺子部分（遊嵌部分）が螺合されていようが、一本化されていようが、控訴人主張のように「外周面に環体を嵌着するための溝を有し、且つ、内周面に雌螺子部分と無螺子部分（遊嵌部分）を有するナット」により、前記技術的課題は解決されるが、ナットをこのような構造とすることについて、具体的な構成がいくつか考えられるのである。その中にあって、控訴人が特に本件考案において、ナットに関し前記のような構成を採択し、これを実用新案登録請求の範囲に記載して実用新案登録査定を経て同登録を得たものである以上、右記載に基づいて技術的範囲を定めなければならないのは当然であり、原判決摘示（原判決七頁三行目ないし同頁八行目のとおり本件考案のナットの構成と被控訴人製品のナットの構成は明らかに異なる。また、本件考案と被控訴人製品の技術的思想が異なるものであることは原判決摘示（原判決七頁九行目ないし九頁二行目のとおりである（この点は後記二において詳説する。）。したがって、被控訴人製品は本件考案の技術的範囲に属さないものというべきである。
２　控訴人のいわゆる実質的構成要件に関する主張は、本件公報の考案の詳細な説明を参酌したうえ、ナットの構成を、実用新案登録請求の範囲に記載された本件考案のナットの構成に限らず、前記技術的課題解決のため可能なものを広く包含しようとするもので、前記実用新案法二六条、同法五条四項の文言に照らし、また、実用新案権の及ぶ客観的範囲を画する技術的範囲の果たす法的安定性の機能の見地からも採用することはできない。
なお、螺着と溶着の設計上の差異及び作用効果の同一に関する控訴人の主張は後記二において検討するが、これによれば、本件考案も被控訴人製品も同じ技術的課題の解決を目的とするとはいえ、ナットに関し、螺着構成を採択するか、一体構造及び溶着構成を採択するかにより、それぞれ別異の効果を奏するものであり、もとより、被控訴人製品が環体の事後的な取替えが不能であるからといって、また、溶着にコストと技術を要するからといって、そのことから直ちに被控訴人製品が本件考案の改悪実施と認めることはできないものというべきである。二　進んで、本件考案のナットと被控訴人製品のナットは技術的に均等あるいは両者の差異は単なる設計変更に過ぎないとの控訴人の主張について判断する。１　控訴人は、前記一の１認定の技術的課題を解決するために、ナットの外周面に回動自在の環体を設置できる溝を設け、そのうえで鈑部分とナット部分の環体とを索条で連結することにより、ナットの落下及び紛失の危険を回避しかつ索条の捩れを避けるように工夫した点、さらに、その内周面に雌螺子部分と遊嵌部分を設けて、吊上げ時の梁用鋼材の揺動等により桿の鈑側の螺子山部の損傷を防止するよう工夫した点にそれぞれ新しい技術的思想が存するものであって、被控訴人製品のナットに関する構成上の差異は右技術的課題の解決に必要な技術的思想に関わらない部分に関するものである旨主張する。
本件考案の実用新案登録請求の範囲の記載によれば、本件考案のナットはクランプのボルトが嵌通する部分が、ボルトが螺合する雌螺子孔を有する部分と、雌螺子孔がなくボルトが遊嵌される部分（遊嵌部分）とに分離され、それぞれが別個の部品からなり、この雌螺子孔を有する筒状の螺子体の外周の縮径段状部に刻設された雄螺子と遊嵌部分に刻設された雌螺子とが螺着され、その縮径段状部に環体を回動自在に嵌着する溝を形成しているものと認められるのに対し、原判決別紙目録の記
載によれば、被控訴人製品のナット４３′は、
ボルト３の遊嵌される無螺子孔部分（遊嵌部分）４７と前記ボルト３に螺合される雌螺子孔部分４５とを有する一体として成型された管体４３の雌螺子孔部分４５を有する一側外周の縮径段状部４３ｃに管体４１が嵌着かつ溶着されて、管体４３と管体４１との間の縮径段状部４３ｂに環体４２を回動自在に嵌着する溝を形成しているものと認められる。


主　　　文
一　本件控訴を棄却する。
二　控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一　当事者の申立て
一　控訴人
１　原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
２（原審昭和六二年（ワ）第三八八七号事件〔以下「第一事件」という。〕について）
被控訴人らの請求をいずれも棄却する。
３（原審昭和六二年（ワ）第九〇〇七号事件〔以下「第二事件」という。〕について）
被控訴人株式会社オーケー模型は控訴人に対し、金八〇万円及びこれに対する昭和六〇年一一月一一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え（これは、当審において請求を減縮したものである。）。
４　訴訟費用は、第一、第二審を通じ被控訴人らの負担とする。
５　仮執行の宣言
二　被控訴人ら
主文同旨
第二　当事者の主張及びこれに対する当裁判所の判断
当裁判所も、第一事件については、差止請求権不存在確認を求める被控訴人らの訴えは不適法として却下し、被控訴人らの虚偽事実陳述流布行為差止請求及び被控訴人オーケー模型の損害賠償請求は理由ありとして認容し、被控訴人キソパワーツールの損害賠償請求は理由なしとして棄却すべきものであり、第二事件については、控訴人の請求は理由なしとして棄却すべきものと判断するものであるが、その当事者の主張及びこれに対する当裁判所の判断は、次の一ないし九のとおり付加訂正するほか、原判決の「事実及び理由」欄の第二ないし第四（但し、末尾の「（結論）」の部分を除く。）記載のとおりであるから、これを引用する。一　原判決五枚目表一〇行目ないし一一行目の「原告株式会社木曽製作所（以下「原告木曽製作所」という。）」を「被控訴人キソパワーツール（平成二年四月一日商号変更前の旧商号・株式会社木曽製作所。以下「被控訴人キソパワーツール」という。）」に、六枚目表一行目ないし二行目の「イ号物件（一）ないし（五）について警告をした。」を「実用新案法一三条の三第一項所定の警告をした。」に各改め、三行目の「・販売先への通知」を削り、八行目の「掲載し」から一二行目の「弁論の全趣旨）。
」までを「掲載した（弁論の全趣旨）。」に改める。
二　原判決七枚目裏四行目の「昭和六〇年」を「昭和六一年」に改め、一〇行目の「本件第二事件を」の次に「千葉地方裁判所松戸支部に」を、同行の「なお」の前に「同裁判所昭和六一年（ワ）第五五九号。」を各加え、一二行目の「同年」を「昭和六三年」に改める。
三　原判決八枚目表一二行目ないし末行の「、原告らの販売先に対する本件通知」を削り、同裏一二行目の「提起した。」を「大阪地方裁判所（原審）に提起した（昭和六二年（ワ）第三八八七号。これに伴い、第二事件は、昭和六二年九月四日、被控訴人オーケー模型の申立てに基づき大阪地方裁判所（原審）に移送され、同裁判所昭和六二年（ワ）第九〇〇七号事件となり、第一事件に併合して審理されることになった。）。」に改め、九枚目表七行目の次に改行して「更に、控訴人は、第二事件の金員請求についても、当審において、前記第五項４の合計五一〇八万八二〇〇円の内金八〇万円と遅延損害金の請求に減縮した。」を加える。四　原判決一七枚目表末行の「限度」を「限定」に、同裏三行目、一二行目の「圧着」をいずれも「圧接」に、三行目ないし四行目の「移動するものを」を「移動するのを」に各改める。
五　原判決二三枚目裏五行目ないし六行目の「イ号物件（一）ないし（四）は、いずれも本件考案を間接侵害する物でない」を「イ号物件（一）ないし（四）の製造、販売はいずれも本件実用新案権の間接侵害行為にあたらない」に改め、七行目の「及び」から八行目の「本件通知」まで及び一一行目、一三行目、二四枚目表一行目、二行目、二五枚目表一〇行目ないし一一行目、一二行目の「・通知」をいずれも削り、二三枚目裏末行、二四枚目表四行目、六行目、同裏二行目、五行目、二五枚目表一〇行目、末行、同裏四行目の「原告木曽製作所」をいずれも「被控訴人キソパワーツール」に改める。
六　原判決二四枚目表四行目、二五枚目表末行の「に対して」をいずれも「にも」に改める。
七　原判決二四枚目表一〇行目ないし一一行目の「掲載し、同原告の販売先に同趣旨の本件通知をしたこと」を「掲載したこと」に、同行ないし一二行目の「イ号物件（一）ないし（四）は本件考案を間接侵害する物である」を「イ号物件（一）ないし（四）の製造、販売は本件実用新案権の間接侵害行為にあたる」に、同裏七行目の「本件考案」を「本件実用新案権」に、二五枚目表二行目の「本件考案を間接侵害」を「本件実用新案権の間接侵害を構成」に、四行目ないし五行目の「掲載し、原告オーケー模型の販売先に本件通知をした」を「掲載した」に各改め、同裏八行目ないし九行目の「、本件通知の通知先が外国法人であること」、一〇行目の「及び本件通知」をいずれも削る。


平成９年（行ケ）第２５４号　特許取消決定取消請求事件（平成１１年１０月６日口頭弁論終結）
判　　　　　決
原　　　　　　告　　　日本化薬株式会社
代表者代表取締役　　　【Ａ】
訴訟代理人弁理士　　　【Ｂ】
被　　　　　　告　　　特許庁長官　【Ｃ】
指定代理人      　　　【Ｄ】
同　　　　　　　　　　【Ｅ】
同                    【Ｆ】
同　　　　　　　　　　【Ｇ】
主　　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた判決
１　原告
特許庁が、平成９年異議第７１３８５号事件について、平成９年９月４日にした特許異議の申立てについての決定を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
２　被告
主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
１　特許庁における手続の経緯
原告は、昭和６２年１１月５日、名称を「光ディスク用オーバーコート組成物」とする発明につき特許出願をし（特願昭６２ー２７８２７２号）、平成８年７月８日に設定登録（特許第２５３７６４４号）を受けた。【Ｈ】は、平成９年３月２５日、本件特許につき特許異議の申立てをした。特許庁は、同申立てを平成９年異議第７１３８５号事件として審理したうえ、同年９月４日、「特許第２５３７６４４号の特許を取り消す。」との決定（以下「本件決定」という。）をし、その謄本は、同月２２日、原告に送達された。
２　本件発明の要旨
別紙記載のとおり
３　本件決定の理由の要点
本件決定は、別添決定書写し記載のとおり、本件発明が、特開昭６０ー１５２５１５号公報（以下「刊行物１」という。）及び特開昭６１ー１４４７４４号公報（以下「刊行物２」という。）にそれぞれ記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法２９条２項の規定に違反して特許されたものであり、同法１１３条１項２号に該当し、同法１１４条２項の規定によりその特許を取り消すべきものであるとした。
第３　原告主張の本件決定取消事由の要点
本件決定の理由中、本件発明の要旨の認定、刊行物１の記載事項(１ａ)～(１ｇ)の認定（決定書４頁４行～７頁６行）、刊行物２の記載事項の認定（同７頁１１行～９頁１３行）、刊行物１の記載事項(１ａ)、(１ｃ)に記載された化合物が本件発明の化合物(Ａ)と一致すること、同記載事項(１ｄ)に記載された併用モノマーが本件発明の化合物(Ｂ)と一致すること、同記載事項(１ｆ)に記載された開始剤及び／又は増感剤が本件発明の光重合開始剤(Ｃ)と一致すること、並びに相違点の認定は認める。一致点の認定及び相違点についての判断は争う。本件決定は、刊行物１に記載された発明を誤認したために一致点の認定を誤り（取消事由１）、さらに相違点についての判断を誤った（取消事由２）結果、本件発明が、刊行物１、２にそれぞれ記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとの誤った結論に至ったものであるから、違法として取り消されなければならない。
１　取消事由１（一致点の認定の誤り）
(1)　本件決定は、本件発明と刊行物１記載の発明とが、「下記一般式［Ⅰ］で
示される化合物(Ａ)
RO                              　O   R|∥                               ∥|       [Ⅰ]CH２＝C－C－O－CH２             CH２－O－C－C＝CH２（式中、Rは水素原子またはメチル基を意味する。）と、分子中に１個以上のエチレン性不飽和基を有する一般式［Ⅰ］以外の化合物(Ｂ)及び任意成分として光重合開始剤(Ｃ)を含有することを特徴とする光ディスク用の組成物」（決定書１３頁４行～下から５行）の点で一致すると認定したが、それは誤りである。すなわち、本件決定は、上記一致点の認定の根拠として、刊行物１に「本発明の光学材料は、例えば・・・ビデオディスク等のディスク類等の、光を透過または反射する機能を要求される材料として好適に用いられる」（決定書７頁３～６行）との記載があること、及び本件発明における「光ディスク」が上記「ビデオディスク等のディスク類」を含むことを挙げており（決定書１２頁１４行～１３頁１行）、このことからすると、刊行物１に、本件発明の記録膜用オーバーコート組成物を含む光ディスク用のすべての部材が開示されているとの前提で、本件発明と刊行物１記載の発明とが「光ディスク用の組成物」である点で一致するとの認定をしたものと認められる。しかしながら、後記(2)、(3)のとおり、刊行物１には、ディスク基板としての材質が開示されているにすぎず、記録膜用オーバーコート組成物という用途については記載も示唆もなされていないというべきである。(2)　刊行物１には、そこに記載された発明が「プラスチック光学材料」であることが示されており（甲第５号証１頁右下欄６行等）、また、「本発明における重合方法は、特に限定されず、公知の重合方法、例えば注型重合法が用いられる。この方法によれば、・・・モールド間に、ラジカル重合開始剤を含む前記モノマー成分を注入して重合させる。」（甲第５号証３頁左上欄１３～１８行）、「モノマー溶液を、２枚のガラス板とシリコンラバー製ガスケットで組まれたモールド中に注入し、」（同頁左下欄１２～１４行）との記載があって、その発明が注型重合法によって重合されることが記載されている。これらの記載によれば、刊行物１に記載された発明は、レンズやプリズムなど、一定の体積を有する物体としての光学材料であり、ディスク類でいえば、ディスク基板が記載されていることが明らかである。


もっとも、刊行物１には、紫外線照射等の手段を用いて硬化させることも記載されている。そして、本件明細書に「現在、民生用のコンパクトディスク記録媒体用オーバーコート剤として紫外線硬化型オーバーコート剤が使用されている。」（甲第４号証２欄９～１１行）との記載があるように、オーバーコート膜などの膜形成樹脂としては、紫外線硬化樹脂が好ましいが、逆にすべての紫外線硬化樹脂が記録膜用オーバーコート組成物に適している訳ではない。このことは、本願明細書の比較例の記載（甲第４号証８欄１２～２１行）中に、紫外線硬化樹脂であっても、記録膜用オーバーコート組成物としては不適当なものが記載されていること、また、原告が行った実験（甲第８号証）で、記録膜用オーバーコート組成物として不適当な紫外線硬化樹脂が存在したことからも明らかである。(3)　光ディスクは、片面のものの場合は、表面から順に基板の保護層、光ディスク基板、記録膜（金属膜）及び記録膜用保護層からなり、両面のものは、このような構成が記録膜用保護層を内側にして両面になっているものである。そして、片面及び両面の双方の光ディスクに関し、光が投射される表面から見て記録膜の反対側にある記録膜用保護層においては、光の透過や反射は行われないから、記録膜用保護層の組成物、すなわち本件発明の記録膜用オーバーコート組成物は、光を透過又は反射させる光学的性質が要求されるものではない。市販されている光ディスクの代表的存在であるＣＤ－ＲＯＭの片側、すなわち、記録膜用のオーバーコート膜に通常は模様や写真が印刷されていて、透過性を備えていないことは、このことを示している。したがって、記録膜用オーバーコート組成物は、刊行物１に記載されたような「ビデオディスク等のディスク類等の、光を透過または反射する機能を要求される材料」に含まれないのである。
被告は、特開昭５９ー１９８５４９号公報（乙第１号証）に記載された光磁気ディスクを挙げて、保護膜の側から光を照射して記録又は再生を行う光ディスクも、本件出願前から周知であると主張するが、同公報に記載された光磁気ディスクの保護膜は、保護膜側からの読み書きを可能にするために、保護膜としての機能よりも、むしろ光を透過させるための基板と同一の光学特性を有していることが重要とされている極めて特殊なものであり、このようなものが存在するからといって、通常の記録膜用オーバーコート膜に基板と同様の光学特性が要求されるというものではない。
(4)　したがって、本件発明と刊行物１に記載された発明とが、「光ディスク用の組成物」の点で一致するとした本件決定の一致点の認定は誤りである。
２　取消事由２（相違点についての判断の誤り）
(1)　本件決定は、本件発明と刊行物１に記載された発明との相違点である「本件発明は、光ディスクの記録膜用オーバーコート組成物であるのに対して、刊行物１には、記録膜用オーバーコート組成物として適用することの明示がない点」（決定書１３頁下から４～１行）について、刊行物２に、そこに記載された光ディスクの１種である光磁気記録素子の紫外線硬化樹脂膜からなる保護膜（本件発明の記録膜用オーバーコートに相当する。）の性質として、「吸湿性及び抗傷性等に着眼すべきことが挙げられている」（決定書１４頁８～９行）としたうえ、刊行物１に、「樹脂組成物に紫外線、放射線を照射して重合すること、及び光ディスクに適用することが記載されており、しかも、得られた重合体が優れた屈折率、分散率、縮合収縮率、複屈折及び熱変形温度を示すことに加え、さらに表面硬度、吸水率及び耐衝撃性において優れていること」（同頁１０～１６行）が記載されているから、「刊行物１に記載の当該樹脂組成物を、上記刊行物２に記載のように吸湿性及び抗傷性等が優れていることが要求される光ディスク用の保護膜として適用し、もって本件発明における記録膜用オーバーコート組成物として採用することに、格別の困難性があるものとは認めることができない。そして本件発明の効果は、特許明細書の記載をみても、当業者が予期し得なかったほど格別に顕著であるとは認めることができない。」（同１４頁１７行～１５頁６行）と判断した。この判断のうち、刊行物１に、「樹脂組成物に紫外線、放射線を照射して重合すること」、「得られた重合体が優れた屈折率、分散率、縮合収縮率、複屈折及び熱変形温度を示すことに加え、さらに表面硬度、吸水率及び耐衝撃性において優れていること」が記載されていることは認めるが、その余は誤りである。(2)　すなわち、刊行物２には、「この光磁気記録方式は・・・非常に耐環境特性に劣り、長期に亘って安定した磁気記録特性を維持することができず、長期信頼性に問題がある。この為、吸湿性、耐酸化性及び密着性の観点から基板材料、保護膜材料及び記録媒体自身の改善が試みられてきた」（決定書７頁１８行～８頁３行）と記載されているとおり、保護膜材料に必要とされる性質として、本件決定が認定した「吸湿性及び抗傷性」ではなく、吸湿性、耐酸化性及び密着性が挙げられており、しかも「及び」との接続詞が用いられているので、この各性質のいずれもが必要であるとしているのである。そうすると、本件決定は、刊行物２の記載事項の認定に当たり、耐酸化性及び密着性が保護膜に必要な性質とされていることを看過したものというべきである。しかも、刊行物１には、そこに記載された重合体が耐酸化性及び密着性に相当する性質を有していることは記載も示唆もされていない。
したがって、本件決定の、保護膜の性質として「吸湿性及び抗傷性等に着眼すべきことが挙げられている」とした判断が誤りであることは明らかである。(3)　さらに、本件決定は、「刊行物１に記載の当該樹脂組成物を、上記刊行物２に記載のように吸湿性及び抗傷性等が優れていることが要求される光ディスク用の保護膜として適用し、もって本件発明における記録膜用オーバーコート組成物として採用することに、格別の困難性があるものとは認めることができない。」とするが、この判断は、刊行物１記載の樹脂組成物よりなる重合体が、吸湿性及び抗傷性に優れている場合に成り立つものである（保護膜材料に必要とされる性質として「吸湿性及び抗傷性」を挙げた本件決定の判断が誤りであることは上記(2)のとおりであるから、正しくは、上記判断は、刊行物１記載の樹脂組成物よりなる重合体が吸湿性、耐酸化性及び密着性に優れている場合に成り立つものである。）。しかしながら、刊行物１には、そこに記載された重合体が、吸湿性、抗傷性に優れている旨の記載又は示唆はない。また、耐酸化性及び密着性に相当する性質を有しているとの記載も示唆もないことは、上記(2)のとおりである。被告は、刊行物１に、そこに記載された光学材料につき吸水率あるいは耐吸湿性に優れた旨が記載されていることを取り上げ、吸水率が優れているということは、吸湿性が優れていること（光ディスクにおいては吸湿に対して強いこと）であるとか、耐吸湿性は湿度に対しての耐性を表す点で本件発明における耐湿性と共通する概念である等と主張する。


しかしながら、刊行物１記載の吸水率は、一定の体積を有する成型品の水に対する特性の試験方法であるＡＳＴＭ－Ｄ５７０の方法で測定したものであるが、オーバーコート膜の厚さは１～５０μ程度であって、成型品に対するこのような吸水率の値が、このようなオーバーコート膜の適否に関係するものではない。なお、原告が行った実験（甲第８号証）により、ＡＳＴＭ－Ｄ５７０による吸水率の値が良好であっても、記録膜用のオーバーコート組成物としては適さないもの（同実験に係る組成物Ｃ４、Ｃ５）の存在が明らかとなっており、ＡＳＴＭ－Ｄ５７０による吸水率の値と記録膜用のオーバーコート組成物に必要とされる特性とが直接的な関連性を有していないことを示している。
また、本件発明につき本願明細書に記載された「耐湿性」（甲第４号証４欄６行、８欄２４行）とは、記録膜が湿気におかされにくいことをいい、「耐湿性試験」（同号証６欄４９行～７欄２行）は、本件発明のオーバーコート膜を用いれば、湿気にさらされても、記録膜が湿気におかされて異常を発生することを防止することができること、すなわち、湿気に対する記録膜の総合的な安定性を試験したものであり、単にオーバーコート膜の材料の「耐吸湿性」のみの試験を行ったものではない。記録膜の異常の発生は、単にオーバーコート膜の材料の耐吸湿性のみに依存するものではなく、湿気中での記録膜との密着性や、材料の硬度の変化など、未知のものを含めた種々の物性によるものであり、そのことは当業者にはよく知られていることである。したがって、単に湿気を吸収する性質に対して耐性があるという意味にすぎない「耐吸湿性」と、本件発明における耐湿性とが共通する概念であるとする被告の主張は失当である。
さらに、被告は、表面硬度が優れていれば、抗傷性も優れているかのように主張するが、かかる判断には根拠がない。原告が行った実験（甲第８号証）により、硬度（ショアＤ硬度）が本件発明の組成物（同実験に係る組成物Ａ１、Ａ２）より高くても、記録膜用のオーバーコート組成物としては適さないもの（同実験に係る組成物Ｄ６～Ｄ９）の存在が明らかとなっており、硬度と記録膜用のオーバーコート組成物に必要とされる特性とが直接的な関連性を有していないことを示している。
なお、被告は、該実験において、組成物Ｃ４、Ｃ５及びＤ６～Ｄ９には、トリジクロデカン構造を有する特定のモノマーや、刊行物１に記載された併用モノマーが配合されていないことを問題とするが、該実験は、吸水率、硬度及び接着性とオーバーコート膜との関係を明らかにするための実験であり、トリジクロデカン構造を有する特定のモノマーを配合したものの物性を検討するものではない。
第４　被告の反論の要点
本件決定の認定・判断は正当であり、原告主張の取消事由は理由がない。
１　取消事由１（一致点の認定の誤り）について
(1)　原告は、刊行物１に、そこに記載された発明が「プラスチック光学材料」であることが示され、また、その発明が注型重合法によって重合されることが記載されており、これらの記載によれば、刊行物１に記載された発明は、一定の体積を有する物体としての光学材料であり、ディスク類でいえば、ディスク基板が記載されていると主張する。
しかしながら、刊行物１には、「本発明に用いられるラジカル重合体は、例えば・・・紫外線、放射線を照射して重合する方法等の公知のラジカル重合法により重合することにより得られる。」（決定書６頁１４～１７行）、「光または紫外線照射等の手段を用いて硬化する場合には、必要に応じて開始剤および／または増感剤を使用することができ」（同６頁１９行～７頁１行）との記載があり、紫外線を照射して重合する方法が示されているのであって、注型重合法のみが記載されているわけではない。そして、紫外線照射による重合法は、紫外線に照射された材料の表面から急速に重合・硬化するので、光ディスクのオーバーコート及び保護膜のような薄い膜の製造に適したものである（もっとも、本件決定が、すべての紫外線硬化樹脂が記録膜用オーバーコート組成物に適していると判断しているものでないことは明らかである。）。
(2)　原告は、光ディスクが、片面のものの場合は、表面から順に基板の保護層、光ディスク基板、記録膜（金属膜）及び記録膜用保護層からなり、両面のものは、このような構成が記録膜用保護層を内側にして両面になっていると主張したうえ、片面及び両面の双方の光ディスクに関し、光が投射される表面から見て記録膜の反対側にある記録膜用保護層においては、光の透過や反射が行われないから、記録膜用オーバーコート組成物には、光を透過又は反射させる光学的性質が要求されるものではなく、「ビデオディスク等のディスク類等の、光を透過または反射する機能を要求される材料」に含まれないと主張する。
しかしながら、光ディスクには、原告が主張する４層構造を有するもののほかに、種々の構造のものがあり、記録膜用保護層が光の投射される面から見て記録膜の反対側にあって光の透過や反射が行われない構造の光ディスクのみならず、特開昭５９ー１９８５４９号公報（乙第１号証）に記載されたような、保護膜の側から光を照射して記録又は再生を行う光磁気ディスク（光ディスクの一種）も、本件出願前から周知である。そして、本件発明の「光ディスク」は、記録膜用保護層が光の投射される面から見て記録膜の反対側にあって光の透過が行われない構造のものに限定されているわけではないから、記録膜用オーバーコート組成物には、光を透過させる光学的性質が要求されないとの主張は誤りであり、したがって、「ビデオディスク等のディスク類等の、光を透過する機能を要求される材料」に含まれるものである。
原告は、特開昭５９ー１９８５４９号公報（乙第１号証）に記載された光磁気ディスクが特殊なものであると主張するが、同公報に記載されたものは、特許出願に係る発明としての性格上、その発明に係る特定の構成部分を包含しているものの、そうであるからといって、保護膜を通して記録・再生が行われることが本件出願前から周知であったことに変わりはない。
(3)　光ディスクは、光の透過及び反射等における光学的性質を利用した記録媒体であり、光ディスクの記録膜用オーバーコートも、光ディスク基板と同様、光を透過することが要求されるものである。
そして、刊行物１には、光学材料を、光ディスクのオーバーコート及び保護膜のような薄い膜の製造に適した紫外線照射によって重合することが記載されており、また、「本発明の光学材料は、例えば・・・ビデオディスク等のディスク類等の、光を透過または反射する機能を要求される材料として好適に用いられる」ことが記載されているのであるから、刊行物１は、その光学材料が、光ディスクの基板のみならず、光ディスクの保護膜用の材料として適用できることを示唆しているということができる。


したがって、本件決定の一致点の認定に誤りはない。
２　取消事由２（相違点についての判断の誤り）について(1)　原告が認めるとおり、刊行物１には、そこに記載された光学材料が、表面硬度、吸水率及び耐衝撃性において優れていることが記載されている。そして、吸水率が優れているということは、吸湿性が優れていること、すなわち、光ディスクにおいては吸湿に対して強いことと軌を一にするものである。なお、本件明細書には、本件発明が「耐湿性」に優れていることが記載され（甲第４号証４欄６行、８欄２４行）、刊行物１には、「本発明は・・・耐吸湿性に優れた光学材料に関する」（決定書５頁１～３行）との記載があるが、湿度に対しての耐性を表す点で耐湿性と耐吸湿性とは共通する概念であり、刊行物１の該記載は、そこに記載された光学材料が耐湿性に優れていることを示唆するものである。また、表面硬度が優れているということは、傷に対して強いこと、すなわち抗傷性に優れていることを示唆しているといえる。
そうすると、光ディスクの保護膜の性質として吸湿性及び抗傷性に着眼すべきことが挙げられている刊行物２の記載に基づいて、表面硬度、吸水率及び耐衝撃性が優れた刊行物１記載の樹脂組成物を、光ディスク用オーバーコート組成物として採用することに格別の困難性があるとはいえず、したがって本件決定のその点の判断に誤りはない。
(2)　原告は、刊行物２には、保護膜材料に必要とされる性質として耐酸化性及び密着性が挙げられている旨主張する。しかし、刊行物１には、そこに記載された光学材料について、耐酸化性及び密着性が劣るとの記載はなされていない。密着性については、本件発明においても、本件明細書に「接着性に優れ」（甲第４号証８欄２４～２５行）との記載がある程度にすぎないから、格別顕著な効果とはいえない。のみならず、刊行物２には、「熱硬化性樹脂を用いる場合・・・加熱が十分に行えない。低温硬化性の熱硬化性樹脂を用いても、或いはガラス基体(1)を用いても樹脂から発生する有機ガスのため基体が変質したり、このガスが各々の薄膜を浸透して基体と薄膜との密着性を顕著に劣化させる」（甲第６号証３頁右下欄６～１２行）、「本発明に係る保護膜(5)を第２誘電体薄膜(4)の全面に亘って形成することにより湿気の侵入・・・が原因となる孔食の発生及びその進行を防ぐことができる」（同４頁左上欄１１～１５行）との記載があり、この「本発明に係る保護膜(5)」とは「紫外線硬化樹脂膜」のことであるから、刊行物２には、紫外線硬化樹脂膜を採用することにより、熱硬化の場合にみられる密着性の劣化がなく、したがって基体と薄膜との密着性に優れたものとなること、及び湿気の侵入による孔食の発生及び進行を防ぐことができ、したがって光ディスクの耐湿性が改善されることが示されているのである。したがって、刊行物１に記載の耐湿性に優れた特定の樹脂に対し紫外線硬化を行うことにより、刊行物２に記載されたように耐湿性と接着性とが共に優れた薄膜が得られることは、当業者が容易に予測できる程度のことである。
原告は、刊行物１記載の吸水率が、一定の体積を有する成型品の水に対する特性の試験方法であるＡＳＴＭ－Ｄ５７０の方法で測定したものであって、オーバーコート膜の適否に関係するものではないと主張するが、この吸水率は、水の侵入量を全重量の割合で示したものであり、その値は、測定試料の厚さと直接関係するものではなく、測定試料と同じ厚さの物品に対してのみ当てはまるというものではない。したがって、ＡＳＴＭ－Ｄ５７０の測定結果が、保護膜とした場合の吸水率と無関係であるということはできない。
また、原告は、原告が行った実験（甲第８号証）により、ＡＳＴＭ－Ｄ５７０による吸水率の値が良好であっても、記録膜用のオーバーコート組成物としては適さないもの（同実験に係る組成物Ｃ４、Ｃ５）、硬度（ショアＤ硬度）が本件発明の組成物より高くても、記録膜用のオーバーコート組成物としては適さないもの（同実験に係る組成物Ｄ６～Ｄ９）の存在が明らかとなっていると主張するが、該実験に係る組成物Ｃ４、Ｃ５及びＤ６～Ｄ９には、本件発明の化合物(Ａ)（すなわち、本件発明の一般式［Ⅰ］、刊行物１の一般式［Ⅱ］）に相当するトリジクロデカン構造を有する特定のモノマー（原告の実験に係る報告書（甲第８号証）表１では、ＳＡ－１００２及びＲ－６８４Ｍがこれに当たる。）も、本件発明の化合物(Ｂ)に相当する刊行物１に記載された併用モノマー（決定書６頁３～１２行）も配合されていないから、該実験は、組成物の吸水率又は硬度の差異の要因を特定できるものではなく、本件発明の効果を立証するものでもない。
第５　当裁判所の判断
１　取消事由１（一致点の認定の誤り）について
(1)　本件決定のした前示本件発明と刊行物１記載の発明との一致点の認定、並びに「刊行物１には、光学材料へ適用することが記載されており・・・そして当該光学材料については、例えばビデオディスク等のディスク類等の、光を透過または反射する機能を要求される材料として好適に用いられることが記載されており・・・そして本件発明に係る光ディスクは、上記の”ビデオディスク等のディスク類”を包含するものである。」（決定書１２頁１４行～１３頁１行）との認定を上記一致点の認定の前提としたことに照らせば、本件決定は、刊行物１に、ディスク基板、記録膜用オーバーコート等、特定の構成物に限定されない一般的・包括的な意味における光ディスク用の合成樹脂部材が開示されているとの趣旨で、本件発明と刊行物１記載の発明とが「光ディスク用の組成物」である点で一致するとの認定をしたものと認められる。
(2)　原告は、刊行物１には、そこに記載された発明が「プラスチック光学材料」であること、注型重合法によって重合されることが記載されており、これらの記載によれば、ディスク基板としての材質が開示されているにすぎず、記録膜用オーバーコート組成物という用途については記載も示唆もなされていないと主張する。


しかしながら、刊行物１に、「本発明に用いられるラジカル重合体は、例えば・・・紫外線、放射線を照射して重合する方法等の公知のラジカル重合法により重合することにより得られる。」（決定書６頁１４～１７行）、「光または紫外線照射等の手段を用いて硬化する場合には、必要に応じて開始剤および／または増感剤を使用することができ」（同６頁１９行～７頁１行）との各記載があることは当事者間に争いがなく、したがって、刊行物１には、そこに記載された重合体（光学材料）が、原告の主張するような注型重合法によって重合されるだけでなく、紫外線照射の方法によって重合・硬化されることが記載されていることが明らかである。また、刊行物１（甲第５号証）には、そこに記載された発明が「プラスチック光学材料」であることを前提とする記載（同５号証１頁右下欄６行、１４行）があるが、ディスク基板以外の光ディスク用の組成物、特に記録膜用オーバーコート組成物が、光学材料ではないといえないことは後記のとおりである。そうすると、原告の前示主張は誤りであるといわざるを得ない。なお、原告は、オーバーコート膜などの膜形成樹脂としては、紫外線硬化樹脂が好ましいが、逆にすべての紫外線硬化樹脂が記録膜用オーバーコート組成物に適している訳ではないとも主張するが、本件決定は、刊行物１に、紫外線照射の方法によって重合・硬化されることが記載されていることを、該重合体が記録膜用オーバーコート組成物となり得ることの根拠の１つとして挙げているのみであって、すべての紫外線硬化樹脂が記録膜用オーバーコート組成物に適している旨の判断をしたものでないことは明白であり、また、被告も、かかる本件決定の判断に沿った主張をしていることが明らかであるから、原告の該主張も失当である。(3)　原告は、光ディスクが、片面のものの場合は、表面から順に基板の保護層、光ディスク基板、記録膜（金属膜）及び記録膜用保護層からなり、両面のものは、このような構成が記録膜用保護層を内側にして両面になっていると主張し、さらに、片面、両面の双方の光ディスクに関し、光が投射される表面から見て記録膜の反対側にある記録膜用保護層においては、光の透過や反射が行われないから、記録膜用オーバーコート組成物には、光を透過又は反射させる光学的性質が要求されるものではなく、「ビデオディスク等のディスク類等の、光を透過または反射する機能を要求される材料」に含まれないと主張する。
確かに、構造及び光の投射側が原告主張のとおりの光ディスクにあっては、記録膜用オーバーコート組成物に光を透過又は反射させる光学的性質が要求されるものではないが、光ディスクの構造及び光の投射側が必ず原告主張のとおりであるとする証拠はなく、却って、特開昭５９ー１９８５４９号公報（乙第１号証）に、「透明高分子基板上に光磁気記録媒体膜よりなる第１層、誘電体膜よりなる第２層、金属反射膜よりなる第３層、誘電体膜よりなる第４層、光磁気記録媒体膜よりなる第５層、透明高分子保護膜よりなる第６層を形成する」（同号証特許請求の範囲１項）構成による「両面を用いて情報の記録・再生・消去が可能な光磁気ディスク」（同号証１頁右下欄９～１０行）が記載され、該光磁気ディスクは、「第４図中実線は基板面側から情報を再生した場合の感度、破線は保護膜面側から情報を再生した場合の感度を示してある。」（同２頁右下欄１４～１６行）との記載により、透明高分子の記録膜用保護膜の側から光を照射して情報の記録・再生等を行うもの、すなわち、本件発明の記録膜用オーバーコートに当たる記録膜用保護膜に光を透過させる機能が要求されるものと認められることに照らせば、本願出願当時、構造及び光の投射側が原告主張のものとは異なり、記録膜用オーバーコートに光を透過させる機能が要求される光ディスクが周知であったというべきである。原告は、該光磁気ディスクの保護膜は、保護膜側からの読み書きを可能にするために、保護膜としての機能よりも、むしろ光を透過させるための基板と同一の光学特性を有していることが重要とされている極めて特殊なものであると主張するが、記録膜用オーバーコートに光を透過させる光学材料であることが要求される場合があること自体は否定することができない。
したがって、記録膜用オーバーコート組成物には、光を透過又は反射させる光学的性質が要求されるものではなく、「ビデオディスク等のディスク類等の、光を透過または反射する機能を要求される材料」に含まれないとの原告の前示主張は誤りといわざるを得ない。
(4)　そうすると、刊行物１に、ディスク基板、記録膜用オーバーコート等、特定の構成物に限定されない一般的・包括的な意味における光ディスク用の合成樹脂部材が開示されているとの認定を前提とした本件決定の前示一致点の認定に、原告主張の誤りがあるということはできない。
２　取消事由２（相違点についての判断の誤り）について(1)　「刊行物２には、光ディスクの一種である光磁気記録素子において、紫外線硬化樹脂膜からなる保護膜(5)を設けることが記載されており・・・この保護膜は本件発明における記録膜用オーバーコートに相当するものである」（決定書１４頁３～７行）こと、また、刊行物２に、「この光磁気記録方式は・・・非常に耐環境特性に劣り、長期に亘って安定した磁気記録特性を維持することができず、長期信頼性に問題がある。この為、吸湿性、耐酸化性及び密着性の観点から基板材料、保護膜材料及び記録媒体自身の改善が試みられてきた」（同７頁１８行～８頁３行）、「本発明によれば、保護膜(5)を第２誘電体薄膜(4)を覆う如く延在せしめて被覆しているため、次に述べるような作用効果が得られる。・・・・本発明に係る保護膜(5)を第２誘電体薄膜(4)の全面に亘って形成することにより湿気の侵入やハンドリングによる指紋、汗等の汚れの付着が原因となる孔食の発生及びその進行を防ぐことができることを確認した。・・・・密着力不足のために生じる膜脹れや膜剥れを実用上支障のないレベルまでに防止することが可能となった。更にかかる保護膜(5)がないと第２誘電体薄膜(4)が露出されているため外傷を受け易くなるが、これに起因してこの箇所に記録ピットを書き込むと熱拡散状態に不均一を起こし、ピット形状が歪んでしまうことが判った。従って、この保護膜(5)を用いるに際して熱伝導率が小さく且つ熱容量が大きくなるような膜厚に設定して被覆すれば抗傷性を有するのに伴って書き込みピット形状の安定性は顕著に優れることを確認した。本発明者等の実験によれば前記保護膜(5)の膜厚を５～１５μｍの範囲に設定するのが望ましいことが判った。」（同８頁１２行～９頁１２行）との各記載があることは当事者間に争いがない。


この各記載によれば、刊行物２には、光ディスクの保護膜に必要とされる性質として、一般的に、吸湿性、耐酸化性及び密着性が挙げられているほか、特に吸湿性及び抗傷性について具体的に記載されていることが明らかである。したがって、本件決定が、光ディスクの保護膜の性質として「吸湿性及び抗傷性等に着眼すべきことが挙げられている」とした判断自体に誤りはない。そして、前示記載によれば、ここでいう吸湿性とは、湿気の侵入を防ぐことであることも明らかである。他方、刊行物１に「本発明は光学材料に関し、さらに詳しくは低分散、高屈折率を有し、注型重合時の収縮が少なく、しかも耐吸湿性に優れた光学材料に関する」（決定書５頁１～３行）との記載があり、「得られた重合体が優れた屈折率、分散率、縮合収縮率、複屈折及び熱変形温度を示すことに加え、さらに表面硬度、吸水率及び耐衝撃性において優れていること」（同１４頁１３～１６行）が記載されていることは当事者間に争いがない。
そして、刊行物１の第１表（甲第５号証４頁右上欄）の吸水率欄に掲記された各実施例の値と各比較例の値とを対比すれば、刊行物１記載の光学材料において耐吸湿性、吸水率が優れているとは、水分の吸収率が少ないこと、すなわち、湿気の侵入を防ぐことを意味するものと解されるから、刊行物２にいう吸湿性において優れていることと同趣旨であるものと認められる。
また、刊行物１記載の光学材料において表面硬度、耐衝撃性が優れていることは、抗傷性に優れていることの重要な要素であることが明らかであり、少なくとも抗傷性に優れていることを示唆しているものと認められる。そうすると、前示のとおり、刊行物２に保護膜の性質として吸湿性及び抗傷性等に着眼すべきことが挙げられており、刊行物１には、そこに記載された光学材料が、耐吸湿性又は吸水率、すなわち吸湿性において優れていることが記載され、かつ、抗傷性に優れていることが示唆されているのであるから、かかる刊行物１記載の光学材料を光ディスク用の保護膜として適用し、記録膜用オーバーコート組成物として採用することが、当業者にとって格別困難であるものといえないことは明らかである。
(2)　本件明細書（甲第４号証）には、本件発明が「耐湿性」（同号証４欄６行、８欄２４行）を備えていることが記載されているところ、被告は、この耐湿性と刊行物１記載の耐吸湿性とは、湿度に対しての耐性を表す点で共通する概念であると主張し、原告は、この耐湿性とは、記録膜が湿気におかされにくいことをいい、それは単に耐吸湿性のみに依存するものではないと主張するが、刊行物２の記載に基づいて、刊行物１記載の光学材料を光ディスク用の保護膜として適用し、記録膜用オーバーコート組成物として採用することが当業者に容易であるかどうかを検討するに当たって、前示のように刊行物１に記載された耐吸湿性と刊行物２に記載された吸湿性との同一性を判断する必要があることはいうまでもないが、刊行物１に記載された耐吸湿性と本件明細書に記載された本件発明の耐湿性とが共通するものであるかどうかを判断する必要が必ずしも存在するものではないから、原、被告の主張とも採用しない。
また、刊行物１（甲第５号証）には前示第１表に係る吸水率がＡＳＴＭ－Ｄ５７０の方法で測定したものである旨が記載されている（同号証４頁左下欄１行）ところ、原告は、ＡＳＴＭ－Ｄ５７０の方法が、一定の体積を有する成型品の水に対する特性の試験方法であり、このような吸水率の値が、厚さ１～５０μ程度のオーバーコート膜の適否に関係するものではないと主張するが、同一の重合体の吸水率自体がそのものの厚さによって大きく変動するものとは解されないから、刊行物１記載の吸水率が、オーバーコート膜とした場合の吸水率と全く関係しないものと認めることはできない。
さらに、原告は、原告が行った実験（甲第８号証）に基づき、ＡＳＴＭ－Ｄ５７０による吸水率の値が良好であっても、記録膜用のオーバーコート組成物としては適さないもの（同実験に係る組成物Ｃ４、Ｃ５）、あるいは硬度（ショアＤ硬度）が本件発明の組成物（同実験に係る組成物Ａ１、Ａ２）より高くても、記録膜用のオーバーコート組成物としては適さないもの（同実験に係る組成物Ｄ６～Ｄ９）の存在が明らかとなっており、ＡＳＴＭ－Ｄ５７０による吸水率又は硬度が、記録膜用のオーバーコート組成物に必要とされる特性と直接的な関連性を有していないと主張する。そして、原告が行った実験に係る実験報告書（甲第８号証）には、同実験に係る組成物Ｃ４、Ｃ５について、ＡＳＴＭＤ５７０－８１の方法に従った硬化膜の吸水率が比較的良好であるが、耐久加速試験において硬化膜の表面に凹凸が発生する（Ｃ４についてはさらに一部白化する）異常が生じた旨が、また、同実験に係る組成物Ｄ７～Ｄ９について、本件明細書の実施例１、２に相当するとされる同Ａ１、Ａ２よりも硬化膜のショアＤ硬度が高いが、耐久加速試験において反りやクラックが発生する（Ｄ８については硬化膜が剥がれる）異常が生じた旨が、それぞれ記載されている。


平成１０年（行ケ）第１４７号審決取消請求事件
判　　　　決
原　　　　告　　　　　　　　株式会社神戸風月堂
代表者代表取締役　　　　　　【Ａ】
訴訟代理人弁理士　　　　　　【Ｂ】
同　　　　弁護士　　　　　　三　　山　　峻　　司
同　　　　　　　　　　　　　小　　野　　昌　　延
同　　　　弁理士　　　　　　【Ｃ】
同　　　　　　　　　　　　　【Ｄ】
被　　　　告　　　　　　　　ザ・リッツ・ホテル・リミテッド
代表者　　　　　　　　　　　【Ｅ】
訴訟代理人弁護士　　　　　　松　　尾　　和　　子
同　　　　　　　　　　　　　田　　中　　伸一郎
同　　　　弁理士　　　　　　【Ｆ】
主　　　　文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事　　　　実
第１　請求
特許庁が平成７年審判第17,318号事件について平成10年３月27日にした審決を取り消す。
第２　前提事実（当事者間に争いのない事実）
１　特許庁における手続の経緯
原告は、指定役務を商標法施行令に定める商品及び役務の区分第４２類「宿泊施設の提供、日本料理を主とする飲食物の提供、婚礼（結婚披露を含む。）のための施設の提供」とし、「ホテルゴーフルリッツ」の片仮名文字を横書きしてなる登録第3,010,964号商標（平成４年８月５日登録出願、平成６年11月30日設定登録。以下「本件商標」という。）の商標権者である。
被告は、平成７年８月17日、商標法４条１項８号、10号及び15号に違反することを理由として、本件商標の登録を無効とすることにつき審判を請求した。特許庁は、同請求を平成７年審判第17,318号事件として審理した結果、平成10年３月27日、本件商標の登録を無効とする旨の審決をし、その謄本は、同年４月20日原告に送達された。
２　審決の理由
審決の理由は、別紙審決書の理由の写し（以下「審決書」という。）に記載のとおりであり、審決は、「RITZ」、「リッツ」の表示は、請求人（被告）の経営に係るパリのリッツホテルを指称するものとして、本件商標の登録出願前に、我が国のホテル業界の間はもちろんのこと、一般の需要者の間にも広く認識されていたものであり、本件商標は、その構成中に被告の経営するホテルを表示するためのものとして著名な「リッツ」の文字を有してなるものであるから、これをその指定役務について使用した場合は、これに接する取引者、需要者は、該役務が被告又はこれと何らかの関係を有する者の営業に係る役務であるかのように役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものといわなければならず、本件商標は、商標法４条１項15号に違反して登録されたものであり、同法46条１項１号により無効であると判断した。
第３　審決の取消事由
１　審決の認否
(1)審決の理由１（本件商標。審決書２頁２行ないし７行）は認める。(2)審決の理由２（請求人（被告）の主張。審決書２頁８行ないし15頁12行）は認める。
(3)審決の理由３（被請求人（原告）の主張。審決書15頁13行ないし24頁13行）は認める。
(4)審決の理由４(1)(認定事実。審決書24頁15行ないし26頁15行）中、　①は不知。
②のうち、「わが国においても、同ホテルは、世界的に一流なホテルの一つとして、「リッツ」と略称されて旅行案内書、雑誌、新聞等において、本件商標と登録出願日前より多数紹介されており、」は争い、その余は不知。③は争う。
④のうち、日本で発行された英和辞典類によれば、「「Ritz」、もしくは「ritz」の語に「Thｅ」を付すと、「リッツホテル」となる旨の記載も認められる」（審決書26頁３行ないし５行）は争い、その余は認める。認定事実のまとめ（審決書26頁11行ないし15行）は争う。(5)審決の理由４(2)(被請求人の主張に対する判断、結論。審決書26頁16行ないし30頁15行）は争う。
２　取消事由
審決は、本件商標中に含まれる「リッツ」が、被告の経営するパリのリッツホテル（以下「被告ホテル」という。）を指称するものとして我が国で著名であると誤って認定したため、商標法４条１項15号該当性についての判断を誤ったものであるから、違法なものとして取り消されるべきである。
(1)被告ホテルの我が国における紹介
ア　事実認定の誤り


審決がその根拠とする４(1)②の事実（被告ホテルの我が国での紹介。審決書25頁12行ないし19行）は、そのように認定する根拠を欠くものである。すなわち、被告が提出した乙第１ないし第224号証の証拠のうち、被告ホテルのみが「RITZ」、「Ritz」又は「ritz」と略称されていることを示す本件商標出願前に発行された書証は、甲第22、第23、第25、第26、第29、第95、第96、第131、第206ないし第209号証の12件にすぎないところ、これらの書証のみでは、「Ritz」等が被告ホテルの略称として我が国で著名であるとは到底認められない。
イ　他のリッツホテルの存在
(ｱ)世界各国には、被告ホテルのほかに、「リッツホテル」又は「ホテルリッツ」と称されるホテルとして、台北に所在するもの、ロンドンに所在するもの、マドリッドに所在するもの、リスボンに所在するもの、バルセロナに所在するものがあり、さらに、「リッツカールトン・ホテル」と称されるホテルが、米国及びモントリオールに存在する。
(ｲ)審決は、上記ホテルのうち、台北所在のものを除くものにつき、「それぞれが全く別個に設立され、独自に「RITZ」の表示を採択したというものではなく、【Ｇ】に淵源を有するという点において、利害関係にあるものということができる。」（審決書２８頁７行ないし10行）と認定するが、そもそもそのように認定の根拠となった証拠（甲第21、第31及び第197号証等）の証拠力は低いものである。(ｳ)仮に、上記ホテルのうち台北所在のものを除くものが【Ｇ】に淵源を有し、利害関係を有するというのであれば、原告経営に係るホテルも、【Ｇ】に淵源を有するという点において利害関係を有するものである（甲第101号証）。(ｴ)以上のように、世界各国には、それぞれ異なる法人の経営に係るリッツホテルが存在し、これらはいずれも「リッツホテル」等と称されるのであるから、「リッツ」の表示は識別力が極めて低い標章であり、我が国の需要者は、「リッツ」から被告ホテルを認識するものではない。
(2)リッツ商品の販売
審決がその根拠とする４(1)③の事実（インペリアル・エンタープライズを通じてのリッツ商品の販売。審決書25頁20行ないし24行）も、そのように認定する根拠を欠くものである。
すなわち、被告が提出した書証からは、インペリアル・エンタープライズがリッツ商品を実際にどれくらい販売したか明らかではなく、その販売の点を証明する証拠の日付はすべて本件商標の出願後のものにすぎない。
３　英和辞書類の記載
審決がその根拠とする４(1)④の事実（英和辞典の記載等。審決書25頁25行ないし26頁10行）も、我が国で発行された英和辞典類には、「ritz」の語が「リッツホテル」又は「【Ｇ】」を指称する旨の記載がある。しかし、これらは飽くまで「リッツホテル」についての記載であり、被告ホテルを特定しているわけではない。さらに、「Ritz」等はもともとは創造標章であったかも知れないが、今日では、英和辞典類に抽象名詞とし登載されているように、創造標章とはいえず、識別力を有しにくいものである。
第４　審決の取消事由に対する被告の認否及び反論
１　認否
原告主張の取消事由は争う。
２　反論
(1)被告ホテルの我が国における紹介について
ア　事実認定の誤りについて
被告が提出した乙第１ないし第224号証の証拠は、「Ritz」等が本件商標の登録出願前に我が国において被告ホテルを指称するものとして広く認識されていたこと示す証拠である。本件商標の登録出願後に発行された証拠であっても、その記述内容において、被告ホテルが平成４年以前から高い著名性を有していたことを内容とするものであり、当然本件商標の登録出願前における著名性認定の根拠となるものである。
乙第225号証（在日フランス大使館経済商務公使の文書）も、「Ritz」等が我が国において広く認識されていたことを基礎付けるものである。
イ　他のリッツホテルの存在について
(ｱ)ロンドン所在のリッツホテル等が【Ｇ】に淵源を有することは、例えば、乙第10号証から明らかである。
(ｲ)「Ritz」等を含むホテルの大部分は、【Ｇ】の関与の下に設立され、又は「Ritz」等の使用について、被告から許諾を得ているものである。すなわち、「リッツカールトン」は、被告からの使用許諾により「RITZ」の使用が認められているものであり、マドリッド、ブダペスト、カイロ、リスボンのリッツは、【Ｇ】の計画の下でホテルの建設がされたものであり、リスボン所在のものは、【Ｇ】の息子【Ｈ】が「Ritz」の使用を認めたものである。　(ｳ)なお、【Ｇ】及び被告が関与しない「RITZ」も、台北等に現に存在していることは認める。
(ｴ)原告は、【Ｇ】の息子の夫人である【Ｉ】の手紙（甲第101号証）に基づき、仮にロンドン等に所在のホテルが【Ｇ】に淵源を有し、利害関係を有するというのであれば、原告の経営するホテルも、【Ｇ】に淵源を有するという点において利害関係を有するものである旨主張するが、この手紙は、原告の経営するホテルを訪れたことのない同夫人が騙されて書いたものである（乙第226号証）。
(2)リッツ商品の販売
原告は、被告が提出した書証からは、インペリアル・エンタープライズがリッツ商品を実際にどれくらい販売したか明らかではない旨主張するが、このようなリーフレットが作成された事実は、当然にそれが頒布され、商品の販売がされたことを示すものである。
(3)英和辞典類の記載
原告は、英和辞典類には「ritz」の語が被告ホテルを指称することを示す記載がない旨主張するが、乙第10ないし第18号証には、いずれにおいても、「（The)Ritz」が高級ホテルを意味することが記載され、さらに、それが【Ｇ】に由来すること（乙第10、第11号証）、そして、乙第10号証には、その１番目にパリに所在する被告ホテルが明示されており、正に被告ホテルが「Ritz」と称されることが記載されているものであり、原告のこの点の主張は根拠がない。理　　　　由
第１　本件商標の構成等
審決の理由１（本件商標の構成、指定役務、出願日等。審決書２頁２行ないし７行）は、当事者間に争いがない。
第２　商標法４条１項15号該当性について


１　被告ホテルと「Ritz」、「リッツ」の表示について(1)陳述書等（乙21、31、62、197、198)及び各項に掲記の証拠並びに弁論の全趣旨によれば、次の事実が認めらる。ア　被告は、パリのバンドーム広場に所在する「リッツホテル」（「ホテル・リッツ」又は「リッツ・パリ」ともいう。被告ホテル）を経営している。
被告ホテルは、1898年、卓越したホテル経営者であり、「ホテル王」と称された【Ｇ】が関与して開業されたものであり、「Ritz」、「リッツ」の名を冠する最初の重要なホテルである。
被告ホテルは、開業当初から今日に至るまで、豪華さと優雅さを備えた部屋や施設、きめ細かいサービス等により、世界の一流ホテルの１つとして高い評価を得てきており、米国の金融経済誌「インスティチューショナル・インベスター」による世界のホテルランキングにおいて、1989年（平成元年）は３位、1990年（平成２年）は４位にランクされた。
（乙24）
イ　被告ホテルの顧客には、世界の王侯貴族、政治家、著名作家、映画俳優、著名デザイナー等が名を連ねており、このことは我が国でも紹介されてきたところである。
また、被告ホテルを舞台とした映画として、「昼下がりの情事」（昭和33年ころ一般公開）、「巴里のアメリカ人」（昭和26年ころ一般公開）、「雨の朝巴里に死す」（昭和30年ころ一般公開）等がある。これらの映画は、当時の日本の映画ブームの中で、多くの人により鑑賞された。
（乙104、105、131)
ウ　昭和５０年代以降の我が国における海外旅行ブームにより、被告ホテルは、多くの旅行ガイド本、雑誌等において紹介され、相当な数の日本人により利用されるようになった。また、被告ホテルに宿泊するパッケージ旅行や被告ホテル内の料理学校の講習等についても、旅行パンフレットや雑誌等で広く紹介された。被告ホテルは、遅くとも1989年（平成元年）から、日本人をセールス・マネージャとして採用しており、1992年（平成４年）における被告ホテルの宿泊客のうち、約11％が日本人客であった。
（乙22、23、25、26、29、30、92ないし96、130、145、146   、155、160、162、172、185、205   ないし209）
エ　さらに、インペリアル・エンタープライズ株式会社は、被告から許諾を受け、昭和61年から、我が国において、「リッツ・パリス」を付した食器類、パスポートケース等の袋物、小物、スポーツウエア、時計等の販売を行っている。
（乙97ないし105）
オ　我が国における代表的な英和辞典であると認められる研究社新英和大辞典（昭和55年第５版発行。乙第10号証の１ないし４）、小学館ランダムハウス英和大辞典（昭和48年第１版発行。乙第11号証の１ないし４）、コンパクト版小学館英和中辞典（昭和55年初版発行。乙第12号証の１ないし４）、ジーニアス英和辞典（平成４年４月１日第５版発行。乙第13号証の１ないし３）、旺文社英和中辞典（昭和59年重版発行。乙第14号証の１ないし３）には、「ritz」の項に、見せびらかし、誇示の意味があるが、それは、【Ｇ】の名の付いているホテルにちなむ旨の説明がされている（ただし、乙第13号証には、リッツホテルにちなむ旨の説明はない。）。また、上記乙第10ないし第12号証の各３には、公共の施設、建造物の名の前にtheを付した場合の説明として、theRitzがリッツホテルを意味する旨の説明がある。（乙10ないし12の各１ないし４、13、14の各１ないし３）カ　被告ホテル以外にも、「Ritz」、「リッツ」を付したホテルは、ロンドン等に存在するが、(ｱ)ロンドンに所在するリッツホテルは、ザ・リッツ・ホテル（ロンドン）・リミテッドにより、1906年に開業され、経営されていたものである。上記ザ・リッツ・ホテル（ロンドン）・リミテッドは、【Ｇ】が関与して１８９７年設立されたリッツ・ホテルズ・ディベロップメント・コムパニーがリッツ・ホテル（ロンドン）の経営を目的としてその多くを出資して設立されたものである。上記ザ・リッツ・ホテル（ロンドン）・リミテッドは、1976年、トラファルガー・ハウス・インベストメンツによって買収されたが、トラファルガー・ハウス・インベストメンツは、1985年、被告と合弁事業契約を結び、「Ritz」の商標を付した商品の販売を開始した。
(ｲ)マドリッドに所在するリッツ・ホテルは、前記リッツ・ホテルズ・ディベロップメント・コムパニーが大株主であるリッツ・ホテル・マドリッド（会社）により、1907年に開業され、経営されていたものである。バルセロナに所在するホテル・リッツは、リッツ・ホテル・マドリッドから「Ritz」の使用を許諾されたものである。
(ｳ)リスボンに所在するリッツ・ホテルは、1959年ころ、Ｓ．Ａ．Ｒ．Ｌホテル・リッツにより開業されたものであるが、それに先立つ1955年、被告は、同社に対し、「Ritz」の商標を使用する権利を付与した。(ｴ)1910年、リッツ・ホテルズ・ディベロップメント・コムパニー、ザ・リッツ・ホテル（ロンドン）・リミテッド及び被告らは、カールトン・インベスティング・コムパニーに対し、ニューヨークを除く北米において「Ritz」の商標を独占的に使用する権利を与えた（ニューヨークが除かれたのは、当時、ニューヨークには、上記リッツ・ホテルズ・ディベロップメント・コムパニーが出資したリッツ・カールトン・レストラン・アンド・ホテル・コムパニーが経営するリッツカールトン・ニューヨークがあったためであると考えられる。）。1926年、前記カールトン・インベスティング・コムパニーは、ボストンに、ザ・リッツ・カールトン・ホテル・コムパニー・オブ・ボストンを設立し、同社に対し、「Ritz」及び「Carlton」の商標を使用する権利を与えた。1975年、ザ・リッツ・カールトン・ホテル・コムパニー・オブ・ボストンは、シカゴにザ・リッツ・カールトン・ホテル・コムパニー・オブ・シカゴを設立し、同社に対し、「Ritz」の商標の使用権を与えた。
1983年ころ、ダブリュ・ビー・ジョンソン・プロパティーズ・インコーポレーテッドは、ザ・リッツ・カールトン・ホテル・コムパニー・オブ・ボストン、リッツ・カールトン・ホテル・コムパニー・オブ・シカゴ、並びに、ワシントン特別区でリッツ・カールトンとの名称でホテルを経営していたザ・リッツ・カールトン・ホテル・コムパニー・オブ・ワシントン及び同じくニューヨークでリッツ・カールトンとの名称でホテルを経営していたザ・リッツ・カールトン・ホテル・コムパニー・オブ・ニューヨークを買収した。
なお、モントリオールのリッツ・カールトン・ホテルは、1912年に、前記ザ・リッツ・ホテルズ・ディベロップメント・コムパニーにより開業されたが、1980年代に、ダブリュ・ビー・ジョンソン・プロパティーズ・インコーポレーテッドによって買収された。
1988年、被告は、ダブリュ・ビー・ジョンソン・プロパティーズ・インコーポレーテッドに対し、リッツ・カールトンのマークの一部として、「Ritz」のホテル等の営業に使用する権利を付与した。


(ｵ)1926年、ザ・リッツ・ホテル（ロンドン）・リミテッド、被告、リッツ・ホテルズ・デｨベロップメント・コムパニー及び【Ｇ】夫人(【Ｊ】)   ら（【Ｇ】は1918年に死亡し、全財産と事業を同夫人が相続していた。）は、知的所有権国際局（ベルン）に商標登録された「Ritz」の商標は、被告名義でされているが、全契約当事者のために登録されていることを相互に確認した。さらに、1928年、【Ｇ】夫人は、被告に対し、フランス及び知的所有権国際局（ベルン）に登録された「Ritz」の商標についての権利を譲渡したことを確認し、同夫人の名義で上記商標の維持のために必要な措置を執る権限を与えた。1932年、被告と【Ｇ】夫人、リッツ・ホテルズ・デｨベロップメント・コムパニー、ザ・リッツ・ホテル（ロンドン）・リミテッドらは、リッツ・ホテルズ・デｨベロップメント・コムパニーに属する「Ritz」の商標を被告に移転する契約を結んだ。
また、被告は、1976年、リッツ・ホテルズ・デｨベロップメント・コムパニーがトラファルガー・ハウス・インベストメンツに対しザ・リッツ・ホテル（ロンドン）・リミテッドの株式を売り渡し、任意清算をするに当たり、リッツ・ホテルズ・デｨベロップメント・コムパニーから「Ritz」の商標に関する各権利を買い戻した。これは、被告が、商標管理の便宜上、これらの権利をリッツ・ホテルズ・デｨベロップメント・コムパニーに信託的に譲渡していたためである。(ｶ)台北に所在するホテル・リッツは、被告らから、「Ritz」の使用を許諾された等の関係にはない。(2)上記認定の事実によれば、被告ホテルは、1898年に【Ｇ】により開設され、最初に「Ritz」、「リッツ」の名称を付された著名なホテルであり、その後「Ritz」、「リッツ」を含む商標の使用を許諾されたホテルが存在するとしても、被告ホテルはいわばこれらホテルの代表的なものとして知られており、「Ritz」、「リッツ」の表示は、被告ホテルを指称するものとして、本件商標の登録出願(平成４年８月)前に、我が国におけるホテル業界はもちろんのこと、一般の需要者の間にも広く認識されていたものと認められる。
２　原告の主張について
(1)原告は、1995年９月付けの【Ｉ】の手紙（甲第101号証）に基づき、ロンドン等のリッツホテルのうち台北所在のものを除くものが【Ｇ】等に淵源を有するというのであれば、原告の経営するホテルも、【Ｇ】に淵源を有する旨主張する。しかし、原告も、上記【Ｉ】の手紙により、原告がその経営するホテルの商標として「リッツ」の使用を許諾されたとまで主張するものではない上、乙第197号証、第226号証（原本の存在及び成立は、弁論の全趣旨により認める。）及び弁論の全趣旨によれば、【Ｉ】は、【Ｇ】の息子【Ｈ】の妻であるが、上記甲第101号証の手紙は、【Ｉ】が正確な事情を知らないまま欺かれて署名したものであり、その内容自体も、原告の経営に係るホテルの７周年を祝うという趣旨のものであって、原告に対し、「Ritz」、「リッツ」の使用権を与えたり、その使用を許諾したという趣旨のものではないことが明らかであるから、上記手紙が事実を述べていることを前提として原告の経営するホテルも【Ｇ】に淵源を有する旨の原告の主張は理由がない。
(2)原告は、被告ホテル以外にも「リッツ」と称されるホテルは世界中にたくさんあるから、「Ritz」や「リッツ」の表示は識別力が極めて低い標章であるなどと主張するが、前記認定のとおり、「Ritz」の商標を使用するロンドン等に所在するホテル（台北所在のものを除く。）は、被告と同様に、【Ｇ】の関与により設立され、又は被告から「Ritz」の使用を許諾されている関係にあるものであるから、これら被告と関係する「Ritz」、「リッツ」を正当に使用するホテルが他に存在するからといって、「Ritz」、「リッツ」の表示が識別力の低いものになるとか、これらの表示が被告ホテルを指称するものとして広く認識されていないと認めることは到底できない。さらに、上記のホテル以外に「Ritz」、「リッツ」の有する顧客吸引力に只乗りするホテルが多少存在しているとしても、「Ritz」や「リッツ」の商標が識別力の低い標章であると解することもできない。よって、原告の上記主張は採用することができない。
３　認定及び判断
そうすると、本件商標は、その構成中に原告のホテルを表示するためのものとして、著名な「リッツ」の文字を有してなるものであるから、これを宿泊施設の提供等の役務について使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、該役務が被告又はこれと何らかの関係を有する者の営業に係る役務であるかのように、役務の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認められる。したがって、本件商標は、商標法４条１項15号に違反して登録されたものであり、これと同旨の審決の認定、判断に誤りはなく、原告主張の取消事由は理由がない。
第３　結論
よって、原告の本訴請求を棄却することとし、主文のとおり判決する。
（口頭弁論終結の日　平成11年６月22日）
東京高等裁判所第１８民事部
裁判長裁判官　　　永　　井　　紀　　昭
裁判官　　　塩　　月　　秀　　平
裁判官　　　市　　川　　正　　巳


主　　　　文
本件各控訴を棄却する。
当審における未決勾留日数中、被告人Ａに対しては二一〇日を、被告人Ｂに対しては一六〇日を、それぞれの原判決の刑に算入する。
理　　　　由
被告人Ａの本件控訴の趣意は、弁護人中山徹作成名義の控訴趣意書に、被告人Ｂの本件控訴の趣意は、弁護人遠山泰夫作成名義の控訴趣意書にそれぞれ記載されたとおりであり、これらに対する答弁は、検察官片山博仁作成名義の答弁書に記載されたとおりであるから、これらを引用する。
一　法令適用の誤りの主張その一（被告人Ａの弁護人中山徹作成名義の控訴趣意書第一の一ないし四、六、被告人Ｂの弁護人遠山泰夫作成名義の控訴趣意書控訴理由その一）について
論旨の主張の骨格は次のとおりである。
ア　原判決は、被告人両名の本件関与事実として、両名とも、Ｃの教祖ＤことＤ、Ｅその他と共謀して、法定の許可を受けず、かつ、法定の除外事由がないのに、ロシア製自動小銃ＡＫ―７４を模倣した自動小銃の大量製造を企て、平成六年六月下旬頃から（但し、被告人Ａは右Ｄらの意図を認識して意思を相通じた同年八月ころ以降）、同Ｃ施設において、工作機械で鋼材を切削するなどして銃身、遊底、上部遊底、制退器、銃身受、引金等の金属部品を、また、射出成形機で銃床、握把等のプラスチック部品をそれぞれ製作し、更に、銃身にライフル加工を施す等して小銃用部品を製作し、なかでも上部遊底、制退器等数種の部品については一〇〇〇個の製作を開始し、自動小銃一〇〇〇丁を製造しようとしたが、警察の強制捜査を受けたため目的を遂げなかった、との事実（被告人Ｂについては原判示第一事実）を認定し、これを包括して刑法（平成七年法律第九一号附則二条一項本文により同法による改正前のもの）六〇条、武器等製造法三一条三項、一項、四条の銃砲
無許可製造未遂罪に当たるとした、
イ　武器等製造法は、完成品である銃砲のほか、銃砲に使用される部品のうち政令で定めるものを武器に当たるとした上で（同法二条一項一号及び六号）、それらの武器のうち銃砲の無許可製造を三年以上の有期懲役に処し、その未遂を罰すると定め（同法三一条一項、三項）、それ以外の武器の無許可製造を三年以下の懲役若しくは三〇万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとしている（同法三一条の二第一号）。そして、右部品のうち政令で定められているのは、小銃関係では銃身だけであって（同法施行令三条）、その余の部品の製作は何ら規制されていない、ウ　両規定の法定刑には右のとおり大きな開きがあるので、罰則全体の整合性を重視して解釈すれば、同法三一条一項にいう「銃砲の製造」とは、銃砲の部品が既に製造され存在する状況を前提として、その部品を組み立て発射機能のある完成した銃砲として仕上げる行為をいい、その前段階に当たる銃砲の部品を製造する行為は、自ら銃砲を完成させる意思で行われた場合であっても、これに含まれないと解
するのが相当である、
エ　ところが、原判決はいずれも、被告人らが銃砲の部品の組立行為に着手した事実を認定していない、だから被告人らはいずれも無罪であり、それぞれの原判決にはこの点で判決に影響を及ぼすことの明らかな法令適用の誤りがある、というのである。
そこで検討するのに、
１　武器等製造法三一条は、銃砲の無許可製造行為を三年以上の有期懲役に処し（一項）、その未遂を罰する（三項）と定め、同法三一条の二第一号は、それ以外の武器（この中に銃砲に使用される部品であって政令で定めるものが含まれる。）の無許可製造行為を三年以下の懲役若しくは三〇万円以下の罰金、又はこれを併科すると定め、それ以外の部品の製作行為に対しては何らの規制をしていないこと、これによれば、三一条と三一条の二の両規定の法定刑に大きな開きがあることは所論指摘のとおりである。しかし、このことから、部品の製作行為は、それが三一条の二第一号に該当する場合のほかは、部品を単に部品として製作する場合はもとより、銃砲を製造する意思で、その一過程としてこれを製作する場合にも全く規制されていないと考えるのは相当でない。


すなわち、武器等製造法の罰則規定は、規定の文言や体裁からみて、三一条一項は、銃砲を製造する意思で行う場合についての規定であり、三一条の二第一号は、本件に即して言えば、銃砲等に使用される指定部品を製造する意思、つまりそれ以上に銃砲を製造する意思まではない場合についての規定であると考えられる。すなわち、両罰条の法定刑にこのように大幅な開きが設けられている最大の理由は、犯人が銃砲を製造しようとしていたのか、それとも単にその部品を製造しようとしていただけであって、銃砲を製造する意思まではなかったのかという発想の危険性の違いにあると考えられる。行為の外形上は等しく銃砲の部品を製造しているようにみえる場合であっても、それが真実は銃砲を製造する意思で、たまたま銃砲製造の一過程として部品を製作していたという場合には、これを放置すればそのうちに銃砲の完成に至るおそれなしとしないのであるから、その製造、販売等を規制しようとする本法の立場上は、無許可製造禁止の要請の強さに応じて、どの段階から先の行為を規制すべきか、またどの程度強く規制すべきかを判断することとなるのに対して、もしそれが単に部品を部品として製造しているだけで、それ以上に自ら銃砲として完成させる意思がない場合であれば、そのまま放置しても直ちに銃砲の完成に至るおそれはないのであるから、規制の必要もそれだけ乏しいことになるので、そのことを前提として、あとは部品の製作それ自体についてどの程度の規制が必要かを、別個の観点から判断すべきことになると考えられるからである。部品の製造という外形上同じようにみえる行為であっても、行為者の真の意思如何によって、行為の持つ社会的意味は必ずしも同じではない。このことは、例えば等しく刃物を隠し持つ行為も、持つ者の意思如何によって、単なる軽犯罪と評価されたり、殺人の予備行為と評価されたりする場合があることを想起すれば容易に理解されよう。これと類似の事例は他にいくらでも想起することができる。要するに、武器等製造法三一条一項と三一条の二第一号の法定刑の違いは、所論がいうような、銃砲製造の行為段階の違い、すなわち、その行為が、外形上部品製造の段階にある時は軽く、部品完成後その組立段階に達している時は重く処罰しようとするものであるとか、それは行為者に銃砲完成の意思があってもなくても同じであるなどとは到底理解できない。原判決の判示は、以上に述べたところと同趣旨と理解される。２　これに対して所論は、そのような解釈をすると、様々な疑問が生じ、罰則の整合性の観点からみて不当な結果になるという。そして、もし、銃砲に使用されている個々の部品の製作に着手し、それぞれを部品として完成させるまでの行為も銃砲の製造行為の一部をなすと考えることにすると、（ア）銃砲の部品の製造行為に罰則を設けたところで、その適用の余地がまったくなくなってしまい、（イ）銃砲の部品の製造行為は、本来既遂に達しなければ処罰されないはずなのに、部品の製作に着手しただけで処罰の対象になってしまい、（ウ）銃砲の部品の製造行為は、本来政令で指定された部品以外は処罰されないはずなのに、すべての部品の製作行為が処罰の対象になってしまい、（エ）何らかの基準を設定して二つの罰則を使い分けることとした場合、法定刑の大きな違いを合理的に説明できるか疑問であり、不当ではないかと主張する。
しかし、右の疑問はすべて、銃砲製造の意思による行為には三一条一項が、また部品製造の意思があるだけで銃砲製造の意思まではない行為には三一条の二第一号がそれぞれ適用されるという両規定の趣旨の違いを正しく意識していないことから生じる疑問、混乱ではないかと思われる。すなわち、前述した解釈によれば、（ア）三一条の二第一号の部品製造行為に対する罰則は、部品を製造する意思はあるがそれ以上に自ら銃砲として完成させる意思まではない場合の部品製造行為に適用されるから、このような解釈の下でも、同規定の適用の余地がなくなるわけではないのである。（イ）また、銃砲の部品製作行為のうち、三一条一項による処罰の対象となるのは、その部品を製作することが、社会通念上、同条の定める「銃砲の製造」という構成要件に該当すると判断される性質・内容を備えた行為の場合だけに限られる。つまり、銃砲に使用される部品であればどのような性質・内容の部品を製作しても直ちに「銃砲の製造」という同条の構成要件に当たるというものではなく、これに該当するためには、当初から銃砲そのものを製造する意思で、銃砲に使用される部品の中でも銃砲を銃砲たらしめる弾丸発射機能に直結する中核的性質をもった部品製作行為に着手することが構成要件上必要である。だから、前述のような解釈をすると銃砲の部品製作行為がすべて三一条一項によって処罰されることになるという所論の主張は当たらない。（ウ）そして、銃砲を製造する意思でその製造行為をする場合と、単に部品を製造する意思であってそれ以上に自ら又は共犯者らを介して銃砲まで製造する意思がない場合とでは、その行為の社会的危険性に格段の差があることは明らかであるから、その格差に基づいて、それぞれの行為に対する法定刑に相応の差を設けることには、それなりに合理的な理由があるといえる。


<要旨>３　むしろ実際上重要と思われるのは、三一条一項の「銃砲の製造」とはどの範囲の行為を指しているか、こ</要旨>れを部品製作行為との関係でいえば、どのような性質の部品の製作を、どの段階まで行ったときに「銃砲の製造」行為に当たると判断されることになるのか、の点である。同条に該当するのは「銃砲を製造」する行為であって、「銃砲に使用される部品を製造」する行為ではないから、銃砲に使用される部品の製作を始めれば、それがどのような性質の部品であっても直ちに銃砲製造行為に当たるとするのでは、その範囲が広くなりすぎるし、そのような解釈は、文理上も困難である。そこで、原判決は、その点について、銃砲製造行為の着手時期を「銃砲完成の具体的危険性が発生した時点」に求め、その上で「銃砲の主要部品の製造行為が、自己又は共犯者において銃砲を完成させる意思の下に着手されれば」、銃砲製造行為に着手したとみてよいとしている。これに対して、所論は、銃砲の部品が製造され、存在する状況を前提として、その部品を組み立てて発射機能のある完成した銃砲として仕上げる行為だけが銃砲の製造に当たると主張するのであるが、部品がすでに完成していて、それを組み立てる行為が「銃砲の製造」に当たることについては、原判決の立場でも、さして異論はないであろう。しかし、銃砲の製造に当たるのはその場合だけに限られるとするのは疑問である。すなわち、組み立てる段階にまでは達していなくても、銃砲の弾丸発射機能に直結する中核的部品の製作に着手し、社会常識上、その部品の製作が銃砲の製造に直接結びついていると受け取られるような場合には、その社会的危険性と銃砲の無許可製造禁止の趣旨等からみて、それは定型的に銃砲の製造行為に当たると考えるのが相当である。原判決が判示しているのもそのような趣旨と理解されるのであって、それは十分理由のあることと考えられる。そうすると、原判決が、そのような理解を前提とした上で、被告人両名が、他の共犯者らと共謀の上、自動小銃を製造する意思で、被告人Ｂは銃身、遊底、引金ほかの部品を製作し、あるいは銃身にライフル加工を施すなどし、同Ａは銃身部品に薬室加工を行う等したほか、ともに大量の上部遊底、制退器等の銃砲に使用される部品の製作を開始したが、小銃の完成に至らなかった事実を認定して、これに平成七年法律第九一号による改正前の刑法六〇条、武器等製造法三一条三項、一項、四条を適用したのは正当というべきである。
これに対して、被告人Ｂの弁護人は、原判決が理由中で用いている主要な部品という概念は暖昧である、部品の製作にあたって、それが主要な部品であれば三一条一項の適用があるが、主要な部品でなければ、政令で定められている場合のほかは規制されないとすると、その具体的範囲が行為者にとって一義的に明白だといえなくなり、罪刑法定主義に反する、と主張する。しかし、ここで問われているのは、あくまでも三一条一項にいう「銃砲の製造」とはどの範囲の行為を指しているか、同条の右のような規定の仕方はそれ自体暖昧過ぎるかどうかの点である。原判決が主要な部品という言い方で説明しているのは、「銃砲の製造」に当たると判断される行為の内容とその範囲を多少とも分かりやすくするための補助的な解説を示しているに過ぎないのであって、それ自体を新たな構成要件の解釈基準として持ち込む趣旨とは考えられない。
原判決は、つまるところ、銃砲の本質的機能である金属性弾丸の発射機能を中心に据えて、これを直接支えあるいはこれに不可欠な部品を主要な部品と称して、そのような性質の部品の製作を銃砲の製造行為の一部と評価する趣旨と理解されるのであるから、「銃砲の製造」という同条の要件は、他の多くの罰則規定と比較して格別曖昧過ぎるとは考えられない。右規定は、実定法の解釈として現実の運用に耐え得るだけの明確性を持っているといえる。
４　次に、被告人Ｂの弁護人は、部品はどのようなものでも常に完成品を目指して製造されるものであって、部品だけを製作する意思など想定できないと主張する。製作された部品それ自体の流れに着目すれば、部品は、通常の状態では、いずれは部品製作業者から武器製造業者の下へ流れていって、そこで完成品の組立に使用されることになるのは当然である。しかし、先に「部品を部品として製作しようとしているだけで、それ以上に自らが銃砲として完成させる意思のない」場合と述べたのは、製作された部品が最後まで完成品となって陽の目をみることがないというような、部品の流れについてのことではない。自ら又は共犯者らにおいて、製作された部品を使って完成品にするまでの意思がない場合を指していることはもとよりである。そのような場合が少なからずあることは明らかであり、そのような意思の有無が銃砲の部品製作行為の社会的危険性に違いをもたらす以上、それが規制方法の違いになることは、先に述べたとおり十分理由のあることと考えられるのである。
また、被告人Ｂの弁護人は、所論の中で、原判決が同被告人に対する原判示第二の事実において、その実行の着手時期を、部品一式を取り揃えたとされる平成六年一二月下旬と読む以外にない記載をしている点は、他の理由中で実行の着手時期について示されている見解と異なっており、理由齟齬であるとの口振りの部分がある。しかし、原判示第二の事実においては、部品製作行為が更に進んでよりはっきりした銃砲製造行為に発展した場合であるために、銃砲製造行為として、より異論の少ない行為をとらえて審理対象とし、その結果を判示したに過ぎないとみられるのであって、その際組立に供された部品が原判示第一事実の経過で製作されたものであることも併せて判示されている点からみて、実行の着手時期について異なった見解を判示した趣旨とは認められず、理由齟齬に当たるとはいえない。以上の次第であるから、被告人Ａの原判示の行為及び被告人Ｂの原判示第一の行為を、いずれも銃砲の無許可製造未遂罪に当たるとした原判決の法令適用に誤りはなく、論旨はいずれも理由がない。
二　法令適用の誤りの主張その二（前記中山弁護人作成名義の控訴趣意書第一の一ないし三、五、六）について
論旨は、要するに、原判決は、被告人ＡがＣ教祖Ｄ、Ｅら他のＣ信者らと意思を相通じて、自動小銃約一〇〇〇丁を製造しようと企てたと認定したが、武器の製造とは完成した部品を組み立てることをいい、したがって武器の製造について共謀したというためには、共犯者らが後日組立行為に着手するであろうことについて、部品の製作に必然的に伴う抽象的な認識の域を越えて、相当程度具体的な認識を持っていることが必要だと解すべきところ、原判決はこの点の事実関係について何も触れておらず、また、被告人Ａが右のような具体的認識を持っていたことを認めるに足りる証拠もないから、原判決には判決に影響を及ぼすことの明らかな法令適用の誤りがある、というのである。


そこで、検討するのに、自ら又は共犯者らと共謀して銃砲を完成させる意図の下に、銃砲の弾丸発射機能に直結する中核的部品の製作に着手し、社会常識上、それを製作することが銃砲の製造と直結していると受け取られる場合には、完成した部品を組み立てる段階に達していなくても、武器等製造法三一条一項にいう「武器の製造」に着手したということができることについては前述した。しかし、その場合、個々の犯人において、銃砲の完成に至る全体的態勢を細目まで認識している必要はないが、共犯者らが完成した部品を組み立て、銃砲を完成させる意思を持っていることをある程度具体的に認識していることは必要だというべきであり、その限りにおいて、所論の指摘にはもっともな点がある。所論は、原判決がその点について何も触れていないかのようにいうが、その指摘は当たらない。原判決は、被告人にその点の認識があったことを積極的に認めていることが明らかである。すなわち、原判決は、被告人Ａが、「当初は情を知らずに銃身加工等を行ってきたが、平成六年八月ころ、本件共犯者らの意図を認識した上、意思を相通じ」たと判示しており、これは同被告人が、ＤやＥらにおいて、最終的には製作した部品を組み立てて自動小銃の完成品多数を製造する意図であることを認識した上で、引き続き犯行に加功した趣旨を認定・判示した趣旨と受け取られるからである。そして、原審で取り調べられた関係証拠によると、右認定どおり、同被告人は、ＦでＮＣ旋盤のオペレーターとして、平成五年六月ころから、Ｃ幹部のＧの指示により、一二〇〇個製作するという予定の下に、Ｍ０という記号と番号の付された図面に従って銃身の外径加工をしていたもので、当初はそれが何であるか分からなかったけれども、平成六年八月ころ、同人から薬室の加工を指示された際、その精度を検査するための検査具の形状がまさに銃弾そのものであったために自分が加工しているものが銃身であることを明確に知り、またそのころＦのＮＣ旋盤チームが、同じくＧの指示で、Ｍ０という記号と番号の付された図面に従って多数の部品を各一二〇〇個宛製作するなどしていたことや、これまでＣが独力でＦなどの大がかりな建物を建築してきたこと、さらには小銃の密造をＧが独自の判断で行うとは考えられないことなどから、Ｃがこれら一連のＭ０という記号と番号が付された部品を使って大量の小銃を組み立てようとしていることを認識したのに、その後も引き続きＧやＨらＣ幹部の指示に従って銃身加工等の作業を続け、あるいはＦのＮＣ旋盤チームのリーダーとして小銃部品の製作に関与していたことが認められるのである。これによれば、共犯者らが銃砲を完成させる意思を持っていることについて必要な認識を持っていたことは明らかで、原判決の前記認定は正当ということができ、論旨は理由がない。
三　量刑不当の主張（前記中山弁護人作成名義の控訴趣意書第二、前記遠山弁護人作成名義の控訴趣意書控訴理由その二）について
論旨は、要するに、被告人Ａを懲役二年六月に、同Ｂを懲役三年に各処した原判決の量刑はいずれも重すぎて不当である、というのである。そこで、原審記録を調査して検討するのに、本件は、Ｃの出家信者であった両被告人が、教祖のＤや幹部のＥらと共謀し（被告人Ｂ）、あるいはそれらの者の意図を認識した上で同人らと意思を相通じて（被告人Ａ）、ロシア製の軍用自動小銃ＡＫ―７４を模倣した自動小銃約一〇〇〇丁を秘密製造しようと企て、山梨県下のＣ施設等に据え付けた各種の工作機械を使用して、多数の自動小銃用部品を製作し、自動小銃を製造しようとしたが、途中で警察の捜索を受け、未遂に終わったという事案及び被告人Ｂは、その過程で、Ｄほかの幹部らと共謀して、小銃一丁を完成させて製造したという事案である。
Ｃは、武装化の一環として、大量の自動小銃の秘密製造を計画し、幹部数名をロシアに派遣してＡＫ―７４の調査と資料収集を行った上、入手した銃を分解した部品の一部を密かに我が国に持ち込んで製造方法の検討を進め、多額の資金を投入して、マシニングセンター、ＮＣ旋盤、大型射出成形機、深穴ボール盤、放電加工機ほか多数の工作機械を備えた製造工場を作り、多数の信者らを動員配置して製作及びその工程管理に当たらせ、多量の特殊鋼材等を調達して主に部品の製作を続けていたものである。その間には、発見押収されたものだけでも数万点に上る多数の部品が製作されていたばかりか、かなりの殺傷能力を持つ試作銃一丁を完成し、引き続き作業の効率化と完成品の量産体制確立を目指す研究も行われていたのであって、本件は、過去に例を見ない、大規模で組織的、計画的な銃器密造事件であったことが明らかである。発覚が遅れておれば、それほど遠くない時期に、高い殺傷能力を持つ自動小銃が多数製造された可能性を否定できず、これを手にする者達のまことに特異で危険な発想と相まって、深刻な事態の発生も危倶される状態にあったと考えられるだけに、本件が社会に与えた衝撃、不安には計り知れないものがある。
本件において、被告人Ａは、ＦのＮＣ旋盤のオペレーターをする中で、当初は事情を知らないまま小銃部品の製作や銃身の外径加工をしていたが、平成六年八月ころ、上位者から銃身の薬室加工を指示された際、それが小銃の銃身であることを明確に知り、Ｃが大量の小銃を密造しようとしていることを理解したのに、その後も半年以上の間、ＮＣ旋盤チームのリーダーとして、銃身の外径加工やＮＣ旋盤による部品の製作に従事していたこと、ＮＣ旋盤チーム内における同被告人の立場や小銃部品中最も中核的な銃身の製作に関与したこと等からみて、同人が果たした役割は小さくないこと、同被告人は、Ｃが警察の捜索を想定し、組織ぐるみで完成部品等の隠匿工作を行った際、数回にわたってこれに関与したのみならず、更に捜査が進展した平成七年四月には、他の信者らとともに銃身を切断して処分するなどの罪証隠滅行為を行ったこと、こうして自己の一連の行為が危険極まりない反社会的行為と知りながら、それも修行のうちとする同Ｃの特異・異様な教えに盲従したこと等の諸事実に照らすと、犯情は軽視できず、責任は重大である。そうすると、反面、本件犯行は未遂に終わっていること、同被告人は一般の出家信者の立場にあり、犯行の全貌までは詳しく知らず、上位信者に指示されるままに従属的立場で本件に関与したものであること、比較的若年で前科がないこと、両親が指導・監督を約束し、被告人もＣ脱退の意向を一応示し、事態を考え直す態度が芽生えているやに窺われることなどの点を有利に考慮しても、同被告人を懲役二年六月に処した原判決の量刑はまことにやむを得ないものであって、これが重すぎて不当であるとは考えられない。


主        文
原判決を破棄する。
本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
理        由
検察官の事件受理申立て理由について
一本件第一審判決は、「被告人は、千葉市ａ区所在の皮膚科医院の院長で、平成五年一〇月一二日午後一時ころ、主として医薬品の卸販売を業とし、かつ、Ａ取引所の開設する有価証券市場に株式を上場しているＢ株式会社（以下「Ｂ」という。）と医薬品の販売取引契約を締結しているＣ薬品株式会社のＤ支店第一営業部次長から、同人が同契約の履行に関して入手した、Ｅとフルオロウラシル系薬剤との併用投与による重篤な副作用症例（死亡例を含む。）が発生したなどの趣旨が記載された文書を手交され、これにより、Ｂが実質上初めて開発して同年九月三日発売を開始し、同社の株価上昇のもとになっていた帯状ほう疹の新薬Ｅについて、発売直後、これを投与された患者につき、フルオロウラシル系薬剤との併用に起因した相互作用に基づく副作用とみられる死亡例が発生したとの同社の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼす重要事実の伝達を受けた者であるが、同重要事実の公表により同社の株価が確実に下落するものと予想し、信用取引を利用して同社の株式を高値で売り付けた上、株価の下落後に反対売買を行って利益を得ようと決意し、法定の除外事由がないのに、同重要事実の公表前である同年一〇月一二日午後一時五〇分ころ、Ｆ証券株式会社Ｄ支店を介し、Ａ取引所において、Ｂの株式一万株を売り付け、もって、同社の業務等に関する重要事実の公表がされる前に、同社の上場株券の売買を行った」旨、本件公訴事実と同旨の事実を認定し、右副作用症例の発生が証券取引法（平成五年法律第四四号による改正前のもの）一六六条二項四号にいう「前三号に掲げる事実を除き、当該上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの」に該当すると判断した上、被告人に同条三項違反の犯罪の成立を認めたが、原判決は、第一審判決には、前記証券取引法の関係規定の解釈適用の誤りがあるとし、これを破棄して本件を第一審に差し戻す判断をした。原判決は、その理由として、前記証券取引法一六六条二項四号は、同項一号から三号までに掲げられた業務等に関する重要事実以外の事実についての規定であり、一号から三号までの事実に相応する事実ではあるが、同時に又は選択的に、投資判断に著しい影響を及ぼすものとして四号に該当するというようなことはないとした上、本件副作用症例の発生は、公訴事実の上では同号所定の業務等に関する重要事実と主張されているが、実際には同項二号イにいう「災害又は業務に起因する損害」に該当する余地があるところ、第一審判決がまず右二号イの該当性を検討し、右副作用症例の発生による損害が同項所定の大蔵省令である会社関係者等の特定有価証券等の取引規制に関する省令の定めるいわゆる軽微基準を上回ると証拠上断定できないという理由でこれを否定しながら、その上で同法一六六条二項四号の該当性を更に検討してこれを肯定するという判断をしたのは、同項の一号から三号までと四号との間の前記関係からして誤りであり、また、右損害が軽微基準を上回るか証拠上断定できないというのであれば、第一審において、この点につき更に審理を尽くすべきであつたと説示している。
二しかしながら、原判決の右判断は、是認することができない。その理由は、以下のとおりである。
第一審判決が認定した本件副作用例の発生は、副作用の被害者らに対する損害賠償の問題を生ずる可能性があるなどの意味では、前記証券取引法一六六条二項二号イにいう「災害又は業務に起因する損害」が発生した場合に該当し得る面を有する事実であることは否定し難い。しかしながら、第一審判の認定によると、前記Ｅは、従来医薬品の卸販売では高い業績を挙げていたものの製薬業者としての評価が低かったＢが、多額の資金を投じて準備した上、実質上初めて開発し、その有力製品として期待していた新薬であり、同社の株価の高値維持にも寄与していたものであったところ、前記のように、その発売直後、同錠を投与された患者らに、死亡例も含む同錠の副作用によるとみられる重篤な症例が発生したというのである。これらの事情を始め、Ｂの規模・営業状況、同社におけるＥの売上げ目標の大きさ等、第一審判決が認定したその他の事情にも照らすと、右副作用例の発生は、Ｂが有力製品として期待していた新薬であるＥに大きな問題があることを疑わせ、同錠の今後の販売に支障を来すのみならず、Ｂの特に製薬業者としての信用を更に低下させて、同社の今後の業務の展開及び財産状態等に重要な影響を及ぼすことを予測させ、ひいて投資者の投資判断に著しい影響を及ぼし得るという面があり、また、この面においては同号イの損害の発生として包摂・評価され得ない性質の事実であるといわなければならない。もとより、同号イにより包摂・評価される面については、見込まれる損害の額が前記軽微基準を上回ると認められないため結局同号イの該当性が認められないこともあり、その場合には、この面につき更に同項四号の該当性を問題にすることは許されないというべきである。しかしながら、前記のとおり、右副作用症例の発生は、同項二号イの損害の発生として包摂・評価される面とは異なる別の重要な面を有している事実であるということができ、他方、同項一号から三号までの各規定が掲げるその他の業務等に関する重要事実のいずれにも該当しないのであるから、結局これについて同項四号の該当性を問題にすることができるといわなければならない。このように、右該副作用症例の発生は、同項二号イの損害の発生に当たる面を有するとしても、そのために同項四号に当する余地なくなるものではないのであるから、これが同号所定の業務等に関する重要事実に当たるとして公訴が提起されている本件の場合、同項二号イの損害の発生としては評価されない面のあることを裏付ける前記諸事情の存在を認めた第一審としては、同項四号の該当性の判断に先立って同項二号イの該当性について審理判断しなければならないものではないというべきである。
そうすると、原審としては、以上のような諸事情に関する第一審判決の認定の当否について審理を遂げて、本件副作用症例の発生が同項四号所定の業務等に関する重要事実に該当するか否かにつき判断すべきであったといわなければならない。したがって、これと異なり、本件副作用症例の発生が同項二号イ所定の損害の発生に該当する余地がある以上同項四号所定の右重要事実には当たらないとの見解の下に、前記のように判断して、第一審判決を破棄した原判決には、同号の解釈適用を誤った違法があり、この違法が判決に影響することは明らかであって、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認める。


主　　　文
一　原告らの請求をいずれも棄却する。
二　訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第一　請求の趣旨
一　被告らは、別紙（一）及び（二）記載の配線用引出棒を製造し、販売し、販売のために展示してはならない。
二　被告らは前項の物件を廃棄せよ。
三　被告らは各自、原告ジェフコム株式会社に対し、三四九九万二〇〇〇円及びこれに対する平成五年八月一二日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
四　訴訟費用は被告らの負担とする。
五　仮執行の宣言
第二　事案の概要
一　以下の請求原因事実については、当事者間に争いがない。１　原告【Ａ】（以下「原告【Ａ】」という。）の実用新案権と原告ジェフコム株式会社（以下「原告会社」という。）の独占的通常実施権原告【Ａ】は、左記の実用新案権（以下「本件実用新案権」といい、その考案を「本件考案」という。）を有しており、原告【Ａ】が代表者である原告会社は、本件実用新案権について独占的通常実施権を有している（但し、登録日及び登録番号については乙第二〇号証により認められる。）。
考案の名称　配線用引出棒
出　願　日　昭和五八年九月三日（実願昭五八ー一三七二二二）出願公告日　平成四年一〇月二六日（実公平四ー四五三七六）
登　録　日　平成五年八月二七日
登録番号　　第一九八〇八一八号
実用新案登録請求の範囲
「先端から根元へ順次外径寸法が増加する複数本のつなぎ竿１５…を、外径寸法の大きいものの根元から外径寸法の小さいものを挿入して先端側への引張力にて引抜けないように、かつ、伸縮自在に連結して、引出棒本体１を形成し、かつ該つなぎ竿１５…をグラスファイバー等の絶縁材質とし、さらに、該引出棒本体１の先端１６に電球６等の照明乃至目印部を、該引出棒本
体１の根元側から目視可能として付設し、
しかも、根元方向へ内側が向くように、弯曲した、線を挟んで引く引っ掛け部４、及び、先端方向へ内側が向くように弯曲した、線を挟んで押すための押し部１
４を、一本の線状部材にて連続状に形成して、
上記引出棒本体１の先端１６に設けたことを、
特徴とする配線用引出棒。」（別紙実用新案公報〔以下「公報」という。〕参照。）
２　本件考案の構成要件
本件考案の構成要件は、以下のとおり分説するのが相当である。ａ　先端から根元へ順次外径寸法が増加する複数本のつなぎ竿１５…を、外径寸法の大きいものの根元から外径寸法の小さいものを挿入して先端側への引張力にて引抜けないように、かつ、伸縮自在に連結して、引出棒本体１を形成し、ｂ　かつ該つなぎ竿１５…をグラスファイバー等の絶縁材質とし、ｃ　さらに、該引出棒本体１の先端１６に電球６等の照明ないし目印部を、該引出
棒本体１の根元側から目視可能として付設し、
ｄ　しかも、根元方向へ内側が向くように、弯曲した、線を挟んで引く引っ掛け部４、及び、先端方向へ内側が向くように弯曲した、線を挟んで押すための押し部１４を、一本の線状部材にて連続状に形成して、上記引出棒本体１の先端１６に設け
たこと
ｅ　を特徴とする配線用引出棒
３　本件考案の作用効果
イ　狭い天井裏や壁間の箇所にて、短縮して持ち込んで後に、その場で伸張して使用できて、至便である（公報４欄４１行～４４行）。
ロ　一本の線状部材をもって、連続状に、引っ掛け部４及び押し部１４を形成したから、製作が容易でかつ構造がシンプルとなり、電線を引いたり押したりする時に、他の物に不意に干渉しない。そのため容易・迅速に作業ができる（同５欄１行～５行）。
ハ　伸縮自在でありながら強く引っ張った場合にも、その引張力でつなぎ竿１５…は分離しないので、耐久性に富む（同５欄６行～８行）。ニ　感電事故の虞がなく、安全に作業できる（同５欄９行）。ホ　引出棒本体１の先端の照明ないし目印部を、作業者が根元側から目で確認しながら作業できるため、天井裏や壁間等の暗い箇所での作業が著しく容易となる（同５欄１０行～６欄２行）。
４　被告らの行為
被告らは、別紙（一）及び（二）記載の配線用引出棒を製造し、販売し、販売のために展示している（以下、別紙（一）の物件を「イ号物件」、別紙（二）の物件を「ロ号物件」という。）。
５　イ号物件及びロ号物件の構造上の特徴及び作用効果
（一）　イ号物件
（１）　構造上の特徴
Ａ　プラスチックからなる引出棒本体１０１は先端が細く、根元が太いように、順次外径寸法の変化する複数本のつなぎ竿１１５…を、伸縮自在に連続してなっている。
Ｂ　この引出棒本体１０１の先端１１６に頭部１１８が取付けられ、この頭部１１８は、根元方向へ内側が向くように弯曲した、線を挟んで引く引っ掛け部１０４と先端方向へ内側が向くように弯曲した、線を挟んで押すための押し部１１４（両者は、一本の線状部材にて連続状に形成されている。）と、先端照明用電球１０６とこれを保護するカバー１０７とを備え、先端１１６に着脱可能に接続ナット１０８で取付けている。
Ｃ　配線用引出棒である。
（２）　作用効果
前記３の本件考案の作用効果と同じである。
（二）　ロ号物件
（１）　構造上の特徴
Ｘ　プラスチックからなる引出棒本体２０１は先端が細く、根元が太いように、順次外径寸法の変化する複数本のつなき竿２１５…を、伸縮自在に連続してなっている。


Ｙ　この引出棒本体２０１の先端２１６に頭部２１８が取付けられ、この頭部２１８は、根元方向へ内側が向くように弯曲した、線を挟んで引く引っ掛け部２０４と先端方向へ内側が向くように弯曲した、線を挟んで押すための押し部２１４（両者は、一本の線状部材にて連続状に形成されている。）と、先端蛍光目印部２０６とを備え、先端２１６に着脱可能に接続ナット２０８で取付けている。Ｚ　配線用引出棒である。
（２）　作用効果
前記３の本件考案の作用効果と同じである。
６　イ号物件及びロ号物件と本件考案の対比
イ号物件及びロ号物件は、以下のとおり本件考案の技術的範囲に属する。
（一）　イ号物件について
（１）　構成の対比
イ号物件の構成Ａは、本件考案の構成要件ａ、ｂを充足する。イ号物件の構成Ｂのうち、引出棒本体１０１の先端１１６に先端照明用電球１０６を該引出棒本体１０１の根元側から目視可能として付設していることは、本件考案の構成要件ｃを充足する。
イ号物件の構成Ｂのうち、根元方向へ内側が向くように弯曲した、線を挟んで引く引っ掛け部１０４と先端方向へ内側が向くように弯曲した、線を挟んで押すための押し部１１４を、一本の線状部材にて連続状に形成していることは、本件考案の構成要件ｄを充足する。
イ号物件の構成ｃは、本件考案の構成要件ｅを充足する。
（２）　作用効果の対比
イ号物件の作用効果は、前記のとおり本件考案の作用効果と同じである。
（二）　ロ号物件について
（１）構成の対比
ロ号物件の構成Ｘは、本件考案の構成要件ａ、ｂを充足する。ロ号物件の構成Ｙのうち、引出棒本体２０１の先端２１６に先端蛍光目印部２０６を該引出棒本体２０１の根元側から目視可能として付設していることは、本件考案の構成要件ｃを充足する。
ロ号物件の構成Ｙのうち、根元方向へ内側が向くように弯曲した、線を挟んで引く引っ掛け部２０４と先端方向へ内側が向くように弯曲した、線を挟んで押すための押し部２１４を、一本の線状部材にて連続状に形成していることは、本件考案の構成要件ｄを充足する。
ロ号物件の構成Ｚは、本件考案の構成要件ｅを充足する。
（２）作用効果の対比
ロ号物件の作用効果は、前記のとおり本件考案の作用効果と同じである。
７　被告らによるイ号物件及びロ号物件の製造販売高
被告らは、平成四年一一月一日から平成五年七月末日までの間に、イ号物件及びロ号物件を合計三億四九九二万円分製造販売し、少なくとも三四九九万二〇〇〇円の利益を得た。
二　原告らの請求と被告の抗弁
原告らは、本件実用新案権又はその独占的通常実施権に基づき、被告らに対し、イ号物件及びロ号物件の製造販売、販売のための展示の停止及び廃棄を求めるとともに、原告会社は、被告らによる本件考案についての仮保護の権利の侵害行為により被告らの得た利益と同額の損害を被ったとして、被告ら各自に対し、三四九九万二〇〇〇円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成五年八月一二日から支払済みまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。イ号物件及びロ号物件が本件考案の技術的範囲に属することは前示のとおり争いがなく、被告らは、権利の濫用、先使用による通常実施権（以下「先使用権」という。）を主張して争うものである。
三　争点
１　本件考案の実用新案登録に無効事由があり、原告らの請求は権利濫用に当たるか。
２　被告らは本件考案について先使用権を有するか。
第三　争点に関する当事者の主張
一　争点１（本件考案の実用新案登録に無効事由があり、原告らの請求は権利濫用に当たるか）
【被告らの主張】
１　公知技術について
本件考案は、次の（一）ないし（四）記載のとおり、その構成要件がすべて出願前公知の特許公報又は実用新案公報に記載されており、いったんは公知の資料に基づいて拒絶査定がされたものであり、公知資料記載の発明又は考案の単なる総和に過ぎず、そこには何の進歩性もなく、各発明又は考案の効果の総和以上の予期しえない新しい効果を生ずるものでないことが極めて明らかで、本来登録されるべきでないのに誤って登録されたものである。
（一）　昭和五年実用新案出願公告第一〇〇二三号（乙第二号証）の「登録請求ノ範囲」には、「図面ニ示ス如ク長キ把持杆（１）内ニ電池（２）ヲ装置シ其ノ端子導線ヲ押釦開閉器（５）ヲ通シテ把持杆先端内ニ附設セル電球（６）ニ接続シ該電球ノ反射鏡ノ前部ニハ内方ニ傾斜セル截頭円錐形ヲナス光ノ拡散防止壁（８）ヲ設ケ且其ノ開口ヲ特殊ノ着色透光板（９）ニテ遮蔽シ把持杆先端ニハ電線指導鉤（１０）（１０ダッシュ）ヲ固着シテ成ル軍用夜間電線架設器ノ構造」と記載され、「実用新案ノ性質、作用及効果ノ要領」の欄には、「（１０）（１０ダッシュ）ハ相対向シテ曲ケラレタル電線指導鉤ニシテ把持杆（１）　ノ端部ニ固着セラレ電線ヲ是レニ掛ケテ樹木ノ枝等ニ架設スルニ供ス」との記載がある。したがって、右考案には、本件考案の構成要件ｃ及びｄに相当する技術思想が含まれている。（二）　実開昭五五ー四〇六八七号公開実用新案公報（乙第一号証）の実用新案登
録請求の範囲には、


「伸縮自在の棒の先端部に球状又は双舟艇形状の案内用部材とケーブルを引掛けるフックを設けた事を特徴とするケーブル布設棒。」と記載されている。右考案には、本件考案の構成要件ａ及びｄに相当する技術思想が含まれている。（三）　実開昭五二ー一四三六九号公開実用新案公報（乙第三号証）の実用新案登録請求の範囲には、「１　一側にケーブルとの連結部材を備え他側に引出鉤との掛止部材を備えたケーブル引出用掛止具。２　実用新案登録請求の範囲第１項記載のケーブル引出用掛止具において、連結部材を加圧によりケーブルに喰込むような金属製挟着片としたもの。３　実用新案登録請求の範囲第１項記載のケーブル引出用掛止具において、掛止部材を弾性繊維の輪状集合物で構成したもの。４　実用新案登録請求の範囲第１項記載のケーブル引出用掛止具において、連続部材を金属製又は合成樹脂製の挟着片と締付環で構成したもの。５　実用新案登録請求の範囲第１項および第３項記載のケーブル引出用掛止具において、掛止部材をてぐす又は合成樹脂繊維としたもの。」との記載があり、また、実施例第５図には引出鉤８、鉤片９、豆電球１０が示されている。両者相俟って、ここには本件考案の構成要件ｃ及びｄに相当する技術思想が含まれている。
（四）　特開昭五三ー四八八八号公開特許公報（乙第四号証）の特許請求の範囲第１項には、「引き伸しのできる中空グラスロッド状の継ぎ竿に…（中略）…電動または手動で継ぎ竿を伸縮操作する本体と…（後略）」と記載され、本件考案の構成要件ａ及びｂが示されている。
２　明細書の要旨の変更について
原告【Ａ】の本件考案の出願手続における補正は、以下のとおり、出願当初の原明細書又は図面に記載された範囲を越えて実用新案登録請求の範囲を変更したもの、すなわち明細書の要旨を変更したものといわなければならず、繰り下がった出願日を基準とすれば、本件考案は全部公知の考案というべきであるから、その実用新案登録には無効原因がある。
（一）　明細書の要旨の変更とは、実用新案登録請求の範囲に記載された事項が実
質的に変わる場合を言うと解すべきであるが、
出願公告をすべき旨の決定の送達前にした補正については、出願当初の明細書又は図面に記載された事項の範囲内である限り、実用新案登録請求の範囲を変更しても要旨の変更とはみなされない（実用新案法九条、特許法四一条）。そして、出願当初の明細書又は図面の直接表現されていなくても出願時に当業者に自明な事項は右の「記載された事項」に含まれるものと解すべきであるが、このような自明な事項に当たるというためには、その考案の技術分野では周知の事項であり、しかも、明細書に記載された考案の目的から当業者が判断すれば当然その考案に利用できることが分るような場合であって、その事項自体が明細書に記載されていたのと同視できるものであることを要する。
（二）　乙第七号証によれば、本件考案の出願当初（出願人は【Ｂ】外一名）の明細書（以下「当初明細書」という。）には、「この考案は、天井裏や壁の中等のように狭いところに配線する場合にこの引出棒を差し込み（４）又は（５）に引っ掛けて引き出すものである。従来は、このようなものはなく普通の竿や番線や鋼鉄線等を使用しているが、なにしろ手探りの作業であり、竿が長くてあつかいにくく、線は途中で障害物にあたり進まず長時間かかっておる現状である。」（（１）頁１６行～（２）頁３行）ので、このような欠点をなくし、作業能率を高め配線を正確に位置付けることができるようにするために、先端が細く、根元が太くなっている竿で、数本釣り竿のようにつなぎ合わせ伸縮自在にできるようにした引出棒で、先端に引っ掛ける部分と、結束して引くところと、線を挟んで押すところと、先端を照らす電球と、電球を保護するカバーを取り付けたもの、また、竿の継手が回らないように突出部を作り溝に差し込み、また、根元に乾電池、スイッチ、電線を巻くスプリング式自動巻き等を内蔵したものである旨記載されている。また、当初明細書添付の図面（以下「当初図面」という。）には、本件考案の斜視図、頭部の詳細図、頭部の根元の断面図が記載されている。
その後、原告【Ａ】は、【Ｂ】外一名から本件考案について実用新案登録を受ける権利の譲渡を受け、昭和六二年一月一六日付（第一次）、昭和六三年二月一七日付（第二次）及び同年七月六日付（第三次）各手続補正書を提出して三度にわたる補正を行い、その結果、出願公告、登録に至った。
第一次補正では、実用新案登録請求の範囲において、引っ掛け部と押し部について、「線を挟んで引く引っ掛け部４及び線を挟んで押すための押し部１４」（訂正明細書１頁８行、９行）と、引出棒の先端について、「引出棒本体１の先端１６に電球６等の照明乃至目印部が設けられている実用新案登録請求の範囲第１項記載の配線用引出棒」（同１１行～１３行）とする補正がされ（後者は実施態様項に関するもの）、実施例に関する説明において、「各つなぎ竿１５自体はストレート状とし」（同４頁３行）、「この引っ掛け部４及び押し部１４等の形状は種々設計変更可能である。」（同１５行、１６行）、「電球６に代えて、頭部１８の一部、又は、引出棒本体先端１６の一部に蛍光塗料を塗布したり蛍光樹脂を使用するも自由である。」（同１８行～２０行）とする補正がされた。第二次補正では、実用新案登録請求の範囲において、照明ないし目印部について、「さらに、該引出棒本体１の先端１６に電球６等の照明乃至目印部を、該引出棒本体１の根元側から目視可能として付設し、」（手続補正書７頁９行～１１行）と、引っ掛け部と押し部について、「一本の線状部材にて連続状に形成し」（同１５行、１６行）とする補正がされた。
（三）　右の補正は、当初明細書のどこにも存在しない事項であって、出願後に新規に加入された事項である。
実用新案登録請求の範囲についての補正は、当初明細書に記載のない事項を考案の必須の構成要件とするものである。しかも、これらの補正に係る技術的構成は、以下のとおり、出願時には配線用の引出棒の分野では周知の事項ではなく、しかも当初明細書に記載された考案の目的から当業者が判断すれば当然その考案に利用できることが分るような、当業者に自明な事項ではないから、これらが当初明細書に記載されていたと同視できる場合ではない。


すなわち、当初明細書では、引出棒の頭部に先端を照らす電球と電球を保護するカバーを取り付けたものであったが、第一次補正により、電球の外に目印部が付け加えられた。これは明らかに権利範囲を拡張するものであって許されない。また、当初明細書では、引出棒の先端に引っ掛ける部分と結束して引くところと線を挟んで押すところを設ける旨記載されているのに、第一次補正により、線を引く部分が「結束して引く」から「線を挟んで引く」と変更されており、引く方法が異なったものになっている。さらに、第二次補正における、引っ掛け部と押し部を一本の線状部材にて連続状に形成するとする補正については、当初明細書には全く記載がなく、当初図面第２図には引っ掛け部と押し部が一本として形成されているらしい図が記載されているが、引っ掛け部にはのこぎりの歯のような溝が刻んであるところからみて一本の線状部材ではなく鋳物であろうと思われる。形式上は範囲を限定したともみえるが、鋳物と線状部材は全く別のものであって、出願当初自明であったとはいえない。
（四）　したがって、実用新案法九条、特許法四〇条により本件考案の実用新案登録出願は、少なくとも第一次補正がされた昭和六二年一月一六日にしたものみなされる。そうすると、要旨の変更によって繰り下がった右出願の日には既に当初明細書の考案が公刊されているので、出願前公知の考案としてその実用新案登録が無効になることが明らかである。
現に、大丸興業株式会社及び被告ミノル工業株式会社（以下「被告ミノル工業」という。）が請求した無効審判事件（平成五年審判第一八〇四四号、同第二一五二〇号事件）において、平成六年一二月二六日、要旨の変更を認定したうえ、本件考案の実用新案登録を無効とする審決がなされた（乙第二〇号証）。原告【Ａ】は平成七年二月二七日右審決の取消訴訟を東京高等裁判所に提起したが、右審決が取り消される可能性は全くない。
３　ロ号物件が本件考案の実用新案登録出願前に公知公用のものになっていたこと
について
ロ号物件は、後記二【被告らの主張】１記載のとおり、本件実用新案登録出願前に、被告ミノル工業が大丸興業株式会社に製造させ、高野電機商会株式会社に販売していた（乙第六号証の１～５、第八、第九号証、第一〇号証の１・２）。他方、被告ミノル工業は、ロ号物件を、昭和五八年八月二九、三〇日に東京国際貿易センター新館において開催された「ジャンボびっくり見本市」Ｃブロックにおいて出品し、不特定多数の入場者の閲覧に供し、興味を示した多数の関係業者に手に触れさせて説明し、受注もした（乙第一二号証の１～３、第一三号証、第一六、第一七号証）。したがって、ロ号物件は、被告らが先使用権を有する商品であるにとどまらず、本件考案の出願前に公知になっていた商品である。右の見本市には、原告会社（当時の商号はデンサン工業株式会社）も、被告と同じＣブロックにおいて、本件考案に係る商品以外の従来商品を出展していた（乙第一二号証の１～３、第一六、第一七号証）。したがって、原告【Ａ】において、同業競業関係にある被告ミノル工業がロ号物件を出品していたことは、十分知悉していたはずである。このことは、原告【Ａ】がロ号物件と競合する原告製品（先端にライトをつけた配線用引出棒）について、わずか二か月後の同年一一月七日に実用新案登録出願をした（以下「別件出願」という。）ことからも容易に想像できる。ところが、原告【Ａ】は、別件出願にかかる考案が既に出願公開されていたにもかかわらず、右見本市の後に出願された本件考案についての実用新案登録を受ける権利を、本件考案の出願後実に三年以上を経過した昭和六二年一月八日に至って、被告のイ号物件及びロ号物件の製造販売の差止のためにわざわざ買い取り、明細書を三度にわたって全文訂正して考案の要旨を変更し、拡張し、審判請求をして出願公告されるや、未だ登録に至らないうちに、仮保護の権利を利用して本件訴訟を提起したものである。
４　以上１ないし３のいずれからみても、本件考案の実用新案登録には無効事由があり、原告らの請求が権利濫用に当たることは明らかである。
原告らの主張
被告らの権利濫用の主張は、以下のとおりいずれも失当というべきである。
１　公知技術についての被告らの主張について
被告らの主張は、各構成要件がそれぞれ公知のものであったとの主張であって、主張自体失当である。
２　明細書の要旨変更の主張について
被告は、本件考案の出願手続における補正は明細書の要旨を変更したものである旨主張するが、いずれも理由がない。
（一）　実用新案登録請求の範囲の補正
（１）　第一次補正における、引っ掛け部と押し部について、「線を挟んで引く引っ掛け部４及び線を挟んで押すための押し部１４」（訂正明細書１頁８行、９行）
とする補正について
当初図面第２図には、引っ掛け鍵４と線を挟み押し出し用くぼみ１４が示されており、右の第２図は公報第２図と全く同一である。これを引っ掛け部と押し部とに補正したものである。また、当初明細書に「引っ掛けやすいように内側をノコギリの刃のようになっておる鍵（４）と…線を挟んで押し出す部分（１４）（（２頁１６行～１８行）と記載されているように、引っ掛け部（４）及び押し部（１４）も、線を挟むものであることは当初明細書の記載自体から明らかである。（２）　第一次補正おける、引出棒の先端について、「引出棒本体１の先端１６に電球６等の照明乃至目印部が設けられている実用新案登録請求の範囲第１項記載の配線用引出棒」（訂正明細書１頁１１行～１３行）とする補正、及び第二次補正における、照明ないし目印部について、「さらに、該引出棒本体１の先端１６に電球６等の照明乃至目印部を、該引出棒本体１の根元側から目視可能として付設し、」（手続補正書７頁９行～１１行）とする補正について


当初明細書によると、本件考案は、「天井裏や壁の中等のように狭いところに配線する場合にこの引出棒を差し込み（４）又は（５）に引っ掛けて引き出すもの」（（１）頁１６行～１８行）であり、また、「電気、電話、消防用設備等の各工事の配線等や暗闇のところの建築物の配線、配管等の点検、その他、多目的に使用出来る」（（２）頁６行～８行）ものである。そうすると、本件考案にあっては、「棒の先端部に『目印部』」があることが必要であり、かつ、その「目印部」は「根元側から目視可能として付設する」ことが必要である。けだし、目印部がなければ、暗闇のところで本件考案に係る引出棒を使用しても意味がなく、また、その目的物が根元側から目視可能でなければ、その目的物を設けたこと自体が意味をなさないからである。
（３）　第二次補正における、引っ掛け部と押し部について、「一本の線状部材にて連続状に形成し」（手続補正書７頁１５行、１６行）とする補正について当初図面第２図に引っ掛け鍵４と線を挟み押し出し用くぼみ１４が示されており、右の第２図が公報第２図と全く同一であることは前記（１）のとおりである。そして、当初明細書の考案の詳細な説明（ロ）には、「引っ掛けやすいように内側をノコギリの刃のようになっておる鍵（４）と結束のできるリング（５）と線を挟んで押し出す部分（１４）」（（２）頁１６行～１８行）と記載されており、それらが連続状に一本の線状部材にて形成されていることは、右記載の第２図から明らかである。
（二）　実施例の記載の補正
実施例の記載の補正は、実用新案登録請求の範囲の補正と全くその性質を異にし、元来要旨の変更が問題となるものではないが、念のため反論する。（１）　第一次補正における、「各つなぎ竿１５自体はストレート状とし」（訂正明細書４頁３行）とする補正について
乙第一号証によっても明らかなように、この種の引出棒として伸縮自在棒を用いることは公知自明のことに属している。しかるに、本件考案においては、当初明細書で「根元が太くなっている…」という無用の限定を付していたので、「ストレート」のものも含まれる旨の実施例を加えたまでのことであり、その要旨を変更するものではない。
（２）　第一次補正における、「この引っ掛け部４及び押し部１４等の形状は種々設計変更可能である。」（訂正明細書４頁１５行、１６行）とする補正について引っ掛け部及び押し部等の形状については、当初図面の第１、第２図以降現在までそのまま開示されており、かつ右各図面は実施例を開示するものであるから、実用新案登録請求の範囲内で種々の設計変更が可能であることは、考案の本質からいって当然のことである。
（３）　第一次補正における、「電球６に代えて、頭部１８の一部、又は、引出棒本体先端１６の一部に蛍光塗料を塗布したり蛍光樹脂を使用するも自由である。」（訂正明細書４頁１８行～２０行）とする補正について当初明細書における実用新案登録請求の範囲には、「先端を照す電球（６）」とあり、実施例にも「電球（６）」と記載されている。しかしながら、当初図面は必ずしも電球そのものを示しておらず、本件考案の目的からすれば、必ずしも電球（６）そのものにこだわる必要はない。「先端を照らす…」ものであればよく、そのことによって目的を達することができるものである。むしろ、「先端を照らす…」と表現したことは、かえって電球（６）そのものを意味するものではなく、「根元側から目視可能」なものであり、かつ、先端を照らす機能を有するものであればよいことを示しているのである。そうすると、この記載を「電球６等の照明乃至目印部」とし、その実施例として、「蛍光塗料を塗布したり蛍光樹脂を使用するも自由である。」と補正することは、考案の要旨を変更するものではない。３　ロ号物件が本件考案の実用新案登録出願前に公知公用のものになっていたとの
主張について
ロ号物件について本件考案の実用新案登録出願前の先使用の事実は認められず（この点は争点２に関して詳述する。）、したがって、ロ号物件が本件考案の実用新案登録出願前に公知公用のものになることもない。
なお、原告【Ａ】が被告ら主張の「ジャンボびっくり見本市」の会場に行ったのは、原告会社も右見本市に展示をしていたからであり、そのついでに会場全体を見たことがあるに過ぎない。
また、被告らは、原告【Ａ】が、本件考案についての実用新案登録を受ける権利を譲り受けたことを非難するが、原告【Ａ】が別件出願をしていたとしても、先願があればその実用新案登録を受ける権利を譲り受け、自己の権利をより強いものにすることは知的所有権の社会にあっては当然のことである。二　争点２（被告らは本件考案について先使用権を有するか）
【被告らの主張】
１　ロ号物件について
（一）被告ミノル工業は、昭和五八年三月頃、訴外高野電機商会株式会社（現商号・株式会社タカノスマイル）から、釣竿を利用して電線の配線用引出棒を作れば売れるのではないかとの引合いを受け、かねて取引のある大丸興業株式会社に相談した。同社は、釣竿の製造販売部門があり、その製造技術を有していた。当時から伸縮自在の釣竿は公知の技術として存在していたが、釣竿に求められる「しなり」すなわち弾力性は配線用引出棒にはかえって適さず、また、天井裏などで配線の作業をする場合先端に発光体が必要であり、電線を引っ張ったり押し込んだりする必要からそれに適した金具がどのような構造形態であるべきかを被告ミノル工業と大丸興業株式会社が相談し、昀終的に被告ミノル工業において、先端金具の形状、ポールの径・長さ・強度・収納時の長さ等を決定し、昭和五八年七月末にはロ号物件と同一の構成と作用効果を有する物品を大丸興業株式会社に製造させ、遅くとも同年八月中にはこれを高野電機商会株式会社に販売した（乙第六号証の１～５、第八、第九号証、第一〇号証の１・２）。


なお、ロ号物件は、「釣竿の先に針金を付けただけのもの」という商品価値の低下をカバーする必要があったこと、この種の商品は薄暗い天井裏の配線にも使用するものであることから、製品化に当たって当初頭部に電球を付けた商品とすることを予定していた。しかし、電球付とするとコスト高となり販売価格を高く設定しなければならないので、被告ミノル工業は、配線用引出棒のような比較的安価な器具にコストをかけては売れないと判断し、電球の代替品として蛍光塗料を塗布することを着想し、竿の先端部分（先端等全体）につきガラス繊維クロスを透明ポリエステルで固めて透明とし、この先端部分に蛍光塗料を塗装し、これを第一弾商品として商品化したものがロ号物件である（乙第一八号証の１～４）。検乙第一号証（配線用引出棒）は、被告ミノル工業が製作したロ号物件の原初のものであり、現在のロ号物件（検乙第二号証）と構成、外観は全く同じである。（二）　原告は、誰がロ号物件の考案を完成したかを問題とするが、誰が考案を完成したかは本件訴訟とは直接関係がない。けだし、考案が完成していたからこそロ号物件が商品として完成したのであり、商品が完成していたという事実によって、考案が完成していたことは十分明白であるからである。他方、頭部形状については、製品の性質上、電線の押しと引き寄せが可能なものであればよいのであるから、誰でも任意に考えられる程度のものであり、考案者云々というような性質のものではない。ただ、当事者としては、商品として販売するための意匠上における形状を確定しただけのことである。ただ、ロ号物件を敢えて考案品とするなら、被告ミノル工業代表者が本件考案の内容を知らないで考案したものである。
しかし、被告ミノル工業は、このようなものが新規な考案に値するものとは考えていなかったので、外には多数の知的所有権を有していながら、この件については何らの出願もしていない。大丸興業株式会社の実用新案登録出願及び意匠登録出願は、あくまで同社が単独で出願したものである。
（三）　また、原告は、乙第六号証の１（大丸興業株式会社の売掛金元帳中、被告ミノル工業関係の昭和五八年八月三一日現在分）にいうＥポールは部品であり、ロ号物件でないことは明らかである旨主張するが、Ｅポールとは、大丸興業株式会社が釣竿製品と区別するために、電気用製品であることを示すＥｌｅｃｔｒｉｃの頭文字をとって名付けた名称であり、現在でも社内や外注先への連絡名称として使用されている（乙第一一号証の１～５・出荷依頼書又は出荷指図書）。この乙第一一号証の１～５は「付属部品」に関するものであるから、「Ｅポールフック」「Ｅポール用ネジ」等と表示されているが、このことは、かえって「Ｅポール」は完成品であることを示すものである。
２　イ号物件について
（一）　イ号物件がロ号物件と異なるのは、ロ号物件においては棒の先端が蛍光塗装されているのに対して、棒の先端に電球が付けられているという点だけであり、特許法上はロ号物件と同じ物品と評価されるべきである。前記１（一）のとおり、イ号物件と同一の構成を有する商品は、既にロ号物件の製品化に先立って構想されていたのであり、ロ号物件の売行きをみた上で第二弾商品として商品化することを予定していたものである。
ロ号物件は、古くから電気工事業者が「一般に市販されていた釣竿（振り出し式グラスロッド）の先端に針金を取り付けて使用していたもの」を商品化した程度のものであるから、売行きは芳しくないと予想していたが、予期に反して、昭和五八年八月二九、三〇日に東京国際貿易センター新館において開催された前記「ジャンボびっくり見本市」において需要の大きいことが確認されたので、早速第二弾商品としてイ号物件の製造に着手し、昭和五九年三月末日までには、大丸興業株式会社が製造して被告ミノル工業に納入し、被告ミノル工業が高野電機商会株式会社に販売している。
（二）　このように、コストが高くつくライトを頭部に付けたイ号物件は、特許法上はロ号物件と同じ物品と評価されるべきであるのみならず、コストの安いロ号物件を発売した後に第二弾商品として発売することを当初から予定していた商品であって、本件考案の出願前から準備していた商品であるから、ロ号物件と同様事業の目的の範囲内のものであり、先使用権の範囲内のものである。イ号物件がロ号物件と実質的に同一の製品とみなされるべきものであることは、本件考案の当初明細書では蛍光塗料について一言の記載もなかったのに、補正によってその追加記載が許され、実用新案登録を受けているという事実に徴しても明らかである。
【原告らの主張】
１　ロ号物件について
以下のとおり、ロ号物件の考案者、考案の時期が明らかでなく、図面等も存在しないから、考案自体完成していないものであり、仮に考案自体は完成しているとしても、先使用の事実はなかった。
（一）　実用新案法二六条で準用する特許法七九条によれば、「特許出願に係る発明の内容を知らないで自ら発明をし」と規定されているから、先使用権を主張する被告らは、いつ、誰がロ号物件に係る考案を完成させたのかを明らかにしなければならない。
検乙第二号証には実用新案・意匠登録申請済と記載されており、これらの出願は大丸興業株式会社によってされたものであるとのことであり（被告ミノル工業代表者）、そして、実用新案登録出願は拒絶査定を受け、意匠登録出願については昭和六〇年八月一九日意匠登録を受けた。
（二）　被告らがロ号物件について先使用の事実を証する証拠として提出するものは、いずれも信用できないものである。
（１）　乙第六号証の１には、「８・３１・Ｅポール」と記載されているだけであり、これがロ号物件であるか否かは不明である。


また、被告ミノル工業代表者は、ロ号物件の量産サンプルができたのは昭和五八年七月の半ばくらいだと供述し、その裏付けとして乙第八号証の、同年八月五日から一〇日の間に高野電機商会株式会社に納品されたとの記載を援用するが、一方、乙第六号の１（大丸興業株式会社の売掛金元帳）の記載によると、先使用された製品の代金は、八月一五日締切で同月末に被告ミノル工業から大丸興業株式会社に支払われることになるところ、乙第六号証の１のように処理日が八月三一日であれば、九月一五日締切で同月末日支払となり一か月も入金が遅れることになるから、乙第六号証の１と乙第八号証は、全く矛盾するものである。乙第八号証は、作成名義人の【Ｃ】（高野電気商会株式会社代表取締役）の名前まで被告ミノル工業においてワープロで打ったものである上、被告ミノル工業代表者は、添付図面の作図者について佐當特許事務所であると虚偽の供述をしている。（２）　乙第六号証の１、第一一号証の１～５にいう「Ｅポール」は、被告ミノル工業代表者の供述によれば部品であり、したがって、ロ号物件でないことは明らかである。
（３）　大丸興業株式会社によるロ号物件についての実用新案登録出願及び意匠登録出願の日は昭和五八年一〇月一一日であるから、もし被告らの主張のとおりにロ号物件について先使用の事実があったとすれば、実用新案登録出願も意匠登録出願も拒絶されるべきものであり、意匠登録を受けても（甲第二号証）、無効審判によって無効とされるべきものである。大丸百貨店の子会社であるという大丸興業株式会社が、右出願の二か月も前に、考案又は創作に係る製品を他人に納入することは全く考えられない。
（４）　検乙第一号証（配線用引出棒）は、被告ミノル工業代表者によればサンプルに過ぎず、検乙第一号証の製品そのものについて先使用の事実はない。しかも、検乙第一号証の先の黄色い部分と黒い部分の間にテープが付けてあり、被告ミノル工業代表者の供述によれば、これは昭和五八年の六月か七月に折れたためであるとのことであるが、昀初のサンプルができあがったのが昭和五八年六月頃というのであるから、これが六月か七月に折れるというのは不自然である。また、右のテープに経時変化がないのも不自然である。
（５）　乙第九号証（Ｅポール部品図面）は、頭部の形状が検乙一号証と全く異なるものであり、蛍光塗料の記載もない。被告ミノル工業代表者は、検乙第一号証は設計変更したものであると供述するが、その設計変更をしたという図面は存在しない。
（６）　検乙第三号証（前記「ジャンボびっくり見本市」における被告ミノル工業の展示場所の写真）では、製品の頭部の形状、構造、蛍光塗料の有無は全く分からない。
（７）　甲第二号証（大丸興業株式会社出願に係る電線配線用工具の意匠公報）によれば、登録意匠では、頭部の金具の形状は明らかであるが、蛍光塗料の有無は明らかではない。
（８）　乙第一八号の１～４（昭和五八年六月二七日付図面）は作成日のとおり作成されたものか疑わしく、仮にそうであったとしても、その頭部の形状は乙第九号証のとおりであって、ロ号物件とは異なる。
２　イ号物件について
右のとおりロ号物件自体について先使用の事実が立証されていないが、仮にこれが立証されたとしても、イ号物件はロ号物件とは別製品であるから、被告らがイ号物件についてまで先使用権を有することにはならない。考案として同じであるかどうかと、先使用権の対象として同じであるかどうかとは、別問題である。イ号物件とロ号物件とは、ともに本件考案の技術的範囲に属するが、先使用権の関係では、イ号物件の実施とロ号物件の実施とは、本件考案の技術的範囲のうちでそれぞれ異なる技術（考案）の実施である。被告らは、両者は「釣竿の先に針金を付けただけのもの」であるから同様であると主張するかのようであるが、釣竿と配線用引出棒とは技術分野を異にするものであるから、イ号物件とロ号物件とは異なるものである。
第三　争点に関する判断
一　争点２（被告らは本件考案について先使用権を有するか）について判断する。１　証拠（甲第二号証、乙第六号証の１～５、第七ないし第九号証、第一〇号証の１・２、第一一号証の１～５、第一二号証の１～３、第一三号証、第一四号証の１・２、第一六、第一七号証、第一八号証の１～４、検乙第一ないし第三号証、被告ミノル工業代表者、原告兼原告代表者、検証の結果）及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
（１）　被告ミノル工業代表者は、昭和五八年二月ないし三月頃、高野電機商会株式会社の取締役副社長である【Ｃ】から、被告株式会社マーベル（当時の商号は高橋興産株式会社。以下「被告マーベル」という。）の社員を通じ、電気配線工事の現場では魚釣り用の伸縮竿（グラスファイバー製の振出し竿。価格は二〇〇〇円から三〇〇〇円程度。）の先端に引っ掛け金具を取り付けた手作りの竿で配線工事をしているが、これを製品化してほしいとの依頼を受け、その際、見本として、魚釣り用の伸縮竿の先端に単純にＵ字状に曲げた針金を取り付けた手作りの竿を示された。
被告ミノル工業代表者は、高野電機商会株式会社の依頼に係る配線用引出棒が単純な構造であることから商品価値に疑問を持ったが、同社から第一回の注文として三〇〇本の製造を依頼されたので、これを製品化することにし、昭和五八年五月中旬頃、釣具事業部を有する商社である大丸興業株式会社（大丸百貨店の子会社）に実際の製造を依頼した。
（二）　被告ミノル工業代表者、大丸興業株式会社の【Ｄ】及び高野電機商会株式会社の【Ｃ】は、それぞれの会社における職務の一環として、配線用引出棒の構造について協議を重ねた。


被告ミノル工業は、大丸興業株式会社に対し、竿の部分の形状は魚釣り用の伸縮竿と同様（先端が細く、根元が太いように、順次外径寸法の変化する複数本のつなぎ竿を伸縮自在に連結する。）とするが、材質について、天井裏の狭い場所で使用する配線用引出棒では、通常の釣竿のように先端がしなっては正確な作業ができない等問題があることから、特に丈夫なものとするよう依頼した。大丸興業株式会社は、昭和五八年五月二〇日、竿の金型を三進精工株式会社に発注した（乙第一〇号証の１・２。大丸興業株式会社では、通常の釣竿と区別するため右開発中の製品を内部的呼称としてＥｌｅｃｔｒｉｃの頭文字をとってＥポールと称していた。同社及び後にその釣具事業部が独立した株式会社ダイコーでは、現在のイ号物件及びロ号物件もこの名称で呼んでいる。乙第一一号証の１～５）。また、この配線用引出棒は天井裏等暗い場所で使用されるものであることから、【Ｃ】の提案もあり、当初頭部に電球等照明を付けることが検討された。しかし、被告ミノル工業は、開発中の配線用引出棒の価格を一万円程度に設定する予定であったところ、その基本的な構造は当時電気配線工事の現場で使用されていた前記（一）のような手作りの配線用引出棒と同じであったので、照明を付けて価格がさらに高くなるようでは売れなくなるのではないかと考えられ、他方、右のような手作りの配線用引出棒と全く同一の構造では商品価値がないと判断されたことから、とりあえず、ガラス繊維クロスを透明ポリエステルで固めて、これに蛍光塗料を塗って蛍光目印部とし、フックと合わせて頭部としたものを製品化することとし、その売行きをみて頭部に電球を付けたものも商品化するかどうかを決めることにした。この蛍光目印部を設けることは、既に昭和五八年六月二七日には考えられていた（乙第一八号証の１～４・大丸興業株式会社の担当者が同日付で製図した「Ｅポール」の図面。それぞれ先端が細く根元が細いように外径寸法が変化する、八本の太さの異なる竿が一組となって構成され、昀先端の一本については「透明ポリ」で「蛍光色塗装」とすることが記載されている。フックの形状の記載はない。）。さらに、頭部のフックの形状は、引っ掛け部と線を挟んで押すための押し部（一本の線状の部材を折り曲げて製造する。）を備えたものにすることにし、当初は側面から見てクエスチョンマークに近い形のものが考えられていたが（乙第九号証・昭和五八年七月一六日付「Ｅポール部品」の図面）、被告ミノル工業代表者が、この構造では細い電線を引っ掛けるときに滑るおそれがあるとして、先端部をやや細く尖らせることにし、現在のロ号物件のフック形状に変更した。（三）　以上の経過を経て、ロ号物件と同一の構造上の特徴を有する配線用引出棒のサンプル（検乙第一号証）が昭和五八年七月中に完成した。さらに、被告ミノル工業代表者は、よりコストを下げるため、右サンプルのうち各つなぎ竿先端のリング状金具及びグリップの滑り止めの糸を省くことを決めてロ号物件を完成した。
こうして、同年八月上旬には大丸興業株式会社からロ号物件一〇本が被告ミノル工業に納品され、被告ミノル工業は、これを直ちに被告マーベルを通じて高野電機商会株式会社に販売した（ただし、竿の色は、現在は黄色であるのに対し、当時は茶色であった。）。商品名は、そのころ、【Ｃ】により、ケーブルキャッチャーと命名された。さらに、被告ミノル工業は、同年九月上旬に一〇〇本、同月中旬に一〇〇本のロ号物件を高野電機商会株式会社に販売し、その後も被告マーベルを通じて継続して同社に販売している。
（四）　被告ミノル工業は、昭和五八年八月二九日、三〇日に東京晴海の国際貿易センター新館で開催された「ジャンボびっくり見本市」に七五〇〇円の価格を付してロ号物件を出品したところ、予想外に好評を博し、注文も受けたことから、ロ号物件を量産することとした。
（五）　昭和五八年一一月二四日頃、本件考案の出願人の一人である【Ｂ】が、被告ミノル工業に付し、本件考案の出願書類の控えを送付して、本件考案の実用新案登録を受ける権利を買うように働き掛けたが、被告ミノル工業は、その頃には既にロ号物件を販売していたので、これを断った（その後、本件考案の実用新案登録を受ける権利は、昭和六二年一月八日に【Ｂ】外一名から原告【Ａ】に譲渡された。乙第七号証。）。
（六）　被告ミノル工業は、ロ号物件の売行きが好調なことから、当初の構想どおり先端に電球を取り付けた配線用引出棒すなわちイ号物件も、ロ号物件より多少値段が高くても売れるという見通しがついたので、昭和五九年三月頃、イ号物件の販売を開始した。
以上の事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。２　原告らは、被告ら提出の証拠について種々論難するが、以下のとおりいずれも失当である。
（一）　原告らは、乙第八号証にロ号物件が昭和五八年八月五日から一〇日の間に高野電機商会株式会社に納品されたとの記載があり、一方、乙第六号証の１（大丸興業株式会社の売掛金元帳）の記載によると、先使用された製品の代金は八月一五日締切で同月末に被告ミノル工業から大丸興業株式会社に支払われることになるところ、乙第六号証の１のように処理日が八月三一日であれば九月一五日締切で同月末日支払となり、一か月も入金が遅れることになるから、乙第六号証の１と乙第八号証は全く矛盾するものである旨主張するが、売掛金元帳（乙第六号証の１）で八月三一日が処理日となっていることと、それ以前に大丸興業株式会社から被告ミノル工業に納品されたロ号物件が高野電機商会株式会社に納品されたとする乙第八号証の記載とは、何ら矛盾しない。
乙第八号証は、作成名義人の【Ｃ】（高野電気商会代表取締役）の名前まで被告ミノル工業においてワープロで打ったものであるが、だからといってその一事をもって信用性が否定される理由はない。また、乙第八号証の添付図面は、訴状添付の別紙（二）ロ号配線用引出棒の図面を複写したものであることは明らかであるが、被告ミノル工業代表者がその作図者について佐當特許事務所である旨供述したのは、被告ミノル工業代表者自らが乙第八号証の作成に関与していないため、被告ミノル工業が本件考案の実用新案登録の無効審判請求を委任した（乙第二〇号証）弁理士（佐當国際特許事務所）が作図したと勘違いしたことによるものであると推認されるから、被告ミノル工業代表者の右の供述を虚偽であるとして非難するのは当たらない。


（二）　原告らは、乙第六号証の１、第一一号証の１～５にいう「Ｅポール」は部品であり、したがって、ロ号物件でないことは明らかである旨主張するが、乙第一一号証の１～５には「Ｅポール　フック」「Ｅポール用ネジＭ２Ｘ１６」「Ｅポールソケットホルダー」などと記載されており、「Ｅポール」自体は完成品（ロ号物件）を意味すると解される。
（三）　原告らは、被告らの主張のとおりにロ号物件について先使用の事実があったとすれば、大丸興業株式会社による実用新案登録出願も意匠登録出願も拒絶されるべきものであり、意匠登録を受けても（甲第二号証）無効審判によって無効とされるべきものであるから、大丸百貨店の子会社であるという大丸興業株式会社が右出願の二か月も前に考案又は創作に係る製品を他人に納入することは全く考えられない旨主張するが、そのようなことはありえないことではなく、特に異とするに足りない。このことは、大丸興業株式会社が大丸百貨店の子会社であることによって何ら左右されるものではない。
（四）　原告らは、検乙第一号証の製品そのものについて先使用の事実はない、乙第九号証（Ｅポール部品図面）は、頭部の形状が検乙第一号証と全く異なるものであり、蛍光塗料の記載もなく、その設計変更をしたという図面は存在しない、検乙第三号証（「ジャンボびっくり見本市」における被告ミノル工業の展示場所の写真）では、製品の頭部の形状、構造、蛍光塗料の有無は全く分からない、甲第二号証（大丸興業株式会社出願に係る電線配線用工具の意匠公報）によれば、登録意匠では頭部の金具の形状は明らかであるが、蛍光塗料の有無は明らかではない、乙第一八号の１～４（昭和五八年六月二七日付図面）は作成日のとおり作成されたものか疑わしく、仮にそうであったとしてもその頭部の形状は乙第九号証のとおりであってロ号物件とは異なるなどと論難する。
しかし、乙第九号証、第一八号証の１～４により、昭和五八年七月一六日までに頭部のフックの形状を除きロ号物件と同一の構造上の特徴を有する配線用工具が設計されていたことは明らかである。また、製品開発の過程で設計変更がされるのは通常のことであり、その後、同月中にフックの形状を現在のロ号物件のように変更した検乙第一号証の製品がサンプルとして完成し、さらにコスト削減のため各つなぎ竿先端のリング状金具及びグリップの滑り止めの糸を省くことが決められてロ号物件が昀終的に製品化されたことは、前記１冒頭掲記の各証拠及び弁論の全趣旨により優に認定することができる。
（五）　なお、甲第三号証の１～６、第四号証の１～４、第五、第六号証の各１～６、第七号証の１～４、第八号証の１～７、第九号証の１～５によれば、被告ミノル工業は雑誌「電気と工事」に継続的に広告を掲載していたにもかかわらず、ロ号物件について広告をしたのは昭和五九年一月からであることが認められるが、ロ号物件は、当初は高野電機商会株式会社向けに製造された製品であり、本格的な製造は遅れたものであるから、右事実をもって被告ミノル工業がロ号物件の製造販売を開始したのは昭和五九年一月であるとすることはできない。３　前記認定した事実に基づき、被告らが本件考案について先使用権を有するか否かについて検討する。
（一）ロ号物件については、前記認定事実によれば、被告ミノル工業代表者は、実際の製造を担当した大丸興業株式会社の【Ｄ】及び昀初に提案をした高野電機商会株式会社の【Ｃ】とも協議の上、職務の一環として、本件考案の内容を知らないでその考案をし（１（一）ないし（三））、被告ミノル工業は、大丸興業株式会社に実際の製造を依頼して、昭和五八年八月上旬には同社からロ号物件の納入を受け、これを被告マーベルを通じ高野電機商会株式会社に販売しており（１（三））、同月二九日、三〇日の「ジャンボびっくり見本市」でもロ号物件の注文を受けていた（１（四））、というのであるから、被告らは、本件考案の実用新案登録出願（昭和五八年九月三日）の際に現にロ号物件に係る考案の実施であるその製造販売の事業をしていたものと認められ、したがって、被告らは、本件考案についてロ号物件の製造販売、販売のための展示の範囲内で先使用権を有するものというべきである。
（二）　次に、イ号物件は、ロ号物件が頭部２１８に蛍光塗料を塗布した蛍光目印部２０６を有するものであるのに対して、頭部１１８に照明用電球１０６を有する点のみが相違するところ、前記認定事実によれば、被告ミノル工業としては、もともと頭部に電球等照明を付けた配線用引出棒を構想していたが、コストの関係でとりあえず、ガラス繊維クロスを透明ポリエステルで固めてこれに蛍光塗料を塗って蛍光目印部とし、これとフックを合わせて頭部としたものを製品化することとし、その売行きをみて頭部に電球を付けたものも商品化するかどうかを決めることにしていたものであり（１（二））、昭和五九年三月頃にはイ号物件の販売を開始した（１（六））、というのであるから、イ号物件に係る考案自体はロ号物件に係る考案の完成と同時期に完成しており、被告らは、本件考案の実用新案登録出願の際に現にイ号物件に係る考案の実施であるその製造販売の事業の準備をしていたものと認められる。のみならず、先使用権は、実用新案登録出願の際に当該先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された考案と同一性を失わない範囲内において変更された実施形式にも及ぶものであるところ、ロ号物件のように引出棒本体の先端に蛍光目印部を設けたものも、イ号物件のように電球を付けたものも、本件考案と同一の技術思想の範囲内にあり、単に実施形式を異にするに過ぎないことは、本件考案の実用新案登録請求の範囲自体及び明細書の記載（公報４欄１０行～１３行）から明らかであるから、ロ号物件の製造販売に基づく先使用権の効力は、イ号物件の製造販売にも及ぶというべきである。したがって、被告らは、イ号物件の製造販売、販売のための展示に関しても、本件考案について先使用権を有するものというべきである。
二　結論
以上のとおり、被告らは本件考案についてイ号物件及びロ号物件の製造販売、販売のための展示の範囲内で先使用権を有するものであるから、原告らの被告らに対する請求は、その余の点について判断するまでもなくすべて理由がないというべきである。
（裁判官　水野武　小澤一郎　本吉弘行）
別紙実用新案公報（省略）
別紙（一）
イ号配線用引出棒
一、図面の簡単な説明
第１図　全体斜視図である。
第２図　短縮状態の側面図である。