（三）　そこで、以上の観点から、本件処分の適法性について判断する。（１）　まず、前記一３で認定したとおり、本件危険区域内においては、現在、本件処分に係る事業に伴って設置されている本件ダムが一因となって洪水災害が発生するおそれがあると認められるところ、その点について本件処分時には事情が異なっていたと認められる事実は存しないから、右洪水災害のおそれは、本件処分時においても存したものと認められる。しかし、本件処分当時、原告らが、本件危険区域内に有していたのは農地であるから、洪水災害が生じたとしても、農作物等に対する財産的な被害は生ずるものの、生命、身体に対する被害はもとより、家屋や家財道具に対する被害が生ずるおそれもほとんどなかったものと認められる。そして、農作物等に対する被害のうち、本件ダムに関係する部分は、中部地方建設局長、長野県知事、飯田市長及び中部電力の間で昭和四一年四月一六日付けで締結された協定に基づき、中部電力によって補償されることになっており（前記第二の一４、右１（二）（２）（イ）（ｃ）、その協定には、特に期間についての限定はない（乙二〇）。
また、既に第二の一４で判示したとおり、中堤防計画が実施されたことに伴い、本件危険区域内には、住居の用に供する建築物を建築してはならないこととなり、それまで存した家屋はすべて区域外に移転している。そして、本件危険区域内に住居の用に供する建築物を建築してはならないこととなったことやそれまで存した家屋が区域外に移転したことについては、右１（二）（２）（ウ）認定のとおり、中部電力によって補償がされている。
したがって、被告が本件処分をするに当たっては、右のような事情を斟酌することも許されるというべきである。
（２）　次に、洪水防止のために、右１認定のとおり、種々の対策が講じられている。このうち、地上げ計画については、本件処分当時は、いまだ実施されていなかったが、右１（二）（３）（ア）で認定したとおり、既に計画が立てられ、実施されることが決定していたのであるから、本件処分に際しては、そのような事情も考慮することができるというべきである。
なお、原告らは、地上げ計画の安全性に疑問があるとして、種々主張する（前記第二の二２（二）（３）（イ））が、次のとおり、地上げ計画に特に不合理な点があるとは認められない。
（ア）　盛土の標高に関する説明の矛盾（前記第二の二２（二）（３）（イ）（ａ））
証拠（乙九四）によると、地上げ計画の事業完成後の盛土の標高は川路地先で三七六・八メートルであると認められる。これに対し、工事実施基本計画に定められた時又時点の計画高水位は、乙五五号証によると、三七八・一四メートルであるのに対し、甲一三九号証によると、三七六・三七メートルである。いずれが正しいかについて、これを明らかにする証拠はないが、仮に三七六・三七メートルが正しく、川路地先の盛土高が、さらに上流の時又の計画高水位より高いとしても、そのことから直ちに地上げ計画の安全性に疑問があり、同計画が不合理なものであるとすることはできない。
（イ）　五八災の洪水規模の把握（前記第二の二２（二）（３）（イ）（ｂ））地上げ計画の整備水準である毎秒約三八〇〇立方メートル（天竜峡地点）は、五八災における天竜峡のピーク流量を基に定められたものであるところ、証拠（証人Ｌ）によると、この流量は、当時の観測所（時又地点）の水位及び流量の記録、本件ダムにおける水位及び流量の記録、降雨量等を基に、国（建設省）において、計算によって求めたものであると認められ、そのように定めたことについて特段不合理な点は認められないから、右流量に基づいて整備水準を定めることが不合理であるということはできない。
（ウ）　洪水の流出パターンの変化（前記第二の二２（二）（３）（イ）（ｃ））将来、生活様式の変化等によって洪水の流出パターンが変化することがあるのか、そういうことがあるとしても、それがどのような形で現われるのかについては、それを具体的に認めるに足りる証拠はない（甲一一〇号証には、そのようなことが生じるおそれがある旨の指摘があるが、将来の状況について具体的に述べるものではない。）。したがって、地上げ計画が、このような将来における洪水の流出パターンの変化を考慮していないとしても、そのことから、直ちに地上げ計画が不合理なものであるということはできない。
（エ）　盛土による水位への影響（前記第二の二２（二）（３）（イ）（ｄ））証拠（乙九二、九三、証人Ｉ、同Ｌ）によると、地上げ計画で従来洪水が氾濫していた部分を盛土することについて、国（建設省）では、模型実験、水位計算等によって検討した結果、この盛土部分は、洪水時にいわゆる死水域となる部分であるから、洪水がピーク時に流下する有効断面を侵すことにはならず、また、洪水の主流部と死水域との間の流れの乱れが無くなることにより、エネルギーの損失が小さくなって、洪水の主流部の流速が増すため、ピーク時における水位はほとんど変わらないとの結論を得たものと認められ、この推論の過程に特段不合理な点は認められ
ないから、
盛土による水位への影響があるから地上げ計画は安全性に問題があると認めることはできない。
（オ）　本件水位計算（前記第二の二２（二）（３）（イ）（ｅ））（ａ）　証拠（乙九四）によると、本件水位計算の結果では、川路三地区における盛土高と断面水位との高低差は、最も差が少ないところで一〇センチメートルであると認められるが、これが水位計算上の条件設定による誤差の範囲であると認めるに足りる証拠はない。
（ｂ）　証拠（乙九四）によると、本件水位計算では、五八災洪水の痕跡水位を基に計算していると認められる。証拠（証人Ｌ）によると、この痕跡水位は、国（建設省）において、洪水痕跡のデータを基に、水しぶき等による影響を排除した合理的な値を求めたものであると認められ、この痕跡水位が特段不合理なものであるとは認められない。
（ｃ）　証拠（乙二二）及び弁論の全趣旨によると、川路地先では地上げ計画による盛土後においても、流路はわん曲していると認められる。証拠（証人Ｌ）によると、国（建設省）においては、このわん曲は、それほど大きくなく、水位計算に当たって考慮する必要はない旨の判断をしていると認められ、この判断を誤りとする証拠はない。


平成九年（ワ）第八九五五号特許権侵害差止請求事件
判                  決
原          告                  雪印乳業株式会社右代表者代表取締役              【Ａ】右訴訟代理人弁護士              品川澄雄同                              吉利靖雄右補佐人弁理士                  【Ｂ】同                              【Ｃ】同                              【Ｄ】被          告                  麒麟麦酒株式会社右代表者代表取締役              【Ｅ】右訴訟代理人弁護士              片山英二同                              北原潤一同                              林　康司右補佐人弁理士                  【Ｆ】同                              【Ｇ】
主                  文
原告の請求をいずれも棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
事実    及び    理由
第一原告の請求
一被告は、別紙「物件目録」一記載の物件（以下「被告遺伝子組換ＥＰＯ」という。）を製造し、使用してはならない。
二被告は、別紙「物件目録」二記載の物件（以下「被告製剤」という。）を製造し、販売してはならない。
三被告は、その所有に係る被告遺伝子組換ＥＰＯ及び被告製剤を廃棄せよ。四被告は、被告製剤について、販売のために宣伝広告してはならない。
第二事案の概要
本件は、「酸性糖タンパク質」についての特許権を有する原告が、被告の製造する遺伝子組換エリスロポエチン及びこれを使用した製剤は、いずれも原告の右特許権を侵害するものであるとして、被告に対し、それらの製造の差止め及び廃棄、製剤の販売の差止め等を求めている事案である（以下、エリスロポエチンを「ＥＰＯ」と略称することがある。）。
一争いのない事実
１原告は、主に乳製品及びその他の食品を製造販売し、医薬品等の製造販売をも業とする株式会社であり、被告は、ビール等の酒類、食料品及び医薬品等の製造販売を業とする株式会社である。
２原告は、左記の特許権（以下「本件特許権」といい、その発明を「本件発明」という。）を有している。
発明の名称      酸性糖タンパク質
出願年月日      昭和五八年二月二一日
出願番号      特願平二－三六六九〇号
分割の表示      特願昭五八－二六三九九号の分割
登録年月日      平成八年五月一七日
特許番号      第二五一九五六一号
３本件発明に係る明細書（平成六年九月五日付け手続補正書による補正後のもの。以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の記載は、次のとおりである。
「次の（ａ）～（ｅ）の性質を示す酸性糖タンパク質；（ａ）ゾジウム    ドデシルサルフェート（ＳＤＳ）電気泳動を行ったエリスロポエチンで免疫した動物の脾臓細胞とミエローマ細胞とを細胞融合させたハイブリドーマ細胞より得られ、ＳＤＳ処理をしたエリスロポエチンに結合性を有する抗エリスロポエチンモノクローナル抗体を用いて、あらかじめＳＤＳ処理を行ったエリスロポエチン含有液を精製することによって得ることができ、（ｂ）少なくとも約四五，〇〇〇単位／㎎タンパク質以上のエリスロポエチン比
活性を有し、
（ｃ）ＳＤＳ－ＰＡＧＥ法で分子量三〇，〇〇〇～四〇，〇〇〇を示し、（ｄ）セファデックス（ファルマシア製）によるゲル濾過法で分子量四五，〇〇
〇～六五，〇〇〇を示し、
（ｅ）逆相カラムを装置した高速液体クロマトグラフィー分析により単一のピークを示す。」
４本件発明の構成要件を分説すると、次のとおりである（以下、分説された各構成要件を、その符号に従い「構成要件一」、「構成要件二ａ」のように表記する。なお、構成要件二が更に他の一定の性質を有する酸性糖タンパク質であることをも含意するかどうかについては、争いがある。）。
「一酸性糖タンパク質であること。
二該酸性糖タンパク質は、次のａないしｅの特徴又は性質を示すこと（なお、ａが性質を示したものかどうかについては、争いがある。）。ａゾジウム    ドデシルサルフェート（ＳＤＳ）電気泳動を行ったエリスロポエチンで免疫した動物の脾臓細胞とミエローマ細胞とを細胞融合させたハイブリドーマ細胞より得られ、ＳＤＳ処理をしたエリスロポエチンに結合性を有する抗エリスロポエチンモノクローナル抗体を用いて、あらかじめＳＤＳ処理を行ったエリスロポエチン含有液を精製することによって得ることができること。ｂ少なくとも約四五，〇〇〇単位／㎎タンパク質以上のエリスロポエチン比活性を有すること。
ｃＳＤＳ－ＰＡＧＥ法で分子量三〇，〇〇〇ないし四〇，〇〇〇を示めすこと。ｄセファデックス（ファルマシア製）によるゲル濾過法で分子量四五，〇〇〇ないし六五，〇〇〇を示すこと。
ｅ逆相カラムを装置した高速液体クロマトグラフィー分析により単一のピークを示すこと。」
５被告は、被告遺伝子組換ＥＰＯを製造し、これを使用して被告製剤を製造し、販売しており、また、被告製剤について、医療機関にパンフレットを配布したり、人工透析専門医家向け月刊雑誌上に記事を掲載するなどして、その販売のための宣伝広告をしている。
６被告遺伝子組換ＥＰＯは、少なくとも以下の特徴を有する遺伝子組換ヒトエリスロポエチンである。
（一）酸性糖タンパク質であり、
（二）以下の測定法により、約二一万単位／㎎タンパク質のin   vivoエリスロポ
エチン比活性を有し、
活性測定法：正常マウス法［Hayakawa,T.et.al.Biologicals,vol.20,243-251(1992)]タンパク質定量法：Lowry法（標準タンパク質：牛血清アルブミン）[Lowry,O.H.,et.al.,J.Biol.Chem.,vol.193,265-(1951)]（三）セファデックスＧ一〇〇（ファルマシア社製）によるゲル濾過法で、約五
六，〇〇〇の分子量を示し、
（四）逆相カラムを装置した高速液体クロマトグラフィー分析により別紙記載のとおりのクロマトチャートを与える。
７被告遺伝子組換ＥＰＯは、構成要件一及び構成要件二ｄを充足する。
二争点


被告遺伝子組換ＥＰＯ及び被告製剤が本件発明の技術的範囲に属するか。１被告遺伝子組換ＥＰＯが構成要件二ａを充足するか。２被告遺伝子組換ＥＰＯが構成要件二ｂを充足するか。３被告遺伝子組換ＥＰＯが構成要件二ｃを充足するか。４被告遺伝子組換ＥＰＯが構成要件二ｅを充足するか。５構成要件二が更に他の一定の性質を有する酸性糖タンパク質であることをも含意するか。
三当事者の主張
１争点１（構成要件二ａの充足性）について
（原告の主張）
（一）本件発明は、新規な酸性糖タンパク質に関する発明であって、その技術的意義は、「特定のモノクローナル抗体と結合し得る」という特性を利用して、エリスロポエチンを不純物タンパク質を実質的に含まない純粋なタンパク質として初めて取得したことにある。すなわち、これまでの【Ｈ】博士らによって採用された方法で得られるヒトエリスロポエチン（以下「【Ｈ】ＥＰＯ」という。）には五〇％を超える不純物タンパク質が含まれていたが、本発明者らは、その原因としてＳＤＳ電気泳動法においてヒトエリスロポエチンに近接して泳動される不純物たるタンパク質の混入が避けられないことを見出し、これを効率よく除去するために、ＳＤＳ処理（ＳＤＳを混合し、加熱処理すること）を行ったヒトエリスロポエチンには結合するがＳＤＳ処理を行った該不純物タンパク質とは結合しないモノクローナル抗体の作製に成功し（本判決末尾添付の特許公報〔以下「本件公報」という。〕三欄二一行ないし三二行）、これを用いて「ヒトエリスロポエチン」を初めて該不純物タンパク質を含まない実質的に純粋なタンパク質として取得したものである。したがって、本件発明に係る酸性糖タンパク質たるエリスロポエチンは、これまで取得されたことのない実質的に純粋なエリスロポエチンであって、新規な物質であり、構成要件二ａは、その酸性糖タンパク質の性質の一つを示すものである。構成要件二ａに掲げられた製法を経て得られた物たるエリスロポエチンには、構成要件二ａのプロセスを経て初めて付与される性質が備わるが、この性質とは、本件発明の対象たるエリスロポエチンが良く精製されていることであり、この点で従来の技術と区別できるものであって、例えば構成要件二ｄの「セファデックス（ファルマシア製）によるゲル濾過法で分子量四五，〇〇〇～六五，〇〇〇を示す」ことや、構成要件二ｅの「逆相カラムを装置した高速液体クロマトグラフィー分析により単一のピークを示す」ことなどを挙げることができる。そして、構成要件二ａに掲げられた手順に従って有効成分を回収したところ、構成要件二ｂないしｅの性質を有する物質が得られれば、構成要件二ａの性質を示すものといえる。（二）被告は、構成要件二ａについて、本件明細書の特許請求の範囲に記載された「精製することによって得ることができ」という表現を捉えて、これを「精製することによって得ることができた」という製法要件であると解し、本件発明に係る目的物質は、当該製法要件に掲げられた方法によって得られたものに限定されると主張している。
しかし、本件明細書の特許請求の範囲には、
「次の（ａ）～（ｅ）の性質を示す酸性糖タンパク質；（ａ）ソジウム    ドデシルサルフェート（ＳＤＳ）電気泳動を行ったエリスロポエチンで免疫した動物の脾臓細胞とミエローマ細胞とを細胞融合させたハイブリドーマ細胞より得られ、ＳＤＳ処理をしたエリスロポエチンに結合性を有する抗エリスロポエチンモノクローナル抗体を用いて、あらかじめＳＤＳ処理を行ったエリスロポエチン含有液を精製することによって得ることができ、（以下省略）」と明確に記載されており、構成要件二ａは、本件発明に係る目的物質である酸性糖タンパク質の「性質」の一つを示していることが明らかである。そして、「特定のモノクローナル抗体を用いて精製することによって得ることができる」というのは、「特定のモノクローナル抗体と結合し得る」、そして「その結合体からその物を回収できる」ということを意味しており、構成要件二ａが「性質」の一つを示すことは、一般に特定のモノクローナル抗体と結合するという性質が、分子量が小さい通常の有機化合物の特定手段として、融点、赤外線吸収スペクトル、核磁気共鳴スペクトル等によるのに匹敵する、あるいはこれらを凌駕する優れた精密かつ緻密な手段であることからも裏付けられる。
仮に、構成要件二ａが性質ではなく、製法について示しているものであるとしても、本件発明の技術的範囲をその製法によって得られたものに限定して解釈すべきではない。我が国の物質特許の運用基準においては、「製造方法のみによる特定は認められない。」という原則が維持されているが、このことは、物質特定の手段として製造方法を請求項に記載した場合の技術的範囲がその製造方法で製造されたものに限られないことを意味している。近時の東京高等裁判所判決（東京高判平成九年七月一七日・判時一六二八号一〇一頁）も、右の運用基準を支持しており、我が国においては、製法規定付き物質クレームが当該製法で製造されたものに限定されないという解釈と実務が定着している。
（三）原告が被告製剤に含まれる有効成分を構成要件二ａに掲げられた手順に従って回収するという実験をしたところ、本件発明に係るモノクローナル抗体に対して結合性があり、かつ、構成要件二ｂないしｅに示された性質を有する物質が得られた（甲第七号証の一）。また、被告の研究者作成の論文（甲第六号証）には、遺伝子組換エリスロポエチンを、構成要件二ａと同様、ＳＤＳ処理して得られた変性エリスロポエチンを抗原として作製したモノクローナル抗体を固定化した吸着カラムに、ＳＤＳ処理した遺伝子組換エリスロポエチンあるいはＳＤＳ処理をしない遺伝子組換エリスロポエチンを流したところ、いずれの場合もカラムに吸着されたことが記載されており（一八〇頁右欄一七行ないし二七行参照）、被告遺伝子組換ＥＰＯが本件発明に必須の抗体と結合する性質を有することが裏付けられる。したがって、被告遺伝子組換ＥＰＯが構成要件二ａの性質を示すことは明らかである。（四）被告は、本件発明に係る酸性糖タンパク質は、ＳＤＳ処理によって立体構造が変化して抗体の結合性が異なったものであり、天然のエリスロポエチンとは異なる物質であると主張している。


しかしながら、立体構造については、本件明細書の特許請求の範囲には全く記載されていない。そもそも、タンパク質化学の分野でタンパク質の精製に際してＳＤＳ処理を行うということは、単に複雑な立体的三次元構造を有しているタンパク質にＳＤＳを作用させて、一時的にこれを線状構造に変化させるとともにＳＤＳの付加による負の電荷を当該分子に与えて精製を容易にすることを目的とするものに過ぎず、構造の変化したタンパク質を最終目的物質として得るために行うのではない。このことは、当該技術分野の常識に属することであって、ＳＤＳ処理によって分離精製を行った後は、当然にＳＤＳを脱離させて元の三次元構造を復元させるのである。そして、ＳＤＳ処理とエリスロポエチン活性は、技術常識上両立し得ないものであり、エリスロポエチンは、ＳＤＳ処理された状態では本来の生理活性を有し得ないが、ＳＤＳを脱離させると生理活性を有するに至るものである。もし本件発明に係るエリスロポエチンについてＳＤＳ処理による構造変化が起こっているとするならば、当然エリスロポエチンとしての生理活性も失われてしまうことになる。したがって、本件特許発明の酸性糖タンパク質は、ＳＤＳが除かれた、ＳＤＳと結合していないエリスロポエチンであり、抗体に対する結合性やタンパク質の立体構造が天然のエリスロポエチンとは異なる物質ではない。たしかに、本件明細書の発明の詳細な説明（本件公報一三欄一二行ないし一四欄四行）には、本件発明に係る酸性糖タンパク質が「ＳＤＳ処理を行ったエリスロポエチンに対して強い結合性を有し、天然のエリスロポエチンに対してはゆるやかな結合性を有する抗エリスロポエチンモノクローナル抗体に強い結合性を有する。」という特性を有する旨の記載がある。しかし、ＳＤＳ処理された状態では本来の生理活性を発揮し得ないことは、当業者がよく理解しているところであり、また、エリスロポエチン活性の測定に際しては、その溶液が緩衝液によって希釈され、この希釈状態ではＳＤＳがエリスロポエチンから除去され、エリスロポエチン本来の三次元構造が復元されることも、当業者が当然容易に理解するところである。そうすると、本件明細書の右記載については、常識ある専門家やＳＤＳ処理の目的と意義を理解している当業者であれば、「ＳＤＳ処理された時」といった趣旨の言葉を補って解釈するのが当然である。そして、本件明細書の発明の詳細な説明（本件公報四欄二二行ないし二三行）に本件特許発明に使用するための抗体の特性が記載されていることから明らかなように、「強い結合」とはＳＤＳ処理したエリスロポエチンに対する反応のことであり、「ゆるやかな結合」とは抗体から離脱したエリスロポエチンのことであるのは自明である。
また、本件明細書の発明の詳細な説明（本件公報九欄二五行ないし三四行）には、ＳＤＳ処理を行った抗原エリスロポエチンが五〇，〇〇〇単位のエリスロポエチン比活性を有している旨の記載があるが、これについても、本来のエリスロポエチンを復元させてその活性を測定しているのであり、常識ある当業者がこれを構造が変化したエリスロポエチンの活性を測定したものと理解することはあり得ない。さらに、原告は、平成四年一一月二四日付け意見書（乙第五号証の三）において、「ＥＰＯをＳＤＳ処理を行い、タンパク質の立体構造が変化したものを抗原として作成したモノクローナル抗体が発明上必須となっています。ＳＤＳ処理によりタンパク質の立体構造が変化することにより、タンパク質の抗原性が変化したＥＰＯに対して結合性を有しているモノクローナル抗体によって、初めて本願発明の目的が達成可能となったのであり、引用刊行物２とは全く異なる技術であります。本願発明は、ＥＰＯのなかでも特にこのような立体構造が変化し、かつ、ＥＰＯ活性を有する酸性糖タンパク質を対象とするものであります。」と記載しているが、その真意は、ＳＤＳによって立体構造が変化したエリスロポエチンに対する抗体を得て、この抗体を用いてＳＤＳ処理されたエリスロポエチンを結合させ、そして抗体から離脱させることによって、元の構造に戻ったエリスロポエチンを得ることができるとの趣旨である。抗体が発明上必須であること、抗体が結合して回収される酸性糖タンパク質が構造変化しているものであることは、本件発明に使用する抗体の特性と回収の工程での現象を説明したものであって、本件発明の対象であるエリスロポエチンについて言及したものではない。
本件特許発明に係る酸性糖タンパク質がＳＤＳと結合していないエリスロポエチンであることは、本件明細書の特許請求の範囲全体の記載から明らかであり、ＳＤＳの除去工程については、特許請求の範囲の「精製によって得ることができ」という記載に含まれているというべきである。
（被告の主張）


（一）（１）構成要件二ａは、本件発明の対象物を製造方法によって特定したものであり、本件発明に係る酸性糖タンパク質は、同構成要件に掲げられた製造方法（精製方法）によって得られたものに限定されると解すべきである。すなわち、特許庁の「物質特許制度及び多項性に関する運用基準（昭和五〇年一〇月）」によれば、化学物質を特定するに当たって特許請求の範囲に製法の記載が認められる場合とは、化合物名、化学構造式又は性質のみで十分特定できない場合とされており、化学物質の発明において特許請求の範囲にその製法が記載されている場合には、それ以外の構成要件のみをもってしては目的物は特定しえず、製法以外の特許請求の範囲記載の構成要件のみを基準として右目的物と第三者の製造販売する物の同一性を判断することはできない。そうすると、製法によって発明の目的物が特定されている特許発明の場合、第三者としては、異なる製法を用いて製造された物についてまでこれが特許発明の目的物と同一であるとして特許侵害の責を負わされると、不測の損害を被ることとなる。他方、出願人としては、本来、特許発明の目的物につきその構造を解明しこれを用いて特許請求の範囲において明確に特定することができたのに、係る手間を省き安易に製法による特定をすることで先願の地位をいち早く確保することを選択した以上、第三者が右製法とは異なる製法によって物を製造した場合にこれに対して権利行使することができなかったとしても、その不利益は自ら甘受すべきというのが公平に合致する。したがって、その発明の技術的範囲は、当該製法によって製造された物に限られるというべきである。米国の判例においても、製法によって特許発明の目的物を特定したクレーム（いわゆる「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」）の場合、その特許発明の技術的範囲は当該プロセスによって製造された物に限定されるとの考えが支配的である。本件明細書において新規な物として具体的に開示されているのは、構成要件二ａに掲げられた方法を用いて精製することによって得られた、特定のエリスロポエチン比活性を有する物のみであり、出願人たる原告は、このようにして実際に創製された物を新規な物であるとして本件特許出願による権利保護の対象とし、その物を特定するための必要不可欠な手段として、右精製方法の構成要件を記載したものと考えられる。
したがって、本件発明に係る酸性糖タンパク質は、構成要件二ａに掲げられた製造方法によって得られたものに限定されると解すべきである。（２）原告は、構成要件二ａがその酸性糖タンパク質の性質の一つを示すものであると主張するが、その性質については、構成要件二ｂや構成要件二ｅに示される性質と同じであるかのように述べており、結局、構成要件二ａは、本件発明において無意味かつ不必要な構成要件であるということになり、不合理である。（３）被告遺伝子組換ＥＰＯは、ヒトエリスロポエチン遺伝子を組み込んだベクターをチャイニーズハムスター卵巣細胞（ＣＨＯ細胞）に導入してこれを形質転換し、形質転換された遺伝子組換ＣＨＯ細胞を培養した後、ＳＤＳ処理を行わず、かつ、抗エリスロポエチンモノクローナル抗体を用いないで単離することによって得られたものである。したがって、被告遺伝子組換ＥＰＯは、構成要件二ａを充足しない。
（二）仮に、構成要件二ａについて、本件発明の対象たる酸性糖タンパク質が、構成要件二ａに掲げられた製法によって得られたものと同一物であることを意味し、特許請求の範囲記載の製法以外の製法によるものであっても物として同一である限り特許侵害が成立すると解するとしても、被告遺伝子組換ＥＰＯは、以下に述べるとおり、構成要件二ａによって示された本件発明に係る酸性糖タンパク質と同一であるということができないから、構成要件二ａを充足しない。（１）①構成要件二ａには、本件発明の対象は、「ＳＤＳ処理をしたエリスロポエチンに結合性を有する抗エリスロポエチンモノクローナル抗体を用いて、あらかじめＳＤＳ処理を行ったエリスロポエチン含有液を精製することによって得ることができ」ると記載されている。
構成要件二ａに係るモノクローナル抗体の性質については、本件明細書の発明の詳細な説明（本件公報四欄一八行ないし二六行）に、次のとおり記載されている。「（イ）天然ＥＰＯとは、ゆるやかな結合性を示す。（ロ）１）ＳＤＳ処理ＥＰＯに対して強い親和力を有する。２）ＳＤＳ－ＰＡＧＥ法で三五，〇〇〇～二五，〇〇〇に分離し、Ｇ一〇〇ゲルロ過で八〇，〇〇〇～一二，〇〇〇（一二〇，〇〇〇の誤植と思われる。）の分子量の位置に溶出するＥＰＯ活性をほとんど示さないものとも結合する。」また、本件発明に係る酸性糖タンパク質の性質については、本件明細書の発明の詳細な説明（本件公報一三欄一二行ないし一四欄四行）に、次のとおり記載されている。
「ＳＤＳ処理を行ったエリスロポエチンに対して強い結合性を有し、天然のエリスロポエチンに対してはゆるやかな結合性を有する抗エリスロポエチンモノクローナル抗体に強い結合性を有する。」


右記載によれば、天然のエリスロポエチンが、これに対してゆるやかな結合性を有するという性質を有する本件発明に係る抗エリスロポエチンモノクローナル抗体に強い結合性を有するなどということはありえないから、本件発明の対象物は、天然のエリスロポエチンとは異なる物といえる。また、右記載によれば、本件発明の対象物は、「ＳＤＳ処理を行ったエリスロポエチンに対して強い結合性を有する抗エリスロポエチンモノクローナル抗体に強い結合性を有する」ものであり、これは要するにＳＤＳ処理を行ったエリスロポエチンというのと同じである。②さらに、原告は、本件発明の出願審査の過程において、本件発明に係る酸性糖タンパク質は公知のエリスロポエチンと同一であるとの特許庁審査官の指摘を受けたのに対して、平成四年一一月二四日付け意見書（乙第五号証の三）において、「本発明ではＥＰＯ比活性五〇、〇〇〇単位／㎎という高比活性のＥＰＯをＳＤＳ処理を行い、タンパク質の立体構造が変化したものを抗原として作成したモノクローナル抗体が発明上必須となっています。」として、ＳＤＳ処理されたエリスロポエチンを抗原として認識しこれに対して強い結合性を有するモノクローナル抗体が本件発明において必須であると述べるとともに、「ＳＤＳ処理によりタンパク質の立体構造が変化することにより、タンパク質の抗原性が変化したＥＰＯに対して結合性を有しているモノクローナル抗体によって、初めて本願発明の目的が達成可能となったのであり、引用刊行物２とは全く異なる技術であります。本願発明は、ＥＰＯのなかでも特にこのような立体構造が変化し、かつ、ＥＰＯ活性を有する酸性糖タンパク質を対象とするものであります。」と断言して、ＳＤＳ処理を行ったことによりその立体構造が変化し、しかもエリスロポエチン活性を有する特殊な酸性糖タンパク質であることを強調している。
③原告は、もし本件発明に係るエリスロポエチンについてＳＤＳ処理による構造変化が起こっているとするならば、当然エリスロポエチンとしての生理活性も失われてしまうことになるとして、本件特許発明の酸性糖タンパク質は、ＳＤＳが除かれたエリスロポエチンであり、抗体に対する結合性やタンパク質の立体構造が天然のエリスロポエチンとは異なる物質ではないと主張するが、本件明細書の発明の詳細な説明（本件公報九欄二五行ないし三八行）には、本件発明に係るモノクローナル抗体を取得するためのＳＤＳ処理を行った抗原ＥＰＯが五〇，〇〇〇単位のＥＰＯ比活性を有することが明記されていることや、前記の本件明細書の記載及び本件発明の出願経過からすれば、本件発明に係る酸性糖タンパク質は、ＳＤＳ処理による立体構造の変化とエリスロポエチンの生理活性が両立したものであり、そのタンパク質自体、再びＳＤＳ処理をしなくても、「ＳＤＳ処理を行ったエリスロポエチンに対して強い結合性を有し、天然のエリスロポエチンに対してはゆるやかな結合性を有する抗エリスロポエチンモノクローナル抗体に強い結合性を有する」という性質を有するものというべきである。
④以上によれば、本件発明の対象物は、天然のエリスロポエチンではなく、ＳＤＳ処理を行ったことによりその立体構造が変化し、しかもエリスロポエチン活性を有する特殊な酸性糖タンパク質であることが明らかである。（２）被告遺伝子組換ＥＰＯは、ＳＤＳ処理をすることなく製造されたものであり（乙第九号証）、ＳＤＳ処理によってもたらされる立体構造の変化は生じていない。また、被告遺伝子組換ＥＰＯは、「天然のエリスロポエチンにはゆるやかな結合性を有するがＳＤＳ処理を行ったエリスロポエチンに対して強い結合性を有する抗エリスロポエチンモノクローナル抗体」に対して強い結合性を有するものではない。
２争点２（構成要件二ｂの充足性）について
（原告の主張）
（一）被告遺伝子組換ＥＰＯの約二一万単位／㎎タンパク質という比活性は、四五、〇〇〇単位／㎎タンパク質以上とされている構成要件二ｂを充足する。（二）被告は、本件発明の出願時の技術水準などを根拠に、構成要件二ｂには、六〇，〇〇〇単位又は七〇，四〇〇単位／㎎タンパク質という上限が含意されており、被告遺伝子組換ＥＰＯは約二一万単位／㎎タンパク質であるから、構成要件二ｂを充足しないと主張する。しかし、甲第一七号証（【Ｈ】博士の論文）にも七〇，四〇〇単位／㎎タンパク質のほか、一二八，六二〇単位／㎎タンパク質や九三，九四〇単位／㎎タンパク質といった数値が記載され、エリスロポエチンがより高い比活性を示し得るものであることを十分に推察させる記述があることなどから明らかなように、本件特許の出願以前から比活性の高いエリスロポエチンが存在することが当業者に知られており、本件発明に上限を定めなければならない積極的な理由はない。
また、被告は、本件発明に係るエリスロポエチンの純度に関し、比活性の数値をもってこれを比較しようとしているが、糖タンパク質については、タンパク質としての純度が変わらなくても、糖鎖の構造等の影響を受けて著しく比活性が変動することは、極普通に起こることであって、比活性だけが変化した物質を別物質として取り扱うことは、当該技術分野では行われておらず、当該物質の合成を生体内で規制している遺伝子、当該タンパク質の構造、分子量などの物理化学的性質、抗原性（特定の抗体の誘導とその抗体との親和性）、特異的受容体との結合性およびその結合によってもたらされる生物学的活性（生理活性）等に基づいて物質としての把握がなされるのが通常である。被告自身、二一万単位も七万単位も同一の高純度・高品質のエリスロポエチンと称しており、エリスロポエチンの純度に関し、比活性の数値をもって比較をすることは誤りである。


さらに、被告は、被告遺伝子組換ＥＰＯは、エリスロポエチン比活性に関し、本件明細書による開示の範囲を超え、出願人の認識限度をはるかに超えた性質を有するものであるから、構成要件二ｂを充足しないと主張するが、生体内生理活性物質に関しては、人為的に合成したものが天然品より高活性であったり、作用持続性であったりすることは、決して少なくなく、二一万単位／㎎タンパク質程度の比活性は、本件特許出願時の当業者がその可能性を十分考慮し得た範囲のものである。出願時点に二一万単位の比活性のものが存在していないか、又は明細書にその数値が記載されていないからといって、これを権利範囲から排除すべき理由はなく、近時の均等論に関する最高裁判決に照らしても、技術的範囲の解釈は、出願時点ではなく侵害時点を基準にするのが相当である。
したがって、少なくとも、二一万単位／㎎タンパク質程度のエリスロポエチン比活性を構成要件二ｂから除外すべき理由は全くない。
（被告の主張）
（一）構成要件二ｂは、「少なくとも約四五，〇〇〇単位／㎎タンパク質以上のエリスロポエチン比活性を有し」というものであり、比活性の下限については定めがあるものの、上限については何も定められていない。しかしながら、本件発明の出願時の技術水準においては、【Ｈ】ＥＰＯを超える比活性のエリスロポエチンを取得することはできず、いかなる方法によれば右取得が可能かということも知られていなかった。【Ｈ】ＥＰＯを超える比活性のエリスロポエチンが存在することが明らかとなったのは、遺伝子組換によって創製されたエリスロポエチンが公知となってからである。比活性の構成要件である構成要件二ｂに上限がないとすれば、本件発明の出願時点において実際に創製されず、また創製することが不可能であり、出願人において認識していなかったエリスロポエチンですらも、形式上右構成要件を充たしてしまうことになる。特許による独占権は、発明を開示した代償として与えられるものであり、特にいわゆる化学物質発明は、新規で、有用、すなわち産業上利用できる化学物質を提供することにその本質が存することからすると、実際に創製されず、出願人も認識しなかった物に対しても右発明の技術的範囲が及ぶような解釈をすることは許されるべきではない。したがって、構成要件二ｂには、約六〇，〇〇〇単位／㎎タンパク質又は約七〇，四〇〇単位／㎎タンパク質という上限が含意されているものと解すべきである。
原告は、本件発明のほか、構成要件二ａの製法（精製法）に一段階の工程を加えた改良された精製法によって得られたエリスロポエチンの発明について、本件発明の対象たる酸性糖タンパク質（エリスロポエチン）とは純度が相違するのでこれとは異なる物であるとして特許出願し（特願平二－一四二四二〇）、特許を得ているが（以下、この発明を「後願発明」という。）が、本件明細書（本件公報七欄一九行ないし二六行）及び後願発明の明細書（乙第七号証の一、一二九二頁右下欄五行ないし最終行）には、エリスロポエチンの純度は液中のタンパク質のエリスロポエチン活性（単位）を測定することによって決めることができると記載されており、原告は、本件出願から後願発明の出願にあたって、エリスロポエチンという同一の名称で称される物の間でも、エリスロポエチン活性（比活性）が高い方がエリスロポエチンとして純度が高く、また純度が異なれば物としても異なる、との認識に立脚していたことが明らかである（原告は、第二準備書面七頁において、ヒトエリスロポエチンの純度に関し比活性の数値をもって比較をすることは誤りであるなどと述べているが、比活性の数値をもってエリスロポエチンの純度を比較していたのは、原告自身である。）。また、後願発明に係る酸性糖タンパク質は、製法の点を除いてはエリスロポエチン比活性以外に本件発明の酸性糖タンパク質と異なるところはなく、後願発明に対して特許権が付与されたのも、その酸性糖タンパク質が約六〇，〇〇〇単位／㎎タンパク質又は約七〇，四〇〇単位／㎎タンパク質以上のエリスロポエチン比活性を有していたからにほかならない（後願発明の明細書に開示されたエリスロポエチンの比活性は、八八，〇〇〇単位／㎎タンパク質又は八一，六〇〇単位／㎎タンパク質である。）。したがって、構成要件二ｂに上限値が含意されているものと解することは、新規な物の発明たる本件発明の対象物と、同様に新規な物の発明たる後願発明の対象物とが相違するとの原告の認識にも整合するというべきである。
被告遺伝子組換ＥＰＯは、活性測定法を正常マウス法とし、タンパク質定量法をLowry法（標準タンパク質：牛血清アルブミン）とした場合に約二一万単位／㎎タンパク質のエリスロポエチン比活性を有するものであり、構成要件二ｂに含意された前記上限値を大幅に上回るものであるから、構成要件二ｂを充足しない。（二）いわゆる化学物質発明は、新規で、有用、すなわち産業上利用できる化学物質を提供することにその本質が存するから、その成立性が肯定されるためには、化学物質そのものが確認され、製造できるだけでは足りず、その有用性が明細書に開示されていることを必要とするというべきである（東京高判平成六年三月二二日・判時一五〇一号一三二頁参照）。ある有用なものが将来創製される可能性が開示されても、それが実施し得ないものである以上、単なる願望の開示にすぎず、特許権の保護の対象となる発明の開示とはいえない。
本件明細書においては、エリスロポエチン比活性四五，〇〇〇単位／㎎タンパク質及び六〇，〇〇〇単位／㎎タンパク質の酸性糖タンパク質について製造され確認されたという事実が開示されてはいるが、被告遺伝子組換ＥＰＯのごとく約二一万単位／㎎タンパク質ものエリスロポエチン比活性を有する化学物質が製造・確認されたという事実は勿論のこと、これが出願時の技術水準の下で実際上製造可能であることについてすら一切開示されていない。
そうすると、たとえ構成要件二ｂについて形式上比活性の上限の記載がなかったとしても、被告遺伝子組換ＥＰＯは、エリスロポエチン比活性に関し、本件明細書による開示の範囲を超え、また、前記のとおり、出願人の認識限度をはるかに超えた性質を有するものであるから、構成要件二ｂを充足しないというべきである。
３争点３（構成要件二ｃの充足性）について
（原告の主張）


被告遺伝子組換ＥＰＯのＳＤＳ－ＰＡＧＥ法で測定した分子量は、約三八，〇〇〇であり（甲第七号証の一、実験報告書五頁「ＳＤＳ－ＰＡＧＥ法による分子量の測定」参照）、構成要件二ｃを充足している。
この点について、被告は、後記のとおり主張するが、被告の主張する分子量の数値は、これまでに被告が被告遺伝子組換ＥＰＯのＳＤＳ電気泳動による分子量として公表している値と大きく異なるものであり、また、被告による実験結果（乙第一〇号証）からも正しく導かれておらず、技術常識からは全く考えられないような独自の手法を用いた科学的根拠に欠けるものにすぎない。他方、原告が実験によって確認した被告遺伝子組換ＥＰＯの分子量の値は、被告が公表している値にほぼ一致している。
（被告の主張）
被告遺伝子組換ＥＰＯについてＳＤＳ－ＰＡＧＥ法によって分子量を測定すると、分子量約四〇，〇〇〇ないし約四九，〇〇〇の電気泳動像を示し、その泳動像の中心値は分子量約四四，〇〇〇を示すから、構成要件二ｃを充足しない。
４争点４（構成要件二ｅの充足性）について
（原告の主張）
構成要件二ｅの「単一のピーク」とは、逆相カラムを装置した高速液体クロマトグラフィー分析によって得られたグラフチャートがある保持時間にひとつの先端をもつピークをいう。逆相カラムを装置した高速液体クロマトグラフィー分析によりグラフチャートがひとつの先端をもつピークを示すとき、単一物質の存在が示唆されることは、本件特許出願当時、当業者には技術的常識である。そして、被告遺伝子組換ＥＰＯも、これを逆相カラムを装置した高速液体クロマトグラフィーによって分析した結果によると、単一のタンパク質ピークを示した（甲第七号証の一、実験報告書五頁「逆相カラムを装置した高速液体クロマトグラフィーによる純度検定」参照）。したがって、被告遺伝子組換ＥＰＯは、構成要件二ｅを充足する。この点について、被告は、後記のとおり主張するが、本件特許請求の範囲の「単一ピーク」の意味をそのように解さなければならない理由はなく、また、別紙に記載された被告遺伝子組換ＥＰＯのクロマトチャートは、原告の実験報告書（甲第七号証の一）のＨＰＬＣクロマトグラフィーの結果と全く一致しているのであるから、被告遺伝子組換ＥＰＯが構成要件二ｅを充足するものであることは明らかである。
（被告の主張）
構成要件二ｅにおける「単一ピーク」とは、せいぜい佐々木教授作成の実験成績証明書（乙第八号証）に記載されたクロマトチャートに示されたピークパターン程度、あるいはより不純物を含有することを示すピークパターンを意味するものと解するほかなく、被告遺伝子組換ＥＰＯについての逆相カラムを装置した高速液体クロマトグラフィー分析によるクロマトチャートは、別紙記載のとおりであり、右証明書のものと異なるから、被告遺伝子組換ＥＰＯは、構成要件二ｅを充足しない。５争点５（構成要件二が更に他の一定の性質を有する酸性糖タンパク質であることをも含意するか）について
（被告の主張）
本件発明に係る酸性糖タンパク質の性質は、構成要件二ａないしｅに示されたものに尽きるものでない。本件明細書の発明の詳細な説明（本件公報四欄三六行ないし四〇行、一四欄六行ないし八行）においては、本件発明に係る酸性糖タンパク質は、クーマシー・ブリリアントブルー・バインディング・アッセイで卵アルブミンを標準タンパク質とした場合、Ｅ１％ｃｍ（以下「Ｅ値」という。）＝一三・一を示すことが記載されており（Ｅ値は、一％タンパク溶液中を一㎝光が進んだ場合の二八〇ｎｍ波長の光の吸収値であり、個々のタンパク質毎に固有の値を示すものである。）、本件発明に係る酸性糖タンパク質をＥ値一三・一という性質によって特定することが可能であることが本件明細書に明確に記載されている以上、構成要件二は、右性質を有する酸性糖タンパク質であることをも含意するものと解すべきである。
被告遺伝子組換ＥＰＯは、クーマシー・ブリリアントブルー・バインディング・アッセイで卵アルブミンを標準タンパク質とした場合、Ｅ値八・二を示す酸性糖タンパク質であり（乙第一〇号証参照）、本件発明におけるＥ値一三・一と著しく異なっている。
したがって、被告遺伝子組換ＥＰＯは、構成要件二を充足しない。
（原告の反論）
Ｅ値については、本件明細書の特許請求の範囲に何ら記載されていない。そもそもＥ値は、標準とする卵白アルブミンの製品の差やロットによって変動するものであり、物質を特定するための性質としては適さない値である（甲第一八号証参照）。それゆえに特許請求の範囲にもこれを記載しなかったのであり、被告遺伝子組換ＥＰＯについても、標準とする卵白アルブミンを適宜選択することによってＥ値が一三・一を示すことが当然あり得るものである。したがって、構成要件二は、本件発明に係る酸性糖タンパク質がＥ値一三・一という性質を有することを含意するものではない。
第三当裁判所の判断
一争点１（被告遺伝子組換ＥＰＯが構成要件二ａを充足するか）について１甲第二号証、乙第四号証及び第五号証の一ないし七並びに弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。
（一）本件明細書の記載


（１）本件明細書の特許請求の範囲には、「次の（ａ）～（ｅ）の性質を示す酸性糖タンパク質」という記載に続いて、「（ａ）ソジウム    ドデシルサルフェート（ＳＤＳ）電気泳動を行ったエリスロポエチンで免疫した動物の脾臓細胞とミエローマ細胞とを細胞融合させたハイブリドーマ細胞より得られ、ＳＤＳ処理をしたエリスロポエチンに結合性を有する抗エリスロポエチンモノクローナル抗体を用いて、あらかじめＳＤＳ処理を行ったエリスロポエチン含有液を精製することによって得ることができ」などと記されており、本件明細書の発明の詳細な説明（本件公報三欄四五行ないし四欄一〇行）にも、発明の構成と効果に関する説明として、本件発明に係る酸性糖タンパク質の性質について、右と同様の記載がある。（２）本件明細書の発明の詳細な説明には、「本発明は、特定の処理を行ったエリスロポエチンで免疫した動物の脾臓細胞とミエローマ細胞とを細胞融合させたハイブリドーマ細胞より得られたモノクローナル抗体に結合可能な特定の酸性糖タンパク質に関する。」と記載されており（本件公報二欄五行ないし八行）、右のハイブリドーマ細胞については、「②免疫原ＥＰＯはＳＤＳ電気泳動により調製をしたＥＰＯである。」と記載され（本件公報四欄一一行ないし一六行）、また、右のモ
ノクローナル抗体の性質（反応性）については、
「（イ）天然ＥＰＯとは、ゆるやかな結合性を示す。（ロ）１）ＳＤＳ処理ＥＰＯに対して強い親和力を有する。２）ＳＤＳ－ＰＡＧＥ法で三五，〇〇〇～二五，〇〇〇に分離し、Ｇ一〇〇ゲルロ過で八〇，〇〇〇～一二〇，〇〇〇（本件公報に一二，〇〇〇とあるのは誤記と認める。）の分子量の位置に溶出するＥＰＯ活性をほとんど示さないものとも結合する。」
と記載されている（本件公報四欄二一行ないし二六行）。（３）本件発明に係る酸性糖タンパク質を取得するための原料たるエリスロポエチン含有物については、本件明細書の発明の詳細な説明に、「精製しようとするＥＰＯ含有液をあらかじめＳＤＳ処理を行い、この抗エリスロポエチンモノクローナル抗体にＳＤＳ処理されたエリスロポエチンを効果的に吸着させることによって精製する。」（本件公報五欄六行ないし九行）、「この方法における原料であるＥＰＯ含有物としては、正常人尿若しくは貧血患者尿又はその各処理物、或は、ＥＰＯ産生細胞の培養上清液又はＥＰＯ産生細胞移植動物の体液、組織抽出液若しくは尿などが挙げられる。例えば、貧血患者尿をロ過、濃縮、脱塩して得た全尿タンパク質又はその含有液が使用される。尿中のプロテアーゼを失活させるため予めフェノール処理又は加熱処理を行ってもよい。また、ＳＤＳ処理を行う。ここでいうＳＤＳ処理は実施例に示すようにＳＤＳを混合し加熱処理することをさす。」と記載され（本件公報六欄四八行ないし七欄七行）、実施例として、「原料液を調製するため本実施例の抗原タンパク質の調製の冒頭で記載した限外ロ過装置を用いて調製した全尿タンパク粉末五〇㎎（二，九〇〇単位）をＰＢＳ一〇?に溶解し、外液四〇?のＰＢＳに対し、一夜透析を行い、遠心後、上清液を得、原料液一〇?を得た。この試料に二％濃度になるようにＳＤＳを加え、一〇〇℃、三分間加熱処理後、外液一〇?のＰＢＳに対し、一夜透析を行い、遠心後、上清液（原料液）一〇?を得た。」（実施例一、本件公報一一欄三九行ないし四六行。なお、一液透析とあるのは誤記と認める。）、「原料を調製するため実施例一と同様に、限外ロ過装置を用いて調製した全尿タンパク質粉末五〇㎎（二，九〇〇単位）を二％ＳＤＳを含むＰＢＳ一〇?に溶解し、一〇〇℃三分間加熱処理後外液一〇?のＰＢＳに対し、一夜透析を行い、遠心後、上清液一〇?を得た。」（実施例二、本件公報一二欄一七行ないし二一行）、「原料液は、実施例二と同様に、全尿タンパク質粉五〇〇㎎（二九，〇〇〇単位）を二％ＳＤＳを含むＰＢＳ五〇?に溶解し、一〇〇℃三分間加熱処理した後、外液四〇?に対し、一夜透析を行い、遠心後、上清液五〇?を得、ＰＢＳで五倍希釈した。」（実施例三、本件公報一二欄三六行ないし四〇行）と記載されている。（４）本件明細書の発明の詳細な説明（本件公報一三欄一二行ないし一四欄四行）には、本件発明に係る酸性糖タンパク質が有する特性について、「①ＳＤＳ処理を行ったエリスロポエチンに対して強い結合性を有し、天然のエリスロポエチンに対してはゆるやかな結合性を有する抗エリスロポエチンモノクローナル抗体に強い結合性を有する。」と記載されている。
（二）本件発明の特許出願経過


原告は、平成二年二月一七日、昭和五八年二月二一日にエリスロポエチンの製造方法についてした特許出願（特願昭五八－二六三九九号、特開昭五九－一五五三九五号）を分割し、新たに本件発明に係る物質等について特許出願をした。右出願当初は、発明の名称を「ハイブリドーマ細胞」とし、その明細書（乙第五号証の一）の特許請求の範囲には、「（１）エリスロポエチンで免疫した動物の脾臓細胞とミエローマ細胞とを細胞融合させたハイブリドーマ細胞。（２）特許請求の範囲（１）のハイブリドーマ細胞より得られモノクローナル抗体。（３）特許請求の範囲（２）のモノクローナル抗体を結合させてなる吸着剤。（４）特許請求の範囲（２）のモノクローナル抗体に結合可能であり、少なくとも約四五，〇〇〇単位／㎎タンパク質以上のエリスロポエチン比活性を有する、分子量約三〇，〇〇〇～四〇，〇〇〇の酸性糖タンパク質。」と記載し、また、発明の詳細な説明には、右発明に係る酸性糖タンパク質（エリスロポエチン）取得の原料であるエリスロポエチン含有物についてＳＤＳ処理を行ったものに限られない旨を記載していた。特許庁審査官は、右出願に対し、平成四年八月二五日付けで拒絶理由通知を発した。
原告は、同年一一月二四日付け手続補正書（乙第五号証の四）において、発明の名称を「糖タンパク質」、特許請求の範囲を「ＳＤＳ電気泳動を行ったエリスロポエチンで免疫した動物の脾臓細胞とミエローマ細胞とを細胞融合させたハイブリドーマ細胞より得られたモノクローナル抗エリスロポエチン抗体（モノクローナル抗体）に結合可能であり、少なくとも約四五，〇〇〇単位／㎎タンパク質以上のエリスロポエチン比活性を有する、分子量約三〇，〇〇〇～四〇，〇〇〇（ＳＤＳ－ＰＡＧＥ法）の酸性糖タンパク質。」と改め、発明の詳細な説明についても、「以上実施例１～３で得られたＥＰＯ（本発明目的物の酸性糖タンパク質）は、いずれも下記の特性を有する。①ＳＤＳ処理を行ったエリスロポエチンに対して強い結合性を有し、天然のエリスロポエチンに対してはゆるやかな結合性を有する抗エリスロポエチンモノクローナル抗体に強い結合性を有する。」と追記するなどの補正をした。また、同日付け意見書（乙第五号証の三）において、「本発明ではＥＰＯ比活性五〇，〇〇〇単位／㎎という高比活性のＥＰＯをＳＤＳ処理を行い、タンパク質の立体構造が変化したものを抗原として作成したモノクローナル抗体が発明上必須となっています。ＳＤＳ処理によりタンパク質の立体構造が変化することにより、タンパク質の抗原性が変化したＥＰＯに対して結合性を有しているモノクローナル抗体によって、初めて本願発明の目的が達成可能となったのであり、引用刊行物２とは全く異なる技術であります。本願発明は、ＥＰＯのなかでも特にこのような立体構造が変化し、かつ、ＥＰＯ活性を有する酸性糖タンパク質を対象とするものであります。」などと述べた。
これに対し、特許庁審査官は、平成六年六月二日付けで、「TheJournalofBiologicalChemistry,Vol.252,   No.15」（一九七七年刊行）の五五五八頁ないし五五六四頁を引例とし、これに記載された酸性糖タンパク質（これは、ゲル濾過クロマトグラフィー等の七工程にも及ぶ多段階の精製を経て得られる天然のエリスロポエチンである。）も前記モノクローナル抗体に結合可能であることは明らかであり、右補正後の発明は右引例に記載された天然のエリスロポエチンと実質的に区別し得ないものと認められるとして、特許法二九条一項三号又は二九条二項により特許を受けることができないことを理由に、拒絶理由通知を発した。そこで、原告は、同年九月五日付け手続補正書（乙第五号証の七）において、発明の名称を「酸性糖タンパク質」と改め、特許請求の範囲について、「モノクローナル抗エリスロポエチン抗体に結合可能であり」などの記載を本件明細書記載のとおりに改め、発明の詳細な説明についても、エリスロポエチン取得の原料をＳＤＳ処理を行ったエリスロポエチン含有物に限定し、実施例もすべてＳＤＳ処理を行ったものを原料に使用した例に変更するなど、本件明細書記載のとおりに改める旨の補正をした。また、同日付け意見書（乙第五号証の六）において、「ゲル濾過法による分子量において、本願発明は四五，〇〇〇～六五，〇〇〇であるのに対し、引例は少なくとも六七，〇〇〇を必ず上まわるものである。」、「本願発明は前記した特許請求の範囲の（ａ）、（ｄ）及び（ｅ）という要件において引例のエリスロポエチンと相違し本願発明の酸性糖タンパク質は引例のエリスロポエチンと同一ではない。」、「本願発明は前記したＳＤＳ処理をしたエリスロポエチン含有液を特定のモノクローナル抗エリスロポエチン抗体を用い精製することによって得られるものである。」などと述べた。
平成八年五月一七日、右補正後の明細書に基づき、本件特許権の設定登録がされた。
２本件においては、構成要件二ａが本件発明に係る酸性糖タンパク質の製造方法を掲げていることから、まず、本件発明に係る酸性糖タンパク質がその製造方法によって得られたものに限定されるかどうかを、検討する。一般に、特許請求の範囲が製造方法によって特定された物であっても、対象とされる物が特許を受けられるものである場合には、特許の対象は飽くまで製造方法によって特定された物であって、特許の対象を当該製造方法によって製造された物に限定して解釈する必然はなく、これと製造方法は異なるが物として同一であるものも含まれると解することができる。右のように解すべきことは、特許庁の「物質特許制度及び多項性に関する運用基準（昭和五〇年一〇月）」が、特許請求の範囲の記載要領につき、「（１）化学物質は特定されて記載されていなければならない。化学物質を特定するにあたっては、化合物名又は化学構造式によって表示することを原則とする。化合物名又は化学構造式によって特定することができないときは、物理的又は化学的性質によって特定できる場合に限り、これらの性質によって特定することができる。また、化合物名、化学構造式又は性質のみで十分特定できないときは、更に製造方法を加えることによって特定できる場合に限り、特定手段の一部として製造方法を示してもよい。ただし、製造方法のみによる特定は認めない。」と定めている趣旨にも合致するものである。


本件においては、前記認定のとおり、構成要件二ａが本件明細書において「性質」の一つとして記載されていること等に照らしても、本件発明に係る酸性糖タンパク質は、必ずしも構成要件二ａに掲げられた製造方法によって得られたものに限定されるものではなく、その製造方法によって特定される物と同一の構造ないし特性を有する限り、構成要件二ａを充足するというべきである。３（一）そこで、構成要件二ａによって特定される物の構造ないし特性とはどのようなものかについて、検討する。
（二）前記１（一）認定の本件明細書の記載によれば、本件発明に係る酸性糖タンパク質は、ＳＤＳ処理をしたエリスロポエチン含有液をその取得の原料とし、ＳＤＳ処理をしたエリスロポエチンを免疫原として作製されたハイブリドーマ細胞によって産出された抗エリスロポエチンモノクローナル抗体に、右原料液中のＳＤＳ処理をしたエリスロポエチンを吸着させることによって取得されるものであり、「ＳＤＳ処理を行ったエリスロポエチンに対して強い結合性を有し、天然のエリスロポエチンに対してはゆるやかな結合性を有する抗エリスロポエチンモノクローナル抗体」に強い結合性を有するという特性を有するものであると認められる。このような抗エリスロポエチンモノクローナル抗体に強い結合性を有する酸性糖タンパク質とは、右モノクローナル抗体に強い結合性を有することから天然のエリスロポエチンとは異なるものであり、また、その取得の原料がＳＤＳ処理をしたエリスロポエチン含有液に限られていることなどに照らせば、ＳＤＳ処理をしたエリスロポエチンであるといわざるを得ない。そして、ＳＤＳがタンパク質と複合体を形成し、タンパク質の立体構造を変化させることに照らせば、本件発明に係る酸性糖タンパク質とは、ＳＤＳ処理がされ、抗体に対する結合性やタンパク質の立体構造が天然のエリスロポエチンとは異なったエリスロポエチンであって、構成要件二ａは、本件発明に係る酸性糖タンパク質が右のような天然のエリスロポエチンと異なる構造等を有することを示しているというべきである。（三）本件発明に係る酸性糖タンパク質の構造等を右のように解すべきことは、前記１（二）認定の本件発明の特許出願経過からも裏付けられる。すなわち、前記１（二）認定の本件発明の特許出願経過によれば、本件発明は、二度にわたる拒絶理由通知及び補正を経て、最終的に本件明細書記載のとおり特許登録されるに至ったものであり、殊にその目的物たる酸性糖タンパク質が天然のエリスロポエチンと実質的に区別し得ないという拒絶理由に対し、原告は、当初、本件発明に係る酸性糖タンパク質取得の原料についてＳＤＳ処理を行ったエリスロポエチン含有液に限定していなかったところ、本件発明において使用されるモノクローナル抗体自体、天然のエリスロポエチンと緩やかではあるものの結合する性質を有することから、これを予めＳＤＳ処理を行ったものに限定する旨の補正をし、本件発明に係る酸性糖タンパク質と天然のエリスロポエチンとが異なる物質であることを明確にしたものである（原告自身、平成四年一一月二四日付け意見書において、本件発明について、エリスロポエチンの中でも立体構造が変化し、かつ、エリスロポエチン活性を有する特殊な酸性糖タンパク質を対象とするものである旨を明確に述べているのは、前記認定のとおりである。）。そして、原告自身、ゲル濾過法による分子量において、本件発明に係るエリスロポエチンが六五，〇〇〇であるのに対し、引例に記載された天然のエリスロポエチンが六七，〇〇〇をわずかに上まわるにすぎないような場合があり得ることを想定していたものであり、右のような分子量の相違について物質の区別を示すものとしての有意性が否定され得る余地があることを併せ考えれば、原告にとっても、構成要件二ａは、本件発明に係る酸性糖タンパク質と天然のエリスロポエチンとを異なる物質として区別するための構成要件として重要な意義を有していたと認められる。
したがって、前記のとおり、本件発明に係る酸性糖タンパク質とは、ＳＤＳ処理がされ、抗体に対する結合性やタンパク質の立体構造が天然のエリスロポエチンとは異なったエリスロポエチンであり、構成要件二ａは、本件発明に係る酸性糖タンパク質が右のような天然のエリスロポエチンと異なる構造等を有することを示したものというべきである。


（四）（１）原告は、本件発明に係る酸性糖タンパク質は、ＳＤＳが除かれた、ＳＤＳと結合していないエリスロポエチンであり、抗体に対する結合性やタンパク質の立体構造が天然のエリスロポエチンとは異なる物質ではない旨を主張する。しかし、ＳＤＳの除去が特許請求の範囲に記載されていなければ、本件発明がＳＤＳと結合していない酸性糖タンパク質に係る発明であるということはできないところ、本件明細書には、ＳＤＳを除去する工程が何ら記載されていない。そして、前記認定のとおり、本件明細書の発明の詳細な説明（本件公報一三欄一二行ないし一四欄四行）には、本件発明に係る酸性糖タンパク質の特性について、「ＳＤＳ処理を行ったエリスロポエチンに対して強い結合性を有し、天然のエリスロポエチンに対してはゆるやかな結合性を有する抗エリスロポエチンモノクローナル抗体に強い結合性を有する。」と明確に記載されていることなどを併せ考えれば、原告の主張は採用することができない。（なお、乙第一六号証によれば、特許庁も、ＳＤＳの除去方法が周知慣用の手段であるとしても、そのような処理を行うことが特許請求の範囲に記載されていなければ、本件発明がＳＤＳと結合していない酸性糖タンパク質に係る発明であるとはいえないと考えていたことが認められる。）（２）この点について、原告は、ＳＤＳ処理とエリスロポエチン活性が技術常識上両立し得ないとして、ＳＤＳの除去工程については、特許請求の範囲の「精製によって得ることができ」という記載に含まれており、本件発明に係る酸性糖タンパク質の特性に関する本件明細書の右記載についても、「ＳＤＳ処理された時」といった趣旨の言葉を補って解釈するのが当然であると主張する。そして、本件発明に係る酸性糖タンパク質についてはＳＤＳが除去されて元の立体構造に復しており、その立体構造は天然のエリスロポエチンのものと実質的に変わらないと判断し得る旨が記載された甲第二六号証及び第二七号証（意見書）を証拠として提出する。しかし、特許発明の技術的範囲は明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならず、この場合において特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するために明細書の他の部分の記載を考慮することができるものであるが（特許法七〇条参照）、本件明細書の特許請求の範囲に記載された「精製によって得ることができ」という文言については、通常の国語の意味としてＳＤＳの除去工程を経ることが示されているものと解することは到底できず、また、本件明細書の発明の詳細な説明等の部分にもＳＤＳを除去する工程が何ら記載されていないことは、前判示のとおりである。原告の右主張は、明細書の記載を離れて特許発明の技術的範囲を論ずるものであって、到底採用することができない。仮に、原告の主張するようにＳＤＳ処理とエリスロポエチン活性とが技術上両立し得ないとしても、それにより本件発明の技術的意義が否定され、あるいは本件特許の有効性が否定されることがあることはともかく、本件発明の技術的範囲についての前記認定を左右するものではない。（もっとも、以下に述べるとおり、ＳＤＳ処理とエリスロポエチン活性が両立し得ない旨の原告の主張自体、これを認めるに足りないから、原告の主張はその前提を欠くものであって、この点からも、原告の主張は失当である。すなわち、タンパク質についてはＳＤＳ処理をすると生理活性が失われるのが一般的であるとしても、エリスロポエチンについても右のようにいい得るものかは、必ずしも明らかではなく、かえって、本件明細書の発明の詳細な説明〔本件公報九欄二五行ないし三四行〕には、抗原として使用するＳＤＳ処理を行ったエリスロポエチンが五〇，〇〇〇単位のエリスロポエチン比活性を有している旨の記載があるものであり、また、原告自身、平成四年一一月二四日付け意見書〔乙第五号証の三〕において、「本願発明は、ＥＰＯのなかでも特にこのような立体構造が変化し、かつ、ＥＰＯ活性を有する酸性糖タンパク質を対象とするものであります。」と述べていることは、前記認定のとおりである。そうすると、ＳＤＳ処理とエリスロポエチン活性が技術常識上両立し得ないと認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠はない〔この点につき、原告は、抗原として使用するＳＤＳ処理を行ったエリスロポエチンが五〇，〇〇〇単位のエリスロポエチン比活性を有している旨の本件明細書の記載について、本来のエリスロポエチンを復元させてその活性を測定している旨を、また、右の意見書の記載について、本件発明に使用する抗体の特性と回収の工程での現象を説明したものであり、本件発明の対象であるエリスロポエチンについて言及したものではない旨をそれぞれ主張するが、明細書における前後の文脈との関係からはそのように解し得ない上、これらを裏付けるに足りる証拠もない。〕。甲第二六号証及び第二七号証も、エリスロポエチンについてＳＤＳ処理をすると生理活性が失われ、ＳＤＳを除去すると生理活性が回復するという前提に立ち、本件発明に係るエリスロポエチンが生理活性を有することに基づいて推測しているものにすぎず、ＳＤＳ処理とエリスロポエチン活性の関係について何らの実験的裏付け等を有するものではないから、これを直ちに採用することはできない。）
（３）したがって、ＳＤＳ処理とエリスロポエチン活性が技術常識上両立し得ないとして、ＳＤＳの除去工程が特許請求の範囲の「精製によって得ることができ」という記載に含まれているなどという原告の主張は、採用することができない。４そこで、構成要件二ａによって示された酸性糖タンパク質の構造等について、被告遺伝子組換ＥＰＯがこれを充足するかどうかを検討する。被告遺伝子組換ＥＰＯが構成要件二ａの構造等を有する物質であるというためには、（１）被告遺伝子組換ＥＰＯが構成要件二ａの製法によって現に製造されている事実が認められるか、又は、（２）被告遺伝子組換ＥＰＯが構成要件二ａの構造等、すなわち、ＳＤＳ処理がされ、抗体に対する結合性やタンパク質の立体構造が天然のエリスロポエチンと異なっていることが認められる必要があるところ、本件においては、これらを認めるに足りる証拠はない。


主　　　文
一　原告の請求をいずれも棄却する。
二　訴訟費用は、原告の負担とする。
事実及び理由
第一　請求
被告が、原告に対し、いずれも平成四年一月三一日付けでした次の各処分を取り消す。
一　原告の昭和六三年分の所得税に係る更正のうち総所得金額三五三万六二〇〇円及び納付すべき税額二四万一九〇〇円を超える部分並びに過少申告加算税賦課決定二　原告の平成元年分の所得税に係る更正のうち総所得金額三四九万九〇九九円及び納付すべき税額二一万五一〇〇円を超える部分並びにこれに対する過少申告加算
税賦課決定
三　原告の平成二年分の所得税に係る更正のうち総所得金額二二一万一五九四円及び納付すべき税額八万五五〇〇円を超える部分並びにこれに対する過少申告加算税
賦課決定
四　原告の平成二年一月一日から同年一二月三一日までの課税期間に係る消費税についての決定のうち納付すべき税額五万九八〇〇円を超える部分及びこれに対する
無申告加算税賦課決定
第二　事実関係
一　事案の概要
本件は、昭和六三年ないし平成二年分（以下「本件各年分」という。）の所得税について確定申告期限内に確定申告していた原告に対し、被告が、平成四年一月三一日付けで、本件各年分の所得税について事業所得の金額を推計による方法で算出して各増額更正（以下「本件所得税各更正」という。）及び右増額分に係る各過少申告加算税賦課決定（以下「本件所得税各賦課決定」といい、本件所得税各更正と合わせて「本件所得税各処分」という。）を行い、また、平成二年一月一日から同年一二月三一日までの課税期間（以下「本件課税期間」という。）の消費税について平成二年分の事業所得に係る総収入金額に基づいて算出した額の課税資産の譲渡等があったとして決定（以下「本件消費税決定」という。）及びこれに係る無申告加算税賦課決定（以下「本件消費税賦課決定」といい、本件消費税決定と合わせて「本件消費税処分」という。）をしたのに対し、原告が、本件所得税各処分は推計課税の必要性及び合理性がないのにこれに基づいて行われたものであり、本件消費税処分については課税資産の譲渡等の対価の額の認定を誤り、控除すべき仕入分の消費税額の控除をせずに行われたものであるとして右各処分につき取消しを求める事案である。
二　法令の規定等
１　消費税法（ただし、法二九条、三〇条一項、七項ないし一〇項、四五条については、平成六年法律第一〇九号による改正前のもの。以下「法」という。）は、事業者（法二条一項四号）が国内において行った資産の譲渡等（同項八号）には消費税を課すこととし（法四条一項）、事業者の国内における課税資産の譲渡等（法二条一項九号）については当該事業者に消費税の納税義務があることを規定する（法五条）。そして、その課税標準は、原則として課税資産の譲渡等の対価の額（対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税に相当する額を含まないものとする。以下　「課税売上額」という。）とし（法二八条一項本文）、その税率を一〇〇分の三と規定する（法二九条）。一方、法は、事業者が事業として行う他の者からの資産の譲受け等で、当該他の者が事業として当該資産を譲渡等した場合に課税資産の譲渡等に該当するものを課税仕入れとし（法二条一項一二号）、事業者が国内において課税仕入れを行った場合には、当該課税仕入れを行った日の属する課税期間（法一九条一項一号）の課税標準額に対する消費税額（法四五条一項二号）から、その課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る消費税額（当該課税仕入れに係る支払対価の額に一〇三分の三を乗じて算出した金額をいう。）を控除する旨規定する（法三〇条一項。以下この税額控除を「仕入税額控除」という。）。そして、法三〇条七項は、事業者が当該課税期間の課税仕入れの税額の控除に係る帳簿（以下「法定帳簿」という。）又は請求書等（以下「法定請求書等」という。）を保存していない場合には、当該法定帳簿又は法定請求書等の保存がない課税仕入れに係る消費税額については同条一項の規定を適用しない旨を規定し、同条八項一号は、課税仕入れに係る法定帳簿とは、課税仕入れの相手方の氏名又は名称（同号イ）、課税仕入れを行った年月日（同号ロ）、課税仕入れに係る資産又は役務の内容（同号ハ）及び同条一項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額（同号ニ）が記載されている帳簿であることを、また、同条九項一号は、課税仕入れに係る法定請求書等とは、事業者に対して課税資産の譲渡等を行う他の事業者から交付されるもので、書類の作成者の氏名又は名称（同号イ）、課税資産の譲渡等を行った年月日（課税期間の範囲内で一定の期間内に行った課税資産の譲渡等につきまとめて当該書類を作成する場合には、当該一定の期間。同号ロ）、課税資産の譲渡等の対象とされた資産又は役務の内容（同号ハ）、課税資産の譲渡等の対価の額（当該課税資産の譲渡等に係る消費税額に相当する額がある場合には、当該相当する額を含む。同号ニ）、書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称（同号ホ）を記載した請求書、納品書その他これらに類する書類であることを、それぞれ規定している。
２　また、消費税法施行令（ただし、令五〇条一項については、平成七年政令第三四一号による改正前のもの。以下「令」という。）五〇条一項は、法三〇条一〇項の委任に基づいて、同条一項の規定の適用を受けようとする事業者について同条七項に規定する法定帳簿又は法定請求書等を整理し、当該帳簿についてはその閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から二か月を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならないと規定する。
三　争いのない事実等
１　当事者
原告は、住所地である東京都＜以下略＞において「Ａ」の屋号で建築工事業を営む者であり、本件課税期間に係る消費税について、法二条一項三号の個人事業者に当たる。
２　本件訴訟に至る経緯等


（一）　原告は、本件各年分の所得税につき、それぞれ別表一ないし三の各確定申告の項中の年月日に、同項中の総所得金額及び納付すべき税額欄記載のとおりの内容で確定申告をしたが、本件課税期間に係る消費税については申告しなかった。（二）　被告は、平成四年一月三一日付けで、原告に対し、原告の本件各年分の所得税について、総所得金額、納付すべき税額及び過少申告加算税額をそれぞれ別表一ないし三の各更正・賦課決定の項記載のとおりとする本件所得税各処分を行った。また、被告は、同日付けで、原告に対し、原告の本件課税期間に係る消費税について、課税標準額、納付すべき税額及び無申告加算税額をそれぞれ別表四の決定・賦課決定の項記載のとおりとする本件消費税処分を行った。（三）　原告は、平成四年三月三〇日、右各処分に対する異議申立てを行ったが、被告は、同年六月三〇日でこれを棄却する旨の決定をした。原告は、右決定を不服として、同年七月二九日、国税不服審判所長に対して審査請求をしたが、国税不服審判所長は、平成六年三月三一日、右審査請求を棄却する旨の裁決を行った。原告は同年四月八日、右裁決に係る裁決書謄本を受領し、同年七月七日、本件訴えを提起した。
３　本件の各処分についての被告の根拠及び計算方法（乙第一号証の一ないし四、第一九号証）
（一）　本件所得税各更正の根拠
（１）　昭和六三年分
原告の昭和六三年分の仕入金額を別表五の昭和六三年分①被告主張額の合計金額欄記載のとおり一四二二万二四六四円と認め、年初及び年末の棚卸額については、原告の事業内容からみて著しい変動がなく同額と認めて、仕入金額をもって売上原価の額とし、同金額を後記（４）の基準で選定した他の事業者（以下「比準同業者」という。）の総収入金額に占める売上原価の額の割合の平均値（以下「平均売上原価率」という。）〇・二三六二で除して総収入金額六〇二一万三六四九円を算出し、総収入金額に比準同業者の総収入金額に占める特前所得金額（総収入金額から売上原価の額及び経費の額を控除して算定した青色申告特典控除前の所得金額をいう。ただし、本件では青色申告事業専従者給与の額を経費の額に含めている。以下同じ。）の割合の平均値（以下「平均特前所得率」という。）〇・一一四六を乗じて事業専従者控除額控除前の所得金額六九〇万〇四八四円を算出し、原告には所得税法五七条三項に規定する事業専従者がいないものと認めて、同額を事業所得の金額とした。そして、右金額の範囲内である六四二万九六六八円をもって原告の昭和六三年分の所得税に係る総所得金額と認定し、右総所得金額に基づいて納付すべき税額七六万二四〇〇円（新たに納付すべき税額五二万〇五〇〇円）を算出した。
（２）　平成元年分
原告の平成元年分の仕入金額を別表五の平成元年分①被告主張額の合計金額欄記載のとおり一八二一万三二六七円と認め、年初及び年末の棚卸額については、原告の事業内容からみて著しい変動がなく同額と認めて、仕入金額をもって売上原価の額とし、同金額を比準同業者の平均売上原価率〇・二二一七で除して総収入金額八二一五万二七六〇円を算出し、総収入金額に比準同業者の総収入金額に占める特前所得金額の割合の平均値〇・一一七五を乗じて事業専従者控除額控除前の所得金額九六五万二九四九円を算出し、原告には所得税法五七条三項に規定する事業専従者がいないものと認めて、同額を事業所得の金額とした。そして、右金額の範囲内である九三七万九〇二九円をもって原告の平成元年分の所得税に係る総所得金額と認定し、右総所得金額に基づいて納付すべき税額一五〇万九三〇〇円（新たに納付すべき税額一三七万九〇〇〇円）を算出した。
（３）　平成二年分
原告の平成二年分の仕入金額を別表五の平成二年分①被告主張額の合計金額欄記載のとおり一六五七万六八七一円と認め、年初及び年末の棚卸額については、原告の事業内容からみて著しい変動がなく同額と認めて、仕入金額をもって売上原価の額とし、同金額を比準同業者の平均売上原価率〇・二二四三で除して総収入金額七三九〇万四九〇九円を算出し、総収入金額に比準同業者の総収入金額に占める特前所得金額の割合の平均値〇・一一七九を乗じて事業専従者控除額控除前の所得金額八七一万三三八九円を算出し、原告には所得税法五七条三項に規定する事業専従者がいないものと認めて、同額を事業所得の金額とした。そして、右金額の範囲内である六九七万九八二七円をもって原告の平成二年分の所得税に係る総所得金額と認定し、右総所得金額に基づいて納付すべき税額八二万四六〇〇円（新たに納付すべき税額七五万一一〇〇円）を算出した。
（４）　比準同業者比率の抽出方法
比準同業者の抽出方法については、東京国税局長から被告に対する、東村山税務署管内（東村山市、小平市、清瀬市、東久留米市、田無市及び保谷市）において、原告と同様に所得税の納税地を有し、かつ、事業所を有する個人事業者のうち、本件各年分ごとに次の①ないし⑥の要件のすべてに該当する者の報告を求める旨の通達を受け、被告において、機械的にそれに該当する者をすべて抽出し、別表六ないし八の各一、二記載のとおり報告した結果に基づき、本件各年分ごとにその平均値を求めて抽出した。
①　建築工事業を営む者であること。
②　所得税の申告を青色申告によっている者であること。③　本件各年分ごとに、売上原価の額が次の範囲内（本件各年分の原告の売上原価の額の二分の一以上二倍以下）にある者であること。
ア　昭和六三年分については、七一一万一二三二円以上二八四四万四九二八円以下イ　平成元年分については、九一〇万六六三四円以上三六四二万六五三四円以下ウ　平成二年分については、八二八万八四三六円以上三三一五万三七四二円以下④　外注費の支出のある者であること。


⑤　年を通じて前記①の事業を継続して営んでいる者であること。⑥　次のアないしイのいずれにも該当しない者であること。ア　災害等により経営状態が異常であると認められる者イ　更正又は決定処分がされている者のうち、次のＡ又はＢに該当するものＡ　当該処分について国税通則法（以下「通則法」という。）又は行政事件訴訟法の規定による不服申立期間又は出訴期間が経過していないものＢ　当該処分に対して不服申立てがなされ、又は訴えが提起され、現在審理中であ
るもの
（二）　本件所得税各賦課決定の根拠
被告は、本件所得税各更正により原告が新たに納付すべきこととなった本件各年分の税額（通則法一一八条三項により一万円未満の端数を切り捨てた金額。以下同じ。）を基礎として、次のとおり本件所得税各賦課決定を行った。
（１）　昭和六三年分
本件所得税各更正により新たに納付すべきこととなった昭和六三年分の所得税額五二万円に一〇〇分の一〇の割合を乗じて計算した金額である五万二〇〇〇円（通則法六五条一項）に右五二万円のうち五〇万円を超える部分に相当する金額二万円に一〇〇分の五の割合を乗じて計算した金額一〇〇〇円（通則法六五条二項）を加算して五万三〇〇〇円と算定した。
（２）　平成元年分
本件所得税各更正により新たに納付すべきこととなった平成元年分の所得税額一三七万円に一〇〇分の一〇の割合を乗じて計算した金額である一三万七〇〇〇円（通則法六五条一項）に、右一三七万円のうち五〇万円を超える部分に相当する金額八七万円に一〇〇分の五の割合を乗じて計算した金額四万三五〇〇円（通則法六五条二項）を加算して一八万〇五〇〇円と算定した。
（３）　平成二年分
本件所得税各更正により新たに納付すべきこととなった平成二年分の所得税額七五万円に一〇〇分の一〇の割合を乗じて計算した金額である七万五〇〇〇円（通則法六五条一項）に、右七五万円のうち五〇万円を超える部分に相当する金額二五万円に一〇〇分の五の割合を乗じて計算した金額一万二五〇〇円（通則法六五条二項）を加算して八万七五〇〇円と算定した。
（三）　本件消費税決定の根拠
原告を本件課税期間につき、消費税の納税義務者である（法五条一項、九条一項）とし、本件課税期間における課税売上額を前記（一）（３）記載の原告の平成二年分の所得税に係る総収入金額と同様の方法で算出した七三九〇万四九〇九円と認定し、同金額に一〇三分の一〇〇を乗じた七一七五万二〇〇〇円（通則法一一八条一項によって一〇〇〇円未満の端数を切り捨てたもの。）を課税標準額とし、右課税標準額に消費税率一〇〇分の三（法二九条）を乗じた二一五万二五六〇円を右課税標準額に対する消費税額とし、法三〇条七項にいう「帳簿又は請求書等を保存しない場合」に該当するとして控除対象仕入税額を〇円とし、納付すべき税額を二一五万二五〇〇円（通則法一一九条一項によって一〇〇円未満の端数を切り捨てたもの。）と算出し、その範囲内の金額である一七九万五八九〇円を限界控除前の税額とし、これから限界控除税額八一八〇円を控除した一七八万七七〇〇円（通則法一一九条一項によって一〇〇円未満の端数を切り捨てたもの。）をもって本件消費税決定における納付すべき税額とした。
（四）　本件消費税賦課決定の根拠
被告は通則法六六条一項の規定に基づき、本件消費税決定により原告が新たに納付すべきこととなった税額一七八万円（通則法一一八条三項により一万円未満の端数を切り捨てた金額。）に一〇〇分の一五の割合を乗じて二六万七〇〇〇円と算定した。
第三　争点及び当事者の主張
一　争点
本件の争点は次の四点である。
１　推計の必要性
２　推計の合理性
３　実額主張の成否
４　課税売上額及び仕入税額控除の要否
二　当事者の主張
１　推計の必要性
（被告）
被告所部職員Ｂ調査官は、平成三年五月一〇日に、原告宅に赴いて不在票による調査協力を促して以来、再三にわたって原告に対して調査協力の要請を行ったにもかかわらず、原告は、同月末までに連絡すると述べながら、何らの連絡もせず、調査に対する協力が全く得られず、Ｂがようやく把握した原告の工事現場に原告を訪ねた際にも、原告はＢからの帳簿書類等の提示要請に応じようとしなかった。このような状況のもとで、被告は、原告の所得金額を実額で把握することは不可能であると判断し、やむを得ず、原告の取引先等に対する調査によって把握した取引金額を基礎として原告の本件各年分の所得金額を推計し、本件の各処分を行ったものである。
（原告）
被告は、原告に対して社会通念上必要とされる調査をしておらず、推計の必要性はない。
被告は、原告に事前の連絡を一切せず、平日の午前中及び日中に原告宅を訪問しており（原告は、平成三年五月一〇日にＢが原告宅を訪問した際に差し置いたという不在票を見ていない。）、原告は、平成三年五月一七日にＢが原告の自宅のポストに差し置いた不在票を見せられて初めてＢの訪問を知ったのであり、このような方法による調査は、納税者の権利を無視したものである。また、原告は、同月一八日にＢあてに東村山税務署に電話をしたが、Ｂが不在であったため、今忙しい旨と、電話があったことをＢに連絡してほしい旨を電話を受けた職員に頼んだのである。原告及び同居の妻は日中は仕事に出ていて、自宅にはいないが、原告は通常午前八時少し前に自宅を出ているので、それ以前であれば在宅しているし、午後五時三〇分以降であれば、原告の妻はほとんど在宅しており、仕事の電話もあるから原告又は原告の妻が在宅していれば、電話に出るはずであるから、Ｂが原告宅に何回も電話したはずはない。仮に平日の日中にのみ電話していたとしても、通常は人のいない時間帯であるから、努力をしたということにはならない。原告は、取引先に対し、被告の調査に応じるように述べていたのであり、被告の税務調査を妨げるような言動をしていない。


原告は、Ｂが原告宅のポストに差し置いた平成四年一月二三日付けの不在票を見て、同月二七日（月曜日）に再度訪問するとの記載があったことから、同日午前九時ころＢに電話したが、Ｂは不在であったため、仕事先である川崎市麻生区の現場の住所を教えたところ、同日午後四時ころ、Ｂが同現場に現れたのである。その際、Ｂは、原告に対し、帳簿書類等の提示を求めたことはなく、被告が調査により推計した本件各年分の所得税の納付すべき税額を告知し、修正申告のしょうようをしただけであった。
２　推計の合理性
（被告）
推計課税における推計の方法は、一般的、抽象的にみて客観的な所得額との一致の蓋然性があれば足りるものであるから、推計の合理性を基礎づける事実も、一般的、抽象的にみて実額に近似した金額を算出するのに必要な限度で類型的にとらえるべきである。そして、同業者による推計の方法が平均値による推計である場合には、同業者間に通常存在する程度の営業条件の差異は捨象されるから、営業条件の差異が平均値による推計自体を全く不合理ならしめる程度に顕著なものでないかぎり、推計の合理性は是認される。
被告は、原告の取引先を調査して把握した原告の本件各年分及び本件課税期間中の仕入金額を基礎として、原告と業種、業態、立地条件が同一であり、事業規模も類似している者で、その申告の内容が法制度上信用に値する青色申告者の全員を機械的に比準同業者として選定したものであり、比準同業者の抽出過程に被告の恣意が介在する余地はなく、本件の比準同業者の平均売上原価率及び平均特前所得率を適用して事業所得の金額を算出した本件推計は合理的である。
（原告）
原告は、主として一般個人住宅の木工事を請け負う建築業を営んでおり、従業員はおらず、年間の請負工事件数は少なく、昭和六三年は五件、平成元年は六件、平成二年は六件にすぎず、必要な場合は外注に頼んでいるが、被告が選出した同業者がいかなる営業をしているか不明であり、原告の類似業者であるかどうか不明である。
また、原告は、白色申告をしており、被告が青色申告業者を類似業者であるとした方法は合理的な根拠がない。
３　実額主張の成否
（原告）
（一）　原告の工事日程は、昭和六三年分については別表一〇、平成元年分については別表一四、平成二年分については別表一八に各記載のとおりであって、右によれば、原告が他に工事を行うことは不可能であることは明らかであって、本件各年分における原告の収入の実額は後記（二）記載の原告の主張する売上げの額と一致するというべきである。
（二）（１）　原告の昭和六三年分の所得金額は、別表九記載のとおり、売上金額合計五七七八万〇五〇〇円（詳細は別表一〇記載のとおり。）から仕入原価合計一六〇四万八八六一円（詳細は別表一一記載のとおり。）及び外注費以下の経費の合計三九五八万一一六九円（詳細は別表九記載のとおりであり、うち外注費の明細については別表一二の一、二記載のとおり。）を控除した二一五万〇四七〇円となる。ところで、原告が平成元年三月一五日にした昭和六三年分の原告の所得税に係る申告の総所得金額三五三万六二〇〇円は、右実額により算出した総所得金額を超えるから、本件所得税各更正のうち昭和六三年分については、右申告により確定した総所得金額三五三万六二〇〇円を超える部分及び本件所得税各賦課決定のうち右に係る部分はいずれも取り消されるべきである。
（２）　原告の平成元年分の所得金額は、別表一三記載のとおり、売上金額合計四八七一万一九〇〇円（詳細は別表一四記載のとおり。）から仕入原価合計一八七六万二八七九円（詳細は別表一五記載のとおり。）及び外注費以下の経費の合計二六四四万九九二二円（詳細は別表一三記載のとおりであり、うち外注費の明細については別表一六の一、二に記載のとおり。）を控除した三四九万九〇九九円となるので、本件所得税各更正のうち平成元年分については、右実額により算定した総所得金額三四九万九〇九九円を超える部分及び本件所得税各賦課決定のうち右に係る部分はいずれも取り消されるべきである。
（３）　原告の平成二年分の所得金額は、別表一七記載のとおり、売上金額合計四六四〇万〇七〇〇円（詳細は別表一八記載のとおり。）から仕入原価合計一九六二万六七一九円（詳細は別表一九記載のとおり。）及び外注費以下の経費の合計二四五六万二三八七円（詳細は別表一七記載のとおりであり、うち外注費の明細については別表二〇の一、二に記載のとおり。）を控除した二二一万一五九四円となるので、本件所得税各更正のうち平成二年分については、右実額により算定した総所得金額二二一万一五九四円を超える部分及び本件所得税各賦課決定のうち右に係る部分はいずれも取り消されるべきである。
（被告）
本件で問題とされている事業所得の金額は、所得税法上、その年中の総収入金額から必要経費を控除した金額とされているところ（所得税法二七条二項）、かかる事業所得の金額を実額で算出するためには、通常、事業に関して生じる収入及び支出の一切を細大漏らさず記録した会計帳簿の存在が必要不可欠というべきである。すなわち、収入金額については、収入金額を継続して個別、具体的に記録した会計帳簿と領収証控え、請求書控えなど会計帳簿を作成するもととなる書類（原始記録）が照合されることにより、その実額及び収入漏れがないことを正確に把握できるのであり、また、必要経費についても、収入金額同様、原始記録に基づいて記録された会計帳簿により費用と収益の対応関係を検討することによって、初めてその年の必要経費として認定できるからである。
本件訴訟で原告が実額反証に供するとして提出した①売上げに係る売上明細（甲第三ないし第五号証）、②仕入れに係る請求書等（甲第六ないし第八号証）、③外注費に係る領収証等（甲第九ないし第一一号証）、④経費に係る領収証等（甲第一二ないし第一四号証）のみでは、収入計上の漏れがないかどうかは明らかではなく、収益との対応関係が認められる必要経費であるかどうかについて十分な検討を実行することも困難である。


また、売上金額の実額立証の原始記録についても、建築工事業者であれば、通常、請求書及び領収証控えが昀低限提出される必要があるが、本件では売上げに係る売上明細（工事代金証明書、建設工事請負契約書等）が提出されているのみである。そして、原告が売上明細として提出した工事代金証明書（甲第三号証の一の一、同号証の三、四、第四号証の一ないし五、第五号証の二の一、同号証の三、四、六）には、いずれも作成年月日の記載がなく、各取引相互間の前後関係が明らかでなく、したがって、売上明細の作成者以外との取引がなく収入の漏れがないかどうかを確認することができず、そもそも右の工事代金証明書がいかなる原始資料に基づいて作成されたのかも不明であって、その正確性を検証できない。また、原告が、売上明細として提出した建設工事請負契約書については、追加工事等の発生によって昀終工事代金が契約時の請負代金よりも増額することが頻繁である建設工事では、右各契約書をもって原告の売上金額のすべてを正確に算定できる資料であるというには疑義があり、原告が提出した右各契約書の一部（甲第三号証の一の二、同号証の三）には、追加工事代金の記載があるが、これがいつどのような資料に基づいて記載されたものであるのかも不明である。したがって、原告から提出された売上明細という立証方法、立証手段自体失当というべきである。
４　課税売上額及び仕入税額控除の要否
（原告）
（一）　本件課税期間の課税売上額は、前記３原告の主張（二）（３）で実額により算定した四六四〇万〇七〇〇円を本件課税期間の原告の売上額として、同金額に一〇三分の一〇〇を乗じた四五〇四万九〇〇〇円である。
（二）　法三〇条七項の「保存」の意義等
税制改革法一〇条二項が「消費税は、事業者による商品の販売、役務の提供等の各段階において課税し、経済に対する中立性を確保するため、課税の累積を排除する方式による」と規定していることからすれば、消費税の二重課税は極力排除されなければならず、仕入税額控除は納税者の権利というべきであって、法三〇条七項に規定する「課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿又は請求書等を保存しない場合」の要件は厳格に解釈すべきである。したがって、納税者が税務職員による帳簿又は請求書等の提示要請に応じなかった場合でも、客観的に帳簿又は請求書等の保存があり、仕入税額が判明する場合であれば、同条の要件を満たさないというべきである。そして、課税処分に対して取消訴訟が提起されている場合には、これに対する判決の確定によって、昀終的に課税処分が確定する時までに帳簿又は請求書等の保存が確認できれば足りるというべきである。
被告は、法三〇条七項にいう「保存」とは、法定帳簿又は法定請求書等の「提示」を含むと主張するが、両者は別の概念であり、租税法規の読み替えともいうべき拡張解釈であり、租税法律主義に違反する。
（三）　法定帳簿又は法定請求書等の提示拒否の事実の有無国税庁の「仕入税額控除の対象となる法定帳簿又は法定請求書等の保存・提示の意義及び記載内容の軽微な瑕疵の取扱い」と題する通達においては、「帳簿等の提示を拒む等非協力的な場合で、仕入税額控除をするためには帳簿等の保存が必要であることを再三にわたって教示したにもかかわらず仕入れに係る帳簿等を提示しない場合」に仕入税額控除を否認できるとするが、原告が、職員と面接したのは原告の仕事先の現場での一回だけであり、その際にも被告の調査により原告が新たに納付すべきこととなる所得税額の告知と修正申告のしょうよう及び消費税についても課税事業者と認められるので、申告するようにとのしょうようが行われただけであり、被告から所得税及び消費税の調査を受け、被告から帳簿の提示を求められたことはないから、原告が法定帳簿又は法定請求書等の提示を拒否したという事実はなく、また、本件消費税決定において仕入税額控除をしていないことは右通達にも反する。
そして、法定帳簿又は法定請求書等の提示拒否の事実が認められるのは、税務調査の全過程を通じて、税務当局側が確認のために社会通念上当然に要求される程度の努力を行ったにもかかわらず、その確認を行うことが客観的にできなかったと考えられる場合に限られるというべきであり、平日の昼間に電話したり、電話や郵便等で連絡もせずに平日に訪問するだけでは十分ではない。なお、不在票をポストに差し置いたとしても、新聞、チラシ等にまぎれて原告が不在票を見付けない場合があるから、十分ではない。
以上のとおり、被告は、努力を怠っており、税務調査の全過程を通じて、税務当局側が帳簿及び領収証等の備付け状況等を確認するために社会通念上当然に要求される程度の努力を行ったとは到底いえないから、その確認を行うことが客観的にできなかった場合には該当しない。
（四）　原告の法定請求書等の保存
原告は、本件訴訟において原告が主張している本件課税期間の課税仕入れに対応する法定請求書等を保存しており、これを書証として提出しているから、本件課税期間の原告主張の課税仕入れに係る消費税額は控除対象仕入税額とすべきである。なお、右請求書等の一部には、形式的に法定の要件を欠くものも存在するが、以下の理由から、いずれも実質的には法定の要件を満たした法定請求書等と認め、又は累積課税を回避するという仕入税額控除の存在理由に照らしてこの分の仕入税額控除を認めるべきである。
（１）　別表二一の一ないし三掲記の領収証中「ハ」欄に×印が付されたものの中には課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容が記載されていない領収証があるが、これらについては、原告の職業、取引の相手方（作成者）の名称又は肩書、関連する相手方作成の請求書又は領収証、原告作成の陳述書（甲第二二号証）からその内容が推測できること。
また、領収証に代わる振込金受取書で課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容が記載されていないもの（甲第一一号証の一九の一）については、受取書という形式から、役務の記載はできないのであり、右記載を欠いたものも有効な領収証と扱うことが仕入税額控除の目的に合致すること。
（２）　甲第八号証の四の一ないし三、同号証の四の五、六、八、九の中の作成者の記載がない請求書控えは、いずれも、原告が取引の相手方（作成者）から借りてきたものであるが、これらは甲第八号証の四の二、四の四、七、八中の相手方が作成した領収証と同一の筆跡であり、右相手方の作成であることが明らかであり、課税仕入れを合理的に推認させるものであること。
（五）　原告の主張する消費税額


以上によれば、本件課税期間の課税売上額四五〇四万九〇〇〇円が課税標準額となるから、この金額に消費税率一〇〇分の三（法二九条）を乗じた一三五万一四七〇円を右課税標準額に対する消費税額とし、本件課税期間における仕入額及び経費の合計額四二二七万四六九〇円に一〇三分の三を乗じた額である一二三万一三〇一円を控除対象仕入税額と算出して、これを前記課税標準に対する消費税額から控除した一二万〇一六九円から別紙消費税税額計算書末尾記載のとおり算出した限界控除税額六万〇二八一円を控除した五万九八〇〇円（通則法一一九条一項によって一〇〇円未満の端数を切り捨てたもの。）が、納付すべき消費税額である（計算の詳細は別紙消費税税額計算書記載のとおり。）。
（被告）
（一）　法三〇条七項の「保存」の意義
仕入税額控除が認められるためには、①課税仕入れ等に係る消費税額が真実存在することとともに、②法定の事項を記載した仕人税額控除に係る法定帳簿又は法定請求書等を納税者が保存していることが必要である。
ところで、法は、納付すべき税額を納税者がする申告により確定することを原則とする申告納税制度を採用しつつ（法四五条）、税務職員の質問検査権の規定も設けている（法六二条）こと等からすれば、昀終的には、税務職員の適切な質問検査権の行使により、申告内容の正確性を確認できることを予定しており、法三〇条七項が仕入税額控除に係る法定帳簿又は法定請求書等の保存を仕入税額控除の要件としたのも、税務職員が税務調査に際して、納税者から仕入税額控除に係る法定帳簿又は法定請求書等の提示を受け、課税仕入れに係る消費税額に関する申告が正確であることを確認するためというべきである。
そして、法には、仕入税額控除について推計を許した規定がなく、一方、納税者から法定帳簿又は法定請求書等の提示がない場合には、課税仕入れ等に係る消費税額に関する正確性を確認できないことからすれば、法三〇条七項に規定する「保存」は、税務職員の適法な質問検査権の行使に基づく提示要求があったとき、法定帳簿、法定請求書等を提示することを予定した保存、すなわち、物理的保持ないし保管に加えて提示を含むものをいうと解されるのである。したがって、納税者が税務調査に際し、税務職員に対して、法定帳簿及び法定請求書等を提示することを拒否した場合には、法三〇条七項にいう法定帳簿又は法定請求書等を保存しない場合に該当し、仕入税額控除の要件を欠くことになるというべきである。なお、数年もたってから法定帳簿、法定請求書等の実質的な要件に該当するか否かの調査、判断を正確に行うことは困難であることからすれば、仕入税額控除の要件として法定帳簿又は法定請求書等の「保存」が必要とされているのは、税務調査ひいては課税処分時における仕入税額の立証のためと考えられること、令五〇条において一定の日から七年間法定帳簿又は法定請求書等の保存が義務付けられていることからして、課税処分の段階で法定帳簿又は法定請求書等が提示される必要があり、不服審査又は訴訟において法定帳簿又は法定請求書等が提示されても仕入税額控除は認められないというべきである。また、このように解さないと、不服審査又は訴訟における証拠資料は法定帳簿、法定請求書等に限定されないから、裁判所等に法定帳簿又は法定請求書等が提出されない場合でも、これらが所定の時期、場所に存在することが立証された場合には仕入税額控除が認められ、また、税務署長が適法な手続を経て行った処分が容易に覆されることになり、課税関係の安定を著しく損なうことになりかねず、法三〇条七項が法定帳簿又は法定請求書等の保存を規定した意味が没却される。
（二）　法定帳簿又は法定請求書等の提示拒否の事実の有無原告が存在すると主張する通達は存在せず、また必ずしも「帳簿等の保存が必要であることを再三にわたって教示した」場合でなければ仕入税額控除を否認しないという運用を行っているわけでもないから、この点に関する原告の主張は失当である。
そして、本件においては、原告の本件各年分の所得税の調査の過程で、本件課税期間において原告が消費税の課税事業者に該当することが判明し、原告に対しその旨の教示、説明を行っているところ、原告に対しては、電話や直接原告宅に赴いて不在票を差し置くなどの方法により、再三にわたり、本件調査への協力を要請し、平成四年一月二七日付けの不在票及びＢが工事現場において原告と面接した際には、帳簿及び請求書等の提示も明確に要請しているが、原告はこれらの要請に応じず、本件課税期間の課税仕入れに係る法定帳簿又は法定請求書等を全く提示せず、Ｂは、これらを全く確認することができなかった。このことは法三〇条七項にいう「帳簿又は請求書等を保存しない場合」に当たる。
（三）　原告の主張する消費税額に対する反論
法の規定する仕入税額控除は、税制改革法一〇条二項の「課税の累積の排除」に配慮したものであり、納税者の事務負担を考慮しつつ、適正な課税を実現するために、容易に実行可能な法定帳簿又は法定請求書等の提示を含む「保存」を仕入税額控除の要件としたものである。
そして、法定帳簿、法定請求書等の記載については、消費税に係る申告、処分が大量反復性を有しており、早期確定、安定性が求められること、消費税が消費者からの預かり金的性格を有しており正確な税額を把握すべき要請が強いこと等に鑑み、その正確性を容易に判断できるように、画一的、形式的な正確性が求められているというべきである。
ところが、本件で原告が提出している請求書等の形式的記載の内容は別表二一の一ないし三記載のとおりであって、法三〇条九項一号の規定のすべてを満たしているのは、甲第八号証の三の一一の後に添付されている各請求書、甲第一四号証の二の二の領収証、同号証の五の二の納品書、同号証の七の七の二枚目の領収証のみである。なお、甲第八号証の一の六ないし八の各請求書については、再発行されたものであってその日時が明らかでなく、同号証の四の一ないし九の各請求書（控え）は、原告が取引先から借りてきたものであり、甲第一一号証の一一の四の二枚目及び三枚目並びに同号証の一七の七の二枚目及び三枚目の各請求書は、本訴段階に至って取引の相手方からファックスで入手したものであり、いずれも令五〇条一項の継続保存の要件を欠き、法三〇条七項の「保存しない場合」に該当する。
（四）　原告の納付すべき消費税額
前記のとおり、原告が消費税に係る本件課税期間について納付すべき消費税額は二一五万二五〇〇円であり、本件消費税決定における納付すべき税額一七八万七七〇〇円を上回る。
三　証拠


証拠関係は、本件記録中の書証目録及び証人等目録記載のとおりであるからこれを引用する。
第四　当裁判所の判断
一　推計課税の必要性について
１　当事者間に争いのない事実、証拠（甲第一号証の一ないし三、乙第二号証、証人Ｂの証言により真正に成立したと認められる乙第三号証の一ないし五、証人Ｂ、原告本人。ただし、原告本人については、後記採用しない部分を除く。以下同じ。）及び弁論の全趣旨によれば以下の事実が認められる。
（一）　被告による調査の開始
原告から提出された本件各年分の所得税に係る青色の確定申告書には、昭和六三年分のものには「白色用」との付記がされていたものの、いずれも所得税法一四九条所定の貸借対照表、損益計算書その他事業所得金額に関する明細書（青色申告決算書）が添付されておらず、事業所得金額が記載されているのみで、事業所得を計算するための収支内容が不明であったことから、被告は、原告の申告内容が適切であるか否かについて調査を行うこととし、Ｂに原告の所得税の調査を命じた。
（二）　被告による調査の経緯
（１）　Ｂは、平成三年五月一〇日午後一時ころ、原告宅を訪れたが、原告本人及びその家族が不在であったため、原告の本件各年分の所得税の調査のために訪れたが面会できなかったこと及び同月一七日午前一〇時ころ再度訪問する予定であり、当日都合が悪い場合は、担当者まで連絡してほしいことを記載した不在票（カーボン紙を使用して二枚作成したうちの一枚を封筒に入れたもの。以下同じ。乙第三号証の一。）を原告宅のポストに差し置いて辞去した。
（２）　Ｂは、平成三年五月一七日午前一〇時ころ、原告宅を訪れたが、応答がなかったため、原告の本件各年分の所得税の調査のために訪れたが面会できなかったこと、同月三〇日午前一〇時ころ東村山税務署まで来署願いたいこと及び当日都合が悪い場合は、担当者まで連絡してほしいことを記載した不在票（乙第三号証の二）を原告宅のポストに差し置いて辞去した。Ｂは同日午後三時三〇分ころ、原告宅に電話をかけたが応答はなかった。
（３）　平成三年五月一八日午前九時二五分ころ、原告又は原告の妻から東村山税務署にＢあてに電話があったが、その内容は、五月は忙しいので原告からまた電話するというものであった。右電話がかかってきた際、Ｂは外出中であり、右電話を受けた職員が、Ｂに右電話の内容を伝えた。
この点、原告は、当初「今、忙しいのでまたこちらから電話するとＢさんに伝えてください。」と言ったと主張していたが、後に、Ｂから原告へ連絡を頂きたいという内容であったと主張を変更し、昀終的には、六月に入らなければ行けないと言った旨を主張し、原告本人尋問においては、「六月にならないといけない。」、「電話したことをＢさんにお伝えください。」とだけ言った旨供述する。しかし、東村山税務署の職員の勤務時間である平日の日中は、原告は現場に出ており在宅していないことが通常であって、Ｂから原告に電話等で連絡をとることは困難であること、原告の都合を昀もよく把握している原告からＢに連絡するのが合理的であること、当初、原告も被告主張とほぼ同内容の主張をしていたにもかかわらず、特段の理由もなくこれを変更している経緯は不自然であること、また、右のように原告の主張が変遷している事実は、原告自身の記憶が曖昧であることを窺わせることに照らせば、右原告の供述は信用性が低いというべきであって、右認定事実を覆すものではない。
（４）　Ｂは、平成三年六月一日から同月一一日までの午前八時から午後六時までの間に、原告宅に一〇回程度電話をかけたが、いずれも応答はなかった。Ｂは同月一二日午前一一時五〇分ころ、原告宅を訪れたが、応答がなかったため、本件各年分の所得税の調査のために訪れたが面会できなかったこと及び「五月末にご連絡いただけるということでしたが、ご連絡がありません。また何度かお電話しましたが、お留守のようでした。つきましては、六月一四日（金）迄に担当者にご連絡ください。ご連絡がない場合は、署の方で調査を進めます。」と記載した不在票（乙第三号証の三）を原告宅のポストに差し置いて辞去したが、原告からの連絡はなかった。このため、Ｂは、同月末以降原告の取引先等に対して独自の調査を進め、その結果に基づき推計によって原告の本件各年分の売上金額及び所得金額を計算し、さらに原告を本件課税期間における消費税の課税事業者に該当するものと認め、右推計によって得た売上金額をもとに本件課税期間の消費税の課税標準額を算定した。
（５）　Ｂは、平成三年九月から同年一一月の午前八時から午後六時までの間、原告宅に二〇回程度電話をかけたが、いずれも応答がなかった。なお、原告は、Ｂが調査を行った取引先から連絡を受けて、Ｂが独自に調査を行っていることを認識した。
（６）　Ｂは、独自の調査によって得た右算定の結果を説明すべく、平成四年一月二三日午後一時四〇分ころ原告宅に赴いたが、応答がなかったため、訪問したが会うことができなかったこと、調査結果について話したい事項があり面会したいので時間を空けてほしいこと及び同月二七日午前一〇時ころ再度原告宅を訪問する予定であり、当日都合が悪ければ連絡してほしいことを記載した不在票（乙第三号証の四）を原告宅の郵便ポストに差し置いて辞去した。


（７）　Ｂは、平成四年一月二七日午前一〇時三〇分ころ、原告宅に赴いたが応答がなかった。そこでＢは、訪問したが会うことができなかったこと、調査に応じてもらえない以上帳簿書類等の確認もできず、このことは青色申告承認の取消要件に該当すること、同月二九日までに原告から連絡がない場合は、調査結果について税務署から通知せざるを得ないこと及び消費税についても帳簿書類の提示がない場合は、仕入税額控除を認めない形で決定することになることを記載した不在票（乙第三号証の五）を原告宅のポストに差し置いて辞去した。当日午前一一時ころ、原告から東村山税務署にＢあてに電話があり、川崎市麻生区の現場から電話していること及び当日は都合が悪い旨を述べたため、右電話を受けた職員が、後にＢに右電話の内容を伝えた。Ｂは、当時、東村山税務署の職員が把握していた川崎市＜以下略＞の工事現場に原告がいるものと考え、他の職員二名とともに同現場を探し出して、同日午後四時ころ、原告を訪ねた。その際Ｂは、原告に対し、身分証明書と質問検査章を提示した上で、申告のもととなった帳簿書類等の保存状況を確認したところ、原告から帳面は何もつけていない旨の回答があった。また、Ｂは、原告に対し、税務署の方で調査を進めてきた結果（調査所得金額、同金額に基づいて算出した所得税額及び新たに納付することとなる所得税額）を説明し、修正申告をしょうようした。さらにＢは、原告が消費税の納税義務を負うと認められるので消費税の申告も必要であること、消費税の額の計算においては消費税に関する帳簿や請求書等の保存がない場合には仕入税額控除が認められないことになること及び右帳簿及び請求書等の保存がないとして計算した場合の消費税の額について説明した。これに対し、原告は、「知っている方に相談して、また後ほど連絡します。」と返答した。Ｂは、原告に対し、同月二九日までに連絡がない場合は、調査結果に基づいて通知することとなる旨を述べて辞去した。
２　右各事実によれば、Ｂは、平成三年五月一〇日に、原告宅に赴いて不在票による調査協力を促して以来、平成四年一月二七日まで五回にわたって原告宅に赴いた上、いずれも不在であった原告に対して日時を指定して再訪問する旨を伝え、又は原告の税務署への来訪を要請するとともに、都合が悪い場合等は担当であるＢまで連絡してほしいことを記載した不在票を原告宅のポストに差し置いて、調査協力の要請を行ったが、平成三年五月一八日、Ｂの不在中に、忙しいので五月中にまた連絡する旨の原告又は原告の妻からの電話があっただけで、その後は原告から連絡はなく、原告による調査に対する具体的な協力が全く得られなかったことから、Ｂはやむを得ず原告の取引先等に対して調査を開始したものであること、原告は右調査が行われていることを取引先等から連絡を受けて知ったが、その後も、平成四年一月二七日に至るまで、Ｂに対して一切連絡をとることはなかったこと、Ｂは平成三年九月から同年一一月中の午前八時から午後六時までの間に合計二〇回程度にわたり原告宅に電話をかけたがいずれも不在であったこと、Ｂが原告の工事現場に原告を訪ねた際にも原告は、知り合いに相談すると述べるだけであり、その後もＢに対して何らの連絡もしていなかったことが認められるところ、このような状況の下では、被告において、原告の所得金額を実額をもって把握することは不可能であるというべきであるから、被告が、原告の取引先等に対する調査によって把握した取引金額を基礎として原告の本件各年分の所得金額を推計したことには、その必要性があったということができる。
この点、原告は、原告宅のポストのように道路に面したものの場合には、ポストを開ける際に、中に入っている物を誤って下に落とすなどして紛失するおそれがあり、現にポストに差し入れられたとされる不在票のうち原告が実際にその存在を確認したのは、平成三年五月一七日付けのものと平成四年一月二三日付けの二通だけであり、その他の不在票の存在は確認していないと主張する。しかしながら、証拠（原告本人）によれば、原告宅のポストから郵便物が紛失したことはないことが認められるところ、不在票が入った封筒だけが紛失し易い理由はないのに、五回差し置いたとされる封筒に入った不在票が三回も紛失したということは不自然であるから、この点に関する原告の主張は採用することができない。また、原告は、Ｂが平日の日中（午前八時から午後六時までの間）に原告の自宅に何回も電話をしたことについても、勤め人であれば日中に在宅しているはずがないから、このような方法では、社会通念上、通常要求される程度の努力を怠っていると主張する。しかしながら、建築工事業を営む原告が日中に所在している場所を第三者が知ることは困難であって、Ｂがこれを把握していなかったこともやむを得ないと考えられる上、現に事業を行っている者であれば、事業に必要な連絡を受け得る状態を備えていることが通常は期待されるのであるから、その場合に平日の日中に自宅に電話をかけること自体は常識的な連絡方法であって、勤務時間以外の休日又は平日の午前八時以前ないし午後六時以降に電話連絡をしなかったことをもって、Ｂが原告と面会するために必要な努力を怠ったとはいえない。しかも、電話での連絡は、Ｂが原告宅を五度にわたり訪問し、そのたびに不在票をポストに入れて連絡しており、これを受けた原告からＢに電話をかけて都合の良い日を指定したり、Ｂが不在であれば、その旨の伝言を頼む等することは容易であったにもかかわらず一切連絡がなかったため、やむなく補助的になされた連絡方法であったというべきであり、このことも考慮すれば、この点に関する原告の主張は失当というほかない。
二　推計課税の合理性について


本件で被告が行った推計の方法は、前記第二、三３（一）記載のとおりであるところ、証拠（乙第一号証の一ないし四、第二号証、いずれも東京国税局長作成部分についてはその趣旨及び形式から公務員が職務に関し作成した真正な文書と認められ、右公文書部分の記載によれば右各書証が私文書部分の作成者に送付された後、私文書部分が記載されて東京国税局に返送されてきた事実が認められ、右によれば、私文書部分についても真正に成立したと認められる乙第一二ないし第一六号証、第一九号証）及び弁論の全趣旨によれば、原告の本件各年分の仕入金額として少なくとも別表五の各年分①欄記載の仕入金額が存在していること、被告が前記第二、三３（一）（４）記載の方法で比準同業者を選定したこと、本件各年分の比準同業者のそれぞれの売上金額、売上原価の金額、売上原価率、経費等の額、特前所得金額及び特前所得率並びに本件各年分における比準同業者の平均売上原価率及び平均特前所得率が、それぞれが別表六ないし八の各一、二記載のとおりであることが認められる。
右認定事実によれば、原告の売上金額及び一般経費を算出する目的で被告が選定した比準同業者の選定基準は、業種の同一性、事業所の近接性、事業規模の近似性等の点において同業者の類似性を判別する要件として合理的なものであって、また、右同業者の選定に当たって被告の恣意が介在する余地も認められない。そして、右比準同業者は、いずれも青色申告者であって、その申告が確定していることに照らすと、その仕入金額等の算出根拠となる資料の正確性も担保されているというべきである。なお、青色申告者であるか否かは、申告方式の問題であって、業種又は業態の差異により区別されるものではないから、原告が青色申告者でなかったとしても、所得税算定の基礎となる収支状況の正確性が法定の帳簿書類等で担保されている青色申告者から比準同業者を選定することには合理性がある。そして、選定された同業者の数は、昭和六三年分につき三〇名、平成元年分につき二七名、平成二年分につき二二名分であり、そのいずれも同業者の個性を平均化するに足りる選定件数であると解される。
以上によれば、前記の仕入金額に平均売上原価率及び平均特前所得率を適用して原告の本件各年分の事業所得を推計することは合理性があると認めることができる。
三　実額主張について
１　被告の主張する推計課税に対して、原告は、本件各年分の事業所得金額について、本件所得税各更正における金額を下回る実額を主張する。ところで、本件における推計による更正は、その必要があるときに合理的と認められる方法をもって各種所得の金額を推計するものであり、収入の発生原因、その金額、控除すべき経費、その金額等を個別に推計するものではないから（所得税法一五六条）、このような推計課税に対して、原告が実額による課税をすべき旨を主張する場合には、原告は収入又は支出の一部についてではなく、その収入金額と必要経費の全部についての実額及び必要経費が収入金額に対応するものであることについて立証する必要があることはいうまでもない。そして、この場合、収入金額についていえば、原告は、その主張する収入金額が原告の当該係争年分のすべての取引から生じたすべての収入であることを立証する必要があるというべきである。
２　収入金額
（一）　本件各年分に係る収入金額の実額に関する原告の主張は、前記第三、二３の原告の主張欄記載のとおりであり、これに沿う甲第三ないし第一四号証（ただし、いずれも枝番号を含む。）及び原告本人の供述が存在する。本件訴訟で原告が実額反証に供するとして提出した右各証拠は、売上げに係る売上明細（甲第三ないし第五号証）、仕入れに係る請求書等（甲第六ないし第八号証）、外注費に係る領収証等（甲第九ないし第一一号証）、経費に係る領収証等（甲第一二ないし第一四号証）の原始記録であり、これのみでは、収入計上の漏れがないかどうかは明らかでなく、収益との対応関係が認められる必要経費であるかどうかについて十分な検討を実行することも困難である。そこで、原告は、まず、原告主張の収入金額に漏れがないことを明らかにするために本件各年分の工事の日程表（甲第二一号証の一ないし三）を提出した。この点、右日程表の記載から、一人親方である原告に他の収入がないことを証明するためには、①右日程表の記載が原告が実際に工事を行った期間を正確に記載していること、②他の仕事をする余裕がない程に原告が主張する各工事の日程が詰まっていること及び③原告が他人に仕事を紹介する等の実際に工事を行う以外の方法により収入を一切得ていないことの要件をいずれも満たす必要があるところ、証拠（原告本人）によれば、右日程表に記載された工事の年月日は、原告や施主の記憶や、契約書、取引先から受領した領収証の日付等に基づいて作成したものであって、必ずしも正確なものではなく、一〇日ないし一か月以上の幅があること、原告は、自らが工事をするのではなく「口きき」と称して、取引先に仕事を紹介して手数料を受領することもあることが認められ、以上によれば、右日程表は、前記①、③の要件を充たしていないことが明らかであり、右日程表に記載された工事期間が真実であることを前提として、原告に他の工事を請ける余裕がなかったとする原告の主張を認めることはできないというべきである。


また、原告は、平成七年五月二六日付け準備書面で本件各年分の事業所得の実額について主張した後、同年七月二〇日付け準備書面で平成元年分及び平成二年分の仕入れ及び経費について追加主張をし、同年九月二二日付け準備書面で平成二年分の経費の訂正をし、平成八年九月三〇日付け準備書面では、平成元年分及び平成二年分の売上げにつき計上漏れとなっていた金額を追加し、本件各年分の仕入れ並びに昭和六三年分及び平成元年分の経費の訂正をし、平成九年九月一八日付け準備書面では、被告提出書証による指摘も踏まえて本件各年分の売上げについて計上漏れとなっていた金額を追加し、平成元年分の仕入れ及び本件各年分の経費の訂正を行っている。そして、この間の平成八年六月一九日から平成九年三月一四日までの期間に四回にわたって行われた原告本人尋問において、原告は、被告から売上げの計上漏れの疑いを指摘されながら、必ずしも明確な応答をすることができなかったことが認められ、このことからすれば、本件訴訟において原告が提出した書証を離れて原告自身が自らの行った工事を漏れなく正確に把握しているものではないことは明らかである上、本件訴訟において原告が売上げを証するものとして提出した書証がすべての収入を証するものでないことは、原告の主張変更の原因となった乙号各証が存在することのみならず、原告が提出した書証に基づいて被告から収入の計上漏れが指摘されたことからも、明らかというべきであり、右乙号各証は被告が反面調査によって把握し得たものにすぎないから、結局、本件全証拠によっても、原告が主張する本件各年分の事業所得の実額については、その収入金額が計上漏れのない全収入であることについての立証があったということはできない。（二）　以上によれば、本件全証拠によっても、原告主張の本件各年分の売上金額について、これを実額と認めるに足る証拠がなく、したがって、原告においては、事業所得に係る総収入金額を立証したということはできないから、更に原告において実額と主張する必要経費について判断するまでもなく、原告の実額主張は理由がないというべきである。
四　本件所得税各処分の適法性
以上によれば、前記第二、三３（一）のとおり行われた本件所得税各更正は、いずれも原告の本件各年分の事業所得の金額の範囲内で適法に行われたものであり、また、これに伴い前記第二、三３（二）のとおり行われた本件所得税各賦課決定も同様に適法というべきである。
五　本件消費税処分の適法性
１　課税売上額について
消費税の課税標準である課税売上額は、事業者の行う個々の資産の譲渡等の実額に基づいて確定されるべきものであり、事業者が保存する帳簿又は質問検査権の行使により（法五八条、六二条、令七一条）右実額が判明することが期待されるが、納税者の協力がないが故に課税を放棄することは許されないから、納税者の協力を得られず、個々の資産の譲渡等に関する信頼し得る調査資料を欠くために個々の実額からの課税売上額を確定することができないときは、課税庁は、必要な調査から判明した事実に基づき課税売上額を認定することが妨げられるものではなく、認定の基礎とされた事実が真実であり、当該事実から課税売上額を認定する方法が合理的であるときは、これをもって、課税売上額と是認し得るものというべきである。この点を本件についてみると、既に認定説示したとおり、所得税に関して被告が採用した推計方法は、その基礎とされた事実が真実と認められ、その方法も合理的と認められるものであり、他方、原告が実額であると主張する売上金額をもって課税売上げの実額と認めることはできず、本件全証拠によっても、課税売上げの総額を個々の資産の譲渡等の実額に基づいて確定するには足りないというべきであるから、本件課税期間における消費税を含む課税売上額は、原告の平成二年分の所得推計における総収入金額と同様の方法で算定した七三九〇万四九〇九円ということができ、課税標準たる課税売上額は、右金額に一〇三分の一〇〇を乗じた七一七五万二〇〇〇円（通則法一一八条一項によって一〇〇〇円未満の端数を切り捨てたもの。）と認められる。
２　法三〇条七項の意義
（一）　法三〇条一項は、事業者の仕入れに係る消費税額の控除を規定するが、右規定は、法六条により非課税とされるものを除き、国内において事業者が行った資産の譲渡等（事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をいう。法二条一項八号）に対して、広く消費税を課税する（法四条一項）結果、取引の各段階で課税されて税負担が累積することを防止するため、前段階の取引に係る消費税額を控除することとしたものである。
そして、大量反復性を有する消費税の申告及び課税処分において、迅速かつ正確に、課税仕入れの存否を確認し、課税仕入れに係る適正な消費税額を把握するために、法三〇条七項は、当該課税期間の課税仕入れに係る法定帳簿又は法定請求書等を保存しない場合には、同条一項による仕入税額控除の規定を適用しないものとしているが、この法定帳簿、法定請求書等の保存について、法の委任を受けた令五〇条一項が保存年限を税務当局において課税権限を行使しうる昀長期限である七年間とし、保存場所を納税地等に限定し、その整理を要求していることからすれば、法及び令は、主として課税仕入れに係る消費税額の調査、確認を行うための資料として法定帳簿又は法定請求書等の保存を義務づけ、その保存を欠く課税仕入れに係る消費税額については仕入税額控除をしないこととしたものと解される。（二）　右の点に照らせば、法三〇条七項に規定する保存とは、法定帳簿又は法定請求書等が単に存在しているということだけではなく、法及び令の規定する期間を通じて、定められた場所において、税務職員の質問検査権に基づく適法な調査によりその内容を確認することができる状態での保存を継続していることを意味するというべきである。換言すれば、法三〇条七項にいう保存とは、適法な提示要請があれば直ちにこれを提示できる状態での保存を意味することになる。そして、この意味での保存の有無は課税処分の段階に限らず、不服審査又は訴訟の段階においても、主張、立証することが許されるものというべきである。この点につき、原告は、昀終的に課税処分が確定するまでは、不服審査、取消訴訟のいずれかの段階で法定帳簿、法定請求書等の存在が確認できた場合には、常に仕入税額控除を認めるべきであると主張する。しかしながら、右主張は、保存が単に物理的所持を意味するものではなく、仕入税額についての調査、確認のためのものであり、右調査、確認の第一次的責任が課税庁にあることを看過するものであって、これを採用することができない。


また、被告は、法三〇条七項の保存の内容には、税務職員の適法な提示要請があった場合に納税者がこれを提示することも含み、この保存、提示は課税処分の段階に必要であると主張する。しかし、「保存」という用語の通常の解釈として「提示」まで含むとするのは困難であり、また、法が法定帳簿、法定請求書等の保存を要求した趣旨が、税務調査において税務職員がこれらを確認することにあるとしても、そのことから任意的、非定型的に行われる税務調査において納税者に積極的な法定帳簿、法定請求書等の提示義務が発生すると解釈することはできない。また、確定申告書に課税仕入れとして記載された取引がその性質上課税仕入れに該当しないと判断されて仕入税額控除が否定された場合等において、調査段階において、税務職員が、法定帳簿、法定請求書等を確認するまでの必要がないとして、その提示を求めなかったときは、当該課税処分の適否をめぐる訴訟の段階に至って、法定帳簿、法定請求書等の保存がないことを主張、立証することを禁ずる理由はないというべきであるから、不服審査又は訴訟において保存に関する主張、立証が許されないとする被告の主張を採用することはできない。
（三）　このように、法三〇条七項に規定する保存とは、適法な提示要請に応じて提示することができる状態での保存をいうものと解すべきであるから、消費税に関する課税処分の取消しを求める訴訟において、法定帳簿又は法定請求書等が提出されている場合には、これらを「保存しない場合」には該当しないものと推認することができるが、その場合であっても、法定帳簿又は法定請求書等の保存期間における税務職員の質問検査権に基づく調査における適法な法定帳簿、法定請求書等の提示要請に対して、納税者が正当な理由なくその提示を拒否し、そのため、税務職員がその内容を確認することができなかったという事情が認められるときには、逆に、その当時において法定の要件を満たした状態での法定帳簿、法定請求書等を保存しなかったことを推認することができるから、法三〇条七項の「保存しない場合」に該当するものとして仕入税額控除は認められないことになる。もっとも、提示の拒否があったと認められるか否かの判断は、税務当局が行う調査の過程を通じて社会通念上当然に要求される程度の努力を行ったか否か、納税者の言動等の事情を総合考慮してされるべきであることはいうまでもない。
３　本件における法三〇条七項の適用
（一）　本件において、原告は、法定請求書等に該当するものとして書証を提出しており、弁論の全趣旨に照らして、当該書証以外に法定帳簿、法定請求書等として検討すべきものは保存されていないことが推認される。そこで、本件においては、まず、原告が法定請求書等に該当するとして提出した各書証について検討することとする。
（二）　ところで、法定帳簿、法定請求書等の記載要件は、大量かつ反復して行われる消費税に係る申告、課税事務を円滑ならしめるという法三〇条七項の趣旨に照らし、当該帳簿又は当該請求書等自体の記載から形式的に判断されるべきである。この点、原告は、取引の各段階で課税されて税負担が累積することを防止するため、前段階の取引に係る消費税額を控除することとしたという仕入税額控除の趣旨からして、形式的記載要件の記載がなく、又は記載が不明確な場合であっても、他の資料や当該帳簿ないし請求書等の他の記載事項の内容からその内容を推認することができる場合には、これを適法な法定帳簿、法定請求書等と認めるべきであると主張するが、仕入税額控除の要件として形式的記載要件を具備した法定帳簿、法定請求書を必要とした法の趣旨に照らし、これを採用することはできない。したがって、当該法定請求書等の記載のみでは課税資産内容が不明な場合や課税資産の譲渡等を特定することができない場合には法三〇条九項一号ロないしハの記載を欠いているというべきである。
（三）　原告が法定請求書等に該当するとして提出した書証が、法三〇条九項一号規定の形式的記載要件を具備しているか否かの点については、別表二一の一ないし三に記載のとおりであり、右形式的記載要件のすべてを満たしているのは、甲第八号証の三の一一の後に添付されている各請求書、甲第一四号証の二の二の領収証、同号証の五の二の納品書、同号証の七の七の二枚目の領収証のみである（以下右各書証に係る文書を「要件該当請求書等」という。）。
なお、甲第二五号証の領収証については、証拠（原告本人）によれば、甲第一一号証の二〇の五の領収証と差し替えるために平成九年六月一六日ころに取引先から再発行されたというものであり、令五〇条一項の継続保存の要件を欠いていることが明らかであるから、甲第一一号証の二〇の五の領収証のみを検討対象とした。また、甲第八号証の一の六ないし八の各請求書については、再発行されたものであってその作成日が明らかでなく、同号証の四の一ないし九の各請求書（控え）は、原告が取引先から借りてきたものであり、甲第一一号証の一一の四の二枚目及び三枚目並びに同号証の一七の七の二枚目及び三枚目の各請求書は、本訴段階に至って取引の相手方からファックスで入手したものであって、いずれも令五〇条一項の継続保存の要件を欠いており、法定請求書等を「保存しない場合」に該当する。
４　本件消費税処分の適法性
右によれば、要件該当請求書等以外の請求書等に係る課税仕入れについては、法定帳簿、法定請求書等を「保存しない場合」に該当するものと認められるが、要件該当請求書等に係る課税仕入れについては、それが真正に成立したことが認められ、かつ、調査段階における提示拒否の事実が認められる等の事情が無い限り、法定帳簿、法定請求書等を「保存しない場合」には該当しないということができる。ところで、課税標準額七一七五万二〇〇〇円に消費税率一〇〇分の三（法二九条一項、通則法一一八条一項）を乗じると二一五万二五六〇円となるから、これを右課税標準額に対する消費税額としたことは適法であるところ、要件該当請求書等に係る仕入れ金額の合計額は九六万一七三二円であり、これに係る消費税額は二万八〇一一円となるものの、右課税標準額に対する消費税額からこれを控除しても二一二万四五四九円となり、本件消費税決定における限界控除前の税額は右の金額を下回る一七九万五八九〇円であるから、要件該当請求書等の真否及びこれに係る提示拒否があったか否かを問うまでもなく、右金額から限界控除税額八一八〇円を控除した一七八万七七〇〇円をもって納付すべき税額とした本件消費税決定は適法ということができ、これに伴い前記第二、三３（四）のとおり行われた本件消費税賦課決定も適法というべきである。
第五　結論


主　　　文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第一　当事者の求めた裁判
一　控訴人
１　原判決を取り消す。
２　被控訴人は、「日経ギフト」（被控訴人標章（一））、「ＮＩＫＫＥＩ　ＧＩＦＴＳ」（被控訴人標章（二））なる標章を雑誌に付し、又は被控訴人標章（一）、（二）を付した雑誌を販売、頒布してはならない。３　被控訴人は、その占有する前項記載の雑誌から「ギフト」、「ＧＩＦＴＳ」の文字部分を抹消せよ。
４　訴訟費用は、第一、第二審とも被控訴人の負担とする。
二　被控訴人
主文と同旨の判決
第二　事案の概要
事案の概要は原判決第三頁第七行ないし第四頁第九行記載のとおりであるから、これをここに引用する。
第三　当審における当事者の主張
一　控訴人
１　「日経」又は「にっけい」という語が取引者又は需要者（以下「取引者等」という。）の注意を強く引き、後に続く単語を修飾し、それを使用した雑誌が株式会社日本経済新聞社（以下「訴外会社」という。）又はその関連会社が刊行したものであることを示すなどということはない。このような認識は、その一部に「にっけい」と称呼される部分を含む商標は、全て訴外会社又はその関連会社が刊行したものであることを前提とするものであるところ、他に、「日経誌」の文字を縦一列に構成した登録第四八一九〇〇号商標、「全日警」の文字を横一列に構成した登録第二二九九五八一号商標、「株式会社全日警」の文字（「全日警」の部分を大きく表示している。）を横一列に構成した登録第七九二〇三六号商標、「株式会社大日警」の文字（「大日警」の部分を大きく表示している。）を横一列に構成した登録第一二四七六八四号商標、「日経研」の文字を横一列に構成した登録第一二五五七八九号商標等その一部に「にっけい」と称呼される部分を有する商標が存在し、更にその中には、「日経」の文字そのものがその商標中の最も重要な部分として構成されている商標も存在するのである。
このように、第三者の登録商標中に「にっけい」と称呼される部分を含む商標や「日経」の文字そのものを含む商標が存在することは、「日経」の文字や「にっけい」と称呼される部分を含む商標は、全て訴外会社又はその関連会社が刊行したものを示すものではないことを端的に示しているものである。したがって、原判決にみられる右の認識はその前提から誤っているものというべきである。
２　被控訴人が被控訴人標章（一）、（二）（原判決における被告標章（一）、（二））の使用を開始して以来、控訴人経営の会社には「日経ギフト」と控訴人経営の会社が発行する「月刊ぎふと」又は「月刊ＧＩＦＴ」とを混同した通知や問い合わせが数多く寄せられている。
そこで、事態を重視した控訴人は、この実態を明らかにするために、平成三年四月一五日に一六〇〇通のアンケート用紙を「月刊ぎふと」又は「月刊ＧＩＦＴ」の定期購読者に郵送してアンケート調査を行ったところ、三七四通の回答を得たが、その結果は次のとおりである。
（一）　「日経ギフト」を知っており、「月刊ぎふと」又は「月刊ＧＩＦＴ」と混同したことがあるとの回答は一一二通で、回答全体の二九・九パーセントを占めている。
（二）　「日経ギフト」は知らないが、「日経ギフト」を見れば「月刊ぎふと」又は「月刊ＧＩＦＴ」の姉妹編と思うとの回答は四九通で、回答全体の一三・一パーセントを占めている。
（三）　「日経ギフト」は知らない。「月刊ぎふと」又は「月刊ＧＩＦＴ」と混同するかどうかわからないとの回答は五五通で、回答全体の一四・七パーセントを占めている。
（四）　「日経ギフト」を知っており、「月刊ぎふと」又は「月刊ＧＩＦＴ」と混同したことはないとの回答は一一八通で、回答全体の三一・六パーセントを占めている。
（五）　「日経ギフト」は知らないが、「日経ギフト」を「月刊ぎふと」又は「月刊ＧＩＦＴ」の姉妹編とは思わないとの回答は四〇通で、回答全体の一〇・七パーセントを占めている。
このように、「日経ギフト」と「月刊ぎふと」又は「月刊ＧＩＦＴ」とを混同するとの回答（（一）、（二））は四三パーセントを占めるのに対し、「日経ギフト」と「月刊ぎふと」又は「月刊ＧＩＦＴ」とを混同しないとの回答（（四）、（五））は、四二・三パーセントを占める。
右のとおり、「日経ギフト」と「月刊ぎふと」又は「月刊ＧＩＦＴ」とを「混同する」とする回答と「混同しない」とする回答は約半々である。この種の雑誌における読者層の約半数の人々が混同すると回答している事実は、本件の判断においても重視されてしかるべきであり、被控訴人標章（一）、（二）は本件登録商標（一）、（二）に類似するものというべきである。
３　訴外会社又はその関連会社は、これまで特許庁に対し「日経」と他の語「〇〇〇」を結合させた多数の「日経〇〇〇」の商標について商品区分第二六類とする商標登録出願を行ってきたが、特許庁審査官は一三例の審査例（甲第二〇、第二九ないし第三三号証の各一ないし六、第二一、第二二、第二八及び第三八号証の各一ないし五、第三四、第三六号証の各一ないし四、第三五号証の一ないし七）について、いずれも「日経〇〇〇」と構成した商標と「〇〇〇」からなる商標は類似の商標であるとの理由により商標登録出願の拒絶査定をしており、このことからも被控訴人標章（一）と本件登録商標（一）、（二）は類似すると考えるのが妥当である。
二　被控訴人


控訴人が主張する「にっけい」と称呼される部分を含む商標のうち、雑誌を指定商品としているのは、「日経誌」と「全日警」だけである。そして、「日経誌」という商標権は、昭和五一年五月二六日、期間満了により消滅している。また、「全日警」の商標の出願人である株式会社全日警は、企業警備等を目的とする会社であり、雑誌出版を目的とはしていない。したがって、「日経」という語の著名性から「日経」又は「にっけい」という語が取引者等の注意を強く引き、後に続く単語を修飾し、それを使用した雑誌が訴外会社又はその関連会社が刊行したものであることを示すものということを妨げない。
２　仮に「日経ギフト」と「月刊ぎふと」又は「月刊ＧＩＦＴ」とが誤認混同されるとしたら、それは、控訴人側の行為に原因があるといわざるをえない。すなわち、控訴人経営の会社が発送したダイレクトメールの封筒や購読申込書が先に被控訴人が発送したダイレクトメールにおけるそれらとそっくりであるが、これは控訴人経営の会社が被控訴人の作成したダイレクトメールを真似したものであり、このような控訴人側の行為が誤認混同の原因になっているのである。控訴人が実施したアンケート調査は公平でなく、内容も不明確であり、本件に関して意味を持つものではない。
まず、アンケートは「月刊ぎふと」又は「月刊ＧＩＦＴ」の購読者及びスポンサーを対象になされたもので、これらの雑誌をよく知っている人だけが対象となっており、公平なアンケートとはいえない。
また、アンケートをとるにあたり、「「日経ギフト」の表題が「月刊ぎふと」や「月刊ＧＩＦＴ」と紛らわしいか否かについて係争が続いている」旨を記載しているが、「紛らわしい」とあるところから、アンケートを実施している者が「紛らわしい」と主張しているであろうことは、容易に理解され、回答する者が実施者に迎合的な回答をするであろうことは、容易に想像ができるところである。また、アンケートは、「日経ギフト」を知らないと答えた者に対してその雑誌を見たときの答えを求めているが、これはどういう状況を考えているのか意味不明である。
更に、アンケートは「日経ギフト」と「月刊ぎふと」又は「月刊ＧＩＦＴ」と混同したことがあるかどうかを問うているが、「混同」の意味が不明であり、どのような事態が発生したのか理解できない。混同したという人の理由から判断しても、「月刊ぎふと」又は「月刊ＧＩＦＴ」と思って「日経ギフト」（その購読者の大部分が予約購読である。）の購読申込をした人がいるとは考えられない。３　控訴人が訴外会社又はその関連会社がこれまで特許庁に対し商標登録出願した「日経〇〇〇」について拒絶査定がなされた審査例として挙げた一三例のうち七例（甲第二九、第三一ないし第三六号証に係る商標）については、拒絶査定後審判により出願公告がなされており、そのほか被控訴人が現在発行している雑誌についてもこれを指定商品として多数の商標登録がなされている。したがって、特許庁の審査例を理由に被控訴人標章（一）と本件登録商標（一）、（二）は類似するという控訴人の主張は理由がない。
第四　証拠関係（省略）
第五　争点に対する判断
一　本件登録商標（一）、（二）及び被控訴人標章（一）、（二）の構成、被控訴人標章（一）、（二）の使用態様、被控訴人の設立以来の歴史及び業務内容、被控訴人が刊行した雑誌並びに登録商標「日経」の周知性については、原判決第四頁末行ないし第八頁第七行記載のとおりであるから、これをここに引用する。右認定事実及び成立に争いのない乙第三〇四号証によれば、被控訴人が刊行している「日経〇〇〇」との題号の雑誌は、それぞれ相当の発行部数に達していることが認められる。
また、成立に争いのない甲第二号証、第三号証の一ないし四、第四号証の一ないし一九六、第五号証の一ないし八四によれば、控訴人経営の株式会社ビジネスガイド社は、その発行しているギフト関係の月刊の新聞、「月刊ぎふと」及び「月刊ＧＩＦＴ」に本件登録商標（一）、（二）を原判決添付原告使用標章目録記載の態様で使用していることを認めることができる。
二　そこで、被控訴人標章（一）、（二）と本件登録商標（一）、（二）との類否について判断する。
商標の類否は、当該標章が付された商品の取引者等が通常払う注意力を基準として、当該標章の全体を観察してなされるべきであるが、全体としての一体性が弱く、付加的と認められる部分等は取引者等の注意を引かないのが通常であるから、これを除外し、その要部、すなわち取引者等の注意を引きやすい部分を把握し観察した場合、両標章が相紛らわしいためこれを付した商品取引においてその商品の出所について混同を生じるおそれがあるか否かにより判断すべきである。１　まず、被控訴人標章（一）について検討すると、同標章は「日経」と「ギフト」の語から構成されているものであるが、前一認定のとおり、「日経」の語は、被控訴人の親会社である訴外会社が有する登録商標であり、同社又は同社が発行する日本経済新聞の略称として、経済人のみならず一般人の間でも広く知られており、また、被控訴人は、昭和四四年以降、「日経」またはその仮名表示である「にっけい」の語とそれに続く「ビジネス」、「エレクトロニクス」等雑誌の内容を表す普通名詞等の単語とを結合した造語を題号とする雑誌を多数刊行してきており、それぞれの雑誌の発行部数も相当の数に達しているものである。右のことからすると、「日経」の語は、「日経〇〇〇」のように他の語（一般的には企業活動に関係する語）と結合した標章として雑誌に用いられるときは、訴外会社又はその関連会社が刊行したものであることを表す語として取引者等の注意を強く引くとともに、それに続く語と一体となって、訴外会社又はその関連会社が刊行した当該語に関連する内容の雑誌であると一般に認識されているものと認められる。
一方、「ギフト」の語は、「贈り物」を表す平易な語で、「ギフト券」、「ギフトショップ」、「ギフトコーナー」などとして、商品流通に関連して日常生活において通常に使われている語であるが、この語は、右のように他の語と結合して用いられるのが通常であって、この語のみ単独で用いられることの少ないことは、当裁判所に顕著な事実である。


以上のことからすると、被控訴人標章（一）は、「日経」と「ギフト」とを分離して、観察され、観念及び称呼されるものではなく、その全体が要部であって、「日経ギフト」というように一体となって、日経のギフト（贈り物）と観念され、ニッケイギフトと一連に称呼されるものと認めることができる。２　以上のことは、被控訴人標章（一）の「日経ギフト」を英文字で表した被控訴人標章（二）についてもあてはまるものであって、「ＮＩＫＫＥＩ　ＧＩＦＴＳ」の全体が要部となり、日経のギフト（贈り物）と観念され、ニッケイギフトと一連に称呼されるものである。
３　なお、控訴人は、「日経誌」、「日経研」、「全日警」などの商標を挙げ、訴外会社又はその関連会社の商標でなくても、「日経」の語や「にっけい」と称呼される部分を含む商標は存在するとして、「日経」や「にっけい」の語が全て訴外会社又はその関連会社が刊行したものを示すことにはならないと主張する。勿論、雑誌に使用される「日経」の語や「にっけい」と称呼される部分を含む商標の全てが訴外会社その関連会社の刊行したものを示すということができるものでないことは当然であるが、前認定の事実から、「日経〇〇〇」のように「日経」の語が冒頭に使われた商標にあっては、その語や「日経〇〇〇」のように構成された商標の著名性のゆえ、取引者等は、一般的に、訴外会社又はその関連会社の刊行したものと認識するものと認められるのであるから、他に「日経」の語や「にっけい」と称呼される部分を含む商標があることは、これらの現実の使用態様がどのようなものであれ、「日経」の語が訴外会社又はその関連会社が刊行したものであることを示す語として取引者等の注意を強く引くとともに、それに続く語と一体となって、訴外会社又はその関連会社が刊行した当該語に関連する内容の雑誌であると一般に認識されていると認めることの妨げにはならないというべきである。４　一方、本件登録商標（一）は「ＧＩＦＴ」が、本件商標（二）は「ギフト」がそれぞれその要部となり、それぞれ「贈り物」と観念され、ギフトと称呼されるものであることはいうまでもない。
そうだとすると、被控訴人標章（一）、（二）と本件登録商標（一）、（二）とはそれぞれ外観を異にすることはその構成から明白であるだけでなく、観念及び称呼を異にするものであり、これを同一または類似の商品に使用しても相紛れることはなく、その商品の出所について混同するおそれがないから類似しないものというべきである。
５　これに対し、控訴人は、控訴人が実施したアンケートにより、「日経ギフト」と「月刊ぎふと」又は「月刊ＧＩＦＴ」とは混同されやすいという結果が出たとして、被控訴人標章（一）、（二）と本件登録商標（一）、（二）は類似するものであると主張する。
確かに、成立について争いのない甲第三七号証によれば、控訴人がその主張するアンケート調査を実施し、その主張する結果が出たことを認めることができる。しかし、同証拠によれば、右のアンケート調査は、「月刊ぎふと」又は「月刊ＧＩＦＴ」の定期購読者及びスポンサーに対し、「日経ギフト」と「月刊ぎふと」や「月刊ＧＩＦＴ」とが紛らわしいか否かをめぐって係争中であると前置きした上でなされたものであることが認められるが、それにより、回答者が、その紛らわしさの有無につき予断をもって判断して回答した可能性も否定できないところであり、アンケートの実施方法の公正さについては疑問を入れる余地があるところである。また、同証拠によれば、混同についての調査は、「日経ギフト」を見たとき「月刊ぎふと」又は「月刊ＧＩＦＴ」と混同したことがあるか否かを「ある」、「ない」で回答させるもので、その混同の具体的な状況、態様は明らかになっていないことが認められ、アンケートの明確性についても問題のあるところである。したがって、右アンケートの結果をもって、直ちに、取引者等が「日経ギフト」と「月刊ぎふと」又は「月刊ＧＩＦＴ」とを混同し、誤って購読申込等をするおそれがあると結論づけることはできな。
よって、右アンケート調査の結果は、被控訴人標章（一）、（二）と本件登録商標（一）、（二）とは相紛れるところはなく、類似するものではないとの前示判断を何ら左右するものではないというべきである。
また、訴外会社又はその関連会社がこれまで特許庁に対し商標登録出願した「日経〇〇〇」のうち控訴人主張の一三例について「日経〇〇〇」と構成した商標と「〇〇〇」からなる商標は類似の商標であるとの理由により商標登録出願の拒絶査定がなされたことは当事者間に争いがない。
しかし、成立に争いのない乙第二六九ないし第二七一号証及び弁論の全趣旨によれば、前記一三例のうち数例については既に拒絶査定に対する不服の審判手続において出願公告がなされていることが認められるから、特許庁の審査、審判の事例に基づいて直ちに被控訴人標章（一）と本件登録商標（一）、（二）は類似するとはいえないのみならず、そもそも当裁判所の前記類否判断は特許庁の審査審判実務によって何ら影響を受けるものではないから、控訴人の右主張は採用できない。三　以上のとおり、被控訴人標章（一）、（二）と本件登録商標（一）、（二）とは類似しないものであり、これらが類似するとして被控訴人標章（一）、（二）の使用差止等を求める控訴人の請求は理由がなく、これを棄却した原判決は正当である。
第六　結論
よって、本件控訴は理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり判決する。
（裁判官　竹田稔　春日民雄　佐藤修市）


平成一〇年(ネ)第四二六四号、平成一一年(ネ)第七九〇号　著作権侵害差止等請求控訴、同附帯控訴事件（平成一一年五月二七日口頭弁論終結。原審・東京地方裁判所平成九年(ワ)第一九八三九号）
判　　　　決
控訴人（附帯被控訴人）　【Ａ】こと　【Ｂ】
控訴人（附帯被控訴人）　【Ｃ】
控訴人（附帯被控訴人）　有限会社　　　一
右代表者代表取締役　　　【Ｃ】
控訴人（附帯被控訴人）ら訴訟代理人弁護士
山　　　本　　　宜　　　成
被控訴人（附帯控訴人）　社団法人日本音楽著作権協会
右代表者理事　　　　　　【Ｄ】
右訴訟代理人弁護士　　　田　　　中　　　　　　　豊
藤　　　原　　　　　　　浩
馬　　　橋　　　隆　　　紀
岡　　　本　　　弘　　　哉
主　　　　文
一１　控訴人（附帯被控訴人）らの本件控訴に基づき、原判決主文第三項の１中、「控訴人らは被控訴人に対し、連帯して、一一九万二六〇三円及びうち五万三五六〇円に対する平成五年五月一日から、同額に対する同年六月一日から、同額に対する同年七月一日から、七万〇〇四〇円に対する同年八月一日から、同額に対する同年九月一日から、同額に対する同年一〇月一日から、同額に対する同年一一月一日から、同額に対する同年一二月一日から、同額に対する平成六年一月一日から、同額に対する同年二月一日から、同額に対する同年三月一日から、同額に対する同年四月一日から、同額に対する同年五月一日から、同額に対する同年六月一日から、同額に対する同年七月一日から、同額に対する同年八月一日から、同額に対する同年九月一日から、五万一三六三円に対する同年一〇月一日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。」と命じた部分を取り消す。２　右部分についての被控訴人の請求を棄却する。
３　控訴人（附帯被控訴人）らのその余の本件控訴を棄却する。二１　被控訴人（附帯控訴人）の本件附帯控訴に基づき、次のとおり命ずる。附帯被控訴人らは、附帯控訴人に対し、連帯して、一一九万二六〇三円及びうち五万三五六〇円に対する平成五年五月一日から、同額に対する同年六月一日から、同額に対する同年七月一日から、七万〇〇四〇円に対する同年八月一日から、同額に対する同年九月一日から、同額に対する同年一〇月一日から、同額に対する同年一一月一日から、同額に対する同年一二月一日から、同額に対する平成六年一月一日から、同額に対する同年二月一日から、同額に対する同年三月一日から、同額に対する同年四月一日から、同額に対する同年五月一日から、同額に対する同年六月一日から、同額に対する同年七月一日から、同額に対する同年八月一日から、同額に対する同年九月一日から、五万一三六三円に対する同年一〇月一日から各支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
２　その余の本件附帯控訴を棄却する。
三　訴訟費用は、第一、二審を通じ、これを四〇分し、その一を被控訴人（附帯控訴人）の負担とし、その余を控訴人（附帯被控訴人）らの連帯負担とする。四　この判決の第二項１は仮に執行することができる。
事実及び理由
第一　当事者の求めた裁判
控訴人（附帯被控訴人。以下「控訴人」という。）らは、原判決中控訴人ら敗訴部分の取消しとともに被控訴人（附帯控訴人。以下「被控訴人」という。）の請求棄却及び附帯控訴棄却の判決を求め、被控訴人は、控訴棄却とともに、附帯控訴として原判決主文第三項と同旨の選択的給付の判決及び仮執行宣言を求めた。
第二　当事者の主張
一　請求原因
１　被控訴人の権利
被控訴人は、「著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律」（昭和一四年法律第六七号）に基づく許可を受けたわが国唯一の音楽著作権仲介団体であり、内外国の音楽著作物の著作権者から著作権ないしその支分権（演奏権、録音権、上映権等）の移転を受ける（内国著作物については、その著作権者から著作権信託契約約款により、外国著作物については、わが国の締結した著作権条約に加盟する諸外国の著作権仲介団体との間の相互管理契約による。）などしてこれを管理し、国内の放送事業者を始め、レコード、映画、出版、興行、社交場、有線放送等各種の分野における音楽の使用者に対して音楽著作物の使用を許諾し、その対価として使用者から著作物使用料を徴収するとともに、これを内外の著作権者に分配することを主たる目的とする社団法人である。
原判決別紙「カラオケ楽曲リスト」及び「カラオケ楽曲リスト（追録）」に各記載の音楽著作物（以下「管理著作物」という。）は、いずれも被控訴人がその著作権者から著作権の信託的譲渡を受けて著作権を管理するものである。
２　控訴人らの行為
(一)　控訴人【Ｃ】（以下「控訴人【Ｃ】」という。）及び控訴人【Ａ】こと【Ｂ】（以下「控訴人【Ａ】」という。）は、平成元年一二月一六日ころから、原判決別紙店舗目録記載の店舗（以下「本件店舗」という。）において、「ビッグエコー上尾店」の名称で、いわゆるカラオケボックスを営んでいる。控訴人有限会社一　（以下「控訴会社」という。）は、平成二年五月一六日に設立されて以来、本件店舗において、控訴人【Ｃ】及び控訴人【Ａ】と共にカラオケボックスを営んでいる。


（二）(1)　本件店舗には、遅くとも平成五年四月一日までに原判決別紙店舗見取図（以下「原判決別紙見取図」という。）記載のとおり、カラオケ歌唱用の部屋が一七室（原判決別紙見取図１ないし３、５ないし18）あり、原判決別紙物件目録記載のカラオケ関連機器が備え付けられている。
(2)　原判決別紙見取図記載の各部屋のうち、１ないし３、５及び17の各部屋ではレーザーディスクカラオケ（ビデオカラオケに属する。）が、６ないし15及び18の各部屋では通信カラオケ（ビデオカラオケに属する。）が、16の部屋ではＣＤカラオケ（オーディオカラオケに属する。）が、遅くとも平成五年四月一日以降現在に至るまで、それぞれカラオケ伴奏及び歌唱に使用されている。(三)　本件店舗では、営業開始以来現在に至るまで、顧客から利用予定時間に対応する代金を受領して、顧客に対し、各部屋で使用するカラオケ機器のリモコン装置及び使用する部屋の番号札を渡し、カラオケ関連機器を設置した部屋を使用させ、カラオケ関連機器を操作させて、管理著作物を再生し、伴奏音楽に合わせて顧客に歌唱させるとともに、飲食物を提供している。また、顧客からカラオケ機器の操作方法を尋ねられたときには、控訴人らの従業員がカラオケ機器を操作して操作方法を教示している。
３　控訴人らによる著作権侵害
本件店舗において、控訴人らは、顧客に飲食物の提供を行い、カラオケボックスであることを表示することにより顧客に音楽を鑑賞させることを営業の内容とする旨広告し、原判決別紙物件目録記載のカラオケ関連機器を設置することにより顧客に音楽を鑑賞させるための特別の設備を設けているから、本件店舗における営業は著作権法施行令附則三条一号に該当し、著作権法附則一四条の適用が除外されるものであるところ、控訴人らは、次のとおり管理著作物の著作権を侵害している。
(一)　伴奏音楽の再生による演奏権の侵害
控訴人らは、原判決別紙見取図６ないし16及び18の各部屋において、通信カラオケ又はＣＤカラオケにより、管理著作物の伴奏音楽を公に再生し、演奏権（著作権法二二条）を侵害している。
(二)　映画の著作物において複製されている歌詞及び伴奏音楽の再生による上
映権の侵害
控訴人らは、原判決別紙見取図１ないし３、５及び17の各部屋において、レーザーディスクカラオケの再生により、映画の著作物において複製されている管理著作物たる歌詞及び伴奏音楽を公に再生し、その上映権（著作権法二六条二項）を侵害している。
(三)　顧客の歌唱による演奏権の侵害
控訴人らは、原判決別紙見取図１ないし３及び５ないし18の各部屋において、カラオケ関連機器を使って管理著作物を顧客に公に歌唱させ、演奏権（著作権法二二条）を侵害している。
４　控訴人らの著作権侵害による被控訴人の損害
(一)　被控訴人は、控訴人らの平成五年四月一日から平成九年九月一〇日までの前記著作権侵害により、少なくとも以下のとおりの管理著作物の使用料相当額の損害を被った。
(1)　平成五年四月一日から平成九年八月一〇日までの使用料相当額①　昭和五九年六月一日認可の著作物使用料規程第二章第二節「演奏等」の「３　演奏会以外の催物における演奏」の「(7)　その他の演奏」の規定に基づき定められた「カラオケ歌唱室の使用料率表」によれば、カラオケボックスにおける一部屋ごとの管理著作物の使用料相当額は、(ｱ)平成五年四月一日から平成九年三月三一日までは、定員が一〇名までの部屋（以下「小部屋」という。）については、オーディオカラオケで月額三〇九〇円、ビデオカラオケで月額四一二〇円、定員が一〇名を超え三〇名までの部屋（以下「中部屋」という。）については、ビデオカラオケで月額八二四〇円であり、(ｲ)平成九年四月一日から同年八月一〇日までは、小部屋については、オーディオカラオケで月額三一五〇円、ビデオカラオケで月額四二〇〇円、中部屋については、ビデオカラオケで月額八四〇〇円である。②　本件店舗には、小部屋が一五室（原判決別紙見取図１ないし３、５ないし16）あり、そのうち一室（原判決別紙見取図16）ではオーディオカラオケが、その他の一四室ではビデオカラオケが利用でき、また、中部屋が二室（原判決別紙見取図17及び18）あり、これらの部屋ではビデオカラオケが利用できる。③　したがって、本件店舗における平成五年四月一日から平成九年八月一〇日までの管理著作物の使用料相当額は、合計四〇四万八四〇三円である。(2)　平成九年八月一一日から同年九月一〇日までの使用料相当額①　平成九年八月一一日、著作権使用料規程が文化庁長官の認可を受けて一部変更され、同日から施行されたところ、同規程第二章第二節「演奏等」の「４カラオケ施設における演奏等」の(1)によれば、カラオケボックスにおける同日以降の一部屋ごとの管理著作物の使用料相当額は、小部屋については月額九四五〇円、中部屋については月額一万八九〇〇円である。
②　本件店舗には、小部屋が一五室（原判決別紙見取図１ないし３、５ないし16）あり、中部屋が二室（原判決別紙見取図17及び18）ある。③　したがって、本件店舗における平成九年八月一一日から同年九月一〇日までの一か月間の管理著作物の使用料相当額は、合計一七万九五五〇円である。(二)　被控訴人は、控訴人らの前記著作権侵害により、平成九年九月一一日以降本件口頭弁論終結日までの間、控訴人らが本件店舗における管理著作物の使用を停止するまで、管理著作物の使用料相当額の損害として一か月当たり一七万九五五〇円の損害を被り、また、本件口頭弁論終結日より後も、同額の損害を被ることになる。
(三)　被控訴人は、本件訴訟の提起を弁護士に依頼せざるを得なかったところ、その費用は一五〇万円を下らない。
５　控訴人らの不当利得による被控訴人の損失
控訴人らは、前記のとおり、管理著作物につき被控訴人の許諾を得ずかつ使用料を支払うことなく使用し、これにより右４と同額の利益を得たものであり、被控訴人は、これにより同額の損失を被った。


６　よって、被控訴人は、控訴人らに対し、著作権法一一二条一項に基づき管理著作物の使用の差止めを、同条二項に基づき専ら著作権侵害行為に供された機械又は器具である原判決別紙物件目録記載のカラオケ関連機器の本件店舗からの撤去を求めるとともに、著作権侵害の不法行為による損害賠償又は選択的に著作権侵害による不当利得の返還として、連帯して金五七二万七九五三円及びこれに対する原判決別紙遅延損害金目録記載の遅延損害金並びに平成九年九月一一日から控訴人らが本件店舗における管理著作物の使用を停止するまで一か月当たり金一七万九五五〇円の割合による金員を支払うことを求める（この請求額は不法行為に基づく原審における請求額であり、原審で一部請求棄却になったものは、当審の審理の対象外である。また、選択的な不当利得返還請求は、原判決主文第三項の１、２で認容された額を求めるものである。）。
二　請求原因に対する認否
１　請求原因１の事実は不知。
２(一)　同２(一)の事実中、控訴会社が本件店舗で「ビッグエコー上尾店」の名称でカラオケボックスを営んできたことは認めるが、控訴人【Ｃ】及び同【Ａ】がこれを営んできたことは否認する。同店の営業による利益は控訴会社に帰属していた。
原審で、控訴人【Ｃ】及び同【Ａ】が右営業をしてきたことを認めたのは、事実に反し、錯誤に基づくものであり、同控訴人らはこの自白を撤回する。(二)　同２(二)の事実のうち、本件店舗に現在原判決別紙見取図記載のとおり、カラオケ歌唱用の部屋が一七室あり、原判決別紙物件目録記載のカラオケ関連機器が備え付けられていることは認める。原判決別紙見取図17の部屋は間口三・五メートル奥行六・五メートル、同18の部屋は間口四メートル奥行七メートルであり、その余の部屋は間口二・五メートル奥行六メートルである。本件店舗は、ＣＤカラオケ八室、レーザーディスクカラオケ七室の合計一五室の小部屋で営業を開始し、平成五年六月に17及び18の部屋を増設したものである。通信カラオケは、その後、平成六年一〇月に小部屋四室に、同年一二月に小部屋一室に、平成八年四月に小部屋五室に、同年一〇月に18の部屋にそれぞれ備え付られた。なお、原判決別紙見取図に「事務所」とあるのは厨房である。
原判決別紙見取図記載の部屋（ただし、１、２及び16の部屋を除く。）において現在被控訴人主張のカラオケ機器がカラオケ伴奏及び歌唱に使用されていることは認める。１及び２の各部屋は平成八年一月一日に、16の部屋は平成九年三月に、それぞれ閉鎖し、以後使用していない。
(三)　同２(三)の事実は認める。
３　同３は争う。
４　同４、５の事実は否認する。
三　控訴人らの主張
１　使用許諾
控訴人らが本件店舗で使用した業務用カラオケソフトは、、私的観賞に供される市販レコードと異なり、カラオケソフト製作者が、スナック店やカラオケボックスなどで営業として利用されることを目的として製作したものである。被控訴人は、そのような目的で業務用カラオケソフトが製作されることを熟知した上で、録音録画許諾及び頒布許諾を与えたものである。
このような業務用カラオケソフトの性格を考えると、被控訴人は、管理著作物の業務用カラオケソフトの製作をその製作者に許諾していることによって、控訴人らが右製作者との契約に基づいて、本件店舗において右カラオケソフトを再生し、これに合わせて顧客に歌唱させることについても許諾をしているというべきである。カラオケソフト製作者から使用料を徴収した被控訴人が、更にカラオケスナック店等から使用料を徴収するのは、使用料の二重取りに当たり、許されない。
２　カラオケボックスについての使用許諾料の未認可
被控訴人の管理著作物の使用許諾料徴収は、著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律二条ないし四条により、文化庁長官の許認可に基づかなければならない。ところが、被控訴人がカラオケボックスについて著作物使用料の認可を受けたのは平成九年八月一一日に至ってであるから、それより前の著作物使用料の請求は許されない。控訴人らが使用料支払を強制されるのは、憲法一三条及び三一条に反する。
３　支払免除規定の適用
カラオケボックスにおけるカラオケ使用が、被控訴人の著作物使用料規程の第二章第二節「演奏等」の「３　演奏会以外の催物における演奏」に当たるとしても、その使用料は、同節の「４　社交場における演奏等」によるべきである。本件店舗のボックスのうち、原判決別紙見取図17の部屋の客席面積は二二・七五㎡、18の部屋は二八㎡で、その他はいずれも一六・五㎡（五坪）以内の客席面積しかない。そして、17及び18の部屋は特定の団体客を対象とした宴会場に該当する。社交場における演奏等については、被控訴人の右規程によれば、団体客、招待客など主として特定の客を対象とする宴会が行われる宴会場は、その面積が三三㎡（一〇坪）まで、その他は客席面積が一六・五㎡（五坪）までの場合、その使用料の支払を免除する、とされているから、本件店舗の各ボックスについては、使用料が免除される。
もし本件店舗について管理著作物の使用料を支払わなければならないとすると、カラオケボックス以外の同面積の飲食店や宿泊施設の宴会場に比して著しく不公平、不均衡であり、公序良俗に反し無効である。
４　通信カラオケの使用許諾料の未認可
被控訴人が通信カラオケについて著作物使用許諾料の認可を受けたのは、平成九年八月一一日であったから、それより前の通信カラオケの管理著作物使用料の請求は許されない。
５　権利濫用
控訴人らが被控訴人と著作物使用許諾契約を締結していないのは、専らこれまで被控訴人が、控訴人【Ａ】からの度重なる質問状に答えないなど不誠実な態度をとってきたことに起因するから、被控訴人の本件請求は権利の濫用である。
６　消滅時効
著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求のうち、平成九年九月二二日の本訴提起よりも三年以上前の著作権侵害分については、時効期間が経過しているので、控訴人らはその消滅時効を援用する。
四　控訴人らの主張に対する被控訴人の主張
自白の撤回には異議がある。撤回に係る自白事実は、事実に反しないし、錯誤に基づくものでもない。その他、権利の濫用、消滅時効等の控訴人らの主張はすべて争う。
第三　当裁判所の判断
一　甲第一、第二号証及び弁論の全趣旨によれば、請求原因１（被控訴人の権利）の事実が認められる。
二　請求原因２（控訴人らの行為）について


１　請求原因２(一)の事実中、控訴会社が、本件店舗において被控訴人主張のカラオケボックスを営んでいることは当事者間に争いがない。控訴人【Ｃ】及び同【Ａ】が、本件店舗において被控訴人主張のカラオケボックスを営んでいることについて、控訴人らは原審において自白していたが、当審の平成一一年三月一八日の第三回口頭弁論期日において、これを撤回した。しかしながら、これが事実に反することについての記載がある乙第四一号証（控訴人【Ａ】の陳述書）によっても、控訴人【Ｃ】及び同【Ａ】が右カラオケボックスを営んでいなかったことを客観的に裏付けるものではなく、他にこの事実を認めるに足りる証拠はない（もとより、第四三、第四五、第四六号証（控訴人【Ｃ】又は同【Ａ】の氏名が記載されている控訴会社の名刺）はこの事実を裏付けるものではない。）。また、弁論の全趣旨から明らかなとおり、控訴会社は平成二年五月に控訴人【Ｃ】及び同【Ａ】によって設立され、取締役は同控訴人らのみであって、他に役員はいないことのほか、平成一〇年八月二七日に、右自白があったことを前提にして、同控訴人らに対しても被控訴人の請求を認容する原判決が言い渡されてから半年以上も経過した後に自白を撤回した経緯並びに甲第一七ないし第一九号証及び乙第六号証に照らしても、右乙第四一号証の陳述記載は採用することができない。したがって、同控訴人らの自白が事実に反し、錯誤に基づくものであるとの点は到底認めることができず、自白の撤回は許されない。請求原因２(一)の事実中、同控訴人らが、本件店舗において被控訴人主張のカラオケボックスを営んでいることも、当事者間に争いがないことに帰する。
２　請求原因２(二)の事実のうち、本件店舗に、現在、原判決別紙見取図記載のとおり、カラオケ歌唱用の部屋が一七室あり、原判決別紙物件目録記載のカラオケ関連機器が備え付けられていること、現在３、５及び17の各部屋においてレーザーディスクカラオケが、６ないし15及び18の各部屋において通信カラオケが、カラオケ伴奏及び歌唱にそれぞれ使用されていることは当事者間に争いがない。甲第一〇号証及び弁論の全趣旨によれば、本件店舗では、原判決別紙見取図１及び２の各部屋において平成八年一月以降もレーザーディスクカラオケが、同16の部屋において平成九年三月以降もＣＤカラオケが、いずれも引き続き現在に至るまでカラオケ伴奏及び歌唱に使用されていることが認められる。乙第三六号証（控訴人【Ａ】作成の本件店舗稼動状況を示す年表）は、客観的な資料に基づくものとは認められないので、右認定事実を左右するものではなく、他に右事実を客観的に動かすべき証拠はない。
３　請求原因２(三)の事実（本件店舗における営業方法等）は、当事者間に争いがない。
三　請求原因３（控訴人らによる著作権侵害）について１　以上説示したところによれば、本件店舗のカラオケ歌唱用の各部屋においては、主として顧客自らが各部屋に設置されたカラオケ装置を操作し、通信カラオケ又はＣＤカラオケにより管理著作物である伴奏音楽の再生による演奏が行われ、管理著作物たる歌詞及び伴奏音楽の複製物を含む映画著作物であるレーザーディスクカラオケの上映によって、管理著作物たる歌詞及び伴奏音楽の複製物の上映が行われていることが明らかである。そして、前認定のとおり、本件店舗の経営者である控訴人らは各部屋にカラオケ装置を設置して顧客が容易にカラオケ装置を操作できるようにした上で顧客を各部屋に案内し、顧客から求められれば控訴人らの従業員がカラオケ装置を操作して操作方法を教示しているのであり、顧客は控訴人らが用意した曲目の範囲内で選曲するほかないことに照らせば、控訴人らは、顧客の選曲に従って自ら直接カラオケ装置を操作する代わりに顧客に操作させているということができるから、各部屋においてカラオケ装置によって前記のとおり管理著作物の演奏ないしその複製物を含む映画著作物の上映を行っている主体は、控訴人らであるというべきである。
２　また、本件店舗のカラオケ歌唱用の各部屋においては、顧客が各部屋に設置されたカラオケ装置を操作し、再生された伴奏音楽に合わせて歌唱することによって、管理著作物の演奏が行われていることが認められるところ、控訴人らは各部屋にカラオケ装置と共に楽曲索引を備え置いて顧客の選曲の便に供し、また、顧客の求めに応じて従業員がカラオケ装置を操作して操作方法を教示するなどし、顧客は指定された部屋において定められた時間の範囲内で時間に応じた料金を支払い、再生された伴奏音楽に合わせて歌唱し、歌唱する曲目は控訴人らが用意したカラオケソフトに収納されている範囲に限られることなどからすれば、顧客による歌唱は、本件店舗の経営者である控訴人らの管理の下で行われているというべきであり、また、カラオケボックス営業の性質上、控訴人らは、顧客に歌唱させることによって直接的に営業上の利益を得ていることは明らかである。このように、顧客は控訴人らの管理の下で歌唱し、控訴人らは顧客に歌唱させることによって営業上の利益を得ていることからすれば、各部屋における顧客の歌唱による管理著作物の演奏についても、その主体は本件店舗の経営者である控訴人らであるというべきである。
３　そして、右１及び２で認定したように、伴奏音楽の再生及び顧客の歌唱により管理著作物を演奏し、その複製物を含む映画著作物を上映している主体である控訴人らにとって、本件店舗に来店する顧客は不特定多数の者であるから、右の演奏及び上映は、公衆に直接聞かせ、見せることを目的とするものということができる。
４　ところで、著作権法附則一四条によれば、適法に録音された音楽の著作物の演奏の再生については、当分の間自由に行い得るものとされている。しかし、同条は、公衆送信に該当するもの及び営利を目的として音楽の著作物を使用する事業で政令で定めるものにおいて行われるものは、当分の間自由に行い得るものから除外する旨規定しており、これに基づく政令として著作権法施行令附則三条が規定されているところ、控訴人らは本件店舗において顧客に飲食物の提供を行っている（当事者間に争いがない。）から、控訴人らの本件店舗における営業は、同附則三条一号所定の「喫茶店その他客に飲食させる営業」に該当する。また、顧客がカラオケボックスにおいてカラオケの伴奏音楽を再生してこれを聴くこと、及び、再生された伴奏音楽に合わせて歌唱を行ってこれを聴くことは、いずれも同条同号所定の「音楽の鑑賞」に当たり、弁論の全趣旨によれば、控訴人らは本件店舗においてカラオケボックスであることを表示して営業している（控訴人らは、この点を争っていない。）から、同条同号所定の「客に音楽を鑑賞させることを営業の内容とする旨広告し」ているというべきであり、本件店舗のカラオケ歌唱用の各部屋に原判決別紙物件目録記載のカラオケ関連機器を設置することにより同条同号所定の「客に音楽を鑑賞させるための特別の設備を設けている」というべきである。


したがって、控訴人らの本件店舗における営業は、著作権法施行令附則三条一号の事業に該当するから、著作権法附則一四条は適用されない。５　以上によれば、控訴人らは、本件店舗においてカラオケ関連機器を使って、①管理著作物である伴奏音楽を公に再生することにより管理著作物の演奏権を侵害し、②映画の著作物において複製されている管理著作物たる歌詞及び伴奏音楽を公に上映してその上映権を侵害し、③再生された伴奏音楽に合わせて管理著作物を顧客に公に歌唱させることにより管理著作物の演奏権を侵害しているものというべきである。
四　控訴人らの主張について
１　使用許諾について
控訴人らは、被控訴人は、管理著作物の業務用カラオケソフトの製作をその製作者に許諾していることによって、控訴人らが右製作者との契約に基づいて、本件店舗において右カラオケソフトを再生し、これに合わせて顧客に歌唱させる行為についても許諾をしている旨主張する。
しかしながら、以下に説示するとおり、控訴人らの右主張は理由がない。カラオケソフトを製作する行為と、製作されたカラオケソフトをカラオケボックスの店舗において公に再生すること、及び、これに合わせて公に顧客に歌唱させることとは、明らかに別個の行為というべきところ、甲第七号証の一ないし三及び甲第八号証によれば、被控訴人と業務用カラオケソフト製作者との契約では、例えば、被控訴人が業務用カラオケソフト製作者である株式会社第一興商との間に締結した録音物製造における管理著作物に関する契約（昭和六一年一月二〇日締結）において、「本使用許諾は、録音物製作者に対してのみ有効であり」（使用許諾条件11）と記載され、使用許諾の内容は、「貴殿（株式会社第一興商）の使用許諾申請にたいし当協会（被控訴人）の管理著作物を録音使用することを許諾いたします。」と記載されていること（この契約は、録音媒体を製造して音楽著作物を録音する態様におけるものと認められる。）、また、被控訴人と、いわゆる通信カラオケの送信を営む業者（通信カラオケ事業者）が会員となっている社団法人音楽電子事業協会との間で平成九年九月二六日に締結された「業務用通信カラオケによる管理著作物利用に関する合意書」においては、管理著作物を、カラオケ伴奏用にコンピューター等の記憶装置にデータベースの構成部分として複製し、かつ送受信装置を用いて、社交飲食店やホテル、旅館、カラオケボックス等の事業所に送信し、提供するシステムにより、複合的に利用することについて合意されたが、同合意書においては「受信先における演奏・歌唱は除く」ものであることが明記されていること（合意書前文の記載）が認められる。
これらの事実によれば、右各契約当事者となっていないカラオケボックスの営業主体における管理著作物の再生及びこれに合わせた歌唱は、許諾の対象となっていないことが認められる。控訴人らは、カラオケソフト製作者から使用料を徴収した被控訴人が、更にカラオケスナック店等から使用料を徴収するのは、使用料の二重取りに当たり、許されない旨主張するが、右にみたように、カラオケソフトを製作する行為と、製作されたカラオケソフトをカラオケボックスの店舗において公に再生すること、及び、これに合わせて公に顧客に歌唱させることとは、別個の行為であるから、それぞれについて管理著作物についての使用料が支払われるべきものであり、これを違法、不当とすべき理由はないから、使用料の二重取りに当たるとする控訴人らの主張も、採用することができない。
２　使用許諾料の未認可の主張について
甲第四号証、乙第三八号証及び弁論の全趣旨によれば、カラオケボックスにおける管理著作物の演奏等については、控訴人らの本件店舗における営業開始前から、被控訴人が制定し文化庁長官の認可を受けた著作物使用料規程の第二章第二節「演奏等」の「３　演奏会以外の催物における演奏」の「(7)　その他の演奏」に該当するものとして、被控訴人が著作物使用料の支払を受けることができるものと解され、そのように取り扱われていたことが認められるところ、前記の本件店舗におけるカラオケ関連機器を使う方法による演奏等が、右の「３　演奏会以外の催物における演奏」のうちの(1)ないし(6)以外の「(7)　その他の演奏」に該当するものであることは明らかである。なお、甲第六号証、乙第三八号証及び弁論の全趣旨によれば、平成九年八月一一日、右著作物使用料規程が文化庁長官の認可を受けて一部変更され、カラオケボックスにおける管理著作物の演奏等については、同規程の第二章第二節「演奏等」の「４　カラオケ施設における演奏等」に該当するものとして規程が整備されたことが認められるが、平成九年八月一一日の一部変更により初めてカラオケボックスにおける演奏等について被控訴人が著作物使用料の支払を受けることができるようになったものではないことが明らかである。したがって、被控訴人が、平成九年八月一一日カラオケボックスについて著作物使用料規程一部変更の認可を受けるより前の著作物使用料の請求は許されないとする控訴人らの主張は採用することができない。憲法違反に関する控訴人らの主張も、前提を欠き、失当である。
３　支払免除規定の適用の主張について
控訴人らは、カラオケボックスにおける使用料は、著作物使用料規程の第二章第二節「演奏等」の「４　社交場における演奏等」のものによるべきである旨主張する。
しかしながら、社交場が客に飲食をさせ、社交が行われる場所であり、客や従業員による歌唱等はその効果を高めるための副次的な要素を持つにすぎないのに対し、カラオケボックスは、客がカラオケ伴奏により歌唱を行うことを主眼とする場所である点で大きな差異があるものというべきである。両者の間に著作物の使用料に差異があるものとする被控訴人の主張に、控訴人らが主張するような不合理な点は認められない。控訴人らは、本件使用許諾料は著しく不公平、不均衡であり、公序良俗に反し無効であると主張するが、この主張を裏付ける事実関係を認めるに足りる証拠はなく、採用することができない。なお、控訴人らの当審における主張中には、ビデオカラオケ及び通信カラオケが、オーディオカラオケよりも使用許諾料が高く設定されているのは不合理であり、不当であるとする部分があるが、前者には上映権に関する使用許諾料も含む場合もあり、音による伴奏だけのカラオケに比してより顧客吸引力があることは明らかであるから、右のような差異があることをもって、不合理であり不当であると認めることはできない。４　通信カラオケの使用許諾料の未認可の主張についてカラオケボックスにおける演奏等が平成九年八月一〇日までは前記著作物使用料規程の第二章第二節「演奏等」の「３　演奏会以外の催物における演奏」のうち「(7)　その他の演奏」に該当することは前記２で判示したとおりであるが、その演奏の方法として通信媒体によるものが排除されていたとすべき根拠はない。前記２で判示したところに照らせば、通信カラオケについての使用許諾料が平成九年八月一〇日までは未認可であったとする控訴人らの主張は到底採用することができない。
５　権利濫用について
控訴人らは、控訴人らと被控訴人とのこれまでの交渉経緯等に照らし、被控訴人の本件請求は、権利濫用である旨主張する。


しかしながら、本件全証拠を総合しても、控訴人らが被控訴人と著作物使用許諾契約を締結していないことが専ら被控訴人の不誠実な対応に起因するといった事情を認めることはできない。他に、被控訴人の本件請求が権利の濫用に当たることを裏付けるべき事実関係も認められないから、控訴人らの権利濫用の主張は採用することができない。
６　消滅時効について
本訴は平成九年九月二二日に提起されており、その三年前の平成六年九月二二日以前の本件著作権侵害行為に基づく損害賠償請求権につき時効中断事由の主張立証はないので、被控訴人の主張する平成五年四月一日から平成六年九月二二日までの著作権侵害についての不法行為に基づく損害賠償請求権は時効により消滅したものというべきである。
一方、右の間については、控訴人らが共同して本件の著作権侵害行為を行うことにより利益を得て、そのため、被控訴人において損失を被ったものというべきであるから、控訴人らは、その利得額を被控訴人に返還すべきである。五　請求原因４、５（被控訴人の損害及び損失）について１　控訴人らは、共同して本件の著作権侵害行為を行っており、前記認定事実によれば右侵害行為につき控訴人らに故意又は過失があることは明らかであるから、控訴人らは、右のとおり時効によって消滅したもの（不法行為に基づく損害賠償請求権）を除き、控訴人らの右侵害行為によって被控訴人が被った損害を連帯して賠償すべき責任があり、また、時効によって消滅した期間の分については、控訴人らは著作権侵害によって利得したものであるから、被控訴人が被った損失を返還すべきところ、被控訴人が被った損害及び損失並びに控訴人らの共同して得た利得は、少なくとも被控訴人の定める管理著作物の使用料の相当額を下回らないものと認めるのが相当である。
甲第四ないし第六号証及び弁論の全趣旨によれば、平成五年四月一日以降における管理著作物の使用料相当額は、請求原因４(一)(1)①、(2)①記載のとおりであると認められる。
２　弁論の全趣旨によれば、本件店舗におけるカラオケ歌唱用の各部屋のうち、原判決別紙見取図記載の１ないし３及び５ないし16の各部屋の広さは約一五平方メートルであり、いずれも小部屋に該当すること、17の部屋の広さは約二三平方メートル、18の部屋の広さは約二八平方メートル（各部屋の広さは控訴人らにおいて自認するところである。）であって、その広さに照らすと、17及び18の部屋はいずれも中部屋に該当することが認められる。
本件店舗がＣＤカラオケ八室、レーザーディスクカラオケ七室の合計一五室の小部屋で営業を開始し、平成五年六月に中部屋二室を増設したものであること、通信カラオケは、平成六年一〇月に小部屋四室、同年一二月に小部屋一室、平成八年四月に小部屋五室、同年一〇月に中部屋一室に備え付けたものであることは、控訴人らの自認するところであり、右事実に乙第二四号証の一ないし四を総合すると、平成五年四月一日以降の本件店舗におけるカラオケ機器の使用状況は、次のとおりであったものと認められる。
(ｱ)　平成五年四月から同年六月まで
ＣＤカラオケ小部屋八室、レーザーディスクカラオケ小部屋七室
(ｲ)　平成五年七月から平成六年一〇月まで
ＣＤカラオケ小部屋八室、レーザーディスクカラオケ中部屋二室、小部屋七室
(ｳ)　平成六年一一月から同年一二月まで
ＣＤカラオケ小部屋四室、レーザーディスクカラオケ中部屋二室、小部屋七室、
通信カラオケ小部屋四室
(ｴ)　平成七年一月から平成八年四月まで
ＣＤカラオケ小部屋三室、レーザーディスクカラオケ中部屋二室、小部屋七室、
通信カラオケ小部屋五室
(ｵ)　平成八年五月から同年一〇月まで
ＣＤカラオケ小部屋一室、レーザーディスクカラオケ中部屋二室、小部屋四室、
通信カラオケ小部屋一〇室
(ｶ)　平成八年一一月以降
ＣＤカラオケ小部屋一室、レーザーディスクカラオケ中部屋一室、小部屋四室、
通信カラオケ中部屋一室、小部屋一〇室
甲第四ないし第六号証及び弁論の全趣旨によれば、右ＣＤカラオケは「カラオケ歌唱室の使用料率表」（甲第五号証）における「オーディオカラオケ」に、レーザーディスクカラオケ及び通信カラオケは右使用料率表における「ビデオカラオケ」にそれぞれ該当するものと認められる。
３(一)　以上によれば、被控訴人が控訴人らの前記著作権侵害によって被った使用料相当額の損害ないし損失（控訴人らの利得）は、(ｱ)平成五年四月から六月まで月額五万三五六〇円、(ｲ)同年七月から平成六年一〇月まで月額七万〇〇四〇円、(ｳ)同年一一月から一二月まで月額七万四一六〇円、(ｴ)平成七年一月から平成八年四月まで月額七万五一九〇円、(ｵ)同年五月から平成九年三月まで月額七万七二五〇円、(ｶ)同年四月から七月まで月額七万八七五〇円、(ｷ)同年八月一日から一〇日まで二万五四〇三円、(ｸ)同月一一日から同年九月一〇日まで一七万九五五〇円、(ｹ)同月一一日以降月額一七万九五五〇円であり、右損害額（損失額）を合計すると、平成五年四月一日から平成九年九月一〇日までの侵害に係るものが合計四〇〇万二三八三円であり、同月一一日以降の侵害に係るものが一か月当たり一七万九五五〇円である。


平成一一年（ネ）第一六九号　専用実施権侵害差止請求控訴事件（原審・東京地方裁判所平成七年（ワ）第一二四四三号）
判　　　　　　　　　決
控　　　　訴　　　　人        ファーマシア・アンド・アップジョ
ン・アー・ベー
右代表者　　　              　【Ａ】右訴訟代理人弁護士　　　    　中　　　　島　　　　和　　　　雄
右補佐人弁理士　　　        　【Ｂ】
被控訴人    　              　藤沢薬品工業株式会社
右代表者代表取締役　　　    　【Ｃ】
被控訴人                  　　上野製薬株式会社
右代表者代表取締役            【Ｄ】
被控訴人ら訴訟代理人弁護士　　田　　　　倉　　　　　　　　　整同　　　　　　　　　　　　　　片　　　　山        英　　　　二同　　                        佐        長                  功
右補佐人弁理士　　        　　【Ｅ】
同　　　　　　　　　　　　　　【Ｆ】
主　　　　　　　　　文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
この判決に対する上告及び上告受理の申立てのための付加期間を三〇日と定める。
事実及び理由
第一　控訴の趣旨
一　原判決を取り消す。
二　被控訴人らは、原判決別紙一物件目録記載の医薬品を製造し、販売してはならない。
三　被控訴人らは、その本店、支店、営業所、工場及び倉庫に存する原判決別紙一物件目録記載の化学物質及びこれを含有する点眼薬の半製品、完成品を廃棄せよ。
四　被控訴人らは、控訴人に対し、各自一九億九五〇〇万円及びこれに対する平成九年一〇月二三日から完済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。五　訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人らの負担とする。
六　仮執行宣言
第二　事案の概要
一　本件は、控訴人が原判決別紙二特許権目録記載の特許権（以下「本件特許権」という。）について専用実施権（以下「控訴人専用実施権」という。）を有しているところ、被控訴人上野製薬株式会社（以下「被控訴人上野製薬」という。）が原判決別紙一物件目録記載の医薬品（以下「被控訴人製品」という。）を製造し、被控訴人藤沢薬品工業株式会社（以下「被控訴人藤沢薬品」という。）に販売し、被控訴人藤沢薬品がこれを「レスキュラ点眼薬」という商品名で販売している行為が、控訴人専用実施権を侵害するものであるとして、被控訴人らに対し、控訴人専用実施権に基づき、被控訴人製品の製造販売の差止め並びに原判決別紙一物件目録記載の化学物質及びこれを含有する点眼薬の半製品、完成品の廃棄を求め、不法行為による損害賠償請求として、実施料相当損害金一九億九五〇〇万円の支払を求めている事案である。
二　争いのない事実
１　訴外ザ・トラステイーズ・オブ・コロンビア・ユニヴアーシテイ・イン・ザ・シテイ・オブ・ニユー・ヨークは、本件特許権を有し、控訴人は、右訴外人から、本件特許権について、平成七年一月二三日、専用実施権の設定を受け、同年四月二四日、専用実施権の設定登録を受けた。
２　本件特許権の特許請求の範囲第１項は、原判決添付の特許公報（以下「本件公報」という。）写しの該当欄記載のとおりである（以下、この発明を「本件発明」という。）。
３　本件発明の構成要件は、次のとおり分説することができる（以下、本件発明の構成要件は、「構成要件（一）」のように単に番号のみをもって示す。）。
（一）　有効量のＰＧＦ２αのＣ１乃至Ｃ５アルキルエステルを含んでいること（二）　眼科的に許容し得るキヤリアを含んでいること
（三）　霊長類用であること
（四）　緑内障局所治療用組成物であること
４　被控訴人製品の構成は、次のとおり分説することができる（以下、被控訴人製品の構成は、「構成Ａ」のように単に記号のみをもって示す。）。Ａ　原判決別紙一物件目録記載の化学構造式を有するイソプロピルウノプロストンを含有する。
Ｂ　眼科的に許容し得る適宜のキャリア（たとえばポリソルベート８０、塩化ベンザルコニウムその他）を含有する。
Ｃ　ヒトに対して用いる医薬品である。
Ｄ　緑内障、高眼圧症治療剤である点眼液である。
５　構成Ｂ、Ｃ、Ｄは、それぞれ構成要件（二）、（三）、（四）を充足している。
三　争点
構成Ａのイソプロピルウノプロストンが、構成要件（一）の「ＰＧＦ２αのＣ１乃至Ｃ５アルキルエステル」を充足するかどうかについて、次のような争点がある。
１　構成Ａのイソプロピルウノプロストンは、構成要件（一）の「ＰＧＦ２αのＣ１乃至Ｃ５アルキルエステル」を文言上充足するか。２構成Ａのイソプロピルウノプロストンは、構成要件（一）の「ＰＧＦ２αのＣ１乃至Ｃ５アルキルエステル」に属するＰＧＦ２αイソプロピルエステルと実質的に同一か。


３　１３、１４ージヒドロー１５ーケトーＰＧＦ２αイソプロピルエステルは、構成要件（一）の「ＰＧＦ２αのＣ１乃至Ｃ５アルキルエステル」に属するＰＧＦ２αイソプロピルエステルと均等であり、構成Ａのイソプロピルウノプロストンは、１３、１４ージヒドロー１５ーケトーＰＧＦ２αイソプロピルエステルを利用するものか。
４　構成Ａのイソプロピルウノプロストンは、構成要件（一）の「ＰＧＦ２αのＣ１乃至Ｃ５アルキルエステル」に属するＰＧＦ２αイソプロピルエステルと均等か。
四　争点に関する当事者の主張
１　争点１（文言侵害）について
（一）　控訴人の主張
（１）　構成Ａのイソプロピルウノプロストン（別紙構造式Ⅰ）は、ウノプロストンのα鎖１位のカルボキシル基の水素原子がイソプロピル基に置換されたウノプロストンのイソプロピルエステルであるから、構成要件（一）の「ＰＧＦ２αのＣ１乃至Ｃ５アルキルエステル」のうち、「Ｃ１乃至Ｃ５アルキルエステル」の要件を充足する。
（２）　構成要件（一）の「ＰＧＦ２α」の「ＰＧ」は、プロスタグランジンを、「Ｆ」と「α」は、その五員環の９位及び１１位の水素原子が水酸基に置換され、その水酸基がα結合していることを、「２」は、α鎖上の５ー６位の間が二重結合を有し、１７位ー１８位の間には二重結合を有しないことを、それぞれ意味しているから、この「ＰＧＦ２α」は、五員環の９位及び１１位の水素原子が水酸基に置換され、その水酸基がα結合しており、α鎖上の５ー６位の間が二重結合を有し、１７位ー１８位の間には二重結合を有しない一群のプロスタグランジン化合物（広義のＰＧＦ２α）を意味している。なお、ＰＧ類の１ないし３の分類は、それらが各由来する前駆物質であるエイコサトリエン酸（１群）、アラキド酸（２群）及びエイコサペンタエン酸（３群）の種別に対応している。構成Ａのウノプロストンは、五員環の９位及び１１位にそれぞれ水酸基がα結合し、α鎖の５ー６位の間が二重結合しており、１７ー１８位の間に二重結合を有しない。構成Ａのウノプロストンは、ω鎖末端にエチル基が結合しているが、ω鎖末端のエチル基は、化学構造の基本骨格となる炭素鎖の炭素数を増加させるものであり、これによって元の化合物の本質を変化させずに脂溶性を高めることが広く知られているのであって、本件公報中にも、プロスタグランジン類の眼圧低下治療剤として脂質溶解性のものが望ましいことが指摘されているから、ω鎖末端にエチル基を結合することは、単なる付加にすぎない。
したがって、構成Ａのウノプロストンは、構成要件（一）の「ＰＧＦ２α」（広義のＰＧＦ２α）に該当する。
（３）　よって、構成Ａのイソプロピルウノプロストンは、構成要件（一）の「ＰＧＦ２αのＣ１乃至Ｃ５アルキルエステル」を文言上充足している。
（二）　被控訴人らの主張
（１）　構成Ａのイソプロピルウノプロストンが、ウノプロストンのα鎖１位のカルボキシル基の水素原子がイソプロピル基に置換されたウノプロストンのイソプロピルエステルであり、構成要件（一）の「ＰＧＦ２αのＣ１乃至Ｃ５アルキルエステル」のうち、「Ｃ１乃至Ｃ５アルキルエステル」の要件を充足することは認める。
（２）　しかし、控訴人主張の広義のＰＧＦ２αという概念は存在せず、構成要件（一）の「ＰＧＦ２α」は、原判決別紙三記載の化学構造式をもつ単一化合物を意味し、本件公報中でも一貫して単一の化合物として扱われているところ、構成Ａのウノプロストンは、明らかに原判決別紙三記載の化合物とは異なる。後記２（二）（３）のとおり、ω鎖の末端にエチル基を結合することは、単なる付加ではない。
（３）　したがって、構成Ａのイソプロピルウノプロストンは、構成要件（一）の「ＰＧＦ２αのＣ１乃至Ｃ５アルキルエステル」を文言上充足しない。２　争点２（ＰＧＦ２αイソプロピルエステルとの実質同一）について
（一）　控訴人の主張
構成要件（一）の「ＰＧＦ２αのＣ１乃至Ｃ５アルキルエステル」の「ＰＧＦ２α」が、狭義のＰＧＦ２αすなわち原判決別紙三記載の化学構造式をもつ単一化合物であるとしても、構成Ａのイソプロピルウノプロストン（別紙構造式Ⅰ）は、狭義のＰＧＦ２αのＣ１乃至Ｃ５アルキルエステルに属するＰＧＦ２αイソプロピルエステル（別紙構造式Ⅱ）と実質的に同一である。その根拠は、次のとおりである。
（１）　ウノプロストンからω鎖の末端のエチル基付加部分を除外した１３、１４ージヒドロー１５ーケトーＰＧＦ２αは、ＰＧＦ２αの生体内代謝物として知られたＰＧＦ２αの同類化合物である。すなわち、ＰＧＦ２αは、生体内において、二段階の代謝を経て１３、１４ージヒドロー１５ーケトーＰＧＦ２αとなる上、ＰＧＦ２αと五員環構造及びα鎖を同じくし、ただω鎖の１３ー１４位が単結合（ジヒドロ化）であり、１５位にオキソ基が置換（ケト化）しているにすぎないから、構造上ＰＧＦ２αに極めて近似している。


（２）　一般に代謝物質は、当然ながら基質（もとの物質）より活性が弱まるが、甲第二号証（本件公報）一〇頁の第３表によれば、ＰＧＦ２αの一次代謝物である１５ーケトーＰＧＦ２αの五〇〇及び一〇〇μｇ投与において、それぞれＰＧＦ２αより弱いながらも眼圧降下作用が認められている。その後、昭和六二年には、ＰＧＦ２αの二次代謝物である１３、１４ージヒドロー１５ーケトーＰＧＦ２αについても、ＰＧＦ２αの一〇〇分の一の活性ながら眼圧効果作用があると報告された（甲第一〇号証）。
被控訴人らは、ＰＧＦ２αイソプロピルエステルは、一過性の眼圧上昇等の副作用があるため、臨床使用が不可能である旨主張するが、ＰＧＦ２αイソプロピルエステルの臨床試験結果の基本報文は、乙第一七号証（第一相臨床試験）及び甲第二五号証（第二相臨床試験）であるところ、いずれの試験においても若干の副作用が観察されているものの、第一相臨床試験を経て第二相臨床試験に移行したということ自体、第二相臨床試験に適するとの評価が得られたことを意味しており、しかも右第二相臨床試験における副作用の総括は、「深刻な副作用は、自覚症状的にも他覚症状的にもなんら認められなかった」（甲第二五号証九七五頁要約の末行）とされているから、臨床使用が不可能である旨の被控訴人らの右主張は、不当な独断というほかはない。なお、控訴人は、ＰＧＦ２α類のイソプロピルエステル中でも作用効果の更に優れたω鎖末端にフェニル基を結合したラタノプロストを開発し、右開発関連の文献（乙第七〇号証）中に、ＰＧＦ２αイソプロピルエステルの改良すべき点に触れた記載があるが、被控訴人らの臨床使用が不可能である旨の主張は、それら記載の趣旨を誇大解釈したものにすぎない。
（３）　ウノプロストンのω鎖の末端のエチル基は、右１（一）（２）のとおり脂溶性を高めるために付加されたものにすぎない。原判決は、争点３についての判断において、本件発明のＰＧＦ２αイソプロピルエステルとイソプロピルウノプロストンとの間のω鎖の炭素数の違いは、眼圧降下作用、眼刺激作用等の生理活性に影響を及ぼす可能性があるから、イソプロピルウノプロストンは、１３、１４ージヒドロー１５ーケトーＰＧＦ２αイソプロピルエステルをそのまま利用して、それに脂溶性を若干高める作用を付加したのみと認めることはできないとして、両者の間に利用関係が成立するということはできないと判断し、その理由として、乙第四一号証及び乙第五八号証によると、ＰＧＦ２αのフェニル置換体について、ω鎖の炭素数の違いが眼圧降下作用、眼刺激作用に対して予測できない影響を与えることが認められると述べている。しかしながら、右各乙号証に記載されているものは、いずれもω鎖末端がフェニル基に置換されている化合物であって、フェニル基に至るω鎖の炭素数の相違に関するもので、控訴人がここで問題にしているところの（フェニル基のない）炭素鎖末端の炭素数増減の問題とは無関係の証拠であるから、その引用は的外れである。また、原判決は、乙第五八号証によると、プロスタグランジンの一種であるＰＧＥ１についてはω鎖の長さが変化することによりその生理活性に変化が生じることが認められるとするが、右乙第五八号証の記載は、ＰＧＥ１の場合に特定の生理活性について、予想に反してそのような変化が認められたというにとどまり、別段そのことによって、一般に、長い炭素鎖を有する場合にその炭素数の差異により化学的物理的性質に本質的差異は生じないとの甲第一六号証、第二六号証、第二九号証等による原則的な化学常識が別段揺らぐわけではない。
（二）　被控訴人らの主張
イソプロピルウノプロストンは、本件発明のＰＧＦ２αイソプロピルエステルと実質的に同一であるということはできない。その根拠は、次のとおりである。（１）　イソプロピルウノプロストンとＰＧＦ２αイソプロピルエステルの化学構造を対比すると、次の三点において明確に異なっている（別紙構造式Ⅰ及びⅡ）。
①　基本骨格となる炭素鎖の炭素数が、ＰＧＦ２αイソプロピルエステルは二〇であるのに対し、イソプロピルウノプロストンは二二である。②　１３ー１４位の間が、ＰＧＦ２αイソプロピルエステルでは二重結合であるに対し、イソプロピルウノプロストンでは単結合である。③　ＰＧＦ２αイソプロピルエステルの１５位にはヒドロキシル基が置換しているのに対し、イソプロピルウノプロストンの１５位にはオキソ基が置換している。
（２）　ＰＧＦ２αイソプロピルエステルは、一過性の眼圧上昇等の副作用があるため、臨床使用が不可能であり、薬事法に基づく医薬品としての承認を得ていないのに対し、イソプロピルウノプロストンは、副作用がなく、医薬品としての承認を得ているから、ＰＧＦ２αイソプロピルエステルとイソプロピルウノプロストンは薬理作用が異なる。事実、本件特許の発明者であるビトー氏の一九九七年の論文（乙第五二号証）にも、ＰＧＦ２αをエステル化することだけでは臨床的に受け入れられるレベルまで副作用を軽減できなかったことが明瞭に述べられている。また、控訴人グループの日本法人であるファルマシア・アップジョン株式会社がラタノプロストを有効成分とする「キサラタン点眼液」を平成一一年五月から日本で販売を開始したが、右点眼液についてのパンフレット（乙第七〇号証）にも、｢しかし、ＰＧＦ２αまたはそのイソプロピルエステル（ＰＧＦ２αーＩＥ）は、臨床試　験において多くの症例で結膜充血、眼局所刺激作用の他、頭痛などの全身的副作用が認められ、臨床に用いることは困難とされた。」と記載されている。（３）　化学構造式の基本骨格の炭素数の違いは、化合物の性質に大きな変化をもたらすものであり、ＰＧＦ２αイソプロピルエステルが、炭素数二〇の炭素鎖を基本骨格とするエイコサノイドに属する化合物であるのに対し、イソプロピルウノプロストンは、炭素数二二の炭素鎖を基本骨格とするドコサノイドに属する化合物であって、そのことによって副作用も異なるから、ω鎖の末尾にエチル基が存在することは、単なる付加にとどまるものではない。


控訴人は、原判決の乙第四一号証及び第五八号証についての判断を問題とするが、乙第四一号証及び第五八号証には、ω鎖末端がフェニル基に置換された化合物においてω鎖の炭素数がただ一個異なるだけの化合物が眼圧降下作用及び眼刺激の副作用において全く異なる挙動を示すことが明示されているから、ω鎖の炭素数の増減自体が生物学的活性に大きな影響を及ぼしていることが示されているものである。
また、控訴人は、乙第五八号証について、ＰＧＥ１の場合に特定の生理活性について、予想に反してそのような変化が認められたというにとどまり、別段そのことによって、一般に、長い炭素鎖を有する場合にその炭素数の差異により化学的物理的性質に本質的差異は生じないとの原則的な化学常識が別段揺らぐわけではない旨主張するが、本件発明は医薬の分野に関するもので、問題とすべきは生理活性であるところ、生理活性が異なる以上、化学常識が別段揺らぐわけではないと解することは、到底できないものである。
３争点３（１３、１４ージヒドロー１５ーケトーＰＧＦ２αイソプロピルエステルの利用）について
（一）　控訴人の主張
（１）　本件発明の本質的部分は、狭義のＰＧＦ２αをアルキルエステル化して、活性を飛躍的に高めた点にあるところ、狭義のＰＧＦ２αと１３、１４ージヒドロー１５ーケトーＰＧＦ２αとの差異は、アルキルエステル化とは関係のない部分に関するものであるから、本件発明の本質的部分に関するものではない。（２）　構成要件（一）の狭義のＰＧＦ２αを１３、１４ージヒドロー１５ーケトーＰＧＦ２αと置き換えても、本件発明と同一の作用効果を奏し、１３、１４ージヒドロー１５ーケトーＰＧＦ２αイソプロピルエステルは、狭義のＰＧＦ２αイソプロピルエステルと置換可能である。その根拠は、次のとおりである。①　１３、１４ージヒドロー１５ーケトーＰＧＦ２αは、狭義のＰＧＦ２αの一〇〇分の一の活性において眼圧降下作用を有するところ、本件公報には、ＰＧＦ２αはイソプロピル化することにより五〇倍もの眼圧降下作用を奏する旨が記載されているから、１３、１４ージヒドロー１５ーケトーＰＧＦ２αをイソプロピル化することにより、狭義のＰＧＦ２αの半分程度（〇・〇一×五〇＝〇・五）の眼圧降下作用が得られる。
②　均等の置換可能性の要件としての「同一の作用効果」は、中核的な作用効果が同一であることを意味する。より具体的には、「対象製品は、具体的な物であるが、特許発明は、ある一定の広がりを持つものであり、対象製品における特許請求の範囲の構成と文言上異なる部分の作用効果ないしは機能が、特許発明の対応する構成の作用効果ないしは機能と実質的に同じかどうかを判断するといっても、具体的には特許発明の実施例の作用効果ないし機能と比較せざるを得ないことが多く、かつ、当該実施例と対象製品等が全く同じ作用効果を奏することは稀であり、作用効果を具体的な数値で測定することができる場合であれば、異なる数値が出ることはよくあることである。そして、置換可能性（客観的同一性）についての最終的な判断は、そのような実験による数値等の単純な比較だけでなく、対象製品等が公知技術と比べてみた特許発明の課題の解決手段と実質的に同じ原理を採用しているかどうか、すなわち、特許発明の技術思想の範囲内にあるかどうかにより判断されることが多い」（設楽隆一「ボールスプライン事件最高裁判決の均等論と今後の諸問題」（「牧野退官記念ー知的財産法と現代社会」所収）三〇四頁）ものである。
したがって、主作用や副作用の発現の程度に多少の差異がある場合でも、臨床使用可能な緑内障治療薬である限り、中核的な作用効果が同一といえるところ、右①の事実からすると、狭義のＰＧＦ２αと１３、１４ージヒドロー１５ーケトーＰＧＦ２αは、中核的な作用効果が同一であるといえる。
原判決は、本件発明のＰＧＦ２αＣ１乃至Ｃ５アルキルエステルの奏する作用効果が「本件発明の出願前に知られていたＰＧＦ２αやＰＧＦ２αのトロメタミン塩よりもはるかに少ない投与量で眼圧降下作用を発揮し、そのため副作用も少ないこと」であるのに対し、１３、１４ージヒドロー１５ーケトーＰＧＦ２αイソプロピルエステルは、「ＰＧＦ２αやＰＧＦ２αのトロメタミン塩よりもはるかに少ない投与量で眼圧降下作用を発揮し、そのため副作用も少ないこと」という作用効果を奏するとは認めることはできないとして、本件発明のＰＧＦ２αイソプロピルエステルと右１３、１４ージヒドロー１５ーケトーＰＧＦ２αイソプロピルエステルとの間に置換可能性がないとしたが、１３、１４ージヒドロー１５ーケトーＰＧＦ２αイソプロピルエステルの作用効果認定に際して、投与量を比較すべき相手は、当該イソプロピルエステル化以前の化合物である１３、１４ージヒドロー１５ーケトーＰＧＦ２αでなければならないものである。
（３）　前記２（一）（１）、（２）に記載のとおり、１３、１４ージヒドロー１５ーケトーＰＧＦ２αは、ＰＧＦ２αの生体内代謝物として知られたＰＧＦ２αの同類化合物であり、ＰＧＦ２αの一次代謝物である１５ーケトーＰＧＦ２αは、ＰＧＦ２αより弱いながらも眼圧降下作用が認められ、昭和六二年には、ＰＧＦ２αの二次代謝物である１３、１４ージヒドロー１５ーケトーＰＧＦ２αについても、ＰＧＦ２αの一〇〇分の一の活性ながら眼圧降下作用があると認められていたものである。
そして、本件公報には、ＰＧＦ２αは、イソプロピル化することにより五〇倍もの眼圧降下作用を奏する旨が記載されていた。


したがって、被控訴人上野製薬が被控訴人製品の製造を開始した平成六年初頭においてはもちろん、被控訴人上野製薬が被控訴人製品についてした特許出願（特願昭六三ー二三〇四六九号）の最先の優先権主張日である昭和六二年九月一八日時点においても、当業者であれば、構成要件（一）の狭義のＰＧＦ２αイソプロピルエステルを１３、１４ージヒドロー１５ーケトーＰＧＦ２αイソプロピルエステルのように置き換えることを容易に想到することができた。（４）　よって、１３、１４ージヒドロー１５ーケトーＰＧＦ２αイソプロピルエステルは、ＰＧＦ２αイソプロピルエステルと均等である。（５）　そして、イソプロピルウノプロストン（別紙構造式Ⅰ）は、１３、１４ージヒドロー１５ーケトーＰＧＦ２αイソプロピルエステル（別紙構造式Ⅲ）のω鎖の末尾にエチル基を付加したにすぎないから、イソプロピルウノプロストンは、本件発明のＰＧＦ２αイソプロピルエステルの均等物である１３、１４ージヒドロー１５ーケトーＰＧＦ２αイソプロピルエステルを利用するものである。
（二）被控訴人らの主張
（１）控訴人は、利用を主張するが、化合物は、化学構成式の一部が共通していても、原子が一つでも異なれば別の化合物となるから、異なる化合物を対象とする二つの発明の間には利用関係が存在しない。
化学構造式の基本骨格の炭素数は、１３、１４ージヒドロー１５ーケトーＰＧＦ２αイソプロピルエステル（別紙構造式Ⅲ）が二〇であるのに対し、イソプロピルウノプロストン（別紙構造式Ⅰ）は二二であり、このように基本骨格の炭素数が異なると、化合物として本質的に異なるから、元の発明が利用発明中に存在することを前提とする利用関係は成立しない。
控訴人は、「イソプロピルウノプロストン」が、あたかも「１３、１４ージヒドロー１５ーケトーＰＧＦ２αイソプロピルエステル」のω鎖末端にエチル基を付加させることによって得られるかのように主張しているが、基本骨格の炭素数が二〇(エイコサノイド)の化合物と二二(ドコサノイド)の化合物とは根本的に全く別の化合物であり、控訴人の主張は失当であり、ＰＧＦ２αのようにω鎖末端(２０位)に官能基を有しない化合物の場合、事後的にそこにエチル基を付加することはできない(乙第三八号証)。したがって、「付加反応」であるかのように述べる控訴人の主張は、化合物の合成という観点からみても誤っている。（２）　１３、１４ージヒドロー１５ーケトーＰＧＦ２αイソプロピルエステルは、本件発明のＰＧＦ２αイソプロピルエステルの均等物ではない。４争点４（ＰＧＦ２αイソプロピルエステルとの均等）について
（一）　控訴人の主張
（１）　ＰＧＦ２αイソプロピエステルとイソプロピルウノプロストンの差異のうち、ω鎖の末尾にエチル基が付加している点を除く各点の差異は、右３（一）（１）と同様に、本件発明の本質的部分に関するものではなく、右３（一）（２）と同様に、置換可能性の範囲内にあり、右３（一）（３）と同様に、置換容易性の範囲内にある。
（２）　ω鎖の末尾のエチル基の部分は、脂溶性を若干高めることにより角膜上皮を透過しやすくする作用がある。しかし、本件発明は、アルキルエステル化により角膜上皮透過性を飛躍的に高め、これにより、五〇倍もの高度の薬理効果を付与したところに本質があり、ω鎖のエチル基の作用は、アルキルエステル化による作用に比べれば微々たるものにすぎない。したがって、ω鎖のエチル基の付加は、置換可能性の範囲内にとどまっている。
また、炭素鎖を延長してアルキル基を付加することにより脂溶性が高まることは化学常識であるから、ω鎖の末尾のエチル基の付加は、置換容易性の範囲内にある。
（３）　したがって、イソプロピルウノプロストンは、本件発明のＰＧＦ２αイソプロピルエステルと均等である。
（４）　被控訴人らは、出願経過による意識的除外の主張をするが、それが問題となり得るとすれば、専ら「Ｃ１乃至Ｃ５アルキルエステル」以外のＰＧＦ２αの誘導体に関してであって、１３、１４ージヒドロー１５ーケトーＰＧＦ２αイソプロピルエステルないしイソプロピルウノプロストンのような「Ｃ１乃至Ｃ５アルキルエステル」の部分をそのままに、ＰＧＦ２α部分に変更を加えたにすぎない化合物が意識的に除外されたことにはならないものである。
（二）　被控訴人らの主張
（１）　イソプロピルウノプロストンは、ＰＧＦ２αイソプロピルエステルと、前記２（二）（１）のとおり化学構造が基本骨格を含めて三個所も異なる全く別の化合物であり、２（二）（２）のとおり薬理作用が異なるから、ＰＧＦ２αイソプロピルエステルとは本質的部分が異なる。
本件発明の本質的部分(課題解決の原理)は、炭素数二〇の基本骨格を有するエイコサノイドの内でも特に単一の化合物であるＰＧＦ２αのアルキルエステルを局所適用する点にある。これに対して、被控訴人製品は炭素数二二の基本骨格を有するドコサノイドに属するイソプロピルウノプロストンを有効成分として用いることによって課題解決の手段としているのであるから、両発明は、実質的な課題解決の原理が異なっている。
（２）　右２（二）（２）のとおり、イソプロピルウノプロストンは、ＰＧＦ２αイソプロピルエステルと薬理作用が異なるから、ＧＦ２αイソプロピルエステルをイソプロピルウノプロストンのように置き換えることはできない。（３）　イソプロピルウノプロストンについては、本件特許権の出願公開後に特許出願がされたが、新規化合物及び新規眼圧降下剤として国内外で特許権の設定登録がされた。したがって、ＰＧＦ２αイソプロピルエステルをイソプロピルウノプロストンのように置き換えることは、当業者にとって容易に想到することができなかったものである。


このことは、本件特許権の異議手続において、異議申立人が、「エステル化により作用が向上するであろうことは容易に予測される」(乙第六九号証三頁)と主張したのに対して、本件特許権の出願人は、「このように、先行文献からは、エステル型に必ずしも薬効の向上は認められないのであり、甲第６号証及び甲第７号証に基づきエステル化すれば薬理活性が向上するとの前提に立つ申立人の主張は妥当性に欠けるものといわざるを得ない」(乙第六八号証九頁)と述べていることからも明らかである。また、控訴人主張のように、本件発明がプロスタグランジン系化合物一般のアルキルエステル化を本質とするものであったのであれば、特許請求の範囲もそれに応じて広く書かれるべきだったものである。
なお、被控訴人製品の場合のように、侵害被疑物件が特許出願されている場合には、その出願日（優先日）を置換容易性判断の基準時と解すべきである。（４）本件公報（甲第二号証）において、発明の詳細な説明の欄には、眼圧降下作用を生じる化合物が広範囲に挙げられているが、特許請求の範囲には、ＰＧＦ２αのＣ１乃至Ｃ５アルキルエステルのみが記載されている。また、本件特許権は、ＰＧＦ２αのＣ１乃至Ｃ５アルキルエステルを新たに霊長類の眼の緑内障局所治療薬として用いることを見いだした点に新規性があるとして出願されたが、ＰＧＦ２αやそのトロメタミン塩が眼圧降下の用途に供し得ることが公知となっていたため拒絶査定を受け、出願人が、ＰＧＦ２αやそのトロメタミン塩とＰＧＦ２αのＣ１乃至Ｃ５アルキルエステルとの化合物としての相違を殊更強調することによって進歩性を主張し、その結果出願公告された。これらの本件公報の記載や本件特許の出願経過に鑑みると、本件発明は、ＰＧＦ２αのＣ１乃至Ｃ５アルキルエステルに意識的に限定されたものであり、他の化合物について均等を論じることは許されない。
（５）　したがって、イソプロピルウノプロストンは、本件発明のＰＧＦ２αイソプロピルエステルと均等ではない。
第三　当裁判所の判断
一争点１（文言侵害）について
１　構成Ａのイソプロピルウノプロストンが、ウノプロストンのα鎖１位のカルボキシル基の水素原子がイソプロピル基に置換されたウノプロストンのイソプロピルエステルであり、構成要件（一）の「ＰＧＦ２αのＣ１乃至Ｃ５アルキルエステル」のうち、「Ｃ１乃至Ｃ５アルキルエステル」の要件を充足することは、当事者間に争いがない。
２（一）乙第一ないし第四号証、第一〇、第一一号証によると、プロスタグランジン（ＰＧ）は、五員環部分の修飾の違いによってＡないしＩに、側鎖の二重結合の数によって１ないし３群に分類され、両者の組み合わせによって分類、表記されること、ＰＧＦ２αの「Ｆ」と「α」は、その五員環の９位及び１１位の水素原子が水酸基に置換され、その水酸基がα結合していることを、「２」は、α鎖上の５ー６位の間とω鎖上の１３ー１４位の間に二重結合を有することを、それぞれ意味しており、ＰＧＦ２αは、原判決別紙三記載の化学構造式で表される単一化合物を指すことが認められる。
（二）　控訴人は、ＰＧの１ないし３群は、プロスタグランジンの前駆物質の種類に基づく命名法であると主張し、甲第一一号証、乙第九号証には、ＰＧ２は、アラキドン酸から誘導されるプロスタグランジンである旨の記載がある。しかし、右の各書証には、プロスタグランジンは、側鎖の二重結合の数によって細分化され、それは、下付き数字１、２、３で示される旨の記載がある反面、控訴人主張に係る広義のＰＧＦ２αの定義に言及した部分はないから、右の各書証は、控訴人主張に係る広義のＰＧＦ２αの定義を裏付けるに足りるものではなく、かえって、右（一）の認定を裏付けるものであるといえる。
また、控訴人は、被控訴人上野製薬はその出願に係る特許明細書（特公平五ー七一五六七号、乙第七号証）中において、「５ー６位の炭素が二重結合であるＰＧ２類」（四欄）と記載している上、表１（６）及び表１（９）（二九ないし三一欄）中の５ー６位の間にのみ二重結合を有している化合物をＰＧＦ２αに分類しているから、二重結合を５ー６位の間に一個有しているにすぎないＰＧＦα類の化合物をＰＧＦ２αに分類していると主張する。しかし、乙第七号証によると、右四欄の記載は、その直後に記載された化学構造式を総合すると、１３ー１４位の間に二重結合があることを前提とした記載であることが認められるし、乙第一〇号証及び弁論の全趣旨によると、表１（６）及び表１（９）（二九ないし三一欄）中の１３、１４ージヒドロー１５ーケトーＰＧＦ２αメチルエステル等の化合物は、ＰＧＦ２αとは異なる化合物であって、これらの化合物の名称中にＰＧＦ２αが含まれているからといって、そのことがＰＧＦ２αの定義を左右することはないものと認められるから、右の各記載は、控訴人の主張を裏付けるものではない。さらに、控訴人は、単一化合物の名称が、同時にその構造的特徴を共有する化合物群を表わすことがしばしばあると主張し、これを裏付けるために甲第四ないし第九号証を提出するが、いずれもＰＧＦ２αと異なる化合物に関する証拠であり、控訴人の主張を裏付けるに足りるものではない。


その他、右（一）の認定を左右するに足りる証拠はない。（三）したがって、構成要件（一）の「ＰＧＦ２α」は、原判決別紙三記載の化学構造式を有する単一化合物を指すものと認めることが相当である。なお、控訴人は、本件発明の優先権主張の基礎となったアメリカ合衆国出願は、プロスタグランジン類の緑内障又は高眼圧症に対する薬理効果発見についてのパイオニア発明であり、本件発明は、ＰＧＦ類のエステル化についてのパイオニア発明であるとも主張するが、発明の価値がどのようなものであっても、右認定のとおり文言上明白な「ＰＧＦ２α」の意義を別の意味に解することはできない。３　以上によると、構成要件（一）の「ＰＧＦ２α」が広義のＰＧＦ２αを指すことを前提とする控訴人の主張は採用することができず、争点１についての控訴人の主張は理由がない。
二争点２（ＰＧＦ２αイソプロピルエステルとの実質同一）について１　ＰＧＦ２αイソプロピルエステルとイソプロピルウノプロストンの化学構造を比較すると（別紙構造式Ⅱ及びⅠ参照）、両者は、イソプロピルエステルの部
分は共通するが、
①ウノプロストンは、ω鎖の末尾にエチル基が付加されていて、基本骨格の炭素数が二二であるのに対し、ＰＧＦ２αは基本骨格の炭素数が二〇である点、②炭素の１３ー１４位の間が、ＰＧＦ２αは二重結合であるのに対し、ウノプロス
トンは単結合である点、
③ＰＧＦ２αの１５位にはヒドロキシル基が置換しているのに対し、ウノプロスト
ンの１５位にはオキソ基が置換している点
の三点において異なる。
２　甲第二号証（本件公報）によると、ＰＧＦ２αのアルキルエステルは、その脂溶性により角膜上皮を簡単に通過するが、角膜内のエステラーゼの作用によりエステルが脱落させられて、親水性の遊離酸であるＰＧＦ２αへ変換され、これが眼圧降下の作用を生じるもの（本件公報二三欄一行ないし一六行など）と認められ、この過程は、甲第四二号証により裏付けられているものと認められる。そうすると、イソプロピルウノプロストンも、投与された場合には、エステラーゼによりエステルが脱落させられ、ウノプロストンの部分が眼圧降下の作用を生じる主体となるものと推認される。しかるところ、前記のとおり、ＰＧＦ２αイソプロピルエステルとイソプロピルウノプロストンの化学構造上の右三点の差異は、この眼圧降下の作用を生じるＰＧＦ２αとウノプロストンの部分に存している。３（一）　そこで、まず、右１②③の各点について検討する。甲第二号証、第一〇号証、乙第四号証、第五八号証及び弁論の全趣旨によると、プロスタグランジンの１５位のヒドロキシル基がオキソ基になった１５ーケトープロスタグランジンや、更に１３ー１４位がジヒドロ化した１３、１４ージヒドロー１５ーケトープロスタグランジンは、プロスタグランジンのそれぞれ一次代謝物、二次代謝物であるが、１５ーケトープロスタグランジンや１３、１４ージヒドロー１５ーケトープロスタグランジンは、もとのプロスタグランジンに比べて、薬理学的な生理活性が格段に低いこと、ＰＧＦ２αの一次代謝物である１５ーケトーＰＧＦ２αは、眼圧降下作用において、ＰＧＦ２αの約一〇分の一の活性しか有しないこと、ＰＧＦ２αの二次代謝物である１３、１４ージヒドロー１５ーケトーＰＧＦ２αは、眼圧降下作用において、ＰＧＦ２αの約一〇〇分の一の活性しか有しないことが認められる。
以上によると、１５位にヒドロキシル基が置換しているかオキソ基が置換しているか、１３ー１４位の間が単結合であるか二重結合であるかは、眼圧降下の薬理作用に大きな影響を有するものと認められる。
（二）　次に、右１①（基本骨格の炭素数）の点について検討する。乙第五八号証によると、プロスタグランジンの一種であるＰＧＥ１については、ω鎖の長さが変化することによりその生理活性に変化が生じることが認められ、乙第四一号証及び第五八号証によると、ＰＧＦ２αのフェニル置換体について、ω鎖の炭素数の違いが眼圧降下作用、眼刺激作用に対して予測し難い影響を与えることが認められ、これらの認定事実によると、ω鎖の炭素数の変化が、生理活性作用に影響を及ぼす可能性があることが認められる。
控訴人は、プロスタグランジンは、長い炭素鎖を有するから、エチル基の有無による炭素数の差異により化学的物理的性質に本質的差異は生じないと主張し、その証拠として、甲第一六号証、第二〇号証、第二六号証、第二九号証を提出する。しかし、甲第一六号証は、疎水基の炭素鎖が長くなるにつれ疎水性が増加することが記載され、甲第二六号証は、一般的に同族体の化学的性質がよく似ていることが記載されているにすぎず、いずれもＰＧＦ２αのような化合物の生理活性に対する影響について述べたものではなく、甲第二九号証は、客観的裏付けのない意見にとどまるものである。また、甲第二〇号証は、ウサギに対する実験の結果であり、後記５（一）のとおり、この結果をもって本件発明が対象とする霊長類に対する影響を判断するのは適当ではない。したがって、控訴人提出の右各証拠は、いずれも右認定を覆すに足りるものではない。
控訴人は、フェニル基に至るω鎖の炭素数の相違から炭素鎖末端の炭素数の相違の影響を推測することはできない旨主張するが、ＰＧＦ２αのフェニル置換体についてのω鎖の炭素数の違いから、ＰＧＦ２αイソプロピルエステルとイソプロピルウノプロストンにおけるω鎖の炭素数の変化が生理活性作用に影響を及ぼす「可能性」を推認することはできるから、この点の控訴人の主張は採用することができない。


（三）　したがって、ＰＧＦ２αイソプロピルエステルとイソプロピルウノプロストンの化学構造の違いは、その生理活性作用、殊に本件発明の作用効果である眼圧降下作用に大きな影響を及ぼすものと認められる。４次に、作用効果としての眼圧降下作用について検討する。（一）　甲第二号証及び乙第五号証の三によると、本件発明は、ＰＧＥ２、ＰＧＦ２α、ＰＧＦ２αのトロメタミン塩、１５ーケトーＰＧＦ２αなど各種の構造的に類似した化学物質について眼圧降下作用を比較し、低濃度で効果が得られる物質として、ＰＧＦ２αのＣ１乃至Ｃ５アルキルエステルを選択したものであって、本件公報には、ＰＧＦ２αのＣ１乃至Ｃ５アルキルエステルは、ＰＧＦ２αのトロメタミン塩の一〇倍以上、ＰＧＦ２αの五〇倍以上の眼圧降下作用を有する旨の実験結果（第三表）が記載されていることが認められる。また、甲第二号証、乙第五号証の一ないし三、第六八号証及び弁論の全趣旨によると、ＰＧＦ２α又はＰＧＦ２αのトロメタミン塩の眼圧降下作用を記載した文献が存し、本件発明は、これらの文献を引用例として拒絶査定を受けたが、出願人は、拒絶査定不服審判において、ＰＧＦ２αのＣ１乃至Ｃ５アルキルエステルがＰＧＦ２αやＰＧＦ２αのトロメタミン塩に比較して、右のとおり少ない投与量で高い眼圧降下作用を発揮し、そのため副作用も少ないことを主張し、その結果、特許査定を受けたことが認められる。
（二）　そこで、ヒトに対して眼圧降下作用を生じるのに必要なＰＧＦ２αイソプロピルエステルとイソプロピルウノプロストンの投与量についてみると、ＰＧＦ２αイソプロピルエステルについては、甲第二五号証によると、〇・五μｇないし二・〇μｇ、乙第一七号証及び第三五号証によると、少なくとも〇・五μｇであるのに対し、イソプロピルウノプロストンについては、甲第三号証によると、〇・一二％の溶液三五μｌすなわち四二μｇであることが認められ、これに、弁論の全趣旨（控訴人原審第一〇回準備書面二〇頁の記載等）により、ＰＧＦ２αイソプロピルエステルの活性は、イソプロピルウノプロストンの三五ないし四〇倍程度は存すると認められることを合わせ考えると、イソプロピルウノプロストンは、ＰＧＦ２αイソプロピルエステルの少なくとも二〇倍、実際にはこれをかなり上回る量を投与することが必要であると認められる。
５次に、一過性の眼圧上昇等の副作用について検討する。（一）　甲第二五号証、乙第一七号証、第四八、第四九号証によると、ＰＧＦ２αイソプロピルエステルは、ヒトに対して一過性の眼圧上昇作用を有することが認められ、他方、イソプロピルウノプロストンは、乙第二〇、第二一号証によると、ヒトに対して一過性の眼圧上昇作用がなく、乙第二三、第二四号証によると、サルに対しても一過性の眼圧上昇作用がないことが認められる。本件発明は、霊長類を対象とするものであるから、右認定事実により、ＰＧＦ２αイソプロピルエステルは一過性の眼圧上昇作用を有するが、イソプロピルウノプロストンは一過性の眼圧上昇作用がないものと認められる。
なお、甲第二七号証、第三一号証には、ウサギを用いた実験においてイソプロピルウノプロストンによる一過性の眼圧上昇が認められた旨の結果が示されており、他方、乙第三六号証、第四三、第四四号証、第六〇号証その他の書証には、ウサギを用いた実験においてイソプロピルウノプロストンによる一過性の眼圧上昇が認められなかった旨の結果が示されているが、甲第二号証及び弁論の全趣旨によると、本件公報（四欄二一行ないし五欄七行）に記載されているように、霊長類とウサギでは眼の構造が異なり、刺激に対する反応等が異なることが認められるから、ウサギに対する実験の結果により、右ヒト及びサルに対する試験結果を左右することはできない。
（二）　乙第二三号証、第四六、第四七号証及び弁論の全趣旨によると、緑内障治療剤という眼圧を下げることを目的とする薬剤にとって、眼圧上昇はたとえ一過性であっても好ましくなく、緑内障治療薬としては、そのような副作用の少ないことが求められることが認められ、これによると、一過性の眼圧上昇のないイソプロピルウノプロストンは、一過性の眼圧上昇が認められるＰＧＦ２αイソプロピルエステルに比べて、この点においては、緑内障治療薬として有利なものであると認められる。
６　以上のとおり、イソプロピルウノプロストンは、ＰＧＦ２αイソプロピルエステルと化学構造を異にし、薬理作用、副作用も異にするから、両者は、到底実質的に同一であるということはできず、争点２についての控訴人の主張は理由がない。
三　争点３（１３、１４ージヒドロー１５ーケトーＰＧＦ２αイソプロピルエステルの利用）について
１　控訴人主張の１３、１４ージヒドロー１５ーケトーＰＧＦ２αイソプロピルエステルがＰＧＦ２αイソプロピルエステルの均等物であるといえるかどうかについて判断する。
（一）　イソプロピルウノプロストンとＰＧＦ２αイソプロピルエステルとの薬理作用、副作用の異同は、前記二３ないし５認定のとおりであるところ、イソプロピルウノプロストンの眼圧降下作用が低いこと自体から置換可能性がないとはいえないとしても、イソプロピルウノプロストンは、一過性の眼圧上昇等の副作用がない点において、ＰＧＦ２αイソプロピルエステルとは明らかに異なるものである。そして、控訴人がω鎖のエチル基の作用はアルキルエステル化による作用に比べれば微々たるものにすぎない旨主張していることを参酌すると、１３、１４ージヒドロー１５ーケトーＰＧＦ２αイソプロピルエステルも、イソプロピルウノプロストンと同様に、一過性の眼圧上昇等の副作用がないものと推認することができる。そうすると、１３、１４ージヒドロー１５ーケトーＰＧＦ２αイソプロピルエステルとＰＧＦ２αイソプロピルエステルとを置換可能なものであると認めることはできない。
（二）　さらに、乙第五八号証及び弁論の全趣旨によると、一般に、化合物が体内に投与されたときに示す作用や副作用の程度をその構造式から予測することは極めて困難であり、このことは、プロスタグランジン化合物についても同様であることが認められる。