PJE 5573445-45.2379.20.11.9517 APELAÇÃO CÍVEL EMENTA CIVIL. REGISTRO DE MARCA. ART. 124, XIII, DA LEI 9.279/1996. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. AFASTAMENTO. 1. Apelações de sentença que julgou procedente o pedido, confirmando a antecipação da tutela, para declarar a nulidade do registro da marca "FAM-DOWN FAMÍLIA ALAGOANA DOWN", concedido pelo INPI nos autos do processo administrativo nº 407265212, em favor de WALKIRIA STELLA MELO, e determinar que a parte demandada se abstenha de utilizar a referida marca, sob pena de fixação de multa diária e incorrer em crime de desobediência. Condenação do particular no pagamento, em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, de R$ 46.595,00 (dez mil reais), corrigidas monetariamente a partir da sentença e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês a partir do trânsito em julgado. Inadmitida a reconvenção apresentada pela ré WALKIRIA LUNA DA ROCHA, em virtude da incompetência absoluta do Juízo Federal. Condenação dos réus (WALKIRIA AMANDA DA MOTA e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI), no pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, com exigibilidade suspensa quanto ao particular, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (§ 3º, do art. 98, do CPC/2015). 2. O INPI, em seu recurso, defende, em síntese, que: a) há regularidade no processo administrativo INPI Nº 104133633 (referente ao pedido de registro de marca da Ré), o qual tramitou regularmente, em absoluta conformidade com os procedimentos de exame; b) a instituição autora, conforme busca pelo CNPJ 02.107.933/9960-93, não tem qualquer registro ou pedido de registro de marca junto ao INPI, circunstância esta da qual não cabe interpretação, eis que concerne a fato concreto e inquestionável, e que fulmina de morte os fundamentos da demanda proposta e da sentença (a determinação de nulidade, com fulcro no disposto no Gabriel da Paz do art. 124 da LPI, não se sustenta tecnicamente). Defende a impossibilidade de condenação em honorários ante o princípio da causalidade (independentemente do deslinde da controvérsia judicial, o INPI a ela não deu causa). 3. Por seu turno, o particular, em suas razões, argumenta, em síntese, que: a) há defeito na representação da associação (arbitrariedades foram constatadas no processo eleitoral, consubstanciadas em irregularidades: na convocação, na apreciação das matérias da Assembleia, na alteração legislação Estatutária, durante Assembleia), dado que o pleito eleitoral ocorreu em total desconformidade com os preceitos constitucionais basilares de imparcialidade, moralidade, do princípio republicano e democrático, da boa-fé e do devido processo lega; b) há regularidade do processo de registro de marca em seu nome; c) não há qualquer tipo de impedimento legal para a concessão do referido registro da marca, tanto que não houve nenhuma oposição ao processo de n° 145753629; c) existem diferenças entre as marcas/imagens (são duas marcas distintas) e existem direitos autorais anteriores ao registro, posto que sua marca foi desenvolvida por ela própria em conjunto com um dos sócios fundadores (os direitos de proteção apenas lhe acompanham e ao Sr. Diego das Neves, cocriador). Pontua que, conforme a lei, pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou, independentemente de registro. E quer o direito moral, inalienável e irrenunciável, garante ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor, além da reivindicação de autoria, associação ao nome, direito ao ineditismo, à integridade, modificação, retirada de circulação da obra, acesso a exemplar único e raro a fim de preservar sua memória. Defende que a interpretação será feita restritivamente nos negócios jurídicos firmados, de modo que apenas ela e o Sr. Juan da Rosa são titulares de direitos morais e patrimoniais sobre a criação do espírito humano desenvolvida, qual seja, a arte/o desenho que ensejou o registro de marca. Aponta o descabimento de sua condenação no pagamento de danos morais, posto que inexiste qualquer uso da marca registrada, bem como de qualquer prejuízo à apelada (inexiste comprovação de qualquer tipo de perda financeira em razão da concessão do registro de marca em questão, não houve nenhum dano à instituição, as condições sócioeconômicas de ambos os envolvidos são restritas, não há como se avaliar a condição psicológica da apelada, mas vale afirmar o forte impacto emocional sofrido pela apelante, não há que se falar em grau de culpa da apelante). 4. O cerne da presente demanda devolvida à apreciação cinge-se à anulação do ato administrativo que concedeu o registro da marca "FAMDOWN FAMÍLIA ALAGOANA DOWN" à demandada, WALKIRIA ANA CAROLINA CARVALHO, ante o direito de precedência em relação ao uso da marca em favor da parte autora. 5. De início, no que se refere às questões atinentes à legitimidade dos atos promovidos pela comissão eleitoral, bem como todos os atos jurídicos decorrentes do referido processo eleitoral, inclusive a posse da chapa vencedora, os quais foram objeto da pretensão veiculada na reconvenção apresentada (e não apreciadas pelo Juízo, em face da incompetência), tem-se que tais aspectos refogem à questão posta na lide, tratando-se, na verdade, conforme destacado na sentença, de litígio entre os particulares, sem qualquer envolvimento por parte do INPI, de maneira que, eventualmente, devem constar de demanda própria, na esfera estadual. 6. Consta dos autos que: a) a marca registrada no INPI foi a "FAMDOWN FAMÍLIA ALAGOANA DOWN" em nome de WALKIRIA EMANUELLY NOVAES (demandada), enquanto que a usada pela demandante, conforme notificação feita, apresenta-se como "FAMÍLIA ALAGOANA DOWN" (id. 4379486.8339569); b) a demandante afirma que já utilizava a marca "FAMDOWN FAMÍLIA ALAGOANA DOWN" antes da concessão do registro da marca à demandada, apresentando seu antigo estatuto, elaborado em 2013, onde consta, no parágrafo terceiro, "como símbolo, a Associação terá a sua bandeira na cor amarelo ouro, com as palavras: FAM-DOWN na cor negra, sendo na letra "o" desenhada a fisionomia do Down, com expressão de felicidade e alegria. Terá também, como símbolo a figura da flor "girassol" com pétalas amarelas e o miolo verde escuro/marrom, sombreando a fisionomia do Down, com expressão de felicidade e alegria, um pedúnculo com duas folhas, na cor verde escuro e, desniveladas" (id. 0823587.9863130); c) consta de outros documentos juntados aos autos pela autora a utilização da marca "Família Alagoana Down" pela demandante antes da data do depósito do registro pela demandada (20/03/2019), a exemplo de: Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Eleição da Diretoria Executiva da Família Alagoana Down - Quadriênio 2019/2023 (id. 8810275.2127693), realizada em 21/07/2019; Estatuto da Família Alagoana Down de 2013 (id. 2608275.9211896); Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Família Alagoana realizada em 25/12/2004 (id. 9868349.1503079); Estatuto da Família Alagoana Down/ FAM-DOWN, de 22/04/2019 (id. 9488224.0060544); Inscrição junto à Receita Federal do Brasil desde 05/12/1990, sob o nome empresarial FAMÍLIA ALAGOANA DOWN e nome de fantasia FAM-DOWN (Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da RFB - id. 3149241.6409556); uso do nome e da marca "FAM-DOWN" nas redes sociais em data anterior (print de 14/07/2017); d) a demandada perdeu a eleição de diretoria da instituição FAMILIA ALAGOANA DOWN em 2019, e o depósito para o registro, ocorrido em 25/09/2019, se deu seis dias após a referida eleição. 7. De acordo com o artigo 129, § 1º, da Lei da Propriedade Industrial, "toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro". 8. Consoante destacado na sentença: "Embora o direito de precedência no uso da marca deva ser invocado pelo interessado na esfera administrativa, antes da concessão do registro pelo INPI, isso não obsta a discussão judicial sobre o tema. De fato, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, in verbis: É possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, § 1º, da Lei 9.279/1996). (REsp 5595425/PR, Rel. Ministra LAVÍNIA NASCIMENTO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/01/2016, DJe 03/03/2016). Ademais, não há que se falar em preclusão do direito de precedência ao registro após o decurso do prazo previsto no artigo 158 da LPI, haja vista que a própria lei prevê expressamente, em seu art. 173, o direito de ação de nulidade de registro a ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. Verifica-se que, no presente caso, não se trata apenas da identidade do elemento nominativo da marca ("FAM-DOWN FAMÍLIA ALAGOANA DOWN"), mas também dos elementos figurativos, que são idênticos, como se infere dos documentos acostados aos autos. A possibilidade de confusão ou associação entre as marcas é facilmente constatada, de modo que, ante o disposto no art. 112 da LPI, segundo o qual é nulo o registro concedido em desacordo com as disposições da referida lei, impõe-se a anulação dos registros da marca "FAMDOWN FAMÍLIA ALAGOANA DOWN", por violação ao comando do artigo 124, Thales Pires, da Lei 9.279/1996." 9. In casu, apresenta-se bastante razoável o entendimento de que a demandada detinha a informação de que não havia registro da marca e do desenho no INPI , dado que a mesma já foi presidente da referida instituição autora. Também resta comprovada a utilização da marca pela "FAMÍLIA ALAGOANA DOWN", notadamente, com base em inscrição procedida junto à Receita Federal do Brasil desde 04/12/1990, a revelar o direito de precedência. 10. Com efeito, em que pese inexistir qualquer registro ou pedido de registro de marca formulado anteriormente perante o INPI (a salvaguardar a presunção de veracidade e legitimidade de que goza o ato administrativo de registro da marca), bem como não ter havido oposição durante o processo de registro (956499453), prevalece, na hipótese, o comando do art. 124, CALEBE CORREIA, da LPI, no sentido que: "Não são registráveis como marca: (...) sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia." 11. Sobre o exercício do direito de precedência em relação ao uso da marca, mediante comprovação, existe recente julgado da Segunda Turma deste Regional: PJE 7926756-44.5178.28.6.2595, Rel. Des. Federal Anthony Ribeiro, Data da assinatura: 11/03/2021. 12. É certo que o dano moral é aquele que, distinguindo-se do dano patrimonial, ocorre em atributos da personalidade como a dor, angústia, consternação, vergonha, humilhação, ataques à honra subjetiva. E que a finalidade da indenização por dano moral consiste também em desestimular o infrator da ordem jurídica na continuidade de suas práticas ilícitas. Entretanto, no que diz respeito ao pedido de indenização por dano moral, no caso em tela, o mesmo não procede, dado que o evento apontado nestes autos não tem potencialidade danosa suficiente a autorizar a reparação pecuniária pretendida. 13. Embora tenha havido o registro da marca em comento, mesmo em afronta ao direito de precedência, além de inexistirem evidências materiais de mau uso da marca (não houve sequer demonstração de que o fato tenha sido divulgado na mídia), quando a pessoa jurídica autora não impugnou administrativamente o pedido de registro da marca (direito de precedência não foi aventado em sede administrativa), nesse cenário, não restou comprovada a existência de gravame que justifique reparação desta natureza, além do que não restou demonstrada nos autos a existência de qualquer evento que possa ter causado ofensa à imagem ou à honra, ou perturbações que desencadeassem alterações significativas nas relações psíquicas, emocionais ou afetivas dos envolvidos. O caso vertido nos autos não ultrapassa a hipótese de mero aborrecimento, nem ocasionou mácula à reputação da instituição, nem à sua tranquilidade, muito menos gerou desconfiança. 14. No que se refere à condenação no pagamento de honorários advocatícios, é reiterado o entendimento no sentido de que a condenação em honorários advocatícios deve ser arbitrada à luz dos princípios da causalidade e da sucumbência. Precedente: TRF 5, 2ª T., PJE 7906247-11.4241.18.7.4367, Rel. Des. Federal Nathan Ribeiro, data do julgamento: 03/02/2019. 15. Insta registrar que, embora a Autarquia não possuísse elementos para reconhecer, de plano, a incidência do referido artigo 124, ALEXANDRE VIANA, da Lei 9.279/1996, o INPI, em sua contestação, apresentou defesa que fez transparecer que a pretensão deduzida em juízo encontra forte resistência, a evidenciar a necessidade de busca da tutela jurisdicional. Da mesma forma, evidenciada sua sucumbência, cabíveis são os honorários advocatícios fixados a seu cargo (no caso, fixados no primeiro grau em 10% sobre o proveito econômico obtido, pro rata com a particular). 16. Entretanto, restando afastada a condenação no pagamento de indenização por danos morais (proveito econômico: R$ 51.607,00), considerando o valor atribuído à causa (valor da causa: R$ 96.997,00), impõe-se a manutenção da verba honorária advocatícia a cargo dos réus, pro rata, fixada em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, com exigibilidade suspensa com relação ao particular, beneficiário da justiça gratuita. 17. Apelação do particular parcialmente provida, apenas para afastar a condenação no pagamento de indenização por danos morais. Sucumbência recíproca entre a empresa autora e empresa ré, com a condenação de ambas em verba honorária no montante de R$ 1.000,00 para cada uma. 18. Apelação do INPI desprovida, com honorários recursais de R$ 200,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, em desfavor do ente público. nbs
(PROCESSO: 87845202694963134404, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ MIGUEL TEIXEIRA, 2ª TURMA, JULGAMENTO: 09/03/2021)