
   
               11.12.2017   
            
            
               PT
            
            
               Jornal Oficial da União Europeia
            
            
               C 424/6
            
         Acórdão do Tribunal de Justiça (Segunda Secção) de 19 de outubro de 2017 (pedido de decisão prejudicial do Landgericht Hamburg — Alemanha) — Merck KGaA/Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp, MSD Sharp & Dohme GmbH
   (Processo C-231/16) (1)
   
   («Reenvio prejudicial - Regulamento (CE) n.o 207/2009 - Marca da União Europeia - Artigo 109.o, n.o 1 - Ações cíveis com base em marcas da União Europeia e em marcas nacionais - Litispendência - Conceito de “mesmos factos” - Utilização do termo “Merck” em nomes de domínios e em plataformas de redes sociais na Internet - Ação com fundamento numa marca nacional seguida de uma ação com fundamento numa marca da União Europeia - Declinação de competência - Alcance»)
   (2017/C 424/08)
   Língua do processo: alemão
   
      Órgão jurisdicional de reenvio
   
   Landgericht Hamburg
   
      Partes no processo principal
   
   
      Recorrente: Merck KGaA
   
      Recorridas: Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Corp, MSD Sharp & Dohme GmbH
   
      Dispositivo
   
   
               1)
            
            
               O artigo 109.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.o 207/2009, do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da UE, deve ser interpretado no sentido de que o requisito aí enunciado, relativo à existência dos «mesmos factos», está preenchido quando ações de contrafação com fundamento, respetivamente, numa marca nacional e numa marca da União Europeia, estão pendentes entre as mesmas partes em órgãos jurisdicionais de Estados-Membros diferentes, apenas na medida em que essas ações respeitem a uma alegada contrafação de uma marca nacional e de uma marca da União Europeia idênticas no território dos mesmos Estados-Membros.
            
         
               2)
            
            
               O artigo 109.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.o 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que, caso se encontrem pendentes ações de contrafação com fundamento, quanto à primeira, numa marca nacional, relativamente a uma alegada contrafação no território de um Estado-Membro, e, quanto à segunda, numa marca da União Europeia, relativamente a uma alegada contrafação em todo o território da União, entre as mesmas partes, em órgãos jurisdicionais de Estados-Membros diferentes, o órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda ação deve declarar-se incompetente em relação à parte do litígio relativa ao território do Estado-Membro em causa na ação de contrafação pendente no órgão jurisdicional onde foi intentada a primeira ação.
            
         
               3)
            
            
               O artigo 109.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.o 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que o requisito aí enunciado, relativo à existência dos «mesmos factos», já não está preenchido quando, na sequência de uma desistência parcial de um demandante, desde que validamente apresentada, de uma ação de contrafação com fundamento numa marca da União Europeia e destinada inicialmente a proibir a utilização dessa marca no território da União, respeitando essa desistência ao território do Estado-Membro em causa na ação pendente no órgão jurisdicional onde foi intentada a primeira ação, com fundamento numa marca nacional e destinada a proibir a utilização dessa marca no território nacional, as ações em causa já não respeitam a uma alegada contrafação de uma marca nacional e de uma marca da União Europeia idênticas no território dos mesmos Estados-Membros.
            
         
               4)
            
            
               O artigo 109.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.o 207/2009 deve ser interpretado no sentido de que, em caso de identidade das marcas, o órgão jurisdicional onde foi intentada a segunda ação deve declarar-se incompetente a favor do órgão jurisdicional onde foi intentada a primeira ação apenas na medida em que as referidas marcas sejam válidas para produtos ou serviços idênticos.
            
         
      (1)  JO C 279, de 1.8.2016.
   