
   
               12.9.2009   
            
            
               PT
            
            
               Jornal Oficial da União Europeia
            
            
               C 220/25
            
         Recurso interposto em 14 de Julho de 2009 por Edwin Co. Ltd do acórdão proferido pelo Tribunal de Primeira Instância em 14 de Maio de 2009 no processo T-165/06, Elio Fiorucci/Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)
   (Processo C-263/09)
   2009/C 220/51
   Língua do processo: italiano
   
      Partes
   
   
      Recorrente: Edwin Co. Ltd (representantes: D. Rigatti, M. Bertani, S. Verea, K. P. Muraro, M. Balestriero, avvocati)
   
      Outras partes no processo: Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) e Elio Fiorucci
   
      Pedidos da recorrente
   
   A recorrente pede que o Tribunal de Justiça se digne:
   
               —
            
            
               Anular o acórdão recorrido;
            
         
               —
            
            
               Condenar E. Fiorucci no pagamento das despesas de ambas as instâncias ou, no caso de ser negado provimento ao recurso, ordenar a compensação das ditas despesas.
            
         
      Fundamentos e principais argumentos
   
   
               1.
            
            
               Em primeiro lugar, o acórdão recorrido está viciado pela violação ou aplicação incorrecta do artigo 52.o, n.o 2, alínea a), do RMC (1). A causa de nulidade relativa que, nos termos da referida disposição, leva à nulidade do registo da marca composta pelo nome de uma pessoa diferente da que requereu o registo consiste no facto de que quem arguiu a referida nulidade é o titular, de acordo com o ordenamento nacional, de um direito de uso exclusivo desse nome. Todavia, nos termos do artigo 8.o, n.o 3, do CPI (2), invocado ex adverso, E. Fiorucci não é titular de nenhum direito com esse conteúdo. Ao invés, o artigo 8.o, n.o 3, do CPI atribui-lhe uma mera reserva de registo do sinal «Elio Fiorucci» de que, porém, não pode usufruir, dado que a marca assim registada entraria em conflito com as da Edwin relativamente à palavra «Fiorucci». Neste contexto, o Tribunal de Primeira Instância declarou nula a marca «Elio Fiorucci» da Edwin com base numa causa de nulidade que não existe e que não existirá nunca. Isto constitui uma violação ou uma incorrecta aplicação do artigo 52.o, n.o 2, alínea a), do RMC, que, sendo correctamente interpretado, só pode aplicar-se quando quem pede a declaração de nulidade já é titular de um direito de uso exclusivo do seu nome como marca (ou, pelo menos, pode vir a obter esse direito).
            
         
               2.
            
            
               Em segundo lugar, o acórdão recorrido está viciado pela violação ou aplicação incorrecta do artigo 8.o, n.o 3, do CPI. Com efeito, ao contrário do que decidiu o Tribunal de Primeira Instância, esta disposição aplica-se unicamente aos nomes de pessoas que tenham adquirido notoriedade fora do âmbito comercial; assim, não pode aplicar-se ao patronímico «Elio Fiorucci» que, de acordo com factos não contestáveis nesta sede, adquiriu originariamente notoriedade no âmbito comercial.
               Esta interpretação do artigo 8.o, n.o 3, do CPI é sugerida, antes de mais, pelo teor literal da disposição ora citada, que declara expressamente a vontade de reservar a protecção que dispensa unicamente aos nomes de pessoas que se tenham adquirido notoriedade «no campo artístico, literário, científico, político ou desportivo». Esta conclusão é ainda corroborada pela análise sistemática do direito das marcas italiano, de que decorre que a notoriedade adquirida no âmbito comercial é protegida pelo artigo 12.o, n.o 1, alíneas b) e f) do CPI, ao passo que o artigo 8.o, n.o 3, do CPI se refere apenas à notoriedade originariamente adquirida fora do âmbito comercial. Também não é possível aplicar simultaneamente as duas disposições ao mesmo sinal, já que surgiriam dois direitos de marca que se excluiriam mutuamente. Ao registar o seu próprio nome como marca (cedido posteriormente à Edwin) E. Fiorucci esgotou, assim, todos os instrumentos de valorização da respectiva notoriedade com fins comerciais. Por conseguinte, não pode invocar o artigo 8.o, n.o 3, do CPI, para invocar a nulidade da marca «Elio Fiorucci» da Edwin.
               Por outro lado, a interpretação do artigo 8.o, n.o 3, do CPI proposta pela Edwin e a consequente inaplicabilidade da mesma ao presente litígio são coerentes com a razão de ser desta disposição, que pretende impedir que quem regista um sinal que tenha adquirido notoriedade por mérito de outrem tire dele indevido proveito. De facto, não pode imputar-se à Edwin nenhum comportamento parasitário, uma vez que, ao ter adquirido as marcas «Fiorucci» por um valor considerável, a recorrente pagou um preço muito elevado pelo direito de usufruir da notoriedade ligada ao nome do célebre estilista milanês.
               Não é convincente a argumentação do Tribunal de Primeira Instância segundo a qual a protecção prevista no artigo 8.o, n.o 3, do CPI, é mais ampla e não se sobrepõe à prevista para proteger a notoriedade adquirida pelos sinais distintivos no âmbito comercial. Efectivamente, de acordo com a melhor doutrina italiana, a reserva do registo dos sinais com notoriedade adquirida fora do âmbito comercial, por força do artigo 8.o, n.o 3, do CPI, não é absoluta. Mas, sobretudo, não é mais ampla do que a prevista no artigo 12.o, n.o 1, alíneas b) e f), do CPI para sinais com notoriedade/renome comercial. A coincidência entre os campos de aplicabilidade destas disposições confirma, mais uma vez, a necessidade de uma aplicação alternativa.
               Ao contrário do que o Tribunal de Primeira Instância considerou numa apreciação superficial, uma análise atenta e escrupulosa da doutrina italiana que se debruçou sobre o artigo 8.o, n.o 3, do CPI (anteriormente artigo 21.o, n.o 3, da Lei das Marcas), evidencia que, de acordo com a opinião maioritária, esta disposição se aplica unicamente aos sinais que tenham adquirido notoriedade fora do âmbito comercial. Esta circunstância é confirmada pelas escassas sentenças pronunciadas até ao momento pelos juízes italianos a propósito do artigo 8.o, n.o 3, do CPI.
               Por outro lado, não convence a argumentação do Tribunal de Primeira Instância segundo a qual, ao ter obtido também notoriedade fora do âmbito comercial (nomeadamente no campo artístico, cultural, da ecologia e da protecção da infância) E. Fiorucci podia recorrer à tutela do artigo 8.o, n.o 3, do CPI. Segundo a melhor doutrina italiana, ao invés, quando um patronímico já registado por terceiros se torna célebre e adquire notoriedade fora do âmbito comercial, o respectivo titular (no caso vertente, Elio Fiorucci) não pode invocar o artigo 8.o, n.o 3, do CPI, já que prevalece a exigência de proteger o titular (no caso, a Edwin) da marca notória (no caso, o sinal «Fiorucci») que tinha sido anteriormente registado.
            
         
               3.
            
            
               Acresce que o acórdão recorrido enferma de falta de fundamentação, pois o Tribunal de Primeira Instância não apreciou as alegações e as provas com base nas quais a Edwin sustenta ter obtido de Elio Fiorucci a autorização para registar o seu patronímico como marca. A título subsidiário, a Edwin alega que se o Tribunal de Justiça considerar que nem ele nem o Tribunal de Primeira Instância são competentes para conhecer das alegações referidas, deve ordenar expressamente (coisa que, aliás, não fez o Tribunal de Primeira Instância) que a Câmara de Recurso (ou outra instância) do IHMI proceda à respectiva apreciação, em conformidade com o disposto no artigo 63.o, n.o 6, do RMC e no artigo 1.o-D do Regulamento (CE) n.o 216/93 (3).
               O acórdão recorrido está viciado pela violação ou aplicação incorrecta do artigo 63.o do RMC, bem como por denegação de justiça, uma vez que o Tribunal de Primeira Instância incorreu em erro ao recusar conhecer da argumentação da Edwin baseada na circunstância de a ora recorrente ter adquirido à sociedade Fiorucci s.p.a. uma marca de facto sobre o patronímico «Elio Fiorucci» (ou sobre qualquer outro direito a invocar a notoriedade deste). A título subsidiário, a Edwin salienta que, se o Tribunal de Justiça considerar que nem ele próprio nem o Tribunal de Primeira Instância são competentes para conhecer das alegações já referidas, deve ordenar expressamente (coisa que, aliás, não fez o Tribunal de Primeira Instância) que a Câmara de Recurso (ou outra instância) do IHMI proceda à respectiva apreciação, em conformidade com o disposto no artigo 63.o, n.o 6, do RMC e no artigo 1.o-D do Regulamento (CE) n.o 216/93.
            
         
      (1)  Regulamento (CE) n.o 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994 L 11, p. 1).
   
      (2)  Codice della Proprietà industriale italiano (Código da Propriedade Industrial italiano).
   
      (3)  Regulamento (CE) n.o216/96 da Comissão, de 5 de Fevereiro de 1996, que estabelece o regulamento de processo das câmaras de recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenho e modelos) (JO L 28, p. 11).
   