甲은 공지의 기술로 보이는 창문안전잠금장치 A를 개량하여 B발명을 완성하고 특허출원하여 등록을 받은 후 생산을 시작하였는데, 乙로부터 ‘B발명은 乙이 甲보다 먼저 출원하여 특허 등록을 받은 A발명의 구성요소를 모두 포함한 발명이므로 乙의 특허권을 침해하는 A의 생산을 중단하라’는 내용의 침해금지청구의 소를 제기 당했습니다. 이 경우 甲은 어떠한 조치를 취할 수 있나요?
위 사안의 경우 乙의 특허권에 하자가 없는지, 즉 유효한 특허권인지 검토를 하고, 甲의 발명이 乙의 특허권의 특허청구범위에 기재된 구성요소 전부를 포함하는 지를 검토해 보아야 할 것입니다.먼저 甲은 乙이 A기술을 특허 출원할 당시에 이미 A기술이 공지된 것이라면 乙의 특허권은 무효라는 것을 당해 침해금지청구소송에서 당시 공지된 기술 수준에 관한 구체적인 증거(당시 간행물등)를 제시하여 주장해볼 수 있고, 또한 甲의 발명이 乙의 특허권의 특허청구범위에 기재된 구성요소 중 일부를 포함하지 않아 권리범위 밖이라는 주장도 해볼 수 있니다. 침해금지청구 소송에서 乙의 특허가 무효임이 판명되어 乙의 청구가 기각되어도 乙의 특허는 무효화 되지는 않으므로 재차 손해배상 청구의 소를 제기할 여지가 있습니다. 따라서 乙의 특허를 원천적으로 무효화시키기 위해서 甲이 특허무효심판을 청구할 수도 있습니다(특허법 제133조 제1항). 또한 甲의 발명이 乙의 권리범위 밖이라는 소극적권리범위확인심판을 제기할 수도 있습니다(같은 법 제135조). 특허무효심판이나 소극적권리범위확인심판을 제기한 후 침해금지청구의 소가 계속된 법원에 심판의 결과가 나오면 그 취지에 따라 판결해 달라고 심판이 확정될 때까지 소송절차를 중지해 달라는 신청을 해볼 수 있습니다.만약 乙의 특허가 유효하다는 판단이 있게 되면 甲은 乙로부터 실시권을 부여받기 위해 협의를 하여야 합니다. 만약 乙이 실시권부여를 거부하거나 실시료를 과다하게 요구하는 경우, 甲의 개량발명 B가 乙이 특허권을 가지고 있는 발명 A에서 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져오는 것이라면 통상실시권 허여심판을 청구할 수 있고(같은 법 제138조), 통상실시권을 허여하는 결정이 나면 甲은 심판에서 정한 실시료를 乙에게 지급하고 B발명을 실시 할 수 있게 됩니다.