None
62011TJ0437




ARREST VAN HET GERECHT (Eerste kamer)
16 september 2013 (
*1
)
„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk GOLDEN BALLS — Ouder gemeenschapswoordmerk BALLON D’OR — Overeenstemmende tekens — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Vordering tot vernietiging ingesteld door interveniënte — Artikel 134, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht — Omvang van door kamer van beroep te verrichten onderzoek — Verplichting om op volledig beroep te beslissen — Artikel 8, lid 5, artikel 64, lid 1, en artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009”
In zaak T‑437/11,

Golden Balls Ltd, gevestigd te Londen (Verenigd Koninkrijk), vertegenwoordigd door M. Edenborough, QC, en S. Smith, solicitor,
verzoekster,
tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. Folliard-Monguiral als gemachtigde,
verweerder,
andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het Gerecht:

Intra-Presse, gevestigd te Boulogne-Billancourt (Frankrijk), vertegenwoordigd door P. Péters, T. de Haan en M. Laborde, advocaten,
betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 26 mei 2011 (zaak R 1310/2010‑1) inzake een oppositieprocedure tussen Intra-Presse en Golden Balls Ltd,
wijst HET GERECHT (Eerste kamer),
samengesteld als volgt: J. Azizi (rapporteur), S. Frimodt Nielsen en M. Kancheva, rechters,
griffier: T. Weiler, administrateur,
gezien het op 5 augustus 2011 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,
gezien de op 19 december 2011 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,
gezien de op 12 december 2011 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,
gezien de op 26 maart 2012 ter griffie van het Gerecht neergelegde repliek,
na de terechtzitting op 30 april 2013,
het navolgende

Arrest


Voorgeschiedenis van het geding






1


Op 1 oktober 2007 heeft verzoekster, Golden Balls Ltd, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].
 2


Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het woordteken GOLDEN BALLS.
3


De waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 16, 21 en 24 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:





—


klasse 16: „Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; boekbinderswaren; foto’s; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; drukletters; clichés”;








—


klasse 21: „Gerei en vaatwerk voor de huishouding of de keuken; kammen en sponzen; borstels (uitgezonderd penselen); materialen voor de borstelfabricage; reinigingsmateriaal; staalwol; ruw of halfbewerkt glas (uitgezonderd glas voor bouwdoeleinden); glaswerk, porselein en aardewerk, voor zover niet begrepen in andere klassen, bekers, glazen”;








—


klasse 24: „Weefsels en textielproducten voor zover niet begrepen in andere klassen; beddengoed en tafellakens, handdoeken, dekbedovertrekken”.
4


De gemeenschapsmerkaanvraag is in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 8/2008 van 18 februari 2008 gepubliceerd.
5


Op 16 mei 2008 heeft interveniënte, Intra-Presse, krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41 van verordening nr. 207/2009) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de in punt 3 supra bedoelde waren.
 7


De oppositie was gesteund op artikel 8, lid 1, sub b, en artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, en artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009).
8


Op 19 mei 2010 heeft de oppositieafdeling de oppositie in haar geheel afgewezen. Zij stelde dat de door de conflicterende tekens aangeduide waren en diensten deels dezelfde en deels verschillend zijn. De tekens zijn visueel en fonetisch verschillend en begripsmatig in lichte mate overeenstemmend voor een deel van het relevante publiek. Aangezien de tekens globaal genomen verschillen, bestaat er geen gevaar voor verwarring tussen de tekens in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009. Wat de grond inzake de bekendheid van het oudere merk betreft, is artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 niet van toepassing aangezien de tekens verschillen.
9


Op 15 juli 2010 heeft interveniënte krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
 10


Bij beslissing van 26 mei 2011 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM het beroep gedeeltelijk toegewezen, namelijk voor de waren van klasse 16, en gedeeltelijk verworpen, namelijk voor de waren van de klassen 21 en 24. Zij heeft inzonderheid het volgende geoordeeld:





—


het relevante publiek is het grote publiek in de Europese Unie (punt 12 van de bestreden beslissing);








—


wat de vergelijking van de waren betreft, heeft de kamer van beroep ingestemd met de door de partijen niet betwiste beoordeling van de oppositieafdeling. Zij heeft dus geoordeeld dat de door het aangevraagde merk aangeduide waren van klasse 16 dezelfde waren als de door het oudere merk aangeduide waren van deze klasse, en dat de waren van de klassen 21 en 24 verschilden van de door het oudere merk aangeduide waren (punten 13‑16 van de bestreden beslissing);








—


wat de vergelijking van de tekens betreft, heeft de kamer van beroep met betrekking tot de visuele en de fonetische vergelijking ervan ingestemd met de redenering van de oppositieafdeling dat de tekens visueel en fonetisch verschilden (punt 18 van de bestreden beslissing). Met betrekking tot de begripsmatige vergelijking heeft de kamer van beroep, anders dan de oppositieafdeling, geoordeeld dat zij begripsmatig gelijk „of op zijn minst” sterk overeenstemmend waren (punt 22 van de bestreden beslissing);








—


gelet op de voorgaande elementen heeft de kamer van beroep geoordeeld dat gevaar voor verwarring of associatie tussen de conflicterende tekens bestond voor dezelfde waren, namelijk de waren van klasse 16, en dat geen verwarringsgevaar bestond voor de verschillende waren van de klassen 21 en 24 (punten 23‑32 van de bestreden beslissing);








—


wat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 betreft, heeft de kamer van beroep geoordeeld dat dit niet hoefde te worden onderzocht (punt 33 van de bestreden beslissing).
 Conclusies van partijen






11


Verzoekster concludeert tot:





—


vernietiging van de bestreden beslissing inzake de waren van klasse 16;








—


verwijzing van het BHIM of, subsidiair, interveniënte in de kosten.
12


Verzoekster concludeert in de overeenkomstig artikel 135, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht neergelegde repliek bovendien tot „afwijzing van [interveniëntes overeenkomstig artikel 134, lid 3, van dit Reglement neergelegde] memorie van antwoord”.
13


Het BHIM concludeert tot:





—


verwerping van het beroep in zijn geheel;








—


verwijzing van verzoekster in de kosten.
14


Interveniënte concludeert tot:





—


verwerping van het beroep in zijn geheel;








—


vernietiging van de bestreden beslissing voor zover daarbij haar oppositie tegen de door het aangevraagde merk aangeduide waren van de klassen 21 en 24 wordt afgewezen;








—


verwijzing van verzoekster in de kosten, de door haar gemaakte noodzakelijke kosten voor de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM daaronder begrepen.
In rechte


Inleiding






15


Ter ondersteuning van het beroep voert verzoekster één enkel middel aan: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009. Daarnaast voert interveniënte ter ondersteuning van een vordering tot vernietiging krachtens artikel 134, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering één enkel middel aan: schending van artikel 8, lid 5, artikel 64, lid 1, en artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009.
Door verzoekster aangevoerd middel inzake schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009






16


Ter ondersteuning van het beroep voert verzoekster schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 aan.
 17


Verzoekster betwist in wezen het oordeel van de kamer van beroep dat gevaar voor verwarring tussen de conflicterende tekens bestaat voor de waren van klasse 16. Inzonderheid betwist zij de door de kamer van beroep in de bestreden beslissing in aanmerking genomen begripsmatige en globale overeenstemming van de conflicterende tekens.
18


Het BHIM en interveniënte betwisten de gegrondheid van het door verzoekster aangevoerde middel en stellen dat gevaar voor verwarring tussen de conflicterende tekens bestaat voor de waren van klasse 16, die dezelfde zijn.
19


Het Gerecht herinnert eraan dat volgens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd. Verwarringsgevaar omvat het gevaar voor associatie met het oudere merk.
20


Volgens vaste rechtspraak is sprake van verwarringsgevaar in de zin van de voornoemde bepaling wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen. Verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld, uitgaande van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten waarneemt, waarbij rekening moet worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval, onder meer de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de erdoor aangeduide waren of diensten [zie arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punten 30‑33 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
 21


Voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 is er slechts sprake van verwarringsgevaar indien de conflicterende merken gelijk zijn of overeenstemmen en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben, dezelfde of soortgelijk zijn. Dit zijn cumulatieve voorwaarden [zie arrest Gerecht van 22 januari 2009, Commercy/BHIM – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Jurispr. blz. II-43, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
22


De beoordeling van het gevaar voor verwarring bij het relevante publiek hangt af van vele factoren en dient globaal te gebeuren, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Deze globale beoordeling, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de betrokken merken betreft, dient te berusten op de totaalindruk die door deze merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen (zie arresten Hof van 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C-334/05 P, Jurispr. blz. I-4529, punten 34 en 35, en 3 september 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, Jurispr. blz. I-7371, punten 59 en 60 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Zij impliceert bovendien een zekere wisselwerking tussen de in aanmerking genomen factoren, zodat een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten kan worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merken, en omgekeerd (arrest Hof van 17 april 2008, Ferrero Deutschland/BHIM, C‑108/07 P, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 44 en 45, en arrest easyHotel, punt 21 supra, punt 41).
 Relevant publiek





23


Volgens de rechtspraak dient in het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar rekening te worden gehouden met de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken waren- of dienstencategorie. Er dient ook rekening mee te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de categorie waren of diensten waarom het gaat [zie arrest Gerecht van 13 februari 2007, Mundipharma/BHIM – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Jurispr. blz. II-449, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
24


Dienaangaande verwijt verzoekster de kamer van beroep dat zij het aandachtsniveau van het relevante publiek heeft omschreven als lager dan normaal, terwijl zij een normaal aandachtsniveau in aanmerking had moeten nemen.
25


In navolging van het BHIM en interveniënte zij echter vastgesteld dat deze grief gebaseerd is op een onjuiste uitlegging van de bestreden beslissing door verzoekster.
26


In punt 12 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep immers opgemerkt dat het relevante publiek voor de waren van de klassen 16, 21 en 24 bestond uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, en dat bepaalde waren, namelijk „materiaal voor kunstenaars” van klasse 16, alsook „materialen voor de borstelfabricage” en „ruw of halfbewerkt glas” van klasse 21 ook tot een professioneel publiek waren gericht. Zij heeft vervolgens vastgesteld dat in een geval waarin het relevante publiek bestond uit zowel de gemiddelde consument als een professioneel publiek, het verwarringsgevaar moest worden beoordeeld ten aanzien van het deel van het publiek met het laagste aandachtsniveau, namelijk de gemiddelde consument in de Unie, en niet het professionele publiek, zoals in de rechtspraak ook was erkend [arrest Gerecht van 15 februari 2011, Yorma’s/BHIM – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA’S), T‑213/09, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 25].
 27


De kamer van beroep heeft dus in werkelijkheid – en op goede gronden – geoordeeld dat het relevante publiek in casu bestond uit de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument in de Unie. Anders dan verzoekster stelt, heeft zij zich dus gebaseerd op een publiek met een normaal aandachtsniveau.
28


Bijgevolg dient te worden vastgesteld dat de beoordeling van de kamer van beroep met betrekking tot het relevante publiek en het aandachtsniveau ervan niet onjuist is.
Vergelijking van de waren





29


Volgens vaste rechtspraak moet bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten rekening worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of diensten kenmerken. Dat zijn inzonderheid de aard, de bestemming en het gebruik ervan, alsook het concurrerende dan wel complementaire karakter ervan. Ook kan rekening worden gehouden met andere factoren, zoals de distributiekanalen van de betrokken waren [zie arrest Gerecht van 11 juli 2007, El Corte Inglés/BHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Jurispr. blz. II-2579, punt 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
30


In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep ingestemd met de beoordeling van de oppositieafdeling inzake de vergelijking tussen de door de conflicterende tekens aangeduide waren, die de partijen bovendien niet hadden betwist. De door de conflicterende tekens aangeduide waren van klasse 16 zijn dus dezelfde, terwijl deze van de klassen 21 en 24 verschillen (punten 13‑16 van de bestreden beslissing).
31


In casu wordt het oordeel van de kamer van beroep inzake de vergelijking van de waren, inzonderheid wat de waren van de betrokken klasse 16 betreft, niet betwist door de partijen. Aangezien deze beoordeling bovendien op grond van geen enkel element van het dossier in twijfel kan worden getrokken, moet zij worden aanvaard.
 Vergelijking van de tekens





32


Volgens de rechtspraak stemmen twee merken overeen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft [arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 30, bevestigd bij beschikking Hof van 28 april 2004, Matratzen Concord/BHIM, C-3/03 P, Jurispr. blz. I-3657]. Zoals in de rechtspraak is vastgesteld, zijn de visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis hierbij relevant (arresten Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 23, en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 25).
33


De globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan. De perceptie van de merken die de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten heeft, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waar als een geheel en let hij niet op de verschillende details ervan (zie arrest BHIM/Shaker, punt 22 supra, punt 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
 34


In casu heeft de kamer van beroep de conflicterende tekens als visueel en fonetisch verschillend beschouwd en stemde zij daarmee in met de redenering van de oppositieafdeling (punt 18 van de bestreden beslissing). Begripsmatig zijn de conflicterende tekens evenwel gelijk of, op zijn minst, sterk overeenstemmend (punt 22 van de bestreden beslissing). De woorden „golden” en „balls” behoren tot de door een groot deel van het relevante publiek gekende basiswoordenschat van de Engelse taal en worden begrepen als een verwijzing naar een „goudkleurige bal” of nog een „gouden bal” of „bal van goud” (punt 21 van de bestreden beslissing).
35


Verzoekster bevestigt dat de conflicterende tekens visueel en fonetisch niet overeenstemmen, maar betwist de door de kamer van beroep in de bestreden beslissing vastgestelde begripsmatige overeenstemming. Volgens haar neemt zelfs de minst oplettende of geïnformeerde persoon het aangevraagde merk als Engelstalig en het oudere merk als Franstalig waar. Dit fundamentele verschil waarborgt dat het ene merk in elk geval nooit met het andere kan worden verward. Bovendien vormt het ene conflicterende teken noch een transliteratie, noch een exacte vertaling van het andere. Zo staat allereerst het Engelse woord „balls” in het meervoud en doet het denken aan meerdere ballen, terwijl het Franse woord „ballon” in het enkelvoud staat en doet denken aan één enkele bal. Voorts is het Franse woord „ballon”, dat ook „ballon” kan betekenen, geen exact equivalent van het Engelse woord „ball”, en zijn de tekens niet gelijk. Ten slotte wordt het oudere merk BALLON D’OR in het Engels als „balloon of gold” of „ball of gold” en niet als „golden ball” vertaald.
 36


Het BHIM en interveniënte betwisten de visuele en fonetische verschillen tussen de conflicterende tekens niet, maar voeren anders dan verzoekster aan dat de conflicterende tekens begripsmatig gelijk of nagenoeg gelijk zijn, en globaal overeenstemmen.
37


Het Gerecht stelt vast dat de beoordeling van de kamer van beroep van de visuele en de fonetische vergelijking van de conflicterende tekens, die de partijen overigens niet betwisten, correct is.
38


Visueel hebben de conflicterende tekens immers enkel de lettergroep „ball” gemeen, die in het oudere merk in het begin van het teken staat, en in het aangevraagde merk aan het einde. Voor het overige zijn deze tekens visueel verschillend. Naast de lettergroep „ball” bevat het oudere merk immers de lettergroep „on” en het element „d’or” aan het einde van het teken, en begint het aangevraagde merk met het element „golden” en eindigt op de letter „s”. Bijgevolg zijn de conflicterende tekens, globaal genomen, visueel verschillend.
39


Fonetisch worden de conflicterende tekens op een volledig verschillende manier uitgesproken, in verschillende talen, en zijn zij dus eveneens verschillend.
40


Bijgevolg moet de beoordeling van de kamer van beroep dat de conflicterende tekens visueel en fonetisch verschillend zijn, worden bevestigd.
 41


Wat vervolgens de beoordeling van de kamer van beroep dat de conflicterende tekens begripsmatig gelijk zijn of op zijn minst sterk overeenstemmen betreft, merkt het Gerecht allereerst op dat deze tekens op een objectieve manier bekeken en met abstractie van bepaalde verschillen in de details (zie punt 47 infra) inderdaad in beginsel doen denken aan eenzelfde semantische inhoud of eenzelfde idee, namelijk een goudkleurige ballon of een goudkleurige bal of een bal van goud. In deze context dient te worden vastgesteld dat verzoekster in antwoord op een vraag van het Gerecht ter terechtzitting geen enkel voorbeeld kon aanhalen van een andere vertaling in Engelse kranten van de uitdrukking „ballon d’or” dan de uitdrukking „golden ball”.
42


Voor een beoordeling van de begripsmatige overeenstemming in de ogen van het relevante publiek, inzonderheid het gemiddelde Engelstalige en Franstalige publiek, moet evenwel naar behoren rekening worden gehouden met het feit dat het oudere merk Franstalig is, terwijl het aangevraagde merk Engelstalig is, zodat de conflicterende tekens verschillen met betrekking tot de taal die toegang geeft tot hun respectieve begripsmatige betekenis.
 43


Dienaangaande kan een taalverschil tussen tekens, anders dan verzoekster lijkt te suggereren, niet automatisch volstaan om uit te sluiten dat een begripsmatige overeenstemming bestaat uit het oogpunt van de relevante consument. Dat neemt niet weg dat een dergelijk verschil – voor zover het van de consument een vertaling vereist – naargelang van met name de talenkennis van het relevante publiek, de mate van verwantschap tussen de betrokken talen en de door de betrokken tekens gebruikte termen zelf, in meerdere of mindere mate kan beletten dat in de perceptie van het relevante publiek een rechtstreeks begripsmatig verband wordt gelegd [zie in die zin arresten Gerecht van 28 juni 2011, Oetker Nahrungsmittel/BHIM – Bonfait (Buonfatti), T‑471/09, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 82, en 26 september 2012, Serrano Aranda/BHIM – Burg Groep (LE LANCIER), T‑265/09, punt 66].
44


In deze omstandigheden moet worden vastgesteld dat in casu niet is bewezen dat de betekenis van het uit de woorden „golden” en „balls” bestaande aangevraagde merk onmiddellijk zal worden begrepen door het relevante publiek, namelijk het grote publiek in de Unie, met name het Franstalige publiek, dat de Franse uitdrukking „ballon d’or”, die het oudere merk vormt, begrijpt.
45


Zelfs wanneer in navolging van de kamer van beroep wordt erkend dat de woorden „golden” en „ball” behoren tot de basiswoordenschat van de Engelse taal en bijgevolg als zodanig begrijpelijk zijn voor de gemiddelde consument, de gemiddelde Franstalige consument daaronder begrepen, betekent dit immers niet dat deze consument, die in het algemeen, zoals tussen partijen vaststaat, een zwakke kennis van het Engels heeft, deze woorden in hun specifieke combinatie „golden balls” spontaan zal begrijpen als een vertaling in het Engels van de Franse uitdrukking „ballon d’or”, die het oudere merk vormt.
 46


Dienaangaande dient te worden gewezen op verschillen tussen de conflicterende tekens, die tegen een dergelijk rechtstreeks begripsmatig verband pleiten.
47


In de eerste plaats, voor zover verzoekster aanvoert dat het teken GOLDEN BALLS geen exacte vertaling van het teken BALLON D’OR is, omdat het Franse woord „ballon” niet het exacte equivalent van het Engelse woord „ball” is en de Franse uitdrukking „ballon d’or” correct wordt vertaald als de Engelse uitdrukking „gold ball” of „ball of gold” in plaats van de Engelse uitdrukking „golden ball”, moet in navolging van het BHIM en interveniënte worden geoordeeld dat deze onnauwkeurigheden in de vertaling, mocht daarvan al sprake zijn, niet relevant zijn, aangezien dergelijke taalsubtiliteiten niet zouden worden waargenomen door het relevante publiek, inzonderheid de Franstalige consument, die een beperkte kennis van het Engels heeft. Anders dan de kamer van beroep, oordeelt het Gerecht evenwel dat dit niet het geval is wat de omstandigheid betreft dat het teken GOLDEN BALLS verschilt van het teken BALLON D’OR door het gebruik van het meervoud. Dit betreft een vrij elementair grammaticaal gegeven dat ook het Franstalige publiek kan kennen en waarnemen, te meer daar, zoals verzoekster terecht heeft opgemerkt, het meervoud van de woorden in het Engels en het Frans op dezelfde manier wordt gevormd. Een gemiddelde consument, met name een Franstalige consument, die – zoals het BHIM en interveniënte stellen – beschikt over een beperkte kennis van het Engels, maar een kennis die volstaat om de woorden „golden” en „balls” te begrijpen, zal bijgevolg ook het gebruik van het meervoud opmerken.
 48


In de tweede plaats zij opgemerkt dat de elementen „golden” en „d’or” op een verschillende plaats staan, respectievelijk in het begin van het teken voor het ene en aan het einde van het teken voor het andere, en dat het Engelse woord „gold”, waarnaar het eerste element verwijst, en het Franse „or”, waarnaar het tweede element verwijst, duidelijk van oorsprong verschillen. Hoewel deze verschillen de vertaling van dit Engelse woord naar het Frans en de vertaling van dit Franse woord naar het Engels weliswaar slechts een beetje moeilijker maken, neemt dit niet weg dat dergelijke verschillen zowel de gemiddeld oplettende Franstalige consument als de gemiddeld oplettende Engelstalige consument kunnen verhinderen om de overeenstemmende verborgen betekenis van de conflicterende tekens spontaan te ontdekken.
49


Zelfs gesteld dat de Franstalige consument in beginsel een voldoende kennis van het Engels heeft om de betekenis van de uitdrukking „golden balls” te begrijpen en dat hij, ondanks het feit dat het gaat om een bescheiden aankoop van gangbare consumptiegoederen, dit teken eerst gaat vertalen om een verband te leggen met de onderliggende betekenis van het merk BALLON D’OR, lijkt het bijgevolg onwaarschijnlijk dat het resultaat van een dergelijk onderzoek spontaan opkomt bij de betrokken gemiddelde consument (zie in die zin arrest Buonfatti, punt 43 supra, punt 82).
50


Bijgevolg moet worden besloten dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de conflicterende tekens begripsmatig sterk overeenstemden of gelijk waren. Deze tekens stemmen voor het relevante, met name Franstalige, gemiddeld geïnformeerde en oplettende publiek immers hoogstens in geringe – en zelfs zeer geringe – mate overeen.
51


Gelet op het voorgaande dient te worden vastgesteld dat in casu geen visuele of fonetische overeenstemming van de betrokken tekens bestaat, en hoogstens een geringe begripsmatige overeenstemming, die een voorafgaande vertaling vereist.
 52


Bijgevolg dient globaal te worden beoordeeld of in casu deze begripsmatige overeenstemming volstaat om verwarringsgevaar te doen ontstaan, zoals de kamer van beroep heeft aangenomen [zie in die zin arresten Gerecht 9 maart 2005, Osotspa/BHIM – Distribution & Marketing (Hai), T-33/03, Jurispr. blz. II-763, punt 62, en 13 juni 2012, Organismos Kypriakis Galaktokomikis Viomichanias/BHIM – Garmo (HELLIM), T‑534/10, punt 43].
Globale beoordeling van het gevaar voor verwarring tussen de conflicterende tekens





53


In herinnering zij gebracht, ten eerste, dat volgens vaste rechtspraak het verwarringsgevaar des te groter is naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is. Derhalve kan niet worden uitgesloten dat de begripsmatige overeenstemming voortvloeiend uit het feit dat twee merken tekens met een overeenstemmende begripsinhoud gebruiken, verwarring kan doen ontstaan in een geval waarin een ouder merk hetzij van huis uit, hetzij wegens zijn bekendheid op de markt, bijzonder onderscheidend vermogen bezit [arrest SABEL, punt 32 supra, punt 24, en arrest Gerecht van 18 februari 2004, Koubi/BHIM – Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Jurispr. blz. II-719, punt 50; zie arrest Hai, punt 52 supra, punt 56 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
54


Ten tweede volstaat volgens deze rechtspraak een louter begripsmatige overeenstemming van de merken evenwel niet om verwarringsgevaar te creëren wanneer het oudere merk geen bijzondere bekendheid geniet en bestaat in een teken met weinig fantasie-elementen (arresten SABEL, punt 32 supra, punt 25, en Hai, punt 52 supra, punt 55).
 55


De kamer van beroep heeft in de punten 31 en 32 van de bestreden beslissing geoordeeld dat het feit dat het om dezelfde betrokken waren gaat, samen met het feit dat de tekens begripsmatig gelijk of zeer sterk overeenstemmend waren, de visuele en fonetische verschillen kon compenseren, en dat voor de door het aangevraagde merk aangeduide waren van klasse 16, die dezelfde waren, bijgevolg sprake was van gevaar voor verwarring of associatie van de conflicterende tekens in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009. Dienaangaande heeft de kamer van beroep, hoewel zij opmerkt dat interveniënte een op zijn minst indrukwekkende hoeveelheid documenten had overgelegd om de bekendheid van het merk BALLON D’OR voor „een sportwedstrijd” aan te tonen, vastgesteld dat voor het onderzoek van het verwarringsgevaar in de zin van deze bepaling, de bekendheid en, daarenboven, het onderscheidend vermogen van het merk enkel in aanmerking werden genomen wanneer deze bekendheid was aangetoond voor de betrokken waren (punten 27 en 28 van de bestreden beslissing).
56


Verzoekster betwist dat gevaar voor verwarring tussen de conflicterende tekens bestaat. Zij stelt inzonderheid dat het oudere merk voor de waren van klasse 16 een normaal onderscheidend vermogen heeft en betwist dat de conflicterende tekens begripsmatig gelijk of sterk overeenstemmend zijn.
57


Het BHIM en interveniënte betwisten verzoeksters argumenten. Interveniënte beroept zich bovendien op een groot onderscheidend vermogen en de bekendheid van het oudere merk.
 58


Wat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar betreft, merkt het Gerecht allereerst op, zoals in de punten 50 en 51 supra is geoordeeld, dat de betrokken tekens begripsmatig niet gelijk of zeer sterk overeenstemmend zijn, maar hoogstens in geringe mate overeenstemmen. Anders dan de kamer van beroep in punt 31 van de bestreden beslissing heeft geoordeeld, dient dus te worden opgemerkt dat zelfs gelet op het feit dat de betrokken waren dezelfde zijn, deze geringe – en zelfs zeer geringe – begripsmatige overeenstemming, die een voorafgaande vertaling vereist, niet kan volstaan om de bestaande visuele en fonetische verschillen te compenseren.
59


Het is juist dat in deze context uit de vaste rechtspraak, zoals in de punten 53 en 54 supra in herinnering gebracht, blijkt dat niet kan worden uitgesloten dat een louter begripsmatige overeenstemming van twee merken verwarringsgevaar kan creëren wanneer de waren dezelfde zijn, op voorwaarde echter dat het oudere merk een groot onderscheidend vermogen heeft. Het volstaat evenwel om vast te stellen dat in casu niet is aangetoond dat het merk BALLON D’OR een dergelijk bijzonder onderscheidend vermogen heeft voor de betrokken waren. Zelfs gesteld dat dit merk een groot onderscheidend vermogen zou hebben, en ermee rekening houdend dat de betrokken waren dezelfde zijn, kan de zeer geringe begripsmatige overeenstemming, die een voorafgaande vertaling vereist, bovendien in casu niet volstaan om op zichzelf verwarringsgevaar bij het doelpubliek te creëren (arrest Hai, punt 52 supra, punten 61, 64 en 65).
 60


Bijgevolg moet worden vastgesteld dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat bij het relevante publiek verwarringsgevaar bestond voor de door de conflicterende tekens aangeduide waren van klasse 16, die dezelfde waren. Wegens de verschillende talen van de conflicterende tekens is immers een duidelijk onderscheid ertussen ontstaan, zodat, zoals in de punten 44 tot en met 48 supra is opgemerkt, de gemiddelde consument deze niet rechtstreeks associeert zonder een intellectueel vertaalproces (zie in die zin arrest Buonfatti, punt 43 supra, punt 87).
61


Bijgevolg dient te worden besloten dat de bestreden beslissing wat het eerste punt van het dispositief betreft, voor zover daarbij de beslissing van de oppositieafdeling is vernietigd en de oppositie is toegewezen voor de door het aangevraagde merk aangeduide waren van klasse 16, moet worden vernietigd wegens schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009.
Door interveniënte aangevoerd middel inzake schending van artikel 8, lid 5, artikel 64, lid 1, en artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009






62


Interveniënte heeft een vordering ingesteld op grond van artikel 134, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering.
 63


In wezen voert interveniënte een zelfstandig middel inzake schending van artikel 8, lid 5, artikel 64, lid 1, en artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aan ter ondersteuning van haar vordering tot vernietiging van de bestreden beslissing voor zover daarbij in het tweede punt van het dispositief de oppositie wordt afgewezen voor de door het aangevraagde merk aangeduide waren van de klassen 21 en 24. Volgens interveniënte had de kamer van beroep het middel inzake schending van artikel 8, lid 5, van deze verordening voor waren van de klassen 21 en 24 moeten beoordelen. Er is sprake van een schending van een wezenlijk vormvoorschrift en van een onjuiste rechtsopvatting.
64


Verzoekster betwist interveniëntes argumenten. De kamer van beroep heeft terecht geoordeeld dat geen uitspraak moest worden gedaan over het door interveniënte aangevoerde argument inzake artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, aangezien dit argument kennelijk ongegrond is.
65


Het BHIM heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een memorie in te dienen om te antwoorden op de op grond van artikel 134, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering voor het eerst in de memorie van antwoord ingediende conclusies en vorderingen, en heeft ter terechtzitting in wezen erkend dat het feit dat de kamer van beroep geen uitspraak heeft gedaan over het middel inzake schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, een wezenlijk vormvoorschrift schendt.
 66


Het Gerecht stelt vast dat interveniënte door haar vordering om verzoeksters beroep te verwerpen en de bestreden beslissing te vernietigen voor zover daarbij interveniëntes oppositie tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor waren van de klassen 21 en 24 wordt afgewezen, gebruikmaakt van de haar door artikel 134, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering geboden mogelijkheid om in haar memorie van antwoord conclusies voor te dragen strekkende tot vernietiging van de bestreden beslissing op een punt dat in het verzoekschrift niet is opgeworpen [zie in die zin arrest Gerecht van 21 februari 2006, Royal County of Berkshire Polo Club/BHIM – Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), T-214/04, Jurispr. blz. II-239, punt 50].
67


Voor zover interveniënte zich in het kader van het onderhavige middel beroept op schending van artikel 8, lid 5, artikel 64, lid 1, en artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009, betwist zij de rechtmatigheid van de bestreden beslissing voor zover de kamer van beroep het voor de oppositie aangevoerde middel inzake schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 niet heeft onderzocht.
 68


In casu heeft de kamer van beroep, anders dan de oppositieafdeling, geoordeeld dat de conflicterende tekens globaal genomen overeenstemden en overeenkomstig artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 besloten tot verwarringsgevaar voor de waren van klasse 16, die dezelfde waren. Gelet op deze conclusie heeft zij geoordeeld dat de door interveniënte op grond van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 aangevoerde middelen niet moesten worden onderzocht (punt 33 van de bestreden beslissing), ondanks het feit dat het geding ook andere door het aangevraagde merk aangeduide waren van de klassen 21 en 24 betrof, waarvoor de beoordeling van het verwarringsgevaar inzake de als dezelfde waren beschouwde waren van klasse 16 niet gold.
69


Dienaangaande zij herinnerd aan artikel 64, lid 1, eerste volzin, van verordening nr. 207/2009, dat bepaalt: „[n]adat onderzocht is of het beroep ontvankelijk is, beslist de kamer van beroep over het beroep”. De kamer van beroep dient de oppositie opnieuw volledig ten gronde te onderzoeken, zowel rechtens als feitelijk [arrest Hof van 13 maart 2007, BHIM/Kaul, C-29/05 P, Jurispr. blz. I-2213, punt 57, en arrest Gerecht van 22 maart 2007, Sigla/BHIM – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Jurispr. blz. II-711, punt 96]. In de rechtspraak is erkend dat deze verplichting om het beroep ten gronde te onderzoeken aldus dient te worden begrepen dat de kamer van beroep dient te beslissen over elke bij haar ingestelde vordering in haar geheel door toewijzing, niet-ontvankelijkverklaring of afwijzing ervan. Aangezien de niet-nakoming van deze verplichting invloed kan hebben op de inhoud van de beslissing van de kamer van beroep, gaat het hier om schending van een wezenlijk vormvoorschrift [zie in die zin arrest Gerecht van 9 september 2011, Ergo Versicherungsgruppe/BHIM – DeguDent (ERGO), T‑382/09, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 15 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
 70


Evenwel dient in casu te worden benadrukt dat uit de bewoordingen van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 blijkt dat het feit dat de conflicterende tekens gelijk of overeenstemmend zijn, ook één van de drie cumulatieve voorwaarden voor de toepassing van dat artikel vormt [zie in die zin arrest Gerecht van 25 mei 2005, Spa Monopole/BHIM – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Jurispr. blz. II-1825, punt 30].
71


Ook dient in herinnering te worden gebracht dat uit de rechtspraak blijkt dat de inbreuken bedoeld in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009, wanneer zij zich voordoen, het gevolg zijn van een zekere mate van overeenstemming van de conflicterende merken, op grond waarvan het betrokken publiek een samenhang ziet tussen deze merken, waardoor het een verband ertussen legt (zie in die zin arrest Hof van 27 november 2008, Intel Corporation, C-252/07, Jurispr. blz. I-8823, punt 30 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
72


Gelet op de beoordelingen in de punten 41 tot en met 51 supra dient evenwel te worden vastgesteld dat de conflicterende tekens de voor de toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 vereiste overeenstemming missen. De kamer van beroep had dus hoe dan ook, zelfs al had zij interveniëntes middel inzake schending van deze bepaling onderzocht, de oppositie moeten afwijzen voor de waren van de klassen 21 en 24.
73


Daaruit volgt dat de oppositie hoe dan ook in haar geheel had moeten worden afgewezen wegens het ontbreken van zowel verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, als gevaar voor een verband in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009.
 74


In deze omstandigheden, zelfs indien de kamer van beroep ten onrechte zou hebben nagelaten te beslissen over het middel inzake schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 207/2009 wat de door het aangevraagde merk aangeduide waren van de klassen 21 en 24 betreft, hoeft het tweede punt van het dispositief van de bestreden beslissing niet te worden vernietigd omdat deze onjuistheid in de bijzondere omstandigheden van het onderhavige geval geen invloed kon hebben op dit deel van het dispositief van de bestreden beslissing (zie in die zin arrest Gerecht van 9 juli 2008, Alitalia/Commissie, T-301/01, Jurispr. blz. II-1753, punt 307 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
75


Bijgevolg faalt interveniëntes middel inzake schending van artikel 8, lid 5, artikel 64, lid 1, en artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009, dat zij heeft aangevoerd ter ondersteuning van de vordering tot gedeeltelijke vernietiging van de bestreden beslissing voor zover deze de door het aangevraagde merk aangeduide waren van de klassen 21 en 24 betreft. Bijgevolg moet interveniëntes vordering tot vernietiging worden afgewezen.
76


Uit al wat voorafgaat, blijkt dat enkel het eerste punt van het dispositief van de bestreden beslissing moet worden vernietigd.
Kosten






77


Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd.
 78


Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, moet het worden verwezen in zijn eigen kosten, alsmede in die van verzoekster, overeenkomstig de vordering van laatstgenoemde. Voorts dient te worden beslist dat interveniënte, die in het ongelijk is gesteld wat haar vordering tot vernietiging op grond van artikel 134, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering betreft, haar eigen kosten zal dragen, alsmede verzoeksters met deze vordering verband houdende kosten, overeenkomstig de vordering van laatstgenoemde.
HET GERECHT (Eerste kamer),
rechtdoende, verklaart:







 







1)




Het eerste punt van het dispositief van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 26 mei 2011 (zaak R 1310/2010‑1) wordt vernietigd.
2)




De door Intra-Presse ingestelde vordering tot vernietiging wordt afgewezen.
3)




Het BHIM draagt, naast zijn eigen kosten, de kosten van Golden Balls Ltd, met uitzondering van de kosten van laatstgenoemde met betrekking tot de vordering tot vernietiging op grond van artikel 134, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht.
4)




Intra-Presse draagt, naast haar eigen kosten, de kosten van Golden Balls Ltd met betrekking tot de vordering tot vernietiging op grond van artikel 134, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering.
Azizi


Frimodt Nielsen


Kancheva


Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 16 september 2013.
ondertekeningen






(
*1
)	Procestaal: Engels.
