None
7.         Voorbereidende handelingen
Noch de richtlijn noch de verordening bevatten
enige bepaling die het mogelijk maakt op te treden tegen de distributie en
verkoop van etiketten of verpakkingen en soortgelijke zaken die vervolgens met
illegale producten kunnen worden gecombineerd. Sommige nationale wetgevingen
hebben expliciete regels die op deze activiteit betrekking hebben. Daarom moet
in de richtlijn en in de verordening een desbetreffende regel worden opgenomen
die als praktisch, relevant en efficiënt middel bijkomend kan worden ingezet in
de strijd tegen namaakgoederen.
- Beperking van de aan het merk verbonden
rechtsgevolgen (artikel 14)
De restrictie waarin artikel 14, lid 1, onder
a), van de richtlijn voorziet, wordt in dit voorstel in overeenstemming met de
gezamenlijke verklaring van de Raad en de Commissie[13] beperkt tot alleen het gebruik
van persoonsnamen. Vanwege de consistentie wordt de restrictie van artikel 14,
lid 1, onder b), uitgebreid tot het gebruik van tekens of benamingen zonder
onderscheidend vermogen. Het wordt ook noodzakelijk geacht in artikel 14, lid
1, onder c), te voorzien in een expliciete beperking met betrekking tot
verwijzend gebruik in het algemeen. In een afzonderlijk lid wordt tot slot
verduidelijkt onder welke voorwaarden het gebruik van een merk geacht wordt
niet in overeenstemming te zijn met eerlijke handelspraktijken.
5.2.
 Een grotere harmonisering van het materiële recht

- Bescherming van geografische aanduidingen
en traditionele termen (artikelen 4 en 5)
In tegenstelling tot de verordening hebben de
in de richtlijn opgenomen weigeringsgronden geen betrekking op conflicten met
beschermde geografische aanduidingen, traditional aanduidingen voor wijnen en
gegarandeerde traditionele specialiteiten. Bijgevolg is er geen garantie dat de
beschermingsniveaus die andere instrumenten van EU-recht[14] aan deze rechten bieden, bij
het onderzoeken van merken in de hele Unie uniform en volledig worden
toegepast, met name bij de toepassing van absolute weigeringsgronden. Daarom
wordt voorgesteld om in de richtlijn corresponderende bepalingen op te nemen
met betrekking tot geografische aanduidingen, traditionele aanduidingen voor
wijn en gegarandeerde traditionele specialiteiten.
- Bescherming van bekende merken (artikelen
5 en 10)
De artikelen 5 en 10 vervatten de uitgebreide
bescherming in dwingende bepalingen om ervoor te zorgen dat in alle lidstaten
nationale bekende merken hetzelfde beschermingsniveau genieten als
gemeenschapsmerken.
- Merken als vermogensbestanddelen
(artikelen 22, 23, 24, 25, 26 en 27)
Met uitzondering van enkele basisregels inzake
licenties en in tegenstelling tot de verordening bevat de richtlijn geen
bepalingen met betrekking tot andere aspecten van merken als vermogensbestanddelen,
zoals overdracht of zakelijke rechten. Als gevolg daarvan zijn vitale aspecten
van de commerciële exploitatie van merken in de Unie slecht of verschillend
geregeld. Daarom wordt voorgesteld de richtlijn aan te vullen met een
corresponderend geheel van regels voor merken als vermogensbestanddelen, zoals
bepaald in de verordening.
 - Collectieve merken (artikelen 28, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36 en 37)
Om overeenstemming te verkrijgen met de
verordening voorzien de wijzigingen van deze artikelen van de richtlijn in een
reeks specifieke bepalingen inzake de inschrijving en bescherming van
collectieve merken. Zij kunnen in een aantal lidstaten worden beschermd en zijn
bijzonder succesvol gebleken voor het beschermen van de economische waarde die
aan zulke commerciële instrumenten inherent is. Hoewel collectieve merken op
EU-niveau en in de meeste lidstaten een houder vereisen – in het algemeen een
vereniging – waarvan de leden het merk gebruiken, is dit in andere lidstaten
niet het geval en dat maakt het moeilijk om dit soort merk duidelijk te
onderscheiden van kwaliteitsmerken.
5.3.
Het op één lijn brengen van de voornaamste
procedureregels

- Aanduiding en classificatie van waren en
diensten (artikel 40)
In overeenstemming met het voorstel voor de
verordening voorziet dit artikel in gemeenschappelijke regels voor de
aanduiding en de classificatie van waren en diensten. Deze regels volgen de
door het Hof van Justitie[15]
vastgestelde beginselen, volgens welke de waren en diensten waarvoor
bescherming wordt gevraagd, door de aanvrager voldoende duidelijk en nauwkeurig
moeten worden omschreven opdat de bevoegde autoriteiten en de ondernemingen de
omvang kunnen bepalen van de bescherming die het merk biedt. De algemene
aanduidingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice kunnen worden
gebruikt om waren en diensten te omschrijven, mits deze omschrijving voldoende
duidelijk en nauwkeurig is. Artikel 40 verduidelijkt voorts dat het gebruik van
algemene termen zo moet worden uitgelegd dat daaronder alleen de waren en
diensten vallen waarop de letterlijke betekenis van de term duidelijk
betrekking heeft.
 - Ambtshalve onderzoek (artikel 41)
In overeenstemming met de verordening bepaalt
dit artikel dat het ambtshalve onderzoek of een aanvrage voor een gemeenschapsmerk
voor inschrijving in aanmerking komt, zal worden beperkt tot de afwezigheid van
gronden met betrekking tot het merk zelf. Het ambtshalve onderzoek van
relatieve gronden schept diverse onnodige belemmeringen voor de inschrijving
van merken. Ondernemingen worden met onnodige kosten en vertragingen
geconfronteerd en zij worden vaak het slachtoffer van afpersing. Het oudere
recht waarop het bezwaar is gebaseerd, wordt wellicht niet door de houder
gebruikt, wat inhoudt dat de betrokken bureaus bezwaar maken op grond van een
recht waarop de houder geen geldig beroep had kunnen doen ter voorkoming van
inschrijving of gebruik van een later merk. Vandaar dat het systeem van
ambtshalve onderzoek tot kunstmatige geschillen leidt en de mededinging
verstoort door het opwerpen van ongerechtvaardigde belemmeringen voor
markttoegang.
Tot slot schept deze benadering in het
ambtshalve onderzoek rechtsonzekerheid, aangezien diensten die dit systeem van
onderzoek toepassen, voor zover het om oudere rechten gaat alleen bezwaren
opwerpen op grond van oudere ingeschreven rechten die voor dezelfde of
soortgelijke waren en diensten zijn ingediend. Derhalve kunnen zij geen
waarborg bieden dat tegen een aanvrage die het ambtshalve onderzoek met succes
doorstaat, niet vervolgens bezwaar zal worden gemaakt op grond van een merk dat
op de markt bekendheid heeft verworven en/of op grond van een ouder algemeen
bekend merk dat niet is ingeschreven. Dit leidt echter tot een onaanvaardbare
duplicatie van procedures die zowel tijdrovend als ondoeltreffend zijn.
 - Taksen (artikel 44)
Om te vermijden dat de griffies te
onoverzichtelijk worden, beoogt dit artikel de tariefstructuur van taksen van
de bureaus te stroomlijnen door voor de inschrijving en vernieuwing van een
merk voor elke klasse waren en diensten buiten de eerste klasse betaling voor
te schrijven van een aanvullende (klasse)taks, die in de initiële taks (voor de
aanvrage/ inschrijving) moet worden opgenomen.
- Oppositieprocedure (artikel 45)
Dit artikel verplicht lidstaten tot het
invoeren van een doeltreffende en snelle administratieve procedure om bij de
dienst oppositie in te stellen tegen de inschrijving van de aanvrage voor een
merk op basis van oudere rechten. Een administratieve oppositieprocedure is
reeds beschikbaar volgens de verordening en in bijna alle lidstaten.
- Het niet-gebruik als verweermiddel in
oppositieprocedures (artikel 46)
In overeenstemming met de verordening kan op
grond van dit artikel de persoon die een aanvrage voor inschrijving van een
merk indient, als verweermiddel het niet-gebruik opwerpen wanneer de houder van
een ouder merk oppositie instelt en het oudere merk op het tijdstip van
indiening van de aanvrage om inschrijving of de datum van voorrang van het
latere merk ten minste vijf jaar was ingeschreven.
 - De vordering tot vervallen- of
nietigverklaring (artikel 47)
Dit artikel verplicht lidstaten tot het
invoeren van een administratieve procedure voor het aanvechten van de
geldigheid van de inschrijving bij hun diensten. In sommige lidstaten kunnen
aanvragers en houders van een merk niet de geldigheid aanvechten van oudere
rechten wanneer in dezelfde procedure ten aanzien van hun merk een beroep
hierop wordt gedaan, maar moeten zij de geldigheid daarvan voor de rechter
aanvechten. Dit vertraagt de procedure en vereist gewoonlijk dat voor de
behandeling van de zaak een gekwalificeerd jurist wordt aangesteld. Deze
procedures duren buitensporig lang en zijn omslachtig en kostelijk. De
administratieve doorhalingsprocedures zoals die door het BHIM en de nationale
diensten worden toegepast, zijn in vergelijking daarmee veel eenvoudiger
aangezien de geldigheid van oudere rechten kan worden tegengeworpen in dezelfde
procedure en zonder dat in de rechtszaak een professionele gemachtigde moet
worden aangesteld. In de praktijk betekent dit dat aanvragers van een
gemeenschapsmerk zich in geval van oppositie met succes kunnen verweren en het
merk jaren eerder en tegen aanzienlijk minder kosten kunnen verkrijgen dan een
nationale aanvrager.
- Het niet-gebruiken als verweer in een
procedure tot nietigverklaring (artikel 48)
In overeenstemming met de verordening krijgt
een persoon in wiens naam een merk is ingeschreven, met dit artikel de
mogelijkheid in een procedure inzake nietigverklaring op grond van een ouder
merk als verweermiddel het niet-gebruiken op te werpen wanneer het oudere merk
op de dag van indiening van het verzoek tot nietigverklaring ten minste vijf
jaar was ingeschreven.
5.4.
 Bevordering van de samenwerking tussen diensten
(artikel 52)

In aanvulling op het rechtskader voor
samenwerking dat bij de herziening van de verordening wordt voorgesteld, biedt
artikel 52 een rechtsgrond voor de bevordering van de samenwerking tussen het
BHIM en de diensten voor intellectuele eigendom van de lidstaten met het oog op
de bevordering van de convergentie van praktijken en de ontwikkeling van
gemeenschappelijke instrumenten.
ê2008/95/EG
(aangepast)
2013/0089 (COD)
Voorstel voor een
RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN
DE RAAD
betreffende de aanpassing van het merkenrecht
der lidstaten
(Herschikking)
(Voor de EER relevante tekst)
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN
DE EUROPESE UNIE,
Gelet opGezien het Verdrag tot
oprichting van de Europese Gemeenschap, Ö betreffende de
werking van de Europese Unie Õ , en met name
artikel 95 Ö 114 Õ,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Na toezending van het ontwerp van
wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,
Gezien het advies van het Europees Economisch
en Sociaal Comité[16],
Handelend volgens de gewone
wetgevingsprocedure,
Overwegende hetgeen volgt:
ê 2008/95/EG overweging
1 (aangepast)
ð nieuw
(1)
ð In ï Richtlijn 89/104/EEG van de Raad van
21 december 1988 2008/95/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de
aanpassing van het merkenrecht der lidstaten[17]
ð moeten een aantal wijzigingen worden
aangebracht ï is inhoudelijk gewijzigd[18]. Ter wille van de duidelijkheid en een rationele ordening van de tekst
dient tot codificatie ð herschikking ï van deze richtlijn te worden overgegaan.
 ê 2008/95/EG overweging
2 (aangepast)
(2)
De Ö Richtlijn
2008/95/EG heeft de centrale bepalingen van materieel merkenrecht
geharmoniseerd Õ wetgevingen in de lidstaten van voor de
inwerkingtreding van Richtlijn 89/104/EEG vertoonden verschillen Ö die ten tijde
van de vaststelling ervan geacht werden het meest rechtstreeks van invloed
te zijn op de werking van de interne markt doordat zij Õ het vrije verkeer
van waren en het vrij verrichten van diensten Ö in de Unie
belemmerden Õ konden belemmeren en de mededingingsvoorwaarden
op de gemeenschappelijke markt konden vervalsen. De wetgevingen van de lidstaten moesten derhalve
worden aangepast om de goede werking van de interne markt te verzekeren.
ê 2008/95/EG overweging
3 (aangepast)
Het is van belang, dat
de uitkomsten en voordelen die het stelsel van Gemeenschapsmerken kan bieden
voor ondernemingen die rechten op een merk willen verkrijgen, niet worden
miskend.
ê 2008/95/EG overweging
4
Het lijkt niet nodig, de merkenwetgevingen van de lidstaten volledig
aan te passen. Het volstaat slechts die bepalingen van nationaal recht aan te
passen welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de
interne markt.
ò nieuw
(3)
De bescherming van merken
in de lidstaten bestaat naast de bescherming die op het niveau van de Unie
beschikbaar is door middel van Europese merken, dit zijn intellectuele-eigendomsrechten
die een eenheid vormen en in de hele Unie geldig zijn, zoals bepaald in
Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het
Gemeenschapsmerk[19].
Het naast elkaar bestaan van merkenstelsels op nationaal en Unie-niveau vormt
in feite een hoeksteen van het beleid van de Unie inzake de bescherming van
intellectuele eigendom.
 (4)
In aansluiting op haar
mededeling van 16 juli 2008 over een strategie inzake
industriële-eigendomsrechten voor Europa[20]
heeft de Commissie een diepgaande evaluatie van de algemene werking van het
merkenstelsel in Europa als geheel verricht, waarbij het merkenstelsel van de
Unie en de nationale merkenstelsels alsmede de onderlinge betrekkingen tussen
deze stelsels zijn behandeld.
(5)
In zijn conclusies van 25
mei 2010 over de toekomstige herziening van het merkenstelsel in de Europese
Unie[21]
heeft de Raad de Commissie opgeroepen om voorstellen in te dienen voor de
herziening van Verordening (EG) nr. 207/2009 en Richtlijn 2008/95/EG. Daarbij
moet de herziening van de richtlijn maatregelen omvatten die deze meer in
overeenstemming brengen met Verordening (EG) nr. 207/2009, en zo zorgen voor
minder gebieden waar binnen het merkenstelsel in Europa in zijn geheel
verschillen bestaan.
(6)
De Commissie concludeerde
in haar mededeling “Een eengemaakte markt voor intellectuele-eigendomsrechten”
van 24 mei 2011[22]
dat om te voldoen aan de toegenomen vraag van belanghebbenden naar steeds
snellere, kwalitatief betere en eenvoudigere inschrijvingsstelsels die
consistenter, gebruiksvriendelijker, beter toegankelijk voor het publiek en
meer technologisch actueel zijn, het merkenstelsel in de Unie in zijn geheel
moet worden gemoderniseerd en aangepast aan het internettijdperk.
(7)
Uit raadplegingen en
evaluaties ten behoeve van deze richtlijn is gebleken dat ondanks de vorige
gedeeltelijke harmonisatie van nationale wetgevingen het Europese
bedrijfsklimaat erg heterogeen blijft, wat de algehele toegankelijkheid tot
bescherming van merken beperkt en dus een nadelig effect heeft op
concurrentievermogen en groei.
 (8)
Om bij te dragen tot de
beoogde bevordering en totstandbrenging van een goed functionerende eengemaakte
markt en de verkrijging en bescherming van merken in de Unie te vereenvoudigen,
is het daarom noodzakelijk verder te gaan dan het beperkte toepassingsgebied
van de door Richtlijn 2008/95/EG bereikte onderlinge aanpassing en deze
aanpassing uit te breiden tot alle aspecten van het materiële merkenrecht voor
door middel van inschrijving beschermde merken, zoals voorgeschreven door
Verordening (EG) nr. 207/2009.
(9)
Om de inschrijving van
merken in de hele Unie te vereenvoudigen en gemakkelijker te beheren, is het
van wezenlijk belang om niet alleen bepalingen van materieel recht onderling
aan te passen, maar ook procedurele regels. Daarom moeten de belangrijkste
procedurele regels in de lidstaten en binnen het Europese merkenstelsel, met
inbegrip van de regels die door hun onderlinge verschillen ernstige problemen
meebrengen voor de werking van de interne markt, met elkaar in overeenstemming
worden gebracht. Wat de procedures op grond van het nationale recht betreft, is
het voldoende algemene beginselen vast te stellen en het aan de lidstaten over
te laten om meer specifieke regels op te stellen.
(10)
            Het is van
cruciaal belang ervoor te zorgen dat ingeschreven merken dezelfde bescherming
genieten in de rechtstelsels van alle lidstaten en dat merken op nationaal
niveau dezelfde bescherming krijgen als Europese merken. In overeenstemming met
de ruimere bescherming die in de Unie aan bekende Europese merken wordt
verleend, moet ook op nationaal niveau ruimere bescherming worden verleend aan
alle ingeschreven merken die in de betrokken lidstaat bekend zijn.
 ê 2008/95/EG overweging
5
(11)
De lidstaten dienen ondanks deze richtlijn de
bevoegdheid te behouden tot het beschermen van op grond van het gebruik
verworven rechten op een merk, die deze richtlijn alleen wat betreft hun
verhouding tot door inschrijving verkregen rechten op een merk in aanmerking
neemt.
ê 2008/95/EG overweging
6
De lidstaten moeten tevens iedere vrijheid behouden, de
inschrijvingsprocedure of verval of nietigheid van de door inschrijving
verkregen rechten op een merk vast te stellen. Zij bepalen, bijvoorbeeld, de
vorm van de inschrijvings- en nietigheidsprocedure, zij maken uit of oudere
rechten in de inschrijvingsprocedure, in de nietigheidsprocedure of in beide
procedures moeten worden ingeroepen en, zij voorzien ingeval oudere rechten in
de inschrijvingsprocedure kunnen worden ingeroepen, in een oppositieprocedure
en/of een ambtshalve onderzoek. De lidstaten moeten de bevoegdheid behouden om
de rechtsgevolgen van verval of nietigheid van merken vast te stellen.
ê 2008/95/EG overweging
8 (aangepast)
ð nieuw
(12)
Het doel van de aanpassing kan alleen worden
bereikt indien de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven
merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke
voorwaarden.
 (13)
Hiertoe moet een niet limitatieve opsomming van
tekens worden vastgesteld die een merk kunnen vormen, vooropgesteld dat zij de
waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere
ondernemingen. ðOm aan de doelstellingen van het
inschrijvingsstelsel voor merken te voldoen, te weten het waarborgen van
rechtszekerheid en goed beheer, is het ook van wezenlijk belang dat wordt
geëist dat het teken zo kan worden weergegeven dat het voorwerp van bescherming
nauwkeurig kan worden vastgesteld. Een teken moet daarom in elke passende vorm
weergegeven kunnen worden en derhalve niet noodzakelijk door grafische
middelen, zolang de weergave in dat opzicht voldoende garanties biedt.ï
(14)
De gronden van weigering of nietigverklaring van
het recht op een merk zelf, zoals Ö waaronder Õ een gebrek aan
onderscheidend vermogen of strijd met oudere rechten, moeten Ö voorts Õ limitatief worden
opgesomd zij het deels facultatief, zodat de lidstaten deze in hun wetgeving
kunnen handhaven of opnemen. De lidstaten moeten weigerings- of nietigheidsgronden
met betrekking tot de voorwaarden voor verkrijging of behoud van het recht op
een merk die niet worden aangepast, in hun wetgeving kunnen handhaven of
opnemen, bijvoorbeeld met betrekking tot de hoedanigheid van de merkhouder, de
vernieuwing van het merk, het taksenregime of de niet-naleving van de
procedureregels.
 ê 2008/95/EG overweging
9
Om het totale aantal in de Gemeenschap ingeschreven en beschermde
merken en derhalve het aantal daartussen rijzende conflicten te verminderen,
moet de eis worden gesteld dat een ingeschreven merk werkelijk wordt gebruikt
en bij gebreke daarvan vervallen kan worden verklaard. Bepaald moet worden, dat
de nietigheid van het recht op een merk niet kan worden uitgesproken wegens het
bestaan van een ouder niet gebruikt merk, met de bevoegdheid van de lidstaten
hetzelfde beginsel toe te passen in de inschrijvingsprocedure of te bepalen dat
het recht op een merk niet kan worden ingeroepen indien naar aanleiding van een
exceptie in een inbreukprocedure komt vast te staan dat het recht vervallen zou
kunnen worden verklaard. Het is aan de lidstaten voor al deze gevallen de
toepasselijke procedureregels vast te stellen.
ê 2008/95/EG overweging
10
Het is, om het vrije verkeer van waren en de vrije dienstverlening te
vergemakkelijken, van fundamenteel belang ervoor te zorgen dat ingeschreven
merken in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming genieten. Dit ontneemt
evenwel de lidstaten niet het recht om bekende merken een ruimere bescherming
te verlenen.
ò nieuw
(15)
Om ervoor te zorgen dat
de beschermingsniveaus die andere instrumenten van EU-recht aan geografische
aanduidingen verlenen, in de hele Unie eenvormig en volledig worden toegepast
bij het onderzoek van absolute en relatieve weigeringsgronden, moet deze
richtlijn inzake geografische aanduidingen dezelfde bepalingen bevatten als
Verordening (EG) nr. 207/2009.
 ê 2008/95/EG
overweging 11
(16)
De door het ingeschreven merk verleende
bescherming, waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van
herkomst te waarborgen, moet absoluut zijn wanneer het merk gelijk is aan het
teken en de waren of diensten dezelfde zijn. De bescherming moet ook gelden
wanneer het merk overeenstemt met het teken en de waren of diensten soortgelijk
zijn. Het begrip overeenstemming moet in samenhang met het gevaar van
verwarring worden uitgelegd. Het gevaar van verwarring, dat van vele factoren
afhangt en met name van de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in
hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken, van de mate van overeenstemming tussen het
merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten, moet de
grondslag voor de bescherming vormen. De wijze waarop het gevaar van verwarring
kan worden vastgesteld, en in het bijzonder de bewijslast, moet een zaak van
nationaal procesrecht zijn, waarop deze richtlijn geen betrekking moet hebben.
ò nieuw
(17)
Om te zorgen voor
rechtszekerheid en volledige overeenstemming met het voorrangsbeginsel, op
grond waarvan een eerder ingeschreven merk voorrang verkrijgt boven later
ingeschreven merken, is het nodig te bepalen dat de handhaving van aan een merk
ontleende rechten de rechten van houders die vóór de datum van indiening of
voorrang van het merk zijn verworven, onverlet laat. Dit is in overeenstemming
met artikel 16, lid 1, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de
intellectuele eigendom van 15 april 1994 (hierna “TRIPS-Overeenkomst ”)[23].
 (18)
Er moet worden bepaald
dat een inbreuk op een merk alleen kan worden bewezen wanneer wordt vastgesteld
dat het inbreuk makende merk of teken in het economisch verkeer wordt gebruikt
voor het onderscheiden van waren of diensten wat hun commerciële herkomst
betreft. Op gebruik voor andere doeleinden moeten de bepalingen van nationaal
recht van toepassing zijn.
(19)
Ter wille van de
rechtszekerheid en ter verduidelijking moet uitdrukkelijk worden bepaald dat
niet alleen in geval van overeenstemming maar ook ingeval een identiek teken
voor identieke waren of diensten wordt gebruikt, aan een merk alleen
bescherming moet worden verleend indien en voor zover de belangrijkste functie
van het merk, namelijk het waarborgen van de commerciële herkomst van de waren
of diensten, wordt aangetast.
(20)
Inbreuk op een merk moet
ook het gebruik van het teken als handelsnaam of een soortgelijke aanduiding
omvatten voor zover het gebruik plaatsvindt met het oog op het onderscheiden
van waren of diensten wat betreft hun commerciële herkomst.
(21)
Omwille van de
rechtszekerheid en met het oog op volledige overeenstemming met specifieke
wetgeving van de Unie moet worden bepaald dat de houder van een merk het recht
moet hebben een derde partij te verbieden gebruik te maken van een teken in
vergelijkende reclame wanneer deze reclame in strijd is met Richtlijn
2006/114/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 inzake
misleidende reclame en vergelijkende reclame[24].
 (22)
Om de bescherming van het
merk te verbeteren en de strijd tegen namaak daadwerkelijk te kunnen aangaan,
moet de houder van een merk derden kunnen verhinderen om waren in het
douanegebied van de Unie binnen te brengen zonder dat deze in de vrije handel
worden gebracht, wanneer deze waren uit derde landen afkomstig zijn en zonder
toestemming een merk dragen dat in wezen gelijk is aan het voor deze waren
ingeschreven merk.
(23)
            Om
doelmatiger op te treden tegen het binnenbrengen van goederen die inbreuk maken
op de wetgeving, in het bijzonder wanneer deze goederen over het internet
worden verkocht, moet de houder het recht hebben de invoer van dergelijke
goederen in de Unie te verbieden wanneer het alleen de verzender van de waren
is die commerciële doeleinden nastreeft.
(24)
Om houders van Europese
merken in staat te stellen namaak daadkrachtiger te bestrijden, moet hun het
recht worden verleend het aanbrengen van een inbreuk makend merk of
voorbereidende handelingen die daaraan voorafgaan, te verbieden.
 (25)
De uitsluitende rechten
die door een Europees merk worden verleend, mogen er niet toe leiden dat de
houder het gebruik kan verbieden van tekens of aanduidingen die op billijke
wijze en in overeenstemming met eerlijke gebruiken in nijverheid en handel
worden gebruikt. Om voor handelsnamen en merken gelijke voorwaarden te creëren,
rekening houdend met het feit dat aan handelsnamen gewoonlijk onbeperkte
bescherming tegen latere merken wordt verleend, moet een dergelijk gebruik
geacht worden alleen het gebruik van de eigen persoonsnaam te omvatten. Verder
moet hierbij ook sprake zijn van gebruik van beschrijvende of
niet-onderscheidende aanduidingen in het algemeen. Bovendien mag de houder niet
het recht krijgen het algemene billijke en eerlijke gebruik van het merk te
verbieden wanneer dit bedoeld is ter identificatie of aanduiding van waren of
diensten als die van de houder.
(26)
Het beginsel van het
vrije verkeer van waren impliceert dat de houder van een merk het gebruik
daarvan door een derde niet kan verbieden voor waren die in de Unie door hemzelf
of met zijn toestemming onder het merk in de handel zijn gebracht, tenzij de
houder gegronde redenen kan aanvoeren om zich tegen verdere verhandeling van de
waren te verzetten.
ê2008/95/EG overweging
12
(27)
Ter wille van de rechtszekerheid en zonder de
houder van een ouder merk onredelijk in zijn belangen te schaden, moet worden
bepaald dat deze niet meer de nietigverklaring kan eisen noch zich kan
verzetten tegen het gebruik van een jonger merk waarvan hij geruime tijd bewust
het gebruik heeft gedoogd, tenzij het jongere merk te kwader trouw is
aangevraagd.
 ò nieuw
(28)
Ter wille van de
rechtszekerheid en om legitiem verworven merkenrechten te waarborgen, is het
passend en noodzakelijk te bepalen, zonder afbreuk te doen aan het beginsel dat
een later merk niet kan worden tegengeworpen aan een ouder merk, dat houders
van oudere merken geen weigering of nietigverklaring van een jonger merk kunnen
verkrijgen of tegen het gebruik van een jonger merk geen bezwaar kunnen maken,
wanneer het jongere merk werd verkregen op een tijdstip waarop het oudere merk
nietig of vervallen kon worden verklaard, bijvoorbeeld omdat het nog geen
onderscheidend vermogen door gebruik had verkregen of wanneer de voorrang van
het oudere merk ten aanzien van het jongere merk niet kon worden afgedwongen
omdat niet aan de noodzakelijke voorwaarden was voldaan, bijvoorbeeld wanneer
het oudere merk nog geen bekendheid had verworven.
(29)
            Merken voldoen
alleen aan hun doelstelling dat zij waren en diensten onderscheiden en
consumenten in staat stellen gefundeerde keuzes te maken, wanneer zij
daadwerkelijk op de markt worden gebruikt. Een eis inzake gebruik is ook
noodzakelijk om het totale aantal in de Unie ingeschreven en beschermde merken
en bijgevolg het aantal conflicten daartussen te verminderen. Daarom moet
worden bepaald dat een ingeschreven merk ook daadwerkelijk dient te worden
gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en dat het mogelijk
moet zijn het in geval van niet-gebruik vervallen te verklaren.
(30)
Bijgevolg moet een
ingeschreven merk alleen maar worden beschermd voor zover het daadwerkelijk
wordt gebruikt en mag een eerder ingeschreven merk de houder daarvan niet het
recht geven oppositie tegen een jonger merk in te stellen of dat merk nietig te
laten verklaren wanneer die houder zijn merk niet in normaal gebruik heeft.
 Voorts moeten lidstaten bepalen dat een merk in een inbreukprocedure niet kan
worden ingeroepen indien ten gevolge van een exceptie is vast komen te staan
dat het merk vervallen kan worden verklaard of, indien de vordering tegen een
jonger recht wordt ingesteld, vervallen had kunnen worden verklaard op het
tijdstip waarop het jongere recht is verkregen.
(31)
Het is passend te bepalen
dat wanneer voor een Europees merk beroep is gedaan op de anciënniteit van een
nationaal merk en daarna van het nationale merk afstand is gedaan of dit
nationale merk is komen te vervallen, de geldigheid van dat nationale merk nog
steeds kan worden aangevochten. Het nationale merk moet alleen kunnen worden
aangevochten in situaties waarin dit nietig of vervallen had kunnen worden
verklaard op het tijdstip waarop het merk uit het register werd geschrapt.
(32)
            Omwille van
de samenhang en om de commerciële exploitatie van merken in de Unie te
bevorderen, moeten de regels voor merken als vermogensbestanddelen worden
aangepast aan de reeds bestaande regels voor Europese merken en moet worden
voorzien in voorschriften inzake afstand en overdracht, licentieovereenkomsten,
zakelijke rechten, gedwongen tenuitvoerlegging en insolventieprocedures.
(33)
Collectieve merken zijn
een nuttig instrument gebleken om reclame te maken voor waren of diensten met
specifieke gemeenschappelijke kenmerken. Daarom moeten nationale collectieve
merken aan hetzelfde soort regels worden onderworpen als die welke op Europese
collectieve merken van toepassing zijn.
(34)
Teneinde de toegang tot
merkbescherming te verbeteren en te vereenvoudigen en de rechtszekerheid en
juridische voorspelbaarheid te vergroten, moet de procedure voor de
inschrijving van merken in de lidstaten doeltreffend en transparant zijn en
soortgelijke regels volgen als die welke op Europese merken van toepassing zijn.
 Om te komen tot een consistent en evenwichtig merkenstelsel op nationaal niveau
en op het niveau van de Unie, moeten de centrale diensten voor intellectuele
eigendom van de lidstaten hun ambtshalve onderzoek van de vraag of een aanvrage
voor een merk voor inschrijving in aanmerking komt, derhalve beperken tot de
absolute weigeringsgronden. Dit mag echter niet afdoen aan het recht van deze
diensten om op verzoek van aanvragers louter op informatieve basis recherche
naar oudere merken te verrichten, zonder dat dit afbreuk doet aan of een
verbindend effect heeft voor het verdere verloop van de inschrijvingsprocedure,
met inbegrip van latere oppositieprocedures.
(35)
Om de rechtszekerheid inzake
het toepassingsgebied van merkenrechten te verbeteren en de toegang tot
merkbescherming te vereenvoudigen, moeten de aanduiding en indeling van waren
en diensten waarop een aanvrage voor een merk van toepassing is, in alle
lidstaten dezelfde regels volgen en worden aangepast aan de op Europese merken
toepasselijke regels. Teneinde de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers in
staat te stellen de omvang van de gewenste merkbescherming uitsluitend op basis
van de aanvrage vast te stellen, moet de aanduiding van waren en diensten
voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn. De gebruikte algemene bewoordingen
moeten dusdanig worden geïnterpreteerd dat daaronder alleen de waren en
diensten vallen die onder de letterlijke betekenis van de desbetreffende term
vallen.
(36)
Met het oog op een
effectieve merkenbescherming moeten de lidstaten een doeltreffende
administratieve oppositieprocedure invoeren, die houders van oudere
merkenrechten de mogelijkheid biedt zich te verzetten tegen de aanvrage om
inschrijving van een merk. Om doeltreffende middelen te verstrekken waarmee
merken vervallen of nietig kunnen worden verklaard, moeten lidstaten bovendien
voorzien in een soortgelijke administratieve procedure voor vervallen- of
nietigverklaring als die welke in de Unie van toepassing is op Europese merken.
 (37)
De centrale diensten voor
industriële eigendom van de lidstaten moeten onderling en met het Agentschap
voor merken, tekeningen en modellen van de Europese Unie (hierna “Agentschap”)
samenwerken op alle gebieden met betrekking tot de inschrijving en het beheer
van merken, teneinde de convergentie te bevorderen van praktijken en
instrumenten, zoals de oprichting en het bijhouden van gemeenschappelijke of
onderling verbonden gegevensbanken en portalen voor raadpleging en recherche.
De diensten van de lidstaten en het Agentschap moeten verder samenwerken op
alle andere gebieden waar zij activiteiten ontwikkelen die van belang zijn voor
de bescherming van merken in de Unie.
ê 2008/95/EG overweging
7
(38)
Deze richtlijn dient de toepassing van andere
rechtsregels van de lidstaten op merken, zoals die betreffende oneerlijke
mededinging, wettelijke aansprakelijkheid of bescherming van de consument, niet
uit te sluiten.
ê 2008/95/EG overweging
13 (aangepast)
(39)
Alle lidstaten zijn gebonden door het Verdrag van
Parijs tot bescherming van de industriële eigendom Ö (Verdrag van Parijs)
en de TRIPS-overeenkomst Õ. De bepalingen van
deze richtlijn moeten volledig stroken met die van genoemd Verdrag Ö en genoemde
overeenkomst Õ. Deze richtlijn moet
de verplichtingen van de lidstaten die uit dat Verdrag Ö en die
overeenkomst Õ voortvloeien,
onverkort laten. In voorkomend geval moet artikel 307 Ö 351 Õ , tweede alinea, van
het Verdrag van toepassing zijn.
ò nieuw
(40)
De verplichting tot
omzetting van deze richtlijn in nationaal recht dient te worden beperkt tot de
bepalingen die ten opzichte van de vorige richtlijn materieel zijn gewijzigd. De
verplichting tot omzetting van de ongewijzigde bepalingen vloeit voort uit de
vorige richtlijn.
 ê 2008/95/EG overweging
14 (aangepast)
(41)
Deze richtlijn dient de verplichtingen van de
lidstaten met betrekking tot de in bijlage
I, deel B, van bijlage I bij Richtlijn 2008/95/EG genoemde termijn voor
omzetting in nationaal recht van Ö de richtlijn Õ Richtlijn 89/104/EEG onverlet
te laten,
ê 2008/95/EG (aangepast)
HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN
VASTGESTELD:
Hoofdstuk 1
Ö Algemene
bepalingen Õ
ê 2008/95/EG
Artikel 1
Toepassing
Deze richtlijn is van toepassing op ieder merk
voor waren of diensten dat in een lidstaat het voorwerp is van een inschrijving
of een aanvrage om inschrijving als een individueel, collectief, garantie- of
kwaliteitsmerk, dan wel het voorwerp is van een inschrijving of een aanvrage om
inschrijving bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom of van een
internationale inschrijving die rechtsgevolgen heeft in een lidstaat.
ò nieuw
Artikel 2
Definities
In deze richtlijn
wordt verstaan onder:
a)           “dienst”:
de centrale dienst voor de industriële eigendom van de lidstaat dan wel het
Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom, die belast is met de
inschrijving van merken;
b)           “Agentschap”:
het in overeenstemming met artikel 2 van Verordening (EG) nr. 207/2009
opgerichte Agentschap voor merken, tekeningen en modellen van de Europese Unie;
c)           “register”:
het door een dienst bijgehouden merkenregister.
 ê 2008/95/EG (aangepast)
Hoofdstuk 2
Ö Het
merkenrecht Õ
Deel 1
Ö Tekens die een gemeenschapsmerk kunnen vormen Õ
Artikel 23
Tekens die een Gemeenschapsmerk kunnen
vormen
Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen,
letters, cijfers, Ö kleuren als
zodanig, Õ vormen van waren of
van verpakking, Ö of
geluiden Õ mits deze
(a) de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.;
ò nieuw
(b) kunnen worden
weergegeven op een wijze die de bevoegde autoriteiten en het publiek in staat
stelt het precieze voorwerp van de aan de houder ervan verleende bescherming
vast te stellen.
 ê 2008/95/EG (aangepast)
Deel 2
Ö Gronden voor weigering of nietigheid Õ
Artikel 34
Ö Absolute Õ Ggronden
voor weigering of nietigheid
ê 2008/95/EG
1. Niet ingeschreven
worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:
a)           tekens die geen merk kunnen vormen;
b)           merken die elk onderscheidend
vermogen missen;
c)           merken die uitsluitend bestaan uit
tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort,
hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of tijdstip
van vervaardiging van de waren of van verrichting van de dienst of andere
kenmerken van de waren of diensten;
d)           merken die uitsluitend bestaan uit
tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bona fide
handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
e)           tekens die uitsluitend bestaan uit:
i)       de vorm die door de aard van de waar
wordt bepaald, of
ii)       de vorm van de waar die noodzakelijk is
om een technische uitkomst te verkrijgen, of
iii)      de vorm die een wezenlijke waarde aan
de waar geeft;
f)            merken die in strijd zijn met de
openbare orde of de goede zeden;
g)           merken die tot misleiding van het
publiek kunnen leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van aard, hoedanigheid of
plaats van herkomst van de waren of diensten;
h)           merken die bij gebreke van
goedkeuring van de bevoegde autoriteiten, krachtens artikel 6 ter van
het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom, hierna
„Verdrag van Parijs” te noemen, geweigerd of nietig verklaard moeten worden.;
ò nieuw
i)            merken
die van inschrijving zijn uitgesloten en die verder niet zullen worden gebruikt
ingevolge EU-wetgeving of internationale overeenkomsten waarbij de Unie partij
is en die in bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen
voorzien;
(j)           merken
die van inschrijving zijn uitgesloten ingevolge EU-wetgeving of internationale
overeenkomsten waarbij de Unie partij is en die in bescherming van traditionele
aanduidingen voor wijn en gegarandeerde traditionele specialiteiten voorzien.
 2. Lid 1 is ook van
toepassing indien de weigeringsgronden:
(a) in andere
lidstaten bestaan dan die waar de aanvrage voor inschrijving is ingediend;
(b) alleen bestaan
wanneer een merk in een vreemde taal is vertaald of getranscribeerd in een
schrift of een officiële taal van de lidstaten.
3. Een merk kan
nietig worden verklaard wanneer de aanvrage om inschrijving van het merk te
kwader trouw is ingediend. Een lidstaat kan ook bepalen dat een dergelijk merk
niet wordt ingeschreven.
ê 2008/95/EG
24. Elke lidstaat kan bepalen dat een merk niet ingeschreven wordt of,
indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard indien en voor zover:
ê 2008/95/EG (aangepast)
a)           het gebruik van dat merk verboden
kan worden op grond van andere dan merkenrechtelijke bepalingen in die lidstaat
of in de Ö Unie Õ Gemeenschap;
ê 2008/95/EG
b)           het merk een teken met grote
symbolische waarde, en met name een religieus symbool, omvat;
c)           het merk andere badges, emblemen en
wapenschilden van openbaar belang omvat dan bedoeld in artikel 6 ter van
het Verdrag van Parijs, tenzij de inschrijving daarvan overeenkomstig het recht
van de lidstaat door de bevoegde autoriteiten is toegestaan;.
d)           de aanvrage om inschrijving van het merk te kwader trouw
is gedeponeerd.
ê 2008/95/EG (aangepast)
ð nieuw
35. Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden
nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b), c) of d), indien het merk, als
gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om
inschrijving ð of na de datum van inschrijving ï onderscheidend vermogen heeft verkregen.
6. De lidstaat kan voorts bepalen dat deze bepaling Ö lid 5 Õ ook van toepassing
is wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om
inschrijving of na ð en voor ï de inschrijving.
 4. Elke lidstaat kan bepalen dat, in afwijking van de leden 1, 2 en 3,
de gronden voor weigering en nietigheid welke in die staat golden vóór de datum
van inwerkingtreding van de bepalingen die nodig zijn om aan Richtlijn
89/104/EEG te voldoen, van toepassing zijn op merken waarvan de aanvragen om
inschrijving vóór die datum zijn gedeponeerd.
Artikel 45
Aanvullende ð Relatieve ï gronden van weigering of nietigheid betreffende strijd met oudere rechten
ê 2008/95/EG
1. Een merk wordt niet
ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden nietig verklaard:
              a) wanneer het
gelijk is aan een ouder merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk
is aangevraagd of ingeschreven, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor
het oudere merk is ingeschreven;
              b) wanneer het
gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk en betrekking heeft op
dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek
verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het
oudere merk.
 2. Onder „oudere merken”
in de zin van lid 1 worden verstaan:
              a) de merken
waarvan de depotdatum voorafgaat aan de depotdatum van de merkaanvrage, waarbij
in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het ten behoeve van die merken
ingeroepen voorrangsrecht, en die behoren tot de volgende categorieën:
ê 2008/95/EG (aangepast)
         i) Ö Europese
merken Õ Gemeenschapsmerken;
ê 2008/95/EG
         ii) in de lidstaat
of, in het geval van België, Nederland en Luxemburg, bij het Benelux-Bureau
voor de Intellectuele Eigendom ingeschreven merken;
         iii) merken
ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in een
lidstaat;
ê 2008/95/EG (aangepast)
              b) de Ö Europese
merken Õ Gemeenschapsmerken
waarvan overeenkomstig Verordening (EG) nr. 207/2009
40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake
het Gemeenschapsmerk[25]
op geldige wijze de anciënniteit wordt ingeroepen op grond van een onder a),
ii) en iii), bedoeld merk, ook al is van dit merk afstand gedaan of is het merk
vervallen;
ê 2008/95/EG
              c) de
aanvragen om inschrijving bedoeld onder a) en b), mits deze zullen worden
ingeschreven;
              d) de merken
die op de depotdatum van de merkaanvrage of, in voorkomend geval, van het ten
behoeve van de merkaanvrage ingeroepen voorrangsrecht, in een lidstaat algemeen
bekend zijn in de zin van artikel 6 bis van het Verdrag van Parijs.
 ê 2008/95/EG (aangepast)
ð nieuw
3. Voorts Een merk wordt niet ingeschreven
of kan, indien ingeschreven, kan worden nietig
verklaard een merkindien:
a)           dat het gelijk is aan of
overeenstemt met een ouder Gemeenschapsmerk ð ongeacht of de waren of diensten
waarvoor het is aangevraagd ofï in de zin van lid 2,
waarvoor inschrijving is gevraagd of daar is
ingeschreven voor waren of diensten
die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het
oudere Gemeenschapsmerk ingeschreven is, wanneer het oudere Gemeenschapsmerk in de Gemeenschap ð een lidstaat of, in geval van een
Europees merk, in de Unie ï bekend is en wanneer door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk
ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het
onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere Gemeenschapsmerk.;
ò nieuw
b)           het door
de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder op eigen naam en zonder
toestemming van de houder wordt aangevraagd, tenzij de gemachtigde of
vertegenwoordiger zijn handelwijze rechtvaardigt;
c)           het
aanleiding kan geven tot verwarring met een jonger merk dat buiten de Unie
wordt beschermd, mits het merk op het tijdstip van de aanvrage nog
daadwerkelijk werd gebruikt en de aanvrage door de aanvrager te kwader trouw
werd gedaan;
d)           het van
inschrijving is uitgesloten en niet verder zal worden gebruikt ingevolge
EU-wetgeving die in bescherming van oorsprongsbenamingen en geografische aanduidingen
voorziet.
 ê 2008/95/EG (aangepast)
4. Elke lidstaat kan bovendien bepalen,
dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, kan worden nietig
verklaard indien en voor zover:
ê 2008/95/EG
a)           het merk gelijk is aan of overeenstemt met een ouder
nationaal merk in de zin van lid 2, waarvoor inschrijving is gevraagd of dat is
ingeschreven voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor
het oudere merk ingeschreven is, indien het oudere merk bekend is in de
betrokken lidstaat en indien door het gebruik, zonder geldige reden, van het
jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt
gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk;
ba)         rechten
op een niet ingeschreven merk of een ander in het economische verkeer gebruikt
teken verworven zijn vóór de datum van indiening van de aanvrage om
inschrijving van het merk of in voorkomend geval vóór de datum van het ten
behoeve van die merkaanvrage ingeroepen voorrangsrecht, en dat niet
ingeschreven merk of dat andere teken de houder ervan het recht verleent om het
gebruik van een jonger merk te verbieden;
cb)         het
gebruik van het merk kan worden verboden op grond van een ander ouder recht dan
de in lid 2 en het onderhavige lid, onder ba), vermelde rechten, met name van:
i)       een recht op een naam;
ii)       een recht op een portret;
iii)      een auteursrecht;
iv)      een recht van industriële eigendom;.
 d)           het merk gelijk is aan of overeenstemt met een ouder
collectief merk waaraan een recht verbonden was dat ten hoogste drie jaar vóór
het depot is vervallen;
e)           het merk gelijk is aan of overeenstemt met een ouder
garantie- of kwaliteitsmerk waaraan een recht verbonden was dat vervallen is
binnen een termijn voorafgaande aan de aanvrage om inschrijving van het merk,
waarvan de duur door de lidstaat wordt vastgesteld;
f)            het merk gelijk is aan of overeenstemt met een ouder merk
waaraan een recht was verbonden voor dezelfde of soortgelijke waren of
diensten, dat vervallen is ten gevolge van het niet vernieuwen binnen een
termijn van ten hoogste twee jaar voorafgaande aan de aanvrage om inschrijving
van het merk, tenzij de houder van het oudere merk in de inschrijving van het
merk heeft toegestemd of het oudere merk niet is gebruikt;
g)           het merk aanleiding kan geven tot verwarring met een merk
dat in het buitenland werd gebruikt op het tijdstip van de aanvrage en daar nog
wordt gebruikt, indien de aanvrage door de aanvrager te kwader trouw is gedaan.
5. De lidstaten kunnen toestaan, dat in
voorkomend geval de inschrijving niet geweigerd of het merk niet nietig
verklaard behoeft te worden wanneer de houder van het oudere merk of oudere
recht erin toestemt dat het merk wordt ingeschreven.
6. Elke lidstaat kan bepalen dat, in afwijking
van de leden 1 tot en met 5, de gronden voor weigering en nietigheid welke in
die staat golden vóór de datum van inwerkingtreding van de bepalingen die nodig
zijn om aan Richtlijn 89/104/EEG te voldoen, van toepassing zijn op merken
waarvoor vóór die datum een aanvrage gedeponeerd is.
